bpatger · S2023_006 · 2023-07-25 · de

Massnahmegesuch mangels nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils abgewiesen | Sachliche Zuständigkeit national

Bu n d esp aten tg eri ch t 
T ri b un al féd éral d es b revets 
T ri b un al e fed eral e d ei brevetti 
T ri b un al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
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U r t e i l v o m 2 5 . J u l i 2 0 2 3 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, 
Gerichtsschreiber Dr. iur. Lukas Abegg 
Verfahrensbeteiligte 
Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-
Strasse 10, DE-40789 Monheim am Rhein, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und/oder 
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith, und patentanwaltlich 
beraten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle bei 
MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG, Schiff-
baustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, 
Klägerin 
gegen 
1. Acino International AG, Thurgauerstrasse 36/38, 
Main Tower, 8050 Zürich, 
2. Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg, 
Beklagte 
Gegenstand 
Gesuch um Erlass einer (superprovisorischen) vorsorglichen 
Massnahme; Rivaroxaban 
 
 


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Der Präsident zieht in Erwägung: 
1. 
Mit Eingabe vom 19. Juli 2023 reichte die Klägerin das vorliegende Ge-
such um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen betref-
fend Verletzung des ESZ C01261606/B1 Rivaroxaban ein und stellte fol-
gende Rechtsbegehren: 
«1. Es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung einer Ordnungsbusse 
von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung 
(ZPO) und mindestens CHF 5000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie 
einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen leitenden An-
gestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel mit dem 
Wirkstoff Rivaroxaban in der Schweiz herzustellen, anzubieten, zu verkau-
fen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu 
bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustif-
ten und/oder dabei zu unterstützen. 
2. Die vorsorgliche Massnahme gemäss Ziff. 1 sei superprovisorisch, d.h. ohne 
vorgängige Anhörung der Gesuchsgegnerinnen zu erlassen. 
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge inklusive der Auslagen für die not-
wendigerweise beigezogene Patentanwältin solidarisch zulasten der Ge-
suchsgegnerinnen» 
Prozessuales 
2. 
Die Klägerin hat ihren Sitz in Monheim am Rhein, Deutschland. Beide 
Beklagten haben ihren Sitz in der Schweiz, in den Kantonen Zürich und 
Basel-Landschaft. Die Klägerin leitet ihre Ansprüche aus der Verletzung 
eines schweizerischen Ergänzenden Schutzzertifikats (ESZ) ab. Das an-
gerufene Gericht ist international zuständig gemäss Art. 2 Abs. 1 und 
Art. 31 Lugano-Übereinkommen und Art. 10 und 109 Abs. 2 IPRG. 
Das angerufene Gericht ist aufgrund von Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG sach-
lich zuständig. Obwohl Art. 26 PatGG nur von Patenten und nicht von Er-
gänzenden Schutzzertifikaten spricht, ist es unstrittig, dass das Bundes-
patentgericht auch für Klagen betreffend die Gültigkeit und Verletzung 
von Ergänzenden Schutzzertifikaten ausschliesslich zuständig ist.1 
 
1 STIEGER in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz 
(PatGG), Zürich 2013, Art. 26 N 38. 


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Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 
3. 
In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident 
als Einzelrichter. Da das Verständnis eines technischen Sachverhalts 
nicht von besonderer Bedeutung ist, wird nicht in Dreierbesetzung ent-
schieden. 
4. 
Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). 
Sachverhalt 
5. 
Die folgende Zusammenfassung des Sachverhalts beruht auf dem Vor-
bringen der Klägerin, zu dem sich die Beklagten nicht äussern konnten. 
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des ergänzenden Schutzzertifi-
kats CO1261606/01, das am 14. April 2009 angemeldet und am 29. Juli 
2011 erteilt wurde. Die maximale Schutzdauer des ESZ endet unter Be-
rücksichtigung der pädiatrischen Verlängerung am 17. Juni 2024. Das 
ESZ schützt die Verwendung von Rivaroxaban als Arzneimittel. Das 
Grundpatent für das ESZ ist der schweizerische Teil von EP 1 261 606, 
dessen Schutz am 10. Dezember 2020 abgelaufen ist. Beim Grundpatent 
handle es sich um ein Stoffpatent der ersten Generation. Im Gegensatz 
zu anderen Patenten der Klägerin, welche den Wirkstoff Rivaroxaban be-
träfen, sei seine Rechtsbeständigkeit während seiner Schutzdauer und 
auch während der bisherigen Schutzdauer des ESZ nie in Frage gestellt 
worden. In den USA habe die Klägerin gestützt auf US 7,157,456 gegen 
MyIan Pharmaceuticals, Inc. und Sigmapharm Laboratories, LLC, und 
sechs weitere Anbieterinnen von generischen Arzneimitteln ein Vertriebs-
verbot für Rivaroxaban-haltige Arzneimittel erwirkt. 
Eine Gruppengesellschaft der Klägerin vertreibt in der Schweiz unter dem 
Markennamen Xarelto® ein Arzneimittel, das den Wirkstoff Rivaroxaban 
enthält. Rivaroxaban ist ein pharmazeutischer Wirkstoff zur Hemmung der 
Blutgerinnung (Antikoagulation). Er wird zur Thrombose- und Schlagan-
fallprophylaxe und zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen einge-
setzt (Swissmedic-Nr. 58728). Neben den Marktzulassungen für die Ori-
ginalpräparate Xarelto® und Xarelto® vascular (ein Kombinationsprodukt 
von Rivaroxaban und Acetylsalicylsäure) hat Swissmedic mindestens 


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acht Marktzulassungen für Generika erteilt, die Rivaroxaban enthalten. 
Diese Arzneimittel sind aber derzeit nicht im Handel erhältlich. 
Die Beklagte 1 bewerbe auf der von ihr betriebenen Website, die unter 
dem Domainnamen acino.swiss zugänglich sei, der auf den Namen der 
Beklagten 2 registriert sei, ein «Out-Licensing»-Angebot betreffend Arz-
neimittel, die den Wirkstoff Rivaroxaban enthalten. Die Dienstleistung des 
«Out-Licensing» umfasse gemäss den Angaben auf der genannten Web-
seite die Entwicklung und anschliessende Lizenzierung eines gesamten 
Arzneimittel-Dossiers durch die Beklagte 1 an Dritte. Die Beklagten bzw. 
ihre Unternehmensgruppe, übernähmen neben der Herstellung und Liefe-
rung des fertig verpackten Arzneimittels auch die Einholung aller notwen-
digen Bewilligungen, Zulassungen etc. Gemäss den Angaben auf der un-
ter dem Domainnamen www.acino.swiss zugänglichen Website würden 
die lizenzierten Produkte von der Unternehmensgruppe der Beklagten ge-
liefert und in der Region Basel hergestellt. Gemäss der auf der genannten 
Website zugänglichen Broschüre «Out-Licensing-Products» werde Riva-
roxaban als neues Produkt gelistet. Unter der Liste der lieferbaren 
Arzneimittel findet sich der Hinweis «Products which are subject to patent 
protection are offered with respect of the prevailing patent laws. No sales, 
prior to the expiry date of valid patents, are foreseen to countries where 
patents are in force.» Als verantwortliche Gesellschaft für das Out-
Licensing-Programm werde die Beklagte 1 genannt. 
 
Abbildung 1: Ausschnitt aus der «Out-Licensing» Broschüre der Beklagten 
Die Beklagte 2 habe zudem am 21. Juni 2023 ein Gesuch um Zulassung 
eines Arzneimittels enthaltend Rivaroxaban als Arzneimittel mit bekann-
tem Wirkstoff mit Innovation bei der Swissmedic eingereicht. 
Am 10. Juli 2023 habe die Klägerin die Beklagte 1 auf ihre Schutzrechte 
im Zusammenhang mit dem Wirkstoff Rivaroxaban in der Schweiz hinge-
wiesen und verlangt, das patentverletzende Angebot von der Webseite 
www.acino.swiss zu entfernen und weitere solche Angebote zu unterlas-
sen. Die Beklagte 1 habe vor Einreichung des vorliegenden Massahme-
gesuchs nicht auf das Schreiben reagiert, das ihr nachweislich am 11. Juli 


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2023 zugestellt worden sei. Erst am 19. Juli 2023 habe die Beklagte 1 
angezeigt, dass sie von Rechtsanwältin Barbara Abegg vertreten werde, 
nehme aber inhaltlich nicht zu den Vorwürfen im Abmahnschreiben Stel-
lung. 
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne 
Anhörung der Gegenpartei 
6. 
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). 
Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vor-
handensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch 
mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn-
te.2 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be-
klagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn 
die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen 
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.3 
Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch be-
antragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn 
immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge-
richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, 
nicht erlassen hätte.4 In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in 
einer solchen Situation von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der 
Beklagten antizipieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen. 
Kein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil 
7. 
 
Tritt ein Schutzrechtsinhaber mit eigenen Produkten am Markt auf und 
wird von Dritten ohne seine Zustimmung ein Produkt angeboten, das mit 
 
2 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.). 
3 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière 
miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11. 
4 BBl 2006 S. 7356. 


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den vom Schutzrechtsinhaber angebotenen Produkten substituierbar ist, 
so begründet dies praxisgemäss die Gefahr von Umsatzverlusten für den 
Schutzrechtsinhaber. Da diese Umsatz- und Gewinnverluste durch finan-
zielle Wiedergutmachungsansprüche nicht vollständig kompensiert wer-
den, entsteht bzw. droht ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil 
i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO.5 
Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist es notorisch, 
dass in pharmazeutischen Konzernen, bei denen die Schutzrechtsinha-
berschaft und der Produktvertrieb häufig bei verschiedenen Konzernge-
sellschaften liegen, die Gruppe bei Markteintritt eines Generikums eine 
Umsatzeinbusse und damit wenigstens indirekt auch die Inhaberin des 
Schutzrechts einen Nachteil erleidet.6 
8. 
Vorliegend bieten die Beklagten in der Schweiz keine Arzneimittel an, die 
Rivaroxaban enthalten. Es ist auch nicht glaubhaft gemacht, dass ein 
Markteintritt unmittelbar bevorsteht. Praxisgemäss indiziert noch nicht 
einmal die Erteilung einer Zulassung durch die Swissmedic den unmittel-
bar bevorstehenden Markteintritt, da die Zulassung ihrem Inhaber das 
Recht gibt, mit dem zugelassenen Arzneimittel auf den Markt zu kommen, 
aber keine entsprechende Pflicht. Es ist durchaus möglich und auch üb-
lich, eine Marktzulassung bereits vor der endgültigen Klärung der Schutz-
rechtslage zu beantragen, damit der Verkauf des Arzneimittels nach Klä-
rung der Schutzrechtslage bzw. Ablaufs der Schutzdauer zeitnah starten 
kann.7 
Die Klägerin argumentiert, im vorliegenden Fall hätten bereits zahlreiche 
Unternehmen in der Schweiz eine Marktzulassung für generische Rivaro-
xaban-Arzneimittel erhalten. Diese Unternehmen könnten das «Out-
Licensing»-Angebot der Beklagten annehmen und sich so frühzeitig auf 
dem Markt positionieren oder sich für einen Markteintritt spätestens un-
mittelbar nach Ablauf des ESZ vorbereiten. Durch das patentverletzende 
Angebot der Beklagten könnten frühzeitig Lieferverträge abgeschlossen 
werden und die Vertragspartner der Beklagten könnten sich damit einen 
unrechtmässigen Vorteil verschaffen, indem sie nach Ablauf der Schutz-
rechte der Klägerin sofort auf den Markt drängen könnten, was bei einer 
 
5 BPatGer, Verfügung S2021_005 vom 19. August 2021, E. 9 (st. Rsp.). 
6 BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 62 f. – «Deferasirox» 
(st. Rsp.). 
7 BPatGer, Urteil S2022_003 vom 3. Januar 2023, E. 26. 


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Berücksichtigung der Schutzrechte der Klägerin nicht möglich wäre. Der 
bei der Klägerin dadurch entstehende Schaden sei unmöglich abzuschät-
zen und zu beweisen. Ausserdem könnten bei einem Verzicht auf die An-
ordnung vorsorglicher Massnahmen Dritte den falschen Eindruck gewin-
nen, die Klägerin sei nicht willens oder nicht in der Lage, den Schutz des 
ESZ gegen die Bewerbung patentverletzender Produkte durchzusetzen 
(sog. Marktverwirrung). Dritte könnten zu dem (ungerechtfertigten) 
Schluss kommen, dass die Schutzrechte der Gesuchstellerin nicht mehr 
beachtet zu werden brauchten und würden weitere verletzende Angebote 
veröffentlichen bzw. verletzende Produkte auf den Markt bringen. 
Die Klägerin zeigt keine konkreten Anhaltspunkte dafür auf, dass potenzi-
elle Kunden des beklagtischen «Out-Licsensing»-Programms die klägeri-
schen Schutzrechte nicht respektieren werden. Die abstrakte Gefahr, 
dass ein Inhaber einer Marktzulassung vor Ablauf der Schutzdauer ein-
schlägiger Schutzrechte auf den Markt kommt, besteht immer, genügt 
aber wie gesagt nicht, um eine drohende Rechtsverletzung glaubhaft zu 
machen. Die Klägerin kann vorsorgliche Massnahmen beantragen, so-
bald ein schutzrechtsverletzendes Arzneimittel erhältlich ist oder der 
Markteintritt unmittelbar bevorsteht, was praxisgemäss der Fall ist, wenn 
es in der Spezialitätenliste des Bundesamtes für Gesundheit der in der 
Grundversicherung erstattungspflichtigen Arzneimittel geführt wird.8 
Die Klägerin kann einer angeblichen «Marktverwirrung» durch entspre-
chende Abmahnschreiben und das Einleiten gerichtlicher Schritte entge-
gentreten. Dass durch den vorliegenden Entscheid, der einzig mit der feh-
lenden Glaubhaftmachung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nach-
teils begründet ist, der Eindruck entsteht, dass die Klägerin nicht gewillt 
ist, ihre Schutzrechte durchzusetzen, leuchtet nicht ein. 
9. 
Mangels Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden 
Nachteils i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO ist das Gesuch um Erlass vor-
sorglicher Massnahmen abzuweisen. 
10. 
Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 500’000 
auf CHF 12’000 festzusetzen (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-
PatGer) und der Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Par-
 
8 BPatGer, Urteil S2021_006 vom 26. April 2022, E. 53 – «Sorafenibtosylat». 


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teientschädigung ist nicht zuzusprechen, da die Beklagten nicht eingela-
den wurden, zum Gesuch Stellung zu nehmen. 
 
Der Präsident erkennt: 
1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen. 
2. Die Entscheidgebühr beträgt CHF 12’000. 
3. Die Entscheidgebühr wird der Klägerin auferlegt. 
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagten unter Beilage 
des Schreibens der Klägerin vom 19. Juli 2023 mit Beilage 34 und des 
Massnahmegesuchs vom 19. Juli 2023 mit Beilagen 1 bis 33, sowie an 
das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der 
Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde 
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist 
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die 
Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen 
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO). 
 


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St. Gallen, 25. Juli 2023 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Mark Schweizer 
Dr. iur. Lukas Abegg 
 
Versand: 25. Juli 2023