bpatger · O2012_013 · 2013-05-29 · de
Patentverletzung, Abschreibungsverfügung nach Klagerückzug
Erfinderische Tätigkeit, Legitimation (aktiv), Lizenz, Neuheit, Patentnichtigkeit Einrede, Übertragung von Patent

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2012_013
Ve r f ü g u n g v o m 2 9 . M a i 2 0 1 3
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.
Verfahrensbeteiligte
BioEqual AG, Hofackerstrasse 12, 4132 Muttenz,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Peter Heinrich, Strei-
chenberg Rechtsanwälte, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich,
Klägerin,
gegen
1. Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 24, 4002 Basel,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Klaus Feger, Holzach 
Partner, Dufourstrasse 11, Postfach 336, 4010 Basel,
2. Oystershell NV, Booiebos 24, BE-9031 Drongen, Belgien, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Zenhäusern, Baker & 
McKenzie, Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,
3. JECARE SA, Boulevard de France 9A, BE-1420 Braine-
l'Alleud, Belgien, 
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Paul Bürgi, Buis Bürgi 
AG, Mühlebachstrasse 8, Postfach 672, 8024 Zürich,
Beklagte,
Gegenstand
Patentverletzung
67


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Rechtsbegehren
a) gemäss Klagebegründung (act. 2_1)
1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Or-
gane mit Haft im Widerhandlungsfall zu untersagen,
1.1 antimykotische Stifte gegen Nagelpilz, enthaltend Ethyllaktat und Es-
sigsäure sowie einen Wasseranteil von nicht mehr als 4%, ohne film-
und lackbildende Zusätze;
1.2 besonders den antimykotischen Stift gegen Nagelpilz, den sie unter 
der Marke „EXCILOR“ bewerben und verkaufen (siehe Beilage 1: 
Abbildung des „EXCILOR“-Stifts mit Verpackung); in die Schweiz 
einzuführen, hier zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen oder auf 
andere Weise gewerblich zu nutzen.
2.
Die Beklagten 1 und 2 seien zu verpflichten, die Gegenstände ge-
mäss dem Rechtsbegehren 1 spätestens 30 Tage nach Rechtskraft 
des Urteils unter Aufsicht zu vernichten und dem Gericht eine schrift-
liche Bestätigung der erfolgten Vernichtung zu senden.
3.
Die Beklagten seien zu verpflichten, dem Gericht zuhanden der Klä-
gerin über ihre bisherigen Verkäufe von antimykotischen Stiften ge-
mäss dem Rechtsbegehren 1 Auskunft zu geben, und zwar durch 
Erstellen einer schriftlichen chronologischen Aufstellung, aus der die 
Anzahl der verkauften antimykotischen Stifte hervorgeht, aufge-
schlüsselt nach einzelnen Lieferungen, Art und Menge der gelieferten 
Ware, Abnehmer, Lieferzeit und Preis, einschliesslich des Apotheken-
Einkaufspreises, sowie die variablen Stückkosten der Produktion und 
des Vertriebs.
4.
Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der 
Klägerin den höchsten der drei folgenden Beträge zu zahlen;
-
den Ertragsverlust von EURO 1.80 pro Stück, den die Klägerin durch 
die Verkäufe der Beklagten von antimykotischen Stiften gemäss dem 
Rechtsbegehren 1 erleidet;
-
die Gewinne, welche jede Beklagte durch die Verkäufe von antimyko-
tischen Stiften gemäss dem Rechtsbegehren 1 erzielt, ermittelt aus 
den gesamten Verkaufserlösen (zu Apotheken-Einkaufspreisen) ab-
züglich der entsprechenden variablen Stückkosten der Produktion 
bzw. des Einkaufs und des Vertriebs;
-
eine angemessene Lizenzgebühr von Fr. 5.40 von jedem durch die 
Beklagte 1 erzielten Verkauf eines antimykotischen Stifts gemäss 
dem Rechtsbegehren 1;
alles entsprechend dem Ergebnis des Beweisverfahrens und der 
Auskünfte der Beklagten gemäss dem Rechtsbegehren 3.


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5.
Die Beklagten seien ausserdem unter solidarischer Haftung zu ver-
pflichten, der Klägerin Fr. 51‘985 zu zahlen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.
PROZESSUALER ANTRAG
Es sei zuerst über die Rechtsbegehren 1-3 und 5 ein Teilurteil zu fällen 
und dann nach Vorliegen der Auskunft gemäss dem Begehren 3 das Teil-
urteil über das Rechtsbegehren 4 zu fällen.
b) gemäss Replik (act. 2_17)
(Ergänzung der bestehenden Rechtsbegehren 1-5 der Klageschrift vom 
11.2.2011)
1.
(Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer 
Organe mit Haft im Widerhandlungsfall zu untersagen,
1.1 — 1.2 unverändert)
1.3 antimykotische Stifte gegen Nagelpilz, enthaltend unter anderem 
Ethyllaktat;
1.4 den antimykotischen Stift gegen Nagelpilz, den sie unter der Marke 
„EXCILOR“ bewerben und verkaufen bzw. beworben und verkauft 
haben (siehe Beilage 1: Abbildung des „EXCILOR“-Stifts mit Verpa-
ckung);
1.5 besonders in den Formulierungen mit 2% bzw. 4.7-7% Wassergehalt;
in die Schweiz einzuführen, hier zu bewerben, anzubieten, zu ver-
kaufen oder auf andere Weise gewerblich zu nutzen.
2.
Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begeh-
ren 1.3 - 1.5.
3.
Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begeh-
ren 1.3 - 1.5.
4.
Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begeh-
ren 1.3 - 1.5.
5.
Das bestehende Rechtsbegehren 4 wird wie folgt abgeändert:
Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der 
Klägerin den höchsten der drei folgenden Beträge zu zahlen:
-
Erster Spiegelstrich unverändert;


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-
Zweiter Spiegelstrich: der Ausdruck in der Klammer (,‚zu Apotheken-
Einkaufspreisen“) wird bezüglich der Beklagten 2 und 3 gestrichen;
-
Dritter Spiegelstrich unverändert.
6.
Das bestehende Rechtsbegehren 5 wird wie folgt abgeändert:
Die Beklagten seien ausserdem unter solidarischer Haftung zu ver-
pflichten, der Klägerin a) Fr. 51‘645 und b) Fr. 624‘788 zu zahlen (un-
ter Vorbehalt der Erhöhung der Kosten nach dem 26.8.2011).
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.
PROZESSUALER ANTRAG
Das Verfahren sei im Sinn von Art. 125 lit. a ZPO auf die Rechtsbegehren 
1 (1.1-1.5), 2, 3 und 5 zu beschränken, und es sei ein Teilurteil über die 
Rechtsbegehren 1, 2, 3 und 5 zu fällen.
Nach Eintritt der Rechtskraft des Teilurteils
-
sei der Klägerin Gelegenheit zu geben, ihr Sachvorbringen zum 
Rechtsbegehren 4 (Ausgleichsbegehren, d.h. Schadenersatz, Ge-
winnherausgabe bzw. angemessene Lizenzgebühr) zu ergänzen und 
die Wahl zwischen Schadenersatz, Gewinnherausgabe und ange-
messener Lizenzgebühr zu treffen;
-
sei den Beklagten Gelegenheit zu geben, zur Ergänzung und zur 
Wahl der Klägerin Stellung zu nehmen;
-
sei nötigenfalls das Beweisverfahren zum Gegenstand des Rechts-
begehrens 4 durchzuführen;
-
und das Urteil über das Rechtsbegehren 4 zu fällen.
Der Präsident zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 11. Februar 2011 machte die Klägerin die vorliegende 
Klage beim Handelsgericht Zürich rechtshängig (act. 2_1). Die Klageant-
wortschriften, mit denen die Abweisung der Klage beantragt wurde, datie-
ren vom 10. Mai 2011 (act. 2_9; act. 2_11; act. 2_13). Die Replik und die 
Duplikschriften wurden am 30. August 2011 bzw. 7. November 2011 ein-
gereicht (act. 2_17; act. 2_24; act. 2_26; act. 2_28). 


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Mit Beschluss vom 11. Januar 2012 wurde das Verfahren, HG110024-O,
an das Bundespatentgericht zur Beurteilung überwiesen (act. 1).
Am 7. Dezember 2012 fand hier die Instruktionsverhandlung vor dem 
Präsidenten und dem Referenten Dr. Tobias Bremi statt (act. 25). Am 10. 
Dezember 2012 wurde den Parteien das Fachrichtervotum von Dr. Bremi 
vom 7. Dezember 2012 zur Stellungnahme zugestellt (act. 26). Die Par-
teien nahmen fristgerecht Stellung (act. 30, 31, 32 und 47).
In der Folge wurden die Parteien auf den 25. April 2013 zur mündlichen
Hauptverhandlung vorgeladen (act. 29).
2.
Mit Eingabe vom 24. April 2013, vorab per Fax, welches beim Gericht 
gleichentags im Verlaufe des Vormittags einging, teilte die Klägerin mit, 
die Parteien hätten ohne Erfolg über einen Vergleich verhandelt, deshalb 
ziehe die Klägerin ihre Klage zurück. Die Klägerin ersuchte das Gericht, 
die Vorladung zur Hauptverhandlung aufzuheben (act. 50; act. 52). Den 
Parteien wurde umgehend mitgeteilt, dass die auf den 25. April 2013 an-
beraumte Haupthandlung nicht stattfinde (act. 51). Mit Verfügung vom 25. 
April 2013 wurde den Parteien Gelegenheit eingeräumt, ihre Anwalts- und
Patentanwaltsrechnungen einzureichen (act. 53). Die Beklagten reichten 
diese am 30. April 2013 und 3. Mai 2013 ein (act. 54; act. 54_1 und 2;
act. 56; act. 56_1 - 4c; act. 57; act. 57_1).
3.
Mit Eingabe vom 3. Mai 2013 stellte die Klägerin den Antrag, die Pro-
zesskosten seien im Verhältnis 2/3 (Klägerin) zu 1/3 (Beklagte) zu vertei-
len (act. 55). Sie wies darauf hin, dass die Prozesskosten abweichend
von der Regel von Art. 106 Abs. 1 ZPO nach der Bestimmung von Art.
107 Abs. 1 lit. a und f ZPO zu verteilen seien, wenn eine Partei in guten 
Treuen zur Prozessführung veranlasst gewesen sei, oder andere beson-
dere Umstände vorliegen würden. Die Klägerin habe in mehrjähriger Ar-
beit ein marktreifes Produkt ("Nailner") auf den Markt gebracht. Der Be-
klagten 3 sei eine Unterlizenz für Frankreich erteilt worden, womit es für 
diese sehr einfach gewesen sei, innert kürzester Zeit ein Konkurrenzpro-
dukt basierend auf dem Know-how der Klägerin zu entwickeln und auf 
den Markt zu bringen. Davon hätten auch die Beklagten 1 und 2 profitiert. 
Die Erhebung der Klage wegen Patentverletzung sei deshalb damals in 
den Augen der Klägerin zwingend gewesen. Die Klägerin und ihr Vertreter
hätten auch nichts von einem Problem mit der Aktivlegitimation geahnt, 


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nachdem die Klägerin als Patentinhaberin im Patentregister eingetragen 
gewesen sei. Sie hätten auch nichts geahnt von einem Problem mit der 
Änderung der Patentanmeldung, nachdem das EPA das Patent erteilt und 
im Einschub des Disclaimers "ohne film- oder lackbildende Zusätze" kein 
Problem gesehen habe. Die Erhebung der Klage in guten Treuen werde 
noch verstärkt durch den Umstand, dass der spiritus rector bei den Be-
klagten (Beklagte 3) mit dem Lizenznehmer der Klägerin (Medner BV) im 
Bund gewesen sei, um das in den Augen der Klägerin patentverletzende 
Produkt "EXCILOR" auf den Markt zu bringen (act. 55, S. 2).
Die Beklagten beantragten mit Eingaben vom 13. Mai 2013, 15. Mai 2013
und 16. Mai 2013 (act. 59; act. 60; act. 61; act. 61_1; act. 61_2) je sinn-
gemäss, das Begehren der Klägerin um Verteilung der Prozesskosten im 
Verhältnis 2:1 sei abzuweisen, und es seien die Prozesskosten vollum-
fänglich der Klägerin aufzuerlegen; es sei den Beklagten je die von Ihnen 
beantragte (und teilweise in Berücksichtigung des zusätzlichen Aufwands
erhöhte) Parteientschädigung zuzusprechen. Mit Eingabe vom 16. Mai 
2013 nahm die Klägerin zu den von den Beklagten eingereichten Rech-
nungen für die Rechts- und Patentanwälte sowie die Reisekosten der 
Parteien Stellung (act. 62). Die Rechtsvertreter der Beklagten 2 und 3 
nahmen dazu mit Eingabe vom 23. Mai 2013 Stellung (act. 64; act. 65); 
der Rechtsvertreter der Beklagten 1 reichte seine Stellungnahme am 24.
Mai 2013 ein (act. 66).
4.
Das Verfahren ist zufolge Klagerückzugs als erledigt abzuschreiben (Art. 
241 Abs. 3 ZPO).
5.
Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegen-
den Partei auferlegt. Bei Klagerückzug gilt die klagende Partei als unter-
liegend (Art. 106 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Die Klägerin selber stellt nicht in 
Abrede, dass sie nach der Kostenverteilungsregelung von Art. 106 Abs. 1 
ZPO die Prozesskosten vollumfänglich zu tragen hat. Sie beruft sich aber 
auf die Bestimmung von Art. 107 Abs. 1 lit. a und f ZPO (act. 55, S. 1).
Gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von den Verteilungs-
grundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, 
wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (lit. 
b), oder wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung


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nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (lit. f; 
vgl. BGE 139 III 33 E. 4.2 S. 35). 
5.1 Prozessführung in guten Treuen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) kann etwa 
vorliegen, wenn die obsiegende Partei vorprozessual und für die unterlie-
gende Partei unerwartet Einreden und Einwendungen nicht vorgebracht 
hat, die schlussendlich zum Obsiegen im Prozess führen. Ferner können 
darunter Fälle fallen, in denen das Unterliegen durch eine unerwartete 
Praxisänderung verursacht wurde oder aufgrund des vorprozessualen 
Verhaltens der beklagten Partei (BGer 4A_166/2011). Die Prozessführung 
in guten Treuen einer Partei setzt nicht per se das fehlerhafte Verhalten
der anderen Partei voraus (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, ZPO Kommentar, 2. Auflage 2013, Art. 107 RZ 7 f.; A.
Staehelin/D. Staehelin/P. Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Zürich 
2013, § 16 RZ 36; BSK [Basler Kommentar] ZPO-Rüegg, Art. 107 RZ 5). 
Die Vorbringen der Klägerin beschränken sich darauf, das im Verfahren
bereits Vorgebrachte zu wiederholen und die von ihr eingenommenen 
Rechtstandpunkte zu bekräftigen. Damit legt sie in keiner Weise hinrei-
chend dar, weshalb gerade in diesem Fall eine Prozessführung in guten 
Treuen vorlag (vgl. act. 55, S. 2 f.). 
5.2 Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO können weitere, nicht ausdrücklich 
in den Buchstaben a bis e geregelte Umstände berücksichtigt werden, die 
eine ordentliche Verteilung nach Verfahrensausgang bzw. Verursacher-
prinzip als unbillig erscheinen lassen. Das Gericht nimmt eine Verteilung
der Kosten nach Ermessen vor. Indessen soll mit dieser Bestimmung die 
ordentliche Verteilung gemäss Art. 106 ZPO nicht ausgehebelt werden. 
Die Klägerin macht geltend, als das Konkurrenzprodukt auf den Markt 
gekommen sei, hätte sie zwingend eine Patentverletzungsklage erheben 
müssen. Von den Problemen mit Aktivlegitimation, Patentrechtsbestän-
digkeit und Patentverletzung hätte sie damals nichts geahnt (act. 55, S. 
2). Diese Behauptung erfolgt wider besseres Wissen. Bereits in dem die-
sem Prozess vorausgehenden Massnahmeverfahren am Handelsgericht 
Zürich, welches mit einem Entscheid vom 11. Februar 2011 endete 
(HE100006), hatten die Beklagten fehlende Aktivlegitimation, fehlende
Rechtsbeständigkeit und fehlende Verletzung geltend gemacht (act. 
2_25_63). Bei der Klageeinleitung wusste die Klägerin demnach sehr 
wohl um diese Probleme.


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Die Klägerin bringt weiter vor, der spiritus rector bei den Beklagten (Be-
klagte 3) sei mit dem Lizenznehmer der Klägerin (Medner BV) im Bund 
gewesen, um das in den Augen der Klägerin patentverletzende Produkt 
"EXCILOR" auf den Markt zu bringen (act. 55, S. 3). Auch mit einer sol-
chen (in keiner Weise nachgewiesenen) Begründung wird nicht darge-
legt, weshalb hier besondere Umstände vorliegen sollten.
5.3 Insgesamt ist festzuhalten, dass von der Klägerin keine Gründe dar-
getan werden, die eine Abweichung von der Regelung der Kostenvertei-
lung gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO rechtfertigen würden 
6.
In der Klageschrift bezifferte die Klägerin den Streitwert mit CHF 
1'000'000.00 übersteigend (act. 2_1, S. 5 Ziff. 1.6). In der Replik ergänzte 
die Klägerin das ursprüngliche Rechtsbegehren Ziffer 5 und klagte neben 
der bisherigen Forderung von CHF 51'645.00 zusätzlich CHF 624'788.00 
ein (act. 2_17, S. 3 Rechtsbegehren Ziff. 6). Es ist damit davon auszuge-
hen, dass der Streitwert rund CHF 1'700'000.00 beträgt (vgl. act. 54, S. 1 
f. Ziff. 1; act. 56, S. 2 Ziff. 1; act. 57, S. 1 f.).
7.
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1'700'000.00 ist die Gerichts-
gebühr in Anwendung von Art. 1 KR-PatGer auf CHF 70'000.00 festzu-
setzen. Bei dieser Festsetzung der Gebühr wird insbesondere berück-
sichtigt, dass die drei Beklagten jeweils eigene Rechtsschriften einreich-
ten und eigenständige Positionen vertraten. Entsprechend umfangreich 
war der Aufwand für die Instruktionsverhandlung, für das Fachrichtervo-
tum und – seitens aller fünf beteiligten Richter – für die Vorbereitung der 
Hauptverhandlung. Weil die Klägerin den Klagerückzug dem Gericht erst 
im Verlaufe des Vormittags des Vortages der Hauptverhandlung mitteilte, 
war der zu leistende Vorbereitungsaufwand bereits im vollen Umfang ent-
standen.
Dem Verfahrensausgang (Klagerückzug) entsprechend sind die Gerichts-
kosten der Klägerin aufzuerlegen. Dies gilt ebenso für die Gerichtskosten 
des Handelsgerichts Zürich im Verfahren HG110024-O, welche definitiv 
der Klägerin aufzuerlegen sind (Art 106 Abs. 1 ZPO). 
8.
Wie erwähnt (vgl. oben E. 7) war die Stellung der drei Beklagten im Ver-
fahren eine unterschiedliche, und sie vertraten eigenständige Rechtsposi-


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tionen. Dazu waren sie – entgegen den Vorbringen der Klägerin (act. 62, 
S. 2, Ziff. 1) – berechtigt, womit sie Anspruch auf je eine (ungekürzte) 
Parteientschädigung haben.
8.1 Von den Beklagten werden folgende Parteientschädigungen geltend 
gemacht:
8.1.1 Der Rechtsvertreter der Beklagten 1 machte im Schreiben vom 3. 
Mai 2013 (act. 57) Ausführungen über die Höhe des Streitwerts und hielt 
fest, ausgehend von den klägerischen Angaben betrage der Streitwert
insgesamt ca. CHF 1'900'000.00, sicherlich aber weit mehr als CHF 
1'000'000.00. Er reichte eine Honorarnote vom 3. Mai 2013 (act. 57_1) in 
der Höhe von insgesamt CHF 80'359.80 ein. Das geltend gemachte Ho-
norar von CHF 72'240.00 berechnet sich aufgrund eines Aufwands von 
225.45 Stunden und einem Stundenansatz von CHF 320.00. Mit Eingabe 
vom 15. Mai 2013 nahm der Rechtsvertreter der Beklagten 1 Stellung zu 
den Anträgen der Klägerin betreffend Kostenverteilung und hielt fest, es 
sei ihm zusätzlicher Aufwand von 3.5 Stunden à CHF 320.00, das heisst 
von CHF 1'120.00 entstanden. Unter Hinzurechnung von 3 % Pauschal-
spesen (CHF 33.60) machte er (exklusive Mehrwertsteuer) einen zusätz-
lichen Honoraranspruch von CHF 1'153.60 geltend (act. 60 RZ 8), total 
mithin CHF 81'513.40.
8.1.2 Der Rechtsvertreter der Beklagten 2 hielt fest, der Streitwert der 
Klage dürfte bei mindestens ca. CHF 1'700'000.00 gelegen haben (act. 
54 S. 2 oben). Er machte für die externen Rechtsanwaltskosten (Honora-
re und Auslagen) der Beklagten 2 für das Verfahren vor dem Zürcher 
Handelsgericht – ohne Einschluss des seinerzeitigen Massnahmeverfah-
rens – und vor dem Bundespatentgericht per Datum der Eingabe (30. 
April 2013) ein Honorar von CHF 204'245.50 geltend (act. 54; act. 54_1). 
Die Honorarnote basiert auf den Stundenaufschrieben bzw. den gestützt
darauf gestellten Rechnungen des Rechtsvertreters der Beklagten 2, rund 
290 Stunden à CHF 700.00. Der Rechtsvertreter wies darauf hin, dass, 
soweit ein Teil dieser Rechnungen (nämlich jene vom 19. April 2011, 18. 
Juli 2011 und 18. Oktober 2011) noch Einträge enthalten würden, die sich 
auf Aufwendungen im Rahmen des Massnahmeverfahrens bezögen, die-
se entsprechend vermerkt und die relevanten Beträge vom oben genann-
ten Rechnungstotal abgezogen worden seien (act. 54, S. 2, Ziff. II.2.). Der 
Rechtsvertreter der Beklagten 2 reichte ferner die Rechnungen der Pa-
tentanwältinnen und Patentanwälte von Schaad Balass Menzl & Partner 
AG per Datum der Eingabe (30. April 2013) von insgesamt CHF 


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59'830.00 ein (act. 54_2). Er wies darauf hin, dass diese im Rahmen die-
ses Prozesses mehrere Gutachten erstellt hätten, welche als Beilagen 
eingereicht worden seien. Im Hinblick auf die Instruktions- und die (kurz-
fristig annullierte) Hauptverhandlung seien zusätzliche Abklärungen not-
wendig gewesen, insbesondere auch hinsichtlich der Stellungnahme der 
Klägerin zum Fachrichtervotum und den damit eingereichten neuen Be-
weismitteln (act. 54, S. 2, Ziff. III.3). Schliesslich machte er Reisekosten 
für den Managing Director der Beklagten 2 von CHF 418.00 und EUR 
2'095.84 (act. 54_3) geltend, nachdem dieser für die Instruktionsverhand-
lung vom 7. Dezember 2012 aus Belgien habe anreisen und in St. Gallen 
habe übernachten müssen. Für die auf den 25. April 2013 terminierte 
Hauptverhandlung habe sich der Managing Director der Beklagten 2 be-
reits ein Flug- und ein Bahnticket beschafft und eine Hotelreservation ge-
tätigt; diese Buchungen hätten nicht mehr kostenfrei storniert werden 
können (act. 54, S. 3, Ziff. IV.4; vgl. act. 59).
8.1.3 Der Rechtsvertreter der Beklagten 3 ging in seiner Eingabe vom 3. 
Mai 2013 (act. 56) ebenfalls davon aus, dass der Streitwert mindestens 
CHF 1'624'788.00 bzw. rund CHF 1'700'000.00 beträgt. Er reichte eine 
Honorarrechnung über CHF 77'476.60 (CHF 75'220.00 Honorare; CHF 
2'256.60 Spesenpauschale von 3 % auf CHF 75'220.00 für Kopien, Porti, 
Telefon- und Faxgebühren, öV-Tickets) ein, wobei diese auf den verrech-
neten rund 170 Stunden und einem Stundenansatz von CHF 400.00 ba-
siert (act. 56_1). Ferner reichte er die Patentanwaltsrechnung der E. 
Blum & Co AG vom 10. Dezember 2010 im Betrag von CHF 4'271.00 ex-
klusive Mehrwertsteuer (act. 56 S. 2 Ziff. 2; act. 56_2) ein. Schliesslich 
machte er weitere notwendige Auslagen geltend, nachdem der Vertreter
der Beklagten 3 sowohl für die Instruktionsverhandlung vom 7. Dezember 
2012 als auch für die Hauptverhandlung vom 25. April 2013 zum persön-
lichen Erscheinen verpflichtet gewesen sei. Im einzelnen verlangte er die 
Erstattung der Kosten für das Flugticket von EUR 970.05 und EUR
683.75 (act. 56_4.a und act. 56_4.a) sowie jeweils je eine Übernachtung 
im Betrag von CHF 466.80 und CHF 473.50 (act. 56_3.c und act. 56_4.c). 
In der Eingabe vom 16. Mai 2013 (act. 61) nahm der Rechtsvertreter der 
Beklagten 3 zu den Anträgen der Klägerin betreffend Kostenverteilung 
Stellung und machte für den zusätzliche entstandenen Aufwand Anwalts-
kosten von CHF 1'280.00 (3.2 Anwaltsstunden à CHF 400.00) zuzüglich 3 
% Pauschalspesen (CHF 38.40), also insgesamt CHF 1'318.40 exklusive 
8 % Mehrwertsteuer geltend (act. 61 RZ 9).


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8.2 Gestützt auf Art. 3 lit. b KR-PatGer in Verbindung mit Art. 4 und Art. 5 
KR-PatGer scheint eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsan-
waltliche Vertretung jeder Beklagten von Grössenordnung CHF 80'000.00 
angemessen. Die Beklagten waren hier – wie erwähnt – berechtigt, je ei-
nen eigenen Rechtsanwalt beizuziehen, da teilweise verschiedene 
Standpunkte zu vertreten waren. Grundsätzlich scheint es angemessen, 
für die Rechtsvertreter der Beklagten Entschädigungen in gleicher Gröö-
senordnung zuzusprechen. Zu berücksichtigen ist indessen der Umstand, 
dass es die Rechtsvertreter der Beklagten 2 und 3 mit ausländischen 
Kunden zu tun hatten, wodurch ihnen entsprechend höherer Aufwand
entstand.
Das vom Rechtsvertreter der Beklagte 1 geltend gemachte Honorar von 
insgesamt CHF 80'359.80 sowie der geltend gemachte Zusatzaufwand 
von CHF 1'153.60 (act. 57_1; act. 60 RZ 8) sind aufgrund der soeben 
gemachten Überlegungen zuzusprechen.
Hingegen liegt das vom Rechtsvertreter der Beklagten 2 geltend gemach-
te Honorar von CHF 204'245.50 (act. 54_1) weit ausserhalb des Tarif-
rahmens. Zugesprochen werden können CHF 85'000.00 inkl. Nebenkos-
ten.
Das vom Rechtsvertreter der Beklagten 3 geltend gemachte Honorar von 
CHF 77'476.60 sowie der geltend gemachte Zusatzaufwand von CHF 
1'318.40 (act. 56_1; act. 61 RZ 9) sind als tarifgemäss zuzusprechen.
8.3 Das von der Beklagten 2 geltend gemachte Honorar für die Patent-
anwälte in der Höhe von CHF 59'830.00 (act. 54_2) scheint angemessen 
und wird von der Klägerin auch nicht bestritten. Es ist zuzusprechen. Die 
von der Beklagten 2 geltend gemachten Auslagen in der Höhe von CHF 
418.00 und EUR 2'095.84 (act. 54 _ 3) sind ebenfalls ausgewiesen und 
zuzusprechen. Ferner sind auch die von der Beklagten 3 geltend ge-
machten Patentanwaltskosten von CHF 4'271.00 (act. 56_2) sowie die 
Auslagen von insgesamt EUR 1'653.80 und CHF 940.30 ausgewiesen 
und zuzusprechen.
8.4 Anzufügen bleibt, dass das Ansinnen der Klägerin, von den gemäss 
Tarif ermittelten Rechtsanwaltsentschädigungen die Patentanwaltskosten
abzuziehen (act. 62, Ziff. 1), dem Reglement über die Prozesskosten wi-
derspricht. Dort wird festgelegt, dass die Patentanwaltskosten zusätzlich 


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zu den Rechtsanwaltskosten geltend gemacht werden können (Art. 3 lit. a 
und b in Verbindung mit Art. 4 und Art. 9 Abs. 1 KR-PatGer).
Der Präsident verfügt:
1.
Das Verfahren wird als infolge Klagerückzugs erledigt abgeschrie-
ben.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 70'000.00.
3.
Die Kosten des Verfahrens werden der Klägerin auferlegt und aus 
dem von den Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der 
nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin 
zurückerstattet. Die Kosten des Verfahrens HG110024-O des Han-
delsgerichts Zürich von CHF 2'000.00 werden definitiv der Klägerin
auferlegt.
4.
Die Klägerin hat die Beklagten wie folgt zu entschädigen:
- Beklagte 1: Rechtsanwaltshonorar CHF 81'513.40
- Beklagte 2: Rechtsanwaltshonorar CHF 85'000.00; Patentanwalts
kosten CHF 59'830.00; Auslagen CHF 418.00 und EUR 2'095.80
- Beklagte 3: Rechtsanwaltshonorar CHF 78'795.00; Patentanwalts-
kosten CHF 4'271.00; Auslagen CHF 940.30 und EUR 1'653.80.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestäti-
gung (Beilage für die Klägerin und die Beklagten 1 und 2: act. 65; 
Beilage für die Klägerin und die Beklagte 1 und 3: act. 64; Beilage für 
die Klägerin und die Beklagten 2 und 3: act. 66)
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 


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und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 29. Mai 2013 
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erster Gerichtsschreiber
Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Jakob Zellweger
Versand: 4. Juni 2013