bpatger · O2016_012 · 2019-10-28 · de
Teilweise Gutheissung Verletzungsklage; Teilverzicht
Erfinderische Tätigkeit, Fachmann, Fachrichtervotum, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche Auslegung, Patentnichtigkeit Einrede, Rechnungslegung, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ), Unzulässige Erweiterung Schutzbereich (Art. 123(3) EPÜ)

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2016_012
U r t e i l v o m 2 8 . O k t o b e r 2 0 1 9
Besetzung
Instruktionsrichter Dr. iur. Christoph Willi,
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder, 
Richter lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH 
Frank Schnyder, 
Richter Dr. sc. nat., Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Stemcup Medical Products AG,
Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und
Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Bellerivestras-
se 203, Postfach, 8034 Zürich, patentanwaltlich beraten 
durch Dr. Bruno Meyer, Schneider Feldmann AG,
Beethovenstrasse 49, 8039 Zürich, sowie Dr. Jens Ottow, 
Rentsch Partner AG, Bellerivestrasse 203, Postfach, 
8034 Zürich
Klägerin
gegen
1. Implantec GmbH, Grenzgasse 38a, AT-2340 Mödling, 
2. Endoprothetik Schweiz GmbH 
(vormals ImplanTec Schweiz GmbH),
c/o LAUNCHOFFICE GmbH, Rathausstrasse 14, 
6341 Baar,
beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael
Ritscher und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger 
Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765,
8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing. Herwig 
Margotti, Schwarz & Partner, Wipplingerstrasse 30, 1010 
Wien, Dr. Martin Müllner, Patentanwalt, Patentanwaltskanzlei 
Katschinka OG, sowie Dipl. Phys. ETH Werner A. Roshardt,


Keller & Partner Patentanwälte AG, Bahnhofplatz 18, Post-
fach 2005, 8401 Winterthur
Beklagte
Gegenstand
Patentverletzung, Auskunft und Rechnungslegung; 
Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper


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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
Prozessgeschichte
1.
Mit Klage vom 13. September 2016 stellte die Klägerin folgende Rechts-
begehren:
«1) Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“-Gelenkpfannen“ 
gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz 
anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,
die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:
die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-
tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Achse senkrechte 
Grundfläche definiert;
auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig
verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, schmale Einschlagste-
ge angeordnet;
die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet;
die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der Grundflä-
che jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, derart, dass sie je-
weils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 87° einschliessen.


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2) 
Eventualiter sei den Beklagten zu verbieten, klagepatentgemässe Gelenk-
pfannen gemäss Rechtsbegehren 1 mit mindestens zwei Einschlagstegen, 
die einen Winkel von unter 85° entsprechend den Messresultaten gemäss 
Klagebeilage KB 23 aufweisen, anzubieten.
3) 
Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach 
Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungs-
legung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der 
klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich
-
der Herstellungskosten;
-
der Transferkosten (Verkaufspreis) an die Beklagte 2;
-
wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit der Gründung der 
Beklagten 2 in die Schweiz eingeführt und an die Beklagte 2 oder Dritte 
verkauft hat;
-
die Namen und Adressen der Drittabnehmer und der abgenommenen 
Stückzahlen;
-
die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich 
Einstandspreis), die sie damit erzielt hat.
Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach 
Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-
und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.
4) 
Die Begehren 1, 2 und 3 seien zu Lasten der Beklagten 1 mit der Andro-
hung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gern. Art. 343 Abs. 1 lit. 
c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie 
der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 
zu verbinden.
5) 
Die Beklagte 2 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach 
Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungs-
legung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen bezüglich der 
klagepatentgemässen Gelenkpfannen, namentlich
-
der Einkaufskosten von der Beklagten 1;
-
wie viele klagepatentgemässe Gelenkpfannen sie seit ihrer Gründung in 
die Schweiz eingeführt und an Dritte verkauft hat;
-
die Anzahl und Namen der Abnehmer und abgenommenen Stückzahlen;
-
die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich
Einstands-/ Einkaufspreis), die sie damit erzielt hat.


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Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach 
Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-
und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.
6) 
Die Begehren 1, 2 und 5 seien zu Lasten der Beklagten 2 mit der Andro-
hung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. 
c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gem. Art. 343 Abs. 1 it. b ZPO sowie 
der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 
zu verbinden.
7) 
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter 
Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.»
2.
Mit Klageantwort vom 2. Dezember 2016 stellten die Beklagten folgende 
Rechtsbegehren:
«1. Die Klage sei abzuweisen.
2. Eventualiter zu Ziff. 1 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzu-
schränken, dass keine Auskünfte, die eine Identifikation von Lieferanten und 
Kunden der Beklagten sowie von Drittparteien ermöglichen, zu erteilen sei-
en.
3. Eventualiter zu Ziff. 2 seien Klagebegehren Nr. 3 und 5 dahingehend einzu-
schränken, dass die Auskünfte an einen vom Gericht zu ernennenden, un-
abhängigen Gutachter zu erteilen seien und dieser dazu verpflichtet werde, 
dem Gericht und der Klägerin lediglich die Gesamtzahl der gegebenenfalls 
patentverletzenden, in der Schweiz hergestellten und/oder verkauften 
"Pressfit- bzw. Hybrid-Gelenkpfannen" sowie den damit erzielten Nettoge-
winn offen zu legen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich der Auslagen für die 
mitwirkenden Patentanwälte, zulasten der Klägerin.»
3.
Mit Eingabe vom 2. Februar 2017 erstattete die Klägerin die beschränkte
Replik betreffend Rechtsbeständigkeit ohne die Rechtsbegehren zu än-
dern.
4.
Am 30. Mai 2017 fand eine Instruktionsverhandlung statt, anlässlich wel-
cher keine gütliche Einigung gefunden werden konnte.


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5.
Mit Eingabe vom 21. August 2017 erstattete die Klägerin die vervollstän-
digte Replik, wobei sie folgende Änderungen an den ursprünglich gestell-
ten Rechtsbegehren vornahm (Änderungen hervorgehoben):
«1) Den Beklagten sei zu verbieten, sog. Pressfit- bzw. „Hybrid“ Gelenkpfannen“ 
gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz 
anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,
die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:
Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rota-
tionssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Achse senkrechte 
Grundfläche definiert;
auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig 
verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, schmale Einschlagste-
ge angeordnet;
die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet 
die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der Grundflä-
che jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, derart, dass sie je-
weils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 86.5° einschliessen.
2. 
Eventualiter sei den Beklagten zu verbieten, klagepatentgemässe Gelenk-
pfannen gemäss Rechtsbegehren 1 mit mindestens zwei Einschlagstegen 
anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die einen 
Steigungswinkel von 84° bis 85° aufweisen, gemessen zwischen der Grund-
fläche der Gelenkpfanne und der mittig durch den Einschlagsteg verlaufen-
den Bezugsebene, die die Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.
[Ziff. 3 bis 7 unverändert]


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8) 
Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach 
Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rech-
nungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen 
bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen mitver-
kauften Inserts, namentlich
-
der Herstellungskosten der lnserts;
-
der Transferkosten (Verkaufspreis) der Inserts an die Beklagte 2;
-
die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüg-
lich Einstandspreis), die sie mit den lnserts erzielt hat.
Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat 
nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jewei-
lige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.
9) 
Das Begehren 8 sei zu Lasten der Beklagten 1 mit der Androhung einer 
Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 
mindestens aber CHF 5000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der 
Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 
zu verbinden.
10) Die Beklagte 2 sei zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach 
Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rech-
nungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen 
bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen mitgelie-
ferten lnserts, namentlich
-
der Einkaufskosten der lnserts von der Beklagten 1
-
die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüg-
lich Einstands-/ Einkaufspreis), die sie mit den genannten lnserts 
erzielt hat.
Wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat 
nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jewei-
lige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.
11) Das Begehren 9 sei zu Lasten der Beklagten 2 mit der Androhung einer 
Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag gem. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 
mindestens aber CHF 5000 gem. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der 
Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall 
zu verbinden.»


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6.
Mit Eingabe vom 23. Oktober 2017 erstatteten die Beklagten die Duplik, 
ohne dabei die Rechtsbegehren zu ändern.
7.
Am 27. November 2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik. Am 13. 
Dezember 2017 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten. Am 22. De-
zember 2017 erfolgte eine weitere Stellungnahme der Klägerin.
8.
Am 22. Juni 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum.
9.
In der Folge wurden die Parteien auf den 3. Oktober 2018 zur Hauptver-
handlung vorgeladen.
10.
Am 23. Juli 2018 teilte die Klägerin mit, dass sie den Schweizer Teil des 
Klagepatents EP 1 411 869 B1 beim Eidgenössischen Institut für Geisti-
ges Eigentum (IGE) durch Teilverzicht eingeschränkt habe (vgl. CH/EP 1 
411 869 H1).
11.
In der Folge stellten die Beklagten am 8. August 2018 die folgenden pro-
zessualen Anträge:
«1) Die auf den 27. August angesetzte Frist zur Stellungnahme zum Fachrich-
tervotum ist abzunehmen.
2) Nach Einreichen des hinsichtlich des Anspruchswortlauts geänderten 
Schweizer Teils des EP 1 411 869 durch die Klägerin ist das Verfahren 
einstweilen auf die Frage zu beschränken, ob die Einführung dieses geän-
derten Patents in das hängige Verfahren zulässig ist.
3) Eventualiter zu Antrag 2 ist die Klägerin aufzufordern, sich nach Einreichen 
des hinsichtlich des Anspruchswortlauts geänderten Schweizer Teils des 
EP 1 411 869 zur Verletzung dieses Patents zu äussern, und anschliessend 
ist den Beklagten eine Frist von sechs Wochen zur Stellungnahme anzuset-
zen.
4) Die auf den 3. Oktober 2018 angesetzte Hauptverhandlung ist abzusagen.»


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12.
In der Folge wurde den Parteien mit Schreiben vom 22. August 2018 die 
Frist zur Stellungnahme zum Fachrichtervotum abgenommen und es 
wurde den Beklagten Frist gesetzt, um zur geänderten Fassung des Kla-
gepatents Stellung zu nehmen.
13.
Mit Eingabe vom 23. August 2018 stellte die Klägerin ihrerseits die fol-
genden prozessualen Anträge:
«1. Den Parteien sei die abgenommene Frist zur Stellungnahme zum Fachrich-
tervotum ohne Verzug neu anzusetzen.
2. Das vorliegende Fachrichtervotum sei prozessual unverändert als "erster 
(und vorläufiger) Beitrag eines Richters zur Urteilsfindung" (Brändle) zu qua-
lifizieren und zu behandeln.
3. Der Termin für die Hauptverhandlung vom 3. Oktober 2018 sei unverändert 
zu belassen und den Parteien sei (selbstverständlich) anlässlich der Haupt-
verhandlung Gelegenheit zu geben, noch einmal mündlich zu den Stellung-
nahmen der Parteien zum Fachrichtervotum und zum Novum und seinen 
Auswirkungen auf das Verfahren zu plädieren.»
14.
Am 13. September 2018 reichten die Beklagten ihre Stellungnahme zur 
geänderten Fassung des Klagepatents ein und stellten folgende Anträge:
«1. Das Patent CH/EP 1 411 869 H1 ist nicht zu berücksichtigen.
2. Das Verfahren ist wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben.
3. Eventualiter zu Ziffer 1 und 2 ist die Klage abzuweisen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.»
15.
Diese Eingabe wurde der Klägerin am 18. September 2018 zur Stellung-
nahme zugestellt. Gleichzeitig wurde die Hauptverhandlung vom 3. Okto-
ber 2018 abgesagt.
16.
Am 3. Oktober 2018 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin, wobei sie 
die folgenden Anträge stellte:


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«1) Es sei gestützt auf die Stellungnahmen der Parteien und die einschlägige 
Lehre und Rechtsprechung ein prozessleitender Entscheid zur Frage der 
Zulässigkeit des Novums (betreffend Teilverzicht) zu erlassen.
2) Es sei für den Fall, dass der gegenüber dem IGE erklärte Teilverzicht der 
Klägerin vom Bundespatentgericht nicht berücksichtigt werden sollte, die 
einredeweise von den Beklagten im Zuge ihrer Duplik geltend gemachte 
(angebliche) unzulässige Änderung als inter partes unwirksam ausser Acht 
zu lassen und es sei der Anspruchswortlaut von Anspruch 1 des Klagepa-
tents ohne das Wort „mindestens“ zu lesen.
3) Es sei von einem erneuten Fachrichtervotum abzusehen; eventualiter sei 
das bestehende Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018 im Ermessen des Ge-
richts zu ergänzen.
4) Es sei den Parteien gleichzeitig mit der prozessleitenden Verfügung neu 
Frist anzusetzen, um zum gegebenenfalls ergänzten Fachrichtervotum Stel-
lung zu nehmen, und zwar – abhängig vom prozessleitenden Entscheid –
mit oder ohne Berücksichtigung des Novums.
5) Es sei nach Ermessen des Gerichts den Beklagten eine von dieser ge-
wünschte angemessene zusätzliche (Nach-)Frist anzusetzen, um unter Be-
rücksichtigung des Novums noch einmal zur Frage der Verletzung und 
Rechtsbeständigkeit Stellung nehmen zu können – selbstverständlich un-
verändert unter Beachtung der einschlägigen novenrechtlichen Grundsätze.
6) Es sei gleichzeitig mit der zusätzlichen (Nach-)Frist an die Beklagten ein 
neuer Termin zur Hauptverhandlung zu suchen und den Parteien anzuset-
zen.»
17.
Mit Schreiben vom 18. Oktober 2018 wurde den Beklagten eine Frist an-
gesetzt, um zur geänderten Fassung des Klagepatents ergänzend Stel-
lung zu nehmen, dass anschliessend ein ergänzendes Fachrichtervotum 
erfolge und dass das Gericht mit dem Endentscheid über die Zulässigkeit 
des Teilverzichts entscheiden werde.
18.
Am 16. November 2018 erfolgte eine ergänzende Stellungnahme der 
Klägerin zur geänderten Fassung des Klagepatents.
19.
Am 22. November 2018 erstattete Richter Tobias Bremi aufgrund der ge-
änderten Fassung des Klagepatents ein ergänzendes Fachrichtervotum.


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20.
Am 7. Januar 2019 reichte die Klägerin ihre Stellungnahme zu den bei-
den Fachrichtervoten sowie zur Eingabe der Beklagten ein. 
Am 21. Januar 2019 reichten die Beklagten ihre Stellungnahme zu den 
Fachrichtervoten ein.
21.
Mit Eingabe vom 30. Januar 2019 stellte die Klägerin die folgenden An-
träge:
«1) Die von den Beklagten neu ins Recht gelegten Beilagen 26-33 sowie 
2) 
die folgenden Ausführungen der Beklagten seien als unzulässige Vorbrin-
gen im Sinne von Art. 132 ZPO, jedenfalls aber als unzulässige Noven im 
Sinne von Art. 229 ZPO aus dem Recht zu weisen:
Titel 
Text
1.2 
Notwendige Genauigkeit der Blickrichtung
1.3 
Fehlende Überprüfung der korrekten Blickrichtung durch die Klägerin
1.4 
Nachträgliche Überprüfung der Blickrichtung anhand der klägerischen
Abbildung
1.5 
Abschätzung des Fehlers der Blickrichtung
1.6 
Notwendige Korrektur des Steigungswinkels
1.7 
Berechnung des korrekten Steigungswinkels aufgrund der Fräserko-
ordinaten
1.8 
Berechnung des korrekten Steigungswinkels aufgrund der Fräserko-
ordinaten mittels Excel
1.9 
Berechnung des korrekten Steigungswinkels aufgrund der Abbildun-
gen der Klägerin
3.1.1 
Sichtbarkeit des ändernden Steigungswinkels»
22.
In der Folge wurden die Parteien auf den 29. Mai 2019 zur Hauptver-
handlung vorgeladen mit dem Hinweis, dass die Beklagten anlässlich der 
Hauptverhandlung Gelegenheit hätten, um zur Eingabe der Klägerin vom 
30. Januar 2019 Stellung zu nehmen.


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23.
Mit Eingabe vom 7. Februar 2019 beantragte die Klägerin, das Gericht 
solle noch vor der Hauptverhandlung mit prozessleitendem Entscheid 
über ihre gestellten Anträge entscheiden.
24.
Am 29. Mai 2019 fand die Hauptverhandlung statt.
Prozessuales
25.
Die Klägerin, eine schweizerische Aktiengesellschaft, hat ihren Sitz in der 
Schweiz. Die Beklagte 1 ist Herstellerin der streitigen Produkte und hat 
ihren Sitz in Österreich. Die Beklagte 2 ist die Schweizer Vertriebsgesell-
schaft und hat ihren Sitz ebenfalls in der Schweiz. Damit liegt ein interna-
tionaler Sachverhalt vor. Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 6 Abs. 
1 LugÜ und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist die Zuständigkeit des Bundes-
patentgerichts gegeben.
Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.
26.
Wie oben erwähnt, hat die Klägerin den Schweizer Anteil des Klagepa-
tents EP 1 411 869 B1 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigen-
tum (IGE) durch Teilverzicht eingeschränkt (vgl. CH/EP 1 411 869 H1). 
Die Rechtsbegehren liess die Klägerin unverändert und sie stellte auch 
keine neuen Tatsachenbehauptungen auf.
27.
Was den Teilverzicht beim IGE durch die Klägerin betrifft, der zum geän-
derten Patent CH/EP 1 411 869 H1 geführt hat, so machen die Beklagten 
geltend, es habe alleine in der Macht der Klägerin gestanden, ob und zu 
welchem Zeitpunkt sie beim IGE einen Teilverzicht beantrage und damit 
neue Tatsachen schaffe. Tatsachen, deren Entstehung wesentlich vom 
Willen einer Partei abhingen und welche diese Partei erst in einem Zeit-
punkt entstehen lasse, nachdem Angriffs- und Verteidigungsmittel nicht 
mehr unbeschränkt vorgebracht werden dürften, seien als unechte Noven 
zu qualifizieren. Mit der Einschränkung des Klagepatents bis nach Ab-
schluss des Schriftenwechsels und bis nach Vorliegen des Fachrichtervo-
tums zuzuwarten, obschon die Beklagten in der Duplik ausdrücklich da-
rauf hingewiesen hätten, dass das Klagepatent die Anforderungen von 
Art. 123(2) EPÜ bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG nicht erfülle, verstosse ge-
gen Treu und Glauben und verdiene keinen Rechtsschutz. Auf die Klage 


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sei daher nicht einzutreten oder die Klage infolge Gegenstandslosigkeit 
abzuschreiben, weil das Klagepatent verspätet geändert bzw. das neue 
Patent CH/EP 1 411 869 H1 verspätet eingereicht worden sei und das 
Klagepatent in der ursprünglichen Form nicht mehr bestehe.
Weiter machen die Beklagten geltend, der Teilverzicht sei nicht ohne Ver-
zug geltend gemacht worden. Obschon die Klägerin behaupte, die Be-
klagten hätten die unzulässige Änderung erst mit ihrer Duplik vorgetra-
gen, habe sich die Klägerin nach Erhalt der Duplik vom 23. Oktober 2017 
rund neun Monate Zeit gelassen, um ihren Antrag auf Änderung des Kla-
gepatents beim IGE zu stellen.
Die Beklagten machen ferner geltend, sie hätten sich nicht vollumfänglich 
gegen das neue Patent verteidigen können. Sie hätten eine einzige Mög-
lichkeit gehabt, sich zum neuen Patent zu äussern. Sie hätten keinen 
zweiten Schriftenwechsel gehabt. 
28.
Nach Art. 24 PatG kann der Patentinhaber mittels entsprechendem An-
trag beim IGE auf das Patent teilweise verzichten. Nach Art. 28a hat der 
Teilverzicht Wirkung ex tunc, d.h. die Wirkung gilt in dem Umfang, in dem 
verzichtet wurde, als von Anfang an nicht eingetreten. Die vormals im 
Rahmen von Art. 24 Abs. 1 lit. c vorgesehene zeitliche Beschränkung ei-
nes Teilverzichts auf ein Mal innerhalb von 4 Jahren nach der Erteilung 
wurde per 13. Dezember 2007 ausdrücklich abgeschafft.1 Schranken gibt 
es gem. Art. 127 nur im Fall von Schweizer Teilen von Europäischen Pa-
tenten bei parallel laufenden Verfahren vor dem EPA wegen der damit 
verbundenen Unsicherheit über die für die Schweiz verbindliche Fas-
sung.2
Die Klägerin machte von dieser Möglichkeit, die ausdrücklich im Gesetz 
vorgesehen ist, Gebrauch, indem sie einen Teilverzicht im Sinne von 
Art. 24 Abs. 1 lit. a und c PatG beim IGE am 12. Juli 2018 beantragte. Am 
15. August 2018 wurde die Verzichtserklärung publiziert und damit wirk-
sam. Gemäss Art. 28a PatG wirkt der Teilverzicht ex tunc, das heisst, das 
Patent wird so behandelt, wie wenn es von Anfang an im eingeschränkten 
Umfang erteilt worden wäre. Damit handelt es sich um eine neue Tatsa-
che im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO (echtes Novum), denn das 
Patent in der eingeschränkten Fassung ist erst nach Abschluss des 
 
1 Vgl. SHK Patentgesetz, Schweizer/Zech, Blumer Art. 24 N 4.
2 Vgl. SHK Patentgesetz, Schweizer/Zech, Bremi Art. 127 N 4.


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Schriftenwechsels entstanden. Dies in rückwirkender Weise, d.h. es än-
dert sich dadurch die Beurteilungsgrundlage für den im Schriftenwechsel 
vorgetragenen Sachverhalt.
Dass die Klägerin die Verzichtserklärung schon vor Aktenschluss beim 
IGE hätte einreichen können bzw. dass der Teilverzicht eine von der Klä-
gerin selbst geschaffene neue Tatsache darstellt, ändert nichts daran, 
dass es sich beim Patent in der eingeschränkten Fassung um ein echtes 
Novum handelt.3 Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO regelt nicht, wie oder von wem 
eine neue Tatsache entstanden oder geschaffen worden sein muss, damit 
sie als neue Tatsache i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO qualifiziert. Die Ent-
stehung einer Tatsache nach dem Abschluss des Schriftenwechsels ist 
die einzig notwendige und damit hinreichende Bedingung, damit ein ech-
tes Novum vorliegt.4 Zweifellos ist mit dem Teilverzicht tatsächlich ein 
neuer Sachverhalt entstanden, der vorher nicht existierte: Das Klagepa-
tent in der ursprünglichen Fassung existiert nicht mehr, neu dafür ent-
standen ist das Klagepatent in geänderter bzw. eingeschränkter Fassung. 
Deshalb ist das Verfahren auch nicht gegenstandslos geworden, wie die 
Beklagten geltend machen; dies wäre nur der Fall, wenn gar kein Klage-
patent mehr existieren würde.
Dass ein Teilverzicht gemäss Art. 24 PatG ein echtes Novum darstellt, 
und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht umfassend berücksichtigt 
werden muss, hat das Bundesgericht im Übrigen sinngemäss bestätigt, 
indem es festhielt, dass echte Noven im Beschwerdeverfahren vor dem 
Bundesgericht unzulässig seien, es der Beschwerdeführerin jedoch un-
benommen gewesen sei, die zweite Beschränkung (gemäss Art. 105a 
EPÜ entsprechend Art. 24 PatG) während des Verfahrens vor dem Bun-
despatentgericht zu beantragen und diesen Umstand in das vorinstanzli-
che Verfahren einzubringen.5 Die Möglichkeiten des Teilverzichts oder 
von dessen prozessualer Berücksichtigung im Verfahren vor dem Bun-
despatentgericht dürfen vor allem auch angesichts der Tatsache, dass es 
nur eine einzige Vorinstanz zum Bundesgericht gibt, und die Möglichkeit 
des Teilverzichts dann vor Bundesgericht als einziger Rechtsmittelinstanz
nicht mehr gegeben ist, nicht eingeschränkt werden.
 
3 Vgl. dazu auch ganz analog BGer 4A_439/2014, Urteil vom 16. Februar 2015,
E. 5.1-5.3; nicht einschlägig für die hier zu beurteilende Situation vor der einzigen 
und ersten Instanz sind die von der Beklagten zitierten Entscheide BGer 
4A_432/2013, Urteil vom 14. Januar 2014, E 2.3 sowie BGer 4A_569/2013, Urteil 
vom 24. März 2014, E. 2.3, da dort neue Tatsachen nach dem erstinstanzlichen 
Urteil im Beschwerdeverfahren zu beurteilen waren.
4 Droese Lorenz, Note zu BGer 4A_439/2014, SZZP 3/2015, S. 236.
5 BGer 4A_541/2013, Urteil vom 2. Juni 2014, E. 2.4.


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Auch der Botschaft zur ZPO ist zu entnehmen, dass anlässlich der ersten 
Parteivorträge an der Hauptverhandlung, d.h. im Rahmen des Behaup-
tungsstadiums, echte Noven weiterhin vorgebracht werden dürfen. Die 
Weiterentwicklungen des Lebenssachverhalts, welcher der Klage zugrun-
de liegt, müssen berücksichtigt werden können, sonst führt der Prozess 
an der materiellen Wahrheit vorbei.6
Die Berücksichtigung des Teilverzichts ist zudem aus prozessökonomi-
schen Gründen geboten: Würde die Klage wegen Gegenstandslosigkeit 
abgeschrieben oder nicht darauf eingetreten, müsste die Klägerin eine 
neue Klage einreichen und das Bundespatentgericht hätte kurze Zeit spä-
ter über den gleichen Sachverhalt zu urteilen, wie er jetzt vorliegt. Würde 
eingetreten, der Teilverzicht als Novum aber nicht zugelassen, müsste 
das Bundespatentgericht ein Urteil fällen, welchem das Klagepatent vor 
dem Teilverzicht zu Grunde liegt. Das Urteil wäre aber dann Makulatur, 
denn es beurteilt die Rechtslage auf Basis eines Patents, das es in der 
Form gar nicht mehr gibt. Weil zudem der Teilverzicht im Gegensatz zur 
Stellung von Eventualanträgen das Verfahren für die Patentinhaberin ver-
bindlich und rückwirkend auf eine Fassung der Ansprüche festlegt, wird 
das Verfahren in der Regel dadurch für das Gericht und die Gegenpartei 
fokussiert und vereinfacht.
Von ganz wesentlicher Bedeutung ist vorliegend, dass der Berücksichti-
gung des Teilverzichts auch der Behauptungs- und Sachverhaltsstand, 
den die Parteien im Rahmen des ordentlichen Schriftenwechsels aufge-
stellt hatten, und die von der Klägerin im Schriftenwechsel gestellten 
Rechtsbegehren nicht entgegenstehen. Die Fassung des Klagepatents 
nach Teilverzicht beschränkt sich auf eine Präzisierung, die sich ohne Er-
gänzungsbedarf7 in den bereits davor etablierten Prozessgegenstand ein-
fügt. Die Parteirechte der Beklagten auf der anderen Seite wurden durch 
die uneingeschränkte vorliegend sogar doppelte Möglichkeit der schriftli-
chen Stellungnahme zur Fassung nach dem Teilverzicht umfassend ge-
wahrt.
Damit unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt auch von demjeni-
gen, der dem von den Beklagten zitierten Urteil des Bundesgerichts8 zu-
 
6 Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, 
S. 7340 f.
7 Ergänzungsbedarf im Sinne einer Klageänderung oder neuen Behauptungen s. 
dazu Reut Christoph, RZ 83; OGer BE ZK 2012 366 vom 13. März 2014, 
E. 7.3.1.
8 BGer 4A_543/2017, Urteil vom 8. Mai 2018, E. 2.3; BPatGer O2015_012, Urteil 
vom 29. August 2017, E. 2.3; analog kein echtes Novum in BGer 4A_70/2019, 


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Seite 16
grunde lag. Dort handelte es sich eben gerade nicht um ein ohne Verzug 
vorgetragenes echtes Novum im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO, 
sondern um einen erst anlässlich einer Hauptverhandlung gestellten An-
trag inter partes, zu dem die Gegenseite nicht vernünftigerweise vor Ort 
hätte Stellung nehmen können.
Nachdem der Teilverzicht, wie erwähnt, von der Klägerin am 12. Juli 2018 
eingereicht wurde und der Patentanwalt der Klägerin vom IGE am 19. Juli 
2018 die geprüfte und akzeptierte Teilverzichtserklärung zur Gegenzeich-
nung erhielt, erfolgte entsprechende Mitteilung der Klägerin ans Bundes-
patentgericht am 23. Juli 2018. Damit erfolgte die Mitteilung ohne Verzug
im Sinn von Art. 229 Abs. 1 ZPO.
29.
Zu prüfen ist, ob das Verhalten der Klägerin, d.h. der erst nach Abschluss 
des Schriftenwechsels bzw. nach Vorliegen des Fachrichtervotums erfolg-
te Teilverzicht, als Verstoss gegen Treu und Glauben zu werten ist, wie 
dies die Beklagten geltend machen. Konkret fragt sich, ob eine von der 
Klägerin nach Aktenschluss selbst geschaffene neue Tatsache einen 
Missbrauch des Novenrechts darstellt. 
Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der 
Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). 
Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz 
(Abs. 2). Art. 2 Abs. 2 ZGB dient als korrigierender Notbehelf für Fälle, in 
denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Dabei 
ist zu beachten, dass Rechtsmissbrauch nur mit Zurückhaltung und in 
klaren Fällen anzunehmen ist.9
Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben und das Verbot des 
Rechtsmissbrauchs gilt auch im Prozessrecht (Art. 52 ZPO).
Die Klägerin stellt nicht in Abrede, dass sie im Rahmen des Teilverzichts 
das Wort «mindestens» aus dem Anspruch gestrichen habe, um einer 
nach Auffassung des Fachrichters vom 22. Juni 2018 unterlaufenen unzu-
 
Urteil vom 6. August 2019, dort Einschränkung der Ansprüche als Antrag inter 
partes in der auf die Frage der Verletzung beschränkten Replik und nicht als 
Teilverzicht, sowie in BGer 4A_282/2018, Urteil vom 4. Oktober 2018, E. 5.2; 
O2015_008, Urteil vom 14. März 2018, E. 23, dort Einschränkung ebenfalls als 
Eventualantrag nach dem Fachrichtervotum.
9 BGE 139 III 24 E. 3.3; BGer 4A_208/2017, Urteil vom 20. Januar 2017; vgl. 
auch Moret Sébastien, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen 
Zivilprozessordnung, Zürich 2014, RZ 485.


O2016_012
Seite 17
lässigen Änderung zu entgehen. Es kann daher nicht angenommen wer-
den, die Klägerin habe den Teilverzicht lediglich zur Verzögerung des 
Prozesses vorgenommen, sondern zur Vermeidung des Risikos, dass ih-
re Klage wegen fehlender Rechtsbeständigkeit des Klagepatents abge-
wiesen werden könnte. Dass die Klägerin dafür die Einschätzung des 
Fachrichters abwartete, ist nicht als rechtsmissbräuchlich zu werten, da 
das Instrument des Teilverzichts gemäss Art. 24 PatG vom Gesetzgeber 
ausdrücklich und ohne Schranken vorgesehen wurde, und für Schweizer 
Teile von Europäischen Patenten zudem Art. 138 Abs. 3 EPÜ ausdrück-
lich vorschreibt, dass Ansprüche im laufenden Zivilverfahren geändert 
werden können müssen. 
Der Umstand, dass die neue Tatsache von der Klägerin selbst und zudem 
nach Vorliegen des ersten Fachrichtervotums geschaffen wurde und da-
mit zu einem gewissen Zusatzaufwand führte, kann aber bei der Kosten-
verteilung berücksichtigt werden.
30.
Schliesslich ist noch auf die Bemerkung der Beklagten einzugehen, wo-
nach es im Interesse des Patentgerichtes sei, zu sagen, wann fertig sei. 
Sonst könne der Patentinhaber ja beliebig oft zuerst sich vom Fachrichter 
eine Beurteilung holen und dann wieder einschränken, und dann noch-
mals eine Beurteilung und dann nochmals einschränken. Irgendwann 
müsse mal Schluss sein, das sei Sinn und Zweck von Fristen und der 
Novenregelung. Die Klägerin hätte ihr Patent in Form von Eventualanträ-
gen mit der Klage einschränken können.
Dem ist zu entgegnen, dass mit der vorläufigen Beurteilung des 
Fachrichters 
im 
Fachrichtervotum 
das 
Urteil 
keinesfalls 
vorweggenommen wird. Ob der Rest des Spruchkörpers dessen 
Beurteilung folgt, ist ungewiss. Insofern wird der Fall, dass nach jeder 
Beurteilung erneut eine Einschränkung erfolgt bzw. dass nie Schluss sein 
soll in der Praxis kaum eine Rolle spielen. Mit einem Teilverzicht nach 
Art. 24 PatG geht der Patentinhaber ja auch ein gewisses Risiko ein, weil 
er seine Optionen verbindlich und unwiderruflich auf eine einzige 
Anspruchsfassung reduziert ohne zu wissen, wie der ganze Spruchkörper 
die Sache beurteilt. Ob nach jedem Teilverzicht ein ergänzendes 
Fachrichtervotum erforderlich und sachdienlich ist, ist zudem vom Gericht 
im konkreten Einzelfall zu prüfen. 


O2016_012
Seite 18
Materielles
Fachmann:
31.
Die Klägerin definiert den Fachmann wie folgt:
Chirurg mit Erfahrung auf dem Gebiet von Hüftgelenkimplantaten – gege-
benenfalls in Zusammenarbeit mit einem Hersteller von Medizinaltechnik-
produkten auf diesem Gebiet.
Die Beklagten auf der anderen Seite definieren den Fachmann wie folgt:
Medizinaltechniker mit Erfahrung auf dem Gebiet der Knochenimplantate.
Die Klägerin bleibt bei ihrer Definition mit der Begründung, es handle sich 
bei den zu lösenden Problemen hauptsächlich um die feste Verankerung 
der Gelenkpfanne im Knochen eines Patienten und die Art des Einset-
zens. Der Operation vorgelagerte mechanische Probleme spielten nur ei-
ne nebensächliche Rolle. Deshalb sei der zuständige Fachmann nach 
wie vor im Bereich der Chirurgen zu suchen, was auch durch die Tatsa-
che bestätigt werde, dass es sich bei einem der beiden Erfinder, Herrn 
Hannes Hofer, um einen Chirurgen handle. Es sei durchwegs üblich, dass 
Chirurgen mit Implantat-Entwicklern zusammenarbeiteten.
32.
Tatsächlich werden bekanntlich derartige Implantat-Produkte, die von ei-
nem Chirurgen eingesetzt werden, sehr häufig in einer Zusammenarbeit 
zwischen den Chirurgen und den Medizinaltechnikern eines kommerziel-
len Unternehmens entwickelt. Da der Fachmann nicht ein Hersteller von 
Medizinaltechnikprodukten auf einem Gebiet sein kann, sondern nur ein 
Medizinaltechniker eines derartigen Unternehmens, wird in der Folge von 
einer leicht modifizierten Definition des Fachmanns wie vorgeschlagen 
von der Klägerin ausgegangen, oder besser einem quasi hybriden Fach-
mann aus den beiden Definitionen der beiden Parteien. 
Namentlich handelt es sich beim hier relevanten Fachmann um einen 
Chirurgen mit Erfahrung auf dem Gebiet von Hüftgelenkimplantaten in 
Zusammenarbeit mit einem Medizinaltechniker mit Erfahrung auf dem 
Gebiet der Knochenimplantate.


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Seite 19
Auslegung:
33.
Betreffend Grundsätze der Auslegung sei verwiesen auf die Rechtspre-
chung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichts, insbesondere 
wie kürzlich zusammengefasst in der Entscheidung O2016 vom 18. De-
zember 2018, E25.
34.
Zu beurteilen sind vorliegend die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 
2 der beschränkten Fassung gemäss CH/EP 1 411 869 H1. In der Folge 
werden die Merkmale folgendermassen bezeichnet (Änderungen zur ur-
sprünglich erteilten Fassung sind hervorgehoben):
Anspruch 1:
M1 
Gelenkprothese mit einem Grundkörper zum Einschlagen in ei-
nen Knochen, dadurch gekennzeichnet, dass
M2
auf der Aussenseite des Grundkörpers mindestens zwei Verrie-
gelungselemente angeordnet sind,
M2a. 
welche jeweils mindestens einen Einschlagsteg (21) umfassen,
M2b. 
welcher mit gleichbleibender Steigung einen linearen Verlauf 
aufweist und vom distalen Steganfang bis zum proximalen Steg-
ende mindestens eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die 
Grundfläche definiert, was einem Drallwinkel von 5° bis 30° ent-
spricht.
Anspruch 2:
M1 
Pfanne (1) für ein künstliches Hüftgelenk
M2 
mit einem Grundkörper oder einer Schale (10),
M3 
der eine zur Pfannenachse (AP) im wesentlichen rotationssym-
metrische, insbesondere sphärische, ellipsoide oder konische 
Mantelfläche (11) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
M4 
auf der Aussenseite des Grundkörpers (10) mindestens zwei 
Verriegelungselemente (20) angeordnet sind,
M4a 
welche jeweils einen Einschlagsteg (21) umfassen,


O2016_012
Seite 20
M4b 
welcher mit gleichbleibender Steigung einen linearen Verlauf 
aufweist und vom distalen Steganfang bis zum proximalen Steg-
ende mindestens eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die 
Grundfläche (GP) definiert, was einem Drallwinkel von 5° bis 30° 
entspricht.
35.
Es scheinen folgende Begriffe auslegungsbedürftig zu sein: 
(1) Im Anspruch wird jeweils definiert, dass es mindestens zwei Verriege-
lungselemente gibt (Merkmal M2 von Anspruch 1, respektive Merkmal M4 
von Anspruch 2) und die Verriegelungselemente jeweils (mindestens) ei-
nen Einschlagsteg umfassen (Merkmal M2a respektive M4a). Die Ein-
schlagstege werden dann hinsichtlich Orientierung in den Merkmalen 
M2b respektive M4b weiter charakterisiert.
Die Beklagten verstehen den Anspruch so, dass sämtliche Einschlagste-
ge die in den Merkmalen M2b respektive M4b angegebene Bedingung er-
füllen müssen, d.h. die dort definierte Orientierung aufweisen müssen.
Diese Auslegung ist nicht korrekt. Die Anspruchsformulierung schliesst 
nicht aus, dass es auch noch Verriegelungselemente geben kann, die die 
Merkmale M2b respektive M4b nicht erfüllen, beispielsweise eine grösse-
re Steigung aufweisen. Um anspruchsgemäss zu sein, muss es wenigs-
tens zwei Verriegelungselemente geben, welche jeweils einen linearen 
Einschlagsteg mit dem geforderten Winkel umfassen, was am Ende be-
deutet, dass es mindestens zwei Einschlagstege geben muss, welche die 
Bedingungen der Merkmale M2b respektive M4b erfüllen.
36.
(2) Zudem ist auszulegen, was unter einem Verriegelungselement zu ver-
stehen ist, welches einen Einschlagsteg umfasst. Der Einschlagsteg 
muss gemäss Anspruch jeweils unter einem Steigungswinkel respektive 
einem Drallwinkel angeordnet sein. 
Damit diese Steigung überhaupt bezogen auf die Grundfläche sinnvoll 
definiert sein kann, muss der Einschlagsteg jeweils eine ebene Fläche 
bilden, die von der Aussenseite des Grundkörpers absteht (vgl. auch die 
Figuren 3 und 4 sowie [0025]). Die Verriegelungselemente werden in 
[0017] als Erläuterung als Elemente beschrieben, welche beim Einschla-
gen des Implantats in den Knochen einschneiden und die Pfannenschale 
verdrehen.


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Seite 21
Damit ist unter einem Verriegelungselement umfassend einen Ein-
schlagsteg eine lineare kammartige Erhebung zu verstehen, die über eine 
bestimmungsgemäss genügende Höhe über die kalottenförmige Oberflä-
che hervorsteht und die eine Ebene definiert. 
Weiter muss der jeweilige Einschlagsteg und auch die Gesamtheit der 
vorhandenen Einschlagstege so ausgebildet sein, dass effektiv eine Ver-
drehung und damit Verriegelung stattfindet. Dies ist beispielsweise nicht 
gewährleistet, wenn auf der Oberfläche zwar kammartige Erhebungen 
vorhanden sind, diese aber derart gegenläufig angeordnet sind, dass sie 
keine Verdrehung der Pfanne beim Einschlagen bewirken und somit eben 
auch nicht als Verriegelungselemente bezeichnet werden können.
Zudem ist Bezug nehmend auf die Ausführungen der Beklagten ergän-
zend hinzuzufügen, dass im Lichte der allgemeinen Beschreibung in 
[0016] und der dort beschriebenen Wirkungen sowie im Lichte der Erläu-
terungen in [0030] und [0031] im Klagepatent der Begriff bei Berücksich-
tigung der erfindungsgemässen Funktion (purposive construction) nur so 
ausgelegt werden kann, dass die Einschlagstege we-nigstens teilweise
im distalen Mantelbereich der Pfannenschale angeord-net sein müssen.
37.
(3) Weiterhin auslegungsbedürftig ist die Begrifflichkeit der Merkmale M2b 
respektive M4b. 
Genau lautet das auszulegende Teil-Merkmal: "[Einschlagsteg], welcher 
mit gleichbleibender Steigung einen linearen Verlauf aufweist und vom 
distalen Steganfang bis zum proximalen Stegende eine Steigung von 85° 
bis 60° bezogen auf die Grundfläche definiert" (M2b resp. M4b). 
Aus dem Wortlaut allein heraus und im Gesamtkontext der anderen 
Merkmale der Ansprüche 1 und 2 versteht der Fachmann dieses Merkmal 
so, dass der Einschlagsteg über seine gesamte Länge eine konstante 
Steigung und einen linearen Verlauf aufweist (mithin entlang einer Gera-
den verläuft, d.h. geradlinig ausgebildet ist). Das wird im zweiten Teil des 
Merkmals quantifiziert, indem die Steigung vom distalen Steganfang zum 
proximalen Stegende, d.h. über die gesamte Länge des Einschlagstegs, 
eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die Grundfläche aufweist. Mit-
hin fallen bei dieser Definition infolge der geradlinigen Ausführung des 
Einschlagstegs die globale Steigung und die lokale Steigung zusammen, 
ein solcher linearer Steg hat eine einzige konstante Steigung.


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Seite 22
Diese Auslegung deckt sich beim Blick des Fachmanns in die Beschrei-
bung mit dem beschriebenen Gegenstand. In Figur 3 (vgl. [0025]) wird in 
einer Aufsicht ein gekrümmter Einschlagsteg dargestellt, und in Figur 4 
ein geradliniger Steg in einer Seitenansicht. Der gekrümmte Ein-
schlagsteg aus Figur 3 ist in Figur 4 mit einer gestrichelten Linie ebenfalls 
dargestellt. Zudem wird in [0025] ausgeführt, dass beide Stege eine (glo-
bale) Steigung von 75° bezogen auf die Grundfläche aufweisen. Mithin 
versteht der Fachmann beim Blick in die Beschreibung diese Merkmale 
ebenfalls so, dass der Einschlagsteg über seine gesamte Länge eine 
konstante Steigung und einen linearen Verlauf aufweist, wobei diese 
Steigung bezogen auf die Grundfläche im Bereich von 85°-60° liegen 
muss.
Rechtsbeständigkeit:
Zulässigkeit der Änderungen im Prüfungsverfahren respektive im 
Teilverzicht (Art. 123 (2) EPÜ, Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG):
38.
Den Verstoss gegen Art. 123 (2) EPÜ machen die Beklagten in Bezug auf 
die Fassung nach dem Teilverzicht als Nichtigkeitsgrund im Rahmen der 
Eingabe vom 13. September 2018 unverzüglich geltend.
Die Ansprüche 1 und 2 lassen sich mit hervorgehobenen Änderungen be-
züglich der ursprünglich eingereichten Fassung wie folgt darstellen:
Anspruch 1:
M1 
Gelenkprothese mit einem Grundkörper zum Einschlagen in ei-
nen Knochen, dadurch gekennzeichnet, dass
M2
auf der Aussenseite des Grundkörpers mindestens zwei Verrie-
gelungselemente angeordnet sind,
M2a. 
welche jeweils mindestens einen Einschlagsteg (21) umfassen,
M2b. 
welcher mit gleichbleibender Steigung einen linearen Verlauf 
aufweist und vom distalen Steganfang bis zum proximalen Steg-
ende eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die Grundfläche 
definiert, was einem Drallwinkel von 5° bis 30° entspricht.
Anspruch 2:
M1 
Pfanne (1) für ein künstliches Hüftgelenk


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Seite 23
M2 
mit einem Grundkörper oder einer Schale (10),
M3 
der eine zur Pfannenachse (AP) im wesentlichen rotationssym-
metrische, insbesondere sphärische, ellipsoide oder konische 
Mantelfläche (11) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
M4 
auf der Aussenseite des Grundkörpers (10) mindestens zwei 
Verriegelungselemente (20) angeordnet sind,
M4a 
welche jeweils einen Einschlagsteg (21) umfassen,
M4b 
welcher mit gleichbleibender Steigung einen linearen Verlauf 
aufweist und vom distalen Steganfang bis zum proximalen Steg-
ende eine Steigung von 85° bis 60° bezogen auf die Grundfläche 
(GP) definiert, was einem Drallwinkel von 5° bis 30° entspricht.
Die jeweils neu hinzugefügten Merkmale M2b respektive M4b stützen 
sich dabei auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 17, der wie folgt 
lautet:
17.
Gelenkpfanne (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Einschlagstege (21) vom distalen Steganfang bis zum 
proximalen Stegende eine Steigung von 85° bis 60°, bevorzugt 
80° bis 70°, und besonders bevorzugt 75°, bezogen auf die 
Grundfläche (Gp) definieren, was einem Drallwinkel von 5° bis 
30°, bevorzugt 10° bis 20°, und besonders bevorzugt 15° ent-
spricht.
Weiter stützen sich die neu hinzugefügten Merkmale M2b und M4b auf 
[0025] (vergleiche Art. 24 Abs. 1 lit. c) der veröffentlichten Patentschrift
sowie auf den Absatz, der die Seiten 10 und 11 der ursprünglich einge-
reichten Unterlagen überbrückt.
39.
In der allgemeinen Beschreibung der Erfindung auf den Seiten 5 und 6 
der ursprünglich eingereichten Unterlagen gibt es keine Offenbarung zu 
den Merkmalen gemäss Anspruch 17 respektive den im Rahmen des 
Teilverzichts hinzugefügten Merkmalen einer gleich bleibenden Steigung 
und linearen Verlaufs [0025].
Die Merkmale von Anspruch 17 finden, genau wie das Merkmal der gleich 
bleibenden Steigung und des linearen Verlaufs, nur Erwähnung im Zu-
sammenhang mit der spezifischen Beschreibung der Darstellungen in 


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Seite 24
den Figuren 3 und 4, und zwar auf den Seiten 10 und 11 der ursprünglich 
eingereichten Unterlagen. In Figur 3 wird eine Situation dargestellt, bei 
welcher der Einschlagsteg gekrümmt ist, d.h. die Steigung nimmt bezo-
gen auf die senkrecht zur Pfannenachse liegende Pannengrundfläche 
vom distalen zum proximalen Ende (Pol) zu:
In Figur 4 wird ein linearer Steg ohne Krümmung mit gleichbleibender 
Steigung offenbart, strichliniert ist aber der gekrümmte Steg gemäss Figur 
3 auch in Figur 4 noch einmal dargestellt:


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Seite 25
In der Beschreibung heisst es dazu (vgl. S. 10, 12. Zeile von unten): 
«Die Figur 4 zeigt in einer Seitenansicht einer Gelenkpfanne einen einfacher ge-
stalteten Steg 21, der mit gleichbleibender Steigung einen linearen Verlauf 
nimmt. Strichliniert ist in Figur 4 die Kontur des Steges gemäss Figur 3 angedeu-
tet, um die zunehmende Steigung des Einschlagstegs 21 aus der Figur 3 noch-
mals zu verdeutlichen. Vom Steganfang bis zum Ende weisen beide Stege eine 
Steigung von 75° bezogen auf die Grundfläche auf, was einem Drallwinkel von 
15° entspricht. Die Steigung der Einschlagstege 21 kann vom distalen Stegan-
fang bis zum proximalen Stegende zwischen 85° bis 60°, bevorzugt 80° bis 70°, 
und besonders bevorzugt 75°, bezogen auf die Grundfläche (GP) betragen. Der 
Drallwinkel beträgt entsprechend 5° bis 30°, bevorzugt 10° bis 20°, und beson-
ders bevorzugt 15°.»
Damit kann der Fachmann die Bereiche gemäss Anspruch 17 der ur-
sprünglichen Offenbarung im Lichte der Beschreibung nur so verstehen, 
dass es sich um globale Steigungen handelt, sprich um den Winkel zwi-
schen der Grundfläche und einer Geraden, die zwischen den beiden 
Endpunkten des Steges gedacht ist, dies in einer Seitenansicht gemäss 
Figur 4.


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Seite 26
40.
Wie im Zusammenhang mit der Auslegung dargelegt, fallen lokale und 
globale Steigung bei der Fassung gemäss Teilverzicht zusammen, denn 
die lokale Steigung ist konstant die gleiche für den gesamten Ein-
schlagsteg und damit gleich wie die globale Steigung. Die von der Be-
klagten konstruierten unterschiedlichen Bedeutungen für den Begriff der 
Steigung innerhalb der ursprünglich eingereichten Offenbarungsstelle 
mögen vielleicht vorhanden sein, sind aber am Ende im Anspruch nicht 
mehr relevant und für das, was in der ursprünglich eingereichten Offenba-
rungsstelle für den geradlinigen Steg offenbart ist, ebenfalls nicht.
41.
Es ist richtig, dass in [0016] und [0017] des erteilten Patents respektive 
der letzte Absatz auf Seite 5 und der erste Absatz auf Seite 6 der ur-
sprünglich erteilten Unterlagen die Verankerung gegen Zugkräfte, gegen 
Torsionskräfte und gegen kombinierte Zug- und Torsionskräfte als Ele-
mente der hervorragenden Primärstabilisierung erwähnt werden. Die 
Möglichkeit, die Steigung der Verriegelungselemente bezogen auf die 
Pfannengrundfläche zunehmend zu gestalten, wird aber dort nur im 
Rahmen einer besonders bevorzugten Ausführungsform erwähnt und 
nicht als etwas, was im Gegensatz zu Erfindung steht oder nicht dazuge-
hört. Auch bei der Beschreibung der Darstellung in Figur 4 wird zwar von 
einem "einfacher gestalteten Steg" gesprochen, aber nicht von einem, der 
nicht erfindungsgemäss sein soll. Der ursprünglich eingereichte Anspruch 
1 schloss denn auch geradlinige Stege keineswegs aus, und gleiches gilt 
für den ursprünglich eingereichten Anspruch 17. Die Spezifikation des 
Einschlagstegs als mit gleichbleibender Steigung und mit linearem Ver-
lauf war entsprechend von Anfang an im Rahmen der ursprünglichen Of-
fenbarung und auch im Rahmen der Erfindung.
42.
Es ist auch keine Zwischenverallgemeinerung erkennbar, denn das Bei-
spiel gemäss Figur 4 mit dem geradlinigen Steg dient nicht nur der Illust-
ration, sondern wird vom Fachmann als eine allgemeine erfindungsge-
mässe Ausgestaltung erkannt.
43.
Die Beklagten machen diesbezüglich folgende weitere Argumente gel-
tend:
(1) Zwischenverallgemeinerung bei Stützung auf die Darstellung in Figur 
4, weil in dieser Figur nur Stege dargestellt sind, die bei der Äquatorial-


O2016_012
Seite 27
ebene (Pannengrundfläche) beginnen, was in [0030]-[0031] im Zusam-
menhang mit Figur 3, welche Ausgangspunkt ist für Figur 4, als wichtig 
hervorgehoben wird (RZ 103-113);
(2) unzulässige Erweiterung, weil im Anspruch nicht erwähnt wird, dass 
das Verriegelungselement "im distalen Bereich" angeordnet ist, soweit 
der Anspruch nicht so ausgelegt werden sollte, dass ein erfindungsge-
mässes Verriegelungselement ohnehin im distalen Bereich angeordnet 
sein muss (RZ 114);
(3) der ursprünglich eingereichte Anspruch 17 war nicht auf den dortigen 
Anspruch 1 zurückbezogen, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen 
ist nirgends die Rede von Gelenksprothesen, die nicht Pfannen für ein 
künstliches Hüftgelenk sind (RZ 115-116). 
44.
Wie oben dargelegt, wird der Begriff "Verriegelungselement" im vorlie-
genden Fall so ausgelegt, dass ein solches wenigstens teilweise im dista-
len Bereich angeordnet sein muss. Damit erübrigt sich der oben genannte 
Aspekt (2) der Beklagten.
45.
Tatsächlich beginnen die Stege bei sämtlichen Darstellungen in den Figu-
ren auf der Grundfläche, insbesondere bei den Figuren 3 und 4. In den 
ursprünglich eingereichten Unterlagen wird aber in der allgemeinen Be-
schreibung auf Seite 5, letzter Absatz nur betont, dass die Verriegelungs-
elemente im distalen Mantelbereich der Pfannenschale angeordnet sind. 
Dass die Stege auf der Grundfläche beginnen sollen, wird weder in der 
allgemeinen Beschreibung noch in den ursprünglich eingereichten Unter-
lagen hervorgehoben.
Zunächst wird auf Seite 10, zweiter Absatz der ursprünglich eingereichten 
Unterlagen Figur 3 vorgestellt, in welcher das Verriegelungselement nicht 
zwingend als an die distale Pfannengrundfläche grenzend dargestellt ist. 
Die im gleichen Absatz beschriebene Figur 4, deren Beschreibung für die 
Frage der genügenden Stützung durch die ursprünglich eingereichten Un-
terlagen entscheidend ist, stellt dann aber eindeutig eine Situation dar, 
bei welcher der Steg bei der Pfannengrundfläche (Gp) beginnt. Die Tatsa-
che, dass der Steg an der Pfannengrundfläche beginnt, wird aber an die-
ser Stelle nicht hervorgehoben. Dass der Steg in Figur 3 bei der Pfan-
nengrundfläche beginnt, wird erst weiter hinten, konkret im letzten Absatz 
auf Seite 12, weiter ausgeführt. Anschliessend folgt in dieser Textstelle 


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Seite 28
eine Diskussion, dass die Wirkung der Stege mit zunehmender Entfer-
nung von der Pfannengrundfläche abnimmt.
In einer Gesamtschau entnimmt der Fachmann diesen Textstellen in 
Übereinstimmung mit der allgemeinen Einleitung im letzten Absatz auf 
Seite 5 die technische Lehre, dass die Stege wenigstens teilweise im dis-
talen Mantelbereich angeordnet sein müssen, damit die erfindungsge-
mässe Wirkung überhaupt eintritt. Dass damit zwingend auch das Merk-
mal verbunden sein muss, dass die Stege bei der Pfannengrundfläche 
beginnen, ergibt sich in einer Gesamtschau nicht. Bei der spezifischen 
Erläuterung der Figuren 3 und 4 auf Seite 10, letzter Absatz wird auf die-
se Tatsache gar nicht hingewiesen, und bei der spezifischen Diskussion 
im letzten Absatz auf Seite 12 wird die Wirkung auch nicht im Zusam-
menhang mit dem Beginn der Stege an der Pfannengrundfläche be-
schrieben, sondern nur im Zusammenhang mit deren Anordnung im dista-
len Mantelbereich.
Dass nicht gefordert wird, dass die Stege an der Pfannengrundfläche be-
ginnen, stellt entsprechend keine unzulässige Änderung und keine Zwi-
schenverallgemeinerung dar.
46.
Zum obigen Argument (3) Folgendes: Anspruch 17, wie ursprünglich ein-
gereicht, bezog sich tatsächlich nur auf Anspruch 2, wie ursprünglich ein-
gereicht, gerichtet auf eine Pfanne für ein künstliches Hüftgelenk, nicht 
aber auf Anspruch 1, der sich allgemeiner auf eine Gelenkprothese mit 
einem Grundkörper richtet. Auch in der Beschreibung ist an keiner Stelle 
von einer Gelenkprothese die Rede, dieser Begriff erscheint nur im ur-
sprünglich eingereichten Anspruch 1.
Auf der anderen Seite erkennt der Fachmann durch die nebeneinander 
gestellten unabhängigen Ansprüche 1 und 2 wie ursprünglich eingereicht, 
dass es bei der technischen Lehre um eine Pfanne für ein künstliches 
Hüftgelenk oder aber auch allgemeiner um eine Gelenkprothese geht, 
und zwar gemäss Anspruch 1 zum Einschlagen in einen Knochen, eine 
Terminologie, die auch allgemein im letzten Absatz auf Seite 5 aufge-
nommen ist. Daraus ergibt sich für den Fachmann, dass sich die techni-
sche Lehre nicht nur auf eine Pfanne für ein künstliches Hüftgelenk mit 
einem Grundkörper bezieht (Anspruch 2 ff. der ursprünglich eingereichten 
Unterlagen), sondern analog auch allgemeiner auf eine Gelenkprothese 
mit einem Grundkörper (Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Unter-


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Seite 29
lagen). Auch darin kann also keine unzulässige Änderung erkannt wer-
den.
47.
Zusammenfassend ist eine unzulässige, über den ursprünglichen Offen-
barungsgehalt des erteilten Patents hinausgehende Änderung nicht er-
kennbar.
Unzulässige Erweiterung (Art. 123 (3) EPÜ Art. 24 Abs. 1 PatG):
48.
Die Beklagten machen geltend, gemäss [0016] und [0017] seien nur ge-
krümmte Einschlagstege bei der ursprünglich erteilten Fassung gemeint 
gewesen, und deshalb seien die nach dem Teilverzicht beanspruchten 
geradlinigen Einschlagstege eine unzulässige Erweiterung respektive ei-
ne unzulässige Verschiebung des Schutzbereichs.
49.
Wie oben bereits im Zusammenhang mit der Frage der Zulässigkeit der 
Änderungen dargelegt, schliessen die Erläuterungen im Klagepatent in 
[0016] und [0017] keinesfalls geradlinige Stege aus, einen anderen 
Schluss lässt auch der ursprünglich erteilte Anspruch 1 oder 2 nicht zu, 
definieren diese doch den Einschlagsteg nicht als gekrümmt.
50.
Die ursprünglich erteilte Fassung umfasste mithin gekrümmte als auch 
Einschlagstege mit gleichbleibender Steigung und einem linearen Verlauf, 
und eine unzulässige Erweiterung ist nicht gegeben.
Neuheit:
51.
Mangelnde Neuheit wird von den Beklagten nur im Rahmen der Kla-
geantwort geltend gemacht, das Argument wird in der Duplik nicht mehr 
aufgegriffen.
52.
Die Beklagten machen geltend, der beanspruchte Gegenstand sei nicht 
neu gegenüber der FR 2781363 (in der Folge D1).
In diesem Dokument D1 wird eine Gelenkpfanne offenbart, welche äqua-
torial umlaufende Rippen 22 aufweist, vgl. auch Figur 1 der D1:


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Seite 30
Von diesen äquatorial umlaufenden Rippen 22 gibt es zur Polspitze wie 
Breitenkreise mehrere. Die Rippen 22 haben über den Umlauf verteilt 
Vertiefungen 24. Diese sind nicht entlang gedachter Längenkreise ange-
ordnet, sondern versetzt.
Weiter heisst es ausdrücklich, dass diese Vertiefungen in gegenläufige
Richtungen versetzt angeordnet sind (vgl. in Figur 1 die obere Hälfte ver-
sus die untere Hälfte). Als Zweck wird dafür auf Seite 10:11-19 der D1 
angegeben, dass nach Osseointegration keine Verdrehung um die 
Hauptachse 8 mehr möglich ist, aber auch nicht mehr um eine Achse 
senkrecht dazu.
Damit sind die unter einem Neigungswinkel verlaufenden Serien der Er-
hebungen von benachbarten umlaufenden Rippen 22 keine Verriege-
lungselemente umfassend einen Einschlagsteg im Sinne des Klagepa-
tents, und zwar aus folgenden Gründen:
Die Erhebungen der D1 verfügen nicht über eine genügende Höhe, um 
eine Ebene im Sinne eines Einschlagsteges und damit jeweils einen an-
spruchsgemässen Einschlagsteg zu definieren.
Die Erhebungen der D1 schneiden sich auch nicht im Sinne des Klagepa-
tents in verriegelnder Weise in den Knochen ein, und besonders verdre-
hen sie die Pfannenschale beim Einschlagen nicht um die Pfannenachse. 
Während unter Umständen die bei diesen Strukturen nach der D1 vorge-
sehenen Rippen nach dem Einwachsen gegebenenfalls die Verdrehung 


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Seite 31
verhindern, werden sie beim Einschlagen auf keinen Fall dazu führen, 
dass sich die Pfanne um wenige Grad dreht. 
Die gegenläufige Anordnung dieser Erhebungen führt im Gegenteil dazu, 
dass die Verdrehung gerade beim Einschlagen verhindert wird. Die Se-
rien der Erhebungen werden wegen der gegenläufigen Anordnung in 
streng axialer Richtung in den Knochen getrieben. Sie wirken dabei wie 
einzelne Zinken einer Mehrfach-Pflugschar, hinterlassen also, jeder für 
sich, eine axiale Spur im Knochen. Die Primärstabilisierung einer solchen 
Struktur wird damit nicht durch Verriegelungselemente, die Einschlagste-
ge umfassen, und die sich in den Knochen einschneiden und einen Stei-
gungswinkel aufweisen, gewährleistet.
53.
Das Gleiche lässt sich im Zusammenhang mit der geltend gemachten 
mangelnden Neuheit gegenüber Equateur (in der Folge als D2 bezeich-
net) sagen, wie eine Gegenüberstellung der ersten Seite von D2, und von 
Figur 1 der D1 aufzeigt:
 
Entsprechend ist auch hier Neuheit gegenüber der D2 gegeben.
54.
Zusammenfassend ist damit der beanspruchte Gegenstand, das betrifft 
sowohl Anspruch 1 als auch Anspruch 2, neu.
55.
In ihrer Stellungnahme auf den Teilverzicht machen die Beklagten neu 
geltend, dass mangelnde Neuheit gegenüber der DE 196 06 057 (in der 
Folge D5) gegeben sei. Wie oben dargelegt, sind die unabhängigen An-


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Seite 32
sprüche 1 und 2 nach dem Teilverzicht enger als die ursprünglich erteilten 
unabhängigen Ansprüche. Im Rahmen des Schriftenwechsels vor dem 
Teilverzicht hatten die Beklagten noch ausgeführt, dass das Dokument 
D5 keine Steigung im Bereich von 85-60° für die Stege offenbare. In der 
Eingabe nach dem Teilverzicht behaupten sie nun, dass die Stege einen 
Winkel im beanspruchten Bereich hätten, worin ein gewisser Widerspruch 
zu sehen ist.
Nur der in der D5 in Figur 2 in der Mitte dargestellte Steg 30 kann über-
haupt sinnvoll als Steg im Lichte der allgemeinen Beschreibung der D5 
betrachtet werden (vgl. auch Diskussion der D5 weiter unten), da die bei-
den weiter aussen dargestellten Stege gar nicht so aussehen, dass sie 
Abschnitte eines eingängigen oder mehrgängigen Schraubgewindes sein 
können. Der in der Mitte in Figur 2 dargestellte Schneidanker schliesst ei-
nen Winkel von ca. 30° mit der Achse 9 ein, und liegt entsprechend klar 
ausserhalb des anspruchsgemässen Bereichs von 85-60°.
In der Stellungnahme auf den Teilverzicht machen die Beklagten sinnge-
mäss für die in Figur 2 dargestellten Schneidanker geltend, dass ein so 
bestimmter Winkel von ca. 30° nur für einen von ihr als "lahmer Flügel" 
bezeichneten Steg zutreffend sein könne. Ein solcher könne ja aber dem 
Fachmann durch die D5 nicht offenbart worden sein. Vielmehr müsse der 
Steg so angeordnet sein, wie in der Stellungnahme der Beklagten RZ 138 
mit B dargestellt:
Dies würde dann aber bedeuten, dass auch der auf der Achse in Figur 2 
dargestellte Steg gar nicht richtig wiedergegeben ist, denn wenn er ge-


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Seite 33
mäss B ausgerichtet sein soll, müsste man gewissermassen teilweise von 
unten auf die Seitenfläche des Steges blicken. Nach dieser Sichtweise 
der Beklagten ist damit keiner der in der Figur wiedergegebenen Stege 
überhaupt richtig dargestellt, und dann lässt sich auch kein offenbarter 
Winkel aus den Darstellungen ableiten.
Entsprechend ist auch Neuheit gegenüber der D5 gegeben.
Erfinderische Tätigkeit:
56.
Die Beklagten machen, aber nur im Rahmen der Klageantwort, geltend, 
dass mangelnde erfinderische Tätigkeit gegeben sei, und zwar ausge-
hend von der FR 2 716 106 (in der Folge D3), kombiniert mit der 
WO 98/05263 (in der Folge D4).
57.
Die Beklagten behaupten, der einzige Unterschied zwischen der Offen-
barung der D3 und dem beanspruchten Gegenstand liege in den Merk-
malen M2b respektive M4b von Anspruch 1 respektive Anspruch 2.
Die Klägerin auf der anderen Seite behauptet, die Darstellung des Unter-
schiedes zwischen der D3 und dem beanspruchten Gegenstand durch 
die Beklagten sei nicht korrekt, wobei aber unklar bleibt, welches weitere 
Merkmal nach Auffassung der Klägerin zusätzlich effektiv unterscheidend 
sein soll.
Es wird von der Klägerin zwar dargelegt, dass es bei der D3 nicht um ei-
ne Pressfit-Pfanne gehe, sondern um eine Spreizpfanne, inwiefern dies 
aber orientiert an den Anspruchsmerkmalen einen weiteren Unterschied 
begründen soll, erschliesst sich nicht aus dem Vortrag der Klägerin. An-
spruch 1 und Anspruch 2 lesen sich auch auf Spreizpfannen. 
Der einzige Unterschied zwischen der D3 und dem beanspruchten Ge-
genstand besteht darin, dass die Einschlagstege in der D3 nicht unter ei-
nem Winkel von 90°, sondern unter einer Steigung von 60-85° angeord-
net sind.
58.
Ausgehend von diesem Dokument D3, das ähnlich ist wie der als Aus-
gangspunkt im Klagepatent genannte Stand der Technik, lässt sich die 
Aufgabe wie im Klagepatent angegeben (vgl. [0014]) formulieren: es geht 
darum, eine künstliche Gelenkpfanne zur Verfügung zu stellen, die die 


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Seite 34
Nachteile des Standes der Technik nicht oder in geringerem Masse auf-
weist. Weiter soll sie kostengünstig hergestellt werden können und eine 
besonders einfache und exakte Implantation und eine zuverlässige Pri-
märfixierung sicherstellen. 
Die optimale Wiederherstellung der anatomischen Pfannenfunktion des 
Hüftgelenkes mit physiologischer Krafteinleitung muss dabei ebenfalls 
gewährleistet sein.
59.
Wie im Klagepatent insbesondere in [0016] und [0017] dargelegt, wird 
diese Aufgabe erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass sich infolge der 
Verriegelungselemente mit den Einschlagstegen beim Einschlagen des 
Implantats die Verriegelungselemente in den Knochen einschneiden und 
die Pfannenschale um wenige Grad um die Pfannenachse verdrehen. 
Dadurch wird ein Herausdrehen entgegen der Einschlagrichtung wir-
kungsvoll verhindert.
60.
Damit mangelnde erfinderische Tätigkeit begründet werden kann, muss 
gezeigt werden, dass ausgehend von einem als Ausgangspunkt gewähl-
ten Dokument des Standes der Technik eine Motivation bestand, die er-
findungsgemässe Änderung vorzunehmen, und dass angemessene 
Aussichten auf Erfolg bestanden, dass eine solche Modifikation auch 
die erfindungsgemäss vorteilhafte Wirkung nach sich zieht.
61.
Bei der D3 geht es um eine Pfanne, welche in streng axialer Richtung 
eingeschlagen werden muss. Sie ist nicht kreissymmetrisch, sondern mit 
Cs Symmetrie ausgebildet, verfügt doch nur die auf der dem Schlitz 3 ab-
gewandte Viertelkugeloberfläche über Flügel 10. Weiter weist sie aus-
drücklich mehrere nicht auf der zentralen Achse angeordnete Bohrungen 
15/16 auf, mit welchen die Pfanne nach dem Einschlagen am Knochen 
zusätzlich fixiert wird. Vgl. Fig. 1 der D3:


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Seite 35
Damit ist davon auszugehen, dass eine solche Pfanne in einer spezifi-
schen Rotationsposition aufgesetzt wird und anschliessend sorgfältig so 
eingeschlagen wird, dass diese Rotationsposition unverändert bleibt und 
vor allem dabei auch die Pfanne trotz der nur einseitig vorgesehenen 
Flügel 10 nicht verkippt. Die Primärfixierung erfolgt anschliessend nicht 
allein durch den Kraftschluss respektive Formschluss der Pfanne mit den 
eingeschnittenen Flügeln 10, sondern vielmehr werden zusätzliche 
Schrauben durch die Bohrungen 15 und 16 vorgesehen. Mit diesen 
Schrauben wird auch weitergehend verhindert, dass sich die Pfanne aus 
der Ausnehmung im Knochen herausdrehen kann.
62.
Beim Dokument D4 geht es zwar schon auch um ein Implantat, nicht aber 
um eine Gelenkpfanne. Eine Gelenkpfanne ist ein breites Bauteil, das in 
eine Ausnehmung mit einem grossen Durchmesser und einer vergleichs-
weise geringen Tiefe eingebracht wird. Da stellen sich andere Fragen, als 
wenn ein stiftförmiges Implantat, wie es in der D4 dargestellt ist, in ein tie-
fes Loch mit im Vergleich zur Tiefe geringem Durchmesser eingebracht 
werden muss. 
63.
Weiter spielt die Rotationsposition bei der Implantierung in der D3 eine 
Rolle, während dies bei der stiftförmigen Geometrie und dem Anwen-
dungszweck der D4 nicht der Fall ist.
Entsprechend war der Fachmann ausgehend von der D3 gar nicht moti-
viert, das Dokument D4 hinzuzuziehen, weil es nicht die gleichen Frage-


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Seite 36
stellungen und nicht das gleiche Gebiet der Pfannen für Hüftgelenke be-
trifft. Eine Motivation, das Dokumente D4 ausgehend von der D3 hinzu-
zuziehen, ist nicht erkennbar und wird von den Beklagten auch nicht vor-
getragen.
64.
Besonders ist beim Einbringen einer Gelenkpfanne nach der D3 ein Ver-
kippen problematisch. Durch die asymmetrische Anordnung der Flügel 10 
gewissermassen nur auf der oberen Hälfte in Figur 1 der D3, d.h. auf der 
der Spalte 3 gegenüberliegenden Viertelkugel, besteht grundsätzlich die 
Gefahr, dass beim Einschlagen die Pfanne verkippt. Dadurch, dass die 
Flügel 10 streng axial angeordnet sind, wird dieses Verkippen so weit wie 
möglich verhindert.
Die direkte Kombination der D3 mit der D4 (für welche, wie erwähnt, je-
doch die Motivation fehlt) würde zu einem Gegenstand führen, bei wel-
chem die Flügel 10, nur auf einer Viertelkugel angeordnet, eine Steigung 
gemäss der D4 aufweisen würden. Der Fachmann würde dann realisti-
scher Weise erwarten, dass durch das beim Einschlagen entstehende 
Drehmoment die Gefahr erhöht wird, dass sich die Pfanne (dreh)verkippt. 
Er würde entsprechend davon ausgehen, dass ein solcher Gegenstand 
eher nicht sicher gut funktioniert. Es fehlt hier also auch an der angemes-
senen Erfolgserwartung. Warum eine angemessene Erfolgserwartung 
gegeben sein soll wird von den Beklagten auch nicht dargelegt.
65.
Soweit hypothetisch die Flügel 10 der D3 umlaufend durch die Flügel 
gemäss der D4 ersetzt werden könnten, ist, abgesehen vom Hinweis auf 
rückschauende Betrachtungsweise, hervorzuheben, dass höchst unklar 
um nicht zu sagen unwahrscheinlich ist, dass dann überhaupt die Spreiz-
funktion, die für das Implantat gemäss der D3 entscheidend ist, noch ge-
geben ist. 
66.
Selbst wenn der Fachmann die D3 und die D4 kombinieren würde, käme 
er nicht auf die Idee, die über die ganze Länge jeweils 90° überstreichen-
den Gewindeflügel der D4 als Ersatz für die streng axialen und nur in ei-
nem Halbraum angeordneten Stege der D3 in Betracht zu ziehen. Bei der 
D3 die Rotationsposition wichtig. Aus der D3 heraus ist auch nicht er-
kennbar, was für Vorteile in einer leichten Rotation beim Einschlagen lie-
gen könnten. 


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Entsprechend ist es nicht naheliegend, die auf einem streng zylindrischen 
Körper angeordneten und jeweils 90° überstreichenden Gewindeflügel 13 
der D4 einfach als Ersatz für die axialen Stege 10, die auf einer halben 
Kugelkalotte angeordnet sind, in Betracht zu ziehen. Abgesehen davon, 
dass der Fachmann eben auch erwartet, dass das eher nicht funktionie-
ren würde wegen des Verkippens.
67.
Damit ist der beanspruchte Gegenstand im Lichte der geltend gemachten 
Kombination der Dokumente des Standes der Technik D3 und D4 erfinde-
risch.
68.
Die Beklagten machen erstmals im Rahmen der Duplik, geltend, dass 
mangelnde erfinderische Tätigkeit vorliegt ausgehend von der D5 wobei 
fehlende erfinderische Tätigkeit infolge willkürlicher Auswahl eines Para-
meterbereichs behauptet wird, sowie ausgehend von der FR 2 641 461 
(in der Folge D6) kombiniert mit der D5 und ebenfalls mit willkürlicher 
Auswahl eines Parameterbereichs.
69.
Die D5 beschreibt ein Implantat in Form einer Hüftpfanne, deren Aussen-
fläche im Wesentlichen die Form einer Halbkugel annimmt. Im eingesetz-
ten Zustand oberflächennahen distalen Umfangsbereich sind eine Viel-
zahl von sogenannten Ansätzen 12 in mehreren Reihen vorgesehen, die-
se Ansätze sind in Figur 1 in einem Schnitt dargestellt und verfügen über 
jeweils einen Stiel 14 und einen verbreiteten Kopf 16. Am besten lässt 
sich das anhand von Figur 2 der D5 nachvollziehen:


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Eine solche Pfanne wird in eine entsprechende Ausnehmung im Knochen 
eingepresst oder eingeschlagen, wobei sich dann diese Ansätze 12 und 
22 in das umliegende Gewebe respektive den umliegenden Knochen ein-
graben.
Weiter gibt es gemäss Figur 2 mehrere auswärts gerichtete Schneidanker 
30, dazu heisst es in der Beschreibung wie folgt (vgl. Spalte 4:17-28):
«In dem Ansatzreihenbereich der Außenfläche 5 des metallischen Formteils 4, 
also im oberen Bereich der Außenschale der prothetischen Hüftpfanne sind meh-
rere auswärts gerichtete Schneidanker 30 angeordnet, die als Abschnitte eines 
eingängigen oder mehrgängigen Schraubgewindes ausgebildet sind und an ihren 
freien Enden Schneidkanten aufweisen, welche sich beim Einsetzen des Implan-
tats mechanisch in das knöcherne Implantatlager eingraben und daher die me-
chanische Primärstabilität des Implantats unmittelbar nach der Implantation er-
höhen.»
Dabei fällt auf, dass eigentlich Figur 2 soweit die beiden seitlich von der 
Achse versetzten und rechts und links dargestellten Schneidanker 30 be-
troffen sind, gar nicht stimmen kann. In der richtigen Perspektive darge-
stellt können diese Schneidanker gar nicht so aussehen, wenn sie Ab-
schnitte eines eingängigen oder mehrgängigen Schraubgewindes sein 
sollen. Das erkennt der Fachmann. Nur der auf der Achse dargestellte 
Schneidanker scheint richtig dargestellt zu sein. 
Eine 
weitergehende 
Charakterisierung 
der 
Ausgestaltung 
dieser 
Schneidanker durch eine Schnittdarstellung wird in der D5 nicht gegeben, 
in Figur 1 sind die Schneidanker nicht dargestellt.
Dieser zentrale in der Mitte in Figur 2 dargestellte Schneidanker schliesst 
in dieser Perspektive einen Winkel von ca. 30° mit der Achse 9 ein.
Zudem wird in der D5 beschrieben, dass diese Schneidanker zwar als 
Abschnitte eines eingängigen oder mehrgängigen Schraubgewindes aus-
gebildet sind, offenbar verfügen sie aber an ihrem freien Ende, d.h. an der 
nach aussen gerichteten freien Kante und nicht, wenn man gewissermas-
sen von Gewindeabschnitten und quasi im wesentlichen flügelförmigen, 
d.h. "rechteckigen" Schneidankern ausgeht (über die Höhe und Form der 
Schneidanker ist der D5 aber gar nichts zu entnehmen, Figur 2 zeigt nur 
einen Schnitt quer zur Hauptverlaufsrichtung), an der Vorderkante in Ein-
drehrichtung. Weiter heisst es, dass sich diese Schneidkanten beim Ein-


O2016_012
Seite 39
setzen des Implantats mechanisch in das knöcherne Implantatlager ein-
graben, und es ist nicht davon die Rede, dass sie sich einschneiden.
70.
Obwohl mithin diese Schneidanker der D5 als Abschnitte eines eingängi-
gen oder mehrgängigen Schraubgewindes beschrieben werden, scheinen 
sie hier offensichtlich nicht als solche zu wirken. Aufgrund der Anordnung 
im oberen Bereich der Aussenschale werden diese Schneidanker 30 erst 
kurz vor Erreichen der endgültigen Position in der Ausnehmung in Kon-
takt mit der Wand der Ausnehmung treten, während in dieser Phase die 
Ansätze bereits in den aussen liegenden Randbereich wenigstens teil-
weise eingegraben sind. Diese Schneidanker werden entsprechend we-
gen des bereits erfolgten Eingriffs der Ansätze in das Gewebe respektive 
den Knochen im oberflächennahen Bereich auch nicht in der Lage sein, 
sich wie ein Gewinde einzuschneiden und damit die Hüftpfanne beim 
Einschlagen zu verdrehen. Im Gegenteil werden sie sich mit der Schneid-
kante am freien Ende wie ein Pflug eingraben, wie das auch beschrieben 
ist. 
Dieser Effekt – das weiss der Fachmann – wird dadurch verstärkt, dass 
der oberflächennahe Bereich des Knochens, der sogenannte cortical bo-
ne, eine wesentlich höhere Dichte und damit Festigkeit aufweist, als der 
darunterliegende trabecular bone, der eher porös, schwammartig und 
weicher ist. Die Ansätze graben sich also in den harten Bereich im corti-
cal bone ein, während die Schneidanker in den weichen trabecular bone 
eindringen. D.h. ein Drehmoment beim Einschlagen wegen des Eindrin-
gens der Schneidanker in diesen weichen Knochenabschnitt ist quasi
auszuschliessen.
71.
Die Beklagten argumentieren nun im Zusammenhang mit der erfinderi-
schen Tätigkeit wie folgt:
Die Klägerin mache geltend, die technische Wirkung der Erfindung liege 
darin, dass die Pfanne sich beim Einschlagen um wenige Grad um die 
Achse verdrehe und die Pfanne gegen Zugkräfte, gegen Torsionskräfte 
und gegen kombinierte Zug- und Torsionskräfte sichere, und die objektive 
Aufgabe darin liege, eine Pfanne zu schaffen, welche eine zuverlässige 
bzw. zusätzlich verbesserte Primärfixierung sicherstellt (vgl. auch [0014], 
[0016] sowie [0017] im Klagepatent).


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Messungen mit verschiedenen Gelenkpfannen mit Einschlagstegen mit 
unterschiedlicher Steigung würden nicht zeigen, dass im beanspruchten 
Winkelbereich die Auszugskräfte besonders grosse Werte annähmen. Die 
Winkelstellung der Einschlagstege zeige entsprechend keine technische 
Wirkung.
Entsprechend müsse ausgehend von der D5 die Aufgabe als Alternative 
formuliert werden, mithin ein alternatives Design einer Gelenkpfanne vor-
zuschlagen, bei dem die Primärstabilität insgesamt ausreichend ist.
72.
Damit bestreiten die Beklagten nicht, dass die behaupteten Effekte 
grundsätzlich nicht vorliegen (Verdrehung, Sicherung gegen Zugkräfte, 
Torsionskräfte und kombinierte Zug- und Torsionskräfte, sowie verbesser-
te Primärfixierung), sondern behaupten (nur), dass die spezifische Aus-
wahl des Steigungswinkels im Bereich von 85-60° keine besonders aus-
gezeichnete gewissermassen erhöhte Wirkung zeigt.
73.
Geht man – gewissermassen als schlimmsten Fall für die Klägerin – hier-
von aus, d.h. davon, dass die Aufgabe als Alternative formuliert werden 
muss, so ist trotz allem auch dann zu prüfen, ob ausgehend vom Stand 
der Technik der Fachmann motiviert gewesen wäre, als derartige Alterna-
tive ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik eine Verände-
rung vorzunehmen, die dem beanspruchten Gegenstand entspricht, und 
ob der Fachmann eine vernünftige Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, dass 
die Alternative eben diese Wirkungen ebenfalls bereitstellen kann.
74.
Der Kernpunkt der D5, vgl. Zusammenfassung und Anspruch 1, ist die 
Anordnung der stabförmigen Ansätze mit jeweils einem verbreiteten Kopf 
im distalen Bereich der Pfanne. Wie oben dargelegt geht der Fachmann 
davon aus, wenn er die D5 studiert, dass diese Pfanne beim Einschlagen 
nicht verdreht wird. 
Der Aspekt der Verdrehung ist entsprechend etwas, was der D5 nicht zu 
entnehmen ist, darf also auch nicht im Rahmen der Aufgabe berücksich-
tigt werden.
Um eine rückschauende Betrachtungsweise zu vermeiden, ist entspre-
chend die Aufgabe so zu formulieren: eine alternative Pfanne bereitzu-
stellen, welche gegen Zugkräfte, gegen Torsionskräfte und gegen kombi-


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nierte Zug- und Torsionskräfte gesichert ist, und eine zuverlässige Primär-
fixierung sicherstellt.
75.
Bei der Pfanne gemäss der D5 wird die Sicherung gegen Torsionskräfte 
durch die stabförmigen Ansätze gewährleistet, die beim Einschlagen ge-
wissermassen axiale Kanäle in die Wandung der Ausnehmung pflügen. 
Die Schneidanker können eine zusätzliche Erhöhung der erforderlichen 
Zugkraft bewirken, da sie gewissermassen quasi quer zur Einschlagrich-
tung angeordnet sind.
Um nun ausgehend von der D5 zur beanspruchten Erfindung zu gelan-
gen, muss der Steigungswinkel der Schneidanker von den offenbarten ca. 
30° auf die beanspruchten 60-85° erhöht werden, mithin mindestens ver-
doppelt werden.
76.
Dafür fehlt in der D5 die Motivation und die Aussicht auf Erfolg, dass die 
so erhaltene Gelenkpfanne effektiv eine valable Alternative für jene ist, 
die ausdrücklich in der D5 beschrieben und dargestellt ist. Werden näm-
lich die Schneidanker in ihrem Steigungswinkel erhöht, so reduziert sich 
ihr Wirkungsquerschnitt in axialer Richtung auf ca. die Hälfte und damit 
graben sie sich, geht man davon aus, dass die Länge des Schneidankers 
gleich bleibt, über eine wesentlich geringere Breite ein (vgl. Beschrei-
bungsspalte 4:26). In diesem Falle hätte der Fachmann erwartet, dass
sich dann auch die Sicherungswirkung gegen Zugkräfte und kombinierte 
Zug- und Torsionskräfte reduziert. 
Der Fachmann käme entsprechend nicht ohne spezifischen Hinweis auf 
die Idee, den Steigungswinkel der Schneidanker nicht nur etwas von den 
dargestellten ca. 30° abweichen zu lassen, sondern mindestens auf 60° 
zu verdoppeln, weil er nicht erwarten würde, dass er so eine im wesentli-
chen gleichwirkende Alternative erhalten würde. 
Die Aufgabe, eine alternative Gelenkpfanne zu finden, die über eine aus-
reichende Primärstabilität verfügt, würde der Fachmann ausgehend von 
der D5 entsprechend nicht so lösen, dass er bei den Schneidankern der 
D5 den Steigungswinkel mindestens verdoppeln würde.


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Seite 42
77.
Es ist grundsätzlich richtig, dass der Fachmann, wenn man nun nur den 
Winkel der Schneidanker in der D5 betrachtet, grundsätzlich nur zwei 
Veränderungsmöglichkeiten hat, nämlich diesen Winkel zu vergrössern 
oder zu verkleinern. 
Mit dieser Sichtweise ist aber die Problemstellung bereits in rückschau-
ender Weise auf die Lösung fokussiert. Die Aufgabe ist wie oben erwähnt 
die Bereitstellung einer alternativen Gelenkpfanne mit gleicher oder ähnli-
cher Primärstabilisierung. Da wäre aber erst einmal zu beantworten, wa-
rum der Fachmann bei dieser Aufgabenstellung überhaupt auf die Idee 
käme, daran zu denken, am Schneidanker der D5 Veränderungen vorzu-
nehmen, und nicht an anderen Elementen. Weiter kann an diesen 
Schneidankern unterschiedliches verändert werden, nicht nur der Winkel, 
sondern auch beispielsweise deren Länge, deren Höhe, die Gestaltung 
der Kanten, deren Profilierung, etc. 
Es ist nicht zu erkennen, warum der Fachmann nun gerade an dem Pa-
rameter des Anstellwinkels bei der Konstruktion in der D5 schrauben soll-
te, und aus den oben dargelegten Gründen würde, nimmt man an, dass 
der Fachmann über den Anstellwinkel überhaupt nachdenken würde (wo-
für ein Hinweis in der D5 aber fehlt), dann wenn auch der Fachmann nicht 
in Betracht ziehen, den Anstellwinkel zu erhöhen, sondern vielmehr, ihn 
zu erniedrigen, um die Auszugskräfte zu erhöhen oder mindestens gleich 
zu behalten.
78.
Weiter machen die Beklagten in ihrer Eingabe zum Teilverzicht geltend, 
es liege mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von der D5 vor. 
Damit greifen sie ein Argument auf, das bereits in einer früheren Eingabe 
vorgetragen wurde, damals noch im Zusammenhang mit dem breiteren 
Anspruchsgegenstand vor dem Teilverzicht. Gegenüber der früheren Ein-
gabe werden aber keine neuen Argumente geltend gemacht. Die techni-
sche Aufgabe wird wiederum als Alternative formuliert, und es wird be-
hauptet, die Einstellung des Winkels des Steges sei eine Alternative mit 
vorhersehbarem Effekt.
Soweit die Beklagten in der neueren Eingabe behaupten, da vom Fach-
mann nur eine Variation des Winkels nach oben und nach unten in Be-
tracht gezogen werden könne, führe eine Variation des Winkels nach 
oben unweigerlich in den Anspruchsbereich, weil in der D5 ein Winkel von 
knapp unter 60° offenbart werde, so ist dazu Folgendes zu sagen: 


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Aus den oben angegebenen Gründen offenbart die D5 eben gar keinen 
Winkel von knapp unter 60° für einen Steg, sondern – wenn überhaupt 
ein Winkel offenbart wird – einen solchen von ca. 30°. Sollte der Fach-
mann eine Variation dieses Winkels nach oben in Betracht ziehen, so 
würde die von der Beklagten behauptete leichte Variation nicht automa-
tisch in den Anspruchsbereich führen, im Gegenteil, der Winkel müsste 
quasi verdoppelt werden, wofür es aber aus den bereits im ersten Fach-
richtervotum dargelegten Gründen weder eine Motivation noch eine Aus-
sicht auf Erfolg gibt.
79.
Mangelnde erfinderische Tätigkeit ist damit ausgehend von der D5 nicht 
erkennbar.
80.
Geht man von der D6 aus, so gilt Folgendes: Die D6 beschreibt eine Ge-
lenkpfanne, die angrenzend an den Äquator-Bereich umlaufend verteilt 
über eine Serie von keilförmig sich nach oben hin verjüngende Flügel ver-
fügt. Dies um eine präzise und stabil verankerte Pfanne bereitzustellen, 
vgl. Figur 1:
Es scheint unbestritten, dass der einzige Unterschied zwischen dem in 
der D6 beschriebenen Gegenstand und dem Anspruchsgegenstand der 
Steigungswinkel ist, in der D6 beträgt er 90°, während er anspruchsge-
mäss im Bereich von 85-60° sein muss.
Als Aufgabe ist gleich wie ausgehend von der D5 zu formulieren, dass ei-
ne alternative Pfanne bereitgestellt werden soll, welche gegen Zugkräfte, 
gegen Torsionskräfte und gegen kombinierte Zug- und Torsionskräfte ge-
sichert ist, und eine zuverlässige Primärfixierung sicherstellt.


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81.
Die Beklagten behaupten, ausgehend von der D6 würde der Fachmann 
die D5 hinzuziehen, weil die D5 im gleichen technischen Gebiet liegt und 
sich ebenfalls mit der gestellten Aufgabe befasst. 
Sie meinen dann, dass der D5 das Anbringen von schräg gestellten Ste-
gen zu entnehmen sei, und die im Patent gewählten konkreten Grenzen 
von 85-60° stellten dabei eine bloss willkürliche Auswahl des bekannten 
Winkelbereichs zwischen 90° (D6) und rund 45° (D5) dar.
82.
Die Klägerin hat recht, wenn sie zu dieser Argumentation bemerkt, dass 
die einfache Kombination der D6 mit der D5 nicht dazu führt, dass die 
keilförmigen Flügel gemäss der D6 in einem anderen Winkel angeordnet 
werden, sondern vielmehr, dass die Schneidanker 30 gemäss der D5 zu-
sätzlich auf der Pfanne gemäss der D6 vorgesehen werden, grafisch 
schematisch wie folgt:
Dies vor allem auch deswegen, weil bei der D5 in jenem Bereich, wo die 
Flügel 10 der D6 angeordnet sind, die oben bereits diskutierten und das 
Kernelement der Lehre der D5 bindenden Ansätze angeordnet sind und 
diese distalen Strukturelemente entsprechend korrespondieren, und die 
Schneidanker 30 etwas Zusätzliches dazu sind.
Das ist aber nicht die beanspruchte Erfindung, denn die Schneidanker 
sind dann immer noch unter einem Winkel von ca. 30° und nicht im An-
spruchsbereich. 
83.
Die Überlegungen, warum der Fachmann dann bei einer solchen Anord-
nung von zusätzlichen Schneidankern im Polbereich nicht auf die Idee 
käme, den Anstellwinkel von den in der D5 offenbarten 30° auf die bean-
spruchten 60-85° anzuheben, entsprechen jenen, die oben im Zusam-


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Seite 45
menhang mit der D5 als nächstliegender Stand der Technik gemacht 
wurden. Entsprechend ist bei diesem Gedankengang die beanspruchte 
Erfindung erfinderisch.
84.
Geht man trotz allem einen Schritt weiter, wofür aber eigentlich bei der 
Kombination der D6 mit der D5 keine naheliegende Veranlassung besteht 
und was mithin bereits erfinderische Überlegungen bedingen würde, und 
zieht in Betracht, dass es möglich wäre, auch die Flügel 10 der D6 unter 
einem Winkel anzustellen, so ist die direkte Kombination dann immer 
noch nicht die beanspruchte Erfindung, sondern vielmehr eine Gelenk-
pfanne gemäss der D6, bei welcher die Flügel 10 unter einem Winkel von 
ca. 30° angeordnet werden. 
Eine Motivation, dann diese Flügel nicht unter 30°, sondern unter wenigs-
tens 60° anzuordnen, ist nicht erkennbar.
Ob eine solche Konstruktion, bei welcher dann auch noch die Steigung 
doppelt so gross ist, d.h. ca. 60° wie im Anspruchsbereich, überhaupt 
funktionieren könnte, ist für den Fachmann zudem unklar. Es ist eher da-
von auszugehen, dass dann gerade die in der D6 auf Seite 1:14-16 be-
schriebenen Nachteile des Standes der Technik wiedergegeben sind. 
Entsprechend gilt auch hier, dass der Fachmann zwar eine solche Modifi-
kation vornehmen könnte, es aber nicht würde, weil er nicht dazu moti-
viert war und weil er keine angemessene Erfolgserwartung hätte.
85.
Entsprechend ist auch ausgehend von der D6 der beanspruchte Gegen-
stand erfinderisch.
86.
Der von der Beklagten in das Verfahren eingeführte Stand der Technik 
kann zusammenfassend im Lichte der vorgetragenen Argumente die 
Rechtsbeständigkeit des Klagepatents entsprechend nicht infrage stellen.
Eingriff in den Schutzbereich und Verletzung:
87.
Unter den Parteien ist nur die Verwirklichung von Merkmal M2b respekti-
ve M4b strittig, d.h. die Frage, ob die Einschlagstege eine Steigung von 
85-60° bezogen auf die Grundfläche aufweisen.


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Seite 46
Kernpunkt der Diskussion zu diesem strittigen Merkmal ist die Frage, wie 
dieser Winkel überhaupt zu bestimmen ist, um gemäss Anspruch verwirk-
licht zu sein.
88.
Die Klägerin hat den Winkel mit der von der Beklagten als optische Me-
thode bezeichneten Methode ausgemessen respektive ausmessen las-
sen, und dabei Winkel im Bereich von 84.31-85.04° erhalten für die ver-
schiedenen Einschlagstege an mehreren Objekten.
89.
Die Beklagten auf der anderen Seite legen dar, welche verschiedenen 
Möglichkeiten es zur Bestimmung der Steigung eines Einschlagstegs auf 
der gekrümmten Oberfläche geben soll. 
Sie beschreiben die oben genannte optische Methode als ein Verfahren, 
bei welchem es sich um eine selektive Projektionsmethode handelt, wenn 
die Pfanne um die Pfannenachse gedreht wird, bis der Flügel senkrecht 
zur Zeichenebene steht. Sie schliessen dieses Verfahren dann aus, weil 
es nicht an der Offenbarung des Klagepatents orientiert sein soll, und weil 
das Verfahren nicht dazu geeignet sein soll, einen Einschlagsteg in Form 
einer gekrümmten Fläche hinsichtlich Steigung zu definieren. Die Beklag-
ten halten in diesem Zusammenhang aber auch fest, dass unter Verwen-
dung der Fräserkoordinaten und dieser optischen Winkelbestimmungs-
methode der Winkel der Einschlagstege bei der angegriffenen Ausfüh-
rungsform 84.75° beträgt.
Weiter erläutern die Beklagten dann noch die 3-Punkt-Methode, bei wel-
cher der Flügel durch drei Punkte am Flügel definiert wird und verwirft 
aber auch dieses Verfahren, weil es für Stege mit zunehmender Steigung, 
wie sie im Klagepatent beschrieben werden, prinzipiell ungeeignet sei.
Zu guter Letzt erwähnen die Beklagten die Mittelungsmethode, bei wel-
cher aber unklar sei, wie die Mittelung zu erfolgen habe, und welche 
ebenfalls nicht auf gekrümmte Stege anwendbar sei, weil sich durch die-
se keine Symmetrieebene legen lasse.
90.
Am Ende verwenden die Beklagten für ihre Definition der Steigung keine 
dieser drei Methoden, sondern vielmehr eine vierte Methode, die hier als 
Grosskreismethode bezeichnet werden soll, und bei welcher jeweils ge-
wissermassen ein Grosskreis definiert werden soll, und zwar durch den 


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Kugelmittelpunkt, den Steganfang und das Stegende, und dann als Stei-
gung der Winkel zwischen diesem Grosskreis und der Grundfläche ge-
nommen werden soll. Warum ein Grosskreis Verwendung finden soll, ob-
wohl ein solcher im Klagepatent im Zusammenhang mit der Steigung kei-
ne Erwähnung findet, erläutern die Beklagten nicht.
Unter Verwendung der Fräserkoordinaten berechnen die Beklagten unter 
Verwendung dieser vierten Methode wegen der Krümmung ihrer Stege 
einen Verlauf der lokalen Steigungen, die dann im Bereich von 84.3-87.1° 
vom Steganfang zum Stegende zunehmen.
91.
Der im Laufe des Prüfungsverfahrens in den Hauptanspruch aufgenom-
mene Steigungswinkel der Einschlagstege wird im Klagepatent, neben 
den Ansprüchen 1, 2 und 17, nur im Zusammenhang mit den Figuren 3 
und 4 und in der Beschreibung in [0025]-[0026] erläutert.
Figur 3 ist eine Teilansicht einer Gelenkpfanne mit einem gekrümmten 
Einschlagsteg vom Pol aus gesehen, und Figur 4 ist eine Seitenansicht 
auf eine Gelenkpfanne, wobei der gekrümmte Einschlagsteg von Figur 3 
mit einer gestrichelten Linie wiedergegeben ist, und ein linearer Ein-
schlagsteg mit ausgezogenen Linien.
Eine Seitenansicht, wie sie in Figur 4 dargestellt ist, ist eine selektive Pro-
jektion entlang der Grundfläche Gp, und in der Seitenansicht gemäss Fi-
gur 4 steht der Flügel senkrecht zur Zeichenebene.
92.
Es gibt effektiv unterschiedliche Möglichkeiten, eine Steigung auf einer 
solchen gekrümmten Oberfläche für einen derartigen Steg zu definieren. 
Je nach Definition kann der erhaltene Steigungswinkel unterschiedliche 
Werte annehmen.
Die Steigung wird in den Ansprüchen bezogen auf die Grundfläche Gp 
definiert. Genau diese Steigung und genau bezogen auf die Grundfläche 
wird im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4 insbesondere im Absatz 
[0025] beschrieben, und dort wird angegeben respektive grafisch darge-
stellt, was darunter zu verstehen ist und wie diese Steigung definiert ist.
Nicht zutreffend ist entsprechend, wenn die Beklagten behaupten, es ge-
be im Klagepatent keine Definition der anspruchsgemässen Steigung. 
Diese ist genau an den genannten Textstellen gegeben und der im An-
spruch genannten Steigung ist im Lichte der Beschreibung (vgl. Art. 69 


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Seite 48
EPÜ) diese Auslegung zu geben. Die Tatsache, dass diese Definition im 
Patent gegebenenfalls für gewisse Ausgestaltungen von Einschlagstegen 
problematisch sein kann, ändert nichts daran, dass dies die Definition ist, 
die das Patent selber gibt, und die entsprechend der Auslegung des An-
spruchs zugrunde zu legen ist.
93.
Für die Frage, ob ein Einschlagsteg eine Steigung im anspruchsgemäs-
sen Bereich aufweist, ist entsprechend das in Figur 4 beschriebene Ver-
fahren zu verwenden, das der von der Beklagten als optische Methode
bezeichneten Vorgehensweise entspricht.
94.
Die Klägerin kommt unter Verwendung dieser Vorgehensweise der Mes-
sung auf Werte im Bereich von 84.31-85.04°. Dabei gibt es für jede der 
Pfannen mindestens zwei Einschlagstege, die Winkel unterhalb von 85° 
aufweisen, und die Mittelwerte über jeweils alle Einschlagstege sind auch 
offensichtlich unterhalb von 85°.
Die Beklagten bestreiten nicht, dass unter Verwendung der bei diesen 
Messungen der Klägerin angewendeten optischen Methode diese Werte 
resultieren. Sie stellen sich nur (aber immerhin) auf den Standpunkt, dass 
die optische Methode eine falsche Vorgehensweise sei. Das ist aber nicht 
zutreffend, denn die Messungen der Klägerin wurden unter Verwendung 
der korrekten Methode durchgeführt.
Entsprechend kann gestützt auf die von der Klägerin eingereichten Be-
weismittel darauf erkannt werden, dass die Steigung der Einschlagstege, 
bestimmt gemäss Klagepatent, nämlich nach der sogenannten optischen 
Methode, im Bereich von 84.31-85.04° liegt, und bei jeder ausgemesse-
nen Hüftpfanne gibt es wenigstens zwei Einschlagstege, deren Steigung 
höchstens 85° beträgt.
Das deckt sich auch mit der Aussage der Beklagten selber, die bestäti-
gen, dass gestützt auf die Fräserkoordinaten und unter Verwendung die-
ser optischen Methode ein Winkel von 84.75° berechnet wird.
95.
Im Zusammenhang mit der optischen Methode aber auch sonst beziehen 
sich die Beklagten häufig auf das Argument, ihre Stege seien gekrümmt 
und entsprechend die Steigung so nicht bestimmbar. Wenn eine solche 
Krümmung überhaupt vorhanden sein sollte, so ist sie, wie sich dies aus 


O2016_012
Seite 49
den Darstellungen der Beklagten selber ergibt, dermassen winzig und ge-
ring, dass sie sich an Aufnahmen und an den Mustern ohne ausdrückli-
che Hinweise nicht schlüssig feststellen lässt, und mithin diese Krüm-
mung weder im Zusammenhang mit der Bestimmung der Steigung rele-
vant sein kann, noch hinsichtlich Funktion einen Unterschied machen 
kann, noch aus dem Schutzbereich herausführen kann.
96.
In Reaktion auf die Anspruchsfassung nach dem Teilverzicht haben die 
Beklagten mit Eingabe vom 16. November 2018 auch zur Frage des Ein-
griffs in den Schutzbereich Stellung bezogen. Dabei wird der Eingriff in 
den Schutzbereich nur mit dem Argument bestritten, dass die Stege bei 
der angegriffenen Ausführungsform keine «gleichbleibende Steigung mit 
linearem Verlauf» aufwiesen.
Wie bereits oben festgehalten, war die Frage der Krümmung schon vor 
dem Teilverzicht ein Thema, damals hatten die Beklagten sich einerseits 
auf die folgende Darstellung bezogen
und Folgendes ausgeführt: «Da es sich bei der Stegfläche um eine ge-
krümmte Fläche handelt, kann man zwar die Pfanne um die Pfannenach-
se drehen, bis das untere Stegende senkrecht zur Zeichenebene steht 
(was die Klägerin getan hat); dann sieht man aber auf das obere Stegen-
de etwas seitlich, und zwar von links. Das hat zur Folge, dass man zwar 


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Seite 50
die linke Fusspunktlinie genau sieht, die rechte Fusspunktlinie ist aber im 
oberen Bereich vom Rücken des Stegs verdeckt. Dies lässt sich recht gut 
bei der Abbildung aus act. 1_21 (Messung durch die Fachhochschule 
Windisch) erkennen, weit dort der Stegrücken am (oberen) Stegende 
glänzt, wogegen die Fusspunktlinie dunkel erscheint. Der Bereich zwi-
schen den beiden grünen Pfeilspitzen ist die linke Seitenwand des Ste-
ges. Um diesen Abstand erscheint die rechte Fusspunktlinie zu weit 
rechts.» 
Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden: Der Steg erscheint in 
dieser Darstellung offensichtlich als ebene ungekrümmte Platte. Unter-
schiedliche Schattenbildungen können nicht eindeutig einer – wenn über-
haupt – äusserst geringen Krümmung zugeschrieben werden. Sie können 
aufgrund der Belichtung oder der rauen Oberflächenstruktur zustande 
kommen.
Orientiert an den Mustern hatten die Beklagten sich andererseits auf die 
folgende Darstellung bezogen (Darstellung links):
Die oben links als vertikale, weisse, an der linken Kante des Steges an-
gelegte Linie ist eine theoretisch berechnete Fusspunktlinie, die mit ei-
nem Scan der Fachhochschule Windisch überlagert ist. Die gekrümmte, 


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Seite 51
darübergelegte weisse Linie führt aber zu einer optischen Täuschung. 
Das erkennt man, wenn man den gleichen Ausschnitt aus dem Original 
der Fachhochschule Windisch, wie oben auf der rechten Seite dargestellt, 
ohne diese weisse Linie danebenlegt. Eine Krümmung des Steges ist 
nicht erkennbar.
Bereits im Fachrichtervotum wurde dazu ausgeführt, dass, wenn über-
haupt vorhanden, an den Aufnahmen und Mustern eine Krümmung der-
massen minim ist, dass sie nicht schlüssig festgestellt werden kann.
Daran ändert auch die von den Beklagten nach dem Fachrichtervotum 
eingereichte Darstellung nichts. Die behaupteten Tangenten können beim 
besten Willen nicht ausgemacht werden, und entziehen sich damit einer 
Überprüfung, und durch die ebenfalls dargestellten Meridiane resultieren 
optische Täuschungen, die eine Überprüfung verunmöglichen:
Zudem sind diese Darstellungen aus den Fräserdaten berechnet und stel-
len Bilder theoretischer Berechnungen dar. Für die Frage der Verletzung 
sind diese aber nicht relevant, u.a. da nach dem Fräsen die Oberfläche 
augenscheinlich nachbearbeitet wird. Entscheidend ist einzig die konkrete 
angegriffene Ausführungsform des verkauften Produkts.
Soweit überhaupt eine Krümmung vorliegen sollte, ist diese somit auf den 
Darstellungen genau wie am Anschauungsobjekt nicht schlüssig erkenn-
bar, und damit – wenn überhaupt – so gering, dass sie nicht aus dem 
Rechtsbegehren oder dem Schutzbereich herausführen kann.


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Seite 52
97.
Damit liegen die angegriffenen Ausführungsformen innerhalb des Winkel-
bereichs gemäss Merkmal M2b respektive M4b und stellen eine Nach-
machung dar. Damit ist dem als Eventualbegehren gestellten Rechtsbe-
gehren Ziff. 2 stattzugeben.
98.
Die Beklagten haben im Vorfeld des Prozesses behauptet, ihre Hüftpfan-
nen hätten einen Steigungswinkel der Anschlagstege von 86.5° oder von 
85.5°. 
Im Prozess wurde zunächst in der Klageantwort von den Beklagten be-
hauptet, angefragte Experten hätten sich gar nicht in der Lage gefühlt, 
derartige Winkel zu bestimmen, und die Ungenauigkeiten der Messungen 
der Klägerin seien zu gross, als dass darauf abgestützt werden könne. 
Die Messungen der Klägerin wurden bestritten und ohne Substantiierung 
wurde zudem in der Antwort behauptet, die Winkel seien grösser als 85°. 
In der Duplik wurden dann von den Beklagten doch noch Werte bestimmt: 
aus Fräserkoordinaten wurden nach einer ersten Methode (Grosskreis-
methode) Winkel bestimmt, die teilweise unter und teilweise über dem 
Grenzwert von 85° lagen; nach der sogenannt optischen Methode wurde 
auch aus den Fräserkoordinaten ein Wert von 84,75° bestimmt; eine so-
genannte Drei-Punkte Methode wurde verworfen, weil sie zu unklar sei 
und im Patent nicht definiert sei, wie die dafür erforderliche Bezugsebene 
zu legen sei; auch eine sogenannte Mittelungsmethode wurde als nicht 
genügend zuverlässig verworfen.
Aus den oben dargelegten Gründen sind aber die Winkel bei Verwendung 
der zutreffenden optischen Methode bei allen Pfannen der Beklagten in-
nerhalb des beanspruchten Winkelbereichs, und das wird von den Be-
klagten bei Verwendung der optischen Methode im Prozess auch nicht 
bestritten (bestritten wird, dass die optische die richtige Methode ist, und 
die Beklagten präsentieren andere Methoden, von welchen eine zu höhe-
ren Werten führen soll, siehe oben). 
Damit fehlt es am Rechtsschutzinteresse für die Beurteilung eines über 
den Wortlaut hinausgehenden Schutzbereichs und damit für eine Beurtei-
lung des Rechtsbegehrens Ziff. 1 betreffend äquivalente Verletzung.
Auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 ist damit nicht einzutreten.


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Seite 53
Auskunfts-/Rechnungslegungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 3, 5, 
8, 10)
99.
Die Klägerin macht geltend, beim Anspruch auf Auskunftserteilung und 
Rechnungslegung handle es sich um einen materiell-rechtlichen An-
spruch im Sinne von Art. 66 lit. b PatG, der unabhängig von einer Wie-
dergutmachungsklage geltend gemacht werden könne. Sie erhebe vorlie-
gend eine Teilklage und behalte sich die Geltendmachung von Wieder-
gutmachungsansprüchen in Form einer separaten Leistungsklage vor.
Die Beklagten machen geltend, das Auskunftsbegehren sei überschies-
send. Für die Bezifferung der finanziellen Ansprüche benötige die Kläge-
rin die Namen und Adressen der Drittabnehmer bzw. Abnehmer der Be-
klagten nicht. Zudem würden den von der Klägerin verlangten Auskünften 
Geheimhaltungsinteressen der Beklagten gegenüberstehen.
Die Beklagten bestreiten ferner einen Gewinnherausgabeanspruch be-
züglich der Inserts und damit auch einen entsprechenden Auskunftsan-
spruch.
100.
Gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bildet Art. 66 lit. b 
PatG die materiell-rechtliche Grundlage für den Auskunfts- und Rech-
nungslegungsanspruch, wenn es um Informationen geht, die der Beziffe-
rung der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen.10
Da die Verletzung eines rechtsbeständigen Patentanspruchs nach den 
vorstehenden Erwägungen erwiesen ist, steht der Klägerin grundsätzlich 
ein Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch zu. Was den Umfang des 
anbegehrten Rechnungslegungsanspruchs der Klägerin betrifft, so reicht 
dieser grundsätzlich so weit, als er zur Durchsetzung einer möglichen fi-
nanziellen Forderung notwendig ist. Dazu gehören Informationen, um den 
mit den patentverletzenden Produkten erzielten Gewinn zu beziffern; vor-
liegend sind dahingehende Auskünfte zu den in die Schweiz importierten 
und verkauften Verletzungsprodukten sowie den damit erzielten Netto-
Verkaufserlösen und Brutto-Gewinnen (Verkaufserlös abzüglich Ein-
standspreis) eingeklagt.11 Für die Namen und Adressen von Drittabneh-
mern hingegen trägt die Klägerin keinerlei Begründung vor, sodass ein 
 
10 BPatGer O2013_008, Urteil vom 25. August 2015, E. 5.4.
11 Allfällige abzugsfähige Kosten zu behaupten und zu beweisen ist Sache der 
Beklagten; BGE 134 III 306 E. 4.1.2.


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Seite 54
rechtlich schützenswertes Interesse bzw. eine Notwendigkeit zur Durch-
setzung möglicher finanzieller Ansprüche vorliegend im Übrigen weder 
dargetan noch ersichtlich ist.
101.
Die ursprüngliche Klage beinhaltete im Rahmen von Rechtsbegehren Ziff. 
5 nur die Auskunft über klagepatentgemässe Gelenkpfannen. 
Im Rahmen der vervollständigten Replik ergänzte die Klägerin ihre 
Rechtsbegehren gerichtet auf die Auskunft durch die zusätzlichen 
Rechtsbegehren Ziff. 8-11, die sich, aufgeschlüsselt auf die beiden Be-
klagten 1 und 2, auf die mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen 
mitverkauften (Ziff. 8) respektive mitgelieferten (Ziff. 10) Inserts beziehen.
Herauszugeben ist der Gewinn, der kausal auf die Schutzrechtsverlet-
zung zurückzuführen ist.12 Soweit reicht auch der Auskunftsanspruch.
Die Klägerin behauptet diesbezüglich, dass die Gelenkpfannen praktisch 
zwingend mit den von der Beklagten angebotenen Inserts ausgestattet 
werden müssen. Zudem macht sie geltend, dass es drei verschiedene Ar-
ten von Inserts gibt mit wesentlich verschiedenen Preisen (Spanne von 
mehr als Faktor 4). Aus der Anzahl verkaufter Pfannen lässt sich entspre-
chend auch nicht auf den mit den Inserts erzielten Umsatz schliessen.
Die Beklagten behaupten zwar, dass die Inlays von einem Dritten herge-
stellt würden und eine andere Marke trügen, sowie in einer separaten 
Verpackung verkauft werden, bestreiten dabei aber nicht, dass die Inlays 
für die angegriffenen Gelenkpfannen speziell ausgebildet sind und damit 
quasi zwingend mit den spezifisch ausgebildeten Gelenkpfannen der Be-
klagten eingesetzt werden müssen. Ein Schadenersatz sei nur dann ge-
schuldet, wenn der Verkauf der Inlays allein dem Umstand zu verdanken 
sei, dass der patentgemässe Gegenstand in der patentgemässen Ausge-
staltung angeboten werde. Es würden aber drei verschiedene Arten von 
derartigen Inlays angeboten, und für den Kaufentscheid sei die Qualität 
des Inlays mindestens so entscheidend wie die Qualität der Pfannen.
Die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 2 richten sich auf eine Ge-
lenkprothese respektive eine Pfanne "mit einem Grundkörper". Die An-
sprüche schliessen mithin einen für die Benutzung ohnehin zwingenden 
Insert nicht aus, sondern umfassen einen solchen ggf. mit. 
 
12 Vgl. z.B. SHK Patentgesetz, Schweizer/Zech – Schweizer, Art. 73 PatG, N 20 
ff., 42 ff.


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Es ist zudem notorisch, dass derartige aufeinander angepasste biomedi-
zinische Produkte regulatorisch als Einheit betrachtet werden und vom 
Spital o.ä. auch aus haftungsrechtlichen Gründen wohl kaum je nicht ge-
meinsam eingesetzt werden. 
Es gibt damit eine eindeutige Kausalität zwischen dem Verkauf des kla-
gepatentgemässen Grundkörpers (Gelenkpfanne gem. Rechtsbegehren 
Ziff. 5) und dem Insert, und weil wie gesagt unterschiedliche Inserts mit 
unterschiedlichen Verkaufspreisen von den Beklagten geliefert werden, 
mithin aus der Zahl der verkauften Grundkörper nicht auf den damit ver-
bundenen Umsatz mit den Inserts geschlossen werden kann, besteht 
auch ein Rechtsschutzinteresse an den Informationen über die Inserts.
In welchem Umfang anschliessend der durch den Verkauf der Inserts er-
zielte Gewinn als Schadenersatz der Klägerin geschuldet ist, ist eine Fra-
ge, die im Rahmen des Schadensersatzprozesses zu klären ist und nicht 
im vorliegenden Prozess.
Entsprechend ist auch den Auskunftsbegehren betreffend Inserts stattzu-
geben.
102.
An den
mit den patentverletzenden Produkten erzielten Netto-
Verkaufserlösen und Brutto-Gewinnen können die Beklagten kein schüt-
zenswertes Geheimhaltungsinteresse geltend machen. Hingegen wird 
bezüglich der Erforderlichkeit von Angaben zur Identität der gewerblichen 
Abnehmer und das Ausmass der Weitergabe von patentverletzenden 
Produkten seitens der Klägerin keinerlei Begründung oder rechtlich 
schützenswertes Interesse angeführt, sodass das von den Beklagten gel-
tend gemachte Geheimhaltungsinteresse in diesem Punkt zu berücksich-
tigen ist.
Die Auskunftsbegehren der Klägerin sind somit in dem Umfang gutzu-
heissen, als sich die herauszugebenden Informationen und Unterlagen 
auf die mit den patentverletzenden Produkten erzielten Brutto-Gewinne
beziehen; im weiteren Umfang sind sie abzuweisen.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
103.
Die Klägerin obsiegt in Bezug auf das Unterlassungsbegehren Ziff. 2
(Eventualbegehren) sowie teilweise in Bezug auf die Auskunfts- und 
Rechnungslegungsbegehren Ziff. 3, 5, 8 und 10. Zu berücksichtigen ist 


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Seite 56
bei der Kostenverteilung, dass die Klägerin erst zu einem späten Zeit-
punkt im Verfahren einen Teilverzicht erklärt hat, der zu erheblichem Zu-
satzaufwand geführt hat. Insofern erscheint eine Kostenverteilung nach 
Ermessen gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO angezeigt.
Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 200'000 
auf CHF 30’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Davon ist der Klägerin 
1/3 und den Beklagten sind 2/3 unter solidarischer Haftung untereinander
aufzuerlegen. Die Kosten sind mit dem Kostenvorschuss der Klägerin 
(CHF 24'000) zu verrechnen. Der Fehlbetrag von CHF 6'000 ist von den 
Beklagten unter solidarischer Haftung nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 
ZPO). Die Beklagten haben der Klägerin die Kosten um Umfang von 
CHF 14’000 zu ersetzen, ebenfalls unter solidarischer Haftung unterei-
nander (Art. 111 Abs. 2 ZPO; Art. 50 Abs. 1 OR).
Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist ebenfalls auf 
CHF 30'000 festzusetzen (Art. 3-5 KR-PatGer). Für die patentanwaltliche 
Beratung macht die Klägerin eine Entschädigung von CHF 50'242.50 gel-
tend, welche von den Beklagten anerkannt wird. Dieser Betrag erscheint 
angesichts des konkreten patentanwaltlichen Aufwands sowie der Praxis 
des Bundespatentgerichts13 angemessen. Dies ergibt eine Parteient-
schädigung von total CHF 80'242.50. Gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f 
ZPO sind die Beklagten unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der 
Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt CHF 53'495 
zu bezahlen (2/3 von 80'242.50).
 
13 BPatGer O2012_043, Urteil vom 10. Juni 2016, E. 5.5.


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Seite 57
Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
Auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage wird nicht eingetreten.
2.
Den Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1’000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den 
Widerhandlungsfall 
verboten, 
sogenannte
Pressfit-
bzw. 
„Hybrid“-Gelenkpfannen gemäss folgender Abbildung in der Schweiz 
anzubieten, zu verkaufen, oder sonst wie in Verkehr zu setzen
die durch folgende Produktemerkmale charakterisiert sind:
Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Ach-
se rotationssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Ach-
se senkrechte Grundfläche definiert;
auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang 
gleichmässig verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, 
schmale Einschlagstege angeordnet;
die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten aus-
gebildet 
die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der 
Grundfläche jeweils in derselben Richtung gekippt angeordnet, 
wobei mindestens zwei Einschlagstege einen Steigungswinkel von 
84° bis 85° aufweisen, gemessen zwischen der Grundfläche der Ge-


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Seite 58
lenkpfanne und der mittig durch den Einschlagsteg verlaufenden Be-
zugsebene, die die Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.
3.
Die Beklagte 1 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1’000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen
nach Rechtskraft des Urteils nach anerkannten Grundsätzen der 
Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu er-
teilen bezüglich der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, nament-
lich
- der Menge und Verkaufspreis der klagepatentgemässen Gelenk-
pfannen, die sie seit der Gründung der Beklagten 2 in die Schweiz 
eingeführt und an die Beklagte 2 oder Dritte verkauft hat;
- den Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, den sie damit erzielt 
hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, ge-
stützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklag-
ten 1.
4.
Die Beklagte 2 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1’000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen
nach Rechtskraft des Urteils nach anerkannten Grundsätzen der 
Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu er-
teilen bezüglich der klagepatentgemässen Gelenkpfannen, nament-
lich
- der Menge und Verkaufspreis der klagepatentgemässen Gelenk-
pfannen, die sie seit ihrer Gründung in die Schweiz eingeführt und 
an Dritte verkauft hat;
- den Netto-Verkaufserlös und Brutto-Gewinn, den sie damit erzielt 
hat, wobei dieser separat nach Geschäftsjahr auszuweisen ist, ge-
stützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklag-
ten 2.
5.
Die Beklagte 1 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1’000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen


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nach Rechtskraft des Urteils nach anerkannten Grundsätzen der 
Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu er-
teilen bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen 
mitverkauften Inserts, namentlich
- der Menge und Verkaufspreis, Netto-Verkaufserlös und Brutto-
Gewinn, den sie damit erzielt hat, wobei dieser separat nach Ge-
schäftsjahr auszuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und 
Betriebsbuchhaltung der Beklagten 1.
6.
Die Beklagte 2 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1’000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber 
CHF 5'000, sowie der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB für 
den Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen
nach Rechtskraft des Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der 
Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft zu er-
teilen bezüglich der mit den klagepatentgemässen Gelenkpfannen 
mitgelieferten lnserts, namentlich
- der Menge und Verkaufspreis, Netto-Verkaufserlös und Brutto-
Gewinn, den sie damit erzielt hat, wobei dieser separat nach Ge-
schäftsjahr auszuweisen ist, gestützt auf die jeweilige Finanz- und 
Betriebsbuchhaltung der Beklagten 2.
7.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000.
8.
Die Kosten werden zu 1/3 der Klägerin und zu 2/3 den Beklagten 
auferlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem Kostenvorschuss der 
Klägerin (CHF 24'000) verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 6'000 
wird von den Beklagten unter solidarischer Haftung nachgefordert. 
Die Beklagten haben der Klägerin die Kosten um Umfang von 
CHF 14’000 zu ersetzen, ebenfalls unter solidarischer Haftung unter-
einander.
9.
Die Beklagten werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der 
Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 53'495 zu be-
zahlen.
10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung.


O2016_012
Seite 60
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind beizulegen, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 28. Oktober 2019
Im Namen des Bundespatentgerichts
Instruktionsrichter
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Christoph Willi
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 31.10.2019


O2016_012
Seite 1
Abweichende Meinung:
1.
Der prozessuale Umgang mit Einschränkungen von Patentansprü-
chen ist für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht von grosser 
Bedeutung. Besonders wichtig ist die Frage, bis wann die Einschrän-
kung erfolgen muss, damit sie vom Gericht berücksichtigt werden 
darf. Aufgrund der Bedeutung dieser Frage hat das Gericht den 
Spruchkörper um zwei weitere Richter erweitert und dies den Partei-
en entsprechend mitgeteilt. 
2.
Mit der prozessualen Zulässigkeit von Anspruchseinschränkungen 
hat sich das Bundespatentgericht bereits wiederholt befasst. Diese 
Entscheide sind Ausgangspunkt der folgenden Erwägungen. Um ei-
ne konsistenten Rechtsprechung zu gewährleisten, sind sie noch 
einmal kurz in Erinnerung zu rufen:
Im Urteil O2015_012 vom 29. August 2017 befasste sich das 
Bundespatentgericht 
mit 
einer 
eventuell 
und 
erst 
an 
der 
Hauptverhandlung beantragten Einschränkung («for at least two 
weeks»). Mit folgender Begründung hat das Bundespatentgericht die 
Einschränkung nicht zugelassen, vgl. Urteil Ziff. 2.3: 
«Sie [die Beklagte] unterbreitet dem Gericht vielmehr für den Fall, 
dass das Gericht (entgegen dem Antrag der Beklagten) die 
bestehenden Anträge als nichtig beurteilt, einen neuen Anspruch und 
damit einen neuen Sachverhalt zur Beurteilung. Das ist ihr 
grundsätzlich erlaubt (Art. 27 PatG und Art. 138 Abs. 3 EPÜ), aber 
nur im Rahmen der zeitlichen Schranken der ZPO. Und nach dieser 
kann 
neuer 
Sachverhalt 
an 
der 
Hauptverhandlung 
nach 
abgeschlossenem Schriftenwechsel nur noch vorgebracht werden, 
wenn die Novenvoraussetzungen nach Art. 229 Abs. 1 lit. a oder b 
ZPO gegeben sind. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall; die 
Beklagte macht dies denn auch nicht geltend.» (Hervorhebung 
hinzugefügt)
Das 
Bundesgericht 
schützte 
das 
Nichteintreten 
des 
Bundespatentgerichts (4A_543/2017, Urteil vom 8. Mai 2018, E. 2.3):
«Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass die Beschwerdeführerin 
mit ihrem neu formulierten Patentanspruch dem Gericht einen neuen 
Anspruch und damit einen neuen Sachverhalt zur Beurteilung
unterbreitet hat. Dass die Beschwerdeführerin Noven gemäss 


O2016_012
Seite 2
Art. 229 ZPO in der Hauptverhandlung nicht mehr vorbringen konnte, 
und der neue Patentanspruch bei dieser Sachlage verspätet
vorgebracht wurde, bestreitet sie im Übrigen nicht. Die Vorinstanz hat 
den in der Hauptverhandlung formulierten Patentanspruch zutreffend 
als 
verspätet 
unberücksichtigt 
gelassen.»
(Hervorhebung 
hinzugefügt)
Im Urteil O2015_008 vom 14. März 2018 befasste sich das 
Bundespatentgericht mit einer Eventualeinschränkung, welche die 
Klägerin mit der Vernehmlassung zum Fachrichtervotum beantragt 
hatte. Das Bundespatentgericht liess die Anspruchseinschränkung 
nicht zu und begründete seinen Entscheid wie folgt, vgl. Urteil E. 23:
«Conformément à l’arrêt O2015_012 du 29 août 2017, c. 2.3, de 
telles nouvelles conclusions (encore plus) subsidiaires ne peuvent 
pas être considérées comme un acquiescement (art. 227 al. 3 CPC), 
car la Demanderesse n’a retiré ni ses conclusions principales ni ses 
conclusions subsidiaires de rang plus élevé. Par conséquent, le 
Tribunal ne peut pas entrer en matière en ce qui concerne ces 
nouvelles conclusions (encore plus) subsidiaires. 
L’avis spécialisé est une contribution à la délibération du jugement et 
ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’article 229 CPC. L’avis 
spécialisé est communiqué préalablement aux parties pour que 
celles-ci puissent se prononcer sur son contenu avant le jugement 
(art. 37 al. 3 LTFB). A l’inverse, l’avis spécialisé n’est pas une 
invitation aux parties d’enrichir ou de compléter leurs soumissions 
antérieures, potentiellement incomplètes. Contrairement à l’allégation 
de la Demanderesse, l’avis spécialisé en l’espèce ne contenait pas 
de nouveaux faits ou arguments de nature technique qui n’avaient 
pas été plaidés par les parties.» (Hervorhebung hinzugefügt)
Das Bundesgericht schützte das Nichteintreten auf die Anspruchs-
einschränkung durch das Bundespatentgericht (Urteil 4A_282/2018 
vom 4. Oktober 2018, E. 5.2):
«Contrairement à ce qu'allègue la recourante, un tel ajout n'équivaut 
pas de manière évidente à une restriction de la demande, admissible 
en tout état de la cause conformément à l'art. 227 al. 3 CPC. 
L'examen de cette question nécessite une évaluation ne se limitant 
pas à des questions de droit, mais faisant appel à des éléments 
factuels (arrêt 4A_543/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.2). Il ne résulte 


O2016_012
Seite 3
pas de la décision entreprise que l'ajout de la caractéristique en 
question équivaudrait à une limitation des revendications du brevet 
litigieux, soit à un désistement ou acquiescement partiel. Bien au 
contraire, la juridiction précédente, interprétant l'objet de la 
revendication comme le ferait l'homme de métier, a estimé que 
l'importation dans la caractéristique 7 du brevet litigieux de la 
nécessité pour les masselottes de ne pas dépasser la surface 
extérieure de la serge n'était pas admissible. Le titulaire aurait dû 
énoncer cette caractéristique dans la revendication initiale s'il avait 
voulu l'intégrer dans l'objet de son invention.»
Im Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018 befasste sich das 
Bundespatentgericht mit einer eventualiter bzw. «verbal», d.h. für die 
Zwecke dieses Prozesses gegenüber dem Gericht beantragten 
Einschränkung, ohne konkret zu prüfen, inwiefern die Einschränkung 
durch die Dupliknoven veranlasst worden war. Das Bundesgericht 
hob den bundespatentgerichtlichen Entscheid auf und forderte das 
Bundespatentgericht auf, zu prüfen, ob zwischen dem unechten 
Novum und der verbalen Einschränkung des Streitpatents ein 
ausreichender Kausalzusammenhang bestand (Urteil 4A_70/2019 
vom 6. August 2019 E. 2.5.1.-2.5.2):
«Mit 
der 
Neuformulierung 
von 
Patentansprüchen 
wird 
der 
Schutzbereich des Patents neu definiert. Ob die Neuformulierung 
bzw. Ergänzung die bisher streitigen Patentansprüche in zulässiger 
Weise einschränkt, ergibt sich erst aufgrund einer Beurteilung, 
welche eine Prüfung in tatsächlicher Hinsicht erfordert. Deshalb ist 
die Neuformulierung von Patentansprüchen im Zivilprozess dem 
Vorbringen von Noven gleich zu achten (vgl. Urteile 4A_282/2018 
vom 4. Oktober 2018 E. 5.2: 4A_543/2017 vom 8. Mai 2018 E. 2.2-
2.3). Nach dem Aktenschluss haben die Parteien nur noch unter den 
eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das 
Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen. Das gilt 
insbesondere auch für die Entgegnung auf sog. Dupliknoven, d.h. 
neue Tatsachen oder Beweismittel, die von der beklagten Partei 
(erst) in der Duplik vorgetragen werden (m.w.H.).» (Hervorhebung 
hinzugefügt)
3.
Aufgrund der vorstehend zitierten Rechtsprechung kann davon aus-
gegangen werden, dass mit der Einschränkung eines Patents ein 
neuer Sachverhalt geschaffen bzw. in das Verfahren eingeführt wird 
(vgl. Urteile 4A_70/2019 vom 6 August 2019 E. 2.5.1; 4A_282/2018


O2016_012
Seite 4
vom 4. Oktober 2018 E. 5.2; 4A_543/2017 vom 8. Mai 2018 E. 2.2-
2.3). Ob und inwiefern damit auch eine Einschränkung der Rechts-
begehren bzw. Klage erfolgt, ist unerheblich. Wird mit der An-
spruchseinschränkung ein neuer Sachverhalt in das Verfahren einge-
führt, so muss sodann die Frage nach den prozessualen Schranken 
geprüft werden. Zusätzlich zu den materiell-rechtlichen Schranken 
von Art. 24 PatG sind dafür auch die prozessualen Schranken der 
ZPO einzuhalten, insbesondere in zeitlicher Hinsicht. Nach Ab-
schluss eines doppelten Schriftenwechsels ist eine Anspruchsände-
rung nur noch unter den einschränkenden Voraussetzungen von Art. 
229 Abs. 1 ZPO zulässig, so die konstante Rechtsprechung des 
Bundesgerichts, vgl. die Urteile 4A_70/2019 vom 6. August 2019 E. 
2.5.2; 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 5.2 und 4A_543/2017 
vom 8. Mai 2018, E. 2.3. 
4.
Die Einrede der unzulässigen Erweiterung und damit einen Verstoss 
gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ hat die Beklagte in der Duplik vom 23. 
Oktober 2017 erhoben. Es handelte sich um ein zulässiges Duplik-
novum. Die prozessuale Zulässigkeit ist unbestritten. Ist die Gegen-
partei zur Entgegnung auf die in der Duplik vorgetragenen und sich 
auf neue Tatsachen und Beweismittel stützenden Behauptungen auf 
neue Angriffs- oder Verteidigungsmittel angewiesen, so darf sie diese 
in das Verfahren einbringen (vgl. Urteil 4A_70/2019 vom 6. August
2019 E. 2.5.2).
In ihrer Antwort auf die Dupliknoven hat sich die Klägerin darauf 
beschränkt, einen Verstoss gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu bestreiten. 
Auf ihre Bestreitung ist die Klägerin auch später nicht mehr 
zurückgekommen, auch nicht in ihrer Eingabe vom 22. Dezember 
2017. Während dem gesamten Verfahren hat die Klägerin dem 
Bundespatentgericht keine Anspruchseinschränkung beantragt, auch 
nicht eventuell. Gründe, warum ihr dies nicht möglich oder zumutbar 
gewesen wäre, werden von der Klägerin keine genannt. 
Am 22. Juni 2018 erfolgte das Fachrichtervotum. Darin kam Richter 
Tobias Bremi zum Schluss, dass das Streitpatent in unzulässiger 
Weise erweitert worden war. 
Mit dem Fachrichtervotum hat der Fachrichter keine neuen 
Sachverhaltselemente in das Verfahren eingeführt. Er hat sich darauf 
beschränkt, den von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt zu 


O2016_012
Seite 5
würdigen. Auch dies ist unbestritten. Nichts Gegenteiliges wird von 
den Parteien geltend gemacht.
Am 19. Juli 2018 hat die Klägerin beim IGE einen Teilverzicht 
beantragt. Der Zusammenhang zwischen der Einschränkung des 
Streitpatents und dem Fachrichtervotum wird von der Klägerin 
anerkannt:
«Es sind also einzig die Ausführungen des Fachrichters bezüglich 
Zulässigkeit der Änderungen im Prüfungsverfahrens, die die Klägerin 
auf dies Weise berücksichtigte und hinfällig machte
[…].» 
(Hervorhebung hinzugefügt)
5.
Soweit ersichtlich unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt von 
den bisher zu beurteilenden Fällen jedenfalls in zweifacher Hinsicht:
(1) Die Einschränkung wird nicht beim Bundespatentgericht, son-
dern beim IGE beantragt. Folglich ist die Wirkung der Einschrän-
kung nicht auf die Verfahrenspartei beschränkt, sondern gilt auch 
gegenüber jedem Dritten, also «erga omnes».
(2) Die Einschränkung erfolgt nicht eventuell, sondern unbedingt. 
Es stellt sich deshalb die Frage, ob diese Unterschiede ein 
Abweichen 
von 
der 
etablierten 
Rechtsprechung 
des 
Bundespatentgerichts rechtfertigen. Diese Frage wird von der 
Mehrheit des Spruchkörpers bejaht, von einer Minderheit verneint.
6.
Vorweg ist klarzustellen, dass die Einschränkung des Streitpatents 
nicht notwendigerweise auch eine Klageänderung zur Folge haben 
muss. Tatsächlich hat die Klägerin die Rechtsbegehren nicht geän-
dert. Mit der Einschränkung geändert hat sich aber der dem Verfah-
ren zu Grunde liegende Sachverhalt, nämlich die Ansprüche auf de-
ren Grundlage eine allfällige Verletzung zu beurteilen ist. Mit ihrem 
Teilverzicht hat die Klägerin also einen neuen Sachverhalt in das 
Verfahren eingeführt. Dies entspricht der gefestigten Rechtsprechung 
des Bundesgerichts, vgl. Urteile 4A_70/2019 vom 6 August 2019 E. 
2.5.1; 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 5.2; 4A_543/2017 vom 
8. Mai 2018 E. 2.2-2.3.
7.
Nach Auffassung der Minderheit ist die Frage nach der prozessualen 
Zulässigkeit mit Blick auf die Eventualmaxime zu beantworten, wel-


O2016_012
Seite 6
che das Novenrecht beherrscht. Die Eventualmaxime bzw. der Kon-
zentrationsgrundsatz besagt, dass sämtliche Parteivorbringen inner-
halb eines bestimmten Verfahrensabschnittes erfolgen müssen und 
im späteren Verfahrensverlauf nicht mehr nachgebracht werden dür-
fen. Die Eventualmaxime hat zur Folge, dass die Parteien ihre An-
griffs- und Verteidigungsmittel konzentriert vorzubringen und sich 
auch für den Fall zu äussern haben, dass ihrem Hauptstandpunkt 
kein Erfolg beschieden oder gegnerische Vorbringen wider Erwarten 
wichtig und richtig sein sollten (vgl. Eric Pahud, in: Dike-Kommentar 
ZPO, 2. Aufl., Art. 229 Rz. 1, mit Verweis auf Max Guldener, Schwei-
zerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 181 ff.; Hans Ul-
rich Walder, Zivilprozessrecht, 4 Aufl., Zürich 1996, § 19 Rz. 1; ferner 
auch Laurent Killias, Berner Kommentar ZPO, Bern 2012, Art. 229 
Rz. 1).
Gemäss Walder hat die Eventualmaxime folgende Auswirkungen, 
vgl. Walder § 19 Rz. 1: 
«Einer Partei ist es daher nicht gestattet, sich zunächst auf das 
Vorbringen 
des 
zur 
Begründung 
eines 
Hauptstandpunktes 
erforderlichen Materials zu beschränken und, falls sich später ergibt, 
dass der Hauptstandpunkt nicht geschützt werden kann, dazu 
überzugehen, 
neue 
Angriffs-
oder 
Verteidigungsmittel 
zur 
Begründung eines Eventualstandpunktes vorzubringen.»
Gleicher Meinung auch Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur 
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, § 114 ZPO 
Rz. 1a:
«Nach dem Grundsatz der Eventualmaxime darf eine Partei mit ihrer 
Sachdarstellung nicht ein sich abzeichnendes Ergebnis des 
Verfahrens abwarten und dann nach Gutdünken neuen Stoff 
vorzutragen.»
8.
Genauso verhält es sich im vorliegenden Fall: Mit dem von ihr beim 
IGE erwirkten Teilverzicht hat die Klägerin zugewartet, bis ihr das 
Fachrichtervotum mitgeteilt wurde. Nach der für sie negativen Beur-
teilung hat sich die Klägerin zum Teilverzicht beim IGE veranlasst 
gesehen, was die Klägerin selber eingesteht. Aufgrund der publizier-
ten Rechtsprechung war der Klägerin bekannt, dass das Bundespa-
tentgericht auf eine von ihr erst nach dem Fachrichtervotum bean-
tragten Einschränkung nicht eintreten würde. Sie sah sich deshalb 


O2016_012
Seite 7
veranlasst, diese stattdessen über den Umweg eines Teilverzichts 
beim IGE zu erwirken. Im Ergebnis hat die Klägerin damit erreicht, 
was ihr vor dem Bundespatentgericht nicht mehr zustand: Die An-
sprüche des Streitpatents einzuschränken nachdem das Fachrichter-
votum zu ihren Ungunsten ausgefallen war. 
9.
Zur Begründung einer grosszügigeren Anwendung der Eventualma-
xime wird in der Literatur auf das Ziel der materiellen Wahrheitsfin-
dung, dem Prozessrisiko, oder der Gefahr einer Aufblähung von 
Rechtsschriften hingewiesen (vgl. Leuenberger, in: Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 229 
Rz. 1; Pahud, Art. 229 Rz. 1; Killias, Art. 229 Rz. 2 je mit Verweisen 
auf die bundesrätliche Botschaft zur ZPO, BBl. 2006 7340).
Im vorliegenden Fall vermögen diese Gründe eine grosszügigere 
Zulassung von Noven aber gerade nicht zu rechtfertigen: Zur Einrede 
der unzulässigen Erweiterung hatte die Klägerin auch inhaltlich 
Stellung genommen. Statt zu diesem Zeitpunkt eine Einschränkung 
zu beantragen – und sei es auch nur eventuell – hat sie sich darauf 
beschränkt, ein Verstoss gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu bestreiten. 
Der Klägerin war bewusst, dass das Gericht das Streitpatent infolge 
unzulässiger Erweiterung als nichtig betrachten und ihre Klage 
abweisen könnte. Indem sich die Klägerin mit der blossen 
Bestreitung begnügt hat, hat sie dieses Risiko in Kauf genommen. Zu 
jenem Zeitpunkt stand es ihr frei, beim Bundespatentgericht oder 
beim 
IGE 
eine 
Einschränkung 
zu 
beantragen, 
beim 
Bundespatentgericht allenfalls auch nur eventualiter. 
Die Eventualmaxime will ein prozesstaktisches Lavieren – wenn nicht 
sogar ein Verhalten wider Treu und Glauben – verhindern. Wenn 
eine Partei auf Eventualanträge verzichtet um ihren Hauptstandpunkt 
nicht zu schwächen, so ist dies ihr gutes Recht. Nachdem das 
Fachrichtervotum dann aber zu ihren Ungunsten ausgefallen ist, 
kann sie darauf aber nicht mehr zurückkommen. Oder nach den 
treffenden Worten des Bundespatentgerichts: Das Fachrichtervotum 
ist keine Einladung an die Parteien, ihre bisherigen Parteivorbringen 
nach Belieben zu ergänzen (vgl. Bundespatentgericht Urteil 
O2015_008 
vom 
14. 
März 
2018 
E. 
23). 
Auch 
die 
Instruktionsverhandlung darf nicht dazu missbraucht werden, unter 
Umgehung 
der 
Novenregelung 
neue 
Angriffs-
und 
Verteidigungsmittel in das Verfahren einzuführen (vgl. Bundesgericht, 


O2016_012
Seite 8
Urteil 4A_70/2019 vom 6. August 2019 E. 2.3.1). Entsprechendes 
muss auch für das Fachrichtervotum gelten. 
Unter diesen Umständen kann es auch nicht darauf ankommen, ob 
die Klägerin die Einschränkung vorbehaltlos oder eventuell beantragt 
hat. Als Reaktion auf die Dupliknova der Beklagten hätte sie die 
Einschränkung auch eventuell beantragen können. Darauf zu 
verzichten war ihr gutes Recht, nur darauf zurückkommen kann sie 
später nicht - nachdem das Fachrichtervotum zu ihren Ungunsten 
ausgefallen war. Genau diese Beschränkung ist Sinn und Zweck der 
Eventualmaxime. 
Sie 
bezweckt 
eine 
vorhersehbare 
und 
berechenbare Prozessführung zu gewährleisten. 
Aus demselben Grund kann es auch nicht ankommen, bei welcher 
Instanz die Klägerin die Einschränkung beantragt, ob gegenüber dem 
Bundespatentgericht oder dem IGE. Es sind keine plausiblen Gründe 
ersichtlich, warum eine Einschränkung beim Bundespatentgericht 
anders behandelt werden soll als ein Teilverzicht beim IGE. In Bezug 
auf das Verfahren, und das ist allein von Interesse, sind die 
Wirkungen dieselben. In beiden Fällen wird ein neuer Sachverhalt in 
ein hängiges Gerichtsverfahren eingeführt. Für das Novenrecht 
müssen dieselben Regeln gelten, egal ob die Einschränkung dem 
Bundespatentgericht in einem hängigen Verfahren beantragt oder 
mittels Teilverzicht beim IGE erwirkt wird: Nach doppeltem 
Schriftenwechsel ist eine Änderung des Sachverhaltes und folglich 
eine Einschränkung der Patentansprüche nur noch nach den 
einschränkenden Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig 
(vgl. Urteile 4A_70/2019 vom 6. August 2019 E. 2.5.2; 4A_282/2018 
vom 4. Oktober 2018, E. 5.2; 4A_543/2017 vom 8. Mai 2018, E. 2.3). 
Es darf deshalb nicht darauf ankommen, bei welcher Instanz die 
Einschränkung beantragt wird. 
10. Nach Auffassung der Mehrheit ist die beim IGE erwirkte An-
spruchseinschränkung jedoch als echtes Novum zu berücksichtigen, 
da das vom IGE eingeschränkte Patent erst nach dem Fachrichtervo-
tum entstanden ist. 
Selbst wenn der Gang zum IGE novenrechtlich relevant wäre, würde 
er vorliegend keine Berücksichtigung des eingeschränkten Patents 
rechtfertigen. Der Entscheid, ob und wann ein Teilverzichtsverfahren 
vor dem IGE eingeleitet wird, obliegt allein der Patentinhaberin, 


O2016_012
Seite 9
vorliegend also der Klägerin (vgl. Art. 24 Abs. 2 PatG). Entgegen 
einer 
früheren 
Regelung 
ist 
der 
Teilverzicht 
nicht 
mehr 
eingeschränkt, mit anderen Worten kann die Patentinhaberin das 
Patent beliebig oft durch das IGE einschränken lassen (vgl. dazu 
Urteil 4A.1/2002 vom 29. April 2002 E. 2; zur Begründung dieser 
Gesetzesänderung, vgl. Botschaft über die Genehmigung von zwei 
Abkommen betreffend das europäische Patentsystem und über die 
Änderung des Patentgesetzes vom 18. Mai 2005, BBl. 2005, 3773, 
S. 3800). Es ist nicht auszuschliessen, dass mit jeder zusätzlichen 
Einschränkung erneut ein Fachrichtervotum und die Stellungnahmen 
der Parteien dazu eingeholt werden muss, wie das ja auch 
vorliegend der Fall gewesen war (vgl. Art. 37 Abs. 2 und 3 PatGG). 
Dieser Zusatzaufwand ist einer effizienten Verfahrensführung 
abträglich. 
Obliegt die Entstehung eines Novums aber allein dem Willen einer 
Partei, wie vorliegend der Antrag auf Teilverzicht, so vermag die 
Unterscheidung zwischen echten und unechten Noven nicht zu 
überzeugen, jedenfalls ist sie zu relativieren. Unabhängig von der
begrifflichen Unterscheidung zwischen echten und unechten Noven 
liegt das massgebliche Kriterium für die Zulässigkeit von Noven in 
der Entschuldbarkeit der Verspätung (vgl. Pahud, ZPO 229 Rz. 12). 
Da der Teilverzicht und die damit bewirkte Einschränkung allein vom 
Willen der Klägerin abhängen, kann nicht allein auf den 
Entstehungszeitpunkt des neuen Sachverhaltes abgestellt werden. 
Vielmehr ist zu prüfen, ob dieser Vorgang der Klägerin auch zu 
einem früheren Zeitpunkt möglich oder die Verspätung entschuldbar 
war. 
Der Gang zum IGE war der Klägerin auch zu einem früheren 
Zeitpunkt möglich. Es war ihr unbenommen, bereits in ihrer Antwort 
auf die Dupliknoven der Beklagten beim Bundespatentgericht eine 
Einschränkung zu beantragen, allenfalls auch nur eventuell, falls sie 
mit ihren Bestreitungen im Hauptpunkt unterliegen sollte, oder einen 
Teilverzicht beim IGE zu beantragen. Ein Zuwarten von rund 9 
Monaten lässt sich nicht rechtfertigen, jedenfalls kann ihr dies nicht 
als sorgfältiges oder beförderliches Prozessieren angerechnet 
werden. Gegenteiliges wird von der Klägerin auch nicht behauptet.
11. Gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO sind Noven «ohne Verzug» in das Ver-
fahren einzubringen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung be-


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Seite 10
deutet «ohne Verzug» bei «erster Gelegenheit» (BGE 142 III 413 E. 
2.2.4). Dieses Erfordernis gilt für echte und unechte Noven gleicher-
massen. Die Ansicht der Mehrheit hätte zur Folge, dass dieses ge-
setzlich für Noven geltende Erfordernis jegliche Bedeutung verlieren 
würde - jedenfalls im Patentprozess. Sie eröffnet der Patentinhaberin 
die Möglichkeit, auch noch nach dem Fachrichtervotum und damit 
nach Aktenschluss eine Einschränkung zu erwirken, vorausgesetzt, 
dass diese nicht beim Bundespatentgericht direkt beantragt, wohl 
aber beim IGE erwirkt wird. Es ist nicht nachzuvollziehen, wie ein 9-
monatiges Zuwarten mit dem Erfordernis bei «erster Gelegenheit» 
vereinbart werden kann. 
Es verhält sich nicht anders als bei einer nach Aktenschluss erklärten 
Verrechnung mit Gegenforderungen, vgl. Bundesgericht, Urteil 
4A_432/2013 vom 14. Januar 2014, bestätigt in Urteil 4A_69/2014 
vom 28. April 2014 E. 3.1, wonach materiell-rechtliche Einreden wie 
eine Verrechnungseinrede nur berücksichtigt werden können, wenn 
sie novenrechtlich zulässig in den Prozess eingebracht werden (E. 
2.3): 
«Die beklagte Partei ist zweifelsohne befugt, auf eine Verrechnung 
von Gegenforderungen im Prozess zu verzichten. Wenn sie dies 
aber nicht tut, sondern Verrechnung geltend machen will, darf sie 
nicht aus bloss taktischen Gründen bis zum Rechtsmittelverfahren 
zuwarten und dort Weiterungen und Verzögerungen bewirken. Ein 
solches Verhalten widerspricht der Eventualmaxime sowie Treu und 
Glauben.»
Der Aktenschluss nach doppeltem Schriftenwechsel dient einem 
geordneten und für die Parteien berechenbaren Prozessablauf. Die 
Parteien haben mithin nur zweimal das Recht, unbeschränkt 
Tatsachen 
und 
Beweismittel 
vorzutragen
(vgl. 
BGer 
Urteil 
4A_338/2017 vom 24. November 2017 E. 2.1). Ist es verspätet, nach 
dem Fachrichtervotum die Einschränkung beim Bundespatentgericht 
direkt zu beantragen, so die etablierte Rechtsprechung, so muss 
entsprechendes auch für die «indirekte» Einschränkung über den 
Umweg 
eines 
zusätzlichen 
Verwaltungsfahrens 
vor 
dem 
IGE gelten. 
12. Doch selbst wenn man der Meinung ist, die Noveneingabe sei grund-
sätzlich relevant sowie frist- und formgerecht eingebracht worden, so 


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Seite 11
widerspricht das Verhalten der Klägerin Treu und Glauben. Die Klä-
gerin hat 9 Monate zugewartet, bis sie den Teilverzicht beim IGE be-
antragt hat. Zu diesem Schritt hat sie sich erst entschlossen, nach-
dem das Fachrichtervotum zu ihren Ungunsten ausgefallen war. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hat die Klägerin einen Verstoss gegen Art. 123 
Abs. 2 EPÜ bestritten. Darauf muss sich die Klägerin behaften las-
sen. Das Zurückhalten von Angriffs- oder Verteidigungsmitteln für 
den Fall eines ungünstigen Prozessausgangs ist missbräuchlich, vgl. 
Urteil 4A_511/2018 vom 21. März 2019 E. 7.4: 
«Ledit principe interdit les comportements contradictoires dans le 
procès; il interdit aux parties, notamment, de garder des moyens de 
défense en réserve en vue de les soulever en appel si le jugement se 
révèle défavorable […].»
Entsprechendes muss auch in Bezug auf das Fachrichtervotum im 
Verfahren vor dem Bundespatentgericht gelten, das neue Vorbringen 
nach Aktenschluss nicht rechtfertigt. Das Fachrichtervotum soll nicht 
zu einer Einladung an die Parteien degradieren, ihre bisherigen 
Parteivorbringen nach Belieben zu ergänzen (in diesem Sinn das 
Bundespatentgericht in Urteil O2015_008 vom 14. März 2018 E. 23, 
ferner auch Bundesgericht, Urteil 4A_70/2019 vom 6. August 2019 E. 
2.3.1). An dieser Praxis ist festzuhalten. Auch die Klägerin nennt 
keine überzeugenden Gründe, welche ein Abweichen von dieser 
etablierten Praxis rechtfertigen würden. 
13. Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Minderheit des 
Spruchkörpers der Auffassung, dass die von der Klägerin mittels 
Teilverzicht beim IGE erwirkte Einschränkung des Streitpatents nicht 
als Novum in diesem Verfahren zugelassen werden kann. Die Ein-
schränkung kann weder als echtes noch als unechtes Novum im 
Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden. Im Übrigen 
verstösst das Verhalten der Klägerin auch gegen Treu und Glauben. 
Entsprechend ist auf die Klage nicht einzutreten. Es fehlt der Klägerin 
am Rechtschutzinteresse, die Verletzung einer nicht mehr bean-
spruchten technischen Lehre, die von Anfang an nie Wirkung hatte 
(vgl. Art. 28a PatG), gerichtlich prüfen zu lassen.
14. Ob das beim IGE eingeschränkte Patent nichtig ist, muss hier nicht 
beantwortet werden. Ebenso wenig muss die Frage abschliessend 
beantwortet werden, ob das klägerische Rechtsbegehren, i.B. die 


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Bedingung, dass nur Einschlagstege zu verbieten sind, die «als un-
gekrümmte, ebene Platten ausgebildet» sind, das angegriffene Ver-
letzungsobjekt als solches (nicht bloss als Nachahmung) erfasst. 
Immerhin konnte die Minderheit durch blossen Augenschein am an-
gegriffenen Verletzungsobjekt, selbst mit Hilfe eines Lineals, wegen 
der unterschwelligen Kugelkrümmung nicht mit Sicherheit feststellen, 
ob eine zusätzliche Längskrümmung (bei einer Herstellungstoleranz 
im Millimeterbereich oder darunter) entlang der kantenartigen Ein-
schlagstege vorhanden ist. Da 2-dimensionale Projektionen von einer 
kugelartigen 3-dimensionalen Fläche unumgängliche Verzerrungen 
und optische Täuschungen mit sich bringen, die noch durch die Er-
streckung der Stege senkrecht zur Kugelfläche vermischt werden, 
kann diese Frage auch nicht auf Grund von 2-dimensionalen Abbil-
dungen (e.g. Fotos) beantwortet werden. Um diese Frage zu beant-
worten scheint für die Minderheit ein Beweisverfahren notwendig zu 
sein, da dem Gericht die geeigneten Messmittel für eine sichere Er-
mittlung dazu fehlen. Darüber hinaus würde eine Vollstreckungsbe-
hörde mit den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert sein. Da es sich 
um eine strittige Verletzungsfrage handelt, trägt die Patentinhaberin 
und nicht die Verletzungsbeklagte die Beweislast und damit auch das 
Risiko, dass das Vorhandensein der Krümmung der Stege nicht 
schlüssig ermittelt werden kann.