bpatger · O2019_012 · 2021-08-30 · de
Gutheissung Verletzungsklage nach Einschränkung inter partes
Fachmann, Fachrichtervotum, Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche Auslegung, Patentnichtigkeit Einrede, Rechnungslegung, Rechtsbegehren, Teilnichtigkeit, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

O2019_012
1
Teilurteil des Bundespatentgerichts
i.S. C&E Fein GmbH und Robert Bosch GmbH gegen Coram Tools GmbH vom 
30. August 2021
Regeste: 
Art. 58 Abs. 1 ZPO, Art. 28a PatG; Dispositionsmaxime; Einschränkung von Patentan-
sprüchen.
Die für das Verfahren erklärte Einschränkung von Patentansprüchen («verbal» oder «inter par-
tes») wirkt auf den Erteilungszeitpunkt des Patents zurück («ex tunc»).
Art. 58 al. 1 CPC, Art. 28a LBI; Principe de disposition; limitation des revendications d’un
brevet.
La limitation des revendications d’un brevet déclarée dans le cadre de la procédure (« ver-
bale » ou « inter partes ») déploie un effet rétroactif à la date de la délivrance du brevet (« ex 
tunc »).
Art. 58 al. 1 CPC, Art. 28a LBI; Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; limitazione delle 
rivendicazioni di brevetto.
La limitazione delle rivendicazioni di brevetto dichiarata per il procedimento («verbale» o «inter 
partes») ha effetto retroattivo alla data di concessione del brevetto («ex tunc»).
Art. 58 para. 1 CPC, Art. 28a PatA; Principle of non ultra petita; limitation of patent claims.
The limitation of patent claims declared for the proceedings («verbal» or «inter partes») has ret-
roactive effect to the date of grant of the patent («ex tunc»).


Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2019_012
Te i l u r t e i l v o m 3 0 . Au g u s t 2 0 2 1
Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH Markus A. Müller
(Referent),
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder, 
Richter Dr. iur. Stefan Kohler, 
Richter Dr. phil. nat., dipl. Phys. Philipp Rüfenacht,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
1. C&E Fein GmbH,
Hans-Fein-Strasse 81, DE-73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, 
2. Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, DE-70442 Stuttgart, 
beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Thierry 
Calame und lic. iur. Peter Ling, Lenz & Staehelin, Brandschen-
kestrasse 24, 8027 Zürich, beide patentanwaltlich beraten 
durch Dr. ing. Michael Wallinger, Wallinger Ricker Schlotter 
Tostmann, Zweibrückenstrasse 5-7, DE-80331 München,
Klägerinnen
gegen
Coram Tools GmbH,
Märwilerstrasse 43b, 9556 Affeltrangen, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess und
MLaw Luca Angstmann, Homburger AG, Prime Tower, 
Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentanwaltlich beraten durch
Hans Rudolf Gachnang, Badstrasse 5, Postfach, 8501 Frauen-
feld,
Beklagte
Gegenstand
Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, 
Vernichtung, Rückruf); «Sägeblätter»


O2019_012
Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
Prozessgeschichte
1.
Am 19. September 2019 reichten die Klägerinnen die Klageschrift ein mit
folgenden Rechtsbegehren:
«1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 
für jeden Tag der Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5’000, sowie unter An-
drohung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen 
eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, 
mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, 
anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus 
der Schweiz auszuführen, oder bei diesen Handlungen mitzuwirken, Säge-
blätter, insbesondere gemäss der grafischen Darstellung in Anhang 1, welche 
die folgenden Merkmale aufweisen.
A.
a.
Die Sägeblätter sind dazu geeignet, in einer handgeführten Werkzeug-
maschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock Max® oder Star-
lock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegen-
der Antriebseinrichtung, verwendet zu werden;
b.
Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der sie an der 
Werkzeugmaschine derart befestigbar sind, dass deren Antriebsachse 
und eine Werkzeugdrehachse zusammenfallen;
c.
Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft sechs im 
Abstand zur Werkzeugdrehachse angeordnete Antriebsflächenbereiche 
mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten auf;
d.
Die Tangentialebenen sind an diesen Flächenpunkten gegenüber einer 
Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt;
f.
Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf;
g.
Diese Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werkzeug-
drehachse;
h.
Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, oberen Be-
grenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene;
i.
Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf;
j.
Durch die Seitenwandung entsteht ein im Wesentlichen hohlkegeliger 
Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen Querschnitt mit 


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variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in einer 
zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist;
k.
Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den Über-
gangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen aus-
gebildet.
B
Eventualiter:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit den folgenden zusätzli-
chen Merkmalen:
a.
Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf;
b.
Der Deckflächenabschnitt schliesst unmittelbar an allen sechs An-
triebsflächenbereichen an;
c.
Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Kompo-
nenten senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf;
d.
Der Deckflächenabschnitt ist im Bereich der ersten, oberen Begren-
zungsebene angeordnet und erstreckt sich radial in Richtung zur 
Werkzeugdrehachse hin;
e.
Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf.
C
Subeventualiter:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1B, mit den folgenden zusätzli-
chen Merkmalen:
a.
Die beiden Begrenzungsebenen sind senkrecht zur Werkzeugdreh-
achse angeordnet.
b.
Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet.
c.
Die Antriebsflächenbereiche sind zwischen den beiden Begren-
zungsebenen angeordnet.
D
Sub-subeventualiter:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1C, mit dem folgenden zusätzli-
chen Merkmal:
a.
Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) 
mm auf.
E
Sub-sub-subeventualiter:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1D, mit den folgenden zusätzli-
chen Merkmalen:


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a.
Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) 
mm auf.
b.
Der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen beträgt 4,2 (+/- 0,2 
mm).
F
Sub-sub-sub-subeventualiter:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1E, mit dem folgenden zusätzli-
chen Merkmal:
a.
Auf jeder Tangentialebene orientiert sich je ein Normalvektor in ra-
dialer Richtung von der Werkzeugdrehachse weg.
2.
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 60 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen 
über:

Die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Abnehmer der 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1;

sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und –preisen) für Sä-
geblätter gemäss Ziff. 1.
3.
Nach der Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren 
Ziff. 2 und für den Zeitraum, bis das Verbot gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 
rechtskräftig ist und von der Beklagten eingehalten wird, sei die Beklagte zu 
verpflichten, den Klägerinnen:

den Schaden aus entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 
5% seit dem jeweiligen Schadensdatum;

den mit den Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 erzielten Net-
togewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit der Erzielung des 
Gewinns;

eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Kla-
gepatents zu bezahlen.
4.
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern ge-


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Seite 5
mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Ur-
teils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, 
auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie den Klägerinnen den 
schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechenden Säge-
blätter zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zer-
störung sowie der zerstörten Modelle und Mengen.
5.
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern ge-
mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer 
geliefert wurden, von diesen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, indem 
letztere schriftlich auf die patentverletzende Natur der entsprechenden Säge-
blätter hingewiesen werden und ihnen zugesichert wird, dass sämtliche be-
reits geleisteten Zahlungen für die entsprechenden Sägeblätter einschliess-
lich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten sowie sonstige Gebühren voll-
umfänglich von der Beklagten zurückerstattet werden.
6.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Ein-
schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen,
sowie dem folgenden prozessualen Antrag
1.
Das Verfahren sei zunächst auf die Ziffern 1, 2, 4, 5 und 6 des Rechtsbegeh-
rens zu beschränken, und es sei darüber durch Teilentscheid zu entschei-
den.»
2.
Am 2. Dezember 2019 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem
Antrag, die Klage sei abzuweisen.
3.
Am 5. März 2020 fand eine lnstruktionsverhandlung statt, an der kein Ver-
gleich erzielt werden konnte. In der Folge erstatteten die Klägerinnen am 
20. Mai 2020 die Replik mit den folgenden geänderten Rechtsbegehren
«1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 
für jeden Tag der Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5’000, sowie unter An-
drohung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen 
eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, 
mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, 
anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus 


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der Schweiz auszuführen, oder bei diesen Handlungen mitzuwirken, Säge-
blätter, insbesondere gemäss der grafischen Darstellung in Anhang 1, welche 
die folgenden Merkmale aufweisen.
A.
a. Die Sägeblätter sind dazu geeignet, in einer handgeführten Werkzeug-
maschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock Max® oder Star-
lock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegen-
der Antriebseinrichtung, verwendet zu werden;
b. Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der sie an 
der Werkzeugmaschine derart befestigbar sind, dass deren An-
triebsachse und eine Werkzeugdrehachse zusammenfallen;
c. Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft sechs 
im Abstand zur Werkzeugdrehachse angeordnete Antriebsflächenbe-
reiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten auf;
d. Die Tangentialebenen sind an diesen Flächenpunkten gegenüber einer 
Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt;
e. Diese Tangentialebenen sind gegenüber einer Radialebene, welche 
sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt;
f.
Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf;
g. Diese Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werkzeug-
drehachse;
h. Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, oberen Be-
grenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene;
i.
Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf;
j.
Durch die Seitenwandung entsteht ein im Wesentlichen hohlkegeliger 
Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen Querschnitt 
mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in 
einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist;
k. Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den Über-
gangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen 
ausgebildet.
l.
Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf;
m. Der Deckflächenabschnitt schliesst unmittelbar an allen sechs An-
triebsflächenbereichen an; 


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n. Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Komponen-
ten senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf;
o. Der Deckflächenabschnitt ist im Bereich der ersten, oberen Begren-
zungsebene angeordnet und erstreckt sich radial in Richtung zur Werk-
zeugdrehachse hin;
p. Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf.
q. Die beiden Begrenzungsebenen sind senkrecht zur Werkzeugdreh-
achse angeordnet.
r.
Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet.
s. Die Antriebsflächenbereiche sind zwischen den beiden Begrenzungs-
ebenen angeordnet.
t.
Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) 
mm auf.
u. Das Sägeblatt hat im Bereich der Anschlusseinrichtung eine Wand-
stärke von 1,2 (+/- 0,2) mm;
v. Der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen beträgt 4,2 (+/- 0,2) 
mm.
B Eventualiter:
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit den folgenden zusätzlichen 
Merkmalen:
a. Eine Tangentialebene und eine senkrecht zur Werkzeugdrehachse an-
geordnete Radialebene bilden einen Winkel von 68° (+/- 6°) zueinan-
der.
2.
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 60 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen 
über:

Die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Abnehmer der 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1;

sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und –preisen) für Sä-
geblätter gemäss Ziff. 1.
3.
Nach der Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren 
Ziff. 2 und für den Zeitraum, bis das Verbot gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 


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rechtskräftig ist und von der Beklagten eingehalten wird, sei die Beklagte zu 
verpflichten, den Klägerinnen:

den Schaden aus entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 
5% seit dem jeweiligen Schadensdatum;

den mit den Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 erzielten Net-
togewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit der Erzielung des 
Gewinns;

eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Kla-
gepatents zu bezahlen.
4.
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern ge-
mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Ur-
teils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, 
auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie den Klägerinnen den 
schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechenden Säge-
blätter zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zer-
störung sowie der zerstörten Modelle und Mengen.
5.
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern ge-
mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer 
geliefert wurden, von diesen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, indem 
letztere schriftlich auf die patentverletzende Natur der entsprechenden Säge-
blätter hingewiesen werden und ihnen zugesichert wird, dass sämtliche be-
reits geleisteten Zahlungen für die entsprechenden Sägeblätter einschliess-
lich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten sowie sonstige Gebühren voll-
umfänglich von der Beklagten zurückerstattet werden.
6.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Ein-
schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.»
4.
Am 19. August 2020 reichte die Beklagte die Duplik ein, wobei sie an den
Rechtsbegehren gemäss Klageantwort festhielt. Die Klägerinnen nahmen 
am 21. September 2020 zu den neuen Behauptungen in der Duplik Stel-


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lung und korrigierten unter anderem die in der Replik inter partes einge-
schränkten Patentansprüche, indem sie festhielten, dass die patentge-
mässe Anschlusseinrichtung eine gerade Anzahl von 4 oder mehr und 32 
oder weniger Antriebsflächenbereichen aufweise. Mit Eingabe vom 29. 
September 2020 nahm die Beklagte Stellung zu den korrigierten Ansprü-
chen und bestritt, dass die «Korrektur» gemäss Stellungnahme zur Duplik 
zulässig sei. Mit Eingabe vom 12. Oktober 2020 nahmen die Klägerinnen
hierzu Stellung.
5.
Am 18. Dezember 2020 erstattete Richter Markus A. Müller sein Fachrich-
tervotum. Dazu nahmen die Parteien mit Eingaben vom 13. Februar 2021 
(Beklagte) und vom 15. Februar 2021 Stellung (Klägerinnen).
6.
Die auf den 12. März 2021 terminierte Hauptverhandlung wurde auf 
Wunsch der Parteien auf den 1. Juli 2021 verschoben.
Zuständigkeit
7.
Bei den Klägerinnen handelt es sich um juristische Personen mit Sitz in 
Deutschland, bei der Beklagten um eine solche mit Sitz in der Schweiz. Es 
liegt somit ein internationaler Sachverhalt vor. Gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ 
sowie Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit 
des Bundespatentgerichts gegeben. 
Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.
Zulässigkeit der «Korrektur» gemäss Eingabe vom 29. September 
2020
8.
Mit ihrer Replik vom 20. Mai 2020 schränkten die Klägerinnen die geltend 
gemachten Patentansprüche mit Wirkung für den vorliegenden Prozess 
(«verbal» oder «inter partes») ein. Unter anderem strichen sie in Merkmal 
13.1 gemäss der Merkmalsgliederung in E. 14 «eine gerade Anzahl», d.h. 
statt «die Anschlusseinrichtung weist eine gerade Anzahl von 4 oder mehr 
und 32 oder weniger Antriebsflächenbereichen auf» lautete das Merkmal 
«die Anschlusseinrichtung weist eine gerade Anzahl von 4 oder mehr und 
32 oder weniger Antriebsflächenbereichen auf». Mit Erstattung der Replik, 
d.h. ihrer zweiten Rechtsschrift, trat für die Klägerinnen der Aktenschluss 
ein.


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Nachdem die Beklagte am 19. August 2020 in ihrer Duplik beanstandete, 
dass die Streichung von «eine gerade Anzahl» zu einer Ausweitung des 
Schutzbereiches und einer unzulässigen Änderung der Patentansprüche 
führe, reichten die Klägerinnen mit der Stellungnahme zur Duplik vom 
21. September 2020 erneut geänderte Patentansprüche ein, die sich von 
den mit der Replik eingereichten einzig dadurch unterscheiden, dass «eine 
gerade Anzahl» wieder eingefügt wurde.
Die Änderungen in der Stellungnahme zur Duplik erfolgen nicht als Reak-
tion auf neues tatsächliches Vorbringen in der Duplik, d.h. die Klägerinnen 
können sich nicht auf Art. 229 Abs. 1 ZPO berufen. Ebenso scheint unstrit-
tig, dass die Streichung zu einer unzulässigen Änderung der geltend ge-
machten Ansprüche führt.
Die Klägerinnen berufen sich für die Korrektur darauf, dass es sich um ein 
offensichtliches Versehen handle. Aus der Begründung ergebe sich, dass 
die Streichung des Teilmerkmals «eine gerade Anzahl» nicht beabsichtigt 
gewesen sei. Die Streichung sei erkennbar sinnlos, da sie zu einem ungül-
tigen Anspruch führe. Die angegriffenen Ausführungsformen wiesen das 
Teilmerkmal auf, d.h. die Klage könne gutgeheissen werden basierend auf 
einem Anspruch, der das Teilmerkmal umfasse. Es sei nicht anzunehmen, 
dass die Klägerinnen sinnlose Änderungen einführten, die zum Prozess-
verlust führten.
Die Beklagte hält dem entgegen, dass es auf die subjektive Absicht der 
Klägerinnen nicht ankomme. Das Teilmerkmal «eine gerade Anzahl» sei in 
allen sechs geltend gemachten Fassungen des Anspruchs gestrichen wor-
den, und zwar in der Form von durchgestrichenem Text, was nicht zufällig 
passieren könne. Die Klägerinnen hätten ein eminentes Interesse daran, 
dass auch Ausführungsformen mit ungeraden Antriebsflächenbereichen 
vom Schutzbereich des Klagepatents erfasst würden, denn es sei möglich, 
mit dem «Starlock»-System der Klägerinnen kompatible Werkzeuge zu 
bauen, die ungerade Antriebsflächen aufwiesen. Das Klagepatent offen-
bare in Abs. [0067] Werkzeugeinrichtungen mit einer ungeraden Anzahl 
von Antriebsflächen sogar als bevorzugt. 
9.
Nach Aktenschluss können neue tatsächliche Behauptungen und Beweis-
mittel nur unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in das Ver-
fahren eingeführt werden. Neuer Sachverhalt liegt namentlich vor, wenn 


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die Patentinhaberin dem Gericht neue Patentansprüche zur Prüfung vor-
legt. 1
Gemäss Art. 52 ZPO haben alle am Verfahren beteiligten Personen nach 
Treu und Glauben zu handeln. Prozesshandlungen der Parteien sind nach 
Treu und Glauben auszulegen;2 auf die subjektive Absicht der erklärenden 
Partei kommt es nicht an. Daraus folgt, dass Rechtsbegehren im Lichte der 
dazu gegebenen Begründung auszulegen sind.3 Gemäss Bundesgericht 
ist es «überspitzt formalistisch», «eine Prozesserklärung buchstabenge-
treu auszulegen, ohne zu fragen, welcher Sinn ihr vernünftigerweise bei-
gemessen werden muss».4
In der Replik führen die Klägerinnen im Zusammenhang mit den Änderun-
gen in Merkmal 13.1 aus:
Des Weiteren wird der Anspruch auf in der erteilten Fassung bloss «insbe-
sondere» oder «vorzugsweise» beanspruchte Varianten gemäss Art. 24 
Abs. 1 lit. c PatG eingeschränkt. Es werden im vorliegenden Verfahren nur 
Werkzeugeinrichtungen beansprucht,

welche zur Verwendung mit einer Werkzeugmaschine geeignet sind, die 
eine sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegende Antriebseinrich-
tung aufweist (anstatt bloss «insbesondere oszillierend»);

deren Anschlusseinrichtung 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflä-
chenbereiche aufweist (anstatt bloss einer «geraden Anzahl»);

deren Antriebsflächenbereiche mit Abrundungen an den Übergangsberei-
chen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet sind 
(anstatt bloss «vorzugsweise»);
Es wird erläutert, dass den bestehenden Merkmalen weitere Teilmerkmale 
hinzugefügt würden («eingeschränkt»). So werde der Anspruch auf Werk-
zeuge zur Verwendung in oszillierenden Werkzeugmaschinen einge-
schränkt, während dieses Merkmal in der erteilten Fassung nur optional 
war («insbesondere oszillierend»). Weiter müsse die Anschlusseinrichtung 
4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereiche aufweisen, «an-
statt bloss einer «geraden Anzahl»». Aus dem Zusatz «anstatt bloss einer 
geraden Anzahl» ergibt sich, dass das Teilmerkmal «4 und mehr und 32 
 
1 BGE 146 III 55 E. 2.5.1 – «Durchflussmessfühler II» m.w.H.
2 BK ZPO-HURNI, Art. 52 N 18.
3 BGE 105 II 149 E. 2a.
4 BGer, Urteil 1P.850/2005 vom 8. Mai 2006, E. 4.2, m.H.a. BGE 113 Ia 94 E. 2.


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oder weniger Antriebsflächenbereiche» dem Merkmal «eine gerade An-
zahl» hinzugefügt werden sollte. Die Klägerinnen wollten für Dritte erkenn-
bar nicht das Merkmal «eine gerade Anzahl» durch «4 und mehr oder 32 
oder weniger» ersetzen, sondern es durch die Bandbreite der Anzahl An-
triebsflächen weiter einschränken. Eine Ersetzung würde ohne das 
«bloss» angezeigt, d.h. «anstatt bloss einer «geraden Anzahl»».
Aus der Streichung von «eine gerade Anzahl» in den Ansprüchen ist nach 
Treu und Glauben nicht zu schliessen, die Klägerin habe die Ansprüche in 
unzulässiger Weise auch auf eine ungerade Anzahl Antriebsflächenberei-
che ausgeweitet. Eine solche Auslegung widerspräche der klägerischen 
Begründung zu dieser Streichung. Daran ändert nichts, dass die Klägerin-
nen ein Interesse daran haben, den Schutzbereich des Klagepatents mög-
lichst breit zu definieren. Sie müssen gleichzeitig darauf achten, das Patent 
nicht unzulässig zu ändern. Nachdem die angegriffenen Ausführungsfor-
men alle eine gerade Anzahl von Antriebsflächen (sechs) aufweisen, war 
die Erweiterung auf eine ungerade Anzahl für das vorliegende Verfahren 
erkennbar überflüssig, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Streichung 
nicht als eine unzulässige Ausweitung der Ansprüche zu verstehen ist. 
Die Beurteilung hat daher im Sinne der Fassung der Ansprüche gemäss 
Stellungnahme vom 21. September 2020 zu erfolgen.
Klagepatent
10.
Die Klägerinnen machen eine Verletzung des schweizerischen Teils von 
EP 3 027 362 B2 («Klagepatent») geltend. Die Klägerinnen sind eingetra-
gene Inhaberinnen des Klagepatents, das am 25. Juli 2014 angemeldet 
und dessen Erteilung am 11. April 2018 veröffentlicht wurde. Das Klagepa-
tent beansprucht die Priorität der DE 202013006920 U vom 1. August 
2013.
Das Klagepatent betrifft ein austauschbares Werkzeug, beispielsweise 
zum Sägen, Schneiden oder Schleifen, zum Anschluss an eine Werkzeug-
maschine. Die Werkzeugmaschine soll insbesondere handgeführt sein und 
eine oszillierende Antriebsbewegung erzeugen. Der unabhängige An-
spruch 1 ist in der verbal eingeschränkten Fassung gemäss der Stellung-
nahme der Klägerinnen zur Duplik auf solche Anwendungen einge-
schränkt. Die Vorteile des Gegenstands von Anspruch 1 sind ausführlich in 
Bezug auf oszillierend angetriebene Werkzeuge dargestellt (Klagepatent, 


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Abs. [0022-0039]). Die Klägerinnen vertreiben unter der Marke «Starlock» 
Werkzeugmaschinen, die – bzw. die dazu passenden Werkzeuge – von der 
patentgemässen Lehre Gebrauch machen.
Abbildung 1: Werkzeugaufnahme eines «Bosch GOP 55-36 Multi-Cutter»
(links), dazugehöriges Schneidewerkzeug (rechts)
Massgeblicher Fachmann
11.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.5
Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 
noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den 
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 
verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet 
sein».6 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati-
ven oder intuitiven Denkens.7
 
5 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
6 BGE 120 II 71 E. 2.
7 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122.


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Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive 
Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten gebildet werden.8
12.
Gemäss der Beklagten ist der massgebliche Fachmann ein Maschinenin-
genieur mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und Berufserfah-
rung im Bereich der Entwicklung und Weiterentwicklung von Werkzeugma-
schinen, den zugehörigen Werkzeugen und dem Interface zwischen Werk-
zeugmaschinen und Werkzeugen. Weil Anschlusseinrichtungen von Werk-
zeugen häufig aus Metallplatten bestehen, die mit einem Stanzvorgang 
ausgeschnitten und in spezielle Formen gebracht werden, habe der Fach-
mann Kenntnis im Tiefziehen und Abkanten von Blechen. 
Die Klägerinnen wenden dagegen ein, es sei unzutreffend, dass der Fach-
mann besondere Kenntnisse im Bereich der Stanztechnik habe und dass 
Anschlusseinrichtungen von Werkzeugen häufig aus Metallplatten bestün-
den. Bohrer und Fräser, sehr typische Werkzeuge, bestünden beispiels-
weise nicht aus einer Metallplatte. Der Fachmann sei ein Maschineninge-
nieur mit Fachhochschulabschluss und Berufserfahrung im Bereich der 
Entwicklung von Werkzeugmaschinen und den zugehörigen Werkzeugen.
Der Einwand der Klägerinnen ist berechtigt, soweit er das angebliche zu-
sätzliche Wissen des massgeblichen Fachmanns im Tiefziehen und Ab-
kanten von Blechen betrifft. Der vorliegend massgebliche Fachmann ist ein 
Maschineningenieur mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und 
Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung und Weiterentwicklung von 
handgeführten Werkzeugmaschinen, den zugehörigen Werkzeugen und 
dem Interface zwischen Werkzeugmaschinen und Werkzeugen.
Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche
13.
Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,9 d.h. 
der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen 
 
8 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.4.
9 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».


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technischen Sinn zu geben, zu lesen.10 Dabei ist grundsätzlich vom Pa-
tentanspruch als Ganzes auszugehen.11 Wo sich einem Anspruch auch 
nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnun-
gen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patent-
inhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchli-
chen Definition des beanspruchten Gegenstandes.12
Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der 
Technik ebenfalls Auslegungsmittel.13 Definiert die Patentschrift einen Be-
griff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden 
technischen Gebiet auszugehen.
Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-
standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.14 Der 
Anspruch soll im Zweifelsfall so gelesen werden, dass die im Patent ge-
nannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden;15 anderer-
seits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzu-
schränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.16 Wenn in der 
Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerk-
malen gesprochen wird,17 so muss das derart verstandene Merkmal immer 
in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. 
der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, 
 
10 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA verwendet 
den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 
2001, E. 2.4: «He [the skilled person] should try […] to arrive at an interpretation 
of the claim which is technically sensible and takes into account the whole 
disclosure of the patent (Article 69 EPC). The patent must be construed by a mind 
willing to understand not a mind desirous of misunderstanding.”
11 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».
12 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 
25. Mai 2021, E. 6.1 – Lumenspitze (zur Publikation vorgesehen); Urteil 
4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – Peer-to-Peer Protokoll.
13 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».
14 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
15 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze».
16 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
17 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».


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Seite 16
aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.18
14.
Der geltend gemachte inter partes eingeschränkte unabhängige Hauptan-
spruch des Klagepatents lautet in der massgeblichen Fassung gemäss 
Stellungnahme zur Duplik vom 21. September 2020 in der klägerischen 
Gliederung und Nummerierung (Streichungen gegenüber den erteilten An-
sprüchen durch durchgestrichenen Text angezeigt):
«1.1
Werkzeugeinrichtung, welche zur Verwendung mit einer, insbesondere 
handgeführten, Werkzeugmaschine geeignet ist, die eine sich um eine An-
triebsachse, insbesondere oszillierend, bewegende Antriebseinrichtung 
aufweist,
1.2
und welche eine Anschlusseinrichtung aufweist, mit der sie an einer Werk-
zeugmaschine derart befestigbar ist, dass deren Antriebsachse und eine 
Werkzeugdrehachse im Wesentlichen zusammenfallen,
1.3
wobei diese Anschlusseinrichtung zur Aufnahme einer Antriebskraft we-
nigstens zwei im Abstand zu dieser Werkzeugdrehachse angeordnete An-
triebsflächenbereiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten aufweist,
1.4
dadurch gekennzeichnet, dass Tangentialebenen an diesen Flächenpunk-
ten gegenüber einer Axialebene, welche dieses Werkzeugdrehachse ein-
schliesst, geneigt sind,
1.5
wobei diese Tangentialebenen gegenüber einer Radialebene, welche sich 
senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt sind,
1.6
wobei die Anschlusseinrichtung eine Seitenwandung aufweist,
1.7
wobei diese Seitenwandung radial beabstandet von der Werkzeugdreh-
achse verläuft,
1.8
wobei sich diese Seitenwandung zwischen einer ersten, oberen Begren-
zungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene erstreckt, 
und,
1.9
wobei diese Seitenwandung die Antriebsflächenbereiche aufweist,
1.10
wobei durch die Seitenwandung ein im Wesentlichen hohlkegeliger Ab-
schnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung entsteht, der einen Quer-
 
18
BPatGer, 
Urteil 
O2016_009
vom 
18. Dezember 
2018, 
E. 25 
–
«Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 –
«Werkzeugeinrichtung».


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Seite 17
schnitt mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdreh-
achse in einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene auf-
weist.
13.1
dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlusseinrichtung (12) eine gerade 
Anzahl von 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereichen (2, 
2a, 2b) aufweist, vorzugsweise 4 oder mehr, bevorzugt 8 oder mehr und 
besonders bevorzugt 16 oder mehr, und weiter vorzugsweise 64 oder we-
niger, bevorzugt 48 oder weniger und besonders bevorzugt 32 oder weni-
ger, ganz besonders bevorzugt 24,
13.2
wobei diese Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) insbesondere im Wesent-
lichen sternartig, vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons, 
vorzugsweise mit Abrundungen an den Übergangsbereichen zwischen 
den einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet sind
8.1
und dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlusseinrichtung (12) einen 
Deckflächenabschnitt (10, 10a) aufweist,
8.2
dass sich dieser mittelbar oder unmittelbar an wenigstens einen dieser An-
triebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) anschliesst,
8.3
dass dessen Erstreckung wenigstens eine Komponente senkrecht zur 
Werkzeugdrehachse (5) aufweist, und
8.4
dass dieser Deckflächenabschnitt (10, 10a) im Wesentlichen im Bereich 
einer dieser ersten, oberen Begrenzungsebenen (8a) angeordnet ist und 
vorzugsweise dass sich der Deckflächenabschnitt (10, 10a) radial m Rich-
tung zur Werkzeugdrehachse (5) hin erstreckt; und
8.5
dass dieser Deckflächenabschnitt (10, 10a) wenigstens eine Ausnehmung 
aufweist, wobei diese Ausnehmung oder mehrere dieser Ausnehmungen 
bevorzugt im Wesentlichen im Bereich der Werkzeugdrehachse (5) ange-
ordnet sind, wobei weiter bevorzugt eine oder mehrere dieser Ausneh-
mungen rotationssymmetrisch zu dieser Werkzeugdrehachse (5) ange-
ordnet sind.
3.1
und dadurch gekennzeichnet, dass diese Begrenzungsebenen (8, 8a, 8b) 
im Wesentlichen senkrecht zu dieser Werkzeugdrehachse (5) angeordnet 
sind,
3.2
dass diese Begrenzungsebenen (8, 8a, 8b) voneinander beabstandet 
sind,
3.3
dass jeder dieser Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) zwischen einer die-
ser ersten, oberen Begrenzungsebenen (8a) und einer dieser zweiten, un-
teren Begrenzungsebenen (8b) angeordnet ist, und vorzugsweise dass 


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sich eine Vielzahl, vorzugsweise alle, dieser Antriebsflächenbereiche zwi-
schen einer einzigen ersten, oberen Begrenzungsebene (8a) und einer 
einzigen zweiten, unteren Begrenzungsebene (8b) erstrecken,
7.1
und dadurch gekennzeichnet, dass diese Seitenwandung im Wesentli-
chen eine mittlere Wandstärke (t,) aufweist, welche vorzugsweise grösser 
oder gleich 0,2 mm, bevorzugt grösser als 0,5 mm und besonders bevor-
zugt grösser 0,8 mm, weiter vorzugsweise kleiner oder gleich 4 mm, be-
vorzugt kleiner als 2 mm und besonders bevorzugt kleiner als 1,5 mm, 
ausserdem besonders bevorzugt im Wesentlichen 1 mm oder 1,5 mm oder 
bevorzugt zwischen 1 mm und 1,5 mm beträgt; und/oder dass die Seiten-
wandung im Wesentlichen radial geschlossen um die Werkzeugdrehachse 
(5) umläuft.
4.1
und dadurch gekennzeichnet, dass diese Werkzeugeinrichtung (1, 1b), 
insbesondere im Bereich der Anschlusseinrichtung (12), im Wesentlichen
eine Wandstärke t aufweist,
4.2
dass wenigstens eine diese erste Begrenzungsebene (8a) und eine diese
zweite Begrenzungsebene (8b) um einen Abstand T voneinander beab-
standet sind; und
4.3
dass dieser Abstand T vorzugsweise grösser ist als 1 mal t, bevorzugt 
grösser als 2 mal t und besonders bevorzugt grösser oder gleich 3 mal t,
und weiter vorzugsweise kleiner als 20 mal t, bevorzugt kleiner als 10 mal 
t und besonders bevorzugt kleiner oder gleich 5 malt, und weiter bevorzugt 
entspricht T im Wesentlichen 3,5 mal t -+/- 0,75 mal t.»
Hilfsweise machen die Klägerinnen einen weiteren inter partes einge-
schränkten Hauptanspruch geltend, der zusätzlich das Merkmal gemäss 
dem erteilten abhängigen Anspruch 11 umfasst.
Die inter partes eingeschränkten abhängigen Ansprüche ergeben sich aus 
den Beilagen zur Stellungnahme der Klägerinnen zu Noven in der Duplik. 
Vorab ist der geltend gemachte Anspruch auszulegen, soweit die Parteien 
unterschiedliche Auslegungen vertreten. Die Parteien vertreten unter-
schiedliche Auffassungen zur Bedeutung der folgenden Merkmale/Begriffe: 
«oszillierend», «Seitenwandung», «mit Abrundungen» und «sternartig».
Auf eine Auslegung des Begriffs «sternartig» wird verzichtet, da seine Strei-
chung aus dem geltend gemachten Anspruch nicht zu einer unzulässigen 
Änderung führt (nachstehend E. 22).


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Seite 19
Auslegung von «oszillierend» (Merkmal 1.1)
15.
In der Duplik, in der Diskussion der Offenbarung der EP 0 596 831 A1, 
versteht die Beklagte den Begriff «oszillierend» als synonym mit «schwin-
gend», und damit auch das EP 0 596 831 A1, Spalte 3, Zeilen 5-10 be-
schriebene «schwingende und schwingend, rotierende Schleifbewegung 
auf das scheibenförmige Werkzeug abgeben» umfassend. 
Die Klägerinnen versuchen in ihrer Stellungnahme zur Duplik einen Unter-
schied zwischen den Begriffen «oszillierend» und «schwingend» zu be-
gründen, und verstehen, wie schon in der Replik, die in EP 0 596 831 A1
erwähnte Schleifbewegung als einen Schwingschleifer oder Exzenter-
schleifer beschreibend. 
In ihrer darauffolgenden Stellungnahme bestreitet die Beklagte anhand von 
Gegenbeispielen die Unterscheidung zwischen «oszillierend» und 
«schwingend». Die Klägerinnen gestehen zu, dass die Begriffe zum Teil
tatsächlich vermischt werden, jedoch der Fachmann nicht Oszillationsma-
schinen als Schwingmaschinen bezeichne oder umgekehrt.
16.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe «Oszillation», 
«Schwingung» und «Schwankung» tatsächlich austauschbar verwendet. 
Massgeblich ist aber die Definition im Klagepatent. Das Klagepatent ver-
steht unter einer Werkzeugmaschine mit oszillierender Antriebseinrichtung 
eine Werkzeugmaschine mit einer Bewegung der Antriebseinrichtung, bei 
der die Antriebseinrichtung sich ausgehend von einer Mittellage in einer 
ersten Drehrichtung bewegt, bis zum Stillstand abgebremst wird und sich 
dann in umgekehrter Drehrichtung wieder bis zum Stillstand bewegt (Abs. 
[0007]).
Die im Klagepatent vorgenommenen Definition steht im Einklang mit der
Aufgabe der Erfindung und mit der vorangehenden Beschreibung des 
Stands der Technik bezüglich umlaufenden Antrieben und oszillierenden 
Antrieben: Die Aufgabe bezieht sich auf die zuverlässige Aufnahme von 
Drehmomenten, die durch die Umkehr der Drehrichtung entstehen 
(Abs. [0006]-[0011]).
Somit ist unter der gemäss Merkmal 1.1 geforderten Eignung für die Ver-
wendung mit einer oszillierend bewegenden Antriebseinrichtung die Eig-
nung für eine Antriebseinrichtung mit Drehrichtungsumkehr zu verstehen. 


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Eine Beschränkung auf bestimmte Bereiche von Oszillationsfrequenzen 
ergibt sich nicht aus dem Klagepatent; Abs. [0008] nennt zwar typische Be-
reiche, lässt aber auch höhere und tiefere Oszillationsfrequenzen zu. 
Auslegung von «Seitenwandung» (Merkmale 1.6-1.10, 7.1)
17.
Die Klägerinnen gehen in der Klage vom Urteil aus dem Massnahmever-
fahren S2018_007 aus, gemäss dem die Seitenwandung das gesamte 
Werkzeug sein könne, sich aber dem Klagepatent nicht entnehmen liesse, 
dass die Werkzeugeinrichtung selber sowohl Anschlusseinrichtung als 
auch Arbeits- und Verbindungsbereich sein könne.
Die Beklagte antwortet, dass das Klagepatent keine einschränkenden An-
forderungen darüber enthalte, wie die Anschlusseinrichtung gegenüber 
dem Arbeits- und Verbindungsbereich des Werkzeugs ausgestaltet sein 
solle, und sich somit die von den Klägerinnen geforderte Trennung von An-
schlusseinrichtung und Werkzeug dem Klagepatent nicht als zwingende 
Voraussetzung entnehmen lasse. Die Beklagte ist zudem einerseits der 
Ansicht, dass eine Seitenwandung etwas Flächiges sein könne, stimmt 
aber auch der Auffassung zu, dass falls der Auslegung des Bundespatent-
gerichts im Massnahmeverfahren gefolgt werde, gemäss der eine Seiten-
wandung etwas körperlich Ausgedehntes sei, dann zu Recht deren Wand-
stärke von beliebiger Dicke sein könne. 
In der Replik führen die Klägerinnen aus, Seitenwandungen müssten zwin-
gend dreidimensional sein, denn sie hätten Antriebsflächenbereiche (zwei 
Dimensionen) und eine Wandstärke (die dritte Dimension). Letztere sei mit 
der Aufnahme der Merkmale aus dem erteilten Anspruch 7 auch in An-
spruch 1 erwähnt. 
In der Duplik anerkennt die Beklagte, dass die Seitenwandung eine Wand-
stärke hat, stellt aber fest, dass das Klagepatent dennoch keine einschrän-
kenden Voraussetzungen an die an die Beschaffenheit der Seitenwandun-
gen enthalte und die Seitenwandungen demzufolge grundsätzlich von be-
liebiger Dicke sein könnten. In ihrer Stellungnahme dazu verweisen die 
Klägerinnen auf den Blickwinkel des Maschinenbauers; bei einer Wandung 
sei in aller Regel die zweidimensionale Fläche viel grösser als deren Dicke, 
ansonsten sei beispielsweise von einem Kanal die Rede.
18.
Durch die Neufassung des Anspruchs 1 in der Replik, gemäss dem die 


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Seitenwandung eine mittlere Wandstärke (t) aufweist, die grösser oder 
gleich 0,2 mm, und kleiner oder gleich 4 mm ist (Merkmal 7.1), ist sie zwei-
fellos als etwas körperlich Ausgedehntes zu verstehen, wie schon im 
Massnahmeverfahren entschieden wurde (Urteil S2018_007 vom 2. Mai 
2019, E. 16). Durch die Einschränkung auf Wandstärken zwischen 0,2 mm 
und 4 mm erübrigt sich eine Diskussion darüber, ab welcher Dicke der 
«Wand» im Verhältnis zum umschlossenen Raum noch von einer Wand 
gesprochen werden kann.
Auslegung von «mit Abrundungen [an den Übergangsbereichen zwi-
schen den einzelnen Antriebsflächenbereichen]» (Merkmal 13.2)
19.
An den Übergangsbereichen der Antriebsflächen stehen jeweils zwei Flä-
chen in einem stumpfen Winkel aufeinander. Im Wesentlichen streiten die 
Parteien darüber, ob die «Abrundungen» einen gewissen minimalen Ra-
dius aufweisen müssen. 
Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch auf dem technischen Gebiet der 
Materialbearbeitung bedeutet «mit Abrundungen», dass eine Kante gebro-
chen ist.19 In welchem Ausmass die Kante gebrochen ist, lässt sich dem 
Begriff nicht entnehmen.
Es fehlen in der Patenschrift Angaben zur Wirkung der Abrundungen, so 
dass auch eine funktionale Auslegung nicht zu einem beschränkenden Ver-
ständnis führt. Ebenso fehlen in der Patentschrift bevorzugte Werte für Ra-
dien oder andere Masse dieser Abrundungen.
Daher ist der Begriff «mit Abrundungen» breit zu verstehen und kann auf 
jede Kante gelesen werden, die mit herkömmlichen Fertigungstechniken 
hergestellt wurde. Je nach Betrachtungsmassstab ist jede Kante herstel-
lungstechnisch bedingt abgerundet. 
Rechtsbeständigkeit
Unzulässige Änderungen (Art. 123 (2) EPÜ)
20.
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit 
des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des 
 
19 de.wiktionary.org/wiki/abrunden (zuletzt besucht am 20. Juli 2021).


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Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hin-
ausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c 
EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.20 
Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro-
päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-
sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demge-
mäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Pa-
tent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den 
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus-
geht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlos-
sen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er 
für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmel-
dung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, 
nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldever-
fahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand 
der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hin-
gewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit 
stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht wer-
den, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwar-
ten waren.21
Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» 
nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt 
wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 (2) 
EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung 
und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung 
eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fach-
mann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich einge-
reichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – ob-
jektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig ent-
nehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» bezeichnet.22
Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.23 Nach 
der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es 
 
20 BGE 146 III 177 E. 2.1.1.
21 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.
22 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen.
23 BGE 146 III 177 E. 2.1.3.


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Seite 23
nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal 
aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in 
Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der 
Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine so ge-
nannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruch-
ten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht 
offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der 
ursprünglich offenbarte Kontext.24
Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn kei-
nerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwi-
schen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das her-
ausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft 
ist.25 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung 
in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, 
dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den 
übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich un-
mittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.26
Die Beklagte wendet ein, die geltend gemachten inter partes eingeschränk-
ten Patentansprüche seien unzulässig geändert worden, so dass ihre Ge-
genstände über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgingen. 
Die Klägerinnen bestreiten, dass die Ansprüche unzulässig geändert wur-
den. Soweit sich der Einwand der unzulässigen Änderung auf die Strei-
chung von «eine gerade Anzahl» bezieht, hat er sich durch die Zulassung 
der Korrektur (E. 9) erledigt. Die weiteren Einwendungen werden nachfol-
gend geprüft.
Unzulässige Änderung durch Weglassen von «im Wesentlichen stern-
artig, vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons» (Merkmal 
13.2)
21.
Die Beklagte führt aus, die Übernahme nur des Merkmals «mit Abrundun-
 
24 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.
25 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf 
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.
26 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf 
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; 
T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5.


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gen an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächen-
bereichen» aus Anspruch 13 der erteilten Fassung, ohne die übrigen Merk-
male desselben, führe zu einer unzulässigen Erweiterung. Dies, weil das 
Merkmal Teil einer Kaskade von vorzugsweisen Ausgestaltungen sei und 
nur im Zusammenhang mit den vorangehenden Merkmalen, als eine wei-
tere Einschränkung, offenbart sei. Daher müsse mit der Zusammenlegung 
von Anspruch 1 und 13 zwingend eine Einschränkung auf die Ausführungs-
form mit «im Wesentlichen sternartig, vorzugsweise in Form eines stern-
förmigen Polygons», zumindest aber «im Wesentlichen sternartig» einher-
gehen. Gemäss der Beklagten werden im Klagepatent kaskadenartige Ein-
schränkungen jeweils durch eine Folge von «insbesondere»- oder «vor-
zugsweise»-Formulierungen wiedergegeben und unabhängige Anforde-
rungen durch die Formulierung «weiter vorzugsweise» eingeführt. 
Die Klägerinnen machen geltend, die Merkmale bezüglich der Antriebsflä-
chenbereiche bildeten ein Nebeneinander verschiedener optionaler Merk-
male. Sie verweisen weiter auf Abs. [0069] des Klagepatents, gemäss dem 
unter den Begriff Polygon auch eine Form verstanden wird, bei der die 
Ecken abgerundet sind. Sie widersprechen der Behauptung der Beklagten,
eine Aneinanderreihung von «vorzugsweisen» Ausführungsformen be-
deute einen Hinweis auf eine kaskadenartige Einschränkung. Im strittigen 
Text aus dem erteilten Anspruch 13 werde gerade nicht die sonst bei einer 
Kaskade verwendeten Wortfolge (vorzugsweise – bevorzugt – besonders
bevorzugt) verwendet.
22.
Dass eine Kaskade vorliegt, kann sich einerseits implizit aus den Merkma-
len ergeben, die in den Einschränkungen genannt sind, indem den gleichen 
Merkmalen zunehmend engere numerische Wertebereiche zugeordnet 
sind, oder indem diese Merkmale mit einer zunehmenden Menge von At-
tributen versehen werden. Andererseits kann eine Kaskade durch die For-
mulierung des Anspruchs ausdrücklich definiert sein, beispielsweise durch 
Verknüpfung von Merkmalen mit Formulierungen wie «bevorzugt – beson-
ders bevorzugt – ganz besonders bevorzugt», wie in Merkmal 13.1. Liegt 
keine explizite Formulierung einer Kaskade vor, ist zunächst von einer An-
einanderreihung von Einschränkungen auszugehen. Werden die Ein-
schränkungen inhaltlich betrachtet, kann sich eine implizite Kaskade erge-
ben. 
Vorliegend ist dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 13 entgegen der be-
klagtischen Sichtweise keine ausdrückliche Kaskadierung zu entnehmen. 


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Anspruch 13 in der erteilten Fassung lautet auszugsweise (letzter Teilsatz, 
entspricht Anspruch 24 der ursprünglichen Anmeldung WO 2015/014467 
A1):
[…] wobei diese Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) insbesondere im We-
sentlichen sternartig, vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons, 
vorzugsweise mit Abrundungen an den Übergangsbereichen zwischen den 
einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet sind.
Der Anspruch verwendet die Wortfolge insbesondere – vorzugsweise –
vorzugsweise, und somit gerade nicht die beispielsweise in den Ansprü-
chen 4, 7 und im ersten Satzteil von Anspruch 13 verwendete Wortfolge
vorzugsweise – bevorzugt – besonders bevorzugt, die eine Kaskade fort-
schreitender Einschränkungen anzeigt. Der Beklagten ist zwar zuzustim-
men, dass die Formulierung «weiter vorzugsweise» im Klagepatent ver-
wendet wird, unabhängige Anforderungen einzuführen. Daraus folgt aber 
nicht der Umkehrschluss, dass wenn diese Formulierung nicht vorliegt, 
keine unabhängige Anforderung vorliegt. Die Formulierung des umstritte-
nen Satzteils lässt offen, ob eine Aneinanderreihung von optionalen Merk-
malen oder eine Kaskade immer engerer Konkretisierungen gemeint ist. 
Implizit zeigen nur die beiden ersten Merkmale eine Kaskade an, von «im 
wesentlichen sternartig» zu «in Form eines sternförmigen Polygons». 
Diese Merkmale betreffen die Form, welche die Antriebsflächenbereiche
insgesamt bilden. Das dritte Merkmal betrifft eine andere Eigenschaft, 
nämlich die einzelnen Übergangsbereiche zwischen den Antriebsflächen-
bereichen. Diese Eigenschaft ist nicht an die Form der Gesamtheit als 
«sternförmig» gebunden, sondern existiert unabhängig davon: auch ein 
nicht sternförmiges Polygon, bspw. ein Quadrat, kann Abrundungen an den 
Übergangsbereichen seiner Flächen aufweisen. Dem Wortlaut des erteil-
ten Anspruchs 13 lässt sich daher nicht entnehmen, dass die Eigenschaf-
ten «sternartig» und «mit Abrundungen an den Übergangsbereichen» nur 
in Kombination miteinander offenbart sind.
Dasselbe ergibt sich aus der Beschreibung des Streitpatents. Die Ausfüh-
rungsform gemäss Fig. 16 der ursprünglichen Anmeldung zeigt eine Werk-
zeugeinrichtung mit einer Anschlusseinrichtung in Form eines sternförmi-
gen Polygons mit abgerundeten inneren und äusseren Ecken. In der dazu-
gehörigen Beschreibung wird ausgeführt, die in den Fig. 16 und 17 für 
sternförmige Polygone dargestellten Zusammenhänge liessen sich auch 
auf 
andere 
Formen 
solcher 
Anschlussreinrichtungen 
übertragen 


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(WO 2015/014467 A1, S. 38:32-34, entspricht Abs. [0119] des erteilten Pa-
tents). Auch in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels werden die Ab-
rundungen an den Übergangsbereichen daher nicht nur in Kombination mit 
der Sternform offenbart, sondern auch für andere Formen.
Eine Aufnahme des Merkmals «mit Abrundungen an den Übergangsberei-
chen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen» aus dem ur-
sprünglichen Anspruch 24 in den geltend gemachten Anspruch unter Weg-
lassung der vorangehenden beiden optionalen Merkmale ist somit zuläs-
sig.
Unzulässige Änderung durch Auswahl von Wertebereichen (Merk-
male 4.3 und 7.1)
23.
Die Klägerinnen änderten in der Replik den erteilten Anspruch 4 (entspricht 
dem zweiten Teilsatz des ursprünglichen Anspruchs 6), der wie folgt lau-
tete,
dass dieser Abstand T [sc. zwischen erster und zweiter Begrenzungsebene] 
vorzugsweise grösser ist als 1 mal t, bevorzugt grösser als 2 mal t und be-
sonders bevorzugt grösser oder gleich 3 mal t, und weiter vorzugsweise klei-
ner als 20 mal t, bevorzugt kleiner als 10 mal t und besonders bevorzugt klei-
ner oder gleich 5 mal t, und weiter bevorzugt entspricht T im Wesentlichen 
3,5 mal t -+/- 0,75 mal t
zu «dieser Abstand grösser ist als 1 mal t und kleiner als 20 mal t».
Den erteilten Anspruch 7 (entspricht dem ursprünglichen Anspruch 10 ohne 
das optionale Merkmal), der wie folgt lautete, 
dass diese Seitenwandung im Wesentlichen eine mittlere Wandstärke (t) auf-
weist, welche vorzugsweise grösser oder gleich 0,2 mm, bevorzugt grösser 
als 0,5 mm und besonders bevorzugt grösser 0,8 mm, weiter vorzugsweise 
kleiner oder gleich 4 mm, bevorzugt kleiner als 2 mm und besonders bevor-
zugt kleiner als 1,5 mm, ausserdem besonders bevorzugt im Wesentlichen 1 
mm oder 1,5 mm oder bevorzugt zwischen 1 mm und 1,5 mm beträgt; und/o-
der dass die Seitenwandung im Wesentlichen radial geschlossen um die 
Werkzeugdrehachse (5) umläuft


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änderten die Klägerinnen in der Replik zu «dass diese Seitenwandung im 
Wesentlichen eine mittlere Wandstärke (t) aufweist, welche grösser oder 
gleich 0,2 mm und kleiner oder gleich 4 mm beträgt». 
Für die Beklagte liegen darin unzulässige Änderungen. Die ursprüngliche 
Anmeldung offenbare keine Bereiche mit einander eindeutig zugeordneten 
unteren und oberen Grenzen, sondern voneinander unabhängige untere 
und obere Grenzwerte. Deren Kombination sei nicht unmittelbar und ein-
deutig offenbart. Die Klägerinnen argumentieren, die eingeschränkte An-
spruchsfassung entspreche einer Zusammenlegung von einem unabhän-
gigen mit abhängigen Patentansprüchen. Dabei seien besondere Ausfüh-
rungsformen, die durch «bevorzugte» Merkmale beschrieben seien, im 
Sinne von weiteren abhängigen Ansprüchen zu verstehen, und könnten 
daher gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG zusammengelegt werden. Sie stel-
len beispielhaft einen derart aufgeteilten Anspruch 4 dar, in dem sie jeweils 
eine Untergrenze und eine Obergrenze einander zuordnen. Die Merkmale 
der eingeschränkten Fassung seien daher integrierende Bestandteile der 
erteilten Ansprüche.
24.
Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Euro-
päischen Patentamts, der sich das Bundespatentgericht angeschlossen 
hat, ist die Kombination von Endpunkten offenbarter Bereiche in den ur-
sprünglich eingereichten Unterlagen eindeutig unmittelbar und eindeutig 
offenbart, wenn ein offenbarter bevorzugter engerer Bereich mit einem der 
Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des offen-
barten Ganzen liegen, kombiniert wird.27
Diese Rechtsprechung ist auf den vorliegenden Fall nicht direkt anwend-
bar. Es wird vorliegend kein bevorzugter Bereich mit einem unmittelbar da-
ran angrenzenden Teilbereich kombiniert. Es werden aber auch nicht be-
liebige offenbarte Werte miteinander kombiniert. Vielmehr wird aus einer in 
einem Anspruch offenbarten Liste von Wertebereichen jeweils der breiteste 
Bereich ausgewählt. 
Offenbart werden in den ursprünglichen Ansprüchen 6 und 10 bevorzugte 
Wertebereiche. Entgegen der Auffassung der Beklagten werden nicht nur 
 
27 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 23 – «Tadalafil 5mg», unter 
Hinweis auf T 925/98 vom 13. März 2001.


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Einzelwerte offenbart, sondern die bevorzugten unteren und oberen Werte 
sind durch die Konjunktion «und» verbunden. 
Kombiniert wird weiter nicht eine willkürliche Auswahl der offenbarten be-
vorzugten Werte, sondern jeweils der tiefste mit dem höchsten offenbarten 
Wert. Durch diese «Einschränkung» auf den breitesten offenbarten Bereich 
wird der Fachmann nicht überrascht. Dieser Bereich ist unmittelbar und 
eindeutig offenbart. Ob eine Kombination eines beliebigen unteren Werts, 
z.B. des zweituntersten, mit einem beliebigen oberen Wert, z.B. dem dritt-
obersten, zulässig wäre, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden.
Durch die Ergänzung der Seitenwandung durch einen Bereich von Wand-
stärken, der dem breitesten ursprünglich offenbarten Bereich entspricht, 
bzw. der Ergänzung des Abstandes der Begrenzungsebenen durch einen 
Bereich, der als Vielfaches der Seitenwandstärke definiert ist, werden die 
ursprünglich eingereichten Ansprüche daher nicht unzulässig geändert.
Unzulässige Änderung durch Zusammenlegung mehrerer abhängiger 
Ansprüche und zwingend Erklären von bevorzugten Merkmalen
25.
Die Beklagte behauptet, der Gegenstand des in der Replik geltend ge-
machten Anspruchs sei in der ursprünglichen Anmeldung nicht unmittelbar 
und eindeutig offenbart, weil die in den ursprünglich eingereichten Ansprü-
chen definierten Varianten hunderttausende wenn nicht Millionen von Kom-
binationen umfassten. Der Replik-Anspruch umfasse Merkmale der An-
spruchskombination 24+23+15+14+13+12+10+9+6+5+4+1 der Anmel-
dung respektive der Anspruchskombination 13+8+7+4+3+1 des Patents 
wie erteilt. Von diesen seien gegenüber der Anmeldung sowie dem Patent 
wie erteilt mindestens acht Merkmale verändert, z.T. durch Weglassen von 
Text, z.T. durch Hinzufügen von Text. Sodann enthielten die als Offenba-
rungsgrundlage in Frage kommenden Ansprüche der Anmeldung zahllose 
bevorzugte und alternative Varianten. So ergäben sich unzählige Kombi-
nationsmöglichkeiten, die mit jedem abhängigen Anspruch exponentiell an-
wachsen würden. Dies sei mit einer Auswahl aus mehreren Listen zu ver-
gleichen und damit unzulässig. Eine Merkmalskombination sei nicht schon 
deshalb als offenbart anzusehen, weil sie denklogisch in den Kombinatio-
nen aus der ursprünglichen Anspruchsfassung enthalten sei.
Die Klägerinnen machen geltend, die von der Beklagten zitierten Lehrmei-
nungen und Entscheide bezögen sich alle auf Einschränkungen, bei denen 


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ursprünglich nicht beanspruchte Merkmale mit Hilfe der Beschreibung für 
eine Einschränkung verwendet worden seien. Die in der Replik erklärte 
verbale Einschränkung sei nicht mit diesen Beispielen vergleichbar, weil 
alle eingeschränkten Merkmale in der erteilten Fassung ausdrücklich of-
fenbart und beansprucht würden. In der Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern werde anerkannt, dass die Auswahl durch Löschung sogar von 
einer grossen Anzahl von Alternativen von ursprünglich ausdrücklich offen-
barten Alternativen zulässig sei. 
26.
In Patentansprüchen wird die Lehre, für die der Patentinhaber Schutz be-
gehrt, generell-abstrakt umschrieben. Es liegt in der Natur von Patentan-
sprüchen, dass es zahlreiche Ausführungsformen geben kann, die alle die 
Merkmale des Anspruchs aufweisen.
Im vorliegenden Fall umfassen sowohl die ursprünglich eingereichten wie 
auch die erteilten Ansprüche in der Tat zahlreiche bevorzugte und alterna-
tive Merkmale. Indem der Patentinhaber innerhalb des beanspruchten 
Schutzbereichs auf gewisse alternative Merkmale verzichtet und andere 
für zwingend erklärt, wird der Gegenstand des Anspruchs nicht unzulässig 
geändert. Alle die Gegenstände, die durch Streichung und/oder das zwin-
gende Erklären von alternativen oder bevorzugten Merkmalen entstehen, 
sind notwendigerweise ursprünglich offenbart. Dass es sehr viele sind, än-
dert daran nichts.
Auch die Beklagte scheint nicht in Zweifel zu ziehen, dass ein oder mehrere 
alternative oder bevorzugte Merkmale für zwingend erklärt werden können, 
ohne dass dadurch der Anspruch unzulässig geändert wird. Erst wenn es 
sich um sehr viele denklogisch mögliche Varianten handeln soll, soll die 
Kombination unzulässig sein.
Dieses Kriterium, das letztlich auf die Anzahl Kombinationsmöglichkeiten 
innerhalb der Ansprüche abstellt, ist nicht justiziabel. Es wäre willkürlich, 
eine Grenze bei 100, 1’000 oder 100’000 Kombinationen zu ziehen. Die 
von der Beklagten zitierte Rechtsprechung zur Auswahl aus mehreren Lis-
ten aus der Beschreibung ist auf die Streichung von alternativen Merkma-
len aus Ansprüchen und der Erstellung neuer Ansprüche durch die Auf-
nahme von abhängigen Ansprüchen in den Hauptanspruch nicht übertrag-
bar. Abhängige Ansprüche umfassen definitionsgemäss alle Merkmale des 
Anspruchs oder der Ansprüche, von dem oder von denen sie abhängen.28
 
28 Regel 43(4) AO EPÜ.


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Sie offenbaren daher bereits in der ursprünglich angemeldeten Fassung 
den Gegenstand, der durch die «Zusammenlegung» des oder der abhän-
gigen Ansprüche mit dem unabhängigen Anspruch entsteht.
Ebenso zeigt die Bezeichnung eines Merkmals als alternativ oder bevor-
zugt an, dass es weggelassen werden kann, aber eben auch vorhanden 
sein darf, sonst müsste es nicht erwähnt werden. Der Gegenstand von An-
sprüchen mit optionalen Merkmalen ist daher mit und ohne diese Merkmale 
bereits in der ursprünglichen Anmeldung offenbart.
Das von der Beklagten angeführte Bundesgerichtsurteil vom 5. Oktober 
1976, das noch zur alten Fassung von Art. 58 PatG erging, die 1978 auf-
gehoben wurde, kommt zu keinem anderen Schluss. Nach der alten Fas-
sung von Art. 58 Abs. 2 PatG verschob sich durch eine Änderung des An-
spruchs das Anmeldedatum, wenn weder die ursprüngliche Anmeldung 
noch ein anderes, dem Amt gleichzeitig eingereichtes Schriftstück «An-
haltspunkte für die Änderung» enthielten. Bei einer durch eine Markush-
Formel umschriebene Substanz sind gemäss dem Urteil nicht alle denklo-
gisch von der Formel erfassten Moleküle in der ursprünglichen Anmeldung 
enthalten, «gleichzeitig müssen aber auch nicht eine grössere Anzahl mög-
licher Kombinationen und die nachträgliche Beschränkung auf eine von 
ihnen im vorneherein eine Datumsverschiebung zur Folge haben. […] Ent-
scheidend ist vielmehr, ob die streitige Kombination nach objektiver Be-
trachtungsweise für den Durchschnittsfachmann des Fachgebiets mit der 
ursprünglichen Formel bereits offenbart wurde.»29 Übertragen auf den vor-
liegenden Fall muss der geltend gemachte eingeschränkte Anspruch für 
den Fachmann durch die ursprünglich eingereichten Ansprüche bereits of-
fenbart sein, was er nach Überzeugung des Gerichts ist.
Neuheit
27.
Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).
 
29 BGer, Urteil vom 5. Oktober 1976, E. 3d, in: PMMBl 1977 I 51 ff., 53.


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Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfin-
dung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung 
offenbart wurden.30
Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massge-
blichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prio-
ritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.31
Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig 
aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die 
in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht 
aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise 
hinzufügen würde.32
Abmessungen, die sich aus einer Schemazeichnung nur durch Nachmes-
sen ergeben, gehören nicht zum Offenbarungsgehalt eines Dokuments.33
Hingegen können auch aus einer schematischen Zeichnung relative Grös-
senverhältnisse abgeleitet werden, wenn diese für den Fachmann unmit-
telbar erkennbar sind.34
Eine bekannte Vorrichtung, die alle im Patentanspruch aufgeführten struk-
turellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des Pa-
tentanspruchs neuheitsschädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrichtung 
für den im Anspruch genannten Zweck geeignet ist.35
28.
Die Beklagte macht geltend, der Gegenstand des inter partes einge-
schränkten Anspruchs gemäss Replik sei vorweggenommen durch die Ent-
gegenhaltungen EP 0 596 831 A1 und GB 138,552. Die Klägerinnen be-
streiten dies. 
Neuheit gegenüber EP 0 596 831 A1 (act. 9_5)
 
30 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase”; BPatGer, Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».
31 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II».
32 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.
33 T 204/83 vom 24. Juni 1984, E. 6 (st. Rsp.).
34 T 748/91 vom 23. August 1993, E. 2.1.1.
35
BPatGer, 
Urteil 
O2018_017 
vom 
31. 
Januar 
2020, 
E. 35 
–
«Bewehrungselement».


O2019_012
Seite 32
29.
EP 0 596 831 A1 («EP 831») offenbart eine handgeführte Werkzeugma-
schine, nämlich einen Winkelschleifer, der eine sich um eine Antriebsachse 
bewegende Antriebseinrichtung aufweist. Die Maschine verfügt über ein 
Werkzeug, nämlich einen ringscheibenförmigen Trägerkörper, der an sei-
nem Umfang sowie an den Seitenflächen mit Schleifkorn belegt ist und eine 
zentrale Durchgangsbohrung aufweist (Sp. 4:21-25). 
Abbildung 2: Fig. 4 aus EP 0 596 831 A1 (Werkzeug mit Durchgangsbohrung)
Die Beklagte argumentiert, dass EP 831 alle Merkmale auch des geänder-
ten Hauptanspruchs gemäss Replik vorwegnehme. Die Klägerinnen be-
streiten dies; EP 831 offenbare nicht die Merkmale 1.1, 1.2, 1.6, 1.8-1.10, 
13, 8.1-8.5, 3.1-3.3, 7.1 und 4.1-4.3.
Merkmal 1.1 («Werkzeugeinrichtung, welche zur Verwendung mit ei-
ner … Werkzeugmaschine geeignet ist, die eine sich … oszillierend
bewegende Antriebseinrichtung aufweist»)
30.
Die Klägerinnen bestreiten die Eignung der Anschlussvorrichtung von 
EP 831 für die Verwendung in oszillierenden Werkzeugmaschinen im 
Sinne des Klagepatentes. Die Klägerinnen argumentieren u.a., dass das 
Werkzeug (Trennscheibe) aus EP 831 ein Gewicht von mindestens 950 g 
aufweisen müsse, weshalb die bei der Drehrichtungsumkehr bei der Oszil-
lation auftretenden Kräfte viel zu gross würden, um von der Befestigungs-
vorrichtung gemäss EP 831 sicher aufgenommen zu werden. Die für den 
oszillierenden Antrieb geeigneten Werkzeuge der Klägerinnen würden hin-
gegen deutlich weniger als 100 g wiegen.


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Seite 33
Ein hypothetisches höheres Gewicht des Werkzeugs, verglichen mit den 
Produkten der Beklagten, schliesst eine Verwendung mit einem oszillieren-
den Antrieb nicht aus, weil für die Oszillationsfrequenz im Klagepatent, 
Abs. [0008], nebst typischen Werten auch tiefere Werte mit entsprechend 
geringeren Kräften bei der Drehrichtungsumkehr zulässig sind. Auch kreis-
scheibenförmige Werkzeuge können mit einem oszillierenden Antrieb ver-
wendet werden, wie die Beklagte mit Verweis auf Produkte der Klägerin 1 
zeigt. 
Es ist aber zutreffend, dass die in EP 831 offenbarte Befestigung des Werk-
zeugs (8) durch Aufschrauben des Befestigungselements (11) auf die An-
triebsspindel (9) für eine oszillierende Antriebsbewegung (d.h. mit Dreh-
richtungsumkehr) nicht geeignet ist. Für den Fachmann ist klar, dass sich 
eine Schraubverbindung bei oszillierendem Antrieb lösen wird. Er wird aus 
diesem Grund in EP 831 nicht eine Verwendung mit einem oszillierenden 
Antrieb erkennen.
Dies lässt aber unbeantwortet, ob die beanspruchte Werkzeugeinrichtung, 
für sich alleine gesehen, für die Verwendung mit einem oszillierenden An-
trieb geeignet ist.
Dies scheint durchaus der Fall zu sein, denn die weiteren Merkmale 1.2-
1.10 des erteilten Anspruchs 1, d.h. die Anordnung der Antriebsflächenbe-
reiche, die gemäss dem Klagepatent diese Verwendung ermöglichen sol-
len, sind in EP 831 offenbart (vgl. Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, 
E. 19). 
Die Frage kann jedoch offengelassen werden, denn EP 831 offenbart auf 
jeden Fall nicht alle Merkmale des geänderten Hauptanspruchs gemäss 
Replik. 
Merkmal 1.2 («welche eine Anschlusseinrichtung aufweist, mit der sie 
an einer Werkzeugmaschine derart befestigbar ist, dass deren An-
triebsachse und eine Werkzeugdrehachse im Wesentlichen zusam-
menfallen»)
31.
Mit der zentralen Durchgangsbohrung von EP 831 und deren Mitnahmeflä-
chen 32 und 33 liegt eine Anschlusseinrichtung vor, die eine Befestigung 
an der Werkzeugmaschine erlaubt und die davon ausgehende Kraft über-
nimmt, sodass die Antriebsachse und die Werkzeugdrehachse zusammen-
fallen.


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Merkmal 1.3 («wobei diese Anschlusseinrichtung zur Aufnahme einer 
Antriebskraft wenigstens zwei im Abstand zu dieser Werkzeugdreh-
achse angeordnete Antriebsflächenbereiche mit je einer Vielzahl von 
Flächenpunkten aufweist»)
32.
Anschlusseinrichtung und Werkzeug sind nicht als etwas voneinander Ge-
trenntes zu betrachten. Die beanspruchten Antriebsflächenbereiche sind 
durch die Mitnahmeflächen 32, 33 von EP 831 offenbart. 
Merkmale 1.6-1.9 («wobei die Anschlusseinrichtung eine Seitenwan-
dung aufweist, die radial beabstandet von der Werkzeugdrehachse 
verläuft und sich zwischen einer ersten, oberen Begrenzungsebene 
und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene erstreckt und An-
triebsflächenbereiche aufweist»)
33.
Wie bei der Auslegung festgehalten, ist die Seitenwandung als etwas kör-
perlich Ausgedehntes zu verstehen. Wie auch schon im Massnahmever-
fahren entschieden wurde (Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E.19), kann 
auch eine sehr dicke Seitenwandung Antriebsflächenbereiche aufweisen, 
die zur Aufnahme einer Antriebskraft geeignet sind. Bei der Ausführungs-
form gemäss Fig. 4 aus EP 831 erstreckt sich die Seitenwandung vom 
Rand der zentralen Durchgangsbohrung bis zum äusseren Rand der 
Trennscheibe.
Die Klägerinnen wenden ein, das Klagepatent unterscheide zwischen 
Werkzeug und Anschlusseinrichtung respektive Seitenwandung. Dies 
schliesst aber nicht aus, dass physische Elemente, welche die Funktion 
des Werkzeugs bzw. der Anschlusseinrichtung realisieren, nicht klar von-
einander abgrenzbar sind oder einander überlappen. Merkmal 1.6 ist daher 
offenbart, und ebenfalls die Merkmale 1.7, 1.8 und 1.9.
Merkmal 7.1 («die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke (t1) 
auf, welche grösser oder gleich 0,2 mm und kleiner oder gleich 4 mm 
ist»)
34.
Die Beklagte spricht dem Merkmal eine technische Wirkung ab und kom-
biniert fachmännisches Wissen über den Durchmesser von Schleifschei-
ben mit aus den Figuren von EP 831 entnommenen Grössenverhältnissen, 
um zu einer Wandstärke im beanspruchten Bereich zu gelangen. 


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Die technische Wirkung der beanspruchten Wandstärke der Seitenwan-
dung liegt darin, dass die Seitenwandung einerseits eine sichere Drehmo-
mentübertragung gewährleisten und andererseits nicht zu schwer sein soll, 
damit die bei der Drehrichtungsumkehr entstehenden Kräfte nicht zu gross 
werden.
Abmessungen, die sich aus einer Schemazeichnung nur durch Nachmes-
sen ergeben, gehören nicht zum Offenbarungsgehalt eines Dokuments. Al-
lein schon deshalb offenbart Fig. 4 aus EP 831 keine Wandstärke im be-
anspruchten Bereich. 
Es sei aber auch die Bemerkung erlaubt, dass die Annahme der Beklagten, 
die Wandstärke der Seitenwand gemäss EP 831 betrage rund 1,6 mm, von 
einem falschen Verständnis dessen ausgeht, was die Seitenwandung in 
EP 831 ist. Wie vorstehend ausgeführt wurde, erstreckt sich die Seiten-
wandung bei der Ausführungsform gemäss Fig. 4 aus EP 831 vom Rand 
der Durchgangsbohrung bis zum äusseren Rand der Trennscheibe. Bei ei-
nem von der Beklagten angenommenen Durchmesser der Scheibe von 
100 mm betrüge die Wandstärke der Seitenwand auf jeden Fall deutlich 
mehr als 4 mm, soweit man es als zulässig erachten würde, aus der sche-
matischen Zeichnung Abmessungen zu entnehmen.
Merkmal 1.10 («wobei durch die Seitenwandung ein im Wesentlichen 
hohlkegliger Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung entsteht 
[…]»)
35.
Das Ausführungsbeispiel aus EP 831 zeigt, dass die Seitenwandungen 
zwei spiegelbildliche hohlkeglige Abschnitte bilden. Dies ist ersichtlich z.B. 
aus Fig. 2 (nachstehend eingeblendet) und der zugehörigen Beschreibung 
in Sp. 4:29-35. Gemäss der Beschreibung verjüngt sich der Trägerkörper 
im Bereich der zentralen Durchgangsbohrung in Richtung Zentrum. Die 
zentrale Durchgangsbohrung weist kegelförmige Flächen 8c, 8d auf, die 
symmetrisch zueinander ausgebildet sind.


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Abbildung 3: Fig. 2 aus EP 0 596 831 (rote Markierungen vom Gericht hinzugefügt)
Daher zeigt Fig. 4 mindestens einen hohlkegligen Abschnitt. Die entgegen-
stehende vorläufige Auffassung der Einspruchsabteilung des EPA vom 18. 
März 2020 vermag nicht zu überzeugen. 
Merkmal 1.10 ist daher durch die Ausführungsform gemäss EP 831 offen-
bart. 
Merkmal 13.1 («die Anschlusseinrichtung weist eine gerade Anzahl 
von 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereichen auf»)
36.
Die Anschlusseinrichtung aus EP 831 weist 48, und damit mehr als 32, An-
triebsflächenbereiche auf (vgl. Fig. 4 aus EP 831).
Die Beklagte führt aus, die blosse Anzahl von Antriebsflächenbereichen sei 
in EP 831 technisch nicht bedeutsam und daher für die Prüfung der Neuheit 
unbeachtlich. 
Dies trifft für die Neuheitsprüfung nicht zu. Eine Erfindung ist nur dann nicht 
neu, wenn sämtliche ihrer Merkmale in einer Entgegenhaltung eindeutig 
offenbart sind. Eine Unterscheidung zwischen technisch wichtigen und un-
wichtigen Merkmalen wird nicht getroffen. Der Einwand der Beklagten wäre 
bei der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen (fehlende technische Wirkung 
des Unterscheidungsmerkmals). 
Das Ausführungsbeispiel aus EP 831 offenbart Merkmal 13.1 daher nicht.


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Merkmal 13.2 («wobei die Antriebsflächenbereiche mit Abrundungen 
an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflä-
chenbereichen ausgebildet sind»)
37.
Der Begriff «Abrundungen» ist im Kontext des Klagepatents breit zu ver-
stehen und kann auf jede Kante gelesen werden. Je nach Betrachtungs-
massstab ist jede Kante herstellungstechnisch bedingt mit einer Abrun-
dung ausgebildet.
Die Klägerinnen weisen darauf hin, dass das Merkmal unmittelbar, eindeu-
tig und zweifelsfrei offenbart sein müsse. 
Das breit zu verstehende Merkmal ist unmittelbar und eindeutig durch das 
Ausführungsbeispiel gemäss EP 831 offenbart.
Merkmal 8.1-8.5 («die Anschlusseinrichtung (12) weist einen Deckflä-
chenabschnitt auf, der sich […] an wenigstens einen dieser Antriebs-
flächenbereiche anschliesst, und dessen Erstreckung wenigstens 
eine Komponente senkrecht zur Werkzeugdrehachse aufweist, und 
im Wesentlichen im Bereich einer dieser ersten, oberen Begrenzungs-
ebenen angeordnet ist und vorzugsweise dass sich der Deckflächen-
abschnitt radial in Richtung zur Werkzeugdrehachse hin erstreckt; 
und wenigstens eine Ausnehmung aufweist, wobei diese Ausneh-
mung oder mehrere dieser Ausnehmungen bevorzugt im Wesentli-
chen im Bereich der Werkzeugdrehachse angeordnet sind, wobei wei-
ter bevorzugt eine oder mehrere dieser Ausnehmungen rotationssym-
metrisch zu dieser Werkzeugdrehachse (5) angeordnet sind.»)
38.
Den Beklagte argumentiert, die Seitenfläche 30 stelle einen Deckflächen-
abschnitt dar. Dieser erfülle alle notwendigen Voraussetzungen der Merk-
male 8.1-8.5: er schliesse sich unmittelbar an die Antriebsflächenbereiche 
32 und 33 an; seine Erstreckung weise wenigstens eine Komponente senk-
recht zur Werkzeugdrehachse auf; er befindet sich im Wesentlichen im Be-
reich der ersten, oberen Begrenzungsebene; und er weise eine Ausneh-
mung auf, die im Bereich der Werkzeugdrehachse angeordnet .
Die Klägerinnen entgegnen dem unter anderem, dass das Klagepatent 
dem Deckflächenabschnitt und dessen Anordnung im Bereich der ersten 
oberen Begrenzungsebene einen doppelten technischen Effekt zuschreibe


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Seite 38
(Abs. [0056]). Zum einen könne er durch Tiefziehen leicht hergestellt wer-
den, zum anderen stabilisiere er die Seitenwandung und mache dadurch 
das Werkzeug erheblich stabiler. Wenn – wie bei der Schleifscheibe von 
EP 831 – die Schleifscheibe gleichzeitig sowohl Seitenwandung als auch 
Deckfläche sei, könne sich die Deckfläche weder an die Seitenwandung 
anschliessen noch könne sie radial von der Seitenwandung aus zur Dreh-
achse vorspringen.
Dass sich der Deckflächenabschnitt radial in Richtung zur Werkzeugdreh-
achse hin erstreckt ist ein optionales Merkmal, dessen Fehlen in einer Ent-
gegenhaltung keine Neuheit zu begründen vermag. Es ist weiter nicht be-
ansprucht, dass die Deckfläche an die Seitenwandung anschliesst, son-
dern dass ein Deckflächenabschnitt an einen Antriebsflächenbereich an-
schliesst. Dass die Deckfläche den hohlkegeligen Abschnitt der Anschluss-
einrichtung abdecken soll (so die Klägerinnen in der Stellungnahme zu den 
Noven in der Duplik), lässt sich dem Anspruch nicht entnehmen.
Den vorstehend zitierten Ausführungen der Beklagten kann daher gefolgt 
werden, insbesondere, weil sich der Deckflächenabschnitt nur vorzugs-
weise radial in Richtung der Werkzeugdrehachse erstreckt, und weil die 
Ausnehmung im Deckflächenabschnitt auf die Öffnung in der Schleif-
scheibe gelesen werden kann. 
Damit sind die Merkmale 8.1-8.5 durch das Ausführungsbeispiel gemäss 
EP 831 offenbart. 
Merkmal 3.1-3.3 («diese Begrenzungsebenen sind im Wesentlichen 
senkrecht zu dieser Werkzeugdrehachse angeordnet und voneinan-
der beabstandet und jeder dieser Antriebsflächenbereiche ist zwi-
schen dieser ersten, oberen Begrenzungsebene und dieser zweiten, 
unteren Begrenzungsebene angeordnet, und alle dieser Antriebsflä-
chenbereiche erstrecken sich zwischen einer einzigen ersten, oberen 
Begrenzungsebene und einer einzigen zweiten, unteren Begren-
zungsebene»)
39.
Es befinden sich bei EP 831 sämtliche Antriebsflächenbereiche (Mitnah-
meflächen 32, 33) eines der beiden hohlkegeligen Abschnitte zwischen der 
ersten Begrenzungsebene (Seitenfläche 30) und der zweiten Begren-
zungsebene (Mittelebene zwischen den hohlkegeligen Abschnitten). Diese 


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Seite 39
Begrenzungsebenen sind beide im Wesentlichen senkrecht zur Werkzeug-
drehachse angeordnet und voneinander beabstandet. 
Damit sind die Merkmale 3.1-3.3 durch das Ausführungsbeispiel gemäss 
EP 831 offenbart.
Merkmal 4.1-4.3 («die Werkzeugeinrichtung weist im Bereich der An-
schlusseinrichtung eine Wandstärke t auf und die erste Begrenzungs-
ebene und die zweite Begrenzungsebene sind um einen Abstand T 
voneinander beabstandet, der grösser als 1 mal t und kleiner als 20 
mal t ist»)
40.
Das Merkmal 4 bezieht sich auf eine Wandstärke t der «Werkzeugeinrich-
tung im Bereich der Anschlusseinrichtung». Daher ist diese Wandstärke t 
jener der Seitenwandung gleichzusetzen, übereinstimmend mit den Aus-
führungen der Klägerinnen in der Stellungnahme zu Noven in der Duplik
bezüglich Fig. 4 des Klagepatents. 
Nachdem der Begriff «Seitenwandung» wie im Massnahmeverfahren so 
ausgelegt wird, dass die Wandung eine Stärke beliebiger Dicke haben 
kann, folgt, dass in EP 831 die Wandstärke dem Abstand vom Rand der 
Durchgangsbohrung zum äusseren Rand des Werkzeugs entspricht 
(vorne, E. 33). 
Die Beschreibung von EP 831 offenbart keine numerischen Angaben, aus 
denen sich auf das Verhältnis t/T schliessen liesse. Fig. 2 und 4 zeigen 
aber, dass T viel geringer als t ist, bzw. dass die Wandstärke (t) der Seiten-
wandung viel grösser als der Abstand (T) zwischen den «Begrenzungsebe-
nen» ist. Solche relativen Grössenverhältnisse lassen sich auch aus sche-
matischen Zeichnungen ohne Massangaben eindeutig erkennen.
Merkmal 4.3, das fordert, dass T gleich oder grösser als t ist, ist somit durch 
das Ausführungsbeispiel von EP 831 nicht offenbart.
Zusammenfassung
41.
Zusammengefasst nimmt das Ausführungsbeispiel gemäss EP 831 den 
Gegenstand des eingeschränkten Hauptanspruchs gemäss Replik nicht 
vorweg, weil die Merkmale 7.1 (Wandstärke maximal 4 mm), 13.1 (4 bis 32 


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Seite 40
Antriebsflächenbereiche) und 4.3 (Verhältnis Wandstärke zu Abstand Be-
grenzungsebenen) nicht offenbart sind.
Neuheit gegenüber GB 138,552
42.
GB 138,552 («GB 552») beschlägt ein Werkzeug zum Schneiden von Röh-
ren in Heizkesseln, insbesondere für Schiffe, das in das Innere der Röhren 
eingeführt wird und die Röhren von innen her durchschneidet. Die Kläge-
rinnen behaupten, dass GB 552 kein einziges Merkmal von Anspruch 1 
offenbare.
Merkmal 1.1 («Werkzeugeinrichtung, welche zur Verwendung mit ei-
ner … Werkzeugmaschine geeignet ist, die eine sich … oszillierend 
bewegende Antriebseinrichtung aufweist»)
43.
Die Vorrichtung gemäss GB 138,552 («GB 552») ist wegen der Form der 
Schneidmesser auf eine Arbeitsweise mit nur einer Drehrichtung ausge-
legt. Selbst wenn eine gelegentliche Drehrichtungsumkehr zum Lösen von 
Spänen denkbar wäre (so die Beklagte in der Duplik), entspricht dies nicht 
einer oszillierenden Bewegung (so richtig die Klägerinnen in der Stellung-
nahme zu Noven in der Duplik). 
Abbildung 4: Fig. 2 und 3 aus GB 552
Eine Eignung der Vorrichtung als Ganzes, wie auch eines Teils der Vorrich-
tung, der mit der beanspruchten Werkzeugeinrichtung identifiziert werden 
könnte, für eine oszillierende Bewegung fehlt. 


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Seite 41
Merkmal 1.1. ist durch das Ausführungsbeispiel gemäss GB 552 daher
nicht offenbart.
Merkmal 1.2 («welche eine Anschlusseinrichtung aufweist, mit der sie 
an einer Werkzeugmaschine derart befestigbar ist, dass deren An-
triebsachse und eine Werkzeugdrehachse im Wesentlichen zusam-
menfallen»)
44.
Die Beklagte definiert die Werkzeugeinrichtung als bestehend aus der 
«body portion, formed in three or more sections each carrying a pair of 
cutting tools», der «expandible spring», dem «ring» und dem «guide on 
each body section». Die Antriebseinrichtung rotiere mittels sich verjüngen-
der sechseckiger Welle 13 («tapered hexagonal arbor») die Werkzeugein-
richtung zur Bearbeitung eines Rohrs. Die sich verjüngende sechseckige 
Welle greife an den Mitnahmeflächen der sechseckigen Bohrung 12 («he-
xagonal bore») an, welche die Antriebsflächenbereiche bildeten.
Abbildung 5: Fig. 1 aus GB 552 ergänzt mit farbigen Linien durch die Beklagte
Die sich verjüngende sechseckige Welle gleitet in axialer Richtung in die 
sechseckige Bohrung, um die Schneidmesser gegen die Rohrinnenwand 
zu pressen. Eine Befestigung der Werkzeugeinrichtung an der Antriebsvor-
richtung ist im Ausführungsbeispiel gemäss GB 552 nicht offenbart, und 
somit auch nicht Merkmal 1.2.


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Seite 42
Merkmale 1.3–1.10 («wobei (1.3) diese Anschlusseinrichtung zur Auf-
nahme einer Antriebskraft wenigstens zwei im Abstand zu dieser 
Werkzeugdrehachse angeordnete Antriebsflächenbereiche mit je ei-
ner Vielzahl von Flächenpunkten aufweist, (1.4) Tangentialebenen an 
diesen Flächenpunkten gegenüber einer Axialebene, welche dieses 
Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt sind, (1.5), diese Tangenti-
alebenen gegenüber einer Radialebene, welche sich senkrecht zu der 
Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt sind, (1.6-1.9) die Anschluss-
einrichtung eine Seitenwandung aufweist, die radial beabstandet von 
der Werkzeugdrehachse verläuft und sich zwischen einer ersten, obe-
ren Begrenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungs-
ebene erstreckt und Antriebsflächenbereiche aufweist, (1.10) wobei 
durch die Seitenwandung ein im Wesentlichen hohlkegliger Abschnitt 
im Bereich der Anschlusseinrichtung entsteht […]»)
45.
Die drei «body sections» 2, an einer Seite durch die konische Feder 5 ver-
bunden und an der anderen Seite im Ring 11 geführt, bilden die Werkzeug-
einrichtung, da der Anspruch eine mehrteilige Werkzeugeinrichtung zu-
lässt. 
Die Wände des sechseckigen verjüngten Hohlraums zwischen den «body 
sections» bilden die Antriebsflächenbereiche gemäss Merkmal 1.3, 1.4 und 
1.5. Von diesen Wänden radial nach aussen erstreckend liegt die Seiten-
wandung. Gemäss der vorne vorgenommenen Auslegung des Begriffs ist 
darunter etwas räumlich Ausgedehntes zu verstehen, somit bilden die 
«body sections» die Seitenwandung. Beim radialen Verschieben der «body 
sections» entsteht eine Seitenwandung mit Unterbrüchen. Dies ist durch 
den Anspruch umfasst. Auf die Funktion der Seitenwandung und ihrer An-
triebsflächenbereiche kommt es nicht an. Damit sind die Merkmale 1.6-
1.10 offenbart.
Merkmal 13.1 («die Anschlusseinrichtung weist eine gerade Anzahl 
von 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereichen auf»)
46.
Die Anzahl von Antriebsflächenbereichen liegt mit sechs im beanspruchten 
Bereich. Merkmal 13.1 ist offenbart.


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Seite 43
Merkmal 13.2 («wobei die Antriebsflächenbereiche mit Abrundungen 
an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflä-
chenbereichen ausgebildet sind»)
47.
Wie bei der Auslegung festgehalten, ist der Begriff «mit Abrundungen» breit 
zu verstehen, und kann auf jede Kante gelesen werden, falls nichts weiter 
spezifiziert ist. Das Merkmal 13.2 ist durch das Ausführungsbeispiel ge-
mäss GB 552 offenbart.
Merkmale 8.1–8.5 («die Anschlusseinrichtung (12) weist einen Deck-
flächenabschnitt auf, der sich […] an wenigstens einen dieser An-
triebsflächenbereiche anschliesst, und dessen Erstreckung wenigs-
tens eine Komponente senkrecht zur Werkzeugdrehachse aufweist, 
und im Wesentlichen im Bereich einer dieser ersten, oberen Begren-
zungsebenen angeordnet ist und vorzugsweise dass sich der Deck-
flächenabschnitt radial in Richtung zur Werkzeugdrehachse hin er-
streckt; und wenigstens eine Ausnehmung aufweist, wobei diese 
Ausnehmung oder mehrere dieser Ausnehmungen bevorzugt im We-
sentlichen im Bereich der Werkzeugdrehachse angeordnet sind, wo-
bei weiter bevorzugt eine oder mehrere dieser Ausnehmungen rotati-
onssymmetrisch zu dieser Werkzeugdrehachse (5) angeordnet 
sind.»)
48.
Der beanspruchte Deckflächenabschnitt ist in Fig. 1 aus GB 552 erkennbar
(vorstehend eingeblendete Abbildung 5 mit farbigen Linien durch die Be-
klagte). Die Fläche am rechten Rand der «body sections» 2, parallel zur 
rechten der beiden blauen Linien, schliesst unmittelbar an die Antriebsflä-
chenbereiche der «body sections» an (Merkmal 8.2), erstreckt sich senk-
recht zur Werkzeugdrehachse (Merkmal 8.3) und liegt im Bereich einer ers-
ten Begrenzungsebene (Merkmal 8.4), wobei gemäss Merkmal 3.3 die An-
triebsflächenbereiche zwischen dieser und einer zweiten Begrenzungs-
ebene angeordnet sind. Dass sich der Deckflächenabschnitt radial in Rich-
tung der Drehachse erstreckt ist nur ein fakultatives Merkmal. Die bean-
spruchte Ausnehmung im Deckflächenabschnitt – ohne die darauf bezoge-
nen aber nur fakultativen Merkmale – kann auf den Hohlraum zwischen 
den «body sections» gelesen werden (Merkmal 8.5).
Die Ausführungen der Klägerinnen in der Replik beziehen sich auf Eigen-
schaften der Deckflächenabschnitte, die nicht beansprucht sind.


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Seite 44
Die Merkmale 8.1–8.5 sind durch das Ausführungsbeispiel gemäss GB 552 
somit offenbart. 
Merkmale 3.1–3.3 («diese Begrenzungsebenen sind im Wesentlichen 
senkrecht zu dieser Werkzeugdrehachse angeordnet und voneinan-
der beabstandet und jeder dieser Antriebsflächenbereiche ist zwi-
schen dieser ersten, oberen Begrenzungsebene und dieser zweiten, 
unteren Begrenzungsebene angeordnet, und alle dieser Antriebsflä-
chenbereiche erstrecken sich zwischen einer einzigen ersten, oberen 
Begrenzungsebene und einer einzigen zweiten, unteren Begren-
zungsebene»)
49.
Es befinden sich sämtliche Antriebsflächenbereiche der «body sections»
zwischen der bereits eingeführten ersten Begrenzungsebene und der zwei-
ten Begrenzungsebene, entsprechend den beiden blauen Linien in der 
Zeichnung gemäss Abbildung 5. Diese Begrenzungsebenen sind beide im 
Wesentlichen senkrecht zur Werkzeugdrehachse angeordnet und vonei-
nander beabstandet.
Damit sind die Merkmale 3.1–3.3 durch das Ausführungsbeispiel gemäss 
GB 552 offenbart.
Merkmal 7.1 («die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke (t1) 
auf, welche grösser oder gleich 0,2 mm und kleiner oder gleich 4 mm 
ist»)
50.
Aus den Figuren oder der Beschreibung von GB 552 lässt sich die Wand-
stärke der Seitenwandungen nicht eindeutig erkennen. Die Beklagte be-
hauptet dies auch nicht, sondern beschränkt sich darauf, der Wandstärke 
eine technische Wirkung abzusprechen. Dieses Argument wurde bereits in 
E. 34 widerlegt.
Merkmal 7.1 ist durch das Ausführungsbeispiel gemäss GB 552 nicht of-
fenbart. 
Merkmale 4.1–4.3 («die Werkzeugeinrichtung weist im Bereich der An-
schlusseinrichtung eine Wandstärke t auf und die erste Begrenzungs-
ebene und die zweite Begrenzungsebene sind um einen Abstand T 
voneinander beabstandet, der grösser als 1 mal t und kleiner als 20 
mal t ist»)


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Seite 45
51.
Wie vorne in E. 33 bezüglich EP 831, Merkmal 4.1-4.3, ausgeführt, ist die 
in diesen Merkmalen genannte Wandstärke t jener der Seitenwandung 
gleichzusetzen. Wie in E. 45 zu Merkmal 1.6 ausgeführt, bilden bei der 
Ausführungsform gemäss GB 552 die «body sections» die Seitenwan-
dung. Der Abstand der Begrenzungsebenen und ein Mittelwert für die 
Wandstärke t ist in der vorne wiedergegebenen Figur 1 aus GB 552 offen-
bart. Es ist qualitativ gezeigt, ohne das quantitatives Nachmessen erfor-
derlich wäre, dass T grösser als t ist, bzw. dass die Wandstärke (t) der 
«Seitenwandung» kleiner als der Abstand (T) zwischen den Begrenzungs-
ebenen ist.
Das Merkmal 4.3, das fordert, dass T gleich oder grösser als t ist, ist somit 
durch das Ausführungsbeispiel von GB 552 offenbart.
Zusammenfassung
52.
Zusammengefasst werden die Merkmale 1.1 (Eignung zum oszillierenden 
Antrieb), 1.2 (Anschlusseinrichtung) und 7.1 (Wandstärke) des einge-
schränkten Hauptanspruchs gemäss Replik durch das Ausführungsbei-
spiel gemäss GB 552 nicht offenbart.
Der eingeschränkte Hauptanspruch ist daher neu gegenüber dem geltend 
gemachten Stand der Technik. Die Beklagte behauptet nicht, dass der Ge-
genstand des eingeschränkten Hauptanspruchs nicht auf erfinderischer 
Tätigkeit beruhe.
In dem geltend gemachten Umfang ist das Klagepatent daher rechtsbe-
ständig.
Verletzung
53.
Die Beklagte bestreitet die Verletzung des eingeschränkten Hauptan-
spruchs gemäss Replik durch die angegriffenen Ausführungsformen einzig 
mit dem Argument, die Anschlusseinrichtungen der angegriffenen Werk-
zeuge seien nicht sternförmig. Nachdem das Merkmal «sternförmig» aus 
dem Anspruch gestrichen wurde, ohne dass darin eine unzulässige Ände-
rung zu sehen ist (vorne, E. 22), ist die Verletzung unbestritten.


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Seite 46
Überschiessendes Rechtsbegehren
54.
Die Beklagte macht sinngemäss geltend, das Unterlassungsbegehren sei 
überschiessend, d.h. nicht durch den eingeschränkten Anspruch gedeckt, 
weil es neben den beklagtischen Werkzeugen auch eine Werkzeugeinrich-
tung aus dem Jahr 1972 erfasse. Das geltend gemachte Unterlassungsbe-
gehren lasse sich auf die in DE 2 120 669 A («DE 669») offenbarte Ausfüh-
rungsform lesen. Die Anschlusseinrichtung der Werkzeuge der Beklagten 
entsprächen in der konstruktiven Ausgestaltung der Vorrichtung gemäss 
den Figuren 5 und 6 aus DE 669 (unter Hinweis auf die nachstehend ein-
geblendeten Abbildungen). Die Beklagte macht im vorliegenden Verfahren, 
anders als im Massnahmeverfahren S2018_007, nicht geltend, dass 
DE 669 die Erfindung neuheitsschädlich vorwegnehme.
Abbildung 6: Fig. 5 aus DE 669 (links), Anschlusseinrichtung einer angegriffenen 
Ausführungsform (rechts)
Die Klägerinnen bestreiten dies. Die CORAM-Werkzeuge der Beklagten 
unterschieden sich grundsätzlich von dem in DE 669 offenbarten Werk-
zeug.
55.
DE 669 beschlägt ein Schleifblatt mit einem Antriebsteil oder Mitnehmer, 
der das Schleifblatt zuverlässig an einer Werkzeugaufnahme befestigen 
soll (DE 669, S. 2 oben). Mittels des in Fig. 5 abgebildeten Mitnehmers soll 
das Schleifblatt an einem Tragstück 24 befestigt werden (vgl. Fig. 1 aus 
DE 669). Der Mitnehmer 16 weist ein Innengewinde auf, mittels dem er auf 


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Seite 47
den Verbindungszapfen 28 des Tragstücks geschraubt werden kann, das 
in einem Aussengewinde 30 endet (DE 669, S. 5, 2. Abs.). 
Abbildung 7: Fig. 1 aus DE 669 mit Tragstück 24 und Schleifblatt 10
Gemäss Rechtsbegehren sollen Sägeblätter verboten werden, die geeig-
net sind, an einer Werkzeugmaschine mit oszillierendem Antrieb befestigt 
zu werden (Rechtsbegehren Nr. 1 A a). DE 669 offenbart weder Sägeblät-
ter, noch ist das offenbarte Schleifblatt geeignet, an einer Werkzeugma-
schine mit oszillierendem Antrieb befestigt zu werden, da sich eine 
Schraubverbindung bei oszillierendem Antrieb lösen wird (bereits vorne, 
E. 30).
Gemäss Rechtsbegehren müssen die Seitenwandungen der Anschluss-
einrichtung der Sägeblätter eine Wandstärke von 1,2 mm (+/- 0,2 mm) auf-
weisen (Rechtsbegehren Nr. 1 A t). In DE 669 ist die Wandstärke des Mit-
nehmers nicht offenbart; das Ableiten von exakten Massen aus unbemass-
ten schematischen Zeichnungen ist unzulässig. Aus dem gleichen Grund 
ist der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen, der gemäss Rechtsbe-
gehren 4,2 mm (+/- 0,2 mm) beträgt, in DE 669 nicht offenbart.
Es trifft daher nicht zu, dass sich das Rechtsbegehren auf die Ausführungs-
form gemäss DE 669 lesen lässt. 
Das Unterlassungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 ist daher gut-
zuheissen.


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Zeitlicher Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs
56.
Gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bildet Art. 66 lit. b 
PatG die materiellrechtliche Grundlage für den Auskunfts- und Rechnungs-
legungsanspruch auch wenn es um Informationen geht, die der Bezifferung 
der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen.36 Trotz Kritik in 
der Lehre37 hält das Bundespatentgericht vor allem aus prozessökonomi-
schen Gründen an dieser Rechtsprechung fest.38 Müsste bereits in der ers-
ten Stufe der Stufenklage insbesondere auch zum Verschulden plädiert 
und eventuell Beweis erhoben werden, würde das Verfahren erheblich 
kompliziert und verlängert.
Selbstverständlich setzt aber auch nach der Rechtsprechung des Bundes-
patentgerichts der Auskunftsanspruch die Verletzung eines rechtsbestän-
digen Patents voraus. Die Beklagte wendet ein, die Einschränkung eines 
Patents für Zwecke des Verfahrens («verbal» oder «inter partes») wirke 
anders als der Teilverzicht mit Wirkung erga omnes erst ab dem Moment 
der Erklärung («ex nunc»). Vor der Einschränkung des geltend gemachten 
Hauptanspruchs mit der Replik vom 20. Mai 2020 hätten die Klägerinnen 
kein gültiges Patent besessen, daher seien die vor Mai 2020 erfolgten Ver-
käufe der angegriffenen Ausführungsformen nicht rechtswidrig. Weder 
müsse die Beklagte diesbezüglich Auskunft erteilen, noch hätten die Klä-
gerinnen finanzielle Wiedergutmachungsansprüche für den Zeitraum vor 
dem 20. Mai 2020. Die Klägerinnen bestreiten dies; die Einschränkung in-
ter partes wirke wie der gesetzlich geregelte Teilverzicht rückwirkend auf 
den Erteilungszeitpunkt («ex tunc»).
57.
Gemäss Art. 28a PatG gilt die Wirkung des erteilten Patents in dem Um-
fang, in dem der Patentinhaber auf das Patent verzichtet oder der Richter 
auf Klage hin die Nichtigkeit festgestellt hat, als von Anfang an nicht einge-
treten. Mit dem 2007 eingeführten Art. 28a PatG sollte sichergestellt wer-
den, dass der Teilverzicht wie die teilweise Nichtigkeit ex tunc wirkt. Vor der 
Gesetzesänderung hatte der Teilverzicht ex nunc gewirkt.39
 
36 BPatGer, Urteil O2012_008 vom 25. August 2015, E. 5.4 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».
37 BAECHLER, Die Stufenklage, sic! 2017, 1 ff., 9.
38
BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 56 –
«Durchflussmessfühler I».
39 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 28a N 1.


O2019_012
Seite 49
Neben dem Teilverzicht, der im Patentregister eingetragen wird und gegen-
über jedermann wirkt, anerkennt die Praxis auch den teilweisen Verzicht 
auf das Patent für die Zwecke eines Zivilprozesses.40 Der Patentinhaber 
kann das Patent nur in einem beschränkten Umfang geltend machen. Das 
Gericht prüft dann die Rechtsbeständigkeit nur in dem beschränkten Um-
fang. Dieser «Verzicht» wirkt nur zwischen den Parteien des Verfahrens, 
er wird nicht im Register eingetragen.
Zur Rechtsgrundlage der Einschränkung für die Zwecke des Verfahrens 
haben sich soweit ersichtlich bisher weder Rechtsprechung noch Lehre ge-
äussert. Die Klägerinnen argumentieren, die Möglichkeit, dem Gericht nur 
einen beschränkten Patentanspruch zur Prüfung vorzulegen, ergebe sich 
aus der Dispositionsmaxime, gemäss der das Gericht nur den geltend ge-
machten Anspruch prüft (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte entgegnet, 
die Dispositionsmaxime beschlage die Verfügung über den Streitgegen-
stand. Das Klagepatent sei aber im Verletzungsprozess, anders als im 
Nichtigkeitsprozess, gar nicht Streitgegenstand, entsprechend könne sich 
die Zulässigkeit einer Einschränkung der geltend gemachten Patentan-
sprüche nicht aus Art. 58 Abs. 1 ZPO ergeben.
58.
Die prozessuale Dispositionsmaxime ist die prozessuale Verlängerung der 
materiellrechtlichen Privatautonomie.41 Sie umfasst im Wesentlichen drei 
Teilaspekte: 1. Die um Rechtsschutz ersuchende Partei bestimmt, ob und 
wann sie ein Verfahren einleitet; 2. Die um Rechtsschutz ersuchende Par-
tei bestimmt, in welchem Umfang sie ihren Anspruch geltend machen will, 
und die Gegenpartei bestimmt, wie weit sie sich dem Begehren unterwer-
fen will; 3. Jede Partei kann den Prozess jederzeit einseitig (durch Klage-
rückzug oder -anerkennung) oder beide Parteien können den Prozess ge-
meinsam (durch Vergleich) beenden.42
Indem die Patentinhaberin in einem Patentverletzungsprozess dem Ge-
richt einen eingeschränkten Patentanspruch zur Prüfung unterbreitet, 
macht sie die ihr aus dem Patent zustehenden Rechte in einem einge-
 
40 Z.B. BGE 146 III 55 E. 2.5.1 (während die Rechtzeitigkeit der Einschränkung 
umstritten war, war die grundsätzliche Zulässigkeit unstrittig); Urteil 4A_77/2020 
vom 17. Juni 2020 («verbale Einschränkung» meint die Einschränkung mit 
Wirkung inter partes); BGE 146 III 416 E. 4 (novenrechtliche Gleichbehandlung 
von Teilverzicht und inter partes erklärter Einschränkung).
41 BK ZPO-HURNI, Art. 58 N 1; BSK ZPO-GEHRI, Art. 58 N 1.
42 BK ZPO-HURNI, Art. 58 N 8 ff. unter Hinweis auf KUMMER, Grundriss des 
Zivilprozessrechts, 3. Aufl. Bern 1978, 81; BSK ZPO-GEHRI, Art. 58 N 3-9.


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schränkten Umfang geltend. Dazu ist sie im Rahmen der Dispositionsma-
xime befugt. Dass das Klagepatent in einem Verletzungsverfahren nicht 
eigentlicher Streitgegenstand ist, spielt keine Rolle. Zwar wird in der Lehre 
gesagt, die Dispositionsmaxime bedeute, dass die Parteien über den 
Streitgegenstand frei verfügen könnten.43 Gemeint ist aber, dass die um 
Rechtsschutz ersuchende Partei selbst bestimmt, ob und in welchem Um-
fang sie einen ihr zustehenden Anspruch gerichtlich durchsetzt. Im Patent-
verletzungsprozess macht die Patentinhaberin oder ausschliessliche Li-
zenznehmerin einen Unterlassungs- und/oder Beseitigungsanspruch gel-
tend. Es steht ihr frei, diese Ansprüche in einem gegenüber der erteilten 
Fassung des Klagepatents eingeschränkten Umfang geltend zu machen. 
Rechtsgrundlage für die Einschränkung von Patentansprüchen für die 
Zwecke eines Zivilprozesses ist daher die Dispositionsmaxime.
59.
Die Klägerinnen argumentieren weiter, auf die inter partes Einschränkung 
von Patentansprüchen sei die Regelung von Art. 24 PatG zum Teilverzicht 
anwendbar; daraus ergebe sich, dass die inter partes Einschränkung wie
der Teilverzicht ex tunc wirke.
Selbstverständlich müssen für die Zwecke des Zivilprozesses erklärte Ein-
schränkungen des Klagepatents den materiellen Anforderungen des Pa-
tentrechts entsprechen; was bei einem Teilverzicht zu einer unzulässigen 
Änderung führen würde, führt auch bei einer inter partes erklärten Ein-
schränkung zu einer unzulässigen Änderung des Patents.44 Daraus, dass 
die materiellrechtlichen Voraussetzungen für eine zulässige Änderung der 
Patentansprüche anwendbar sind, folgt aber nicht notwendigerweise, dass 
auch die gesetzlichen Folgen eines Teilverzichts auf die inter partes er-
klärte Einschränkung anwendbar sind.
Das Bundesgericht hat zum alten Recht festgestellt, dass die im Rahmen 
eines Nichtigkeitsprozesses erklärte Einschränkung des Patentanspruchs
ex tunc wirkt, wie die Nichtigkeitsklage.45 Dies ergibt sich daraus, dass da-
rin eine teilweise Klageanerkennung liegt. Diese hat die gleiche Wirkung 
wie die teilweise Gutheissung der Nichtigkeitsklage, d.h. wirkte bereits un-
ter altem Recht rückwirkend auf den Erteilungszeitpunkt. Für die vorliegend 
 
43 BK ZPO-HURNI, Art. 58 N 1; BSK ZPO-GEHRI, Art. 58 N 1.
44
BPatGer, Urteil O2019_008 vom 17. Dezember 2019, E. 16 –
«Durchflussmessfühler II» (st. Rsp.).
45 BGer, Urteil vom 12. September 1983, E. 4 – «chaines à neiges», in: SMI 1984, 
223 ff., 228.


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zu entscheidende Frage, ab welchem Zeitpunkt eine im Verletzungspro-
zess für das Verfahren erklärte Einschränkung wirkt, lässt sich daraus we-
nig ableiten.
Da es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung der zeitlichen Wir-
kung einer in einem Patentverletzungsprozess für die Zwecke des Verfah-
rens erklärten Einschränkung eines Patentanspruchs fehlt, hat das Gericht 
die Lücke mit der Regel zu füllen, die es als Gesetzgeber aufstellen würde 
(vgl. Art. 1 Abs. 2 ZGB). Nach Überzeugung des Gerichts rechtfertigt es 
sich, Teilverzicht und inter partes erklärte Einschränkung nicht nur noven-
rechtlich gleich zu behandeln,46 sondern auch hinsichtlich der Rechtsfol-
gen. Das Argument der Beklagten, die Klägerinnen hätten bis zur mit der 
Replik erklärten Einschränkung nicht über ein rechtsbeständiges Patent 
verfügt, trifft genauso auf eine durch einen erga omnes wirkenden Teilver-
zicht erfolgte Einschränkung eines erteilten Patentanspruchs zu. Auch dort 
ist das Patent (mutmasslich) bis zur Einschränkung nicht rechtsbeständig, 
denn erfahrungsgemäss verzichtet der Patentinhaber nur dann auf einen 
Teil des Schutzbereiches, wenn sich das Patent als im erteilten Umfang 
nicht rechtsbeständig erweist. Dennoch sieht das Gesetz ausdrücklich vor, 
dass der Teilverzicht auf den Erteilungszeitpunkt zurückwirkt, was zur 
Folge hat, dass ein Dritter, der den eingeschränkten Anspruch verletzt, die-
sen ab dem Erteilungszeitpunkt verletzt.
Mit der Einführung von Art. 28a PatG sollte das nationale Recht in Bezug 
auf den gegenüber dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum 
(IGE) erklärten Teilverzicht an das europäische Recht bezüglich der 
Rechtsfolgen der gegenüber dem Europäischen Patentamt erklärten Be-
schränkung angepasst werden, die ebenfalls ex tunc wirkt (vgl. Art. 68 
EPÜ).47 Zur Rechtfertigung führt die Botschaft aus, die Wirkung ex tunc
eines Teilverzichts werde dem Sinn und Zweck von Art. 24 PatG besser 
gerecht. Durch die freiwillig herbeigeführte Einschränkung könne ein Pa-
tent, das wegen einer Fehlbeurteilung bei der Abfassung der Patentansprü-
che von Anfang an nicht in vollem Umfang rechtsbeständig gewesen sei, 
aufrecht erhalten bleiben.48 Die Gesetzesänderung ist demnach bewusst 
patentinhaberfreundlich und soll den Patentinhaber vor den Folgen eines 
 
46 Dazu BGE 146 III 416 E. 4.
47 Botschaft über die Genehmigung von zwei Abkommen betreffend das 
europäische Patentsystem und über die Änderung des Patentgesetzes, BBl 2005 
3773 ff., 3801.
48 A.a.O.


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Seite 52
«aufgrund einer Fehlbeurteilung» zu breit erteilten Schutzrechts weitge-
hend bewahren. 
Diese gesetzgeberische Wertung gilt es auch bei inter partes erklärten Ein-
schränkungen zu respektieren. Eine für die Zwecke des Verfahrens in ei-
nem Patentverletzungsprozess erklärte Einschränkung eines erteilten Pa-
tentanspruchs wirkt daher wie ein gegenüber dem IGE oder dem Gericht 
erklärter Teilverzicht auf den Erteilungszeitpunkt zurück.
Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch ist daher in dem in 
Rechtsbegehren Nr. 2 beantragten Umfang ab dem Zeitpunkt der Bekannt-
machung des Hinweises auf die Patenterteilung, d.h. ab dem 11. April 
2018, gutzuheissen.
Nicht entschieden wird in der ersten Stufe der Stufenklage, ob die Beklagte 
schuldhaft gehandelt hat, was sie bestreitet. Verschulden ist keine Voraus-
setzung für den auf Art. 66 lit. b PatG gestützten Auskunfts- und Rech-
nungslegungsanspruch. Das Verschulden kann aber einen Einfluss auf die 
Höhe der finanziellen Wiedergutmachungsansprüche haben. Es ist daher 
in der zweiten Stufe der Stufenklage zu beurteilen, in der über die Höhe 
der finanziellen Ansprüche entschieden wird.
Vernichtung
60.
Gemäss Art. 69 PatG kann das Gericht im Falle der Verurteilung (wegen 
Patentverletzung) unter anderem die Zerstörung der widerrechtlich herge-
stellten Erzeugnisse anordnen.
61.
Vorliegend beantragen die Klägerinnen, die Beklagte sei zu verpflichten, 
sämtliche Bestände von Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, die 
sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils direkt oder indirekt in ihrem 
Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu zerstören 
und dem Gericht sowie den Klägerinnen den schriftlichen Nachweis zu er-
bringen, dass sämtliche entsprechenden Sägeblätter zerstört wurden
(Rechtsbegehren Nr. 4). Da die Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 
nicht patentfrei verwendet werden können, ist dieser Antrag verhältnismäs-
sig.
Rechtsbegehren Nr. 4 ist daher vollumfänglich gutzuheissen.


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Seite 53
Rückruf
62.
Gemäss Art. 72 Abs. 1 PatG kann, wer durch eine der in Art. 66 PatG ge-
nannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, auf Un-
terlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes klagen.
Aus dem Beseitigungsanspruch folgt nach der Rechtsprechung ein An-
spruch auf Rückruf bereits an Wiederverkäufer ausgelieferter Ware, und 
zwar unabhängig davon, ob die Wiederverkäufer verpflichtet sind, dem 
Rückruf Folge zu leisten.49 Die Rechtfertigung ist darin zu sehen, dass von 
Lagerbeständen patentverletzender Ware eine andauernde Gefahr von 
Patentverletzungen ausgeht, die durch den Rückruf wenn nicht vollständig 
beseitigt, so zumindest verringert werden kann.
Nicht entschieden ist, ob die Beklagte verpflichtet werden kann, den Wie-
derverkäufern zuzusichern, sämtliche bereits geleisteten Zahlungen für die 
patentverletzende Ware einschliesslich Verpackungs-, Transport- und La-
gerkosten zurückzuerstatten, wie dies die Klägerinnen in Rechtsbegehren 
Nr. 5 verlangen. Die patentrechtliche Literatur schweigt sich dazu meist
aus,50 in den Fällen, in denen der Anspruch des Käufers auf Erstattung des 
Kaufpreises genannt wird, wird er nicht weiter begründet.51 Auch in der 
markenrechtlichen Literatur wird ein Anspruch auf Rückruf bereits ausge-
lieferter Ware bejaht, aber die Frage nicht angesprochen, ob Kostenerstat-
tung angeboten werden muss.52 In Deutschland ist der Anspruch auf Rück-
ruf seit der Anpassung des nationalen Rechts an die Durchsetzungsrichtli-
nie53 ausdrücklich vorgesehen (§ 140a Abs. 3 DE-PatG). Der Rückruf muss 
 
49 BPatGer, Urteil S2013_004 vom 12. Mai 2014, E. 4.12 – «(-)-Omeprazol».
50
BLUMER, in: Bertschinger/Münch/Geiser (Hrsg.), Schweizerisches und 
europäisches Patentrecht, Basel 2002, RZ 17.147; DAVID et al., SIWR I/2, RZ 301 
und 308, SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 N 19.
51 HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. 2018, Art. 72 N 10; CR PI LBI-SCHLOSSER, Art. 72 
N 15; HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent-
und Patentprozessrecht, 4. Aufl. Bern 2021, 423 (letztere den Rückruf generell 
ablehnend).
52 BSK MSchG-FRICK, Art. 55 N 52 (ebenso Art. 57 N 22); SHK MSchG-STAUB, 
Art. 55 N 43. 
53 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.


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Seite 54
mit dem Angebot verbunden werden, den Kaufpreis und die Transportkos-
ten zu erstatten.54
Für die Verpflichtung zur Erstattung des Kaufpreises spricht, dass der 
Rückruf dann voraussichtlich besser befolgt wird und die Gefahr weiterer 
Patentverletzungen entsprechend geringer ist. Gegen die Verpflichtung 
spricht, dass damit in die vertragliche Regelung der Beziehungen einer 
Prozesspartei zu Dritten eingegriffen wird. Die Parteien eines Kaufvertrags 
können die Haftung für Patentverletzungen im Rahmen des gesetzlich Zu-
lässigen privatautonom regeln. So können sie die Haftung wegbedingen
(Art. 198 OR) oder eine ausdrückliche Schadloshaltungsverpflichtung vor-
sehen. Greift mangels abweichender Vereinbarung die gesetzliche Rege-
lung gemäss Obligationenrecht, so fehlt es einer für den Weiterverkauf ver-
kauften Ware an der Tauglichkeit für den vorausgesetzten Gebrauch, wenn 
der Weiterverkauf patentrechtlich verboten ist, was entsprechende Ge-
währleistungsansprüche zur Folge hat (Art. 197 OR).55
Nachdem der Rückruf mit dem Hinweis zu verbinden ist, dass er erfolgt, 
weil die ausgelieferte Ware patentverletzend ist, ist anzunehmen, dass die
Wiederverkäufer den Rückruf selbst dann beachten werden, wenn er nicht 
ausdrücklich mit dem Angebot der Erstattung des Kaufpreises verbunden 
ist, denn die Wiederverkäufer greifen selbst unmittelbar in die Rechte des 
Patentinhabers ein und riskieren beim Weiterverkauf zivil- und strafrechtli-
che Sanktionen. Eine ausdrückliche Verpflichtung, den Rückruf mit dem 
Angebot der Erstattung des Kaufpreises einschliesslich Verpackungs-, 
Transport- und Lagerkosten zu verbinden, erscheint daher als unverhält-
nismässiger Eingriff in die privatautonome Gestaltungsfreiheit vertraglicher 
Beziehungen.
Entsprechend ist das Rechtsbegehren Nr. 5 in dem Umfang gutzuheissen, 
dass die Beklagte zum Rückruf von bereits an gewerbliche Abnehmer aus-
gelieferter Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 zu verpflichten ist, 
dieser Rückruf unter Hinweis auf die patentverletzende Natur der Säge-
blätter zu erfolgen hat, aber die Beklagte nicht verpflichtet wird, den Kauf-
preis und die weiteren Kosten zu erstatten.
 
54 KAESS in: Busse/Keukenschrijver (Hrsg.), PatG, 8. Aufl. Berlin 2016, § 140a 
N 29; VOß in: Schulte (Hrsg.), Patentgesetz mit EPÜ, 10. Aufl. Köln 2017, § 140a 
N 31; KÜHNEN, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. 2020, D RZ 726. 
55 ZK OR-SCHÖNLE/HIGI, Art. 197 N 79.


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Seite 55
Vollstreckungsmassnahmen
63.
Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlas-
sen oder Dulden durch indirekten Zwang (Ordnungsbusse, Bestrafung 
nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Partei 
kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen anord-
nen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).
Die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen 
(Art. 292 StGB) und das Ordnungsgeld nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c 
ZPO können nach h.L. verbunden werden, eine Verbindung wird aber we-
gen der Rechtsklarheit «nicht empfohlen».56 Die Ordnungsbusse nach 
Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristi-
sche Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstrafe 
nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.57
64.
Vorliegend haben die Klägerinnen beantragt, die Verpflichtungen zum Tun 
und Unterlassen gemäss den Rechtsbegehren Nr. 1, 2, 4 und 5 mit der 
Androhung von Ordnungsbusse gegenüber der Beklagten und Ungehor-
samkeitsstrafe gegen deren Organe zu verbinden.
Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erken-
nende Gericht ist sachgerecht, da dadurch ein eventuelles Vollstreckungs-
verfahren beschleunigt wird. Da sich Ordnungsbusse und Ungehorsam-
keitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch nicht die 
von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit. 
Die Anträge auf Androhung von indirektem Zwang gemäss Rechtsbegeh-
ren Nr. 1, 2, 4 und 5 sind entsprechend gutzuheissen.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
65.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten- und Entschä-
digungsfolgen zu regeln (Art. 106 ZPO). 
 
56 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18 
m.W.H.
57 BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.


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Massgebend für die Bestimmung des Streitwerts ist der Zeitpunkt der Kla-
geeinreichung.58 Für die Festsetzung der Gerichtsgebühr dieses Teilurteils 
über die erste Stufe der vorliegenden unbezifferten Forderungsklage i.S.v. 
Art. 85 ZPO ist vom Gesamtstreitwert, d.h. dem finanziellen Wert des Un-
terlassungsanspruchs, des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs 
und dem geschätzten Mindestwert für die Geldforderung, die nach erfolgter 
Auskunftserteilung und Rechnungslegung in der zweiten Stufe beurteilt 
wird, auszugehen. Innerhalb des massgeblichen Tarifrahmens ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass mit diesem Teilurteil lediglich die erste Stufe (Un-
terlassung, Vernichtung, Auskunft und Rechnungslegung) behandelt 
wurde. 59
66.
Die Klägerinnen beziffern den Streitwert mit CHF 500’000, ohne anzuge-
ben, wie viel davon auf das Unterlassungsbegehren und wie viel auf die 
finanziellen Wiedergutmachungsansprüche entfällt. Die Beklagte verzich-
tet auf eine Stellungnahme dazu. Es wird daher davon ausgegangen, dass 
der Streitwert von CHF 500’000 den Wert sowohl der Unterlassungs-, Aus-
kunfts- und Rechnungslegungsbegehren wie auch der finanziellen Wieder-
gutmachungsansprüche umfasst.
Unter der Berücksichtigung, dass im Rahmen der vorliegenden Stufen-
klage – wie erwähnt – erst ein Teilurteil betreffend Unterlassung, Vernich-
tung, Auskunft und Rechnungslegung ergeht, ist die Gerichtsgebühr für
diese Stufe im unteren Bereich des Tarifs von CHF 20’000 bis CHF 66’000
auf CHF 30’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer).
67.
Die Klägerinnen obsiegen fast vollständig, allerdings mit einem gegenüber 
dem mit der Klage eingereichten Rechtsbegehren engeren Unterlassungs-
titel. Es rechtfertigt sich, der Beklagten 80% der Kosten und den Klägerin-
nen 20% der Kosten aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist mit dem von den 
Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen und die Beklagte 
hat den Klägerinnen die Kosten im Umfang von 80% (CHF 24’000) zu er-
setzen.
Im entsprechend reduzierten Umfang ist die Beklagte entschädigungs-
pflichtig. Die reduzierte Parteientschädigung für die berufsmässige rechts-
anwaltliche Vertretung ist auf CHF 24’000 festzusetzen (60% von 
 
58 BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, Art. 91 N 7.
59 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November, E. 92 – «animierte Lunge».


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CHF 40’000, was ebenfalls im unteren Bereich des tariflichen Rahmens 
liegt, vgl. Art. 5 KR-PatGer).
Für die patentanwaltliche Beratung machen die Klägerinnen insgesamt 
EUR 87’455.40 geltend. Die Beklagte macht für die patentanwaltliche Be-
ratung CHF 21’813.85 geltend (ohne MwSt.). Die Beklagte erachtet die pa-
tentanwaltlichen Auslagen der Klägerinnen als zu hoch, unter anderem mit 
dem Hinweis darauf, dass aufgrund des vorangehenden Massnahmever-
fahrens erhebliche Synergien bestünden.
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings 
nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die 
berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der 
Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» 
des Anwalts gemäss KR-PatGer. 60
Aus der Leistungsaufstellung der Wallinger Ricker Schlotter Tostmann 
Partnerschaft mbB vom 30. Juni 2021 geht weder hervor, wer Leistungser-
bringer war, noch, wofür die in Rechnungen gestellten Stunden erbracht 
wurden, noch, ob der Rechnungsbetrag in Euro oder Schweizer Franken 
geschuldet ist. Bereits mangels ausreichender Substanziierung ist die Kos-
tenerstattung auf die tarifliche Entschädigung für die berufsmässige rechts-
anwaltliche Vertretung, d.h. auf CHF 40'000, zu reduzieren. Die notwendi-
gen Auslagen der Beklagten für die patentanwaltliche Unterstützung ande-
rerseits bewegen sich unterhalb des tariflichen Rahmens und sind unbe-
stritten.
Entsprechend hat die Beklagte den Klägerinnen 80% von CHF 40’000, d.h. 
CHF 32’000, 
und 
die 
Klägerinnen 
der 
Beklagten 
20% 
von 
CHF 21’813.85,61 d.h. CHF 4’362.77, zu erstatten. Per Saldo hat die Be-
klagte den Klägerinnen als Ersatz notwendiger Auslagen CHF 27’637 (ge-
rundet auf den vollen Franken) zu bezahlen. 
 
60
BPatGer, 
Urteil 
O2016_009 
vom 
18. Dezember 
2018, 
E. 64 
–
«Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil 
O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, 
E. 5.5. 
61 Die Mehrwertsteuer ist nicht erstattungsfähig, da die Beklagte als Gesellschaft 
mit Sitz in der Schweiz vorsteuerabzugsberechtigt ist.


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Seite 58
Die Beklagte ist demnach zu verpflichten, den Klägerinnen für die erste 
Stufe eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt CHF 51’637
(CHF 24’000 plus CHF 27’637) zu bezahlen.
Das Bundespatentgericht erkennt:
1. In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1 wird der Beklagten unter 
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 für jeden Tag der 
Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5’000, sowie unter Androhung 
der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen 
eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhand-
lungsfall, mit sofortiger Wirkung verboten, in der Schweiz herzustellen, 
zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr 
zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei diesen Handlun-
gen mitzuwirken, Sägeblätter, insbesondere gemäss der grafischen 
Darstellung in Anhang 1, welche die folgenden Merkmale aufweisen:
a. Die Sägeblätter sind dazu geeignet, in einer handgeführten 
Werkzeugmaschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock 
Max® oder Starlock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse 
oszillierend bewegender Antriebseinrichtung, verwendet zu wer-
den;
b. Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der 
sie an der Werkzeugmaschine derart befestigbar sind, dass de-
ren Antriebsachse und eine Werkzeugdrehachse zusammenfal-
len;
c. Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft 
sechs im Abstand zur Werkzeugdrehachse angeordnete An-
triebsflächenbereiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten 
auf;
d. Die Tangentialebenen sind an diesen Flächenpunkten gegen-
über einer Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse ein-
schliesst, geneigt;
e. Diese Tangentialebenen sind gegenüber einer Radialebene, 
welche sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, ge-
neigt;


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f. Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf;
g. Diese Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werk-
zeugdrehachse;
h. Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, obe-
ren Begrenzungsebene und einer zweiten, unteren Begren-
zungsebene;
i. Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf;
j. Durch die Seitenwandung entsteht ein im Wesentlichen hohlke-
geliger Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen 
Querschnitt mit variablem Abstand der Seitenwandung zur 
Werkzeugdrehachse in einer zu dieser Werkzeugdrehachse or-
thogonalen Ebene aufweist;
k. Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den 
Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächen-
bereichen ausgebildet.
l. Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf;
m. Der Deckflächenabschnitt schliesst unmittelbar an allen sechs 
Antriebsflächenbereichen an; 
n. Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Kom-
ponenten senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf;
o. Der Deckflächenabschnitt ist im Bereich der ersten, oberen Be-
grenzungsebene angeordnet und erstreckt sich radial in Rich-
tung zur Werkzeugdrehachse hin;
p. Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf.
q. Die beiden Begrenzungsebenen sind senkrecht zur Werkzeug-
drehachse angeordnet.
r. Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet.
s. Die Antriebsflächenbereiche sind zwischen den beiden Begren-
zungsebenen angeordnet.


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Seite 60
t. Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 
(+/- 0,2) mm auf.
u. Das Sägeblatt hat im Bereich der Anschlusseinrichtung eine 
Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) mm;
v. Der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen beträgt 4,2 (+/-
0,2) mm.
2. In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 2 wird die Beklagte unter 
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss Art. 
343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 
292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innerhalb 
von 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils ab dem 11. April 2018
Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über:

Die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Ab-
nehmer der Sägeblätter gemäss Dispositiv Ziff. 1;

sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und –prei-
sen) für Sägeblätter gemäss Dispositiv Ziff. 1.
3. In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 4 wird die Beklagte unter 
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss Art. 
343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 
292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils sämtliche Bestände 
von Sägeblättern gemäss Dispositiv Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt 
der Rechtskraft des Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder 
unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu zerstören und 
dem Gericht sowie den Klägerinnen den schriftlichen Nachweis zu 
erbringen, dass sämtliche entsprechenden Sägeblätter zerstört 
wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zerstörung 
sowie der zerstörten Modelle und Mengen.
4. In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 5 wird die Be-
klagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or-


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Seite 61
gane nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall ver-
pflichtet, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils 
sämtliche Bestände von Sägeblättern gemäss Dispositiv Ziff. 1, die 
von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer geliefert wurden, von die-
sen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, indem letztere schrift-
lich auf die patentverletzende Natur der entsprechenden Sägeblät-
ter hingewiesen werden.
5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000.
6. Die Kosten werden zu 20% den Klägerinnen und zu 80% der Be-
klagten auferlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von den Kläge-
rinnen geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte 
hat den Klägerinnen die Kosten im Umfang von 80% (CHF 24’000) 
zu ersetzen
7. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen eine reduzierte Par-
teientschädigung von CHF 51’637 zu bezahlen.
8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Protokolls 
der Hauptverhandlung sowie an das Eidgenössische Institut für 
Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Emp-
fangsbestätigung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG).


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St. Gallen, 30. August 2021
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Mark Schweizer
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 1. September 2021


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Anhang 1 zur Klage


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