bpatger · O2020_004 · 2022-03-02 · de
Verletzungsklage abgewiesen; Patent nichtig
Fachmann, Fachrichtervotum, Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit national, Patentansprüche Auslegung, Rechtsbegehren, Rechtsschutzinteresse, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

Bu n d esp aten tg eri ch t 
Tri b u n al féd éral d es b revets 
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti 
Tri b u n al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
O2020_004 
 
U r t e i l v o m 2 . M ä r z 2 0 2 2 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dipl. El.-Ing. ETH, MSc. C.S. (Computer Science) 
Daniel Vogel (Referent), 
Richter Dipl. El.-Ing. ETH Peter Rigling, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 
Verfahrensbeteiligte 
yodoba AG, Poststrasse 30, 6300 Zug, 
vertreten durch die Rechtsanwälte lic. iur. Stephan Erbe und 
Dr. iur. Christian Hochstrasser, ThomannFischer, Elisabe-
thenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. Dr. Fabian Leimgruber, ThomannFischer, 
Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel, 
Klägerin 
gegen 
Swisscom (Schweiz) AG, 
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und 
Rechtsanwältin Louisa Galbraith, MLL Meyerlustenberger 
Lachenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 
8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Kurt Sutter 
und Martin Toleti, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 
8044 Zürich, 
Beklagte 
Gegenstand 
Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungsle-
gung); Multimedia-Daten 
 
 


O2020_004 
Seite 2 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 
Prozessgeschichte 
1. 
Am 2. März 2020 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden 
Rechtsbegehren: 
«1. 
Es sei der Beklagten bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents 
EP 1 650 961 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro 
Tag (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 pro Tag 
(Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten: 
a) 
Set-Top-Boxen, sowohl als an ein Multimedia-Gerät angeschlossene 
Hardware als auch in ein mobiles Multimediagerät integrierte Soft-
ware, welche es Benutzern erlauben, 
- 
einen Sendungsteil eines zeitabhängig gespeicherten Fernsehka-
nals auszuwählen, 
- 
mit Zeitverzögerung als eindeutig gekennzeichnete Multimedia-
Datenfiles von einem Server abzurufen 
- 
und an einem Multimedia-Gerät als in den Multimedia-Datenfiles 
gespeichertes Fernsehprogramm des Fernsehkanals darzustel-
len, beginnend mit dem ausgewählten Sendungsteil, 
in der Schweiz selbst oder durch Dritte anzubieten, zu betreiben, zu verkau-
fen oder in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen. 
b) 
Server in der Schweiz selbst oder durch Dritte zu betreiben, 
- 
welche Sendungen eines Fernsehkanals zeitabhängig in mehre-
ren jeweils einen Sendungsteil repräsentierenden Multimedia-Da-
tenfiles abspeichern, 
- 
welche eine Auswahl betreffend einer gespeicherten Teilsendung 
des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten, 
- 
wobei die Server mit Zeitverzögerung eindeutig gekennzeichnete 
Multimedia-Datenfiles, die jeweils einen ausgewählten Sen-
dungsteil eines Fernsehkanals darstellen, über Set-Top-Boxen, 
sowohl als an eine am Multimediagerät angeschlossene Hard-
ware als auch in ei n mobiles Multimediagerät integrierte Software 
zur Bereitstellung am Multimedia-Gerät des Benutzers transferie-
ren, wobei die Bereitstellung mit der ausgewählten Teilsendung 
beginnt. 
2. 
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.00 
pro Tag (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5’000.00 (Art. 
343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 


O2020_004 
Seite 3 
60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach den anerkannten Grunds-
ätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen bezüglich der klagpatent-
gemässen Replay-Funktion, namentlich 
a) 
wie viele Abonnemente mit Zugang zu Fernsehsendungen, welche 
eine klagpatentgemässe Replay-Funktion aufweisen, sie seit der Ein-
führung der Replay­Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen 
verschiedenen Abonnementstypen zu differenzieren ist 
b) 
welches die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufser-
lös abzüglich Einstandspreis) der in lit. a) definierten Abonnemente 
waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat 
c) 
wie viele Abonnemente mit Zugang zu Fernsehsendungen ohne klag-
patentgemässe Replay-Funktion sie seit der Einführung der Replay-
Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen verschiedenen Abon-
nementstypen zu differenzieren ist 
d) 
welches die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufser-
lös abzüglich Einstandspreis) der in lit. c) definierten Abonnemente 
waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat. 
Die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne sind separat nach 
Geschäftsjahr auszuweisen, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-
und Betriebsbuchhaltung der Beklagten. 
3. 
Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rech-
nungslegung gemäss Ziff. 2 hiervor zu beziffernden Betrag zuzüglich jährli-
cher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu be-
zahlen (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 
200’000.00). 
4. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWST, unter Mitberücksich-
tigung des patentanwaltlichen Aufwands) zulasten der Beklagten.» 
2. 
Am 9. Juni 2020 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem Antrag, 
die Klage sei abzuweisen. 
3. 
Der an der Instruktions- und Vergleichsverhandlung vom 18. November 
2020 geschlossene Vergleich wurde von der Klägerin widerrufen und der 
Klägerin wurde Frist angesetzt, den zweiten Teil des Kostenvorschusses 
zu leisten und die Replik zu erstatten. 
4. 
Am 18. Januar 2021 stellte die Beklagte den Antrag, die Klägerin sei zu 
verpflichten, Sicherheit für die Parteientschädigung zu leisten. Mit Verfü-
gung vom 3. März 2021 wurde der Antrag abgewiesen. 


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Seite 4 
5. 
Am 15. Februar 2021 erstattete die Klägerin die Replik und angepasste 
Replik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren: 
«1. 
Es sei diesem Verfahren der Schweizer Teil des Europäischen Patents 
EP 1 650 961 in erteiltem Umfang/gemäss Hauptantrag, hilfsweise im Um-
fang gemäss Hilfsantrag 1, hilfsweise im Umfang gemäss Hilfsantrag 2 oder 
Hilfsantrag 3 oder Hilfsantrag 4 oder Hilfsantrag 5 zugrunde zu legen. 
2. 
Es sei der Beklagten bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents 
EP 1 650 961 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro 
Tag (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 pro Tag 
(Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten: 
a) 
Set-Top-Boxen, sowohl als an ein Multimedia-Gerät angeschlossene 
Hardware als auch in ein mobiles Multimediagerät integrierte Soft-
ware, welche es Benutzern erlauben, 
- 
eine Teilsendung eines zeitabhängig gespeicherten Fernsehka-
nals mittels der Set-Top-Boxen auf einem Server auszuwählen, 
- 
mit Zeitverzögerung als eindeutig gekennzeichnete Multimedia-
Datenfiles von einem Server abzurufen, welche in Abhängigkeit 
der Abrufe vervielfältigter Form abgespeichert sind, 
- 
und an einem Multimedia-Gerät als in den Multimedia-Datenfiles 
gespeichertes Fernsehprogramm des Fernsehkanals darzustel-
len, beginnend mit der ausgewählten Teilsendung, mit einer Zeit-
verzögerung die mindestens so gross ist wie die Differenz zwi-
schen der tatsächlichen Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt, 
in der Schweiz selbst oder durch Dritte anzubieten, zu betreiben, zu verkau-
fen oder in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen. 
b) 
Server in der Schweiz selbst oder durch Dritte zu betreiben, 
- 
welche Sendungen eines Fernsehkanals zeitabhängig in mehre-
ren jeweils eine Teilsendung repräsentierenden Multimedia-Da-
tenfiles in Abhängigkeit der Abrufe vervielfältigter Form abspei-
chern, 
- 
welche eine Auswahl betreffend einer gespeicherten Teilsendung 
des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten, 
- 
wobei die Server mit Zeitverzögerung eindeutig gekennzeichnete 
Multimedia-Datenfiles, die jeweils eine ausgewählte Teilsendung 
eines Fernsehkanals darstellen, über Set-Top-Boxen, sowohl als 
an eine am Multimediagerät angeschlossene Hardware als auch 
in ein mobiles Multimediagerät integrierte Software zur Bereitstel-
lung am Multimedia-Gerät des Benutzers transferieren, wobei die 
Bereitstellung mit der ausgewählten Teilsendung beginnt mit einer 
Zeitverzögerung die mindestens so gross ist wie die Differenz zwi-
schen der tatsächlichen Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt. 


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Seite 5 
3. 
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.00 
pro Tag (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5’000.00 (Art. 
343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 
60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach den anerkannten Grunds-
ätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen bezüglich der klagpatent-
gemässen Replay-Funktion, namentlich 
a) 
wie viele Abonnemente mit Zugang zu Fernsehsendungen, welche 
eine patentgemässe Replay-Funktion aufweisen, sie seit der Einfüh-
rung der Replay­Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen ver-
schiedenen Abonnementstypen zu differenzieren ist 
b) 
welches die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufser-
lös abzüglich Einstandspreis) der in lit. a) definierten Abonnemente 
waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat 
c) 
wie viele Abonnemente mit Zugang zu Fernsehsendungen ohne pa-
tentgemässe Replay-Funktion sie seit der Einführung der Replay-
Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen verschiedenen Abon-
nementstypen zu differenzieren ist 
d) 
welches die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufser-
lös abzüglich Einstandspreis) der in lit. c) definierten Abonnemente 
waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat. 
Die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne sind separat nach 
Geschäftsjahr auszuweisen, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz-
und Betriebsbuchhaltung der Beklagten. 
4. 
Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rech-
nungslegung gemäss Ziff. 2 [recte: 3] hiervor zu beziffernden Betrag zu-
züglich jährlicher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverlet-
zung zu bezahlen (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: 
CHF 200’000.00). 
5. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWST, unter Mitberücksich-
tigung des patentanwaltlichen Aufwands) zulasten der Beklagten.» 
6. 
In der Duplik hielt die Beklagte an ihrem Antrag fest, die Klage abzuweisen. 
Am 16. Juni 2021 nahm die Klägerin Stellung zu den neuen Behauptungen 
in der Duplik. Am 12. Juli 2021 nahm die Beklagte Stellung zu den neuen 
Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik. 
7. 
In der Folge wurden die Parteien zur Hauptverhandlung vorgeladen. 
8. 
Am 22. Juli 2021 nahm die Klägerin Stellung zu den neuen Behauptungen 
in der Stellungnahme vom 12. Juli 2021. 


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Seite 6 
9. 
Am 11. Oktober 2021 erstattete der Referent sein Fachrichtervotum 
(74 Seiten). Die Stellungnahmen zum Fachrichtervotum erfolgten mit Ein-
gaben vom 10. November 2021 (Beklagte) und vom 24. November 2021 
(Klägerin). In ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum stellte die Kläge-
rin den Antrag, «dass die Patentansprüche 6, 11 und 16 und die davon 
abhängigen Ansprüche 7-10, 12-16 und 17-20 des Europäischen Patents 
EP 1 650 961 mit Wirkung erga omnes aufzuheben seien». 
10. 
Am 11. Januar 2022 fand die Hauptverhandlung statt. 
Prozessuales 
11. 
Sowohl bei der Klägerin als auch bei der Beklagten handelt es sich um 
schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Die Klägerin 
macht Ansprüche gestützt auf den Schweizer Teil eines europäischen Pa-
tents geltend. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatent-
gerichts ist gemäss Art. 26 Abs. 1 PatGG gegeben. 
Zulässigkeit von Rechtsbegehren Nr. 1 
12. 
Die Beklagte bemängelt, das Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Replik lasse 
sich keiner der in Art. 84 ZPO abschliessend aufgezählten Klagearten – 
Leistungs-, Gestaltungs- und Feststellungklagen – zuordnen. Es könne 
auch nicht zum Dispositiv erhoben werden. Schliesslich sei unklar, in wel-
cher Reihenfolge die mit «oder» verbundenen Hilfsanträge zu prüfen seien. 
Eine alternative Häufung sei unzulässig, weil nicht bestimmt sei, in welcher 
Reihenfolge das Gericht die Anträge prüfen soll (Duplik RZ 14 unter Hin-
weis auf BGE 142 III 683 E. 5.3.2). 
13. 
Prozesshandlungen der Parteien sind nach Treu und Glauben auszule-
gen.1 Daraus folgt, dass Rechtsbegehren im Lichte der dazu gegebenen 
Begründung auszulegen sind.2 
 
1 BK ZPO-HURNI, Art. 52 N 18. 
2 BGE 105 II 149 E. 2a. 


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Seite 7 
Aus der Replik folgt, dass die Klägerin das Klagepatent in Reaktion auf die 
Nichtigkeitseinrede in verschiedenen eingeschränkten Fassungen verteidi-
gen möchte. Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Replik lässt sich als prozessu-
aler Antrag verstehen, mit dem die Klägerin das Gericht bittet, das Klage-
patent in den Fassungen gemäss der erwähnten Hilfsanträge zu prüfen. 
Dieser Antrag mag nicht notwendig sein, er schadet aber auch nicht. 
Was die Reihenfolge angeht, in der die Hilfsanträge zu prüfen sind, ist zu-
mindest die Reihenfolge von Hauptantrag und den ersten beiden Hilfsan-
trägen klar – der Hauptantrag ist zuerst, eventualiter der erste Hilfsantrag, 
subeventualiter der zweite Hilfsantrag zu prüfen. Ob die Reihenfolge der 
Prüfung der Hilfsanträge 3-5, die alle mit «oder» verbunden sind, ohne 
dass eine hierarchische Gliederung ersichtlich ist, unklar ist, kann offen-
bleiben, da es ohnehin an einem Rechtsschutzinteresse an der Prüfung 
dieser Hilfsanträge fehlt (nachstehend, E. 17). 
Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Replik ist daher als prozessualer Antrag zu 
verstehen und als solcher zu beachten. 
Bestimmtheit von Rechtsbegehren Nr. 2 
14. 
Rechtsbegehren müssen so formuliert sein, dass sie ohne Änderungen ins 
Urteilsdispositiv übernommen werden können. Entsprechend kann eine 
Unterlassungsklage nur in demjenigen Umfang geschützt werden, in dem 
sie auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet ist.3 
Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die 
Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen 
sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.4 Die behauptete Ver-
letzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschreiben, dass durch blosse 
tatsächliche Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die ver-
botene Ausführung vorliegt. Die Verletzungsform ist als reale technische 
Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner 
Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf.5 
 
3 BGer, Urteil 5A_658/2014 vom 5. Mai 2015, E. 3.3. 
4 BGE 142 III 587 E. 5.3. 
5 BGE 131 III 70 E. 3.3 – «Sammelhefter V». 


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Seite 8 
Werden technische Begriffe in der Urteilsbegründung definiert, ist es aber 
nicht notwendig, die Definitionen in das Urteilsdispositiv aufzunehmen.6 
Die genügende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvorausset-
zung und damit grundsätzlich von Amtes wegen zu prüfen, wobei das Bun-
despatentgericht eine unzureichende Bestimmtheit mangels entsprechen-
der Rüge nur sehr zurückhaltend annimmt.7 Folge der mangelnden Be-
stimmtheit ist Nichteintreten auf die Klage.8 
15. 
Die Beklagte behauptet, die Verwendung des Begriffs «Teilsendung», des-
sen Bedeutung zwischen den Parteien strittig sei, im Rechtsbegehren Nr. 
2 mache dieses unbestimmt, weil auslegungsbedürftig. Weiter sei nicht 
klar, ob der Relativsatz «welche eine Auswahl betreffend einer gespeicher-
ten Teilsendung des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten» sich 
inhaltlich auf die «Server» im Einleitungssatz, die «Sendungen» oder die 
«Multimedia-Datenfiles» beziehe. Auch die Bedeutung des Begriffs «erhal-
ten» sei vollkommen unklar. Der gesamte Teil b) von Rechtsbegehren Nr. 
2 sei daher unverständlich. 
Nicht jede Verwendung eines umstrittenen Begriffs in einem Rechtsbegeh-
ren macht dieses unbestimmt. Entscheidend ist, ob dem Begriff nach der 
Auslegung ein technischer Sinngehalt zukommt, der einer bloss tatsächli-
chen Prüfung, ohne erneute Auslegung, zugänglich ist. Ist dies der Fall, 
genügt es, wenn der Begriff in der Urteilsbegründung definiert wird. Die 
Aufnahme der Definition in das Rechtsbegehren würde dieses nur unnötig 
aufblähen – zumal typischerweise die Bedeutungen zahlreicher Begriffe 
strittig sind – ohne dass dadurch etwas gewonnen ist. Vorliegend ist die 
Bedeutung des Begriffs «Teilsendung» zwischen den Parteien zwar strittig, 
nach erfolgter Auslegung (hinten E. 31 f.) hat der Begriff jedoch einen kla-
ren technischen Sinngehalt. Durch die Verwendung des Begriffs «Teilsen-
dung» wird Rechtsbegehren Nr. 2 daher nicht unbestimmt. 
Teil b) von Rechtsbegehren Nr. 2 lautet, in der Gliederung der Beklagten, 
auszugweise wie folgt: 
 
6 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 54 – «Durchfluss-
messfühler»; Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte 
Lunge». 
7 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge». 
8 BPatGer, Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 – «Leichtbeton». 


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[Der Beklagten sei zu verbieten] Server in der Schweiz selbst oder durch 
Dritte zu betreiben, 
- welche Sendungen eines Fernsehkanals zeitabhängig in mehreren 
jeweils einen Sendungsteil repräsentierenden Multimedia-Datenfi-
les abspeichern, 
- welche eine Auswahl betreffend einer gespeicherten Teilsendung 
des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten, 
- […] 
Weder eine Sendung noch ein Multimedia-Datenfile können eine Auswahl 
erhalten. Der Teilsatz «welche eine Auswahl betreffend einer gespeicher-
ten Teilsendung des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten» be-
zieht sich daher ersichtlich auf die Server im Einleitungssatz. Weshalb «er-
halten» vollkommen unklar sein soll, erschliesst sich dem Gericht nicht. Der 
Server wird über die getroffene Auswahl informiert und «erhält» in diesem 
Sinne eine Auswahl. Nicht nur Patentansprüche, auch Rechtsbegehren 
müssen nach Treu und Glauben und mit dem Willen, sie zu verstehen, ge-
lesen werden. Die Beklagte verkennt dies mit ihrer spitzfindigen Kritik. 
Rechtsbegehren Nr. 2 ist daher hinreichend bestimmt. 
Rechtsschutzinteresse 
16. 
Prozessvoraussetzung ist unter anderem ein schutzwürdiges Interesse der 
klagenden Partei (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). An der abstrakten Erörterung 
einer Rechtsfrage besteht kein Rechtsschutzinteresse; das Gericht prüft 
nur Rechtsfragen, die für die Lösung des konkreten Falls erheblich sind.9 
17. 
Mit der Replik schränkt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche des 
Klagepatents in mehreren Hilfsanträgen ein. Sie unterlässt es jedoch, die 
neu hinzugefügten Merkmale in das Unterlassungsbegehren (Rechtsbe-
gehren Nr. 2) aufzunehmen. 
Selbst wenn das Klagepatent mit den eingeschränkten Ansprüchen rechts-
beständig und durch die angegriffene Ausführungsform verletzt wäre, 
 
9 BGer, Urteil 2C_838/2019 vom 17. September 2020, E. 1.3; BGE 122 III 279 
E. 3a. 


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könnte die Klage daher nicht gutgeheissen werden. Denn das Unterlas-
sungsbegehren erfasst Verhalten, das gemäss den eingeschränkten Pa-
tentansprüchen nicht verboten werden kann, es ist «überschiessend». 
Dies führt zur Abweisung der Klage.10 
Ob das Klagepatent allenfalls in den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 
2-5 rechtsbeständig ist, wird daher nicht geprüft, da es sich um eine abs-
trakte Rechtsfrage ohne Auswirkung auf den Ausgang des konkreten 
Streitfalls handelt. Zu prüfen ist die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents 
in der Fassung gemäss Hilfsantrag 1, da das Unterlassungsbegehren 
sämtliche Merkmale des Hauptanspruchs gemäss erstem Hilfsantrag um-
fasst. 
Einschränkung des Patents in der Stellungnahme zum Fachrichtervo-
tum 
18. 
Gemäss Art. 24 lit. a PatG kann der Patentinhaber gegenüber dem IGE 
teilweise auf das Patent verzichten, indem er den Antrag stellt, einen Pa-
tentanspruch aufzuheben. Gemäss Art. 26 PatG stellt das Gericht auf 
Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn einer der abschliessend 
aufgezählten Nichtigkeitsgründe vorliegt. Trifft ein Nichtigkeitsgrund nur für 
einen Teil der patentierten Erfindung zu, so ist das Patent durch das Gericht 
entsprechend einzuschränken (Art. 27 Abs. 1 PatG). 
19. 
In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum stellt die Klägerin den Antrag, 
dass die Patentansprüche 6, 11 und 16 und die davon abhängigen Ansprü-
che 7-10, 12-16 und 17- 20 des europäischen Patents EP 1 650 961 mit 
Wirkung erga omnes aufzuheben seien und dass die vorliegende Klage 
somit vor dem Hintergrund des so angepassten Patents, insbesondere vor 
dem Hintergrund der unveränderten Ansprüche 1-5, zu beurteilen sei. 
Die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents wird im vorliegenden Verlet-
zungsprozess nur vorfrageweise geprüft, da die Beklagte die Einrede der 
mangelnden Rechtsbeständigkeit erhoben hat. Die Rechtsbeständigkeit ist 
aber nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Soweit die Klägerin 
und Patentinhaberin das Klagepatent mit Wirkung erga omnes aufheben 
möchte, muss sie einen entsprechenden Antrag an das IGE stellen. 
 
10 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge». 


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Der Antrag der Klägerin kann jedoch nach Treu und Glauben als Antrag, 
das Klagepatent für die Zwecke dieses Verfahrens («verbal» oder «inter 
partes») einzuschränken, verstanden werden (so auch die Klägerin an der 
Hauptverhandlung). Der Antrag beschränkt sich dabei auf den Schweizer 
Teil von EP 1 650 961, obwohl er nicht entsprechend eingeschränkt ist, 
denn nur dessen Rechtsbeständigkeit ist vorfrageweise zu prüfen. Durch 
die Aufhebung der Patentansprüche 6-20 wird dem Gericht kein neuer 
technischer Sachverhalt unterbreitet, weshalb die Einschränkung auch 
nach Eintritt des Aktenschlusses für die Klägerin mit der Replik zulässig ist. 
Verwirkung 
20. 
Die Verwirkung als Ausprägung des allgemeinen Rechtsmissbrauchsver-
bots (Verbot widersprüchlichen Verhaltens) kann auch gegenüber patent-
rechtlichen Unterlassungsansprüchen geltend gemacht werden.11 Ent-
scheidend ist, dass das Verhalten des Rechtsinhabers beim Verletzer zum 
Vertrauen geführt hat, der Rechtsinhaber werde seine Ansprüche nicht 
mehr durchsetzen, und der Verletzer dieses Vertrauen betätigt hat.12 
Das blosse Zuwarten mit der Rechtsdurchsetzung genügt alleine nicht, um 
Verwirkung eintreten zu lassen. Lehre und Rechtsprechung haben als Vo-
raussetzungen der Verwirkung durch Zeitablauf herausgearbeitet, dass (i) 
der Patentinhaber tatsächlich Kenntnis von der Verletzung hat oder bei An-
wendung pflichtgemässer Sorgfalt Kenntnis haben müsste; (ii) die Verlet-
zung aus objektivierter Sicht des Verletzers erkennbar ist; (iii) die Rechts-
durchsetzung während längerer Zeit unterlassen wurde;13 (iv) die Rechts-
durchsetzung für den Verletzer erkennbar zumutbar ist; und (v) die Verlet-
zung zu einem wertvollen Besitzstand des Verletzers geführt hat.14 
Zu den Sorgfaltsobliegenheiten des Patentinhabers hat das Bundespatent-
gericht im Zusammenhang mit der prozessualen Verwirkung des An-
spruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen ausgeführt, die Anforderun-
gen an die Marktbeobachtungsobliegenheit dürften nicht überspannt wer-
den. Den Patentinhaber trifft keine Obliegenheit, Konkurrenzprodukte zu 
zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Ge-
 
11 BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren». 
12 BGE 117 II 575 E. 5b – «Iba/Iba.com». 
13 In BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren» rund zehn 
Jahre. 
14 Vgl. SCHWEIZER, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, 325 ff. 


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Seite 12 
brauch machen. Nur wo die Patentverletzung bereits aufgrund der äusser-
lich wahrnehmbaren Form eines Produkts erkennbar und ohne Erwerb des 
Produktes feststellbar ist und der Patentinhaber aufgrund der Umstände 
vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm eine Verlet-
zung seiner Sorgfaltsobliegenheiten vorwerfen, wenn er eine solch offen-
sichtliche Verletzung nicht erkennt.15 
Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen las-
sen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft.16 Da die Ver-
wirkung ein Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots ist, tragen die Beklag-
ten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die auf ein übermässig 
langes Zuwarten bis zur Einreichung der Klage schliessen lassen. 
Ansprüche, die der Verjährung unterstehen, wie die aus einer Patentverlet-
zung folgenden finanziellen Wiedergutmachungsansprüche, verwirken in-
nerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen nur unter ganz besonderen 
Umständen.17 
21. 
Die Beklagte macht geltend, die Unterlassungsansprüche seien verwirkt. 
Anlässlich der Generalversammlung der Klägerin vom 30. Juni 2009 habe 
Jose Munuera, Verwaltungsratspräsident der Klägerin, erklärt, jeder Anbie-
ter von Video-on-Demand verletze das Klagepatent. Die Klägerin könne 
jederzeit z.B. auf die Beklagte zugehen und sagen «Moment mal, eure 
Tochtergesellschaft Bluewin bietet ja TV und Kino auf Knopfdruck über In-
ternet an…». Nicht umsonst bilde die Beklagte Rückstellungen für zukünf-
tige Patentforderungen in Höhe von rund CHF 2 pro Monat und Nutzer zu 
dieser Sache. Damit sei erstellt, dass die Klägerin schon vor Erteilung des 
Klagepatents davon ausging, dass dieses von der Beklagten verletzt 
würde. Nach der Erteilung des Patents am 26. Mai 2011 sei die Klägerin 
daher in der Lage gewesen, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. 
Spätestens im April 2013 habe die Klägerin öffentlich angekündigt, sich auf 
die Verwertung des Klagepatents zu fokussieren, weshalb die Beklagte an-
nehmen musste, dass die Klägerin ihre Ansprüche geltend machen würde. 
«Swisscom TV» mit der angeblich patentverletzenden «Replay-Funktion» 
sei 2012 eingeführt worden, was der Klägerin nicht habe entgehen können. 
 
15 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 14 – «Siliziumspirale». 
16 BGE 138 III 425 E. 5.2. 
17 BGE 127 III 357 E. 4c. 


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Seite 13 
Dennoch habe sie rund sechs Jahre, bis Ende 2018, zugewartet, bis sie 
sich erstmals an die Beklagte wandte. Nachdem keine Einigung erzielt wer-
den konnte, sei nochmals ungewöhnlich viel Zeit verstrichen, ehe im März 
2020 die vorliegende Klage eingereicht worden sei. Während dieser Zeit 
sei es für die Klägerin zumutbar gewesen, das Patent durchzusetzen. Die 
Beklagte habe sich in dieser Zeit einen wertvollen Besitzstand aufgebaut. 
Die Ansprüche der Klägerin seien deshalb durch Zeitablauf verwirkt. 
Die Klägerin wendet ein, die Patentverletzung habe nicht ohne eingehende 
Analyse und Erwerb des Produkts festgestellt werden können. Die Aussa-
gen von Herrn Munuera im 2009 hätten «in einem allgemeinen Zusammen-
hang zur Zukunft der Bildschirmunterhaltung und nicht in ausreichend spe-
zifischem Bezug zum verfahrensgegenständlichen Patent» gestanden. Die 
Beklagte habe noch nicht einmal behauptet, geschweige denn bewiesen, 
dass sie im Vertrauen darauf, dass die Klägerin ihre Ansprüche nicht durch-
setzen würde, Dispositionen getätigt habe, die sich nicht ohne weiteres 
rückgängig machen liessen. Die Beklagte habe sich nicht in gutem Glau-
ben befinden können, sie habe eine eigene Entwicklungsabteilung und 
eine eigene Patentabteilung und habe das Klagepatent kennen müssen. 
22. 
Nach Darstellung der Beklagten, die für die Umstände, die zur Verwirkung 
führen, beweispflichtig ist, hat die Klägerin mit der Geltendmachung von 
Ansprüchen aus dem Klagepatent gegenüber der Beklagten nach der Er-
teilung des Patents rund sechs Jahre zugewartet. Dies ist weniger als die 
zehn Jahre, die gemäss Bundesgericht, und die acht Jahre, die gemäss 
der Cour de justice civile du Canton de Genève für eine Verwirkung patent-
rechtlicher Unterlassungsansprüche genügen.18 Das Gericht sieht keinen 
Anlass, bereits nach einer deutlich kürzeren Frist von sechs Jahren die 
Verwirkung durch Zeitablauf eintreten zu lassen. 
Indem sich die Klägerin Ende 2018 erstmals an die Beklagte gewandt 
hatte, wurde deren guter Glaube zerstört. Sie konnte nicht damit rechnen, 
dass die Klägerin auch weiterhin auf die Durchsetzung ihrer Rechte ver-
zichten würde. Zwar kann sich auch nach erfolgter Verwarnung wieder gu-
ter Glaube einstellen, aber dazu ist ein sehr viel längerer Zeitraum als die 
rund 15 Monate zwischen Verwarnung und Klageeinreichung notwendig. 
 
18 BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3; CJ GE, Urteil vom 29. Juni 
1973, E. 3, in: SMI 1974, 106. 


O2020_004 
Seite 14 
Die Unterlassungsansprüche der Klägerin sind daher nicht verwirkt. Zu be-
achten ist, dass die finanziellen Wiedergutmachungsansprüche für vergan-
gene Verletzungshandlungen selbst dann nicht verwirkt wären, wenn es 
die Unterlassungsansprüche wären, denn die finanziellen Forderungen un-
terstehen der gesetzlich geregelten Verjährung. 
Klagepatent 
23. 
Die Klägerin macht eine Verletzung des schweizerischen Teils von 
EP 1 650 961 B1 («Klagepatent») geltend. Die Klägerin ist eingetragene 
Inhaberin des Klagepatents, das am 10. Oktober 2005 angemeldet und 
dessen Erteilung am 22. Juni 2011 veröffentlicht wurde. Das Klagepatent 
beansprucht die Priorität der DE 102004051668 vom 22. Oktober 2004. 
24. 
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und System zur Bereitstellung von 
Multimedia-Daten (Absatz [0001]). Das Klagepatent gibt als zugrundelie-
gende Aufgabe an, ein Verfahren und System zur Bereitstellung von Multi-
media-Daten, insbesondere von Video- und/oder Audio-Daten, anzubieten, 
mit denen es möglich ist, individuellere Multimediabedürfnisse, insbeson-
dere Fernsehbedürfnisse, als bisher möglich zu befriedigen (Absatz 
[0007]). Gemäss der Patentschrift wird dem Fernsehbenutzer ermöglicht, 
über ein von einem Client bereitgestelltes Menü, die von ihm gewünschten 
Fernsehsendungen ganz oder teilweise von einem Server abzurufen und 
anschliessend anzuschauen, vorausgesetzt wird einzig, dass der Fernseh-
kanal, der die gewünschte Sendung ausgestrahlt hat, von dem Server auf-
gezeichnet wird (Absatz [0012]). 
25. 
Der geltend gemachte Anspruch 1 in der erteilen Fassung lautet in der 
Merkmalsgliederung der Beklagten, die von der Klägerin akzeptiert wird, 
wie folgt: 
1.A Verfahren zur Bereitstellung von Multimedia-Daten in einer einem 
Multimedia-Gerät (MG) zugeordneten Baugruppe (BG), umfassend 
1.B Auswählen mittels einem von einer Baugruppe (BG) unterstützten 
Client einer oder mehrerer Teilsendungen an einem Multimedia-Ge-
rät (MG); 


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Seite 15 
1.C Abrufen, aufgrund der vorherigen Auswahl, eines oder mehrerer Mul-
timedia-Datenfiles aufgrund einer eindeutigen Kennzeichnung, wo-
bei 
1.C.1 mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil 
einer Sendung (A bis H) eines Fernsehkanals (TV CH) reprä-
sentieren und 
1.C.2 ihre Kennzeichnungen jeweils eine eindeutig teilsendungsspe-
zifische Kennzeichnung ist zum Abruf von einem Server (S), 
1.C.3 auf dem jeweils die Sendung (A bis H) in einer von der mögli-
chen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten 
Form abgespeichert wird; und 
1.D Bereitstellen eines in den Datenfiles gespeicherten Fernsehpro-
gramms des Fernsehkanals (TV CH) am Multimedia-Gerät (MG) be-
ginnend mit der ausgewählten Teilsendung 
1.D.1 mit einer Zeitverzögerung, 
1.D.2 die mindestens so gross ist, wie die Differenz zwischen der tat-
sächlichen Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt. 
26. 
In der Replik ergänzte die Klägerin den Anspruch 1 hilfsweise wie folgt (Er-
gänzung unterstrichen): 
1.A. Verfahren zur Bereitstellung von Multimedia-Daten in einer einem 
Multimedia-Gerät (MG) zugeordneten Baugruppe (BG), umfassend 
1.B. Speichern aller Sendungen (A bis H) eines Fernsehkanals (TV CH) 
auf einem Server (S) ([0022], col. 5, l. 21-23; [0012], col. 3, l. 29-
32; [0011], col. 2, l. 54-58; Fig. 2-6), 
1.C. Auswählen mittels einem von einer Baugruppe (BG) unterstützten 
Client einer oder mehrerer Teilsendungen an einem Multimedia-Ge-
rät (MG); 
1.D. Abrufen, aufgrund der vorherigen Auswahl, eines oder mehrerer Mul-
timedia-Datenfiles aufgrund einer eindeutigen Kennzeichnung, wo-
bei 
1.D.1 mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil 
einer Sendung (A bis H) des eines Fernsehkanals (TV CH) re-
präsentieren und 


O2020_004 
Seite 16 
1.D.2 ihre Kennzeichnungen jeweils eine eindeutig teilsendungsspe-
zifische Kennzeichnung ist zum Abruf von dem einem Server 
(S), 
1.D.3 auf dem jeweils die Sendung (A bis H) in einer von der mögli-
chen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten 
Form abgespeichert wird; und 
1.E. Bereitstellen eines in den Multimedia-Datenfiles gespeicherten Fern-
sehprogramms des Fernsehkanals (TV CH) am Multimedia-Gerät 
(MG) beginnend mit der ausgewählten Teilsendung 
1.E.1 mit einer Zeitverzögerung, 
1.E.2 die mindestens so gross ist, wie die Differenz zwischen der tat-
sächlichen Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt. 
Massgeblicher Fachmann 
27. 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.19 
Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 
noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den 
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 
verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet 
sein».20 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assozia-
tiven oder intuitiven Denkens.21 
 
19 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 
20 BGE 120 II 71 E. 2. 
21 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122. 


O2020_004 
Seite 17 
Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive 
Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten gebildet werden.22 
28. 
Die Parteien sind sich einig, dass der Fachmann ein Ingenieur mit einem 
Master-Abschluss in Elektrotechnik oder Nachrichtentechnik ist, der zu-
sätzlich Kenntnisse in der Distribution von Multimedia-Inhalten über Netz-
werke hat und erforderliche Kenntnisse über Kommunikations-Protokolle, 
Netzwerk-Systeme und IT besitzt. Da diese Definition nicht offensichtlich 
falsch ist, wird sie diesem Urteil zugrunde gelegt. 
Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche 
29. 
Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,23 d.h. 
der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen 
technischen Sinn zu geben, zu lesen.24 Dabei ist grundsätzlich vom Pa-
tentanspruch als Ganzes auszugehen.25 Wo sich einem Anspruch auch 
nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnun-
gen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patent-
inhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchli-
chen Definition des beanspruchten Gegenstandes.26 
Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der 
Technik ebenfalls Auslegungsmittel.27 Definiert die Patentschrift einen Be-
griff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden 
technischen Gebiet auszugehen. 
 
22 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.4. 
23 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 
24 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet 
den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 
2001, E. 2.4. 
25 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 
26 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – 
«Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer 
Protokoll». 
27 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 


O2020_004 
Seite 18 
Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-
standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.28 Der 
Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausfüh-
rungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der An-
spruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn 
er weitere Ausführungsformen erfasst.29 Wenn in der Rechtsprechung von 
einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen 
wird,30 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, 
seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist 
grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, 
dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wir-
kung nicht erzielen.31 
Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Ausle-
gung der Patentansprüche nicht massgebend.32 
Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung meh-
rerer Merkmale und Begriffe, die nachfolgend erläutert werden. Dabei wird 
auch die Bedeutung einiger unstrittiger Begriffe wiedergegeben, welche im 
Zusammenhang mit den strittigen Begriffen von Bedeutung sind. 
Sendung 
30. 
Die Parteien vertreten übereinstimmend, dass unter dem Begriff «Sen-
dung» eine einzelne Fernsehsendung, ein Film oder eine Folge eines Fern-
sehprogramms verstanden wird. 
 
28 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 
29 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole». 
30 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole». 
31 
BPatGer, 
Urteil 
O2016_009 
vom 
18. Dezember 
2018, 
E. 25 
– 
«Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – 
«Werkzeugeinrichtung». 
32 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II». 


O2020_004 
Seite 19 
Teilsendung 
31. 
Die Parteien sind sich einig, dass «Teilsendungen» abrufbare, auswähl-
bare, und bereitstellbare Teile einer Sendung sind. 
Sendungsteil 
32. 
Die Klägerin differenziert erstmals in der Replik zwischen den Begriffen 
«Teilsendung» und «Sendungsteil». Ein Sendungsteil sei ein beliebiger Teil 
einer Sendung; aber ein beliebiger Teil einer Sendung sei nicht notwendi-
gerweise eine auswählbare, abrufbare und bereitstellbare Teilsendung mit 
zugeordnet abgespeicherten Multimedia-Datenfiles mit teilsendungsspezi-
fischer Kennzeichnung. Der Begriff «Sendungsteil» komme in der Be-
schreibung des Klagepatents genau einmal vor, in Absatz [0022]. Dort 
stehe «Die Aufzeichnung erfolgt dabei so, dass eine Sendung A bis H ent-
weder als eine einzelne Datei oder in mehrere jeweils einen Sendungsteil 
repräsentierende Dateien abgespeichert werden» (Hervorhebung durch 
die Klägerin). Es gehe in Absatz [0022] weder um das Auswählen, noch 
Abrufen, noch Bereitstellen einer Teilsendung. 
Die Beklagte widerspricht dem und meint, dass die Begriffe «Teilsendung» 
und «Sendungsteil» im Sinne des Klagepatents Synonyme seien. Wie 
auch die Klägerin verweist die Beklagte auf den ersten Absatz von Seite 7 
der ursprünglichen Anmeldung des Klagepatents, der dem Absatz [0022] 
des Klagepatents entspricht. Die Beklagte führt mit Verweis auf die unten-
stehende (von ihr erstellte) grafische Darstellung an, dass im zitierten Ab-
satz darauf hingewiesen werde, dass eine Sendung als Ganzes in eine 
Datei abgespeichert werden könne (Variante A), oder dass sie in Sen-
dungsteile aufgeteilt werde, wobei jeder Sendungsteil jeweils als eine Datei 
abgespeichert werde (Variante B). 


O2020_004 
Seite 20 
 
Abbildung 1: Illustration zu Abs. [0022] des Klagepatents, durch die Beklagte erstellt 
Die Beklagte hält weiter fest, dass im selben Absatz auch stehe, dass diese 
Dateien nach ihrer Aufzeichnung mittels einer Digital-Subscriber-Line von 
einer Setupbox oder einem anderen dafür vorgesehenen Empfänger mit 
eindeutiger Adresse abgerufen und an einem Multimediagerät, wie z.B. ei-
nem Fernseher, einem Multimedia-Computer, abgespielt werden können. 
Sie schliesst daraus, dass die Dateien also gemäss dem zitierten Absatz 
mit eindeutiger Adresse abrufbar seien. 
Auf Seite 2:26-33 der ursprünglichen Anmeldung, die den Punkten a) und 
b) von Absatz [0009] des Klagepatents entspreche, werde derselbe Sach-
verhalt wiedergegen. Dabei werde allerdings anstelle von «Sendungsteil» 
von «Teilsendung» gesprochen. Die Beklagte argumentiert, dass dem 
Fachmann aus Seite 7, erster Absatz, der ursprünglichen Anmeldung klar 
sei, dass ein Sendungsteil oder eine Teilsendung gemäss Variante B der-
jenige Teil sei, der in einer eigenen Datei mit «teilsendungsspezifischer 
Kennzeichnung» bzw. «eindeutiger Adresse» abgespeichert und dann 
auch gezielt abgerufen werden könne. 
33. 
Der von beiden Parteien angerufene Absatz [0022] des Klagepatents, der 
S. 7:1-34 der ursprünglichen Anmeldung entspricht, lautet (Hervorhebung 
durch das Gericht): 
Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung ein System zur Bereitstellung von 
Fernsehdaten (Multimedia-Daten.). Alle TV-Sendungen A bis H eines vorher 
in Vertrag genommenen Fernsehsenders TV_CH werden in digitalem Format 
auf einem Server S aufgezeichnet, der als Provider für die weitere Bereitstel-
lung dieser Daten dient. Die Aufzeichnung erfolgt dabei so, dass eine Sen-
dung A bis H entweder als eine einzelne Datei oder in mehrere jeweils einen 
Sendungsteil repräsentierende Dateien abgespeichert werden. Die Anzahl 


O2020_004 
Seite 21 
der Aufzeichnungen einer Sendung und der daraus entstehenden Files kann 
dabei je nach Anzahl der Konsumenten, welche anschliessend darauf Zugriff 
haben sollen, verschieden sein. Ungeachtet dessen ist die Anzahl der Auf-
zeichnungen von der verwendeten Aufzeichnungs- und Datenbereitstellungs-
Technologie abhängig. Diese Dateien können nach ihrer Aufzeichnung 
mittels einer Digital-Subscriber-Line von einer Setupbox BG oder einem an-
deren dafür vorgesehenen Empfänger mit eindeutiger Adresse abgerufen 
und an einem Multimediagerät MG, wie z.B. einem Fernsehgerät, einem Mul-
timedia-Computer, abgespielt werden. […] Unmittelbar nach der Echtzeit-
Ausstrahlung sind die Aufzeichnungen der jeweiligen Sendungen bzw. der 
jeweiligen Teilsendungen für den Konsumenten abrufbar, was in Figur 2 bei-
spielhaft für die Sendung C dargestellt wird. […] 
Ein «Sendungsteil» wird gemäss dieser Offenbarung in einer Datei abge-
speichert («mehrere jeweils einen Sendungsteil repräsentierende Da-
teien», d.h. es gibt mehrere Dateien, weil es mehrere Sendungsteile gibt, 
aber nur eine Datei pro Sendungsteil). Diese Datei wird auf einem Server 
bereitgestellt. Sie kann mit eindeutiger Adresse abgerufen werden. Indem 
der Konsument sie abruft, wählt er sie aus. Weil die Datei den Sendungsteil 
repräsentiert, ist (auch) der Sendungsteil i.S.v. Absatz [0022] auswählbar, 
abrufbar und bereitstellbar, genauso wie die Teilsendungen i.S.d. Patents. 
Die Patentschrift trifft daher keine Unterscheidung zwischen «Teilsendung» 
und «Sendungsteil», die Begriffe sind im gleichen Sinne zu verstehen. 
Die Klägerin behauptet mit Verweis auf die Absätze [0009] und [0011] des 
Klagepatents, dass das Klagepatent dem Fachmann explizit offenbare, 
dass sowohl «Sendungen» als auch «Teilsendungen» in mehreren Dateien 
abgespeichert sein könnten. Damit stehe die Auslegung, dass Teilsendun-
gen nur in einer Datei gespeichert werden, in direktem Widerspruch zum 
ausdrücklichen Offenbarungsgehalt des Klagepatents. 
Absatz [0009] lautet vollständig (Hervorhebung durch das Gericht hinzuge-
fügt): 
Ferner kann ein Verfahren zur Bereitstellung von Multimedia-Daten in einer 
einem Multimedia-Gerät zugeordneten Baugruppe mit den folgenden Schrit-
ten ausgeführt werden: 


O2020_004 
Seite 22 
a) Sendungen und/oder Teilsendungen eines Fernsehkanals werden in 
einer Anzahl von Multimedia-Datenfiles mit jeweils eindeutiger sen-
dungs- bzw. teilsendungsspezifischer Kennzeichnung auf einem Ser-
ver gespeichert; 
b) die Baugruppe unterstützt einen Client, mittels dessen die gespei-
cherten Sendungen und/oder gespeicherten Teilsendungen an dem 
Multimedia-Gerät ausgewählt werden; 
c) aufgrund der vorherigen Auswahl werden eines oder mehrere der 
Multimedia-Datenfiles aufgrund ihrer eindeutigen Kennzeichnung 
vom Server abgerufen, wobei 
d) die in dem Multimedia-Datenfile gespeicherte Sendung bzw. Teil-
sendung wird zu deren Neustart am Multimedia- Gerät bereitgestellt, 
oder 
e) ein in den Datenfiles gespeichertes Fernsehprogramm des Fernseh-
kanals wird beginnend mit der ausgewählten Sendung bzw. Teilsen-
dung mit einer Zeitverzögerung, die mindestens so gross ist, wie die 
Differenz zwischen der tatsächlichen Sendezeit und dem Auswähl-
zeitpunkt, am Multimedia-Gerät bereitgestellt. 
Zwar wird in dem von der Klägerin angerufenen Buchstaben a) von einer 
«Anzahl von Multimedia-Datenfiles» gesprochen, also mehreren Dateien. 
Aber auch die «Teilsendungen» stehen in der Pluralform. Dass mehrere 
Teilsendungen durch mehrere Dateien repräsentiert werden, steht einer 
Auslegung, gemäss der jede einzelne Teilsendung durch eine einzige Datei 
repräsentiert wird, nicht entgegen. Der im gleichen Absatz enthaltene 
Buchstabe d) spricht im Zusammenhang mit einer Teilsendung im Singular 
davon, dass diese «in dem Multimedia-Datenfile» gespeichert ist. Dies 
stützt die Auslegung, dass eine Teilsendung in einer einzigen Datei gespei-
chert wird. 
Teilsendung – inhaltlich oder auch zeitlich abgegrenzter Ausschnitt 
34. 
Die Parteien sind sich einig, dass eine Teilsendung ein inhaltlich abge-
grenzter Ausschnitt aus einer Sendung sein kann, z.B. aus einer Nachrich-
tensendung die Auslandnachrichten, die Sportnachrichten, das Wetter etc. 


O2020_004 
Seite 23 
Strittig ist unter den Parteien, ob eine Teilsendung auch ein nur zeitlich ab-
gegrenzter Ausschnitt aus einer Sendung sein kann, also z.B. die ersten 
fünf Minuten der Nachrichten, die Minuten 13-17 der Nachrichten etc. Die 
Klägerin vertritt, dass auch ein nur zeitlich abgegrenzter Ausschnitt eine 
Teilsendung i.S.d. Patents sei, die Beklagte widerspricht dem. Relevant 
wird dies im Zusammenhang mit den Vor- und Rückspringfunktionen von 
cloudbasierten digitalen Videorekordern. 
Die Beklagte verweist auf Absatz [0016] des Klagepatents, wo ausgeführt 
wird, eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens könne vorsehen, mit-
tels des Clients themenbezogene Abonnements von Sendungen und/oder 
Teilsendungen auswählen zu können. Daraus ergebe sich, dass die Teil-
sendungen themenspezifisch abgegrenzt sein müssten. 
Die Klägerin argumentiert, dass die Beklagte den Absatz [0016] des Kla-
gepatents, in dem eine themenspezifische Auswahl von Teilsendungen be-
schrieben wird, isoliert heranziehe. Wenn die Patentschrift als Ganzes be-
trachtet werde, offenbarten die Absätze [0013] bis [0019] des Klagepatents 
unterschiedliche Ausführungsformen, von denen in Absatz [0016] nur eine 
beschrieben sei. Das Klagepatent offenbare Funktionen des Vor- und 
Rückspulens (unter Hinweis auf Absatz [0018] und Figur 3). Rück- und Vor-
spulen seien zeit-basierte Aktionen, bei denen in der Vergangenheit oder 
in der Zukunft liegende Teilsendungen nach Zeitkriterien auswählbar seien. 
Das Rück- und Vorspulen erfolge nicht inhaltsbezogen, sondern nach zeit-
lichen Kriterien. 
In ihrer Duplik hält die Beklagte diesen Argumenten entgegen, dass es sich 
bei den im zitierten Absatz [0018] beschriebenen Pause- und Vorspul-
Funktionen um Funktionen handle, die innerhalb einer bereits ausgewähl-
ten und abgerufenen Teilsendung angeboten würden. Gemäss Absatz 
[0018] könne eine bereits ausgewählte Teilsendung unterbrochen werden. 
Die Auswahl der Teilsendung erfolge zeitlich aber vor dem Bereitstellen. 
Die Teilsendung sei bereits ausgewählt und abgerufen worden, bevor sie 
pausiert oder vorgespult werde. Deshalb stelle das Pausieren und Vorspu-
len keine neue (separate) Teilsendung zur Verfügung. Auch die Figur 3 und 
der Absatz [0023] könnten den Standpunkt der Klägerin nicht unterstützen, 
da auch dort eine Pause-Funktion innerhalb einer bereits ausgewählten 
Sendung erläutert werde. Eine Teilsendung könne demnach nicht als bloss 
zeitlicher Abschnitt einer Sendung definiert sein, sondern müsse inhaltlich 
abgegrenzt werden. Mit der Vor- und Rückspulfunktion könnten keine an-
spruchsgemässen Teilsendungen ausgewählt und abgerufen werden. 


O2020_004 
Seite 24 
35. 
Entgegen der von der Beklagten vertretenen Auffassung unterscheidet die 
Offenbarung des Klagepatents nicht zwischen einer «inhaltlichen» und 
«zeitlichen» Abgrenzung einer Teilsendung. Absatz [0018] zeigt lediglich 
eine Ausführungsform («besonders flexible Ausgestaltung») und ist zur 
Einschränkung des Offenbarungsgehaltes des Klagepatentes untauglich. 
Wenn in Absatz [0022] gesagt wird, Teile der Sendung seien bereits unmit-
telbar nach Sendebeginn abrufbar, so lässt sich das mit einer inhaltlichen 
Abgrenzung nicht vereinbaren. Wenn der erste inhaltlich abgrenzbare Teil 
der Sendung länger dauert, kann er nicht unmittelbar nach Sendebeginn 
als einzelne Datei abrufbar sein. Hingegen können zeitlich abgegrenzte 
Teile, z.B. die ersten 10 Sekunden einer Sendung, unmittelbar abrufbar 
sein. 
Mit Bezug auf die vorstehende Definition des Begriffs «Teilsendung» be-
deutet dies, dass eine Teilsendung ein abrufbarer, auswählbarer, und be-
reitstellbarer Teil einer Sendung ist, wobei dieser Sendungsteil durch ein 
Multimedia-Datenfile repräsentiert wird und inhaltlich oder zeitlich von der 
Sendung abgrenzbar ist. 
Multimedia-Datenfile 
36. 
Die Parteien sind sich einig, dass «Multimedia-Datenfiles» von Datenpake-
ten, insbesondere Transportprotokoll-Datenpakete, zu unterscheiden sind. 
Anzahl Multimedia-Datenfiles pro Sendungsteil 
37. 
Merkmal 1.C.1 von Anspruch 1 verlangt, dass mehrere der Multimedia-Da-
tenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung (A bis H) eines Fernseh-
kanals (TV CH) repräsentieren. 
In der Klage hält die Klägerin mit Verweis auf eine dort wiedergegebene 
Abbildung 4 fest, dass die angeblichen Multimedia-Datenfiles mit den Zei-
lennummern 1 bis 24 mehrere Multimedia-Datenfiles darstellten, die einen 
Sendungsteil der Sendung «Puls» des Fernsehsenders SRF1 HD reprä-
sentierten. Die Klägerin schliesst daraus, dass damit das Merkmal 1.C.1 
erfüllt sei, namentlich «wobei mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils ei-
nen Sendungsteil einer Sendung eines Fernsehkanals repräsentieren». 
Daraus ergibt sich, dass die Klägerin Merkmal 1.C.1 von Anspruch seinem 


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Seite 25 
Wortlaut entsprechend versteht, d.h. so, dass mehrere Multimedia-Daten-
files einen Sendungsteil repräsentieren. Auch argumentiert die Klägerin 
noch in der Replik, auf die Rüge einer angeblich unzulässigen Änderung 
durch die Beklagte reagierend, dass die ursprüngliche Patentanmeldung 
dem Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbare, dass sowohl Sendun-
gen als auch Teilsendungen in mehreren Multimedia-Datenfiles abgespei-
chert sein könnten. 
 
Abbildung 2: Abbildung 4 aus der Klage 
Die Beklagte stellt dazu fest, dass sich die Parteien offenbar einig seien, 
dass das Merkmal 1.C.1 gemäss der erteilten Fassung des Klagepatents 
verlange, dass ein Sendungsteil von mehreren Multimedia-Datenfiles re-
präsentiert werde. Dies kann gemäss der Beklagten durch die nachste-
hende Illustration grafisch dargestellt werden. 
 
Abbildung 3: grafische Illustration der Bedeutung von Merkmal 1.C.1 (von der Beklagten 
erstellt) 


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Seite 26 
In ihrer abschliessenden Stellungnahme vom 22. Juli 2021 meint die Klä-
gerin, dass sie in ihrer Stellungnahme zur Duplik unter RZ 60-74 nur klar-
gemacht habe, dass falls ein Multimedia-Datenfile in vervielfachter Form 
abgespeichert werde (in den Anspruch 1 aufgenommenes Merkmal von 
[0019/0022] Klagepatent) und jede der vervielfacht abgespeicherten For-
men des Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil repräsentierten 
(in Anspruch 1 aufgenommenes Merkmal von [0022]), dann mehrere Mul-
timedia-Datenfiles, namentlich die vervielfachten Formen des jeweiligen 
Multimedia-Datenfiles, einen Sendungsteil repräsentierten, d.h. eben die-
sen Sendungsteil, der das jeweilig vervielfacht abgespeicherte Multimedi-
adatenfile repräsentiere. Die Aufnahme des Merkmals des «Abspeichern 
einer Sendung in vervielfachter Form», habe auch die Einführung des Plu-
rals bei den Multimedia-Datenfiles zur Folge. 
38. 
Der Wortlaut des Anspruchs ist Ausgangspunkt jeder Auslegung. Seinem 
Wortlaut nach ist die Bedeutung von Merkmal 1.C.1 klar. Merkmale 1.C und 
1.C.1 lauten: «[1.C] Abrufen […] eines oder mehrerer Multimedia-Datenfi-
les […], wobei [1.C.1] mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen 
Sendungsteil einer Sendung (A bis H) eines Fernsehkanals (TV_CH) re-
präsentieren». Jeder Sendungsteil besteht gemäss dem Wortlaut von 
Merkmal 1.C.1 aus mehreren Dateien. 
Vorliegend führt auch die Betrachtung des Merkmals 1.C.1 im Gesamtkon-
text des Anspruchs nicht zu einem anderen Verständnis. Entgegen dem 
Hinweis der Klägerin führt ein Verständnis von Merkmal 1.C.1, das ver-
langt, dass jeder Sendungsteil durch mehrere Dateien repräsentiert wird, 
nicht zu einem Widerspruch zu Merkmal 1.C.3 (so die Klägerin in der Stel-
lungnahme zur Duplik RZ 65 f.). Merkmal 1.C.3 bezieht sich auf den Ser-
ver, auf dem mehrere Kopien jeder Sendung gespeichert sind: «[1.C.2] […] 
zum Abruf von einem Server (S), [1.C.3] auf dem jeweils die Sendungen in 
einer von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen verviel-
fachten Form abgespeichert wird». Die Sendungen – und damit auch die 
Sendungsteile, obwohl Merkmal 1.C.3 das nicht ausdrücklich sagt – wer-
den also in mehreren Kopien («vervielfachter Form») auf dem Server ge-
speichert. Daraus ergibt sich aber nicht, dass jeder Sendungsteil durch ein 
einziges Multimedia-Datenfile repräsentiert wird. Die Verwendung des Plu-
rals in Merkmal 1.C.3 ist der mehrfachen Speicherung der gleichen Sen-
dung, bzw. dem gleichen Sendungsteil, geschuldet und vermag die Ver-
wendung des Plurals im Zusammenhang mit den Datenfiles, die einen Sen-
dungsteil repräsentieren, nicht zu erklären. 


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Seite 27 
Es ist auch nicht so, dass das Verständnis von Merkmal 1.C.1, gemäss 
dem jeder Sendungsteil von mehreren Multimedia-Datenfiles repräsentiert 
wird, keinen vernünftigen technischen Sinn ergibt. Die mehreren Datenfiles 
können z.B. unterschiedliche Aspekte des Audio-/Videosignals repräsen-
tieren, beispielsweise eine Datei für die Video-Information, eine Datei für 
die Audio-Information und eine weitere Datei für Hilfsinformationen wie Un-
tertitel oder Metadaten. Treu und Glauben gebieten es daher nicht, dem an 
sich eindeutigen Wortlaut von Merkmal 1.C.1 eine andere Bedeutung zu 
geben. 
Merkmal 1.C.1 ist daher in dem Sinne zu verstehen, dass jeder Sen-
dungsteil einer Sendung von mehreren Multimedia-Datenfiles repräsentiert 
wird. 
Abrufen/Bereitstellen/Transferieren von Multimedia-Datenfiles 
39. 
Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass es sich beim Abrufen eines Mul-
timedia-Datenfiles um den Transfer dieses Multimedia-Datenfiles zur Set-
Top-Box handelt, wobei von den unabhängigen Ansprüchen zwar ein 
Download, aber nicht auch das Streaming, von Multimedia-Datenfiles um-
fasst sei. 
Die Klägerin bestreitet dies unter Hinweis auf Absatz [0013] des Klagepa-
tents und zitiert daraus den nachfolgenden Ausschnitt (Hervorhebung 
durch die Klägerin): 
«Eine besonders einfache Art der Datenübertragung kann dabei in Ausge-
staltung der Erfindung darin beruhen, dass die Bereitstellung der ausge-
wählten Sendungen bzw. Teilsendungen im Zuge eines im wesentlichen 
kontinuierlichen Datentransports durchgeführt wird.» 
Die Klägerin verweist überdies auf Absatz [0014] des Klagepatents, wo als 
alternative Ausführungsmöglichkeit folgendes offenbart werde (Hervorhe-
bung durch die Klägerin): 
«Alternativ hierzu kann es aber vorgesehen sein, die Bereitstellung der aus-
gewählten Sendungen bzw. Teilsendungen im Zuge eines Downloads der 
entsprechenden Multimedia-Datenfiles durchzuführen und die ausgewählte 
Sendung dann von dem Speicher der Baugruppe oder des Multimediageräts 
lokal abzurufen.» 


O2020_004 
Seite 28 
40. 
Wie die Klägerin überzeugend darlegt, verlangt Anspruch 1, nach Auswahl 
und Abruf auf dem Server (Merkmale 1.B und 1.C), lediglich das «Bereit-
stellen eines in den Datenfiles gespeicherten Fernsehprogramms begin-
nend mit der ausgewählten Teilsendung». Ein derartiges Bereitstellen ei-
nes Fernsehprogramms verlangt nicht das Transferieren der Multimedia-
Datenfiles im Sinne eines Downloads, sondern umfasst auch das im Kla-
gepatent gemäss den Absätzen [0013] und [0025] offenbarte Streaming. 
Der Fachmann wird durch die Absätze [0013] und [0014] gerade dazu an-
gehalten, Streaming und Download als alternative Möglichkeiten für das 
Bereitstellen anzusehen. 
Die Begriffe «Abrufen», «Bereitstellen» und «Transferieren» von Multime-
dia-Datenfiles werden daher anspruchsgemäss so verstanden, dass sie 
sich sowohl auf «Download» als auch auf «Streaming» als Datenübertra-
gungsarten beziehen. 
Vervielfachte Abspeicherung in Abhängigkeit der möglichen Anzahl 
der Abrufvorgänge 
41. 
Merkmal 1.C.3 verlangt, dass die Sendung auf einem Server in einer von 
der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form 
abgespeichert wird. Strittig ist hier in erster Linie, ob ein «Abspeichern» im 
Sinne dieses Merkmals auch eine flüchtige Kopie im Arbeitsspeicher einer 
Datenverarbeitungsanlage erfasst, oder ob eine persistente Speicherung 
verlangt wird. 
In der Klage verweist die Klägerin auf ein Multimedia-Datenprotokoll der 
zeitverzögert betrachteten Aufzeichnung der Sendung «Puls» vom 
12. Februar 2018 und erklärt, dass es sich dabei um eine Aufzeichnung für 
die TV-Box mit der Adresse 192.168.188.21 handle. Die Klägerin argumen-
tiert, dass diese Sendung somit in einer von der möglichen Anzahl von Ab-
rufvorgängen abhängigen vervielfachten Form mindestens zur Übertra-
gung der zeitlich anschliessenden Multimedia-Datenfiles auf einem der 
Server der Beklagten abgespeichert werde, was einer von der möglichen 
Anzahl von Abrufvorgängen abhängigen vervielfachten Form der Aufzeich-
nungen der «Teilsendung» auf einem der Server der Beklagten entspre-
che. Die Klägerin verweist auf die Absätze [0019] und [0022] des Klagepa-
tents und argumentiert, dort offenbare das Klagepatent, dass die Anzahl 


O2020_004 
Seite 29 
der Aufzeichnungen abgesehen davon, dass sie (i) basierend auf «empiri-
schen Erfahrungen» oder (ii) basierend auf «der Anzahl der Konsumen-
ten/Abonnements», auch (iii) basierend auf «der verwendeten Datenbereit-
stellungs-Technologie» bestimmt sein könne. Das Klagepatent spezifiziere 
nicht, ob die Anzahl der Speicherungen temporär (z.B. nur während der 
Möglichkeit der Auswahl und Bereitstellung durch einen Benutzer) oder 
permanent erfolge. 
Die Beklagte stellt fest, dass die Klägerin somit den Begriff «abgespei-
chert» so breit auslege, dass nicht nur das persistente Abspeichern von 
Datenfiles, sondern auch das temporäre Zwischenspeichern von Datenpa-
keten im RAM des Servers bei der Übermittlung der Sendung an unter-
schiedliche Nutzer darunter zu verstehen sei. Bei Merkmal 1.C.3 gehe es 
aber um die Anzahl Kopien einer Sendung und nicht nur um ein temporäres 
Buffering von Datenpaketen gehe (unter Hinweis auf Absatz [0022] des 
Klagepatents). 
42. 
Das Klagepatent offenbart nicht, ob eine Sendung «temporär» oder «per-
sistent» in vervielfachter Form auf dem Server abgespeichert wird. Der 
massgebliche Absatz [0019] lautet: 
«Zur Vermeidung von Engpässen bei der Bereitstellung der ausgewählten 
Sendungen am Server kann es zudem vorgesehen sein den Server so zu 
gestalten, dass eine Sendung und/oder eine Teilsendung in einer von der 
möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form abge-
speichert wird. So kann beispielsweise gewissen empirischen Erfahrungen 
Rechnung getragen werden oder eine Anpassung der zur Verfügung stehen-
den Daten an die bestehenden Abonnements vorgenommen werden.» 
Eine Beschränkung auf persistente Kopien lässt sich diesem Absatz 
ebenso wenig entnehmen wie dem Absatz [0022]. Entscheidend ist einzig, 
dass die vervielfachte Form geeignet ist, Engpässe bei der Bereitstellung 
der ausgewählten Sendungen zu vermeiden. 
Ungeachtet der Dauer der Abspeicherung muss hingegen der Beklagten 
beigepflichtet werden, dass ein mehrfaches Speichern von einzelnen Da-
tenpaketen nicht das Kriterium des mehrfachen Abspeicherns von Sendun-
gen gemäss Klagepatent erfüllt. So betrifft Merkmal 1.C.3 eindeutig die ver-
vielfachte Abspeicherung einer Sendung auf einem Server. Dabei legt 
Merkmal 1.C.3 überdies fest, dass die vervielfachte Abspeicherung der 


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Seite 30 
Sendung auf dem Server von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge ab-
hängt. Wie die Klägerin zutreffend ausführt, ist die Anzahl der Speicherun-
gen nicht zwingend identisch mit der Anzahl der Konsumenten/Abonnen-
ten, sie hängt lediglich von ihr ab. 
Zusammengefasst ist Merkmal 1.C.3 somit dahingehend zu verstehen, 
dass auf einem Server mehrere Kopien einer Sendung temporär oder per-
sistent gespeichert werden, wobei die Anzahl der Kopien eine Funktion der 
möglichen Anzahl der Abrufvorgänge ist. Dabei sind sich die Parteien einig, 
dass die mögliche Anzahl der Abrufvorgänge von der Anzahl der Abonnen-
ten/Nutzer abhängt. 
Bereitstellen eines Fernsehprogramms beginnend mit Teilsendung 
43. 
Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass Merkmal 1.D bzw. 
1.E (im Hilfsanspruch 1), gemäss dem ein in den Multimedia-Datenfiles ge-
speichertes Fernsehprogramm am Multimedia-Gerät (MG) beginnend mit 
der ausgewählten Teilsendung bereitgestellt wird, in dem Sinne zu verste-
hen ist, dass bei der Auswahl auch nur einer Teilsendung durch den Nutzer 
nicht nur diese Teilsendung am Multimedia-Gerät zur Anzeige gebracht 
wird, sondern auch alle nachfolgenden Teilsendungen dieser Sendung, wie 
auch die auf diese Sendung folgenden Sendungen, so dass in der Tat vom 
Abspielen eines Fernsehprogramms gesprochen werden kann. 
Zeitverzögerung zwischen ursprünglicher Sendezeit und Auswähl-
zeitpunkt 
44. 
Gemäss der Klägerin ist bei einem zeitabhängig gespeicherten Live-
Stream der Auswählzeitpunkt im Verhältnis zum tatsächlichen Zeitpunkt 
der ursprünglichen Ausstrahlung im Real Time Modus die minimale Diffe-
renz zur zeitverzögerten Bereitstellung. Dieses zeitverzögerte Betrachten 
werde auch als «Replay» oder «Timeshift» bezeichnet. Bei der Betrach-
tung einer Sendung im Replay- bzw. Timeshift-Modus sei die Zeitverzöge-
rung mindestens so gross wie die Differenz zwischen der tatsächlichen 
Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt. 
Für die Beklagte erlaubt das Klagepatent keine vernünftige Interpretation 
dieses Merkmals; entsprechend schliesse sie sich dem Verständnis der 
Klägerin an, dass eine in der Vergangenheit ausgestrahlte Sendung nicht 
früher betrachtet werden könne als sie ausgewählt werde bzw. dass eine 


O2020_004 
Seite 31 
Aufzeichnung einer Teilsendung erst dann zur Wiedergabe ausgewählt 
werden könne, nachdem sie auch ausgestrahlt wurde. 
Somit sind sich die Parteien dahingehend einig, dass ein gespeichertes 
Fernsehprogramm am Multimedia-Gerät beginnend mit der ausgewählten 
Teilsendung in dem Sinne zeitverzögert bereitgestellt wird, als die Aus-
strahlung der Teilsendung in der Vergangenheit liegt und aufgezeichnet 
wurde und frühestens zum Auswählzeitpunkt bereitgestellt wird, wobei dies 
gemäss den Merkmalen 1.D.1 und 1.D.2 (bzw. 1.E.1 und 1.E.2 gemäss 
Hilfsanspruch 1) so definiert wird, das die Zeitverzögerung mindestens so 
gross ist, wie die Differenz zwischen der tatsächlichen Sendezeit und dem 
Auswählzeitpunkt, und nicht Null betragen soll. 
Rechtsbeständigkeit 
Unzulässige Änderungen 
45. 
Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen 
nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt 
der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht 
(Art. 123(2) EPÜ). 
Diese Beschränkung der Änderungen der Unterlagen, insbesondere der 
Ansprüche, soll ausschliessen, dass der Anmelder für Gegenstände 
Schutz beanspruchen kann, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht of-
fenbart worden sind.33 Ein Dritter, der die ursprünglich eingereichten und 
in dieser Fassung auch veröffentlichten Anmeldungsunterlagen betrachtet, 
soll schon vor der Patenterteilung in der Lage sein, die Reichweite des Pa-
tentschutzes abzuschätzen, mit dem er möglicherweise konfrontiert wird.34 
Eine Überraschung durch Patentansprüche, die aufgrund der ursprünglich 
eingereichten Anmeldung nicht zu erwarten waren, soll ausgeschlossen 
werden.35 Als ursprünglich offenbart gilt, was der Fachmann der Gesamt-
 
33 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 – «Federkernmaschine». 
34 BLUMER, in: Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 
N 36 sowie dort zitierte Rechtsprechung. 
35 BPatGer, Urteil O2016_016 vom 6. Juni 2019, E. 21 – «Formulierung mit 
Oxycodon und Naloxon». 


O2020_004 
Seite 32 
heit der ursprünglichen Offenbarung unter Inanspruchnahme seines allge-
meinen Fachwissens, objektiv und auf den Anmeldetag bezogen, unmittel-
bar und eindeutig entnehmen konnte (sogenannter «Goldstandard»).36 
Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.37 Nach 
der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäi-
schen Patentamts ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines 
Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszu-
greifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z. B. in einer be-
stimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart waren.38 Eine 
solche Änderung führt zu einer unzulässigen «Zwischenverallgemeine-
rung» («généralisation intermédiaire»), wenn sie auf eine nicht offenbarte 
Kombination von Merkmalen abzielt. 
Letztgültiger Massstab für die Beurteilung, ob die Erfordernisse von 
Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind, ist auch im Fall einer Zwischenverallgemeine-
rung der «Goldstandard».39 Ein Merkmal, das aus einer bestimmten Aus-
führungsform herausgegriffen und in den Anspruch aufgenommen wurde, 
ist in der Regel im Zusammenhang mit den anderen Anspruchsmerkmalen 
nur dann ursprünglich offenbart, wenn das Merkmal nicht mit weiteren, 
nicht im Anspruch aufgeführten Merkmalen dieser Ausführungsform in 
funktionellem oder strukturellem Zusammenhang steht oder untrennbar 
verknüpft ist und die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung 
des Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt.40 
Die Beklagte macht geltend, dass die nebengeordneten Patentansprüche 
6 und 16 sowie die geänderten nebengeordnete Ansprüche 1 und 11 in der 
erteilten Fassung unzulässig geändert worden seien. Die Klägerin bestrei-
tet dies. 
 
36 Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer des EPA G 3/89 und G 11/91 
vom 19. November 1991, G 2/10 vom 30. August 2011. 
37 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 sowie BLUMER, in: 
Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 N 82. 
38 Zusammengefasst in T 219/09 vom 29. September 2010, E. 3.1; T 1944/10 vom 
14. März 2014, E. 3.2. 
39 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 32 – «Lumenspitze», unter 
Hinweis auf T 1471/10 vom 11. Juni 2014, E. 2.4.3; T 1791/12 vom 24. März 2015, 
E. 4.3. 
40 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 32 – «Lumenspitze», unter 
Hinweis auf T 962/98 vom 15. Januar 2004, E. 2.5, T 1944/10 E. 3.2 vom 14. März 
2014 mit Verweis auf T 1067/97 vom 4. Oktober 2000 und T 714/00 vom 6. August 
2002. 


O2020_004 
Seite 33 
In diesem Zusammenhang besonders umstritten ist Merkmal 1.C.1 des er-
teilten Anspruchs 1. 
Merkmal 1.C.1 («wobei mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils ei-
nen Sendungsteil einer Sendung repräsentieren») 
46. 
Die Beklagte erläutert, dass das Merkmal 1.C.1, wonach «mehrere der 
Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung (A bis H) 
eines Fernsehkanals (TV CH) repräsentieren», durch die Klägerin im Ertei-
lungsverfahren gestützt auf die Offenbarung auf Seite 7:6-9, zweite Alter-
native, der ursprünglichen Anmeldung in den Anspruch aufgenommen 
wurde, das Merkmal im Anspruch aber eine andere Bedeutung habe als in 
der ursprünglichen Offenbarung. 
Die Klägerin behauptet, die Argumentation der Beklagten beruhe auf der 
Gleichsetzung der Begriffe «Teilsendung» und «Sendungsteil», jedoch sei 
nicht jeder Sendungsteil eine Teilsendung (vgl. dazu vorne E. 32). Überdies 
offenbare die ursprüngliche Anmeldung EP 1 650 961 A2 dem Fachmann 
explizit und mehrfach, dass sowohl «Sendungen» als auch «Teilsendun-
gen» in mehreren («in einer Anzahl») Multimedia-Datenfiles abgespeichert 
sein könnten. Die Klägerin verweist dazu auf Absatz [0006], Z. 8-12, und 
Absatz [0007], Z. 38-42, der EP 1 650 961 A2. Die Argumentation der Be-
klagten beruhe auf einer isolierten Betrachtung der Offenbarungsstelle EP 
1 650 961 A2 Absatz [0018], Z. 9-12, und widerspreche dem Inhalt der ur-
sprünglichen Offenbarung. Eine unzulässige Erweiterung liege deshalb bei 
Anspruch 1 in Bezug auf das Merkmal 1.C.1 nicht vor. 
47. 
Seinem Wortlaut nach ist Merkmal 1.C.1, wie in E. 37 dargelegt, klar und 
bedeutet, dass jeder einzelne Sendungsteil durch mehrere Multimedia-Da-
tenfiles repräsentiert wird. Dieses Verständnis führt auch zu einer glaub-
haften technischen Lehre (vorne, E. 37). 
Demgegenüber offenbart die ursprüngliche Anmeldung, wie vorne im Zu-
sammenhang mit der Auslegung des Begriffs «Sendungsteil» dargelegt, 
dass jeder Sendungsteil durch eine Datei repräsentiert wird (S. 7, erster 
Absatz, der ursprünglichen Anmeldung). Auch die weiteren von der Kläge-
rin angerufenen Stellen der ursprünglichen Anmeldung, namentlich S. 


O2020_004 
Seite 34 
3:11-34, offenbaren nicht, dass mehrere Dateien einen Sendungsteil reprä-
sentieren (siehe insbesondere Buchstabe d) auf S. 3, der Buchstabe d) in 
Absatz [0009] des erteilten Patents entspricht, dazu vorne E. 32). 
Merkmal 1.C.1 erteilt 
Ursprüngliche Anmeldung 
wobei mehrere der Multimedia-
Datenfiles jeweils einen Sen-
dungsteil einer Sendung reprä-
sentieren 
eine Sendung … in mehrere jeweils 
einen 
Sendungsteil 
repräsentie-
rende Dateien abgespeichert … 
(S. 7:8-9) 
die in dem Multimedia-Datenfile ge-
speicherte Sendung bzw. Teilsen-
dung (S. 3:30-31) 
 
 
Gegenüberstellung von Merkmal 1.C.1 und ursprünglicher Offenbarung 
Soweit auf S. 3:17-18 der ursprünglichen Anmeldung von «einer Anzahl» 
Multimedia-Datenfiles gesprochen wird, ist dies darauf zurückzuführen, 
dass dort auch von mehreren Teilsendungen die Rede ist. Dass mehrere 
Teilsendungen durch mehrere Dateien repräsentiert werden, widerspricht 
nicht der Offenbarung, dass jede einzelne Teilsendung durch eine einzige 
Datei repräsentiert wird. 
Damit lässt sich Merkmal 1.C.1, gemäss dem mehrere der Multimedia-Da-
tenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung repräsentieren, nicht un-
mittelbar und eindeutig der ursprünglichen Anmeldung entnehmen. Der un-
abhängige Anspruch 1 ist daher unzulässig geändert. Da sich das Merkmal 
1.C.1 beziehungsweise 1.D.1 auch in den abhängigen Ansprüchen 1 bis 5 
gemäss Hilfsantrag 1 der Replik findet, ist das Klagepatent insgesamt nicht 
rechtsbeständig. 


O2020_004 
Seite 35 
Neuheit 
48. 
Nachdem das Klagepatent in der noch geltend gemachten Fassung unzu-
lässig geändert ist, braucht die Neuheit der geltend gemachten Ansprüche 
nicht mehr geprüft zu werden. Nachfolgend wird dennoch gezeigt, dass 
das Klagepatent, wenn man Merkmal 1.C.1 in dem Sinne versteht, dass 
jeder Sendungsteil durch eine einzige Multimedia-Datei repräsentiert wird, 
zwar nicht unzulässig geändert, aber nicht neu gegenüber US 
2003/0208767 A1 ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass bei einer 
Zuordnung jedes Sendungsteils zu genau einer Datei jede eindeutige 
Kennzeichnung der Datei auch eine teilsendungsspezifische Kennzeich-
nung ist. 
49. 
Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). 
Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfin-
dung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung 
offenbart wurden.41 
Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massge-
blichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prio-
ritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.42 
Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig 
aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die 
in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht 
aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise 
hinzufügen würde.43 
 
41 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BPatGer, Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 
42 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 
43 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f. 


O2020_004 
Seite 36 
Neuheit gegenüber US 2003/0208767 A1 
50. 
Die US 2003/0208767 A1 («US 767») wurde am 6. November 2003 veröf-
fentlicht und ist somit Stand der Technik für das Klagepatent. 
US 767 betrifft ein «network based digital information and entertainment 
storage and delivery system» (Titel). Die Patentschrift erläutert, dass per-
sönliche Videorekorder für digital verbreitete Fernsehkanäle zwar Funktio-
nen wie Pausieren, Zurückspringen, Vorspringen oder das Überspringen 
von Werbeblöcken aufwiesen. Ein wesentlicher Nachteil sei jedoch, dass 
nur gerade die letzten Minuten des ausgewählten Fernsehkanals aufge-
zeichnet würden, bzw. nur eine vorher vom Nutzer ausgewählte Sendung. 
Werde beispielsweise eine Sendung einem Nutzer nach ihrer Ausstrahlung 
empfohlen, könne er sie nicht mehr anschauen, da sie nicht aufgezeichnet 
wurde (Absatz [0010]). Die Erfindung will diese Nachteile durch eine netz-
werkbasierte Programmierung überwinden, bei der sämtliche Fernsehka-
näle unabhängig von einer vorgängigen Auswahl durch den Benutzer «re-
mote», d.h. nicht auf dem persönlichen Videorekorder des Nutzers, son-
dern in der «Cloud», gespeichert werden und abgerufen werden können 
(Absatz [0011]). 
Die Beklagte argumentiert, dass US 767 sämtliche Merkmale von An-
spruch 1 des Klagepatents neuheitsschädlich vorwegnehme. 
Die Klägerin bestreitet dies und behauptet, dass die US 767 «mindestens» 
die Merkmale 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 des unabhängigen Anspruchs 1 
nicht offenbare. 
Substanziiert bestritten ist somit die Offenbarung der Merkmale 1.C, 1.C.1, 
1.C.2 und 1.C.3 der US 767. 
Offenbarung von Teilmerkmalen 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 durch die 
US 767 
51. 
Gemäss Merkmal 1.C erfolgt ein Abrufen, aufgrund der vorherigen Aus-
wahl, eines oder mehrerer Multimedia-Datenfiles aufgrund einer eindeuti-
gen Kennzeichnung, wobei [1.C.1] mehrere der Multimedia-Datenfiles je-
weils einen Sendungsteil einer Sendung eines Fernsehkanals repräsentie-
ren und [1.C.2] ihre Kennzeichnungen jeweils eine eindeutig teilsendungs-
spezifische Kennzeichnung ist zum Abruf von einem Server [1.C.3] auf dem 


O2020_004 
Seite 37 
jeweils die Sendung in einer von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge 
abhängigen vervielfachten Form abgespeichert wird. 
Die US 767 offenbart die Verwendung von «cue tones» zur Unterteilung 
von Sendungen in Teilsendungen («program segments») oder Kapitel. 
Dies wird in Absatz [0044] für die nachstehend eingeblendete Fig. 2 erläu-
tert. Das Fernsehprogramm 201 wird durch die «cue tones» in die Teilsen-
dungen («show segments») 231, 233 und 235 und die Werbeblöcke 221 
und 227 unterteilt. 
 
Abbildung 4:Fig. 2 aus US 767 
Als «Kapitel» wird ein inhaltlich abgrenzbarer Teil einer Sendung bezeich-
net, z.B. ein Monolog, Lied, Nachrichten oder Wetterbericht. «With the cue-
tones defining one such chapter, processor 109 is capable of identifying 
the chapter and create an asset concerning the same» (Absatz [0044]). 
D.h. der Prozessor macht aus der inhaltlich abgegrenzten Teilsendung ein 
«asset». 
Gemäss Abs. [0043] der US 767 ist ein «asset» «a container for any object 
or set of objects that may be desired to implement a service, including 
video, audio, images, […]». Ein «asset» kann demnach ein Objekt oder 
eine Menge von Objekten umfassen, wobei es sich bei diesem einen Ob-
jekt oder der Menge von Objekten um eine Video-Datei oder Video-Dateien 
handeln kann. 
Diese Assets werden in der «library storage» des «library managers» per-
sistent gespeichert (Absatz [0066]). Sie können vom Benutzer ausgewählt 
und abgerufen werden (Absatz [0066]). Erfolgt ein Abruf, erzeugt der Me-
dienprozessor 119 eine «cache» Kopie des ausgewählten Assets. Weitere 
Abrufe des gleichen Assets können durch die Cache-Kopie erfüllt werden 
(«In serving a VOD [video-on-demand] request by a user, media processor 
119 retrieves a copy of the requested VOD from the library storage and 
caches the copy while serving the VOD. Subsequent requests for the same 


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VOD would trigger a cache hit, therefore expediting the VOD presentation», 
Absatz [0066]). 
Die Lehre gemäss US 767 offenbart also, dass mindestens zwei Kopien 
einer Sendung gemacht werden, eine im Bibliotheksspeicher und eine wei-
tere im Cache-Speicher. Ob die Cache-Kopie persistent oder temporär ist, 
spielt keine Rolle, da der Anspruch nicht auf die persistente «vervielfachte 
Form» der Sendungen beschränkt ist (vorne, E. 42). Die Cache-Kopie be-
schleunigt die Erfüllung der Anfrage und vermeidet damit in der Patent-
schrift nicht weitere spezifizierte Engpässe bei der Bereitstellung der aus-
gewählten Sendungen am Server. 
 
Abbildung 5: Fig. 1 aus US 767 
In einer Ausführungsform der Erfindung gemäss US 767 ist die «verviel-
fachte Form» der Sendungen und Teilsendungen auch von der Anzahl der 
Abrufvorgänge abhängig. « … a number of caches … are placed at se-
lected delivery points in the system 100, e.g. at the input modulator bank 
123, to cache any assets recently requested by, or delivered to, users in 
the hope that the same assets will be requested repeatedly because of 
their popularity, thereby increasing the chance of a cache hit» (Ab-
satz [0066]). Je beliebter eine Sendung oder Teilsendung, desto eher wird 
sie abgerufen und desto eher werden mehrere Cache-Kopie erstellt. Die 
«selected delivery points» sind Teil der Server-Architektur von US 767. Der 
Anspruch schliesst nicht aus, dass es sich beim «Server» um eine Vielzahl 
verbundener Server handelt. 
Da die Assets auswählbar sind, müssen sie eindeutig gekennzeichnet sein. 
Soweit ein Asset eine Teilsendung repräsentiert, was wie gesagt möglich 
ist, ist diese Kennzeichnung auch teilsendungsspezifisch. 


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Nicht offenbart ist in US 767, dass eine Teilsendung durch mehrere Multi-
media-Datenfiles repräsentiert wird. Versteht man den Anspruch 1 aber so, 
dass er dies verlangt, ist er unzulässig geändert. Versteht man ihn so, dass 
er nicht unzulässig geändert ist, nämlich so, dass eine Teilsendung jeweils 
durch eine Datei repräsentiert wird, wird dies in Absatz [0044] von US 767 
offenbart, denn das «asset» kann gemäss Abs. [0043] auch aus einem Ob-
jekt, und damit einer Datei, bestehen. 
Die Merkmale 1.C., 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 werden durch die US 767 daher 
unmittelbar und eindeutig offenbart. 
Die Klägerin argumentiert, dass sich das Verfahren von US 767 mittels Vor-
verarbeitung und Manipulation des Inhalts («content is manipulated») des 
gespeicherten Fernsehkanals (Generieren von Indikatoren und/ oder Meta-
Files und/ oder Trick-Files) grundlegend vom Verfahren nach Anspruch 1 
des Klagepatents unterscheide. 
Ob das Verfahren des Klagepatents von US 767 abweicht, da in US 767 
beschriebene Manipulationen im Klagepatent weder offenbart noch not-
wendig sind, namentlich die Vorverarbeitung des TV-Streams zur Abgren-
zung des Fernsehkanals in einzelne Programme und Programm-Seg-
mente, mag zutreffen oder nicht, ist aber rechtlich irrelevant, da für die Neu-
heit einzig relevant ist, ob die US 767 die Merkmale 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 
1.C.3 des Klagepatents offenbart, und die angeblichen grundsätzlichen Un-
terschiede im Verfahren können daran nichts ändern. 
Auch der Einwand der Klägerin, dass Speicherungen und Vervielfältigun-
gen, die einen Ausdruck des reinen Transport-Mechanismus darstellten, 
wie z.B. ein vorgelagerter Multicast-Server (reines Multicast-Verfahren), 
nicht unter den Schutzbereich des Anspruchs 1 fallen, überzeugen nicht. 
US 767 offenbart ein hierarchisches Speichersystem bestehend (mindes-
tens) aus der Bibliotheksspeicherung («library storage»), die hunderte von 
Terabytes umfasst und die letzten Z Stunden Fernsehsendungen spei-
chert. Weiter umfasst das Speichersystem einen Cache-Speicher («cache 
memory»), z.B. eine Harddisc, die eine Kapazität von mehreren Terabytes 
hat, viel geringer als der Bibliotheksspeicher. Im Cache-Speicher werden 
Y Stunden Fernsehsendungen gespeichert, sehr viel weniger als im Bibli-
otheksspeicher (Absatz [0048]). Wie die Beklagte zutreffend ausführt, dient 
ein Cache-Speicher, der mehrere Stunden Fernsehsendungen speichert, 
nicht mehr nur dem Transport der digitalen Assets, zumal es ohnehin 
schwierig ist, die Speicherung zum Transport und zum Abruf abzugrenzen. 


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Der Cache gemäss US 767 dient für den Fachmann ersichtlich dazu, die 
Erfüllung der Nutzerabfragen zu beschleunigen («expediting the VOD 
presentation», Absatz [0066]), genauso wie die Speicherung in «verviel-
fachter Form» gemäss Anspruch. 
Legt man Merkmal 1.C.3 daher so aus, dass Anspruch 1 nicht unzulässig 
erweitert ist, ist der Anspruch durch die Lehre von US 767 neuheitsschäd-
lich vorweggenommen. 
Offenbarung aller Merkmale des Anspruchs 1 gemäss Hilfsantrag 1 
durch die US 767 
52. 
Der Hilfsanspruch 1 gemäss Replik, S. 17, fügt dem erteilten Anspruch 1 
das Merkmal hinzu, dass alle Sendungen (A bis H) eines Fernsehkanals 
(TV CH) auf einem Server (S) gespeichert werden. Die Erfindung gemäss 
US 767 zielt darauf ab, dass zeitverzögerte Betrachten von Sendungen 
unabhängig davon zu ermöglichen, dass diese Sendungen vorab vom Nut-
zer zur Aufzeichnung ausgewählt wurden (Absatz [0011]). Dies setzt not-
wendigerweise voraus, dass alle Sendungen eines Fernsehkanals gespei-
chert werden. Nichts anderes wird in Absatz [0012] von US 767 offenbart 
(«previously broadcast programs … have been recorded at the headend 
regardless of any user request»). 
Damit ist auch Anspruch 1 gemäss Hilfsanspruch 1 durch die US 767 neu-
heitsschädlich vorweggenommen. 
Die Nichtigkeit des unabhängigen Anspruchs hat die Nichtigkeit des gan-
zen Patents zur Folge.44 
Demzufolge ist die Klage mangels Rechtsbeständigkeit des Klagepatents 
abzuweisen. 
Kosten- und Entschädigungsfolgen 
53. 
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). 
 
44 BPatGer, Urteil O2015_017 vom 11. August 2016, E. 4.2 a.E. – 
«Beschriftungsmaschine für konische Teile». 


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Die Klägerin bezeichnet den Streitwert in der Klage mit CHF 200’000. Die 
Beklagte geht in der Klageantwort von einem Streitwert von CHF 5 Millio-
nen aus. Mehr als 1,5 Millionen Kunden würden die angeblich patentver-
letzenden «Swisscom TV» Angebote der Beklagten nutzen. Die Klägerin 
äussert sich in der Replik nicht mehr zum Streitwert. 
Angesichts der zahlreichen Kunden, welche die angeblich patentverletzen-
den Angebote der Beklagten nutzen, sowie der Aussage des Verwaltungs-
ratspräsidenten der Klägerin, dass die Beklagte Rückstellungen in der 
Höhe von CHF 2 pro Kunde von «Swisscom TV» für Patentverletzungen 
bilde, erscheint ein Streitwert von CHF 5 Millionen angemessen. 
Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 5 Mio. 
und unter Berücksichtigung, dass das Gericht die Verletzung nicht prüfen 
musste, auf CHF 80’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kos-
tenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der die 
Gerichtsgebühr übersteigende Teil des Vorschusses ist der Klägerin zu-
rückzuerstatten. 
Für die rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung auf 
CHF 100’000 festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer). 
54. 
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings 
nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die 
berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der 
Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» 
des Anwalts gemäss KR-PatGer. 45 
Die Beklagte macht Kosten von CHF 173’814 (ohne MwSt) für die Unter-
stützung durch den Patentanwalt geltend. Die Klägerin nennt Kosten für 
den Patentanwalt von CHF 60’000 bis CHF 80’000 als angemessen. 
Praxisgemäss werden die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt in 
der Höhe der tariflichen Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche 
Vertretung erstattet, um das Prozesskostenrisiko zumindest einigermassen 
 
45 
BPatGer, 
Urteil 
O2016_009 
vom 
18. Dezember 
2018, 
E. 64 
– 
«Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil 
O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, 
E. 5.5. 


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vorhersehbar zu machen. Vorliegend lag das Schwergewicht der sich stel-
lenden rechtlich relevanten Fragen auf dem Gebiet des materiellen Patent-
rechts. Es rechtfertigt sich, dass die Klägerin der Beklagten die notwendi-
gen Auslagen für den Patentanwalt in einem die tarifliche Entschädigung 
des berufsmässigen anwaltlichen Vertreters leicht übersteigenden Umfang 
von CHF 120’000 erstattet. Entsprechend hat die Klägerin der Beklagten 
eine Parteientschädigung von CHF 220’000 (CHF 100’000 für den Anwalt 
plus CHF 120’000 für die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt) zu 
bezahlen. 
 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
1. Die Klage wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 80’000. 
3. 
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit ihrem Kostenvor-
schuss verrechnet. Der die Gerichtsgebühr übersteigende Teil des 
Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. 
4. 
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung 
von CHF 220’000 zu bezahlen. 
5. 
Schriftliche Mitteilung an die Parteien je unter Beilage des Protokolls 
der Hauptverhandlung, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eid-
genössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestä-
tigung. 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 


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Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG). 
St. Gallen, 2. März 2022 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erste Gerichtsschreiberin 
 
 
Dr. iur. Mark Schweizer 
lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
Versand: 22.03.2022