bpatger · S2013_006 · 2013-08-07 · de
Abweisung vorsorglicher Massnahmen wegen fehlender Rechtsbeständigkeit bzw. Patentverletzung
Kosten: Parteientschädigung, Neuheit, Patentansprüche Auslegung, Patentnichtigkeit Einrede, Rechtsbegehren

B u n de s p ate nt g er i cht
T r ib u n a l f éd ér a l d es br e v ets
T r ib u n a l e fe d er a l e d e i br e ve tt i
T r ib u n a l f ed er a l d a p at e nt as
F e d er a l Pat e nt Co urt




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Ur t eil vom 7. A ugu st 2 01 3
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. sc. techn., dipl. Masch.-Ing. ETH
Herbert Laederach
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden.

Verfahrensbeteiligte
A AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Reinhard Oertli, und
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer

Klägerin


gegen

B AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler

Beklagte

Gegenstand
Patentverletzung/Vorsorgliche Massnahmen



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Rechtsbegehren:
1. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.– pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu
verbieten, selber oder durch Dritte in der Schweiz die folgenden Produkte
herzustellen, zu importieren, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise
in Verkehr zu bringen:
Dunstabzugshaube mit einer von einem Aussengehäuse gebildeten Kammer
mit einer unteren Öffnung, wobei sich in der Kammer ein Ventilator mit Motor
befindet, der – wenn in Betrieb – in der Kammer einen Unterdruck erzeugt.
Auf der oberen Seite des motorbetriebenen Ventilators wird die angesogene
Luft abgeführt. In der Dunstabzugshaube sind unterhalb des Ventilators und
auf mindestens zwei weiteren, einander gegenüber liegenden Seiten inner-
halb der Kammer Filterkassetten mit Aktivkohlefilter angeordnet. Zur Verdeut-
lichung ist eine mögliche Anordnung der Filterkassetten, wie sie die Gesuchs-
gegnerin in ihren Dunstabzugshauben einsetzt, in der nachfolgenden Abbil-
dung gezeigt (Ansicht der ausgebauten Filterkassetten angeordnet wie in den
Dunstabzugshauben der Gesuchstellerin [von vorne]):



Zwischen den auf der Seite des Ventilators angebrachten Filterkassetten und
dem Aussengehäuse der Dunstabzugshaube befindet sich eine weitere
Kammer, durch welche von unten Luft zu den seitlichen Filterkassetten zuge-
führt wird. Auch diese Anordnung ist nachfolgend exemplarisch illustriert
(Schnittansicht von unten in eine Dunstabzugshaube der Gesuchsgegnerin
mit den seitlichen Filterkassetten und den (weiteren) Kammern):


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2. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.– pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu
verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Dunstabzugshauben gemäss
Rechtsbegehren Nr. 1 zurückzurufen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer der
Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 innert einer Frist von maximal 5 Ka-
lendertagen aufzufordern, die Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 gegen
Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurückzugeben.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegne-
rin.


Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
1. Prozessgeschichte
Mit Eingabe vom 16. Mai 2013 machte die Klägerin das vorliegende
Massnahmeverfahren mit den eingangs aufgeführten Rechtsbegehren
anhängig. Nachdem der Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 20'000.–
rechtzeitig erfolgte, wurde der Beklagten Frist zur Massnahmeantwort
angesetzt. Die Massnahmeantwort erfolgte mit Eingabe vom 17. Juni
2013, womit die Beklagte beantragte, auf das Massnahmebegehren sei
nicht einzutreten, eventualiter sei es abzuweisen, unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolge zulasten der Klägerin. Die Massnahmeantwort wurde
der Klägerin am 24. Juni 2013 zur Kenntnisnahme, d.h. ohne förmliche
Fristansetzung, zugestellt. Die Klägerin liess sich dazu mit Eingabe vom
8. Juli 2013 vernehmen und wies darauf hin, dass ihr für den Fall, dass
das Bundespatentgericht auf die neuen, von ihr unmöglich zu antizipie-
renden Behauptungen der Beklagten zur Rechtsbeständigkeit des Mass-
nahmepatents abstellen sollte, eine ordentliche Frist zur Einreichung ei-

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ner Massnahmereplik anzusetzen gewesen wäre, ansonsten ihr Anspruch
auf rechtliches Gehör verletzt würde. Die Stellungnahme der Klägerin zur
Massnahmeantwort wurde der Beklagten am 11. Juli 2013 zur Kenntnis-
nahme zugestellt, worauf eine entsprechende Stellungnahme der Beklag-
ten vom 18. Juli 2013 der Klägerin am 19. Juli 2013 zur Kenntnisnahme
zugestellt und den Parteien gleichzeitig Gelegenheit gegeben wurde, all-
fällige Honorarnoten einzureichen. Die Klägerin reichte am 26. Juli 2013
die rechtsanwaltliche Honorarnote ein, und am 2. August 2013 die Kos-
tennote des Patentanwalts. Die Beklagte reichte innerhalb der gesetzten
Frist weder eine rechtsanwaltliche Honorarnote ein, noch eine Patentan-
waltshonorarnote, obwohl sie die Erstattung der Patentanwaltskosten
ausdrücklich in der Massnahmeantwort beantragt hatte.
2. Prozessuales
2.1 Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26
Abs. 1 lit. b i.V.m. lit. a PatGG).
2.2 Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vor-
sorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft
macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verlet-
zung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine
Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt
ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt
sind (BGE 130 III 321 E. 3.3; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböh-
ler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 261 RZ 25). Die Gegenpartei hat
ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen
(BGE 132 III 83 E. 3.2; 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.).
2.3 Es handelt sich um ein summarisches Verfahren, weshalb ein dop-
pelter Schriftenwechsel in der Regel nicht vorgesehen ist (vgl. Art. 253
und Art. 256 ZPO; Chevalier, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Komm., Art. 253 N 11). Auch aus Art. 53 ZPO oder aus der EMRK
lässt sich kein genereller Anspruch auf einen doppelten Schriftenwechsel
ableiten. Eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs liegt jedoch dann
vor, wenn das Gesuch aufgrund neuer Parteivorbringen in der Stellung-
nahme des Gesuchsgegners abgewiesen wird, ohne zuvor dem Ge-
suchsteller Gelegenheit zur erneuten Stellungnahme zu geben (Cheva-
lier, a.a.O., Art. 253 N 12).

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Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ergeht der vorliegende Entscheid
nicht aufgrund neuer Parteivorbringen in der Massnahmeantwort, wes-
halb die formelle Anordnung eines doppelten Schriftenwechsels nicht an-
gezeigt erscheint. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass
gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Anspruch auf Wahrung
des rechtlichen Gehörs genüge getan ist, wenn Stellungnahmen von Par-
teien den übrigen Verfahrensparteien zur Kenntnisnahme zugestellt wer-
den und diese (faktisch) die Möglichkeit zur Replik haben. Eine förmliche
Fristansetzung ist dabei nicht erforderlich, allerdings ist diesfalls mit der
Entscheidfällung zuzuwarten, bis angenommen werden darf, die betref-
fenden Verfahrensparteien hätten auf eine weitere Eingabe verzichtet
(vgl. BGE 133 I 98). Entgegen der Auffassung der Klägerin wäre somit ihr
Anspruch auf rechtliches Gehör allein aufgrund des Umstandes, dass ihr
nicht formell Frist zur Replik angesetzt worden ist, nicht verletzt.
2.4 Gemäss Art. 23 Abs. 3 PatGG sind vorsorgliche Massnahmen in ei-
ner Dreierbesetzung zu entscheiden, wenn wie vorliegend das Verständ-
nis des technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Be-
deutung ist.
Weder ein Gutachten noch ein Fachrichtervotum wurden von den Partei-
en beantragt. Da es zudem – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – für
die Beurteilung nicht einer besonderen Fachkunde bedarf, sondern ein
allgemeines technisches Verständnis genügt (vgl. BGE 4A.52/2008, E.
3.4), ist kein Fachrichtervotum im Sinne von Art. 183 Abs. 3 ZPO i.V.m.
Art. 37 Abs. 3 PatGG erforderlich.
3. Sachverhalt, Parteivorbringen
3.1 Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft, ist Inhaberin des Europäischen
Patents EP 111 (nachfolgend Streitpatent). Gegenstand des Streitpatents
ist ein Lüftungsgerät. Die Klägerin behauptet die Verletzung des Streitpa-
tents durch von der Beklagten – ebenfalls eine Aktiengesellschaft – unter
der Bezeichnung "X" angebotene und vertriebene Dunstabzugshauben,
bei welchen in einem Gehäuse ein Ventilator und ein Motor angeordnet
seien und sich rechts und links davon je eine Aktivkohleschicht und un-
terhalb des Ventilators drei liegende übereinander geschichtete Aktivkoh-
leblöcke befinden würden, wie dies durch die folgenden klägerischen,
über die Webseite der Beklagten öffentlich zugänglichen Darstellungen
belegt werde:

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Die Klägerin äusserte sich im Rahmen der Massnahmebegründung be-
reits ausführlich zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents,
insbesondere u.a. zur Neuheit gegenüber EP 1 134 501 sowie zur Frage
der gegebenenfalls erfolgten unzulässigen Erweiterung während des An-
meldeverfahrens durch die Einführung des Merkmals "saugseitig" in den
Hauptanspruch des Streitpatents.
3.2 Bezüglich Rechtsbegehren Ziff. 1 beanstandet die Beklagte zu-
nächst, dass das im Anspruch 1 aufgeführte Merkmal "an die Saugkam-
mer angeschlossene Abluftführung" im Rechtsbegehren unbeachtet blei-
be. Ferner unterlasse es die Klägerin, darzutun, wie das kennzeichnende
Merkmal der "schalldämmenden Funktion" in der angegriffenen Ausfüh-
rungsform konkret technisch umgesetzt werde. Schliesslich bedürfe der
verwendete Begriff "Filterkassetten mit Aktivkohlefilter" der Präzisierung,
da es auf die Art der Anordnung der Filterplatten unterhalb des Saugmo-
tors ankomme, damit die erfindungsgemässe Aufgabe der Luftreinigung
mit gleichzeitiger Schalldämmung erfüllt werde.
Hinsichtlich des im Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragten Rückrufs macht
die Beklagte geltend, dass dies im Rahmen vorsorglicher Massnahmen
unverhältnismässig sei, keine gesetzliche Grundlage aufweise, in Rechte
Dritter eingreife, den Hauptprozess präjudiziere, und die allgemeinen
Voraussetzungen für einen vorsorglichen Rückruf nicht gegeben seien.
In Bezug auf die Verletzungsfrage macht die Beklagte geltend, dass bei
der angegriffenen Ausführungsform seitlich nur auf zwei gegenüberlie-
genden Seiten stehende Aktivkohlefilter angeordnet seien, jedoch der
Saugmotor nach vorne und nach hinten durch blosse Metallplatten be-
grenzt werde. Entsprechend werde die erfindungsgemässe Aufgabe der
Schalldämmung nicht erfüllt. Unterhalb des Motors gebe es zudem keine
durchgehende horizontale Filterplatte, sondern vielmehr acht vertikal ste-
hende gekreuzte Filterplatten, die grundsätzlich nicht in der Lage seien,
einen Schallschutz im Sinne des Streitpatents zu gewährleisten.
Weiter macht die Beklagte die Einrede der Nichtigkeit geltend und stützt
sich dabei auf nicht weniger als 15 Dokumente für die geltend gemachte
mangelnde Neuheit. Unter anderem stützt sie sich dabei auf die schon
von der Klägerin diskutierte oben erwähnte EP 1 134 501. Ebenfalls im
Zusammenhang mit der Nichtigkeitseinrede macht die Beklagte unzuläs-
sige Änderung während des Anmeldeverfahrens geltend, weil das Merk-
mal "saugseitig" keine Stütze in den ursprünglich eingereichten Unterla-
gen finde.

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3.3 Die Klägerin hält dem in ihrer Stellungnahme in Bezug auf die
Rechtsbegehren entgegen, dass das Rechtsbegehren Ziff. 1 genügend
konkret sei, andernfalls das Bundespatentgericht einen Hinweis geben
müsste, damit eine weitere Präzisierung erfolgen könnte. Zum Rechtsbe-
gehren Nr. 2 hält sie fest, dass der Rückruf die einzige Möglichkeit sei,
um verhindern zu können, dass Vertrieb und Einbau patentverletzender
Gegenstände trotz Verhängung eines vorsorglichen Verbots ungehindert
noch während Monaten weitergehe und erläutert, dass es sich dabei nicht
um einen unzulässigen Eingriff in Rechte Dritter handle, da sich der Rück-
ruf nur an die gewerblichen Abnehmer richte. In Bezug auf die geltend
gemachte Patentverletzung bringt die Klägerin unter anderem vor, dass
eine U-förmige Anordnung des Filters genüge, weil damit eine genügende
Schalldämmung bewirkt werde, und dass der auf der Unterseite angeord-
nete Filter mit vertikalen Filterelementen der angeblichen Verletzungsform
auch als einer derjenigen Filter betrachtet werden müsse, der den Saug-
motor saugseitig umgebe.
3.4 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.
4.
Materielles
4.1 Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:
"1. Lüftungsgerät, mit einer Ansaugseite (2), einem in einer Saugkammer (6)
angeordneten Saugmotor (7) und mit einer an die Saugkammer (6) ange-
schlossenen Abluftführung (9), dadurch gekennzeichnet, dass der Saug-
motor (7) in der Saugkammer (6) von einem eine Luftreinigungsfunktion ei-
nerseits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführenden
Sorptionsfilter saugseitig umgeben ist."
Wie bereits erwähnt, behauptet die Beklagte, dass das im Anspruch 1
aufgeführte Merkmal "an die Saugkammer angeschlossenen Abluftfüh-
rung" im Rechtsbegehren Ziff. 1 gänzlich unbeachtet bleibe, obwohl es,
wie sie selber sagt, ein dem Erfindungsgegenstand immanentes Merkmal
sei.
Dieser Einwand ist unberechtigt. Im Rechtsbegehren Ziff. 1 wird spezifi-
ziert, dass eine von einem Aussengehäuse gebildete Kammer vorgese-
hen ist, in der ein Ventilator mit Motor angeordnet ist, welcher in der
Kammer einen Unterdruck erzeugt. Zudem wird ausgeführt, dass auf der
oberen Seite des motorbetriebenen Ventilators die angesogene Luft ab-
geführt wird. Damit wird klar, dass eine anspruchsgemässe Abluftführung

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vorhanden sein muss, weshalb das Rechtsbegehren weder über den be-
anspruchten Gegenstand hinaus geht, noch zu wenig bestimmt ist.
Weiter macht die Beklagte geltend, von der Klägerin werde bezüglich des
im Anspruch 1 aufgeführten Merkmals "eine Luftreinigungsfunktion einer-
seits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführt" nicht
dargelegt, wie dieses Merkmal in der angegriffenen Ausführungsform
konkret technisch umgesetzt werde. Zudem bedürfe die Angabe der "Fil-
terkassette mit Aktivkohlefilter" der Präzisierung, da es auf die Art der An-
ordnung der Filterplatten unterhalb des Saugmotors ankomme, damit die
erfindungsgemässe Aufgabe der Luftreinigung mit gleichzeitiger Schall-
dämmung erfüllt werde.
Dazu ist festzuhalten, dass unabhängig davon, ob die Filterkassette mit
Aktivkohlefilter aus einer horizontalen Platte oder aus einer Mehrzahl von
gekreuzt angeordneten vertikalen Platten gebildet ist, eine gewisse
schalldämmende Wirkung erzeugt wird. Wie die Beklagte selber ausführt,
lässt sich jedem derartigen Filter eine gewisse, allenfalls auch nur geringe
schalldämmende Wirkung zuschreiben. Durch die konkrete Angabe der
beiden seitlichen vertikalen Filterkassetten sowie der auf der unteren Sei-
te angeordneten Filterkassette wird der Anspruch diesbezüglich also ge-
nügend konkretisiert.
4.2 Die Beklagte gliedert die Merkmale des Anspruchs 1 wie folgt:
O1 Lüftungsgerät
O2 mit einer Ansaugseite
O3 einem in einer Saugkammer
O4 angeordneten Saugmotor
O5 und mit einer an die Saugkammer angeschlossenen Abluftführung,
dadurch gekennzeichnet, dass
K1a der Saugmotor in der Saugkammer von einem Sorptionsfilter
K1b saugseitig umgeben ist, der
K2 eine Luftreinigungsfunktion einerseits
K3 und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführt.
Hinsichtlich Auslegung des Anspruchs strittig sind nur die Merkmale K1-
K3 des kennzeichnenden Teils, sowohl bei der Beurteilung der Relevanz
des Standes der Technik als auch in Bezug auf die Verletzungsform. Die
Verwirklichung der Merkmale O1-O5 durch die angegriffene Ausführungs-
form wird nicht bestritten.

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4.3 Die von der Beklagten angesprochene Unklarheit bezüglich des
Merkmals K1a "in der Saugkammer", nämlich ob sich "in der Saugkam-
mer" auf die Position des Saugmotors oder auf die Position der Sorptions-
filter beziehe, besteht schon bei alleiniger Betrachtung des Anspruchs 1
nicht. Die Merkmale O3 und O4 definieren bereits, dass der Saugmotor in
einer Saugkammer angeordnet ist. Da es nur einen Saugmotor im An-
spruch gibt, wäre es ungewöhnlich und ist nicht davon auszugehen, dass
sich der Zusatz in Merkmal K1a "in der Saugkammer" auf den Saugmotor
bezieht. Entsprechend liest der Fachmann, welcher im Zusammenhang
mit der streitgegenständlichen Erfindung ein Ingenieur mit Erfahrung im
Bereich der Lüftungsgeräte ist, das Merkmal K1a im Anspruch so, dass
auch die Sorptionsfilter in der Saugkammer angeordnet sind.
Dies deckt sich zudem mit dem fachmännischen Verständnis der Be-
schreibung im Lichte der Absätze [0008] und [0011] des Streitpatents, wo
jeweils dargelegt wird, dass der Saugmotor und die Filter in der Saug-
kammer angeordnet sind. Zudem versteht der Fachmann unter der Saug-
kammer beim in den Figuren angegebenen Ausführungsbeispiel den In-
nenraum des Gehäuses (1'), wobei die Filter (10-12) in diesem Innen-
raum angeordnet sind. Anspruch 5 scheint dieser Sichtweise auf den ers-
ten Blick zwar etwas zu widersprechen, der Fachmann liest diesen An-
spruch aber im Lichte der Beschreibung so, dass die aus dem Raum an-
gesaugte Luft unter Einwirkung des durch den Motor erzeugten Unter-
drucks bei einer Zirkulation gemäss Anspruch 5 die Filter passiert.
Auch für den Fall, dass man sich auf den Standpunkt stellen sollte, dass
die Filter nicht notwendigerweise innerhalb der Saugkammer angeordnet
sind, würde man bezüglich Rechtsbeständigkeit aufgrund des Standes
der Technik, der Filter innerhalb oder ausserhalb der Saugkammer offen-
bart, zum gleichen Schluss kommen wie nachfolgend unter Ziff. 4.4.
4.4 Weiter ist zu prüfen, wie "saugseitig umgeben" im Merkmal K1b zu
verstehen ist. Betrachtet man die Aufgabe, die sich das Streitpatent sel-
ber stellt (vgl. [0005]) sowie die Beschreibung der erfindungsgemässen
Lösung (vgl. insbes. [0008]), namentlich dass durch die um den Motor
angeordneten Filterelemente eine wesentliche schalldämmende Funktion
bewirkt werden soll, so fragt sich, ob dies nur dann erfindungsgemäss er-
reicht werden kann, wenn in alle Raumrichtungen vom Motor aus gese-
hen derartige Filterelemente angeordnet sind, bzw. ob es immer noch er-
findungsgemäss ist, wenn in gewisse Richtungen keine derartigen Filter-
elemente angeordnet sind, weil beispielsweise in eine Richtung keine
Schalldämmung nötig ist, z.B. aufgrund der Befestigung des Lüftungsge-

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räts an einer Wand, oder weil in diese Richtung die Schallisolation durch
ein anderes Element bewirkt wird.
Aus den Figuren geht dies nicht eindeutig hervor, weil in Figur 1 des
Streitpatents nur eine Schnittdarstellung entlang einer einzigen Raumrich-
tung dargestellt ist und der Figurenbeschreibung keine weitergehenden
Informationen über die anderen, nicht dargestellten Flächen entnommen
werden kann. Es bleibt also unklar, ob entsprechende Filter auch an den
vom Schnitt nicht erfassten Wänden angeordnet sein müssen.
Auf der anderen Seite findet man in der Beschreibung im Absatz [0012]
den Hinweis, dass die Filterkassetten "einen den Saugmotor umgeben-
den geschlossenen Raum bilden", was dafür sprechen würde, dass bei
allen vertikalen Wänden solche Filterelemente angeordnet sein müssen,
damit das Merkmal "saugseitig umgeben" realisiert wird.
Soweit das fachmännische Verständnis durch den im Verfahren befindli-
chen Stand der Technik dokumentiert ist, findet man zudem in der Einlei-
tung der EP 1 134 501 A1 folgendes: Dunstabzugshauben weisen einen
Haubenschirm mit einer Ansaugfläche auf (Seite 2, Spalte 1, Zeilen 3-5),
sowie generell nebst dem Haubenschirm einen Schacht oder Kamin, der
für eine Wandmontage drei Seitenwände und für die Montage als Insel-
haube vier Seitenwände hat (Seite 2, Spalte 1, Zeilen 14-19). Diese Flä-
chen, d.h. die Seitenwände des Kamins, stehen damit dem Fachmann
zur saugseitigen Umgebung zur Verfügung. Der Fachmann versteht also
im Lichte dessen das Merkmal K1b so, dass „saugseitig umgeben“ nicht
zwingend allseitig umschlossen bedeuten muss, sondern je nach Ein-
bau/Konzeption des Lüftungsgeräts/Dunstabzugshaube auch eine Raum-
fläche weniger als Sorptionsfilter ausgebildet sein kann.
Die Frage, wie viele umgebende Flächen genau mit Sorptionsfiltern aus-
gestatten sein müssen, damit der Saugmotor anspruchsgemäss "saugsei-
tig umgeben" ist, kann jedoch aus den nachfolgend aufgeführten Gründen
offen bleiben:
Geht man einerseits davon aus, dass unter dem Begriff "saugseitig um-
geben" anspruchsgemäss zu verstehen ist, dass in alle Raumrichtungen,
d.h. insbesondere ausser nach unten in allen vier vertikalen Wänden ei-
ner solchen Vorrichtung Filterelemente angeordnet sein müssen, dann
wird die Verletzungsform vom Anspruch nicht erfasst. Denn die Verlet-
zungsform verfügt unbestrittenermassen an zwei gegenüberliegenden

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vertikalen Wänden über keine Filterelemente, sondern nur über eine kon-
ventionelle geschlossene Gehäusewand.
Geht man andererseits davon aus, dass unter dem Begriff "saugseitig
umgeben" auch eine Konstruktion verstanden werden kann, bei welcher
eine, oder sogar zwei (wie in der Verletzungsform), saugseitig angeordne-
te Wandelemente nicht von Filtern abgedeckt werden, mit anderen Wor-
ten unter "saugseitig umgeben" nicht gemeint ist, saugseitig vollständig
umgeben, sondern wenigstens teilweise umgeben, so wäre die Verlet-
zungsform von diesem Merkmal erfasst. Es ist daher im Hinblick auf die
Verletzungsform zu prüfen, ob bei einer solchen Auslegung der An-
spruchsgegenstand rechtsbeständig ist:
4.5 Zur Auslegung der Begrifflichkeit der Merkmale K2 (Luftreinigungs-
funktion) und K3 (schalldämmende Funktion) sei verwiesen auf die Dis-
kussion im Zusammenhang mit den Rechtsbegehren (vgl. oben unter Ziff.
4.1). Die Filter, und insbesondere die Aktivkohlefilter in der angegriffenen
Ausführungsform (und analog übrigens auch in EP 1 134 501) haben in-
härent sowohl eine luftreinigende als auch eine schalldämmende Wir-
kung. Da letztere Wirkung im Streitpatent nicht quantifiziert ist, genügt
auch eine gegebenenfalls nur geringe schalldämmende Wirkung für die
Verwirklichung dieses Merkmals, und eine solche ist bei einer konventio-
nellen Filterplatte gegeben.
4.6 Aus der von der Beklagten geltend gemachten und von der Klägerin
bereits in der Klage antizipierend ausführlich diskutierten EP 1 134 501 ist
ein Lüftungsgerät in Form einer Dunstabzugshaube bekannt, welches ei-
nen kaminartigen Aufbau 2 aufweist, gebildet aus an den Kanten anein-
ander grenzenden vertikalen Gitterpaneelen, die mit dem Bezugszeichen
5 bezeichnet sind. In diesem Kamin 2 ist ein inneres Gehäuse 14 mit ei-
nem Elektromotor als Saug-Gebläse angeordnet:

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Hinter dem jeweiligen Gitterpaneel (5) ist eine plattenförmige Filterkasset-
te 22 angeordnet, durch die aus dem Aussenraum seitlich um den Kamin
herum angesaugte Luft hindurchtritt, wenn sie in die Saugkammer, gebil-
det durch die Gitterpaneele und die nach unten begrenzenden Wandab-
schnitte, eintritt.
Wie in Figur 14 und den Pfeilen 19 in Figur 1 ersichtlich, ist es möglich,
die Filterkassetten 22 bei drei vertikalen Wänden des Kamins 2 anzuord-
nen oder aber sogar, wie in Figur 18 dargestellt, an allen vier vertikalen
Wänden des Kamins 2.
In der spezifischen Bauweise des Ausführungsbeispiels gemäss dieser
Entgegenhaltung wird stromabwärts der Filterplatten der Luftstrom über
einen Dom 24 gebündelt und dann über einen Schlauch 25 zur Ansaug-
öffnung 17 des inneren Gehäuses 14 geleitet:

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Abgesehen davon, dass diese spezifische Bauweise mit Dom 24 und
Schlauch 25 ohnehin im Lichte der Beschreibung nur eine Option ist, und
die Ansaugung auch einfach mit dem freien Innenvolumen des Kamins
kommunizieren kann, ist es hier – wie im Anspruch formuliert – auf jeden
Fall so, dass der Saugmotor in einer Saugkammer angeordnet ist, und
ein in der Saugkammer angeordneter Sorptionsfilter, der sowohl eine
Luftreinigungsfunktion als auch eine schalldämmende Funktion über-
nimmt, den Saugmotor saugseitig umgibt.
Nach unten ist der Saugmotor saugseitig von einem weiteren Filter 11
begrenzt.
Sämtliche saugseitigen Eingänge der Vorrichtung sind entsprechend den
Saugmotor umgebend mit Filterelementen bestückt. EP 1 134 501 offen-
bart somit ein Lüftungsgerät mit einer Ansaugseite, einem in einer Saug-
kammer angeordneten Saugmotor und mit einer an die Saugkammer an-
geschlossenen Abluftführung, wobei der Saugmotor in der Saugkammer
von einem Sorptionsfilter saugseitig umgeben ist, konkret von unten
durch den Filter 11 und seitlich durch die Filter 22, wobei diese Filter als
Aktivkohlefilter eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schall-
dämmende Funktion andererseits ausführen.

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4.7 Die Klägerin bestreitet antizipierend in der Massnahmebegründung
die Relevanz des Dokuments EP 1 134 501. Auf die entsprechenden Ar-
gumente ist nachfolgend einzugehen:
Die Klägerin macht zunächst geltend, dass die Saugkammer durch das
Gehäuse 12 (vgl. Fig. 1) gebildet werde, weil nur dort der Unterdruck
herrsche.
Diesem Argument kann nicht gefolgt werden, denn der Unterdruck muss
zwingend auch im übrigen Innenraum des Kamins 2 innerhalb der Gitter-
paneele 5 herrschen, andernfalls würde den Naturgesetzen folgend keine
erzwungene Luftströmung, wie sie in Figur 1 explizit dargestellt ist, durch
die Paneele und die Filter 22 erfolgen.
Die Klägerin macht zudem geltend, die Saugseite werde ausdrücklich als
der mit dem Bezugszeichen 3 (vgl. Fig. 1) angegebene unterseitige Be-
reich bezeichnet unter Bezugnahme auf Absatz [0009]. Zudem würden
die Paneele mit einem Winkel von 90° zu dieser Einsaugöffnung 3 stehen
und könnten damit nicht der Saugseite zugerechnet werden.
Auch dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, denn entscheidend
ist nicht allein, wie ein Bauteil oder ein Bereich in einer Entgegenhaltung
begrifflich bezeichnet wird, sondern vielmehr welche Struktur dieses Bau-
teil oder dieser Bereich aufweist und welche Funktion dadurch effektiv er-
füllt wird. In der vorliegenden Situation wird Luft durch den Saugmotor im
Innengehäuse 14 sowohl durch den horizontalen unteren Bereich 3 an-
gesaugt als auch durch die vertikalen seitlichen Paneele, d.h. auch letzte-
re sind saugseitig angeordnet. Zudem sei darauf hingewiesen, dass auch
bei der Bauweise gemäss Streitpatent die seitlichen Filter mit einem Win-
kel von 90° zur unteren Filterebene stehen (vgl. Fig. 1).
Schliesslich macht die Klägerin geltend, durch die komplizierte Anord-
nung von verschiedenen Ein- bzw. Ansaugöffnungen der Konstruktion
gemäss dieser Entgegenhaltung würde keine schalldämmende Funktion
erreicht.
Es mag richtig sein, dass bei der spezifischen Bauweise gemäss den Fi-
guren 1-2 dieser Entgegenhaltung unter bestimmten Bedingungen (z.B.
lauter Motor, geringe Strömungsquerschnitte, hohe Strömungsgeschwin-
digkeiten etc.) eine ausserhalb wahrnehmbare Geräuschentwicklung
stattfindet. Anspruch 1 des Streitpatents schliesst aber nicht aus, dass in-
nerhalb der Saugkammer Elemente angeordnet werden, welche die Luft-

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strömung gezielt kanalisieren, wie sie im spezifischen Ausführungsbei-
spiel der Entgegenhaltung in Form des Doms 24 und des Schlauchs 25
vorgesehen sind, und die Filterkassetten der EP 1 134 501 haben unab-
hängig von solchen Elementen innerhalb der Saugkammer eine schall-
dämmende Wirkung. Entsprechend geht der Einwand der Klägerin ins
Leere.
4.8 Zusammenfassend ist damit glaubhaft gemacht, dass Anspruch 1
des Streitpatents mangels Neuheit nichtig ist, für den Fall, dass das
Merkmal "saugseitig umgeben" so ausgelegt wird, dass der Saugmotor
nicht zwingend in alle Raumrichtungen in Saugrichtung von Filterelemen-
ten mit Luftreinigungsfunktion und schalldämmender Funktion umgeben
sein muss.
Wie bereits erwähnt würde die angegriffenen Ausführungsform nur für
diese Auslegung überhaupt innerhalb des Schutzbereichs von Anspruch 1
liegen, entsprechend ist das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-
men abzuweisen.
Demnach erübrigt es sich, auf die übrigen Vorbringen der Beklagten, ins-
besondere die geltend gemachte Unzulässigkeit von Rechtsbegehren
Ziff. 2, einzugehen.
5.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO).
Der von der Klägerin genannte Streitwert von CHF 200'000.– wird von der
Beklagten anerkannt. Die Gerichtsgebühr ist dementsprechend auf
CHF 12'000.– festzusetzen (Art. 31 und 33 PatG i.V.m. Art. 1 und 2 KR-
PatGer).
Die an die Beklagte zu entrichtende Entschädigung für die berufsmässige
rechtsanwaltliche Vertretung ist tarifgemäss auf CHF 14'000.– festzuset-
zen (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff.). Die obsiegende Beklagte hat
die Erstattung der Patentanwaltskosten zwar beantragt, dann aber trotz
ausdrücklicher Aufforderung des Gerichts nicht quantifiziert. Gemäss
Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer sind, wenn Patentanwältinnen oder Patentanwäl-
te lediglich beratend tätig sind, deren Aufwendungen als notwendige Aus-
lagen im Sinne von Artikel 3 lit. a KR-PatGer geltend zu machen. Dies
setzt voraus, dass der damit verbundene Aufwand konkret beziffert und
begründet wird, vorzugsweise mit einer detaillierten Kostennote. Dies ist

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hier nicht geschehen, weshalb der Beklagten keine Auslagen nach Art. 9
Abs. 2 KR-PatGer zugesprochen werden können (vgl. auch Entscheid
vom 23. August 2012, S2012_007, E. 7).

Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2.
Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–.
3.
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von
der Klägerin geleisteten Vorschuss bezogen. Der nicht beanspruchte
Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.
4.
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädi-
gung von CHF 14'000.– zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:
– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
– die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
– das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit
Gerichtsurkunde)



Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Diese Frist läuft in den Gerichtsferien.


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St. Gallen, 7. August 2013
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Gerichtsschreiberin


Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden