bpatger · O2013_011 · 2015-05-27 · de
Erfinderische Tätigkeit, Gegenstandslosigkeit (Art. 242 ZPO) infolge Ablaufs des ESZ, Kostenfolgen
Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung

O2013_011 
1 
 
Verfügung des Bundespatentgerichts 
i.S. A. AG gegen B B.V. vom 27. Mai 2015 
 
Regeste: 
 
Art. 1 Abs. 2 PatG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 PatG: Erfinderische Tätigkeit 
Erfinderische Tätigkeit kann nur bejaht werden, wenn sie bezüglich aller vorgebrachten Entge-
genhaltungen, welche als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommen, gegeben ist. 
Legt eine dieser Entgegenhaltungen die Erfindung nahe, ist unbesehen der anderen Entge-
genhaltungen auf Nichtigkeit zu erkennen (E. 5.6) 
 
Art. 1 al. 2 LBI en relation avec l’art. 7 al. 2 LBI : Activité inventive 
L’activité inventive ne peut être admise que si elle est réalisée vis-à-vis de toutes les antériori-
tés invoquées pouvant être prises en considération au titre de l’état de la technique le plus 
proche. Si l’invention découle d’une manière évidente de l’une de ces antériorités, la nullité est 
prononcée indépendamment des autres antériorités (consid. 5.6). 
 
Art.1 comma 2 LBI in relazione con l’art. 7 comma 2 LBI: Attività inventiva 
L’attività inventiva può essere riconosciuta solo se è data nei confronti di tutte le anteriorità 
prodotte, che possono venire considerate come arte nota più vicina. Se una di queste anteriori-
tà rende ovvia l’invenzione, la nullità va dichiarata indipendentemente dalle altre anteriorità (c. 
5.6). 
Art. 1 al. 2 PatA in conjunction with art. 7 al. 2 PatA: Inventiveness 
Inventiveness can only be affirmed if it is given relative to each prior art document put forward, 
which can be taken as closest prior art document. If one of these prior art documents renders 
the claimed invention obvious, irrespective of the other prior art documents nullity has to be 
pronounced. 
 


Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2013_011
Ve r f ü g u n g v o m 2 7 . M a i 2 0 1 5
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel, 
vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini und Rechts-
anwalt Philipp Groz, Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte,
Löwenstrasse 19, Postfach 1876, 8021 Zürich, und patent-
anwaltlich beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger 
Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,
Klägerin
gegen
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, NL-2031 BN 
Haarlem, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame, Lenz & 
Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. Jan Morf, Abitz & Partner, Arabella-
strasse 17, DE-81925 München,
Beklagte
Gegenstand
Nichtigkeit eines ergänzenden Schutzzertifikats


O2013_011
Seite 2
Der Präsident zieht in Erwägung:
1.
Prozessgeschichte
1.1 Mit Eingabe vom 12. Juli 2013 reichte die Klägerin die vorliegende 
Klage ein und stellte folgende Rechtsbegehren:
"1.
Das ergänzende Schutzzertifikat Nr. C00491443/01 "Desogestrelum" sei für 
nichtig zu erklären.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des notwendi-
gerweise beigezogenen Patentanwalts sowie zuzüglich Mehrwertsteuer, zu 
Lasten des Beklagten."
1.2 Mit der Klageantwort vom 6. März 2014 beantragte die Beklagte die 
Klageabweisung unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der 
Klägerin.
1.3 Am 4. Juni 2014 fand eine Instruktionsverhandlung statt, welche je-
doch zu keiner vergleichsweisen Lösung führte.
1.4 Die Replik erfolgte mit Eingabe vom 2. September 2014, die Duplik 
mit Eingabe vom 22. Oktober 2014, mit welcher die Beklagte ihre 
Rechtsbegehren wie folgt änderte:
"1.
Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden 
kann.
2.
Eventualiter sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentansprü-
che des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 0 491 443 B1 wie 
folgt einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit da-
rauf eingetreten werden kann:
1. A combination and contraceptive kit comprising 28 sequential daily dos-
age units for oral administration each containing as the sole contracep-
tively effective ingredient from 70 to 80 micrograms of desogestrel, 3-
ketodesogestrel, or mixtures thereof
2. The combination and contraceptive kit of claim 1 wherein said progesto-
gen is 3-ketodesogestrel present in a quantity of 75 micrograms per dos-
age unit.
3. The combination and contraceptive kit of claim 1 wherein said progesto-
gen is desogestrel present in a quantity of 75 micrograms per dosage 
unit.
4. The use of an oral daily dosage unit consisting essentially of 70 to 80 mi-
crograms of a progestogen selected from the group of progestogens 


O2013_011
Seite 3
consisting of desogestrel, 3-ketodesogestrel, or mixtures thereof in the
preparation of a drug delivery system, said drug delivery system charac-
terized by consisting of 28 daily dosage units containing only a progesto-
genic compound as sole therapeutically effective ingredient.
5. A drug delivery system comprising a package containing 28 daily se-
quential dosage units consisting essentially of from 70 to 80 micrograms 
of a compound selected from the group consisting of desogestrel, 3-
ketodesogestrel, and mixtures thereof
6. A contraceptive kit of the type containing 28 progestogen-only daily dos-
age units, wherein the improvement comprises using from 70 to 80 mi-
crograins of 3-ketodesogestrel, desogestrel, or mixtures thereof as the 
progestogen in said daily dosage units.
7. A process of manufacturing a drug delivery system comprising: mixing 
predetermined quantities of a progestogen selected from the group con-
sisting of desogestrel, 3-ketodesogestrel, and mixtures thereof with pre-
determined quantities of excipients and converting the mixture into dos-
age units each containing 70 to 80 µg of desogestrel, 3-ketodesogestrel, 
or mixtures thereof and packaging 28 of said dosage units into a kit.
8. The process of claim 7 wherein said mixture is converted into dosage 
units selected from the group consisting of capsules and tablets.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin, unter Ein-
schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen."
1.5 Die Stellungnahme zur Duplik erfolgte mit Eingabe vom 25. Novem-
ber 2014, mit welcher die Klägerin die folgenden Rechtsbegehren stellte:
(1) Das ergänzende Schutzzertifikat Nr. C00491443/01 “Desogestrelum“ sei für 
nichtig zu erklären.
(2) Eventualiter, für den Fall, dass die Patentansprüche gemäss Ziff. 2 des
Rechtsbegehrens der Duplik der Beklagten vom 22. Oktober 2014 einge-
schränkt werden sollten, sei das ergänzende Schutzzertifikat Nr. 
C00491443/01 "Desogestrelum" für nichtig zu erklären.
(3) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des notwendi-
gerweise beigezogenen Patentanwalts sowie zuzüglich Mehrwertsteuer, zu 
Lasten der Beklagten."
1.6 Mit Eingaben vom 12. Dezember 2014, 17. Dezember 2014 sowie
12. Januar 2015 erfolgten weitere Stellungnahmen bzw. Noveneingaben 
der Parteien. Mit Schreiben vom 30. Januar 2015 wurden die Parteien zur 
Hauptverhandlung auf den 2. Juni 2015 vorgeladen.


O2013_011
Seite 4
1.7 Am 26. Februar 2015 erstattete Richterin Dipl. chem., Dr. rer. nat. 
Hanny Kjellsaa-Berger ein Fachrichtervotum. Die Klägerin verzichtete mit 
Eingabe vom 16. März 2015 auf eine Stellungnahme, während die Be-
klagte mit Eingabe vom 17. März 2015 dazu Stellung nahm. 
1.8 Mit Eingaben je vom 25. März 2015 verzichteten die Parteien auf die 
Durchführung der Hauptverhandlung. 
1.9 Mit Schreiben vom 31. März 2015 wurde den Parteien Gelegenheit 
gegeben, um sich zum Rechtsschutzinteresse zu äussern, nachdem die 
die maximale Laufzeit des im Streit liegenden ergänzenden Schutzzertifi-
kats ESZ Nr. C00491443/01 am 27. März 2015 abgelaufen war. 
1.10 Die Stellungnahmen der Parteien erfolgten je mit Eingabe vom 
17. April 2015. Mit Eingabe vom 30. April 2015 erfolgte eine weitere Stel-
lungnahme der Klägerin, welche der Beklagten zur Kenntnisnahme zuge-
stellt wurde.
2.
Parteien, Sachverhalt
2.1 Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft und eine in 
der Schweiz führende Generikaanbieterin. Sie gehört seit Oktober 2011 
zur Teva-Gruppe, dem international grössten Generikaanbieter. 
2.2 Die Beklagte ist eine niederländische Gesellschaft und gehört zum 
weltweit tätigen amerikanischen Konzern Merck & Co., der ein forschen-
des pharmazeutisches Unternehmen ist.
2.3 Das Patent EP 0 491 433 B1 wurde am 12. Dezember 1991 mit Prio-
rität vom 17. Dezember 1990 angemeldet und am 13. März 1996 erteilt. 
Beansprucht wird ein oral einzunehmendes Verhütungsmittel, das nur ei-
ne Gestagen-Komponente, nämlich Desogestrel, 3- Ketodesogestrel oder 
ein Gemisch davon, enthält. Am 25. Juli 2000 wurde auf Grund der 
Marktzulassung von Cerazette® der Antrag auf Erteilung eines ergän-
zenden Schutzzertifikats (ESZ) gestellt. Das ergänzende Schutzzertifikat 
Nr. C00491443/01 wurde am 31. Juli 2002 erteilt und betrifft "Desoge-
strelum". Die Beklagte ist Inhaberin dieses ergänzenden Schutzzertifika-
tes.
2.4 Die Klägerin macht zusammengefasst geltend, dass zum Zeitpunkt 
der Anmeldung des europäischen Patents EP 0 491 433 B1 bereits Ver-


O2013_011
Seite 5
hütungsmittel auf dem Markt gewesen seien, einerseits Kombinations-
präparate bestehend aus einer Östrogen- und einer Gestagenkomponen-
te und andererseits sogenannte Mini-Pillen bestehend aus einer Gesta-
gen-Komponente. Der in der EP 0 491 433 B1 beschriebene Wirkstoff, 
Desogestrel, sei bereits als Gestagen-Komponente in einer Kombination-
spille seit 1982 in der Schweiz zugelassen, Marvelon®. Als relevanten 
Stand der Technik, der die Erfindung nahelegen soll, verweist die Klägerin 
auf drei Dokumente. Die Erfindung gemäss der EP 0 491 433 B1 sei da-
her naheliegend und somit nichtig. 
2.5 Dagegen wendet die Beklagte ein, dass der nächste Stand der Tech-
nik in diesem Fall die sogenannte Mini-Pille sei. Der von der Klägerin ge-
nannte Stand der Technik könne sich nicht auf die Entwicklung einer Pro-
gestagen-Pille beziehen. Die in den von der Klägerin genannten Doku-
menten beschriebenen Studien seien auf die Entwicklung einer Kombina-
tionspille gerichtet. Dies gehe daraus hervor, dass das Desogestrel je-
weils nur 21 Tage verabreicht worden sei und nicht über einen ganzen 
Zyklus. Ausserdem sei es üblich, die Komponenten einer Kombination 
einzeln zu testen. Einzig die bisher bekannten Mini-Pillen seien nächster 
Stand der Technik. 
2.6 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend insoweit ein-
zugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.
3.
Prozessuales
3.1 Die Klägerin hat Sitz in der Schweiz, die Beklagte hat ihren Sitz in 
den Niederlanden. Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt vor. Ge-
mäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 22 Nr. 4 LugÜ sowie Art. 26 Abs. 1 lit. 
a PatGG ist das Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig zur Beur-
teilung der vorliegenden Klage.
3.2 Rechtsschutzinteresse
Die Klägerin hat ihr Rechtsschutzinteresse in ihrer Klageschrift damit be-
gründet, dass sie einerseits und die Beklagte andererseits Konkurrentin-
nen auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Arzneimitteln
seien. Die Klägerin sei eine führende Anbieterin von Generika und wolle
ein generisches Arzneimittel mit Desogestrel in einer Menge von 75 µg 
als Wirkstoff in der Schweiz auf den Markt bringen. Das Klageschutzrecht 
der Beklagten stünde der Herstellung und Vermarktung eines entspre-


O2013_011
Seite 6
chenden generischen Präparats in der Schweiz entgegen. Die Klägerin 
respektiere gültige Schutzrechte. Sie sei aber im vorliegenden Fall zum
Schluss gekommen, dass der Beklagten überhaupt kein Patentschutz für 
ein Präparat enthaltend 75 µg Desogestrel zustehe. Das ergänzende
Schutzzertifikat Nr. C00491443/01 "Desogestrelum" sei nichtig. Sie be-
fürchte jedoch, mit der Aufnahme der Vermarktung eines derartigen Prä-
parats in der Schweiz von der Beklagten aus diesem ergänzenden 
Schutzzertifikat wegen angeblicher Patentverletzung eingeklagt zu wer-
den. Sie werde somit durch das zu Unrecht eingetragene ergänzende 
Schutzzertifikat Nr. C00491443/01 "Desogestrelum" in ihrer wirtschaftli-
chen Bewegungsfreiheit behindert, so dass das Feststellungsinteresse 
klar gegeben sei.
Nachdem die die maximale Laufzeit des im Streit liegenden ergänzenden 
Schutzzertifikats ESZ Nr. C00491443/01 am 27. März 2015 abgelaufen 
ist, scheint das geltend gemachte Rechtsschutzinteresse nicht mehr ge-
geben. Dazu wurde den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gege-
ben. 
Die Klägerin teilte mit ihrer Stellungnahme vom 17. April 2015 mit, dass 
die Beklagte auf Nachfrage der Klägerin hin schriftlich bestätigt habe, 
dass sie auf jegliche monetären Ersatzansprüche in Bezug auf die angeb-
liche Verletzung des Klageschutzrechts verzichte, weshalb sie die Mei-
nung des Gerichts teile, dass mit dem Ablauf des Klageschutzrechts das 
Rechtschutzinteresse für das vorliegende Verfahren weggefallen sei, tei-
le. 
Auch die Beklagte teilte mit ihrer Stellungnahme vom 17. April 2015 mit, 
dass sie die Auffassung des Gerichts, dass das Rechtsschutzinteresse 
an der vorliegenden Klage mit Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats 
Nr. C00491443/01 der Beklagten endgültig weggefallen sei. Die Beklagte
verzichte auf jegliche monetären Ersatzansprüche in Bezug auf die Ver-
letzung des Klageschutzrechts durch das Generikum der Klägerin. Die-
sen Verzicht, den sie der Klägerin bereits vorgängig mitgeteilt habe, er-
kläre sie nochmals verbindlich gegenüber dem Gericht und der Klägerin. 
Vor diesem Hintergrund sei nicht ersichtlich, welchen Nutzen eine Nichti-
gerklärung des Klageschutzrechts für die Klägerin noch haben könnte.


O2013_011
Seite 7
4.
Gegenstandslosigkeit
Nachdem das Rechtsschutzinteresse infolge Ablaufs der maximalen 
Laufzeit des streitgegenständlichen Schutzzertifikats Nr. C00491443/01 
am 27. März 2015 sowie der Erklärung der Beklagten, dass sie auf jegli-
che Schadenersatzansprüche aus einer allfälligen Verletzung des ge-
nannten Schutzzertifikats verzichte, nachträglich weggefallen ist, ist das 
vorliegende Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben (Art. 242 ZPO).
5.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
5.1 Ausgangsgemäss sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu re-
geln. Da das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben ist, sind die 
Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). 
Dabei ist zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben 
hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei wel-
cher Partei Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des 
Verfahren geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verur-
sacht hat.1
5.2 Die Klägerin macht geltend, dass die Gerichtskosten vollständig der 
Beklagten aufzuerlegen seien, und dass der Klägerin eine volle Partei-
entschädigung zuzusprechen sei, wie wenn sie obsiegt hätte. Die Pro-
zesskosten seien nach dem mutmasslichen Obsiegen und Unterliegen zu 
verteilen, wenn das Rechtsschutzinteresse aus einem Grund dahinfalle, 
welchen keine der Parteien zu vertreten habe. Das mutmassliche Pro-
zessergebnis sei dabei gestützt auf die Akten und ohne eigenes Beweis-
verfahren in summarischer Weise zu beurteilen. Vorliegend habe keine 
der Parteien die Gegenstandslosigkeit zu vertreten. Das Rechtsschutzin-
teresse falle wegen Ablauf des Klageschutzrechts weg, worauf die Par-
teien keinen direkten Einfluss hätten. Zum Zeitpunkt der Klageeinrei-
chung am 12. Juli 2013 habe die verbleibende Laufzeit des Klageschutz-
rechts noch beinahe zwei Jahre betragen. Sie habe in guten Treuen da-
von ausgehen dürfen, dass vor Ablauf des Klageschutzrechts ein Urteil in 
der Sache ergehen würde. Aufgrund des Fachrichtervotums sei davon 
auszugehen, dass das Klageschutzrecht für nichtig erklärt worden wäre 
und sie somit vollständig obsiegt hätte. Entsprechend seien die Gerichts-
kosten vollständig der Beklagten aufzuerlegen und ihr sei eine Parteient-
 
1 Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 16 zu Art. 
107 ZPO; BSK ZPO-Rüegg, N 8 zu Art. 107 ZPO.


O2013_011
Seite 8
schädigung zuzusprechen. Bei der Bestimmung der Höhe der Parteient-
schädigung sei zu berücksichtigen, dass das Verfahren sehr aufwändig 
gewesen sei und die Parteien bis zum Urteil keinen weiteren Aufwand 
mehr gehabt hätten. Entsprechend wäre eine Reduktion der Parteient-
schädigung nicht angezeigt. Die Klägerin habe ihre Kostennoten fortlau-
fend eingereicht, letztmals mit Eingabe vom 30. März 2015. Hiermit rei-
che sie die Kostennote für den seit der Eingabe vom 30. März 2015 ent-
standenen Aufwand ein. Insgesamt seien ihr durch den Beizug des Pa-
tentanwalts notwendige Auslagen in der Höhe von CHF 64'080.– ent-
standen. Die Aufwendungen der anwaltlichen Vertretung hätten insge-
samt CHF 74'042.45 betragen.
5.3 Die Beklagte macht demgegenüber geltend, dass bereits im Zeit-
punkt der Klageeinleitung absehbar gewesen sei, dass das vorliegende 
Verfahren realistischerweise nicht mehr vor Ablauf der Laufdauer des 
Klageschutzrechts abschliessbar gewesen sei. Um die angeblich ange-
strebten Ziele zu fördern, hätte die Klägerin folglich entweder früher kla-
gen sollen oder den Ablauf der Schutzdauer abwarten und auf diese Wei-
se erhebliche Verfahrens- und Parteikosten sparen können. Durch die 
späte Klageerhebung habe die Klägerin unnütze Aufwendungen verur-
sacht, was bei der Kostenverlegung zusätzlich zulasten der Klägerin zu 
berücksichtigen sei. Die Beklagte halte im Übrigen vollumfänglich an den 
Ausführungen in ihren Rechtsschriften in Bezug auf die Rechtsbeständig-
keit des Klageschutzrechts fest.
Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung richte sich haupt-
sächlich nach dem Streitwert, wobei auch der Komplexität des Verfahrens 
und dem zeitlichen Aufwand Rechnung zu tragen seien. Der Streitwert 
der vorliegenden Streitigkeit sei von den Parteien übereinstimmend mit 
CHF 500'000.– beziffert worden, was zu einer Parteientschädigung im 
Umfang von CHF 24'000.– bis CHF 70'000.– führe. Da der Schriften-
wechsel abgeschlossen sei und die Parteien auf die Durchführung der 
Hauptverhandlung verzichtet hätten, beantrage sie, dass die Parteient-
schädigung auf CHF 50'000.– festzusetzen sei. Bei den notwendigen 
Auslagen seien die Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung durch
Dr. Jan Morf von Abitz & Partner zu berücksichtigen. Diese Kosten belie-
fen sich auf EUR 37'638.65. Sie beantrage, dass diese Kosten im Um-
fang von CHF 38'000.– als notwendige Auslagen zu entschädigen seien.
Gesamthaft beantrage sie für das vorliegende Verfahren folglich eine 
Entschädigung in Höhe von CHF 88'000.–.


O2013_011
Seite 9
5.4 Keine der Parteien hat die Gegenstandslosigkeit verursacht. Dem 
Argument der Beklagten, es sei bereits im Zeitpunkt der Klageeinleitung 
absehbar gewesen, dass das vorliegende Verfahren realistischerweise 
nicht mehr vor Ablauf der Laufdauer des Klageschutzrechts abschliessbar 
gewesen sei, weshalb die Klägerin mit ihrer Klage unnötigerweise Kosten 
verursacht hätte, kann nicht gefolgt werden. Die Klage wurde am 12. Juli 
2013 eingereicht, somit über 20 Monate vor Ablauf der Schutzdauer. Die 
mittlere Verfahrensdauer für Nichtigkeitsklagen betrug in den Jahren 
2012, 2013 und 2014 224, 413 und 216 Tage (vgl. Geschäftsberichte des 
Bundespatentgerichts) und somit weit weniger als 20 Monate. Wie die 
Klägerin zudem zutreffend festgehalten hat fällt das Rechtsschutzinteres-
se einer Nichtigkeitsklage nicht zwingend weg, wenn die Schutzdauer ei-
nes Schutzrechts abläuft, da gegen den Nichtigkeitskläger z.B. noch An-
sprüche aus dem erloschenen Schutzrecht geltend gemacht werden
könnten. Das Rechtsschutzinteresse ist vorliegend insbesondere deshalb 
weggefallen, weil die Beklagte auf die Geltendmachung von finanziellen 
Ansprüchen verzichtet hat. 
5.5 Zur Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Schutzzertifikats liegt
ein Fachrichtervotum vom 26. Februar 2015 von Richterin Dipl. chem., 
Dr. rer. nat. Hanny Kjellsaa-Berger vor (Art. 183 Abs. 3 ZPO). Dieses hält 
Folgendes fest: 
5.5.1 Das dem Schutzzertifikat zugrundeliegende Patent
Die Erfindung betrifft ein oral einzunehmendes Mittel zur Empfängnisver-
hütung enthaltend Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder ein Gemisch da-
von, sowie deren Verwendung und Herstellung. Dabei handelt es sich um 
eine Pille, die nur eine Komponente, nämlich nur ein Gestagen enthält. 
Zum Zeitpunkt der Erfindung waren bereits die klassischen Pillen (Kom-
binationspillen oder COC) und Mini-PiIlen (Nur-Gestagen-Pillen oder
POP) auf dem Markt erhältlich. Die klassische Pille enthält eine Gesta-
gen- und eine Östrogen-Komponente, die Mini-PiIle enthält nur eine Ge-
stagen-Komponente. Während die klassische Pille gute empfängnisver-
hütende Eigenschaften hat, ist sie nicht für alle Frauen geeignet. Für 
Frauen, die aus medizinischen Gründen kein Östrogen nehmen können, 
wurde die sogenannte Mini-PiIIe entwickelt. Allerdings waren/sind diese 
Pillen nicht "sicher". Die hier zur Entscheidung stehende Erfindung wird 
durch den Schweizer Teil der EP 0 491 443 B1 geschützt.


O2013_011
Seite 10
5.5.2 Patentansprüche
Anspruch 1 richtet sich auf eine Kombination und Empfängnisverhü-
tungspackung, umfassend sequentielle tägliche Dosiseinheiten zur oralen 
Verabreichung, von denen jede als einzigen empfängnisverhütend wirk-
samen Bestandteil 70 bis 80 µg Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder Mi-
schungen davon enthält.
Die Ansprüche 2-4 spezifizieren die Anzahl der Dosiseinheiten (Anspruch 
2), den Wirkstoff und die genaue Menge (Ansprüche 3 und 4).
Anspruch 5 richtet sich auf die Anwendung einer täglichen oralen Dosis-
einheit, bestehend im Wesentlichen aus 70-80 µg eines Gestagens, das 
aus der Gruppe von Gestagenen bestehend aus Desogestrel, 3-
Ketodesogestrel oder Mischungen davon ausgewählt wird, bei der Her-
stellung eines Arzneiabgabesystems, wobei dieses Arzneiabgabesystem 
dadurch gekennzeichnet ist, dass es aus täglichen Dosiseinheiten be-
steht, die eine Gestagen Verbindung als einzigen therapeutisch wirksa-
men Bestandteil enthält.
Anspruch 6 richtet sich auf ein Arzneiabgabesystem umfassend eine Pa-
ckung, die 26-30 sequentielle tägliche Dosiseinheiten enthält, die im We-
sentlichen aus 70-80 µg einer Verbindung bestehen, die aus der Gruppe
bestehend aus Desogestrel, 3-Ketodesogestrel und Mischungen davon 
ausgewählt wird.
Anspruch 7 richtet sich auf eine Empfängnisverhütungspackung vom Ty-
pus mit täglichen Nur-Gestagen Dosiseinheiten, wobei die Verbesserung 
die 
Anwendung 
von 
70-80 
µg 
3-Ketodesogestrel, 
Desogestrel 
oder Mischungen davon als das Gestagen in diesen täglichen Dosisein-
heiten umfasst.
Anspruch 8 richtet sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneiab-
gabesystems, umfassend: Mischen vorbestimmter Mengen eines Gesta-
gens, das aus der Gruppe bestehend aus Desogestrel, 3- Ketodesoge-
strel und Mischungen davon ausgewählt wird, mit vorbestimmten Mengen 
Arzneiträgern und Umwandeln der Mischung in Dosiseinheiten, von de-
nen jede 70 bis 80 µg Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder Mischungen
davon enthält, und Abpacken einer Mehrzahl dieser Dosiseinheiten in ei-
ne Packung.


O2013_011
Seite 11
Eventualiter beantragt die Beklagte, die Patentansprüche durch Angabe 
der Anzahl (28) sequentieller Dosiseinheiten einzuschränken:
Anspruch 1: Kombination und Empfängnisverhütungspackung, umfas-
send 28 sequentielle tägliche Dosiseinheiten zur oralen Verabreichung, 
von denen jede als einzigen empfängnisverhütend wirksamen Bestandteil 
70-80 µg Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder Mischungen davon ent-
hält.
Der ursprüngliche Anspruch 2 fällt dadurch weg, die Ansprüche 2-3 spezi-
fizieren den Wirkstoff und die genaue Menge. In den übrigen Ansprüchen
(Anwendung, System, Kit und Herstellung) wird ebenfalls die Anzahl der
Dosiseinheiten spezifiziert.
5.5.3 Die Klägerin macht geltend, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung des 
Klagepatents bereits Verhütungsmittel auf dem Markt gewesen seien, ei-
nerseits Kombinationspräparate bestehend aus einer Östrogen- und einer
Gestagenkomponente und andererseits sogenannte Mini-Pillen beste-
hend aus einer Gestagen-Komponente. Der im Streitpatent beschriebene 
Wirkstoff Desogestrel sei bereits als Gestagenkomponente in einer Kom-
binationspille, Marvelon®, seit 1982 in der Schweiz zugelassen gewesen. 
Als relevanten Stand der Technik, der die Erfindung nahelegen soll, nennt 
die Klägerin folgende Dokumente:
- Act. 1_15, von G. Cullberg et al., "Central and peripheral effects of 
desogestrel 15-60 µg daily for 21 days in healthy female volunteers", Acta 
Obstet Gynecol Scand Suppl 1982, 111:21-28;
- Act. 1_16, von L. Viinikka et al., "Biological effects of a new and potent 
progestagen. A clinical study", Acta Endocrinologica, 1976, 83, 429-438;
- Act. 1_17, von L. Viinikka et al., “Ovulation inhibition by a new bw-dose 
progestagen‘, Contraception, July 1977, 16 (1), 51-58.
Diese Dokumente würden Studien zur Bestimmung der Ovulations-
hemmdosis von Desogestrel, welche zu 60 µg ermittelt worden sei, be-
schreiben. In diesen Studien sei eine sequentielle orale Gabe von Deso-
gestrel allein beschrieben und für die Empfängnisverhütung vorgeschla-
gen worden. Den Dokumenten act. 1_15, 1_16 und 1_17 könne entnom-
men werden, dass Blutungsereignisse (insbesondere "spotting") bei einer 
Dosis von 60 µg Desogestrel nur bei etwa 1/3 aller Probandinnen über-


O2013_011
Seite 12
haupt aufgetreten seien. Über Beschwerden, verursacht durch eventuelle 
Ovarzysten oder weitere Beschwerden von klinischer Bedeutung sei nicht 
berichtet worden. Im Dokument act. 1_17 stehe zudem, dass auf Grund 
der erzielten Resultate Org 2969 (Desogestrel) alleine oder in Kombinati-
on mit einem Östrogen auf seine Verwendung als empfängnisverhüten-
des Mittel weiterverfolgt werden sollte.
Die Klägerin stützt sich zudem auf folgende Dokumente:
- Act. 1_19, von G. Merki-Feld, M. Münch, Antikonzeptiva – Gestagenme-
thoden, Schweiz Med. Forum 38 (2001), 935-937, ist nachpubliziert und 
soll als Beweis für (immer noch vorhandene) Nebenwirkungen der Nur-
Gestagen Pille, u.a. für auch die Nebenwirkungen von Cerazette® die-
nen.
- Act. 1_20, New Product Review (April 2003), Cerazette®. Dieses Do-
kument ist nachpubliziert und gibt eine Übersicht über die Eigenschaften 
von Cerazette®. Darin wird erwähnt, dass die Ovulation in 97% der Fälle 
inhibiert wird, dass der Pearl-Index bei 0.41 sei. Es wird auch erwähnt, 
dass fast 50% der Frauen unregelmässige Blutungen haben, und dass 
die Nebenwirkungen sich nicht wesentlich von
den anderen Nur-
Gestagen Pillen unterscheiden.
- Auch act. 1_21 von Rice et al. "A comparison of the inhibition of ovula-
tion achieved by desogestrel 75 µg and levonorgestrel 30 µg daily", Hu-
man reproduction, 1999 14(4), p. 982-985, ist nachpubliziert.
- Das Gutachten von Prof. H. Kuhl bespricht die Dokumente act. 1_15-
1_17 und belegt, dass die Ovulationshemmung von 60 µg Desogestrel 
bereits 1976 bekannt war. Es nimmt auch zu den im Patent genannten 
überraschenden Vorteilen der erfindungsgemässen Verhütungsmethode 
Stellung. Es kommt dabei zum Schluss, dass diese Vorteile entweder 
nicht bestehen oder zumindest nicht überraschend seien.
In der Replik wiederholt die Klägerin, dass der von ihr genannte Stand 
der Technik die Lösung des Problems für die Fachperson nahelege. Die 
Argumente werden durch ein zusätzliches, ergänzendes Gutachten von
Prof. Kuhl vom 14.06.2013 untermauert. U.a. wird darin ausgeführt, dass 
eine Versuchsdauer von 21 Tagen nicht unbedingt auf die Entwicklung ei-
nes Kombinationspräparates zielen müsse. Da es sich um Studien zur 
Bestimmung der Ovulationshemmdosis von Desogestrel handle, und die 


O2013_011
Seite 13
Ovulation in der Regel am 14. Tag des Zyklus stattfinde, seien 21 Tage 
ausreichend für eine Voruntersuchung mit wenigen Probandinnen. Die
Resultate könnten sowohl die Entwicklung einer Nur-Gestagen Pille als 
auch für die Entwicklung einer Kombinationspille relevant sein.
5.5.4 Die Beklagte macht demgegenüber geltend, dass das Patent und 
somit das ergänzende Schutzzertifikat aufrecht zu erhalten seien. Sie 
führt aus, dass der nächste Stand der Technik in diesem Fall die soge-
nannte Mini-Pille sei. Die Zusammensetzung, Wirkungsweise und Verab-
reichungsart der Mini-Pille werde mit act. 27_2 belegt. 
Die Beklagte erläutert zudem, warum der von der Klägerin genannte 
Stand der Technik sich nicht auf die Entwicklung einer Progestagen Pille 
beziehen könne.
Diese Ausführungen werden auf drei Gutachten von L. Kloosterboer ge-
stützt, der im ersten Gutachten ausführlich erklärt, weshalb die Dokumen-
te act. 1_15, 1_16 und 1_17 nicht als nächster Stand der Technik zählen
könnten. Die in diesen Dokumenten beschriebenen Studien seien auf die 
Entwicklung einer Kombinationspille gerichtet, was daraus hervorgehe, 
dass das Desogestrel jeweils nur 21 Tage verabreicht worden sei und 
nicht über einen ganzen Zyklus. Ausserdem sei es üblich, die Komponen-
ten einer Kombination einzeln zu testen. Einzig die bisher bekannten Mi-
ni-Pillen seien nächster Stand der Technik. Im zweiten Gutachten erläu-
tert L. Kloosterboer den Wirkmechanismus der Kombinationspille und der
Mini-Pille und erklärt, wie die Dokumente act. 1_15, 1_16 und 1_17 zu in-
terpretieren seien. Im dritten Gutachtenwird die Auswirkung der Einnah-
me eines Progestagens alleine (Mini-PilIe) oder einer Kombination aus 
einem Östrogen und einem Progestagen (Kombinationspille) erklärt. Die 
Aussagen werden auf folgende Dokumente gestützt: U. Alapiessa et aL, 
Acta Obstet Gynecol Scand Suppl 1979; 85: 1-21; L. Viinikka et al., Eur J 
Clin Pharmacol. 1979; 15: 349-355; L. Viinikka et al, Acta Endocrinol (Co-
penh). 1980; 93: 375-379.
5.5.5 Gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG ist keine Erfindung, was sich in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die erfinderische Tätig-
keit wird üblicherweise gemäss dem Aufgabe-Lösungsansatz ermittelt, 
indem zunächst der nächstliegende Stand der Technik definiert wird. In 
einem zweiten Schritt ist die objektiv zu lösende technische Aufgabe zu 
bestimmen. Zu diesem Zweck sind zuerst die Unterschiede zwischen 


O2013_011
Seite 14
dem Stand der Technik und der beanspruchten Erfindung zu untersuchen. 
Anschliessend kann die objektive technische Aufgabe formuliert werden. 
In einem dritten Schritt ist schliesslich danach zu fragen, ob die Fachper-
son ausgehend vom Stand der Technik und der technischen Aufgabe die 
beanspruchte Erfindung nicht nur finden könnte, sondern tatsächlich ohne 
weiteres finden würde.2
Der Stand der Technik im massgebenden Zeitpunkt ist in seiner Gesamt-
heit, gewissermassen als "Mosaik", zu betrachten. Alle der Öffentlichkeit 
zugänglichen Lehren, alle Entgegenhaltungen sind miteinander als der
technische Erfahrungsschatz anzusehen, der der mit normaler Kombina-
tionsgabe ausgestatteten Fachperson bzw. Fachteam für die Lösung der 
Aufgabe zur freien Auswertung zur Verfügung gestanden hat.3
Stand der Technik: Die Dokumente act. 1_15, 1_16 und 1_17 sowie Do-
kument act. 27_2 können als nächstliegender Stand der Technik verwen-
det werden. Die Autoren der Dokumente act. 1_15-17 geben keinen Hin-
weis, ob die Studien im Hinblick auf die Entwicklung einer Nur-Gestagen-
Pille oder im Hinblick auf die Entwicklung einer klassischen Pille gemacht 
wurden. Das Argument der Beklagten, dass die Fachperson die Doku-
mente act. 1_15, 1_16 und 1_17 nicht berücksichtigt hätte, ist nicht stich-
haltig. Die Fachperson ist in diesem Fall mit der praktischen Entwicklung
von Mitteln zur Empfängnisverhütung beschäftigt, dies schliesst sowohl 
die klassische Pille als auch die Nur-Gestagen-Pille ein.
Gemäss Patentschrift besteht die zu lösende Aufgabe darin, eine Nur-
Gestagen-Verhütungsmethode bereitzustellen, welche eine bessere Ovu-
lationshemmung als die gängigen Mini-Pillen aufweist, ohne die Häufig-
keit der intermenstruellen Blutungen zu erhöhen und ohne zu persistie-
render funktioneller Zystenbildung zu führen (Col. 2, 18-21). Die Aufgabe 
wurde durch Anspruch 1 gelöst, d.h. durch die Bereitstellung einer Kom-
bination und Empfängnisverhütungspackung, umfassend sequentielle 
tägliche Dosiseinheiten zur oralen Verabreichung, von denen jede als 
einzigen empfängnisverhütend wirksamen Bestandteil 70-80 µg Desoge-
strel, 3-Ketodesogestrel oder Mischungen davon enthält, eventualiter 28 
sequentielle tägliche Dosiseinheiten zur oralen Verabreichung.
 
2 Pedrazzini/Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und 
Patentprozessrecht, 3. A., Bern 2008, S. 132 f.; Kroher, in: Singer/Stauder, 
EPÜ, 6. A., Art. 56 N 38-53
3 BGE 4A_541/2013, Urteil vom 2. Juni 2014, E. 5.2.1.


O2013_011
Seite 15
Anspruch 1 enthält folgende Merkmale:
1. Kombination und Empfängnisverhütungspackung,
2. umfassend (eventualiter, 28) sequentielle tägliche Dosiseinheiten zur
3. oralen Verabreichung, von denen jede
4. als einzigen empfängnisverhütend wirksamen Bestandteil 70 bis 80 µg
5. Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder Mischungen davon enthält.
Ausgehend von einem der gleichwertigen Dokumente act. 1_15, 1_16 
oder 1_17 unterscheidet sich dieser Anspruch vom Stand der Technik 
durch 
die 
Menge 
von 
70-80 
µg 
pro 
Einheit 
Desogestrel, 
3-Ketodesogestrel oder Mischungen, als einziger wirksamer Bestandteil. 
Dies gilt auch für die Ansprüche 5 (Anwendung), 6 (Arzneiabgabesys-
tem), 7 (Empfängnisverhütungspackung), 8 (Verfahren). Die Aufgabe be-
steht somit in der Bestimmung der wirksamen Dosis des Gestagens.
Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird eine Fachperson heran-
gezogen, die gut ausgebildet, jedoch weder Experte auf dem Fachgebiet 
noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen ist. Sie hat Zugang 
zur einschlägigen Literatur. Sie hat jedoch keine erfinderischen Fähigkei-
ten.4 Es geht hier darum, die richtige Dosierung und Verabreichungsform 
zur erfolgreichen Herstellung des in Frage stehenden Arzneimittels zu 
finden. Die Fachperson ist somit ein Team aus einem Mediziner und 
Pharmakologen, das sich mit der praktischen Entwicklung von Mitteln zur 
Empfängnisverhütung beschäftigt.
Wie bereits erwähnt, ist zum Zeitpunkt der Patentanmeldung sowohl der 
im Streitpatent als auch der im Verfahren genannte Stand der Technik der 
Fachperson bekannt. Die Fachperson kennt die klassische Pille beste-
hend aus einer Kombination von einem Östrogen-Derivat und einem Ge-
stagen. Sie kennt deren Wirkung, Nebenwirkungen und Dosierung. Die 
Fachperson weiss, dass es für Frauen, welche die Kombinationspillen 
nicht vertragen, östrogenfreie Mini-Pillen gibt. 
Weiterhin ist der Fachperson bekannt, dass Desogestrel in Kombinations-
pillen verwendet wird, Marvelon® und Mercilon®. Die Fachperson weiss 
auch, dass Desogestrel, in Mengen > 60 µg/Tag verabreicht, die Ovulati-
 
4 Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 39/93; Heinrich, Kommentar 
zum PatG/EPÜ, Art. 1 N 79-85; Kroher, in: Singer/Stauder, EPÜ, 6. A., Art. 56 
N 117-122


O2013_011
Seite 16
on vollständig hemmt, dass auch Mengen von 125 und 150 µg Desoge-
strel verträglich sind (act. 1_16, sowie Marvelon® und Mercilon®). Der 
Einwand von L. Bennink, es sei nicht zu erwarten gewesen, dass Deso-
gestrel alleine in der Hälfte der Dosis von Mercilon® wirken würde, ist 
nicht stichhaltig, weil in den Dokumenten act. 1_15, 1_16 und 1_17 einer-
seits klar offenbart wird, dass eine Dosis von 60 µg/Tag die Ovulation 
vollständig hemmt und andererseits vorgeschlagen wird, Desogestrel als 
alleiniges Verhütungsmittel zu testen. Auch bekannt aus den Fachinfor-
mationen von Micronovum® sind Verhütungspackungen umfassend se-
quentielle tägliche Dosiseinheiten zur oralen Verabreichung von Nur-
Gestagen Pillen, das Gestagen ist in diesem Fall Norethisteron. Wie er-
wähnt beruht die Erfindung auf der Menge Desogestrel, welche für die 
beanspruchte Empfängnisverhütungsmethode eingesetzt werden muss. 
Die minimale Menge für eine vollständige Ovulationshemmung mit Deso-
gestrel war bekannt (60 µg), zudem war bekannt, dass eine Dosis von 
150 µg verträglich ist (Marvelon® und Mercilon®). Die Ermittlung der Do-
sis von 70-80 µg, welche in diesem Bereich liegt, ist daher für die Fach-
person in Kenntnis des Stands der Technik Routinearbeit. Durch eine 
eventuelle Einschränkung der Ansprüche die erfinderische Tätigkeit her-
zustellen, wie mit der Duplik beantragt, gelänge in diesem Fall nicht. Zum 
Zeitpunkt der Anmeldung waren bereits Nur-Gestagen-Pillen auf dem 
Markt, und diese wurden in Packungen von 28 Einheiten verkauft, es sind 
dies zum Beispiel Micronovum®, registriert 1971. Anspruch 1 und die da-
von abhängigen Ansprüche 2-4 erfüllen die Anforderungen von Art. 1 Abs. 
2 PatG nicht. Dies gilt auch für die Ansprüche 5-8 und den abhängigen 
Anspruch 9. Diese Ansprüche beziehen sich auf die Verwendung einer 
täglichen oralen Dosis Einheit, auf ein Arzneiabgabesystem und auf eine
Verhütungspackung wie sie auf diesem lndikationsgebiet üblich sind. 
Auch das Herstellungsverfahren (Anspruch 8 und abhängiger Anspruch 
9) gehört in diesem Fall zur üblichen Herstellung solcher Arzneiabgabe-
systeme.
5.5.6 Ausgehend von den obigen Ausführungen erfüllt das Patent 
EP 0 491 443 B1 die Anforderungen nach Art. 1 Abs. 2 PatG nicht und 
demzufolge ist das ergänzende Schutzzertifikat C00491443/01 gemäss 
Art. 140k Abs. 1 lit. e PatG nichtig.
Auf den Nichtigkeitseinwand unter Art. 140b PatG ist daher nicht mehr 
einzugehen.


O2013_011
Seite 17
5.5.7 Parallele Verfahren in Deutschland und Frankreich
Die obige Beurteilung wird durch die beiden in Deutschland und Frank-
reich ergangenen Urteile untermauert. 
Das deutsche Bundespatentgericht stützt sich in seinem Urteil vom 6. Mai 
2014 bei der Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit auf den von der Klä-
gerin auch im vorliegenden Verfahren vorgelegten Stand der Technik. Das 
deutsche Bundespatentgericht ist der Auffassung, dass die Lösung der 
Aufgabe durch die vorgebrachten Dokumente der Fachperson nahegelegt 
wurde. Das ergänzende Schutzzertifikat DE 199 75 011 wurde daher für
nichtig erklärt. Die Zulässigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats unter 
Art. 3 der Verordnung (EG) Nr.469/2009 wurde nicht beurteilt.
Das Tribunal de Grande Instance de Paris befasst sich in seinem Urteil 
vom 5. Dezember 2014 ausführlich mit der Patentierbarkeit der 2. medizi-
nischen Indikation. Die zweite medizinische Indikation sei nach Anpas-
sung der Gesetzgebung nun auch in Frankreich patentierbar, unter der 
Voraussetzung, dass es sich um eine 2. Indikation, d.h. um die Behand-
lung einer anderen Krankheit handle. Dies sei hier nicht der Fall. Desoge-
strel sei bereits vor der Anmeldung als Verhütungsmittel alleine oder in 
Kombination beschrieben worden. Die alleinige Angabe der Dosierung sei 
nicht patentierbar (Ansprüche 5, 6 und 7), weil die Dosierung Sache des 
Arztes sei, dies sei auch aus der Formulierung der Zulassungsbehörde 
ersichtlich. Die Ansprüche 1, 2 und 4 wurden auf Grund mangelnder er-
finderischer Tätigkeit für nichtig erklärt. Bei der Beurteilung der erfinderi-
schen Tätigkeit werden im französischen Verfahren weitgehend die glei-
chen Dokumente wie im deutschen und auch im schweizerischen Verfah-
ren als nächster Stand der Technik berücksichtigt. Die Begründung lehnt 
sich an die Begründung des deutschen Bundespatentgerichts an.
5.6 Dem überzeugenden Fachrichtervotum folgend wäre das ergänzen-
de Schutzzertifikat für nichtig zu erklären und die Klage gutzuheissen ge-
wesen, womit die Klägerin mutmasslich vollumfänglich obsiegt hätte. Die 
Beklagte wendet allerdings gegen das Fachrichtervotum ein - und zwar 
als einziges -, das Votum gehe von einem falschen nächstliegenden 
Stand der Technik aus. Gehe man richtigerweise von der am Prioritätstag 
bekannten herkömmlichen "Minipille" als nächstliegendem Stand der 
Technik aus, liege sehr wohl erfinderische Tätigkeit vor. Die Beklagte 
verweist hierzu auf ihre detaillierten Ausführungen in der Klageantwort 


O2013_011
Seite 18
und in der Duplik. Mit dieser Argumentation verkennt die Beklagte die ge-
setzlichen Grundlagen. "Was sich in nahe liegender Weise aus dem 
Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung" 
(Art. 1 Abs. 2 PatG). Und diesen Stand der Technik "bildet alles, was vor 
dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftli-
che oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger 
Weise zugänglich gemacht worden ist" (Art. 7 Abs. 2 PatG). Durch diesen 
ganzen Stand der Technik darf die Erfindung nicht nahegelegt worden 
sein. Bei der Vornahme der Prüfung, ob dem so sei, wird im Rahmen des 
meist angewendeten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes in der Regel zwar von 
einem, als nächstliegend bezeichneten, Stand der Technik ausgegangen, 
aber das ist keineswegs zwingend. So hielt die Beschwerdekammer des 
EPA in T 0967/97 fest: 
"I. Stehen dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege offen, die die 
Erfindung nahelegen könnten, dann erfordert es die ratio des Aufgabe-
Lösungs-Ansatzes, die Erfindung in Bezug auf alle diese Lösungswege 
zu prüfen, bevor ein die erfinderische Tätigkeit bestätigendes Urteil ge-
troffen wird.
II. Bei Verneinung der erfinderischen Tätigkeit bedarf es keiner besonde-
ren Begründung für eine Vorauswahl von Entgegenhaltungen, auch wenn 
dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege zur Verfügung stehen; 
Gegenstand der Begründung ist alleine aufzuzeigen, dass sich die Erfin-
dung für den Fachmann in Bezug auf (mindestens) einen Weg in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergibt".
Sprich, das Argument, die Erfindung sei fälschlicherweise vom nicht na-
heliegendsten Stand der Technik aus als nicht erfinderisch beurteilt wor-
den, während sie von einem anderen – als näherliegender bezeichneten 
– Stand der Technik aus erfinderisch wäre, sticht nicht (vgl. dazu auch 
BGE 138 III 111 E. 2.2). Damit muss auf den von der Beklagten ange-
sprochenen nächstliegenden Stand der Technik nicht weiter eingegangen 
werden.
Es bleibt somit dabei, dass das Schutzzertifikat für nichtig zu erklären und 
die Klage gutzuheissen gewesen wäre, weshalb die Klägerin mutmasslich 
vollumfänglich obsiegt hätte.


O2013_011
Seite 19
In Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO sind die Kosten daher voll-
umfänglich der Beklagten aufzuerlegen. 
5.7 Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von 
CHF 500'000.– auf CHF 30'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer), der 
Beklagten aufzuerlegen und mit dem von der Klägerin geleisteten Kos-
tenvorschuss zu verrechnen (Art. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat 
der Klägerin die Gerichtsgebühr von CHF 30'000.– zu ersetzen. 
Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädi-
gung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Der Entschädigungsrahmen 
gemäss Tarif des Reglements über die Prozesskosten (KR-PatGer) be-
rücksichtigt durchschnittlich aufwändige Prozesse. Bei einem Streitwert 
von CHF 200'000.– bis CHF 1 Mio. beträgt er CHF 24'000.– bis 
CHF 70'000.–. Der vorliegende Prozess erwies sich nicht als überdurch-
schnittlich aufwändig, zumal die Klage noch vor der Hauptverhandlung 
zurückgezogen wurde, womit nicht alle dem Tarif zugrundeliegenden 
Aufwendungen erbracht werden mussten. Die von der Klägerin verlangte 
Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 74'042.45
erscheint deshalb überhöht. Sie ist auf CHF 50'000.– festzusetzen (Art. 3 
ff. KR- PatGer). Dieser angesichts des erwähnten Rahmens relativ hoch 
liegende Betrag erscheint angemessen, zumal auch die Beklagte eine
Entschädigung 
für 
die 
rechtsanwaltlichen 
Aufwendungen 
von 
CHF 50'000.– beantragt. Die geltend gemachten Auslagen für die patent-
anwaltliche Beratung der Klägerin von CHF 64'080.– sind belegt und die 
Beklagte hat keine Einwände dagegen erhoben. Die Parteientschädigung 
ist somit insgesamt auf CHF 114'080.– festzusetzen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. 
Art. 3 lit. a KR-PatGer).
Der Präsident verfügt:
1.
Das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.–.
3.
Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klä-
gerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die Beklagte hat der 
Klägerin CHF 30'000.– zu ersetzen. 


O2013_011
Seite 20
4.
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 
von CHF 114'080.– zu bezahlen.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestäti-
gung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 27. Mai 2015
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 28.05.2015