bpatger · S2022_004 · 2022-08-24 · de
vorsorgliche Massnahmen mangels Dringlichkeit abgewiesen
Dringlichkeit, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch), Übertragung von Patent

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2022_004
U r t e i l v o m 2 4 . A u g u s t 2 0 2 2
Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher
Verfahrensbeteiligte
A
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Hans Weissberg, pa-
tentanwaltlich beraten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf A.
Rentsch,
Klägerin
gegen
1. B GmbH,
2. C,
beide vertreten durch Maître Ralph Schlosser und/oder Maît-
re Maud Fragnière, beide patentanwaltlich beraten durch
Emmanuel Jelsch,
Beklagte 1 und 2
Gegenstand
Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

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Der Präsident erwägt:
Prozessgeschichte
1.
Mit Eingabe vom 8. Juni 2022 reichte die Klägerin das vorliegende Ge-
such um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein und stellte folgende
Rechtsbegehren:
«1. Es sei der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen
zu verbieten, ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Gesuchstellerin
die Rechte an und aus der schweizerischen Patentanmeldung CH 000
(CH 111) (einschliesslich möglicher Teilanmeldungen oder aus dieser An-
meldung allenfalls zur Erteilung gelangenden Patente) ganz oder teilweise
auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung
von exklusiven Lizenzen, oder über diese auf andere Weise rechtsgeschäft-
lich zu verfügen, insbesondere keine Belastungen, Verpfändungen oder in-
haltlich einschränkende Änderungen daran vorzunehmen, oder ganz oder
teilweise auf diese zu verzichten, insbesondere durch Verzichtserklärung
oder Nichtzahlen von Gebühren, bis zum Entscheid im durch die Gesuch-
stellerin noch anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.
2.
Es sei der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen
zu verbieten, ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Gesuchstellerin
die Rechte an und aus den die Priorität der schweizerischen Patentanmel-
dung CH 000 (CH 111) in Anspruch nehmenden ausländischen Patentan-
meldungen, insbesondere CA 222, EP 333, US 444 und WO 555, (ein-
schliesslich möglicher Teilanmeldungen oder aus solchen Anmeldungen al-
lenfalls zur Erteilung gelangenden Patenten) ganz oder teilweise auf Drifte
zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von ex-
klusiven Lizenzen, oder über diese auf andere Weise rechtsgeschäftlich zu
verfügen, insbesondere keine Belastungen, Verpfändungen oder inhaltlich
ein- schränkende Änderungen daran vorzunehmen, oder ganz oder teilwei-
se auf diese zu verzichten, insbesondere durch Verzichtserklärung oder
Nichtzahlen von Gebühren, bis zum Entscheid im durch die Gesuchstellerin
noch anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.
3.
Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbe-
schränkung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 in Bezug auf die schweizerische
Patentanmeldung CH 000 (CH 111), auf dieser beruhenden Teilanmeldun-
gen oder daraus allenfalls zur Erteilung gelangender schweizerischer Paten-

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te vorzumerken, bis zum Entscheid im durch die Gesuchstellerin noch an-
hängig zu machenden ordentlichen Verfahren.
4.
Es sei der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen
zu verbieten, in den anhängigen Erteilungsverfahren betreffend die Patent-
anmeldungen CH 000 (CH 111), CA 222, EP 333, US 444 und WO 555 oh-
ne vorgängige schriftliche Zustimmung der Gesuchstellerin Eingaben an die
zuständigen Behörden vorzunehmen, insbesondere Eingaben zu Prüfbe-
scheiden oder formelle Erklärungen betreffend den Schutzbereich dieser
Patentanmeldungen, bis zum Entscheid im durch die Gesuchstellerin noch
anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.
5.
Es sei der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen zu verbieten, Gesellschaftsanteile
an der Gesuchsgegnerin 1 insgesamt oder teilweise in irgendeiner Form auf
Drifte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder Nutzniessung, und es
sei der Gesuchsgegnerin 2 zu verbieten Gesellschaftsanteile an der Ge-
suchsgegnerin 1 insgesamt oder teilweise in irgend- einer Form zu belasten
oder in anderer Form als Sicherheiten zu nutzen, bis zum Entscheid im
durch die Gesuchstellerin noch anhängig zu machenden ordentlichen Ver-
fahren.
6.
Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, 2 sowie 4 und 5 seien mit
Androhung gegen die Gesuchsgegnerinnen 1 und 2 der Bestrafung nach
Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im Widerhandlungsfall sowie zu-
sätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden
Tag der Nichterfüllung im Widerhandlungsfall nach Art. 343 Abs. 1 fit. c)
ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 fit. b) ZPO, zu
verbinden.
7.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegne-
rinnen 1 und 2, zzgl. MwSt., unter Einschluss der Kosten für die notwendi-
gerweise beigezogenen Patentanwälte.»
2.
Am 13. Juli 2022 reichte die Beklagte die Massnahmeantwort ein und
stellte folgende Anträge:
«Principalement:
1.
La conclusion 5 de la requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2022 est
déclarée irrecevable.

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2.
Les conclusions 1, 2, 3, 4, 6 et 7, de la requête de mesures provisionnelles
du 8 juin 2022 sont rejetées.
3.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la demanderesse.
Subsidiairement :
1.
La requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2022 est rejetée dans la
mesure où elle est déclarée recevable.
2.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la demanderesse.»
3.
Mit Schreiben vom 20. Juli 2022 wies der Präsident die Parteien darauf
hin, dass ein zweiter Schriftenwechsel nicht angeordnet, aber eine Stel-
lungnahme zu den Behauptungen in der Massnahmeantwort, insbeson-
dere eine Stellungnahme zum Vorwurf der Beklagten, das Massnahme-
gesuch sei verspätet eingereicht worden, bis 4. August 2022 als rechtzei-
tig angesehen würde. Die Frist wurde auf Antrag der Klägerin bis 15. Au-
gust 2022 erstreckt.
4.
Die Klägerin reichte am 15. August 2022 eine Stellungnahme zur Ge-
suchsantwort vom 13. Juli 2022 ein.
Prozessuales
5.
Die Klägerin, eine natürliche Person, und die Beklagten, eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (Art. 772 ff. OR) sowie eine natürliche
Person, haben ihren (Wohn-)Sitz in der Schweiz. Streitgegenstand sind
die Rechte an einer Patentanmeldung sowie die Abtretung von Gesell-
schaftsanteilen und Forderungsansprüche.
Beim Streit um die Berechtigung an der Patentanmeldung handelt es sich
offensichtlich um eine Zivilklage im direkten Sachzusammenhang mit ei-
nem Patent bzw. einer Patentanmeldung. Das Bundespatentgericht ist
damit örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG). Ob dies auch
für die Ansprüche im Zusammenhang mit den Geschäftsanteilen an der
Beklagten 2 zutrifft, kann beim vorliegenden Ausgang offenbleiben.

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In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident
als Einzelrichter.
Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 Abs. 1 PatGG); die Beklagten ha-
ben sich zulässigerweise (vgl. Art. 36 Abs. 2 PatGG) des Französischen
bedient.
Parteivorbringen
6.
Die Klägerin macht geltend, dass die Parteien ab 2016 Seminare im Be-
reich […] und […] durchführten, wobei sie sich auf das Thema […] und […]
zwischen verbalem Ausdruck und Körpersprache fokussiert hätten. Die
Klägerin habe in der Folge eine Software entwickelt, um […] zu erkennen,
analysieren und auf Übereinstimmung mit zeitgleichen […] überprüfen zu
können.
Im […] 2018 sei die Erfindung durch die Beklagte 1, deren einzige Gesell-
schafterin die Beklagte 2 sei, zum Patent angemeldet worden (CH 000;
publiziert am […] August 2020 unter der Nummer CH 111). Vorausset-
zung für das Einverständnis mit diesem Vorgehen sei seitens der Klägerin
gewesen, dass sie an der Beklagten 1 beteiligt werden würde. In der Pa-
tentanmeldung seien sowohl die Klägerin als auch die Beklagte 2 als Mit-
erfinderinnen genannt worden.
Das Projekt sei von der G gefördert worden. Am […] Januar 2019 sei
durch die Beklagte 1 ein Funding Agreement unterzeichnet worden, worin
die Rechte zwischen Miterfindern und Personen innerhalb der Beklag-
ten 1 aber nicht geregelt worden seien.
Als die Klägerin im Herbst 2019 auf den Abschluss einer schriftlichen Re-
gelung der Rechte an der Erfindung und der Beteiligung an der Beklag-
ten 1 bestanden habe, habe die Beklagte 2 von einer Beteiligung der Klä-
gerin nichts mehr wissen wollen. Stattdessen habe die Beklagte 2 der
Klägerin einen Mandatsvertrag vorgelegt, der die Klägerin nur noch als
Beauftragte mit begrenzter finanzieller Beteiligung vorgesehen habe.
Die Klägerin habe dieses Angebot abgelehnt, aber angeboten, für das
Projekt weiterzuarbeiten. Daraufhin sei ihr von der Beklagten 2 mit E-Mail
vom 15. November 2019 angezeigt worden, dass ihre interne E-Mail-
Adresse ab sofort gesperrt sei. Mit Schreiben vom 18. November 2019

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habe ihr die Anwältin der Beklagten 1 mitgeteilt, dass ihr Mandatsverhält-
nis mit der Beklagten 1 beendet sei.
In der Folge habe der damalige Anwalt der Klägerin, Avocat D, bis Früh-
ling 2021 versucht, mit der Beklagten 2 eine gütliche Einigung zu erzie-
len. Zu diesem Zeitpunkt sei der Anwalt zum Schluss gekommen, dass
keine gütliche Einigung mehr möglich sei. Im September 2021 habe es
die Klägerin erfolglos mit einer Betreibung gegen die Beklagten 1 und 2
versucht. Daraufhin habe sich die Klägerin darum bemüht, die nötigen
Mittel für einen Prozess aufzubringen bis die Foris AG, Bonn, Deutsch-
land, am […] Mai 2022 einer Prozessfinanzierung zustimmte.
7.
In der Massnahmeantwort tragen die Beklagten vor, dass die Klägerin
keinen erfinderischen Beitrag zum Streitpatent geleistet habe.
Die Beklagte 1 habe das Vertragsverhältnis mit der Klägerin aufgelöst,
nachdem diese Einverständniserklärungen zugunsten der Beklagten 1 zu
ihren Gunsten abgeändert habe.
Die Beklagten bestreiten, dass es zu Verhandlungen zwischen den Par-
teien gekommen sei. Im Gegenteil: drei Schreiben der vormaligen Anwäl-
tin der Beklagten, Avocate E, vom 5. und 20. Dezember 2019 sowie vom
20. April 2020 seien von der Klägerin unbeantwortet geblieben. Erst am
28. Oktober 2020 habe Avocat D Avocate E telefonisch nach einer Ver-
gleichsmöglichkeit gefragt, woraufhin ihm mitgeteilt worden sei, dass
Avocate E die Beklagte 1 nicht mehr vertrete. Hiernach habe die Klägerin
– mit Ausnahme der Betreibungen im September 2021 – keine weiteren
Schritte mehr unternommen. Insbesondere habe sie vor dem vorliegen-
den Verfahren niemals einen Anspruch auf die strittigen Patentanmeldun-
gen oder auf Anteile an der Beklagten 1 erhoben.
8.
In ihrer Stellungnahme vom 15. August 2022 lässt die Klägerin ausführen,
dass die Anwälte im Jahr 2020 auch telefoniert hätten. Dabei seien die
Rechte an den Streitpatentanmeldungen zur Sprache gekommen. Nach-
dem dem Anwalt der Klägerin Ende 2020 mitgeteilt worden sei, dass die
Anwältin der Beklagten 1 angewiesen worden sei, keine weiteren Kosten
zu verursachen, habe der Anwalt angekündigt, die Beklagte 2 direkt zu
kontaktieren.

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Als der Anwalt der Klägerin im Frühjahr 2021 keine Möglichkeit für eine
gütliche Lösung mehr gesehen habe, hätten sie beschlossen, mittels den
im September 2021 eingeleiteten Betreibungen doch noch eine gütliche
Einigung erzielen zu können. Diese Betreibungen seien das Ende der
Verhandlungen gewesen.
In der Folge habe die Klägerin intensiv nach einer Finanzierung gesucht,
was unerwartet lange gedauert und schliesslich zur Verzögerung der Kla-
geeinreichung geführt habe.
Die Klägerin macht geltend, dass sie während der Laufzeit des Funding
Agreements, das sie mitunterzeichnete und ein Laufzeit bis ungefähr
Sommer/Herbst 2020 gehabt habe, gegen die Beklagte 1 kein Gerichts-
verfahren habe einleiten wollen. Ausserdem habe die Klägerin gehofft,
dass die Beklagte 2 durch das Patentanmeldungsverfahren sowie die Su-
che nach Geschäftspartnern zur Einsicht gelangen würde, dass eine Ei-
nigung einem Gerichtsverfahren vorzuziehen sei. Ein Gerichtsverfahren
hätte diese Einigung gefährden können.
Schliesslich ergebe sich aus der Gesuchsantwort eine erhöhte Dringlich-
keit, denn die Beklagte 2 sei versucht, Anteile der Beklagten 1 an Investo-
ren abzugeben. Damit drohe der Klägerin unmittelbar ein nicht wiedergut-
zumachender Nachteil.
Beurteilung
9.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die Klägerin glaubhaft
macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verlet-
zung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).
Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist der Anspruch auf Er-
lass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt, wenn der Kläger, nachdem
er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen, mit dessen Einreichung so
lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfahren, das er im frühesten
möglichen Zeitpunkt eingeleitet hätte, eher abgeschlossen wäre als das
(verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so genannte «relative
Dringlichkeit»). Bei einer durchschnittlichen Dauer von ordentlichen Ver-
letzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht von rund zwei Jahren bis
zum Abschluss der ersten Stufe und einer durchschnittlichen Dauer von

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auf Unterlassung gerichteten Massnahmeverfahren von rund acht bis
zehn Monaten ergibt sich daher, dass der Anspruch auf Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen prozessual verwirkt ist, wenn mit der Geltendmachung
mehr als 14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches Ver-
fahren hätte eingeleitet werden können, zugewartet wird und keine be-
sonderen Umstände vorliegen, die ein längeres Zuwarten rechtfertigen
würden.1
Ob ein Zuwarten wegen Vergleichsgesprächen – wie dies die Klägerin
vorbringt – gerechtfertigt ist und dazu führt, dass ein Massnahmegesuch
auch nach längerem Zuwarten nicht verwirkt ist, kann offenbleiben, da
nicht glaubhaft gemacht ist, dass zwischen den Parteien Vergleichsge-
spräche über die Inhaberschaft an den strittigen Patentanmeldungen
stattgefunden haben.
10.
Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen
lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft. Da die
Verwirkung des Anspruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen durch
Zuwarten ein Ausfluss des (prozessualen) Rechtsmissbrauchsverbots ist,
tragen die Beklagten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die
auf ein übermässig langes Zuwarten bis zur Einreichung des Massnah-
megesuchs schliessen lassen.2
Die Beklagten tragen sinngemäss vor, dass sich der Streit zwischen den
Parteien am 15. November 2019 manifestiert habe und der Klägerin seit
diesem Zeitpunkt sämtliche Elemente bekannt gewesen seien, um vor-
sorgliche Massnahmen zu begehren. Da zwischen den Parteien keine
Vergleichsgespräche geführt worden seien, habe die Klägerin mehr als
2,5 Jahre mit der Einleitung des Verfahrens zugewartet und damit das
Recht auf vorsorgliche Massnahmen verwirkt.
Wo der beweisbelasteten Partei der – regelmässig äussert schwierige,
wenn nicht unmögliche – Beweis des Nichtvorhandenseins einer Tatsa-
che obliegt, ist die Gegenpartei nach Treu und Glauben gehalten, ihrer-
seits durch Gegenbeweis zur Abklärung der Verhältnisse beizutragen.
Das gänzliche Misslingen dieses Gegenbeweises darf als Indiz für die

1 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – „Spiralfeder“.
2 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 15 – „Spiralfeder“.

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Richtigkeit der Darstellung der grundsätzlich beweisbelasteten Partei ge-
wertet werden, die eine negative Tatsache hätte beweisen sollen.3
11.
Als Beweismittel für das Fehlen ernsthafter Vergleichsgespräche zwi-
schen den Parteien reichen die Beklagten Anwaltsschreiben von Avocate
E ein. Die eingereichte Korrespondenz legt nahe, dass sie – mit Ausnah-
me des Schreibens von Avocat D vom 26. November 2019 – unbeantwor-
tet blieb. Weiter reichen die Beklagten E-Mail Korrespondenz zwischen
Avocate E und der Beklagten 2 vom 28. Oktober bis 3. November 2020
ein, woraus ersichtlich ist, dass Avocat D Avocate E zwecks Vergleichs-
gespräche zu erreichen versucht hat.
Die Klägerin trägt sinngemäss vor, dass sie mit den Beklagten seit dem
E-Mail vom 15. November 2019 in Vergleichsverhandlungen gestanden
habe und eine Klage während der Laufzeit des Funding Agreements mit
einer Laufzeit bis Sommer/Herbst 2020 nicht in Frage gekommen sei.
Für den Beweis für die Führung von Vergleichsgesprächen bis im Mai
2021 reicht die Klägerin eine E-Mail von Avocat D vom 17. Mai 2022 ein,
in der dieser schreibt: «Je vous confirme bien volontier par la présente
que c’est en mai 2021 qu’il est apparu qu’aucune solution amiable n’était
définitivement plus envisageable. »
Als (einziges) weitere Beweisofferte für das Stattfinden von Vergleichsge-
sprächen offeriert die Klägerin ihre Beweisaussage.
Das E-Mail von Avocat D vom 17. Mai 2022 macht nicht glaubhaft, dass
bis im Mai 2021 Vergleichsgespräche stattgefunden haben. Das E-Mail
wurde kurz vor Klageeingang verfasst und enthält keine weiteren Anga-
ben über die tatsächlich unternommenen Bemühungen, um eine gütliche
Einigung zu finden. Auch ergibt sich aus dem E-Mail von Avocat D vom
17. Mai 2022 nicht, dass sich die angeblichen Vergleichsbemühungen auf
die Inhaberschaft an den strittigen Patentanmeldungen bezogen. Die bei-
den Schreiben der damaligen Anwältin der Beklagten 1, die im Recht lie-
gen, beziehen sich auf die Rückgabe bzw. Herausgabe von Arbeitser-
gebnissen und Arbeitsmitteln. Auch das Schreiben von Avocat D vom 26.
November 2019 bezieht sich mit keinem Wort auf die Inhaberschaft an
den strittigen Patentanmeldungen, sondern verlangt gestützt auf Daten-
schutzrecht Auskunft über Daten zur Klägerin. Zudem verhält sich die

3 BGer Urteil 5P.376/2006 vom 14. Juni 2007, E. 3.3.

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Klägerin widersprüchlich, wenn sie vorträgt, im Frühjahr 2021 keine Mög-
lichkeiten für eine gütliche Lösung mehr gesehen zu haben und gleichzei-
tig im September 2021, in der Hoffnung doch noch zu einer Einigung ge-
langen zu können, Betreibungen gegen die Beklagten eingeleitet haben
will und diese Betreibungen als Ende der Verhandlungen bezeichnet.
Weiter blieb von der Klägerin unbestritten, dass sie auf die Schreiben von
Avocate E vom 5. und 20. Dezember 2019 sowie vom 20. April 2020 nicht
reagierte.
Belegt und unbestritten ist der Versuch einer telefonischen Kontaktauf-
nahme von Avocat D mit Avocate E am 28. Oktober 2020. Die Klägerin
trägt zwar vor, dass Avocat D angekündigt habe, die Beklagte 2 direkt zu
kontaktieren; eine solche Kontaktaufnahme wird von der Klägerin aber
weder belegt noch behauptet. Schliesslich blieb auch das Vorbringen der
Beklagten, wonach bis zu den Betreibungen im September 2021 keine
weitere Kontaktaufnahme seitens der Klägerin stattgefunden hätten, un-
bestritten.
Führt ein Anwalt für seine Mandantschaft Vergleichsgespräche, hat er
sich mit dieser ab- und rückzusprechen und die Bedingungen der Gegen-
seite festzuhalten und/oder der Mandantschaft mitzuteilen. Finden Ge-
spräche mit der Gegenseite und/oder der Mandantschaft ausschliesslich
telefonisch respektive in physischer Anwesenheit statt und produzieren
demzufolge keine physischen Produkte, die ihr Stattfinden zu bezeugen
vermögen, so könnte ein gestützt auf Art. 21 Abs. 2 der Standesregeln
des Schweizerischen Anwaltsverbands geführter, detaillierter Aufwands-
aufschrieb darüber Aufschluss geben, wann wie viel Zeit für Vergleichs-
gespräche aufgewendet wurde. Selbst wenn es sich sowohl bei der An-
waltskorrespondenz als auch beim detaillierten Aufwandsaufschrieb um
vertrauliche Informationen handelt, hätten diese von der Klägerin – z.B.
verbunden mit dem Antrag, auf vertrauliche Behandlung oder in ge-
schwärzter Form – ohne weiteres ins Verfahren eingebracht oder Avo-
cat D als Zeuge offeriert werden können. Der Klägerin ist die Wahl ihrer
Beweismittel selbst überlassen, sie hat aber die aus dieser Wahl fliessen-
den Vor- oder Nachteile zu tragen. Vorliegend führen die von der Klägerin
eingereichten Beweismittel dazu, dass die Glaubhaftmachung einer posi-
tiven Tatsache – nämlich das Führen von Vergleichsgesprächen – nicht
gelingt. Dies ist als Indiz dafür zu werten, dass keine Vergleichsgesprä-
che zwischen den Parteien über die Inhaberschaft an der Beklagten 1

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respektive an der Berechtigung des Patents stattgefunden haben (vgl.
E. 10).
Nach dem Gesagten deuten die Indizien darauf hin, dass zwischen den
Parteien keine Vergleichsgespräche über die Inhaberschaft an den stritti-
gen Patentanmeldungen stattgefunden haben. In der Folge ist zu prüfen,
ob die offerierte Beweisaussage der Klägerin zusätzlichen Aufschluss ge-
ben kann.
12.
Das Recht auf Beweis ist in Art. 152 ZPO gesetzlich verankert. Danach
hat die beweispflichtige Partei einen bundesrechtlichen Anspruch darauf,
für rechtserhebliche bestrittene Vorbringen zum Beweis zugelassen zu
werden, wenn ihr Beweisantrag nach Form und Inhalt den Vorschriften
des anwendbaren Prozessrechts entspricht. Dieser Anspruch schliesst
eine vorweggenommene (antizipierte) Würdigung von Beweisen nicht
aus. Eine solche kommt allerdings nur dort in Frage, wo der Richter zum
Schluss kommt, ein form- und fristgerecht beantragter und an sich taugli-
cher Beweis vermöge seine aufgrund der bereits abgenommenen Bewei-
se gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer be-
haupteten und bestrittenen Tatsache nicht zu erschüttern.4
Die Klägerin offeriert ihre Beweisaussage, um das Stattfinden von Ver-
gleichsgesprächen und damit nicht erfolgte Verwirkung ihres Massnah-
megesuchs glaubhaft zu machen. Die Klägerin hatte zweimal Gelegen-
heit, sich zur Dringlichkeit zu äussern und Gründe darzutun, die das spä-
te Einreichen des Massnahmegesuchs rechtfertigen können. Insbesonde-
re wurde dem Rechtsvertreter der Klägerin mit Schreiben vom 20. Juli
2022 die Möglichkeit eingeräumt, sich zum Vorwurf der verspäteten Ein-
reichung zu äussern. Die hierauf eingereichte Eingabe fällt betreffend das
Stattfinden von Vergleichsgesprächen zwar länger aus als die entspre-
chenden Ausführungen im Massnahmegesuch, führt aber weder zu zu-
sätzlichen Erkenntnissen noch enthält sie neue substanziierte Behaup-
tungen. Weil davon auszugehen ist, dass die Klägerin von Umfang und
Zeitpunkt der Kontaktaufnahmen zwecks Vergleichsgesprächen ihres
vormaligen Anwalts weiss und dieses Wissen (spätestens) mit der Einga-
be vom 15. August 2022 ins Verfahren eingebracht hätte, sind durch die
Befragung der Klägerin keine neuen sachdienlichen Informationen zu er-
warten. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Klägerin die in den Rechts-
schriften vorgetragenen Sachverhaltsbehauptungen lediglich mündlich

4 BGE 143 III 297 E. 9.3.2.

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bestätigt. Solche mündlichen Bestätigungen vermögen aber nichts daran
zu ändern, dass der Präsident aufgrund der vorliegenden Akten zur Ein-
sicht gelangt ist, dass zwischen den Parteien im fraglichen Zeitraum kei-
ne Vergleichsgespräche betreffend Inhaberschaft an den strittigen Pa-
tentanmeldungen glaubhaft gemacht sind. Folglich wird auf die Befragung
der Klägerin im Sinne der antizipierten Beweiswürdigung verzichtet.
13.
Die Klägerin hat im vorliegenden Fall seit mindestens Ende November
2019 positive Kenntnis davon, dass die Beklagte 2 sie nicht an den
Streitpatentanmeldungen respektive der Beklagten 1 beteiligen will. Das
Massnahmegesuch wurde am 8. Juni 2022 eingereicht, womit über 30
Monate seit positiver Kenntnis des massgebenden Sachverhalts verstri-
chen sind. Selbst wenn zugunsten der Klägerin davon ausgegangen wür-
de, dass entgegen der aus dem vorgetragenen Sachverhalt hervorge-
henden Tatsachen (bis) im Spätherbst 2020 Vergleichsgespräche geführt
wurden, wäre das Massnahmebegehren noch immer 18 Monate nach
dem massgebenden Zeitpunkt eingereicht worden.
Besondere Gründe für ein längeres Zuwarten sind nicht ersichtlich. Dass
die Klägerin vor der Einreichung des Massnahmegesuchs die Prozessfi-
nanzierung sicherstellen musste, vermag ein längeres Zuwarten als die
14 Monate gemäss Praxis des Bundespatentgerichts, die ohnehin schon
grosszügig bemessen sind, nicht zu rechtfertigen. Die Schwierigkeit, ei-
nen Prozessfinanzierer zu finden, kann nicht den Beklagten zum Nachteil
gereichen.
Es fehlt daher an der notwendigen relativen Dringlichkeit des Massnah-
megesuchs. Wäre das Gesuch rechtzeitig eingereicht worden, so hätte
ein ordentliches Verfahren durchgeführt werden können, das in dem Zeit-
punkt, in dem das vorliegende Massnahmeverfahren abgeschlossen sein
würde, auch abgeschlossen gewesen wäre. Die Klägerin hat ihren An-
spruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen daher prozessual verwirkt.
Nach dem Gesagten ist das Massnahmegesuch wegen fehlender
relativer Dringlichkeit abzuweisen und es erübrigt sich, auf die weiteren
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen einzugehen.

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Kosten- und Entschädigungsfolge
14.
Der von der Klägerin angegebene Streitwert von CHF 225’000 wird von
den Beklagten nicht bestritten.
Gemäss Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatG wäre die Gerichtsge-
bühr auf CHF 10’000 zu bemessen. Aufgrund des geringen Aufwands des
Gerichts rechtfertigt es sich, die Gebühr in Anwendung von Art. 1 Abs. 3
KR-PatG auf CHF 6’000 zu senken.
Die Gerichtsgebühr ist mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen und der
nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurück-
zuerstatten (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
Als unterliegende Partei schuldet die Klägerin den Beklagten eine Ent-
schädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung, die auf
CHF 6’000 zu bemessen ist (Art. 5 i.V.m. Art. 6 und 8 KR-PatG).
Der Präsident verfügt:
1.
Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewie-
sen.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6’000 und mit dem
von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht
beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zu-
rückerstattet.
3.
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädi-
gung von CHF 6’000 zu bezahlen.
4.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische
Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je ge-
gen Empfangsbestätigung.

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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer
schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene
Entscheid und die Beweismittel sind beizulegen, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG)
Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b
ZPO).
St. Gallen, 24. August 2022
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erster Gerichtsschreiber
Dr. iur. Mark Schweizer
MLaw Sven Bucher
Versand: 24.08.2022