bpatger · O2015_010 · 2016-01-05 · de
Verzicht auf das Patent gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a PatG nachdem Patentnichtigkeitsklage rechtshängig ist, Gegenstandslosigkeit, Kosten- und Entschädigungsfolgen
Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Kosten: Streitwert

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets 
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti 
Tri b u n al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
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 Ve r f ü g u n g v o m 5 . J a n u a r 2 0 1 6 
Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
Verfahrensbeteiligte 
 Actavis Switzerland AG, Wehntalerstrasse 190, 
8105 Regensdorf, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und 
Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & Staehelin, Blei-
cherweg 58, 8027 Zürich, und patentanwaltlich beraten 
durch Joseph Schmitz, Isler & Pedrazzini, Gotthardstras-
se 53, 8002 Zürich, 
 
Klägerin 
 
 
 gegen 
 
 AstraZeneca AB, SE-15185 Södertälje, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher, 
Dr. iur. Mark Schweizer und Dr. iur. Kilian Schärli, 
Meyerlustenberger Lachenal (Zürich), Forchstrasse 452, 
Postfach 1432, 8032 Zürich, 
 
Beklagte 
 
Gegenstand 
 Patentnichtigkeit 
 


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Der Präsident zieht in Erwägung: 
1.1 Mit Eingabe vom 18. August 2015 reichte die Klägerin die vorliegen-
de Patentnichtigkeitsklage ein und stellte folgende Rechtsbegehren: 
1. 
Es sei festzustellen, dass das Schweizer Patent CH 696 260 nicht ist; 
2. 
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive der Kosten für den Bei-
zug eines Patentanwalts, zulasten der Beklagten." 
1.2 Mit Klageantwort vom 16. November 2015 stellte die Beklagte fol-
gendes Rechtsbegehren: 
1. 
Das Verfahren soll als gegenstandslos geworden abgeschrieben werden. 
2. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin." 
1.3 Zur Begründung macht die Beklagte geltend, sie habe im Sinne von 
Art. 15 Abs. 1 lit. a PatG auf das Patent verzichtet und es sei rückwirkend 
per 15. März 2007 erloschen. Demzufolge entfalle das Rechtsschutzinte-
resse an der Feststellung der Nichtigkeit. Der Verzicht auf das Schweizer 
Patent CH 696 260 (Klagepatent) stelle jedoch keine Klageanerkennung 
dar, auch nicht teilweise. 
2. 
Nachdem das Klagepatent erloschen ist, ist das Verfahren als ge-
genstandslos abzuschreiben (Art. 242 ZPO). 
3.1 Ist das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben, sind 
die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e 
ZPO). Dabei ist zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage ge-
geben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, 
bei welcher Partei Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit 
des Verfahrens geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten 
verursacht hat.1 
3.2 Die Beklagte macht betreffend Kosten- und Entschädigungsfolgen 
geltend, die Klägerin habe die vorliegende Klage ohne vorherige War-
nung rechtshängig gemacht, obschon kein Grund zur Dringlichkeit und 
auch kein Verhalten seitens der Beklagten vorgelegen habe, das eine 
vorherige Warnung hätte obsolet erscheinen lassen. Insofern stelle das 
Verhalten der Klägerin einen Klageüberfall dar. Das vorliegende Verfah- 
 
1 Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 16 zu Art. 
107; BSK ZPO-Rüegg, N 8 zu Art. 107. 


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ren hätte durch einen einfachen Brief mit der Aufforderung, die Beklagte 
solle auf das Patent verzichten, vermieden werden können. Aufgrund der 
Tatsache, dass die beiden Europäischen Patente EP 1 250 138 und EP 2 
266 573 in der Schweiz in Kraft seien, was der Klägerin bekannt sei, sei 
es offensichtlich für jedermann, der sich in Patentangelegenheiten aus-
kenne, dass die Beklagte kein ernsthaftes Interesse an der Aufrechterhal-
tung des Klagepatents habe. Daher habe die Klägerin die Prozesskosten 
zu tragen. 
3.3 Die Klägerin macht demgegenüber geltend, die Aufgabe des Klage-
patents durch die Beklagte komme einer Klageanerkennung gleich, wes-
halb die Beklagte die Kosten zu tragen habe. Auch für den Fall, dass das 
Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben werde, habe die 
Beklagte die Kosten zu tragen. Indem sie das Klagepatent aufgegeben 
habe, habe sie implizit anerkannt, dass es nichtig sei. Weiter habe die 
Aufgabe des Klagepatents zur Gegenstandslosigkeit des vorliegenden 
Verfahrens geführt und schliesslich habe die Beklagte die vorliegenden 
Kosten verursacht, indem sie grundlos so lange zugewartet habe, bis sie 
ein offensichtlich nichtiges Patent aufgegeben habe. 
Es treffe nicht zu, dass es sich vorliegend um einen "Klageüberfall" hand-
le, weshalb die Klägerin die Kosten zu tragen habe; das deutsche Prinzip 
des "Klageüberfalls" sei vom Schweizer Recht nicht übernommen wor-
den. Im Schweizer Recht sei eine Vorwarnung nicht vorgesehen. Hinzu 
komme, dass die Parteien in mehreren Verfahren in der Schweiz und im 
Ausland involviert seien, in denen es um die Nichtigkeit diverser Patente 
der Beklagten gehe. Von diesen Verfahren wisse die Klägerin, dass die 
Beklagte nicht bereit sei, ihre Patente fallen zu lassen aufgrund einer 
schriftlichen Warnung. Die Klägerin habe daher in guten Treuen davon 
ausgehen können, dass eine Vorwarnung die vorliegende Klage nicht hät-
te verhindern können. 
Ferner habe die Klägerin die Beklagte bereits im März 2015 um Zustim-
mung ersucht, die Prozesse gegen das Klagepatent in Englisch führen zu 
können. Die Beklagte habe somit bereits mehrere Monate im Voraus ge-
wusst, dass die Klägerin die vorliegende Nichtigkeitsklage anhängig ma-
chen würde. Die Beklagte habe der Klägerin gegenüber mit keinem Wort 
erwähnt, dass sie beabsichtige, das Klagepatent fallen zu lassen. Im Ge-
genteil, sie habe abgewartet, bis die Klägerin die vorliegende Klage ein-
gereicht hätte. 


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Schliesslich sei die Beklagte nicht ohne Druck bereit gewesen, ihre ein-
deutig nichtigen Patente löschen zu lassen. Die Beklagte wisse, dass alle 
Patente derselben Patentfamilie mit den Ansprüchen gemäss Klagepa-
tent, welche nach dem Anmeldedatum von WO 01/51056 angemeldet 
worden seien, eindeutig nichtig seien. Die Beklagte erhalte derzeit natio-
nale Patente in ganz Europa aufrecht, welche derselben Patentfamilie 
von CH 696 260 angehören würden, obwohl es diesen Patenten aus 
denselben Gründen wie beim Klagepatent an Neuheit mangle. 
Für rechtsanwaltliche Aufwendungen machte die Klägerin eine Entschä-
digung von CHF 25'000.– geltend und für die patentanwaltliche Beratung 
eine solche von CHF 10'700.–. 
3.4 Die Beklagte verzichtet auf eine weitere Stellungnahme, womit die 
Ausführungen der Klägerin unwidersprochen bleiben. Insbesondere auf-
grund der Tatsache, dass die Klägerin die Beklagte bereits im März 2015 
um Zustimmung ersucht hatte, die Prozesse gegen das Klagepatent in 
Englisch führen zu können, hat die Beklagte mehrere Monate im Voraus 
gewusst, dass die Klägerin die vorliegende Nichtigkeitsklage anhängig 
machen würde. Von einem Klageüberfall kann somit keine Rede sein. 
Auch ein einfacher Brief der Klägerin an die Beklagte mit der Aufforde-
rung, die Beklagte solle auf das Patent verzichten, hätte das vorliegende 
Verfahren offensichtlich nicht vermeiden können. Vielmehr hat es die Be-
klagte darauf ankommen lassen, dass das vorliegende Verfahren tatsäch-
lich eingeleitet wird. 
Somit hat das Verhalten der Beklagten dazu Anlass gegeben, die vorlie-
gende Klage einzuleiten und die Beklagte hat auch die Gegenstandslo-
sigkeit des Verfahrens verursacht. Entsprechend wird die Beklagte voll-
umfänglich kosten- und entschädigungspflichtig. 
4. 
Die Klägerin beziffert den Streitwert mit CHF 250'000.–, die Beklagte 
– allerdings nachdem sie das Klagepatent hatte fallen lassen – wegen der 
Überlappung mit zwei europäischen Patenten, gegen die auch Nichtig-
keitsklagen liefen (O2015_011 und O2015_012), mit höchstens 
CHF 50'000.–. Diese Argumentation überzeugt nicht, denn würden die 
beiden europäischen Patente für nichtig erklärt, bliebe – ohne Nichtig-
keitsklage – das Schweizer Patent bestehen, womit für die Klägerin in der 
Schweiz nichts gewonnen wäre. Es ist deshalb von einem Streitwert von 
CHF 250'000.– auszugehen. 


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Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 12'000.– festzusetzen und der Beklagten 
aufzuerlegen (Art. 1 KR-PatGer, Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Die Gerichts-
gebühr ist mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu ver-
rechnen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO) und der nicht bean-
spruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstat-
ten. Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu erset-
zen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 2 ZPO). 
Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädi-
gung von insgesamt CHF 35'700.– zu bezahlen, wovon CHF 25'000.– auf 
die rechtsanwaltliche Vertretung und CHF 10'700.– auf die patentanwaltli-
che Beratung entfallen. 
 
Der Präsident verfügt: 
1. Das Verfahren wird infolge Gegenstandslosigkeit erledigt abgeschrie-
ben. 
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–. 
3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klä-
gerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruch-
te Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. Die 
Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu ersetzen. 
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 
von CHF 35'700.– zu bezahlen. 
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage 
von act. 18, je gegen Empfangsbestätigung. 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 


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St. Gallen, 5. Januar 2016 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erste Gerichtsschreiberin 
 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
Versand: 05.01.2016