bpatger · O2015_007 · 2016-02-17 · de
Gutheissung Nichtigkeitsklage, Zweifel an gültigem Prioritätsanspruch, mangelnde Neuheit
Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Priorität

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets 
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti 
Tri b u n al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
O2015_007 
 
 
 U r t e i l v o m 1 7 . F e b r u a r 2 0 1 6 
Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richterin Dr. phil. nat. Dipl. Chem. Barbara Herren 
(Referentin), 
Richter Dr. sc. nat. ETH, Dipl. chem. Martin Sperrle 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
Verfahrensbeteiligte 
 Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
c/o Actelion Ltd, Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, 
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer, FMP Fuhrer 
Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Martin Wilming, Hepp 
Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil, 
 
Klägerin 
 
 
 gegen 
 
 ICOS Corporation, 
p.A. Eli Lilly and Company, Lilly Company Corporate Center, 
US-46285 Indianapolis, Indiana, 
 
Beklagte 
 
Gegenstand 
 Patentnichtigkeit 
 


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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 
1. 
Prozessgeschichte 
1.1 Mit Eingabe vom 12. Mai 2015 machte die Klägerin die vorliegende 
Nichtigkeitsklage rechtshängig mit folgenden Rechtsbegehren: 
"1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass der Schweizerische Teil des Europäi-
schen Patents EP 1 200 092 B1 nichtig ist; das Eidgenössische Institut für 
Geistiges Eigentum sei anzuweisen, den Schweizerischen Teil des Europäi-
schen Patents EP 1 200 092 B1 nach Eintritt der Rechtskraft zu löschen. 
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, 
einschliesslich der Kosten des beigezogenen Patentanwalts." 
1.2 Mit Verfügung vom 3. Juni 2015 wurde der Beklagten Frist gesetzt, 
um die Klage zu beantworten und um entweder ein Zustellungsdomizil 
oder einen Zustellungsempfänger in der Schweiz zu bezeichnen. Letzte-
res unter der Androhung, dass im Säumnisfall die Zustellung an die Be-
klagte durch Publikation erfolgen werde. 
1.3 Die Beklagte erhielt diese Verfügung per rechtshilfeweiser Zustellung 
am 24. Juni 2015. Die Frist sowohl zur Bezeichnung eines Zustellungs-
domizils oder eines Zustellungsempfängers in der Schweiz als auch zur 
Einreichung der Klageantwort liess die Beklagte indes ungenutzt verstrei-
chen. In Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO wurde der Beklagten daher 
eine Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt, unter der An-
drohung, dass im Säumnisfall das Gericht einen Endentscheid trifft, so-
fern die Angelegenheit spruchreif ist, andernfalls zur Hauptverhandlung 
vorgeladen wird. Auch diese Nachfrist liess die Beklagte unbenutzt ver-
streichen. 
1.4 Die Sache erweist sich als spruchreif. 
2. 
Prozessuales 
2.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, die Beklagte in den USA. 
Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 22 Nr. 4 und Art. 60 Ziff. 1 LugÜ 
sowie Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist das Bundespatentgericht für die vor-
liegende Streitsache örtlich und sachlich zuständig. 
2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 
2.3 Da es – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – für die Beurteilung 
nicht einer besonderen Fachkunde bedarf, sondern ein allgemeines tech-


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nisches Verständnis genügt (vgl. BGE 4A.52/2008, E. 3.4), ist kein Fach-
richtervotum im Sinne von Art. 183 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 37 Abs. 3 
PatGG erforderlich. Damit ist das Urteil zu fällen (Art. 223 Abs. 2 ZPO). 
3. 
Sachverhalt 
3.1 Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, welche For-
schung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen, bi-
ologischen und diagnostischen Produkten, sowie damit zusammenhän-
gende Forschungsarbeiten zum Zweck hat. 
Die Beklagte ist eine amerikanische Gesellschaft und Inhaberin des eu-
ropäischen Patents EP 1 200 092 B1 (Klagepatent). 
3.2 Das Klagepatent betrifft Beta-Carbolin Arzneistoffprodukte. Die Klä-
gerin macht zur Begründung der Nichtigkeit geltend, das Klagepatent 
könne die geltend gemachte Priorität nicht wirksam in Anspruch nehmen, 
so dass die WO 01/08686 A1 bzw. die WO 01/08687 A1 neuheitsschäd-
lich für die Gegenstände sämtlicher Ansprüche des Klagepatents seien. 
Unabhängig davon, ob die Priorität wirksam in Anspruch genommen wer-
den könne, seien die Gegenstände sämtlicher Ansprüche des Klagepa-
tents nicht neu gegenüber der EP 1 120 120 A1 und zudem nicht erfinde-
risch gegenüber der WO 95/19978 A1, der WO 97/03675 A1 bzw. der WO 
96/38131 A1, in Kombination mit allgemeinem Fachwissen. Weil die Ge-
genstände sämtlicher Ansprüche nicht ausführbar seien, sei das Klagepa-
tent in vollem Umfang wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfin-
derischer Tätigkeit sowie wegen mangelnder Ausführbarkeit für nichtig zu 
erklären. 
Auf diese und weitere Vorbringen der Klägerin ist nachfolgend insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 
4. 
Beurteilung 
4.1 Prioriät 
Die Klägerin behauptet, dass das Klagepatent die Priorität nicht 
rechtmässig beanspruche. 
Das Klagepatent basiert auf einem Anmeldetext, der von Lilly ICOS LLC 
am 1. August 2000 eingereicht und als WO 01/08688 A2 veröffentlicht 
wurde. Das Klagepatent beansprucht die Priorität einer provisorischen


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US-Patentanmeldung US 147048 P, welche am 3. August 1999 
eingereicht wurde. Im Prioritätsdokument sind fünf Erfinder als Anmelder 
genannt: Neil R. Anderson (1), Sandra J. Zeckel (2), Martha A. Kral (3), 
Gregory L. Stevenson (4) und Kerry J. Hartauer (5). 
Die Klägerin führt zutreffend aus, dass gemäss S. 2 des Prioritäts-
dokuments kein "Assignment of invention" beigelegt wurde. Auf einem 
uspto-Auszug ist vermerkt: "Assignments data does not exist". 
Die WO 01/08688 wurde am 1. August 2000 eingereicht. Lilly ICOS LLC 
wurde als Anmelderin für alle Länder ausser den USA genannt. Für die 
USA wurden Neil R. Anderson (1), Martha A. Kral (3), Gregory L. 
Stevenson (4) und Kerry J. Hartauer (5) als Erfinder/Anmelder genannt. 
Sandra J. Zeckel (2) wurde nicht mehr als Erfinderin genannt. 
Gemäss den Ausführungen der Klägerin enthält auch die EP Akte keinen 
Hinweis auf eine Übertragung des Prioritätsrechts auf Lilly ICOS LLC. 
Den Ausführungen der Klägerin ist zu folgen. Nicht nur fehlt jeglicher 
Hinweis über das Verhältnis der Erfinder der Prioritätsanmeldung zu Lilly 
ICOS LLC (z.B. keinerlei Hinweise auf einen Arbeitsvertrag), aus den 
vorliegenden Dokumenten kann für die Erfinderin Sandra J. Zeckel nicht 
einmal eine informelle Übertragung des Prioritätsrechts auf Lilly ICOS 
LLC vermutet werden, da sie auf dem PCT-Anmeldeformular nicht als 
Erfinderin genannt ist. 
Daraus ergeben sich berechtigte Zweifel an der Gültigkeit des 
Prioritätsanspruchs der Lilly ICOS LLC. 
Gemäss Art 20 PatG obliegt es dem Patentinhaber, den Bestand des 
Prioritätsrechts im Gerichtsverfahren zu beweisen. Da keine Beweise 
eingereicht wurden, um eine rechtmässige Beanspruchung der Priorität 
zu begründen, wird der Prioritätsanspruch als ungültig befunden. 
4.2 Neuheit 
Die Klägerin behauptet, dass alle Ansprüche des Streitpatents durch die 
WO 01/08686 neuheitsschädlich vorweggenommen seien. 
Die WO 01/08686 wurde am 26. April 2000 eingereicht. Unabhängig 
davon, ob diese Anmeldung wirksam die Priorität beansprucht, liegt 
dieser Anmeldetag vor demjenigen des Klagepatents vom 1. August 
2000. Die WO 01/08686 ist somit ein älteres Recht nach Art 54(3) EPÜ. 


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4.2.1 Anspruch 1 
Das Klagepatent beansprucht folgenden Gegenstand im unabhängigen 
Anspruch 1: 
1.1 A free drug particulate form of a compound having a formula 
 
1.2 and pharmaceutically acceptable salts and solvates thereof 
1.3 in which the compound is present as solid particles 
1.4 not intimately embedded in a polymeric co-precipitate, 
1.5 wherein at least 90% of the particles have a particle size of less than 
about 40 microns. 
Wie die Klägerin ausführt, offenbart die WO 01/08686 eine Verbindung 
mit identischer Formel (I): 
 
welche gemäss S. 4, Zeilen 1-3, bevorzugt als "free drug" vorliegt. 
Gemäss der Definition der "free drug" der WO 01/08686, S. 5, Zeilen 
24-27 bezeichnet eine "free drug" feste Partikel (solid particles) der oben 
genannten Formel. Somit sind die Merkmale 1.1 und 1.3 offenbart. 
Die 
Formulierung 
enthält 
zudem 
gemäss 
derselben 
Passage 
"pharmaceutically acceptable salts and solvates thereof". Somit ist auch 
Merkmal 1.2 offenbart. 
Gemäss der Definition der "free drug" der WO 01/08686, S. 5, Zeilen 
24-27 bezeichnet eine "free drug" feste Partikel (solid particles) der oben 
genannten Formel im Gegensatz zu der Verbindung, die "intimately 
embedded in a polymeric coprecipitate" vorliegt. Aufgrund dieser 


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Definition liegt dann eben eine "free drug" als "solid particles not 
intimately embedded in a polymeric co-precipitate" vor. Somit ist auch 
Merkmal 1.4 in der WO 01/08686 offenbart. 
Auf S. 8, Zeilen 16-23 ist in der WO 01/08686 beschrieben, dass "at least 
90% of the particles have a particle size of less than about 40 microns 
(d90=40)". Die WO 01/08686 offenbart somit auch das Merkmal 1.5. 
Da alle Merkmale 1.1-1.5 in der WO 01/08686 offenbart sind, ist der 
Behauptung der Klägerin zu folgen, dass Anspruch 1 des Klagepatents 
nicht neu gegenüber der WO 01/08686 ist. 
4.2.2 Anspruch 5 
Im unabhängigen Anspruch 5 des Klagepatents wird folgender 
Gegenstand beansprucht: 
"5. A pharmaceutical composition comprising: 
(a) a free drug form of a compound having the formula 
 
and pharmaceutically-acceptable salts and solvates thereof in which the 
compound is present as solid particles not intimately embedded in a 
polymeric co-precipitate, wherein at least 90% of the particles have a 
particle size of less than about 40 microns; and 
(b) one or more pharmaceutically-acceptable carriers, diluents, or 
excipients" 
Anspruch 5 unterscheidet sich von Anspruch 1 dadurch, dass er sich auf 
eine pharmazeutische Formulierung bezieht, welche neben der in 
Anspruch 
1 
beanspruchten 
Verbindung 
"(b) 
one 
or 
more 
pharmaceutically-acceptable carriers, diluents, or excipients" enthält. 
Die Klägerin verweist auf S. 4, Zeilen 4-11 der WO 01/08686, die besagt, 
dass die auf S. 3, Zeilen 10-25, beschriebene pharmazeutische 
Formulierung der WO 01/08686 weiter "in admixture with a diluent, a 
lubricant, a hydrophilic binder selected from the group consisting of a 


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cellulose derivative, povidone, and a mixture thereof, a disintegrant 
selected from the group consisting of crospovidone, croscarmellose 
sodium, and a mixture thereof, and, optionally, microcrystalline cellulose 
and/or a wetting agent" vorliegt. Somit ist auch hier der Klägerin zu 
folgen, wonach das zusätzliche Merkmal von Anspruch 5 in der WO 
01/08686 offenbart ist, und somit auch Anspruch 5 nicht neu ist 
gegenüber der WO 01/08686. 
4.2.3 Anspruch 8 
Im unabhängigen Anspruch 8 des Klagepatents wird folgender 
Gegenstand beansprucht: 
"8. A pharmaceutical composition comprising: 
(a) a free drug form of a compound having the formula 
 
and pharmaceutically-acceptable salts and solvates thereof, in which the 
compound is present as solid particles not intimately embedded in a 
polymeric co-precipitate; and 
(b) one or more pharmaceutically-acceptable carriers, diluents, or 
excipients, 
wherein the composition exhibits a Cmax of 180 to 280 micrograms/liter 
or an AUC (0-24) of 2280 to 3560 microgram hour/liter, measured using a 
10 miligram dose of the compound." 
Anspruch 8 enthält mehrere Merkmale von Anspruch 5 (mit Ausnahme 
der Partikelgrösse von weniger als 40 micron) und zusätzlich das 
Merkmal: 
"wherein the composition exhibits a Cmax of 180 to 280 micrograms/liter or 
an AUC (0-24) of 2280 to 3560 microgram hour/liter, measured using a 
10 miligram dose of the compound". 
Die Klägerin weist darauf hin, dass diese pharmakokinetischen 
Parameter durch die Tabelle in [0071] gestützt werden, die zeige, dass 
solche Werte mit einer Partikelgrösse von 20 micron oder weniger bei 


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Verabreichung einer 10 mg Dosis der beanspruchten Verbindung erreicht 
würden. 
Die Klägerin ist zuzustimmen, dass die in der WO 01/08686 offenbarten 
Formulierungen mit einer Teilchengrösse von 20 micron oder weniger 
(siehe z.B. S. 8, Zeilen 25-27 und Beispiel 1, welches identisch ist mit 
Beispiel 4 des Klagepatents) den Gegenstand von Anspruch 8 
vorwegnehmen, und dass Anspruch 8 somit ebenfalls von der 
WO 01/08686 neuheitsschädlich getroffen ist. 
4.2.4 Anspruch 10 
Im unabhängigen Anspruch 10 des Klagepatents wird folgender 
Gegenstand beansprucht: 
"10. A method of manufacturing the free drug particulate form of claim 1 
comprising: 
(a) providing a solid, free form of the compound in which the compound is 
present as solid particles not intimately embedded in a polymeric co-
precipitate, and 
(b) comminuting the solid free form of the compound to provide particles 
of the compound wherein at least 90% of the particles have a particle size 
of less than about 40 microns." 
Die Klägerin verweist auf S. 15, Zeilen 3-5 der WO 01/08686: 
"Lot 1 of Compound A was made using a 12 inch pancake style jet mill 
fed at a rate of 28 to 30 kg/hour with sufficient grind pressure to produce 
material having a d90 of 4 microns." 
Mit Compound A ist dabei die Verbindung nach Formel (I) gemeint (S. 7 
Zeilen 25-27). 
Auf S. 8, Zeilen 16-22 offenbart die WO 01/08686 des Weiteren: 
"Thus, the particle size of the compound of structural formula (I) prior to 
formulation is controlled by milling the raw compound (P) such that at 
least 90% of the particles have a particle size of less than about 40 
micronsP" 
Die Klägerin stellt somit richtigerweise fest, dass der Gegenstand von 
Anspruch 10 ebenfalls von der WO 01/08686 neuheitsschädlich getroffen 
ist. 


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4.2.5 Anspruch 12 
Anspruch 12 des Klagepatents bezieht sich auf die Verwendung der in 
den Ansprüchen 1-4 definierten Verbindung in einer therapeutischen 
Methode. Wie die Klägerin richtigerweise ausführt, ist dies bereits in der 
WO 01/08686 auf S. 4, Zeilen 26-29 offenbart. Anspruch 12 ist demnach 
auch nicht neu gegenüber der WO 01/08686. 
4.2.6 Ansprüche 13 und 16 
Ansprüche 13 und 16 des Klagepatents sind Swiss-Type Claims, die sich 
auf die Behandlung von sexueller Funktionsstörung mittels der in den 
vorhergehenden 
Ansprüchen 
definierten 
Verbindungen 
oder 
Formulierungen beziehen. Die Klägerin führt zutreffend aus, dass die 
Verwendung 
derselben 
Verbindungen 
oder 
Formulierungen 
zur 
Behandlung von sexueller Funktionsstörung ebenfalls bereits auf S. 4, 
Zeilen 26-29 in der WO 01/08686 offenbart ist. Anspruch 13 und 
Anspruch 16 sind somit auch nicht neu gegenüber der WO 01/08686. 
4.2.7 Anspruch 19 
Anspruch 19 des Klagepatents bezieht sich auf die Verwendung gemäss 
den vorangehenden Ansprüchen (also zur Behandlung bzw. zur 
Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen), wobei das Medikament 
zur oralen Administration bis zu einer maximalen täglichen Dosierung von 
20 mg/Tag formuliert ist. 
Wie die Klägerin ausführt, offenbart die WO 01/08686 auf S. 13, Zeilen 9-
11: 
"A typical daily dose contains a dosage level of about 20 mg/day of the 
compound of structural formula (I)." 
Der Klägerin ist also auch hier zu folgen, dass der Gegenstand von 
Anspruch 19 nicht neu gegenüber der WO 01/08686 ist. 
4.2.8 Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die WO 01/08686 
neuheitsschädlich für alle unabhängigen Ansprüche des Klagepatents ist. 
Damit ist das Klagepatent nichtig und die Klage ist gutzuheissen. 
5. 
Kosten- und Entschädigungsfolgen 
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 800'000.– ist die Gerichtsge-
bühr auf CHF 30'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). 


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Ausgangsgemäss sind die Kosten der Beklagten aufzuerlegen und mit 
dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 
Die Beklagte hat der Klägerin CHF 30'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 
ZPO). Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klä-
gerin zurückzuerstatten. 
Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädi-
gung von CHF 55'574.40 zu bezahlen (Art. 3 lit. a und b i.V.m. Art. 5 und 
Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer), wobei CHF 26'438.40 auf die rechtsanwaltliche 
Vertretung und CHF 29'136.– auf die patentanwaltliche Beratung entfal-
len. 
 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
1. 
Die Klage wird gutgeheissen und der Schweizer Teil des europäi-
schen Patents EP 1 200 092 B1 für nichtig erklärt. 
2. 
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.–. 
3. 
Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klä-
gerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruch-
te Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. 
Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 30'000.– zu erset-
zen. 
4. 
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 
von CHF 55'574.40 zu bezahlen. 
5. 
Schriftliche Mitteilung an: 
- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) 
- die Beklagte (durch Publikation des Dispositivs im Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt) 
- das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt 
der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde) 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-


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zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
St. Gallen, 17. Februar 2016 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erste Gerichtsschreiberin 
 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
Versand: 23.02.2016