bpatger · S2012_005 · 2012-06-13 · de
Vorsorgliche Massnahme, Zulässigkeit eines Feststellungsbegehrens, unlauterer Wettbewerb
Vorsorgliche Massnahme (provisorisch), Örtliche Zuständigkeit international, Sachliche Zuständigkeit national, Übertragung von Patent, Unlauterer Wettbewerb (UWG)

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti
Tri b u n al fed eral d a p aten tas
F ed eral P aten t Co u rt




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U r t e i l v o m 1 3 . J u n i 2 0 1 2
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz)
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser

Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger


Verfahrensbeteiligte
X. AG,
vertreten durch Advokat Christoph Daniel Maier, Fromer,
St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel ,

Klägerin


gegen

Prof. Y.,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Meyer-
lustenberger Lachenal, Forchstrasse 452, Postfach 1432,
8032 Zürich ,

Beklagter

Gegenstand
Vorsorgliche Massnahmen



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Seite 2
Rechtsbegehren der Klägerin (act. 2)
1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin rechtmässige Eigentümerin des
Patents unter dem Titel "Erstellung einer rasch zerfallenden festen
Darreichungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefrier-
trocknungsschritt" ist, welches unter EP Nr. 111 am aaa. der Klägerin
erteilt wurde.
2. Es sei dem Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, gegenüber
jedem Dritten die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht die
rechtmässige Eigentümerin des Patents sei.
Alles unter o/e-Kostenfolge zulasten des Beklagten.

Rechtsbegehren des Beklagten (act. 12)
1. Das Gesuch sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.

Der Präsident zieht in Erwägung:

Vorgeschichte und Prozessablauf
1.
Die X. AG (Klägerin) wurde im Dezember 2004 mit Sitz in S. gegründet
und bezweckt insbesondere den Erwerb, das Verwalten und den Verkauf
von Patenten und Lizenzen; Verwaltungsratspräsident ist H.-P. R., M.
(act. 2_3). Am 6. Juni 2005 (bzw. gemäss Ausführungen des Beklagten
am 6. Juni 2006; act. 12 RZ 34) schloss die Klägerin mit Prof. Y. (Beklag-
ter) eine Vereinbarung, welche die Rechte und Pflichten bei der Entwick-
lung von bestimmten pharmazeutischen Formulierungen regelt (act. 2_1).
Dabei geht es um die Entwicklung einer Technologie, die mithilfe druck-
verflüssigter Treibgase hochporöse Formlinge herstellt (act. 2_1 Präam-
bel; nachfolgend Vereinbarung). Gemäss Ziff. 1 der Vereinbarung geht es
um "Versuche betreffend die Löslichkeit bestimmter Bindemittel in geeig-
neten Treibgasen mit und ohne CO2", die der Beklagte für die Klägerin
ausführen soll. Ziel der Versuchsreihe ist es, weitere Patente anzumel-
den, wobei Erfinder der Beklagte und Patentinhaberin die Klägerin sein
sollte (act. 2_1 Ziff. 2 und 3). Gemäss Ziff. 4 der Vereinbarung sollte der

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Beklagte der Klägerin jede weitere Patentidee auf den genannten Ver-
suchsgebieten (Treibgas-Technologie) zur Patentanmeldung anbieten. In
Ziff. 1 der Vereinbarung wird auf die Patentanmeldung 222 vom bbb. hin-
gewiesen. Das Patent "Verfahren zur Herstellung von schnell auflösenden
Tabletten" wurde unter der Veröffentlichungsnummer EP 333 erteilt. Die
Erteilung des Patents wurde am ccc. publiziert (act. 12_2). Das Patent
wurde Ende 2010 in der Schweiz bzw. im Verlaufe des Jahres 2011 in
Frankreich und Deutschland fallen gelassen (act. 2_5; act. 12_1).
Mit Priorität vom ddd. reichte die Klägerin eine Patentanmeldung unter
dem Titel "Herstellung einer rasch zerfallenden festen Darreichungsform
ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrocknungsschritt" ein, die
unter der Nummer EP 111 am aaa. erteilt wurde (act. 2_9; vgl. act. 2_11;
act. 2_12). Seit Ende 2010 führten die Parteien Verhandlungen insbeson-
dere über die Höhe der an den Beklagten zu leistenden Lizenzentschädi-
gungen (vgl. act. 2_16 ["letzte Vertragsofferte" der Klägerin vom
05.09.2011; act. 12_3]). Mit Schreiben vom 9. November 2011 teilte der
Rechtsvertreter des Beklagten dem Rechtsvertreter der Klägerin mit,
dass in Bezug auf EP 111 zwischen den Parteien keine Einigung über die
Höhe der Vergütung, mithin kein Vertrag, zu Stande gekommen sei, wo-
mit ein Rechtsgrund für eine Übertragung der Rechte an der Erfindung
(EP 111) nicht bestehe. Insbesondere stelle die frühere Vereinbarung be-
züglich der Entwicklung einer Treibgas-Technologie (act. 2_1) keine taug-
liche Rechtsgrundlage dar, da diese einen ganz anderen Sachverhalt
betreffe. Die Klägerin müsse deshalb ihre ungerechtfertigte Bereicherung
im Zusammenhang mit den Einnahmen betreffend EP 111 herausgeben
(act. 2_17 S. 2 und 3). Sollte die Klägerin nicht umgehend Auskunft ertei-
len und Rechnung legen über sämtliche Lizenzgebühren und sonstigen
Vorteile aus EP 111, werde schliesslich "[ihr] Lizenzvertragspartner (…)
darüber zu informieren sein, dass es nach Überzeugung von Prof. Y. an
einer Rechtsgrundlage für eine Übertragung der Rechte an seiner Erfin-
dung auf die X. AG fehlt und deren Rechtsinhaberschaft somit zumindest
streitig ist" (act. 2_17 S. 4).
2.
Am 6. Dezember 2011 reichte die Klägerin ein Gesuch um Erlass einer
superprovisorischen Verfügung beim Handelsgericht des Kantons Aargau
mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein. Sie machte
insbesondere geltend, das Eigentum an EP 111 ergebe sich aufgrund der
Vereinbarung zwischen den Parteien (act. 2_1) sowie den gültigen Regis-
tereinträgen in Europa und im weiteren Ausland. Der Beklagte sei für den

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von ihm in Rechnung gestellten Aufwand entschädigt worden (vgl. act.
2_6 bis 2_8). Seit Ende 2010 seien die Parteien daran, die Zusammenar-
beit neu zu regeln, wobei sie bis anhin keine Einigung erzielt hätten. Zu
Unrecht behaupte der Beklagte, das Eigentum an EP 111 stehe ihm zu,
und fordere deshalb zu Unrecht die Herausgabe sämtlicher geldwerter
Vorteile in Bezug auf dieses Patent. Zudem drohe er damit, den Lizenz-
nehmer der Klägerin über die Streitigkeit zu informieren.
3.
Mit Verfügung vom 8. Dezember 2011 wies der Vizepräsident des Han-
delsgerichts des Kantons Aargau das Gesuch um Erlass superprovisori-
schen Massnahmen vor Anhörung der Gegenpartei ab, soweit er darauf
eintrat (act. 3). Er überwies mit Verfügung vom 18. Januar 2012 die
Streitsache zur materiellen Anhandnahme an das Bundespatentgericht
(act. 1).
4.
Mit Massnahmeantwort vom 27. März 2012 beantragte der Beklagte, das
Gesuch sei kostenfällig abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (act.
12). In formeller Hinsicht machte er die fehlende internationale bzw. örtli-
che Zuständigkeit des Bundespatentgerichts geltend. Er wandte ein, das
Feststellungsbegehren in Rechtsbegehren 1 der Klägerin könne nicht
Gegenstand einer vorsorglichen Massnahme sein, weshalb auf Ziffer 1
nicht einzutreten sei. An Rechtsbegehren 2 fehle es mangels einer glaub-
haft gemachten Erstbegehungsgefahr an einem ausreichenden Rechts-
schutzinteresse. Die Gefriertrocknungs-Technologie, die am ddd. zum Pa-
tent (EP 111) angemeldet worden sei, werde von der ursprünglichen Ver-
einbarung (act. 2_1) nicht erfasst, womit die Klägerin gemäss Auffassung
des Beklagten nicht Eigentümerin der verschiedenen nationalen Teile des
EP 111 sei.
5.
Am 2. April 2012 wurde die Massnahmeantwort (act. 12) der Klägerin zu-
gestellt (act. 13). Sie hat dazu keine Stellungnahme eingereicht.





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Prozessuales
6.
Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist unbestrittener-
massen gegeben, soweit sich das Gesuch auf das Patentgesetz (Rechts-
begehren 1) und allenfalls zusätzlich auch auf das Bundesgesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (Rechtsbegehren 2) stützt (Art. 26 Abs. 1 lit.
b, Art. 26 Abs. 2, Art. 41 PatGG).
7.
Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG), nachdem
die Klägerin in der Schweiz domiziliert ist, während der Beklagte seinen
Wohnsitz in Deutschland hat. Die internationale Zuständigkeit richtet sich
nach dem Lugano-Übereinkommen (Art. 1 Abs. 2 IPRG in Verbindung mit
Art. 1 ff. LugÜ; BSK [Basler Kommentar 2011] LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1
RZ 14; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 479 und RZ 504 ff.; vgl. act.
3 E. 1.1 m.w.H.).
8.
Gemäss den Vorbringen der Klägerin ergibt sich die örtliche Zuständigkeit
aus der Gerichtsstandsvereinbarung in Ziff. 9 der Vereinbarung (act. 2_1),
welche diesen auf M., Kanton Aargau, festlege. Ziff. 9 von act. 2_1 lautet
wie folgt: "Für allfällige Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorlie-
genden Vertrag wird als Gerichtsstand M. vereinbart." Der Beklagte
wandte ein, beim Rechtsbegehren 1 handle es sich nicht um einen ver-
traglichen Anspruch gestützt auf die erwähnte Vereinbarung, sondern um
einen patentrechtlichen Feststellungsanspruch. Zudem werde bestritten,
dass die von der Klägerin eingereichte Vereinbarung (act. 2_1) den Ge-
genstand von EP 111 erfasse und für eine Auseinandersetzung um dieses
Patent auf die Gerichtsstandsklausel von act. 2_1 abgestellt werden dür-
fe.
8.1 Die Parteien haben unbestrittenermassen eine gültige Gerichts-
standsvereinbarung gemäss Art. 23 Ziff. 1 lit. a – c LugÜ (in der seit dem
1. Januar 2011 geltenden Fassung; vgl. zum intertemporalen Recht: BSK
LugÜ-Berger, Art. 23 RZ 19) geschlossen. Gemäss Art. 23 Abs. 5 LugÜ
sind Gerichtsstandsvereinbarungen, die Art. 22 LugÜ zuwiderlaufen, wir-
kungslos. In Art. 22 Nr. 4 LugÜ wird die Bestandesklage geregelt. Nach
dieser Bestimmung ist für die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten
ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien eine ausschliessliche Zu-
ständigkeit am Gericht des Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterle-

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gung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist, vorge-
sehen. Erfasst werden davon insbesondere Anmelde- und Erteilungsver-
fahren, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, Klagen auf Löschung so-
wie Klagen auf Auslaufen des Schutzrechts. Nicht erfasst werden Klagen
auf Abtretung eines Schutzrechts und Klagen auf Erteilung einer Lizenz,
auch wenn diese grundsätzlich zu einer Änderung des Registereintrags
führen (BSK LugÜ-Güngerich, Art. 22 RZ 54 ff.).
8.2.1 Die Klägerin beantragt in Rechtsbegehren 1 die Feststellung, dass
sie rechtmässige Inhaberin von EP 111 sei. Sie bringt dazu vor, dass die
Klagefrist für die Abtretungsklage nach Art. 29 ff. PatG verpasst worden
sei und der Klägerin das erteilte Patent rechtmässig zustehe. Es wird so-
mit die Feststellung beantragt, dass gestützt auf die Abtretungsklage kei-
ne Änderung der Rechte mehr vorgenommen werden kann. Dieser Fest-
stellungsanspruch stellt das Gegenstück zur Abtretungsklage dar und
führt, ebenso wie die Abtretungsklage selbst, nicht zur Anwendung von
Art. 22 Nr. 4 LugÜ. Im Übrigen wäre das Bundespatentgericht auch zu-
ständig, wenn es um eine Klage gemäss Art. 22 Nr. 4 LugÜ ginge.
8.2.2 Selbst in Fällen einer gültigen Gerichtsstandsvereinbarung kann der
Kläger gestützt auf Art. 31 LugÜ ein anderes als das vereinbarte Gericht
für einstweilige Massnahmen anrufen (BSK LugÜ-Favalli/Augsburger, Art.
31 RZ 133). Die Klägerin hat von diesem Recht keinen Gebrauch ge-
macht, sondern das Gesuch entsprechend der Gerichtsstandsvereinba-
rung eingereicht.
8.2.3 Wie erwähnt, bestreitet der Beklagte, dass die Gerichtsstandsver-
einbarung in act. 2_1 den Gegenstand von EP 111 erfasst. Nach der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Beurteilung der Zuständigkeit
primär auf den vom Kläger eingeklagten Anspruch und dessen Begrün-
dung abzustellen, wobei jedoch das Gericht in Bezug auf die rechtliche
Würdigung der klägerischen Vorbringen nicht an die Auffassung des Klä-
gers gebunden ist. Hängt die Zuständigkeit davon ab, ob Ansprüche aus
einem Vertrag geltend gemacht werden, sind die klägerischen Tatsachen-
behauptungen im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung daraufhin zu über-
prüfen, ob sich aus ihnen auf das Bestehen eines solchen Vertrages
schliessen lässt, ansonsten auf die Klage nicht einzutreten ist. Die vom
Kläger behaupteten Tatsachen, die gleichzeitig für die Zuständigkeit des
angerufenen Gerichts und auch die Begründetheit der Klage erheblich
sind (so genannte doppelrelevante Tatsachen), sind für die Beurteilung
der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Entsprechende Einwände der

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Gegenpartei sind im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich und
sind erst bei der materiellen Beurteilung der Klage zu prüfen (BGE 137 III
32 E. 2.2 und 2.3 m.w.H.).
Unbestrittenermassen ist hier die Vereinbarung zwischen den Parteien
am 6. Juni 2005 bzw. 6. Juni 2006 (act. 2_1) gültig zu Stande gekommen,
wobei diese in Ziff. 9 eine Gerichtsstandsvereinbarung enthält. In der
Vereinbarung wird darauf hingewiesen, dass es um die Technologie der
Herstellung von hochporösen Formlingen mit Hilfe von druckverflüssigten
Treibgasen – explizit anstelle der bekannten Sprühtrocknungstechnologie
(vgl. Präambel in act. 2_1) – geht, während im Titel von EP 111 neben der
Darreichungsform ein "Gefriertrocknungsschritt" erwähnt wird (act. 2_9:
Titel des Patents: Herstellung einer rasch zerfallenden festen Darrei-
chungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrocknungs-
schritt).
Bei einem Sprühtrocknungsverfahren, das im Lichte der Präambel gewis-
sermassen Ausgangspunkt der von der Vereinbarung umfassten Techno-
logie ist, und für welches gemäss Präambel mit dem Verfahren unter Zu-
hilfenahme druckverflüssigter Treibgase eine Alternative zur Verfügung
gestellt werden soll, handelt es sich um ein Verfahren, bei welchem eine
Lösung eines Wirkstoffs oder Wirkstoffgemischs durch eine Düse ver-
sprüht wird. Die versprühte Lösung wird im stromab von dieser Düse an-
geordneten, typischerweise mit Heissluft beaufschlagten Raum getrock-
net, indem das Lösungsmittel von der flüssigen in die Gasphase übergeht
(verdampft), und der Wirkstoff oder das Wirkstoffgemisch getrocknet als
Festkörper in Form eines Pulvers niederschlägt.
Gemäss der unter dem Vertrag gemeinsam entwickelten Alternative
(Wortlaut in der Präambel: anstelle) zum Sprühtrocknungsverfahren unter
Zuhilfenahme druckverflüssigter Treibgase, wie sie in der inzwischen fal-
lengelassenen EP 333 B1 geschützt wurde, wird in diesem Verfahren ein
Pulver mit einem unter Druck verflüssigten Gas oder Gasgemisch in Kon-
takt gebracht, homogenisiert, in Schablonen eingebracht und anschlies-
send dekomprimiert, wobei das verflüssigte Gas oder Gasgemisch von
der flüssigen in die Gasphase übergeht (verdampft), und sich angeblich
eine Tablette mit einer ähnlich porösen Struktur ausbildet, wie sie übli-
cherweise in einem Gefriertrocknungsprozess erhalten wird (act. 12_2,
EP 333 B1 [0009]).

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In einem Gefriertrocknungsprozess, der auch als Lyophilisation oder Sub-
limationstrocknung bekannt ist, wird auf der anderen Seite die Lösung ei-
nes Wirkstoffs oder Wirkstoffgemischs als Ausgangsmaterial tiefgefroren,
d.h. in die feste Phase übergeführt, und anschliessend das Lösungsmittel
direkt in einem Sublimationsprozess von der festen Phase in die Gaspha-
se übergeführt. Je nach Form des Ausgangsmaterials und Prozessbedin-
gungen bleibt der Wirkstoff respektive das Wirkstoffgemisch in Form ei-
nes zusammenhängenden Festkörpers, eines Granulats oder eines Pul-
vers übrig.
Die Patentschrift (EP 111) liegt nicht bei den Akten, und es kann, nach-
dem es sich bei EP 333 (act. 2_5) und EP 111 (act. 2_9) um Patente
betreffend verschiedene Formulierungen für eine Darreichungsform geht,
nicht von vorne herein angenommen werden, EP 111 falle nicht unter die
Vereinbarung (act. 2_1).
Der Titel der EP 111 B1 lautet Herstellung einer rasch zerfallenden festen
Darreichungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrock-
nungsschritt. Titel von Patentanmeldungen oder Patenten geben eine
kurze genaue technische Bezeichnung der Erfindung (vergleiche PatV
Art. 26, analog R 41 (2) b) Ausführungsordnung zum Übereinkommen
über die Erteilung europäischer Patente), sie sind aber naturgemäss nicht
genügend präzise, um zu beurteilen, ob darin genannte Elemente, wie
beispielsweise der Gefriertrocknungsschritt zwingende Elemente für das
Verfahren nach der entsprechenden Erfindung sind, ob es dazu mit ande-
ren Worten immer noch von der Erfindung umfasste Alternativen gibt, und
insbesondere erlauben sie nicht, zu beurteilen, ob neben dem im Titel
genannten Gefriertrocknungsschritt auch noch andere Schritte vorge-
schaltet oder nachgeschaltet sein können. Es kann mit anderen Worten
auf Basis des Titels nicht ausgeschlossen werden, dass das in der EP
111 B1 beschriebene Verfahren beispielsweise einen zusätzlichen Schritt
unter Zuhilfenahme druckverflüssigter Treibgase, wie er in der inzwischen
fallengelassenen und unbestritten unter die Vereinbarung fallende EP 333
B1 geschützt wurde, umfasst.
In Ziff. 2 der Vereinbarung wird denn auch in weiter Umschreibung fest-
gehalten, dass es Ziel der Parteien sei, "weitere Patente zu formulieren
und zur Anmeldung bringen zu können". Dabei sollten diese Patente "so
offen wie möglich formuliert werden, um eine breite Anwendung der Pro-
duktionsidee zu ermöglichen" (act. 2_1).

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Insgesamt ist somit aufgrund der schlüssigen Behauptungen der Klägerin
zunächst davon auszugehen, dass diese Vereinbarung die vorliegende
Streitigkeit mitumfasst. Vorliegend wurde als örtliche Zuständigkeit zwi-
schen den Parteien Möhlin verabredet, weshalb die Gerichte des Kantons
Aargau bis Ende 2011 für die Streitigkeit zuständig waren. In Bezug auf
das Rechtsbegehren 1 ist damit das Bundespatentgericht örtlich zustän-
dig.
8.3. In Rechtsbegehren 2 verlangt die Klägerin, der Beklagten sei zu ver-
bieten, die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht rechtmässige
Eigentümerin von EP 111 sei. Sinngemäss macht die Klägerin geltend,
dass der Beklagte mit diesen tatsachenwidrigen Behauptungen gegen
das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstosse.
Der Beklagte wendet ein, es handle sich um keine vertragsrechtliche Fra-
ge, für welche die Gerichtsstandsklausel in act. 2_1 gelte. Die Gerichts-
stände in Art. 5 LugÜ, insbesondere Art. 5 Nr. 3 LugÜ, sind dispositiver
Natur, d.h. die Parteien können sie durch eine Gerichtsstandsvereinba-
rung nach Art. 23 LugÜ derogieren (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ
20), es sei denn, diese sei nicht ausschliesslich (BSK LugÜ-
Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 21; vgl. BSK LugÜ-Berger, Art. 23 RZ 9).
In act. 2_1 werden allgemein "Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Vertrag" genannt, woraus zu schliessen ist, dass die Ge-
richtsstandsklausel für sämtliche rechtlichen Auseinandersetzungen zwi-
schen den Parteien gilt. Die Klägerin wies in der "Letzten Vertragsofferte"
vom 5. September 2011 ausdrücklich auf die früheren zwischen den Par-
teien abgeschlossenen Vereinbarungen (act. 2_1; act 2_2) hin und bezog
sowohl die Treibgas-Technologie als auch die Gefriertrocknungs-
Technologie in die neue abzuschliessende Vereinbarung ein (act. 2_16).
Wie aus dem Schreiben des Beklagten vom 9. November 2011 hervor-
geht, konnten sich die Parteien insbesondere nicht über die Höhe der Li-
zenzgebühr einigen, und in diesem Zusammenhang hielt der Beklagte
fest, der Lizenznehmer der Klägerin werde über die Streitigkeit der
Rechtsgrundlage des Besitzes an EP 111 zu informieren sein (act. 2_17).
Auch wenn allenfalls in diesem Zusammenhang eine Verletzung des
UWG zu prüfen ist, handelt es sich in erster Linie um eine Streitigkeit, die
mit der Vereinbarung (act. 2_1) zusammenhängt, indem sich die Parteien
in Bezug auf EP 111 und allfällige weitere anzumeldende Patente nicht
über die Höhe der Lizenzgebühren einigen konnten. Das Bundespatent-

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gericht ist deshalb gestützt auf die Gerichtsstandsklausel in act. 2_1 zur
Beurteilung von Rechtsbegehren 2 örtlich zuständig.
9.
Da es sich um einen internationalen Sachverhalt handelt, stellt sich die
Frage nach dem anwendbaren Recht. Diese ist von Amtes wegen zu prü-
fen (BGE 119 II 175 f.; BSK [Basler Kommentar, 2. Aufl., 2007] IPRG-
Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Art. 16 RZ 5). Gemäss Art. 122 Abs. 1 IPRG
unterstehen Verträge über Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates,
in dem derjenige, der das Immaterialgüterrecht überträgt oder die Benut-
zung an ihm einräumt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Nach Art. 122
Abs. 2 IPRG ist eine Rechtswahl zulässig. Das Vertragsstatut bestimmt,
ob eine Übertragung der Rechte inter partes stattgefunden hat (BSK
IPRG-Jegher/Vasella, Art. 121 RZ 10). Vorliegend erklärten die Parteien
auf den strittigen Vertrag das schweizerische Recht anwendbar (act.
2_1). Darauf ist abzustellen.

Materielles
10.
Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorgli-
chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht,
dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu be-
fürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergut-
zumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behaup-
tung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie
aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind
(BGE 130 III 321 E. 3.3; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-
berger, ZPO Kommentar, Art. 261 RZ 25). Die Gegenpartei hat ihre Ein-
reden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen (BGE 132
III 83 E. 3.2; 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.).
11.
Mit Rechtsbegehren 1 verlangt die Klägerin, es sei festzustellen, dass sie
rechtmässige Eigentümerin des Patents EP 111 sei. Der Beklagte wendet
ein, auf Rechtsbegehren 1 sei nicht einzutreten, weil ein solches Feststel-
lungsbegehren nicht einstweilig angeordnet werden könne.

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11.1 Inhalt einer vorsorglichen Massnahme kann gemäss Art. 262 ZPO
jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nach-
teil abzuwenden. Der in Art. 262 ZPO genannte Katalog ist nicht ab-
schliessend (Huber, in: Sutter-Somm/Leuenberger/Hasenböhler, ZPO
Kommentar, Art. 262 RZ 5 f.). Damit stellt sich die Frage, ob im Rahmen
eines vorsorglichen Massnahmeverfahrens die Feststellung einer unge-
wissen Rechtslage verlangt werden kann. Die Lehre geht überwiegend
davon aus, dass ein Feststellungsbegehren nicht Gegenstand eines
Massnahmeverfahrens sein kann. Zur Begründung wird insbesondere
angeführt, dass eine solche richterliche Klarstellung nicht für eine be-
schränkte Zeitdauer getroffen werden könne, sondern den Charakter ei-
ner endgültigen Anordnung (analog zur irreversiblen Massnahme) habe
(vgl. z.B. Lucas David et al., Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl., RZ 649; Johann J. Zürcher, Der
Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss. Zürich 1998,
S. 252 f.; BSK ZGB I-Meili, Art. 28c RZ 4; BSK ZPO-Sprecher, Art. 262
RZ 12 m.w.H.). Zumindest auf dem Gebiet des Schutzes von Immaterial-
güterrechten ist davon auszugehen, dass es sich bei der beantragten
richterlichen Feststellung nicht um eine zulässige Anordnung einer Mass-
nahme im Sinne von Art. 262 ZPO handelt. Damit ist auf das beantragte
Feststellungsbegehren nicht einzutreten. Ob allenfalls in anderen Rechts-
gebieten, insbesondere bei Persönlichkeitsverletzungen, eine vorsorglich
verfügte Feststellung, die für die Zeitdauer des Hauptprozesses be-
schränkt ist, zulässig ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden
(vgl. sic! 1997, 38 E. 4). Es wird von der Klägerin aber auch nicht darge-
tan, inwiefern die beantragte richterliche Feststellung zeitlich begrenzt
wirken könnte.
Im Übrigen wurde seitens der Klägerin im vorliegenden Fall auch kein
Feststellungsinteresse (vgl. dazu z.B. BSK ZPO-Oberhammer, Art. 88 RZ
10) glaubhaft gemacht. Die Frage des Feststellungsinteresses im Sinne
von Art. 74 PatG wird von der Beklagten nicht einmal angesprochen.
Auch dies würde zum Nichteintreten auf das Begehren führen. Zudem
verliert die Klägerin – wie von der Beklagten richtig festgestellt wird (act.
12 RZ 85) – kein Wort über den nicht leicht wieder gutzumachenden
Nachteil hinsichtlich des Rechtsbegehrens 1, womit dieses auch abzu-
weisen wäre.
11.2 Auf Rechtsbegehren 2 ist dagegen einzutreten, nachdem die Kläge-
rin im Rahmen eines vorsorglichen Massnahmeverfahrens dem Beklag-

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Seite 12
ten verbieten lassen kann, gegenüber Dritten zu behaupten, dass die
Klägerin nicht rechtmässige Eigentümerin von EP 111 sei.
12.
Die Klägerin macht geltend, sie sei Eigentümerin des Streitpatents. Sie
müsse sich die Behauptung des Beklagten, ihr Eigentumsanspruch sei
streitig, nicht gefallen lassen. Mit der geäusserten Bestreitung sei ihr
rechtlich geschützter Anspruch verletzt oder bedroht. Der Beklagte mach-
te geltend, er habe der Klägerin über seinen deutschen Rechtsanwalt
einzig mitteilen lassen, nach seiner Überzeugung fehle eine Rechtsgrund-
lage, dass die Rechte an der Erfindung des EP 111 auf die Klägerin über-
gegangen seien, dass diese Frage aber umstritten sei. Eine solche Aus-
sage sei weder unlauter noch sonst wie unrechtmässig, sondern entspre-
che den Tatsachen.
12.1 Die Klägerin macht keine hinreichend klaren Ausführungen darüber,
welchen ihr zustehenden Anspruch sie als verletzt oder gefährdet im Sin-
ne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO erachtet (vgl. act. 2 RZ 23). Sie legt auch
nicht dar, auf welche rechtliche Grundlage sie ihren Anspruch stützt. Sie
behauptet zwar die Fortdauer der Unzumutbarkeit der Rechtsungewiss-
heit als schutzwürdiges Interesse, legt dieses jedoch in keiner Weise
glaubhaft dar. Es fehlen beispielsweise sämtliche Unterlagen über Verträ-
ge mit Lizenznehmern, welche die Unzumutbarkeit aufzeigen könnten.
Eine Verletzung des PatG ist nicht ersichtlich. Es wird aber auch keine
Verletzung der Vereinbarung (act. 2_1) oder des UWG (vgl. Heinrich,
PatG/EPÜ, Art. 1 RZ 196 f.) behauptet, womit kein Anspruch glaubhaft
gemacht ist.
12.2 Die Voraussetzungen für den Erlass eines richterlichen Verbots sind
aber auch dann nicht von der Klägerin hinreichend glaubhaft dargelegt
worden, wenn von der Anwendbarkeit des UWG ausgegangen wird. Ge-
mäss Art. 3 lit. a UWG handelt insbesondere unlauter, wer andere, ihre
Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse
durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen
herabsetzt. Gemäss der Generalsklausel von Art. 2 UWG ist jedes täu-
schende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und
Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren unlauter und
widerrechtlich. Unrichtig ist eine Äusserung, wenn sie nicht den Tatsa-
chen entspricht. Bei gemischten Werturteilen sowie namentlich bei der
Äusserung von Rechtsauffassungen ist der Kern herauszustellen und der
Richtigkeitsprüfung zugänglich, wobei auf den Eindruck des "unbefange-

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Seite 13
nen" Durchschnittsadressaten abgestellt wird (Spitz, RZ 35 zu Art. 3 lit. a
UWG). Insbesondere der Vorwurf rechtswidrigen Verhaltens kann herab-
setzend und damit unlauter sein, wenn die der Rechtsauffassung zu
Grunde liegenden Tatsachenbehauptungen unrichtig, irreführend oder
sonst unnötig verletzend dargestellt werden und so herabsetzend auf ei-
nen anderen Marktteilnehmer abfärben. Die erkennbar als eigene
Rechtsauffassung gemachte Äusserung ist als Werturteil nur dann unlau-
ter, wenn sie unnötig verletzend ist (BGE 93 II 140 ff.; 108 II 225; BGer
4P.183/1995, sic! 1997, 414 E. 5d; Spitz, RZ 57 zu Art. 3 lit. a UWG).
Im Schreiben vom 9. November 2011 führte der Beklagte aus: "Darüber
hinaus wird der Lizenzvertragspartner Ihrer Mandantschaft darüber zu in-
formieren sein, dass es nach Überzeugung von Prof. Y. an einer Rechts-
grundlage für eine Übertragung der Rechte an seiner Erfindung auf die X.
AG fehlt und deren Rechtsinhaberschaft somit zumindest streitig ist" (act.
2_17). Wie aus dem Schreiben hervorgeht, kündigte der Beklagte kei-
neswegs an, selber beliebige Dritte darüber zu informieren, die Klägerin
sei nicht rechtmässige Inhaberin von EP 111, sondern er drückte seine
Erwartung aus, dass der Lizenzvertragspartner über die bestehende
Rechtsunsicherheit zu informieren sei (vgl. act. 12 RZ 29 und RZ 71-74).
Der Beklagte teilte der Klägerin einzig mit, dass nach seiner Überzeu-
gung eine Rechtsgrundlage fehle, dass die Rechte an der Erfindung des
EP 111 auf die Klägerin übergegangen seien, dass diese Frage aber um-
stritten sei. Der Beklagte machte damit eine Tatsachenäusserung, die zu-
treffend ist, wobei er ausdrücklich darauf hinwies, dass es sich um eine
subjektive Rechtsauffassung des Beklagten, die umstritten ist, handelt.
Dabei äusserte er sich in keiner Weise herabsetzend über die Klägerin
und wies sie lediglich darauf hin, der Lizenzvertragspartner sei darüber zu
informieren, dass sich die Klägerin in unzulässiger Weise berühme, Ei-
gentümerin des EP 111 zu sein. Es verstösst grundsätzlich nicht gegen
Art. 3 Bst. a UWG, wenn man guten Glaubens eine Rechtsverletzung be-
hauptet (BGer 4P.183/1995, sic! 1997, 414 E. 5c).
12.3 Insgesamt hat die Klägerin ein unlauteres Verhalten des Beklagten
nicht hinreichend glaubhaft dargelegt, womit Rechtsbegehren 2 abzuwei-
sen ist.



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Kosten- und Entschädigungsfolgen
13.
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig.
14.
Zudem hat die Klägerin dem Beklagten eine Parteientschädigung zu ent-
richten.
15.
Der von der Klägerin genannte Streitwert von CHF 250'000.00 (act. 2 RZ
35) wird vom Beklagten nicht bestritten (act. 12 RZ 32).




Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Massnahmegesuch wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten
werden kann.
2. Die Gerichtsgebühr für das bundespatentgerichtliche Massnahmever-
fahren wird festgesetzt auf CHF 10'000.00.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von
der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 18'000.00 bezogen.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Prozessentschädi-
gung von CHF 10'000.00 zu bezahlen.




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Diese Verfügung geht an:
– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
– die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
– das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit
Gerichtsurkunde)



Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 13. Juni 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Gerichtsschreiber


Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 14. Juni 2012