bpatger · O2012_021 · 2012-06-07 · de
Verletzung, sachliche Zuständigkeit
Sachliche Zuständigkeit national

Sachliche Zuständigkeit national

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets 
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti 
Tri b u n al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
O2012_021 
 
 
 B e s c h l u s s v o m 7 . J u n i 2 0 1 2 
Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), 
Richter Dipl. El. Ing. ETH Daniel Vogel 
Richter Dr. iur. Christoph Gasser 
Richter Dr. iur. Christoph Willi 
Richter Dr. sc. techn. ETH Markus A. Müller 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger 
 
 
Verfahrensbeteiligte 
 Robert Bosch GmbH, Robert Bosch Platz 1, DE-
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Deutschland, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Mathis Berger, Nater 
Dallafior Rechtsanwälte AG, Hottingerstrasse 21, Postfach, 
8024 Zürich, 
Klägerin 
 
 
 gegen 
 
 Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das, 
Eidgenössische Finanzdepartement, Bundesgasse 3, 
3003 Bern, 
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer und/oder 
Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer Marbach & Part-
ner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern 
Beklagte 
 
Gegenstand 
 Verletzung von EP 0 741 373 / sachliche Zuständigkeit 
 
 


O2012_021 
Seite 2 
Rechtsbegehren der Klägerin 
a) gemäss Klage (act. 2_1) 
1.a) Es sei der Beklagten zu verbieten, ein System zum Erfassen der von 
einem Motorfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 3.5 Tonnen in der Schweiz zurückgelegten Fahrstrecke zur 
Gebührenerhebung zu unterhalten und zu betreiben, das die folgen-
den Merkmale aufweist: 
- im Motorfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
3.5 Tonnen ist ein Fahrzeuggerät installiert, das fortlaufend und unab-
hängig vom jeweiligen Ort die gefahrene Fahrstrecke messen kann, 
- zwischen Fahrzeuggerät und Fahrtenschreiber besteht eine technische 
Verbindung, über die das Fahrzeug Gerät Signale erhält, die zur Be-
stimmung der Wegstrecke dienen, 
- an den Landesgrenzen und im Landesinnern sind Feststationen instal-
liert, die die vom Fahrzeuggerät ausgesendeten Daten empfangen kön-
nen, 
- das Fahrzeuggerät kann beim Passieren einer Feststation den aktuellen 
Kilometerstand sowie eine eindeutige Identifikationsnummer an die 
Feststation übermitteln, 
- Die Feststationen leiten die empfangenen Daten zusammen mit Infor-
mationen über Einfahrt in und Ausfahrt aus der Schweiz an eine Zentra-
le zur Erhebung der Gebühren weiter. 
1.b) Eventualiter sei der Beklagten zu verbieten, ein System gemäss 
Rechtsbegehren 1.a) zu benutzen, das zusätzlich zu den Merkmalen 
gemäss Rechtsbegehren 1.a) ein Fahrzeuggerät kennt, das zusätz-
lich mit einer Selbstüberwachung mit Anzeige ausgerüstet ist, die den 
Status des Fahrzeuggeräts (insbesondere das Vorliegen eines Feh-
lers) anzeigt. 
1.c) Eventualiter sei der Beklagten zu verbieten, ein System gemäss 
Rechtsbegehren 1.a) zu benutzen, das zusätzlich zu den Merkmalen 
gemäss Rechtsbegehren 1.a) Feststationen kennt, welche mittels 
Funkkommunikation die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuggerätes 
überprüfen können. 
1.d) Subeventualiter sei der Beklagten zu verbieten, ein System zu be-
nutzen, das die Merkmale gemäss Rechtsbegehren 1.a), 1.b) und 
1.c) erfüllt. 
2. 
Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1. sei unter der Androhung von 
angemessenen Vollstreckungsmassnahmen auszusprechen. 


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Seite 3 
3.a) Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF 
62'466'022.85 samt Zinsen zum Satz von 5 Prozentpunkten seit dem 
12. Mai 2011 zu bezahlen. 
3.b) Eventualiter sei der Betrag, den die Beklagte an die Klägerin zu be-
zahlen hat, gemäss Art. 42 Abs. 2 OR nach richterlichem Ermessen 
zu schätzen. 
3.c) Die Klage erfolgt unter dem Vorbehalt der Nachklage. 
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST soweit anfal-
lend) zulasten der Beklagten. 
 
b) gemäss Eingabe vom 27. Oktober 2011 (act. 2_18): 
1. Es sei der Beklagten zu verbieten, ein System zum Erfassen der von 
einem Motorfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr 
als 3.5 Tonnen in der Schweiz zurückgelegten Fahrstrecke zur Gebüh-
renerhebung zu unterhalten und zu betreiben, das die folgenden 
Merkmale aufweist: 
- Im Motorfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
3.5 Tonnen ist ein Fahrzeuggerät installiert, das fortlaufend und unab-
hängig vom jeweiligen Ort die gefahrene Fahrstrecke messen kann, 
- zwischen Fahrzeuggerät und Fahrtenschreiber besteht eine technische 
Verbindung, über die das Fahrzeuggerät Signale erhält, die zur Bestim-
mung der Wegstrecke dienen, 
- an den Landesgrenzen und im Landesinnern sind Feststationen instal-
liert, die vom Fahrzeuggerät ausgesendeten Daten empfangen können, 
- das Fahrzeuggerät kann beim Passieren einer Feststation den aktuellen 
Kilometerstand sowie eine eindeutige Identifikationsnummer an die 
Feststation übermitteln, 
- die Feststationen leiten die empfangenen Daten zusammen mit Informa-
tionen über Einfahrt in oder Ausfahrt aus der Schweiz an eine Zentrale 
zur Erhebung der Gebühren weiter. 
2. 
Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1. sei unter der Androhung von 
angemessenen Vollstreckungsmassnahmen auszusprechen. 
3.a) Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF 
62'466'022.85 samt Zinsen zum Satz von 5 Prozentpunkten seit dem 
12. Mai 2011 zu bezahlen. 


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Seite 4 
3.b) Eventualiter sei der Betrag, den die Beklagte an die Klägerin zu be-
zahlen hat, gemäss Art. 42 Abs. 2 OR nach richterlichem Ermessen 
zu schätzen. 
3.c) Die Klage erfolgt unter dem Vorbehalt der Nachklage. 
Alles unter Kosten-und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST soweit anfal-
lend) zulasten der Beklagten. 
sowie dem prozessualen Antrag: 
Das Verfahren sei wieder aufzunehmen und der Beklagten eine Frist zur 
Erstattung der Klageantwort anzusetzen. 
 
c) gemäss Stellungnahme zur Teilklageantwort vom 23. Januar 2012 
 (act. 3) 
Es sei die Einrede der Unzuständigkeit abzuweisen und der Beklagten 
eine Frist für die einlässliche Beantwortung der Klage anzusetzen; 
unter Kosten-und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST soweit anfallend) 
zulasten der Beklagten. 
 
Antrag der Beklagten: 
gemäss der nicht einlässlichen Klageantwort vom 2. Dezember 2011 
(act. 2_21) 
1. Auf die Klage vom 12. Mai 2011 sei nicht einzutreten. 
2. Das Verfahren HG110103-O (vor dem Handelsgericht des Kantons Zü-
rich bzw. das vorliegende Verfahren O2012_021) sei auf die Frage der 
Zuständigkeit zu beschränken und es sei ein selbstständiger Entscheid 
über die Frage der Zuständigkeit auszufällen. 
3. Die Frist zur Einreichung einer einlässlichen Klageantwort gemäss 
Verfügung vom 28. Oktober 2011 sei aufzuheben und abhängig vom 
Ausgang der Frage über die Zuständigkeit neu anzusetzen. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin. 
 
 
 


O2012_021 
Seite 5 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 
Vorgeschichte und Prozessablauf 
1. 
Die Robert Bosch GmbH (Klägerin) hat ihren Sitz in Gerlingen-Schiller- 
höhe, Deutschland, und ist als international tätiges Technologie- 
und Dienstleistungsunternehmen insbesondere auf dem Bereich der 
Kraftfahrzeugtechnik tätig (act. 2_1_01; act. 2_1_05). Sie ist Inhaberin 
des europäischen Patents EP 0 741 373 B1 "System zum Erfassen der 
von einem Fahrzeug in einem vorgegebenen Bereich zurückgelegten 
Fahrstrecke", das unter Beanspruchung der Priorität vom 4. Mai 1995 der 
deutschen Patentanmeldung DE 195 16 061 am 20. April 1996 angemel-
det und dessen Erteilung am 19. März 2003 veröffentlicht wurde. Die 
Schweiz ist ein Benennungsland von EP 0 741 373 B1 (act. 2_1_06 bis 
act. 2_1_08). Am 8. Februar 2011 reichte die Klägerin beim Institut für 
Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf Beschränkung des schweize-
rischen Teils von EP 0 741 373 B1 ein (act. 2_1_09). Auf eine entspre-
chende Beanstandung des IGE vom 15. April 2011 (act. 2_1_10) hin be-
antragte die Klägerin beim IGE am 2. und 3. Mai 2011 die Umformulie-
rung des unabhängigen Anspruchs 2 des gemäss Antrag vom 8. Februar 
2011 beschränkten Patents in einen abhängigen Anspruch (nachfolgend 
beschränktes Patent) und eine Teilanmeldung gemäss Art. 25 Abs. 2 
PatG gestützt auf den Anspruch 2 des gemäss Antrag vom 8. Februar 
2011 beschränkten Patents, der zu einem Teilpatent führte (act. 2_1_11 
und act. 2_1_12). Gemäss den Ausführungen der Klägerin hat die Teilung 
des mit Antrag vom 8. Februar 2011 eingeschränkten Klagepatents am 
Gegenstand der von der Klägerin patentierten Erfindung und ihres patent-
rechtlichen Schutzes nichts verändert. Neu sei nur, dass sich die Klägerin 
auf zwei Patente, d.h. das beschränkte Patent und das Teilpatent, stützen 
könne, wobei diese das gleiche Anmelde- und Prioritätsdatum wie das ur-
sprüngliche klägerische Patent (EP 0 741 373 B1) hätten (Art. 25 Abs. 2 
PatG). 
2. 
Die Beklagte ist die Schweizerische Eidgenossenschaft. Für die Erhe-
bung von Abgaben und Steuern ist das Eidgenössische Finanzdeparte-
ments (EFD) und für die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 
(LSVA) grundsätzlich die Zollverwaltung bzw. die Oberzolldirektion zu-
ständig (Art. 5 lit. a Ziff. 2 und 3 Verordnung über eine leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe, Schwerverkehrsabgabeverordnung, SVAV; SR 
641.811). 


O2012_021 
Seite 6 
3. 
Die Klägerin wirft der Beklagten eine Verletzung von EP 0 741 373 B1 vor 
und macht geltend, die schädigende Handlung bestehe in dem Betrieb 
des LSVA-Erfassungssystems. Verletzende Handlungen erfolgten unter 
anderem bei der Erfassung des Grenzübertritts von Fahrzeugen mit 
Fahrzeuggeräten durch fix installierte Bakenanlagen. An der Grenze der 
Schweiz seien mindestens 80 Zollämter mit Bakenanlagen ausgerüstet. 
Des weiteren seien im Landesinneren zu Kontrollzwecken an Autobahnen 
23 Bakenanlagen fix installiert (vgl. act. 2_1_02). Die patentierte Erfin-
dung beschreibe ein Mauterfassungssystem, wie es die Schweiz für die 
LSVA kenne. 
4. 
Am 20. Februar 1994 hatten Volk und Stände den Verfassungsartikel 
36quater über die LSVA angenommen (nunmehr Art. 85 BV). Der Verfas-
sungsauftrag wird mit dem Bundesgesetz über eine leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe 
(Schwerverkehrsabgabegesetz, 
SVAG; 
SR 
641.81) umgesetzt. Die Schwerverkehrsabgabe bezweckt, dass der 
Schwerverkehr die ihm zurechenbaren Wegekosten und Kosten zulasten 
der Allgemeinheit langfristig deckt (Art. 1 Abs. 1 SVAG). Die Abgabe wird 
auf den im In- und Ausland immatrikulierten (in- und ausländischen) 
schweren Motorfahrzeugen und Anhängern erhoben (Art. 3 SVAG), wobei 
sich die Höhe der Abgabe nach dem Gesamtgewicht des Fahrzeugs und 
den gefahrenen Kilometern bemisst (Art. 6 Abs. 1 SVAG). Entsprechend 
der Kompetenz des Bundesrats gemäss Art. 10 SVAG hat dieser Ausfüh-
rungsvorschriften in der Schwerverkehrsabgabeverordnung (SVAV) erlas-
sen. Die Umsetzung und Erhebung der LSVA wurde – abgesehen von ei-
nigen untergeordneten Ausnahmen – der eidgenössischen Zollverwaltung 
übertragen (Art. 5 lit. a Ziff. 2 und 3 SVAV). Die LSVA wird seit dem 1. Ja-
nuar 2001 erhoben und ersetzt die pauschale Schwerverkehrsabgabe. Im 
Gegensatz zum Personentransport, der pauschal veranlagt wird (Art. 4 
Abs. 2 SVAG), wird bei Fahrzeugen für den Gütertransport eine leis-
tungsabhängige Abgabe verlangt (Art. 6 Abs. 1 SVAG). Die abgabepflich-
tige Person hat bei der Ermittlung der Fahrleistung mitzuwirken, wobei 
der Einbau spezieller Geräte zur fälschungssicheren Erfassung der Fahr-
leistung vorgeschrieben werden können; diese sollen nach Möglichkeit 
mit den in der EU vorgeschriebenen Geräten interoperabel sein (Art. 11 
Abs. 1 und 2 SVAG). Die Abgabe wird pro gefahrenen Kilometer und Ton-
ne massgebendes Gewicht bemessen (Art. 14 und 14a SVAV; act. 
2_1_22). 


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Seite 7 
5. 
Bei den inländischen Fahrzeugen wird die Abgabe mit einem von der 
Zollverwaltung zugelassenen elektronischen Messgerät ermittelt. Dieses 
besteht aus dem im Fahrzeug eingebauten Fahrtschreiber bzw. Wegim-
pulsaufnehmer sowie einem Erfassungsgerät (OBU, On-Board-Unit), das 
die massgebende Fahrleistung ermittelt und registriert (Art. 15 Abs. 1 
SVAV). Die OBU wird von der Oberzolldirektion kostenlos abgegeben und 
ist vom Motorfahrzeughalter auf eigene Kosten einzubauen (Art. 15a Abs. 
1 und 3 SVAV). Dabei wird die OBU mit dem Fahrtenschreiber (Tacho-
graph) des Fahrzeugs gekoppelt (act. 2_1_23; act. 2_1_24 S. 4). Da ins-
besondere die inländischen Fahrzeuge sehr lange in der Schweiz unter-
wegs sein können, ohne jemals an die Landesgrenze zu kommen, stehen 
an gewissen Stellen des schweizerischen Autobahnnetzes ortsfeste Ba-
ken (Kontrollanlagen), die mit den OBU kommunizieren (act. 2_1_24 S. 
7). Für die in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeuge ist die Installation 
einer OBU obligatorisch (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 SVAV; vgl. act 2_1_23 S. 
23; act 2_1_24 S. 4). Bei ausländischen Lastwagen kann das Gerät auf 
freiwilliger Basis eingesetzt werden (Art. 26 Abs. 1 SVAV). Ausländische 
Fahrzeuge ohne OBU werden beim ersten Grenzübertritt registriert und 
erhalten eine fahrzeugspezifische Identifikationskarte (ID-Karte). Diese 
weist eine eindeutige Kartennummer auf, und es sind auf ihr die Stamm-
daten des Fahrzeugs gespeichert (act. 2_1_23 S. 38 und 40; act 2_1_24 
S. 6). Diese Daten werden auch im Informatiksystem LSVA gespeichert. 
Bei der Einfahrt in die Schweiz sind vom ausländischen Fahrzeughalter 
die abgaberelevanten Daten am Abfertigungsterminal (AT) einzugeben 
(vgl. Art. 27 Satz 1 SVAV). Für die Distanzermittlung ist der Fahrtschreiber 
massgebend (Art. 27 Satz 2 SVAV). Der auszudruckende entsprechende 
Beleg ist bei der Ausfahrt aus der Schweiz dem Zollpersonal auszuhändi-
gen. Abfertigungsterminals sind an rund 100 Zollämtern installiert (act. 
2_1 _23 S. 37 f.; act. 2_1_06) und sind mit dem Informatiksystem LSVA 
verbunden. Wenn eine ID-Karte in einen Abfertigungsterminal eingeführt 
wird, wird über Abgleich der im zentralen Informatiksystem gespeicherten 
Daten geprüft, ob die Karte noch aktuell ist, und es werden allfällige Än-
derungen vorgenommen (act. 2_1_23 S. 43). Die an den Grenzen sich 
befindenden Baken nehmen den aktuellen Kilometerstand und die Ein- 
bzw. Ausfahrt eines Fahrzeugs in bzw. aus der Schweiz auf, damit das 
System den Beginn bzw. das Ende der Abgabepflicht feststellen kann. 
Gestützt auf diese Daten wird die abgabepflichtige Fahrleistung (soge-
nannte Tonnenkilometer) errechnet und dem Fahrzeughalter periodisch in 
Rechnung gestellt (act. 2_1_23 S. 11; act. 2_1_ 24 S. 5 f.). Sowohl aus-
ländische als auch inländische Fahrzeuge werden von den ortsfesten Ba-


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Seite 8 
ken (zur Zeit 23) erfasst und dabei werden die Daten des OBU über die 
DSRC [Dedicated Short-Range Communication]-Funkverbindung ausge-
lesen und mit den von der Anlage elektronisch gemessenen Daten (Kon-
trollfeld, Fahrzeuglänge etc.) automatisch verglichen (act. 2_1_24 S. 7). 
Ursprünglich handelte es sich bei den OBU um Geräte mit der Bezeich-
nung TRIPON, die vom Konsortium Fela AG/Ascom hergestellt worden 
waren. Seit 2011 werden Geräte mit der Bezeichnung EMOTACH ver-
wendet, die von der Siemens Schweiz AG geliefert werden (act. 2_1_24 
S. 4; vgl. zum Ganzen auch act. 2_1_25, act. 2_1_38, act. 2_1_39, act. 
2_1_40, act. 2_1_41 und act. 2_1_55). 
6. 
Die erstmaligen Investitionskosten für die schweizerischen Behörden im 
Zusammenhang mit diesem System betrugen insgesamt rund CHF 290 
Mio. Darunter fielen die Entwicklung (Erhebungssystem, Erfassungsgerät 
usw.), die Beschaffung und Errichtung der notwendigen strassenseitigen 
Infrastruktur (Bakenanlagen und Hintergrundsystem) und die Beschaffung 
der OBU (act. 2_1_24 S. 2). Der Anteil der Kosten an den Bruttoeinnah-
men sank mit den Jahren und liegt nunmehr bei rund 5 % (act. 2_1_26; 
act. 2_1_27). Die Nettoeinnahmen aus der LSVA stiegen vom Jahr 2001 
von rund CHF 680 Mio. auf rund CHF 1.5 Mia. im Jahr 2010 (act. 2_1_28 
bis act. 2_1_37). 
7. 
Die Beklagte führte im Jahre 1994 für die Entwicklung eines Systems zur 
Erfassung der Fahrleistung ein öffentlich-rechtliches Submissionsverfah-
ren durch (act. 2_21_02). Auch die Klägerin nahm an diesem Submissi-
onsverfahren teil und präsentierte ein entsprechendes Systemkonzept 
(act. 2_21_03). Mit Verfügung vom 21. April 1999 ging der Zuschlag an 
das Konsortium Ascom Systec AG/Fela Management AG, wobei die Ver-
fügung eine Rechtsmittelbelehrung enthielt (act. 2_21_04). Für die stras-
senseitigen Infrastruktur nahm die Beklagte eine weitere öffentliche Aus-
schreibung vor (act. 2_21_05), wobei die Klägerin bei dieser Ausschrei-
bung als Unterlieferantin einer der Bewerberinnen beteiligt war (act. 
2_21_06). Mit Verfügung vom 31. März 1999 ging der Zuschlag an die 
Kapsch AG, wobei jene wiederum eine Rechtsmittelbelehrung enthielt 
(act. 2_21_07). Die Klägerin führte aus, sie habe im Rahmen des Sub-
missionsverfahrens nie das Dokument "Pflichtenheft des Erfassungssys-
tems" der Beklagten (bzw. EVED) vom 29. November 1994 (act. 2_1_42) 
erhalten, wogegen die Beklagte ausführte, nachdem die Klägerin an bei-
den Ausschreibungen (sei es als Bewerberin oder Unterlieferantin) betei-


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Seite 9 
ligt gewesen sei, habe sie vollen Einblick in die damals bereits bekannte 
technische Aufstellung der geplanten LSVA-Erhebungsinfrastruktur ge-
habt. Gemäss Ausführungen der Beklagten erwähnte die Klägerin das am 
20. April 1996 angemeldete Klagepatent mit der Priorität vom 4. Mai 1995 
in den Submissionsverfahren in keiner Weise. Die Klägerin führte dazu 
aus, sie sei im Rahmen der vorliegenden Ausschreibungen nicht ver-
pflichtet gewesen, die Beklagte auf das Klagepatent aufmerksam zu ma-
chen (vgl. act. 2_21 RZ 24; act. 3 RZ 72). 
8. 
Im Rahmen einer zwischen den Parteien seit August 2008 geführten Kor-
respondenz (act. 2_1_43 bis act. 2_1_53) stellte die Beklagte der Kläge-
rin die von ihr verlangte und bis am 15. Mai 2011 befristete Verjährungs-
verzichtserklärung aus (act. 2_1_54). Weitere aussergerichtliche Ver-
gleichsgespräche scheiterten (act. 2_1_55 bis act. 2_1_58). 
9. 
Am 12. Mai 2011 reichte die Klägerin die vorliegende Klage beim Han-
delsgericht des Kantons Zürich ein (act. 2_1), worauf sie mit Eingabe vom 
27. Oktober 2011 das Rechtsbegehren änderte (act. 2_18; act. 2_18_01 
bis act. 2_18_03). 
10. 
Am 2. Dezember 2011 reichte die Beklagte eine nicht einlässliche Klage-
antwort (act. 2_21) ein, mit der sie die sachliche Zuständigkeit des ange-
rufenen (Zivil-) Gerichts bestritt und beantragte, diese Frage sei vorfra-
geweise zu klären. Sie machte insbesondere geltend, bei der LSVA hand-
le es sich um eine öffentlich-rechtliche Abgabe, die der Finanzierung der 
Verkehrsinfrastruktur diene und öffentlich-rechtliche Schuldverhältnisse 
begründe. Bei der LSVA-Erhebungsinfrastruktur handle es sich um ein öf-
fentliches Werk, das im Submissionsverfahren beschafft worden sei. 
Streitgegenstand bilde unter anderem die künftige Unterlassung einer 
hoheitlichen Tätigkeit. Sofern sich die geltend gemachten Ersatzansprü-
che als begründet erweisen würden, würde es sich bei diesem um einen 
öffentlich-rechtlichen Eigentumseingriff handeln. 
11. 
Mit Beschluss vom 17. Januar 2012 überwies das Handelsgericht Zürich 
das Verfahren an das Bundespatentgericht (act. 1). 


O2012_021 
Seite 10 
12. 
Die Klägerin hielt in der Stellungnahme zur Teilklageantwort vom 23. Ja-
nuar 2012 (act. 3) fest, im vorliegenden Fall gehe es um eine Patentver-
letzung, bei der es sich um eine rein privatrechtliche Auseinandersetzun-
gen handle, die von Zivilgerichten zu beurteilen sei. In den Fällen, in wel-
chen der Patentschutz mittelbar mit öffentlichen Interessen konfligiere, 
sehe das Patentgesetz abschliessend die Möglichkeiten des privatrechtli-
chen Lizenzvertrags (Art. 40 und Art. 40e Abs. 1 PatG), der Erteilung ei-
ner Zwangslizenz (Art. 40 und Art. 40e Abs. 6 PatG) sowie das vom Ge-
meinwesen einzuleitende Verfahren um Enteignung des Patents (Art. 32 
PatG) vor. Die Beklagte könne sich nicht auf öffentliches Recht des Bun-
des stützen, da keine solche Regelung sie dazu berechtige, form- und 
entschädigungslos ins Klagepatent der Klägerin einzugreifen. Die Partei-
en reichten am 26. März bzw. 11. April 2012 weitere Eingaben ein (act. 7 
und 9). 
 
Prozessuales 
13. 
Das Bundespatentgericht ist gemäss Art. 41 PatGG für die Beurteilung 
der per 1. Januar 2012 bei den kantonalen Gerichten anhängigen Verfah-
ren, die nach Art. 26 PatGG in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, zu-
ständig, sofern die Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt wurde. 
Anwendbar ist gemäss Art. 10 Abs. 2 der Richtlinien zum Verfahren vor 
dem Bundespatentgericht vom 28. November 2011 (www.bpatger.ch) die 
schweizerische Zivilprozessordnung (SR 272). Das Bundespatentgericht 
ist somit zuständig zur Beurteilung der vorliegenden Vorfrage betreffend 
sachliche Zuständigkeit. Dabei sind die von der Klägerin behaupteten 
Tatsachen, die sowohl für die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts als 
auch für die Begründetheit der Klage erheblich sind (sog. doppelrelevante 
Tatsachen), für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen 
(BGE 137 III 32 E. 2.3 mit Hinweisen). 
14. 
Die Frage der Zuständigkeit ist gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO eine Pro-
zessvoraussetzung, die das Gericht nach Art. 60 ZPO von Amtes wegen 
prüft. Verneint das Gericht seine sachliche Zuständigkeit, tritt es in An-
wendung von Art. 59 Abs. 1 ZPO auf die Klage nicht ein. 


O2012_021 
Seite 11 
15. 
Die Klägerin hielt fest, vorliegend greife die Beklagte mit der Herstellung 
und dem Betrieb des LSVA-Systems in den Ausschliesslichkeitsbereich 
des Klagepatents (Art. 8 PatG) ein und verletzte damit das klägerische 
Ausschliesslichkeitsrecht (Art. 66 PatG). Gemäss Vorbringen der Beklag-
ten ist die Nutzung der LSVA-Erhebungsinfrastruktur hoheitlicher Natur 
und erfolgt im öffentlichen Interesse. 
15.1 Art. 8 PatG verschafft der Klägerin als Inhaberin von EP 0 741 373 
ein eigentumsähnliches Ausschliesslichkeitsrecht, das privatrechtlich um-
schrieben ist. Wenn dieses Ausschliesslichkeitsrecht verletzt wird, kann 
der Patentinhaber den Verletzer zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung 
ziehen. Privatrechtlich wird auch geregelt, welche Ansprüche einem Pa-
tentinhaber gegenüber einem Verletzer aufgrund der Patentverletzung 
zustehen (Art. 72-74 PatG). Seit 1. Januar 2012 ist das Bundespatentge-
richt als erstinstanzliches Patentgericht des Bundes ausschliesslich für 
solche Zivilklagen zuständig (Art. 1 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 lit. a 
PatGG). 
15.2 Im Patentgesetz finden sich verschiedene Regelungen im Zusam-
menhang mit öffentlichen Interessen. 
15.2.1 Art. 40 Abs. 1 PatG räumt demjenigen, dessen Lizenzgesuch vom 
Patentinhaber abgelehnt worden ist, bei Vorliegen eines öffentlichen Inte-
resses die Möglichkeit ein, auf eine Lizenzerteilung zu klagen. Der Begriff 
des öffentlichen Interesses ist im Einzelfall zu konkretisieren, wobei dies 
nicht allein durch die Ausschliesslichkeitsstellung des Inhabers begründet 
werden kann. Besondere Umstände, welche die Erteilung einer Lizenz im 
öffentlichen Interesse als erforderlich erscheinen lassen, liegen insbeson-
dere vor, wenn die Ausübung des Patents als Missbrauch erscheint; dies 
ist insbesondere auch bei einem Kartellrechtsmissbrauch der Fall (Thierry 
Calame, Patentrecht, in: SIWR IV, S. 497 ff.; Stieger, in: Bertschinger/ 
Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, RZ 
13.330 ff.). Dabei ist die Einleitung einer Klage nötig, wogegen eine blos-
se Einrede gegen den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers nicht 
genügt (HG ZH 02.07.1996, sic! 1997, S. 208 E. 6.2; Heinrich, PatG/EPÜ, 
RZ 3 zu Art. 40). Art. 40 PatG setzt voraus, dass sich zuvor der Berechtig-
te um die Erteilung einer vertraglichen Lizenz in den in Art. 36 - 40d PatG 
aufgeführten Fällen bemüht hatte, ausser es liege ein nationaler Not-
stand, eine äusserste Dringlichkeit oder ein öffentlicher, nichtgewerblicher 
Gebrauch vor (Art. 40e Abs. 1 PatG). Dabei ist es aber nötig, dass sich 


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Seite 12 
der Patentgegner schon vor der Aufnahme der verletzenden Handlungen 
um eine Lizenz bemüht hat (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu Art. 40e; Cala-
me, SIWR IV, S. 490 ff.). Der Richter entscheidet über Erteilung und Ent-
zug der Lizenz, über deren Umfang und Dauer sowie über die zu leisten-
de Vergütung (Art. 40e Abs. 6 PatG). Bei dieser Klage um Erteilung einer 
Zwangslizenz handelt es sich um eine Zivilklage im Sinne von Art. 26 
Abs. 1 lit. a PatGG (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 8 zu Art. 40e). Diese Be-
stimmungen sind jedoch vorliegend nicht unmittelbar anwendbar, nach-
dem die Beklagte nicht behauptete, sie habe sich um einen Lizenzvertrag 
mit der Klägerin bemüht, und sie hat auch keine Klage auf Erteilung einer 
Lizenz eingereicht. 
15.2.2 Wenn kein Lizenzvertrag abgeschlossen werden kann und eine 
Zwangslizenz nicht ausreicht, kann der Bundesrat ein Patent ganz oder 
zum Teil enteignen, wobei der Enteignete Anspruch auf volle Entschädi-
gung hat (Art. 32 Abs. 1 und 2 PatG; Stieger, in: Bertschinger/Münch/ 
Geiser, RZ 13.318). Die Enteignung ist auch bei schweizerischen Teilen 
europäischer Patente möglich (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 1 zu Art. 32). 
Wiederum ist ein öffentliches Interesse erforderlich, wobei dieses grund-
sätzlich übereinstimmend ist mit dem diejenigen im Enteignungsrecht 
(Bundesgesetz über die Enteignung vom 20. Juli 1930, EntG, SR 711; 
Heinrich, PatGG/EPÜ, RZ 2 zu Art. 32). Zuständig für die Enteignung ist 
der Bundesrat (Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, RZ 13.357). Ge-
mäss Art. 32 Abs. 2 PatG ist der II. Abschnitt des Enteignungsgesetzes 
anwendbar, der aber nur die Grundsätze über die Höhe der Entschädi-
gung enthält, nicht aber organisatorische Bestimmungen. Bei der Enteig-
nung gemäss Enteignungsgesetz unterliegt der Entscheid der Schät-
zungskommission der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 
(Art. 77 Abs. 1 EntG). In der Lehre wird davon ausgegangen, dass der 
Bundesrat in der Enteignungsverfügung die Höhe der Entschädigung 
festlegen muss. Gegen die Verfügung des Bundesrats steht die Be-
schwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen, und letztinstanzlich 
entscheidet das Bundesgericht nach Art. 82 lit. a BGG im Verfahren der 
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, wogegen eine di-
rekte Klage beim Bundesgericht in Bezug auf die Höhe der Entschädi-
gung nicht mehr vorgesehen ist (Art. 120 BGG; Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 5 
zu Art. 32; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, RZ 13.354). Während 
eine Zwangslizenz auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen ist, wird 
über die Enteignung und deren Entschädigung in einem öffentlich-
rechtlichen Verfahren entschieden (Stieger, in: Bertschinger/Münch/Gei- 
ser, RZ 13.360). Zwangslizenz wie auch Enteignung setzen das Bestehen 


O2012_021 
Seite 13 
eines öffentlichen Interesses voraus, wobei jedoch Art. 32 PatG nicht 
subsidiär zu Art. 40 PatG ausgestaltet ist. Es ist aber der verfassungs-
mässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten, womit eine 
Enteignung nur vorgenommen werden darf, wenn das angestrebte Ziel 
nicht auch mit dem weniger einschneidenden Mittel, das heisst mit einer 
Zwangslizenz nach Art. 40 PatG, erreicht werden kann (Stieger, in: Bert-
schinger/Münch/Geiser, RZ 13.361 f.). 
15.2.3 Insgesamt ist festzuhalten, dass das Patentgesetz unter Hinweis 
auf das Enteignungsgesetz für die Enteignung ein öffentlich-rechtliches 
Verfahren vorsieht, wogegen ein Anspruch auf eine Zwangslizenz auf 
dem Zivilrechtsweg geltend zu machen ist. Bei der Enteignung wie auch 
bei der Zwangslizenz ist das Bestehen eines öffentlichen Interesses vor-
ausgesetzt, woraus zu schliessen ist, dass die Voraussetzung des öffent-
lichen Interesses im Patentrecht nicht einzig entscheidendes Kriterium für 
die Abgrenzung zwischen einer streitigen Zivilsache und dem öffentlichen 
Recht sein kann. Wie erwähnt, ist weder Art. 32 PatG noch Art. 40 PatG 
anwendbar, da die Beklagte nicht selber aktiv geworden ist, um das frag-
liche öffentliche Interesse geltend zu machen. Dabei lag allein bei der Be-
klagten der Entscheid, ob sie von der Rechtsbeständigkeit des Klagepa-
tents und dessen Verletzung durch sie ausging oder annahm, das Klage-
patent sei nichtig und/oder nicht verletzt, womit sich die Einholung eines 
Benutzungsrechts oder die Erwirkung einer Zwangslizenz erübrige (vgl. 
act. 7 RZ 6 ff.). 
In Bezug auf die Frage, ob die Beklagte möglicherweise mit dem von ihr 
angewendeten LSVA-Erfassungssystem das Klagepatent verletzt, ist sie 
nicht selber gegenüber der Klägerin hoheitlich tätig geworden, womit die 
Unterscheidung von hoheitlicher und nicht hoheitlicher Tätigkeit für die 
Frage, ob das Bundespatentgericht vorliegend zuständig ist, von unter-
geordneter Bedeutung erscheint. Nachdem die Beklagte nicht vor Auf-
nahme ihrer hoheitlichen Tätigkeit (Erstellung und Inbetriebnahme des 
LSVA-Erfassungssystems) ein Verfahren betreffend Zwangslizenz bzw. 
Enteignung eingeleitet hatte, nahm sie eine allfällige Verletzung von Pa-
tenten Privater in Kauf. Eine allenfalls eingetretene Patentverletzung kann 
nicht rückgängig gemacht, sondern nur mit der Zusprechung von Scha-
denersatz ausgeglichen werden. Diese Überlegungen führen eher zum 
Schluss, dass es sachgerechter ist, die Fragen, ob eine Verletzung der 
Klagepatente tatsächlich erfolgt ist und ob allenfalls dafür der Klägerin ein 
Ersatzanspruch zusteht, in einem zivilrechtlichen Verfahren zu klären. 
Wie erwähnt, kann dem Patentgesetz keine eindeutige Aussage ent-


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Seite 14 
nommen werden, ob es sich bei solchen Verfahren um zivilrechtliche oder 
öffentlich-rechtliche Verfahren handelt. Wie bereits ausgeführt, ist es Ziel 
des Bundespatentgerichtsgesetzes, dass ein fachlich kompetentes Ge-
richt über Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit und Verletzung von Paten-
ten entscheidet. Während das Enteignungsgesetz für den Fall, dass eine 
Einigung über die Entschädigung nicht zu Stande kommt, eine fachlich 
kompetente Schätzungskommissionen vorsieht, steht ein solches Institut 
bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten auf dem Gebiet des Patentrechts 
nicht zur Verfügung. Auch dieser Umstand spricht dafür, dass das Bun-
despatentgericht für die vorliegende Streitigkeit zuständig ist, unabhängig 
davon, ob sich im vorliegenden Verfahren neben zivilrechtlichen allenfalls 
auch öffentlich-rechtliche Fragen stellen. 
15.2.4 Die Beklagte brachte in act. 7 (RZ 4 f.) vor, die Rechtsbeständig-
keit des Klagepatents und dessen Verletzung sowie die Frage, ob es sich 
überhaupt um eine gewerbliche Nutzung im Sinne von Art. 8 PatG han-
delt, könnten vorfrageweise in einem zivilrechtlichen Verfahren geprüft 
werden. Nach Klärung dieser Vorfragen wäre die Klägerin gehalten ge-
wesen, mit den dafür zur Verfügung stehenden öffentlich-rechtlichen Ver-
fahren ihre (bestrittenen) Entschädigungsansprüche gegenüber der Be-
klagten geltend zu machen. Auf die vorliegende Leistungsklage (zivil-
rechtliche Unterlassungs- und Entschädigungsansprüche) könne deshalb 
nicht eingetreten werden. Die Klägerin habe es unterlassen, beim Bun-
despatentgericht eine selbständige zivilrechtliche Feststellungklage 
betreffend die Vorfragen einzureichen. Eine solche Unterscheidung lässt 
sich aber dem Patentgesetz nicht entnehmen. Erkennt also das angeru-
fene Gericht, dass die Verletzung eines rechtsbeständigen Patents vor-
liegt, hat es die Folgen dieser Verletzung ebenfalls nach dem Patentge-
setz (Art. 72 ff. PatG) zu beurteilen unabhängig davon, ob es sich um Un-
terlassungs- (Art. 72 PatG) und/oder Wiedergutmachungsansprüche (Art. 
73 PatG) handelt. 
16. 
Für den Fall, dass diesen Überlegungen gefolgt werden kann, bleibt auf 
den Einwand der Beklagten einzugehen, die Nutzung der LSVA-
Erhebungsinfrastruktur sei hoheitlicher Natur, weshalb es sich bei der vor-
liegenden Patentverletzungsklage um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit 
handle. 
16.1 Gemäss Art. 1 lit. a ZPO regelt dieses Gesetz das Verfahren für 
streitige Zivilsachen. Solche liegen vor, wenn es um Streitigkeiten zwi-


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Seite 15 
schen zwei gleichberechtigten Subjekten geht, d.h. zwischen zwei oder 
mehreren natürlichen oder juristischen Personen in ihrer Eigenschaft als 
Träger privater Rechte, wobei deren Gegenstand zivilrechtlich geregelt ist 
und die in einem kontradiktorischen Verfahren durch ein Gericht einer 
endgültigen Regelung zugeführt werden sollen (BGE 107 II 499 E. 2b; 
KUKO ZPO-Schott, Art. 1 RZ 8). Nach der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung gilt ein Verfahren als Zivilsache, wenn es auf die endgültige, 
dauernde Regelung zivilrechtlicher Verhältnisse durch behördlichen Ent-
scheid abzielt (BGE 123 III 346 E. 1a; 120 II 11 E. 2a; BSK ZPO-Vock, 
Art. 1 RZ 3). Das Bundesgericht stützt sich für die Abgrenzung des öffent-
lichen vom privaten Recht auf verschiedene Theorien (dazu und zum fol-
genden BGE 128 III 250 E. 2a; 126 III 431 E. 2c/bb; GVP SG 2004 Nr. 37; 
je m.w.H.). Nach der Subordinationstheorie liegt dann öffentliches Recht 
vor, wenn der Staat dem Privaten hoheitlich gegenübertritt; die Interes-
sen- und Funktionstheorie unterscheidet danach, ob private oder öffentli-
che Interessen verfolgt bzw. öffentliche Aufgaben erfüllt werden; die mo-
dale Theorie stellt auf die mit einer Regelung verbundene Sanktion ab. 
Diese Theorien werden vom Bundesgericht kombiniert im Sinne eines 
Methodenpluralismus auf den Einzelfall angewandt, soweit sie sich am 
besten zur Lösung der konkreten Fragestellung eignen. Dabei ist zu be-
achten, dass die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privat-
recht ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt. Vorliegend sollen nicht 
Normen als privat- oder öffentlich-rechtlich qualifiziert werden, sondern 
das 
Rechtsverhältnis 
zwischen 
den 
Parteien 
(vgl. 
auch 
Häfe-
lin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, 
RZ 253 ff.; KUKO ZPO-Schott, Art. 1 RZ 9 f.; BSK ZPO-Vock, Art. 1 RZ 4; 
Sutter-Somm/Klingler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO 
Komm., Art. 1 RZ 4; Sutter-Somm, ZPO, 2012, RZ 64 f.). 
16.2 Zu unterscheiden ist zwischen dem Verhältnis der Beklagten zu den 
Personen, die in Bezug auf die LSVA abgabepflichtig sind (Art. 5 Abs. 1 
SVAG), und demjenigen zur Klägerin, die der Beklagten eine Patentver-
letzung vorwirft. Bei der Erhebung der LSVA handelt es sich um eine öf-
fentlich-rechtlich Abgabe, die der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur 
dient (Art. 85 BV). Die LSVA ist auch Teil der Umsetzung der Alpen-
schutzbestimmung gemäss Art. 84 BV, die eine Verlagerung des alpen-
querenden Verkehrs auf die Schiene zum Ziel hat. Damit hat die LSVA 
auch Lenkungscharakter und ist somit eine Zweck- und Lenkungssteuer 
(BBl 1996, V, S. 524 ff.; vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 2668). Die Be-
klagte handelt somit in Bezug auf die abgabepflichtigen Personen (Art. 5 
SVAG) hoheitlich, und sie begründet dabei öffentlich-rechtliche Schuld-


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Seite 16 
verhältnisse, die sich nicht nach dem Obligationenrecht, sondern nach 
dem SVAG bzw. der SVAV richten. Es gilt die Offizialmaxime. Auch wenn 
die abgabepflichtigen Personen bei der Ermittlung der Fahrleistung mit-
zuwirken haben (Art. 11 Abs. 1 SVAG), erfolgt die Erhebung der abgabe-
relevanten Daten im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Verfahrens. 
Auch bei der LSVA-Erhebungsinfrastruktur handelt es sich um ein öffent-
liches Werk. Dieses stellt sicher, dass die Abgabe entsprechend Art. 85 
BV und Art. 1 SVAG leistungsabhängig erhoben werden kann (vgl. Art. 6 
SVAG). Insgesamt ist die LSVA-Erhebungsinfrastruktur Teil des Verwal-
tungsvermögens der Beklagten und dient ausschliesslich öffentlichen 
Zwecken. Dies gilt auch für die OBU, die kostenlos abgegeben werden, 
während nicht mehr benötigte Geräte der Oberzolldirektion zurückzuge-
ben sind (Art. 15a Abs. 1 und 2 SVAV). 
Unbestrittenermassen ausschliesslich hoheitlich handelt somit die Be-
klagte in Bezug auf das Rechtsverhältnis zwischen ihr und den (bezogen 
auf die LSVA) abgabepflichtigen Personen. Die Klägerin wendet nun ein, 
in Bezug auf das Verhältnis zu ihr sei der Umstand, dass die LSVA hoheit-
lich erhoben werde, ohne Bedeutung, da eine Patentverletzung immer 
privatrechtlicher Natur sei. Die Beklagte räumte selber ein, dass die ge-
mäss Art. 6 SVAG zur erhebenden Daten auch mit einem anderen techni-
schen System als der heute verwendeten LSVA-Erhebungsinfrastruktur 
hätten erhoben werden können (act. 2_21 RZ 48; vgl. act. 3 RZ 64). Be-
stehen aber technische Alternativen, kann das öffentliche Interesse an 
der Erhebung der Abgabe nicht ohne weiteres eine allfällige Patentverlet-
zung rechtfertigen. 
17. 
Die Klägerin machte geltend, es gehe vorliegend nicht um ein hoheitli-
ches Handeln der Beklagten betreffend Erhebung der LSVA, sondern um 
die Verletzung des Patents der Klägerin, das die technische Lösung be-
schreibe, wie solche Gebühren veranlagt werden könnten, mithin um die 
administrative Hilfstätigkeit der Beklagten. Es würden deshalb im Sinne 
von Art. 11 Abs. 1 des Verantwortlichkeitsgesetzes (VG; SR 170.32) die 
privatrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung gelangen (act. 2_1 RZ 3; 
act. 3 RZ 48 ff., RZ 66, RZ 69 f.). Gemäss der Auffassung der Beklagten 
ist die administrative Hilfstätigkeit Teil der Bedarfsverwaltung, wogegen 
Steuern und Abgaben reine Eingriffsverwaltung darstellen würden (act. 
2_21 RZ 15 ff.). 


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Seite 17 
17.1. Ist ein Bereich der staatlichen Tätigkeit abschliessend öffentlich-
rechtlich geregelt, so ist es dem Staat nicht gestattet, sich privatrechtlich 
zu betätigen. Liegt jedoch keine abschliessende öffentlich-rechtliche Re-
gelung vor, so ist zu prüfen, ob nach deren Sinn und Zweck öffentlich-
rechtliches oder privatrechtliches Handeln geboten ist (Häfelin/Müller/ 
Uhlmann, RZ 275). Ein Fall des zulässigen privatrechtlichen Handelns 
des Staates ist die administrative Hilfstätigkeit. Darunter ist jene Tätigkeit 
des Gemeinwesens zu verstehen, durch die es sich die zur Erfüllung der 
öffentlichen Aufgaben notwendigen Sachgüter und Leistungen beschafft 
(Bedarfsverwaltung). Der Staat schliesst dabei privatrechtliche Verträge 
ab, etwa bei der Beschaffung von Büromaterial, Errichtung von öffentli-
chen Bauten oder der Rüstungsbeschaffung (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 
279 f.; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., 
Bern 2009, § 42 RZ 4). Auch die Beschaffung von Gütern und Leistungen 
im Rahmen einer öffentlichen Beschaffung (Submission) stellt Bedarfs-
verwaltung dar. Unter den Begriff der öffentlichen Beschaffung fallen alle 
Geschäfte, bei denen der Staat bei Privaten als Nachfrager von Gütern 
oder Dienstleistungen auftritt, die er für die Erfüllung seiner Aufgaben be-
nötigt (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 294). Insbesondere die Beschaffung 
der erforderlichen Geldmittel durch Steuern und Abgaben und auch etwa 
die Enteignung sind jedoch nicht Teil der Bedarfsverwaltung, sondern 
stellen reine Eingriffsverwaltung dar, die in der Regel hoheitlicher Natur ist 
(Tschannen/Zimmerli/Müller, S. 25 f.; Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 27 ff.). 
17.2 Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Erhebung von Steuern 
und Abgaben durch die Beklagte, insbesondere die Veranlagung und der 
Bezug der LSVA, reine Eingriffsverwaltung und damit öffentlich-
rechtliches Handeln der Beklagten darstellen. In gleicher Weise steht 
auch fest, dass, wenn die Beklagte, um die Steuern und Abgaben, insbe-
sondere die LSVA, erheben zu können, Verträge mit Lieferanten betref-
fend Güter oder zu erbringende Dienstleistungen abschliesst, diese pri-
vatrechtlich sind. Die Klägerin als Inhaberin des Klagepatents ist aber 
weder abgabepflichtige Person im Sinne von Art. 6 SVAG noch war sie 
Lieferantin von Gütern oder Dienstleistungen für die Beklagte aufgrund 
eines privatrechtlichen Vertrages. Auch wenn die LSVA-Erhebungsinfra- 
struktur von Dritten aufgrund von privatrechtlichen Verträgen erstellt wur-
de, dient sie in direkter Weise der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben 
und ist damit Teil des Verwaltungsvermögens der Beklagten. Die Nutzung 
der LSVA-Infrastruktur ist öffentlich-rechtlich Natur, wobei jedoch entge-
gen der Ansicht der Beklagten (act 2_21 RZ 18) damit noch nicht ent-
schieden ist, ob auch die Beurteilung einer mit der Nutzung der LSVA-


O2012_021 
Seite 18 
Infrastruktur verbundenen behaupteten Patentverletzung als öffentlich-
rechtlich zu qualifizieren ist. In Übereinstimmung mit den Ausführungen 
der Klägerin (act. 3 RZ 51) ist davon auszugehen, dass vorweg eine all-
fällige 
Patentverletzung 
durch 
die 
Herstellerfirmen 
der 
LSVA-
Erhebungsinfrastruktur erfolgte, die betreffend das Klagepatent über kei-
ne Lizenzvereinbarung mit der Klägerin verfügten. Mithin erfolgte eine all-
fällige Verletzung des Klagepatents durch die vertragsmässige Erstellung 
der Anlagen durch die privaten Herstellerfirmen und findet allenfalls ihre 
Fortsetzung mit dem Betrieb der Anlagen durch die Beklagte. Wären die 
Herstellerfirmen von der Klägerin wegen Verletzung des Klagepatents be-
langt worden, wäre zur Beurteilung der Patentverletzungsklage unzwei-
felhaft das Bundespatentgericht zuständig. Es stellt sich somit die Frage, 
ob eine allfällige Patentverletzung, die ursprünglich auf dem Zivilrechts-
weg hätte beurteilt werden müssen, nunmehr eine öffentliche-rechtliche 
Streitigkeit darstellt, nachdem der Bund die Anlagen von den Hersteller-
firmen übernommen hat und nunmehr zur Erfüllung einer öffentlich-
rechtlichen Aufgabe, d.h. der Erhebung der LSVA, betreibt. 
18. 
Es ist nachfolgend zu prüfen, ob hier aufgrund der vom Bundesgericht 
entwickelten Kriterien von einer privat- oder öffentlich-rechtlichen Streitig-
keit auszugehen ist. 
18.1 Wie erwähnt, wurde die LSVA-Infrastruktur im Rahmen eines Sub-
missionsverfahrens beschafft (vgl. act. 2_21_02 bis act. 2_21_07). Vor-
weg ist festzuhalten, dass es im vorliegenden Verfahren betreffend Zu-
ständigkeit des Bundespatentgerichts nicht von Bedeutung ist, ob die 
Klägerin das am 4. Mai 1995 angemeldete Klagepatent im Rahmen des 
Submissionsverfahrens betreffend LSVA-Erhebungsinfrastruktur erwähnt 
hat oder nicht, und es ist vorliegend auch irrelevant, ob die Klägerin die 
Zuschlagsverfügungen angefochten hat oder nicht (vgl. act. 2_21 RZ 21). 
Die Beklagte machten geltend, der Umstand, dass die LSVA-
Erhebungsinfrastruktur im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Verfahren 
beschafft worden seien und die Zuschlagsverfügungen in einem öffent-
lich-rechtlichen Verfahren hätten überprüft werden können, spreche klar 
für den öffentlich-rechtlichen Charakter der vorliegenden Streitsache (act. 
2_21 RZ 23). 
Wie erwähnt, ist der Staat berechtigt, zur Erfüllung der öffentlichen Auf-
gaben mit Dritten privatrechtliche Verträge abzuschliessen, um Güter und 
Leistungen zu beschaffen. Der Staat kann sich dabei nicht dem öffentli-


O2012_021 
Seite 19 
chen Recht entziehen, das für die Fragen der Zuständigkeit und des Ver-
fahrens der Willensbildung massgeblich bleibt. Zu unterscheiden ist dabei 
zwischen dem privatrechtlichen Vertragsschluss und der dem Vertrags-
schluss vorangehenden Verfahren der internen Willensbildung der Be-
hörden, die dem öffentlichen Recht untersteht (Häfelin/Müller/Uhlmann, 
RZ 287 ff.). Vorliegend geht es indessen nicht um die Frage, ob öffentli-
ches Recht verletzt worden ist, nachdem der Zuschlag für die LSVA-
Erhebungsinfrastruktur nicht an die Klägerin sondern an andere private 
Unternehmen erfolgt war. Die Zuschlagsverfügung hätte in einem öffent-
lich-rechtlichen Verfahren überprüft werden können, nicht aber die Frage, 
ob ein Drittunternehmen, das an der Submission teilgenommen hatte, das 
Klagepatent der Klägerin verletzt. Damit ist der Umstand, dass ein Sub-
missionsverfahren durchgeführt worden war, nicht geeignet, die vorlie-
gende Streitsache als öffentlich-rechtlich zu qualifizieren. 
18.2 Gemäss der Subordinationstheorie liegt öffentliches Recht vor, wenn 
der Staat im Rahmen der streitigen Tätigkeit hoheitlich auftritt (zum Bei-
spiel Enteignung), wogegen sich im Privatrecht gleichgeordnete Subjekte 
gegenüberstehen (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 253 f.). Wie erwähnt, ist 
vorliegend nicht von Bedeutung, dass die Beklagte gegenüber den abga-
bepflichtigen Personen hoheitlich auftritt. Die Beklagte ist aber auch nicht 
gegenüber der Klägerin hoheitlich aufgetreten, indem sie etwa das Kla-
gepatent enteignet hätte. 
Die Klägerin wiederum stützt sich auf das Ausschliesslichkeitsrecht ge-
mäss Art. 8 PatG und zieht gestützt auf Art. 66 PatG die Beklagte wegen 
Verletzung des Klagepatents zivilrechtlich zur Verantwortung. Die Kläge-
rin tritt damit aufgrund der von ihr behaupteten Patentverletzung – worauf 
im Sinne der doppelrelevanten Tatsachen allein abzustellen ist – als 
gleichgeordnetes Rechtssubjekt der Beklagten gegenüber. Es liegt auch 
nicht der Fall vor, dass die Anwendung eines patentierten Verfahrens ge-
gen öffentlich-rechtliche Verbote verstossen würde, wobei klarerweise ein 
Patent nicht von der Einhaltung der übrigen Rechtsnormen befreit (Hein-
rich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu Art. 8). Ob die allenfalls verletzenden Handlun-
gen der Beklagten auch gewerbsmässig im Sinne von Art. 8 Abs. 1 PatG 
sind, braucht (vorerst) nicht geprüft zu werden. 
18.3 Gemäss der Interessen- und Funktionstheorie gehören dem öffentli-
chen Recht diejenigen Rechtsnormen an, die ausschliesslich oder vor-
wiegend auf die Verwirklichung öffentlicher Interessen gerichtet sind und 
die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe oder die Ausübung einer öffentli-


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Seite 20 
chen Tätigkeit regeln (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 255 ff.). Ohne Zweifel 
nimmt die Beklagte im Rahmen der LSVA-Erhebung öffentliche Interes-
sen wahr. Auch funktionell handelte es sich um eine öffentliche Aufgabe, 
dadurch dass die Beklagte den Schwerverkehr lenkt und die durch den 
Schwerverkehr verursachten Kosten finanziert (vgl. BGE 118 II 217 ff. – 
Chefärzte; 126 III 370 ff. – Notar). Diese öffentlichen Interessen und Auf-
gaben stehen in einem Spannungsverhältnis zum Ausschliesslichkeits-
recht des Patentinhabers gemäss Art. 8 PatG, der auf ein typisch privates 
Interesse gerichtet ist. Entgegen den Ausführungen der Klägerin (act. 3 
RZ 37) ist aber die von ihr gezogene Analogie zur Abwehrwirkung dingli-
cher Eigentumsrechte nicht einschlägig, da in gewissen Fällen, insbeson-
dere bei Immissionen aus dem Flugbetrieb, der Zivilrichter nicht befugt 
ist, in einem zum Enteignungsverfahren parallelen Verfahren zu prüfen, 
ob übermässige Einwirkungen vermeidbar sind und insoweit nicht vom 
Enteignungsrecht erfasst werden (BGE 134 III 248 E. 5.1). Vorliegend ist 
somit aufgrund der Interessen- und Funktionstheorie offen, ob einem Pa-
tentinhaber gestützt auf Art. 8 PatG Abwehransprüche gegenüber einem 
Gemeinwesen, das öffentliche Interessen und Aufgaben wahrnimmt, zu-
stehen und ob es sich dabei um eine zivilrechtliche Angelegenheit han-
delt. 
18.4 Nach der modalen Theorie liegt öffentliches Recht vor, wenn die 
damit verbundene Sanktion öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist, zum Bei-
spiel der Widerruf einer Bewilligung. Privatrechtlich ist eine Norm, deren 
Verletzung zivilrechtliche Sanktionen nach sich zieht, zum Beispiel Nich-
tigkeit eines Rechtsgeschäfts oder Schadenersatz (Häfelin/Müller/Uhl- 
mann, RZ 261 ff.). Die Klägerin vertritt die Auffassung, bei Verletzung ih-
rer Patentrechte könne sie gestützt auf Art. 8 und 66 PatG insbesondere 
auf Unterlassung, Beseitigung und Schadenersatz klagen, was sie vorlie-
gend auch getan habe (act. 3 RZ 42). Die Beklagte hielt dagegen fest, so-
fern sie tatsächlich in die Rechte der Klägerin eingreifen sollte, handle es 
sich um einen öffentlich-rechtlichen Eigentumseingriff, für den sie nach 
enteignungsrechtlichen Grundsätzen eventuell entschädigungspflichtig 
sei (act. 2_21 RZ 28). 
Wie erwähnt, sind für die Beurteilung der sachlichen Zuständigkeit des 
Gerichts die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche massgeb-
lich, die sich ausschliesslich auf das Patentgesetz stützen. Die Rechtsfol-
gen sind zivilrechtlicher Natur, womit vorliegend auch von einer zivilrecht-
lichen Streitigkeit auszugehen ist. Wie erwähnt, gibt es nun aber Fälle, 
bei denen gemäss der bundesgerichtliche Rechtsprechung privatrechtli-


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Seite 21 
che Abwehransprüche dem vorrangigen öffentlichen Interesse (Betrieb 
eines konzessionierten Flughafens von nationaler Bedeutung) weichen 
und die rechtlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzan-
sprüche gemäss Art. 679 ZGB nicht zur Verfügung stehen. An deren Stel-
le tritt ein Anspruch auf Entschädigung für die Enteignung der nachbar-
rechtlichen Abwehransprüche gemäss Art. 5 Abs. 1 EntG (BGE 134 III 
248 E. 5.1 m.w.H.). In Bezug auf die Entschädigung von patentrechtlichen 
Verletzungsansprüchen besteht keine entsprechende Bestimmung im 
Enteignungsgesetz. Damit verbleiben der Beklagten die Rechtsbehelfe in 
Art. 32 und Art. 40 PatG. Die Beklagte brachte aber selber nicht vor, sie 
habe ein Enteignungsverfahren eingeleitet oder mit der Klägerin Verhand-
lungen betreffend eine Zwangslizenz geführt. 
Die Beklagte führte nun aus, wenn ein von der Klägerin behaupteter Ein-
griff in das Klagepatent vorliegen würde, wäre ein solcher Eingriff aus öf-
fentlichem Interesse und in Ausübung hoheitlicher Aufgaben erfolgt und 
deshalb als öffentlich-rechtlicher Eigentumseingriff zu qualifizieren (Häfe-
lin/Müller/Uhlmann, RZ 2157). Wie die Beklagte zutreffend ausführt (act. 
2_21 RZ 38 ff.), richtet sich die Berechtigung zur Vornahme von Ein-
schränkungen an Immaterialgüterrechten nach den gleichen Grundsät-
zen, wie sie auch bei der Einschränkung von sachenrechtlich begründe-
ten Eigentumsrechten aus öffentlichem Interesse angewendet werden. 
Die Kompetenz des Staates zum Eingriff in die unter die Eigentumsgaran-
tie fallenden Rechte ergab sich aus Art. 22ter Abs. 2 aBV, welche Be-
stimmung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Kantonen 
explizit die Kompetenz eingeräumt hatte, Enteignungen und Beschrän-
kungen im öffentlichen Interesse vorzusehen. Mit Inkrafttreten der neuen 
Bundesverfassung hat sich daran nichts geändert, wenn auch diese 
Kompetenz in der Generalsklausel von Art. 36 BV aufgegangen ist (Bot-
schaft über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996, BBl 
1997 I 172 f.). In gleicher Weise hält auch Art. 30 des Abkommens über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS; 
Anhang 1C zum Abkommen über die Errichtung der Welthandelsorgani-
sation; SR 0.632.20) fest, dass die Mitglieder begrenzte Ausnahmen von 
den ausschliesslichen Rechten aus dem Patent vorsehen können, sofern 
diese Ausnahmen weder die normale Verwertung des Patents noch die 
berechtigten Interessen des Patentinhabers unangemessen beeinträchti-
gen und dabei die berechtigten Interessen Dritter berücksichtigt werden. 
In Art. 31 TRIPS werden die Bedingungen der Benutzung des Gegens-
tandes eines Patents ohne Erlaubnis des Rechteinhabers geregelt, wobei 
in Art. 31 lit. h TRIPS festgehalten wird, dass dem Rechtsinhaber eine 


O2012_021 
Seite 22 
nach den Umständen des Einzelfalls angemessene Vergütung zu zahlen 
ist. Insbesondere Art. 40e PatG, welcher Bestimmungen für alle nicht ver-
traglichen Lizenzen des PatG enthält, ist als Folge des TRIPS-Vertrags 
(Art. 31 lit. a-c und e-h) eingefügt worden (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 1 zu 
Art. 40e; vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 5 zu Art. 40a). Wie erwähnt, hat 
nun aber die Beklagte nicht ein Enteignungsverfahren gemäss Art. 32 
PatG eingeleitet und auch nicht von den Rechtsbehelfen gemäss Art. 40 
ff. PatG Gebrauch gemacht. 
Die Beklagte macht schliesslich geltend, es liege eine öffentlich-rechtliche 
Eigentumsbeschränkung im Sinne einer materiellen Enteignung oder eine 
entschädigungslos hinzunehmende Einschränkung vor (act. 2_21 RZ 42). 
Eine materielle Enteignung liegt im Gegensatz zu einer formellen vor, 
wenn die Trägerschaft der vermögenswerten Rechte unverändert bleibt 
(Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 2161). Ein solcher Sachverhalt würde vor-
liegend bestehen, wenn die Klägerin bei einer allfälligen Nutzung des 
Klagepatents durch die Beklagte weder die Inhaberschaft am Klagepatent 
noch ihre Abwehransprüche gegenüber Dritten verlieren würde. Eine ent-
schädigungslose öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung liegt vor, 
wenn die Beschränkung der aus dem Eigentum fliessenden Rechte nicht 
so intensiv ist, dass sie einer Enteignung gleichkäme, und deshalb ent-
schädigungslos bleibt (BGE 123 II 481 E. 6; 131 II 728 E. 2; Häfe-
lin/Müller/Uhlmann, RZ 2162). Ein allfälliger Entschädigungsanspruch wä-
re in diesen Fällen öffentlich-rechtlicher Natur (Häfelin/Müller/Uhlmann, 
RZ 298). Unabhängig von einer allenfalls bestehenden Entschädigungs-
pflicht müssen sich alle öffentlich-rechtlichen Beschränkungen auf eine 
genügende gesetzliche Grundlage abstützen (Häfelin/Müller/Uhlmann, 
RZ 2164 und RZ 2204). Vorliegend kommen als Rechtsgrundlage Art. 32 
und Art. 40 ff. PatG sowie Art. 31/32 TRIPS in Frage, wobei die Beklagte 
selber, wie erwähnt, nicht ausführte, sie habe die entsprechenden Verfah-
ren eingeleitet. Von der Beklagten nicht dargetan ist – und es liegen auch 
keine Gründe für eine entsprechende Annahme vor –, es gebe im Pa-
tentgesetz eine Gesetzeslücke in Bezug auf eine entschädigungslose öf-
fentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung oder diese Lücke könne 
durch Analogieschluss aus anderen Gesetzen, insbesondere dem Ent-
eignungsgesetz, gefüllt werden. 
19. 
Aufgrund dieser Überlegungen ist auf die Klage einzutreten (Art. 59 Abs. 
1 in Verbindung mit Art. 237 Abs. 1 ZPO). 


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Seite 23 
Kosten und Entschädigungsfolgen 
20. 
Die Gerichts- und Parteikosten werden dem Endentscheid vorbehalten 
(Art. 104 Abs. 1 ZPO). 
 
 
 
Das Bundespatentgericht beschliesst: 
1. 
Auf die Klage wird eingetreten. 
2. 
Die Gerichts- und Parteikosten werden dem Endentscheid vorbehalten. 
 
Dieses Urteil geht an: 
– RA Dr. M. Berger (mit Gerichtsurkunde) 
– RA P. Widmer (mit Gerichtsurkunde) 
– das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit 
Gerichtsurkunde) 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 


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St. Gallen, 7. Juni 2012 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
lic. iur. Jakob Zellweger 
 
 
Versand: 14.06.2012