bpatger · S2012_006 · 2012-04-27 · de

Voraussetzung vorsorglicher Beweisführung gemäss Art. 158 Abs. 1 ZPO | Massnahme superprovisorisch abgewiesen

Bundespatentgeri cht 
Tri bunal fédéral des brevets 
Tri bunal e federal e dei brevetti 
Tri bunal federal da patentas 
Federal P atent Court 
 
 
 
 
S2012_006 
 
U r t e i l v o m 2 7 . A p r i l 2 0 1 2 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger 
Verfahrensbeteiligte 
X. AG 
Klägerin 
gegen 
Y. AG 
Beklagte 
Gegenstand 
Vorsorgliche Beweisführung 
 
 


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Der Präsident zieht in Erwägung: 
 
1. 
 Am 3. April 2012 ging das folgende Begehren betreffend vorsorgliche Beweisführung ein (act. 1): 
1. Die Gesuchsgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit der Zu-
sammensetzung der B. enthaltenden Tabletten der Gesuchgegnerin vertraute Person sei im Rahmen einer Partei-
befragung unter Hinweis auf die Wahrheitspflicht nach Art. 191 Abs. 2 ZPO unverzüglich und ohne vorherige 
Anhörung zu befragen, wie hoch der C. von B. (…) in “D. 20 mg, ee. Filmtabletten“ und in “D. 40 mg, ee.- Film-
tabletten“ ist. 
 
2. Die Gesuchsgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit der Zu-
sammensetzung der B. enthaltenden Tabletten der Gesuchsgegnerin vertraute Person sei im Rahmen einer Partei-
befragung unter Hinweis auf die Wahrheitspflicht nach Art. 191 Abs. 2 ZPO unverzüglich und ohne vorherige 
Anhörung zu befragen, ob bei “D. 20 mg, ee. Filmtabletten“ und bei “D. 40 mg, ee. Filmtabletten“ 
 
[Umschreibung der Merkmale gemäss EP 333] 
 
 
3. Die Gesuchsgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit dem Her-
stellungsverfahren der B. enthaltenden Tabletten der Gesuchsgegnerin vertraute Person sei im Rahmen einer 
Parteibefragung unter Hinweis auf die Wahrheitspflicht nach Art. 191 Abs. 2 ZPO unverzüglich und ohne vorhe-
rige Anhörung zu befragen, ob der Hersteller des in “D. 20 mg, ee. Filmtabletten“ und bei “D. 40 mg, ee. Filmtab-
letten“ enthaltenen Wirkstoffs B. die indische Unternehmung G. ist. Falls nein, sei nachzufragen, wer der Herstel-
ler des in den Tabletten D. 20 mg, ee. Filmtabletten“ und bei “D. 40 mg, ee. Filmtabletten“ enthaltenen Wirk-
stoffs B. ist. 
 
4. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 
lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe 
nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall und unter Androhung direkter Zwangsvollstreckungsmass-
nahmen (Beschlagnahme) unverzüglich und ohne vorherige Anhörung aufzufordern, je zehn Packungen “D. 20 
mg, ee. Filmtabletten“ und “D. 40 mg, ee. Filmtabletten“ an die Gesuchstellerin herauszugeben. 
 
5. Sollte die Gesuchstellerin nicht innert 30 Tagen nach Kenntnis der Antworten beim Bundespatentgericht ein 
Verfahren gegen die Gesuchsgegnerin auf Unterlassung des Anbietens und des Vertriebs von “D. 20 mg, ee. 
Filmtabletten“ und/oder von “D. 40 mg, ee. Filmtabletten“ einleiten, seien die Kosten- und Entschädigungsfolgen 
dieser vorsorglichen Beweisführung der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Andernfalls sei über die Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen im Rahmen des besagten Verfahrens zu entscheiden. 
 
2. 
Mit Verfügung vom 3. April 2012 wurde der Klägerin Frist zur Zahlung eines Kostenvorschusses 
und zur Einreichung von Aktendoppeln angesetzt (act. 2), welcher Aufforderung die Klägerin innert 
Frist nachkam. 
 
3. 
Die Klägerin macht geltend, sie habe Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte Patentrechte der 
Klägerin für ein sehr erfolgreiches und unter den Markennamen ―H.®― und ―I.®― bekanntes Origi-
nalpräparat verletze, indem sie erst vor kurzem und somit noch lange vor Ablauf des Patentschut-
zes ein Generikum nach erfolgter Marktzulassung auf die Spezialitätenliste habe aufnehmen las-
sen, das B. enthält. Der Klägerin fehlten aber noch rechtsgenügliche Beweise für die anzuneh-


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mende Patentverletzung und sie könne sich diese Beweise nur durch Auskünfte der Beklagten 
und durch eine Labor-Analyse des Produkts der Beklagten verschaffen, weil das Generikum — 
trotz an sich nur bei Markterhältlichkeit zulässiger Aufnahme auf die Spezialitätenliste — zur Zeit 
noch nicht auf dem Schweizer Markt verfügbar sei. Um die Aussichten eines Verletzungsverfah-
rens gegen die Beklagte beurteilen zu können, benötige die Klägerin von der Beklagten unverzüg-
lich und wahrheitsgemäss Auskunft darüber, ob deren Produkte Merkmale der Patente EP 111, 
EP 222 und EP 333 aufweisen (act. 1, S. 3f.). 
 
4. 
In rechtlicher Hinsicht führt die Klägerin aus, gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO nehme das Gericht 
jederzeit Beweis ab, wenn die gesuchstellende Partei unter anderem ein schutzwürdiges Interesse 
glaubhaft mache. Ein solches Interesse könne insbesondere in der Abklärung der Beweis- und 
Prozessaussichten zur Vermeidung von aussichtslosen Prozessen liegen (Botschaft zur ZPO, BBI 
2006 7221, 7315). Die Klägerin beantrage die Durchführung einer Parteibefragung und einer Her-
ausgabe von Verletzungsobjekten, die von der Klägerin in einem allfälligen vorsorglichen Mass-
nahmeverfahren oder ordentlichen Klageverfahren als Beweismittel eingereicht werden könnten. 
Gemäss jüngster Rechtsprechung des Bundesgerichts verlange Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO von der 
Klägerin, dass sie glaubhaft mache, dass ein Sachverhalt vorliege, gestützt auf den ihr das mate-
rielle Recht einen Anspruch gegen die Beklagte gewährt, und zu dessen Beweis das abzuneh-
mende Beweismittel dienen könne (BGer vom 31. Januar 2012, 4A_532/2011, E. 2.4.2). Für Tat-
sachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sollen, werde 
keine Glaubhaftmachung verlangt, sondern es genüge, wenn die Klägerin das Vorliegen der an-
spruchsbegründenden Tatsachen lediglich substantiiert behaupte (BGer, a.a.O.) (act. 1, S. 8, Ziff. 
15 - 18). 
 
5. 
Die Klägerin stellt die einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichts, welcher zu folgen ist, 
richtig dar. Damit ist vorab, nachdem das Interesse der Klägerin zur Abklärung von Beweis- bzw. 
Prozessaussichten offensichtlich gegeben ist, zu prüfen, ob die Klägerin - bezüglich jedes einzel-
nen der drei Streitpatente – glaubhaft macht, dass ein Sachverhalt vorliegt, gestützt auf den ihr 
nach PatG ein Unterlassungsanspruch zukommt. Für diejenigen Tatsachen, welche mit der Be-
weisabnahme bewiesen werden sollen, genügt dabei eine substantiierte Behauptung. 
 
6. 
Zum Streitpatent 1 EP 111 (act. 1_13) führt die Klägerin aus, die Erteilung des Patents sei am X.Y. 
2009 veröffentlicht worden. Gegen die Patenterteilung sei beim Europäischen Patentamt ein Ein-
spruch erhoben worden, der gutgeheissen worden sei. Dagegen habe die Klägerin Beschwerde 
erhoben. Diese sei hängig und habe aufschiebende Wirkung, d.h. das Patent sei in Kraft (act. 1, S. 
6, Ziff. 12). 
 
Es trifft zwar zu, dass das Streitpatent 1 wegen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in 
Kraft ist, aber das ist hier nicht die entscheidende Frage. Entscheidend ist vielmehr, ob die Kläge-
rin glaubhaft macht, dass ihr aus dem materiellen Recht ein Unterlassungsanspruch zusteht. Und 
dieser setzt ein gültiges Patent voraus, beziehungsweise genauer, ein Patent, von dem die be-
klagte Seite nicht dessen Ungültigkeit dartun kann. Nachdem die Klägerin hier eine ex parte Ent-
scheidung, ohne vorherige Anhörung der Beklagten, verlangt, kann ein solcher Nichtigkeitsein-
wand nicht vorliegen. Nachdem aber die Klägerin selbst darlegt, dass das Streitpatent 1 im Ein-
spruchsverfahren widerrufen wurde, und sie sich mit keinem Wort zu den Gründen dieses Ent-
scheids äussert, geschweige denn darlegt, wie sie in der Beschwerde begründet habe, weshalb 
dieser Entscheid falsch sein soll, so liegt als relevanter Sachverhalt nur vor, dass das Streitpatent 


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1 im Einspruch widerrufen wurde. Damit ist das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs nicht 
glaubhaft zu machen. 
 
Entsprechend fehlt es bezüglich Streitpatent 1 an den Voraussetzungen für eine vorsorgliche Be-
weisführung. Dies führt zur Abweisung des diesbezüglichen Rechtsbegehrens 1. 
 
7. 
Das Streitpatent 2 EP 222 (act. 1_13) hat ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung des Wirkstoffs 
B. zum Gegenstand (act. 1, S. 6f., Ziff. 13). 
 
Die Klägerin macht geltend, sie gehe davon aus, dass der Wirkstoff für ―D. 20 mg, ee. Filmtablet-
ten― und ―D. 40 mg, ee. Filmtabletten― mit Hilfe des durch das Streitpatent 2 geschützten Verfah-
rens hergestellt worden sei. Die Auskunft über den Hersteller des Wirkstoffs bilde Grundlage zur 
Abnahme weiterer Beweismittel, namentlich der Vornahme eines Augenscheins am Herstellung-
sort des Wirkstoffs, dessen Würdigung seinerseits dazu geeignet sei, eine Verletzung des Streit-
patents 2 zu beweisen. Insbesondere die indische Gesellschaft G. mit Sitz in J. stelle den Wirkstoff 
B. gemäss dem in EP 222 beanspruchten Verfahren her. Die Klägerin gehe im Ausland bereits 
gegen mehrere Erzeugnisse vor, deren Wirkstoff B. von der G. unter Verletzung des Streitpatents 
2 hergestellt werde. Stelle sich im Rahmen der beantragten Parteibefragung heraus, dass der 
Wirkstoff für ―D. 20 mg, ee. Filmtabletten― und ―D. 40 mg, ee. Filmtabletten― von der G. stamme, 
wäre dies ein unmittelbares Indiz für eine Verletzung des Streitpatents 2. Auch aus diesem Grund 
sei das schutzwürdige Interesse der Gesuchstellerin an der beantragten Parteibefragung hinrei-
chend begründet (act. 1, S. 11f., Ziff. 33 - 36). 
 
Mit diesen Ausführungen macht die Klägerin in keiner Art und Weise glaubhaft, dass ein Sachver-
halt vorliege, gestützt auf den ihr das materielle Recht einen Anspruch gegen die Beklagte ge-
währt. Die blosse Behauptung der Klägerin, sie gehe davon aus, der für die Tabletten der Beklag-
ten verwendete Wirkstoff sei nach dem Streitpatent 2 hergestellt worden, genügt dazu ersichtlich 
nicht. 
 
Entsprechend fehlt es bezüglich Streitpatent 2 an den Voraussetzungen für eine vorsorgliche Be-
weisführung. Dies führt zur Abweisung des diesbezüglichen Rechtsbegehrens 3. 
 
Anzufügen bleibt, dass die Klägerin gemäss Rechtsbegehren 3 nicht nur gefragt haben will, ob die 
G. der Hersteller ist, sondern, falls dies verneint werden sollte, wer dann. In diesem Zusammen-
hang ist in Erinnerung zu rufen, dass Beweis nur abgenommen wird über streitige Tatsachen 
(sprich, Tatsachen, welche die eine Seite behauptet und die andere bestreitet; Art. 150 Abs. 1 
ZPO). Damit ist auch der Rahmen für die vorsorgliche Beweisführung abgesteckt; "wer" ist kein 
Beweisthema. 
 
8. 
Das Streitpatent 3 EP 333 (act. 1_17) schützt einen bestimmten Aufbau von ee. Tabletten mit dem 
Wirkstoff B. (act. 1, S. 10, Ziff. 29). 
 
Die Klägerin führt aus, der Anspruch 1 gliedere sich in folgende Merkmale: 
 
[Merkmale O1 bis O3, K1 bis K6] 
 
Die Klägerin macht geltend, aus dem Namen der beiden Arzneimittel ―D. 20 mg, ee. Filmtabletten― 
und ―D. 40 mg, ee. Filmtabletten― gehe hervor, dass es sich um ee. Filmtabletten mit dem Wirkstoff 
B. handelt. Die Klägerin gehe daher davon aus, dass die betreffenden Tabletten sämtliche oben 


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aufgezeigten Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents 3 aufwiesen. Stelle sich im Rahmen der 
vorsorglichen Beweisführung heraus, dass dies zutreffe, verfüge die Klägerin gegenüber der Be-
klagten über einen Anspruch aus Patentverletzung. Mit den in Rechtsbegehren Nr. 2 und Nr. 4 
beantragten Beweismitteln könne die Klägerin einen Anspruch gegenüber der Beklagten gestützt 
auf das Streitpatent 3 beweisen. Somit sei auch aus diesem Grund das schutzwürdige Interesse 
der Klägerin an der beantragten vorsorglichen Beweisführung nachgewiesen (act. 1, S. 11, Ziff. 31 
– 32). 
 
Wenn die Klägerin aus der Bezeichnung der Tabletten der Beklagten schliesst, es handle sich um 
"ee. Filmtabletten mit dem Wirkstoff B.", so ist das nachvollziehbar und glaubhaft. Wenn die Be-
klagte dann aber fortfährt, sie gehe "daher davon aus, dass die betreffenden Tabletten sämtliche 
oben aufgezeigten Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents 3 aufweisen", so lässt das die ge-
bührende Ernsthaftigkeit vermissen. Nachdem die Klägerin über die Erfüllung der sechs kenn-
zeichnenden Merkmale durch die Tabletten der Beklagten kein einziges Wort verliert, ist kein 
Sachverhalt glaubhaft gemacht, ja nicht einmal behauptet, der in den Schutzbereich fiele und da-
mit den Unterlassungsanspruch begründen könnte (Art. 66 Bst. a PatG). Es entsteht vielmehr der 
Eindruck, die Klägerin wisse darüber schlicht gar nichts, und damit erwiese sich das Ansinnen der 
Klägerin als verpönte Fishing Expedition. 
 
Jedenfalls aber fehlt es bezüglich Streitpatent 3 an den Voraussetzungen für eine vorsorgliche 
Beweisführung. Dies führt zur Abweisung der diesbezüglichen Rechtsbegehren 2 und 4. 
 
8. 
Damit ist das Begehren um vorsorgliche Beweisführung insgesamt abzuweisen, ohne dass eine 
Stellungnahme der Beklagten einzuholen wäre (Art. 253 ZPO). 
 
9. 
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. Der Beklagten, die nicht begrüsst zu werden 
brauchte, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen. 
 
Der Streitwert beträgt CHF 100'000 (act. 1, S. 4, Ziff. ). 
 
 
 
 
 
Der Präsident verfügt: 
1. 
Das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung wird abgewiesen. 
2. 
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 7'000.00. 
3. 
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vor-
schuss von CHF 10'000.00 bezogen. Der Restbetrag wird der Klägerin zurückerstattet. 


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4. 
Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 
 
 
Dieses Urteil geht an: 
– 
die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) 
– 
die Beklagte (mit Gerichtsurkunde unter Beilage von act. 1 und 2) 
– 
das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde) 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 
Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache 
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unter-
schrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
St. Gallen, 27. April 2012 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
 
 
 
 
 
Erster Gerichtsschreiber 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
 
 
 
lic. iur. Jakob Zellweger 
 
 
 
 
 
 


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