bpatger · O2020_006 · 2020-09-16 · de
Art. 59 Abs. 1 lit. d ZPO; Nichteintreten auf Widerklage mangels Prozessvoraussetzung


Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2020_006
B e s c h l u s s v o m 1 6 . S e p t e m b e r 2 0 2 0
Besetzung
Instruktionsrichter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi,
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser,
Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH Markus Müller,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Rotho Kunststoff AG,
Industriestrasse Althau 11, 5303 Würenlingen, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Rudolf A. Rentsch
und MLaw Ernst J. Brem, IPrime Legal AG, Hirschengra-
ben 1, 8001 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Otto-
Martin Bertschinger, MSc. UZH und MAS Geistiges Eigen-
tum ETHZ, IPrime Rentsch Kälin AG, Hirschengraben 1,
8001 Zürich,
Klägerin
gegen
Keter Plastic Ltd., 1 Sapir St., IL-46852 Herzliya Pituach, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Meyer-
lustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 
1765, 8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Axel
Stellbrink, Stellbrink & Partner Patentanwälte, Widenma-
yerstr. 10, DE-80538 München,
Beklagte
Gegenstand
Patentnichtigkeit / Widerklage auf Patentverletzung (Stufen-
klage)
IML Verfahren mit elektrostatischer Haftung


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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 29. April 2020 ging die vorliegende Nichtigkeitsklage betreffend den 
Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 121 272 B1 (nachfolgend 
Streitpatent) ein.
2.
Am 28. August 2020 erfolgte die Klageantwort, mit der die Beklagte 
gleichzeitig Widerklage auf Patentverletzung erhob.
3.
Zur Zulässigkeit der Widerklage in Bezug auf anderweitige Rechtshän-
gigkeit machte die Beklagte geltend, die Widerklage stütze sich auf An-
spruch 1 des neuen Hauptantrags, freiwillig zusätzlich eingeschränkt 
durch zwei weitere Merkmale sowie eventualiter auf eine Kombination 
von Anspruch 1 und 2 des neuen Hauptantrags. Die Widerklage stütze 
sich damit auf eine andere Anspruchsfassung des Streitpatents als die 
parallele Verletzungsklage im Verfahren O2017_024. Damit liege ein an-
derer Streitgegenstand vor.
4.
Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Sache nicht anderweitig 
rechtshängig ist (Art. 59 Abs. 1 lit. d). 
Zwischen denselben Parteien ist eine Patentverletzungsklage betreffend 
dasselbe Streitpatent rechtshängig (Verfahren O2017_024). Die Beklagte 
und Widerklägerin macht geltend, der Streitgegenstand im Verfahren 
O2017_024 sei nicht identisch mit dem vorliegenden (vgl. Art. 64 Abs. 1 
lit. a ZPO).
Identität des Anspruchs liegt vor, wenn dieser aus demselben Rechts-
grund und gestützt auf denselben Lebenssachverhalt erneut zur Beurtei-
lung unterbreitet wird.1 U.a. ist der neue Anspruch trotz abweichender 
Umschreibung vom beurteilten bzw. anderweitig rechtshängigen nicht 
verschieden, wenn er in diesem bereits enthalten war bzw. ist.2
 
1
Sutter-Somm/Hedinger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO 
Komm., Art. 64 N 11.
2 BGE 123 III 16 E. 2a.; BGE 125 III 241 E. 1.


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5.
Sowohl im Verfahren O2017_024 als auch im vorliegenden Verfahren 
stützt sich die Klägerin bzw. die Widerklägerin auf dasselbe Streitpatent 
EP 2 121 272 B1 und auf denselben angeblichen Verletzungsgegen-
stand.
Im Verfahren O2017_024 hatte die Klägerin bereits mit der Klage darauf 
hingewiesen, dass sie sich zusätzlich zu Anspruch 1 auch auf die An-
sprüche 2, 4 und gegebenenfalls zusätzlich Anspruch 7 des Streitpatents 
stütze. 
In ihrer auf die Einrede der Nichtigkeit beschränkten Stellungnahme vom 
7. Mai 2018 im Verfahren O2017_024 bemerkte die Klägerin, dass sie 
sich für das weitere Verfahren ausschliesslich auf Anspruch 4 in Verbin-
dung mit den Ansprüchen 2 und 1 des Streitpatents stütze, mithin auf die 
Kombination dieser drei Ansprüche. 
Anspruchsgrundlage im hängigen Parallelverfahren O2017_024 ist damit 
das Streitpatent im Umfang der Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4.
Die von der Beklagten und Widerklägerin im Rahmen der hier vorliegen-
den Widerklage geltend gemachte Anspruchsgrundlage des Streitpatents 
ist ebenfalls eine Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4. Die Widerklage 
stützt sich auf Anspruch 1 des im Rahmen der Nichtigkeitsklage gestell-
ten Hauptantrags, und dieser entspricht gemäss Aussage der Beklagten
und Widerklägerin einer beschränkten Fassung des Streitpatents in Form 
einer Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4 der erteilten Fassung.
Die Beklagte und Widerklägerin bestreitet Litispendenz damit, dass sich 
die Widerklage auf Anspruch 1 des neuen Hauptantrags stütze, «freiwil-
lig» eingeschränkt durch zwei weitere Merkmale, nämlich der metalli-
schen Erscheinung der herzustellenden Gegenstände und der Transpa-
renz der nach aussen zeigenden Schicht des verwendeten Substrats, wie 
explizit erwähnt im Hilfsantrag 2.
Damit behauptet die Beklagte und Widerklägerin, der gegenüber dem Pa-
rallelverfahren O2017_024 im Rahmen der Widerklage geltend gemachte 
Anspruch sei ein anderer Streitgegenstand, weil der Anspruch verbal wei-
ter eingeschränkt sei. Im Parallelverfahren O2017_024 wird aber damit 
ein allgemeinerer Anspruch geltend gemacht, der den hier im Widerkla-
geverfahren geltend gemachten Anspruch vollständig umfasst. Der Streit-
gegenstand dieser Widerklage ist also bereits im Streitgegenstand des 


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Parallelverfahrens O2017_024 enthalten und damit ist auch der Streitge-
genstand dieses Widerklageverfahrens bereits (Teil-)Gegenstand des Pa-
rallelverfahrens. Damit ist Litispendenz gegeben.
Betrachtet man zudem die mit der Replik im Parallelverfahren am 30. Ok-
tober 2018 eingereichten und im Moment geltenden Rechtsbegehren, so 
stellt man fest, dass dort beantragt wird, das Herstellen von Spritzguss-
gegenständen zu verbieten, die über eine sichtbare Oberfläche verfügen,
wobei eine von aussen sichtbare Aluminiumfolie oder eine andere 
elektrisch leitfähige Metallfolie eingearbeitet ist.
Obwohl in etwas andere Worte gefasst, bedeutet dies in technischer Hin-
sicht schon beim Rechtsbegehren im Verfahren O2017_024, dass die 
metallische Erscheinung der Aluminiumschicht (oder allgemeiner «Metall-
schicht») der beschichteten eingearbeiteten Metallfolie (Label) von aus-
sen sichtbar ist, und damit dies der Fall ist, muss die nach aussen gerich-
tete dielektrische Schicht, die gewissermassen zwischen Betrachter und 
Metallfolie liegt, transparent sein. Bei Lichte besehen wurde mithin bereits 
im parallelen Verletzungsverfahren O2017_024, wenn auch etwas anders 
in Worte gefasst, das gleiche geltend gemacht. Damit liegt Anspruchsi-
dentität vor.
Die Tatsache, dass eventualiter weiter eingeschränkte Anspruchsfassun-
gen widerklageweise geltend gemacht werden, ändert daran nichts. Ers-
tens sind diese wiederum vom in der Hauptsache geltend gemachten 
Gegenstand umfasst. Zweitens würde eine andere Sichtweise dem
Grundgedanken der Litispendenz zuwiderlaufen. Es geht darum, wider-
sprüchliche Urteile zu vermeiden, aber auch darum, Dritte davor zu be-
wahren, auf Basis der gleichen Anspruchsgrundlage im Zusammenhang 
mit dem gleichen Sachverhalt mehrfach gerichtlich belangt und damit in 
lange Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden. Würde Litispendenz in 
der vorliegenden Situation verneint, würde die Patentinhaberin im Rah-
men dieses Verfahrens die Möglichkeit erhalten, eingeschränkte An-
spruchsfassungen geltend zu machen, die sie wegen Aktenschlusses im 
Parallelverfahren nicht mehr geltend machen könnte.
Dass die Beklagte und Widerklägerin in der vorliegenden Verletzungswi-
derklage ihre Patentansprüche gegenüber der bereits hängigen Verlet-
zungsklage O2017_024 (verbal) angeblich einschränkt, ändert mithin 
nichts daran, dass der Streitgegenstand in beiden Verfahren identisch ist. 
Der neue Anspruch ist auf jeden Fall im rechtshängigen bereits enthalten. 


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Weder der Rechtsgrund noch der Lebenssachverhalt haben sich nach-
träglich geändert. Die Klägerin hätte im Verfahren O2017_024 die Mög-
lichkeit gehabt, eventualiter weitere, die Patentansprüche einschränken-
de, Rechtsbegehren zu stellen. Hat sie das versäumt, ist sie damit vorlie-
gend ausgeschlossen.3
6.
Auf die Widerklage ist demnach nicht einzutreten, da es an der Prozess-
voraussetzung gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. d ZPO fehlt.
7.
Ausgangsgemäss wird die Beklagte kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 
Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 800'000 
auf CHF 8’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Der Klägerin ist im Zu-
sammenhang mit diesem Beschluss kein Aufwand entstanden, weshalb 
keine Parteientschädigung zuzusprechen ist. 
Das Bundespatentgericht beschliesst:
1.
Auf die Widerklage wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8’000.
3.
Die Kosten werden der Beklagten und Widerklägerin auferlegt.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestäti-
gung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer 
schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
 
3 Vgl. BK ZPO-Zingg, Art. 59 RZ 88f.


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sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 16. September 2020
Im Namen des Bundespatentgerichts
Instruktionsrichter
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 17.09.2020