bpatger · S2014_007 · 2014-10-30 · de
Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers bei Patentanmeldungen (Arbeitnehmerpflicht)
Sachliche Zuständigkeit national

Sachliche Zuständigkeit national

Bundespatentgeri cht
Tri bunal fédéral des brevets
Tri bunal e federal e dei brevetti
Tri bunal federal da patentas
Federal P atent Court




S2014_007

U r t e i l v o m 3 0 . O k t o b e r 2 0 1 4
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus,
Richter Dr. sc. techn., dipl. Masch.-Ing. ETH Herbert Laederach,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Delica AG, Hafenstrasse 120, 4127 Birsfelden,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und
Rechtsanwalt Peter Ling, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58,
8027 Zürich, und patentanwaltlich beraten durch René Wenger,
Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,
Klägerin
gegen
Cristian Popescu, Amselweg 8b, 4802 Strengelbach,
vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Krüger, KRÜGERrecht,
Theaterplatz 2, Postfach 430, 3000 Bern,
Beklagter
Gegenstand
Vertragsverletzung / Verweigerung einer schriftlichen Bestäti-
gung (Rechtsschutz in klaren Fällen)




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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
1.
Prozessgeschichte
1.1 Mit Eingabe vom 14 Juli 2014 reichte die Klägerin die vorliegende
Klage ein und stellte folgendes Rechtsbegehren (act. 1):
"1. Es sei der Gesuchsgegner unter Androhung der Bestrafung mit Busse we-
gen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB
für den Zuwiderhandlungsfall und unter Androhung einer Ordnungsbusse
von 1000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, das Do-
kument “Patent Assignment“ gemäss Beilage 7 mit seiner Unterschrift zu
versehen.
2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Gesuchsgegners."
1.2 Mit Klageantwort vom 15. August 2014, beantragte der Beklagte, es
sei nicht auf die Klage einzutreten, unter Kosten- und Entschädigungsfol-
ge zulasten der Klägerin (act. 8).
1.3 Mit Eingabe vom 25. August 2014 nahm die Klägerin Stellung zu
neuen Behauptungen des Beklagten in der Klageantwort (act. 10).
1.4 Der Beklagte nahm mit Eingabe vom 4. September 2014 Stellung zur
vorgenannten Stellungnahme und beantragte für den Fall, dass das Ge-
such um Rechtsschutz in klaren Fällen nicht ohnehin abgewiesen würde,
ihm das rechtliche Gehör gewährt werden und Frist zur Stellungnahme
angesetzt werden müsste (act. 12). Nachdem dem Beklagten mit Schrei-
ben vom 23. September 2014 mitgeteilt worden ist, eine allfällige ergän-
zende Stellungnahme würde bis 3. Oktober 2014 als rechtzeitig erachtet
sowie nach einem weiteren Fristerstreckungsgesuch des Beklagten reich-
te dieser mit Eingabe vom 13. Oktober 2014 eine weitere Stellungnahme
zur Eingabe der Klägerin vom 25. August 2014 ein (act. 14).
2.
Prozessuales
2.1 Gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG ist das Bundespatentgericht u.a. zu-
ständig für Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen.
Grundsätzlich fallen alle Klagen, die sich auf eine vertragliche Vereinba-
rung stützen, welche eine Berührung mit Patenten hat, in die Zuständig-
keit des Bundespatentgerichts. Derartige auf Vertrag gestützte Klagen
müssen nicht unmittelbar Patente betreffen. Es genügt, dass der Vertrag,
auf den sich die Klage stützt, im Zusammenhang mit einem Patent oder

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mit einer Erfindung oder einer zukünftigen oder hängigen Patentanmel-
dung steht. Die Formulierung "Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit
Patenten stehen" ist sehr weit zu verstehen.1
Die vorliegende Klage stützt sich auf den Arbeitsvertrag zwischen den
Parteien, welcher im Zusammenhang mit einem Patent bzw. einer Pa-
tentanmeldung steht. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist so-
mit gegeben.
2.2 Vorliegend ist in einer Dreierbesetzung zu entscheiden (Art. 21 Abs.
1 PatGG), da kein Fall gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. a-e PatGG gegeben ist.
3.
Sachverhalt, Parteivorbringen
3.1 Zur Begründung macht die Klägerin geltend, die Klage stütze sich auf
den Arbeitsvertrag zwischen ihr und dem Beklagten sowie dessen Verlet-
zung durch die Weigerung des Beklagten, die schriftliche Bestätigung der
Übertragung einer Patentanmeldung an sie zuhanden des US-
Patentamtes zu unterzeichnen. Der Beklagte sei ab 10. Juni 2009 als Pa-
ckungsentwickler bei ihr angestellt gewesen. Er sei im Rahmen seiner Tä-
tigkeit an der Entwicklung eines neuen Kaffeekapselsystems beteiligt ge-
wesen. Die Erfindung habe in eine internationale Patentanmeldung ge-
mündet, die am 16. Dezember 2011 angemeldet und in welcher der Be-
klagte neben Peter Amrein und Christina Marshall als Miterfinder aufge-
führt worden sei. Aus dieser internationalen Anmeldung sei die Patent-
anmeldung Nr. 13/994,494 16 hervorgegangen, welche die Klägerin beim
US Patent and Trademark Office (USPTO) am 14. Juni 2013 nationalisiert
habe. Der Beklagte habe die Berechtigung der Klägerin an der streitge-
genständlichen US-Patentanmeldung Nr. 13/994,494 ausdrücklich aner-
kannt.
Der Beklagte habe das Arbeitsverhältnis per 30. Juni 2011 gekündigt.
Gemäss dem zur Zeit der Anmeldung im Jahr 2011 geltenden US-
Patentrecht habe nur ein Erfinder Anmelder eines Patents sein können.
Die Erfinder hätten bei der Anmeldung zwei Dokumente unterzeichnen
müssen: Die "Declaration for utility or design application using an applica-
tion data sheet", mit welcher die Erfinder bestätigt hätten, dass sie an der
Hervorbringung der zum Patent angemeldeten Erfindung beteiligt gewe-
sen seien, und eine schriftliche Abtretung ("Patent Assignment"), mit wel-
cher ihre Rechte an der Anmeldung auf einen "Assignee" (vorliegend die
Klägerin) übertragen würden, bzw. deren Übertragung schriftlich bestätigt

1 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stieger, N 94 f. zu Art. 26 PatGG

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werde. Im vorliegenden Fall hätten die Erfinder Peter Amrein und Christi-
na Marshall beide Dokumente unterzeichnet und dadurch formell die Ab-
tretung ihrer Rechte an der Erfindung an die Klägerin bestätigt.
Am 16. Juli 2013 habe sie den Beklagten per E-Mail kontaktiert und ihn
um Unterzeichnung der "Declaration" und des "Assignment" gebeten. Mit
E-Mail vom 23. Juli 2013 habe der Beklagte geantwortet, dass er die Do-
kumente nicht unterzeichnen werde. Er habe ausgeführt, er werde durch
die Unterschrift möglicherweise in den USA passivlegitimiert für allfällige
Forderungen und die Gesuchstellerin gehe offenbar davon aus, dass er
die Unterschrift unentgeltlich leisten werde. Schliesslich habe er gefragt,
wie sie, die Klägerin, ihn bezüglich der oben umschriebenen Bedenken
schadlos zu halten gedenke.
Mit Schreiben vom 23. August 2013 habe sie den Beklagten erneut auf-
gefordert, die Dokumente zu unterzeichnen. Patentanwalt René Wenger
habe im Einzelnen geschildert, weshalb sie auf die Unterschrift des Be-
klagten angewiesen sei. Patentanwalt René Wenger habe auch unterstri-
chen, dass es sich bei der Unterschrift des "Assignment" lediglich um die
Bestätigung des bereits erfolgten Rechtsübergangs handle. Schliesslich
habe Patentanwalt René Wenger erklärt, dass die Bestätigung der Eigen-
schaft als Miterfinder nicht zur Passivlegitimation des Beklagten in den
Vereinigten Staaten führen könne.
Mit Schreiben vom 30. August 2013 habe der Beklagte anerkannt, dass
die Rechte an der Erfindung im Rahmen des damaligen Arbeitsvertrages
auf die Delica AG übergegangen seien. Er habe sich dennoch geweigert,
die verlangten Unterschriften zu leisten bzw. habe dafür eine "Umtriebs-
entschädigung" verlangt. Am 29. November 2013 habe die Klägerin, han-
delnd durch die Leiterin Direktion Recht des Migros Genossenschafts-
Bundes, den Beklagten erneut aufgefordert, die erwähnten Dokumente zu
unterzeichnen. In seiner Antwort vom 6. Januar 2014 habe dieser sich
weiterhin geweigert, die Dokumente zu unterzeichnen, obwohl er aus-
drücklich ausgeführt habe, ein von ihm konsultierter Rechtsanwalt habe
ihm bestätigt, dass das geistige Eigentum an der fraglichen Erfindung ihr,
der Klägerin, zustehe. Der Beklagte habe dennoch seine Forderung nach
einem angemessenen Entschädigungsvorschlag wiederholt.
Um die Angelegenheit zu beschleunigen und im Sinne einer einvernehm-
lichen Lösung, habe die Klägerin dem Beklagten am 10. Januar 2014 an-
geboten, seine entstandenen Anwaltskosten zu übernehmen, und ihn um
die Zusendung der entsprechenden Rechnung gebeten. Mit Schreiben

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vom 15. Januar 2014 habe der Beklagte vorgegeben, seine nicht weiter
belegten Unkosten würden sich auf CHF 123'000.– belaufen. Mit Schrei-
ben vom 21. März 2014 habe sich der Beklagte bei ihr gemeldet, nun-
mehr vertreten durch die Patentanwaltskanzlei Da Vinci Services. Er habe
sich neu auf eine hängige US-Designanmeldung bezogen. Diese stehe
jedoch nicht im Zusammenhang mit der US-Patentanmeldung Nr.
13/994,494, für welche sie die Unterschrift des Beklagten benötigte und
werde daher vorliegend nicht weiter erörtert. Der Beklagte habe angebo-
ten, die für die US-Patentanmeldung Nr. 13/994,494 benötigten Doku-
mente zu unterzeichnen, falls sie die US-Designanmeldung zurückziehe.
Dieses Ansinnen habe sie mit Schreiben vom 5. Mai 2014 mit Nachdruck
zurückgewiesen. Sie habe dem Beklagten zudem eine letzte Frist bis
30. Mai 2014 gesetzt, um die für die US-Patentanmeldung Nr. 13/994,494
benötigten Unterschriften zu leisten. Mit Schreiben vom 21. Mai 2014 ha-
be der Beklagte überraschend mitteilen lassen, dass seine Unterschrift im
US-Patentanmeldeverfahren nicht benötigt werde und die Angelegenheit
für ihn daher erledigt sei.
3.2 Dem hält der Beklagte entgegen, er könne nicht abschliessend beur-
teilen, ob die Klägerin an der US-Patentanmeldung berechtigt sei. Zutref-
fend sei einzig, dass er selber diesbezüglich keine Rechte geltend ma-
che. Das entsprechende Patent liege nicht im Streit. Hingegen weiche
sein Standpunkt bezüglich seiner angeblichen Verpflichtung, nach wie vor
Dokumente für die ehemalige Arbeitgeberin unterzeichnen zu müssen,
sowohl in tatsächlicher wie auch in rechtlicher Hinsicht erheblich von den
Behauptungen der Klägerin ab.
Die Klägerin behaupte, seine Pflicht zur Leistung einer Unterschrift erge-
be sich aus dem Arbeitsvertrag, was leicht erkennbar falsch sei, denn
dieser äussere sich dazu nicht. Weiter gelte es zu beachten, dass sich die
Frage, ob seine Unterschrift für die Patentanmeldung erforderlich sei und
welche Konsequenzen die Unterzeichnung eines solchen Dokuments mit
sich bringe, nach US-amerikanischen Recht beurteile. Dies sei schon im
Allgemeinen für europäische Begriffe unklar. Es handle sich vorliegend
um hochkomplexe amerikanische Patentanmeldungsverfahren, und es
scheine auch der Klägerin nicht immer klar gewesen zu sein, ob und
weshalb sie seine Unterschrift benötigte. Die "klare Rechtslage" sei von
der Klägerin nur behauptet, aber nicht annähernd glaubhaft begründet
oder gar bewiesen worden.
Die Darstellung des äusseren Ablaufs der Kommunikation und der Kor-
respondenz zwischen den Parteien werde nicht bestritten. Bezüglich sei-

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ner Beteiligung an der hier interessierenden Erfindung habe sich die Klä-
gerin hingegen selber widersprüchlich geäussert. Sie habe offenbar in
den Vereinigten Staaten ein Design-Patent angemeldet. Das eingereichte
Design entspreche bis auf Details genau der Kapsel, für welche er in der
Schweiz als Erfinder eingetragen sei. Trotzdem behaupte die Klägerin, er
sei an der Gestaltung der Kaffeekapsel in der durch das Design Patent
geschützten Version nachweislich nicht mehr beteiligt gewesen. Die mit
dem US-Design-Patent geschützte Kapsel sei aber mit der Kapsel, für
welche bezüglich des US-Patentschutzes nun seine Unterschrift notwen-
dig sein solle, identisch. Das Design-Patent habe aber die Klägerin ohne
seine Unterschrift einreichen können. Die Klägerin führe aus, gemäss
US-Patentrecht könne nur ein Erfinder Anmelder eines Patents sein. Die-
se Behauptung werde durch nichts belegt, auch nicht durch US-
amerikanische Rechtsquellen. Sie sei auch insofern durch die Klägerin
wiederlegt worden, als dass sie selber das Patent ohne ihn angemeldet
habe. Auch vorliegend verlange sie nicht die Unterzeichnung der Patent-
anmeldung, sondern eines "Assignments".
Sodann müsse dieser Erfinder zwei Dokumente unterzeichnen, nament-
lich eine "Declaration" und ein "Assignment". Der Inhalt dieser Dokumen-
te sei für ihn unverständlich. Er sei rumänischer Herkunft und spreche
perfekt Deutsch. Der englischen Sprache sei er aber kaum mächtig.
Ob die Ausführungen der Klägerin zum US-Patentrecht zutreffen würden,
könne nicht überprüft werden, denn Quellen würden keine genannt. Je-
denfalls sei dies bis heute unklar. Er müsste nun (weitere) umfassende
Abklärungen nach US-amerikanischem Recht vornehmen lassen, was im
vorliegenden Verfahren nicht möglich sei. Er wüsste auch heute nicht,
wozu er sich mit der Unterzeichnung von Beilage 7 verpflichten würde.
Soweit nachvollziehbar, würde er sich verbindlich verpflichten, weitere
Papiere zu unterzeichnen. Was genau mit der Formulierung "to sign all
papers necessary to secure all said patents and rights, and request issu-
ance of all such patents to said Delica AG" gemeint sei, sei jedenfalls
unklar. Offenbar müsste er sich zu weiteren, unbestimmten Rechtshand-
lungen nach US-Recht verpflichten. Der Sachverhalt sei diesbezüglich
nicht schlüssig, weshalb auch nicht schlüssig beurteilt werden könne, ob
er nach schweizerischem Recht dazu verpflichtet werden könne, dieses
Dokument zu unterzeichnen.
Richtig sei, dass Patentanwalt Wenger ihm mitgeteilt habe, es handle sich
beim Assignment lediglich um eine "Bestätigung des bereits erfolgten
Rechtsübergangs". Dass dies nicht vollständig zutreffen könne, erscheine

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klar. Er habe deshalb begonnen, eigene Abklärungen zu treffen. Diese
hätten zum einen ergeben, dass er gar keine Rechte an Erfindungen ab-
treten könne, da er diese Rechte nicht besitze. Zum anderen führten ihn
seine Abklärungen auch zum US-Patentanwalt John Moetteli von Da Vinci
Services. Dieser habe ihm gegenüber ausgeführt, dass das Vorgehen
des MGB nicht korrekt sei. Sie hätten in den USA ein Design-Patent unter
falschem Namen eröffnet. Er könne nicht dazu raten, für diese Firma in
den USA einen Patentantrag zu unterzeichnen. Im weiteren sei auch der
US-Patentanwalt nicht in der Lage gewesen, klar dazulegen, welche
Rechtsfolgen in den USA durch die Unterzeichnung eines solchen Doku-
mentes entstehen könnten. Der Sachverhalt sei noch immer unklar.
Schliesslich
habe
ihm
die
Klägerin
mitgeteilt,
dass
die
US-
Patentanmeldung auch ohne sein Zutun erfolgen könne. Auch deshalb
wolle er Beilage 7 nicht unterzeichnen (act. 8).
3.3 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit
einzugehen, als dies für den vorliegenden Entscheid notwendig erscheint
und überhaupt zu berücksichtigen wären.2 Auf die Durchführung einer
Verhandlung wird verzichtet und aufgrund der Akten entschieden (vgl. Art.
256 Abs. 1 ZPO).
4.
Beurteilung
4.1 Gemäss Art. 257 ZPO gewährt das Gericht Rechtsschutz im summa-
rischen Verfahren, wenn der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweis-
bar ist, und wenn die Rechtslage klar ist. Eine klare Rechtslage ist gege-
ben, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter
Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt
und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt.
Dagegen ist die Rechtslage nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm
einen Ermessens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender
Berücksichtigung der gesamten Umstände erfordert. Es ist erforderlich,
dass der Kläger sofort den vollen Beweis für die anspruchsbegründenden
Tatsachen erbringen kann, so dass klare Verhältnisse herrschen. Bestrei-
tet der Beklagte die Tatsachen schlüssig, kann der schnelle Rechtsschutz
in klaren Fällen nicht gewährt werden, da kein liquider Sachverhalt vor-
liegt. Für die Verneinung eines klaren Falls genügt es, dass der Beklagte
substantiiert und schlüssig Einwendungen vorträgt, die in tatsächlicher
Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und die geeignet sind, die

2 vgl. Sutter-Somm/Lötscher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., N 19 ff. zu Art. 257 ZPO

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bereits gebildete richterliche Überzeugung zu erschüttern. Demgegen-
über ist ein klarer Fall zu bejahen, wenn das Gericht aufgrund der Akten-
lage zur Überzeugung gelangt, der Anspruch der Kläger sei ausgewiesen
und eine eingehende Abklärung der beklagtischen Einwände könne daran
nichts ändern; offensichtlich unbegründete oder haltlose Bestreitungen
des Anspruchs genügen für die Verneinung eines klaren Falls nicht.3
4.2 Vorliegend ist unstreitig, dass die Parteien von Juni 2009 bis Juni
2011 in einem Arbeitsverhältnis standen, dass der Beklagte im Rahmen
seines Arbeitsverhältnisses an der vorliegenden Erfindung betreffend ein
Kaffeekapselsystem beteiligt war und dass er diesbezüglich keine Rechte
geltend macht bzw. bestätigt, dass die entsprechenden Rechte an die
Klägerin übergegangen sind. Das Patent und die Rechte daran liegen
somit nicht im Streit. Ferner bestritt der Beklagte die Darstellung des äus-
seren Ablaufs der Kommunikation und der Korrespondenz zwischen den
Parteien nicht (vgl. act. 1_12; act. 8 S. 7).
Weiter ist festzuhalten, dass es vorliegend einzig um die Unterzeichnung
des Assignments (act. 1_7) geht, nicht auch um die Declaration
(act. 1_8).
Die Behauptung des Beklagten, er sei der englischen Sprache kaum
mächtig, dürfte aufgrund des von der Klägerin – im Rahmen ihres unbe-
dingten Replikrechts rechtzeitig eingereichten – Lebenslaufs des Beklag-
ten (act. 10_20) nicht zutreffen, zumal das "Patent Assignment" (act. 1_7)
auch mit mittelmässigen Englischkenntnissen verständlich ist. Ungeachtet
dessen hat der Beklagte jedenfalls im Rahmen der vorprozessualen Kor-
respondenz nie moniert, er würde die Dokumente nicht verstehen, im
Gegenteil hat er sie offensichtlich bestens verstanden. Er hat zudem ei-
nen Patentanwalt englischer Muttersprache beigezogen (act. 1_17). Wie
aus der Vorkorrespondenz hervorgeht, ging es dem Beklagten vielmehr
um ein allfälliges Risiko betreffend Ansprüche Dritter, welches er mit der
Unterzeichnung der Dokumente einzugehen befürchtete, sowie um eine
Entschädigung für seine Umtriebe (vgl. act. 1_10, 1_12, 1_14). Um die-
sen Bedenken zu entgegnen, hat der Migros-Genossenschafts-Bund na-
mens der Klägerin eine entsprechende rechtsverbindliche Erklärung ab-
gegeben und ihm angeboten, seine Anwaltskosten zu übernehmen (vgl.
act. 1_13, 1_15). Daraufhin forderte der Beklagte eine Entschädigung von
CHF 123'000.– (act. 1_16) sowie nachträglich zusätzlich via eines beige-

3 BGE 4A_127/2014, Urteil vom 19. August 2014, E. 2; Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 7 und 9 zu Art. 257 ZPO

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zogenen Patentanwalts, dass er bezüglich des Design-Patents der Kaf-
feekapsel (US Design Application no. D689,768) als Erfinder genannt
werden bzw. dass die Klägerin auf das Design-Patent verzichten solle
(act. 1_17).
4.3 Dass es sich vorliegend um eine sogenannte Diensterfindung han-
delt, ist unbestritten. Dass eine solche Erfindung dem Arbeitgeber, mithin
der Klägerin gehört, ergibt sich auch aus Art. 332 Abs. 1 OR. Das Recht
an einer Erfindung schliesst alle Befugnisse zur Auswertung der Erfin-
dung mit ein, die dem Erfinder aufgrund der Erfindung weltweit zustehen.
Dazu gehört, die Erfindung irgendwo in der Welt zum Patent anmelden zu
können.
Aufgrund der allgemeinen Treuepflicht (Art. 321a OR) ist der Arbeitneh-
mer im Rahmen des Zumutbaren gehalten, den Arbeitgeber beim Schutz-
rechtserwerb zu unterstützen. Diese Pflicht erstreckt sich u.a. auf die
Ausarbeitung der Anmeldung und auf die Durchführung des gesamten Er-
teilungsverfahrens. Dies gilt auch in Zusammenhang mit ausländischen
Schutzrechten.4 Bereits aufgrund der allgemeinen vertraglichen Pflichten
ist der Arbeitnehmer gehalten, seinen Arbeitgeber bei der Abfassung der
Anmeldungsunterlagen zur Patentierung zu unterstützen. Die Mitwir-
kungspflicht des Arbeitnehmers kann darüber hinaus von Bedeutung sein,
wenn die Erfindung – wie hier – in einem Staat patentiert werden soll,
welcher nur eine Patentanmeldung durch den eigentlichen Erfinder zu-
lässt.5 Deshalb ist der Arbeitnehmer verpflichtet, Dokumente zu unter-
schreiben, die der Arbeitgeber zum Erwerb des Patentrechts im In- oder
Ausland bedarf.6 Nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses dauert die
Pflicht betreffend die Zurverfügungstellung der Erfindung weiter.7 Da die-
ser Unterstützungsanspruch des Arbeitgebers auf Vornahme einer unver-
tretbaren Handlung geht, kann er nur indirekt durch Busse oder Strafan-
drohung nach Art. 292 StGB durchgesetzt werden.8
Ferner steht dem Arbeitnehmer für die Diensterfindung kein Anspruch auf
eine besondere Vergütung zu. Die erfinderische Tätigkeit gehört zu seiner
vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung, für die er durch Lohn entschä-

4 Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, Diss., Bern 1986, S. 71
5 Mosimann/Graf, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und
europäisches Patentrecht, Band VI, Basel/Genf/München 2002, RZ 21.27
6 Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. A., S. 641 f.
7 Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. A., S. 645
8 Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, Diss., Bern 1986, S. 71 f.

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digt wird.9 Für die Unterstützung im Zusammenhang mit dem Schutz-
rechtserwerb, die sich aus der allgemeinen Treupflicht ergibt, hat der Be-
klagte somit grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Wie
bereits erwähnt, wurde dem Beklagten vom Migros-Genossenschafts-
Bund namens der Klägerin dennoch eine Entschädigung für seine Um-
triebe
angeboten.
Die
daraufhin
vom
Beklagten
geforderten
CHF 123'000.– dürften den Rahmen einer blossen "Umtriebsentschädi-
gung" allerdings mehr als sprengen.
4.4 Spätestens nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum
muss der Anmelder jedem Bestimmungsamt ein Exemplar der internatio-
nalen Anmeldung und eine Übersetzung der Anmeldung übermitteln (Art.
22 Abs. 1 PCT). Das heisst für den vorliegenden Fall, dass spätestens
nach 30 Monaten die nationale Phase eingeleitet wird und sich ab diesem
Zeitpunkt nach dem jeweiligen nationalem Recht bestimmt, welche Do-
kumente vorgelegt werden müssen. Daraus ergibt sich, dass die Klägerin
erst rund zwei Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem
Beklagten zwecks Unterzeichnung des "Patent Assignments" an diesen
gelangen konnte.
4.5 Mit Unterzeichnung des "Patent Assignments" bestätigt der Beklagte
denn auch nicht mehr als das, was er bereits schriftlich und mündlich
bestätigt hat, nämlich dass alle Rechte betreffend das erwähnte Patent
bei der Klägerin sind: "I agree to sign all papers necessary to secure all
said patents and rights, and request issuance of all such patents to said
Delica AG". Entgegen der Behauptung des Beklagten trifft es nicht zu,
dass er sich zu weiteren, unbestimmten Rechtshandlungen nach US-
Recht verpflichten müsste; allenfalls muss der Beklagte weitere erforder-
liche Dokumente unterzeichnen, mit denen er dasselbe bestätigt. Das
vom Beklagten angesprochene Risiko, welches er mit der Unterzeich-
nung des Dokumentes einzugehen befürchtet (act. 8, Ziff. V. 2.6), ist des-
halb nicht gegeben. Im Übrigen hatte der Beklagte (wie oben unter Ziff.
4.2 behandelt) von der Klägerin mit Schreiben vom 30. August 2013 dies-
bezüglich eine rechtsverbindliche Erklärung verlangt, wonach diese ihn
für jegliche Ansprüche Dritter, die sich aus der Unterzeichnung der beiden
Dokumente und der Eintragung des Patentes in den USA ergeben könn-
ten, schadlos halten solle (act. 1_12). Darauf hatte der Migros-
Genossenschafts-Bund (dem die Klägerin zu 100% gehört) dem Beklag-

9 BSK OR I-Portmann, N 6 zu Art. 332 OR; Portmann, Die Arbeitnehmererfin-
dung, Diss., Bern 1986, S. 85; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., 2010, N 9 zu Art. 3
PatG; Calame, in: SIWR IV, S. 197

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Seite 11
ten am 29. November 2013 mitgeteilt: "Gerne können wir Ihnen hiermit
eine rechtsverbindliche Erklärung abgeben, dass die Delica AG Sie für
einen — allfällig eintretenden — Schaden, der sich wider Erwarten auf-
grund von Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Unterzeichnung
der beiden für das US Patent and Trademark Office bestimmten Doku-
mente und der Eintragung des Patentes in den USA ergeben könnte,
selbstverständlich vollumfänglich schadlos halten wird" (act. 1_13). Damit
wurde die entsprechende Forderung des Beklagten erfüllt; ein Bestehen
weiterer, nicht abgedeckter Risiken macht er nicht geltend.
4.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der wesentliche Sachver-
halt unbestritten und die Rechtslage klar ist. Die Klage ist somit gutzu-
heissen und der Beklagte ist zu verpflichten, das Dokument "Patent As-
signment" (act. 1_7) mit seiner Unterschrift zu versehen. Dafür ist ihm ei-
ne Frist von 10 Tagen anzusetzen. Zudem ist der Beklagte zu verpflich-
ten, das unterschriebene Dokument innert dieser Frist der Klägerin zuzu-
stellen. Ein entsprechender Antrag figuriert zwar nicht im Rechtsbegeh-
ren, ist aber sinngemäss enthalten, weil ein blosses Unterschreiben ohne
Zustellung an die Klägerin ersichtlich nicht sachdienlich wäre.
Das Gericht kann auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungs-
massnahmen in seinem Urteil anordnen. Der Entscheid darüber liegt im
Ermessen des Gerichts.10 Die Verpflichtung zur Unterschrift und Zustel-
lung ist daher mit der Androhung gemäss Art. 292 StGB zu verbinden
(Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO).
5.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
Ausgangsgemäss sind die Kosten dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106
Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von
CHF 123'000.– (act. 1 RZ 6) auf CHF 5'000.– festzusetzen (Art. 1 f. KR-
PatGer) und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu
verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Beklagte hat der Klägerin die Ge-
richtsgebühr von CHF 5'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Ferner
ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung zu
bezahlen, welche auf CHF 6'000.– festzusetzen ist (Art. 4 ff. KR-PatGer).
Das Bundespatentgericht erkennt:

10 Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 25 f. zu Art. 236 ZPO

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1.
Der Beklagte wird unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB
für den Widerhandlungsfall verpflichtet, das Dokument "Patent As-
signment" gemäss Anhang innert 10 Tagen ab Rechtskraft dieses Ur-
teils mit seiner Unterschrift zu versehen und der Klägerin zuzustellen.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.–.
3.
Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und mit dem von der
Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht bean-
spruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurücker-
stattet. Der Beklagte hat der Klägerin die Gerichtsgebühr in der Höhe
von CHF 5'000.– zu ersetzen.
4.
Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung
von CHF 6'000.– zu bezahlen.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage
einer Kopie von act. 17 und an den Beklagten unter Beilage einer
Kopie von act. 1_7, je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).



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Seite 13

St. Gallen, 30. Oktober 2014
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin


Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 30. Oktober 2014