bpatger · O2014_008 · 2015-03-05 · de
Inammissibilità dell'azione per mancata prestazione delle garanzie per spese ripetibili
Kosten: Parteientschädigung

Kosten: Parteientschädigung

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets 
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti 
Tri b u n al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
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 D e c i s i o n e d e l 5 m a r z o 2 0 1 5 
Composizione 
 Dott. iur. Dieter Brändle, presidente, giudice unico 
Lic. iur. Susanne Anderhalden, prima cancelliera 
 
Parti 
 1. JHD Acquisition SA, MMG Tower, 
53 Rd, E street, Marbella, PA- Ciudad de Panama, 
2. Thermoself SA, casa La Brasera, 6534 S. Vittore, recapi-
to destinatario: amministratore Carlo Brusatori, 
via Mulino Rosso 10, P.O. Box 145, 6517 Arbedo, 
1 patrocinata dall'avv. Matteo Baggi e dall'avv. Luca Baggi, 
Studio legale e notarile Baggi, via Giovannini 13, CP 1571, 
6710 Biasca, 
attrici 
 
 
 contro 
 
 1. Giuseppe Sarcinella, Residenza alla Cascata, Lavertez-
zo, 6595 Riazzino, 
2. SURICATE SA, via Monti 10, 6828 Balerna, 
entrambe patrocinate dall'avv. Stefano Codoni, Walder Wyss 
AG, via Ferruccio Pelli 7, casella postale 5162, 6901 Lugano,
 
convenuti 
 
Oggetto 
 cessione/accertamento titolarità 


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Considerando in fatto e in diritto: 
1. Con atto del 28 marzo 2014, le parti attrici hanno introdotto azione 
formulando le seguenti conclusioni (act. 1, con rettifica del 10.6.2014: 
"A. IN VIA PRINCIPALE 
1. L‘istanza accolta. 
1.1 Di conseguenza: 
a) accertato a favore della JHD Acquisition SA, Panama, il diritto alla pro-
prietà intellettuale sui brevetti menzionati in causa, rilasciati a nome Giu-
seppe Sarcinella, e più precisamente: 
a.1) brevetto Europeo Europeo N. 05805051.9 ‚EP n. 1896343, appli-
cation nr. 05805051.9 -1261,EP1 di cui al brevetto CH 698 072 B1 ri-
lasciato per la Svizzera ed il Liechtenstein il15.05.2009 (Priorita‘ Do-
manda CH N. 2005 1081/05 del 27.06.2005) 
comprese le estensioni/validazioni internazionali derivantene, fra le 
quali: 
ltalia (EP-IT no. 1896343, Francia (EP-FR 46 1O5EP 2009), 
Spagna (EP-ES/2332806), Regno unito di Gran Bretagna (EP-
GB/P100683GB99), Austria (EP-AT/E442319); DE, GR, SE, FI, 
RE, NL e ogni a) tra nazione alla quale la validazione stata 
estesa; 
a.2) brevetto europeo EP 2 619 279 A0; domanda internazionale n.ro 
WO 2012/038819 di cui al 
brevetto CH 703 828 A2 depositato ii 24.09.2010; Swiss priority Nr. 
01560/10 del 24.09.2010 
comprese le estensioni/validazioni internazionali derivantene, fra le 
quali 
EURASIA (n.ro 201300191 / Al), CINA (CN 103080268 A) 
b) è accertato il diritto a favore delle JHD Acquisition SA, Panama, di far 
trapassare a proprio nome J (testo come all’istanza) J o ogni altro dirit-
to inerente la proprietà intellettuale menzionata al punti a.1) cd a.2) pre-
cedenti; 
c) è ordinata la cessione a favore della JHD Acquisition SA, Panama di 
ogni diritto alla proprietà intellettuale e relativi sul brevetto menzionato in 


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causa con l‘indicazione CH 703 828 A2, pubblicato ii 30.03.2012, nro di 
pubblicazione internazionale con EP 2 619 279 AO- WO 2012 / 038819 e 
come ai punti a.1) cd a.2) precedenti; 
punti da 1.2 a 2. come da istanza 
B. IN VIA ALTERNATIVA 
Punto 1.1 come IN VIA PRINCIPALE punti 1. / a) / a.1) 
Punto 1.2 : è accertato a favore della Thermoself SA, San Vittore, il diritto 
alla proprietà intellettuale brevetto europeo EP 2 619 279 A0; domanda 
internazionale n.ro WO 2012/038819 di cui al 
brevetto CH 703 828 A2 depositato il 24.09.2010; Swiss priority Nr. 
01560/10 del 24.09.2010 
comprese le estensioni/validazioni internazionali derivantene, fra le quali 
EURASIA (n.ro 201300191/ Al), CINA (CN 103080268 A) 
Punti 1.33 fino punto 2 : come da istanza." 
2. 
Con atto del 23 settembre 2014, i convenuti chiedevano il deposito di 
una cauzione di CHF 75 000.– a copertura delle ripetibili (act. 25). 
3. Con atto del 20 ottobre 2014, le attrici obiettavano in particolare che 
a seguito della cessione dei contestati diritti di brevetto, la proprietà era 
stata ceduta alla MPMC Intellectual Property SA con sede in Svizzera, 
che la cessionaria subentrava nel processo in veste di attrice e di conse-
guenza la richiesta di cauzione era da considerarsi caduta. 
4. 
Con decisione del 16 dicembre 2014, lo scrivente Tribunale ha stabi-
lito che per esaminare l’ammissibilità della sostituzione di parte dovevano 
essere ancora prodotti determinati atti e assegnato alle attrici un termine 
a tal fine. Il Tribunale ha inoltre spiegato con tanto di motivazione che per 
l’esame della richiesta di cauzione la questione dell’ammissibilità della 
sostituzione di parte poteva rimanere irrisolta. Alle attrici è stato fatto ob-
bligo di prestare una cauzione di CHF 62 000.– a garanzia delle ripetibili. 
All’attrice 1 ha inoltre ingiunto di produrre determinati atti in merito alla 
cessione, 
specificando 
che 
si 
sarebbe 
pronunciato 
in 
merito 
all’ammissibilità della sostituzione di parte una volta prodotti gli atti in 
questione. 


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5. 
Trascorso infruttuoso il termine già prorogato per il deposito della 
cauzione, con decisione del 5 febbraio 2015 lo scrivente Tribunale ha im-
partito alle attrici un termine suppletorio ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CCP 
fino al 16 febbraio 2015, con la comminatoria che in caso di inadempien-
za non sarebbe entrato nel merito dell’azione. 
6. 
Con atto del 16 febbraio 2015, le attrici hanno chiesto l’annullamento 
o la riduzione della richiesta di cauzione, allegando che il valore litigioso 
fosse nullo o nella migliore delle ipotesi pari a CHF 30 000.–, poiché sino-
ra, e anche nel futuro immediato, i brevetti non avrebbero ancora genera-
to alcun introito. Le attrici sostenevano inoltre che le convenute fossero in 
mala fede, poiché sarebbero state perfettamente consapevoli che i bre-
vetti spetterebbero alle attrici. Infine, hanno chiesto anche il conferimento 
dell’effetto sospensivo. 
7. 
Nei motivi della loro istanza, le attrici avevano quantificato il valore li-
tigioso in almeno CHF 30 000.–. Con decisione motivata del 21 agosto 
2014 lo scrivente Tribunale ha fissato il valore litigioso della causa in 
CHF 500 000.–, fissando quindi l’anticipo delle spese dovuto dalle attrici 
in CHF 25 000.– a testa. In seguito le attrici hanno tempestivamente pre-
stato l’anticipo richiesto. 
Non vi è motivo per riesaminare la fissazione del valore litigioso. In parti-
colare, il fatto che un brevetto non abbia ancora fruttato denaro non può 
essere determinante. Ciò che conta è il potenziale insito nei brevetti. Infi-
ne, la questione della malafede delle convenute, allegata da parte attrice, 
riguarda la fondatezza materiale dell’azione. Lo scrivente Tribunale po-
trebbe dirimere tale questione soltanto in una sentenza di merito ed è 
evidente che il deposito di una cauzione non può essere fatto dipendere 
dall’esito del processo. 
Non vi è dunque motivo di riesaminare la richiesta di cauzione imposta. 
8. 
Dato che la cauzione non è stata prestata nemmeno entro il termine 
suppletorio fissato al 16 febbraio 2015, lo scrivente Tribunale non entra 
nel merito dell’azione (art. 101 cpv. 3 CCP). 
9. 
A causa delle insolite modalità seguite dalle parti nel compiere gli atti 
processuali, per il Tribunale la causa è risultata impegnativa. Conclusioni 
manchevoli, confusione riguardo alla contemporanea introduzione di una 
causa presso il Tribunale d’appello di Lugano nonché riguardo alla rap-
presentanza della attrici e un atto inammissibile inoltrato dalle attrici han-


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no richiesto continui interventi da parte del Tribunale. A queste complica-
zioni si aggiunge anche il dispendio in rapporto con l’esame dell’invocata 
sostituzione di parte e con la richiesta di cauzione. Il valore litigioso es-
sendo stato quantificato in CHF 500 000.–, la tassa di giustizia è fissata a 
CHF 20 000.– (art. 1 SpG-TFB) e ripartita tra le attrici a ragione di metà 
ciascuna, secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 1 CCP in combi-
nato disposto con il cpv. 3 della stessa disposizione). La tassa di giustizia 
è compensata con l’anticipo prestato dalle attrici (art. 111 cpv. 1 CCP). Il 
saldo viene loro rimborsato. 
Alle convenute, che non hanno ancora dovuto esprimersi nel merito, è 
inoltre accordata un’indennità a titolo di ripetibili di CHF 5 000.- a carico 
delle attrici (art. 3-5 SpG-TFB). 
 
Per questi motivi, il giudice unico pronuncia: 
1. 
Non si entra nel merito dell’azione. 
2. 
La tassa di giustizia è fissata a CHF 20 000.–. 
3. 
Le spese sono poste a carico dell’attrice in ragione di metà ciascuna 
e compensate con l’anticipo versato. Il saldo verrà loro rimborsato. 
4. 
Si ingiunge alle attrici di versare alle convenute CHF 5 000.– a titolo 
di ripetibili. 
5. 
Comunicazione per iscritto alle parti, alle convenute con act. 41A/41B 
e act. 41_FF a 41_GG in allegato, ad entrambe con avviso di ricevi-
mento. 
Rimedi giuridici: 
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civi-
le al Tribunale federale, 1000 Lausanne 14, entro un termine di 30 giorni 
dalla sua notificazione (art. 72 segg., 90 segg. e 100 della legge federale 
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Gli atti 
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclu-
sioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La deci-
sione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti 
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). 


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San Gallo, 5 marzo 2015 
Per il Tribunale federale dei brevetti: 
Presidente del Tribunale 
Prima cancelliera 
 
Dott. iur. Dieter Brändle 
lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
 
Data di spedizione: 05.03.2015