bpatger · S2014_002 · 2014-02-27 · de
Anbieten eines Arzneimittels (Generikum) während Laufzeit eines ESZ für die Lieferung danach, Gutheissung einer superprovisorischen Massnahme
Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Schutzzertifikat, Vergleich

Bundespatentgeri cht
Tri bunal fédéral des brevets
Tri bunal e federal e dei brevetti
Tri bunal federal da patentas
Federal P atent Court




S2014_002

U r t e i l v o m 2 7 . F e b r u a r 2 0 1 4
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter,
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
1. A A/S
2. B AG
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher
und/oder Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer und/oder Rechts-
anwalt Dr. Kilian Schärli
Klägerinnen
gegen
C AG
Beklagte
Gegenstand
Verletzung eines Ergänzenden Schutzzertifikates




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Der Einzelrichter zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 26. Februar 2014 stellten die Klägerinnen folgendes
Massnahmebegehren:
"1. Der Gesuchsgegnerin sei wegen ausserordentlicher Dringlichkeit einstwei-
len ohne vorherige Anhörung der Gesuchsgegnerin und unter Androhung
einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c
ZPO, mindestens aber CHF 5‘000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, so-
wie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wider-
handlungsfall vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz die Arzneimittel X Y®
5/10/15/20 mg Filmtabletten (Zulassungsnummer 11111) vor dem 31. Mai
2014 zu bewerben, insbesondere durch Anfragen an Ärzte oder Apotheken
mit folgendem Wortlaut: „Das Patent von Z® (X) wird am 31. Mai 2014 ab-
laufen. Sie, als wichtiger Kunde, können uns mit dieser Bedarfsanfrage hel-
fen, unsere Lagermenge dem Bedarf anzupassen. Da dies bei grossen Pro-
dukten schwierig ist und wir eine kontinuierliche Lieferfähigkeit sicherstellen
möchten, bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung.“
2.
Das Verbot gemäss Ziffer 1 sei nach Anhörung der Gesuchsgegnerin vor-
sorglich mit Wirkung über den 31. Mai 2014 hinaus bis zum 15. August 2014
auszusprechen und um das Verbot zu ergänzen, das Arzneimittel X Y®
5/10/15/20 mg Filmtabletten (Zulassungsnummer 11111) während dieser
Zeit selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkau-
fen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen.
3.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgeg-
nerin."
2.
Zur Begründung legen die Klägerinnen dar, sie seien Inhaberin bzw. aus-
schliessliche Lizenznehmerin des in der Schweiz registrierten ergänzen-
den Schutzzertifikats ESZ-Nr. C00000000/00 für den Wirkstoff X ("Mass-
nahme-Schutzzertifikat") und des schweizerischen Teils des Europäi-
schen Patents EP 0 000 000 ("Grundpatent"), das dem Massnahme-
Schutzzertifikat zugrunde liege. Die Laufdauer des Massnahme-
Schutzzertifikats ende am 31. Mai 2014.
Das Massnahme-Schutzzertifikat sei für den Wirkstoff X erlassen worden
und schütze gemäss Art. 140d Abs. 1 PatG in den Grenzen des sachli-
chen Geltungsbereichs des Grundpatents alle Verwendungen des Wirk-

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stoffs X als Arzneimittel, die vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats
genehmigt worden seien. Daraus folge, dass das Massnahme-
Schutzzertifikat Schutz gegen alle Verwendungen gewähre, die zum ei-
nen in den Schutzbereich des Grundpatents fielen, und bei denen es sich
zum anderen um eine Verwendung von X als Arzneimittel handle, die von
Swissmedic vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats genehmigt wor-
den sei.
Die Beklagte sei Inhaberin der Marktzulassung für X Y®. Als Anwendung
werde
in
der
publizierten
Marktzulassung
selektiver
Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer angegeben. Anspruch 7 des Grundpatents sei
direkt auf X gerichtet. Entsprechend falle das Arzneimittel X Y®, welches
den Wirkstoff X enthalte, in den Schutzbereich des Grundpatents. X Y®
enthalte dieselbe X-Dosierung wie das Produkt Z® der Klägerinnen und
sei für dieselbe Indikation zugelassen wie Z®, nämlich zur Behandlung
von Depressionen. Demzufolge sei die Verwendung von X in X Y® iden-
tisch mit der Verwendung von X als Arzneimittel, wie sie von der schwei-
zerischen
Zulassungsbehörde
vor
Ablauf
des
Massnahme-
Schutzzertifikats genehmigt worden sei. Damit seien beide Vorausset-
zungen von Art. 140d Abs. 1 PatG erfüllt; X Y® falle in den Schutzbereich
des Massnahme-Schutzzertifikates.
M. H., eine Mitarbeiterin der Klägerin 2, habe anlässlich eines Praxisbe-
suches vom 13. Februar 2014 bei Dr. A. erfahren, dass vor kurzem eine
Aussendienstmitarbeiterin der Beklagten bei Dr. A's Praxiskollegen Dr. B.
vorstellig geworden sei und ihm eine (M. H. als Kopie zur Verfügung ge-
stellte) "Bedarfsanfrage" vorgelegt habe.
Da ungewöhnlicher Weise weder Adresse noch Name der Firma auf dem
Formular vorhanden gewesen seien, habe sich M. H. nach dem Erhalt
der „Bedarfsanfrage“ zur Sicherheit nochmals erkundigt, von welcher
Firma dieses Formular gekommen sei. Dr. A. wie auch ihre Praxisassis-
tentin hätten daraufhin M. H. bestätigt, dass die „Bedarfsanfrage“ von der
Beklagten gekommen sei. Auf Frage nach dem Namen der Mitarbeiterin
der Beklagten habe Dr. A. M. H. mitgeteilt, dass sie Rücksprache mit ih-
rem Praxiskollegen genommen habe und sie zum Schluss gekommen
seien, dass sie ihr nichts zusätzliches zu diesem Fall sagen möchten, da
sie nicht in diese Angelegenheit involviert werden wollten.
Es sei zu befürchten, dass dieses Vorgehen keinen Einzelfall darstelle
und die Beklagte bei einer Vielzahl von Ärzten und Apothekern auf die

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Liefermöglichkeiten ihres Produktes hinweisen werde, trotz bestehendem
Schutz. Somit sei glaubhaft gemacht, dass die Beklagte seit spätestens
dem 13. Februar 2014 damit begonnen habe, durch Aussendienst-
Mitarbeiter verharmlosend als „Bedarfsanfragen“ bezeichnete und - offen-
sichtlich um die Verbindung zu ihr zu verschleiern - weder mit einem Ab-
sender noch mit einem Logo versehene Blätter bei Ärzten und Apotheken
zu verteilen, die ausdrücklich auf eine kontinuierliche Lieferfähigkeit für
ein Ersatzprodukt zu Z® hinwiesen. Die Beklagte vertreibe keine Produk-
te der Klägerinnen, schon gar nicht Z®. Auch sonst sei kein Grund vor-
stellbar, weshalb sich die Beklagte legalerweise nach dem Bedarf der
Apotheken und Ärzte an X für die nächsten sechs Monate erkundigen
sollte. Die Beklagte bezwecke mit dieser „Bedarfsanfrage“ ganz offen-
sichtlich, Ärzte und Apotheker auf die baldige Verfügbarkeit ihres X Gene-
rikums hinzuweisen. Die Beklagte habe also seit spätestens Mitte Febru-
ar bereits damit begonnen, ihr Generikum zu Z® zu bewerben. Dies, ob-
wohl der gesetzlich verliehene Patentschutz resp. das Massnahme-
Schutzzertifikat noch nicht abgelaufen sei. Die Bewerbung eines Produkts
auf Patentablauf hin stelle nach einhelliger Lehre eine Patentverletzung
dar. Auch verletze derjenige ein Schutzrecht, der das patentierte Erzeug-
nis in einem Prospekt oder Inserat mit allen patentgemässen Merkmalen
anbiete, unabhängig davon, ob er auf allfällige Bestellungen hin eine sol-
che Sache liefere oder nicht.
Den Klägerinnen erwachse aus dem Vorgehen der Beklagten ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem Marktanteile der Klägerin
verloren gingen, weil Ärzte ermuntert würden, ihren Lagerbestand an Z®
herunterzufahren, da die Beklagte schon bald ihre „kontinuierliche Liefer-
fähigkeit“ zur Verfügung stellen werde. Der dadurch der Klägerin entste-
hende Schaden sei kaum beweisbar und noch weniger bezifferbar.
Gemäss Art. 265 ZPO in Verbindung mit Art. 27 PatGG könne das Gericht
vorsorgliche Massnahmen in Fällen besonderer Dringlichkeit sofort und
zunächst ohne Anhörung der Gegenseite anordnen. Im vorliegenden Fall
wögen die Argumente für eine superprovisorische Massnahme besonders
schwer und die Abwägung der Interessen falle eindeutig zugunsten der
Klägerinnen aus: Ohne angemessene sofortige vorsorgliche Massnah-
men würden die Klägerinnen einen widerrechtlichen und ungerechtfertig-
ten Verlust von Marktanteilen bei Z® erleiden. Jeder weitere Tag, an dem
X Y® auf dem schweizerischen Markt vor dem kurz bevorstehenden Ab-
lauf des Rechtsschutzes zusätzlich beworben werde, verschärfe die vor-
stehend beschriebene, nicht wieder gutzumachende negative Auswirkung

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für die Klägerinnen. Habe die Beklagte ihre unzulässigen Hinweise auf
die zukünftige Lieferfähigkeit von X-Produkten erst einmal verteilt, lasse
sich diese Information nicht mehr aus dem Gedächtnis der betroffenen
Ärzte löschen.
3.
Vorsorgliche Massnahmen - namentlich zur vorläufigen Vollstreckung
streitiger Unterlassungsansprüche, wie vorliegend beantragt - werden
nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeord-
net, wenn der Antragssteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine
gegen ein Patent des Antragsstellers verstossende Handlung begangen
hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht
ersetzbarer Nachteil droht.
Glaubhaft zu machen ist demnach zum einen die Rechtsverletzung und
zum anderen, dass dem Gesuchsteller durch diese Verletzung ein Nach-
teil droht, der nicht leicht wiedergutzumachen ist.
Für eine superprovisorische Anordnung ist zusätzlich eine besondere
Dringlichkeit glaubhaft zu machen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).
4.
Die Abgabe einer "Bedarfsanfrage" (act. 1_23), welche ausdrücklich auf
den demnächst ablaufenden Patentschutz von Z® Bezug nimmt, mithin
offensichtlich auf die Abgabe eines entsprechenden Generikums abzielt,
stellt, nachdem glaubhaft dargetan ist, dass das Generikum X Y® der Be-
klagten unter das Massnahme-Schutzzertifikat fällt, eine Patentverletzung
dar (Art. 140d in Verbindung mit Art. 8 PatG).
Etwas heikler ist die Frage der Zurechnung der "Bedarfsanfrage" zur Be-
klagten. Die diesbezügliche Sachdarstellung der Klägerinnen ist, was den
Bericht von M. H. angeht, durchaus glaubhaft, insbesondere auch, dass
Dr. A. wie auch deren Praxisassistentin M. H. bestätigt hätten, dass die
„Bedarfsanfrage“ von der Beklagten gekommen sei. Dass diese Bestäti-
gung den Tatsachen entsprach, ist zwar auch glaubhaft, aber hinsichtlich
Zurechnung, das sei ausdrücklich erwähnt, bestehen Zweifel.
Ebenfalls glaubhaft, ja nachgerade offensichtlich ist, dass dieses Vorge-
hen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil mit sich bringt,
und dass, weil dieser Nachteil sich fortlaufend verstärkt, ein dringliches
Einschreiten angezeigt ist.

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Damit sind die Voraussetzungen zum Erlass der superprovisorisch bean-
tragten Massnahme gegeben.
Im Sinne einer Kontrollüberlegung zur Verhältnismässigkeit der Anord-
nung sei angemerkt, dass für den Fall, dass die "Bedarfsanfrage" nicht
von der Beklagten stammen sollte, dieser mit der Massnahme etwas vor-
zunehmen verboten würde, das sie nicht tut; mithin würde die Massnah-
me die Beklagte nicht treffen.
5.
Mit der Anordnung der superprovisorischen Massnahme werden die Par-
teien zu einer Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme
und die Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahme vorgela-
den. Diese Verhandlung hat in Nachachtung von Art. 265 Abs. 2 ZPO
unverzüglich stattzufinden.
6.
Den Klägerinnen ist in Anwendung von Art. 98 ZPO ein Kostenvorschuss
aufzuerlegen.

Der Einzelrichter erkennt:
1.
Der Beklagten wird mit sofortiger Wirkung vorsorglich verboten, in der
Schweiz die Arzneimittel X Y® 5/10/15/20 mg Filmtabletten (Zulas-
sungsnummer 11111) vor dem 31. Mai 2014 zu bewerben, insbe-
sondere durch Anfragen an Ärzte oder Apotheken mit folgendem
Wortlaut: „Das Patent von Z® (X) wird am 31. Mai 2014 ablaufen.
Sie, als wichtiger Kunde, können uns mit dieser Bedarfsanfrage hel-
fen, unsere Lagermenge dem Bedarf anzupassen. Da dies bei gros-
sen Produkten schwierig ist und wir eine kontinuierliche Lieferfähig-
keit sicherstellen möchten, bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Un-
terstützung.“ Im Widerhandlungsfall würden ihre Organe nach Art.
292 StGB mit Busse bestraft.
2.
Die Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme und
die Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahme wird auf
den 6. März 2014, 9.30 Uhr, angesetzt. Die Vorladung liegt bei.

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3.
Den Klägerinnen wird Frist bis 5. März 2014 zur Leistung eines Kos-
tenvorschusses von CHF 20'000.00 angesetzt, widrigenfalls auf das
Massnahmebegehren nicht eingetreten würde.

Dieses Urteil geht an:
– Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde), unter Beila-
ge der Rechnung Nr. 1185000385, sowie Vorladung
– Beklagte (per Einschreiben) unter Beilage des Massnahmegesuchs
sowie Vorladung


St. Gallen, 27. Februar 2014
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Gerichtsschreiberin


Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden


Versand: 27.02.2014