bpatger · S2023_004, S2023_005 · 2024-01-23 · de
Gutheissung vorsorgliche Massnahmen
Erfinderische Tätigkeit, Rechtsbegehren, Sachliche Zuständigkeit national, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

Bu n d esp aten tg eri ch t
T ri b un al féd éral d es b revets
T ri b un al e fed eral e d ei brevetti
T ri b un al fed eral d a p aten tas
F ed eral P aten t Co u rt




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U r t e i l v o m 2 3 . J a n u a r 2 0 2 4
Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richterin lic. iur. Lara Dorigo,
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher
Verfahrensbeteiligte
myStromer AG, Freiburgstrasse 798, 3173 Oberwangen b.
Bern,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf A. Rentsch, und
Rechtsanwalt Dr. sc. ETH, MLaw Raphael Zingg, beide IPri-
me Legal AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich, patentanwalt-
lich beraten durch Dipl. Ing. Thomas Kretschmer, IPrime
Rentsch Kaelin AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich,
Klägerin
gegen
Revolt Zycling AG, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Handle und
Rechtsanwalt lic. iur. Fabian Wigger, beide WEINMANN
ZIMMERLI Rechtsanwälte AG, Apollostrasse 2, Postfach,
8032 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Theodore
Choi, Schaad, Balass, Menzl & Partner, Dufourstrasse 101,
Postfach, 8034 Zürich,
Beklagte
Gegenstand
Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme (super-
provisorisch); Pedelec


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Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,
1.
Mit Eingabe vom 30. Juni 2023 (eingegangen am 4. Juli 2023) reichte die
Klägerin ein Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Mass-
nahmen ein und stellte folgende Rechtsbegehren (S2023_004):
«1)
Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO,
mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der
Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand-
lungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Elektrofahrräder in der Schweiz
und Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den
Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke
einzuführen oder auszuführen, sofern diese Elektrofahrräder folgende
Merkmale aufweisen:
[1]
Der Fahrradrahmen weist für das Hinterrad (in Fahrtrichtung be-
trachtet) eine rechte und eine linke Hintergabel auf;
[2]
Zwischen den beiden Hintergabeln ist eine Motornabe angeordnet,
durch welche eine längliche Steckachse führt;
[3]
Die linke Hintergabel weist eine Bohrung für die Steckachse auf und
besitzt auf ihrer Innenseite, nahe der Bohrung, eine Ausnehmung
zur Positionierung der Motornabe;
[4]
Die rechte Hintergabel besitzt im Achsenbereich einen Rahmensplit
zur Einführung eines Antriebsriemens sowie eine Fixierplatte zur
Verschraubung des Rahmensplits, wobei
a.
die Fixierplatte eine Bohrung mit Innengewinde, und
b.
die Gabelinnenseite der rechten Hintergabel ein Sackloch
aufweist, und
c.
die Bohrung mit Innengewinde der Fixierplatte und dieses
Sackloch untereinander und auf das Durchgangsloch der lin-
ken Hintergabel axial ausgerichtet sind;
[5]
Die Motornabe besitzt im Mittenbereich eine Hohlwelle;
[6]
Das (in Fahrtrichtung betrachtet) linke Ende der Hohlwelle greift in
die Ausnehmung der linken Hintergabel ein und ist an dieser arre-
tierbar;
[7]
Die Steckachse hat (in Fahrtrichtung betrachtet) ein linkes und ein
rechtes Ende, wobei das rechte Ende ein Aussengewinde aufweist;

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[8]
Die Steckachse ist durch die Bohrung der linken Hintergabel und
durch die Hohlwelle der Motornabe hindurchgeführt;
[9]
Das Aussengewinde des rechten Endes der Steckachse greift in
das Innengewinde der Fixierplatte der rechten Hintergabel ein und
taucht (abhängig von der Einschraubtiefe) in deren Sackloch ein.
2)
Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1’000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO,
mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der
Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand-
lungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Fahrradrahmen oder Elektrofahr-
räder mit solchen Fahrradrahmen in der Schweiz herzustellen, herstellen
zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu
einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern der
Fahrradrahmen (unabhängig von dessen Farbgebung) den folgenden bei-
den Abbildungen entspricht:

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3)
Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) sei es der Gesuchsgegnerin unter An-
drohung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag der Nichterfüllung
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.- gemäss
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, superprovisorisch zu verbieten,
Elektrofahrräder in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, herstellen
zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu
einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern diese
Elektrofahrräder sämtliche Eigenschaften [1] bis [9] gemäss Rechtsbegeh-
ren 1) sowie zusätzlich die folgenden Eigenschaften aufweisen:
[10]
Die Steckachse ist innen hohl;
[11]
Das linke Ende der Steckachse (in Fahrtrichtung betrachtet) weist
einen Innensechskant auf.
4)
Eventualiter zu Rechtsbegehren 2) sei es der Gesuchsgegnerin unter An-
drohung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag der Nichterfüllung
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.- gemäss
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, superprovisorisch zu verbieten,
Fahrradrahmen oder Elektrofahrräder mit solchen Fahrradrahmen in der
Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu
bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen
oder auszuführen, sofern der Fahrradrahmen die markenmässige Auf-
schrift «OPIUM» trägt und (unabhängig von dessen Farbgebung) einer der
der folgenden beiden Abbildungen entspricht:

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5)
Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) und 2) bzw. sub-eventualiter zu
Rechtsbegehren 3) und 4) sei die Massnahme gemäss diesen Rechtsbe-
gehren 1) bis 4) einstweilen im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu
erlassen.
6)
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der patent-
anwaltlichen Aufwendungen, zu Lasten der Gesuchsgegnerin.»
2.
Mit Verfügung vom 5. Juli 2023 wies der Präsident das Gesuch um su-
perprovisorische Massnahmen ab und setzte der Beklagten eine Frist für
die Massnahmeantwort.
3.
Mit Eingabe vom 14. Juli 2023 reichte die Klägerin ein weiteres Gesuch
um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen gestützt auf
den Schweizer Teil von EP 2 546 134 ein und stellte folgende Rechtsbe-
gehren (S2023_005):
«1)
Es sei eine vorläufige Beschlagnahme der am 12. Juli 2023 von der Zoll-
stelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektro-
fahrräder der Gesuchsgegnerin (Typ «e-Bikes Opium S-Series 45») su-
perprovisorisch bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Ent-
scheidung im Verfahren S2023_004 anzuordnen, sofern diese Elektrofahr-
räder folgende Eigenschaften aufweisen:
[1] Der Fahrradrahmen weist für das Hinterrad (in Fahrtrichtung betrach-
tet) eine rechte und eine linke Hintergabel auf;

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[2] Zwischen den beiden Hintergabeln ist eine Motornabe angeordnet,
durch welche eine längliche Steckachse führt;
[3] Die linke Hintergabel weist eine Bohrung für die Steckachse auf und
besitzt auf ihrer Innenseite, nahe der Bohrung, eine Ausnehmung zur
Positionierung der Motornabe;
[4] Die rechte Hintergabel besitzt im Achsenbereich einen Rahmensplit zur
Einführung eines Antriebsriemens sowie eine Fixierplatte zur Ver-
schraubung des Rahmensplits, wobei
a. die Fixierplatte eine Bohrung mit Innengewinde, und
b. die Gabelinnenseite der rechten Hintergabel ein Sackloch aufweist,
und
c. die Bohrung mit Innengewinde der Fixierplatte und dieses Sackloch
untereinander und auf das Durchgangsloch der linken Hintergabel
axial ausgerichtet sind;
[5] Die Motornabe besitzt im Mittenbereich eine Hohlwelle;
[6] Das (in Fahrtrichtung betrachtet) linke Ende der Hohlwelle greift in die
Ausnehmung der linken Hintergabel ein und ist an dieser arretierbar;
[7] Die Steckachse hat (in Fahrtrichtung betrachtet) ein linkes und ein rech-
tes Ende, wobei das rechte Ende ein Aussengewinde aufweist;
[8] Die Steckachse ist durch die Bohrung der linken Hintergabel und durch
die Hohlwelle der Motornabe hindurchgeführt;
[9] Das Aussengewinde des rechten Endes der Steckachse greift in das
Innengewinde der Fixierplatte der rechten Hintergabel ein und taucht
(abhängig von der Einschraubtiefe) in deren Sackloch ein.

2)
Es sei bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im
Verfahren S2023_004 eine vorläufige Beschlagnahme aller weiteren von
sämtlichen Zollstellen in der Schweiz bis diesem Urteilsdatum zurückbehal-
tenen Elektrofahrrädern der Gesuchsgegnerin superprovisorisch anzuord-
nen, sofern diese Elektrofahrräder die Eigenschaften [1] bis [9] gemäss
Rechtsbegehren 1) aufweisen:

3)
Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) oder 2) sei die nach diesen beiden
Rechtsbegehren beantragte vorläufige Beschlagnahme superprovisorisch
bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfah-
ren S2023_004 anzuordnen, sofern diese Elektrofahrräder sämtliche in
Rechtsbegehren 1) aufgeführten Eigenschaften [1] bis [9] sowie zusätzlich die
folgenden Eigenschaften aufweisen:
[10] Die Steckachse ist innen hohl;

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[11] Das linke Ende der Steckachse (in Fahrtrichtung betrachtet) weist ei-
nen Innensechskant auf.
4)
Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) und 2) bzw. sub-eventualiter zu Rechts-
begehren 3) sei der Gesuchgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse
von CHF 1’000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall superproviso-
risch zu verbieten, Elektrofahrräder aus der Schweiz und Liechtenstein, ins-
besondere die am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr
aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder der Gesuchsgegnerin,
selbst oder durch Dritte bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der
Entscheidung im Verfahren S2023_004 auszuführen, sofern diese Elektro-
fahrräder sämtliche in Rechtsbegehren 1) aufgeführten Eigenschaften [1] bis
[9] aufweisen.
5)
Sub-sub-eventualiter zu Rechtsbegehren 4) sei der Gesuchgegnerin unter
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag nach Art. 343
Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b
ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall superprovisorisch zu verbieten, Elektrofahrräder aus der
Schweiz und Liechtenstein, insbesondere die am 12. Juli 2023 von der Zoll-
stelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektro-
fahrräder der Gesuchsgegnerin, selbst oder durch Dritte bis zum Ablauf
der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004
auszuführen, sofern diese Elektrofahrräder sämtliche Eigenschaften [1] bis
[9] gemäss Rechtsbegehren 1) sowie zusätzlich die folgenden Eigenschaf-
ten aufweisen:
[10] Die Steckachse ist innen hohl;
[11] Das linke Ende der Steckachse (in Fahrtrichtung betrachtet) weist ei-
nen Innensechskant auf.
6)
Sub-Eventualiter bzw. sub-sub-eventualiter bzw. sub-sub-sub-eventualiter
seien die Anordnungen und Verbote gemäss Rechtsbegehren 1) bis 5) je oh-
ne zeitliche Beschränkung auszusprechen.
7)
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der patent-
anwaltlichen Aufwendungen, zu Lasten der Gesuchsgegnerin.
Prozessualer Antrag:

Der Entscheid zu den Rechtsbegehren 1) bis 6) steht im Zusammenhang mit
Art. 86c PatG, weshalb aufgrund der gegebenen besonderen Dringlichkeit er-

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sucht wird, einen Entscheid in dieser Sache vor dem 25. Juli 2023, allerspätes-
tens bis zum 9. August 2023, anzuordnen und den Parteien und dem Bundesamt
für Zoll und Grenzsicherheit, Sektion Nichtzollrechtliche Erlasse, Taubenstrasse
16, 3003 Bern, zu eröffnen.»
4.
Mit Verfügung vom 18. Juli 2023 hiess das Gericht die vorläufige Be-
schlagnahme superprovisorisch gut, setzte der Beklagte Frist zur Mass-
nahmeantwort an und vereinigte die Verfahren S2023_004 und
S2023_005.
5.
Die Massnahmeantwort der Beklagten erfolgte am 23. August 2023. Die
Beklagte stellte folgende Rechtsbegehren:
«1. Das Gesuch der Klägerin vom 30. Juni 2023 sei vollumfänglich abzuwei-
sen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Eventualiter zum vorstehenden Rechtsbegehren gemäss Ziffer 1 sei der
Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahmen von der Leistung einer
angemessenen Sicherheit, mindestens in der Höhe von CHF 500’000.00,
abhängig zu machen.
3.
Das Gesuch der Klägerin vom 14. Juli 2023 sei vollumfänglich abzuwei-
sen, soweit darauf einzutreten ist.
4.
Eventualiter zum vorstehenden Rechtsbegehren gemäss Ziffer 3 sei der
Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahmen von einer Leistung ei-
ner
angemessenen
Sicherheit,
mindestens
in
der
Höhe
von
CHF 500’000.00, abhängig zu machen.
5. Die vorläufige Beschlagnahme der am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll
Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder
(Typ «e-Bikes Opium S-Series 45») sei unverzüglich aufzuheben und die
Zollstelle Zoll Nord sei anzuweisen, die zurückbehaltenen Elektrofahrräder
freizugeben.
6.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST), einschliess-
lich der patentanwaltlichen Aufwendungen, zulasten der Klägerin.»
Zudem stellte die Beklagte den prozessualen Antrag, dass eine mündli-
che Verhandlung anzuberaumen sei.

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Die Beklagte bestritt ausserdem die sachliche Zuständigkeit des angeru-
fenen Gerichts für die auf Designrecht gestützten Rechtsbegehren Ziff. 2,
4 und 5 des Gesuchs vom 30. Juni 2023.
6.
Mit Eingabe vom 26. September 2023 teilte die Klägerin mit, dass die Be-
klagte beim Handelsgericht des Kantons Bern eine designrechtliche Nich-
tigkeits- und Nichtverletzungsklage eingereicht habe und ersuchte das
Bundespatentgericht um Mitteilung, ob es bereit sei, das Hauptsachever-
fahren zu übernehmen.
7.
Die Beklagte nahm zu diesem Ersuchen mit Schreiben vom 5. Oktober
2023 Stellung, beantragte dessen Abweisung und hielt daran fest, dass
das Bundespatentgericht für die auf Designrecht gestützten Rechtsbe-
gehren Ziff. 2, 4 und 5 des Gesuchs vom 30. Juni 2023 nicht zuständig
sei. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2023 teilte die Klägerin mit, dass die
Eingabe vom 5. Oktober 2023 keinen Anlass zu einer Stellungnahme im
Rahmen des Replikrechts gebe.
8.
Mit Stellungnahme zur Massnahmeantwort vom 5. Oktober 2023 hielt die
Klägerin an ihren Rechtsbegehren fest und beantragte, dass die neuen
Rechtsbegehren der Beklagten vom 23. August 2023 vollumfänglich ab-
zuweisen seien, soweit darauf einzutreten wäre.
9.
Mit Beschluss vom 18. Oktober 2023 trat das Bundespatentgericht auf
das Rechtsbegehren Ziffer 5 des Massnahmegesuchs vom 30. Juni 2023
nicht ein, soweit es sich auf die Rechtsbegehren Ziffer 2 und 4 bezieht.
10.
Mit Eingabe vom 18. Oktober 2023 nahm die Beklagte Stellung zur Ein-
gabe der Klägerin vom 5. Oktober 2023 und hielt an ihren Rechtsbegeh-
ren fest.
11.
Mit Schreiben vom 3. November 2023 nahm die Klägerin Stellung zur
Eingabe der Beklagten vom 18. Oktober 2023. Darauf nahm die Beklagte
mit Schreiben vom 16. November 2023 Stellung.

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12.
Das Fachrichtervotum vom 13. November 2023 von Richter Bremi wurde
den Parteien gleichentags zugestellt. Die Klägerin verzichtete mit Schrei-
ben vom 27. November 2023 auf eine Stellungnahme zum Fachrichtervo-
tum. Die Beklagte nahm mit Schreiben vom 28. November 2023 Stellung.
13.
Am 19. Dezember 2023 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Klä-
gerin ergänzte ihre Rechtsbegehren im Verfahren S2023_005 wie folgt:
«6b) Die vorläufige Beschlagnahme nach Rechtsbegehren 1) sei bis zum Ab-
lauf der Rechtsmittelfrist bezüglich eines das Verfahren S2023_004 prosequ-
ierenden Hauptsacheverfahrens (soweit ein solches eingeleitet wird) anzu-
ordnen.»
Prozessuales
14.
Beide Parteien sind Aktiengesellschaften nach Schweizer Recht und ha-
ben ihren Sitz in der Schweiz. Die Klägerin leitet ihre Ansprüche aus der
mutmasslichen Verletzung des schweizerischen Teils der EP 2 546 134
B1 ab (nachfolgend «Streitpatent»). Das angerufene Gericht ist örtlich
und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a und b PatGG). Die mangelnde
sachliche Zuständigkeit für die designrechtlichen Ansprüche wurde be-
reits festgestellt. Damit sind die Rechtsbegehren Nr. 2 und Nr. 4 nicht zu
beurteilen.
In Anwendung von Art. 23 Abs. 3 PatGG entscheidet das Gericht in Drei-
erbesetzung.
Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).
15.
Die Klägerin ist gemeinsam mit der in Taipei, Taiwan, ansässigen Fairly
Bike Manufacturing Co., Ltd. (nachfolgend «FBM Ltd.») Inhaberin des
Streitpatents. Nach Art. 33 Abs. 2 PatG kann jede Miteigentümerin eines
Patents selbständig Klage wegen Patentverletzung anheben. Aus der
Klagelegitimation in der Hauptsache folgt auch die Legitimation zur Bean-
tragung vorsorglicher Massnahmen.1 Der Lizenzvertrag vom 21./23. April
2023 (nachfolgend «Lizenzvertrag») zwischen der Klägerin und der FBM

1 SHK PatG-DORIGO, Art. 77 N 2.

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Ltd. lässt selbständige Verletzungsklagen zu. Die Klägerin ist mithin be-
rechtigt, das vorliegende Gesuch zu stellen.
Novenrecht
16.
Die Klägerin rügt, dass verschiedene Vorbringen der Beklagten verspätet
und damit novenrechtlich unzulässig seien. Bei vorliegendem Ausgang –
die Klägerin obsiegt vollumfänglich – kann offenbleiben, ob das angeblich
verspätete Vorbringen der Beklagten novenrechtlich zulässig war.
Keine Ergänzung des Fachrichtervotums
17.
Mit Stellungnahme vom 28. November 2023 zum Fachrichtervotum bean-
tragte die Beklagte, dass das Fachrichtervotum hinsichtlich der Frage, ob
ein Eingriff in den Schutzbereich des Streitpatents vorliegt, ergänzt wer-
den soll. Sie stützt ihr Begehren darauf, dass der Fachrichter im Fachrich-
tervotum fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass die Beklagte in
der Massnahmeantwort und in den weiteren Angaben die gleichen Argu-
mente wie in der Schutzschrift nur etwas anders dargestellt und beleuch-
tet habe. Insbesondere habe die Beklagte im Unterschied zur Schutz-
schrift ausführlich argumentiert, dass der zentrale Punkt der Erfindung
darin liege, dass vom Anspruch eine räumliche Anordnung des Gewin-
delochs gefordert werde, nämlich dass das Gewindeloch innerhalb der
Aussparung positioniert sei, um das funktionale Erfordernis der axialen
Ausrichtung auf das Durchgangsloch der ersten Gabel zu erreichen. Wei-
ter bemängelt die Beklagte, dass der Fachrichter aktenwidrig davon aus-
gehe, dass der Drehmomentsensor auf einer Vertiefung montiert sei und
dass er sich nicht zur Verwirklichung der Merkmale 1.2.d und 1.3.a
äussere.
18.
Die von der Beklagten vorgebrachten Argumente laufen ins Leere. Das
Fachrichtervotum vom 13. November 2023 ist vollständig, nachvollzieh-
bar und schlüssig. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass der Fach-
richter zum Schluss kommt, dass in der Massnahmeantwort die gleichen
technischen Argumente wie in der Schutzschrift vorgetragen werden und
auf die begründete Verfügung vom 18. Juli 2023 verweist, welche die Ar-
gumente der Schutzschrift berücksichtigt. Das Argument der axial räumli-
chen Trennung von Gewindeloch und Aussparung hat die Beklagte be-

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reits in der Schutzschrift vorgetragen, worauf sie in der Massnahmeant-
wort selbst verweist. Ob die Feststellung, dass der Drehmomentsensor in
einer Vertiefung montiert ist, aktenwidrig ist oder nicht, beschlägt nicht die
Vollständigkeit, sondern die Korrektheit des Fachrichtervotums und wäre
– sofern die Feststellung des Fachrichters unzutreffend wäre – vom
Spruchkörper im Endentscheid und nicht durch eine Ergänzung des
Fachrichtervotums zu berichtigen. Schliesslich hält die Verfügung vom 18.
Juli 2023 fest: «beim Durchgangsloch 110 [gibt es] einen Aufsatz mit der
Positioniernut 111». Wenn der Fachrichter vor diesem Hintergrund auf die
Ausführungen in der Verfügung vom 18. Juli 2023 verweist und nicht nä-
her auf das Argument der Klägerin eingeht, wonach die Positioniernut in
der angegriffenen Ausführungsform keine Vertiefung, sondern eine Hülse
oder Auskragung sei, vermag dies keine Zweifel an der Vollständigkeit
des Fachrichtervotums zu wecken. Es handelt sich um eine andere Aus-
drucksweise für den gleichen Sachverhalt.
Der Antrag der Beklagten auf Ergänzung des Fachrichtervotums ist somit
abzuweisen.
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen
19.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine
Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).
Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vor-
handensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch
mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn-
te.2 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be-
klagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher, als wenn
die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.3

2 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).
3 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière
miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11.

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Streitpatent
20.
Die Klägerin ist Mitinhaberin des Streitpatents mit dem Titel «Kombinati-
onsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe», das am 11. Oktober
2011 unter Inanspruchnahme einer taiwanesischen Prioritätsanmeldung
vom 11. Juli 2011 (TW 100212672) angemeldet und am 25. März 2015
erteilt wurde.
Aufgabe des Streitpatents ist es, eine Kombinationsstruktur aus Fahrrad-
rahmen und Motornabe bereitzustellen, um den Komfort und die Sicher-
heit bei der Wartung oder Montage des Elektrofahrrads zu verbessern
sowie die Einbauposition des Motors in einer bestimmten Lage sicherzu-
stellen (Abs. [0004] ff.). Diese Aufgabe löst das Streitpatent unter ande-
rem mit einer Kombinationsstruktur, die einen Fahrradrahmen, eine Mo-
tornabe und eine längliche Welle gemäss Anspruch 1 umfasst.
Die Klägerin gliedert die Merkmale von Patentanspruch 1 wie folgt (nach-
folgend in der massgeblichen englischen Anspruchsfassung):
1.1
A combination structure of bicycle frame and motor hub, comprising:
1.2
a bicycle frame (1), including
1.2.a
a first fork (11) and a second fork (12) which are oppositely ar-
ranged,
1.2.b
wherein the first fork (11) is provided with a through hole (110),
1.2.c
while the second fork (12) is recessed with an internal thread
hole (121) corresponding axially to the through hole, and
1.2.d
the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the
through hole (110), with a positioning groove (111);
1.3
a motor hub (2), being provided, at its center, with a sleeve (21),
1.3.a
having an end, related to a positioning end, such that the posi-
tioning end (211) can be engaged with and stopped at the posi-
tioning groove (111) of the first fork; and
1.4
an elongated axle (3) having a head end (31) and a tail end (32),
1.4.a
wherein the tail end has an external thread;
1.4.b
the elongated axle (3) can pass through the through hole (110) of
the first fork and the sleeve (21) of the motor hub (2),

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1.4.c
and wherein the external thread of the tail end (32) is engaged
correspondingly and fastened into the internal thread hole (121)
of the second fork.

Abbildung 1: Fig. 2 des Streitpatents
Massgeblicher Fachmann
21.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem
liegt.4
Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun-
desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-
gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte
Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei-

4 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

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Seite 15
chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbe-
reich gut gerüstet sein».5 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.6
Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann der fiktive
Fachmann aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten gebildet werden.7
22.
Nach Ansicht der Klägerin ist der massgebliche Fachmann ein Maschine-
ningenieur oder Techniker mit Berufsbildung im Bereich der Montage- und
Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung und vertieften Kennt-
nissen in der Entwicklung und Auslegung von E-Bikes und deren Kompo-
nenten.
Die Beklagte teilt diese Definition, meint aber, dass die Zuweisung von
vertieften Kenntnissen in der Entwicklung und Auslegung von E-Bikes
und deren Komponenten unvollständig sei. Der Fachmann verfüge nicht
nur über vertiefte Kenntnisse in Bezug auf E-Bikes und deren Komponen-
ten, sondern vielmehr generell in Bezug auf motorisierte Zweiräder wie
zum Beispiel Motorfahrräder aber auch nicht-motorisierte Zweiräder. Sie
weist auf Literatur zu Herstellern wie Yamaha hin, die sowohl klassische
Fahrräder, motorisierte Zweiräder und E-Bikes herstellen, aber auch da-
rauf, dass in typischen Werkstätten sowohl klassische Fahrräder als auch
E-Bikes repariert und mit Ersatzteilen ausgestattet würden.
Die Klägerin wehrt sich ausdrücklich dagegen, dass der Fachmann auch
über Kenntnisse im Bereich der konventionellen Fahrräder und generell
über motorisierte Zweiräder verfüge. E-Bikes seien Motorfahrräder und
unterschieden sich in technischer und strassenverkehrsgesetzlicher Hin-
sicht von Motorrädern und Fahrrädern. Die Tatsache, dass gewisse Kon-
zerne sowohl Motorräder, Motorfahrräder, konventionelle Fahrräder und
E-Bikes herstellten, sei bei der vorliegenden Frage nicht relevant, und es
handle sich beim Fachmann insbesondere nicht um einen Velomechani-
ker, sondern um einen Fachmann auf E-Bike Herstellungsstufe.

5 BGE 120 II 71 E. 2.
6 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.
7 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom
1. Juni 2017, E. 4.4.

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Seite 16
Darauf reagiert die Beklagte umfangreich und erläutert, dass insbesonde-
re nicht nur die Herstellungsstufe relevant sei, sondern das generelle all-
gemeine Fachwissen. In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum
stimmt die Beklagte der Definition des Fachmanns im Fachrichtervotum
grundsätzlich zu, fügt aber an, dass der Fachmann ausserdem wisse,
welche Bauteile vom Gebiet der nicht-motorisierten Fahrräder auch bei E-
Bikes eingesetzt werden könnten.
23.
Als Fachmann ist jene Person festzulegen, die nach dem üblichen Lauf
der Dinge im technischen Gebiet des Ausgangsdokuments im Lichte der
gelösten Aufgabe eine Entwicklung im Sinne des Streitpatents tatsächlich
durchführen würde.
In der vorliegenden Situation handelt es sich dabei, soweit sind sich die
Parteien einig, um einen Maschineningenieur oder Techniker mit Berufs-
bildung im Bereich der Montage und Fahrzeugtechnik.
Angesichts der Bestreitungen stellt sich die Frage, ob die vertieften
Kenntnisse beschränkt sind auf Kenntnisse im Bereich von E-Bikes, oder
ob sich die Kenntnisse des Fachmannes auch auf Kenntnisse im Bereich
der konventionellen, nicht-motorisierten Fahrräder und gegebenenfalls
sogar der Motorräder erstrecken.
Die Mehrzahl der typischen Zweirad-Werkstätten teilen sich bekanntlich
auf in Werkstätten für Fahrräder und gleichzeitig Motorfahrräder, also E-
Bikes (bis 50 ccm und 45 km/h). Weiter gibt es separate Werkstätten für
eigentliche Motorräder auch grösseren Hubraums. Diese beiden Gebiete
bilden also separate Bereiche.
Weiter ist bekannt, dass eine gewisse Zahl von Komponenten (insbeson-
dere Reifen, Felgen, Bremsen, Lager, etc.) übergreifend im jeweiligen Be-
reich eingesetzt werden. Es gibt dagegen nur wenige technische Bautei-
le, die sowohl im Bereich der konventionellen Fahrräder und Motorfahrrä-
der einerseits eingesetzt werden können, und im Bereich der Motorräder
andererseits.
Der einschlägige Fachmann besitzt entsprechend vertiefte Kenntnisse in
der Entwicklung und Auslegung von E-Bikes und damit auch die entspre-
chenden Kenntnisse im Bereich der konventionellen nicht-motorisierten
Fahrräder. Schliesslich muss er, wenn er eine gute und kostengünstige
Entwicklung bereitstellen will, Kenntnisse über alle sinnvollerweise zur

S2023_004, S2023_005
Seite 17
Verfügung stehenden Komponenten in diesen benachbarten Gebieten
haben. Er weiss aber auch, dass die statischen Bedingungen und Kraft-
und Lastverhältnisse bei konventionellen nicht-motorisierten Fahrrädern
und bei E-Bikes unterschiedlich sind, und wird deshalb Bauteile aus ei-
nem technischen Gebiet nur dann auf dem anderen technischen Gebiet
einsetzen, wenn sie nach seiner Beurteilung tatsächlich dazu geeignet
sind.
Entsprechend handelt es sich beim einschlägigen Fachmann um einen
Maschineningenieur oder eine Technikerin mit Berufsbildung im Bereich
der Montage- und Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung und
vertieften Kenntnissen in der Entwicklung und Auslegung von nicht-
motorisierten Fahrrädern und Motorfahrrädern.
Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche
24.
Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,8
d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünf-
tigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.9 Dabei ist grundsätzlich vom
Patentanspruch als Ganzes auszugehen.10 Wo sich einem Anspruch
auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und
Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt
der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder wi-
dersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.11
Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der
Technik ebenfalls Auslegungsmittel.12 Definiert die Patentschrift einen
Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden
technischen Gebiet auszugehen.

8 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».
9 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA verwendet
den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März
2001, E. 2.4.
10 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».
11 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 –
«Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer
Protokoll».
12 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».

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Seite 18
Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so
verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.13
Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus-
führungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der
Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken,
wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.14 Wenn in der Rechtspre-
chung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen ge-
sprochen wird,15 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der
Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der
Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber
auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.16
Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Aus-
legung der Patentansprüche nicht massgebend.17
Vertiefung mit einem Innengewindeloch («recessed with an internal
thread hole»)
25.
Die Parteien sind sich uneinig darüber, wie Merkmal 1.2.c «the second
fork is recessed with an internal thread hole» zu verstehen sei. Nach der
Beklagten drückt das Merkmal 1.2.c den strukturellen und funktionalen
Sachverhalt aus, dass die zweite Gabel mittels beziehungsweise auf-
grund des Gewindelochs so ausgespart sei, dass darin das Gewindeloch
positioniert sei. Die Spezifizierung, dass die zweite Gabel mit einem in-
nenliegenden Gewindeloch ausgespart sei, gehe über eine zweckunbe-
stimmte, räumliche Anordnung hinaus. Merkmal 1.2.c fordere, dass die
Aussparung funktional spezifisch mit dem Gewindeloch beziehungsweise
für dessen Positionierung ausgebildet sei. Ein Gewindeloch müsse not-
wendigerweise ein Innengewinde aufweisen. Es werde somit nicht ein
«Innengewindeloch» beansprucht, sondern ein Gewindeloch, das inner-

13 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
14 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische
Pulversprühpistole».
15 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische
Pulversprühpistole».
16
BPatGer,
Urteil
O2016_009
vom
18. Dezember
2018,
E. 25
–
«Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 –
«Werkzeugeinrichtung».
17 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».

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Seite 19
halb der mit dem Gewindeloch ausgebildeten Aussparung der zweiten
Gabel angeordnet sei.
Die Klägerin hält dagegen, dass das Merkmal 1.2.c nicht auf Gewindelö-
cher beschränkt werden dürfe, die in einer Vertiefung der ein- oder mehr-
teiligen zweiten Gabel bereitgestellt seien. Nach einer funktionalen Aus-
legung spiele es keine Rolle, ob das Innengewindeloch in einer separaten
Vertiefung angeordnet beziehungsweise direkt die Vertiefung mit Innen-
gewinde an der zweiten Gabel sei. Die Grösse der Ausnehmung in der
Gabel oder ob diese konstruktiv mit dem Innengewinde ein- oder mehrtei-
lig ausgeformt sei, sei nicht beschränkend für die Auslegung von Merkmal
1.2.c. Verlangt werde nur ein Innengewindeloch, das in der zweiten Gabel
ausgenommen ist.
26.
Wie die Klägerin selbst ausführt, sind «recessed with» und «thread hole»
keine strukturell unterschiedlichen Merkmale. Die zweite Gabel muss mit
einem Gewindeloch ausgespart sein, das axial dem Durchgangsloch der
ersten Gabel gegenüberliegt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, ver-
langt der Anspruch in diesem Merkmal. Insbesondere ist eine separate
Ausgestaltung einer Vertiefung und einem Gewindeloch nicht verlangt.
Das Gewindeloch kann gleichzeitig die Vertiefung bilden.
Ein Loch («hole») ist auch nicht notwendigerweise auf einer Seite ge-
schlossen («Sackloch»). Auch ein durchgehendes Loch, das an beiden
Seiten offen ist, ist im üblichen Sprachgebrauch ein Loch. Eine funktiona-
le Auslegung führt ebenfalls nicht dazu, dass nur eine einseitig zugängli-
che Aussparung unter den Anspruchswortlaut fällt. Auch ein durchgängig
offenes Gewindeloch erfüllt den erfindungsgemässen Zweck, die Welle
aufzunehmen und zu befestigen. Sowohl ein Gewindeloch, das auf sei-
nem äusseren Ende geschlossen ist, als auch ein Gewindeloch in der
zweiten Gabel, das diese durchdringt und auf beiden Seiten offen ist, ist
demnach ein Innengewindeloch i.S.v. Merkmal 1.4.c.
Positioniernut («positioning groove»)
27.
Unter einer Nut verstehe die Fachperson nach der Beklagten eine Vertie-
fung oder Einkerbung, die durch Fräsen, Räumen, Sägen, Stanzen oder
Hobeln hergestellt werde.

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Seite 20
Die Klägerin widerspricht und macht geltend, dass jede Ausnehmung,
Vertiefung, Einkerbung und dergleichen zur Befestigung oder Aufnahme
des korrespondierenden Teils als Positioniernut zu verstehen sei. Insbe-
sondere falle auch eine auskragende formschlüssige Verbindung darun-
ter.
28.
Nach fachmännischem Verständnis ist eine Nut eine längliche Vertiefung,
die auf beiden Längsseiten Begrenzungen aufweist. Ob die beidseitigen
Begrenzungen wegen einer rillenförmigen Vertiefung vorliegen oder aus-
kragend sind, spielt nach einer funktionalen Auslegung keine Rolle, denn
Zweck der Nut ist die Fixierung eines entsprechenden Gegenstücks. Ob
der die Nut aufweisende Teil aus einem grösseren Teil auskragt oder
nicht, ist auch deshalb unbeachtlich, weil die längliche Vertiefung dann
als in der Auskragung vorhanden verstanden werden kann. Eine Auskra-
gung oder eine Hülse fällt so lange unter das anspruchsgemässe Ver-
ständnis einer Positioniernut, wie sie eine längliche Vertiefung aufweist.
Dass das Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 des Streitpatents eine in
der ersten Gabel vertiefte Nut zeigt, ändert nichts daran, da der Schutz-
bereich des Anspruchs nicht auf die Ausführungsbeispiele beschränkt ist.
Für den Fachmann hat die Positioniernut ersichtlich den Zweck, im Zu-
sammenspiel mit dem Positionierende der Muffe (21) zu verhindern, dass
sich der Stator des elektrischen Nabenmotors relativ zur Gabel drehen
kann (in Fig. 2 ist der Stator mit dem Bezugszeichen 22 beziffert,
Abs. [0018]-[0019]).
Rechtsbeständigkeit
Zulässigkeit der Änderungen
29.
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtig-
keit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt
des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fas-
sung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138
Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.18
Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro-
päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-

18 BGE 146 III 177 E. 2.1.1.

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Seite 21
sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Dem-
gemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische
Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über
den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hin-
ausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausge-
schlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, in-
dem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen
Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt
sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmel-
deverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am
Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird da-
rauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssi-
cherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche über-
rascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht
zu erwarten waren.19
Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbe-
reich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche
bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von
Art. 123 (2) EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der
Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese
Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen,
was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ur-
sprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen
Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar
und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstan-
dard» bezeichnet.20
Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.21
Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes
Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprüng-
lich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausfüh-
rungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Ände-
rung stellt eine so genannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie
zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber

19 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.
20 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen.
21 BGE 146 III 177 E. 2.1.3.

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Seite 22
dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet
ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext.22
Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn
keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung
zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das
herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen ver-
knüpft ist.23 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der An-
meldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen
kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang
mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern
sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.24
30.
In der zur Erteilung vorgesehenen Textfassung wurden in Anspruch 1 die
folgenden Änderungen vorgenommen (Hervorhebungen hinzugefügt):
A combination structure of bicycle frame and motor hub, comprising:
a bicycle frame (1), including a first fork (11) and a second fork (12) which are
oppositely arranged, wherein the first fork (11) is provided with a through hole
(110), while the second fork (12) is recessed with an internal thread hole (121)
corresponding axially to the through hole, and the first fork (11) is provided, at
its inner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove
(111); a motor hub (2), being provided, at its center, with a sleeve (21) having
an end, related to a positioning end, such that the positioning end (211) can
be engaged with and stopped at the positioning groove (111) of the first fork;
and an elongated axle (3) having a head end (31) and a tail end (32), wherein
the tail end has an external thread,; and the elongated axle (3) can pass
through the through hole (110) of the first fork and the sleeve (21) of the motor
hub (2), then and wherein the external thread of the tail end (32) is engaged
correspondingly and fastened into the internal thread hole (121) of the second
fork.

22 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.
23 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2;
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.
24 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3;
T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5.

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Seite 23
Geändert wurde entsprechend Anspruch 1 durch die Hinzufügung der
Bezugszeichen, durch die Hinzufügung eines and, und, und dies ist das
Einzige, was die Beklagte als unzulässige Änderung beanstandet, durch
die Änderung des Begriffs then auf wherein im Merkmal 1.4c.
Die Beklagte macht geltend, dass in der ursprünglichen Fassung durch
Verwendung des Ausdrucks «then» eine zeitliche Abfolge des Zusam-
menbaus vorgegeben werde, gemäss der zuerst die längliche Achse
durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und der Muffe der Motorna-
be durchgeführt werde und dann das Aussengewinde des hinteren Endes
mit dem innenliegenden Gewindeloch der zweiten Gabel eingreife und an
ihm befestigt werde. Diese zeitliche Abfolge sei in der erteilten Fassung
nicht mehr verlangt. Sie erläutert dabei aber nicht, wie denn eine solche
zeitliche Abfolge aussehen könnte, wenn nicht in der geschilderten Wei-
se, die in der ursprünglich eingereichten Fassung gegebenenfalls durch
die Wortwahl then gemeint war. Erst in der Stellungnahme zum Fachrich-
tervotum – und damit grundsätzlich verspätet – bringt die Beklagte vor, es
sei denkbar, dass die Achse zuerst an der zweiten Gabel im Innenloch
verschraubt werde und erst danach die erste Gabel mit Durchgangsloch
aufgesteckt werde. Dies könne z.B. bei einem Faltrad möglich sein, wenn
die erste Gabel mit einem Schubgelenk in axialer Richtung verschoben
werden könne.
Die Klägerin bestreitet die mangelnde Zulässigkeit der Änderungen ins-
besondere mit dem Argument, es handle sich um einen Vorrichtungsan-
spruch, und damit könne gar keine zeitliche Reihenfolge gegeben sein.
31.
Beim Gegenstand von Anspruch 1 handelt es sich um einen Vorrich-
tungsanspruch, d. h. um einen körperlichen Gegenstand.
Verfahrensmerkmale in Form einer Reihenfolge des Zusammenbaus
können in einem Vorrichtungsanspruch aufgeführt werden, unterscheiden
diesen jedoch nur dann von einem Gegenstand, der in einer anderen
Reihenfolge zusammengebaut wurde, wenn die Reihenfolge zu einem
anderen resultierenden Gegenstand führt.
In der vorliegenden Situation ist eine unzulässige Änderung nicht gege-
ben, da nicht erkennbar ist, wie überhaupt der beanspruchte Gegenstand
hergestellt werden könnte, wenn nicht in der Reihenfolge des Zusam-
menbaus, die in der ursprünglich eingereichten Fassung durch das then

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Seite 24
gegebenenfalls gemeint sein könnte. Das Beispiel der Beklagten mit ei-
nem Schubgelenk in der Gabel mit dem Durchgangsloch ist nicht nur ver-
spätet, es ist auch technisch nicht überzeugend. Während es rein theore-
tisch denkbar wäre, einen Fahrradrahmen mit einem Schubgelenk zu
konstruieren, der diese Reihenfolge des Zusammenbaus ermöglicht,
ergibt dies technisch keinen Sinn. Die Beklagte hat denn auch keinen
Stand der Technik gezeigt, der eine solche Konstruktion offenbaren wür-
de.
Selbst bei der rein theoretischen Möglichkeit der anderen Reihenfolge
des Zusammenbaus, ist in der vorliegenden Situation nicht erkennbar,
wie deshalb ein anderer Gegenstand entstehen könnte, als bei der gege-
benenfalls in der ursprünglichen Fassung vorgegebenen Reihenfolge des
Zusammenbaus. Die resultierende Vorrichtung lässt sich von einer an-
spruchsgemässen Vorrichtung nicht unterscheiden.
Damit führt die vorgenommene Änderung zu keinem anderen Anspruchs-
gegenstand und ist zulässig.
Erfinderische Tätigkeit
32.
Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige
ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.25
Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens
und Könnens.26
Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen
Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe-
Lösungs-Ansatz an.27 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei
Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Be-
stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü-

25 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel».
26 BGer, a.a.O.
27 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische
Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 –
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant».

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fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie-
gen-den Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für
die Fachperson naheliegend gewesen wäre.28
Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck
oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.29 In der Pra-
xis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem
ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen
und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfin-
dung zu gelangen.30 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.31
Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Recht-
sprechung der Beschwerdekammern des EPA,32 mehrere «nächstliegen-
de» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Er-
findung.33 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte techni-
sche Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausge-
hend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesge-
richt hält dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von
regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik
zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob
die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung
des Streitpatents kommen kann».34
Nächstliegender Stand der Technik
33.
Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende
Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen.
34.
Die Beklagte macht einerseits mangelnde erfinderische Tätigkeit ausge-
hend von der CN201245225 (in der Folge «CN 225») und andererseits

28 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, G-VII, 5.
29 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.
30 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September
1990.
31 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de
montre».
32 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober
2001.
33 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.
34 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».

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ausgehend von der CN 201703522 U («CN 522») geltend, jeweils kombi-
niert mit einer Vielzahl unterschiedlicher Sekundärdokumente.
Die Klägerin bestreitet, dass die CN 225 ein geeigneter Ausgangspunkt
für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist, und findet auch mehr
Unterscheidungsmerkmale
zwischen
dem
Offenbarungsgehalt
der
CN 225 und dem Anspruchsgegenstand als die Beklagte.
35.
Die CN 225 beschreibt eine Schnellspannachse für ein Elektrofahrrad mit
einem Nabenmotor (Abs. [0002], [0004] sowie Figur 1 und 2).

Abbildung 2: Fig. 1 der CN 225 mit Spannachse 5, Spindel 4, Einstellmutter 8,
Positionierblock 9 und Anti-Rotationsplatte 11
Es gibt eine erste Gabel 3 und eine zweite Gabel 2, zwischen denen der
Nabenmotor 1 befestigt ist. Eine Spannachse 5 verläuft durch die Spin-
del 4 des Motors und ist auf der in der Figur links dargestellten Seite bei
der zweiten Gabel 2 in eine für den Fachmann erkennbar separate aus-
senliegende Einstellmutter 8 mit einer Durchgangsöffnung mit Innenge-
winde eingeschraubt, und zwar mit dem freien Ende der Spannachse 5
mit Aussengewinde. Bei der ersten Gabel 3 ist ein Spannhebel 6 mit einer
exzentrischen Aufnahmeöffnung vorgesehen, in dieser Aufnahmeöffnung
ist ein Querstift 7 angeordnet, der an der Spannachse 5 und senkrecht zu
dieser vorgesehen ist. Zwischen Spannhebel 6 und einer Anschlagfläche

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an der ersten Gabel 3 gibt es einen Positionierblock 9, durch den die
Spannachse 5 hindurch läuft, und der eine Gegenfläche für den Exzenter
des Spannhebels 6 aufweist. Soweit handelt es sich für den Fachmann
erkennbar um eine konventionelle und übliche Schnellspannachse.
Es ist nicht erkennbar, ob die Spannachse 5 in einer oder beiden der Ga-
beln 2 und 3 jeweils durch Durchgangsöffnungen hindurchtritt, oder durch
insbesondere im Fahrradbereich übliche, nach unten offene Schlitze in
den
Gabeln
(sogenannte
dropouts,
vgl.
Abs.
[0006]
der
US 2009/0072613, in der Folge US 613), sodass die Spannachse von un-
ten zwischen die Gabeln geführt und dann befestigt werden kann.
Weiter gibt es auf beiden Seiten eine Antirotationsplatte 11, die jeweils an
der Spindel 4 («motor main shaft») des Motors vorgesehen ist, die die
Spindel 4 daran hindert, relativ zu den beiden Gabeln 2 und 3 zu rotieren
(Abs. [0019] der CN 225). Wie diese Antirotationswirkung genau erzielt
wird, wird in der CN 225 nicht beschrieben: weder ob überhaupt – und
wenn ja wie – diese Antirotationsplatten 11 mit der Spindel 4 verbunden
sind noch wie diese Antirotationsplatten 11 jeweils bezüglich Gabel ver-
hindern, dass die Spindel 4 relativ zur Gabel rotationsmässig fixiert ist.
Damit ist die CN 225 genau wie das Streitpatent auf eine Kombinations-
struktur aus Fahrradrahmen und Motornabe für ein Elektrofahrrad mit ei-
nem Nabenmotor gerichtet und ist ein geeigneter Ausgangspunkt für die
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.
36.
Die Beklagte macht mangelnde erfinderische Tätigkeit weiter ausgehend
von CN 522 geltend. Die CN 522 betrifft ein Elektrofahrrad mit einem
Nabenmotor (Abs. [0008], [0009] sowie Figuren 1 und 2).

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Abbildung 3: Fig. 1 (oben) und 2 (unten) der CN 522 mit Achse 1 und Planetenträger 5
Wie die Klägerin zu Recht ausführt, tritt in Figur 2 die Achse 1 nicht durch
beide Gabeln, sondern nur durch die erste Gabel 2b, die in Figur 2 rechts
dargestellt ist, und endet dann in einem Sackloch des Planetenträgers 5
des Motors. Der Planetenträger 5 ist seinerseits mit einem Fortsatz 5a
ausgestattet, der durch die zweite Gabel 2a hindurchtritt. Der Planeten-
träger 5 kann nicht als der Achse zugehörig verstanden werden. Für den

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Fachmann ist klar, dass der Planetenträger 5 nicht Teil der Achse ist,
sondern ein Teil des Motors. An diesem Planetenträger 5 gibt es einen als
Haken S («hook») bezeichneten axialen Fortsatz, der in einer nicht weiter
beschriebenen und auch in der Figur 2 nicht genau erkennbaren Weise in
die zweite Gabel unterhalb des Fortsatzes 5a eingreift. Ob es sich dabei
um eine Nut oder ein Sackloch oder etwas anderes handelt, kann weder
der Beschreibung noch der Figur 2 eindeutig entnommen werden.
Beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 1 der CN 522 tritt die Achse 1
durch beide Gabeln 2a und 2b hindurch. Auch hier gibt es einen Haken S,
mit dem der Planetenträger 5 am Rotieren relativ zum Rahmen gehindert
wird. Dieser Haken greift von unten in einer ebenfalls weder in der Figur 1
noch in der Beschreibung genauer dargelegten Weise in die links darge-
stellte Gabel ein.
Die CN 522 ist wie das Streitpatent gerichtet auf eine Kombinationsstruk-
tur aus Fahrradrahmen und Motornabe für ein Elektrofahrrad mit einem
Nabenmotor und somit ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung
der erfinderischen Tätigkeit.
CN 225 als Ausgangspunkt
Zu lösende technische Aufgabe
37.
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende
technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der
nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten
Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Un-
terschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale
untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten
Erfindung bezeichnet werden). Anschliessend wird die aus diesen Unter-
scheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und
dann die technische Aufgabe formuliert.35
38.
Die Beklagte argumentiert, der Anspruchsgegenstand unterscheide sich
von der Offenbarung der CN 225 in den Merkmalen 1.2.b, 1.2.c, 1.4.b
(teilweise) und 1.4.c.

35 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg».

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Seite 30
Die Klägerin sieht zusätzliche Unterschiede in den Merkmalen 1.2.d,
1.3.a und 1.4.b (ganz), was die Beklagte bestreitet.
39.
Wie vorne dargelegt (E. 35), offenbart die CN 225 nicht, wie die Antirota-
tionsplatte 11 mit der Gabel 3 wechselwirkt, um die relative Rotation zu
verhindern, und ob dafür z.B. eine Nut vorhanden ist. Der Klägerin ist
deswegen zuzustimmen, dass auch das Merkmal 1.2.d («the first fork (11)
is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a po-
sitioning groove (111)») in der CN 225 nicht offenbart ist. Daraus folgend
ist auch das Merkmal 1.3.a (die Muffe weist ein Positionierende auf, das
in die Positioniernut eingreifbar ist) nicht offenbart.
In Bezug auf Merkmal 1.4.b («the elongated axle (3) can pass through the
through hole (110) of the first fork and the sleeve (21) of the motor hub
(2)») ist der Beklagten zuzustimmen, dass das Merkmal der CN 225 zu
entnehmen ist. Die CN 225 offenbart aber nicht, ob die Spannachse 5
durch die erste Gabel 3, durch ein Durchgangsloch oder einen nach un-
ten offenen Schlitz tritt. Das ist aber bereits im unbestrittenen Unterschei-
dungsmerkmal 1.2.b berücksichtigt («wherein the first fork (11) is provided
with a through hole (110)»).
Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von Anspruch 1
vom Offenbarungsgehalt der CN 225 in den Merkmalen 1.2.b, 1.2.c,
1.2.d, 1.3.a und 1.4.c, d.h. die CN 225 offenbart kein Durchgangsloch in
der ersten Gabel, kein Innengewindeloch in der zweiten Gabel, keine Po-
sitioniernut an der ersten Gabel, kein Positionierende der Muffe, die in die
Positioniernut eingreifen kann, und kein Aussengewinde des hinteren En-
des der länglichen Welle (Steckachse), das im Innengewindeloch der
zweiten Gabel befestigt ist.
40.
Nach Auffassung der Beklagten, aber unter Berücksichtigung von nicht al-
len vorne festgestellten Unterscheidungsmerkmalen, besteht die objektive
Aufgabe ausgehend von der CN 225 darin, eine erste und zweite Gabel
bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe
und des Fahrradrahmens vereinfacht wird. Abgeleitet wird dies vom im
Streitpatent beschriebenen Vorteil und der Montagebeschreibung gemäss
Abs. [0008] beziehungsweise [0023].

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Die Klägerin entgegnet, diese Bestimmung der objektiven technischen
Aufgabe sei mangelhaft, und die Aufgabenformulierung der Beklagten
könne zur Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit nicht her-
angezogen werden. Die Klägerin formuliert aber ihrerseits keine andere
objektive Aufgabe.
Die Beklagte bezieht dazu Stellung, ohne wesentliche weitere Argumente
vorzubringen.
41.
Merkmal 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a sind in einer Gesamtschau
so zu verstehen, dass es bei der ersten Gabel angrenzend an («adjacent
to») die Durchgangsöffnung innenseitig eine Positioniernut («positioning
groove») geben muss, und die Muffe («sleeve») der Motornabe («motor
hub») ein Positionierende aufweist, das in die Positioniernut der ersten
Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist («can be engaged with and
stopped at»).
Da der Anspruch nicht ausschliesst, dass die Muffe der Motornabe aus
mehreren Teilen besteht, kann die in der CN 225 offenbarte kombinierte
Struktur, bestehend aus Hülse 4 («motor main shaft») und nicht am ei-
gentlichen Motor teilhabende Antirotationsplatte 11, als Muffe («slee-
ve») betrachtet werden.
Wie die Antirotationsplatte 11 der CN 225 an der Gabel zur Verhinderung
der Rotation angeschlagen ist, ist nicht unmittelbar und eindeutig offen-
bart (E. 35). Das Gegenmittel zur Antirotationsplatte 11 scheint im Sinne
von Merkmal 1.2.d innenseitig und angrenzend an der Stelle angeordnet,
bei der die Spannachse durch die erste Gabel hindurchtritt, aber in wel-
cher Form es realisiert ist, ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.
Damit ist das, was Merkmal 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a von der
Offenbarung der CN 255 unterscheidet, dass die Verhinderung der Rota-
tion spezifisch durch eine Positioniernut ausgebildet ist, in die das Positi-
onierende der Muffe eingreift und anschlägt.
Diese zusätzlichen Unterscheidungsmerkmale 1.2.d und 1.3.a führen
nicht zu einer anderen Aufgabenformulierung als von der Beklagten vor-
geschlagen. Die objektive Aufgabe besteht ausgehend von CN 225
entsprechend darin, eine erste und eine zweite Gabel für ein Motorfahr-
rad bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der
Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird.

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Seite 32
Naheliegen
42.
In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob
sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit
der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen
würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der
Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen
und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und
das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.36
Dabei ist von einem Fachmann zu erwarten, den Stand der Technik eines
benachbarten oder übergeordneten technischen Gebiets heranzuziehen,
auf dem die gleichen oder ähnliche Probleme wie auf dem Spezialgebiet,
auf dem die beanspruchte Erfindung liegt, eine Rolle spielen und von
dem deshalb erwartet werden muss, dass der massgebliche Fachmann
dieses kennt. Unter diesen Voraussetzungen ist der Stand der Technik
auf Nachbargebieten und/oder auf einem übergeordneten allgemeinen
technischen Gebiet naheliegend heranzuziehen.37
43.
Ausgehend von der CN 225 kombiniert die Beklagte mit folgenden Se-
kundärdokumenten:
–
US 613,
–
US 2008/0284127 (in der Folge US 127),
–
US 7,918,474 (in der Folge US 474),
–
Stecksystem X-12, einmal als offenkundige Vorbenutzung und einmal
als Internetpublikation (in der Folge Steckachssystem X-12).
44.
Das Steckachssystem X-12, dessen Zugehörigkeit zum massgeblichen
Stand der Technik von der Klägerin nicht bestritten wurde, beschreibt ein
Steckachssystem für nicht motorisierte Fahrräder, das mit seiner Bedie-
nungsfreundlichkeit wirbt. Es verspricht einen deutlich einfacheren und
schnelleren Ausbau und ganz besonders Einbau des Hinterrads. Damit
betrifft das Dokument X-12 zwar nicht den Zusammenbau motorisierter
Fahrräder, aber ein benachbartes Gebiet, auf dem sich ähnliche Proble-

36 So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom
1. Juni 2017, E. 4.6.
37 Vgl. T 176/84 vom 22. November 1985, E. 5.3.1, und T 195/84 vom
10. Oktober 1985, E. 8.4 (st. Rsp.).

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Seite 33
me stellen und das der Fachmann kennt. Der Fachmann würde dieses
Dokument daher berücksichtigen bei der Lösung der objektiven Aufgabe,
eine erste und eine zweite Gabel für ein Motorfahrrad bereitzustellen, mit
denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrrad-
rahmens vereinfacht wird.

Abbildung 4: Ausschnitt aus X-12
Das Dokument X-12 offenbart ein Steckachssystem, bei dem die erste
Gabel ein Durchgangsloch aufweist, das axial mit dem Innengewindeloch
der zweiten Gabel fluchtet. Dass die Vertiefung in der zweiten Gabel ein
Innengewinde aufweist, ergibt sich für die Fachperson durch die Sechs-
kant-Ausnehmung der Nabe, die ein Verschrauben ermöglicht, und
dadurch, dass das Dokument von «Gewinde-Insert im rechten Ausfallen-
de» spricht. Damit sind die Merkmale 1.2.b, 1.2.c und 1.4.c offenbart. Ob
das Innengewindeloch in der zweiten Gabel durchgehend ist oder nicht,
offenbart das Dokument X-12 nicht, was bei gegebener Auslegung (E. 26)
aber irrelevant ist. Das Dokument zum X12-Steckachsystem zeigt eben-
falls, dass die erste Gabel mit einem Durchgangsloch ausgestattet ist und
nicht mit einem nach unten offenen «drop out».
Entgegen der Ansicht der Beklagten offenbart die rot markierte Stelle in
der nachfolgenden Abbildung aus dem Dokument X-12 aber keine Positi-
oniernut. Das Dokument X-12 bezeichnet diese Stellen als Einfädelhilfen.
Durch die eingefrästen Führungen soll die Nabe einfacher in die Ausspa-
rungen der Gabeln eingeführt werden können. Dass die Nabe durch die-
se Führungen drehfest befestigt wird, offenbart das Dokument aber nicht,
geschweige denn, dass dafür eine Positioniernut vorgesehen ist.

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Seite 34

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Dokument X-12
Das Sekundärdokument offenbart somit die Merkmale 1.2.d und 1.3.a
(Positioniernut und darin eingreifende Muffe mit Positionierende) nicht.
Die Beklagte zeigt nicht auf, wie die Kombination von CN 225 und dem X-
12-Steckachsystem ohne erfinderische Tätigkeit zu diesen Merkmalen
führen würde.
Der geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents ist gegenüber der
Kombination von CN 225 und dem Steckachssystem X-12 somit glaub-
haft erfinderisch.
45.
In der US 613 wird eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und
einer länglichen Achse einer Fahrradnabe beschrieben (Abs. [0002]). Sie
soll insbesondere die Verbindung zwischen der Gabel und der Radbefes-
tigungsachse einer Nabe mittels Muttern verbessern (Abs. [0006] und
[0008]). Die US 613 betrifft wiederum nicht motorisierte Fahrräder, der
Fachmann würde dieses Dokument aber aus denselben Gründen wie bei
der Steckachse X-12 beiziehen.

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Seite 35

Abbildung 5: Fig. 6 aus US 613
Die Beklagte macht geltend, dass die in der folgenden Abbildung rot mar-
kierten Stellen eine Positioniernut im Sinne des Streitpatents offenbarten.

Abbildung 6: Ausschnitt aus Fig. 4 der US 613, eingefärbt von der Beklagten
Die rot eingefärbten Stellen befinden sich an der Kontaktstelle zwischen
Nabenhülse («hub axle 36») und dem Aussenrohr («outer tube 70») im
Bereich der Durchgangsöffnung durch dieses Aussenrohr für die Achse
(«wheel securing axle 38») (Abs. [0033] und [0034]). Eine anspruchsge-
mässe Nut zur drehfesten Montage der Nabe wird in der US 613 nicht of-
fenbart, was insofern einleuchtet, als dass US 613 wie erwähnt das Ge-
biet nicht motorisierter Fahrräder betrifft und sich daher das Problem der
drehfesten Lagerung der Motornabe gar nicht stellt.
Damit führt auch die Kombination der CN 225 mit der US 613 nicht zu
den Merkmalen 1.2.d und 1.3.a. Der geltend gemachte Anspruch 1 des

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Seite 36
Streitpatents beruht daher auch ausgehend von CN 225 in Verbindung
mit US 613 auf erfinderischer Tätigkeit.
46.
Die Beklagte behauptet nicht, dass die weiteren Sekundärdokumente
US 127 und US 474 eine anspruchsgemässe Positioniernut offenbaren.
Daher kann die Kombination dieser Entgegenhaltungen mit dem Aus-
gangsdokument CN 225 auch nicht glaubhaft zum anspruchsgemässen
Gegenstand führen.
Damit beruht der geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents glaub-
haft auf erfinderischer Tätigkeit ausgehend von CN 225.
CN 552 als Ausgangspunkt
Zu lösende technische Aufgabe
47.
In der Massnahmeantwort argumentiert die Beklagte insbesondere unter
Bezugnahme auf die Abs. [0007], [0009], [0022] sowie [0031] und Figur 2
der CN 522, und stellt sich auf den Standpunkt, dass sich der Gegen-
stand von Anspruch 1 nur durch die Merkmale 1.2.c und 1.4.c von diesem
Gegenstand unterscheide. In ihrer Stellungnahme vom 18. Oktober 2023
ergänzt die Beklagte, dass in Figur 1 der CN 522 ihrer Ansicht nach eine
Positioniernut für den von unten geführten Haken und damit auch das
Merkmal 1.2d in der CN 522 offenbart sei. Nach der Beklagten unter-
scheidet sich der Anspruchsgegenstand von der Offenbarung der CN 522
mithin in den Merkmalen 1.2.c und 1.4.c.
Die Klägerin sieht zusätzliche Unterschiede im Fehlen der Merkmale
1.2.d, 1.3.a und 1.4, 1.4.a-b, was die Beklagte bestreitet. Die Klägerin
weist insbesondere darauf hin, dass die Achse der CN 522 in der zweiten
Figur nicht durch die zweite Gabel hindurchtrete, sondern bei einem Pla-
netenträger ende.
48.
Wie vorne dargelegt (E. 36), offenbart die CN 522 nicht, wie der Haken S
mit der Gabel 2a wechselwirkt, um die relative Rotation zu verhindern,
und ob dafür eine Nut vorhanden ist. Der Klägerin ist deswegen zuzu-
stimmen, dass das Merkmal 1.2.d («the first fork (11) is provided, at its in-
ner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove

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Seite 37
(111)») in der CN 522 nicht offenbart ist. Daraus folgend ist auch das
Merkmal 1.3.a nicht offenbart.
Aus dem Vortrag der Klägerin geht nicht eindeutig hervor, von welchen
Unterscheidungsmerkmalen sie bei der Betrachtung von Figur 1 der
CN 522 ausgeht. Die Klägerin bestreitet aber im Zusammenhang mit die-
ser Figur 1 nicht, dass die Achse durch die zweite Gabel hindurchtritt und
an diesem Ende ein Aussengewinde aufweist. Der Planetenträger 5 mit
dem Haken S kann bei dieser Figur 1 als Motornabe (motor hub) gemäss
Anspruch betrachtet werden.
Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von Anspruch 1
vom Ausführungsbeispiel gemäss Figur 1 der CN 522 in den Merkmalen
1.2.c, 1.2.d, 1.3.a und 1.4.c.
49.
Nach Auffassung der Beklagten, aber unter Berücksichtigung von nicht al-
len vorne festgestellten Unterscheidungsmerkmalen, besteht die objektive
Aufgabe ausgehend von der CN 522 darin, eine erste und eine zweite
Gabel bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten
der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird. Abgeleitet wird dies
vom im Streitpatent beschriebenen Vorteil und der Montagebeschreibung
gemäss Abs. [0008] beziehungsweise [0023].
Die Klägerin behauptet, diese Bestimmung der objektiven technischen
Aufgabe sei mangelhaft, und die Aufgabenformulierung der Beklagten
könne zur Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit nicht her-
angezogen werden. Die Klägerin formuliert aber ihrerseits keine andere
objektive Aufgabe.
Die Beklagte bezieht dazu Stellung, ohne wesentliche weitere Argumente
vorzubringen.
50.
Merkmal 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a sind in einer Gesamtschau
so zu verstehen, dass es bei der ersten Gabel angrenzend innenseitig an
die Durchgangsöffnung eine Positioniernut geben muss, und die Mo-
tornabe («motor hub») ein Positionierende aufweist, das in die Positioni-
ernut der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist («can be
engaged with and stopped at»).

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Da die Motornabe gemäss Streitpatent aus mehreren Teilen bestehen
kann, oder dies zumindest im Streitpatent nicht ausgeschlossen ist, kann
die in der CN 522 offenbarte kombinierte Struktur aus Planetenträger 5
mit dem Haken S als Motornabe betrachtet werden. Der Eingriffsbereich
für den Haken S ist aber nicht im Sinne von Merkmal 1.2.d angrenzend
an die Stelle angeordnet, bei der die Spannachse durch die erste Gabel
hindurchtritt und auch nicht im Sinne von Merkmal 1.2.d innenseitig der
Gabel.
Wie der Haken S der CN 522 an der Gabel unter Verhinderung von Rota-
tion angeschlagen ist, ist unklar (E. 36).
Damit unterscheidet sich die Merkmalskombination 1.2.d kombiniert mit
Merkmal 1.3.a von der Offenbarung der CN 522 darin, dass die Verhinde-
rung der Rotation spezifisch durch eine Positioniernut ausgebildet ist, in
die das Positionierende der Muffe eingreift und anschlägt, und dass diese
Nut angrenzend an das Durchgangsloch in der ersten Gabel und innen-
seitig vorgesehen ist.
Diese zusätzlichen Unterscheidungsmerkmale 1.2.d und 1.3.a führen
nicht zu einer anderen Aufgabenformulierung als von der Beklagten vor-
geschlagen. Die objektive Aufgabe ausgehend von CN 522 besteht
entsprechend, wie bei der CN 225, darin, eine erste und eine zweite Ga-
bel für ein Motorfahrrad bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der
Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird.
Naheliegen
51.
Selbst wenn zugunsten der Beklagten davon ausgegangen wird, dass die
Achse beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 durch den Planetenträ-
ger 5 hindurch tritt und das Ende der Achse den Teil bildet, der in der Fi-
gur mit 5a bezeichnet ist, offenbart die CN 522 nicht mehr als die CN 255.
Mit den Merkmalen 1.2.c, 1.2.d, 1.3.a und 1.4.c fehlen im Wesentlichen
dieselben Unterscheidungsmerkmale. Weiter stellt sich ausgehend von
CN 522 die gleiche zu lösende Aufgabe (E. 50 vorstehend).
Da mit denselben Sekundärdokumente kombiniert wird, werden auch
ausgehend von der CN 522 die Merkmale 1.2.d (Positioniernut an der
ersten Gabel) und 1.3.a (Positionierende greift in Positioniernut ein) nicht
nahegelegt, da diese weder im Ausgangsdokument noch in den Sekun-
därdokumenten offenbart werden. Damit beruht der Gegenstand von An-

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spruch 1 des Streitpatents auch ausgehend von CN 522 glaubhaft auf er-
finderischer Tätigkeit.
Keine Erschöpfung
52.
Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland oder im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehr-
bringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so
darf diese Ware gewerbsmässig eingeführt und im Inland gewerbsmässig
gebraucht oder weiterveräussert werden (Art. 9a Abs. 1 PatG, so genann-
te Erschöpfung).
53.
Die Beklagte stellt sich hilfsweise auf den Standpunkt, dass der Lizenz-
vertrag zwischen der Klägerin und FBM Ltd. die Lieferung der Fahrrad-
rahmen von der FBM Ltd. an die Beklagte erlaube und sie diese Rahmen
hiernach infolge Erschöpfung auch im Schutzbereich des Streitpatents
verwenden dürfe.
Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass Drittparteien in jedem
Fall einer Berechtigung für die Benutzung der Erfindung bedürften und
stützt sich dabei insbesondere auf den zweiten Satz der nachstehend
einkopierten Klausel. Es liege weder ein Lizenzvertrag mit der Beklagten
vor noch sei diese am Streitpatent beteiligt noch sei ein gesetzlicher Aus-
nahmetatbestand gegeben. Entscheidend sei einzig die Frage, ob FBM
Ltd. ein komplett montiertes (OEM) E-Bike unter Nutzung des Streitpa-
tents hergestellt und an die Beklagte vertrieben habe. Da die Beklagte
nur Fahrradrahmen von der FBM Ltd. beziehe und diese dann mit ver-
schiedenen Drittkomponenten zu einem eigenen Produkt verbaue, liege
dieser Sachverhalt nicht vor und die Einrede der patentrechtlichen Er-
schöpfung greife nicht.
54.
Die fragliche Klausel im Lizenzvertrag vom 23. April 2023 lautet wie folgt:
«For good and valuable consideration already received and acknowledged by
Licensors [Klägerin und FBM Ltd.], Licensee 2 [FBM Ltd.] will have the right to
use Patents on any and all products manufactured by Licensee 2 and its affili-
ated companies. This shall include the right of Licensee 2 to use Patents on
components and vehicles, manufactured by 3rd parties, provided such com-

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ponents and vehicles are sold and/or distributed by Licensee 2, or its affiliated
companies, or sold as final OEM product to clients of Licensee 2.»
Freie Übersetzung auf Deutsch:
«Gegen bereits erhaltene und von den Lizenzgebern [Klägerin und FBM Ltd.]
anerkannte Gegenleistung, erhält die Lizenznehmerin 2 [FBM Ltd.] das Recht,
die Patente auf allen von der Lizenznehmerin 2 und ihren verbundenen Un-
ternehmen hergestellten Produkten zu nutzen. Dies schliesst das Recht der
Lizenznehmerin 2 ein, die Patente auf Komponenten und Fahrzeugen zu nut-
zen, die von Dritten hergestellt wurden, sofern diese Komponenten und Fahr-
zeuge von der Lizenznehmerin 2 oder ihren verbundenen Unternehmen ver-
kauft und/oder vertrieben werden oder als OEM-Endprodukt an Kunden der
Lizenznehmerin 2 verkauft werden.»
Die «Patents» sind definiert als US 8,960,354 B2 (Anmelde-
Nr. 13/272,637) und EU 2 546 134 (Anmelde-Nr. 1184749.7). Trotz des
Verschreibers – «EU» statt «EP» – ist hinreichend klar, dass eines der li-
zenzierten Patente das Streitpatent ist.
Die zitierte Formulierung im Lizenzvertrag ist schwer verständlich. Die
FBM Ltd. hat das Recht, das Streitpatent zur Herstellung von in den
Schutzbereich eingreifenden Produkten zu nutzen. Mit dem zweiten Satz
erhält die FBM Ltd. das Recht, Komponenten, die nicht in den Schutzbe-
reich des Streitpatents fallen können, da das Streitpatent eine «Kombina-
tionsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe» beschlägt, von Dritten
einzukaufen und weiterzuverkaufen. Dazu bräuchte sie aber keine Li-
zenz, weil diese Komponenten nicht in den Schutzbereich des Streitpa-
tents fallen. Sinn ergibt der zweite Satz nur, wenn der FBM Ltd. damit ge-
stattet werden soll, die Komponenten an Dritte zur Herstellung patentge-
mässer Kombinationsstrukturen zu liefern. Gemäss der Auslegung des
Gerichts ist diese Bestimmung so zu verstehen, dass die FBM Ltd. wegen
des Lizenzvertrags nicht als Mittäterin der durch den Dritten eventuell be-
gangenen Haupttat belangt werden kann.
Die Lesart der Beklagten, gemäss der Dritte, die Komponenten von einer
der Vertragsparteien beziehen, von patentrechtlichen Ansprüchen freige-
stellt sind, liesse sich zwar gegebenenfalls mit dem isoliert betrachteten
Wortlaut der zitierten Klausel 2 des Lizenzvertrags vereinbaren, führt aber
zu einem unauflösbaren Widerspruch mit lit. d der Präambel, gemäss der
keine der Vertragsparteien Dritten ohne Zustimmung der anderen Ver-

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Seite 41
tragspartei eine Lizenz am Streitpatent erteilen darf. Um diesen Wider-
spruch aufzulösen, ist – mangels anderer Anhaltspunkte – der zweite
Satz von Klausel 2 eng auszulegen und kann nur die Lizenznehmerin 2,
die FBM Ltd., vor einer Inanspruchnahme wegen Mitwirkung an einer Pa-
tentverletzung befreien. Eine auch die Beklagte befreiende Zustimmung
der Klägerin zur Lizenzerteilung an die Beklagte wurde weder behauptet
noch belegt.
Dass die FBM Ltd. für den Verkauf von Komponenten (konkret: Fahrrad-
rahmen) an Dritte nicht als Mittäterin für die von Dritten begangene Pa-
tentverletzung belangt werden kann, bedeutet nicht, dass Dritte berechtigt
sind, aus den von der FBM Ltd. gelieferten Komponenten eine in den
Schutzbereich des Streitpatents fallende Kombinationsstruktur herzustel-
len und zu vertreiben. Denn dazu wäre eine Lizenz notwendig, welche die
FBM Ltd. nicht ohne vorgängige Zustimmung der Klägerin einräumen darf
(Präambel lit. d des Lizenzvertrags). Die vom Dritten hergestellten Kom-
binationsstrukturen werden somit ohne Zustimmung der Patentinhaber
hergestellt; eine Erschöpfung tritt nicht ein.
55.
Daran ändert sich durch die von der Beklagten vorgebrachte Entste-
hungsgeschichte des Lizenzvertrags nichts. Die Beklagte stützt sich auf
eine E-Mail von Percy Chien der FBM Ltd. an Karl-Ludwig Kley von der
Klägerin vom 19. April 2023, insbesondere auf folgende Stelle:
«In this sense, that is why I wrote down proposing to allow each party bearing
the equal right to this patent allows the other party who shares the same
equal right to this patent as long as it designs, manufactures and sells the
products from its own Company or its affiliates. Essentially we will have to ob-
tain each other’s consent if either party decides to grand license to a third par-
ty the right to use the patent, but [only, Hinzufügung durch die Beklagte] when
either party does not design, manufacture or sell the products utilizing this pa-
tent, whether at the end it’s for consumer, fleet, or OEM/ODM customers with
their own brands.»
Die Beklagte macht geltend, aus der zitierten Passage ergebe sich, dass
eine separate Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei nur dann
erforderlich sei, wenn einem Dritten eine Lizenz am Streitpatent erteilt
werde, ohne dass gleichzeitig eine der Vertragsparteien ein für das
Streitpatent verwendbares Produkt an diesen Dritten vertreibe. Wenn ein
für die patentierte Gesamtkombination verwendbares Produkt von einer

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Seite 42
der beiden Vertragsparteien an einen Dritten verkauft wurde, solle dieser
Dritte das von einer der Mitinhaberinnen des Patents gekaufte Produkt
innerhalb der patentierten Gesamtkombination ohne separate Zustim-
mung der anderen Vertragspartei verwenden können. Mit dieser Erklä-
rung sei die Klägerin zufrieden gewesen, habe ihr zugestimmt («Under-
stood, agreed and reflected in the agreement») und anschliessend die
Ziffer 2 in ihrer finalen Version verfasst.
Die Beklagte bestreitet diese Vertragsauslegung und verweist auf ihre
ersten Rechtsschriften.
56.
Die von der Beklagten eingeführte E-Mail von Percy Chien vermag die
Auslegung des Vertrags gemäss E. 54 nicht zu ändern, auch wenn Karl-
Ludwig Kley der E-Mail zugestimmt hat. Denn gemäss der E-Mail bleibt
unklar, ob das Recht Dritter, die patentgemässe Lehre zu benutzen, auch
dann gilt, wenn die Dritten keine patentgemässe Kombinationsstruktur
von einem der Vertragspartner erwerben, sondern nur Komponenten, die
zu einer patentgemässen Vorrichtung zusammengebaut werden können.
Percy Chien schreibt, jeder Miteigentümer des Streitpatents brauche die
Zustimmung des anderen Miteigentümers, wenn er Dritten eine Lizenz
gewähren möchte, aber nur, «wenn die betreffende Partei keine Produkte
entwirft, herstellt oder verkauft, die dieses Patent benutzen» («when eit-
her party does not design, manufacture or sell the products utilizing this
patent»). Das heisst, wenn eine der Vertragsparteien anspruchsgemässe
Kombinationsstrukturen aus Fahrradrahmen und Motornabe verkauft,
brauchen die Käufer dieser Produkte keine Zustimmung der anderen Par-
tei für den Weiterverkauf. Aber dies gilt eben nur für Produkte, «die das
Patent benutzen», was als Produkte, die in den Schutzbereich des Streit-
patents fallen, zu verstehen ist. Einzelne Komponenten der anspruchs-
gemässen Kombinationsstruktur, wie z.B. Fahrradrahmen, verletzen den
Anspruch 1 des Streitpatents nicht, weshalb die E-Mail von Percy Chien
nicht so verstanden werden kann, dass Dritte frei wären, solche Kompo-
nenten ohne Lizenz zu einer patentgemässen Kombinationsstruktur zu-
sammenzubauen. Die E-Mail vom 19. April 2023 bestätigt daher die Aus-
legung gemäss E. 54. Da die Beklagte die Beweislast für die behauptete
Erschöpfungswirkung trägt, hätte sie eine dem Wortlaut widersprechende
Auslegung der E-Mail vom 19. April 2023 zu beweisen, was sie aber nicht
getan hat.

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Seite 43
Die Rechte der Klägerin aus dem Streitpatent sind daher nicht dadurch
erschöpft, dass die Beklagte die Fahrradrahmen, die sie zur Herstellung
patentgemässer Kombinationsstrukturen (gleich nachstehend) verwendet
hat, von der FBM Ltd. bezogen hat.
Eingriff in den Schutzbereich
57.
Die Beklagte bestreitet die Verwirklichung der Merkmale 1.2.c, 1.4.c,
1.2.d und 1.3.a des unabhängigen Anspruchs 1 des Streitpatents. Diese
lauten in der massgeblichen englischen Fassung:
1.2.c while the second fork (12) is recessed with an internal thread
hole (121) corresponding axially to the through hole;
1.2.d the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the
through hole (110), with a positioning groove (111);
1.3.a related to a positioning end, such that the positioning end (211)
can be engaged with and stopped at the positioning groove (11)
of the first fork;
1.4.c wherein the external thread of the tail end (32) is engaged cor-
respondingly and fastened into the internal thread hole (121) of
the second fork.
Verwirklichung der Merkmale 1.2.c und 1.4.c
58.
Die Beklagte macht geltend, der Anspruch stelle mit dem Merkmal 1.2.c
einen ausdrücklichen, strukturellen und funktionalen Zusammenhang
zwischen der zweiten Gabel und dem innenliegenden Gewindeloch her,
wonach die zweite Gabel mit dem innenliegenden Gewindeloch ausge-
spart sei. Bei der angegriffenen Ausführungsform sei das Gewindeloch
jedoch räumlich vom Sackloch der zweiten Gabel getrennt, indem das
Gewindeloch in einem Drehmomentsensor angebracht sei. Diese axial
räumliche Trennung des Gewindelochs des Drehmomentsensors und des
Sacklochs der zweiten Gabel sei für die Funktionsweise des Drehmo-
mentsensors notwendig, da das Gewindeloch im auslenkbaren Bereich
des Drehmomentsensors angeordnet sei, dessen radiale Auslenkung die
auf den Antriebsriemen wirkende Kraft messen soll.

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Seite 44

Abbildung 7: Schnitt durch die Hinterachse der beklagtischen Fahrräder mit
Drehmomentsensor auf der rechten Seite in lila (aus der Massnahmeantwort)
Um ihre Funktionalität zu gewährleisten, müsse sichergestellt werden,
dass sich die Sensorplatte noch einige Millimeter frei hin und her bewe-
gen könne. Merkmal 1.2.c werde nicht verwirklicht, da das Gewindeloch
in der angegriffenen Ausführungsform vom Sackloch der der zweiten Ga-
bel axial beabstandet und die zweite Gabel folglich nicht mit einem innen-
liegenden Gewindeloch ausgespart sei. Aus den dargelegten Gründen
liege auch keine wortsinngemässe Verwirklichung des Merkmals 1.4.c
vor.

Abbildung
8:
Drehmomentsensor
der
beklagtischen
Fahrräder,
aus
der
Massnahmeantwort, Beschriftungen durch die Beklagte

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Seite 45
59.
Der Anspruch verlangt nicht, dass die Gabeln einstückig ausgebildet sein
müssen. Auch in der Beschreibung fehlt ein entsprechender Hinweis.
Dem Fachmann ist in diesem Zusammenhang bekannt, dass Fahrrad-
rahmen und damit auch Gabeln von solchen Rahmen nicht nur aus einem
Stück aufgebaut sein können, sondern auch aus mehreren Stücken. Auch
bei der ersten Gabel gemäss Fig. 2 des Streitpatents gibt es beim Durch-
gangsloch 110 einen Aufsatz mit der Positioniernut 111, den der Fach-
mann als separates Teil, das an der ersten Gabel 11 befestigt ist, betrach-
ten kann, und die Positioniernut 111 ist im Anspruch als Teil der ersten
Gabel definiert.
Die technische Wirkung der Ausbildung eines Sacklochs mit Innengewin-
de in der zweiten Gabel ist, dass dadurch die Montage des Hinterrads mit
Antrieb vereinfacht wird, u.a. weil sie einhändig durchgeführt werden
kann und in der zweiten Gabel auf Anhieb eine definierte Position vorge-
geben wird.
Bei der angegriffenen Ausführungsform ist die das Sackloch in der zwei-
ten Gabel umgebende Innenfläche so ausgespart, dass in diesem Be-
reich eine Platte, die gleichzeitig einen Drehmomentsensor beinhaltet, be-
festigt werden kann (vgl. Abbildung 9 nachstehend).

Abbildung 9: Innenseite der zweiten Gabel der angegriffenen Ausführungsform (aus
Schutzschrift)
Dazu gibt es bei der zweiten Gabel oberhalb des Sacklochs vorbereitete
Durchgangslöcher für von aussen eingeführte Befestigungsschrauben,
die durch korrespondierende Löcher der Platte mit dem Drehmoments-

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Seite 46
ensor hindurchgreifen, sodass die Platte mit dem Drehmomentsensor fest
an der zweiten Gabel befestigt ist.

Abbildung 10: Abb. 5 und 6 des Beschreibungsprotokolls (nicht der Geheimhaltung
unterstehend)


Abbildung 11: Zweite Gabel mit befestigtem Drehmomentsensor (aus Massnahmegesuch)
Da das Streitpatent nicht vorgibt, dass die zweite Gabel einstückig aus-
gebildet sein muss, kann entsprechend bei der angegriffenen Ausfüh-
rungsform der hintere Rahmenabschnitt im Befestigungsbereich der Ach-
se mit der daran befestigten Platte mit dem Drehmomentsensor als zwei-
te Gabel gemäss Anspruch betrachtet werden.
Damit verfügt diese zweite Gabel über ein Sackloch mit einem Innenge-
winde gemäss Merkmal 1.2.c und es kann im Sinne von Merkmal 1.4.c
das Aussengewinde des hinteren Endes der länglichen Welle im Innen-
gewindeloch der zweiten Gabel befestigt werden.

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Seite 47
Es ergeben sich dann auch die erfindungsgemässen Vorteile, insbeson-
dere die eindeutige Positionierung im Bereich der zweiten Gabel und die
einhändige Montage.
Verwirklichung der Merkmale 1.2.d und 1.3.a
60.
Die Beklagte macht geltend, dass mit Merkmal 1.2.d eine Positioniernut
beansprucht werde, im Sinne einer Vertiefung oder Einkerbung zur Befes-
tigung oder Aufnahme anderer Teile. Die angegriffene Ausführungsform
weise an der ersten Gabel beim Durchgangsloch aber keine Vertiefung,
sondern eine Hülse oder Auskragung auf, die von der Innenseite der ers-
ten Gabel hervorstehe. Aus denselben Gründen liege auch keine Verwirk-
lichung des Merkmals 1.3.a vor.


Abbildung 12: Blick auf die «Hülse» oder «Auskragung» beim Durchgangsloch der ersten
Gabel bei der angegriffenen Ausführungsform, Ausschnitt aus Abbildung 1 des Protokolls
der genauen Beschreibung
61.
Nach dem massgebenden fachmännischen Verständnis einer Positioni-
ernut spielt es keine Rolle, ob der die Nut enthaltende Teil der Gabel aus
der Gabel auskragt oder nicht (E. 28). Die angegriffene Ausführungsform
zeigt eine «Hülse» in Form eines nach unten offenen Hufeisens (Abbil-

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Seite 48
dung 13). Der Bereich zwischen den parallel nach unten verlaufenden
Schenkeln des Hufeisens ist eine längliche Vertiefung, die auf beiden Sei-
ten Begrenzungen aufweist, also eine Nut. Entgegen der Beklagten
kommt es nicht darauf an, ob die Vertiefung durch Materialabtragung
(Fräsen o.ä.) hergestellt wurde. Auch eine durch Pressen geformte Vertie-
fung kann eine Nut sein.
Die erste Gabel der angegriffenen Ausführungsform verfügt damit über
ein Durchgangsloch mit einer Positioniernut, die so ausgebildet ist, dass
das Positionierende der Motornabe mit der Positioniernut in der ersten
Gabel eingreif- und an ihr anschlagbar ist. So ergeben sich auch die er-
findungsgemässen Vorteile, insbesondere die vereinfachte Montage einer
drehfesten Motornabe.
62.
Damit greifen die «OPIUM» Motorfahrräder der Beklagten in der hier an-
gegriffenen Form in den wortsinngemässen Schutzbereich des Streitpa-
tents ein. Die Prüfung der hilfsweise geltend gemachten Verletzung durch
äquivalente Mittel erübrigt sich.
Verletzungshandlungen
63.
Die Beklagte stellt die angegriffenen elektrischen Fahrräder in der
Schweiz her und lieferte diese nach eigenen Angaben zu Testzwecken
bereits aus. Weiter wurden vom Zoll Nord, Pratteln, vorsorglich 15 elektri-
sche Motorfahrräder des Typs «Opium S-Series 45» der Beklagten zu-
rückbehalten, die zur Ausfuhr aus der Schweiz bestimmt waren. Nach-
dem die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Ausfuhr der Patentin-
haberin vorbehaltende Benützungshandlungen sind, liegt eine Patentver-
letzung vor (Art. 8 Abs. 2 PatG).
Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil
64.
Die Klägerin muss glaubhaft machen, dass sie ohne Erlass vorsorglicher
Massnahmen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erleidet
(Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), d.h. einen Nachteil, der insbesondere nicht
durch ein für sie günstiges Urteil in der Hauptsache wieder gut gemacht
würde.

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Seite 49
Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts genügt es
zur Verneinung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils nicht,
dass dem Patentinhaber finanzielle Wiedergutmachungsansprüche zu-
stehen, da es notorisch schwierig ist, diese in der Höhe rechtsgenügend
zu beweisen.38 Entsprechend ist ein nicht leicht wiedergutzumachender
Nachteil in der Regel gegeben, wenn ein patentverletzendes Produkt auf
dem Markt erhältlich ist oder dessen Markteinführung unmittelbar bevor-
steht, das mit dem vom Patentinhaber angebotenen Produkt substituier-
bar ist.39
Dass das vom Schutzrechtsinhaber angebotene Produkt selbst in den
Schutzbereich des geltend gemachten Patents fällt, ist nicht notwendig.
Es kann zwar sein, dass ein vom Schutzrechtsinhaber angebotenes Pro-
dukt die patentgemässe Lehre umsetzt.40 Dann ist es in aller Regel sub-
stituierbar mit dem vom Dritten angebotenen patentverletzenden Produkt.
Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass es eine Voraussetzung
für den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil ist, dass der Schutz-
rechtsinhaber selbst die Lehre des geltend gemachten Patents praktiziert.
65.
Die Beklagte bestreitet einen Nachteil, da die Klägerin die durch das
Streitpatent geschützte Lehre nicht selber praktiziere. Daher sei weder
ein Marktanteil durch das Streitpatent gedeckt noch sei ein allfälliger Ver-
lust auf eine Rechtsverletzung der Beklagten zurückzuführen. Weiter sei-
en die vom Zoll vorläufig zurückbehaltenen Fahrräder für den Export nach
Belgien bestimmt, wo das Streitpatent und dementsprechend auch die
Anordnung des Einheitlichen Patentgerichts keine Gültigkeit besässen.
66.
Die von der Beklagten vorgetragene Argumentation geht an der Sache
vorbei, denn es ist wie eben ausgeführt nicht massgeblich, ob die Kläge-
rin selbst motorisierte Fahrräder anbietet, die in den Schutzbereich des
Streitpatents fallen. Entscheidend für die Nachteilsprognose ist, dass die
Beklagte mit einem Produkt auf dem Markt auftritt, das Fahrräder der
Klägerin substituieren kann. Die Beklagte bestreitet dies denn auch nicht

38 BPatGer, Urteil S2013_004 vom 12. Mai 2014, E. 4.7; Urteil S2017_006 vom
30. August 2017, E. 6; Urteil S2017_006 vom 12. Oktober 2017, E. 26 – «ESZ
Kombinationspräparat»; Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 43 –
«Spiralfeder»; Urteil S2021_006 vom 26. April 2022, E. 55 – «Sorafenibtosylat».
39 BPatGer, Urteil S2019_002 vom 15. August 2019, E. 77 – «Herzklappe»; Urteil
S2023_006 vom 25. Juli 2023, E. 7.
40 Z.B. BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 45 – «Spiralfeder»;
Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 63 – «Deferasirox».

S2023_004, S2023_005
Seite 50
und reicht selber Artikel aus Fachzeitschriften ein, die direkte Parallelen
zwischen ihren eigenen «OPIUM» Pedelecs und den von der Klägerin
vertriebenen «STROMER» Pedelecs ziehen. Es ist offensichtlich, dass
ein Käufer statt eines klägerischen Pedelecs ein Pedelec von der Beklag-
ten kaufen kann und der Klägerin dann entsprechend Umsatz entgeht.
Die Klägerin hat daher glaubhaft gemacht, dass ihr durch die (bevorste-
hende) Einführung der beklagtischen Speed-Pedelecs eine Umsatzein-
busse droht.
Aufrechterhaltung Zollmassnahmen
67.
Nachdem die Verletzung des Streitpatents durch die streitgegenständli-
chen Speed-Pedelecs glaubhaft und die Ausfuhr eine der Patentinhaberin
vorbehaltene Handlung ist (Art. 8 Abs. 2 PatG), wird die mit Verfügung
vom 18. Juli 2023 erlassene vorläufige Beschlagnahme aufrechterhalten.
Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil besteht unverändert fort,
zumal die Motorfahrräder bei einer Freigabe ins Ausland verbracht wür-
den, was die Durchsetzung der Rechte der Klägerin zumindest erheblich
erschwert.
68.
Mit Massnahmegesuch vom 14. Juli 2023 begehrte die Klägerin in zeitli-
cher Hinsicht die Beschlagnahme bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist be-
züglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 anzuordnen. Anläss-
lich der mündlichen Verhandlung ergänzte sie dieses Rechtsbegehren
dahingehend, als dass die Beschlagnahme in zeitlicher Hinsicht bis zum
Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich eines das Verfahren S2023_004
prosequierenden Hauptsacheverfahrens anzuordnen sei.
Die Beklagte äusserte sich nicht zur Zulässigkeit dieses ergänzenden
Rechtsbegehrens. Da Rechtsbegehren nach Treu und Glauben auszule-
gen sind,41 kann offenbleiben, ob das ergänzende Rechtsbegehren 6b in
prozessualer Hinsicht zulässig wäre. Das ursprüngliche Rechtsbegehren
vom 14. Juli 2023 im Verfahren S2023_005 kann in zeitlicher Hinsicht
nach Treu und Glauben nur so verstanden werden, dass die Klägerin die
vorläufige Beschlagnahme bis zum Abschluss eines das Massnahmever-
fahren
prosequierenden
Hauptsacheverfahrens
aufrechtzuerhalten

41 BGE 105 II 149 E. 2a.

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Seite 51
wünscht. Würde das Rechtsbegehren buchstabengetreu umgesetzt, wür-
den die beschlagnahmten Elektrofahrräder mit der formellen Rechtskraft
des Massnahmeurteils freigegeben. Da der Sinn und Zweck des Mass-
nahmeverfahrens ist, die Durchsetzung des Hauptsacheurteils zu ge-
währleisten, erfüllte eine mit formeller Rechtskraft des Massnahmeurteils
dahinfallende Massnahme ihren Zweck nicht. Das Rechtsbegehren vom
14. Juli 2023 muss nach Treu und Glauben daher so verstanden werden,
dass die vorläufige Beschlagnahme der Elektrofahrräder bis zum Ablauf
der Rechtsmittelfrist des auf die vereinigten Verfahren S2023_004/005
folgenden Hauptsacheverfahrens anzuordnen sei.
Die vorläufige Beschlagnahme wird daher bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss des Prosequierungsverfahrens oder bis zum unbenutzten Ablauf
der Prosequierungsfrist aufrechterhalten.
Sicherheitsleistung
69.
Ist ein Schaden für die Gegenpartei zu befürchten, so kann das Gericht
die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicher-
heit durch die gesuchstellende Partei abhängig machen (Art. 264 ZPO).
Die Höhe der Sicherheitsleistung muss verhältnismässig sein, hat sich
aber am mutmasslichen Schaden der Gegenpartei zu orientieren und
muss so bemessen sein, dass sie den zu erwartenden Schaden der Ge-
genpartei einschliesslich der Prozesskosten im vorsorglichen Massnah-
meverfahren voll deckt. Dafür muss das Gericht eine Schätzung des
Schadens vornehmen.42
70.
Die Beklagte beantragt eine Sicherheitsleistung in der Höhe von je
CHF 500’000 in beiden vereinigten Verfahren und begründet diese damit,
dass sie bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens nicht mehr her-
stellen und ihre Kunden nicht mehr beliefern könne, was zu einer erhebli-
chen Umsatzeinbusse und zu einem unwiederbringlichen Verlust von
Kundenbeziehungen und einer Rufschädigung führe. Die Klägerin be-
streitet, dass die Beklagte die Voraussetzungen für die Festsetzung einer
Sicherheitsleistung genügend substanziiert behauptet habe, hält aber
hilfsweise fest, dass eine eventuelle Sicherheitsleistung auf maximal
CHF 50'000 anzusetzen sei.

42 BSK ZPO-SPRECHER, Art. 264 N 29 f.

S2023_004, S2023_005
Seite 52
71.
Die Beklagte erleidet durch den Erlass des vorsorglichen Vertriebsverbots
für die streitgegenständlichen Speed-Pedelecs zweifellos einen finanziel-
len Schaden, dessen Nachweis schwierig ist. Schwierig ist es auch, die
Höhe dieses Schadens bei derzeitiger Aktenlage abzuschätzen. Der rich-
terlichen Schätzung kommt daher eine bedeutende Rolle zu.43
Auszugehen ist von dem durch die Klägerin zugestandenen Schaden in
Höhe von CHF 50’000. Dieser Betrag ist aber zu tief, denn die Umstel-
lung der Produktion auf eine angeblich nicht patentverletzende Ausfüh-
rungsform, der damit verbundene Produktionsausfall und die kaum zu
beziffernden Reputationsschäden führen nach der allgemeinen Lebenser-
fahrung zu direkt auf das Vertriebsverbot zurückzuführende Schadenspo-
sitionen bei der Beklagten. Ausserdem betragen bereits die Prozesskos-
ten des vorsorglichen Massnahmeverfahrens über CHF 100’000 (vgl.
E. 75).
Die Höhe der Sicherheitsleistung darf nicht mit der Höhe des Streitwerts
verwechselt werden, da es in letzterem Fall um die finanziellen Interessen
der Klägerin an einer Unterlassung geht und im ersten Fall um den durch
die Unterlassung zu befürchtenden Schaden bei der Beklagten. Die bean-
tragte Sicherheitsleistung in der Höhe des Streitwerts erweist sich vorlie-
gend daher als zu hoch.44 Aus demselben Grund verfängt das Argument
der Klägerin nicht, die Beklagte verhalte sich widersprüchlich, wenn sie
im Parallelverfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Bern (wo die
hiesige Beklagte Klägerin ist) den Streitwert für die Feststellung der Nich-
tigkeit des angeblich die streitgegenständlichen Pedelecs erfassenden
eingetragenen Designs auf CHF 100’000 beziffere. Streitwert und Höhe
der Sicherheitsleistung müssen sich nicht entsprechen.
Nach dem Gesagten ist in Anwendung des pflichtgemässen Ermessens
der durch das Vertriebsverbot zu befürchtende Schaden auf CHF 200’000
festzusetzen. Darin enthalten ist auch der mutmassliche Schaden durch
die gerichtlich angeordnete vorläufige Beschlagnahmung der vom Bun-
desamt für Zoll und Grenzsicherheit zurückbehaltenen 15 Pedelecs des
Typs «Opium S-Series 45». Die Sicherheitsleistung ist damit nicht wie
von der Beklagten beantragt zweimal, sondern nur einmal zu leisten.

43 DIKE ZPO-ZÜRCHER, Art. 264 N 6.
44 Vgl. auch BPatGer, Urteil S2022_010 vom 27. März 2023, E. 45 f. –
«Sitagliptin Metformin».

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Seite 53
Um das die Aufrechterhaltung der bereits superprovisorisch angeordne-
ten Massnahmen nicht zu unterbrechen, beziehungsweise die Anordnung
des neu angeordneten Vertriebsverbots nicht weiter zu verzögern, sind
die vorsorglichen Massnahmen sofort anzuordnen, fallen jedoch dahin,
wenn die Sicherheitsleistung nicht binnen 30 Tagen nach Eröffnung die-
ses Urteils an die Klägerin geleistet wird.
Vollstreckungsmassnahmen
72.
Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlas-
sen oder Dulden durch indirekten Zwang (Ordnungsbusse, Bestrafung
nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Par-
tei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen an-
ordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).
Die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen
(Art. 292 StGB) und das Ordnungsgeld nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c
ZPO können nach h.L. verbunden werden, eine Verbindung wird aber
wegen der Rechtsklarheit «nicht empfohlen».45 Die Ordnungsbusse nach
Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristi-
sche Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstra-
fe nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.46
73.
Vorliegend hat die Klägerin beantragt, die Verpflichtungen zum Unterlas-
sen gemäss den Rechtsbegehren Nr. 1 mit der Androhung einer Ord-
nungsbusse gegenüber der Beklagten und Ungehorsamkeitsstrafe gegen
deren Organe zu verbinden.
Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erken-
nende Gericht ist sachgerecht, da dadurch ein eventuelles Vollstre-
ckungsverfahren beschleunigt wird, was gerade im Verfahren des vor-
sorglichen Rechtsschutzes wichtig ist. Da sich Ordnungsbusse und Un-
gehorsamkeitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch
nicht die von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit.

45 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18
m.w.H.
46 BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.

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Seite 54
Der Antrag auf Androhung von indirektem Zwang gemäss Rechtsbegeh-
ren Nr. 1 ist entsprechend gutzuheissen.
Frist zur Klage im ordentlichen Verfahren
74.
Der Klägerin ist Frist zu Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren
anzusetzen unter der Androhung, dass bei Säumnis die vorsorglichen
Massnahmen dahinfallen (Art. 263 ZPO).
Kosten und Entschädigungsfolgen
75.
Die Gerichtskosten sind der Klägerin aufzuerlegen und mit dem von ihr
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die
endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen
Verfahren vorbehalten (Art. 104 Abs. 3 ZPO).
Die Klägerin beziffert den Streitwert im Verfahren S2023_004 auf
CHF 500’000 und im Verfahren S2023_005 auf CHF 30’000. Die Beklagte
widerspricht dem von der Klägerin geltend gemachten Streitwert von
CHF 500’000 nicht, äussert sich aber nicht zum Streitwert von
CHF 30’000. Praxisgemäss ist vom höheren Streitwert auszugehen,
wenn dieser nicht offensichtlich falsch ist.47 Die Gerichtsgebühr für das
vereinigte Verfahren ist daher ausgehend von einem Streitwert von
CHF 530’000 auf CHF 25’000 festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-
PatGer).
Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren nicht
fristgerecht einreicht, schuldet sie der Beklagten eine Parteientschädi-
gung gemäss Tarif für deren berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung
(Art. 4-6 KR-PatGer) und Ersatz für notwendige Auslagen (Art. 32 PatGG
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer).
Die tarifliche Entschädigung ist gestützt auf Art. 5 und 6 KR-PatGer auf
CHF 25’000 zu bemessen. Ersatz für notwendige Auslagen in der Form
von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn
diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung
gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der
rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer ent-

47 BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 72 – «Deferasirox».

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Seite 55
schädigt.48 Die Beklagte hat patentanwaltliche Kosten in der Höhe von
CHF 52’840 (zzgl. MwSt.) ausgewiesen. Der beantragte Ersatz für die
Kosten der patentanwaltlichen Unterstützung liegt zwar «von der Grös-
senordnung her» über der rechtsanwaltlichen Entschädigung gemäss Ta-
rif, wurde aber von der Klägerin nicht bestritten. Der beantragte Ersatz für
die Patentanwaltskosten ist daher zu gewähren (hingegen ist die Mehr-
wertsteuer nicht zu addieren, da die Beklagte als Gesellschaft mit Sitz in
der Schweiz vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Mehrwertsteuer daher
wirtschaftlich nicht trägt).
Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
In Gutheissung des Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen vom
30. Juni 2023 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungs-
busse von CHF 1’000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343
Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss Art. 343
Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, verboten, Elektrofahrräder in
der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen,
anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem
der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern diese
Elektrofahrräder folgende Merkmale aufweisen:
[1]
Der Fahrradrahmen weist für das Hinterrad (in Fahrtrichtung
betrachtet) eine rechte und eine linke Hintergabel auf;
[2]
Zwischen den beiden Hintergabeln ist eine Motornabe ange-
ordnet, durch welche eine längliche Steckachse führt;
[3]
Die linke Hintergabel weist eine Bohrung für die Steckachse auf
und besitzt auf ihrer Innenseite, nahe der Bohrung, eine Aus-
nehmung zur Positionierung der Motornabe;
[4]
Die rechte Hintergabel besitzt im Achsenbereich einen Rah-
mensplit zur Einführung eines Antriebsriemens sowie eine Fi-
xierplatte zur Verschraubung des Rahmensplits, wobei
a.
die Fixierplatte eine Bohrung mit Innengewinde, und
b.
die Gabelinnenseite der rechten Hintergabel ein Sackloch
aufweist, und
c.
die Bohrung mit Innengewinde der Fixierplatte und dieses
Sackloch untereinander und auf das Durchgangsloch der

48 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung
für Schienenfahrzeug».

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linken Hintergabel axial ausgerichtet sind;
[5]
Die Motornabe besitzt im Mittenbereich eine Hohlwelle;
[6]
Das (in Fahrtrichtung betrachtet) linke Ende der Hohlwelle greift
in die Ausnehmung der linken Hintergabel ein und ist an dieser
arretierbar;
[7]
Die Steckachse hat (in Fahrtrichtung betrachtet) ein linkes und
ein rechtes Ende, wobei das rechte Ende ein Aussengewinde
aufweist;
[8]
Die Steckachse ist durch die Bohrung der linken Hintergabel
und durch die Hohlwelle der Motornabe hindurchgeführt;
[9]
Das Aussengewinde des rechten Endes der Steckachse greift
in das Innengewinde der Fixierplatte der rechten Hintergabel
ein und taucht (abhängig von der Einschraubtiefe) in deren
Sackloch ein.
2.
Die mit Verfügung vom 18. Juli 2023 verfügte vorläufige Beschlag-
nahme der am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Aus-
fuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder (Typ «e-
Bike Opium S-Series 45») wird bis zum rechtskräftigen Abschluss
des Hauptsacheverfahrens oder bis zum unbenutzten Ablauf der Frist
zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren gemäss Ziffer 4
nachstehend aufrechterhalten.
3.
Die vorsorglichen Massnahmen fallen dahin, wenn die Klägerin nicht
bis 23. Februar 2024 eine Sicherheit in der Höhe von CHF 200’000
geleistet hat.
4.
Der Klägerin wird eine Frist bis 23. Februar 2024 zur Einreichung
der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die vor-
sorglichen Massnahmen dahinfallen.
5.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 25’000.
6.
Die Gerichtsgebühr wird vorläufig der Klägerin auferlegt und mit dem
von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kos-
ten- und Entschädigungsregelung bleibt dem Hauptsacheverfahren
vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin nicht binnen Frist Klage
im ordentlichen Verfahren einreicht und die Sicherheit leistet, wird die
vorläufige Kostenauflage endgültig.

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7.
Für den Fall, dass die Klägerin nicht binnen Frist Klage im ordentli-
chen Verfahren einreicht und die Sicherheit leistet, schuldet sie der
Beklagten eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltli-
che Vertretung von CHF 25’000 und Ersatz für notwendige Auslagen
in der Höhe von CHF 52’840.
8.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhand-
lungsprotokolls, an das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Sek-
tion Nichtzollrechtliche Erlasse, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an
das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Em-
pfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die
Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Die Fristen stehen in diesem Verfahren nicht still (Art. 145 Abs. 2 lit. b
ZPO).
St. Gallen, 23. Januar 2024
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer
MLaw Sven Bucher
Versand: 23. Januar 2024