bpatger · S2018_001 · 2018-05-23 · de
Abweisung vorsorgl. Massnahme/Beschreibung betr. IT-Erfindung; Rechtsbegehren unklar bzw. nicht genügend bestimmt; Anspruch nicht genügend glaubhaft gemacht; Rechtsschutzinteresse nicht gegeben
Beschreibung, Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Kosten: Streitwert, Lugano Übereinkommen, Örtliche Zuständigkeit international, Rechtsbegehren, Rechtsschutzinteresse

B undespatentgeric ht
T rib una l fédé ral des b reve ts
T rib una le fede rale dei bre vet ti
T rib una l fede ral da patentas
Fede ral Pat ent Co urt




S2018_001

U r t e i l v om 2 3 . M ai 2 0 1 8
Besetzung
Instruktionsrichter Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH Rudolf Rentsch,
Richter Dipl. El.-Ing. ETH Peter Rigling (Referent),
Richter lic. iur., Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Two-Way Media Ltd,
2042 Alpine Drive, US-80304 Boulder, Colorado,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser,
BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9, Postfach 1162,
8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Christoph Mül-
ler, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,
Klägerin
gegen
1. Swisscom (Schweiz) AG,
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,
2. Swisscom AG,
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,
beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess,
und MLaw Thomas Spörri, Homburger AG, Prime Tower,
Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, beide patentanwaltlich
vertreten durch Andreas Detken und Andrea Rutz, Isler &
Pedrazzini AG, Giesshübelstrasse 451, Postfach 1772,
8027 Zürich
Beklagte
Gegenstand
Vorsorgliche Massnahmen / Beschreibung

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Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
1.
Prozessgeschichte
1.1 Mit Eingabe vom 6. Februar 2018, stellte die Klägerin folgende Rechts-
begehren:
„1. Es sei in den analogen und digitalen Räumlichkeiten der Beklagten,
insbesondere am Sitz der Beklagten (Alten Tiefenaustrasse 6, 3050
Bern) und in der Zweigniederlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51,
8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen techni-
schen und nutzerdatenbezogenen Infrastruktur (insbesondere im Hin-
blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten) sowie der
technischen Dokumentation (insbesondere Beschreibung der Soft-
ware für Server und Clients/TV Boxen) zu den Produkten Swisscom
TV 1.0 und Swisscom TV 2.0 der Beklagten 1 und 2 durchzuführen:

Es sei insbesondere genau festzustellen und zu beschreiben
- inwiefern und in welchem Umfang von Set-Top-Boxen (TV Box) In-
formationen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeich-
net wurden oder werden, welche die Auswahl und Lieferung eines
ausgewählten Medienstroms betreffen, insbesondere
Informationen bezüglich
 des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,
 des Beginns der Zustellung des Medienstroms,
 der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen
Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen),
 des Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist,
 des Systems bzw. der TV Box und deren Betriebsstatus, insb.
der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsanwendung auf
der TV Box,
 der Dauer des Stroms, der an die TV Box weitergeleitet wird
(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an die
TV Box weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiter-
leitens des Medienstromes);
der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von
welchen Benutzern empfangen wurden;
der Gesamtinformation über die Anzahl der TV Boxen, an die der
gewählte Medienstrom zugestellt wurde;
der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zu-
stellung des gewählten Medienstroms an die TV Box zu authentifi-
zieren;
- inwiefern in Echtzeit Medienströme für kommerzielle Zwecke ge-
messen wurden oder werden und Information für kommerzielle

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Seite 3
Zwecke protokolliert wird oder wurde (insb. mit Bezug auf die Liefe-
rung des gewählten Medienstroms an die TV Box);
- inwiefern die TV Boxen ein computerlesbares Dauerspeicherme-
dium aufweisen oder mit einem solchen verbunden sind;
- inwiefern die TV Boxen folgende Aktionen durchführen oder durch-
führten:
 Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der der
TV Box zugeordnet ist,
 Verwalten von Medien in einem Puffer auf der TV Box,
 Einfügen anderer auf der TV Box gespeicherter Medien in den
gewählten Medienstrom (insb. inwiefern eine erste Folge von
einzelnen lnformationsstücken, die zu einer ersten Zeit an die TV
Box weitergeleitet werden, in der TV Box gespeichert wird und
zu einer späteren Zeit in der TV Box die erste Folge von einzel-
nen lnformationsstücken in eine zweite Folge von einzelnen
lnformationsstücken, die an die TV Box weitergeleitet werden,
eingefügt wird)
 Anfordern einer Liste anderer Server von einem Server,
 Verarbeiten von Regiesignalen,
 Übertragen einer Anforderung einer anderen Bitrate des gewähl-
ten Medienstroms an einen Server und Ändern der Bitrate des
gewählten Medienstroms während der Lieferung des gewählten
Medienstroms an die TV Box;
- inwiefern serverseitig
 Benutzer, die TV Boxen zugeordnet sind, (i) registriert und/oder
(ii) authentifiziert wurden oder werden,
 ein oder mehrere Audio- oder Videoinformationsströme in einen
oder mehrere Ströme von adressierten digitalen Paketen, die die
Spezifikationen eines Netzkommunikationsprotokolls erfüllen,
umgewandelt wurden oder werden,
 Paketgrössen zur Beherrschung von Änderungen der Netzbedin-
gungen dynamisch variiert wurden oder werden,
 die Lieferung des gewählten Medienstroms an die TV Box als
Antwort auf von der TV Box empfangene Wahlsignale gesteuert
wird oder auf der Grundlage einer Überwachung der Lieferung
des gewählten Medienstroms gesteuert wird,
 der Betriebsstatus eines anderen Servers bestimmt wird,
 ein Überwachen von Paketverlust oder Überlastung des Kommu-
nikationsnetzes während der Lieferung des gewählten Medien-
stroms stattfindet,
 die Überwachung der TV Box ein periodisches Senden von Ping-
Befehlen an die TV Box zum Bestimmen des Betriebsstatus um-
fasst,
- inwiefern die Lieferung des gewählten Medienstroms über das Kom-
munikationsnetz an die TV Box angepasst wird auf der Grundlage
von Faktoren wie:
 der Version einer Medienwiedergabeanwendung auf der TV Box,

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 der vorherrschenden Lastcharakteristik des Servers,
 der Betriebscharakteristik oder Performancecharakteristiken des
Kommunikationsnetzes,
 der Konfiguration der TV Box,
 der Fähigkeit der TV Box, den Medienstrom zu empfangen und
abzuspielen,
 der vorherrschenden Belastung des Medienservers;
- inwiefern Werbung in Abhängigkeit des mit der TV Box verknüpften
Nutzers variiert wird;
- inwiefern vor dem Weiterleiten des Medienstroms vom Medienser-
ver an die TV Box ein Medienserver aus mehreren Medienservern
ausgewählt wird;
- inwiefern die Folge von einzelnen lnformationsstücken von einer
Vielzahl von Servern weitergeleitet wird, die skalierbar sind, sodass
eine beliebige Anzahl von TV Boxen die Folge von einzelnen lnfor-
mationsstücken empfangen kann;
- inwiefern von einem Medienserver eine Anforderung zum Liefern
des Medienstroms an die TV Box empfangen wird, welche ein Si-
cherheitstoken einschliesst, das anzeigt, dass die TV Box von ei-
nem vom Medienserver verschiedenen Server autorisiert wurde,
den Medienstrom zu empfangen;
- inwiefern der Medienserver ein Zwischenserver ist, der die Folge
von einzelnen Stücken von Medieninformation von einer Quelle
empfängt, wobei diese Quelle separat und verschieden vom Medi-
enserver ist, und ein oder mehrere einzelne Stücke von Medienin-
formation von der Quelle durch den Medienserver empfangen wer-
den, während der Medienserver die Folge von einzelnen Stücken
von Medieninformation an die TV Box weiterleitet.
2.
Es sei in den analogen und digitalen Räumlichkeiten der Beklagten,
insbesondere am Sitz der Beklagten (Alten Tiefenaustrasse 6, 3050
Bern) und in der Zweigniederlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51,
8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen techni-
schen und nutzerdatenbezogenen Infrastruktur (insbesondere im Hin-
blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten) sowie der
technischen Dokumentation (insbesondere Beschreibung der Soft-
ware für Server und Endgeräte) zum Produkt TV Air (insbesondere
auch für die Apps “TV Air“, “Bluewin“, “Swisscom TV“ und “Swisscom
TV 2.0“ für mobile Endgeräte für Google Play/Android und itunes/Apple
sowie für browserbasierten Betrieb) der Beklagten 1 und 2 durchzufüh-
ren:
Es sei insbesondere genau festzustellen und zu beschreiben
- inwiefern und in welchem Umfang von Endgeräten (wie Mobiltelefo-
nen, Computern, Tablets) Informationen zu einem Server übermit-
telt und auf diesem verzeichnet wurden oder werden, welche die
Auswahl und Lieferung eines ausgewählten Medienstroms betref-
fen, insbesondere Informationen bezüglich

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 des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,
 des Beginns der Zustellung des Medienstroms,
 der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen
Folge von einzelnen lnformationsstücken, die dem Medienstrom
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen),
 des Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist,
 des Systems bzw. des Endgeräts und dessen Betriebsstatus,
insb. der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsanwen-
dung auf dem Endgerät,(
 der Dauer des Stroms, der an das Endgerät weitergeleitet wird
(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an das
Endgerät weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiter-
leitens des Medienstromes);
der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von wel-
chen Benutzern empfangen wurden;
der Gesamtinformation über die Anzahl der Endgeräte, an die der ge-
wählte Medienstrom zugestellt wurde;
der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zustel-
lung des gewählten Medienstroms an das Endgerät zu authentifizieren;
- inwiefern in Echtzeit Medienströme für kommerzielle Zwecke ge-
messen wurden oder werden und Information für kommerzielle
Zwecke protokolliert wird oder wurde (insb. mit Bezug auf die Liefe-
rung des gewählten Medienstroms an das Endgerät);
- inwiefern die Endgeräte folgende Aktionen durchführen oder durch-
führten:
 Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der
dem Endgerät zugeordnet ist,
 Verwalten von Medien in einem Puffer auf dem Endgerät,
 Einfügen anderer auf dem Endgerät gespeicherter Medien in den
gewählten Medienstrom (insb. inwiefern eine erste Folge von
einzelnen lnformationsstücken, die zu einer ersten Zeit an das
Endgerät weitergeleitet werden, in dem Endgerät gespeichert
wird und zu einer späteren Zeit in dem Endgerät die erste Folge
von einzelnen Informationsstücken in eine zweite Folge von ein-
zelnen lnformationsstücken, die an das Endgerät weitergeleitet
werden, eingefügt wird),
 Anfordern einer Liste anderer Server von einem Server,
 Verarbeiten von Regiesignalen,
 Übertragen einer Anforderung einer anderen Bitrate des gewähl-
ten Medienstroms an einen Server und Ändern der Bitrate des
gewählten Medienstroms während der Lieferung des gewählten
Medienstroms an das Endgerät;
- inwiefern serverseitig
 Benutzer, die Endgeräten zugeordnet sind, (i) registriert und/o-
der (ii) authentifiziert wurden oder werden,

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Seite 6
 ein oder mehrere Audio- oder Videoinformationsströme in einen
oder mehrere Ströme von adressierten digitalen Paketen, die die
Spezifikationen eines Netzkommunikationsprotokolls erfüllen,
umgewandelt wurden oder werden,
 Paketgrössen zur Beherrschung von Änderungen der Netzbedin-
gungen dynamisch variiert wurden oder werden,
 die Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät als
Antwort auf von dem Endgerät empfangene Wahlsignale gesteu-
ert wird oder auf der Grundlage einer Überwachung der Liefe-
rung des gewählten Medienstroms gesteuert wird,
 der Betriebsstatus eines anderen Servers bestimmt wird,
 ein Überwachen von Paketverlust oder Überlastung des Kommu-
nikationsnetzes während der Lieferung des gewählten Medien-
stroms stattfindet,
 die Überwachung der Endgeräte ein periodisches Senden von
Ping-Befehlen an die Endgeräte zum Bestimmen des Betriebs-
status umfasst,
- inwiefern die Lieferung des gewählten Medienstroms über das Kom-
munikationsnetz an die Endgeräte angepasst wird auf der Grund-
lage von Faktoren wie:
 der Version einer Medienwiedergabeanwendung auf dem End-
gerät,
 der vorherrschenden Lastcharakteristik des Servers,
 der Betriebscharakteristik oder Performancecharakteristiken des
Kommunikationsnetzes,
 der Konfiguration des Endgerätes,
 der Fähigkeit des Endgerätes, den Medienstrom zu empfangen
und abzuspielen,
 der vorherrschenden Belastung des Medienservers;
- inwiefern Werbung in Abhängigkeit des mit dem Endgerät verknüpf-
ten Nutzers variiert wird;
- inwiefern vor dem Weiterleiten des Medienstroms vom Medienser-
ver an das Endgerät ein Medienserver aus mehreren Medienser-
vern ausgewählt wird;
- inwiefern die Folge von einzelnen Informationsstücken von einer
Vielzahl von Servern weitergeleitet wird, die skalierbar sind, sodass
eine beliebige Anzahl von Endgeräten die Folge von einzelnen lnfor-
mationsstücken empfangen kann;
- inwiefern von einem Medienserver eine Anforderung zum Liefern
des Medienstroms an das Endgerät empfangen wird, welche ein Si-
cherheitstoken einschliesst, das anzeigt, dass das Endgerät von ei-
nem vom Medienserver verschiedenen Server autorisiert wurde,
den Medienstrom zu empfangen;
- inwiefern der Medienserver ein Zwischenserver ist, der die Folge
von einzelnen Stücken von Medieninformation von einer Quelle
empfängt, wobei diese Quelle separat und verschieden vom Medi-

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Seite 7
enserver ist, und ein oder mehrere einzelne Stücke von Medienin-
formation von der Quelle durch den Medienserver empfangen wer-
den, während der Medienserver die Folge von einzelnen Stücken
von Medieninformation an das Endgerät weiterleitet.
3. Die Kosten seien unter Vorbehalt einer anderen Regelung im ordentli-
chen Verfahren vorläufig der Klägerin aufzuerlegen.“
1.2 Die Stellungnahme der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 16. März
2018, womit diese folgende Anträge stellte:
„1. Das Gesuch um genaue Beschreibung vom 6. Februar 2018 sei abzu-
weisen;
2. Eventualiter sei den Gesuchsbegehren 1 und 2 nur in folgendem Um-
fang stattzugeben:
„1. Es sei in den analogen Räumlichkeiten der Beklagten 1 am Sitz der
Beklagten 1 (Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweignie-
derlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 8005 Zürich, eine genaue
Beschreibung der dort befindlichen technischen Infrastruktur in Hin-
blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten zum Produkt
Swisscom TV 2.0 der Beklagten 1 im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017
durchzuführen.
Konkret sei genau festzustellen und zu beschreiben,
• inwiefern und in welchem Umfang im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017
von Set-Top-Boxen (TV Box) Informationen zu einem Server über-
mittelt und auf diesem verzeichnet wurden, welche die Auswahl und
Lieferung eines ausgewählten Medienstroms betreffen, konkret
Informationen bezüglich
- des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,
- der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen
Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen),
- des Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist,
- des Systems bzw. der TV Box und dessen Betriebsstatus, ein-
schliesslich der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsan-
wendung auf der TV Box,
- der Dauer des Stroms, der an die TV Box weitergeleitet wird
(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an das

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Seite 8
Endgerätweitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiter-
leitens des Medienstroms);
der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von
welchen Benutzern empfangen wurden;
der Gesamtinformation über die Anzahl der TV Boxen, an die der
gewählte Medienstrom zugestellt wurde;
der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zu-
stellung des gewählten Medienstroms an die TV Box zu authentifi-
zieren;
• inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 in Echtzeit Medien-
ströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden und Information
für kommerzielle Zwecke protokolliert wurde (konkret mit Bezug auf
die Lieferung desgewählten Medienstroms an die TV Box);
• inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 die TV Boxen folgende
Aktionen durchführten:
- Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der der
TV Box zugeordnet ist,
• inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 serverseitig
- Benutzer, die TV Boxen zugeordnet sind, (i) registriert und/oder
(ii) authentifiziert wurden,
- die Lieferung des gewählten Medienstroms an die TV Box als
Antwort auf von der TV Box empfangene Wahlsignale gesteuert
wurde oder auf der Grundlage einer Überwachung der Lieferung
des gewählten Medienstroms gesteuert wurde,
- die Überwachung der TV Box ein periodisches Senden von Ping-
Befehlen an die TV Box zum Bestimmen des Betriebsstatus um-
fasste.
2. Es sei in den analogen Räumlichkeiten der Beklagten 1 am Sitz der
Beklagten 1 (Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweignie-
derlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 8005 Zürich, eine genaue
Beschreibung der dort befindlichen technischen Infrastruktur in Hin-
blick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten zum Produkt
TV Air (konkret für die App “TV Air“ für mobile Endgeräte mit dem Be-
triebssystem Android (Google) und OS (Apple) sowie für browserba-
sierten Betrieb) der Beklagten 1 im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017
durchzuführen.

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Konkret sei genau festzustellen und zu beschreiben,
• inwiefern und in welchem Umfang im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017
von Endgeräten (wie Mobiltelefonen, Computern, Tablets) Informa-
tionen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeichnet wur-
den, welche die Auswahl und Lieferung eines ausgewählten Medi-
enstroms betreffen, konkret
Informationen bezüglich
- des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,
- der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detek-
tion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen
Folge von einzelnen lnformationsstücken, die dem Medienstrom
mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen),
- des Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist,
- des Systems bzw. des Endgeräts und dessen Betriebsstatus,
einschliesslich der Version einer Medienwiedergabeeinrich-
tungsanwendung auf dem Endgerät,
- der Dauer des Stroms, der an das Endgerät weitergeleitet
wird(durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an
das Endgerät weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des
Weiterleitens des Medienstroms);
der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von
welchen Benutzern empfangen wurden;
der Gesamtinformation über die Anzahl der Endgeräte, an die der
gewählte Medienstrom zugestellt wurde;
der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zu-
stellung des gewählten Medienstroms an das Endgerät zu authen-
tifizieren;
• inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 in Echtzeit Medien-
ströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden und Information
für kommerzielle Zwecke protokolliert wurde (konkret mit Bezug auf
die Lieferung desgewählten Medienstroms an das Endgerät);
• inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 die Endgeräte folgende
Aktionen durchführten:
- Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der dem
Endgerät zugeordnet ist,
• inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 serverseitig

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- Benutzer, die Endgeräten zugeordnet sind, (i) registriert und/oder
(ii) authentifiziert wurden,
- die Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät als
Antwort auf von dem Endgerät empfangene Wahlsignale gesteu-
ert wurde oder auf der Grundlage einer Überwachung der Liefe-
rung desgewählten Medienstroms gesteuert wurde,
- die Überwachung des Endgeräts ein periodisches Senden von
Ping-Befehlen an das Endgerät zum Bestimmen des Betriebs-
status umfasste.“
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich der Auslagen für
die mitwirkenden Patentanwälte) zu Lasten der Klägerin.“
1.3 Am 15. März 2018 reichte die Klägerin ihre Kostennoten ein.
1.4 Am 19. März 2018 reichten die Beklagten eine Noveneingabe ein.
1.5 Am 6. April 2018 nahmen die Beklagten zu den Kostennoten der Klä-
gerin Stellung.
1.6 Mit Eingabe vom 9. April 2018 machte die Klägerin von ihrem unbe-
dingten Replikrecht Gebrauch.
1.7 Am 18. April 2018 äusserte sich die Klägerin im Rahmen des Replik-
rechts noch zur Stellungnahme der Beklagten vom 6. April 2018.
2.
Prozessuales
2.1 Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA, die Beklagten
sind schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Der
Klage liegt ein internationaler Sachverhalt zu Grunde. Gemäss Art. 2 Abs.
1 LugÜ, Art. 109 IPRG sowie Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist die Zuständigkeit
des Bundespatentgerichts gegeben, wobei die Sache unter Schweizer
Recht zu beurteilen ist (Art. 110 IPRG).
2.2 Der Einzelrichter kann in Dreierbesetzung entscheiden, wenn es die
rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse erfordern (Art. 23 Abs. 3
PatGG).



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3.
Sachverhalt, Ausgangslage
3.1 Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Schweizer Teils des euro-
päischen Patents EP 2 323 333 B1 (nachfolgend Streitpatent 1) und des
Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2 278 775 B1 (nachfolgend
Streitpatent 2).
Das Streitpatent 1 betrifft gemäss dem unabhängigen Anspruch 1 ein Ver-
fahren zum Messen von Streaming-Daten und gemäss den beiden weite-
ren unabhängigen Ansprüchen 37 und 38 ein System und einen computer-
lesbaren Datenträger zum Durchführen eines solchen Verfahrens.
Das Streitpatent 2 betrifft gemäss dem ersten unabhängigen Anspruch 1
das Abspielen eines Medienstroms auf einem Client Computer und gemäss
den beiden unabhängigen Ansprüchen 22 und 33 einen computerlesbaren
Datenträger zum Durchführen eines solchen Verfahrens bzw. ein System
zur Wiedergabe von Medien.
Die Klägerin bringt vor, die beiden Streitpatente würden sich allgemein auf
die Kommunikation von Audio- oder Video-Inhalten über ein Netzwerk, wie
das Internet, beziehen. Die Erfindungen würden insbesondere Verfahren
und Erzeugnisse für die Bereitstellung von Audio- und/oder Video-Kommu-
nikationsdienstleistungen in Echtzeit an eine Vielzahl von Nutzern betref-
fen. Für die effiziente Bereitstellung solcher Audio- und/oder Video-Kom-
munikationsdienstleistungen sei insbesondere die Gestaltung der Server-
Architektur von zentraler Bedeutung. Diese Gestaltung verbessere die Ser-
vicequalität ebenso wie das fortlaufende Überwachen der Kommunikati-
onsdienstleistungen.
Neben der Bereitstellung von Audio- und/oder Video-Kommunikations-
dienstleistungen in Echtzeit an eine Vielzahl von Nutzern sind insbeson-
dere kommerzielle Interessen von Bedeutung, die es einer Betreiberin er-
lauben, das Verhalten von Nutzern aufzuzeichnen und weiter zu verwen-
den, und zwar derart, dass aufgrund des Verhaltens eines Nutzers, der sich
vorab registriert und authentifiziert hat, weitere Angebote unterbreiten zu
können. Bei diesen weiteren Angeboten kann es sich um artverwandte An-
gebote handeln, die verglichen mit der Programmwahl eines Nutzers ähn-
lich gelagert sind. Entsprechend sind die Ansprüche u. a. auf einen kom-
merziellen Zweck gerichtet (Anspruch 1: „A method for metering real-time
streaming media for commercial purposes“, Anspruch 37: „A system for me-

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tering real-time streaming media for commercial purposes“ sowie Ansprü-
che 1 und 22, worin die entsprechenden Daten bereitgestellt werden für die
Übertragung zu einem zentralen Server).
Gemäss der Klägerin würden die Beklagten seit dem Jahr 2006 internetba-
siertes Fernsehen (IPTV) anbieten und damit weltweit zu den ersten Anbie-
tern gehören. IPTV sei im Jahr 2006 unter dem Namen „Bluewin TV“ ein-
geführt und später unter dem Namen „Swisscom TV“ weiter betrieben wor-
den. Der Dienst habe auf einer Zusammenarbeit zwischen Swisscom und
Microsoft basiert, unter Verwendung des Microsoft Produktes „Mediaroom“,
welches 2013 durch Ericsson übernommen worden sei.
Die Set-Top-Boxen für die erste Generation von Swisscom TV (nachfolgend
Swisscom TV 1.0 genannt) seien mehrere Male überarbeitet und ausge-
tauscht worden. Für den Betrieb von Swisscom TV 1.0 hätten die Beklagten
gemäss Angaben auf ihrer Website zum Download von Bedien- und Instal-
lationsanleitungen verschiedene Set-Top-Boxen verwendet.
Im Jahr 2014 hätten die Beklagten eine neue Generation von IPTV unter
dem Namen „Swisscom TV 2.0“ eingeführt. Im Gegensatz zur Vorgänger-
version basiere „Swisscom TV 2.0“ nicht mehr auf der Plattform „Media-
room“, sondern auf einer Eigenentwicklung auf der Basis eines Android-
Betriebssystems. Nachdem Swisscom TV 1.0 und Swisscom TV 2.0 von
2014 bis 2017 parallel betrieben und angeboten worden sei, sei im August
2017 die Einstellung von Swisscom TV 1.0 angekündigt worden.
Spätestens seit Dezember 2015 würden die Beklagten ausserdem einen
sogenannten OTT (Over the Top) Dienst unter dem Namen „TV Air“ anbie-
ten, der auf Computern oder auf mobilen Geräten wie Smartphones oder
Tablets verwendbar sei.
Die Klägerin legt dar, dass gemäss ihrer Analyse die Beklagten mit ihren
Produkten Swisscom TV (Swisscom TV 1.0, Swisscom TV 2.0, TV Air) die
Streitpatente 1 und 2 verletzen würden, nämlich die Ansprüche 1, 37 und
38 von Streitpatent 1 sowie die Ansprüche 1, 22 und 33 von Streitpatent 2.
3.2 Die Beklagten wenden im Wesentlichen ein,
-
dass die Rechtsbeständigkeit der Streitpatente nicht glaubhaft sei,
-
dass die Beklagte 2 nicht operativ tätig sei und die betreffenden
Swisscom TV-Angebote nicht betreibe,

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Seite 13
-
dass die Streitpatente im Mai 2017 abgelaufen seien und daher keine
gegenwärtige oder drohende Verletzung gegeben sein könne,
-
dass die Beschreibung von Software, wie beantragt, einer sinnlichen
Wahrnehmung nicht zugänglich sei,
-
dass Dokumentationen nicht Gegenstand einer Beschreibung sein
könnten,
-
dass der Ort der Beschreibung völlig ungenügend bezeichnet werde
und einer fishing expedition gleichkäme,
-
dass die Beschreibung ihr Ziel nicht erreichen könne,
-
dass die Rechtsbegehren zu weit bzw. unklar gefasst seien und
diesbezüglich keine hinreichende Konkretisierung bestehe,
3.3 Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit näher einzuge-
hen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.
4.
Beurteilung
4.1 Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich
um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im Sinne von Art. 158
Abs. 1 lit. a ZPO.
Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann auch
der Beschaffung von Beweismitteln bzw. zur Abklärung der Prozessaus-
sichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemein-umfassen-
den Informationsbeschaffung.1
Beantragt eine Partei eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG,
so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch in Be-
zug auf die zu beschreibenden Vorrichtungen oder Verfahren verletzt ist
oder eine Verletzung diesbezüglich zu befürchten ist (Art. 77 Abs. 2 PatG).
Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend
für wahr hält bzw. diese als begründet erscheint. Die Gegenpartei hat ihre
Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. Glaub-
haft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein auf-
grund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht,
selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich

1 Vgl. Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, Vorbemerkungen zu Art. 23
PatGG N 133 ff.

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nicht verwirklicht haben könnte.2 Ausserdem ist zu beachten, dass für Tat-
sachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen
werden sollen, keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden kann,
aber substantiierte Behauptungen vorzubringen sind. Mit der blossen Be-
hauptung eines Bedürfnisses, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären,
ist ein schutzwürdiges Interesse an einer vorsorglichen Beweisführung je-
doch noch nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Stellt das abzunehmende
Beweismittel das einzige dar, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch
beweisen kann, muss es genügen, dass sie das Vorliegen der anspruchs-
begründenden Tatsachen lediglich substantiiert behauptet.3 Die Vorbringen
sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern die Einzeltatsachen
berücksichtigend so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis
abgenommen oder dagegen gegebenenfalls der Gegenbeweis angetreten
werden kann. Ein globaler Verweis auf eingereichte Unterlagen genügt den
Anforderungen an Behauptung und Substantiierung nicht.4 Das Beweisver-
fahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu
ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus.5
Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist auch bei der Beschreibung zu wah-
ren.6
4.2 Die Rechtbegehren der Klägerin betreffen mindestens teilweise Tatsa-
chen, die der Klägerin auch ohne Gerichtsintervention zugänglich sind. Es
wird von ihr jedoch nicht dargetan, weshalb für die Ermittlung dieser Tatsa-
chen ein Einschreiten des Gerichts notwendig ist. Sodann scheinen z.B.
die TV-Boxen (oder andere Endgeräte) und Medienstrom für die Kunden
der Beklagten zugänglich zu sein. Es wurde von der Klägerin weder be-
hauptet, dass ihr dieser Zugang von den Beklagten verweigert würde noch
dargetan, dass sie die TV-Boxen (oder andere Endgeräte) oder Medien-
ströme nicht auswerten könne und deshalb diesbezüglich eine Beschrei-
bung gemäss Art. 77 PatG benötige. Somit ist fragwürdig, ob diesbezüglich
ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung vorliegt (Art. 59 Abs. 2
lit. a ZPO). Insofern ist auf die entsprechenden Rechtsbegehren nicht ein-
zutreten.

2 BGE 140 III 610, E. 4.1 unter Verweis auf BGE 130 III 321, E. 3.3,
BGer 5A_283/2016, E. 2.3.1, Urteil vom 23.08.2016; BGer 5A_142/2017,
E. 4.1, Urteil vom 18.08.2017.
3 BGE 138 III 76 E. 2.4.2.; BGer 4A_338/2017, Urteil vom 24.11.2017, E. 2.1.
4 BGer 4A_427/2016 E.3.3, Urteil vom 28.11.2016, E. 3.3.
5 BGer 4A_338/2017, Urteil vom 24.11.2017, E. 2.1.
6 Johann Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 158 N 16.

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Selbst wenn man davon ausgehen würde, ein schutzwürdiges Interesse sei
vorhanden, stellt sich – wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt –
heraus, dass die Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen sind.
4.3 Rechtsbeständigkeit
Die Beklagten verweisen zunächst auf verschiedene ausländische Verfah-
ren und machen geltend, dass diese die Rechtsbeständigkeit der Streitpa-
tente ernsthaft in Frage stellen würden.
Dazu ist festzuhalten, dass noch kein einschlägiger Entscheid in einem
ausländischen Parallelverfahren vorliegt. Die Verfahren in den USA betra-
fen nicht die Streitpatente selber. Die Beklagten räumen zudem selber ein,
das Urteil des U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) erlaube
keine direkten Rückschlüsse auf die Rechtsbeständigkeit der vorliegenden
Streitpatente. Die Nichtigkeitsverfahren in Deutschland betreffen zwar die
beiden parallelen deutschen Teile der Streitpatente und haben unbestritten
dazu geführt, dass das Verletzungsverfahren der Klägerin am Landgericht
Mannheim ausgesetzt wurde. Die näheren Umstände, insbesondere was
zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens geführt hat, sind aber nicht be-
kannt und auch hinsichtlich der tatsächlichen Gründe nicht substantiiert
dargelegt. Schliesslich ist unbestritten, dass eine die Streitpatente betref-
fende Verletzungsklage in Spanien hängig ist, wo ebenfalls eine mangelnde
Rechtsbeständigkeit geltend gemacht wurde. Aber mehr ist aus diesem
Verfahren auch nicht bekannt und den Parteivorträgen auch nicht zu ent-
nehmen. Eine materiell-inhaltlich begründete Auseinandersetzung zur
Nichtigkeit der hier massgeblichen Streitpatente wird von den Beklagten
nicht vorgetragen und eine solche ist daher nicht glaubhaft gemacht. Ins-
besondere wird von den Beklagten kein konkreter Sachverhalt mit Bezug
auf einen relevanten Stand der Technik vorgetragen, der die Patentfähigkeit
der Streitpatente in Frage stellen würde. Damit ist die Nichtigkeit der in die-
sem Verfahren zu beurteilenden Streitpatente 1 und 2 insgesamt nicht ge-
nügend glaubhaft gemacht und es ist aufgrund der Aktenlage von deren
Rechtsbestand auszugehen.
4.4 Zur Frage der operativen Tätigkeit der Beklagten 2
Die Beklagten machen weiter geltend, die Beklagte 2 sei innerhalb des
Swisscom Konzerns die Holdinggesellschaft. Sie übe keine operative Tä-
tigkeit aus und betreibe nicht die den Gegenstand der beantragten Be-
schreibung bildenden Swisscom TV-Angebote. Swisscom TV werde von
der Beklagten 1 betrieben.

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Die Klägerin bestreitet dies nicht, sondern macht geltend, die Beklagte 2
stehe mindestens konzernrechtlich als Mittäterin in der Verantwortung.
Wenn die Beklagte 2 keine operative Tätigkeit ausübt und die fraglichen
TV-Angebote nicht betreibt, dann erscheint deren Passivlegitimation für die
beantragte Beschreibung in der Tat fraglich. Die Beklagten nehmen zu der
Darstellung der Klägerin, wonach die Beklagte 2 als Anstifterin, Gehilfin
oder Mittäterin ebenfalls für die behaupteten patentverletzenden Handlun-
gen mitverantwortlich sei, nicht einlässlich Stellung. Allerdings kann die vor-
liegende Frage offen bleiben, da das Gesuch um Beschreibung – wie be-
reits erwähnt – abzuweisen sein wird.
4.5 Patentverletzung, Substantiierung/Glaubhaftmachung, Rechts-
schutzinteresse
4.5.1 Die Streitpatente sind im Mai 2017 abgelaufen. Die Beklagten ma-
chen geltend, es sei vor diesem Hintergrund eindeutig, dass eine Patent-
verletzung nicht stattfinde und erst recht nicht drohen könne. Abgesehen
davon könne der Ist-Zustand keinen Beweis für eine allfällig in der Vergan-
genheit begangene Patentverletzung liefern. Die Klägerin behaupte selber,
dass Swisscom TV immer wieder verändert worden sei. Im heutigen Zeit-
punkt mangle es der Klägerin an einem schutzwürdigen Interesse an einer
Beschreibung hinsichtlich des gegenwärtigen Zustands, da vielmehr die
Beschreibung eines historischen Zustandes erforderlich wäre.
Die Klägerin bringt dazu vor, der Wortlaut von Art. 77 Abs. 2 PatG „dass ein
ihr zustehender Anspruch verletzt ist“ schliesse die genaue Beschreibung
zur Klärung eines der Klägerin zustehenden Anspruchs auf monetären Er-
satz gerade nicht aus.
Was die Zustandsänderungen betreffe, so könnten diese auch während der
Patentlaufzeit auftreten. Es sei die Aufgabe der Klägerin und letztlich des
Gerichts, aus dem Ergebnis der Beschreibung des Ist-Zustands die richti-
gen Schlüsse auf die Vergangenheit zu ziehen. Selbst wenn somit für die
Patentlaufdauer von einer Glaubhaftmachung einer Patentverletzung na-
mentlich der unabhängigen Patentansprüche auszugehen wäre, was vor-
liegend offen bleiben kann, obliegt es dem Antragsteller für eine Beschrei-
bung nach Ablauf eines Patentes darzulegen, inwiefern die in Augenschein
zu nehmenden Beschreibungsobjekte sich konkret auf die vergangene
bzw. historische Patentverletzung beziehen und wie genau diese für eine
Beweisführung geeignet wären.

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4.5.2 Es ist richtig, dass der Patentinhaber auch nach Ablauf der Schutz-
dauer eines Patents Ansprüche aus dem Patent, namentlich finanzielle An-
sprüche, geltend machen kann. Wenn eine Beschreibung auch dazu die-
nen kann, um Beweismittel zu beschaffen bzw. um die Prozessaussichten
für Verletzungshandlungen während der Wirksamkeit bzw. der Gültigkeits-
dauer eines Patents abzuklären (s. vorstehend Ziff. 4.1), dann muss sie
grundsätzlich auch nach Erlöschen des Patents möglich sein. Der Wortlaut
von Art. 77 Abs. 2 PatG kann demnach nicht so eng verstanden werden,
wie dies die Beklagten tun und wie er im Wesentlichen noch dem Verständ-
nis von Art. 77 aPatG entsprach.7 Im Gegenteil ist die neue Fassung von
Art. 77 PatG nicht auf einen Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch
beschränkt.8 Es genügt, wenn ein der Klägerin zustehender Anspruch ver-
letzt ist. Demnach schliesst Art. 77 PatG die Anrufung eines bloss finanzi-
ellen Anspruches nicht aus.
Allerdings ist in diesem Fall – und darauf wollen die Beklagten wohl auch
hinaus – der der Klägerin zustehende finanzielle Anspruch, resultierend aus
einer in der Vergangenheit erfolgten Patentverletzung, zu substantiieren
und glaubhaft zu machen. Zu Schaden, Widerrechtlichkeit und Kausalität
eines konkreten Schadens äussert sich die Klägerin jedoch nicht; ein ihr
zustehender finanzieller Anspruch wurde damit nicht einmal substantiiert
behauptet. Behauptet die Klägerin keinen vollständigen Sachverhalt, der
ihrem (finanziellen) Anspruch entspricht, können weder der fehlende Sach-
verhalt noch der darauf gestützte Anspruch glaubhaft erscheinen. Schon
aus diesem Grund kann das Gesuch um genaue Beschreibung gemäss
Art. 77 Abs. 2 PatG nicht gutgeheissen werden.
4.5.3 Wie erwähnt, ist ein Gesuch um Beschreibung nicht allein deshalb
abzuweisen, weil der Patentschutz abgelaufen und das Patent erloschen
ist. Jedoch ist ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung in diesem
Fall nur dann ersichtlich, wenn in der Gegenwart ein Gegenstand beschrie-
ben werden kann, der während der massgeblichen Patentlaufdauer bestan-
den hat.
Die beiden Streitpatente sind nun seit einem Jahr abgelaufen. Die Streitpa-
tente betreffen ein technisches Gebiet, das sich laufend und schnell weiter-
entwickelt und sich entsprechend in relativ kurzer Zeit stark verändert; ein
Jahr ist hier eine lange Zeit. Die Klägerin räumt selber ein, Zustandsände-
rungen könnten stets auch schon während der Patentlaufzeit auftreten.

7 BGE 114 II 435 E. 3.d).
8 Vgl. BBl 2008 455, 494.

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Somit ist nicht ersichtlich, inwiefern der Ist-Zustand Rückschlüsse für eine
allfällige Patentverletzung für die Zeit vor Mai 2017 oder noch deutlich frü-
her zulassen soll. Die Klägerin macht dazu auch keinerlei Ausführungen.
Es genügt im Rahmen der Substantiierung nicht, bloss auf die Möglichkeit
hinzuweisen, „dass spätere Geschehensabläufe Rückschlüsse auf einen
früheren Sachverhalt zulassen können“. Auch ist es nicht Sache des Ge-
richts, aus dem beschriebenen Ist-Zustand die „richtigen“ Schlüsse auf die
Vergangenheit zu ziehen. Die Klägerin hätte vielmehr begründet vortragen
können und müssen, dass bzw. inwiefern das heutige System der Beklag-
ten dem damaligen System vor Ablauf der Patentschutzdauer entspricht
bzw. inwiefern welcher heutige Sachverhalt welche Rückschlüsse auf das
damalige System zulässt. Zudem hätte die Klägerin substantiiert vortragen
müssen, mit welchen Hilfsmitteln bzw. mit welcher Methodik die Beschrei-
bung vorgenommen werden soll (siehe dazu unten unter Ziff. 4.5.5).
4.5.4 Die Beklagten machen in diesem Zusammenhang unter Verweis auf
punktuelle Lehrmeinungen weiter geltend, dass vorliegend zu beschrei-
bende softwareimplementierte Prozesse einer sinnlichen Wahrnehmung
nicht zugänglich seien, sodass bereits deswegen eine Beschreibung nicht
möglich sei.
Die Klägerin wendet ein, es handle sich vorliegend um gespeicherte Infor-
mationen, welche angezeigt und betrachtet werden könnten. Der Begriff
„sinnliche Wahrnehmung“ sei kein Tatbestandsmerkmal von Art. 77 Abs. 1
lit. b und Abs. 2 PatG.
4.5.5 Einer Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG zugänglich ist alles,
was im Rahmen eines Augenscheins technisch beschrieben werden kann.
Wenn ein zu beschreibender Gegenstand nicht direkt sinnlich wahrnehm-
bar ist, was bei Computersoftware, bei chemischen Reaktionen oder Pro-
zessen im Bereich der Mikroelektronik oder der Quantenphysik aber auch
bei anderen Verfahrenstechniken regelmässig der Fall ist, dann bedarf es
Hilfsmittel bzw. einer Methodik, um solche Prozesse beschreiben zu kön-
nen. 9 Beispielsweise ist es denkbar, dass bei einem Software-gesteuerten
Prozess am Produkt, das durch den Software-gesteuerten Prozess erhal-
ten oder hergestellt worden ist, Erkenntnisse über nicht direkt wahrnehm-
bare Software-Steuervorgänge erlangt werden können. Im Rahmen der
Substantiierungslast (s. vorstehend Ziff. 4.1) ist Aufgabe des Gesuchstel-
lers auf genaue Beschreibung – und nicht des Gerichts (vorbehältlich Art.
153 ZPO) –, Instruktionen zur Gewinnung dieser Erkenntnisse anzugeben,

9 BGE 121 V 150, E. 4.b).

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damit ausgehend von den durch die genaue Beschreibung gewonnenen
Erkenntnissen auf die Software-Steuervorgänge geschlossen werden
kann.
Als einfaches hypothetisches Beispiel sei auf einen Herstellungsprozess
verwiesen, bei dem ein Temperaturverlauf softwaregesteuert verändert
wird. Durch Messen der Temperatur oder weiterer Parameter können Er-
kenntnisse über die Software-gesteuerten Abläufe erhalten werden. Es
kann damit durchaus möglich sein, mittelbar durch Messungen auf die
Funktion eines Softwareprogramms zu schliessen. Es sind jedoch in derar-
tigen Fällen Hilfsmittel, Messbedingungen bzw. Methoden oder Zu-
standsgrössen vom Gesuchsteller auf genaue Beschreibung zu nennen,
die es im Rahmen der beantragten Beschreibung erlauben, auf die Abläufe
oder Prozesse, die durch Computersoftware realisiert sind, zu schliessen.
Auch wenn also Computersoftware nicht direkt sinnlich wahrnehmbar ist,
kann durch geeignete und substantiiert spezifizierte Wahl von Hilfsmitteln
oder einer Methodik (Setup) die Funktion von Computersoftware indirekt
ermittelt werden.
Der Argumentation der Beklagten, dass Software als „Gegenstand“ einer
genauen Beschreibung nicht zugänglich sei, ist zwar – bei wörtlicher Be-
trachtung – zuzustimmen. Allerdings muss im Auge behalten werden, dass
es nicht um die Software geht, sondern um deren Funktionsweise im Sinne
von Verfahrensschritten.
Software in Form von Maschinensprache im unbearbeiteten Zustand ist für
den Menschen nicht verständlich und demnach kann entsprechende Ma-
schinensprache vom Richter (oder Gutachter) auch nicht ohne Hilfsmittel
sinnvoll beschrieben werden. Weiter kann der Richter seine Prüfungsauf-
gabe gemäss Art. 77 Abs. 3 PatG (Schutz von Fabrikations- oder Ge-
schäftsgeheimnissen) nur bezüglich ihm verständlichen Informationen
wahrnehmen. Kann oder will der Antragssteller seiner diesbezüglichen
Substantiierungslast nicht nachkommen, kann ihm das Gericht diese nicht
abnehmen ohne die Dispositionsmaxime zu verletzen (Art. 55 Abs. 1 ZPO).
Wie die Beklagten richtig ausführen, lassen sich durch reines Betrachten
der technischen Infrastruktur vor Ort die zu beschreibenden Sachverhalte
nicht ermitteln. Demgegenüber macht die Klägerin richtigerweise geltend,
dass eine Software Effekte hervorrufe, die sich beschreiben liessen. Auch
geht die Aussage der Klägerin, dass „sich viele der streitpatentrelevanten
Merkmale anhand der durch die Software erzeugten Wirkungen beschrei-
ben“ liessen, in die richtige Richtung. Allerdings schweigt sich die Klägerin

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darüber aus, wie bzw. mit welcher Methodik und in welchem Setup die
durch die Software erzeugten Wirkungen vorliegend ermittelt werden kön-
nen. Auch wenn beim technischen Fachrichter, der die Beschreibung vor-
nimmt, von einem vernünftigen Mass an Mitdenken und proaktivem Vorge-
hen ausgegangen werden kann, so würde dieser Rahmen vorliegend bei
weitem gesprengt. So kann es nicht Aufgabe des Gerichts bzw. des tech-
nischen Fachrichters sein, die Anordnung bzw. das Setup derart festzule-
gen, dass die durch die Software erzeugten Wirkungen bzw. Effekte be-
schrieben werden können. Die Klägerin hätte, um ihrer Substantiierungs-
pflicht nachzukommen, mit ihrem Gesuch konkret angeben müssen, wie
was wo genau beschrieben werden kann und soll bzw. welche angeblich
gespeicherten Informationen wie angezeigt und betrachtet werden können.
Das zu beurteilende Begehren um genaue Beschreibung enthält jedoch
weder Angaben zu Hilfsmitteln noch zur Methodik, wie die Beschreibung
vorgenommen werden soll. Wenn sich das Beschreibungsobjekt, wie dies
vorliegend der Fall ist, nicht im Rahmen eines Augenscheins unmittelbar
(sinnlich wahrnehmbar) betrachten lässt, erfordert ein Antrag auf eine Be-
schreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 PatG die Angabe wie bzw. mit welchen
Mitteln dieses Beschreibungsobjekt mit Blick auf die zu klärenden Merk-
male beschreibbar wäre. Selbst wenn vorliegend von einer Glaubhaftma-
chung der Verletzung der unabhängigen Patentansprüche auszugehen
wäre, müsste das Gesuch um Beschreibung mangels hinreichender Anga-
ben zum Setup, Messbedingungen und Methodik zur Beschreibung der an-
gegriffen Softwaretechnologien abgewiesen werden.
4.5.6 Weiter tragen die Beklagten vor, die Klägerin verlange in ihren
Rechtsbegehren 1 und 2 u.a. die Beschreibung technischer Dokumentati-
onen, was Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG nicht vorsehe. Eine Dokumentation sei
bereits eine Beschreibung und sie liefere keinen Beweis für den tatsächli-
chen Ist-Zustand eines zu beschreibenden Verfahrens oder Erzeugnisses.
Dazu führt die Klägerin aus, soweit eine Dokumentation nicht den Ist-Zu-
stand beschreibe, sei sie für das Verständnis der Vergangenheit möglich-
erweise hilfreich. Es sei nicht die Dokumentation zu beschreiben, sondern
die „Infrastruktur“ unter Bezugnahme auf die Dokumentation.
Es bleibt aufgrund der klägerischen Rechtsbegehren jedoch unklar, ob mit-
tels der Beschreibung die physisch vorhandenen Anlagen („Infrastruktur“)
umschrieben werden sollen, oder ob indirekt eine Einsicht oder etwa Ab-
schriften der „technischen Dokumentation“ angestrebt sind. Auch hier ist
unklar, was die Klägerin nun genau beschrieben haben will und es ist weder

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Sache des Gerichts noch ist es ersichtlich notwendig, anlässlich der Be-
schreibung den Bezug zu irgendwelchen unspezifizierten Dokumentatio-
nen aufgrund abstrakt-allgemeiner Hinweise herzustellen. Auch ermangelt
es den Rechtsbegehrensformulierungen, wie die Beklagten in RZ 48 ff. der
Klageantwort rügen, aufgrund der dreifach kaskadierten „insbesondere“-
Formulierungen in den Rechtsbegehren 1 und 2 („[…] insbesondere am
Sitz der Beklagten“ […] „sei insbesondere genau festzustellen und zu be-
schreiben“ […] „inwiefern […] insbesondere Informationen bezüglich […]“)
einer hinreichenden Konkretisierung des zu beschreibenden Sachverhalts,
so dass das Auskunftsbegehren diesbezüglich zu weit gefasst ist.
4.5.7 Ferner machen die Beklagten geltend, die Verletzung der abhängi-
gen Patentansprüche sei nicht substantiiert behauptet worden.
Nachdem das Gesuch um Beschreibung, wie dargelegt, abzuweisen ist,
braucht dazu nicht näher eingegangen zu werden. Ergänzend kann jedoch
darauf hingewiesen werden, dass die Argumentation der Klägerin, dass die
Glaubhaftmachung der Verletzung von abhängigen Ansprüchen nicht erfor-
derlich sei, da die Verletzung der unabhängigen Ansprüche glaubhaft ge-
macht sei, – wie die Beklagten zu Recht einwenden – logisch nicht zutref-
fend ist. So definieren abhängige Ansprüche einen engeren Gegenstand,
d.h. eine spezifischere Ausführungsvariante, weshalb die gegenüber dem
übergeordneten Anspruch zusätzlich vorhandenen Merkmale ebenfalls als
glaubhaft verletzt untersucht werden müssen. Erst wenn alle Merkmale als
glaubhaft verletzt angesehen werden, ist auch die Verletzung des jeweili-
gen abhängigen Anspruchs glaubhaft gemacht.
4.5.8 Gemäss den Beklagten bezeichne die Klägerin den Ort der Beschrei-
bung völlig ungenügend. Die Angabe „analoge Räumlichkeiten“ umfasse
die gesamten Räumlichkeiten am betreffenden Standort. Weiter erstrecke
sich das Gesuch auf „digitale Räumlichkeiten“. Diese seien aber örtlich
nicht eingrenzbar und lieferten damit dem Gericht keinerlei konkreten Hin-
weis auf das Objekt der Beschreibung.
Die Klägerin macht geltend, die Beklagten würden nicht bestreiten, dass
sich in den Räumlichkeiten am Sitz der Beklagten sowie am Ort der Zweig-
niederlassung eine Maschine (Software- oder Speichersystem) befinde.
Genaueres könne die Klägerin nicht wissen. Aufgrund der Mitwirkungs-
pflicht der Beklagten hätten diese die Gerichtsdelegation zu den betroffe-
nen Maschinen zu führen.

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Unklare Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben auszulegen.10 Der
Klägerin geht es um diejenigen physisch zugänglichen Räumlichkeiten, wo
die von ihr beantragten zu beschreibenden Programme und Daten (in den
entsprechenden Speichersystemen) gespeichert sein sollen. Insofern ist
klar, welche „Räumlichkeiten“ gemeint sind. In diesem Zusammenhang ist
eine Ausforschung nicht ersichtlich.
Fraglich ist jedoch, ob eine Glaubhaftmachung gegeben ist für eine Be-
schreibung in den Räumlichkeiten der Beklagten 2, da diese nach Ausfüh-
rungen der Beklagten keine operative Tätigkeit ausübe, was im Grundsatz
von der Klägerin auch nicht bestritten ist. In Anbetracht dessen, dass der
Standort beider Beklagten an derselben Adresse und möglicherweise in
denselben Räumlichkeiten liegt und da die Beschreibung wie dargelegt ab-
zuweisen ist, kann offen bleiben, ob eine Beschreibung am Standort der
Beklagten 2 durch die Klägerin hinreichend substantiiert wurde.
4.6 Zusammenfassung
Aufgrund der obigen Erwägungen kann zusammenfassend festgehalten
werden, dass die Klägerin ihren Anspruch nicht genügend substantiiert
bzw. nicht genügend glaubhaft gemacht hat. Insofern sind die Rechtsbe-
gehren weitgehend unklar und zu wenig bestimmt oder gehen zu weit. Auch
ist, wie oben bereits ausgeführt, ein Rechtsschutzinteresse an der Be-
schreibung nur ungenügend dargetan. Das Gesuch der Klägerin um ge-
naue Beschreibung ist somit abzuweisen. Es braucht daher nicht auf die
ergänzenden weiteren Vorbringen der Beklagten eingegangen zu werden.
Über den prozessualen Antrag Ziff. 1 der Klägerin wurde bereits in der Ver-
fügung vom 15. Februar 2018 entschieden und die weiteren prozessualen
Anträge Ziff. 2 und 3 werden ausgangsgemäss hinfällig.
5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 106 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 15‘000.– festzusetzen und
mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen. Der nicht beanspruchte Anteil
des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten.

10 Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, Art. 221
N 38.

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Die Beklagten machen eine Parteientschädigung von CHF 63‘740.95 für
die rechtsanwaltliche Vertretung sowie CHF 35‘404.65 für die patentanwalt-
liche Beratung geltend. Die Klägerin bestreitet diese Beträge und macht
geltend, die Parteientschädigung bestimme sich nach dem Gerichtstarif,
wobei auch der patentanwaltlich bedingte Auslagenersatz angemessen zu
kürzen sei.
Für die Bemessung der Parteientschädigung ist der entsprechende Tarif
(KR-PatGer) massgebend. Ausgehend von einem Streitwert von
CHF 140‘000.– erscheint eine Entschädigung für die rechtsanwaltliche Ver-
tretung von CHF 25‘000.– als angemessen (Art. 4 i.V.m. Art. 5 KR-PatGer).
Unter der Berücksichtigung, dass die Massnahmebegründung der Klägerin
rund 85 Seiten mit über 50 Beilagen und ihre „Replik“-Eingabe nochmals
rund 15 Seiten mit Beilagen umfasste, erscheint eine Kürzung gemäss Art.
6 KR-PatGer angesichts dieses Umfangs sowie der Tatsache, dass die Be-
schreibung zwei Streitpatente (an zwei verschiedenen Standorten) betrifft,
nicht gerechtfertigt. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass schliesslich
keine Beschreibung stattfand, was nochmals einen erheblichen Aufwand
für die Parteivertreter bedeutet hätte (Anwesenheit anlässlich der Beschrei-
bung selber sowie der anschliessenden Sichtung des Protokolls).
Angesichts der Praxis des Bundespatentgerichts ist ohne Vorliegen beson-
derer Umstände auch die Entschädigung für die patentanwaltliche Bera-
tung auf CHF 25‘000.– festzusetzen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-
PatGer).11



11 Urteil des Bundespatentgerichts vom 10. Juni 2016 E. 5.5, O2012_043.

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Das Bundespatentgericht erkennt:
1. Das Gesuch der Klägerin um Anordnung von vorsorglichen Massnah-
men bzw. einer genauen Beschreibung wird abgewiesen, soweit da-
rauf eingetreten wird.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 15‘000.–.
3.
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des
Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.
4.
Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädigung
von CHF 50‘000.– zu bezahlen.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestätigung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen
und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und
die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-
mittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, bei-
zulegen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 23. Mai 2018
Im Namen des Bundespatentgerichts
Instruktionsrichter
Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH
lic. iur. Susanne Anderhalden
Rudolf A. Rentsch

Versand: