bpatger · S2021_005 · 2021-08-19 · de
superprovisorisches Gesuch abgewiesen; fehlende besondere Dringlichkeit
Äquivalenz, Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Massnahme superprovisorisch abgewiesen, Patentansprüche Auslegung, Patentansprüche Schutzbereich (Art. 69 EPÜ), Vorsorgliche Massnahme (provisorisch)

Bu nd espaten tge ri ch t
Tri bu nal fé dér al d e s br evets
Tri bu nal e fed er al e dei brev etti
Tri bu nal fe der al d a p atenta s
F ed e ral P ate nt Cou rt




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Ve r f ü g u n g v o m 1 9 . Au g u s t 2 0 2 1
Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte
Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und/oder
Rechtsanwältin MLaw Angelika Murer, Homburger AG,
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,

Klägerin


gegen

Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini,
TIMES Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich,

Beklagte

Gegenstand
Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme


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Der Präsident zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 11. August 2021 reichte die Klägerin das vorliegende
Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen ein
und stellte folgende Rechtsbegehren:
«1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO,
mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der
Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungs-
fall einstweilen im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu verbieten, das
Medikament Deferasirox-Mepha® (Swissmedic Marktzulassung Nr. 67678)
in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, in die Schweiz und nach
Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und nach Liechtenstein auszu-
führen, in der Schweiz und in Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und
in Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein anderwei-
tig in Verkehr zu bringen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu lagern, zu
bewerben, zu gebrauchen oder in der Schweiz und in Liechtenstein zu be-
sitzen oder bei einer dieser Handlung mitzuwirken.
2.
a) Eventualiter zu Rechtsbegehren 1: Es sei der Gesuchsgegnerin unter
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der
Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen
im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu verbieten,
schluckbare Filmtabletten, enthaltend Deferasirox, das in einer Menge
von 64.3 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette (inklusi-
ve Überzug) vorliegt, wobei die Filmtabletten kein Natriumlaurylsulfat und
keine Laktose aufweisen und mikrokristalline Zellulose, Crospovidon,
Povidon, Poloxamer 188, kolloides Siliciumdioxid und Magnesiumstearat
enthalten,
in der Schweiz und in Liechtenstein zu lagern, anzubieten, zu verkaufen
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz und Liech-
tenstein einzuführen oder aus der Schweiz und Liechtenstein auszufüh-
ren oder bei einer dieser Handlung mitzuwirken.
b) Eventualiter zu Rechtsbegehren 1:
i. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse
von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1
lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b
ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Bus-

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se im Widerhandlungsfall einstweilen im Sinne einer vorsorglichen
Massnahme zu verbieten,

schluckbare Filmtabletten, enthaltend Deferasirox, das in einer Menge
von 64.3 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette (in-
klusive Überzug) vorliegt, und wobei die Tabletten 90 mg, 180 mg o-
der 360 mg Deferasirox enthalten

und die Tablette zu dem enthält
(i)
mindestens einen Füllstoff in einer Gesamtmenge von 10 Gew.-
% bis 40 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette,
wobei der Füllstoff mikrokristalline Cellulose ist;
(ii) mindestens ein Sprengmittel in einer Gesamtmenge von 1 Gew.-
% bis 10 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette,
wobei das Sprengmittel vernetztes Polyvinylpyrrolidon (Crospo-
vidon) ist;
(iii) mindestens ein Bindemittel in einer Gesamtmenge von 1 Gew.-%
bis 5 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette, wo-
bei das Bindemittel Polyvinylpyrrolidon (PVP) ist;
(iv) mindestens ein oberflächenaktives Mittel in einer Gesamtmenge
von bis zu 2 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tab-
lette, wobei das oberflächenaktive Mittel Poloxamer ist;
(v) mindestens ein Fliessregulierungsmittel in einer Gesamtmenge
von 0.1 Gew.-% bis 1 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht
der Tablette, wobei das Fliessregulierungsmittel kolloidales Sili-
ciumdioxid ist;
(vi) mindestens ein Gleitmittel in einer Gesamtmenge von weniger
als 0.1 Gew.-% bis 2 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht
der Tablette, wobei das Gleitmittel Magnesiumstearat ist; und
(vii) einem Überzug;

in der Schweiz und in Liechtenstein zu lagern, anzubieten, zu
verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die
Schweiz und Liechtenstein einzuführen oder aus der Schweiz
und Liechtenstein auszuführen oder bei einer dieser Handlungen
mitzuwirken.
ii. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse
von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1
lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b
ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Bus-
se im Widerhandlungsfall einstweilen im Sinne einer vorsorglichen
Massnahme zu verbieten,
schluckbare Filmtabletten, enthaltend Deferasirox, das in einer Menge
von 64.3 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette (in-

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klusive Überzug) vorliegt, und wobei die Tabletten 90 mg, 180 mg o-
der 360 mg Deferasirox enthalten, wobei Deferasirox in Form der
freien Säure vorliegt

und die Tablette zu dem enthält
(i)
mindestens einen Füllstoff in einer Gesamtmenge von 10 Gew.-
% bis 40 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette,
wobei der Füllstoff mikrokristalline Cellulose ist;
(ii) mindestens ein Sprengmittel in einer Gesamtmenge von 1 Gew.-
% bis 10 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette,
wobei das Sprengmittel vernetztes Polyvinylpyrrolidon (Crospo-
vidon) ist;
(iii) mindestens ein Bindemittel in einer Gesamtmenge von 1 Gew.-%
bis 5 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tablette, wo-
bei das Bindemittel Polyvinylpyrrolidon (PVP) ist;
(iv) mindestens ein oberflächenaktives Mittel in einer Gesamtmenge
von bis zu 2 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Tab-
lette, wobei das oberflächenaktive Mittel Poloxamer 188 ist;
(v) mindestens ein Fliessregulierungsmittel in einer Gesamtmenge
von 0.1 Gew.-% bis 1 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht
der Tablette, wobei das Fliessregulierungsmittel kolloidales Sili-
ciumdioxid ist;
(vi) mindestens ein Gleitmittel in einer Gesamtmenge von weniger
als 0.1 Gew.-% bis 2 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht
der Tablette, wobei das Gleitmittel Magnesiumstearat ist; und
(vii) einem Überzug;

in der Schweiz und in Liechtenstein zu lagern, anzubieten, zu
verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die
Schweiz und Liechtenstein einzuführen oder aus der Schweiz
und Liechtenstein auszuführen oder bei einer dieser Handlungen
mitzuwirken.
3.
Es sei die Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO,
mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der
Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungs-
fall vorsorglich zu verpflichten,
die von ihr in der Schweiz und in Liechtenstein in Verkehr gebrachten Pro-
dukte gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, eventualiter Ziff. 2, namentlich De-
ferasirox- Mepha® (Swissmedic Marktzulassung Nr. 67678) belieferten Ab-
nehmer innert einer Frist von 24 Stunden seit Eröffnung des Massnahme-
entscheids mittels eines eingeschriebenen oder per Kurier zuzustellenden

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Briefes, im Wesentlichen entsprechend Annex A, jeweils mit Kopie an die
Gesuchstellerin, darüber in Kenntnis zu setzen, dass
-
diese Produkte den Schweizer Teil der Patente EP 2 964 202 und/oder
EP 3 124 018 verletzen;
-
ihr vom Bundespatentgericht unter Strafandrohung vorsorglich verboten
wurde, diese Produkte in der Schweiz und in Liechtenstein zu lagern,
anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen,
in die Schweiz und Liechtenstein einzuführen oder aus der Schweiz und
Liechtenstein auszuführen oder bei einer dieser Handlung mitzuwirken;
und
-
sie diese Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und aller übri-
gen Kosten und Auslagen (einschliesslich Rücksende-, Verpackungs-
und Lagerkosten sowie Zölle und andere Abgaben) zurücknimmt.
4.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegne-
rin.»
Prozessuales
2.
Die Parteien, beides Aktiengesellschaften, haben ihren Sitz in der
Schweiz. Die Klage stützt sich auf die angebliche Verletzung der Schwei-
zer Teile zweier europäisch erteilter Patente. Die örtliche und sachliche
Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26 lit. a i.V.m.
lit. b PatGG).
3.
In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident
als Einzelrichter.
4.
Vorliegend handelt es sich um ein Massnahmegesuch im Rahmen eines
bereits hängigen ordentlichen Verfahrens (O2021_004/5), das unter der
Verfahrensnummer S2021_005 geführt wird. Die Verfahrenssprache ist
Deutsch (Art. 36 Abs. 1 PatGG), über die Verwendung von Englisch als
Parteiensprache (Art. 36 Abs. 3 PatGG) haben sich die Parteien geeinigt.
Ein separater Kostenvorschuss ist nicht zu erheben.



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Sachverhalt
5.
Die Klägerin ist alleinige Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen
Patents EP 2 964 202 «orale Formulierungen von Deferasirox», das am
6. März 2014 unter Inanspruchnahme zweier US-Prioritäten angemeldet
und am 31. Oktober 2018 erteilt wurde («EP 202»). Gegen die Erteilung
des Patents durch das Europäische Patentamt (EPA) wurde von drei Par-
teien Einspruch erhoben. Mit Entscheidung vom 17. März 2021 bestätigte
die Einspruchsabteilung die Erteilung des Patents mit geänderten An-
sprüchen. Gegen diese Entscheidung wurde am 26. Juli 2021 Beschwer-
de eingereicht.
Anspruch 1 von EP 202 in geänderter Fassung lautet in der Merkmals-
gliederung gemäss Massnahmegesuch in der massgeblichen englischen
Fassung:
M1. A swallowable film coated tablet comprising
M2. deferasirox or a pharmaceutically acceptable salt thereof
M2.1 present in an amount from 45% to 60% by weight based on
the total weight of the tablet
M3. wherein the tablet is without sodium lauryl sulfate and lactose
and comprises
M4 (i) microcrystalline cellulose;
M5 (ii) crospovidone;
M6 (iii) povidone;
M7 (iv) poloxamer 188;
M8 (v) colloidal silicone dioxide;
M9 (vi) magnesium stearate.
Die Klägerin ist weiter alleinige Inhaberin des Schweizer Teils von
EP 3 124 018 («EP 018»). Das Patent wurde am 6. März 2014 als Teil-
anmeldung von EP 202 angemeldet und beansprucht daher auch die
gleichen US-Prioritäten wie EP 202. Die Erteilung wurde am 20. Dezem-
ber 2017 veröffentlicht. Auch gegen die Erteilung von EP 018 wurden
Einsprüche eingereicht. Mit Entscheidung vom 27. Mai 2021 bestätigte
die Einspruchsabteilung die Erteilung des Patents mit gemäss Hilfsantrag
33 der Anmelderin geänderten Ansprüchen. Auch gegen diese Entschei-

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dung wurde Beschwerde eingereicht. Der geänderte Anspruch 1 von
EP 018 lautet in der Merkmalsgliederung gemäss Massnahmegesuch in
der massgeblichen englischen Fassung:
M1 A swallowable film coated tablet
M2 which contains deferasirox
M2.1 present in an amount of from 45% to 60% by weight based on
the total weight of the tablet, and
M3 wherein the tablet contains 90 mg, 180 mg or 360 mg of deferasirox,
wherein deferasirox is present in free acid form,
wherein the tablet further comprises,
M4 (i) at least one filler in a total amount of 10%, to 40 % by weight based
on total weight of the tablet, wherein the filler is microcrystalline cellu-
lose;
M5 (ii) at least one disintegrant in a total amount of 1 % to 10% by weight
based on the total weight of the tablet, wherein the disintegrant is
cross-linked polyvinylpyrrolidone (crospovidone);
M6 (iii) at least one binder in a total amount of 1 % to 5% by weight based
on the total weight of the tablet, wherein the binder is polyvinylpyrrol-
idone (PVP);
M7 (iv) at least one surfactant in a total amount of up to 2%, by weight
based on the total weight of the tablet, wherein the surfactant is
poloxamer 188;
M8 (v) at least one glidant in a total amount of 0.1 % to 1 % by weight
based on the total weight of the tablet, wherein the glidant is colloidal
silicon dioxide;
M9 (vi) at least one lubricant in a total amount of less than 0.1 % to 2% by
weight based on the total weight of the tablet, wherein the lubricant is
magnesium stearate;
and
M10 (vii) a coating.
6.
Deferasirox ist ein Wirkstoff der Gruppe der Eisenchelatoren, die zur Be-
handlung von Eisenüberladungen nach Bluttransfusionen eingesetzt wer-
den. Eisenchelatoren binden überschüssiges Eisen, das der Körper nicht
abbauen kann und führen es in gebundener Form der Ausscheidung zu.

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Der Wirkstoff Deferasirox war durch das europäische Patent EP 914 118
geschützt. Nach dem Ablauf der Schutzfrist war Deferasirox bis zum
2. Mai 2021 durch das Ergänzende Schutzzertifikat C00914118/01 ge-
schützt. Seit dem 3. Mai 2021 ist der Wirkstoff selber nicht mehr patent-
geschützt.
Die Klägerin, bzw. Konzerngesellschaften der Klägerin, vertrieben den
Wirkstoff Deferasirox seit November 2005 unter der Marke Exjade® als
dispergierbare Tabletten.
Seit 2017 vertreibt die Klägerin den Wirkstoff Deferasirox in der Schweiz
unter der Marke Jadenu® in der Form schluckbarer Filmtabletten. Die Ja-
denu®-Filmtabletten fallen in den Schutzbereich der Massnahmepatente.
Die Klägerin behauptet verschiedene Vorteile der Formulierung gemäss
den Massnahmepatenten gegenüber den bekannten Formulierungen von
Deferasirox als dispergierbare Tabletten. So seien die schluckbaren Tab-
letten für den Patienten einfacher einzunehmen, weiter sei die Bioverfüg-
barkeit des Wirkstoffs höher, gastrointestinale Nebenwirkungen verringert
und es träten keine Wechselwirkungen mit dem Essen auf.
Die Beklagte hat am 24. August 2020 von Swissmedic die Zulassung für
Deferasirox-Mepha® Lactab erhalten. Gemäss Klägerin fallen die De-
ferasirox-Mepha® Tabletten in den Schutzbereich der Massnahmepaten-
te.
Die Beklagte hat am 19. April 2021 Nichtigkeitsklage gegen die beiden
Massnahmepatente eingereicht (O2021_004). Die Klägerin reichte am
29. Juni 2021 Verletzungswiderklage ein (O2021_005).
Seit dem 1. Juli 2021 sind die Deferasirox-Mepha® Tabletten auf der
Spezialitätenliste des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gelistet. Neben
Deferasirox-Mepha® befinden sich noch zwei weitere Generika von Ja-
denu® auf der Spezialitätenliste, Deferasirox Nobel® und Deferasirox Ac-
cord®. Gemäss Angaben der Beklagten im Verfahren O2021_004 bzw.
der Fachinformation enthalten die Deferasirox-Mepha® Tabletten rund 64
Gewichtsprozent des Wirkstoffs Deferasirox sowie die Hilfsmittel mikro-
kristalline Zellulose, Crospovidon, Povidon K30, Poloxamer 188, kolloida-
les Siliciumdioxid, Magnesiumstearat und einen Überzug.
Angeblich am 29. Juli 2021 erfuhr die Klägerin, dass die Deferasirox-
Mepha® Tabletten von der Grossistin Galexis AG lieferbar seien, wenn

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auch mit einer gewissen Verzögerung. Bei dem eingereichten Beweismit-
tel handelt es sich allerdings um eine anonymisierte E-Mail, die von der
Domain der Klägerin (novartis.com) versendet wurde, weshalb an ihrer
Beweiskraft Zweifel bestehen.
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne
vorgängige Anhörung der Gegenpartei (superprovisorisch)
7.

Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine
Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).
Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vor-
handensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch
mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn-
te.1 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be-
klagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn
die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.2
Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann
das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der
Gegenpartei (superprovisorisch) anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Beson-
dere Dringlichkeit liegt vor, wenn es für die in ihren Rechten bedrohte
Partei unzumutbar ist, bis zur Anhörung der Gegenpartei zu warten.3
Der Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhörung der
Gegenpartei bedeutet einen schweren Eingriff in elementare Verfahrens-
grundsätze.4 Dies ist bei der notwendigen Interessenabwägung zu be-
rücksichtigen.5

1 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).
2 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière
miniature».
3 BSK ZPO-SPRECHER, Art. 265 N 8.
4 Botschaft zu Art. 28d aZGB, BBl 1982 II 668 f.; BPatGer, Urteil S2019_004 vom
20. Februar 2019, E. 5.
5 BPatGer, Urteil S2016_007 vom 10. August 2016, E. 8.

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Seite 10
Fehlende besondere Dringlichkeit
8.

Die Klägerin begründet die besondere Dringlichkeit der ersuchten Mass-
nahmen mit dem Verlust an Marktanteilen, die der Anbieter eines Origi-
nalpräparats mit der Zulassung eines Generikums erleide und die selbst
durch Preissenkungen nicht verhindert werden könnten. Sie verweist zu-
dem darauf, dass sich der Selbstbehalt für Jadenu® von 10% auf 20%
erhöhe, weil mit dem Markteintritt von Deferasirox -Mepha® das dritte
Arzneimittel mit gleicher Wirkstoffzusammensetzung erhältlich sei (unter
Hinweis auf Art. 38a Abs. 3 Krankenpflege-Leistungsverordnung, SR
832.112.31). Werde der Markteintritt von Deferasirox -Mepha® verhindert,
komme es nicht zur Erhöhung des Selbstbehalts (das Dritte auf der Spe-
zialitätenliste aufgeführte Jadenu® Generikum, Deferasirox Accord®, ist
angeblich nicht erhältlich). Der erhöhte Selbstbehalt führe zu einem mas-
siven Marktanteilsverlust für das Originalpräparat.
Die Beklagte habe die besondere Dringlichkeit zudem selbst verschuldet.
Ihr seien die einschlägigen Patente der Klägerin seit mindestens drei Jah-
ren bekannt. Trotzdem habe sie bis Ende April 2021 mit der Einreichung
einer Nichtigkeitsklage gewartet. Hätte die Beklagte umgehend Nichtig-
keitsklage eingereicht, wäre diese bei einer üblichen Verfahrensdauer von
18-24 Monaten bereits erledigt. Stattdessen habe die Beklagte sich ent-
schieden, trotz bestehendem Patentschutz ihr Jadenu® Generikum zu
vermarkten.
9.

Für den Marktanteilsverlust verweist die Klägerin auf verschiedene Bei-
spiele, so z.B. auf das Originalpräparat Zocor® (Simvastatin), einem von
Merck, Sharp & Dohme vertriebenen Lipidsenker, der nach dem Marktein-
tritt zweier Generika einen grossen Marktanteilsverlust erlitt.

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Abbildung 1: Marktanteile des Originalpräparats Zocor® nach Eintritt von zwei Generika
Der Verlust von Marktanteilen kann durch finanzielle Wiedergutma-
chungsansprüche nicht vollständig kompensiert werden. Es entspricht
denn auch ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, dass
das Angebot eines substituierbaren Konkurrenzprodukts einen nicht leicht
wiedergutzumachenden Nachteil i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO begrün-
det.6
Aus dem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil ergibt sich aber
noch nicht ohne weiteres die von Art. 265 ZPO geforderte besondere
Dringlichkeit für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige
Anhörung der Gegenpartei. Die Schutzrechtsinhaberin muss zwar nicht
hinnehmen, dass sie während der Dauer eines ordentlichen Verfahrens
Umsatzverluste erleidet, die nicht vollständig kompensiert werden kön-
nen. Deshalb hat sie Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen,
wenn sie eine (drohende) Verletzung ihrer Rechte glaubhaft macht.
Bei der für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme ohne vorgängige
Anhörung der Gegenpartei notwendigen Interessenabwägung sind jedoch
der dadurch erfolgte Eingriff in elementare Verfahrensrechte der Gegen-
partei und die gegenüber der Dauer eines ordentlichen Verfahrens ver-
kürzte Dauer eines kontradiktorischen Massnahmeverfahrens zu berück-
sichtigen.

6 BPatGer, Urteil S2018_004 vom 22. Oktober 2018, E. 4.12; vom BGer in Urteil
4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.3, als zumindest nicht willkürlich
beurteilt.

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Kontradiktorische Massnahmeverfahren dauern erfahrungsgemäss bis
zum Urteil rund acht bis zehn Monate. Das Urteil ist sofort vollstreckbar
und kann vom Bundesgericht nur auf Verletzung verfassungsmässiger
Rechte überprüft werden (Art. 98, Art. 103 Abs. 1 Bundesgerichtsgesetz,
SR 173.110). Falls die Klägerin im kontradiktorischen Massnahmeverfah-
ren erfolgreich ist, erhält sie daher nach rund zehn Monaten einen Unter-
lassungstitel, der mangels substituierbarer Konkurrenzprodukte dazu füh-
ren wird, dass ihr Marktanteil wieder derselbe sein wird wie vor dem
Markteintritt der Deferasirox-Mepha® Tabletten.
Vorliegend ist zudem zu beachten, dass sich die Beklagte in ihrer Nichtig-
keitsklage vom 19. April 2021 (O2021_004) bereits einlässlich mit der
Rechtsbeständigkeit des Klagepatents befasst und insbesondere auch
bereits eine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt hat. Die Klä-
gerin hat am 29. Juni 2021 bereits auf die Nichtigkeitsklage geantwortet.
Die strukturellen Merkmale der angegriffenen Ausführungsform sind un-
bestritten; strittig ist einzig, ob die angegriffene Formulierung mit rund
64% Wirkstoffgehalt in den Schutzbereich des Anspruchs fällt, der einen
Wirkstoffgehalt von 45% bis 60% verlangt. Die Antwortfristen für beide
Parteien können im kontradiktorischen Massnahmeverfahren daher sehr
kurz angesetzt werden, mit äusserst restriktiver Erstreckung, um das
kontradiktorische Massnahmeverfahren in deutlich weniger als zehn Mo-
naten zu seinem Abschluss zu bringen.
Die Schutzdauer der Massnahmepatente endet bei fristgerechter Zahlung
der fälligen Jahresgebühren im März 2034, d.h. die Restlaufzeit beträgt
derzeit noch knapp 13 Jahre. Bei Abweisung des Gesuchs um Erlass
vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhörung der Gegenpartei
erleidet die Klägerin also während weniger als einem Fünfzehntel der
Restlaufzeit des Massnahmepatents eine (allfällige) Umsatzeinbusse, die
zudem zumindest teilweise finanziell kompensiert wird. Dieser Eingriff in
die wirtschaftliche Stellung der Klägerin vermag den Eingriff in die ele-
mentaren Verfahrensrechte der Beklagten durch den Erlass vorsorglicher
Massnahmen ohne vorgängige Anhörung nicht zu rechtfertigen. Es ist der
Klägerin zuzumuten, dass der Beklagten (eventuell) der weitere Vertrieb
der Deferasirox-Mepha® Tabletten erst nach vorgängiger Anhörung ver-
boten wird.
An dieser Interessenabwägung ändert nichts, dass die Beklagte unmittel-
bar nach Erteilung der beiden Massnahmepatente durch das EPA keine
Nichtigkeitsklage(n) in der Schweiz eingereicht hat. Sie – bzw. ihre Mut-

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Seite 13
tergesellschaft – hat innert Frist gegen die Erteilung beider Patente Ein-
spruch beim EPA eingelegt. Wären die Einsprüche erfolgreich, würden die
Patente mit Wirkung für alle benannten Mitgliedstaaten widerrufen. Es ist
daher nachvollziehbar und wirtschaftlich vernünftig, nicht bereits mit der
europäischen Erteilung eines Patents in jedem Land, in dem möglicher-
weise in Zukunft ein patentverletzendes Produkt vermarktet werden soll,
Nichtigkeitsklage einzureichen. Dies würde zu einer Vervielfachung der
Prozesse und damit auch der Kosten führen und den Zweck des europäi-
schen Einspruchsverfahrens, mit einem zentralen Angriff ein Patent für al-
le benannten Staaten zu vernichten, unterlaufen.
Der Antrag auf Erlass vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhö-
rung der Gegenpartei ist daher abzuweisen.
10.
Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO). Eine Erstreckung
der Frist zur Massnahmeantwort wird nur mit Zustimmung der Gegenpar-
tei oder bei Vorliegen zureichender Gründe gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO
gewährt, wobei das Gericht Art. 144 Abs. 2 ZPO restriktiv anwenden wird.
Keine zureichenden Gründe sind im vorliegenden Verfahren aus den in
E. 9 (S. 12) genannten Gründen insbesondere die Komplexität der Streit-
sache und die Notwendigkeit der Instruktion durch den Klienten. Auch die
Arbeitsbelastung der vertretenden Anwälte und Ferienabwesenheiten
würden nicht als zureichende Gründe anerkannt.
11.
Über die Prozesskosten ist im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1
ZPO).
12.
Nach Eingang der Massnahmeantwort wird nötigenfalls eine kurzfristig
anzuberaumende mündliche Verhandlung stattfinden. Den Termin wird
die Kanzlei mit den Parteien vorsorglich umgehend festlegen.




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Seite 14
Der Präsident verfügt:
1.
Das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird ab-
gewiesen.
2.
Der Beklagten wird eine Frist bis 3. September 2021 zur Erstattung
der Massnahmeantwort angesetzt.
3.
Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.
4.
Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an:
– die Klägerin,
– die Beklagte unter Beilage des Gesuchs um (superprovisorische)
vorsorgliche Massnahme vom 11. August 2021 und USB-Stick
mit den Beilagen.

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b
ZPO).

St. Gallen, 19. August 2021
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin


Dr. iur. Mark Schweizer
lic. iur. Susanne Anderhalden



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