bpatger · O2015_004 · 2017-03-09 · de
Pemetrexed: Feststellungsklage auf Nichtverletzung gutgeheissen, Bindung an Einschränkung im Erteilungsverfahren
Äquivalenz, Berücksichtigung der Erteilungsakten, Fachmann, Fachrichtervotum, Feststellungsinteresse, Feststellungsklage, Örtliche Zuständigkeit international

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets 
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti 
Tri b u n al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
O2015_004 
 
 U r t e i l v o m 9 . M ä r z 2 0 1 7 
Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. rer. nat. Dipl. chem. Roland Dux (Referent), 
Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos, 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
Verfahrensbeteiligte 
 Actavis Switzerland AG, 
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf, 
vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini und Rechts-
anwalt Alfred Früh, Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte, 
Löwenstrasse 19, Postfach 1876, 8021 Zürich, patentanwalt-
lich beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel 
AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil, 
 
Klägerin 
 
 
 gegen 
 
 1. Eli Lilly and Company, 
Lilly Corporate Center, Indiana-polis, US-46285 Indiana, 
2. Eli Lilly (Suisse) SA, 
chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier, 
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti 
und Rechtsanwalt Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner 
AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich, 
beide patentanwaltlich beraten durch Dr. Andrea Carreira, 
Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 
8022 Zürich, 
 
Beklagte 
 
Gegenstand 
 Feststellung der Nichtverletzung; 
Pemetrexed 


O2015_004 
Seite 2 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 
1. 
Prozessgeschichte 
1.1 Die Klägerin, Actavis Switzerland AG, ist eine Anbieterin generischer 
Arzneimittel. Die Beklagte 1, Eli Lilly and Co., ist ein Pharmaunternehmen 
mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Beklagte 2, Eli Lilly 
(Suisse) SA, ist eine Tochter der Beklagten 1. 
Mit Eingabe vom 24. Februar 2015 machte die Klägerin die vorliegende 
Feststellungsklage hängig. Die Klageschrift war in englischer Sprache 
verfasst. Nachdem aber die Beklagten auf entsprechende Anfrage hin 
Englisch als Parteiensprache ablehnten, wurde der Klägerin Frist ange-
setzt, eine deutsche Übersetzung der Klageschrift einzureichen. Dem 
kam die Klägerin mit Eingaben vom 31. März 2015 nach. Die Rechtsbe-
gehren lauteten (in der massgeblichen deutschen Fassung) wie folgt: 
"(1) Es sei festzustellen, dass die Klägerin keinen der Ansprüche des Schweize-
rischen Teils des Europäischen Patents EP 1 313 508 B1 verletzt, indem sie 
in der Schweiz ein Medikament zur Verwendung in der Kombinationsthera-
pie zur Behandlung von Nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und malignem 
Pleuramesotheliom beim Menschen herstellt, benutzt, einführt, ausführt, 
durchführt, lagert, anbietet und/oder verkauft oder auf andere Weise ver-
treibt sowie zu den genannten Zwecken besitzt, welches (a) Pemetrexeddi-
kalium oder (b) Pemetrexedditromethamin oder (c) Pemetrexeddisäure ent-
hält, wobei das betreffende Medikament in Kombination mit Vitamin B12 und 
optional mit Folsäure verabreicht wird. 
 (2) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des notwendi-
gerweise beigezogenen Patentanwalts sowie zuzüglich Mehrwertsteuer, zu 
Lasten der Beklagten." 
1.2 Mit der Klageantwort vom 9. Juni 2015 beantragten die Beklagten 
Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten 
der Klägerin. 
1.3 Am 7. Dezember 2015 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung 
statt, an welcher keine Einigung erzielt werden konnte. 
1.4 Mit der Replik vom 3. Februar 2016 stellte die Klägerin folgende ge-
änderte Rechtsbegehren: 
"(1) Es sei festzustellen, dass die Klägerin keinen der Ansprüche des Schweize-
rischen Teils des Europäischen Patents EP 1 313 508 61 verletzt, indem sie 
in der Schweiz ein Medikament zur Verwendung in der Kombinationsthera-
pie zur Behandlung von Nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und malignem 
Pleuramesotheliom beim Menschen herstellt, benutzt, einführt, ausführt, 
durchführt, lagert, anbietet und/oder verkauft oder auf andere Weise ver-


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Seite 3 
treibt sowie zu den genannten Zwecken besitzt, welches als Antifolatwirk-
stoff ausschliesslich 
(a) Pemetrexeddikalium oder 
(b) Pemetrexedditromethamin oder 
(c) Pemetrexeddisäure enthält, 
jedoch kein Pemetrexeddinatrium enthält, wobei das betreffende Medika-
ment in Kombination mit Vitamin 812 und Folsäure verabreicht wird. 
 (2) Eventualiter, Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1, wobei das betreffende Medi-
kament keine Hilfsstoffe aufweist, die Natriumionen enthalten, und das Me-
dikament zur Verabreichung in einer Lösung bestimmt ist, die keine Natri-
umionen enthält. 
 (3) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des notwendi-
gerweise beigezogenen Patentanwalts sowie zuzüglich Mehrwertsteuer, zu 
Lasten der solidarisch haftbar zu erklärenden Beklagten." 
1.5 Mit Eingabe vom 17. Februar 2016 reichte die Klägerin als Noven-
eingabe aus dem Parallelverfahren in England ein Urteil des High Court 
of Justice vom 12. Februar 2016 sowie eine Verfügung des Supreme 
Court vom 11. Februar 2016, mit welcher die Berufung beider Seiten ge-
gen das Urteil des Court of Appeal vom 30. Juni 2015 zugelassen wurde, 
ein. 
1.6 Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 23. März 2016. 
1.7 Am 18. April 2016 nahm die Klägerin zur Duplik Stellung, mit gegen-
über der Replik unveränderten Rechtsbegehren. 
1.8 Mit Schreiben vom 19. April 2016 teilte das Gericht den Parteien mit, 
der Referent, Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Roland Dux, werde ein 
Fachrichtervotum verfassen. 
1.9 Mit Eingabe vom 19. April 2016 erfolgte eine Noveneingabe der Be-
klagten betr. erfolgte Zulassung des Pemetrexed-Produkts Amtiris der 
Klägerin durch Swissmedic. 
1.10 Am 1. Juni 2016 reichte die Beklagte 1 des vorliegenden Verfahrens 
beim Bundespatentgericht ein Massnahmebegehren gegen die Klägerin 
des vorliegenden Verfahrens ein, welches das Verbot des Vertriebs des in 
der Schweiz – nach seiner Zulassung im März 2016 – auf den Markt ge-
kommenen Medikaments Amtiris, welches den Wirkstoff Pemetrexed als 
Pemetrexeddisäure enthält, zum Gegenstand hatte (S2016_004). Dieses 
Massnahmebegehren sollte in der Folge mit Urteil vom 6. Dezember 
2016 abgewiesen werden. 


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1.11 Mit Noveneingabe vom 5. August 2016 reichten die Beklagten ein 
Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs ein (BGH Urteil X ZR 29-15 – 
Pemetrexed) sowie ein Urteil des LG München. 
1.12 Mit Schreiben vom 8. August 2016 wurden die Parteien orientiert, 
dass sich die Spruchkammer wie folgt zusammensetze: 
- Präsident Dr. iur. Dieter Brändle 
- Richter Dr. rer. nat. Dipl. chem. Roland Dux (Referent) 
- Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos 
1.13 Am 16. August 2016 erstattete Richter Dr. Dux sein Fachrichtervo-
tum, welches den Parteien mit Schreiben vom 18. August 2016 zur Stel-
lungnahme unterbreitet wurde. 
1.14 Mit Eingabe vom 26. August 2016 stellten die Beklagten den Antrag, 
der prozessleitende Entscheid vom 8. August 2016 sei in Wiedererwä-
gung zu ziehen und der Spruchkörper sei anstatt mit drei mit fünf Richtern 
zu besetzen. Mit Verfügung vom 29. August 2016 wurde dieser Antrag 
abgewiesen. Darauf wird zurückzukommen sein (s. unten Ziff. 2.3). 
1.15 Am 30. August 2016 wurden die Parteien auf den 13. Dezember 
2016 zur Hauptverhandlung vorgeladen. 
1.16 Am 15. September 2016 nahm die Klägerin zum Fachrichtervotum 
Stellung, am 30. September 2016 die Beklagten. 
1.17 Mit Eingabe vom 7. Oktober 2016 erfolgte eine Stellungnahme der 
Klägerin zur Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum. 
1.18 Mit Noveneingabe vom 23. November 2016 reichten die Beklagten 
einen Beschluss des OLG Düsseldorf vom 27. Oktober 2016 und einen 
Beschluss des LG München vom 14. November 2016 ein. 
1.19 Am 13. Dezember 2016 fand die Hauptverhandlung statt. 
1.20 Die Sache erweist sich als spruchreif. 
2. 
Prozessuales 
2.1 Zuständigkeit 


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Die Klägerin und die Beklagte 2 haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Be-
klagte 1 hat ihren Sitz in den USA. Es liegt somit ein internationaler 
Sachverhalt vor. Die USA sind kein Vertragsstaat des LugÜ, weshalb 
nicht das LugÜ, sondern das IPRG zur Anwendung kommt (Art. 4 Abs. 1 
LugÜ i.V.m. Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG). 
Falls sich der Sitz einer Beklagten, wie vorliegend, nicht in der Schweiz 
befindet, besteht eine Zuständigkeit für Verletzungsklagen unter anderem 
am Handlungs- und Erfolgsort (Art. 109 Abs. 2 IPRG). Eine Klage auf 
Feststellung der Nichtverletzung des Schweizer Teils des europäischen 
Patents (hier EP 1 313 508 B1, Streitpatent) wird wie eine Patentverlet-
zungsklage behandelt.1 In Bezug auf die (potenzielle) Verletzung des 
Schweizer Teils eines europäischen Patents liegt der Erfolgsort immer in 
der Schweiz, so dass die Schweizer Gerichte für die Verletzung von 
Schweizer Teilen europäischer Patente zuständig sind.2 
Folglich ist das Bundespatentgericht für die vorliegende Klage zuständig 
(Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). 
Es ist schweizerisches Recht anwendbar (Art. 110 Abs. 1 IPRG). 
2.2 Feststellungsinteresse 
Die Klägerin macht geltend, sie respektiere gültige Schutzrechte, sei aber 
überzeugt, dass ihre Alternativformulierungen [gemäss Rechtsbegehren] 
das Streitpatent nicht verletzen würden. Aufgrund der Erfahrungen in an-
deren Ländern müsse die Klägerin ernsthaft annehmen, dass die Beklag-
ten auch in der Schweiz ein Verletzungsverfahren anstrengen und mög-
licherweise vorsorgliche Massnahmen beantragen würden, sollte die Klä-
gerin Produkte mit einer Alternativformulierung in den Markt einführen. 
Die Klägerin wolle die Situation rechtzeitig klären, weil sie beabsichtige, 
nach Ablauf eines Ergänzenden Schutzzertifikates der Beklagten für 
Pemetrexed und seiner pharmazeutisch akzeptablen Salze (9. Dezember 
2015), ein entsprechendes Medikament auf den Markt zu bringen. Die 
Beklagten anerkennen das Feststellungsinteresse der Klägerin. 
Das Feststellungsinteresse der Klägerin ist offensichtlich gegeben. Damit 
ist auf die Klage einzutreten. 
2.3 Besetzung des Spruchkörpers 
 
1 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stieger, Art. 26 PatGG N 54; P. Heinrich, 
PatG/EPÜ, 2. A., Rz 78 zu Art. 75. 
2 BSK IPRG-Jegher/Vasella, Art. 109 N 21. 


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Mit Eingabe vom 26. August 2016 beantragten die Beklagten, die ihnen 
am 8. August 2016 mitgeteilte Entscheidung der Besetzung des Spruch-
körpers mit drei Richtern in Wiedererwägung zu ziehen und den Spruch-
körper mit fünf Richtern zu besetzen. Die Beklagten begründeten dies 
damit, dass im Mittelpunkt des Verfahrens gleich drei für die Patentrecht-
sprechung ausserordentlich zentrale Fragen stünden, von denen jede 
schon für sich allein eine Besetzung des Spruchkörpers mit fünf Richtern 
rechtfertigen würde. Erstens ginge es um die Vertiefung und Festigung 
der Rechtsprechung zur wichtigsten patentrechtlichen Frage der äquiva-
lenten Verletzung und der in den letzten Jahren entwickelten und verfei-
nerten, diesbezüglichen internationalen Beurteilungskriterien der Gleich-
wirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit. Zweitens werde über die in 
Europa (anders als in den USA) heftig debattierte Frage grundsätzlich zu 
urteilen sein, ob und inwieweit die Erteilungsgeschichte als Grundlage für 
die Festlegung des Schutzbereichs herangezogen werden darf und muss. 
Drittens stehe die damit zusammenhängende Frage im Raum, welche 
materiellen Gründe der Entstehungsgeschichte eines Anspruchs Rele-
vanz für die Auslegung des Schutzbereichs haben. Die Beklagten mach-
ten sodann geltend, in der Schweiz stehe für einen derart, auf dem Ge-
biet des Patentrechts wichtigen Fall eine einzige Instanz mit umfassender 
Kognition zur Verfügung. Das Bundesgericht selbst übe eine grosse Zu-
rückhaltung, soweit die Beurteilung durch das Bundespatentgericht tech-
nische Sachverhaltsumstände betreffe. Umso wichtiger sei es im vorlie-
genden Fall im Interesse der Rechtsfortbildung gemäss Art. 21 Abs. 2 
PatGG, dass der Spruchkörper nicht gänzlich identisch sei mit demselben 
Spruchkörper, der bereits das hängige Massnahmeverfahren entscheide. 
Durch eine Erhöhung des Spruchkörpers von drei auf fünf Richter könnte 
zudem auch der Anschein einer Vorbefassung desselben Spruchkörpers 
aufgrund des Massnahmeverfahrens mit Blick auf das ordentliche Verfah-
ren vermieden werden. 
Die Beklagten begründen ihren Antrag mit den wichtigen Rechtsfragen, 
die sich im vorliegenden Prozess stellten. Diese Fragen und deren Be-
deutung waren den Beklagten indes spätestens bei der Erstattung der 
Duplik am 23. März 2016 bekannt, weshalb sie ihr Begehren betreffend 
eine von der Regelbesetzung von drei Richtern (Art. 21 Abs. 1 PatGG) 
abweichende Besetzung des Spruchkörpers damals hätten stellen kön-
nen und – zur Vermeidung von Verfahrensverzögerung – auch stellen 
müssen. Es verhält sich gerade nicht so, wie die Beklagten geltend ma-
chen, dass ihr Antrag, weil die Hauptverhandlung erst für Dezember 2016 
vorgesehen gewesen sei, "zweifellos noch frühzeitig" gestellt worden sei. 


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Der Termin der Hauptverhandlung war, als das Begehren der Beklagten 
am 29. August 2016 einging, mit den Parteien bereits vereinbart (die ent-
sprechende Einladung auf den 13. Dezember 2016 wurde am 30. August 
2016 versandt), und bei einem Beizug zweier weiterer – nebenamtlicher – 
Richter hätte nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht davon ausge-
gangen werden können, dass der festgelegte Termin von beiden hätte 
wahrgenommen werden können, und damit hätte die bekanntlich immer 
schwierige Terminsuche von neuem beginnen müssen. Allerspätestens 
hätten die Beklagten ihren Antrag ungesäumt auf die Bekanntgabe der 
Mitglieder des Spruchkörpers vom 8. August 2016 hin stellen müssen. 
Der erst am 26. August 2016 erfolgte Antrag erweist sich deshalb als ver-
spätet und damit unbeachtlich. Im Übrigen gibt die Tatsache, dass der An-
trag der Beklagten erst auf den Erhalt des für sie negativ ausgefallenen 
Fachrichtervotums erfolgte, Anlass zur Frage, ob nicht eher dies – und 
nicht die Rechtsfragen – Anlass für den Antrag war. Das kann aber offen 
bleiben. 
Es ist denn auch seitens des Gerichts kein Anlass zu sehen, von der Re-
gelbesetzung von drei Richtern abzuweichen. Es liegt kein Fall vor, wo 
"im Interesse der Rechtsfortbildung" (Art. 21 Abs. 2 PatG) eine Fünferbe-
setzung angezeigt erschiene. Die von den Beklagten angesprochenen 
drei Rechtsfragen stellen allesamt kein Neuland dar. Die rechtliche 
Grundlage für die Beurteilung der Äquivalenz – erste Rechtsfrage der Be-
klagten – ist in der Schweiz seit Jahren gefestigt und in Form der drei 
Äquivalenzfragen des Bundespatentgerichts3 (die neue dritte Frage wur-
de inzwischen bestätigt vom Bundesgericht4) auch leicht handhabbar 
dargestellt. Auch die zweite und dritte Rechtsfrage der Beklagten, betref-
fend die Einbeziehung von Vorgängen aus dem Erteilungsverfahren er-
scheinen nicht als der Fortbildung bedürftig. Jedenfalls kann von einer in 
Europa "heftig debattierten Frage", wie die Beklagten geltend machen, 
keine Rede sein. Das wird in der Tat in verschiedenen Ländern etwas 
verschieden gehandhabt, führt aber keineswegs zu heftigen Debatten, 
weil die Ergebnisse der Beurteilung, wenn sie denn zwischen den Län-
dern differieren, dies in der Regel aus anderen Gründen tun. 
Abschliessend bleibt anzumerken, dass der von den Beklagten ange-
sprochene zu vermeidende "Anschein einer Vorbefassung desselben 
Spruchkörpers aufgrund des Massnahmeverfahrens mit Blick auf das or-
 
3 S2013_001, Urteil vom 21.3.2013 "Drospirenon"; O2014_002, Urteil vom 
25. Januar 2016 "Urinalventil" 
4 4A_131/2016, Urteil vom 3. Oktober 2016 E. 6.2.2. und 6.2.3 


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dentliche Verfahren" im Lichte von Art. 47 Abs. 2 Bst. d ZPO kein Thema 
ist. 
3. 
Sachverhalt, Parteivorbringen 
Die Klägerin, Actavis Switzerland AG, ist eine Anbieterin generischer Arz-
neimittel. Sie beabsichtigte im Zeitpunkt der Klageeinleitung, ein 
Pemetrexeddikalium oder Pemetrexedditromethamin oder Pemetrexed-
disäure enthaltendes Medikament auf den zu Markt bringen (was inzwi-
schen erfolgt ist5). Die Klägerin war (und ist) der Auffassung, dass mit 
diesen drei sogenannten Alternativformen keiner der Ansprüche des 
Schweizer Teils des Europäischen Patents EP 1 313 508 B1 der Beklag-
ten 1, Eli Lilly and Co., verletzt werde. Sie befürchtete aber diesbezügli-
che rechtliche Schritte der Beklagten 1 und allenfalls der Beklagten 2, Eli 
Lilly (Suisse) SA, welche in der Schweiz – als Lizenznehmerin der Be-
klagten 1 – unter der Marke Alimta® ein Medikament mit dem Wirkstoff 
Pemetrexeddinatrium zur Behandlung gewisser Krebsformen vertreibe. 
Die Beklagten ihrerseits halten die Alternativformen sehr wohl für verlet-
zend und werfen der Klägerin eine direkte und auch eine mittelbare Ver-
letzung des Streitpatents vor. Auf die Sachverhaltsvorbringen der Partei-
en im Einzelnen wird nachstehend eingegangen, soweit erforderlich. 
4. 
Beurteilung 
4.1 Zur Frage der Patentverletzung hat Richter Dr. rer. nat. Dipl. chem. 
Roland Dux wie erwähnt (oben Ziff. 1.13) ein Fachrichtervotum erstattet. 
Der Spruchkörper schliesst sich diesem Fachrichtervotum an, mit gewis-
sen Ergänzungen, wie nachfolgend darzulegen sein wird. 
4.2 Patent und Rechtsbegehren 
Zur Diskussion steht der Schweizer Teil des Patents EP 1 313 508 B1 
(nachfolgend Streitpatent). Dessen Ansprüche lauten, soweit das hier in-
teressiert, wie folgt: 
"1. Use of Pemetrexed disodium in the manufacture of a medicament for 
use in combination therapy for inhibiting tumor growth in mammals 
wherein said medicament is to be administered in combination with vita-
min B12 or a pharmaceutical derivative thereof, said pharmaceutical de-
rivative 
of 
vitamin 
B12 
being 
hydroxocobalamin, 
cyano-1-0-
 
5 vergl. oben Ziff. 2.2. 


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chlorocobalamin, aquocobalaminperchlorate, aquo--0-chlorocobalamin 
perchlorate, azidocobalamin, chlorocobalamin or cobalamin. 
2. Use according to claim 1 wherein said medicament is to be adminis-
tered in combination with vitamin B12 or a pharmaceutical derivative 
thereof, said pharmaceutical derivative of vitamin B1 2 being hydroxoco-
balamin, cyano-1-0-chlorocobalamin, aquocobalamin perchlorate, aquo-
1-0-chlorocobalamin perchlorate, azidocobalamin, chlorocobalamin or 
cobalamin, and a folic binding protein agent selected from folic acid, (6R)-
5-methyl-5,6,7,8-tetrahydro folic acid and (6R)-5-forinyl-5,6,7,8-tetrahydro 
folic acid or a physiologically available salt or ester thereof. 
12. A product containing Pemetrexed disodium, vitamin B 12 or a phar-
maceutical derivative thereof said pharmaceutical derivative of vitamin 
B12 being hydroxocobalamin, cyano-1-0-chlorocobalamin, aquocobala-
min perchlorate, aquo-10-chlorocobalamin perchlorate, azidocobalamin, 
chlorocobalamin or cobalamin, and, optionally, a folic binding protein bind-
ing agent selected from the group consisting of folic acid, (6R)-5-methyl-
5,6,7,8-tetrahydro folic acid and (6R)-5-formyl-5,6,7,8-tetrahydro folic ac-
id, or a physiologically available salt or ester thereof, as a combined 
preparation for the simultaneous, separate or sequential use in inhibiting 
tumor growth." 
Die Parteien sind sich einig, dass (bezüglich aller drei Ansprüche) einzig 
die Verwirklichung des Merkmals "Pemetrexed disodium" (Pemetrexeddi-
natrium) strittig ist. 
Die Klägerin wollte mit dem ursprünglichen Rechtsbegehren festgestellt 
haben, dass ein generisches Pemetrexed-Produkt, welches anstelle von 
Pemetrexeddinatrium den Wirkstoff 
a) Pemetrexeddikalium oder 
b) Pemetrexedditromethamin oder 
c) Pemetrexeddisäure enthält 
(nachstehend als AlternativformuIierungen bezeichnet) das Streitpatent 
nicht verletzt. 
Als Reaktion auf einen Hinweis anlässlich der Instruktionsverhandlung 
vom 7. Dezember 2015 präzisierte die Klägerin das Rechtsbegehren mit 


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der 
Replik 
dahingehend, 
dass 
die 
Alternativformulierung 
kein 
Pemetrexeddinatrium enthält. Sodann stellte sie eventualiter ein Rechts-
begehren zu Rechtsbegehren 1, wobei das betreffende Medikament kei-
ne Hilfsstoffe aufweist, die Natriumionen enthalten, und das Medikament 
zur Verabreichung in einer Lösung bestimmt ist, die keine Natriumionen 
enthält. 
Vom Bundespatentgericht ist zu beurteilen, ob die Klägerin, indem sie in 
der Schweiz ein Medikament zur Verwendung in der Kombinationsthera-
pie zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und malignem 
Pleuramesotheliom beim Menschen herstellt, benutzt, einführt, ausführt, 
durchführt, lagert, anbietet und/oder verkauft oder auf andere Weise ver-
treibt sowie zu den genannten Zwecken besitzt, welches als Antifolatwirk-
stoff ausschliesslich (a) Pemetrexeddikalium oder (b) Pemetrexedditro-
methamin oder (c) Pemetrexeddisäure, jedoch kein Pemetrexeddinatrium 
enthält, und welches in Kombination mit Vitamin B12 und Folsäure verab-
reicht wird (Rechtsbegehren 1), das Streitpatent verletzt oder nicht (Art. 
66 PatG). 
Eventuell wird die Beurteilung auch für den Fall vorzunehmen sein, bei 
dem das Medikament keine Hilfsstoffe aufweist, welche Natriumionen 
enthalten, und das Medikament zur Verabreichung in einer Lösung be-
stimmt ist, die keine Natriumionen enthält (Rechtsbegehren 2). 
4.3 Das vorliegende Streitpatent bzw. Alternativformulierungen wie z.B. 
Pemetrexeddisäure wurden bereits von mehreren Gerichten in Deutsch-
land und England beurteilt. 
Beim Landgericht Düsseldorf reichte Eli Lilly & Co gegen Actavis Group 
PTC ehf und Actavis Deutschland & Co. KG eine Klage wegen Verletzung 
des deutschen Teils des Streitpatents durch Verwendung der Alternativ-
formulierungen ein. Die Klage wurde wegen äquivalenter Verletzung 
durch Verwendung des Produkts Pemetrexeddikalium gutgeheissen. Eine 
wörtliche Verletzung hingegen wurde verneint. 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf fand mit Entscheid vom 5. März 2015 
weder eine wörtliche noch eine äquivalente unmittelbare Verletzung (we-
gen fehlender Gleichwertigkeit) durch das Produkt Pemetrexeddikalium. 
Eine mittelbare Verletzung wurde verneint. 
Nachdem die Klägerin gegen dieses Urteil eine Revision angestrebt hat-
te, bejahte der Bundesgerichtshof mit Entscheid vom 19. Januar 2016 die 


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Gleichwertigkeit, hob das Urteil des Oberlandgerichtes Düsseldorf auf 
und wies die Sache an die Vorinstanz zurück. 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat inzwischen mit Beschluss vom 
27. Oktober 2016 die Einholung eines Gutachtens (offensichtlich im Hin-
blick auf die Beantwortung der ersten beiden Äquivalenzfragen) angeord-
net. 
Das Landgericht München I erliess am 6. April 2016 eine einstweilige Ver-
fügung gegen eine Alternativformulierung der Firma Ratiopharm GmbH 
und bestätigte diese einstweilige Verfügung mit seiner Entscheidung vom 
24. Juni 2016. 
Actavis Group HF erhob in England beim High Court of Justice Klage auf 
Feststellung der Nichtverletzung des französischen, italienischen, spani-
schen und britischen Teils des Streitpatents durch Verwendung der Alter-
nativformulierungen. Der High Court of Justice kam mit Entscheid vom 
15. Mai 2014 zum Schluss, dass keine unmittelbare Verletzung vorliege. 
Eine mittelbare Verletzung wurde ebenfalls verneint. 
Der Court of Appeal kam mit Entscheid vom 25. Juni 2015 ebenfalls zum 
Schluss, dass keine unmittelbare Verletzung vorliege. Zur Frage der mit-
telbaren Verletzung wurde die Sache hingegen an die Vorinstanz zurück-
gewiesen. 
Danach hatte der High Court of Justice die Frage zu klären, ob das 
Actavis-Produkt, wenn es nicht in Kochsalz-Lösung, sondern in 5%-iger 
Dextrose-Lösung vorliegt, allenfalls eine indirekte Verletzung darstellen 
würde. Actavis konnte zeigen, dass sie diverse Schritte durchgeführt hat-
te, um eine allfällige Verdünnung mit Kochsalz-Lösung durch das das 
Medikament verabreichende Personal weitgehend zu verhindern. Der 
Richter kam dementsprechend zum Schluss, dass es in näherer Zukunft 
nicht drohe, dass das Actavis Produkt mit Kochsalzlösung verabreicht 
werde. Deshalb sprach der Richter mit Entscheid vom 12. Februar 2016 
die Feststellung der Nichtverletzung aus. 
Der Fall ist inzwischen beim Supreme Court anhängig; die Verhandlung 
soll im April 2017 stattfinden. 
4.4 Das Streitpatent betrifft das Gebiet der Behandlung von Krebs. Anti-
folate wurden bereits früher zur Krebstherapie eingesetzt. Antifolate sind 
Analoga der Folsäure, welche über die Hemmung der entsprechenden 
Enzyme in die DNA-Synthese eingreifen, und dadurch die Zellteilung und 


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Seite 12 
somit das Zellwachstum der Krebszellen verhindern. Allerdings weisen 
Antifolate durch diese cytotoxischen Effekte bedingt schwerwiegende 
Nachtteile auf. 
Gemäss Streitpatent wurde entdeckt, dass diese Nachteile bei der Ver-
wendung von Antifolaten durch die Anwesenheit eines Methylmalonsäure 
senkenden Mittels, wie Vitamin B12, reduziert werden könnten, ohne je-
doch die Effizienz der Therapie nachteilig zu beeinflussen. 
Die Beklagten machen in diesem Zusammenhang geltend, es sei kein 
Zufall, dass in dieser Streitsache in mehreren Ländern um eine Erfindung 
gestritten werde, die eine wesentliche Weiterentwicklung des Einsatzes 
eines Wirkstoffs erlaube, der ursprünglich die maximale Patentdauer 
überlebt habe und durch ein ergänzendes Schutzzertifikat geschützt ge-
wesen sei (Pemetrexed). Allerdings habe der Wirkstoff per se — bei allem 
Verdienst seiner Entwicklung — einen gefährlichen Nachteil, der erst mit 
der Erfindung gemäss Streitpatent habe markant gemildert werden kön-
nen, nämlich die Toxizität des Antifolats Pemetrexed. Die Kombinations-
behandlung von Krebspatienten mit Pemetrexed und Vitamin B12 
(oder einem Derivat davon) sei bahnbrechend und wegbereitend für eine 
neue Krebsbehandlung gewesen: Erst durch diese Kombinationstherapie 
sei der Einsatz von Pemetrexed effektiv ermöglicht worden. Bis zu die-
sem Zeitpunkt habe man zwar gewusst, dass Pemetrexed gegen Krebs 
wirke, aber man habe auch im Zuge der klinischen Versuche festgestellt, 
dass es gleichzeitig zu toxisch war, um als solches eingesetzt zu werden 
und Patienten zu helfen, ohne sie praktisch zu vergiften. Man müsse sich 
bewusst machen, dass einige Patienten zu Beginn der klinischen Phase 
die alleinige Verabreichung von Alimta nicht überlebt hätten. Erst die Ein-
führung der Kombinationstherapie mit Vitamin B12 habe zum entschei-
denden Durchbruch dieser Erfindung geführt. Und das sei der "Kern der 
Erfindung". Und das sei nicht einfach irrelevant, sondern gemäss neuster 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung unverändert zu berücksichtigen, 
wenn es um die rechtliche Beurteilung einer äquivalenten Verletzung ge-
he. Bei der Erfindung handle es sich dementsprechend nicht um ein 
"evergreening-Patent", wie man behaupten könnte, wodurch typischer-
weise nur die Marktpräsenz eines bereits existierenden Produktes durch 
den Einsatz einer konkreten neuen Darreichungsform (hier: Dinatri-
umsalz) (unangemessen) verlängert werden könnte. Die Kombinations-
therapie Alimta und Vitamin B 12 sei das erste Produkt. Die patentierte 
Kombinationstherapie biete heute krebskranken Menschen länger eine 
Lebensqualität, ohne dass sie sich mit der Behandlung selber vergifteten: 


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Seite 13 
Pemetrexed könne nicht, werde nicht und dürfe nicht allein verabreicht 
werden. Das sei Gegenstand und Kern der Erfindung. 
Hierzu ist vorerst festzuhalten, dass der Begriff "Kern der Erfindung" (wel-
cher an den überholten "allgemeinen Erfindungsgedanken" erinnert) nicht 
wirklich sachdienlich ist, auch wenn das Bundesgericht den Begriff in der 
Tat in einem kürzlich ergangenen Entscheid – allerdings unter Verweis 
auf Literatur von 19856 – noch verwendet hat.7 Nicht sachdienlich ist der 
Begriff, weil er bei der Beurteilung der Verletzung nicht weiterhilft. Eine 
Verletzung liegt vor, wenn eine Nachmachung, d.h. wortsinngemässe Ver-
letzung, gegeben ist oder wenn eine Nachahmung (geprüft an den drei 
Äquivalenzfragen nach Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertig-
keit8) vorliegt. Für Überlegungen zum Kern der Erfindung bleibt da weder 
Raum noch Bedarf. 
Sodann wäre eine "Kombinationstherapie" nicht patentierbar (Art. 53 Bst. 
c EPÜ). Deshalb wurde denn auch der Anspruch als Swiss-type claim 
formuliert. Dieser beinhaltete die Verwendung von zwei Komponenten, 
nämlich (ursprünglich) ein Antifolat sowie Vitamin B12 oder ein pharma-
zeutisches Derivat hiervon; beide von zentraler Bedeutung. Darauf wird 
zurückzukommen sein. 
 
 
 
6 Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 891 
7 BGE 4A_131/2016 E. 6.4 
8 BGE 4A_131/2016 E. 6.2 


O2015_004 
Seite 14 
4.5 Patentverletzung 
4.5.1 Nachmachung 
Das Merkmal Pemetrexeddinatrium ist das für die Beurteilung der Klage 
wesentliche Merkmal der vorliegenden Ansprüche. Es betrifft einen we-
sentlichen Bestandteil des Anspruchs, nämlich das spezifische Antifolat. 
Da die Alternativformulierungen gemäss Rechtsbegehren 1 ausdrücklich 
kein Pemetrexeddinatrium enthalten, fehlt dort dieses Merkmal. Nachdem 
aber Pemetrexeddinatrium nicht nur den Feststoff, sondern auch die Lö-
sung umfasst (wie dies auch der Court of Appeal festgehalten hat, ist für 
den Ausschluss des Vorhandenseins oder der Möglichkeit des Entste-
hens von Pemetrexeddinatrium zudem erforderlich, dass das betreffende 
Medikament keine Hilfsstoffe aufweist, die Natriumionen enthalten, und 
dass das Medikament zur Verabreichung in einer Lösung bestimmt ist, 
die keine Natriumionen enthält. Genau dies besagt das eventualiter ge-
stellte Rechtsbegehren 2. Entsprechend liegt mit der Verwendung einer 
Alternativformulierung gemäss Rechtsbegehren 2 keine Nachmachung im 
Sinne einer unmittelbaren Patentverletzung vor. 
Es liegt aber auch keine Nachmachung im Sinne einer mittelbaren Verlet-
zung vor. Das Rechtsbegehren 2 hält fest, dass das Medikament zur Ver-
abreichung in einer Lösung bestimmt ist, die keine Natriumionen enthält. 
Die Beklagten machen indessen geltend, unabhängig davon, was auf der 
Packungsbeilage stehe, sei klar, dass jedenfalls eine beträchtliche Anzahl 
des medizinisches Personals ein Medikament im Allgemeinen weiterhin 
so aufbereiten und verabreichen wolle und werde, wie sie es vom Origi-
nalpräparat gewohnt sei, d.h., hier in einer Salzlösung. Zum Beweis dafür 
berufen sich die Beklagten auf ein Gerichtsgutachten. Dafür besteht al-
lerdings kein Bedarf. Es ist gerichtsnotorisch, dass sich medizinisches 
Personal (inklusive Spitalapotheker) schon allein aus Haftungsgründen 
davor hütet, ein Medikament – und erst Recht ein sehr heikles Medika-
ment wie ein Krebsmedikament – in einer anderen Lösung als gemäss 
Anweisung zuzubereiten. Damit scheidet eine mittelbare Patentverletzung 
im Sinne von Art. 66 Bst. d PatG aus. 
 
 


O2015_004 
Seite 15 
4.5.2 Nachahmung 
Bei der Nachahmung gilt es, den Ersatz des nicht verwirklichten Merk-
mals im Anspruch zu beurteilen. Im vorliegenden Fall ist das nicht ver-
wirklichte Merkmal Pemetrexeddinatrium. 
Dieses Merkmal ist ein zentrales und wesentliches Merkmal der vorlie-
genden Ansprüche. Das ergibt sich schon aus Absatz [0022] der Be-
schreibung. Darauf wird zurückzukommen sein. 
Nach der im "Drospirenon"-Entscheid9 entwickelten Systematik wird das 
Vorliegen einer äquivalenten Verletzung anhand der Beantwortung der 
folgenden drei Fragen beurteilt: 
1. 
Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? 
(Gleichwirkung) 
2. 
Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion 
dem Fachmann durch die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auf-
findbarkeit) 
3. 
Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lich-
te der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lö-
sung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit) 
Im Entscheid "Urinalventil"10 wurde die Frage der Auffindbarkeit in der 
Folge noch wie folgt präzisiert: 
"Die Beurteilung der Auffindbarkeit ist nicht mit der Beurteilung der erfin-
derischen Tätigkeit zu verwechseln. Ausgangspunkt für die Beurteilung, 
ob Auffindbarkeit gegeben ist, ist nicht der allgemeine Stand der Technik, 
sondern das Klagepatent. Zu beurteilen ist deshalb nicht, ob das ausge-
tauschte Merkmal im Lichte des Standes der Technik erfinderisch ist. Zu 
beurteilen ist vielmehr, ob bei ausgetauschten Merkmalen die Gleichwir-
kung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung ausgehend von der 
Lehre des Patents offensichtlich ist." 
4.5.3 Beschränkung durch Erteilungsgeschichte 
Für die Beurteilung der Nachahmung ist wesentlich, ob und inwiefern ge-
nau das Merkmal Pemetrexeddinatrium durch ein Äquivalent ersetzt wer-
 
9 BPatGer S2013_001, Urteil vom 21. März 2013. 
10 BPatGer O2014_002, Urteil vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.4. 


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Seite 16 
den darf. Dieses Merkmal wurde nämlich erst im Laufe des Erteilungsver-
fahrens als Einschränkung in den Anspruch aufgenommen. 
Wird diese Einschränkung als für die Anmelderin bindend beurteilt und 
demzufolge dieses Merkmal einer Äquivalenzbetrachtung entzogen, ist 
von vorneherein kein Raum für eine Nachahmung, und die Beantwortung 
der drei "Drospirenon"-Fragen würde damit hinfällig. 
Um die wesentlichen Aspekte, die zu dieser Einschränkung geführt ha-
ben, vor Augen zu haben, ist nachfolgend kurz auf den Verlauf der Ertei-
lungsgeschichte einzugehen: 
Der Prüfer erachtete in seinem ersten Amtsbescheid vom 9. März 2004 
die ursprünglich in den Ansprüchen der eingereichten PCT-Anmeldung 
verwendeten Bezeichnungen "antifolate", "methylmalonic acid lowering 
agent" und "FBP binding agent" als unklar (Art. 84 EPÜ) sowie als nicht 
genügend offenbart (Art. 83 EPÜ). Zudem erachtete er die ursprünglichen 
breiten Ansprüche als nicht neu bzw. nicht erfinderisch gegenüber dem 
Stand der Technik. 
Die Anmelderin widersetzte sich diesen Einwänden nicht und reichte als 
Reaktion darauf mit Schreiben vom 23. Dezember 2004 neue Ansprüche 
ein, in welchen im Wesentlichen "antifolate" auf "pemetrexed" sowie "me-
thylmalonic acid lowering agent" auf "vitamin B12 or a pharmaceutical de-
rivative thereof" eingeschränkt wurden. 
Der Prüfer erachtete jedoch in seinem Bescheid vom 17. Mai 2005 die 
neuen Ansprüche als einerseits unzulässig erweitert (Art. 123(2) EPÜ 
["pemetrexed"]), unklar und nicht genügend offenbart (Art 83 und 84 EPÜ 
["a derivative thereof"]) , und andererseits erachtete er auch die neuen 
Ansprüche nicht als erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik. 
Zur Begründung betreffend Verletzung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ (unzuläs-
sige Erweiterung) führte der Prüfer an: 
"The amendments filed with letter 23.12.2004 do not comply with the re-
quirements of Art. 123(2) EPC in so far as they introduce subject matter 
beyond the content of the originally filed documents. T The subject mat-
ter of present claims 1 reading "use of pemetrexed..." and claim 13 "a 
product containing pemetrexed..." do not find base in the application doc-
uments as filed. The term "pemetrexed" in the wording of these claims 
and the corresponding passages on amended description is certainly a 
distinct compound (CAS Registry number 137281-23-3) of the 


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Seite 17 
"pemetrexed disodium" (CAS Registry number 150399-23-8) expressed 
on original document description page 2, line 6 and page 6, line 16. Said 
amendment beyond the content of the original document is therefore not 
allowable (Art. 123 (2) EPC)". 
Die Anmelderin widersetzte sich auch diesen Einwänden nicht und reichte 
als Reaktion darauf wiederum neue Ansprüche ein, in welchen sie nun 
"pemetrexed" auf "pemetrexed disodium" sowie "a derivative" durch die 
konkret offenbarten Substanzen einschränkte. 
Die Klägerin stützt sich nun insbesondere auf die Tatsache, dass die Pa-
tentinhaberin selber im Streitpatent Absatz [0022] die für die Bezeichnung 
Antifolat der vorliegenden Erfindung geltende ("for use in this invention") 
Definition vorgebe, nämlich "Pemetrexeddinatrium (Alimta®)". Im Gegen-
zug führe sie im entsprechenden Basispatent (EP 0 432 677 B1) eine 
lange Liste von möglichen Salzen auf. Die Klägerin stellt sich deshalb auf 
den Standpunkt, dass sich die Patentinhaberin bewusst auf Pemetrexed-
dinatrium eingeschränkt habe, und dass es nicht bloss ein "unbeabsich-
tigtes Versehen" sei. 
Die Klägerin argumentiert weiter, dass der Anspruch auf ein spezifisches 
Antifolat, nämlich Pemetrexeddinatrium, beschränkt sei. Das Wissen über 
die Existenz anderer Pemetrexedsalze und der Pemetrexeddisäure hätte 
den Fachmann dazu bewogen, diese ungewöhnliche Einschränkung als 
absichtlich erfolgt aufzufassen und entsprechend zu bewerten. 
Aus dem Einleitungsteil, wo die gesamte Klasse der Antifolate in Betracht 
gezogen worden sei, sei klar, dass der Ausschluss anderer Antifolate 
nicht bloss ein unbeabsichtigtes Versehen gewesen sei, sondern eine 
bewusste Beschränkung auf einen bestimmten Stoff. Da dies eine eigene 
und freie Entscheidung des Patentinhabers sei, gebiete es die Rechtssi-
cherheit, dass der Patentinhaber den Schutzumfang nicht nachträglich 
auf einen unspezifischen Äquivalenzbereich mit unklaren Grenzen aus-
weiten dürfe. 
Demgegenüber bringen die Beklagten vor, dass es unbestritten sei, dass 
die chemotherapeutische Wirkung allein durch das Antifolat Pemetrexed 
ausgelöst werde. 
Das Streitpatent offenbare (wie vom europäischen Prüfer konstatiert) nur 
Pemetrexeddinatrium. Es würden namentlich andere Antifolate offenbart, 
aber keine anderen Formen von Pemetrexed. Deshalb könne der An-


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Seite 18 
spruch auch nicht als "Auswahlentscheidung" im Sinne der Entscheidung 
"Okklusionsvorrichtung"11 verstanden werden. Ebenso wenig könne dar-
aus geschlossen werden, dass alternative Pemetrexedformen nicht mög-
lich seien. Tatsache sei, dass alternative Pemetrexedformen nicht unter-
schiedliche Antifolate darstellen würden, sondern unterschiedliche Varian-
ten ein und desselben Antifolats. Deswegen sei auch das Streitpatent auf 
die Reduktion der Toxizität ein und desselben Antifolats, nämlich 
Pemetrexed, gerichtet. Der Fachmann verstehe, dass gemäss der ge-
schützten Lehre nur der Wirkstoff Pemetrexed das technisch relevante 
Element sei und das Gegenion lediglich eine Variante von vielen mögli-
chen darstelle. 
Für die Beurteilung der Bedeutung dieser von der Patentanmelderin im 
Laufe des Erteilungsverfahrens vorgenommenen Einschränkungen ist 
davon auszugehen, dass die Schweiz, wie andere europäische Länder 
auch, keine Prosecution History Estoppel, wie sie in USA angewandt 
wird, kennt. Das heisst aber keineswegs, dass die Erteilungsgeschichte in 
der Schweiz völlig ausser Acht gelassen werden kann. 
Das Handelsgericht Zürich hat sich in seiner Entscheidung HG060066 
vom 15. April 2008 mit dieser Frage befasst. Es führte aus, bevor zu prü-
fen sei, ob ein bestimmter Wassergehalt [von unter 44 Gewichts-%] ein 
Äquivalent des anspruchsgemässen Wassergehalts [von 44-60 Gewichts-
%] darstelle, sei zu prüfen, ob die Klägerin angesichts der Vorgänge im 
Erteilungsverfahren nicht an die von ihr dort genannte Untergrenze des 
Wassergehaltes [von 44 Gewichts-%] gebunden sei. [Der Anspruch hatte 
ursprünglich den Wassergehalt nicht spezifiziert. Auf einen Bescheid des 
Prüfers hin hatte die Anmelderin dann einen Wasseranteil von 35-60 Ge-
wichts-% eingefügt und auf einen weiteren Bescheid des Prüfers hin 44-
60 Gewichts-%]. Das Handelsgericht hielt fest: "Auch wenn ein Anspruch 
im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeschränkt wurde, so beschränkt 
sich der Schutzbereich nicht auf den strikten Wortlaut der Ansprüche, 
sondern massgeblich ist, was die Auslegung nach Art. 69 EPÜ und dem 
dazugehörigen Auslegungsprotokoll ergibt. Diese Auslegung geht be-
kanntlich von den Ansprüchen aus, unter Heranziehung von Beschrei-
bung und Zeichnungen. Die Erteilungsunterlagen sind als Auslegungsmit-
tel nicht angeführt. Aber auch bei der Auslegung von Ansprüchen ist die 
Grenze von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen, 
was dazu führt, dass Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren dann zu 
 
11 Bundesgerichtshof, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, "Okklusions-
vorrichtung". 


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Seite 19 
berücksichtigen sind, wenn sich der Patentinhaber in klaren Widerspruch 
zu seinen Erklärungen im Erteilungsverfahren setzt (Fritz Blumer in Bert-
schinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 
Rz. 14.102). Ausdrückliche Beschränkungen und Verzichte des Anmel-
ders im (europäischen) Erteilungsverfahren sind zu berücksichtigen (Pe-
ter Heinrich, PatG/EPÜ, N. 51.21). Dies gilt jedenfalls dann, wenn die 
Einschränkung in den Anspruch aufgenommen wurde (in diesem Sinne 
auch BGE 122 III 81 E. 4)". T"Somit stellt der Minimalwert von 44 Ge-
wichts-% einen Verzicht (auf Werte von unter 44 Gewichts-%) dar, den 
die Klägerin im Laufe des Erteilungsverfahrens erklärt und der seinen 
Niederschlag im Anspruch gefunden hat. An diesen Verzicht ist die Kläge-
rin gebunden und es ist ihr verwehrt, einen Schutzbereich In Anspruch zu 
nehmen, der dieser Beschränkung zuwiderläuft. Mit anderen Worten, an 
die Untergrenze von 44 Gewichts-% ist die Klägerin gebunden, sie kann 
sie unter keinem Titel umgehen, auch nicht über Äquivalente. Denn wenn 
die Klägerin geltend macht, ein Wassergehalt von 39,8 Gewichts-%, 
kombiniert mit einem höheren Glyzeringehalt, sei ein Äquivalent des an-
spruchsgemässen Wassergehaltes von mindestens 44 Gewichts-%, so 
versucht sie damit, die von ihr akzeptierte Beschränkung zu umgehen 
und sich so zu stellen, wie wenn sie diese Einschränkung nie vorgenom-
men hätte. Das ist unzulässig". 
Dieser Auffassung ist zu folgen. Zu betonen ist dabei allerdings, dass es 
letztlich nicht um eine Frage der Auslegung des Anspruchs geht, sondern 
vielmehr darum, dass der Patentinhaber nach Treu und Glauben an die 
Einschränkungen, die er im Erteilungsverfahren vorgenommen hat, um 
das Patent zu erhalten (oder jedenfalls schneller zu erhalten), gebunden 
ist, und dass es ihm deshalb nun verwehrt ist, genau diese Einschrän-
kung über den Weg der Äquivalenz zu umgehen und einen Schutzbereich 
zu beanspruchen, der seiner Einschränkung zuwiderläuft. Es geht also 
um einen Anwendungsfall von Art. 2 ZGB und nicht um die Auslegung des 
Anspruchs (und deshalb spielt auch Art. 69 EPÜ hier nicht). 
Die Klägerin schränkte sich wie erwähnt im Laufe des Erteilungsverfah-
rens von "Antifolat" auf "Pemetrexed" und schliesslich "Pemetrexeddinat-
rium" ein. 
In Absatz [0022] des Streitpatents wird im ersten Satz beschrieben, was 
allgemein unter den Bezeichnungen "Antifolat" bzw. "Antifolatwirkstoff" 
verstanden wird: 


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Seite 20 
 
Der zweite Satz hingegen definiert eindeutig, was in diesem Patent ("for 
use in this invention") unter "Antifolat" bzw. "Antifolatwirkstoff" zu verste-
hen ist, nämlich Pemetrexeddinatrium. 
Eine Ausweitung genau dieser Definition im Rahmen einer Äquivalenzbe-
trachtung stellt deshalb einen Verstoss gegen Treu und Glauben dar. Die 
Öffentlichkeit muss sich auf diese Definition, die der Patentinhaber in kla-
rem Wissen in die Beschreibung eingeführt hat, verlassen dürfen. Diese 
Definition des Anmelders stellt deshalb eine willentliche und bindende 
Aussage für das Streitpatent dar. 
Der Grund, weshalb sich die Patentinhaberin zu einer solchen engen De-
finition bewegen liess, ist irrelevant. 
Diese Feststellung, die schon im Massnahmeentscheid getroffen wurde, 
lässt die Beklagten sich in einem Albtraum wähnen, wo man ihnen vor-
wirft, sich im Erteilungsverfahren treuwidrig verhalten zu haben, obwohl 
sie strikt nach den Regeln gespielt hätten. Zudem wisse jeder Jurist, dass 
eine solche Auffassung von Art. 2 ZGB unhaltbar sei. Das Gegenteil treffe 
nämlich zu: Wenn schon der schwerwiegende Vorwurf eines Verstosses 
gegen Treu und Glauben oder eines Rechtsmissbrauchs erhoben werde, 
dann seien es eben gerade und nur die Beweggründe des inkriminierten 
Verhaltens, die ausschlaggebend seien, für den Vorwurf, ein Recht würde 
missbräuchlich wahrgenommen. 
Was die Beklagten betreffend Art. 2 ZGB ausführen, ist richtig, geht aber 
an der Sache vorbei. Im Zusammenhang mit dem Verhalten der Beklag-
ten im Rahmen des Erteilungsverfahrens ist von treuwidrigem Verhalten 
überhaupt nicht die Rede; das ist gar kein Thema. Der zu diskutierende 
Vorwurf lautet einzig, die Beklagten würden nach erfolgter Erteilung ei-
nen Schutz in Anspruch nehmen, auf den sie im Erteilungsverfahren ver-
zichtet hätten. Und darauf wird zurückzukommen sein. 
Hätte die Anmelderin den Begriff Pemetrexeddinatrium nicht als eng defi-
niert zu verstehen gewollt, hätte sie eine solche Definition vermeiden 
müssen oder hätte sie offen formulieren müssen, z.B. als "1for use in 
this invention may be Pemetrexed Disodium1". 


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Seite 21 
Aus der Erteilungsgeschichte geht klar hervor, dass die Anmelderin den 
Weg über die Anpassung/Einschränkung der Patentansprüche und nicht 
den Weg über die Konfrontation mit dem Prüfer wählte. D.h. sie hat sich 
einerseits nicht den Argumenten des Prüfers widersetzt und andererseits 
hat sie aus all den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Ein-
schränkung der Ansprüche diejenige über das Merkmal "Antifolat" ge-
wählt. 
Die Einschränkungen wurden gemacht, um den Einwänden und damit ei-
ner Zurückweisung des Patents durch den Prüfer zu entgegnen. 
Ergänzend ist auf das Argument der Beklagten einzugehen, wonach eine 
Einschränkung aus dem Erteilungsverfahren allenfalls dann verbindlich 
sein könne, wenn sie zur Abgrenzung vom Stand der Technik vorgenom-
men worden sei, aber nicht, wenn es, wie hier um die Vermeidung unzu-
lässiger Erweiterung nach Art. 123 (2) EPÜ gegangen sei. Tatsächlich 
ging es aber hier, wie die Klägerin richtig feststellt, um die Entgegnung 
auf den Neuheitseinwand des Prüfers, und damit um Abgrenzung zum 
Stand der Technik. Wie dargelegt, reagierte die Anmelderin auf den Ein-
wand der fehlenden Neuheit mit der Ersetzung von Antifolat durch 
Pemetrexed. Darauf erklärte der Prüfer, dies sei so (als unzulässige Er-
weiterung) nicht zulässig. Und damit stand die Anmelderin wieder vor 
demselben Problem, wie nach dem ersten Bescheid des Prüfers: Sie 
musste, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen, Antifolat ein-
schränken, und das tat sie, indem sie auf Pemetrexeddinatrium ging. Das 
diente zur Abgrenzung vom Stand der Technik. Damit erweist sich diese 
Einschränkung als eine, die auch nach Auffassung der Beklagten zu be-
achten ist. 
Dass die Anmelderin den Weg über die Einschränkung der Bezeichnung 
"Antifolat" wählte und zwar von "antifolate" auf gewährbares – aber stark 
eingeschränktes – "Pemetrexeddinatrium", ist einerseits eine direkte Fol-
ge der eigenen freien Entscheidung der Patentinhaberin. Anderseits ist 
das Ausmass der Einschränkung auf eine Einzelsubstanz weitgehend auf 
das Fehlen einer adäquat gewählten Zwischenverallgemeinerung zurück-
zuführen. Dass für wichtige Merkmale Formulierungen vorgesehen wer-
den, welche zwischen einer generischen Formulierung und einer konkre-
ten Einzelsubstanz liegen (von Patentanwälten vielfach anschaulich als 
Zwiebelschalen-Konzept bezeichnet), ist übliche Praxis beim Verfassen 
von Patentanmeldungen, mit dem Ziel, im Falle einer Beanstandung sich 
allenfalls darauf zurückziehen zu können, um weiterhin einen möglichst 


O2015_004 
Seite 22 
breiten Schutz zu gewährleisten und damit wichtige Ausführungsformen 
der Erfindungen abdecken zu können. 
Dies wurde hier unterlassen. Die daraus resultierenden Folgen gehen zu 
Lasten der Anmelderin, nicht der Allgemeinheit. 
Da sich die Einschränkung auf Pemetrexeddinatrium als eine bindende 
Einschränkung erweist, ist es dem Patentinhaber versagt, unter dem Titel 
Äquivalenz eine Veränderung genau dieses Merkmals als verletzend gel-
tend zu machen. Damit setzt er sich in Widerspruch zu seinem Verhalten 
im Anmeldeverfahren. Sich im Erteilungsverfahren einzuschränken, um 
das Patent reibungslos zu erhalten, und um dann nach erfolgter Erteilung 
einen Schutz geltend zu machen, wie wenn die Einschränkung nicht er-
folgt wäre, ist eine Zuwiderhandlung gegen das eigene frühere Verhalten 
(venire contra factum proprium) und stellt einen Verstoss gegen den 
Grundsatz von Treu und Glauben dar, der nicht zu schützen ist (Art. 2 
ZGB). 
Entsprechend ist festzustellen, dass ein Medikament (im Sinne von 
Rechtsbegehren 1), das als Antifolatwirkstoff Pemetrexeddikalium oder 
Pemetrexedditromethamin 
oder 
Pemetrexeddisäure, 
jedoch 
kein 
Pemetrexeddinatrium enthält, das Streitpatent nicht verletzt. 
Allerdings umfasst die Definition von Pemetrexeddinatrium nicht nur den 
Feststoff, sondern auch die Lösung. Und deshalb muss die Präzisierung 
gemäss Eventualbegehren, wonach das betreffende Medikament keine 
Hilfsstoffe aufweist, die Natriumionen enthalten, und das Medikament zur 
Verabreichung in einer Lösung bestimmt ist, die keine Natriumionen ent-
hält, in die Feststellung mitaufgenommen werden. 
4.6 Selbst wenn die Einschränkung auf Pemetrexeddinatrium als nicht 
bindend betrachtet würde, wäre eine Verletzung durch Äquivalenz aus 
den nachfolgenden Gründen zu verneinen: 
4.6.1 Gleichwirkung 
Bei der ersten "Drospirenon"-Frage geht es um die Beantwortung der 
Frage, ob die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion erfüllen. 
Für die Beurteilung der Gleichwirkung sind die Eigenschaften der Alterna-
tivformulierungen, bzw. im Verletzungsfall, der Verletzungsform zu be-
trachten (vorliegend also Pemetrexeddikalium oder Pemetrexedditrome-


O2015_004 
Seite 23 
thamin oder Pemetrexeddisäure). Die Tatsache, dass für eine Zulassung 
die gleiche Wirkung des Generikums, für welches die Zulassung begehrt 
wird, wie für das bereits zugelassene Original belegt werden muss, ist ein 
sehr starkes Argument dafür, dass eine Gleichwirkung auch im patent-
rechtlichen Sinn vorliegt. 
Es ist dabei zu beachten, dass naturgemäss jede Substanz irgendeine 
leicht andere Eigenschaft aufweist als eine andere Substanz. Es geht in 
der Gleichwirkung aber nicht darum, dass alle Eigenschaften gleich sein 
müssen, denn sonst wäre bei der Beurteilung der Äquivalenz von zwei 
chemischen Substanzen die Gleichwirkung prinzipiell nie gegeben. Es ist 
primär auf die erfindungswesentlichen, im Patent beschriebenen, Wirkun-
gen der Substanzen abzustellen. Dies ist im vorliegenden Fall die Wir-
kung in der Therapie zur Hemmung des Tumorwachstums bei Säugern. 
Am 23. März 2016 wurde Pemetrexeddisäure Amtiris®, d.h. Pemetrexed 
in Form der Pemetrexeddisäure (bzw. das Tromethaminsalz davon) als 
Generikum von Swissmedic in der Schweiz zugelassen. 
Aufgrund der Tatsache, dass das die Disäureform enthaltende Produkt 
Amtiris® als Generikum (genauer: bekannter Wirkstoff ohne Innovation) 
zum Originalprodukt Alimta®, enthaltend die Dinatriumform, von der 
Swissmedic zugelassen wurde, liegt Gleichwirkung vor. 
Ob das auch für Pemetrexeddikalium oder Pemetrexedditromethamin zu 
bejahen wäre, kann offenbleiben, wie gleich zu zeigen sein wird. 
4.6.2 Auffindbarkeit 
Bei der zweiten "Drospirenon"-Frage geht es darum, ob die ersetzten 
Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die 
Lehre des Patents nahegelegt würden. 
Gemäss Präzisierung des Bundespatentgerichts ist dabei zu beurteilen, 
ob bei ausgetauschten Merkmalen (d.h. z.B. Pemetrexeddisäure statt 
Pemetrexeddinatrium) die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver 
Betrachtung ausgehend von der Lehre des Patents offensichtlich ist.12 
4.6.2.1 Der Fachmann 
Bei der Frage zur Auffindbarkeit kommt die Rolle des Fachmanns zur 
Sprache. Die Parteien sind sich in der Definition des Fachmanns uneinig. 
 
12 BPatGer O2014_002, Urteil vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.4. 


O2015_004 
Seite 24 
Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass der Fachmann im pa-
tentrechtlichen Sinn ein Team von Onkologe und Chemiker oder Formu-
lierungswissenschaftler (Galeniker) sei. 
Die Beklagten hingegen gehen davon aus, dass der Fachmann lediglich 
ein Onkologe, gegebenenfalls ein erfahrener Pharmakologe oder ein 
Team der beiden, sei. 
Vorliegend ist es allein schon aus dem Umstand, dass es sich beim strit-
tigen Merkmal Pemetrexeddinatrium bzw. bei dessen Ersatz durch die Al-
ternativformulierungen um spezifische chemische Verbindungen handelt, 
gegeben, dass der Fachmann nicht allein ein Onkologe sein kann. Des-
halb ist es erforderlich, dass dem Fachmann auch das Fachwissen eines 
Chemikers oder zumindest eines erfahrenen Pharmakologen zukommt. 
Dies steht in Einklang sowohl mit dem Landgericht Düsseldorf und dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf als auch mit dem High Court und UK Court 
of Appeal, welche alle den Fachmann als Team gesehen haben. Der 
Bundesgerichtshof hat denn auch diese Definition des Fachmanns als 
Team nicht bemängelt. 
4.6.2.2 Auffindbarkeit durch den Fachmann 
Die Klägerin argumentiert, es sei nicht ersichtlich, weshalb dem Fach-
mann irgendeine der Alternativformulierungen als offensichtlich die glei-
che Wirkung aufweisend auffindbar gewesen sein sollten. Insbesondere 
sei dies deshalb nicht der Fall, weil dem Fachmann zwar eine Grosszahl 
an Gegenionen bekannt gewesen seien, es ihm aber nicht möglich gewe-
sen wäre, die Auswirkungen auf die allgemeine Wirksamkeit und Sicher-
heit vorherzusagen. Dies hätte nur durch eine gründliche Analyse aller 
notwendigen Eigenschaften wie pharmazeutische Akzeptanz, Löslichkeit, 
Stabilität, hygroskopisches Verhalten, Neigung zu Polymorphie, Erwä-
gungen hinsichtlich Herstellung/Aufskalierung und Bioverfügbarkeit ermit-
telt werden können. Die fehlende Voraussehbarkeit und der notwendige 
Grad an Experimenten, um eine geeignete ersetzende Ausführungsform 
zu finden, würde die Schwelle des Naheliegens bei Weitem übertreffen. 
Als konkretes Beispiel, dass es in Hinblick auf das Stoffpatent (EP 0 432 
677 B1) durchaus auch Salze gibt, welche zwar dort als interessante 
Kandidaten galten, jedoch nicht geeignet sind, wurde das Calciumsalz 
von Pemetrexed angeführt. Das Calciumsalz von Pemetrexed weise 
überraschend und unerwarteterweise eine für intravenöse Anwendung 
ungeeignete Löslichkeit auf. 


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Seite 25 
Die Beklagte argumentiert, dass der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt 
sehr wohl die Alternativformulierungen anstelle des Pemetrexeddinatrium 
hätte auffinden können, beispielsweise im Stoffpatent (EP 0 432 677 B1). 
Es wird von der Beklagten eingestanden, dass die Wahl eines Wirkstoffs 
von dessen Eigenschaften wie chemischer Stabilität, Löslichkeit oder Ag-
gregatszustand abhängig sei. Andererseits hänge die jeweilige Wirkstoff-
form auch von der Verabreichung ab. Im Falle von Pemetrexed werde der 
Wirkstoff parenteral (d.h. durch Injektion) verabreicht und das Gegenion 
sei nur von Relevanz für die Wasserlöslichkeit und die chemische Stabili-
tät der (Infusions)lösung. 
Die Klägerin argumentiert des Weiteren, dass gerade die Tatsache, dass 
neben dem Pemetrexeddinatrium keine weitere Salze von Pemetrexed 
benannt sind, obwohl sie bekannt sind, den Fachmann hätte zweifeln las-
sen, dass andere Salze in Frage gekommen wären. 
Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass dem Fachmann klar ist, 
dass die Wirkungsweise durch das Pemetrexed-Anion gegeben ist und 
dass die Kationen für die Wirkung unwesentlich sind (da der Wirkstoff 
[Anion] ja dissoziiert vom Kation in Lösung vorliegt) und somit jede der 
strittigen Formen eine üblich Alternative darstellt. 
Die Beklagte stellt sich des Weiteren auf den Standpunkt, dass die not-
wendigen Tests zur Selektion eines pharmazeutisch akzeptablen Salzes 
zu den standardisierten und regelmässig durchgeführten Routinetätigkei-
ten eines Wissenschaftlers, der sich mit Formulierungen auskennt, gehö-
ren. Ebenso bewege sich die Abklärung, ob ein Wirkstoff in seiner freien 
Form (d.h. ohne Gegenion) geeignet sei, im Rahmen der routinemässig 
durchgeführten Versuche. 
Für die Beurteilung der Auffindbarkeit ist ganz wesentlich, dass nicht der 
Stand der Technik den Ausgangspunkt für die Beurteilung der Auffindbar-
keit darstellt, sondern das Streitpatent, wie dies in der erwähnten Ent-
scheidung "Urinalventil" des Bundespatentgerichtes hervorgehoben wur-
de. 
Im Streitpatent selber ist keine Basis für alternative Kationen oder die 
freie Säure, insbesondere für die zu beurteilenden Alternativformulierun-
gen, zu finden. Somit ist es nötig, das Fachwissen heranzuziehen. Es ist 
davon auszugehen, dass dem Fachmann zum Zeitpunkt der Prioritäts-


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anmeldung grundsätzlich Tromethamin oder Protonen als pharmazeu-
tisch akzeptable und übliche Kationen für Wirkstoffe bekannt waren. 
Wenn die Klägerin hierzu geltend macht, man habe aber nicht gewusst, 
welche Anionen brauchbar seien, so trifft das zu, liesse sich aber mit ver-
tretbarem Experimentieraufwand abklären. 
Entscheidend für die Frage der Auffindbarkeit ist, ob es für den Fach-
mann, ausgehend von der Lehre des Patents, offensichtlich wäre, dass 
etwa Pemetrexeddisäure die gleiche Wirkung hat, wie das Pemetrexed-
dinatrium. 
Es scheint, dass für den Fachmann klar ist, dass bei physiologischem pH 
die Pemetrexeddisäure zumindest teilweise deprotoniert und somit als 
Dianion, wie es auch beim Pemetrexeddinatrium zu finden ist, vorliegt. 
Für den Fachmann wäre klar gewesen, dass deshalb gleiche Wirkung 
(jeweils verursacht durch die Anionen) zu erwarten ist. 
Somit ist die Auffindbarkeit gegeben. 
Der gegenteiligen Auffassung des UK Court of Appeal kann deshalb nicht 
gefolgt werden. 
4.6.3 Gleichwertigkeit 
In der dritten "Drospirenon"-Frage geht es darum, ob der Fachmann bei 
Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die er-
setzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte. 
Die Klägerin argumentiert dazu im Wesentlichen, dass der Fachmann 
aufgrund der bewussten Beschränkung die Alternativformulierungen nicht 
als gleichwertig zum Merkmal Pemetrexeddinatrium gesehen oder in Be-
tracht gezogen hätte. 
Die Beklagten argumentieren, dass für den Fachmann Pemetrexeddikali-
um, Pemetrexedditromethamin oder Pemetrexeddisäure gleichwertig mit 
Pemetrexeddinatrium seien. Die Alternativformulierungen würden in der 
Infusionslösung und nach Verabreichung im Körper in freier (dissoziierter) 
Form bereitgestellt, wo sie in identischer Weise zur Wirkung kämen, wie 
wenn sie ursprünglich mit Natriumgegenionen verbunden gewesen wä-
ren. Es sei für den Fachmann klar, dass für die chemotherapeutische 
Wirkung wie auch die dadurch verursachten (zell)toxischen Effekte allein 


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Pemetrexed-Anion verantwortlich sei und dass das Gegenkation (bzw. 
das Fehlen davon) völlig irrelevant sei. 
Weiter argumentieren die Beklagten, dass, selbst wenn eine beabsichtig-
te Beschränkung auf Pemetrexeddinatrium vorgenommen worden wäre, 
der Fachmann nicht einfach schliessen könnte, dass übrige Formen nicht 
gleichwertig sein sollten. Schliesslich sei der vorliegende Sachverhalt un-
terschiedlich von dem, welcher dem Entscheid "Okklusionsvorrichtung" 
des Bundesgerichtshofs zugrunde gelegen habe. Dort sei in der Be-
schreibung die angegriffene Ausführungsform erwähnt worden, während 
im vorliegenden Fall die Alternativformulierungen weder ausdrücklich 
noch implizit in der Beschreibung genannt seien. 
Kernpunkt bei der Beantwortung der Frage der Gleichwertigkeit ist, inwie-
fern der Fachmann (bei Verneinung der oben unter Ziff. 4.5.3 behandelten 
Frage zur bindenden Beschränkung) im Lichte der gesamten Beschrei-
bung des Streitpatents die Bezeichnung Pemetrexeddinatrium als Ein-
schränkung interpretiert hätte. 
Der Fachmann hätte sicherlich erkannt, dass mit Pemetrexeddinatrium – 
im Gegensatz zu den anderen Bestandteilen des Anspruches – eine spe-
zifische Einzelsubstanz als Bestandteil des Arzneimittels gefordert wäre. 
Er hätte deshalb sehr wohl angenommen, dass eine derartige Einschrän-
kung nicht grundlos gewesen wäre. 
Deshalb hätte der Fachmann (ausgehend von der Orientierung am An-
spruchswortlaut im Lichte der Beschreibung) Pemetrexeddikalium oder 
Pemetrexedditromethamin oder Pemetrexeddisäure nicht als gleichwerti-
gen Ersatz für Pemetrexeddinatrium in Betracht gezogen. 
Dies steht in Einklang mit der Entscheidung des UK Court of Appeal. 
Somit liegt – selbst wenn eine bindende Beschränkung durch die Ertei-
lungsgeschichte verneint würde – keine Nachahmung vor, weil die dritte 
"Drospirenon"-Frage zu verneinen ist und somit keine Gleichwertigkeit 
und damit auch keine Patentverletzung vorliegt. 
Ergänzend ist mit Bezug auf die erwähnten ausländischen Pemetrexed- 
Entscheide noch Folgendes anzufügen: Mit dem BGH-Entscheid ist da-
von auszugehen, dass im vorliegenden Fall kein Verzicht im Sinne der 
Entscheidung "Okklusionsvorrichtung" vorliegt. Der BGH legt überzeu-
gend dar, dass die Entscheidung "Okklusionsvorrichtung" nur auf Konstel-
lationen abzielt, in denen die Patentschrift selbst mehrere mögliche Aus-


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führungsformen offenbart (und zwar in konkreter Auflistung), von denen 
dann eine oder mehrere (darunter die angegriffene Ausführungsform) im 
Anspruch nicht angeführt werden. 
Dem ist hier nicht so, da die Ausführungsformen Pemetrexeddikalium 
oder Pemetrexedditromethamin oder Pemetrexeddisäure, die zu beurtei-
len sind, weder in der Patentanmeldung noch im erteilten Patent aufge-
führt sind. 
Der BGH fokussiert sich bei der Beurteilung der dritten Äquivalenzfrage 
allerdings sehr auf diese Frage des Verzichts. Dem kann nicht gefolgt 
werden. Die Tatsache, dass kein Verzicht gemäss "Okklusionsvorrich-
tung" vorliegt, bedeutet nicht automatisch im Umkehrschluss, dass die 
dritte Äquivalenz-Frage zu bejahen ist. Das greift zu kurz. 
Bei dieser Frage muss vielmehr – und dies kann hier durchaus ohne jede 
Bezugnahme auf die prosecution history geschehen (wie dies der UK 
Court of Appeal getan hat) – zusätzlich folgende Überlegung angestellt 
werden: 
Der Anmelder hat sich willentlich auf die Dinatriumform beschränkt, ob-
wohl andere (Salz)formen bekannt waren, z.B. aus dem Stoffpatent 
EP 0 432 477. Es gibt im Streitpatent keinerlei Hinweise auf andere ge-
eignete Pemetrexedformen. Beim Folat und Vitamin B12 wurden Derivat-
formen beschrieben und beansprucht. Der Tatsache, dass dies jedoch für 
das Pemetrexed nicht erfolgt ist, würde der Fachmann Bedeutung zu-
messen, denn ansonsten fehlte die Orientierung am Anspruchswortlaut 
im Lichte der Beschreibung. Der Fachmann würde deshalb die freie Säu-
re oder eine andere Form der Alternativformulierungen nicht als gleich-
wertigen Ersatz für die Dinatriumform des Pemetrexed in Betracht ziehen. 
Auch aus dieser Überlegung ist die Frage nach der Gleichwertigkeit zu 
verneinen. 
4.7 Entsprechend ist zusammenfassend festzustellen, dass keine Pa-
tentverletzung in Form von Äquivalenz vorliegt, weil Gleichwertigkeit zu 
verneinen ist. 
Damit ist das klägerische Eventualbegehren (Rechtsbegehren 2) gutzu-
heissen. Im Mehrumfang (Rechtsbegehren 1) ist die Klage abzuweisen. 
5. 
Kosten- und Entschädigungsfolgen 


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Ausgangsgemäss werden die Beklagten solidarisch kosten- und entschä-
digungspflichtig. Das Eventualbegehren stellt lediglich eine Präzisierung 
dar, so dass die Abweisung des Hauptbegehrens keine Kostenfolge nach 
sich zieht. 
Der Streitwert beläuft sich auf CHF 1 Mio. 
Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 60'000.00 festzulegen, die Rechtsan-
waltsentschädigung auf CHF 70'000.00 und der Ersatz für die patentan-
waltlichen Aufwendungen auf CHF 88'000.000. 
Die Kosten für Dolmetscher und Flüsteranlage von CHF 3'210.25 sind 
den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen. 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
1. In Gutheissung des Eventualrechtsbegehrens wird festgestellt, dass 
die Klägerin den Schweizerischen Teil des Europäischen Patents 
EP 1 313 508 61 B1 nicht verletzt, indem sie in der Schweiz ein Me-
dikament zur Verwendung in der Kombinationstherapie zur Behand-
lung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und malignem Pleurame-
sotheliom beim Menschen herstellt, benutzt, einführt, ausführt, durch-
führt, lagert, anbietet und/oder verkauft oder auf andere Weise ver-
treibt sowie zu den genannten Zwecken besitzt, welches als Anti-
folatwirkstoff ausschliesslich 
(a) Pemetrexeddikalium oder 
(b) Pemetrexedditromethamin oder 
(c) Pemetrexeddisäure, 
jedoch kein Pemetrexeddinatrium enthält, wobei das betreffende Me-
dikament in Kombination mit Vitamin B12 und Folsäure verabreicht 
wird, und wobei das betreffende Medikament keine Hilfsstoffe auf-
weist, die Natriumionen enthalten, und das Medikament zur Verab-
reichung in einer Lösung bestimmt ist, die keine Natriumionen ent-
hält. 
Im Mehrumfang wird die Klage abgewiesen. 


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2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000.00. 
3. Die Gerichtskosten werden den Beklagten auferlegt und mit dem von 
der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. 
4. Die Beklagten haben der Klägerin die Gerichtskosten von 
CHF 60'000.00 zu ersetzen, unter solidarischer Haftung. 
5. Die Kosten für Dolmetscher und Flüsteranlage von CHF 3'210.25 
werden der Klägerin und den Beklagten, unter solidarischer Haftung, 
je zur Hälfte auferlegt. 
6. Die Beklagten werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der 
Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 158'000.00 zu bezahlen. 
Dieses Urteil geht an: 
– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) 
– die Beklagten (mit Gerichtsurkunde) 
– das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der 
Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde) 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 


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St. Gallen, 9. März 2017 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erste Gerichtsschreiberin 
 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
Versand: 09.03.2017