bpatger · O2023_002, O2023_008 · 2025-05-28 · de
Abtretungsklage abgewiesen; Aufgabenerfindung
Arbeitnehmererfindung, Übertragung von Patent

Bu n d esp aten tg eri ch t 
T ri b un al féd éral d es b revets 
T ri b un al e fed eral e d ei brevetti 
T ri b un al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
O2023_002, O2023_008 
 
U r t e i l v o m 2 8 . M a i 2 0 2 5 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 
Verfahrensbeteiligte 
Imholz GmbH, Langgasse 6, 6467 Schattdorf, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer 
Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Peter Walser, Frei Patent-
anwaltsbüro, Postfach 1771, 8032 Zürich, 
Klägerin 
gegen 
Emil Gisler AG Maschinenbau und Hydraulik, Kohlplatz-
strasse 15, 6462 Seedorf UR, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Rechts-
anwältin Nicola Benz und Rechtsanwältin MLaw Andrea Hei-
niger, patentanwaltlich beraten durch Dr. nat. Ulrike Ciesla, 
alle MLL Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 
8031 Zürich, 
Beklagte 
Gegenstand 
Abtretungsklage und Eventualwiderklage; Asphaltaufberei-
tung 
 
 


O2023_002, O2023_008 
Seite 2 
Das Bundespatentgericht erwägt, 
1. 
Am 14. Februar 2023 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgen-
den Rechtsbegehren: 
«1. Die Beklagte habe die schweizerische Patentanmeldung mit Anmeldenum-
mer CH000070/2022 sowie allfällige weitere Patentanmeldungen, die in der 
Schweiz, bei einer internationalen Behörde im Ausland unter Beanspru-
chung der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022 
hinterlegt wurden und aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung 
gelangende Patente vollumfänglich an die Klägerin abzutreten. 
2. 
Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu 
CHF 5’000.00 sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach 
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen zu verbieten, die 
Rechte an den Patentanmeldungen gemäss Ziffer 1 oder daraus allenfalls 
zur Registrierung gelangende Patente ganz oder teilweise auf Dritte zu 
übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizen-
zen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen 
oder diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung von 
Gebühren usw.), bis über das Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechts-
kräftig entschieden ist. 
3. 
Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbe-
schränkung gemäss Ziffer 2 in Bezug auf die dort genannte Patentanmel-
dung oder aus dieser Anmeldung allenfalls zur Registrierung gelangende 
schweizerische Patente vorzumerken bis über das Abtretungsbegehren ge-
mäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist. 
4. 
Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 seien superprovi-
sorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen. 
 
- unter Kosten und Entschädigungsfolge - » 
2. 
Mit Verfügung vom 15. Februar 2023 hiess das Gericht die superproviso-
risch beantragten Massnahmen gut und setzte der Beklagten Frist zur 
Stellungnahme. 
3. 
In ihrer Massnahmeantwort vom 13. März 2023 bestritt die Beklagte die 
Vereitelungsgefahr und behielt sich für das hiesige Hauptverfahren vor, 
zum Abtretungsanspruch der Klägerin Stellung zu nehmen. 


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Seite 3 
4. 
Nach je einer weiteren Stellungnahme der Klägerin vom 27. März 2023 
und der Beklagten vom 6. April 2023 bestätigte das Bundespatentgericht 
die angeordneten vorsorglichen Massnahmen bis zur rechtskräftigen Er-
ledigung des vorliegenden Verfahrens und setzte der Beklagten Frist zur 
Erstattung der Klageantwort im ordentlichen Verfahren. 
5. 
Die Beklagte erstattete mit Eingabe vom 13. Juni 2023 die Klageantwort 
und erhob gleichzeitig Eventualwiderklage (O2023_008) mit folgenden 
Rechtsbegehren: 
«Im Klageverfahren 
1. Die Abtretungsklage vom 14. Februar 2023 sei abzuweisen, soweit darauf 
einzutreten ist. 
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin. 
Im Eventualwiderklageverfahren 
3. Für den Fall der Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1 der Klage sei die 
Klägerin zu verpflichten, der Beklagten den Betrag von CHF 51’804.91 sowie 
EUR 39’237.00 jeweils zuzüglich Zinsen zu 5% seit Urteilsdatum zu bezahlen. 
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.» 
6. 
Eine Instruktionsverhandlung fand am 22. August 2023 statt. 
7. 
Mit Eingabe vom 29. September erstattete die Klägerin die Replik und 
antwortete auf die Eventualwiderklage, wobei sie die bereits gestellten 
Rechtsbegehren infolge Publikation der PCT-Nachanmeldung wie folgt 
präzisierte (Änderungen hervorgehoben): 
«1. Die Beklagte habe die schweizerische Patentanmeldung mit Anmeldenum-
mer CH000070/2022, die internationale Patentanmeldung mit der An-
meldenummer PCT/CH2023/051696 sowie allfällige weitere Patentanmel-
dungen, die in der Schweiz, bei einer internationalen Behörde im Ausland 
unter Beanspruchung der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung 
CH000070/2022 hinterlegt wurden und aus diesen Anmeldungen allenfalls 
zur Registrierung gelangende Patente vollumfänglich an die Klägerin abzu-
treten. 


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Seite 4 
2. 
Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu 
CHF 5’000.00 sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach 
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen zu verbieten, die 
Rechte an den Patentanmeldungen gemäss Ziffer 1 oder daraus allenfalls 
zur Registrierung gelangende Patente ganz oder teilweise auf Dritte zu 
übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizen-
zen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen 
oder diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung von 
Gebühren usw.), bis über das Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechts-
kräftig entschieden ist. 
3. 
Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbe-
schränkung gemäss Ziffer 2 in Bezug auf die dort genannte Patentanmel-
dung oder aus dieser Anmeldung allenfalls zur Registrierung gelangende 
schweizerische Patente vorzumerken bis über das Abtretungsbegehren ge-
mäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist. 
4. 
Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 seien superprovi-
sorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen. 
 
- unter Kosten und Entschädigungsfolge - » 
Zudem stellte die Klägerin in Bezug auf die Eventualwiderklage folgende 
Rechtsbegehren: 
«1. Für den Fall der Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1 der Klage ist die 
Eventualwiderklage vom 13. Juni 2023 im Umfang von CHF 15’000.00 un-
bestritten und im Übrigen abzuweisen. 
 
- unter Kosten und Entschädigungsfolge - » 
8. 
Die Beklagte erstattete die Duplik und Eventualwiderklagereplik am 
20. November 2023, wobei sie die Rechtsbegehren unverändert liess, 
aber folgenden zusätzlichen prozessualen Antrag stellte: 
«1. Den im Handelsregister eingetragenen Organen der Klägerin und insbeson-
dere Herrn Pius Imholz sei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 
StGB (Busse bis CHF 10’000 nach Art. 106 StGB) zu verbieten, die vorläufi-
ge Beurteilung der Gerichtsdelegation anlässlich der Instruktionsverhand-
lung vom 22. August 2023 Dritten mitzuteilen, die nicht unmittelbar als Par-
teien oder Berater am vorliegenden Verfahren beteiligt sind, oder die vorläu-
fige Beurteilung der Gerichtsdelegation sonst in anderer Weise zu verwen-
den, als zur Erzielung eines Vergleichs mit der Beklagten.» 


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Seite 5 
9. 
Mit Eingabe vom 19. Januar 2024 bezog die Klägerin Stellung zur Duplik 
und erstattete die Eventualwiderklageduplik, wobei sie, angeblich in Re-
aktion auf neuen Vortrag in der Duplik, die Rechtsbegehren wie folgt er-
gänzte: 
«1 Hauptklage: Die Klägerin hält in der Hauptsache an ihrem Rechtsbegehren 
fest und stellt aufgrund der neuen Vorbringen der Beklagten in der Duplik 
folgende Eventualanträge: 
Eventualiter: Der Klägerin seien die Rechte gemäss Rechtsbegehren 1 ab-
zutreten, wobei folgende Passagen aus der internationalen Patentanmel-
dung mit Anmeldenummer PCT/EP2023/051696, bezogen auf die Seiten- 
und Zeilennummerierung der Publikation WO 2023/144149 A1, zu streichen 
seien: 
• Den Text ab Seite 7, Zeile 25, ab «Thus, the solvent...» bis und mit Seite 
8, Zeile 12; 
• Den Text von Seite 8, Zeile 19 bis und mit Seite 10, Zeile 10; 
• Den Text ab Seite 16, Zeile 5 bis und mit Seite 17, Zeile 19; 
• Patentanspruch 5; sowie 
• Figur 2. 
Sub-Eventualiter: Der Klägerin sei mit der Abtretung gemäss Rechtsbegeh-
ren 1 die Verpflichtung aufzuerlegen, in jeder aus der internationalen Pa-
tentanmeldung mit Anmeldenummer PCT/EP2023/051696 hervorgehenden 
nationalen oder regionalen Patentanmeldung vor der Patenterteilung, bezo-
gen auf die Seiten- und Zeilennummerierung der Publikation WO 
2023/144149 A1, folgende Passagen zu streichen: 
• Den Text ab Seite 7, Zeile 25, ab «Thus, the solvent...» bis und mit Seite 
8, Zeile 12; 
• Den Text von Seite 8, Zeile 19 bis und mit Seite 10, Zeile 10; 
• Den Text ab Seite 16, Zeile 5 bis und mit Seite 17, Zeile 19; 
• Patentanspruch 5; sowie 
• Figur 2. 
2 
Eventualwiderklage: Die Klägerin hält hinsichtlich der Eventualwiderklage 
vom 13. Juni 2023 an ihrem Rechtsbegehen fest. 
3 
Strafandrohungsantrag: Hinsichtlich des Strafandrohungsantrages der 
Beklagten vom 20. November 2023 stellt die Klägerin folgenden Antrag: 


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Seite 6 
Auf den Antrag sei mangels Vorliegens eines Rechtsschutzinteressens nicht 
einzutreten, eventualiter sei der Antrag abzuweisen. 
- alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge - » 
10. 
Mit Eingabe vom 14. Februar 2024 reichte die Beklagte ihre Stellung-
nahme zu den Bemerkungen zur Duplik und zur Eventualwiderklagedup-
lik ein. 
11. 
Das Fachrichtervotum vom 26. April 2024 vom technisch ausgebildeten 
Richter Tobias Bremi wurde den Parteien gleichentags zur Stellungnahme 
zugestellt. Mit Beweisverfügung vom gleichen Tag verfügte der Präsident 
die Einvernahmen von Pius Imholz und Karl Gasser als Parteien sowie 
von Bernhard Kunz, Axel Remde und Christian Ebner als Zeugen. 
12. 
Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 5. Juni 2024 Stellung zum Fachrich-
tervotum. Die Klägerin reichte keine Stellungnahme ein. 
13. 
Am ersten Tag der Hauptverhandlung, am 12. Juni 2024, wurden Pius 
Imholz, Karl Gasser, Bernhard Kunz und Axel Remde einvernommen. 
14. 
Am zweiten Tag der Hauptverhandlung, am 6. November 2024, wurde 
Christian Ebner einvernommen und die Parteien hielten ihre Parteivorträ-
ge. 
15. 
Mit Beweisverfügung vom 19. Dezember 2024 verfügte der Präsident die 
Einvernahmen von Marco Cammarata, Beat Marty, Peter Imhof, Patrick 
Zgraggen, Eugen-Jesse Gasser, Janek Mettler, Patrick Vieux und Mile 
Krznaric als Zeugen. 
16. 
Am dritten und vierten Tag der Hauptverhandlung, am 3. und 4. April 
2025, wurden die weiteren Zeugen Marco Cammarata, Beat Marty, Peter 
Imhof, Patrick Zgraggen, Eugen-Jesse Gasser, Janek Mettler, Patrick 
Vieux und Mile Krznaric einvernommen und die Parteien hielten ihre 
Schlussvorträge. 


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Prozessuales 
Zuständigkeit 
17. 
Beide Parteien sind im Handelsregister eingetragene juristische Personen 
und haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Klägerin macht geltend, an der 
schweizerischen Patentanmeldung mit Anmeldenummer CH000070/2022 
(CH 719 384 A1), an der internationalen Patentanmeldung mit der An-
meldenummer PCT/CH2023/051696 sowie allfälligen weiteren aus diesen 
Anmeldungen hervorgegangenen Patenten berechtigt zu sein. Die örtli-
che und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich 
aus Art. 26 Abs. 2 PatGG. Die Beklagte bestreitet die Zuständigkeit des 
Bundespatentgerichts nicht. 
Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). 
Prozessualer Antrag «Strafandrohung bei Mitteilung über Inhalte der 
Instruktionsverhandlung» 
18. 
Die Beklagte beantragt mit der Duplik, dass den im Handelsregister ein-
getragenen Organen der Klägerin und insbesondere Herrn Pius Imholz zu 
verbieten sei, die vorläufige Beurteilung der Gerichtsdelegation anlässlich 
der Instruktionsverhandlung vom 22. August 2023 Dritten mitzuteilen. Die 
Beklagte befürchtet, dass die Klägerin die vorläufig geäusserte Meinung 
dazu verwende, langjährige Kunden und Mitarbeitende der Beklagten zu 
verunsichern. Die Strafandrohung soll dazu dienen, dass Pius Imholz da-
von absehe, die vorläufige Meinung des Bundespatentgerichts für andere 
Zwecke als einzig zur Erreichung einer gütlichen Einigung mit der Beklag-
ten zu verwenden. 
Die Klägerin bestreitet, dass Pius Imholz Dritten irgendwelche vertrauli-
chen Informationen im Zusammenhang mit der Instruktionsverhandlung 
vom 22. August 2023 mitgeteilt habe. 
19. 
Mit dem vorliegenden Endentscheid erhalten die Parteien die abschlies-
sende Beurteilung des Gerichts. Die vorläufige Einschätzung des Refe-
renten an der Instruktionsverhandlung verliert daher jede Bedeutung. Die 
von der Beklagten geäusserten Bedenken, dass Kunden oder Mitarbeiter 
mit der vorläufigen Einschätzung anlässlich der Instruktionsverhandlung 


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verunsichert werden könnten, sind damit gegenstandslos. Der prozessua-
le Antrag der Beklagten vom 20. November 2023 ist folglich abzuweisen. 
Materielles 
Zusammenfassung der Parteistandpunkte 
20. 
Die Klägerin argumentiert, Pius Imholz, Gesellschafter der Klägerin, sei 
seit dem 4. August 2008 bei der Beklagten angestellt gewesen. Per 
27. Januar 2010 habe Pius Imholz in die Abteilung Verkauf/Aussendienst 
gewechselt, wo er bis zu seiner Kündigung per Ende 2022 gearbeitet ha-
be. 
In seiner Freizeit habe Pius Imholz an einem Recyclingverfahren für As-
phalt und Bitumen geforscht. Am 25. Oktober 2021 habe Pius Imholz 
erstmals Karl Gasser, Verwaltungsratsmitglied und CEO der Beklagten, 
über seine Erfindung informiert, woraufhin Pius Imholz die erfinderische 
Idee anfangs November 2021 an Karl Gasser offenbart habe. Unter Mit-
hilfe des Patentanwaltsbüros Rentsch Partner AG, Zürich, sei ein erster 
Entwurf der Patentschrift erarbeitet worden, der in der Folge ausschliess-
lich von Pius Imholz überarbeitet worden sei. Die Überarbeitungen hätten 
zum zweiten Entwurf der Patentschrift P25590CH00 vom 20. Dezember 
2021 geführt, die wiederum Pius Imholz geprüft und für korrekt befunden 
habe. 
Pius Imholz habe nie beabsichtigt, seine erfinderische Leistung an die 
Beklagte zu verschenken. Dass er für seine Idee ein Entgelt erwartet ha-
be, habe er der Beklagten spätestens mit E-Mail vom 20. Dezember 2021 
mitgeteilt. Erfindungen zu machen, habe nicht zu seinen Pflichten als Ar-
beitnehmer gehört. 
Die Beklagte habe die Erfindung am 25. Januar 2022 zum Patent ange-
meldet, ohne dies vorgängig mit Pius Imholz abzusprechen. In der Folge 
hätten Pius Imholz und die Beklagte eine einvernehmliche Lösung zu fin-
den versucht, was nicht gelungen sei. Strittig sei insbesondere, ob es sich 
bei der Erfindung um eine Aufgaben- oder eine Gelegenheitserfindung 
handle. 
Um seine erfinderische Idee zu kommerzialisieren, habe Pius Imholz per 
15. Dezember 2022 die Klägerin gegründet und der Klägerin mittels Ab-


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tretungsvertrag vom 7. Februar 2023 sein Recht auf das Patent vollstän-
dig übertragen. 
21. 
Die Beklagte bestreitet diese Darstellung. Pius Imholz sei ab 4. August 
2008 bei der Beklagten als Landmaschinenmechaniker angestellt und für 
die Wartung und Reparatur der Anlagen der Beklagten zuständig gewe-
sen. Mit Arbeitsvertrag vom 27. Januar 2010 habe Pius Imholz in den 
Kundendienst gewechselt und sei dort als kaufmännischer und techni-
scher Mitarbeiter im Aussendienst angestellt gewesen. Die Beklagte er-
warte von ihren Aussendienstmitarbeitenden, dass sie die Kundenbedürf-
nisse aufnehmen, Lösungen vorschlagen und damit aktiv an der techni-
schen Lösungsfindung teilnehmen. Dass dies so gelebt worden sei, zeig-
ten die verschiedenen Kundenprojekte von Pius Imholz. Die Beklagte ha-
be Pius Imholz sodann ermöglicht, eine Weiterbildung des Fachverbands 
der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie zum Thema Verfahrens-
technik beim Sortieren, Brechen und Waschen von Gesteinskörnungen 
teilzunehmen sowie den Lehrgang zum Rohstoffaufbereiter bezahlt. Die-
ser Lehrgang habe Pius Imholz die nötigen technischen Fachkenntnisse 
vermitteln sollen, um im Rahmen seines Aufgabenbereichs als Aussen-
dienstmitarbeiter kundenorientierte technische Lösungen zu entwickeln, 
anbieten und verkaufen zu können. Bei der Beklagten gebe es keine ei-
gentliche Trennung zwischen Verkauf und Entwicklung, diese Trennung 
erfolge bloss aus Marketinggründen auf dem Papier. Für das Entwickeln 
technischer und kundenorientierter Lösungen seien bei der Beklagten in 
erster Linie die technischen Aussendienstmitarbeiter zuständig. Daher 
handle es sich bei der streitgegenständlichen Lehre um eine Aufgabener-
findung. 
Soweit das Gericht die Auffassung vertreten solle, bei der Erfindung von 
Pius Imholz handle es sich um eine Gelegenheitserfindung, sei jedenfalls 
der Geschäftsführer der Beklagten, Kari Gasser, als Miterfinder zu be-
trachten. 
Streitpatentanmeldungen 
22. 
Die vorliegende Klage richtet sich auf die Abtretung einer Patentfamilie, 
die zurückgeht auf eine Schweizer Prioritätsanmeldung mit der Nummer 
CH000070/2022, die am 25. Januar 2022 im Namen der Beklagten einge-


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reicht wurde (Hinterlegungsbeleg, englischer Text der Schweizer Priori-
tätsanmeldung). 
Die Schweizer Prioritätsanmeldung wurde am 15. August 2023 als 
CH 719 384 A1 auf Deutsch publiziert. Als Erfinder werden Karl Gasser 
sowie Pius Imholz genannt. 
Zur Patentfamilie gehört zudem eine internationale Anmeldung mit der 
Nummer PCT/EP2023/051696, die am 24. Januar 2023 unter Beanspru-
chung der Priorität der Schweizer Prioritätsanmeldung eingereicht wurde, 
wiederum im Namen der Beklagten. Die internationale Anmeldung wurde 
am 3. August 2023 als WO2023/144149 A1 mit dem keine der Patentier-
barkeit entgegenstehenden Dokumente nennenden Recherchebericht 
publiziert, und nennt als Erfinder ebenfalls Karl Gasser und Pius Imholz. 
Die internationale Phase dieser PCT-Anmeldung endete im August 2024. 
In der Folge ist, wenn auf die Streitpatentanmeldung verwiesen wird, 
die Schweizer Prioritätsanmeldung gemeint. Auf die PCT-Anmeldung 
(wird als PCT-Streitpatentanmeldung und auf beide als Streitpatent-
anmeldungen Bezug genommen. 
23. 
Die Streitpatentanmeldungen betreffen das Gebiet der Regenerierung 
von asphalt- und/oder bitumenhaltigem Schüttgut und insbesondere Ver-
fahren zur Regenerierung und die Verwendung von daraus resultieren-
dem Material (vergleiche jeweils Kapitel «Technisches Gebiet»). 
Konkret wird im Zusammenhang mit Figur 1 vorgeschlagen, Aushubmate-
rial 1 einer Zerkleinerungsvorrichtung 2 zuzuführen und anschliessend 
einer Siebeinheit 3, um in unterschiedliche Korngrössen aufzuteilen. Eine 
mittlere Korngrösse wird als gebrochenes und gesiebtes Aushubmateri-
al 4 weiterverarbeitet, einer Vertikalprallmühle 5 zugeführt und darin wei-
ter zerkleinert. Daraus resultiert das asphalt- und/oder bitumenhaltige 
Schüttgut 6. Dieses wird unter Einsatz von Wasser aufgetrennt in eine 
erste Aufschlämmung 8 von Sandkörnung in Wasser und eine davon ab-
getrennte Grobkornzusammensetzung 9. Die Grobkornzusammenset-
zung 9 wird einem Schwertwäscher 10 zugeführt und darin gewaschen, 
was zur Bildung einer zweiten Aufschlämmung 11 von Sandkörnung in 
Wasser führt und einer Grobkörnung 12, die abgetrennt wird. Die erste 
Aufschlämmung 8 und die zweite Aufschlämmung 11 werden zusammen-
geführt und in einen Separator geleitet, typischerweise einen Hydrozyk-


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lon 13, der aufteilt in eine Spaltkörnung in Wasser und eine trockene 
Sandkörnung 14, die im Wesentlichen frei ist von Asphalt und/oder Bitu-
men. Die Spaltkörnung in Wasser wird einer Wasserextraktionseinheit 15 
(beispielsweise eine Filterpresse) zugeführt, um Wasser abzutrennen. Die 
trockene Spaltkörnung mit Bitumen und Wasser kann dann einer Extrak-
tionseinheit 16 zugeführt werden, in der mit einem Lösungsmittel die darin 
löslichen Bestandteile Asphalt und/oder Bitumen extrahiert werden. 
Die Streitpatentanmeldung umfasst einen unabhängigen Verfahrensan-
spruch 1 gerichtet auf ein Verfahren zur Regenerierung, mit entsprechen-
den abhängigen Ansprüchen, und einen Verwendungsanspruch als letz-
ten Patentanspruch, der sich aber ebenfalls auf Material bezieht, das un-
ter Verwendung eines Verfahrens gemäss einem der vorstehenden An-
sprüche erhalten wurde. 
Weiter gibt es gewisse Unterschiede zwischen dem Offenbarungsgehalt 
der Schweizer Prioritätsanmeldung und der PCT-Anmeldung. Bei den An-
sprüchen zeigt sich dies insbesondere im zusätzlichen Anspruch 5, der in 
der Schweizer Prioritätsanmeldung nicht enthalten war, eine Ergänzung 
im Anspruch 16 und weitere eher redaktionelle Änderungen in anderen 
abhängigen Ansprüchen. Der unabhängige Anspruch 1 ist in beiden Fäl-
len identisch formuliert. Ebenfalls bei der PCT-Anmeldung neu hinzuge-
fügt wurde Figur 2 und die entsprechende Beschreibung auf Seite 16:5-
17. 
Die Änderungen entsprechen dem, was die Klägerin in ihrer Stellung-
nahme zur Duplik eventualiter aus der Anmeldung entfernt haben möchte, 
und von dem die Klägerin behauptet, es handle sich nur um handwerkli-
che Ergänzungen. 
24. 
Anspruch 1 der Streitpatentanmeldungen lautet wie folgt: 
1. Verfahren zur Regenerierung von asphalt- und/oder bitumenhaltigem 
Schüttgut, wobei das Verfahren die Schritte umfasst: 
a. Bereitstellen einer zerkleinerten Zusammensetzung von asphalt- 
und/oder bitumenhaltigem Schüttgut (6); 
b. Aufteilen der zerkleinerten Zusammensetzung (6) aus Schritt a. in eine 
erste Aufschlämmung (8) von Sandkörnung in Wasser und eine Grob-
kornzusammensetzung (9) durch Waschen der zerkleinerten Zusam-
mensetzung (6) aus Schritt a. mit Wasser, wodurch die erste Auf-


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schlämmung (8) von Sandkörnung in Wasser und die Grobkornzusam-
mensetzung (9) gebildet werden; 
c. Zuführen der Grobkornzusammensetzung (9) in einen Wäscher (10), 
insbesondere in einen Schwertwäscher; 
d. Aufteilen der Grobkornzusammensetzung (9) im Wäscher (10) in eine 
zweite Aufschlämmung (11) von Sandkörnung in Wasser und eine Grob-
körnung (12) durch Waschen der Grobkornzusammensetzung (9) mit 
Wasser, wodurch die zweite Aufschlämmung (11) von Sandkörnung in 
Wasser und die Grobkörnung (12) gebildet werden; 
e. Zuführen der ersten Aufschlämmung (8) von Sandkörnung in Wasser 
und optional der zweiten Aufschlämmung (11) von Sandkörnung in Was-
ser in einen Separator (13), insbesondere einen Hydrozyklon, und Auftei-
len der ersten (8) und zweiten Aufschlämmung (11) von Sandkörnung in 
eine Aufschlämmung von Spaltkörnung in Wasser und Sandkörnung 
(14); 
f. Zuführen der Aufschlämmung von Spaltkörnung in Wasser aus Schritt e. 
in eine Wasserextraktionseinheit (15) und Entfernen des Wassers aus 
der Aufschlämmung von Spaltkörnung und Bilden einer Spaltkörnungs-
zusammensetzung, die Spaltkörnung und Bitumen und/oder Asphalt um-
fasst. 
Fig. 1 fasst diese recht detaillierten Schritte zusammen, wobei in Rot die 
Schritte a)-f) aus dem Anspruch hinzugefügt sind. 
 
 
Abbildung 1: Fig. 1 aus der Streitpatentanmeldung mit horizontaler statt vertikaler Anordnung der 
Teilbilder; mit den Schritten a)-f) von Anspruch 1 in Rot ergänzt 
 


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Seite 13 
Voraussetzungen des Abtretungsanspruchs 
25. 
Um die Abtretung eines Patents oder einer Patentanmeldung erfolgreich 
zu verlangen, muss die Klägerin substanziiert behaupten und im Bestrei-
tungsfall beweisen:1 
1. welche konkrete technische Lehre welche(r) Erfinder zu welchem 
Zeitpunkt gemacht haben (Kriterium 1, originäre Entstehung des 
Rechts auf das Patent); 
2. sofern der Erfinder nicht als Kläger auftritt: Wie ein Übergang des 
Rechts auf die Patentierung dieser konkreten technischen Lehre 
vom Erfinder/von den Erfindern auf die Klägerin erfolgt ist (Kriteri-
um 2, derivativer Erwerb des Rechts auf das Patent); 
3. worin die spezifische technische Übereinstimmung der unter 1. ge-
machten Erfindung mit den an die Beklagte übermittelten oder von 
dieser entwendeten Informationen besteht und wann diese Informa-
tionen mit welchem technischem Inhalt unter welchen Bedingungen 
wem seitens der Beklagten tatsächlich zugänglich gemacht, ge-
zeigt, oder von der Beklagten entwendet wurden (Kriterium 3, Kau-
salität); 
4. dass der am Ende in der Anmeldung/dem Patent definierte Gegen-
stand der selber gemachten und übermittelten oder entwendeten 
Erfindung entspricht (Kriterium 4, Übereinstimmung). 
Beweislastverteilung und Beweismass 
26. 
Gemäss der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das Vor-
handensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte 
ableitet. 
Aus der Nennung als Miterfinder in einer Patentanmeldung durch eine 
andere Person, die nicht vom genannten Miterfinder beherrscht wird, folgt 
gemäss Rechtsprechung die natürliche Vermutung, dass die als Miterfin-
 
1 
BPatGer, 
Urteil 
O2012_001 
vom 
6. 
Dezember 
2013, 
E. 
28 
– 
«Warmformverfahren»; sowie Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 5.2 – 
«Wärmetauscher»; BPatGer, Urteil O2017_002 vom 8. Mai 2020, E. 63 – 
«Freiformschneidverfahren». 


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Seite 14 
derin bezeichnete Person eine der Erfinder/innen der offenbarten techni-
schen Lehren ist.2 Dies folgt aus dem Erfahrungssatz, dass Anmelder 
kaum jemanden als Erfinder nennen, der nichts zur offenbarten techni-
schen Lehre beigetragen hat. Anders als eine gesetzliche Vermutung be-
schlägt eine natürliche Vermutung nicht die Beweislastverteilung, sondern 
die Beweiswürdigung.3 Die natürliche Vermutung wird bereits durch den 
Gegenbeweis umgestossen, d.h. es genügt, wenn es dem Beweisgegner 
gelingt, ernsthafte Zweifel an der Vermutungsfolge zu wecken. 
Diese natürliche Vermutung kann nicht greifen, wenn der Anmelder sich 
selber oder eine natürliche Person, die den Anmelder beherrscht, als Er-
finder nennt. Der Erfahrungssatz, dass Anmelder kaum jemanden als Er-
finder nennen, der nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen 
hat, ist in dieser Konstellation nicht anwendbar. Der Anmelder kann – an-
ders als im erstgenannten Fall – durchaus ein Interesse daran haben, als 
Erfinder genannt zu werden, obwohl er nichts zur offenbarten technischen 
Lehre beigetragen hat. Der Anmelder soll nicht durch selbst geschaffene 
Tatsachen von einer natürlichen Vermutung profitieren können. 
27. 
Die Klägerin verlangt, dass die Beklagte zu verpflichten sei, die Streitpa-
tentanmeldungen sowie die daraus hervorgehenden Patente auf sie zu 
übertragen. Sie macht geltend, dass Pius Imholz die streitgegenständli-
che Lehre alleine erfunden hat und das Recht auf das Patent weder 
durch Arbeitsvertrag noch durch andere Vereinbarung auf die Beklagten 
übergegangen ist. 
Entsprechend hat die Klägerin substanziiert zu behaupten und im Bestrei-
tungsfall zu beweisen, dass 
• 
Pius Imholz Alleinerfinder der Streitpatentanmeldung ist, wobei Pi-
us Imholz von der genannten natürlichen Vermutung profitiert, we-
nigstens Miterfinder zu sein, Karl Gasser dagegen nicht, da die 
von ihm beherrschte Anmelderin ihn als solchen bezeichnet hat; 
• 
das Recht an der Patentanmeldung von Pius Imholz auf die Klä-
gerin übergegangen ist; 
• 
wie die erfindungsgemässe Lehre der Beklagten zugänglich ge-
macht worden ist; und 
 
2 BPatGer, Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 5.2 – «Wärmetauscher»; 
Urteil O2022_011 vom 9. September 2024, E. 19 – «Profiling-Tool». 
3 BGE 117 II 256 E. 2b. 


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Seite 15 
• 
dass die zugänglich gemachte technische Lehre der Lehre der 
Streitpatentanmeldungen entspricht. 
 
Die Beklagte macht geltend, dass die streitgegenständliche Erfindung ei-
ne Aufgabenerfindung sei und alle Rechte daran daher auf die Beklagte 
übergegangen seien. Ausserdem sei Karl Gasser Miterfinder der streitge-
genständlichen technischen Lehre. 
Entsprechend hat die Beklagte substanziiert zu behaupten und zu bewei-
sen, dass Pius Imholz die Erfindung bei Ausübung seiner dienstlichen Tä-
tigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht hat (Aufga-
benerfindung). Ist die streitpatentanmeldungsgemässe Erfindung als Auf-
gabenerfindung zu betrachten, erübrigt sich die Beantwortung der Frage, 
ob Karl Gasser als Miterfinder zu betrachten ist. Es ist unstrittig, dass Karl 
Gasser seine Rechte an der Erfindung an die Beklagte übertragen hat 
(wird nur bestritten, dass Karl Gasser einen schöpferischen Beitrag zur 
Erfindung geleistet habe). 
28. 
Die Beweiswürdigung erfolgt nach Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass 
es keine festen Regeln zum Beweiswert einzelner Beweismittel gibt.4 Frei 
bedeutet aber nicht willkürlich. Der Richter muss nach seiner gesamten 
Sach- und Menschenkenntnis sowie nach Lebenserfahrung eine gewis-
senhafte Schlussfolgerung ziehen;5 die Beweiswürdigung muss in objek-
tiv nachvollziehbarer, begründbarer Weise erfolgen.6 Die Begründung 
muss es der Rechtsmittelinstanz erlauben, die Rationalität der Beweis-
würdigung zu überprüfen.7 
29. 
Am dritten und vierten Tag der Hauptverhandlung befragte das Gericht 
acht Arbeitnehmer der Beklagten als Zeugen. Die Klägerin macht geltend, 
dass sich diese Zeugen in einem offensichtlichen Loyalitätskonflikt befun-
den hätten und dass deren Aussagen bei der Beweiswürdigung mit Vor-
sicht zu geniessen seien. 
Das Gericht berücksichtigt die Nähe der Zeugen zur Beklagten bei der 
Beweiswürdigung. Das Gericht stellt nicht isoliert auf einzelne der Beklag-
 
4 Statt aller ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 8. 
5 ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 11. 
6 BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 157 N 5. 
7 BÜHLER, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72-
92, S. 89. 


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ten dienende Aussagen ab, sondern würdigt die Aussagen dieser Zeugen 
in einer Gesamtbetrachtung und berücksichtigt, dass es sich um Arbeit-
nehmer der Beklagten handelt. 
30. 
Das Beweismass umschreibt das Bundesgericht seit langem mit der 
Formulierung, ein Beweis sei erbracht, wenn das Gericht nach objektiven 
Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt 
sei. Absolute Gewissheit könne dabei nicht verlangt werden. Es genüge, 
wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaf-
ten Zweifel mehr habe oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht er-
schienen.8 Verbleiben mehr als leichte Zweifel, fällt das Urteil zulasten 
der Partei aus, die die Beweislast trägt. 
Originäre Entstehung des Rechts auf das Patent (1. Kriterium) 
Aufgabenerfindung 
31. 
Erfindungen, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tä-
tigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren 
Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit 
dem Arbeitgeber (Art. 332 Abs. 1 OR, sogenannte Aufgabenerfindung). 
Wurde die Erfindung vom Arbeitnehmer nicht in Erfüllung seiner vertragli-
chen Pflichten gemacht, aber bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, 
kann sich der Arbeitgeber den Erwerb der Erfindung durch schriftliche Ab-
rede ausbedingen (Art. 332 Abs. 2 OR, sogenannte Gelegenheitserfin-
dung). 
Für die Unterscheidung zwischen Aufgaben- und Gelegenheitserfindung 
ist unerheblich, ob die Erfindung während der vertraglichen Arbeitszeit 
oder am Arbeitsort geschaffen wurde.9 Sowohl bei der Aufgaben- als 
auch bei der Gelegenheitserfindung wird ein sachlicher Zusammenhang 
zum arbeitsvertraglichen Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers verlangt. 
Entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist die Frage, ob der Arbeit-
nehmer vertraglich verpflichtet ist, eine «erfinderische Tätigkeit» zu entfal-
ten.10 Die diesbezügliche (Neben-)Verpflichtung kann ausdrücklich sein 
 
8 BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 II 321 E. 3.2. 
9 BGer, Urteil 4A_691/2011 vom 6. November 2012, E. 3.1; BK OR-
REHBINDER/STÖCKLI, Art. 332 N 14. 
10 BGer, Urteil 2A.204/2006 vom 22. Juni 2007, E. 7.1; BK OR-
REHBINDER/STÖCKLI, Art. 332 N 14; ZK OR-STAEHELIN, Art. 332 N 7. 


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Seite 17 
oder sich aus den Umständen ergeben. Zu berücksichtigen sind die Um-
stände der Anstellung, die dem Arbeitnehmer erteilten Weisungen, seine 
Stellung, die Höhe seines Gehalts, seine Ausbildung und seine besonde-
ren Kenntnisse, der Grad der Unabhängigkeit bei der Ausführung der Ar-
beit, die zur Verfügung gestellten logistischen und finanziellen Ressour-
cen sowie der Unternehmenszweck des Arbeitgebers.11 
Die vom Bundesgericht verwendete und von der Lehre übernommene12 
Umschreibung «l’obligation contractuelle de déployer une activité inventi-
ve»13 ist angesichts des Wortlauts von Art. 332 Abs. 1 OR missverständ-
lich. Nach Art. 332 Abs. 1 OR gehören Erfindungen unabhängig von ihrer 
Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber. Das Obligationenrecht verwendet den 
Begriff «Erfindung» hier wie das Patentgesetz im Sinne von «technische 
Handlungsanweisung»14. Eine technische Handlungsanweisung kann auf 
erfinderischer Tätigkeit beruhen, aber auch naheliegend sein.15 Die «acti-
vité inventive» als Voraussetzung für eine Aufgabenerfindung ist daher 
nicht mit der erfinderischen Tätigkeit zu verwechseln, die Voraussetzung 
für die Patentierbarkeit einer Erfindung ist (Art. 1 Abs. 2 PatG / Art. 56 
EPÜ). Es genügt, wenn der Arbeitnehmer vertraglich verpflichtet ist, tech-
nische Handlungsanweisungen hervorzubringen, sei es alleine oder zu-
sammen mit anderen Mitarbeitern. Es bedarf keiner Verpflichtung, paten-
tierbare technische Handlungsanweisungen hervorzubringen. 
Keine ausdrückliche Verpflichtung zum erfinderischen Tätigwerden 
32. 
Die Klägerin macht geltend, dass Pius Imholz im massgeblichen Zeitraum 
als technischer Verkaufsberater im Aussendienst angestellt gewesen sei. 
Der Arbeitsvertrag von Pius Imholz habe keine ausdrückliche Pflicht zur 
 
11 BGer, Urteil 4A_691/2011 vom 6. November 2012, E. 3.1; BGer, Urteil 
6B_310/2014 vom 23. November 2015, E. 3.4.1. 
12 BK OR-REHBINDER/STÖCKLI, Art. 332 N 14 und BSK OR I-PORTMANN/RUDOLPH, 
Art. 332 N 5 sprechen von «Pflicht zur erfinderischen Tätigkeit», während ZK-
STAEHELIN, Art. 332 N 3, den Anwendungsbereich von Art. 332 OR auf 
patentierbare 
Erfindungen 
beschränken 
will, 
weil 
blosse 
Verbesserungsmassnahmen bereits aufgrund von Art. 321b Abs. 1 OR als 
Arbeitserzeugnisse dem Arbeitgeber gehörten. 
13 BGer, Urteil 4A_691/2011 vom 6. November 2012, E. 3.1; BGer, Urteil 
6B_310/2014 vom 23. November 2015, E. 3.4.1. 
14 Zum Erfindungsbegriff BGer, Urteil 4A.12/1995 vom 31. Juli 1996, E. 4; 
BGE 146 III 403 E. 8.2 – «animierte Lunge» («Lehre zum planmässigen Handeln 
unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines 
kausal übersehbaren Erfolgs»). 
15 SHK-PatG SCHWEIZER/ZECH, Art. 1 N 13, N 38. 


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Seite 18 
Weiter- oder Neuentwicklung von Produkten vorgesehen. Auch ein allfäl-
liges «Betriebsreglement» sei nicht Bestandteil des Arbeitsvertrags von 
Pius Imholz. Pius Imholz sei an Projekten immer in einer kaufmännischen 
Rolle beteiligt gewesen, technische Fragen bzw. Probleme seien von der 
Entwicklungsabteilung übernommen worden. 
Die Beklagte bringt vor, dass Pius Imholz ab dem 4. August 2008 zu-
nächst als Landmaschinenmechaniker angestellt gewesen und per 
27. Januar 2011 als kaufmännischer und technischer Angestellter im 
Kundendienst weiterbeschäftigt worden sei. Ab Sommer 2011 sei Pius 
Imholz als technischer Aussendienstmitarbeiter für die Betreuung einzel-
ner Kunden der Beklagten zuständig gewesen. Es habe zu den Aufgaben 
von Pius Imholz gehört, die Bedürfnisse der von ihm betreuten Kunden 
aufzunehmen, für diese Bedürfnisse technische Lösungen zu entwickeln 
und diese technischen Lösungen den Kunden zu verkaufen und dort ein-
zuführen. Die Beklagte räumte in ihrem Schlussvortrag aber selber ein, 
dass vorliegend keine ausdrückliche schriftliche Verpflichtung zum erfin-
derischen Tätigwerden bestanden habe. 
33. 
Mit Arbeitsvertrag vom 14. Mai 2008 wurde Pius Imholz von der Beklag-
ten per 4. August 2008 als Landmaschinenmechaniker zu einem Monats-
lohn von CHF 4’900 angestellt. Der Landesgesamtarbeitsvertrag für die 
der Schweizerischen Metall-Union (nachfolgend «SMU»; heute «AM 
Suisse») angeschlossenen Unternehmen und die am Sitz des Betriebs 
geltenden lokalen Ergänzungsbestimmungen bildeten einen integralen 
Bestandteil dieses Vertrags. Unter Ziffer 2.2 wurde vereinbart, dass der 
Lohn bei entsprechender Leistung nach zwei Monaten auf CHF 5’100 bis 
CHF 5’300 angepasst werde und dass Pius Imholz nach spätestens ei-
nem Jahr oder nach Absprache ins Büro wechsle und dort in der Arbeits-
vorbereitung, im Kundendienst oder im Verkauf tätig werde. Mit Arbeits-
vertrag vom 27. Januar 2010 «für kaufmännische / technische Angestellte 
und Vorgesetzte» erklärten Pius Imholz und die Beklagten «die Empfeh-
lungen für die Arbeitsbedingungen der kaufmännischen und technischen 
Angestellten und Vorgesetzten» der SMU zum integrierenden Bestandteil 
und vereinbarten einen Monatslohn von CHF 5’980, zuzüglich eines 
13. Monatslohns. Weitere Angaben, insbesondere die genaue Bezeich-
nung der Anstellung von Pius Imholz enthält der Vertrag nicht. Mit Ar-
beitsvertrag vom 11. August 2011 «für kaufmännische / technische Ange-
stellte und Vorgesetzte» wurde zwischen Pius Imholz und der Beklagten 
per 1. August 2011 ein Monatslohn von CHF 7’200, zuzüglich eines 


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Seite 19 
13. Monatslohns vereinbart. Im Monatslohn seien sämtliche Überstunden 
und Überzeiten inbegriffen. Ausserdem werde Pius Imholz ein Fahrzeug 
zur Verfügung gestellt, das er auch privat nutzen dürfe. Auch dieser Ar-
beitsvertrag enthält keine genauere Beschreibung der Berufsbezeichnung 
oder des Tätigkeitsbereichs von Pius Imholz. 
Aus den Arbeitsverträgen vom 27. Januar 2010 und vom 11. August 2011 
ergibt sich nur ausdrücklich, dass Pius Imholz als kaufmännischer 
und/oder als technischer Angestellter oder als Vorgesetzter angestellt 
war. Eine ausdrückliche Verpflichtung technische Handlungsanweisungen 
hervorzubringen, ist nicht aktenkundig und wird von den Parteien auch 
nicht behauptet. Dies gilt auch, wenn man arguendo der Beklagten fol-
gend unterstellen würde, dass Pius Imholz als «technischer Angestellter» 
von der Beklagten beschäftigt worden ist. Die Bezeichnung «technischer 
Angestellter» könnte zwar ein Indiz für eine implizit erwartete Entwick-
lungstätigkeit sein, enthält aber keine explizite Verpflichtung dazu. 
Verpflichtung zum erfinderischen Tätigwerden aus den Umständen 
34. 
Somit ist zu prüfen, ob Pius Imholz aus den Umständen eine (Neben-) 
Verpflichtung zum erfinderisch Tätigwerden traf. 
Umstände der Anstellung 
35. 
Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass ein sachlicher Zusammenhang 
zwischen der Erfindung und der Arbeitstätigkeit von Pius Imholz für die 
Beklagte besteht. Nachdem Pius Imholz primär für den Verkauf von Anla-
gen zur Asphaltaufbereitung angestellt war und die Erfindung ein Verfah-
ren zur Asphaltaufbereitung betrifft, lässt sich das auch kaum ernsthaft 
bestreiten. Strittig ist zwischen den Parteien, ob Pius Imholz arbeitsver-
traglich verpflichtet war, technische Handlungsanweisungen hervorzu-
bringen. 
36. 
Die Klägerin argumentiert, dass Pius Imholz als Aussendienstmitarbeiter 
in einem grösseren Unternehmen und im Bereich von komplexen techni-
schen Geräten nicht dazu angestellt worden sei, technische Lösungen zu 
entwickeln. Von Verkäufern könne keine erfinderische Tätigkeit gefordert 
werden. Während des langjährigen Arbeitsverhältnisses sei von Pius Im-
holz oder von anderen Verkaufsmitarbeiten nie eine erfinderische Tätig-


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Seite 20 
keit gefordert worden. Für Weiterentwicklungen sei die separate Kon-
struktionsabteilung mit rund 20 Mitarbeitenden zuständig. Diese Abteilung 
sei bereits auf oberster Organisationsstufe vom Verkauf getrennt, wie sich 
aus dem Organigramm der Beklagten ergebe. 
 
Abbildung 2: Organigramm der Beklagten per 1. Januar 2023 
«Verkauf und Marketing» und «Operations» seien nicht bloss aus Marke-
tinggründen getrennt bezeichnet worden. Vielmehr hätte der Verkauf alle 
technischen Probleme an die Konstruktionsabteilung melden müssen. So 
habe Pius Imholz die Bedürfnisse des Kunden an den Innendienst wei-
tergegeben, der dann mit der Entwicklungsabteilung entschieden habe, 
wie der Kundenbedarf umgesetzt würde und was das koste. Pius Imholz 
habe diesen Entscheid dann zurück an den Kunden gemeldet. Er habe 
als Bindeglied zwischen Kundschaft und Konstruktionsabteilung fungiert 
und keine technischen Diskussionen geführt, die über Verkaufsgespräche 
hinausgingen. 
Die patentgemässe Lehre könne nicht im Rahmen eines Kundenprojekts 
entstanden sein, sonst mangelte es bereits an der Neuheit der Erfindung. 
Die Beziehung von Pius Imholz zu den Kunden habe sich auf deren Be-
treuung beschränkt. Sobald technische Angelegenheiten gegenständlich 
waren, sei die Konstruktionsabteilung involviert gewesen. 


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Seite 21 
Die Beklagte entgegnet, dass sie bereits bei der Anstellung von Pius Im-
holz im Jahr 2008 die erkennbare Erwartungshaltung gehabt habe, dass 
Pius Imholz aufgrund seiner technischen Vorbildung und Erfahrung die 
Anforderungen der Beklagten an ihre Aussendienstmitarbeiter erfüllen 
könne. Zu diesen Erwartungen hätte insbesondere gehört, dass die Aus-
sendienstmitarbeiter im Austausch mit den jeweiligen Kunden Lösungs-
möglichkeiten für technische Probleme entwickelten und umsetzten. Hät-
te die Beklagte einen reinen Verkäufer anstellen wollen, hätte sie nicht 
Pius Imholz, sondern einen Kandidaten mit einer Ausbildung und Vor-
kenntnissen im Bereich des Marketings und Verkaufs angestellt. Pius Im-
holz sei schliesslich mit Arbeitsvertrag vom 11. August 2011 als kaufmän-
nischer und technischer Angestellter bei der Beklagten weiterbeschäftigt 
worden. Zur angeblichen Trennung zwischen Verkaufs- und Entwick-
lungsabteilung meint die Beklagte, dass sie aus Marketinggründen ihre 
Mitarbeitenden, die technische Lösungen entwickelten, als Entwicklungs-
abteilung bezeichne, was aber nicht bedeute, dass es bei der Beklagten 
eine klare Trennung zwischen Verkauf und Entwicklung gebe. 
Die technische Lehre der Streitpatentanmeldungen sei von Pius Imholz 
im Rahmen von Kundenprojekten entwickelt worden. Pius Imholz habe 
für Kundenwünsche jeweils eine erste technische Handskizze erstellt, die 
dann von der Konstruktionsabteilung der Beklagten umgesetzt worden 
sei. Die Beklagte verkaufe keine Maschinen «ab Stange», sondern indivi-
duelle Lösungen. Pius Imholz habe sich in seiner Rolle als Aussen-
dienstmitarbeiter aktiv mit technischen Lösungsvorschlägen eingebracht 
und damit einen erheblichen Einfluss auf die Produktentwicklung der Be-
klagten gehabt. Darüber hinaus sei Pius Imholz auch handwerklich tätig 
gewesen. Die Konstruktionsabteilung entwickle nicht von sich aus neue 
Produkte und Prozesse, sondern prüfe die Ideen, Lösungsvorschläge und 
Instruktionen der Aussendienstmitarbeiter und setze diese konstruktiv um. 
Technische Lösungen seien team-übergreifend entwickelt worden, aber 
stets auf die ersten technischen Lösungsvorschläge der Aussendienst-
mitarbeitenden zurückgegangen. Es genüge vorliegend, wenn die Be-
klagte zeige, dass Pius Imholz für die Betreuung von Kunden mit Wieder-
aufbereitungssystemen angestellt war und dass von Pius Imholz zumin-
dest im Sinne einer Nebenpflicht erwartet worden sei, dass er solche Sys-
teme nicht nur verkaufe, sondern auch Vorschläge für die Entwicklung 
bzw. Weiterentwicklung einbringe. 
37. 
Aus den Befragungen der derzeitigen Aussendienstmitarbeiter der Be-


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Seite 22 
klagten Marco Cammarata, Beat Marty, Eugen-Jesse Gasser, Janek Mett-
ler, Patrick Vieux und Mile Krznaric sowie dem ehemaligen und dem ak-
tuellen Leiter Konstruktion der Beklagten Peter Imhof und Patrick Zgrag-
gen als Zeugen ergibt sich hinsichtlich des Aufgabengebiets der Aussen-
dienstmitarbeitenden bei der Beklagten folgendes Gesamtbild: 
Am Anfang jedes Projekts steht ein Kundenwunsch. Dabei gibt der Kunde 
häufig vor, welches Ausgangsmaterial er hat und welches Endmaterial er 
wünscht, wobei das Ausgangs- und Endmaterial je nach Standort und 
Kundenwunsch verschieden ist. Die Aufgabe der Aussendienstmitarbei-
tenden der Beklagten besteht dann darin, dem Kunden eine Maschine 
anzubieten, die aus dem Ausgangsmaterial das gewünschte Endmaterial 
bereitstellt. Dabei sind verschiedene Personen in die Lösung dieser Auf-
gabe involviert: Ausgangspunkt bildet der Kunde, der in dieser Branche 
regelmässig selber grosses technisches Know-How mitbringt. Der Kunde 
gibt nicht nur die Anforderungen an die gewünschte Maschine vor, son-
dern trägt regelmässig auch zur Lösungsfindung bei. Auf Seiten der Be-
klagten nehmen die Aussendienstmitarbeiter die Kundenwünsche und -
vorschläge auf und suchen gemeinsam mit dem Kunden, dem Innen-
dienst, Karl Gasser und gegebenenfalls mit der Konstruktionsabteilung 
eine Lösung für den Kundenwunsch. Die gewünschte Maschine wird so-
mit in Zusammenarbeit mit verschiedenen Beteiligten entwickelt. Es geht 
dabei nicht nur darum, bestehende Maschinen leicht an die Bedürfnisse 
anzupassen und zu konfigurieren, sondern auch darum, gegebenenfalls 
auf konkreten technischen Hinweis des Aussendienstmitarbeitenden eine 
komplett neue Maschine zu bauen. Der Aussendienstmitarbeiter fertigt 
während dieses Prozesses häufig Handskizzen des Projekts an. Diese 
Handskizzen bilden die Grundlage der späteren Arbeit der Konstruktions-
abteilung, sind verschieden detailliert und enthalten in der Regel ein 
Flussschema und/oder die Anordnung von Maschinen beziehungsweise 
Komponenten. Oft geben die Aussendienstmitarbeiter die Verfahrens-
technik vor: wie müssen die Anlagen angeordnet sein, um zum ge-
wünschten Endprodukt zu kommen, was müssen die einzelnen Kompo-
nenten können und welche Dimensionen müssen sie aufweisen. Die 
Konstruktionsabteilung plant und zeichnet dann die Maschinen, prüft die 
technische Umsetzbarkeit des Projekts beispielsweise mittels Kräfteana-
lyse und fertigt die bemassten Pläne für die Produktion an. Für das End-
produkt müssen manchmal bloss einfache Änderungen vorgenommen 
werden, wie z.B. ein längeres Förderband, ein grösseres Silo, eine spie-
gelverkehrte Anordnung oder ein zusätzlicher Werkzeugkasten; manch-


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Seite 23 
mal gehen die angebotenen Lösungen aber über solche einfachen Konfi-
gurationen hinaus. 
38. 
Dieses Gesamtbild deckt sich weitgehend mit den Aussagen von Pius 
Imholz anlässlich seiner Parteibefragung. Auch in dieser Darstellung steht 
am Anfang eines Kundenprojekts ein konkretes Kundenbedürfnis. Bei den 
Kundenbedürfnissen stellen sich auch Fragen der Verfahrenstechnik. So 
schilderte Pius Imholz in einem Beispiel, dass Bernhard Kunz, Geschäfts-
führer der RZO AG Recycling Züri Oberland, bei der Asphaltaufbereitung 
ein Problem mit der Feinfraktion gehabt hätte, insbesondere dass bei sei-
ner Asphaltbrechanlage die Abluftfilter zuklebten, weil das Haftkorn an 
den Gesteinskörnungen sich verflüchtigt und den Filter verklebt habe. In 
einer Diskussion zwischen Pius Imholz und Bernhard Kunz sei dann die 
Idee mit dem Waschen entstanden. Als der Waschprozess weitere Prob-
leme bereitete, riet Pius Imholz, das Schlammwasser zu pressen. Die Lö-
sung der sich in den Kundenprojekten stellenden Probleme hat Pius Im-
holz dann zusammen mit den Kunden, mit anderen Aussendienstmitar-
beitern oder gegebenenfalls mit der Konstruktionsabteilung oder alleine 
gelöst. Auch Pius Imholz sah sich in der Pflicht, für die ihm aufgetragenen 
Kundenbedürfnisse individuelle technische Lösungen zu finden. 
39. 
Die Klägerin hob anlässlich ihres Schlussvortrags hervor, dass alle Zeu-
gen einhellig bestätigten, dass es keine ausdrückliche Weisung oder Auf-
forderung der Beklagten gegeben habe, wonach die Aussendienstmitar-
beiter zu innovativen Tätigkeiten verpflichtet seien. Weiter kämen die 
massgebenden Ideen vom Kunden und die Aussendienstmitarbeiter seien 
nicht dazu angehalten, generelle technische Problemlösungen zu finden. 
Es handle sich nicht um ein innovatives Geschäftsumfeld; Patrick Zgrag-
gen habe gesagt: «Wir erfinden das Rad nicht neu, wir optimieren». So 
würden die Kundenbedürfnisse mit bestehenden Produkten oder einer 
Kombination davon erfüllt; nur im Ausnahmefall würden kleinere Anpas-
sungen gemacht. Bei der Beklagten stünden nicht die Aussendienstmitar-
beiter im Zentrum des Lösungsfindungsprozesses, sondern es würde in-
tern der Geschäftsführer und die Konstruktionsabteilung massgebend 
mitinvolviert. Die technische Umsetzung erfolge letztlich durch die Kon-
struktionsabteilung. Was die Zeugen unter erfinderischem Tätigwerden 
verstünden, sei vielmehr übliche Verkaufsberatung: So habe Patrick 
Vieux ein Problem gelöst, indem er Produkt A mit Produkt B kombiniert 
habe; Marco Cammarata verstehe unter neuen Lösungsvorschlägen, 


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Seite 24 
Kunden darauf hinzuweisen, dass andere Kunden bereits mit neueren 
Technologien arbeiteten, z.B. mit einer Vertikalprallmühle anstatt eines 
Backenbrechers; auch Eugen-Jesse Gasser verstehe relativ einfache, be-
reits bekannte mechanischen Veränderungen, wie Magnetverschiebung, 
die Zusammenführung von Siebdecks, Transportsysteme oder die Ein-
hausung einer Maschine als eigentliche Innovationen; eine neue Anlage 
von Mile Krznaric umfasse lediglich die Kombination dreier bereits be-
kannter Elemente, nämlich eines Rollerrosts, einer Mühle und eines 
Siebkastens. Weiter habe die Befragung ergeben, dass die technisch 
besser gebildeten Mitarbeiter nicht im Verkauf, sondern in der Konstrukti-
onsabteilung arbeiten. Die von den Verkäufern erwarteten technischen 
Lösungen seien demnach bereits in den Produkten der Beklagten ange-
legt und könnten durch eine Kombination von Produkten oder mit einer 
geringfügigen Modifikation beziehungsweise Ergänzung erzielt werden. 
40. 
Nach der Würdigung sämtlicher Beweismittel ist das Gericht der Über-
zeugung, dass die Beklagte im Prozess vom Kundenwunsch zur fertigen 
Maschine mit zwei verschiedenen technischen Themenfeldern konfron-
tiert ist: erstens gilt es kundenspezifische verfahrenstechnische Aufgaben 
auf genereller Ebene zu lösen, also herauszufinden, mit welchen (Ma-
schinen-)Komponenten der Kunde vom Ausgangsmaterial zum ge-
wünschten Endmaterial gelangt. Zweitens gilt es dann diese verfahrens-
technische Lösung konkret umzusetzen und eine entsprechend geeignete 
Maschine oder Maschinenanordnung zu bauen. Während die Konstrukti-
onsabteilung den zweiten Teil übernimmt, obliegt die verfahrenstechni-
sche Problemlösung zumindest teilweise auch dem Aussendienst. Der 
jeweilige Aussendienstmitarbeiter ist bei der Lösung des verfahrenstech-
nischen Problems nicht auf sich alleine gestellt, sondern arbeitet im Ver-
bund mit dem in der Regel technisch versierten Kunden, dem Geschäfts-
führer Karl Gasser, den anderen Aussendienstmitarbeitenden sowie ge-
gebenenfalls mit der Konstruktionsabteilung zusammen. Trotz dieser Zu-
sammenarbeit muss jeder Aussendienstmitarbeiter zur Lösung des ver-
fahrenstechnischen Problems des betreffenden Kunden beitragen. Ohne 
technische Handlungsanweisungen hervorzubringen, auch wenn diese oft 
nicht patentierbar sein mögen, würde der Aussendienstmitarbeiter seinen 
arbeitsvertraglichen Pflichten nicht nachkommen, denn im vorliegenden 
Arbeitsumfeld – die von der Beklagten verkauften Maschinen sind tech-
nisch komplex und kaum je Produkte ab Stange – ist eine Verkaufsbera-
tung ohne technische Unterstützung inklusive Vorschläge zur Lösung von 
kundenspezifischen verfahrenstechnischen Problemen undenkbar. Indem 


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Seite 25 
der Aussendienstmitarbeiter (im Zusammenspiel mit den weiteren Betei-
ligten) die Maschinenkomponenten kundenspezifisch so auswählt, aus-
legt sowie gegebenenfalls sogar anders baut und zusammenstellt, dass 
der Kunde vom Ausgangsmaterial zum gewünschten Endmaterial ge-
langt, trägt der Aussendienstmitarbeiter zur verfahrenstechnischen Lö-
sung bei. Dabei ist unerheblich, ob der Aussendienstmitarbeiter im Einzel-
fall eine patentierbare Erfindung schafft oder lediglich naheliegende tech-
nische Handlungsanweisungen hervorbringt. Massgeblich ist einzig, dass 
es zur vertraglichen (Neben-)Pflicht des Aussendienstmitarbeiters gehört, 
technische Handlungsanweisungen hervorzubringen und sei dies bloss 
im Rahmen seiner Verkaufsberatung. Dies genügt, nachdem gemäss 
Art. 332 Abs. 1 OR Erfindungen unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit 
dem Arbeitgeber gehören, wenn der Arbeitnehmer sie bei Ausübung sei-
ner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 
macht. 
Zwar hat Pius Imholz bei der Entwicklung der streitpatentanmeldungsge-
mässen Lehre über das blosse Auswählen und Anordnen von (Maschi-
nen-)Komponenten hinausgewirkt, indem er vorschlug, Filterkuchen mit 
Lösungsmitteln zu behandeln und damit auch experimentell tätig wurde. 
Das spielt aber keine Rolle, da bereits das gezielte Auswählen und An-
ordnen von vorbestehenden (Maschinen-)Komponenten ein verfahrens-
technisches Problem löst und damit eine technische Handlungsanwei-
sung ist. 
Ebenfalls unerheblich ist somit auch, wie häufig die Aussendienstmitar-
beiter der Beklagten ihren Kunden «Standardmaschinen» verkaufen 
konnten. Einerseits liegt auch dem Angebot einer Standardmaschine die 
Lösung eines verfahrenstechnischen Problems zu Grunde: nämlich die 
Frage, welche Maschine das vom Kunden gewünschte Endmaterial aus 
dem gegebenen Ausgangsmaterial herstellen kann. Andererseits genügt 
es, wenn die Aussendienstmitarbeiter in ihrer Arbeitstätigkeit regelmässig 
verfahrenstechnische Probleme lösen müssen; ein hoher Anteil kann für 
eine vertragliche Nebenpflicht nicht gefordert werden16. 
Die Klägerin stützt sich für ihre abweichende Auffassung unter anderem 
auf ein Urteil des Handelsgerichts St.Gallen vom 14. März 2001.17 Dort 
war zwischen der Arbeitgeberin und dem Arbeitgeber ebenfalls strittig, ob 
 
16 Vgl. BGer, 4A_691/2011 vom 6. November 2012, E. 3.2.2. und 3.5.2; ZK OR-
STAEHELIN, Art. 332 N 7. 
17 SG GVP 2001, Nr. 41. 


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es sich bei der vom Arbeitnehmer entwickelten Erfindung um eine Aufga-
ben- oder eine Gelegenheitserfindung handelte. Der Arbeitnehmer war 
gemäss Arbeitsvertrag «Leiter Abteilung Kläranlagen und Verfahrens-
technik». Als solcher verkaufte er unter anderem die Anlagen seiner Ar-
beitgeberin. Die streitgegenständliche Erfindung betraf eine sogenannte 
«Kuchenlösevorrichtung», mit der Schlammkuchen einfacher und zuver-
lässiger vom Filtertuch abgelöst werden konnten. Das Handelsgericht 
St. Gallen verneinte eine Aufgabenerfindung, weil der Arbeitnehmer Ge-
samtanlagen für die Schlammentwässerung verkaufen sollte. Da die Ar-
beitgeberin die Kammerfilterpressen, zu denen die Kuchenablösevorrich-
tungen als Zubehör gehörten, nicht selber herstellte und nicht selber her-
stellen wollte sowie nicht vertraglich dazu verpflichtet war, diese zuge-
kauften Systeme weiterzuentwickeln, könne eine implizite Verpflichtung 
des Arbeitnehmers, die Kuchenablösevorrichtung weiterzuentwickeln nur 
dann angenommen werden, wenn die gelieferten Pressen praktisch un-
genügend wären, was sie in casu nicht waren. 
Die Erwägungen dieses handelsgerichtlichen Urteils lassen sich nicht auf 
den vorliegenden Fall übertragen. Anders als im zitierten Urteil bilden die 
Maschinen zum Ausführen des streitpatentanmeldungsgemässen Verfah-
rens das Kerngeschäft der Beklagten. Es ist vorliegend nicht so, dass die 
Beklagte die für das streitpatentanmeldungsgemässe Verfahren benötig-
ten Maschinen nicht herstellt oder nicht herstellen will. Das angerufene 
Urteil ist mithin nicht einschlägig. 
41. 
Pius Imholz traf mithin eine vertragliche (Neben-)Pflicht, seinen Kunden in 
der Verkaufsberatung zu zeigen, mit welchen (Maschinen-)Komponenten 
sie vom Ausgangsmaterial zum gewünschten Endmaterial gelangen, wo-
mit er jeweils zur Lösung eines verfahrenstechnischen Problems beitrug. 
Damit war er zum Hervorbringen technischer Handlungsanweisungen 
verpflichtet. Gegenstand der Streitpatentanmeldungen ist deshalb eine 
Aufgabenerfindung. 
42. 
Die weiteren Umstände der Anstellung von Pius Imholz vermögen an die-
sem Ergebnis nichts zu ändern. 
So hielt die Klägerin fest, dass Pius Imholz als Verkäufer im Aussendienst 
und nicht in leitender Position tätig gewesen sei. Eine sporadische Ein-
bindung in Entwicklungsprojekte sei nur in seiner Funktion als Kundenbe-


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treuer erfolgt. Es habe nicht zu seinem Aufgabenbereich gehört, den As-
phaltwiederaufbereitungsprozess zu optimieren. 
Im vorliegenden Fall spielt es keine Rolle, ob Pius Imholz in leitender Po-
sition tätig gewesen ist oder ob ihn eine Pflicht zur Optimierung des As-
phaltwiederaufbereitungsprozesses traf. Indem Pius Imholz in der Kun-
denberatung zwangsläufig technische Beiträge leisten musste, wird die 
Schwelle zum allein massgebenden Hervorbringen technischer Hand-
lungsanweisungen bereits überschritten. 
Die Klägerin macht weiter geltend, dass der Lohn von Pius Imholz 
CHF 9’150 monatlich betrage, damit alle geleisteten Überstunden und 
Überzeiten abgegolten seien und keine Provision auf abgeschlossene 
Verträge vorgesehen sei. Eine Verpflichtung zur Vornahme von Entwick-
lungs- und Erfindungsleistungen lasse sich daraus nicht ableiten. 
Die Verkaufsberatung von Pius Imholz ist ohne technische Beiträge nicht 
denkbar und für diese Verkaufsberatung wurde er unstrittig entschädigt. 
Im Übrigen spricht die Höhe seines Lohns unter den gegebenen Umstän-
den – der Lohn ist sowohl für Verkaufs- als auch für technische Berufe 
angemessen – weder für noch gegen eine Aufgabenerfindung. 
Zur Ausbildung von Pius Imholz trägt die Klägerin vor, dass er gelernter 
Landmaschinenmechaniker sei und im praktischen Bereich anhand von 
vorbestehenden Plänen technische Probleme durch Anwendung von be-
kannten Techniken gelöst habe. Bei der Umteilung in den Aussendienst 
sollte der handwerkliche Hintergrund eine hinreichende Qualität und 
Glaubwürdigkeit der Kundenberatung gewährleisten und habe nichts mit 
einer Qualifikation zur Erfindungstätigkeit zu tun gehabt. Demselben 
Zweck habe auch der «Lehrgang Rohstoffaufbereitung» gedient, der sich 
an «Betriebspersonal» gerichtet habe. Dieser Lehrgang habe nur das Er-
lernen der richtigen Anwendung von bestehenden Maschinen und Techni-
ken bezweckt und sei nicht dafür vorgesehen gewesen, die Teilnehmen-
den zur Entwicklung von technischen Lösungen zu befähigen. 
Die von Pius Imholz absolvierte Grundausbildung und seine Weiterbil-
dung zum Rohstoffaufbereiter sprechen vorliegend ebenfalls nicht gegen 
eine Aufgabenerfindung. Im Gegenteil: die Weiterbildung zum Rohstoff-
aufbereiter zielte darauf ab, das den Verkäufen zugrunde liegende Ver-
fahren besser zu verstehen und verfahrenstechnische Probleme besser 
zu erfassen und zu lösen. 


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Die Klägerin stützt sich sodann auf die Komplexität der von der Beklagten 
angebotenen Maschinen und macht geltend, dass es offensichtlich sei, 
dass die Organisation der Beklagten ein hohes Mass an Arbeitsteilung 
aufweisen müsse und die Verkäufer nicht zugleich auch Entwicklungsleis-
tungen erbrächten. 
Da es vorliegend bereits genügt, dass Pius Imholz dazu verpflichtet war, 
mit seiner Verkaufsberatung zur Lösung der verfahrenstechnischen Prob-
leme beizutragen, ist nicht vorausgesetzt, dass die Aussendienstmitarbei-
tenden Aufgaben übernehmen mussten, die jenen einer Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung gleichzusetzen sind. 
Bei der streitgegenständlichen Lehre handelt es sich folglich um eine 
Aufgabenerfindung. Das Recht auf das Patent daran gehört originär der 
Beklagten.18 Pius Imholz konnte der Klägerin das Recht auf das Patent 
mit Abtretungsvertrag vom 7. Februar 2023 somit nicht gültig übertragen. 
Die Klägerin ist nicht an den Streitpatentanmeldungen berechtigt, womit 
die Klage abzuweisen ist. 
Eventualwiderklage 
43. 
Mit der Klageantwort hat die Beklagte für den Fall der Gutheissung des 
Klagebegehrens 1 eine Widerklage auf Erstattung einer Entschädigung 
gestellt. Nach Lehre und Rechtsprechung ist eine bedingte Widerklage für 
den Fall der Gutheissung der Hauptklage (so genannte Eventualwider-
klage) zulässig.19 
Die Widerklage nach schweizerischer Zivilprozessordnung ist eine selb-
ständige Klage, die unabhängig vom Schicksal der Hauptklage ist und 
auch dann rechtshängig bleibt, wenn die Hauptklage abgewiesen wird.20 
Der Grundsatz der Selbständigkeit erfährt bei der Eventualwiderklage 
 
18 Die Mehrheit der Lehre vertritt, dass die Rechte an Aufgabenerfindungen 
originär dem Arbeitgeber zustehen, eine Minderheit verlangt eine Abtretung oder 
fingiert einen Übergang ex lege; zum Meinungsstand ZK OR-STAEHELIN, Art. 332 
N 9. 
19 LEUENBERGER in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar 
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. Zürich 2025, Art. 224 
N 2 m.w.H.; BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 54; aus der Rsp. HGer ZH, Urteil und 
Beschluss HG1700207-O vom 5. Dezember 2019, E. 2.1.5; BPatGer, Urteil 
O2021_006 vom 11. Mai 2023, E. 37 f. – «Barcode»; a.M. BSK ZPO-
WILLISEGGER, Art. 224 N 34. 
20 Statt aller BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 4 f. 


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aber eine Ausnahme; diese wird «hinfällig», wenn die Hauptklage abge-
wiesen wird.21 Die Lehre äussert sich nicht dazu, welches prozessuale 
Schicksal – Nichteintreten, Abweisung oder «nie eingereicht worden 
sein» – die «Hinfälligkeit» der Eventualwiderklage zur Folge hat. 
44. 
Eine beklagte Partei kann sich mit Eventualbegehren verteidigen, 
d.h. Begehren, die nur dann zu prüfen sind, wenn das Hauptbegehren – 
i.d.R. die vollumfängliche Abweisung der Klage – nicht durchdringt. Einen 
Einfluss auf den Streitwert und die Kosten haben die Eventualbegehren 
grundsätzlich nicht; werden übermässig viele Eventualbegehren gestellt, 
kann dies bei der Festlegung der Höhe der Parteientschädigung berück-
sichtigt werden.22 
Es rechtfertigt sich, eine Eventualwiderklage, die wegen Abweisung der 
Hauptklage nicht geprüft wird, hinsichtlich der Kostenfolgen wie ein nicht 
geprüftes Eventualbegehren zu behandeln. D.h., die Eventualwiderklage 
hat keinen Einfluss auf den Streitwert – die Streitwerte von Hauptklage 
und Eventualwiderklage werden im Falle der Abweisung der Hauptklage 
nicht zusammengezählt – und keinen Einfluss auf die Kostenverteilung, 
d.h. die Beklagte gilt in dem Fall, dass die Eventualwiderklage nicht ge-
prüft wird, nicht als teilweise unterliegend.23 
Im Dispositiv findet die Eventualwiderklage, wenn sie infolge Abweisung 
der Hauptklage «hinfällig» geworden ist, keine Erwähnung, da auf sie 
weder nicht eingetreten wird noch sie abgewiesen wird. Der von der Be-
klagten bezahlte Kostenvorschuss für die Gerichtskosten der Eventualwi-
derklage ist ihr zurückzuerstatten. 
Kosten und Entschädigungsfolgen 
45. 
Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 100’000, was die Beklagte 
 
21 BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 9, N 54; DIKE ZPO-PAHUD, Art. 224 N 29; 
RAPOLD/FERRARI-VISCA, 
Die 
Widerklage 
nach 
der 
Schweizerischen 
Zivilprozessordnung, AJP 2013 S. 387-403, S. 390; a.M. GRIEDER, Die 
Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Diss. 2016, 
RZ 248 f.: die Eventualwiderklage bleibe eine selbständige Klage, die 
Selbständigkeit komme bei Abweisung der Hauptklage aber nicht zum Tragen. 
22 BPatGer, Urteil O2020_001 vom 9. Juni 2021, E. 57 i.f. – «Injektionspen». 
23 BPatGer, Urteil O2021_006 vom 11. Mai 2023, E. 38 – «Barcode»; GRIEDER, 
a.a.O., RZ 250. 


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nicht bestreitet. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 100’000 ist die 
Gerichtsgebühr auf CHF 16’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). 
Die Klägerin ist vollumfänglich unterlegen, entsprechend trägt sie die Ge-
richtskosten und die Entscheidgebühr ist aus dem von ihr bezahlten Vor-
schuss zu beziehen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO). 
Die nach Tarif zu bestimmende Entschädigung für die berufsmässige an-
waltliche Vertretung ist unter Berücksichtigung der viertägigen Hauptver-
handlung auf CHF 24’000 zu bemessen (Art. 5 KR-PatGer). 
46. 
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), aller-
dings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädi-
gung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif über-
steigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen 
Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.24 
Für die patentanwaltliche Beratung macht die Beklagte CHF 5’480 gel-
tend, was die Klägerin nicht bestritt. 
Entsprechend ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten eine Pro-
zessentschädigung in der Höhe von insgesamt CHF 29’480 zu erstatten. 
47. 
Nur der Zeuge Christian Ebner macht für seine Zeugeneinvernahme 
Spesen oder Erwerbsausfall geltend. Er beantragt Reisespesen von 
CHF 32 und einen Erwerbsausfall von CHF 117. Dieser Betrag entspre-
che dem Lohnmodell seines Arbeitsverhältnisses, wonach er 30% des ge-
tätigten Umsatzes erhalte. Die Spesen und der Erwerbsausfall des Zeu-
gen Ebner sind durch das ihm zuzusprechende Zeugengeld von CHF 150 
abgegolten. 
Jedem Zeugen ist ein Zeugengeld von je CHF 150 zuzusprechen (Art. 13 
Abs. 1 KR-PatGer), total CHF 1’650. Es ist bis zur Höhe des von ihr ge-
leisteten Kostenvorschusses (CHF 750) aus dem von der Klägerin geleis-
 
24 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – 
«Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil 
O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, 
E. 5.5. 


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Seite 31 
teten Vorschuss zu beziehen, im weiteren Umfang (CHF 900) aus dem 
von der Beklagten geleisteten Vorschuss (CHF 4’750). Der nicht verwen-
dete Teil ihres Vorschusses (CHF 3’850) ist der Beklagten zurückzuerstat-
ten. Die Klägerin schuldet der Beklagten eine Entschädigung für die Kos-
ten der Beweiserhebungen in der Höhe von CHF 900 (Art. 95 Abs. 2 lit. c 
i.V.m. Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO). 
Endgültige Verteilung der Kosten aus dem Massnahmeverfahren 
48. 
Mit Massnahmeurteil vom 11. April 2023 (S2023_001, E. 23) hat das 
Bundespatengericht die Gerichtskosten für das Massnahmeverfahren in 
der Höhe von CHF 5’000 der Klägerin auferlegt und die endgültige Kos-
ten- und Entschädigungsregelung dem ordentlichen Verfahren vorbehal-
ten (Art. 104 Abs. 3 ZPO). 
Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 
Abs. 1 ZPO). Die Anwendung des Grundsatzes von Art. 106 ZPO für die 
endgültige Verlegung der Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen mit 
der Hauptsache rechtfertigt sich insbesondere, weil es unbillig wäre, jene 
Partei, die letztlich im Recht war, mit Kosten für eine vorsorgliche Mass-
nahme zu belasten, die in einem Verfahren mit beschränkten Beweismit-
teln (Art. 254 ZPO) und beschränktem Beweismass (Art. 261 ZPO) ange-
ordnet wurde.25 Damit folgt die Kostenverteilung des Massnahmeverfah-
rens derjenigen des ordentlichen Verfahrens. 
49. 
Die Klägerin unterliegt mit ihrer Abtretungsklage vollumfänglich. Mit dem 
vorliegenden Ausgang des Verfahrens wäre auch ihr Gesuch um vorsorg-
liche Massnahmen abzuweisen gewesen. Entsprechend ist die Ent-
scheidgebühr des Massnahmeverfahrens in der Höhe von CHF 5’000 
endgültig der Klägerin aufzuerlegen. 
Die Klägerin schuldet der Klägerin zudem eine Entschädigung für die be-
rufsmässige Vertretung im Massnahmeverfahren, die unter Berücksichti-
gung des Streitwerts im Massnahmeverfahren von CHF 50’000 in An-
wendung von Art. 5 und 6 KR-PatGer ebenfalls auf CHF 5’000 festzule-
gen ist. 
 
25 OGer BE, ZK 15 147 vom 19. Mai 2015, E. III.5. 


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Seite 32 
Die Beklagte macht keine notwendigen Auslagen für patentanwaltliche 
Unterstützung für das Massnahmeverfahren geltend. 
 
Das Bundespatentgericht beschliesst: 
1. 
Der prozessuale Antrag der Beklagten vom 20. November 2023 wird 
abgewiesen. 
2. 
Schriftliche Mitteilung mit dem nachfolgenden Urteil. 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
3. 
Die Klage wird vollumfänglich abgewiesen. 
4. 
Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 16’000. Die weiteren 
Kosten betragen CHF 1’650 für Zeugenentschädigungen. 
5. 
Die Gerichtsgebühr des Massnahmeverfahrens S2023_001 in der 
Höhe von CHF 5’000 wird endgültig der Klägerin auferlegt. 
6. 
Die Entscheidgebühr wird der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr 
geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Die Zeugenentschädigungen 
werden im Umfang von CHF 750 aus dem Vorschuss der Klägerin 
und im Umfang von CHF 900 aus dem Vorschuss der Beklagten be-
zogen. Der nicht beanspruchte Anteil ihres Kostenvorschusses wird 
der Beklagten zurückerstattet. 
7. 
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädi-
gung von CHF 35’380 für das ordentliche Verfahren und das Mass-
nahmeverfahren S2023_001 zu bezahlen. 
8. 
Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage der Protokolle 
des dritten und vierten Tags der Hauptverhandlung, des Schreibens 
von Zeuge Eugen-Jesse Gasser vom 4. Mai 2025, sowie an das Eid-
genössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechts-
kraft), je gegen Empfangsbestätigung. 
 


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Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde 
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist 
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die 
Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen 
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
St. Gallen, 28. Mai 2025 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erster Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Mark Schweizer 
MLaw Sven Bucher 
 
Versand: 02.06.2025