bpatger · O2012_010 · 2012-03-28 · de
Patentabtretung, evt. Patentnichtigkeit, Aktivlegitimation
Arbeitnehmererfindung, Legitimation (aktiv), Lizenz, Rechnungslegung

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets 
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti 
Tri b u n al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
O2012_010 
 
 
 U r t e i l v o m 2 8 . M ä r z 2 0 1 2 
Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dipl. Masch.-Ing. ETH André Georges Werner 
Richter Dr. iur. Christoph Gasser 
Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus 
Richter Dr. iur. Christoph Willi 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger 
 
 
Verfahrensbeteiligte 
 Universität Bern, Hochschulstrasse 4, 3012 Bern, 
vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini, Schellenberg 
Wittmer Rechtsanwälte, Löwenstrasse 19, Postfach 1876, 
8021 Zürich, 
Klägerin, 
 
 
 gegen 
 
 AO Technology AG (vormals Synthes AG Chur), Gra-
benstrasse 15, 7000 Chur, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Reto Mengiardi, Con-
rad Mengiardi Clavadetscher, Hartbertstrasse 1, 7000 Chur, 
Beklagte, 
 
Gegenstand 
 Patentabtretung, eventuell -nichtigkeit 
 
 


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Rechtsbegehren der Klägerin 
a) gemäss Klage (act. 2_I_1) 
(1) a) Die Beklagte sei zu verpflichten, einen hälftigen Anteil am Schwei-
zerischen Patent Nr. 683 963 kostenlos an die Klägerin abzutreten; 
b) Eventualiter sei das Schweizerische Patent Nr. 683 963 für nichtig 
zu erklären; 
(2) Es sei die Beklagte zu verpflichten, über den im Zusammenhang mit 
der Anmassung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 erzielten 
Umsatz und Gewinn umfassend Rechnung zu legen, 
insbesondere durch Angabe der einzelnen Verkäufe von Produkten, 
welche von den Ansprüchen des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 
erfasst sind, aufgeschlüsselt nach Mengen, Zeiten, Verkaufspreisen 
und Gestehungskosten sowie durch Herausgabe der Buchhaltung und 
aller Belege betreffend den Vertrieb sowie das lnverkehrbringen von 
Produkten, welche von den Ansprüchen des Schweizerischen Patents 
Nr. 683 963 erfasst sind 
sowie durch Herausgabe der Buchhaltung und aller Belege betreffend 
die Lizenzerteilung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 an Dritte 
sowie die Richtigkeit der Auskünfte durch eine unabhängige und fach-
lich ausgewiesene Revisionsstelle bezeugen zu lassen; 
(3) a) Es sei die Beklagte zu verpflichten, nach Wahl der Klägerin, die 
aufgrund des Ergebnisses der Auskunft gemäss Rechtsbegehren 
Ziff. 2 zu treffen ist, 
(i) entweder der Klägerin den Schaden zu ersetzen, welcher ihr auf-
grund der Anmassung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 ent-
standen ist, 
(ii) oder der Klägerin einen Anteil am Gewinn herauszugeben, den die 
Beklagte aufgrund der Anmassung des Schweizerischen Patents Nr. 
683 963 erzielt hat; 
b) Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine auf-
grund des Ergebnisses der Auskunft gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 
noch zu beziffernde Summe als Gegenleistung für die Abtretung der 
Erfinderrechte am Schweizerischen Patent Nr. 683 963 zu bezahlen; 
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten. 
 


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PROZESSUALER ANTRAG 
Das Verfahren sei vorab auf die Ziffern 1 und 2 des Rechtsbegehrens zu 
beschränken und es sei darüber durch Teilurteil zu entscheiden. 
 
b) Ziff. 2 gemäss Replik (act. 2_I_3) 
(2) Es sei die Beklagte zu verpflichten, über den im Zusammenhang mit 
der Anmassung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 erzielten 
Umsatz und Gewinn umfassend Rechnung zu legen, 
insbesondere durch Angabe sämtlicher Lizenz- und sonstiger Einnah-
men, die im Zusammenhang mit der Herstellung und/oder dem Ver-
trieb des USS Trauma Moduls und der dazugehörigen Klemmbacke in 
der Schweiz erzielt wurden und immer noch werden, wobei auch sol-
che Einnahmen anzugeben sind, die nicht direkt der Beklagten, son-
dern sonstigen begünstigten Personen, insbesondere der AO Stiftung 
in Chur, zufliessen; 
sowie durch Herausgabe der Buchhaltung und aller Belege, welche die 
von Rechtsbegehren Ziffer 2 Absatz 2 erfassten Einnahmen betreffen; 
sowie die Richtigkeit der Auskünfte durch eine unabhängige und fach-
lich ausgewiesene Revisionsstelle bezeugen zu lassen; 
 
Rechtsbegehren der Beklagten (act. 2_I_2): 
1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist; 
2. Unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädi-
gungsfolge, zuzüglich die zum jeweiligen Satz geschuldete Mehr-
wertsteuer, zu Lasten der Klägerin. 
 
 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 
 
Vorgeschichte und Prozessablauf 
1. 
Die Universität Bern (Klägerin) ist gemäss Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes 


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Seite 4 
über die Universität des Kantons Bern (UniG) vom 5. September 1996, in 
Kraft seit 1. September 1997, eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener 
Rechtspersönlichkeit (act. 2_I_1_02). Im Jahre 1988, d.h. im Zeitpunkt 
des behaupteten Rechtserwerbs des Streitpatents CH 683 963 durch die 
Klägerin, war sie noch keine Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
Gemäss dem damals gültigen Gesetz über die Universität des Kantons 
Bern vom 7. Februar 1954 war die Universität eine Verwaltungseinheit 
(act. 2_I_2_20) bzw. eine Verwaltungsabteilung der Erziehungsdirektion 
des Kantons Bern (vgl. die Ausführungen des damaligen Rektors der Klä-
gerin in Uni Press 125/2005, S. 36; act. 2_I_2_21). 
Die AO Technology AG (vormals Synthes AG Chur; Beklagte) ist eine Ak-
tiengesellschaft mit Sitz in Chur. Die Synthes AG Chur änderte mit Statu-
tenänderung vom 18. September 2006 ihre Firma in AO Technology AG. 
Ihr Zweck ist der Handel mit und die Förderung der Forschung und Ent-
wicklung von medizinischen Instrumenten, Implantaten und Apparaten 
bzw. deren Schulung. Sie ist bzw. war Lizenzgeberin der global tätigen 
Synthes-Gruppe mit ca. 7600 Angestellten (act. 2_I_1_03 und act. 
2_I_1_35). Die Beklagte wird von der AO-ASIF Stiftung mit Sitz in Chur 
beherrscht. Sie verwaltet insbesondere die Patent- und Markenrechte 
dieser Stiftung. Mit einer Vereinbarung vom 14. März 2006 wurde ein Teil 
der von der Beklagten gehaltenen und an die Synthes-Gruppe lizenzier-
ten Marken und Patente an Gesellschaften der Synthes-Gruppe verkauft 
(act. 2_I_2_04 und act. 2_I_2_05). Die Marke Synthes stand bis am 28. 
August 2006 im Eigentum der Beklagten bzw. der AO-ASIF Stiftung. Die 
Synthes-Gruppe führte ihren Namen und den Vertrieb ihrer Produkte un-
ter einer Markenlizenz der Beklagten. Sie, d.h. die Synthes, Inc. und die 
mit Synthes, Inc. verbundenen Gesellschaften, beherrschten nie die Be-
klagte. Die Änderung der Firma der Beklagten in AO Technology AG er-
folgte mit dem Verkauf der Rechte am Namen Synthes an die Synthes-
Gruppe (act. 2_I_2_04 und act. 2_I_2_05; act. 2_I_1_36 bis act. 
2_I_1_44). 
Die Beklagte ist Inhaberin des Patents CH 683 963 mit der Bezeichnung 
Fixateur intern (Streitpatent). Es wurde am 10. Juni 1988 angemeldet und 
am 30. Juni 1994 erteilt. Als Erfinder werden Herr Dr. med. Max Aebi und 
Herr Robert Mathys jun. genannt (act. 2_I_1_25 und act. 2_I_1_26). Es 
ist im Jahre 2008 abgelaufen (zur Erteilung des Streitpatents vgl. act. 
2_I_2_16 bis act. 2_I_2_19). 


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Herr Dr. med. Aebi war von Oktober 1984 bis Juli 1992 als Oberarzt an 
der Klinik für orthopädische Chirurgie der Klägerin öffentlich-rechtlich auf 
Kündigung angestellt. Er hatte unter anderem die Aufgabe, die Wirbelsäu-
lenchirurgie an der Klinik der Klägerin aufzubauen (vgl. act. 2_I_1_05 bis 
act. 2_I_1_10). Aufgrund seiner Habilitation im Jahr 1988 wird Herr Dr. 
med. Aebi nachfolgend als Prof. Dr. med. Aebi bezeichnet. Leiter der Kli-
nik war Prof. Dr. Reinhold Ganz, der selber erfinderisch tätig war und 
mehrfach auf Patenten der Protektor AG und der Gebrüder Sulzer AG als 
Erfinder genannt wird (vgl. act. 2_I_2_08 bis act. 2_I_2_12). 
Im Jahre 1985 wurde die AO-ASIF Stiftung (AO = Arbeitsgemeinschaft für 
Osteosynthesefragen; ASIF = Associaton for the Study of Internal Fixati-
on) gegründet. Innerhalb der Stiftung existieren verschiedene medizi-
nisch-technische Kommissionen (nachfolgend TK-System; vgl. act. 
2_I_1_11 bis act. 2_I_1_13). Im Jahre 1986 wurde im Rahmen der Stif-
tung eine Task Force Spine gebildet, die aus Prof. John Webb, Prof. Dr. 
med. Aebi und Robert Frigg bestand. Unter der Bezeichnung Universal 
Spine System (USS) bestand und besteht ein System von drei Modulen, 
d.h. einem degenerativen Wirbelsäulenmodul, einem Traumamodul und 
einem Deformitätsmodul. Dabei geht es um einen stabförmigen Längs-
träger und Elemente, bestehend aus Haken und Schrauben, zur Veranke-
rung dieses Stabes an der Wirbelsäule (vgl. act. 2_I_1_23 und act. 
2_I_1_24). 
2. 
Am 21. Juli 2006 reichte die Klägerin die vorliegende Klage mit dem ein-
gangs wiedergegebenen Rechtsbegehren beim Kantonsgericht Chur ein 
(act. 2_I_1). Die Klägerin machte insbesondere geltend, die patentge-
mässe Erfindung hätte nicht ohne massgebliche Zusammenarbeit mit ei-
nem in der Wirbelsäulenchirurgie spezialisierten Arzt (Prof. Dr. med. Aebi) 
erfolgen können. Der ebenfalls als Erfinder aufgeführte Robert Mathys 
jun. sei Maschineningenieur und habe einzig über den notwendigen tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund verfügt, um gemeinsam mit 
Prof. Dr. med. Aebi die auf die Bedürfnisse der praktischen Chirurgie ab-
gestimmte patentgemässe Erfindung zu entwickeln. Die Beklagte habe 
kein Anrecht auf den von Prof. Dr. med. Aebi gemachten Anteil an der Er-
findung, wobei die Beklagte die Erfindung eigenmächtig im Wissen um 
die Rechte der Klägerin, d.h. bösgläubig, angemeldet habe. 
Die Beklagte reichte am 16. Oktober 2006 die Klageantwort mit dem An-
trag auf Nichteintreten bzw. Abweisung der Klage ein (act. 2_I_2). Sie 


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Seite 6 
brachte insbesondere vor, die Klägerin habe einen Schadenersatzan-
spruch (wenn auch der Höhe nach unbestimmt) weder substantiiert noch 
bewiesen, womit auch der Rechnungslegungsanspruch nicht gegeben 
sei. Sie bestritt, dass der Klägerin das Recht auf das Patent als Rechts-
nachfolgerin von Prof. Dr. med. Aebi zustehe. Die Beklagte habe 1988 
nach den gesamten Umständen keinen Anlass gehabt, am Recht von 
Prof. Dr. med. Aebi zur Übertragung seines Erfindungsanteils zu zweifeln, 
was jede Bösgläubigkeit ausschliesse. Sie erhob die Einrede der Verwir-
kung. 
Die Klägerin reichte eine Replik ein, mit welcher sie Ziff. 2 des Rechtsbe-
gehrens modifizierte (act. 2_I_3), worauf die Beklagte die Duplik erstatte-
te (act. 2_I_4). 
3. 
Am 29. Juni 2007 wurden Prof. Dr. med. Aebi (act. 2_IV_20), Martin Täu-
ber (act. 2_IV_21), Prof. John Webb (act. 2_IV_22) und Robert Mathys 
jun. (act 2_IV_23) als Zeugen einvernommen, und am 18. Januar 2008 
erfolgte die Einvernahme von Dante Marchesi als Zeuge (act. 2_IV_43). 
4. 
Mit Verfügung vom 14. Februar 2008 beauftragte der Präsident des Kan-
tonsgerichts von Graubünden einen Patentanwalt in Zürich mit der Durch-
führung eines Gutachtens (act. 2_IX_13). Dieser erstattete in der Folge 
das Gutachten (act. 2_VII_6). Auf entsprechende Beschwerde hin hob die 
II. Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden mit Beiurteil vom 
16. Dezember 2009 die Beweisverfügung auf und schloss das Gutachten 
des Patentanwalts in Zürich wegen Befangenheit als Beweismittel aus 
(act. 2_X_37). Das Bundesgericht wies eine von der Klägerin gegen die-
sen Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteil vom 26. Juli 2010 ab (act. 
2_X_38). Mit Verfügung vom 1. Juli 2011 wies der Vorsitzende der II. Zi-
vilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden den Antrag, den Ge-
genstand des Verfahrens vorläufig auf die Teilfrage zu begrenzen, ob ein 
Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpatent bestehe, ab (act. 
2_IX_25). Mit Verfügung vom 3. Januar 2012 wurden die Akten zur Wei-
terführung des Verfahrens an das Bundespatentgericht überwiesen (act. 
1). Mit Eingabe vom 6. Februar 2012 stellte die Klägerin den Antrag, es 
sei der Gegenstand des Verfahrens vorläufig auf die Teilfrage zu begren-
zen, ob ein klagbarer Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpa-
tent besteht (act. 4). Die Beklagte beantragte am 15. Februar 2012 die 
Abweisung des Antrags (act. 6). Den Parteien wurde mit Schreiben vom 


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Seite 7 
7. März 2012 die Zusammensetzung des Spruchkörpers mitgeteilt 
(act. 8). 
 
Prozessuales 
5. 
Das Bundespatentgericht ist gemäss Art. 41 PatGG für die Beurteilung 
der per 1. Januar 2012 bei den kantonalen Gerichten anhängigen Verfah-
ren, welche nach Art. 26 PatGG in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, 
zuständig, sofern die Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt wurde. 
Anwendbar ist gemäss Art. 10 Abs. 2 der Richtlinien zum Verfahren vor 
dem Bundespatentgericht vom 28. November 2011 die schweizerische 
Zivilprozessordnung (SR 272). 
 
Materielles 
6. 
Die Beklagte bestritt die Aktivlegitimation der Klägerin, da die Universität 
im Zeitpunkt des behaupteten Rechtserwerbs im Jahr 1988 lediglich eine 
Verwaltungseinheit des Kantons Bern gewesen sei. Die Klägerin habe 
deshalb nicht Trägerin von Rechten sein können (act. 2_I_2 RZ 6 und 
59). Dies ist unbestritten (act. 2_I_3 RZ 6 und 59; vgl. vorne E. 1 Abs. 1). 
Die Klägerin behauptet lediglich – aber völlig unsubstantiiert, dass im 
"Zeitpunkt der rechtlichen Verselbständigung die Rechte auf die Klägerin 
übergegangen" seien, führt aber nicht aus, welche Rechte aufgrund wel-
cher Grundlage (act. 2_I_3 RZ 6; von der Beklagten in act. 2_I_4 RZ 39 
erneut bestritten). Dem im Jahr 1996 in Kraft gesetzten Universitätsge-
setz des Kantons Bern – wie auch der gestützt darauf erlassenen Univer-
sitätsverordnung und dem Universitätsstatut – kann ein Übergang solcher 
Rechte nicht entnommen werden (vgl. act. 2_I_4 RZ 116). Grundsätzlich 
handelt es sich um Rechtsfragen, und auch die Anwendung kantonalen 
Rechts untersteht an sich dem Grundsatz "iura novit curia" (Myriam A. 
Gehri/Michael Kramer [Hg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 
Zürich 2010, ZPO 57 N 6; Richard Frank/Hans Sträuli/Georg Messmer, 
ZPO, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 
1997, ZPO 58 N 3). Wie erwähnt, liegt soweit ersichtlich keine klare Be-
stimmung zu einem Rechtsübergang vor, wobei nicht mit letzter Sicher-
heit ausgeschlossen werden kann, dass möglicherweise in (allenfalls 


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Seite 8 
nicht publizierten) Regierungsratsbeschlüssen über einen entsprechen-
den Rechtsübergang befunden worden ist. In einem solchen Fall wäre 
aber die Klägerin, die über die gesetzlichen und sonstigen Unterlagen 
betreffend ihren Status und ihre Rechte verfügt, gehalten gewesen, diese 
einzureichen (Art. 52 ZPO). Die Klägerin hat in diesem Zusammenhang 
weder etwas behauptet noch entsprechende Unterlagen eingereicht. Da-
mit ist aber die Sachlegitimation der Klägerin nicht dargetan, weshalb die 
Klage schon aus diesem Grund abzuweisen ist (vgl. Thomas Sutter-
Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2012, RZ 191). 
7. 
In der Patentschrift CH 683 963 werden Dr. Max Aebi, Bern, und Robert 
Mathys jun., Bettlach, als Erfinder aufgeführt; Inhaberin ist die Beklagte 
(act. 2_I_1_26). Für den Fall, dass die Sachlegitimation der Klägerin zu 
bejahen wäre, ist zu prüfen, ob diese ein Recht an der Erfindung hat, die 
Prof. Dr. med. Aebi in der Zeit seiner Anstellung bei der Universität Bern 
(damals noch eine Verwaltungseinheit des Kantons Bern) – teilweise – 
gemacht hatte (nachfolgend E. 8). Unbestrittenermassen erfolgte die An-
meldung des Streitpatents mit Zustimmung des Miterfinders Robert 
Mathys jun. Bestritten ist, ob auch eine entsprechende Zustimmung sei-
tens von Prof. Dr. med. Aebi (oder der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgän-
gerin) vorlag (nachfolgend E. 9). 
8. 
Die Beklagte bringt vor, die Erfindungen von Mitgliedern des Lehrkörpers 
einer Universität seien in den ausgehenden 80er Jahren nicht zu den Ar-
beitnehmererfindungen gezählt worden, weil man zu dieser Zeit davon 
ausgegangen sei, dass diese nicht zum Erfinden angestellt werden (act. 
2_I_2 RZ 18 und 81 f.). Unbestritten ist, dass im Kanton Bern damals Ar-
beitnehmererfindungen durch Professoren gesetzlich nicht geregelt wa-
ren (act. 2_I_3 RZ 18 und 60). 
8.1 In den 1980er Jahren war es in der Schweiz klare und vorherrschen-
de Meinung, dass die Erfindungen von Professoren und sonstigen Mit-
gliedern des Lehrkörpers einer Universität nicht als "Arbeitnehmer"-
Erfindungen behandelt werden, weil diese in der Regel nicht zum Erfin-
den angestellt werden (Martin J. Lutz/Alesch Staehelin, Technologietrans-
fer an den schweizerischen Hochschulen, GRUR Int 1999, 219 ff., insbes. 
FN 48 mit einem anschaulichen Beispiel zur Rechtslage im Kanton Zürich 
und FN 49 zur Rechtslage vor der Gesetzesänderung von 1992 im Kan-
ton Bern; im gleichen Sinne auch Julius Effenberger, Transfer von Wis-


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Seite 9 
sen, SJZ 99 [2003] Nr. 9 S. 217 ff., 219; François Dessemontet, Die Uni-
versitätserfindungen, GRUR Int 1983, 133 ff., 139 und 141; teilweise ab-
weichend Pierre Gabus, La titularité des droits de propriété intellectuelle 
au sein des hautes écoles suisses, AJP 1992, 453 ff., 454, wo er aller-
dings einräumt, dass von der früheren Lehre eine abweichende Meinung 
vertreten worden war). Im Gegensatz zum öffentlichen Recht des Bundes 
und der Kantone enthält das Obligationenrecht seit Jahrzehnten in Art. 
332 eine Bestimmung betreffend die Rechte des Arbeitsgebers an Erfin-
dungen des Arbeitnehmers. Aufgrund dieser Bestimmung ergibt sich, 
dass gewisse Erfindungen nicht gemacht werden können, wenn sich ein 
Professor strikt an sein Pflichtenheft hält, wobei die Universität als Arbeit-
geberin wiederum an der bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit ge-
machten Erfindung – da sie nicht deren Erwerb erklärte – nicht interes-
siert war (Art. 332 Abs. 2 und 3 OR e contario). Damit ist auch auf auf-
grund der Regelung von Art. 332 OR zu schliessen, dass hier keine Ge-
setzeslücke besteht, da damals eine Regelung bestand, auch wenn sie 
von der heutigen verschieden ist. In Bezug auf das öffentliche Dienstver-
hältnis erfolgte ein Umdenken des Bundes und der Kantone betreffend 
Erfindungen, die Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit 
oder im Zusammenhang damit machen, erst viele Jahre nach dem Erlass 
des sogenannten Bayh-Dole-Act im Jahr 1980 und dessen erfolgreichen 
Umsetzung in den Vereinigten Staaten. Dieses Gesetz bestimmt, dass 
die Hochschule die Eigentumsrechte an allen Erfindungen, die mit Bun-
desmitteln unterstützt worden sind, beanspruchen kann (Lutz/Staehelin, 
GRUR Int 1999, 229 m.w.H.). In den 1990er Jahren wurden in der 
Schweiz zahlreiche Gesetze betreffend die Universitäten und Hochschu-
len geändert, so auf Bundesebene u.a. das Bundespersonalgesetz (vgl. 
Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., RZ 16 zu Art. 3; Lutz/Staehelin, GRUR Int. 
1999, 221), und beispielsweise im Kanton Bern das Universitätsgesetz 
von 1996 mit der Verselbständigung der Universität Bern sowie der Ände-
rung des Personalgesetzes von 1992 (Lutz/Staehelin, GRUR Int 1999, 
224). Im Gegensatz zum öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone 
hat der Kanton Bern erst in den 1990er Jahren in Bezug auf Status der 
Klägerin und die Frage der Erfindungen der kantonalen Mitarbeiter eine 
klare gesetzliche Regelung geschaffen. Aus diesem Grund muss das Be-
stehen einer Gesetzeslücke für die Zeit davor (vgl. act. 2_I_1 RZ 61 ff.; 
act. 2_I_3 RZ 58 ff., insbes. RZ 63) ausgeschlossen werden. 
8.2 Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang ein von der Beklagten ein-
gereichtes (nicht datiertes) Merkblatt "Patente an der Universität Bern" zu 
beachten, in dem unter anderem festgehalten wurde, dass die Universität 


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Seite 10 
keine Patente auf ihren Namen anmeldet; Patentinhaber seien daher die 
Industriepartner oder allenfalls die Forscherin oder der Forscher selbst 
(act. 2_I_4_35; act. 2_I_4 RZ 60). Die Klägerin hat sich in der Stellung-
nahme vom 27. März 2007 (act. 2_I_5) zum eingereichten Merkblatt nicht 
geäussert, womit davon auszugehen ist, dass dieses dem Rechtszustand 
im Jahre 1988 entspricht. Damit steht fest, dass auch die Klägerin im 
Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents der Auffassung war, (allfällige 
kostspielige) Patentanmeldungen gehörten nicht in den Aufgabenbereich 
einer Universität und es stünden ihr auch keine entsprechenden Rechte 
zu. 
8.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass im Jahr 1988 im Kanton Bern 
jegliche positive Rechtssetzung bezüglich Diensterfindungen fehlte und 
die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen erst in den 1990er Jahren 
geschaffen worden sind, womit kein Raum für eine Lückenfüllung besteht. 
Die Klägerin (bzw. der Kanton Bern) hat somit unter dem Titel der Dienst-
erfindungen keine Rechte am Streitpatent erworben. 
9. 
Im Sinne einer Subeventualerwägung ist auf die Vorbringen der Klägerin 
einzugehen, die Beklagte habe das Streitpatent eigenmächtig und bös-
gläubig angemeldet, da ihr respektive ihren Organen und/oder Stellvertre-
tern bekannt gewesen sei, dass Prof. Dr. med. Aebi in der massgeblichen 
Zeit eine Vollzeitanstellung bei der Universität Bern gehabt und seine Bei-
träge zur fraglichen Erfindung deshalb im Rahmen seiner Arbeitszeit ge-
leistet habe (act. 2_I_1 RZ 49 ff.; act. 2_I_3 RZ 72 ff.). Die Beklagte hielt 
fest, sie habe 1988 nach den gesamten Umständen keinen Anlass ge-
habt, am Recht von Prof. Dr. med. Aebi zur Übertragung seines Erfin-
dungsanteils zu zweifeln, was jede Bösgläubigkeit ausschliesse (act. 
2_I_2 RZ 72 ff.; act. 2_I_4 RZ 94, 113 und 136 ff.). 
9.1 Gemäss Art. 29 Abs. 1 PatG kann der Berechtigte auf Abtretung oder 
auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents klagen, wenn das Patentgesuch 
von einem Bewerber eingereicht worden ist, der gemäss Art. 3 PatG kein 
Recht auf das Patent hat. Die Abtretungsklage ist vor Ablauf von zwei 
Jahren seit dem amtlichen Datum der Veröffentlichung der Patentschrift 
anzuheben (Art. 31 Abs. 1 PatG). Die Klage gegen einen bösgläubigen 
Beklagten ist gemäss Art. 31 Abs. 2 PatG an keine Frist gebunden. Dabei 
handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die nicht unterbrochen werden 
kann (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu 31). Der Beklagte ist bösgläubig, 
wenn er wusste oder bei der gebotenen Sorgfalt wissen musste (Art. 3 


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Abs. 2 ZGB), dass er nicht der alleinige Berechtigte ist (Heinrich, 
PatG/EPÜ, RZ 3 zu 31). Die Beweislast für das Klagefundament trägt der 
an der Erfindung Berechtigte (Art. 8 ZGB; W. Stieger, in: Bertschin-
ger/Münch/Geiser, Patentrecht, RZ 11.181). Gemäss Art. 3 Abs. 1 ZGB ist 
der gute Glaube zu vermuten (BSK ZGB I-Honsell Art. 3 RZ 28 f.). Will 
der Abtretungskläger die Gutgläubigkeit des Patentinhabers bestreiten, so 
trägt er für die damit behauptete Bösgläubigkeit die Beweislast (BSK ZGB 
I-Honsell, Art. 3 RZ 30). Wer allerdings bei der Aufmerksamkeit, wie sie 
nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein 
konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen (Art. 3 
Abs. 2 ZGB; Stieger, a.a.O., RZ 12.245; BSK ZGB I-Honsell, Art. 3 RZ 
15 ff.; zum Massstab vgl. BSK ZGB I-Honsell, Art. 3 RZ 35 ff.). Gutgläu-
bigkeit fällt etwa ausser Betracht, wenn der Anmelder die Kenntnis der Er-
findung auf rechtswidrige Weise erlangt hat, zum Beispiel durch Aus-
kundschaftung, Verleitung zur Vertragsverletzung oder Missbrauch von 
anvertrautem Wissen (Art. 4-6 UWG). Hat der Patentanmelder die Erfin-
dung vom Erfinder selber oder mit dessen Zustimmung erlangt, so ist er 
nicht gutgläubig, wenn er aufgrund einer Verpflichtung zur Geheimhaltung 
bzw. Nichtverwertung der ihm anvertrauten Erfindung nicht davon ausge-
hen durfte, die Erfindung sei "frei". Eine solche Verpflichtung zur Nicht-
verwertung kann sich auch aufgrund einer stillschweigenden vertragli-
chen Nebenpflicht ergeben, so aus einem mit dem Patentanmelder ge-
schlossenen Auftrag, Werkvertrag oder Zusammenarbeitsvertrag (BGE 
77 II 263, 269 f. – Strassenhobel). Guter Glaube ist auch dann nicht ge-
geben, wenn der Patentanmelder wusste oder aufgrund der Umstände 
annehmen musste, dass der Erfinder beabsichtigte, die Erfindung zum 
Patentschutz anzumelden (zum Ganzen Stieger, a.a.O., RZ 12.246). 
9.2 Die Klägerin brachte nicht vor, die Beklagte habe auf rechtswidrige 
Weise Kenntnis von der Erfindung gemäss Streitpatent erlangt. Gemäss 
ihren eigenen Ausführungen arbeitete der Miterfinder Robert Mathys jun., 
der selbst auch im Verwaltungsrat der Beklagten war, mit Prof. Dr. med. 
Aebi zusammen, wobei sie selber davon ausgeht, es sei von einem hälf-
tigen Anteil der beiden Erfinder Robert Mathys jun. und Prof. Dr. med. 
Aebi auszugehen (act. 2_I_1 RZ 57, 74). Gemäss den Ausführungen der 
Klägerin hat Prof. Dr. med. Aebi durch seine chirurgische Tätigkeit und die 
daran anknüpfende geistige Arbeit massgeblich zur Schaffung der techni-
schen Problemlösung beigetragen (act. 2_I_3 RZ 51). Sie hält weiter fest, 
dass Prof. Dr. med. Aebi notwendigerweise die "Infrastruktur der Universi-
tätsklinik (Labor etc.)" benutzte (act. 2_I_3 RZ 49). Sie verfügte aber ne-
ben der medizinischen Infrastruktur nicht auch über die technischen Ein-


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richtungen, um die von Prof. Dr. med. Aebi eingebrachten Ideen und Er-
fahrungen konkret in den erfindungsgemässen Gegenstand umzusetzen. 
Es steht damit fest, dass die konkrete Ausgestaltung des erfindungsge-
mässen Gegenstandes und die Präsentation gegenüber dem Patentan-
walt allein durch den Miterfinder Robert Mathys jun. erfolgten (act. 2_I_1 
RZ 37; act. 2_I_2 RZ 52 ff., insbes. RZ 53: Patentanmeldungsverfahren). 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass Robert Mathys jun. bzw. die Be-
klagte aufgrund der Zusammenarbeit mit Prof. Dr. med. Aebi rechtmässig 
Kenntnis von der Erfindung, die ausschliesslich von der Beklagten tech-
nisch umgesetzt worden war, erhalten hatte. 
9.3 Auch bei einer rechtmässigen Kenntnisnahme der Erfindung kann die 
Gutgläubigkeit des Patentanmelders verneint werden, wenn ihm eine 
ausdrückliche oder stillschweigende Verpflichtung zur Geheimhaltung 
bzw. Nichtverwertung oblag. Wie erwähnt, ist die Klägerin hierfür beweis-
pflichtig (Art. 8 ZGB). Die Klägerin behauptet nicht, dass sie bzw. Prof. Dr. 
med. Aebi mit der Beklagten eine entsprechende Vereinbarung, sei es 
schriftlich oder mündlich, getroffen habe. Sie führt auch nicht aus, sie 
bzw. Prof. Dr. med. Aebi habe zu irgendeinem Zeitpunkt die Beklagte 
daraufhin hingewiesen, sie sei zur Patentanmeldung nicht berechtigt. 
Schliesslich behauptete sie auch nicht hinreichend substantiiert und er-
brachte den entsprechenden Beweis, wonach die Beklagte einerseits und 
Prof. Dr. med. Aebi andererseits stillschweigend eine Verpflichtung zur 
Nichtverwertung oder ausschliesslich gemeinsamen Verwertung des Pa-
tents als deren Miteigentümer vereinbart hätten. Sie behauptet schliess-
lich auch nicht, eine solche Vereinbarung zwischen der Beklagten und 
Prof. Dr. med. Aebi sei unter Einräumung der entsprechenden Berechti-
gung an die Klägerin geschlossen worden. In diesem Zusammenhang 
nicht von Bedeutung ist der Umstand, dass Prof. Dr. med. Aebi, wie die 
Klägerin behauptet, bei weiteren Erfindungen als Miterfinder mitwirkte, 
wobei er teilweise auch in den Patentschriften als solcher genannt wurde 
(act. 2_I_1 RZ 39 ff.). Dabei behauptet die Klägerin auch in diesem Zu-
sammenhang nicht, die Parteien hätten in Bezug auf Erfindungen, an de-
nen Prof. Dr. med. Aebi als Miterfinder mitgewirkt hatte, eine Vereinba-
rung getroffen, wonach die Patente gemeinsam angemeldet und verwer-
tet werden sollten. Insgesamt begründete und bewies die Klägerin in kei-
ner Weise ihre Behauptung, dass die Beklagte bzw. ihre Organe gewusst 
hätten bzw. hätten wissen müssen, dass Professoren über die bei Aus-
übung ihrer dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindungen nicht ohne Zu-
stimmung der Universität hätten verfügen können (act. 2_I_1 RZ 49). 


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Seite 13 
9.4 Wie erwähnt, ist der Patentanmelder auch dann nicht gutgläubig, 
wenn er wusste oder wissen musste, dass der (Mit-)Erfinder beabsichtig-
te, die Erfindung zum Patentschutz anzumelden. Die Klägerin hielt in die-
sem Zusammenhang fest, der Beklagten sei bekannt gewesen, dass Pro-
fessoren über die bei Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit gemachten 
Erfindungen nicht ohne Zustimmung der Universität, d.h. der Klägerin, 
verfügen könnten (act. 2_I_1 RZ 49; bestritten, vgl. act. 2_I_2 RZ 72). 
Auch wenn es zutreffen sollte, dass die Klägerin zusammen mit Robert 
Mathys jun. Berechtigte am Streitpatent war, behauptete sie in keiner 
Weise, sie habe als an der Erfindung Berechtigte zu irgendeinem Zeit-
punkt Schritte unternommen, um die Erfindung gemäss Streitpatent an-
zumelden. Die Klägerin behauptete ferner auch nicht, sie habe die Be-
klagte im Zeitraum der Anmeldung des Streitpatents oder unmittelbar, 
nachdem sie von der Erteilung des Streitpatents Kenntnis erhalten hatte, 
darauf hingewiesen, dass sie Mitberechtigte am Streitpatent sei. Insge-
samt steht fest, dass die Klägerin in der Zeit zwischen erfinderischer Tä-
tigkeit von Prof. Dr. med. Aebi und der Erteilung des Streitpatents in kei-
ner Weise Ansprüche gegenüber der Beklagten bzw. Robert Mathys jun. 
geltend gemacht hat. Schon allein angesichts dieses Umstandes ist es 
äusserst fraglich, ob sie der Beklagten zu Recht ein bösgläubiges Verhal-
ten vorwerfen kann, indem sie sich nicht hinreichend über die Rechte der 
Klägerin an der Diensterfindung von Prof. Dr. med. Aebi informiert habe. 
9.5 Die Klägerin macht geltend, es habe Robert Mathys jun. wie auch den 
übrigen Beteiligten klar sein müssen, dass Prof. Dr. med. Aebi seinen An-
teil an der Erfindung während seinem hundertprozentigen Arbeitspensum 
und unter Beanspruchung der universitären Infrastruktur gemacht habe 
(act. 2_I_1 RZ 51). Das in diesem Zusammenhang von der Klägerin ein-
gereichte Antragsformular der AO Stiftung für Forschungsunterstützung 
(act. 2_I_1_30) stammt, wie die Beklagte unbestrittenermassen ausführte 
(act. 2_I_2 RZ 77; act. 2_I_3 RZ 77), aus dem Jahre 2005, womit die 
Klägerin aus diesem nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Die Klägerin 
nennt als Indiz, dass der Beklagten und den von ihr beauftragten Patent-
anwälten die Problematik der Berechtigung am Streitpatent bewusst ge-
wesen sei, die Korrespondenz zwischen der Beklagten und Prof. Dr. med. 
Aebi, die, wenn es um die Anmeldung eines Patents gegangen sei, nicht 
an dessen Geschäftsadresse an der jeweiligen Universität sondern an die 
Privatadresse von Prof. Dr. med. Aebi gegangen sei (act. 2_I_1 RZ 53; 
act. 2_I_1_31). Das im Namen der Beklagten verfasste Schreiben betref-
fend geplante internationale Patentanmeldung für "spreizbares Zwi-
schenwirbelimplantat" stammt indessen aus dem Jahre 1997 (act. 


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Seite 14 
2_I_1_31), womit nicht nachvollziehbar ist, in welcher Weise dieses 
Rückschlüsse auf das Verhältnis der Parteien im Jahre 1988 erlauben 
soll. Immerhin ist dem Schreiben eine Vereinbarung zwischen Prof. Dr. 
med. Aebi und der Beklagten beigelegt, gemäss welcher Prof. Dr. med. 
Aebi als Erfinder sämtliche Rechte an der Erfindung an die Beklagte ab-
trat, wobei die Beklagte sämtliche Kosten für die Patentierung der Erfin-
dung übernahm und Prof. Dr. med. Aebi sich bereit erklärte, alle im Zu-
sammenhang mit der Erfindernennung und Übertragung der Erfindungs-
rechte notwendigen Dokumente zu unterzeichnen (act. 2_I_1_30 S. 2). 
Im Übrigen wurde die Privatadresse von Prof. Dr. med. Aebi auch auf der 
veröffentlichten europäischen Patentschrift EP 0 348 581 (gleich lauten-
des Parallelpatent zum Streitpatent) aufgeführt (act. 2_I_2_26; vgl. act. 
2_I_2 RZ 83). In der Anmeldung des Streitpatents vom 6. September 
1988 erhielt Prof. Dr. med. Aebi die Unterlagen betreffend Erfindernen-
nung (act. 2_I_1_32). Die Klägerin führte in diesem Zusammenhang nicht 
aus, Prof. Dr. med. Aebi habe gegenüber der Beklagten bzw. dem IGE 
oder dem EPA Einwände in dem Sinne erhoben, dass nicht allein die Be-
klagte, sondern auch die Klägerin am Streitpatent berechtigt sei. Dies 
lässt den Schluss zu, dass er mit der von der Beklagten vorgenommenen 
Anmeldung des Streitpatents einverstanden war, was zumindest ein Indiz 
dafür ist, dass die Beklagte in guten Treuen von ihrer Berechtigung zur 
Patentanmeldung ausgehen durfte. 
In Bezug auf die Anmeldung des Streitpatents vom 31. August 1988 (act. 
2_I_1_32 S. 2 und 3) hielt die Klägerin fest, darin werde in Bezug auf 
Prof. Dr. med. Aebi auf einen angeblich existierenden Vertrag zwischen 
ihm und dem Anmelder ohne Datumsangabe verwiesen. Das Anstel-
lungsverhältnis zur Klägerin werde verschwiegen, und es werde auch 
nicht die Universitätsadresse von Prof. Dr. med. Aebi sondern dessen 
Privatadresse genannt (act. 2_I_1 RZ 54; act. 2_I_1_32). Nachdem die 
Klägerin dieses Aktenstück eingereicht hat, ist davon auszugehen, dass 
dieses Prof. Dr. med. Aebi ordnungsgemäss zugestellt worden war. Wie 
erwähnt, wandte sich Prof. Dr. med. Aebi weder gegen die Patentanmel-
dung noch gegen die in der Anmeldung gemachten Angaben. Er erhob 
insbesondere weder gegenüber der Beklagten noch gegenüber dem EPA 
den Einwand, nicht er sondern die Klägerin sei an der Erfindung gemäss 
Streitpatent berechtigt, womit er selber nicht rechtsgültig auf seine Be-
rechtigung als Erfinder des Streitpatents habe verzichten können. Die Er-
hebung eines solchen Einwand wäre umso mehr angebracht gewesen, 
als in Bezug auf den Erfinder Robert Mathys jun. in der Anmeldung darauf 
hingewiesen wurde, dass die Beklagte das Recht auf das europäische 


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Patent erlangt habe gemäss Dienstvertrag zwischen Robert Mathys jun. 
und der Firma Mathys & Co. und gemäss Vertrag zwischen der Mathys & 
Co. und der Beklagten (act. 2_I_1_32 S. 2). 
9.6 Die vom Kantonsgericht von Graubünden einvernommenen Zeugen 
machten in diesem Zusammenhang folgende Aussagen: 
Prof. Dr. med. Aebi führte aus, es habe u.a. als Forschungsschwerpunkt 
zu seinen Pflichten während seiner Tätigkeit am Universitätsspital Bern 
gehört, eine akademische Wirbelsäulenabteilung aufzubauen und dabei 
Implantate neu zu entwickeln (act. 2_VI_20 S. 2; weitgehend überein-
stimmend act. 2_VI_21 S. 2 und act. 2_VI_43 S. 1). Er habe bereits vor 
dem Jahr 2003 gewusst, dass er als Miterfinder auf verschiedenen Paten-
ten genannt werde. Ihm sei jeweils ein Blatt unterbreitet worden, das er 
unterschrieben habe, und damit habe er die Patentrechte an die Beklagte 
abgetreten (act. 2_VI_20 S. 2/3). Auf Anweisung von Prof. Dr. med. Ganz 
sei er ab 1985 Mitglied der Wirbelsäulen-TK der AO Stiftung gewesen. 
Prof. Ganz habe Erfindungen im Zusammenhang mit Sulzer Medica ge-
macht, was dokumentiert sei. Mit Sulzer Medica seien jeweils schriftliche 
Verträge abgeschlossen worden, während seine Tätigkeit mit der AO Stif-
tung auf Handschlag beruht habe. Es sei richtig, dass er (Zeuge) auf-
grund seines Pflichtenhefts die Universität Bern über seine Erfindungen 
und Beteiligungen an Patenten hätte informieren sollen. Als junger Medi-
ziner sei er ein wenig naiv gewesen und habe dies nicht gemacht. Von 
der Universität Bern sei er damals auch nicht betreffend diese Patente 
kontaktiert worden (act. 2_VI_20 S. 3/4). Die Mängel des früheren Im-
plantatsystems seien vom Chirurgen angesprochen, und es sei die Wei-
terentwicklung skizziert worden. Robert Mathys jun. habe dann die ver-
schiedenen Lösungen technischer Art versucht, worauf diese in extenso 
diskutiert und verbessert worden seien. Durch dieses Zusammenspiel sei 
dann das neue Patent entstanden. Wenn er eine Einschätzung der Antei-
le an der Entwicklung machen müsste, so würde er sagen, dass der An-
teil des Chirurgen und jener des Ingenieurs in etwa gleichwertig gewesen 
seien (act. 2_VI_20 S. 4/5). Prof. John Webb hielt fest, im Gegensatz zu 
den bisherigen Systemen, bei denen die Schrauben und Muttern auf der 
Seite gewesen seien, habe Prof. Dr. med. Aebi diesen Zugang von oben 
kreiert. Die Rolle von Robert Mathys jun. sei es gewesen, dies in techni-
sche Diagramme umzusetzen, so dass es produziert werden konnte. Aus 
seiner Sicht sei der Beitrag von Prof. Dr. med. Aebi rund 90 % gewesen 
(act. 2_VI_22 S. 2). 


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Seite 16 
Gemäss der Aussage von Robert Mathys jun. besteht eine langjährige 
Beziehung zur Beklagten dahingehend, dass die Firma Mathys AG Li-
zenznehmerin der Beklagten sei bzw. gewesen sei. Die Mathys AG verfü-
ge über eine langjährige Erfahrung in der Erstellung von orthopädischen 
Implantaten. Prof. Dr. med. Aebi habe an der technischen Entwicklung 
des Streitpatents keinen wesentlichen Input gegeben, da es sich vor al-
lem um eine technische Weiterentwicklung gehandelt habe, an der Prof. 
Dr. med. Aebi gar nicht habe mitwirken können (act. 2_VI_23 S. 2). Nach 
seiner Erinnerung habe ihm Prof. Dr. med. Aebi auch keine Skizzen der 
neuen Entwicklung, die dann durch die Mathys AG gemacht worden sei, 
gegeben. Nach seiner Beurteilung sei nahezu 100 % des Beitrages von 
der Mathys AG gekommen. Es habe sich, wie erwähnt, um eine rein 
technologische Entwicklung gehandelt, und die Mediziner hätten lediglich 
die Mängel am Vorgängerprodukt vorgebracht (act. 2_VI_23 S. 3/4). 
Aufgrund der Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass Prof. Dr. 
med. Aebi sich selber nicht um die Patentierung der zusammen mit Ro-
bert Mathys jun. gemachten Erfindung bemüht und auch nicht die Kläge-
rin über die Patentanmeldung informiert hatte. Vielmehr hatte er gemäss 
eigenen Angaben jeweils die Patentrechte an die Beklagte abgetreten. 
Die Klägerin hat sich das Verhalten von Prof. Dr. med. Aebi unabhängig 
davon, ob es sich um eine Arbeitnehmererfindung handelt oder nicht, an-
rechnen zu lassen. Hingegen durfte die Beklagte, welche in einem Ver-
tragsverhältnis zur Mathys & Co. stand, bei welcher Robert Mathys jun. 
Arbeitnehmer war, angesichts dem von der Mathys & Co. getätigten Auf-
wand zur Weiterentwicklung der Erfindung in technischer Hinsicht davon 
ausgehen, dass sie zur Anmeldung der gemeinsam von Prof. Dr. med. 
Aebi und Robert Mathys jun. gemachten Erfindung berechtigt war. 
9.7 Entgegen den Ausführungen der Klägerin genügt für die Annahme ei-
ner Bösgläubigkeit der Beklagten der Hinweis nicht, Robert Mathys jun. 
bzw. der Beklagten habe bewusst sein müssen, dass Prof. Dr. med. Aebi 
seinen Anteil an der Erfindung nicht ausserhalb seiner klinischen Tätigkeit 
für die Beklagte habe leisten können (act. 2_I_1 RZ 51). Daraus kann 
nicht geschlossen werden, die Klägerin sei damals (1988) auch gewillt 
gewesen, eine im Rahmen der Operationstätigkeit eines Oberarztes ge-
machte Erfindung auch anzumelden. Gemäss den Vorbringen der Be-
klagten wussten alle Beteiligten aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass die 
Universität nie eigene Rechte geltend gemacht hatte, wenn eine Erfin-
dung von einem leitenden Arzt des Universitätsspitals im Zusammenhang 


O2012_010 
Seite 17 
mit orthopädischen Implantaten angemeldet worden sei (act. 2_I_2 RZ 
73). 
Die Klägerin machte in diesem Zusammenhang geltend, sie habe bereits 
in den sechziger und siebziger Jahren Erfindungen ihrer Angestellten zum 
Patent angemeldet (act. 2_I_3 RZ 18), wobei sie allerdings in keiner Wei-
se vorbrachte, entsprechende Schritte seien auch in Bezug auf die vorlie-
gende Erfindung gemacht worden. In Bezug auf die swissreg-Auszüge 
betreffend Patentanmeldungen durch die Klägerin in den sechziger und 
siebziger Jahren (act. 2_I_3_45) führte die Klägerin nicht aus, auf welche 
Weise und auf welcher Rechtsgrundlage die Universität (damals noch 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit) bzw. das Institut für angewandte Phy-
sik die Rechte an den entsprechenden Erfindungen von wem erworben 
haben sollte. Alle zehn zwischen 1977 und 1987 eingereichten Patente 
der Klägerin wurden zwischen 1977 und 1987 wegen Nichtbezahlung der 
Jahresgebühr gelöscht, so dass, wie aus den Unterlagen zu schliessen 
ist, die Universität Bern im Zeitpunkt, als das Streitpatent angemeldet 
wurde (1988), über kein gültiges Patent bzw. eine Patentanmeldung ver-
fügte (vgl. act. 2_I_4 RZ 58 f.; act. 2_I_4_34). Die von der Klägerin einge-
reichten Verzichtserklärungen des Kantons Bern datieren von 1990 (act. 
2_I_3_46; act. 2_I_3_47), lassen aber immerhin den Schluss zu, dass in 
Einzelfällen Rechte an Erfindungen ausdrücklich abgetreten worden wa-
ren. Von der Klägerin ist aber nicht dargelegt worden, dass die Beklagte 
von diesem Umstand Kenntnis hatte oder hätte haben müssen. Die von 
der Klägerin gemachten Hinweise auf die Praxis betreffend Erfindungen 
an anderen Universitäten vermögen eine Bösgläubigkeit der Beklagten 
nicht zu belegen, nachdem die Fälle nicht durchwegs vergleichbar sind 
und die Klägerin nicht darlegen konnte, dass aus einer erfinderischen Tä-
tigkeit konkret Lizenzgebühren an die Universität Bern überwiesen wor-
den waren (act. 2_I_3 RZ 29; act. 2_I_3_49 bis act. 2_I_3_51; act. 2_I_4 
RZ 76 ff.; act. 2_I_4_37). 
10. 
Zusammenfassend ist die Sachlegitimation der Klägerin nicht gegeben, 
und es steht fest, dass die Klägerin im Zeitpunkt der Patentanmeldung 
mangels gesetzlicher Grundlage nicht die Rechte am Streitpatent erwarb. 
Schliesslich gelingt es ihr nicht, die Vermutung, dass die Beklagte gut-
gläubig das Streitpatent anmeldete, umzustossen, womit Art. 31 Abs. 2 
PatG vorliegend nicht zur Anwendung kommt. Wie erwähnt, kann die 
Zweijahresfrist gemäss Art. 31 Abs. 1 PatG nicht unterbrochen werden 
(Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu 31). Nachdem das Streitpatent am 30. Juni 


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Seite 18 
1994 veröffentlicht worden war, d.h. mehr als zwölf Jahre vor Einleitung 
der Abtretungsklage (act. 2_I_1_26), ist die Frist gemäss Art. 31 Abs. 1 
PatG abgelaufen und die Abtretungsklage verwirkt. Das Rechtsbegehren 
(1)a) ist deshalb abzuweisen. 
11. 
Im Rechtsbegehren (1)b) verlangt die Klägerin als Eventualbegehren, CH 
683 963 sei nichtig zu erklären. Wie bereits ausgeführt, ist eine Bösgläu-
bigkeit der Beklagten zu verneinen. Eine allfällige Gutgläubigkeit ist in Art. 
26 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit Art. 27 PatG nicht erwähnt und eine 
Verwirkungsfrist nicht explizit vorgesehen. Die Klägerin kann vorbringen, 
es gebe hier keine Verwirkung, um damit die Verwirkungsfrist gemäss Art. 
31 Abs. 1 PatG zu umgehen. Ob Art. 31 Abs. 1 PatG auch auf Art. 26 Abs. 
1 lit. d PatG anzuwenden ist, braucht aber im vorliegenden Fall nicht ent-
schieden zu werden, da der Klägerin die Legitimation zur Geltendma-
chung der Nichtigkeit fehlt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 PatG hat der Berech-
tigte die Wahl, entweder auf Abtretung oder auf Feststellung der Nichtig-
keit zu klagen; und gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG kann auf Nichtigkeit 
klagen, wer auch zur Abtretungsklage nach Art. 29 Abs. 1 PatG berechtigt 
wäre (Fritz Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hg.], Schweizerisches 
und europäisches Patentrecht, Basel et al. 2002, Rz. 18.29). Der Folge-
rung der Klägerin (act. 2_I_1 Rz. 85), dass sie damit auch vorliegend zur 
Nichtigkeitsklage berechtigt ist, kann jedoch nicht gefolgt werden, da sie 
die Miteigentümerschaft der Beklagten nicht bestreitet. Da sich die Wir-
kung einer gestützt auf Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG (auch in Verbindung mit 
Art. 27 PatG) gutgeheissenen Klage auf einen oder mehrere Ansprüche 
des (hier) erteilten Patents als Ganzes richtet, fehlt der Klägerin, die "nur" 
Miteigentümerin ist, die alleinige Berechtigung an einer solchen Klage. 
Somit kann Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG unabhängig von der Gut- oder Bös-
gläubigkeit der Beklagten nicht zu Anwendung gelangen. 
Ohnehin aber erscheint ein Interesse der Klägerin an der Nichtigkeitskla-
ge nach dem Ablauf des Patents CH 683 963 im Jahr 2008 als nicht mehr 
gegeben, da das Interesse an der Nichtigkeitsklage noch im Zeitpunkt 
des Urteils vorhanden sein muss (BGE 109 II 165, 167; Herbert Wohl-
mann, in: Baker & McKenzie [Hg.], Schweizerische Zivilprozessordnung 
[ZPO], Bern 2010, ZPO 242 N 5). Zwar kann das Interesse an der Nich-
tigkeitsklage gegen ein schon erloschenes Patent weiterhin bestehen, 
etwa wenn der Patentinhaber gegen den Nichtigkeitskläger für die Patent-
laufzeit noch Ansprüche vorbringen könnte (BGE 109 II 165, 167 f.; Hein-
rich, PatG/EPÜ, Art. 28 N 5, m.w.H.). Das vorliegend von der Klägerin 


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Seite 19 
vorgebrachte Interesse (siehe act. 2_I_1 Rz. 87: "Sie [die Klägerin] hat 
mithin einzuschreiten, wenn sich eine private Unternehmung bei der Klä-
gerin mitentwickelte Erfindungen anmasst und diese ohne Rücksprache 
mit der Klägerin patentieren lässt und das Patent daraufhin kommerziell 
ausbeutet") fehlt jedoch mindestens nach dem Erlöschen des Patents. 
Damit ist auch das Rechtsbegehren (1)b) abzuweisen. Sind aber die 
Rechtsbegehren (1)a) und (1)b) abzuweisen, besteht keine Grundlage für 
den Schutz der Rechtsbegehren (2) und (3), womit auch diese abzuwei-
sen sind. Nachdem die Klägerin ein unbefugtes Verwerten des Streitpa-
tents durch die Beklagte nicht nachgewiesen hat, besteht auch kein Be-
seitigungsanspruch aus UWG. 
 
Kosten und Entschädigungsfolgen 
12. 
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 
Sie hat auch die Kosten des kantonalen Verfahrens von CHF 33'642.45 
zu tragen, die gemäss Verfügung des Kantonsgerichts von Graubünden 
(act. 1) vorläufig je zur Hälfte von den Parteien bezogen worden waren. 
Die Klägerin ist deshalb zu verpflichten, der Beklagten den Betrag von 
CHF 16'821.20 zu ersetzen. 
13. 
Zudem hat die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung zu ent-
richten. 
14. 
Den Streitwert bezifferte die Klägerin mit CHF 8'000.00 klar übersteigend, 
wobei sie festhielt, eine genauere Schätzung des Streitwerts werde ihr 
nach Einsichtnahme in die von der Beklagten zu edierenden Akten mög-
lich sein (act. 2_I_1 RZ 3; act. 2_I_3 RZ 5). Die Beklagte machte unter 
Hinweis auf Aussagen der Klägerin in der Öffentlichkeit (act. 2_I_2 RZ 5; 
act. 2_I_2_2; act. 2_I_2_3) geltend, bei der vorliegenden Streitsache sei 
von einem Streitwert in ein- bis zweistelliger Millionenhöhe auszugehen. 
Nachdem es sich um ein Schutzrecht von erheblicher Bedeutung handelt, 
erscheint es angemessen, den Streitwert auf CHF 1'000'000.00 festzu-
setzen. 
 


O2012_010 
Seite 20 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
1. 
Die Klage wird abgewiesen. 
2. 
Die Gerichtsgebühr für das bundespatentgerichtliche Verfahren wird fest-
gesetzt auf CHF 50'000.00. 
3. 
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der 
Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 110'000.00 bezogen. Der Rest-
betrag wird der Klägerin zurückerstattet. 
4. 
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten den Betrag von CHF 
16'821.20 zu ersetzen. 
5. 
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Prozessentschädigung 
von CHF 70'000.00 zu bezahlen. 
 
Dieses Urteil geht an: 
– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) 
– die Beklagte (mit Gerichtsurkunde) 
– das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit 
Gerichtsurkunde) 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 


O2012_010 
Seite 21 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
St. Gallen, 28.03.2012 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
 
 
 
Erster Gerichtsschreiber 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
 
 
lic. iur. Jakob Zellweger 
 
 
Versand am 28.03.2012