bpatger · S2015_003 · 2015-08-05 · de
Abtretungsklage, vorsorgliche Massnahmen
Örtliche Zuständigkeit international, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch), Dringlichkeit

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti
Tri b u n al fed eral d a p aten tas
F ed eral P aten t Co u rt




S2015_003


U r t e i l v o m 5 . A u g u s t 2 0 1 5
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden


Verfahrensbeteiligte
A.,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und
Rechtsanwältin Delia Fehr-Bosshard,

Kläger


gegen

B. AG,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jörg Walther und
Rechtsanwältin Pia Gössi,

Beklagte

Gegenstand
Abtretungsklage / Vorsorgliche Massnahmen



S2015_003
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Der Präsident zieht in Erwägung:
1.
Prozessgeschichte
1.1 Mit Eingabe vom 25. Juni 2015 machte der Kläger eine Abtretungs-
klage (Prozess Nr. O2015_009) sowie das vorliegende Massnahmebe-
gehren (Ziffern 8 bis 10) rechtshängig und stellte folgende Anträge:
"1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentanmeldungen EP 111 (Anmelde-
Nr. 121) und EP 222 (Anmelde-Nr. 232) innert zehn Tagen ab Rechtskraft
des Urteils auf den Kläger zu übertragen.
2. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustel-
len, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldun-
gen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht.
3. Die Beklagte sei zu verpflichten, alle auf den Patentanmeldungen nach
Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-
Anmeldungen WO 333 und WO 444, innert zehn Tagen ab Rechtskraft des
Urteils auf den Kläger zu übertragen.
4. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 3, sei festzustel-
len, dass alle auf den Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 1 basie-
renden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-Anmeldungen WO 333
und WO 444, alleine dem Kläger zustehen.
5. Die Beklagte sei zu verpflichten, in den PCT-Anmeldungen WO 333 und
WO 444 die Löschung des Eintrags von C. und D. als Miterfinder innert
zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu beantragen.
6. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 5, sei festzustel-
len, dass C. und D. nicht Miterfinder der Patentanmeldungen nach Rechts-
begehren 5 sind.
7. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger innert zehn Tagen ab Rechts-
kraft des Urteils alle im Zusammenhang mit den Patentanmeldungen ge-
mäss Rechtsbegehren 1 und 3 stehende Korrespondenz mit den zuständi-
gen Anmeldestellen auszuhändigen.
8. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens
die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1




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und 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigen-
tum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen.
9. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens an
den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 inhaltliche Ände-
rungen vorzunehmen, ohne dem Kläger wenigstens 15 Arbeitstage vorab
schriftlich Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern oder gerichtliche Si-
cherungsmassnahmen zu beantragen.
10. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 seien als vorsorgliche
Massnahme zu erlassen, jeweils mit Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 5'000 gemäss Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. b. ZPO sowie
der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-
fügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu versehen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der Patentan-
waltskosten, zulasten der Beklagten."
1.2 Das
ordentliche
Verfahren
wird
unter
der
Prozessnummer
O2015_009 weitergeführt.
1.3 Die Massnahmeantwort erfolgte mit Eingabe vom 30. Juli 2015, wo-
mit die Beklagte Abweisung des Massnahmebegehrens beantragte, wo-
bei über die Kostenfolgen mit der Hauptsache zu entscheiden sei, even-
tualiter unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers.
2.
Prozessuales
2.1 Der Kläger, eine natürliche Person, hat seinen Wohnsitz in Deutsch-
land. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Es
handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt.
Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG
nach dem EPÜ bzw. dem Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Ertei-
lung
eines
europäischen
Patents
(Anerkennungsprotokoll,
SR
0.232.142.22; Art. 164 EPÜ und Art. 11 Abs. 1 Anerkennungsprotokoll).
Die Anmelderin der europäischen Patentanmeldung mit Sitz in einem Ver-
tragsstaat des EPÜ ist vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu ver-
klagen (Art. 2 Anerkennungsprotokoll). Dies gilt auch für vorsorgliche
Massnahmen (Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ). Das Bundespa




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tentgericht ist daher für die vorliegende Streitigkeit örtlich und sachlich
zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG).
2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.
3.
Parteivorbringen
3.1 Der Kläger macht geltend, er habe sich im September 2009 als Pri-
vatperson intensiv mit der Wärmeaustausch-Technologie auseinanderge-
setzt und in dieser Zeit ein innovatives Wärmetauschsystem erfunden.
Am 8. September 2009 hätten er (für seine Einzelfirma G. Ltd.) und die
Beklagte (für "H. Group, on behalf of itself and its direct and indirect affili-
ates and subsidiaries") ein "Confidential Disclosure Agreement" unter-
zeichnet. Dieses sollte ihm erlauben, der Beklagten sein geheimes und
proprietäres technisches Wissen mit Blick auf eine entsprechende Ge-
schäftsbeziehung offen zu legen.
Es hätten eine Reihe von Meetings zwischen dem Kläger und Repräsen-
tanten der Beklagten bzw. der H.-Gruppe stattgefunden, wobei es darum
gegangen sei, das innovative Wärmetauschsystem durch den Kläger of-
fenzulegen und die Idee zu diskutieren, aus dieser neuartigen Technolo-
gie in der H.-Gruppe Produkte zu entwickeln und weltweit zu vermarkten.
Ferner hätten die Parteien über mögliche Beratungsaufgaben des Klä-
gers im Bereich Geschäfts- und Unternehmensentwicklung verhandelt,
vorwiegend der H.-Gruppe in den USA. Andererseits hätten die Parteien
in diesen Treffen besprochen, wie die Beklagte den Kläger vertraglich an
sich binden und unter welchen Bedingungen die Beklagte die Nutzung
des vom Kläger hervorgebrachten innovativen Wärmetauschsystems für
sich sichern könnte. Aus den Besprechungen hätten sich Eckwerte eines
anzustrebenden Vertragsverhältnisses ergeben. Der eine Vertrag sollte
die Kompensation des Klägers für sein geistiges Eigentum regeln, der
andere die Beratertätigkeit des Klägers für die Beklagte. Die Beklagte ha-
be sodann den sofortigen Beginn der Zusammenarbeit vorerst ohne Ver-
trag vorgeschlagen und der Kläger habe sich darauf eingelassen.
Mit Aufnahme der Beratertätigkeit für die Beklagte habe der Kläger eine
erste Patentanmeldung ausgearbeitet. Diese habe der Kläger an einem
Meeting am 6. Dezember 2011 in Düsseldorf mit





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E. besprochen und anschliessend bis zum 16. Januar 2012 finalisiert. Da
weiterhin kein formeller Vertrag zwischen der Beklagten und dem Kläger
bestanden habe, habe E. dem Kläger am 24. Januar 2012 eine einseitige
Erklärung mit dem Titel "Memorandum of Understanding" unterbreitet.
Diese einseitige Erklärung habe die Unterschrift von E. getragen unter
der "I." – eine Gruppengesellschaft der Beklagten – datiert vom 19. Janu-
ar 2012. Die Beklagte (bzw. die B-Gruppe) habe damit darauf abgezielt,
dass die J. AG diese erste Patentanmeldung trotz Fehlens einer vertragli-
chen Abrede bis auf weiteres treuhänderisch in eigenem Namen habe
einreichen können.
Das erwähnte Memorandum habe klargestellt, dass die Ermächtigung der
Beklagten zur treuhänderischen Patentanmeldung in eigenem Namen nur
unter der resolutiven Bedingung des Vertragsschlusses über einen allfäl-
ligen Kauf oder eine Lizenzierung gelten sollte. Falls der Vertrag nicht bis
20. Februar 2012 zustande kommen sollte, habe sich die Beklagte ver-
pflichtet, die Anmeldung – ohne weitere Bedingung – auf den Namen des
Klägers zu überschreiben.
Von Bedeutung sei, dass der Kläger – als unbestrittenermassen einziger
Erfinder – in der Beschreibung zu Patentanmeldung 1 die erfinderischen
Überlegungen, welche später zu den Patentanmeldungen 2 und 3 hätten
führen sollen, bereits manifest gemacht habe. Namentlich habe er bereits
in der Beschreibung der Patentanmeldung darauf hingewiesen, dass das
Wärmetauschelement auch mittels Lamination hergestellt werden könne.
Obschon über die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen der
Beklagten und dem Kläger keiner der vorgesehenen Verträge zustande
gekommen sei, hätten sich die Parteien immerhin über das Beraterhono-
rar des Klägers geeinigt. Die Beklagte habe die monatlich gestellten
Rechnungen des Klägers jedoch in den meisten Fällen nur auf wiederhol-
te Mahnung hin gezahlt. Die Zahlungen für die Tätigkeiten des Klägers
zwischen Juni und Oktober 2014 seien dann gänzlich ausgeblieben. Ins-
besondere auch die Arbeiten des Klägers, zusammen mit dem Patentan-
walt der Beklagten, C., um die streitgegenständlichen Patentanmeldun-
gen 2 und 3 vorzubereiten, seien bis heute unbezahlt geblieben.
Die Parteien hätten in der Folge weiter über zwei Verträge verhandelt,
entsprechend der im Memorandum von der Beklagten zugesicherten
Konzeption. Neben einem Vertrag bezüglich die Beratertätigkeit des Klä-




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gers sei ein Vertrag zur Nutzung der klägerischen proprietären Technolo-
gie zur Debatte gestanden. Der Kläger habe der Beklagten am 15. Feb-
ruar 2012 seine diesbezüglichen Vorstellungen in einem Dokument dar-
gelegt. Parallel zu den Vertragsverhandlungen habe sich der Kläger Ge-
danken gemacht, wie der Schutzgegenstand der Patentanmeldung 1 er-
weitert werden könnte, so dass eine Umgehung durch Konkurrenten
möglichst hätte verhindert werden können. Dabei habe er sich zunutze
gemacht, was er bereits in der Beschreibung zu Patentanmeldung 1 ma-
nifest gemacht habe. Am 6. Mai 2013 habe der Kläger der Beklagten ent-
sprechende Erweiterungen der ursprünglichen Patentanmeldung 1 vor-
geschlagen. Der Kläger sei dabei vom Wortlaut der Patentanmeldung 1
ausgegangen und habe diesen in der Weise erweitert, dass in den
Schutzbereich seiner Erfindung explizit auch Wärmetauscherelemente
fallen sollten, deren Platten mit einem Film überzogen würden, um so die
– luftdichten aber wasserdampfdurchlässigen – Poren zu versiegeln.
Der interne Patentanwalt der Beklagten, C., habe nach einer Diskussion
mit dem Kläger in der Folge zwei Szenarien für die Anmeldestrategie vor-
gelegt. Angesichts des Umstands, dass die Beschreibung des Klägers in
Patentanmeldung 1 die vorgeschlagene erweiterte Patentanmeldung be-
reits vorweggenommen habe, habe das Risiko bestanden, dass die Pub-
likation von Patentanmeldung 1 mit Blick auf diese Erweiterung neuheits-
schädlich sein könnte. Ausdrücklich habe der Patentanwalt der Beklagten
auf das frühestmögliche Publikationsdatum der Patentanmeldung 1 am
20. Juli 2013 hingewiesen.
Die Beklagte, vertreten durch E., habe dem Kläger am 16. Mai 2013 am
Flughafen Zürich mündlich die einseitige Beendigung des Beraterverhält-
nisses in Aussicht gestellt. Der Kläger habe sich darüber erstaunt gezeigt
und darauf hingewiesen, dass die Beklagte sich damit die Möglichkeit
nehmen würde, die vom Kläger entwickelte Wärmetauschertechnologie
und das zugehörige geistige Eigentum zu nutzen. Die Beklagte habe es
sich dann nochmals anders überlegt. Mit Email vom 20. Mai 2013 habe E.
den Kläger wissen lassen, dass er ein Gespräch mit F. (Präsident des
Verwaltungsrats der H.-Gruppe) geführt habe, woraus sich ergeben habe,
dass die Beklagte nach wie vor an dieser Technologie interessiert sei.
Daraufhin habe E. den raschen Abschluss eines diesbezüglichen Ver-
trags vorgeschlagen. Der Kläger habe diesen Vorschlag zurückhaltend
aufgenommen und zum Ausdruck gebracht, dass er am





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Konzept von zwei Verträgen, wie vom Memorandum von der Beklagten
zugesichert, festhalten wolle. Der Kläger habe darauf hingewiesen, nicht
nur die Beratertätigkeit, sondern auch die Bedingungen, unter welchen
die Beklagte das geistige Eigentum des Klägers habe nutzen dürfen, ver-
traglich geregelt werden müssten.
Am 23. Mai 2013 habe der Kläger der Beklagten eine Übersicht seiner
Vorstellungen für das bisher zwischen den Parteien verhandlungsgegen-
ständliche "Consulting Agreement" und das "Cooperation Agreement" un-
terbreitet. Die Beklagte habe darauf nicht reagiert. Zwischenzeitlich habe
die Beklagte aber das Beraterhonorar des Klägers für die Monate Januar
und Februar 2013 beglichen. Mit Email vom 14. Juni 2013 an E. habe
sich der Kläger für die Begleichung dieser Rechnungen bedankt und sich
im Weiteren besorgt darüber gezeigt, dass die Beklagte offenbar keinen
klaren Plan habe bezüglich des unternehmerischen Ziels seiner Berater-
tätigkeit. Der Kläger habe darauf hingewiesen, dass er es jedenfalls als
prioritär ansehe, die ergänzende Patentanmeldung vor Ende Juni einzu-
reichen. Damit er (bzw. seine G. Ltd.) diese erweiterte Anmeldung in Ab-
stimmung mit der Patentanmeldung 1 vor deren Publikation einreichen
könnte, habe er die umgehende Rückübertragung der Patentanmeldung
1 verlangt. Der Überschreibung der Patentanmeldung 1 durch die Beklag-
te auf den Kläger habe die Beklagte allerdings nicht zugestimmt. Vielmehr
habe sie darauf hingewirkt, dass der Kläger weiterhin im Glauben geblie-
ben sei, doch noch mit der Beklagten ins Geschäft zu kommen.
Das Verhalten der Beklagten habe dem Kläger Anlass zur Sorge gege-
ben, dass die Beklagte die von ihm vorgeschlagene erweiterte Patentan-
meldung womöglich unabhängig von ihm in eigenem Namen vornehmen
könnte. Der Kläger habe daraufhin den erstunterzeichneten Anwalt kon-
taktiert. In der Folge habe dieser am 28. Juni 2013 die Beklagte schriftlich
aufgefordert, dem Kläger uneingeschränkt zu allen Unterlagen betreffend
die eingereichte Patentanmeldung 1 Zugang zu gewähren. Zudem sollte
die Beklagte alles erforderliche vornehmen, um dem Kläger die Anmel-
dung der erweiterten Patentanmeldung zu ermöglichen. Dies habe zu ei-
nem Treffen zwischen der Beklagten (vertreten durch E. und Patentanwalt
C.) und dem Kläger in den Räumlichkeiten des erstunterzeichneten An-
walts am 9. Juli 2013 in Zürich geführt. Die Beklagte habe ihr Interesse
an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Kläger bekräftigt. Die Beklag-
te habe anerkannt, dass die Erfindung, welche Gegenstand der erweiter-
ten Patentanmeldungen 2 und 3





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werden sollte, allein vom Kläger gemacht worden sei. Die entsprechend
erweiterten Patentanmeldungen sollten von der Beklagten bis spätestens
am 20. Juli 2013 treuhänderisch eingereicht werden, wobei vorausgesetzt
worden sei, dass im Nachgang dazu innert 14 Tagen die Beklagte und
der Kläger einen Vertag (einschliesslich Kompensationsregelung) betref-
fend Übertragung der Eigentumsrechte an den erweiterten Patentanmel-
dungen sowie betreffend Beratungstätigkeit des Klägers abschliessen
sollten. Der zusammengefasste Inhalt der anlässlich des Treffens vom
9. Juli 2013 getroffenen Vereinbarung sei vom erstunterzeichneten Anwalt
per Email vom 10. Juli 2013 der Beklagten unterbreitet worden und sei
von dieser unter Anbringung von Kommentaren zu zwei Punkten glei-
chentags bestätigt worden. Entsprechend dieser Korrespondenz habe der
Kläger zusammen mit dem Patentanwalt der Beklagten (C.) im Rahmen
von einem Treffen am 15.-17. Juli 2013 die Erweiterung zur Patentanmel-
dung 1 ausgearbeitet. Allerdings habe sich die Einreichung der Anmel-
dung durch die Beklagte hinausgezögert. Es habe die Publikation von Pa-
tentanmeldung 1 gedroht, welche hinsichtlich der geplanten, erweiterten
Patentanmeldung ja neuheitsschädlich gewesen wäre. Zur Sicherung
seiner immaterialgüterrechtlichen Schutzposition und angesichts des
Umstands, dass die Beklagte ihn über das konkret vorgesehene Einrei-
chungsdatum im Dunkeln gelassen habe, habe der Kläger für die Erwei-
terung von Patentanmeldung 1 mit Prioritätsdatum vom 19. Juli 2013 in
seinem eigenen Namen eine Patentanmeldung in den USA eingereicht.
Die Beklagte habe das am Treffen vom 9. Juli 2013 dem Kläger zugesi-
cherte späteste Anmeldedatum vom 20. Juli 2013 tatsächlich verstreichen
lassen. Die Anmeldung der Beklagten sei erst zwei Tage später erfolgt,
nämlich am 22. Juli 2013. Die Erweiterung zu Patentanmeldung 1 habe
die Beklagte in zwei neue Europäische Patentanmeldungen gefasst (Pa-
tentanmeldungen 2 und 3).
Als unbestrittenermassen einziger Erfinder sei für beide Anmeldungen der
Kläger benannt worden. Mit jeder dieser beiden Anmeldungen habe die
Beklagte das Memorandum vom 19. Januar 2012 eingereicht. Damit ha-
be die Beklagte gegenüber dem Europäischen Patentamt explizit bestä-
tigt, dass sie auch diese beiden Anmeldungen bloss treuhänderisch vor-
genommen habe.
Die Parteien hätten in der Folge versucht, doch noch eine vertragliche
Regelung ihrer Rechtsbeziehung und insbesondere auch bezüglich der
von der Beklagten treuhänderisch angemeldeten Patentanmeldungen zu
erzielen. Mit Brief vom 27. November 2013 habe der Kläger E.


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angezeigt, dass er die Vertragsverhandlungen als gescheitert ansehe. Mit
demselben Brief habe der Kläger von der Beklagten die Übertragung der
drei europäischen Patentanmeldungen 1, 2 und 3 innert 14 Tagen ver-
langt, die Unterlassung der Nutzung seiner von diesen drei Patentanmel-
dungen beanspruchten Erfindungen und des zugehörigen proprietären
Know-hows, die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Geheimhaltung
gemäss der vereinbarten Geheimhaltungsvereinbarung sowie die Bezah-
lung der noch ausstehenden Beraterhonorare für die Monate Juli bis Ok-
tober 2013. Auch diesen Brief habe die Beklagte unbeantwortet gelassen.
Durch anwaltliches Schreiben vom 6. Januar 2014 sei der Beklagten wie-
derum eine Frist von 14 Tagen für die Übertragung der in Frage stehen-
den drei Patentanmeldungen angesetzt worden. Auf dieses Schreiben hin
habe sich die Beklagte (vertreten durch E.) erst mit Email vom 24. Januar
2014 beim Kläger gemeldet und im Namen der Beklagten darauf hinge-
wiesen, wegen eines Umzugs den Brief des Rechtsvertreters des Klägers
erst verspätet erhalten zu haben. Mit seiner Email-Antwort vom 27. Janu-
ar 2014 habe der Kläger die Frist zur Übertragung der drei Patentanmel-
dungen auf den 31. Januar 2014 verlängert. Am 29. Januar 2014 habe
alsdann ein Telefonat zwischen dem Kläger und der Beklagten stattge-
funden. Die Beklagte habe darin ihre Bereitschaft, die Patentanmeldung 1
an den Kläger zu übertragen, bestätigt. Was die Patentanmeldungen 2
und 3 anbelangt habe, habe die Beklagte deren Übertragung an die Be-
dingung geknüpft, dass der Kläger und die Beklagte sich vorab über die
Bedingungen einer Nutzungslizenz einigten.
Es seien wiederum Verhandlungen zwischen den Parteien erfolgt. Am
1. April 2014 habe eine Kommunikation der Rechtsvertreter der beiden
Parteien über die Übertragung der in Frage stehenden Patentanmeldun-
gen auf den Kläger eingesetzt. Es habe sich abgezeichnet, dass die Be-
klagte zur Abtretung aller drei Patentanmeldungen nur dann bereit wäre,
wenn sie im Gegenzug vom Kläger die Nutzungsrechte für die infrage
stehende Technologie eingeräumt erhielte. Die Beklagte habe sich ab
diesem Zeitpunkt auf den Standpunkt gestellt, rechtsgeschäftlich Eigen-
tümerin der Patentanmeldungen 2 und 3 geworden zu sein, da zumindest
die Patente Nr. 2 und 3 von B. gemeinsam mit ihrer Klientschaft entwi-
ckelt worden seien, wobei der Kläger als Beauftragter einer Auftragsent-
wicklung für seine Aufwände durch die Beklagte entschädigt worden sei.



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Der Kläger bestreite, dass eine rechtsgeschäftliche Übertragung des Ei-
gentums an den Patentanmeldungen 2 und 3 auf die Beklagte jemals
stattgefunden habe oder die Beklagte anderweitig daran berechtigt wäre.
Derweil habe die Übertragung der Patentanmeldung 1 höchste Priorität
für den Kläger gehabt, da die Frist für die territoriale Ausdehnung ange-
standen sei. Die Beklagte sei nicht bereit gewesen, eine Abtretungserklä-
rung zu Patentanmeldung 1 abzugeben, ohne in den Abtretungsvertrag
eine Klausel 2 einzuführen, welche die Patentanmeldungen 2 und 3 aus-
drücklich aus dem Geltungsbereich des Abtretungsvertrags ausgeklam-
mert und festgehalten habe, dass die Parteien über ein "licensing agree-
ment" zu diesen beiden Patentanmeldungen verhandeln sollten. In der
Folge habe die Beklagte aber strikt auf ihrem Eigentumsrecht an den Pa-
tentanmeldungen 2 und 3 beharrt, was selbstredend Lizenzverhandlun-
gen zum Vornherein verunmöglicht hätten.
Ein "Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights" sei
schliesslich am 5. Mai 2014 von der J. AG unterzeichnet worden. Der
Kläger sei nun fürs erste in der Lage gewesen, aufgrund dieses Abtre-
tungsvertrags bei den betroffenen Ämtern die Patentanmeldung 1 auf
sich übertragen zu lassen.
Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 sei die Beklagte zur Übertragung der Pa-
tentanmeldungen 2 und 3 aufgefordert worden. Per Email vom 10. Juni
2014 habe die Beklagte diese Übertragung verweigert. Der Kläger habe
die Beklagte darauf hingewiesen, für denselben Erfindungsgegenstand,
wie von den Patentanmeldungen 2 und 3 beansprucht, eine zeitlich priori-
täre Anmeldung in den USA eingereicht zu haben. Die Beklagte habe da-
raufhin in Aussicht gestellt, jede Beeinträchtigung ihrer (vom Kläger be-
strittenen) Eigentümerstellung bezüglich der Patentanmeldungen 2 und 3
zu bekämpfen.
Im November 2014 habe der Kläger festgestellt, dass die J. AG, welche
seitens der Beklagten das "Agreement for Assignment of Intellectual Pro-
perty Rights" am 5. Mai 2014 unterzeichnet habe, an selbigem Datum gar
nicht mehr existiert hätte. Per Fusionsvertrag vom 19. Februar 2014 seien
nämlich alle Aktiven und Passiven der I AG, einschliesslich der drei streit-
gegenständlichen Patentanmeldungen, der B. AG (die vorliegend beklag-
te Partei) übertragen worden. Die J. AG sei noch vor der Unterzeichnung
des Agreements liquidiert worden. Nachdem sich die Beklagte wiederum
geweigert habe, die für die Patentanmeldungen 1-3 erforderlichen Über-
tragungserklärungen bedingungslos abzugeben, habe der Kläger der Be-
klagten mit Einschreiben

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vom 8. Mai 2015 eine letztmalige Frist unter Androhung prozessualer
Schritte angezeigt. Dieses Schreiben sei von der Beklagten bis dato un-
beantwortet geblieben.
Schliesslich habe der Kläger auch noch realisieren müssen, dass die Be-
klagte, ohne Rücksprache mit ihm, basierend auf den Patentanmeldun-
gen 2 und 3 am 17. Juli 2014 je eine PCT-Anmeldungen eingereicht hät-
te. In beiden PCT-Anmeldungen habe die Beklagte nicht nur den Kläger
als Erfinder genannt, sondern kurzerhand auch noch zwei Miterfinder an-
gefügt, nämlich den hauseigenen Patentanwalt C. sowie D., der bei der
H.-Gruppe die Forschungs- und Entwicklungsabteilung leite.
Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil resultiere aus drei mögli-
chen Handlungen der Beklagten, die mit den Massnahmen gemäss
Rechtsbegehren 8 und 9 verhindert werden könnten:
Die Übertragung der streitgegenständlichen Patentanmeldungen auf ei-
nen Dritten zu Eigentum: Die Passivlegitimation der Abtretungsklage sei
auf die im Patentregister eingetragene Inhaberin bzw. die Beklagte als
deren Rechtsnachfolgerin beschränkt. Durch die Übertragung der Streit-
patentanmeldungen auf einen Dritten, in- oder ausserhalb der H.-Gruppe,
könne die Beklagte die Durchsetzung der Abtretungsklage erschweren
oder gar verunmöglichen. Mit der Übertragung der Rechte an den Streit-
patentanmeldungen entfalle die Passivlegitimation und das hängige Ver-
fahren wäre gegenstandslos. In der Folge wäre ungewiss, ob der Kläger
seinen Abtretungsanspruch gegenüber der Beklagten bzw. dem neuen
Inhaber noch geltend machen könnte. Auf jeden Fall wäre eine neue Kla-
ge zu erheben, was die Rechtsverfolgung massiv verzögere. Damit ein-
hergehend könnten sowohl Beklagte als auch Erwerber zwischenzeitlich
neue Massnahmen zur Vereitelung der Durchsetzung des Anspruchs des
Klägers ergreifen. Der drohende Nachteil lasse sich nicht finanziell quan-
tifizieren und damit nachträglich auch nicht mehr wiedergutmachen. Da-
her resultiert ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil für den Klä-
ger.
Die Einräumung von Rechten wie Lizenzen oder Belastungen an den
streitgegenständlichen Patentanmeldungen zugunsten Dritter: Mit der
Einräumung von Rechten wie Lizenzen oder Belastungen in Form von
Verpfändungen werde die Verfügbarkeit und Verwendung sowie der Wert
der Patentanmeldungen und Patente massiv beschränkt. Sofern Dritte
von der Beklagten oder deren Gruppengesellschaften gutgläubig solche

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Rechte erwerben sowie genutzt oder besondere Vorbereitungshandlun-
gen treffen würden, bestünde die Gefahr, dass sich der Kläger den
Rechtserwerb entgegenhalten lassen müsse und selbst zur Lizenzein-
räumung verpflichtet werde. Der durch eine derartige Lizenzerteilung dro-
hende Nachteil lasse sich finanziell nicht quantifizieren und deshalb nach-
träglich auch nicht mehr leicht wiedergutmachen.
Die inhaltlichen Änderungen der streitgegenständlichen Patentanmeldun-
gen: Die Beklagte könne vor Erteilung der Patente die streitgegenständli-
chen Patentanmeldungen abändern. Durch zwischenzeitliche inhaltliche
Änderungen an den Streitpatentanmeldungen könne die Beklagte den
Ausgang des Prozesses beeinflussen und/oder dem Kläger die Rechts-
durchsetzung erschweren. Der durch Änderungen der Streitpatentanmel-
dungen drohende Nachteil lasse sich finanziell nicht quantifizieren, wes-
halb er nachträglich auch nicht mehr leicht wiedergutgemacht werden
könne.
Betreffend Dringlichkeit macht der Kläger geltend, da die Beklagte mit
Zustellung der Klage bzw. des Massnahmegesuchs davon Kenntnis er-
halte, dass der Kläger seine Ansprüche auf die Patentanmeldungen 2 und
3 gerichtlich durchsetzen möchte, wachse die Gefahr von Vereitelungen
seitens der Beklagten durch Veräusserungen, gruppeninternen Übertra-
gungen, Belastungen oder inhaltlichen Änderungen der streitgegenständ-
lichen Patentanmeldungen. Die beantragten Massnahmen gemäss
Rechtsbegehren 8 und 9 dienten dazu, den Status quo aufrecht zu erhal-
ten, solange über die Abtretungsklage noch nicht rechtskräftig entschie-
den sei.
Die Massnahmen seien darüber hinaus auch verhältnismässig, da kein
Nachteil seitens der Beklagten vorliege, wenn sie die Patenanmeldungen
vorläufig während der Dauer des Verfahrens nicht übertragen bzw. belas-
ten oder ohne vorgängige Möglichkeit der Stellungnahme des Klägers in-
haltlich ändern könne.
3.2 Die Beklagte bringt mit ihrer Massnahmeantwort vor, dem Kläger
würden keine Nachteile drohen, da sie nicht beabsichtige, die streitge-
genständlichen Patentanmeldungen zu übertragen, zu belasten oder in-
haltliche Änderungen vorzunehmen, es sei denn, es werde vom Patent-
amt ausdrücklich gefordert. Das ihr vom Kläger unterstellte Verhalten
werde bestritten. Der Umstand, dass die Patentanmeldung 1 nicht Ge-
genstand der Abtretungsklage sei, belege, dass die Beklagte den Kläger
nicht ausnutze. Diese Anmeldung sei auf die Einzelfirma des Klägers

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übertragen worden. Wollte sie den Kläger ausnutzen, hätte es keinen
Grund für diese Übertragung gegeben.
4.
Beurteilung
4.1 Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vor-
sorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft
macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verlet-
zung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine
Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst
wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden
oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.1 Ferner muss ei-
ne gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende
Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.2
Die Massnahme kann nur angeordnet werden, soweit sie zur Vereitelung
eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erforderlich ist.
4.2 Nachdem die Beklagte die detaillierten und mit Dokumenten belegten
Ausführungen zum Sachverhalt nicht substantiiert bestreitet, ist glaubhaft,
dass ein dem Kläger zustehender Anspruch verletzt ist bzw. eine Verlet-
zung zu befürchten ist.
Die J. AG, ist – was vorliegend unbestritten ist – in Bezug auf die Abtre-
tung von Patentanmeldung 1 (welche vorliegend nicht im Streit liegt) be-
reits einmal unsorgfältig vorgegangen, indem sie den Abtretungsvertrag
betreffend
die
genannte
Patentanmeldung
zu
einem
Zeitpunkt
(mit-)unterzeichnet hatte, als sie gar nicht mehr existierte und die Patent-
anmeldung bereits vor diesem Zeitpunkt durch Fusion auf die heutige Be-
klagte übertragen worden war. Aufgrund dieses Verhaltens ist durchaus
zu befürchten, die Beklagte könnte die strittigen Patentanmeldungen er-
neut auf Dritte übertragen oder anderweitig belasten. Dass mit einer
Übertragung, Lizenzierung, Belastung oder Änderung die vom Kläger an-
geführten nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteile verbunden wä-
ren, ist offensichtlich. Hinzu kommt, dass die Beklagte ausdrücklich vor-
gebracht hat, ohnehin keine Übertragung der strittigen Patentanmeldun-
gen oder dergleichen vornehmen zu wollen, weshalb für sie mit den be-
antragten Massnahmen kein unverhält-

1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.
2 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO

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nismässiger Nachteil zu erwarten ist. Allerdings hat die Beklagte keine
entsprechende schriftliche, verbindliche und vorbehaltslose Erklärung ge-
genüber dem Gericht abgegeben, weshalb es dennoch der Anordnung
der beantragen Massnahmen bedarf.
Schliesslich ist insofern eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben, als
die beantragten Massnahmen nur Sinn machen, wenn sie für die Dauer
des ordentlichen Verfahrens angeordnet werden und die Massnahme ist
erforderlich, um den bestehenden Zustand zu wahren (Art. 77 Abs. 1 lit. a
PatG).
4.3 Zusammengefasst sind die beantragten vorsorglichen Massnahmen
gutzuheissen. Der Vollständigkeit halber ist anzufügen, dass die bean-
tragten Massnahmen bezüglich des Verbots, Änderungen an den Anmel-
dungen vorzunehmen in Bezug auf die europäischen Patentanmeldungen
EP 111 (Anmelde-Nr. 121) und EP 222 (Anmelde-Nr. 232) gegenstands-
los sind, nachdem das Europäische Patentamt am 30. Juli 2015 gemäss
Regel 14 der Ausführungsordnung zum EPÜ (AO EPÜ 2000, SR
0.232.142.21) diesbezüglich das Erteilungsverfahren ausgesetzt hat.
4.4 Das Gericht, das die vorsorglichen Massnahmen anordnet, trifft auch
die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen (Art. 267 ZPO). Die anzu-
ordnenden Massnahmen sind daher im Widerhandlungsfall mit Andro-
hung einer Ordnungsbusse von CHF 5'000.– sowie mit der Bestrafung
der Organe der Beklagten wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-
fügung nach Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 343 Abs. 1 lit. b und a
ZPO).
5.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
Die Gerichtsgebühr für das Massnahmeverfahren ist ausgehend von ei-
nem Streitwert von CHF 100'000.– (sowohl für das ordentliche als auch
für das summarische Verfahren) auf CHF 3'000.– festzusetzen und mit
dem vom Kläger geleisteten Vorschuss zu verrechnen. Der nicht bean-
spruchte Anteil des Kostenvorschusses ist dem Kläger zurückzuerstatten.
Über die endgültige Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist
mit dem Endentscheid in der Hauptsache zu entscheiden (Art. 104 Abs. 3
ZPO).



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Der Präsident erkennt:
1.
Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 5'000.– sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehor-
sams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Wider-
handlungsfall verboten, während der Dauer des ordentlichen Verfah-
rens (O2015_009) die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen
EP 111 (Anmelde-Nr. 121) und EP 222 (Anmelde-Nr. 232) sowie an
oder aus den PCT-Anmeldungen WO 333 und WO 444 ganz oder
teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder
durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen.
2.
Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 5'000.– sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehor-
sams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Wider-
handlungsfall verboten, während der Dauer des ordentlichen Verfah-
rens (O2015_009) an den Patentanmeldungen gemäss Dispositiv-
Ziff. 1 inhaltliche Änderungen vorzunehmen, ohne dem Kläger we-
nigstens 15 Arbeitstage vorab schriftlich Gelegenheit zu geben, sich
dazu zu äussern oder gerichtliche Sicherungsmassnahmen zu bean-
tragen.
3.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 3'000.–.
4.
Die Gerichtsgebühr wird mit dem vom Kläger geleisteten Vorschuss
verrechnet und der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses
wird dem Kläger zurückerstattet. Über die endgültige Regelung der
Kosten- und Entschädigungsfolgen wird mit dem Endentscheid in der
Hauptsache entschieden.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbe-
stätigung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-



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zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 5. August 2015
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 06.08.2015