bpatger · S2021_003 · 2021-09-15 · de
Gutheissung vorsorgliche Massnahme
Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Kosten: Streitwert, Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch)

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2021_003
U r t e i l v o m 1 5 . S e p t e m b e r 2 0 2 1
Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Tobler AG, Langenhagstrasse 48-52, 9424 Rheineck,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer und Rechtsan-
wältin Simone Pacozzi-Lehmann, FMP Fuhrer Marbach &
Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, patentanwaltlich
beraten durch Susanna Ruder, Hepp Wenger Ryffel AG,
Friedtalweg 5, 9500 Wil,
Klägerin
gegen
Vijator Schweiz GmbH,
Gösgerstrasse 79, 5015 Erlinsbach,
Beklagte
Gegenstand
Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

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Der Präsident zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 25. Mai 2021 ersuchte die Klägerin um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen und stellte folgende Rechtsbegehren:
«1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00
für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens
aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie unter Andro-
hung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse nach Art. 292
StGB vorsorglich und mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz
VertikaIrahmen unter der Typenbezeichnung WAS-M für Baugerüste anzu-
bieten, zu bewerben, zu lagern und zu verkaufen bzw. in die Schweiz zu im-
portieren, bei denen Diagonalstreben zwischen einer Horizontal- und zwei
Vertikalstreben gemäss den nachstehenden Fotografien vorhanden sind:
und folgende Merkmale aufweisen:
a.
zwei Vertikalstreben und mindestens eine Horizontalstrebe, wobei die zwei
Vertikalstreben in ihrem oberen Bereich durch eine obere Horizontalstrebe
verbunden sind, wobei
i. die Längsachsen der Vertikalstreben eine Höhe des Vertikalrahmens bil-
den und
ii. die Horizontalstrebe eine Breite des Vertikalrahmens und

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iii. senkrecht zu Höhe und Breite eine Tiefe des Vertikalrahmens ausgebil-
det ist,
b.
wobei zwischen der oberen Horizontalstrebe und jeweils einer der beiden
Vertikalstreben in Frontansicht eine Diagonalstrebe angeschweisst ist, und
zwar jeweils mit einem Ende an der Horizontalstrebe und dem anderen En-
de an je einer der Vertikalstreben;
c.
wobei die beiden Diagonalstreben je aus einem flachen Vierkanthohlrohr ge-
fertigt sind, welches einen rechteckigen, aber nicht quadratischen Quer-
schnitt aufweist und
d.
wobei diese Vierkanthohlrohre welche die Diagonalstreben bilden, eine im
Querschnitt quer zur Längsachse des Vierkanthohlrohres längere Seite und
senkrecht dazu eine kürze Seite aufweisen, wobei sich deren längere Seite
entlang der Tiefe des Vertikalrahmens erstreckt.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mit-
berücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands der Klägerin.»
2.
Am 14. Juni 2021 stellte die Klägerin das Gesuch um Erlass superprovi-
sorischer Massnahmen. Diesem Gesuch wurde mit Verfügung vom 16.
Juni 2021 teilweise entsprochen.
3.
Mit Eingabe vom 28. Juni 2021 erfolgte die Massnahmeantwort, womit
die Beklagte die folgenden Rechtsbegehren stellte:
«1. Auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen der Klägerin vom 25.
Mai 2021 sei nicht einzutreten.
2.
Eventualiter sei das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen der Klä-
gerin vom 25. Mai 2021 abzuweisen.
3.
Die superprovisorische Verfügung des Bundespatentgerichts vom 16. Juni
2021 sei aufzuheben.
4.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.»
4.
Die Replik erfolgte am 21. Juli 2021, womit die Klägerin das Rechtsbe-
gehren Ziff. 1 wie folgt änderte (Änderung unterstrichen hervorgehoben):
«1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1

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lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit.
b ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung der Organe der Be-
klagten mit Busse nach Art. 292 StGB vorsorglich und mit sofortiger
Wirkung zu verbieten, in der Schweiz VertikaIrahmen unter der Ty-
penbezeichnung WAS-M für Baugerüste anzubieten, zu bewerben,
zu lagern und zu verkaufen bzw. in die Schweiz zu importieren oder
aus der Schweiz zu exportieren, bei denen Diagonalstreben zwi-
schen einer Horizontal- und zwei Vertikalstreben gemäss den nach-
stehenden Fotografien vorhanden sind:
[…]»
5.
Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 25. August 2021 mit unveränderten
Rechtsbegehren.
6.
Am 31. August 2021 teilte der Rechtsvertreter der Klägerin telefonisch
mit, dass kein aussergerichtlicher Vergleich zwischen den Parteien zu-
stande gekommen sei.
7.
Mit Schreiben vom 6. September 2021 teilte die damalige Rechtsvertrete-
rin der Beklagten mit, dass sie die Interessen der Beklagten nicht weiter
vertreten würde und reichte ihre Kostennote ein.
8.
Die Klägerin reichte ihrerseits keine ergänzende Kostennote ein.
9.
Mit Schreiben vom 13. September 2021 reichte der beklagtische Patent-
anwalt seine Kostennote ein.
Zuständigkeit
10.
Die Parteien, beides juristische Personen, haben ihren Sitz in der
Schweiz. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben
(Art. 26. Abs. 1 lit. b i.V.m. lit. a PatGG).

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Spruchkörper
11.
Der Einzelrichter entscheidet in Dreierbesetzung, wenn es die rechtlichen
oder tatsächlichen Verhältnisse erfordern (Art. 23 Abs. 3 PatGG). Da vor-
liegend, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, keine besonderen fach-
technischen Kenntnisse für die Beurteilung notwendig sind, entscheidet
der Präsident als Einzelrichter.
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen
12.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine
Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und ihr aus der
Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261
Abs. 1 lit. b ZPO).
13.
Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vor-
handensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch
mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn-
te.1 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be-
klagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn
die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.2
14.
Der Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist verwirkt,
wenn der Kläger, nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen,
mit dessen Einreichung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfah-
ren, das er im frühesten möglichen Zeitpunkt eingeleitet hätte, eher abge-
schlossen wäre als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so
genannte «relative Dringlichkeit»).3 Nach der Praxis des Bundespatentge-

1 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).
2 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 –
«chaudière
miniature».
3 BGer, Urteil vom 6. Oktober 1981, E. 3, in: SMI 1983, 148 ff.; HGer ZH,
ZR 1996 306 ff., 308 – «Leki-Skistöcke»; HGer AG, Urteil vom 19. Dezember

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richts ist dies der Fall, wenn der Kläger mit der Geltendmachung mehr als
14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches Verfahren hätte
eingeleitet werden können, zuwartet.4
Drohende Rechtsverletzung
15.
Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten,
die Erfindung gewerbsmässig zu benützen. Als Benützung gilt insbeson-
dere auch die Ausfuhr sowie der Besitz zu diesem Zweck (Art. 8 Abs. 1
und 2 PatG).
16.
Die Beklagte anerkennt, dass die Klägerin Inhaberin des Schweizer Teils
des europäischen Patents EP 2 881 521 B1 (nachfolgend «Streitpatent»)
ist, dass dieses rechtsbeständig ist und dass die von ihr eingeführten und
teilweise verkauften Gerüstrahmen, d.h. die Vertikalrahmen WAS-M, un-
ter den Patentanspruch 1 des Streitpatents fallen und sie somit durch Im-
port, Lagerung und Verkauf der entsprechenden Gerüstrahmen das
Streitpatent verletzt.
Die Beklagte bestreitet unter dem Titel «Rechtsschutzinteresse», dass
weitere Verletzungshandlungen drohten. Der Kauf, Import und Verkauf
der Vertikalrahmen durch die Beklagte sei in gutem Treu und Glauben er-
folgt. Sobald sie Kenntnis vom Patent der Klägerin erlangt habe, mithin
nach Zustellung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom
25. Mai 2021, habe sie der Klägerin mitgeteilt, dass sie den Import, die
Anbietung sowie den Verkauf der Vertikalrahmen umgehend gestoppt ha-
be und auch die Lagerung der Rahmen einstellen werde. Damit sei be-
legt, dass die Beklagte den Forderungen der Klägerin, den Import, Export
und Verkauf der Gerüstrahmen umgehend einzustellen, sofort ab Kennt-
nis des bestehenden Patentanspruchs der Klägerin nachgekommen sei.
Sie habe der Klägerin zudem mitgeteilt, dass sich in ihrem Lager noch
wenige Gerüstrahmen befänden, die sie an die Lieferantin, die Vijator
LTD (Serbija), retournieren oder vernichten lassen werde. Damit sei der
Patentanspruch der Klägerin in Zukunft weder verletzt noch gefährdet.

2001, E. 5 – «Jet-Reactor», in: sic! 2002, 353 ff.; RÜETSCHI, Die Verwirkung des
Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, S. 416 ff.,
422.
4 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – «Spiralfeder».

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Demgegenüber macht die Klägerin geltend, dass diese Behauptungen
der Beklagten im eklatanten Widerspruch zu ihrer aktuellen Website unter
https://vijator.ch stünden: Denn trotz ihrer Beteuerung, das patentverlet-
zende Gerüstsystem WAS-M aus ihrem Angebot entfernt zu haben, wer-
de dieses dort nach wie vor angeboten und beworben. Weiter stehe fest,
dass die Beklagte bisher keine formelle, unbedingte und unbefristete Un-
terlassungs- und Beseitigungserklärung abgegeben habe. Dazu führe die
Beklagte vielmehr aus, dass sie erst im Falle einer Gutheissung des Ge-
suchs um vorsorgliche Massnahmen durch das angerufene Gericht bereit
wäre, schriftlich zu bestätigen, dass sie die Lagerung, den Import und den
Verkauf der streitgegenständlichen Gerüstrahmen unterlassen werde.
17.
Hinweis auf eine drohende Rechtsverletzung kann sein, dass gleichartige
Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederho-
lung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig ange-
nommen werden, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhal-
tens bestreitet. Das trifft etwa zu, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf
den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechts-
vorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt.5
Eine Wiederholungsgefahr entfällt in der Regel, wenn die Beklagte eine
bedingungslose und unzweideutige Verzichts- bzw. Unterlassungserklä-
rung abgibt und diese nicht als bloss prozesstaktisches Manöver er-
scheint.6
Mit Schreiben vom 9. Juni 2021 kündigt die Beklagte, nach Zustellung
des Massnahmegesuchs und in diesem Zeitpunkt bereits patentanwaltlich
beraten, der Klägerin an, die sich noch in ihrem Besitz befindlichen ange-
griffenen Ausführungsformen «baldmöglichst zu exportieren». Daraufhin
wurde ihr die Ausfuhr superprovisorisch verboten.
In der nach der Verfügung betreffend superprovisorischer Massnahmen
eingereichten Massnahmeantwort führt die Beklagte aus, dass sie dann
schriftlich bestätigen bzw. sich verpflichten würde, dass sie Lagerung,
Import und Verkauf der streitgegenständlichen Gerüstrahmen eingestellt
habe und auch künftig unterlassen werde, wenn das Gericht es als not-
wendig erachte, entsprechende Verbote anzuordnen.

5 BGE 124 III 72 E. 2a – «Contra-Schmerz».
6 BPatGer, Urteil S2013_003 vom 12. Mai 2014, E. 4.2; sic! 2011, S. 509, 511.

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Die Beklagte hat damit nach Zustellung des Massnahmegesuchs an sie
patentverletzende Handlungen (Ausfuhr) angekündigt und (mutmasslich)
erst unterlassen, nachdem sie ihr gerichtlich verboten wurden. Sie hat bis
heute keine bedingungslose Unterlassungserklärung abgegeben, son-
dern eine solche nur für den Fall, dass das Gericht Massnahme zu treffen
beabsichtige, angekündigt.
Unter den Umständen hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass (weitere)
patentverletzende Handlungen drohen.
Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil
18.
Die Klägerin muss weiter glaubhaft machen, dass ihr aus der Verletzung
ohne sofortigen Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahme ein
nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b
ZPO).
In der Botschaft zur ZPO wird ausgeführt, jede Beeinträchtigung in der
Ausübung absoluter Rechte bedeute einen nicht leicht wieder gutzuma-
chenden Nachteil.7 Ein Schutzrecht verliert auch insofern an Wert, als
Dritte dazu verleitet werden könnten, das dem Anschein nach nicht mehr
durchgesetzte Schutzrecht ebenfalls zu verletzen.8
Der dem Patentinhaber oder seinen Lizenznehmern durch den Verkauf
patentverletzender Erzeugnisse entstehende finanzielle Schaden lässt
sich nur schwer rechtsgenügend beweisen. Es entspricht deshalb ständi-
ger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, dass das Angebot eines
substituierbaren Konkurrenzprodukts einen nicht leicht wiedergutzuma-
chenden Nachteil i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO begründet.9
19.
Die Klägerin verweist zur Begründung des nicht leicht wiedergutzuma-
chenden Nachteils im Wesentlichen auf diese Rechtsprechung.

7 Botschaft zur Schweizerischen ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7354
Ziff. 5.19.
8 BGer, Urteil 4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.2, mit Hinweis auf
HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 77 N 60.
9 BPatGer, Urteil S2018_004 vom 22. Oktober 2018, E. 4.12; vom BGer in Urteil
4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.3, als zumindest nicht willkürlich
beurteilt.

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Die Beklagte bestreitet einen Nachteil mit dem Hinweis, sie habe sich
nach Kenntnis des bestehenden Patents umgehend an die Klägerin ge-
wandt und dieser eine aussergerichtliche Lösung vorgeschlagen, da es
nie die Absicht der Beklagten gewesen sei, patentgeschützte Gerüstrah-
men zu vertreiben, sie mithin keine Kenntnis davon gehabt habe. Auf-
grund dessen habe die Beklagte den Import und Verkauf umgehend ge-
stoppt. Bis heute habe die Beklagte die betroffenen Gerüstrahmen aus ih-
rem Produkteangebot entfernt und weder weitere Gerüstrahmen des be-
troffenen Typs importiert, geschweige denn verkauft. Die Beklagte werde
auch künftig die Lagerung, den Import und den Verkauf unterlassen, was
sie der Klägerin mitgeteilt habe. Damit drohe der Klägerin überhaupt kein
Nachteil.
20.
Wie bereits erwähnt, hat die Beklagte bisher keine schriftliche bedin-
gungslose und unzweideutige Verzichts- bzw. Unterlassungserklärung
abgegeben (siehe vorne E. 17). Folglich kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Beklagten weitere patentverletzende Handlungen begeht
(vgl. vorne E. 16). Damit droht der Klägerin ohne Erlass der beantragten
vorsorglichen Massnahme ein nicht leicht wiedergutzumachender Nach-
teil i.S.d. in E. 18 zitierten Rechtsprechung.
(Relative) Dringlichkeit
21.
Es wird von der Beklagten nicht bestritten, dass die Klägerin erst seit April
2021 Kenntnis von den patentverletzenden Gerüstrahmen und Handlun-
gen der Beklagten habe. Folglich hat die Klägerin das vorliegende Mass-
nahmegesuch weniger als 14 Monate seit Kenntnis der Verletzung einge-
reicht. Damit ist die relative Dringlichkeit ohne weiteres gegeben.
Verhältnismässigkeit
22.
Vorsorgliche Massnahmen müssen verhältnismässig in dem Sinne sein,
dass der Inhalt der angeordneten Massnahme geeignet sein muss, den
geltend gemachten Nachteil abzuwenden, und nicht weitergehen darf, als
zur Abwendung des Nachteils unbedingt erforderlich ist («Verhältnis-
mässigkeit im engeren Sinne»).10

10 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 49 – «Spiralfeder»; BSK
ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 112.

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23.
Die Beklagte bestreitet die Verhältnismässigkeit mit dem Argument, dass
sie den Patentanspruch umgehend anerkannt, sowohl Import als auch
Verkauf umgehend eingestellt und die betroffenen Gerüstrahmen auch
aus ihrem Angebot sowie aus dem Produkt-Katalog im Internet entfernt
habe. Infolge dessen bedürfe es keines gerichtlichen Verbots. Folglich
erweist sich die Anordnung vorsorglicher Massnahmen im vorliegenden
Fall allgemein als nicht notwendig und damit als nicht verhältnismässig.
24.
Die Beklagte vermischt drohende Rechtsverletzung und Verhältnismäs-
sigkeit. Wie vorne unter E. 0 ausgeführt, hat die Klägerin glaubhaft ge-
macht, dass weitere Rechtsverletzungen drohen. Da die Beklagte geltend
macht, sie würde für den Fall, dass das Gericht vorsorgliche Massnah-
men zu treffen beabsichtige, eine entsprechende Unterlassungserklärung
abgegeben, ist dieses Verbot nicht unverhältnismässig, denn es geht
nicht über das hinaus, wozu die Beklagte sich zu verpflichten bereit ist.
Sicherheitsleistung
25.
Weder die Klägerin noch die Beklagte sehen die Notwendigkeit, den Er-
lass der vorsorglichen Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit
gemäss Art. 264 Abs. 1 ZPO abhängig zu machen.
Vollstreckungsmassnahmen
26.
Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlas-
sen oder Dulden durch indirekten Zwang (Ordnungsbusse, Bestrafung
nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Par-
tei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen an-
ordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).
Die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen
(Art. 292 StGB) und das Ordnungsgeld nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c
ZPO können nach h.L. verbunden werden, eine Verbindung wird aber
wegen der Rechtsklarheit «nicht empfohlen».11 Die Ordnungsbusse nach

11 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18
m.W.H.

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Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristi-
sche Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstra-
fe nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.12
27.
Die Klägerin beantragt, das Verbot mit der Androhung einer Ordnungs-
busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber
CHF 5'000 sowie der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse
wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen nach Art. 292 StGB im
Widerhandlungsfall zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit.
a und c ZPO).
Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erken-
nende Gericht ist sachgerecht, da dadurch ein eventuelles Vollstre-
ckungsverfahren beschleunigt wird. Da sich Ordnungsbusse und Unge-
horsamkeitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch
nicht die von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit.
Das zu erlassende Verbot ist daher mit den beantragten Vollstreckungs-
massnahmen zu verbinden.
Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren
28.
Der Klägerin ist Frist zur Erhebung der Klage im ordentlichen Verfahren
anzusetzen, unter der Androhung, dass ansonsten die Massnahme da-
hinfällt (Art. 263 ZPO).
Kosten- und Entschädigungsfolgen
29.
Die Klägerin beziffert ohne Begründung den Streitwert mit CHF 100’000.
Die Beklagte macht geltend, sie habe auf den verkauften Vertikalrahmen
lediglich einen marginalen Bruttogewinn von CHF 1’056 erzielt, Geste-
hungskosten nicht eingerechnet. Der Streitwert belaufe sich daher auf
maximal CHF 1’000.

12 BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.

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Seite 12
30.
Sind sich die Parteien nicht einig über den Streitwert, so ist in der Regel
der höhere Wert massgebend.13 Die Beklagte verkennt zudem, dass sich
der Streitwert nach dem wirtschaftlichen Interesse der Klägerin an der
Klage bemisst.14 Das Interesse der Klägerin misst sich am Verbot zukünf-
tiger patentverletzender Handlungen für die Dauer des ordentlichen Ver-
fahren; der bisher erzielte Umsatz der Beklagte ist nicht massgeblich.
Folglich sind die Gerichtskosten ausgehend von einem Streitwert von
CHF 100’000 auf CHF 6’000 festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer).
Dies unter der Berücksichtigung, dass keine Verhandlung stattgefunden
hat und keine materielle Beurteilung betreffend Rechtsbeständigkeit und
Verletzung zu erfolgen hatte, aber ein Entscheid betreffend superproviso-
rische Massnahmen getroffen werden musste.
Die Gerichtskosten sind der Klägerin aufzuerlegen und mit ihrem Kosten-
vorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die endgültige Kosten-
und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehal-
ten (Art. 104 Abs. 3 ZPO).
31.
Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren nicht
fristgerecht einreicht, hat es mit dieser Kostenauflage sein Bewenden und
die Klägerin ist zu verpflichten, der Beklagten eine Parteientschädigung
gemäss Tarif für deren berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung
(Art. 3-6 KR-PatGer) und Ersatz für notwendige Auslagen (Art. 32 PatGG
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer) zu bezahlen. Ersatz für notwendige Ausla-
gen in der Form von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen
Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwalt-
liche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her
im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss
KR-PatGer entschädigt.15
Die Entschädigung für die rechtanwaltliche Vertretung ist auf CHF 7’000
zu bemessen. Dies ebenfalls unter der Berücksichtigung, dass keine Ver-
handlung stattgefunden hat und keine materielle Beurteilung betreffend
Rechtsbeständigkeit und Verletzung zu erfolgen hatte.

13 STEIN-WIGGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art.
91 N 26; BK ZPO-STERCHI, Art. 91 N 15.
14 FREY, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Diss. Zürich 2017, RZ 137 f.
15 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung
für Schienenfahrzeug».

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Seite 13
Für die patentanwaltliche Beratung macht die Beklagte CHF 12’024.70
geltend. Da diese Kosten den tariflichen Rahmen für die rechtsanwaltli-
che Vertretung übersteigen, ist der Ersatz der notwendigen Auslagen auf
CHF 5’000 zu beschränken; dies unter Berücksichtigung, dass sich nach
der Anerkennung der Rechtsbeständigkeit und Verletzung des Streitpa-
tents durch die Beklagte kein weiterer Bedarf an patentanwaltlicher Un-
terstützung ergab.
Der Präsident erkennt:
1.
In Gutheissung des Massnahmebegehrens ist es der Beklagten unter
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 für jeden Tag der
Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5’000 sowie unter Androhung
der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse nach Art. 292
StGB verboten, in der Schweiz VertikaIrahmen unter der Typenbe-
zeichnung WAS-M für Baugerüste anzubieten, zu bewerben, zu la-
gern und zu verkaufen, in die Schweiz zu importieren oder aus der
Schweiz zu exportieren, bei denen Diagonalstreben zwischen einer
Horizontal- und zwei Vertikalstreben gemäss den nachstehenden
Fotografien vorhanden sind:

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Seite 14
und folgende Merkmale aufweisen:
a. zwei Vertikalstreben und mindestens eine Horizontalstrebe, wobei
die zwei Vertikalstreben in ihrem oberen Bereich durch eine obere
Horizontalstrebe verbunden sind, wobei
i. die Längsachsen der Vertikalstreben eine Höhe des Vertikal-
rahmens bilden und
ii. die Horizontalstrebe eine Breite des Vertikalrahmens und
iii. senkrecht zu Höhe und Breite eine Tiefe des Vertikalrahmens
ausgebildet ist,
b. wobei zwischen der oberen Horizontalstrebe und jeweils einer der
beiden Vertikalstreben in Frontansicht eine Diagonalstrebe ange-
schweisst ist, und zwar jeweils mit einem Ende an der Horizontal-
strebe und dem anderen Ende an je einer der Vertikalstreben;
c. wobei die beiden Diagonalstreben je aus einem flachen Vier-
kanthohlrohr gefertigt sind, welches einen rechteckigen, aber nicht
quadratischen Querschnitt aufweist und
d. wobei diese Vierkanthohlrohre welche die Diagonalstreben bilden,
eine im Querschnitt quer zur Längsachse des Vierkanthohlrohres
längere Seite und senkrecht dazu eine kürze Seite aufweisen,
wobei sich deren längere Seite entlang der Tiefe des Vertikalrah-
mens erstreckt.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6’000.
3.
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit ihrem Kostenvor-
schuss verrechnet.
Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem or-
dentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin
nicht innert Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreicht, hat es mit
dieser Kostenauflage sein Bewenden.
4.
Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren
nicht binnen der Frist gemäss Ziff. 5 einreicht, wird sie verpflichtet,
der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 12’000
zu bezahlen.
5.
Der Klägerin wird eine Frist bis 18. Oktober 2021 zur Einreichung
der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die vor-
sorglichen Massnahmen ohne weiteres dahinfallen.

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6.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Schreibens
der Beklagten vom 6. September 2021, Kostennote der Beklagten,
Schreiben mit Kostennote des Patentanwalts der Beklagten vom 10.
September 2021 für die Klägerin, Schreiben der Klägerin vom 7.
September 2021 für die Beklagte sowie nach Eintritt der Rechtskraft
an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen
Empfangsbestätigung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Be-
schwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer
schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung überge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 15. September 2021
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Mark Schweizer
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 15. September 2021