bpatger · S2025_003 · 2026-07-17 · fr
Gesuch um vorsorgl. Massnahme abgewiesen, äquivalente Verletzung nicht glaubhaft gemacht.
Äquivalenz, Erfinderische Tätigkeit, Legitimation (aktiv), Legitimation (passiv), Neuheit, Priorität, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

Bu n d esp aten tg eri ch t
T ri b un al féd éral d es b revets
T ri b un al e fed eral e d ei brevetti
T ri b un al fed eral d a p aten tas
F ed eral P aten t Co u rt




S2025_003
U r t e i l v o m 1 7 . J u l i 2 0 2 6
Besetzung
Präsident Mark Dr. iur. Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. chem. Michael Kaufmann
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher
Verfahrensbeteiligte
1. Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 77 Old Saw Mill Riv-
er Road, Tarrytown, NY10591-6707, USA,
2. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Boulevard, Whippany,
NJ 07981-0915, USA,
3. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Strasse 84,
4052 Basel,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith, alle patentanwaltlich
beraten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle MLL
Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,
Klägerinnen
gegen
1. Sandoz Group AG, Centralbahnstrasse 4, 4054 Basel,
2. Sandoz AG, Centralbahnstrasse 4, 4054 Basel,
3. Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14,
6343 Rotkreuz,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und
Rechtsanwalt lic. iur. Julian Schwaller, beide Homburger AG,
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
Beklagte
Gegenstand
vorsorgliche Massnahmen; Aflibercept


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Seite 2
Das Bundespatentgericht erwägt:
1.
Mit Klage vom 25. November 2025 stellten die Klägerinnen folgende
Rechtsbegehren:
«1. Respondents 1, 2, and 3 shall be prohibited under the threat of a disciplinary
fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Swiss Code of
Civil Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1
lit. b ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292
Swiss Criminal Code (StGB) to manufacture, store, offer, sell, distribute, im-
port, export, market, or otherwise place on the market, as well as possess
for these purposes, and/or incite and/or assist third parties with respect to
and/or facilitate the manufacturing, storing, offering, selling, distributing, im-
porting, exporting, marketing, or otherwise placing on the market, as well as
possessing for those purposes, in Switzerland, an ophthalmic formulation,
comprising:
–
40 mg/ml of aflibercept,
–
0.03 % polysorbate 20,
–
10 mM histidine, and
–
213 mM trehalose,
having a pH of 5.8 to 7.0,
wherein the formulation is suitable for an injection into the vitreous cavity of
the human eye,
in particular a pharmaceutical formulation as the one authorized by Swiss-
medic with the marketing authorization numbers 62397 (vials) and 62393
(pre-filled syringes).
2.
Respondents 1 and 2 shall be prohibited under the threat of a disciplinary fi-
ne of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Swiss Code of
Civil Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1
lit. b ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292
Swiss Criminal Code (StGB) to manufacture, store, offer, sell, distribute, im-
port, export, market, or otherwise place on the market, as well as possess
for these purposes, and/or incite and/or assist third parties with respect to
and/or facilitate the manufacturing, storing, offering, selling, distributing, im-
porting, exporting, marketing, or otherwise placing on the market, as well as
possessing for those purposes, in Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Repub-
lic, Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, lreland, ltaly, Netherlands,

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Seite 3
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden, an oph-
thalmic formulation, comprising:
–
40 mg/ml of aflibercept,
–
0.03 % polysorbate 20,
–
10 mM histidine, and
–
213 mM trehalose,
having a pH of 5.8 to 7.0,
wherein the formulation is suitable for an injection into the vitreous cavity of
the human eye,
in particular a pharmaceutical formulation as the one authorized by the Eu-
ropean Medicines Agency (EMA) with the EMA marketing authorization
numbers 62397 (vials) and 62393 (pre­filled syringes).
3.
Respondents 1, 2, and 3 shall be prohibited under the threat of a disciplinary
fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Swiss Code of
Civil Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1
lit. b ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292
Swiss Criminal Code (StGB) to manufacture, store, offer, sell, distribute, im-
port, export, market, or otherwise place on the market, as well as possess
for these purposes, and/or incite and/or assist third parties with respect to
and/or facilitate the manufacturing, storing, offering, selling, distributing, im-
porting, exporting, marketing, or otherwise placing on the market, as well as
possessing for those purposes, in Switzerland, a lyophilizable ophthalmic
formulation, comprising:
–
40 mg/ml of aflibercept,
–
0.03 % polysorbate 20,
–
10 mM histidine, and
–
213 mM trehalose,
having a pH of 5.8 to 7.0,
wherein the formulation can be reconstituted (if lyophilized) and is suitable
for an injection into the vitreous cavity of the human eye.
4.
Respondents 1 and 2 shall be prohibited under the threat of a disciplinary fi-
ne of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Swiss Code of
Civil Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1
lit. b ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292
Swiss Criminal Code (StGB) to manufacture, store, offer, sell, distribute, im-

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port, export, market, or otherwise place on the market, as well as possess
for these purposes, and/or incite and/or assist third parties with respect to
and/or facilitate the manufacturing, storing, offering, selling, distributing, im-
porting, exporting, marketing, or otherwise placing on the market, as well as
possessing for those purposes, in Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Repub-
lic, Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, lreland, ltaly, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden, a ly-
ophilizable ophthalmic formulation, comprising:
–
40 mg/ml of aflibercept,
–
0.03 % polysorbate 20,
–
10 mM histidine, and
–
213 mM trehalose,
having a pH of 5.8 to 7.0,
wherein the formulation can be reconstituted (if lyophilized) and is suitable
for an injection into the vitreous cavity of the human eye.
5.
All costs and fees, including the expenses for the assisting patent attorney,
to be borne by Respondents with joint and several liability.»
2.
Am 19. Dezember 2025 erstatteten die Beklagten die Klageantwort mit
folgenden Rechtsbegehren:
«1. The request for a preliminary injunction shall be dismissed.
2.
In the alternative, should the Court grant a preliminary injunction, such in-
junction shall be conditioned upon the Plaintiffs, jointly and severally, provid-
ing security as follows:
(i) CHF 20 million for an injunction concerning Switzerland (Plaintiffs'
Prayer for Relief Nos. 1 and 3); and
(ii) CHF 10 million per country for a cross-border injunction concerning the
19 European countries identified in the Plaintiffs' Prayer for Relief Nos.
2 and 4, totalling CHF 190 million if injunctions are issued for all 19
countries.
3. The Plaintiffs shall be ordered, jointly and severally, to bear the costs of
these proceedings and to compensate each of the Defendants for the costs

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and expenses of their legal representation, plus VAT where applicable (in-
cluding, in particular, in the case of the Plaintiff 3).
4. The Plaintiffs shall be ordered, jointly and severally, to fully reimburse the
Defendants for the legal fees, costs and expenses incurred in connection
with legal advice obtained in relation to Austria, Belgium, Bulgaria, Czech
Republic, Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Po-
land, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and the Neth-
erlands.»
3.
Am 16. Januar 2026 erstatteten die Klägerinnen die Stellungnahme zur
Massnahmeantwort mit unveränderten Rechtsbegehren. Die Beklagten
nahmen dazu mit Eingabe vom 17. Februar 2026 Stellung. Die weiteren
Stellungnahmen der Klägerinnen erfolgten mit Eingaben vom 5. März
2026 und 15. April 2026; von den Beklagten mit Eingabe vom 27. März
2026.
4.
Mit Schreiben vom 28. April 2026 wurde den Parteien das Fachrichtervo-
tum vom 27. April 2026 von Fachrichter Tobias Bremi zur Stellungnahme
zugesendet. Die Parteien nahmen je mit Eingaben vom 20. Mai 2026
Stellung.
5.
Die mündliche Verhandlung fand am 3. Juni 2026 in St. Gallen statt.
Prozessuales
6.
Die Klägerinnen 1 und 2 sind Gesellschaften mit Sitz in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Die Klägerin 3 ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in
Basel. Die Beklagten 1-3 sind Aktiengesellschaften mit Sitz in Basel, be-
ziehungsweise Rotkreuz (Beklagte 3). Es liegt ein internationaler Sach-
verhalt vor.
Die Klägerinnen machen die Verletzung mehrerer nationaler Teile des eu-
ropäischen Patents EP 2 364 691 geltend und beantragen Unterlassung
in der Schweiz, Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Niederlande,
Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schwe-
den. Die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ergibt

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sich für zivil- und handelsrechtliche Klagen, die sich gegen Beklagte mit
Sitz in der Schweiz richten, aus Art. 2 Nr. 1 Übereinkommen über die ge-
richtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ, SR 0.275.12) bzw.
Art. 109 Abs. 2 IPRG. Da die Klägerinnen um den Erlass vorsorglicher
Massnahmen ersuchen, ergibt sich die örtliche internationale Zuständig-
keit des angerufenen Gerichts auch aus Art. 31 LugÜ.
Das Bundespatentgericht ist für Verletzungsklagen betreffend Patente
und die Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen seiner Zu-
ständigkeit für Verletzungsklage innerhalb der Schweiz ausschliesslich
zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a und b PatGG). Das Bundespatentgericht ist
mithin sachlich und örtlich zuständig.
7.
Am Gerichtsstand des Sitzes kann auch die Verletzung ausländischer
Schutzrechte geltend gemacht werden. Art. 22 Nr. 4 LugÜ, der für Klagen,
welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten zum Gegenstand
haben, eine ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Staates vor-
sieht, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden
ist, steht einer Zuständigkeit gestützt auf Art. 31 LugÜ nicht entgegen.1 In
einem neueren Urteil von Februar 2025 hat der EuGH dies insofern be-
kräftigt, als auch im ordentlichen Verfahren ein für die Verletzungsklage
zuständiges Gericht seine Zuständigkeit nicht verliert, wenn die Einrede
der Patentnichtigkeit erhoben wird.2 Die örtliche und sachliche Zuständig-
keit des angerufenen Gerichts wird von den Beklagten denn auch nicht
bestritten.
8.
Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der
Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (lex causae, Art. 110 Abs. 1
IPRG). Der Verfügungsanspruch für Territorien ausserhalb der Schweiz
und Liechtenstein ist entsprechend dem Schutzlandprinzip nach auslän-
dischem Recht zu beurteilen,3 wobei es bei vorsorglichen Massnahmen

1 EuGH, Urteil C-616/10 vom 12. Juli 2012 – «Solvay/Honeywell» zur parallelen
Bestimmung in der Verordnung Nr. 44/2001; massgeblich für das LugÜ wegen
Art. 1 Nr. 1 des Protokolls 2 zum LugÜ.
2 EuGH, Urteil C-339/22 vom 25. Februar 2025 – «BSH/Electrolux».
3 BK ZPO-DOMENIG/GÜNGERICH, Art. 261 N 22; HUBER/JUTZELER, in: Sutter-
Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. Zürich 2025, Art. 261 N 46; BSK IPRG-
JEGHER/KUNZ, Art. 110 N 17.

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genügt, wenn das ausländische Recht glaubhaft gemacht ist.4 Soweit sich
der geltend gemachte Verfügungsanspruch auf eine angebliche Verlet-
zung nationaler Teile eines europäischen Patents stützt, ist für die Be-
stimmung des Schutzbereichs des Streitpatents in allen durch das EPÜ
gebundenen Staaten Art. 69 EPÜ zur Bestimmung des Schutzbereichs
europäischer Patente und das zugehörige Protokoll über die Auslegung
des
Artikels 69
des
Europäischen
Patentübereinkommens
(SR 0.232.142.25) anwendbar. Vor diesem Hintergrund ist davon auszu-
gehen, dass eine Patentverletzung in den einzelnen Mitgliedsstaaten des
EPÜ im Ergebnis gleich zu entscheiden sein wird.5 Im Massnahmeverfah-
ren, wo sowohl der Verfügungsanspruch als auch das ausländische
Recht bloss glaubhaft gemacht werden muss, hat die glaubhaft bezie-
hungsweise nicht glaubhaft gemachte Verletzung des schweizerischen
Teils des europäischen Patents infolge der gleichgelagerten Auslegung
des Schutzbereichs von europäischen Patenten in den EPÜ-Staaten zur
Folge, dass die weiteren geltend gemachten Teile des gleichen europäi-
schen Streitpatents grundsätzlich ebenfalls glaubhaft verletzt, bezie-
hungsweise nicht verletzt, sind.
Verfahrensrechtliche Fragen, wie beispielsweise der Verfügungsgrund
oder die Dringlichkeit, unterstehen dem Recht des Gerichtsorts (lex fori).6
9.
Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). Die Parteien haben sich
auf die Verwendung von Englisch als Parteiensprache geeinigt (Art. 36
Abs. 3 PatGG).
Klageberechtigung der Klägerinnen 2 und 3
10.
Die Beklagten bestreiten die Aktivlegitimation der Klägerinnen 2 und 3.
Die Aktivlegitimation sei untrennbar mit dem Ausschliesslichkeitsrecht der
ausschliesslichen Lizenznehmerin verknüpft. Vorliegend habe die Kläge-
rin 2 der Klägerin 3 eine ausschliessliche Lizenz für das Inverkehrbringen
von Eylea® erteilt. Die Klägerin 3 wiederum habe eine ausschliessliche
Lizenz für das Inverkehrbringen in der Schweiz an die Bayer (Schweiz)
AG, Zürich, erteilt, die nicht Partei des vorliegenden Verfahrens sei. Die

4 STAEHELIN, in: Staehelin/Grolimund (Hrsg.), Zivilprozessrecht, 4. Auflage 2024,
§ 22 Rz. 46; BSK IPRG-MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Art. 16 N 26.
5 In diesem Sinne auch LG München I, Urteil 7 O 16055/24 vom 25. September
2025, RZ 138.
6 BSK ZPO-SPRECHER, Vor Art. 261-269 N 20.

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Seite 8
Klägerinnen 2 und 3 hätten so darauf verzichtet, das ihnen lizenzierte
Schutzrecht in der Schweiz auszuüben, womit sie nicht nach Art. 75
Abs. 1 PatG zur vorliegenden Klage legitimiert seien. Eventualiter argu-
mentieren die Beklagten, dass die Klägerinnen 2 und 3 nur für eine Unter-
lassungsklage betreffend das Anbieten und Verkaufen berechtigt seien,
da sie nur dafür eine Lizenz erhalten hätten.
Die Klägerinnen bestreiten diese Rechtsauffassung und machen geltend,
dass es darauf ankomme, ob die Rechtsposition der Klägerinnen 2 und 3
durch das Verhalten der Beklagten gefährdet sei. Überdies setze bei-
spielsweise die Ausfuhr das Anbieten oder Verkaufen voraus, womit auch
gegen die weitergehenden Inverkehrbringenshandlungen geklagt werden
könne.
11.
Gemäss Art. 75 Abs. 1 PatG ist der ausschliessliche Lizenznehmer unab-
hängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage
nach Art. 72 oder 73 PatG berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht
ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Nach der Übergangsbestim-
mung von Art. 145 Abs. 2 PatG ist Art. 75 nur auf Lizenzverträge an-
wendbar, die nach dem 1. Juli 2008 abgeschlossen oder bestätigt worden
sind. Die fraglichen Lizenzverträge wurden alle nach dem 1. Juli 2008
abgeschlossen beziehungsweise bestätigt, womit Art. 75 PatG anwend-
bar ist.
Umstritten ist in der Lehre, ob Art. 75 PatG eine Prozessstandsschaft
schafft oder dem Lizenznehmer ein Klagerecht sui generis einräumt.7 Bei
der Prozessstandschaft macht der Lizenznehmer ein fremdes Recht (des
Patentinhabers) in eigenem Namen geltend, während er beim Klagerecht
sui generis ein eigenes Recht in eigenem Namen ausübt.8 Sofern Art. 75
PatG ein selbständiges Klagerecht einräumt, bleiben der Patentinhaber
und der ausschliessliche Lizenznehmer nebeneinander selbstständig kla-
geberechtigt.9
Der Gesetzgeber hielt in der Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes
und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsver-
trags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005 fest, dass
die Lizenznehmer «ihre berechtigten Interessen gegenüber Dritten gel-

7 SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 12 ff. mit zahlreichen Hinweisen.
8 CR PI-LBI-CHERPILLOD, Art. 74 N 4.
9 SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 14.

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Seite 9
tend» machen können sollen. Weiter soll der Schutzrechtsinhaber neben
dem ausschliesslichen Lizenznehmer klagen können, «wenn er ein eige-
nes schutzwürdiges Interesse hat».10 Dass der Lizenznehmer seine Inte-
ressen einklagen kann und dass der Patentinhaber neben dem Lizenz-
nehmer klageberechtigt bleibt, spricht für ein selbstständiges Klagerecht
sui generis.11
Soweit ersichtlich wurde die Frage noch nicht höchstgerichtlich geklärt.
Das Handelsgericht St. Gallen hat sich in seinem Urteil HG.2012.95 vom
30. November 2016 zur Klageberechtigung des Lizenznehmers nach der
analogen Bestimmung im Urheberrecht, Art. 62 Abs. 3 URG geäussert
und sprach sich für ein selbstständiges Klagerecht aus. Dieses bestehe
nicht nur .im Verhältnis zwischen dem Lizenzgeber und dem ausschliess-
lichem Lizenznehmer, sondern auch zwischen dem ausschliesslichen Li-
zenznehmer und dem ausschliesslichen Unterlizenznehmer, weil die Inte-
ressenlagen vergleichbar seien.12 Das Bundespatentgericht knüpfte in
seinem Urteil S2019_002 vom 15. August 2019 an diesen Entscheid an
und ging ebenfalls von einem selbstständigen Klagerecht des aus-
schliesslichen Lizenznehmers aus, das dieser grundsätzlich neben dem
Lizenzgeber oder einem allfälligen ausschliesslichen Unterlizenznehmer
geltend machen kann.13
12.
Die von den Beklagten angeführten Argumente geben keinen Anlass, von
dieser Rechtsprechung abzuweichen. Sie stützen sich insbesondere auf
folgende Passagen in der Botschaft: «[Der Lizenznehmer] hat daher oft
ein vitales Interesse, gegen den Verletzer vorzugehen. Dabei ist das Inte-
resse des ausschliesslichen Lizenznehmers am grössten, da eine aus-
schliessliche Lizenz eine Rechtsposition verschafft, die derjenigen des
Rechtsinhabers sehr nahe kommt»14 und «Von einer Klagebefugnis aller
Lizenznehmer wurde im Rahmen der parlamentarischen Beratungen des
Designgesetzes abgesehen: Es sollte damit der Gefahr begegnet wer-
den, dass es unter den Lizenznehmern zu einem Konflikt darüber kommt,
wer die Rechtsverletzung geltend machen kann; zudem ist die Rechtspo-
sition einfacher Lizenznehmer nicht im gleichen Masse mit jener des Pa-
tentinhabers vergleichbar wie im Falle des ausschliesslichen Lizenzneh-
mers. Es hat sich gezeigt, dass Unklarheiten darüber bestehen, ob sich

10 BBl 2006 1 ff., 41, 127.
11 So auch die neuere Lehre, siehe SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 14 ff., m.w.H.
12 HGer SG, Urteil HG.2012.95-HGK vom 30. November 2016, E. III. 1. d. bb.
13 BPatGer, Urteil S2019_002 vom 15. August 2019, E. 6.
14 BBl 2006 1, 126.

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Seite 10
die Ausschliesslichkeit neben der Lizenzerteilung auch auf die Nutzungs-
berechtigung bezieht. Vonnöten ist deshalb im Interesse der Rechtssi-
cherheit eine Klärung des Begriffs «ausschliesslicher Lizenznehmer». Ei-
ne ausschliessliche Lizenz berechtigt den Inhaber, das Schutzrecht unter
Ausschluss aller anderen Personen einschliesslich des Schutzrechtsin-
habers zu nutzen».15
Von den Beklagten nicht angerufen, aber für das Verständnis der Bot-
schaft gleichwohl wichtig, sind die unmittelbar darauf folgenden zwei Sät-
ze: «Neben [dem ausschliesslichen Lizenznehmer] kann der Schutz-
rechtsinhaber nur klagen, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse
hat, bspw. die Beeinträchtigung seines Anspruchs auf Lizenzgebühren.
Diese Klarstellung steht in Einklang mit der Rechtslage in anderen euro-
päischen Ländern sowie insbesondere dem Bestreben in den parlamen-
tarischen Beratungen, denn auch im Falle da der Schutzrechtsinhaber
nebst dem Lizenznehmer weiterhin nutzungsberechtigt bleibt, stellt sich
die Gefahr des Konflikts, wer die Rechtsverletzung geltend machen
kann».16
Die Beklagten bestreiten nicht, dass der Patentinhaber neben jenem Li-
zenznehmer, dem das ausschliessliche Nutzungsrecht zukommt, ein
selbstständiges Klagerecht hat, wenn er ein schutzwürdiges Interesse
geltend macht. Sie scheinen aus der von ihnen zitierten Passage in der
Botschaft hingegen abzuleiten, dass das Klagerecht untrennbar mit dem
ausschliesslichen Nutzungsrecht verknüpft sei. Nach ihrer Auffassung be-
stehe nur ein Klagerecht, das jeweils zusammen mit dem Nutzungsrecht
auf den ausschliesslichen (Unter-)Lizenznehmer übertragen werde.
Die Schlussfolgerung, dass das selbstständige Klagerecht des aus-
schliesslichen Lizenznehmers untrennbar an das ausschliessliche Nut-
zungsrecht anknüpft und mit diesem auf den nächsten (Unter-)
Lizenznehmer übergeht, ist nicht in der Botschaft angelegt. Vielmehr stellt
die erwähnte Passage in der Botschaft klar, dass ein selbstständiges Kla-
gerecht des Lizenznehmers nur bei einer ausschliesslichen Lizenz, nicht
aber bei einer einfachen oder Alleinlizenz, besteht. Diese Leseart wird ei-
nerseits durch den Hinweis auf die anderen europäischen Länder, na-
mentlich das deutsche Patentrecht, untermauert.17 Nach dem allgemei-
nen Verständnis von § 15 des deutschen Patentgesetzes steht dem ein-

15 BBl 2006 1, 127.
16 BBl 2006 1, 127.
17 BBl 2006 1, 127.

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Seite 11
fachen oder alleinigen Lizenznehmer ebenfalls keine Klagebefugnis zu.18
Andererseits bliebe die Klarstellung, dass nur der ausschliessliche Li-
zenznehmer und neben ihm nur der Schutzrechtsinhaber mit einem
schutzwürdigen Interesse klageberechtigt sind, inhaltslos, wenn damit
nicht klargestellt würde, dass der einfache und der alleinige Lizenzneh-
mer nicht klageberechtigt sind.19 Daraus, dass die Klageberechtigung des
Lizenznehmers eine ausschliessliche Lizenz voraussetzt, kann nicht ge-
schlossen werden, dass das Klagerecht mit dem ausschliesslichen Nut-
zungsrecht auf den ausschliesslichen Unterlizenznehmer übergeht, denn
im Verhältnis des ausschliesslichen Lizenznehmers und des ausschliess-
lichen Unterlizenznehmers kann eine ähnliche Interessenlage bestehen
wie zwischen dem Patentinhaber und dem ausschliesslichen Lizenzneh-
mer.20 Der ausschliessliche Lizenznehmer mit schutzwürdigem Interesse
bleibt somit neben dem ausschliesslichen Unterlizenznehmer selbständig
klageberechtigt.
13.
Mit Lizenz- und Zusammenarbeitsvereinbarung vom 18. Oktober 2006
räumte die Klägerin 1 der Klägerin 2 eine Alleinlizenz («co-exclusive»)
ein, um Produkte der Klägerin 1 ausserhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika herzustellen, herstellen zu lassen, zu gebrauchen, zu entwi-
ckeln, zu importieren und zu exportieren sowie eine ausschliessliche Li-
zenz, die Produkte der Klägerin 1 ausserhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika anzubieten oder zu verkaufen («Vereinbarung 2006», Ziff. 4.1).
Diese Vereinbarung ergänzten die Klägerinnen 1 und 2 mit der Ände-
rungsvereinbarung vom 7. Mai 2012. Gemäss Ziff. 4.3 der Vereinbarung
2006 ist die Klägerin 2 berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen. Diese Ziffer
wurde mit Vereinbarung vom 16. Juli 2025 dahingehend präzisiert, als
dass die Klägerin 2 Unterlizenzen an Gruppengesellschaften des Bayer-
Konzerns ohne Zustimmung der Klägerin 1 erteilen kann.
Mit Lizenzvereinbarung vom 1. April 2012 erteilte die Klägerin 2 der Klä-
gerin 3 eine entgeltliche Lizenz, um Eylea® ausserhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika herzustellen, zu gebrauchen, zu importieren, anzu-
bieten und zu verkaufen (Ziff. 2.1). Mit Änderungsvereinbarung vom
18. Juli 2025 erteilte die Klägerin 2 der Klägerin 3 eine ausschliessliche
Lizenz im erwähnten Umfang und räumte ihr das Recht ein, das lizenzier-
te Schutzrecht gegen Dritte geltend zu machen.

18 Benkard PatG/DEICHFUSS/TOCHTERMANN, § 15 N 90.
19 BBl 2006 1, 127.
20 HGer SG, Urteil HG.2012.95-HGK vom 30. November 2016, E. III. 1. d. bb.

S2025_003
Seite 12
Die Klägerin 3 erteilte der Bayer (Schweiz) AG (nicht Partei dieses Ver-
fahrens) mit Lizenz- und Vertriebsvereinbarung vom 16. Dezember 2016
eine entgeltliche, ausschliessliche Lizenz, um in der Schweiz und in
Liechtenstein Eylea® herzustellen, zu vermarkten, zu vertreiben und zu
verkaufen. Mit Änderungsvereinbarung mit Wirkung ab 16. Juli 2025
räumte die Klägerin 3 der Bayer (Schweiz) AG das Recht ein, das lizen-
zierte Schutzrecht in der Schweiz und Liechtenstein gegen Dritte geltend
zu machen.
14.
Die Klägerinnen 2 und 3 sind ausschliessliche (Unter-)Lizenz-
nehmerinnen der Klägerin 1, mit der Befugnis, Eylea® ausserhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika anzubieten oder zu verkaufen. Sie sind
neben der Klägerin 1 als Patentinhaberin sowie der Bayer (Schweiz) AG
als unterste ausschliessliche Unterlizenznehmerin selbstständig grund-
sätzlich zur Klage berechtigt. Vom Nachweis eines Rechtsschutzinteres-
ses sind sie aber auch dann nicht befreit, wenn ihnen das Recht einge-
räumt wird, das lizenzierte Schutzrecht gegen Dritte geltend zu machen.21
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Rechtsposition der Klägerin-
nen 2 und 3 durch das Verhalten der Beklagten gefährdet sei, weshalb
sie ein schutzwürdiges Interesse an der Klage hätten. Die Beklagten be-
streiten nicht das schutzwürdige Interesse an der Klage, sondern die Kla-
geberechtigung als solche.
Die Klägerinnen 2 und 3 sind somit grundsätzlich klageberechtigt. Es
bleibt noch zu klären, ob ihre Klageberechtigung nur das Verbot des An-
bietens und Verkaufens oder den ganzen Umfang der Unterlassungsbe-
gehren erfasst.
15.
Die Klagebefugnis steht nur demjenigen ausschliesslichen Lizenznehmer
zu, in dessen Lizenzumfang die Verletzung fällt, wobei der Lizenzumfang
in räumlicher, zeitlicher oder sachlicher Hinsicht beschränkt sein kann.22
Das Klagerecht ist mit anderen Worten in räumlicher, zeitlicher und sach-
licher Hinsicht an den Umfang der Lizenz gebunden. Folglich sind aus-

21 BPatGer, Urteil S2019_002 vom 15. August 2019, E. 7.
22 BBl 2006 1, 127.

S2025_003
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serhalb des ausschliesslichen Lizenzbereichs nur der Patentinhaber be-
ziehungsweise andere ausschliessliche Lizenznehmer klageberechtigt.23
In sachlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die ausschliessliche Lizenz
der Klägerin 2 nur das Anbieten und Verkaufen von Eylea®-Produkten er-
fasst. In territorialer Hinsicht erstreckt sich die Lizenz auf alle Länder aus-
ser den Vereinigten Staaten von Amerika. Soweit die über das Anbieten
und Verkaufen hinausgehenden Benützungshandlungen der Beklagten
nicht auf die patentfreie Benützung nach Art. 9 PatG beziehungsweise
ausschliesslich auf das Anbieten oder Verkaufen in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika ausgerichtet sind – was die Beklagten nicht behaupten –
sind alle von den Rechtsbegehren 1-4 erfassten Handlungen geeignet,
die vom sachlichen Geltungsbereich der ausschliesslichen Lizenz erfass-
ten Handlungen im territorialen Geltungsbereich der ausschliesslichen Li-
zenz zu erschweren oder zu gefährden. Die von den Rechtsbegehren 1-4
erfassten Handlungen berühren somit den sachlichen Geltungsbereich
der ausschliesslichen Lizenz der Klägerin 2, womit diese auch für über
das Anbieten und Verkaufen hinausgehende Benützungshandlungen kla-
geberechtigt ist. Dasselbe gilt für die Klägerin 3.
Die Klägerinnen 2 und 3 sind somit vollumfänglich klageberechtigt.
16.
Für Belgien, Griechenland, Irland, Polen und Tschechien machen die Be-
klagten weiter geltend, dass die Klageberechtigung des Lizenznehmers
nach dem jeweils anwendbaren Recht voraussetze, dass die Lizenz im
jeweiligen Patentregister eingetragen worden sei, was unterblieben sei. In
Frankreich, Finnland, den Niederlanden, Rumänien, Slowenien und der
Slowakei bedürfe die Klage des Lizenznehmers zudem der ausdrückli-
chen Zustimmung des Patentinhabers. Angesichts des Ausgangs des
Verfahrens können diese Fragen offengelassen werden, insbesondere
auch, ob sich die Klageberechtigung ausschliesslich nach der lex causae
beurteilt.


23 SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 35.

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Seite 14
Passivlegitimation der Beklagten 1 und 2
17.
Passiv legitimiert ist der materiell Verpflichtete, gegen den sich ein An-
spruch richtet.24
Die Rechtsbegehren der Klägerinnen sind auf Unterlassung gerichtet und
stützen sich Art. 66 PatG. Danach kann eine Person zivil- und strafrecht-
lich zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie eine Handlung nach
lit. a-c begeht oder dazu anstiftet, bei ihnen mitwirkt, ihre Begehung be-
günstigt oder erleichtert.
Vorliegend stehen Benützungshandlungen nach Art. 66 lit. a PatG im
Zentrum, die nach Art. 8 PatG ausschliesslich dem Patentinhaber vorbe-
halten sind.25 Nach Art. 8 Abs. 2 PatG gelten als Benützung insbesondere
das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein-,
Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken.
Anbieten i.S.v. Art. 8 Abs. 2 PatG setzt keinen rechtlich verbindlichen An-
trag i.S.v. Art. 3 ff. OR voraus;26 bereits die Aufforderung zum Angebot
genügt.27 Es genügt jede Erklärung, die nach Treu und Glauben so ver-
standen werden kann, dass der Anbieter bereit ist, das angebotene Er-
zeugnis in Verkehr zu bringen.28 Auf die effektive Lieferbereitschaft oder -
fähigkeit kommt es nicht an, wenn das Angebot geeignet ist, das Markt-
verhalten des Adressaten zum Nachteil des Patentinhabers zu beeinflus-
sen.29 So genügt es nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts,
dass die potentiellen Kunden darauf aufmerksam gemacht werden, dass
die Markteinführung eines Generikums kurz bevorsteht.30
18.
Die Beklagten bestreiten die Passivlegitimation der Beklagten 1 und 2,
weil sie keine angeblichen Verletzungshandlungen vorgenommen hätten.
Die Beklagte 1 sei eine reine Holdinggesellschaft und nicht operativ tätig.

24 BGE 123 III 220 E. 4a.
25 SHK PatG-HESS-BLUMER/BAECHLER, Art. 66 N 4.
26 BLUM/PEDRAZZINI, Art. 8 N 17; CALAME, in: von Büren/David (Hrsg.), SIWR IV,
Patentrecht und Know-How, unter Einschluss von Gentechnik, Software und
Sortenschutz, S. 436; SHK PatG-HESS-BLUMER, Art. 8 N 86.
27 BLUM/PEDRAZZINI, Art. 8 N 17.
28 BLUM/PEDRAZZINI, Art. 8 N 17; CALAME, a.a.O., S. 437; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3.
Aufl. Bern 2018, Art. 8 N 6; SHK PatG-HESS-BLUMER, Art. 8 N 86.
29 SHK PatG-HESS-BLUMER, Art. 8 N 86.
30 BPatGer, Urteil S214_003 vom 31. März 2014, E. 4; BPatGer, Urteil
S2019_006 vom 21. März 2019, E. 7.

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Seite 15
Die Berichterstattung des Mutterkonzerns über die Aktivitäten und Errun-
genschaften ihrer Tochtergesellschaften sei keine patentverletzende
Handlung. Auch die Beklagte 2 halte keine Marktzulassungen für Afqlir®
und habe darüber hinaus keine patentverletzenden Handlungen vorge-
nommen. Soweit die Beklagte 2 in eine Lieferung von der Schweiz nach
Belgien involviert gewesen sei, habe es sich um eine Lieferung des Wirk-
stoffs Aflibercept gehandelt, der im Zeitpunkt der Lieferung bereits patent-
frei (beziehungsweise ESZ-frei) gewesen sei. Die Klägerinnen widerspre-
chen dieser Auffassung und behaupten Verletzungshandlungen der Be-
klagten 1 und 2.
Nicht bestritten ist, dass die Beklagte 3 verantwortlich für den Verkauf und
die Bewerbung von Afqlir® in der Schweiz ist.
19.
Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die Beklagte 1 die Mutter-
gesellschaft des Sandoz-Konzerns ist. Die Klägerinnen machen geltend,
dass die Beklagte 1 als Muttergesellschaft die weiteren Konzerngesell-
schaften kontrolliere und diese zu Benützungshandlungen anhalte. So
habe die Beklagte 1 in einer Medienmitteilung vom 30. Oktober 2025, ei-
ner Präsentation vom 30. Oktober 2025 sowie einer Medienmitteilung
vom 24. November 2025 die Markteinführung von Afqlir® im vierten Quar-
tal 2025 angekündigt. Weiter habe die Beklagte 1 mit einer Medienmittei-
lung vom 15. November 2025 mitgeteilt, dass Sandoz die Marktzulassung
für Afqlir® von der Europäischen Kommission erhalten habe und die Er-
teilung der Marktzulassung als strategischen Meilenstein im Jahresbericht
ausgewiesen. Die Beklagte 1 vertrete damit die Ansicht, dass der Kom-
merzialisierung von Afqlir® nach dem Ablauf des ESZ für den Wirkstoff
Aflibercept nichts mehr im Weg stehe. Sie zeige damit, dass die Kom-
merzialisierung von Afqlir® für den Konzern von strategischem Interesse
sei und dass sie die Markteinführung durch die Konzerngesellschaften
beaufsichtige und koordiniere. Insbesondere kontrolliere die Beklagte 1
den Zeitpunkt, zu dem Afqlir® vermarktet, angeboten und beworben wer-
de. Die Beklagte 1 trage die strategische Verantwortung des Konzerns
und begehe damit direkt patentverletzende Handlungen.
Nach den Beklagten sei die Beklagte 1 eine reine Holdinggesellschaft
ohne operative Tätigkeit und Angestellte. Die Verwaltungsratsmitglieder
stünden in einem Auftragsverhältnis mit der Beklagten 1 und seien von
der Beklagten 2 angestellt. Die strategischen Entscheidungen träfen die
Beklagte 2 und die weiteren Konzerngesellschaften, die der Geschäftslei-

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Seite 16
tung von Sandoz unterstünden. Die Beklagte 1 kontrolliere und leite die
Kommerzialisierung von Afqlir® in der Schweiz und Europa nicht, da jede
lokale Konzerngesellschaft selbst entscheide, welche Medikamente sie
verkaufen möchte. Ferner dürfe aus den Medienmitteilungen, zu denen
die Beklagte 1 nach Art. 53 des SIX-Kotierungsreglements verpflichtet
sei, nicht geschlossen werden, dass sie verantwortlich für den darin
kommunizierten Markteintritt sei.
20.
Das SIX-Kotierungsreglement bezweckt nach Art. 1 für den Anleger
Transparenz hinsichtlich der Qualität der Emittenten und der Eigenschaf-
ten der Effekten sicherzustellen. Diese Ausrichtung geht auf Art. 1 Abs. 2
des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG; SR 958.1) zurück, das
u.a. die Gewährleistung der Transparenz der Effekten- und Derivatmärkte
bezweckt. Nach Art. 53 Abs. 1 SIX-Kotierungsreglement ist der Emittent
verpflichtet, den Markt über kursrelevante Tatsachen, die in seinem Tätig-
keitsbereich eingetreten sind, zu informieren. Diese Ad hoc-Publizität soll
sicherstellen, dass die Emittenten die Öffentlichkeit über massgebliche
Ereignisse informieren (Art. 1 Richtlinie betreffend Ad hoc-Publizität). Ent-
sprechend ist jede Ad hoc-Mitteilung auf der eigenen Website zu veröf-
fentlichen (Art. 9 Richtlinie betreffend Ad hoc-Publizität).
Primäre Adressaten der Ad hoc-Mitteilungen sind nach ihrer Zweckbe-
stimmung die Anleger. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass die
Ad hoc-Mitteilungen nicht nur an die Anleger zu adressieren sind, son-
dern sich an die Öffentlichkeit richten. Der Adressatenkreis umfasst somit
neben den Anlegern zwangsläufig auch weitere Personen, die nicht daran
interessiert sind, mit Effekten des Emittenten zu handeln, für die die In-
formationen in den Ad hoc-Mitteilungen aber gleichwohl geschäftsrelevant
sein können. Die Ad hoc-Mitteilungen wirken damit über die reine Infor-
mation der Anleger hinaus in einer Weise, die geeignet ist, den Markt, in
dem der Emittent tätig ist, zu beeinflussen.
Die Mitteilung einer Muttergesellschaft, dass der Markteintritt von einem
Generikum erfolgt sei, beziehungsweise kurz bevorstehe, enthält die In-
formation, dass mindestens eine Konzerngesellschaft bereit ist, kommer-
zielle Anfragen zum fraglichen Generikum entgegenzunehmen und das
Generikum in Verkehr zu bringen. Potenzielle Kunden können so dazu
verleitet werden, Bestellungen des Originalpräparats aufzuschieben, um
das günstigere Generikum zu bestellen, sobald dieses erhältlich gewor-

S2025_003
Seite 17
den ist.31 Auch wenn die Ad hoc-Mitteilung reinen Informations- und kei-
nen Vermarktungscharakter hat, entfaltet sie eine Werbewirkung, weil po-
tenzielle Kunden auf die Markteinführung des Generikums aufmerksam
gemacht werden. Es ist dann auch nicht entscheidend, ob die mitteilende
Konzernmutter selbst operativ tätig ist und die Generika selbst herstellt
oder in Verkehr bringt. Da die potenziellen Kunden die operativen länder-
spezifischen Konzerngesellschaften kennen, wissen sie, an wen sie sich
wenden müssen, um die angekündigten Generika zu bestellen. Die Mittei-
lung der Konzernmutter kann auf diese Weise das Markverhalten der
Marktteilnehmer zum Nachteil der Patentinhaberin beeinflussen.
21.
Vorliegend hat die Beklagte 1 mit Ad hoc-Mitteilung vom 30. Oktober
2025 darüber informiert, dass die Markteinführung von Afqlir® im vierten
Quartal 2025 geplant ist. Mit Ad hoc-Mitteilung vom 24. November 2025
hat die Beklagte 1 über den gleichentags erfolgten Markteintritt von
Afqlir® im Vereinigten Königreich und über den bevorstehenden Marktein-
tritt von Afqlir® in weiteren wichtigen Märkten wie Deutschland und Frank-
reich, gefolgt von weiteren Markteinführungen 2026 informiert. Damit hat
die Beklagte 1 an die Öffentlichkeit gerichtet kundgetan, dass die
Markteinführung von Afqlir® in Europa kurz bevorsteht. Diese Mitteilung
kann dazu führen, dass potenzielle Kunden die Bestellung des Original-
präparats aufschieben, um das günstigere Generikum zu bestellen, so-
bald dieses erhältlich geworden ist.
Die Klägerinnen haben glaubhaft gemacht, dass die Mitteilungen der Be-
klagten 1 vom 30. Oktober 2025 und 24. November 2025 vor Ablauf des
Streitpatents ihre Rechte verletzen, sofern das Streitpatent rechtsbestän-
dig und verletzt ist. Die Beklagte 1 ist mithin passiv legitimiert.
22.
Zur Passivlegitimität der Beklagten 2 machen die Klägerinnen geltend,
dass sie die globale Hauptzentrale der Sandoz-Gruppe sei. Sie sei aus-
serdem für den Inhalt auf der Website www.sandoz.com verantwortlich,
wo die Mitteilungen der Beklagten 1 veröffentlicht worden seien. Ferner
habe sie Aflibercept aus der Schweiz nach Belgien geliefert und sei Inha-
berin der Markenrechte an der Marke Afqlir®. Die Beklagten entgegnen,
dass die Beklagte 2 keine Marktzulassung für das Inverkehrbringen von
Afqlir® innehabe, weder die schweizerische noch die europäische. Weiter
hätten die vier Lieferungen reines Aflibercept enthalten und keine angeb-

31 BPatGer, Urteil S2019_006 vom 21. März 2019, E. 7.

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Seite 18
lich patentgemässe Formulierung. Ferner könne weder aus der Verant-
wortlichkeit für den Inhalt auf der Website noch aus der Inhaberschaft der
Markenrecht für Afqlir® auf eine konkrete Patentverletzung geschlossen
werden.
23.
Die Beklagten bestreiten nicht, dass die Beklagte 2 verantwortlich für den
Inhalt auf der Website www.sandoz.com ist und auch nicht, dass die
Ad hoc-Mitteilungen auf dieser Website veröffentlicht wurden. Nachdem
Mitteilungen, in denen öffentlich auf den bevorstehenden Markteintritt
hingewiesen wird, mutmasslich patentverletzende Handlungen sind
(soeben E. 20 f.), und feststeht, dass die Beklagte 2 die Mitteilungen der
Beklagten 1 vom 30. Oktober 2025 und 24. November 2025 auf ihrer
Website veröffentlicht hat, ist auch die Beklagte 2 glaubhaft passiv legiti-
miert.
24.
Die Beklagte 2 ist unbestritten Inhaberin der Markenrechte an der Marke
AFQLIR für pharmazeutische Erzeugnisse in der Schweiz und der EU
(Gemeinschaftsmarke). Zwar ist es richtig, dass das Eigentum an einer
Marke nicht das Angebot etc. einer patentverletzenden Ausführungsform
indiziert. In der stark regulierten Pharmaindustrie gilt dies jedoch nicht
uneingeschränkt. Das Eylea®-Generikum der Beklagten wurde in der
Schweiz und in Europa unter der Bezeichnung Afqlir® zugelassen. Es
darf nur unter Bezeichnung Afqlir® und in der zugelassenen Formulierung
in Verkehr gebracht werden (für die Schweiz Art. 9 Abs. 1 Heilmittelge-
setz, SR 821.21, und Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Anhang 1 Ziff. 1 lit. a Arzneimit-
tel-Zulassungsverordnung, SR 812.212.22), und die in den öffentlich zu-
gänglichen Zulassungsunterlagen beschriebene Formulierung ist nach
dem Vortrag der Klägerinnen patentverletzend. Gleichzeitig dürfen keine
anderen pharmazeutischen Erzeugnisse unter der Marke Afqlir® angebo-
ten werden, um eine Täuschung von Ärzten und Patienten zu vermeiden
(Art. 9 Abs. 4 Arzneimittelverordnung, SR 812.212.21).32
Dies bedeutet, dass Dritte, zu denen Konzerngesellschaften der Sandoz-
Gruppe gehören, ohne Zustimmung der Beklagten 2 keine pharmazeuti-

32 Analog für das zentrale Zulassungsverfahren der EU Art. 6 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 i.V.m. Art. 8 (3)(b) der Richtlinie 2001/83/EG und
Art. 9 (4) lit. d i.V.m. Art. 12 (1) der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 i.V.m. mit der
EMA Guideline on the acceptability of names for human medicinial products
processed through the centralised procedure in der Fassung vom 6. Dezember
2021, Ziff. 4.1.1.

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Seite 19
schen Erzeugnisse unter der Bezeichnung Afqlir® anbieten dürfen, aber
gleichzeitig die zugelassene Afqlir®-Formulierung unter der Bezeichnung
Afqlir® anbieten müssen, wenn sie sie in Verkehr bringen wollen. Die Be-
nutzung der von der Beklagten 2 gehaltenen Marke Afqlir® ist daher eine
conditio sine qua non für das Inverkehrbringen der angeblich patentver-
letzenden Afqlir®-Formulierung. Dass die Ländergesellschaften der
Sandoz-Gruppe Afqlir® ohne Zustimmung der Markeninhaberin anbieten,
ist nicht behauptet und auch nicht glaubhaft.
Die Beklagte 2 leistet daher zumindest Beihilfe zu den angeblich durch
Ländergesellschaften der Sandoz-Gruppe begangenen Patentverletzun-
gen, indem sie diesen Gesellschaften die Benutzung der Bezeichnung
Afqlir® erlaubt, die ihr als Markeninhaberin ausschliesslich zusteht.
Berücksichtigung angeblich verspäteter Behauptungen
25.
Im summarischen Verfahren darf sich keine der Parteien darauf verlas-
sen, dass das Gericht nach einmaliger Anhörung einen zweiten Schrif-
tenwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet.33 Es be-
steht insofern kein Anspruch der Parteien darauf, sich zweimal zur Sache
zu äussern. Grundsätzlich tritt der Aktenschluss nach einmaliger Äusse-
rung ein.34 Ordnet das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel an oder
lädt es zu einer mündlichen Verhandlung vor, haben die Parteien die
Möglichkeit, sich zweimal unbeschränkt zur Sache zu äussern.35 Im Inte-
resse der Rechtssicherheit sollten die Gerichte in diesem Fall eindeutig
angeben, ob sie ausnahmsweise einen zweiten Schriftenwechsel anord-
nen oder ob sie lediglich das Replikrecht gewähren.36
Die Beschränkung auf einen einfachen Schriftenwechsel ändert nichts
daran, dass den Parteien gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29
Abs. 1 und 2 BV das Recht zusteht, zu jeder Eingabe der Gegenpartei
Stellung zu nehmen, und zwar unabhängig davon, ob diese neue und er-

33 BGer, Urteil 4A_273/2012 vom 30. Oktober 2012 E. 3.2, nicht publ. in: BGE
138 III 620.
34 BGE 150 III 209 E. 3.4; BGE 144 III 117 E. 2.2.
35 BGE 146 III 237 E. 3.1.
36 BGer, Urteil 5A_84/2021 vom 17. Februar 2022, E. 3.1.1.

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Seite 20
hebliche Gesichtspunkte enthält.37 Eine solche Stellungnahme im Rah-
men des unbedingten Replikrechts darf jedoch keine Noven beinhalten.38
Unabhängig davon, ob ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wurde,
darf eine Partei jedoch auch im summarischen Verfahren mit neuen Be-
hauptungen und Beweismittel auf Noven reagieren, welche die Gegen-
partei in ihrer letzten Rechtsschrift (zulässigerweise) vorgebracht hat.39
Voraussetzung dafür ist, dass die neuen Behauptungen oder Beweismit-
tel der Gegenpartei kausal für die Noveneingabe sind, d.h. das Vorbrin-
gen der Noven veranlasst haben und in technischer bzw. thematischer
Hinsicht als Reaktion auf die Noven der Gegenpartei aufzufassen sind.40
Nach Aktenschluss können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch
unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO berücksichtigt werden.41
Neue Behauptungen und Tatsachen, deren Entstehen vom Willen der
Parteien abhängt (sog. Potestativ-Noven), sind zulässig, wenn sie trotz
zumutbarer Sorgfalt im Sinne von Art. 229 Abs. 2 lit. b ZPO nicht vorher
vorgebracht werden konnten.42
26.
Im vorliegenden Verfahren ordnete der Präsident keinen zweiten Schrif-
tenwechsel an, sondern setzte den Klägerinnen Frist zur Stellungnahme
zu neuen Behauptungen und Beweismitteln in der Gesuchantwort sowie
zur Einreichung von Noven an. Auch in der Vorladung zur mündlichen
Verhandlung machte er die Parteien darauf aufmerksam, dass die Ver-
handlung ausschliesslich der Wahrung des rechtlichen Gehörs bezie-
hungsweise des Replikrechts sowie der Stellungnahme zum Fachrichter-
votum dient.
Der Aktenschluss ist mithin nach dem ersten Schriftenwechsel eingetre-
ten.
27.
Die Beklagten machen unter anderem geltend, dass die Klägerinnen die
Cepter Reports und den Physiolution Report verspätet eingereicht hätten.

37 BGE 144 III 117 E. 2.1.
38 BGE 144 III 117 E. 2.2.
39 Offen gelassen in BGE 144 III 117 E. 2.3.
40 Analog BGE 146 III 55 E. 2.5.2 – «Durchflussmessfühler».
41 BGE 150 III 209 E. 3.4.
42 BGE 146 III 416 E. 5.

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Seite 21
Die weiteren angeblich verspäteten Behauptungen und Beweismittel sind
nicht entscheidrelevant, weshalb deren rechtzeitiges Vorbringen offen-
bleiben kann.
Nichtberücksichtigung der Cepter Reports
28.
Die Klägerinnen sind der Ansicht, dass die erstmals mit der Stellungnah-
me zur Stellungnahme der Beklagten zur Stellungnahme zur Massnah-
meantwort, also mit der dritten Rechtsschrift der Klägerinnen, eingereich-
ten Cepter Reports rechtzeitig eingereicht worden seien, da die Klägerin-
nen gezeigt hätten, dass sie mit genügender Sorgfalt versucht hätten,
Afqlir® für eine Analyse zu beschaffen. Nachdem absehbar geworden sei,
dass Afqlir® nicht innert nützlicher Frist beschafft werden konnte, hätten
die Klägerinnen umgehend eine Replika-Formulierung analysieren las-
sen. Sie seien aufgrund der 14-monatigen relativen Dringlichkeitsfrist an-
gehalten gewesen, schnell vorzugehen und es könne von ihnen nicht ver-
langt werden, dass sie alles unter allen Umständen theoretisch Mögliche
unternommen hätten, um die Beweismittel rechtzeitig einzureichen. Die
Cepter Reports seien daher zu beachten. Die Beklagten bestreiten die
Beachtlichkeit der Cepter Reports, da die Klägerinnen diese bereits mit
dem Massnahmegesuch hätten einreichen können.
29.
Die Cepter Reports sind verschiedene Versionen eines Berichts, der
vom Analyselabor CEPTER Biopartners, LLC, Nutley, NJ, USA, erstellt
wurde und auf einer Afqlir®-Replika-Formulierung basiert. Die ersten bei-
den Versionen des Cepter Reports wurden von den Klägerinnen mit ihrer
dritten Eingabe, der Stellungahme vom 5. März 2026, in das Verfahren
eingebracht; die dritte, aufdatierte Version mit der vierten Stellungnahme
vom 15. April 2026. Im ersten Cepter Report wurde die lyophilisierte Rep-
lika-Formulierung umgehend rekonstituiert («T-0-Analyse»), im zweiten
Cepter Report nach einem halben und nach einem Monat und im dritten
Cepter Report nach eineinhalb Monaten. Die in den Cepter Reports ana-
lysierte Replika-Formulierung basiert auf den Informationen aus dem Eu-
ropäischen Öffentlichen Beurteilungsbericht (EPAR) der Europäischen
Arzneimittel-Agentur (EMA) vom 19. September 2024 im zentralen Zulas-
sungsverfahren für Afqlir® («EMA Bericht»), der am 20. Januar 2025
veröffentlicht wurde. Der erste Cepter Report ist nicht datiert, jedoch geht
daraus hervor, dass das Analyselabor am 28. Januar 2026 Aflibercept für
die Replika-Formulierung erhalten, am 29. Januar 2026 aufgetaut und die

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Seite 22
Replika-Formulierung am 2. Februar 2026 lyophilisiert und rekonstituiert
hat.
Die Cepter Reports sind erst nach Aktenschluss entstanden, die Entste-
hung dieser Berichte hing aber vom Willen der Klägerinnen ab, womit sie
als Potestativ-Noven nur zulässig sind, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt
nicht vorher in das Verfahren eingeführt werden konnten. Dies ist vorlie-
gend zu verneinen.
Wer gestützt auf eine angebliche Patentverletzung eine vorsorgliche
Massnahme beantragt, hat die Patentverletzung mit dem Massnahmege-
such nicht nur genügend substanziiert zu behaupten, sondern aufgrund
des Aktenschlusses nach einmaliger Äusserung auch mit Beweismitteln
zu unterfüttern. Folglich reicht die sorgfältige Gesuchstellerin mit dem
Massnahmegesuch zumutbar beibringbare Verletzungsanalysen ein, wo-
bei sowohl die zeitliche Dringlichkeit als auch die technischen und tat-
sächlichen Schwierigkeiten einer solchen Analyse deren Zumutbarkeit
beeinflussen können. Vorliegend offenbarte der am 20. Januar 2025 ver-
öffentlichte EPAR für Afqlir®, auf Seite 21 die Zusammensetzung seiner
Formulierung. Die genaue Herstellung des Aflibercept-Biosimilars in
Afqlir®, mit Code SOK583, war nicht öffentlich; auch der EPAR für Afqlir®
selbst gibt im Abschnitt «Description of manufacturing process and pro-
cess controls» nur eine allgemeine Beschreibung. Der Entscheid, statt-
dessen das Aflibercept aus dem bereits im Markt erhältlichen Eylea® zu
verwenden (siehe unten), hätte aber bereits mit der Veröffentlichung des
EMA-Berichts fallen können. Die Klägerinnen hatten also seit dem
20. Januar 2025 und damit rund 10 Monate vor der Gesucheinreichung
alle Informationen, um diese Replika-Formulierung herzustellen und zu
analysieren. Wie aus dem ersten Cepter Report hervorgeht, benötigte die
T-0-Analyse vier Arbeitstage (28.-30. Januar und 2. Februar 2026), um
die Replika-Formulierung herzustellen, zu lyophilisieren und zu rekonsti-
tuieren. Die Klägerinnen haben das vorliegende Massnahmegesuch am
25. November 2026 und damit einen Tag nach der Mitteilung der Beklag-
ten 1, dass der Markteintritt von Afqlir® im Vereinigten Königreich erfolgt
ist, eingereicht. Die Klägerinnen mussten vorliegend spätestens seit der
Mitteilung der Beklagten 1 vom 30. Oktober 2026 damit rechnen, dass die
Beklagten Afqlir® im letzten Quartal 2026 auf den Markt bringen werden.
Ab dieser Mitteilung verblieb noch genügend Zeit, um die Replika-
Formulierung herzustellen, zu lyophilisieren und zu rekonstituieren und
zumindest die T-0-Analyse rechtzeitig mit dem Massnahmegesuch vom
25. November 2026 einzureichen. Da die T-0-Analyse bei zumutbarer

S2025_003
Seite 23
Sorgfalt vor Aktenschluss hätte durchgeführt und beigebracht werden
können, erweist sich der erste Cepter Report als verspätet. Der zweite
und der dritte Report ergänzen diesen verspäteten ersten Report und
sind damit ebenfalls verspätet und unzulässig.
Berücksichtigung des Physiolution Reports
30.
Die Klägerinnen machen geltend, dass sie, nachdem Afqlir® in die deut-
sche Lauer-Taxe aufgenommen wurde und somit in Deutschland verfüg-
bar war, einen Lieferanten (in der Beilage Nr. 171 zur Stellungnahme der
Klägerin vom 5. März 2026 wird er als «Product Procurer» und in der
Stellungnahme der Klägerin vom 15. April 2026 als «Supplier» bezeich-
net) damit beauftragt hätten, Afqlir® in Deutschland zu beschaffen. An-
fang Dezember 2025 sei der Lieferant davon ausgegangen, Afqlir® innert
fünf Wochen beschaffen zu können. Ende Dezember 2025 habe er mitge-
teilt, dass eine Lieferung frühestens in drei Wochen nach der Bestellung
erfolgen könne. Nachdem die Bestellung am 13. Januar 2026 erfolgt sei,
habe der Lieferant am 27. Januar 2026 darüber informiert, dass Afqlir® in
Europa vom Markt genommen worden sei. Hierauf sei ein Versuch er-
folgt, Afqlir® in Kanada und in Australien zu beschaffen, was ebenfalls
nicht gelungen sei. Hierauf hätten die Klägerinnen, nachdem Afqlir® in die
Spezialitätenliste des BAG aufgenommen worden war, Mitte Februar
2026 versucht, über einen schweizerischen Grossisten (in der Stellung-
nahme der Klägerin vom 5. März 2026 wird er als «wholesaler» bezeich-
net) bei der Beklagten 3 zu bestellen. Diese Bestellung sei aber am
12. März 2026 von der Beklagten abgelehnt worden. Erst am 14. und
17. März 2026 sei es über private Kontakte gelungen, insgesamt 15 «pre-
filled syringes» Afqlir® zu beschaffen. Daraufhin sei umgehend der Phy-
siolution Report erstellt und eingereicht worden.
Die Beklagten entgegnen, dass Afqlir® auf dem schweizerischen Markt
erhältlich gewesen sei. So sei Afqlir® in der Schweiz im Dezember 2025,
Januar und Februar 2026 verkauft worden und die Beklagte 3 habe zwi-
schen dem 11. Februar und 16. März 2026 mehrere Bestellungen erfüllt.
Die Beklagten hätten die Klägerinnen nicht aktiv daran gehindert, Afqlir®
zu erwerben. Die Klägerinnen hätten den Physiolution Report bei zumut-
barer Sorgfalt früher erstellen und beibringen können; mit der vierten Ein-
gabe zu Sache sei er sicher verspätet.

S2025_003
Seite 24
31.
Der Physiolution Report ist ein Analysebericht des Labors Physiolution
Polska sp. z. o. o., Breslau, Polen, vom 30. März 2026, mit dem Afqlir®
untersucht wurde. Der Physiolution Report ist erst nach Aktenschluss
entstanden, die Entstehung dieses Berichts hing aber vom Willen der
Klägerinnen ab, womit er als Potestativ-Novum nur zu beachten ist, wenn
er trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnte. Vor-
liegend ist der Bericht zu beachten.
Wie erwähnt (E. 29) reicht die sorgfältige Klägerin mit dem Massnahme-
gesuch zumutbar beibringbare Verletzungsanalysen ein, wobei sowohl
die zeitliche Dringlichkeit als auch die technischen und tatsächlichen
Schwierigkeiten einer solchen Analyse deren rechtzeitige Beibringbarkeit
beeinflussen können. Es kann der Patentinhaberin nicht in jedem Fall zu-
gemutet werden, mit der Einreichung eines Massnahmegesuchs zuzu-
warten, bis sie das angebliche patentverletzende Produkt beschafft und
analysiert hat. Damit würde der Zeitpunkt, ab dem ein Massnahmegesuch
eingereicht werden kann, verschoben vom Zeitpunkt, an dem ein Markt-
eintritt droht auf den Zeitpunkt, an dem der Markteintritt bereits erfolgt ist.
Der Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen, wenn eine Verlet-
zung erst zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), würde damit aus-
gehöhlt.
Vorliegend haben Klägerinnen glaubhaft aufgezeigt, dass sie nach Einrei-
chung des Gesuchs mehrere ernsthafte und ununterbrochene Versuche
unternommen haben, um Afqlir® so rasch wie möglich zu beschaffen. Die
Fehlschläge dieser Beschaffungen können mit einer Ausnahme nicht
ihnen angelastet werden. Sie haben, nach erfolgreicher Beschaffung von
Afqlir®, dieses unverzüglich analysieren lassen und die Ergebnisse um-
gehend in das vorliegende Verfahren eingeführt, womit sie ihre Sorgfalts-
pflicht erfüllt haben.
Der Physiolution Report ist daher rechtzeitig eingereicht und ist zu be-
rücksichtigen.
Ausländische Verfahren
32.
Mit Urteil C/09/675547 / HA ZA 24-972 vom 1. Oktober 2025 beurteilte die
Rechtbank Den Haag in einem Parallelverfahren zwischen der Klägerin 1
und Samsung Bioepis NL B.V. den niederländischen Teil des Streitpatents

S2025_003
Seite 25
als rechtsbeständig und erliess ein einstweiliges Verbot gegen Samsung
Bioepis NL B.V, das Biosimilar Opuviz® zu vertreiben. Der Fachmann
würde aufgrund seines Fachwissens verstehen, dass die in «SEQ ID
NO:4» offenbarte Aminosäure exprimiert und modifiziert sei, womit die
beanspruchte Aminosäurensequenz bestehend aus den Aminosäuren 27-
457 der «SEQ ID NO:4» und glykosyliert an den Asparginresten 62, 94,
149, 222 und 308 direkt und eindeutig in der ursprünglichen Anmeldung
offenbart sei. Bei der Verletzung war ausschliesslich strittig, ob die Opu-
viz®-Formulierung gefriertrocknungsfähig und rekonstituierbar ist, was
das Gericht bejahte (Opuviz® enthielt als Puffer Natriumphosphat).
33.
Auch das deutsche Bundespatentgericht beurteilte den deutschen Teil
von EP 2 364 691 mit Urteil 3 Ni 15/23 (EP) vom 26. Juni 2025 zwischen
der Klägerin 1 und Samsung Bioepis NL B.V. in einer eingeschränkten
Fassung als rechtsbeständig. Die Klägerin 1 schränkte die Ansprüche 1
und 6 auf die Verwendung der Formulierung eines VEGF-Antagonisten
bei intravitrealer Verabreichung ein («for use in intravitreal administrati-
on»). Das Gericht erwog insbesondere, dass die Aminosäurensequenz
der «SEQ ID NO:4» aus der Signalsequenz der Aminosäuren 1-26, des
codierenden Bereichs der Aminosäuren 27-457 sowie der Aminosäu-
re 458 am C-Terminus bestehe. Da die Aminosäuren 1-27 und 458 keinen
Einfluss auf die antagonistische Wirkung hätten, werde die beanspruchte
Aminosäurensequenz in der ursprünglichen Anmeldung offenbart.
Gestützt auf den eingeschränkten Anspruch 6 des deutschen Teils des
Streitpatents beantragte die Klägerin 1 vor dem LG München I eine
einstweilige Unterlassungsverfügung gegen die Hexal Aktiengesellschaft
und die Sandoz Deutschland GmbH. Mit Urteil 7 O 15541/25 vom 8. Ja-
nuar 2026 hiess das Gericht das Gesuch gut und untersagte den dortigen
Beklagten das Inverkehrbringen, den Gebrauch und Besitz sowie die Ein-
fuhr von Afqlir®. Das Gericht kam insbesondere zum Schluss, dass die im
Patent offenbarten pH-Werte einen Toleranzbereich angäben und dass
keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass eine Abweichung des pH-
Werts von 0,1 ausserhalb des Schutzbereichs läge. Folglich erachtete es
das Patent bis auf Merkmal 6.2 (im vorliegenden Verfahren Merkma-
le 6.3a und 6.3b) als wortsinngemäss verletzt. Für Merkmal 6.2 bejahte
es die äquivalente Verletzung, da ein Histidinpuffer die gleichen Eigen-
schaften habe wie der beanspruchte Natriumphosphatpuffer und Histidin
als Puffer auch mit Routineversuchen ohne erfinderische Tätigkeit auf-
findbar sei, zumal die einzige zum Prioritätszeitpunkt getestete Protein-

S2025_003
Seite 26
formulierung für intravitreale Injektion, Lucentis®, ebenfalls Histidin ver-
wende, und der Fachmann dem Patent entnehme, dass es nicht auf den
konkreten Puffer, sondern auf dessen Funktion als Puffer ankomme.
Mit Beschluss 6 U 180/26 vom 10. Februar 2026 stellte das OLG Mün-
chen die Zwangsvollstreckung des Urteils des LG München I einstweilen
ein, weil die Verletzung der Merkmale 6 und 6.6 voraussichtlich nicht ge-
nügend glaubhaft gemacht sei. Mit Verfügung 6 U 180/26 wies das OLG
München die Klägerin 1 darauf hin, dass es an der Dringlichkeit fehlen
dürfte, woraufhin die Klägerin 1 ihr Gesuch um einstweilige Verfügung zu-
rückzog.
34.
Das Handelsgericht Wien wies ein auf die Ansprüche 1 und 6 des öster-
reichischen Teils von EP 2 364 691 gestütztes Gesuch um Erlass einer
vorsorglichen Verfügung der Klägerinnen gegen die österreichische
Sandoz GmbH mit Beschluss 20 Cg 87/25k – 17 vom 27. April 2026 ab.
Das Gericht entschied, dass der Fachmann Natriumphosphat nicht nahe-
liegenderweise mit Histidin ausgetauscht hätte. Ausserdem gehe aus
dem Patent nicht hervor, dass Histidin ein gleichwertiger Puffer sei.
Schliesslich seien Formulierungen von proteinhaltigen Arzneimitteln kom-
plex und dem Fachmann sei bekannt, dass die einzelnen Komponenten
in der Regel nicht beliebig austauschbar seien, sondern deren Wirkung in
der Formulierung aufeinander abgestimmt seien und miteinander wech-
selwirkten.
35.
Im belgischen Parallelverfahren zwischen der Klägerin 1 und BV Celltrion
Healthcare Belgium entschied der Nederlandstalige Ondernemingsrecht-
bank Brussel mit Entscheid C/25/00034 vom 8. Januar 2026 im summari-
schen Verfahren, dass das Biosimilar Eydenzelt® Anspruch 1 des belgi-
schen Teils des Streitpatents nicht äquivalent verletze. So habe die Klä-
gerin 1 nicht gezeigt, dass Histidin die Pufferfunktion in derselben Weise
und mit demselben Resultat wie Natriumphosphat erfülle.
36.
Im britischen Parallelverfahren [2025] EWHC 2527 (Pat), Case No: HP-
2024-000015 zwischen Formycon AG / Klinge Biopharma GmbH gegen
die Klägerinnen 1 und 2 beurteilte der High Court of Justice den briti-
schen Teil des Streitpatents als rechtsbeständig. «Comprise» bedeute,
dass mindestens die Aminosäuren 27-457 anwesend sein müssten und

S2025_003
Seite 27
dieses Minimum sei zusammen mit dem Glykosylierungs-Muster in der
Prioritätsanmeldung und der ursprünglichen Anmeldung eindeutig offen-
bart. Die Priorität sei daher gültig und das Patent nicht unzulässig geän-
dert. Das Gericht verneinte eine äquivalente Verletzung von Anspruch 5
durch das Generikum von Formycon, weil es einen Histidin- anstelle ei-
nes Natriumphosphat-Puffers verwende und weil Histidin den pH-Wert
anders stabilisiere als ein Phosphatpuffer und der Fachmann nicht ver-
stehe, wie das ausgetauschte Merkmal gleich wirke wie das beanspruch-
te Merkmal. Auch hinsichtlich des Klinge Biopharma Generikums, das un-
ter anderem auf Natriumchlorid verzichtet, dafür mehr Sucrose verwen-
det, verneinte das Gericht die 1. Frage des Actavis-Tests.
37.
Gegen die Erteilung des EP 2 364 691 wurde kein Einspruch erhoben.
Hingegen wurden von drei Patentanwaltskanzleien gegen die Erteilung
des europäischen Patents EP 2 944 306, das auf dieselbe Teilanmeldung
zurückgeht wie EP 2 364 691, Einsprüche erhoben. Am 26. November
2024 (schriftliche Entscheidung vom 13. Januar 2025) wurde das Patent
durch die Einspruchsabteilung des EPA wegen unzulässiger Änderungen
widerrufen. In der ursprünglichen Anmeldung gebe es keinen Hinweis da-
rauf, die Bezeichnung «SEQ ID NO:4» mental durch eine Sequenz be-
stehend aus den Aminosäuren 27-457 der SEQ ID NO:4 und zusätzlich
glykosyliert an den Asparginresten 62, 94, 149, 222 und 308 zu ersetzen.
Eine Fachperson würde die Referenz «SEQ ID NO:4» als die volle Ami-
nosäuren-Sequenz 1-458 verstehen. Die Patentinhaberin hat Beschwer-
de eingelegt. Das Beschwerdeverfahren ist anhängig und die mündliche
Verhandlung für Oktober 2026 angesetzt, sodass die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 26. November 2024 nicht rechtskräftig ist.
Technischer Hintergrund und Streitpatent
38.
Unter dem Begriff Makuladegeneration wird eine Gruppe von Erkrankun-
gen der Netzhaut des Auges zusammengefasst, die die Macula lutea
(«Gelber Fleck») betreffen. Die weitaus häufigste Form der Makuladege-
neration ist die exsudative (oder feuchte) altersbedingte Makuladegenera-
tion (wAMD, von «wet age-related macular degeneration»). Verschiedene
Augenerkrankungen, inklusive die feuchte AMD, gehen mit einer patholo-
gischen Neovaskularisation und einem Flüssigkeitsaustritt aus den Ge-
fässen einher, wodurch eine Verdickung und Ödeme der Retina resultie-
ren können. Dies trägt vermutlich zum Verlust der Sehfähigkeit bei. «Vas-

S2025_003
Seite 28
cular endothelical growth factor» (VEGF) ist eine Familie natürlich vor-
kommender Wachstumsfaktoren im Blutgefässsystem, die die Bildung
neuer Blutgefässe anregen; ein Vorgang, der als Angiogenese bezeichnet
wird. Mit VEGF-Hemmern kann die pathologische Neovaskularisation und
damit verbundene Gefässdurchlässigkeit verhindert werden. Das Streit-
patent offenbart Fusionsproteine, die als VEGF-Hemmer wirken
(Abs. [0046]).
Die Erfindung des Streitpatents zielt darauf ab, eine für die intravitreale
Verabreichung geeignete pharmazeutische Formulierung bereitzustellen,
die VEGF-Hemmer enthält (Abs. [0001]). Im Hintergrundteil des Streitpa-
tents wird unter anderem WO 2006/104852 (im Folgenden WO 852) als
Stand der Technik genannt, die VEGF-Antagonistenformulierungen offen-
bart (Abs. [0005]). Das Streitpatent erläutert, dass die sichere Handha-
bung und Verabreichung von proteinhaltigen Formulierungen eine grosse
Herausforderung seien. Proteine wiesen einzigartige chemische und phy-
sikalische Eigenschaften auf, die Stabilitätsprobleme mit sich brächten:
Es gebe eine Vielzahl von Abbauwegen für Proteine, die sowohl chemi-
sche als auch physikalische Instabilität zur Folge hätten. Zur chemischen
Instabilität zählten Deaminierung, Aggregation, Spaltung des Peptidrück-
grats und Oxidation von Methioninresten. Die physikalische Instabilität
umfasse zahlreiche Phänomene, darunter beispielsweise Aggregation
und/oder Ausfällung (Abs. [0041]).
Das Streitpatent beansprucht die Bereitstellung stabiler Formulierungen
eines VEGF-spezifischen Fusionsprotein-Antagonisten (Abs. [0006]–
[0027], Anspruch 1), lyophilisierbarer Formulierungen (Abs. [0028]–
[0034], Anspruch 6) sowie entsprechender Verfahren und Spritzen
(Abs. [0036]–[0037], Ansprüche 10 und 11). In den Beispielen werden
verschiedene Formulierungen hinsichtlich Stabilität, Trübung, optischem
Erscheinungsbild usw. analysiert, wobei jeweils ein VEGF-Hemmer ge-
mäss SEQ ID NO:4 verwendet wird. Nicht dieser VEGF-Hemmer gemäss
SEQ ID NO:4, sondern einer bestehend aus den Aminosäuren 27-457
dieser SEQ ID NO:4 und mit Glycosylierungen an den Asparaginen an
Position 62, 94, 149, 222 und 308 (Nummerierung nach SEQ ID NO:4)
wird mit dem internationalen Freinamen (INN) Aflibercept bezeichnet.
Die Bayer-Gruppe vertreibt unter dem Markennamen Eylea® in der
Schweiz und in zahlreichen weiteren europäischen Ländern eine patent-
gemässe Formulierung, die unter anderem zur Behandlung der feuchten
altersbedingten Makuladegeneration zugelassen ist. Der in Eylea® ent-

S2025_003
Seite 29
haltene
Wirkstoff
Aflibercept
war
in
der
Schweiz
bis
am
22. November 2025 durch ein ergänzendes Schutzzertifikat geschützt
(ESZ C01183353/01).
39.
Das Streitpatent ist EP 2 364 691 B1, beziehungsweise dessen Teile in
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ir-
land, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechien und Ungarn.
Das Streitpatent geht auf die internationale Anmeldung WO 2007/149334
(im Folgenden «internationale Anmeldung») zurück, deren Anmeldetag
der 14. Juni 2007 ist und die die Priorität der am 16. Juni 2006 einge-
reichten US-Anmeldung US60/814,484 (im Folgenden «Prioritätsanmel-
dung» oder «P1») beansprucht. Die internationale Anmeldung wurde im
Namen der Klägerin 1 eingereicht, während die Prioritätsanmeldung im
Namen der in der internationalen Veröffentlichung genannten Erfinder
eingereicht wurde.
Das Streitpatent ist nicht die direkte regionale Phase, die aus der interna-
tionalen Anmeldung hervorgeht. Die direkte EP-regionale Phase aus der
internationalen Anmeldung war EP 2 029 103, die die Stammanmeldung
für das streitige Patent bildet (im Folgenden Stammanmeldung). Das
Streitpatent ist somit eine Teilanmeldung dieser Stammanmeldung.
Die Stammanmeldung galt im Jahr 2020 als zurückgenommen. Das
Streitpatent ist eine von drei Teilanmeldungen aus der Stammanmeldung;
neben dem Streitpatent gibt es noch die bereits erwähnte EP 2 944 306
(erteilt, durch Einspruchsabteilung widerrufen, Beschwerde hängig) und
EP 3 753 548, wobei letztere eine anhängige Anmeldung und Teilanmel-
dung aus EP 2 944 306 ist, also eine Enkelanmeldung der Stammanmel-
dung.
40.
Anspruch 1 des Streitpatents lautet gemäss der detaillierteren Merkmals-
analyse der Beklagten in der massgeblichen englischen Fassung wie
folgt:
1.1
An ophthalmic formulation of a vascular endothelial growth factor
(VEGF) antagonist, comprising:
1.2
(a) 1-100 mg/ml of a VEGF antagonist consisting of amino acids 27-
457 of SEQ ID No: 4, which is glycosylated at Asn residues 62, 94,
149, 222 and 308;

S2025_003
Seite 30
1.3.a
(b) 0.01-5% of
1.3.b
one or more organic co-solvent(s) which is one or more of polysorb-
ate, polyethylene glycol (PEG), and propylene glycol;
1.4.a
(c) 30-150 mM of
1.4.b
a tonicity agent selected from sodium chloride or potassium chloride;
1.5.a
(d) 5-40 mM of
1.5.b
sodium phosphate buffer; and
1.6.a
(e) 1.0-7.5% of
1.6.b
a stabilizing agent selected from the group consisting of sucrose, sor-
bitol, glycerol, trehalose, and mannitol,
1.7
pH between about 5.8-7.0,
1.8
wherein the formulation is suitable for intravitreal administration.
Der weitere unabhängige Anspruch 6 des Streitpatents lautet gemäss der
detaillierteren Merkmalsanalyse der Beklagten wie folgt:
6.1
A lyophilizable formulation of a vascular endothelial growth factor
(VEGF) antagonist, comprising
6.2
(a) 5-50 mg/ml of the VEGF antagonist, preferably 5 mg/ml, 10 mg/ml,
20 mg/ml or 40 mg/ml, consisting of amino acids 27-457 of SEQ ID
No: 4, which is glycosylated at Asn residues 62, 94, 149, 222 and
308;
6.3a
(b) 5-25 mM
6.3b
of sodium phosphate buffer,
6.4a
pH about 5.8-7.0;
6.4b
(c) 0.01-0.15% of
6.4b
an organic co-solvent, selected from the group consisting of polysorb-
ate, polyethylene glycol (PEG), propylene glycol, and a combination
thereof; and
6.5a
(d) 1-10% of
6.5b
a stabilizing agent selected from the group consisting of sucrose, sor-
bitol, glycerol, trehalose, and mannitol; or
6.5c
20-150 mM of
6.5d
a tonicity agent, preferably sodium chloride; or
6.5e
1-10% of
6.5f
the stabilizing agent and
6.5g
20-150 mM of the tonicity agent,

S2025_003
Seite 31
6.6
wherein the formulation can be reconstituted so it is suitable for intrav-
itreal administration.

Massgeblicher Fachmann
41.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem
liegt.43
Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun-
desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-
gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte
Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei-
chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbe-
reich gut gerüstet sein».44 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.45
Wo eine Aufgabe mehrere technische Gebiete beschlägt, kann der fiktive
Fachmann aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten gebildet werden.46
42.
Obwohl die Klägerinnen wiederholt auf den Fachmann Bezug nehmen,
definieren sie den Fachmann im Massnahmegesuch nicht.
Die Beklagten definieren den Fachmann als ein Team, das mindestens
aus (i) einem medizinischen Fachmann auf dem Gebiet der Augenheil-

43 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
44 BGE 120 II 71 E. 2.
45 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.
46 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom
1. Juni 2017, E. 4.4.

S2025_003
Seite 32
kunde und (ii) einem Spezialisten für pharmazeutische Formulierungen
mit Hochschulabschluss und mehrjähriger praktischer Erfahrung in der
Entwicklung von Formulierungen, einschliesslich der Entwicklung von
Proteinformulierungen, besteht.
Die Klägerinnen wenden ein, dass sie den Fachmann in erster Linie als
Formulierer betrachten, erheben jedoch keine konkreten Einwände gegen
die Definition der Beklagten. Sie betrachten die Definition des Fachmanns
als nicht entscheidungsrelevant («not decisive for the outcome of the pro-
ceedings»).
Die Definition der Beklagten erscheint der zu lösenden Aufgabe ange-
messen. Einzig die nicht abschliessende Aufzählung der Team-Mitglieder
(«zumindest») überzeugt nicht, denn sie schliesst nicht aus, dass das
Team eine beliebige Vielzahl von beliebig qualifizierten weiteren Mitglie-
dern umfasst.
Diesem Urteil wird daher ein fiktiver Fachmann zugrunde gelegt, der ein
Team ist, das sich zusammensetzt aus (i) einem medizinischen Fach-
mann auf dem Gebiet der Augenheilkunde und (ii) einem Spezialisten für
pharmazeutische Formulierungen mit Hochschulabschluss und mehrjäh-
riger praktischer Erfahrung in der Entwicklung von Formulierungen, ein-
schliesslich der Entwicklung von Proteinformulierungen, was auch ein
Basiswissen in Biochemie voraussetzt.
Allgemeines Fachwissen
43.
Als allgemeines Fachwissen wird das Wissen des einschlägigen Fach-
manns bezeichnet, das ihm aufgrund seiner Ausbildung und seiner Be-
rufserfahrung zur Verfügung steht.47 Wissen aus Lehrbüchern des techni-
schen Gebiets des einschlägigen Fachmanns gehört normalerweise zum
allgemeinen Fachwissen.48 Wissenschaftliche Publikationen oder der Of-
fenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften gehören
dagegen normalweise nicht zum allgemeinen Fachwissen.49 Erst wenn

47 So T 1727/14 vom 13. Dezember 2018; ähnlich T 766/91 vom 29. September
1993, E. 8.2 («Wissen, das ein erfahrener Fachmann des einschlägigen Gebiets
haben sollte»).
48 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD
Inhalationskapseln».
49 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by
synthesis».

S2025_003
Seite 33
eine technische Lehre Eingang in Lehrbücher oder allgemeine Nach-
schlagewerke gefunden hat, kann davon ausgegangen werden, dass sie
Teil des allgemeinen Fachwissens ist. Wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patent-
schriften können ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zuge-
rechnet werden, wenn ein technisches Gebiet so neu ist, dass es noch
keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat oder wenn eine Serie von
Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allge-
mein bekannt war.50
Das allgemeine Fachwissen ist substanziiert zu behaupten und im Be-
streitungsfall zu beweisen.51
44.
Der Fachmann weiss, dass der pH-Wert des Glaskörpers bei etwa 7,4
liegt und der pH-Wert einer intravitreal zu verabreichenden Formulierung
nicht zu stark von 7,4 abweichen sollte. Der für die intravitreale Verabrei-
chung akzeptable pH-Bereich ist im Vergleich zu anderen parenteralen
Verabreichungswegen, z. B. der intravenösen Verabreichung, bei der das
Arzneimittel in den Blutkreislauf aufgenommen und schnell in einem
grossen Blutvolumen verdünnt wird, sehr eng, weil der Glaskörper nur ein
geringes Volumen von ungefähr 4,5 ml pro Auge hat und die gelartige
Substanz nicht rasch ausgetauscht wird.
Der Fachmann weiss, dass die Entwicklung flüssiger Formulierungen von
Proteinwirkstoffen schwierig ist, weil die meisten Proteine als natürliche
physiologische Moleküle ausserhalb des menschlichen oder tierischen
Körpers chemisch und physikalisch instabil sind. Das Verhalten von Pro-
teinen in Flüssigkeiten ist schwer vorhersehbar; so kann z.B. bereits die
Veränderung einer einzigen Aminosäure in einem Protein dessen Aggre-
gationsverhalten in einer bestimmten Flüssigkeitsumgebung erheblich
verändern (belegt durch den Übersichtsartikel Wang, Instability, stabiliza-
tion, and formulation of liquid protein pharmaceuticals, Intl. J. of Phar-
maceutics 1999, S. 129-188 («Wang 1999», S. 137 linke Spalte, S. 138,
linke Spalte; als allgemeines Fachwissen zugestanden in der Stellung-
nahme der Klägerin vom 5. März 2026).

50 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf
T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4;
BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 16 – «Deferasirox».
51 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil
4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II».

S2025_003
Seite 34
Insbesondere die Wirkung von Salzen auf die Proteinstabilität ist kom-
plex. Salze können die Proteinstabilität stabilisieren, destabilisieren oder
gar nicht beeinflussen, abhängig von der Art und Konzentration des Sal-
zes, der Art der ionischen Wechselwirkungen und den geladenen Amino-
säureresten in den Proteinen (Wang 1999, S. 148).
Komplexe Moleküle wie Aflibercept neigen bei höheren Konzentrationen
besonders zur Aggregation (zugestanden in der Massnahmeantwort vom
19. Dezember 2025).
Dem Fachmann ist das Konzept der Signalsequenz bei neu synthetisier-
ten Proteinen, die zur Sekretion oder zum Einbau in Membranen be-
stimmt sind, bekannt. Solche Proteine weisen an ihrem N-Terminus (auch
Amino-Terminus genannt) eine kurze Peptidsequenz auf. Diese Sequenz
leitet das Protein in eukaryotischen Zellen zum endoplasmatischen Reti-
kulum oder in prokaryotischen Zellen zur Plasmamembran, wo es im
Rahmen des Reifungsprozesses des Proteins abgespalten wird. Günther
Blobel, der dies in den 1970-er Jahren erstmals beschrieben hatte, erhielt
dafür 1999 den Nobelpreis für Medizin.
Der Fachmann weiss, dass C-terminale Lysin- oder Argininreste in Zel-
loberflächenproteinen oder sekretierten Proteinen, von denen aufgrund
ihrer Gensequenz erwartet würde, dass sie diese Reste enthalten, häufig
fehlen, weil sie durch Carboxypeptidasen aus diesen Proteinen entfernt
werden (belegt durch den Übersichtsartikel von Harris, Processing of C-
terminal lysine and arginine resudues of proteins isolated from mammali-
an cell culture, Journal of Chromatography A. 1995, S. 129-134; Skidgel,
Structure and function of mammalian zinc carboxypeptidases, in: Hooper
(Hrsg.), Zinc Metalloproteases In Health And Disease, 1. Aufl. 1996,
S. 241-273). Betreffend des post-translationalen Abschneidens von Sig-
nalsequenzen war die «von Heijne (-3,-1) Regel», die Schneidestellen
von Signalpeptidasen definiert, allgemeines Fachwissen (Von Heijne. Pat-
terns of Amino Acids near Signal-Sequence Cleavage Sites, Eur. J. Bio-
chem. 1983, 133, S. 17-21; Von Heijne, A new method for predicting sig-
nal sequence cleavage sites, Nucl Acids Res. 1986, S. 4683-4690).
Der Fachmann weiss, dass auf dem technischen Gebiet der Proteinher-
stellung mit der «Translation» die Übersetzung von mRNA zu Protein ge-
meint ist, und dass «post-translational modification» die weitere Modifika-
tion des gebildeten Proteins meint. Zwei solche «post-translational modi-
fications» in solchen Säugetierzell-Expressionssystemen waren allgemei-

S2025_003
Seite 35
nes Fachwissen nämlich: a) das post-translationale Abschneiden der Sig-
nalsequenz durch Signalpeptidase, und b) die post-translationale Glyco-
sylierung (rot umrandet in der nachfolgenden Abbildung aus Bonin-Debs
et al. 2004).

Abbildung 1: Darstellung aus Bonin-Debs et al., Development of secreted proteins as
biotherapeutic agents, Expert Opin. Biol. Ther. 2004, S. 551-558 (rote Rahmen durch das
Gericht hinzugefügt).
Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche
45.
Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,52
d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünf-
tigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.53 Dabei ist grundsätzlich vom
Patentanspruch als Ganzes auszugehen.54 Wo sich einem Anspruch
auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und
Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt
der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder wi-
dersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.55

52 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».
53 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet
den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März
2001, E. 2.4.
54 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».
55 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 –
«Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer
Protokoll».

S2025_003
Seite 36
Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3
PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der
Technik ebenfalls Auslegungsmittel.56 Definiert die Patentschrift einen
Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden
technischen Gebiet auszugehen.
Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so
verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.57
Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus-
führungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der
Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken,
wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.58 Wenn in der Rechtspre-
chung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen ge-
sprochen wird,59 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der
Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der
Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber
auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.60
Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Aus-
legung der Patentansprüche nicht massgebend.61
Auslegung von «gefriertrocknungsfähig und rekonstituierbar»
46.
Gemäss den Merkmalen 6.1 und 6.6 muss die Formulierung enthaltend
einen VEGF-Antagonisten «lyophilizable» sein und nach der Gefrier-
trocknung «can be reconstituted so it is suitable for intravitreal administra-
tion».
Die Beklagten machen «nach einer gründlichen, erneuten Prüfung des
Streitpatents» erstmals in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum gel-

56 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».
57 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
58 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische
Pulversprühpistole».
59 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische
Pulversprühpistole».
60
BPatGer,
Urteil
O2016_009
vom
18. Dezember
2018,
E. 25
–
«Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 –
«Werkzeugeinrichtung».
61 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».

S2025_003
Seite 37
tend, Merkmale 6.1 und 6.6 verlangten nicht bloss eine Eignung zur Ge-
friertrocknung, sondern eine Bestimmung zur Gefriertrocknung, d.h. der
Anspruch 6 sei auf die Verwendung der Formulierung zur Gefriertrock-
nung beschränkt. Sie verweisen dazu auf die Beschreibung, die zwischen
flüssigen und gefriergetrockneten Formulierungen unterscheide und spe-
zifisch Abs. [0052], wo stehe «Lyophilizable formulations are typically first
prepared as liquids, then frozen and lyophilized». Daraus ergebe sich,
dass eine gefriertrockenbare Formulierung gemäss dem Streitpatent eine
Formulierung sei, die tatsächlich gefriergetrocknet werde.
Der Anspruch 6 verlangt nach seinem Wortlaut eine «lyophilizable» For-
mulierung. «Lyophilizable» lässt sich mit «gefriertrocknungsfähig» oder
«gefriertrockenbar» übersetzen. Nach dem Wortlaut genügt es daher,
wenn die Formulierung objektiv geeignet ist, gefriergetrocknet (und an-
schliessend wiederhergestellt) zu werden.
Die Hinweise der Beklagten auf die Beschreibung vermögen an diesem
klaren Wortlaut nichts zu ändern. Es ist richtig, dass die Beschreibung
des Streitpatents zwischen gefriertrocknungsfähig und gefriergetrocknet
unterscheidet. Der Begriff «gefriergetrocknet» wird definiert als Zustand
eines Stoffes, der einem Trocknungsverfahren wie der Lyophilisierung un-
terzogen wurde, bei dem mindestens 90 % der Feuchtigkeit entfernt wur-
den (Abs. [0045]). Die Unterscheidung zwischen «gefriertrocknungsfähig»
und «gefriergetrocknet» zieht sich durch die ganze Beschreibung. So
spricht Abs. [0052] von gefriertrocknungsfähigen Formulierungen, die
«typischerweise» – also in der tatsächlichen Verwendung – zuerst gefro-
ren und dann gefriergetrocknet würden. In Abs. [0054] wird hingegen von
«gefriergetrockneten» Formulierungen gesprochen. Das ergibt Sinn, weil
es dort um die Bedingungen geht, unter der solche Formulierungen gela-
gert werden können. Diese sind bei einer gefriergetrockneten Formulie-
rung (in Pulverform) anders als bei einer flüssigen Formulierung, die ge-
eignet ist, gefriergetrocknet zu werden. Aus der Beschreibung ergibt sich
auf jeden Fall nicht, dass gefriertrocknungsfähig etwas anderes als «ge-
eignet, um gefriergetrocknet zu werden» bedeutet.
Gemäss Merkmal 6.6 kann die Formulierung wiederhergestellt werden,
so dass sie für die intravitreale Verabreichung geeignet ist. Gemäss
Streitpatent wird die gefriergetrocknete Formulierung im Allgemeinen mit
sterilem, für Injektionszwecke geeignetem Wasser rekonstituiert. In einer
Ausführungsform handelt es sich bei der Rekonstitutionsflüssigkeit um
bakteriostatisches Wasser (Abs. [0034]). Das «can be reconstituted» be-

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Seite 38
zieht sich auf eine tatsächlich gefriergetrocknete Formulierung, der min-
destens 90% der Feuchtigkeit entzogen wurde, und nicht auf eine gefrier-
trocknungsfähige flüssige Formulierung. Durch den Wortlaut «can be
reconstituted» macht der Anspruchswortlaut aber auch hier klar, dass die
Eignung zur Wiederherstellung genügt.
Die einmal gefriergetrocknete Formulierung muss so wiederhergestellt
werden können, dass sie zur intravitrealen Verabreichung geeignet ist.
Das Streitpatent beschreibt, wie Trübung, Proteinausbeute in Prozent und
Reinheit der wiederhergestellten Formulierung gemessen werden, um
festzustellen, ob eine gefriergetrocknete Formulierung erfolgreich rekon-
stituiert wurde (Abs. [0059]). Als «rekonstituierbar» gilt eine Formulierung,
die die im Streitpatent beschriebenen Tests erfolgreich besteht. Weitere
Anforderungen, die sich z.B. aus Zulassungsverfahren ergeben, müssen
nicht erfüllt werden.
Auslegung von «pH ungefähr 5,8-7,0»
47.
Merkmale 1.7 und 6.4a verlangen, dass die patentgemässe Formulierung
einen pH-Wert von «ungefähr 5,8-7,0» hat. Die Parteien streiten hier über
zwei Aspekte: i) bei welcher Temperatur der pH-Wert zu messen ist; ii)
wie «ungefähr» zu verstehen ist.
Die Beklagten verweisen darauf, dass der pH-Wert gemäss europäischer
Pharmakopöe bei einer Temperatur von 20°C bis 25°C zu messen ist.
Weiter sei der pH-Wert für die Eignung der Formulierung zur intravitrealen
Verabreichung massgeblich, und die Verabreichung finde nicht bei Lager-
temperatur statt.
Die Klägerinnen verweisen darauf, dass das Streitpatent den pH-Wert
immer bei Lagertemperatur (rund 5°C) messe. Im Streitpatent gehe es
wesentlich um die Lagerstabilität der Formulierung, deshalb sei der pH-
Wert während der Lagerung bei 5°C massgeblich.
Dem Fachmann ist bekannt, dass der pH-Wert temperaturabhängig sein
kann (z.B. bei Verwendung eines Histidin-Puffers; nicht bestritten). Wenn
das Streitpatent unter diesen Umständen den pH-Wert bei einer anderen
Temperatur als der gemäss europäischer Pharmakopöe massgebenden
Raumtemperatur als massgeblich erachtet, müsste dies ausdrücklich ge-
nannt werden. Es genügt nicht, wenn die Beispiele den pH-Wert bei der
Lagertemperatur messen. Der übereinstimmende Wortlaut der Beispie-

S2025_003
Seite 39
le 1-6 betreffend nicht-lyophylisierte Formulierungen lässt den zweifels-
freien Schluss, dass der pH bei 5°C gemessen wurde, nicht zu: «…was
stored at 5°C …and samples tested…». Den bei 5°C gelagerten Behäl-
tern wurden also Proben entnommen und pH und alle anderen Eigen-
schaften, wie prozentuale Rückgewinnung der VGEF-Trap und OD405nm,
wurden an diesen Proben gemessen. Es ist nicht offenbart, dass die Pro-
ben während all diesen Messungen auch bei 5°C gehalten wurden. Der
übereinstimmende Wortlaut der Beispiele 7-8 betreffend lyophylisierten
Formulierungen ist «Samples were stored at 5°C and tested…». Die
«samples» waren die lyophilisierten Proben; für das «Testen» wurden sie
rekonstituiert. Die Messungen wurden erst an den rekonstituierten Proben
vorgenommen. Auch hier ist nicht offenbart, dass die Rekonstitution und
insbesondere die anschliessenden Messungen auch bei 5°C gemacht
wurden. Auch trifft es zu, dass der pH-Wert ein wichtiger Parameter für
die Eignung zur intravitrealen Verabreichung ist, und im Zeitpunkt der
Verabreichung beträgt die Temperatur der Formulierung ungefähr Raum-
temperatur.
Der pH-Wert der Formulierung ist daher bei Raumtemperatur (20°C bis
25°C) zu messen.
48.
Die Klägerinnen argumentieren, die Verwendung des Begriffs «ungefähr»
deute dem Fachmann an, dass es sich hier um mehr als blosse Messun-
genauigkeiten handle und dass die Werte daher nicht exakt eingehalten
werden müssten. Wäre ein Unterschreiten und/oder Überschreiten des
pH-Bereichs von 5,8–7,0 über die übliche Fehlergrenze hinaus kritisch,
hätte das Streitpatent nicht die Bezeichnung «ungefähr» gewählt. Selbst
wenn man arguendo den in Abs. [0012] genannten Wert von «etwa 6.2-
6.3» als «optimal» betrachten würde, ergäbe sich selbst für den «optima-
len» Wert ein Bereich von ± 0,1. Auch in den Beispielen gemäss Abs.
[0011] bis [0014] seien Schwankungen von 0,1 pH-Einheiten ausdrücklich
vorgesehen, selbst für die dort beanspruchten spezifischen oder optima-
len Formulierungen. Dies bestätige dem Fachmann, dass solche Abwei-
chungen nach dem Streitpatent unproblematisch und vom Wortsinn er-
fasst seien.
Die Beklagten behaupten, dass in allen bevorzugten Ausführungsformen
und in den Beispielen des Streitpatents der pH-Wert im Bereich von 6,2
bis 6,3 liege und in der Patentschrift offenbart werde, dass die Mess-
genauigkeit für den pH-Wert höher als eine Dezimalstelle sei, weshalb

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Seite 40
der
maximale
Rundungsfehler
gemäss
der
«Deferasirox»-Recht-
sprechung zu einem Bereich von 5,75 bis 7,04 führe. Die Beklagten beto-
nen ausserdem, dass Natriumphosphatpuffer nach allgemeinem Fach-
wissen einen bekannten nutzbaren pH-Bereich von 6,0 bis 8,2 hätten und
dass der Fachmann daher erkennen würde, dass der untere Grenzwert
von 5,8 des Merkmals 1.7 eine kritische Grenze sei. «Ungefähr» in Zu-
sammenhang mit dem beanspruchten Bereich bedeute, dass der bean-
spruchte Bereich ausserhalb des bevorzugten Bereichs von 6,2 bis 6,3,
aber immer noch innerhalb des weiteren Bereichs von 5,8 bis 7,0 gemäss
Merkmal 1.7, liege.
Das dem beanspruchten Bereich vorangestellte «ungefähr» kann nicht
einfach ignoriert werden. Aber es lässt sich auch nicht nachvollziehbar
begründen, welcher Bereich ausserhalb des ausdrücklich genannten Be-
reichs (mit Rundungsfehler) durch die Qualifikation als «ungefähr» noch
vom Wortsinn erfasst wird. Die von den Klägerinnen genannten +/- 0,1
pH-Einheiten sind arbiträr.
Nach Auffassung des Gerichts erkennt aber der Fachmann an der Quali-
fikation eines numerischen Bereichs als «ungefähr», dass der Patentin-
haber auf den Schutz für eine gleichwirkende und auffindbare Ausführung
nicht verzichtet (anders, als wenn in der Beschreibung ein bevorzugter
Bereich genannt wird, der innerhalb eines breiteren beanspruchten Be-
reichs liegt, der nicht mit «ungefähr» qualifiziert ist62). Der Wortlaut ist
hingegen gleich zu verstehen, wie ohne den Zusatz «ungefähr»; denn zu
bestimmen, wie weit der Wortlaut durch den Zusatz «ungefähr» ausge-
dehnt wird, ist in Abwesenheit einer klaren Definition in der Beschreibung
oder anderer eindeutiger Hinweise ohne Willkür nicht möglich.
Ein «pH zwischen ungefähr 5,8-7,0» i.S.d. Merkmale 1.7 und 6.4a ist da-
her so zu verstehen, dass das Merkmal wortsinngemäss erfüllt ist, wenn
der pH-Wert gemessen bei Raumtemperatur zwischen 5,75 und 7,04
liegt, und eine Verwirklichung des nicht wortsinngemäss verwirklichten
Merkmals durch äquivalente Mittel grundsätzlich möglich ist.

62 BPatGer, Urteil O2021_004, O2021_005 vom 20. April 2023, E. 80 –
«Deferasirox»

S2025_003
Seite 41
Rechtsbeständigkeit
Priorität
49.
Wer in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.02) ein Gesuch für
ein Erfindungspatent regelrecht hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfol-
ger, geniesst für die Hinterlegung der gleichen Erfindung in den anderen
Ländern während zwölf Monaten ein Prioritätsrecht (Art. 4A (1) i.V.m.
Art. 4C (1) PVÜ, Art. 17 Abs. 1 PatG, Art. 87(1) EPÜ).
Das Prioritätsrecht kann vom Erstanmelder oder von demjenigen bean-
sprucht werden, der das Recht des Erstanmelders erworben hat, die glei-
che Erfindung in der Schweiz zur Patentierung anzumelden (Art. 18
Abs. 2 PatG; Art.4A PVÜ (deutscher amtlicher Text gemäss Art. 29(1)b)
PVÜ) und die deutsche Fassung von Art. 87(1) EPÜ sprechen vom
«Rechtsnachfolger» des Erstanmelders. Die französische Fassung von
Art. 4A (1) PVÜ (nach Art. 29(1)a) PVÜ authentisch und gemäss Art.
29(1)c) PVÜ massgeblich bei Diskrepanz zwischen den verschiedenspra-
chigen Texten) und die französische Fassung von Art. 87(1) EPÜ spre-
chen vom «son ayant cause». Das Prioritätsrecht ist ein vom Recht auf
das Patent oder die Patentanmeldung unabhängiges Recht, das separat
übertragen werden kann. Da das Prioritätsrecht in Art. 33 Abs. 2bis PatG
nicht genannt wird, kann es auch übertragen werden, ohne dass die
schriftliche Form beachtet werden müsste.63
Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag ei-
ner Prioritätsunterlage zukommt, ist – was das Erfordernis der «gleichen
Erfindung»64 angeht – identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer
Anmeldung das Erfordernis des Art. 123(2) EPÜ erfüllt. Dies bedeutet,
dass der beanspruchte Prioritätstag in dieser Hinsicht nur gültig ist, wenn
der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der
Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist, wobei
auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht

63 BGer, Urteil 4A_233/2024 vom 26. September 2024, E. 4.5 – «Apixaban».
64 Art. 17 Abs. 1 PatG spricht von der «gleichen» Erfindung, Art. 87(1) EPÜ von
«derselben» Erfindung. Ein Unterschied in der Sache ist darin nicht zu erkennen.

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Seite 42
ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt miterfasst
sind.65
Die Anerkennung des Prioritätsanspruchs im Patenterteilungsverfahren
befreit den Patentinhaber im Prozessfall nicht davon, den Bestand des
Prioritätsrechts nachzuweisen (Art. 20 Abs. 1 PatG)).66 An den Nachweis
der Übertragung des Prioritätsrechts sind dann keine hohen Anforderun-
gen zu stellen, wenn Erst- und Nachanmelder einig sind und bloss ein
Dritter sich auf formelle Mängel beruft.67
50.
Die Klägerinnen argumentieren in ihrem Gesuch, dass die Anmelder der
Prioritätsanmeldung US60/814,484 (Eric Furfine, Daniel Dix, Kenneth S.
Graham und Kelly Frye) das Recht, die Priorität dieser Anmeldung zu be-
anspruchen, rechtsgültig und rechtzeitig auf die Klägerin 1 übertragen
hätten. Die Beklagten bestreiten die rechtsgültige und rechtzeitige Über-
tragung des Prioritätsrechts in der Folge nicht, weshalb davon auszuge-
hen ist, dass der Anmelderin des Streitpatents und des «Mutterpatents»
EP 2 029 103 das Recht zusteht, die Priorität der US60/814,484 vom
16. Juni 2006 zu beanspruchen («formelle Priorität»).
51.
Hingegen bestreiten die Beklagten, dass das Streitpatent die gleiche Er-
findung beansprucht, wie sie in der Prioritätsanmeldung offenbart wurde
(«materielle Priorität»). Die Offenbarung von P1 bezöge sich auf einen
VEGF-Antagonisten mit der gesamten Aminosäuresequenz von SEQ ID
NO:4, während sich die Ansprüche 1 und 6 der EP 691 auf Formulierun-
gen eines VEGF-Antagonisten bezögen, der nur aus einem modifizierten
Teil der Aminosäuresequenz von SEQ ID NO:4 bestehe, nämlich aus den
Aminosäuren 27–457 von SEQ ID NO:4, die an den Asn-Resten 62, 94,
149, 222 und 308 glykosyliert seien. Die einzige Offenbarung für einen
solchen VEGF-Antagonisten fände sich in Abs. [0030] von P1. Dieser Ab-
satz enthalte keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung für den in
den Ansprüchen 1 und 6 des Streitpatents beanspruchten VEGF-
Antagonisten. Abs. [0030] erwähne ein Fusionsprotein, das die Amino-
säuren 27–457 von SEQ ID NO:4 «umfasst» und an den Asn-Resten 62,
94, 149, 222 und 308 glykosyliert sei. Somit umfasse dieses Fusionspro-

65 Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des EPA G 2/98 vom 31. Mai
2001.
66 BPatGer, Urteil O2022_007 vom 5. März 2023, E. 29 – «Apixaban».
67 BGer, Urteil 4A_233/2024 vom 26. September 2024, E. 6 – «Apixaban».

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Seite 43
tein weitere Aminosäuren. Die Ansprüche 1 und 6 der EP 691 bean-
spruchten jedoch einen VEGF-Antagonisten, der «aus den Aminosäuren
27–457 von SEQ ID NO:4 besteht», was weitere Aminosäuren aus-
schliesse. Das Streitpatent könne die Priorität von P1 nur in Anspruch
nehmen, wenn der Fachmann erkennen würde, dass in den Ausfüh-
rungsbeispielen das Protein mit der SEQ ID NO:4 durch das Fusionspro-
tein ersetzt werden könne, das ausschliesslich aus den Aminosäuren 27–
457 der SEQ ID NO:4 bestehe und an den Asn-Resten 62, 94, 149, 222
und 308 glykosyliert sei. Dies sei nicht der Fall. Die Beklagten verweisen
auf die schriftliche Begründung vom 13. Januar 2025 der Entscheidung,
mit der die Beschwerdekammer des EPA die Erteilung der Teilanmeldung
EP 306 widerrufen hat.
Die Klägerinnen verweisen auf die Offenbarung in Abs. [0001], [0007],
[0030] und in den Ansprüchen 7-14 der Prioritätsanmeldung, welche die
Erfindung unmittelbar und eindeutig offenbare. Die Klägerinnen führen
aus, dass der Begriff «umfasst» in Abs. [0030] darauf hinweise, dass das
gesamte Fusionsprotein grösser oder gleich sein könne und somit ein
Fusionsprotein als VEGF-Antagonist umfasse, «das aus den Aminosäu-
ren 27–457 der SEQ ID Nr. 4 besteht, die an den Asn-Resten 62, 94, 149,
222 und 308 glykosyliert ist». Die Aminosäuren 1–26 würden nach dem
allgemeinen Fachwissen als Signalsequenz und somit als nicht notwen-
dig erkannt, und nicht als Bestandteil des reifen Proteins in der Formulie-
rung. Darüber hinaus würde der Fachmann das C-terminale Lysin als ein
abzuspaltendes erkennen und somit ebenfalls als nicht notwendig und
nicht Bestandteil des reifen Proteins in der Formulierung. Daher verstehe
der Fachmann die spezifische Ausführungsform von Abs. [0030] so, dass
sie eine stabile Formulierung von Aflibercept in seiner reifen, glykosylier-
ten und abgespaltenen Form offenbare. Dieses Protein bestehe aus den
Aminosäuren 27–457 von SEQ ID NO:4 und sei an den vorgenannten
Resten glykosyliert.
52.
Die Parteien sind sich einig, dass die Offenbarung in Abs. [0007] der Prio-
ritätsanmeldung der Erfindung nahekommt, aber uneinig, ob sie die Erfin-
dung unmittelbar und eindeutig offenbart. Abs. [0007] der Prioritätsanmel-
dung lautet:
The stable liquid ophthalmic formulation of the invention comprises 1-100
mg/ml VEGF-specific fusion protein antagonist, 0.01-5% of one or more or-
ganic co-solvent(s), 30-150 mM of one or more tonicity agent(s), 540 mM of

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Seite 44
a buffering agent, and optionally, 1.0-7.5% of a stabilizing agent, pH be-
tween about 5.8-7.0. In one or more specific embodiments, the organic co-
solvent may be polysorbate, for example, polysorbate 20 or polysorbate 80,
polyethylene glycol (PEG), for example, PEG 3350, or propylene glycol, or a
combination thereof; the tonicity agent may be, for example, sodium chloride
or potassium chloride; the stabilizing agent may be sucrose, sorbitol, glycer-
ol, trehalose, or mannitol; and the buffering agent may be, for example,
phosphate buffer.
Die Anteile der einzelnen Bestandteile gemäss Anspruch 1 werden in
Abs. [0007] offenbart und für jeden dieser Bestandteile entspricht die be-
vorzugte Ausführungsform gemäss Abs. [0007] der Prioritätsanmeldung
den Eigenschaften des jeweiligen Bestandteils im erteilten Anspruch 1.
Es bedarf keiner Auswahl, um ausgehend von der Offenbarung von
Abs. [0007] des Prioritätsdokuments zu diesen Merkmalen des bean-
spruchten Gegenstands zu gelangen.
Das beanspruchte Puffermittel ist nicht einfach ein Phosphatpuffer wie in
Abs. [0007] wörtlich genannt, sondern speziell ein Natriumphosphatpuffer.
Dabei handelt es sich nicht um eine spezifische Auswahl, da die Verwen-
dung eines Natriumphosphatpuffers in den Ansprüchen der Prioritätsan-
meldung überall dort offenbart ist, wo ein Phosphatpuffer näher spezifi-
ziert wird. Es wird also unmittelbar und eindeutig offenbart, dass es sich
beim Phosphatpuffer in der Regel und vorzugsweise um einen Natriump-
hosphatpuffer handelt.
Die Eignung der Formulierung für die intravitreale Verabreichung ist das
in der Prioritätsanmeldung in Abs. [0001] angegebene Hauptziel der Er-
findung. Daher handelt es sich auch hierbei nicht um eine Auswahl, son-
dern um eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung im Zusammen-
hang mit dem, was in Abs. [0007] der Prioritätsanmeldung offenbart ist.
53.
Was in Abs. [0007] der Prioritätsanmeldung nicht näher beschrieben ist,
ist die konkrete Wahl eines bestimmten VEGF-Antagonisten, wie er in
den Merkmalen 1.2 bzw. 6.2 beansprucht wird. In diesem Zusammen-
hang ist anzumerken, dass die in den in den Abs. [0008]-[0012] des Prio-
ritätsdokuments offenbarten bevorzugten Ausführungsformen immer den
VEGF-Antagonisten mit der vollständigen SEQ ID NO:4 enthalten, soweit
der VEGF-Antagonist näher umschrieben wird.

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Seite 45
In Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung werden verschiedene Ausfüh-
rungsformen des VEGF-Antagonisten offenbart, und es wird angegeben,
dass in einer spezifischen Ausführungsform eine glykosylierte Version
verwendet wird. Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung lautet wie folgt:
An VEGF antagonist is a compound capable of blocking or inhibiting the bio-
logical action of vascular endothelial growth factor (VEGF), and includes fu-
sion proteins capable of trapping VEGF. In a preferred embodiment, the
VEGF antagonist is the fusion protein of SEQ ID NO:2 or 4; more preferably,
SEQ ID NO:4. In specific embodiments, the VEGF antagonist is expressed
in a mammalian cell line such as a CHO cell and may be modified post-
translationally. In a specific embodiment, the fusion protein comprises amino
acids 27-457 of SEQ ID NO:4 and is glycosylated at Asn residues 62, 94,
149, 222 and 308. Preferably, the VEGF antagonist is a dimer composed of
two fusion proteins of SEQ ID NO:4
Im erteilten Anspruch wird der VEGF-Antagonist als bestehend aus
(«consisting of») den genannten Aminosäuren 27–457 der SEQ ID NO:4
mit der entsprechenden Glykosylierung definiert, während in Abs. [0030]
der Prioritätsanmeldung offenbart ist, dass das Fusionsprotein die Amino-
säuren 27–457 der SEQ ID NO:4 umfasst («comprises»).
54.
Sprachlich und im Patentrecht besteht ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen dem Ausdruck bestehend aus einer bestimmten Menge von Ele-
menten und umfassend diese Menge von Elementen.
«Bestehend aus» definiert den jeweiligen Gegenstand so, dass er er-
schöpfend durch die genannte Menge von Elementen gegeben ist und
kein weiteres Element enthält, während «umfassend» bedeutet, dass der
Gegenstand die genannte Menge von Elementen enthält, aber auch wei-
tere, nicht genannte Elemente enthalten kann. Ersteres ist also eine ge-
schlossene Formulierung, während letzteres eine offene Formulierung
ist.68
Die Klägerinnen behaupten wie bereits erwähnt, dass die Formulierung
«umfasst die Aminosäuren 27–457» bedeute, dass diese Aminosäuren
vorhanden sein müssten, aber dass der Wortlaut darauf hindeute, dass
das gesamte Fusionsprotein grösser oder gleich diesen Aminosäuren

68 St. Rsp. der Beschwerdekammern des EPA, z.B. Entscheidung T 0044/20 vom
13. Januar 2023, E. 2.2.

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Seite 46
sein könne und somit auch ein Fusionsprotein umfasse, das aus den
Aminosäuren 27–457 «besteht».
Auch wenn dies formal korrekt sein mag, gibt es auf den ersten Blick in
Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung keine unmittelbare und eindeutige
Offenbarung für den Wortlaut «bestehend aus» in Merkmal 1.2. In
Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung werden die beiden spezifischen Se-
quenzen SEQ ID NO:2 und SEQ ID NO:4 als Alternativen genannt, die
auch in der Sequenzliste des Prioritätsdokuments ausdrücklich aufgeführt
sind. Ferner findet sich in Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung der Satz,
dass das Fusionsprotein gemäss einer spezifischen Ausführungsform die
Aminosäuren 27–457 von SEQ ID NO:4 umfasst und glykosyliert ist. Im
Prioritätsdokument wird nicht ausdrücklich erwähnt, dass die Aminosäu-
ren ausserhalb dieses Bereichs keine funktionelle Bedeutung hätten, eine
geringere funktionelle Bedeutung hätten oder vollständig weggelassen
werden könnten.
Zudem liegt der Schwerpunkt des Prioritätsdokuments auf VEGF-
Antagonisten, die mit SEQ ID NO:4 identisch sind. Alle Beispiele arbeiten
mit dieser spezifischen Sequenz. Auch im allgemeinen Teil der Beschrei-
bung liegt der Schwerpunkt auf dieser Sequenz SEQ ID NO:4.
Betrachtet man jedoch die Sequenzlisten, so ergibt sich für den Fach-
mann ein entsprechender eindeutiger Hinweis. Beide Sequenzen SEQ ID
NO:2 und SEQ ID NO:4 haben die gleiche Länge von 458 Aminosäuren
und weisen an Position 458 die gleiche Aminosäure Lys auf. Dem Fach-
mann fällt beim Vergleich von SEQ ID NO:2 und SEQ ID NO:4 sofort auf,
dass die Aminosäuren 1–26 bei beiden Sequenzen identisch sind und die
Variabilität zwischen den Sequenzen erst ab Aminosäure 27 beginnt.
Betrachtet man also die spezifischen Sequenzen der Prioritätsanmel-
dung, so gibt es einen unmittelbaren und eindeutigen Hinweis darauf,
dass die Aminosäuren 1–26 tatsächlich nur eine Signalsequenz darstellen
und weggelassen werden können.
Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung offenbart auch, dass «In specific
embodiments, the VEGF antagonist is expressed in a mammalian cell line
such as a CHO cell and may be modified post-translationally». Zwei sol-
che
«post-translational
modifications»
in
solchen
Säugetierzell-
Expressionssystemen sind ebenso allgemeines Fachwissen wie die Re-
gel zu Schneidestellen von Signalpeptidasen (vorne, E. 44). Die in

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Seite 47
Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung ausdrücklich genannte Stelle der
SEQ ID NO: 4 befolgt diese Regel:

Nämlich:
−
Die Stelle 26 (-1 vor der Schneidestelle) ist Gly;
−
die Stelle 24 (-3 vor der Schneidestelle) ist Ser; und
− Pro fehlt in den Stellen 24 bis 28.
Der Fachmann musste also aus seinem allgemeinen Fachwissen erken-
nen, dass vor der Stelle «27» eine Schneidestelle für post-translational
Abschneiden durch Signalpeptidase ist und dass mit «modified post-
translationally» von Abs. [0030] das Abschneiden der vor dieser Stelle
liegenden Aminosäuresequenz durch Signalpeptidase gemeint sein
muss. Zudem gehört es glaubhaft zum allgemeinen Fachwissen, dass C-
terminale Aminosäuren häufig abgeschnitten werden (vorne, E. 44), und
da es sich bei Aminosäure 458 um eine Lys-Aminosäure handelt, die ge-
mäss Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung nicht zu den zwingend not-
wendigen Aminosäuren gehört, erhält der Fachmann einen konkreten
Hinweis darauf, dass dies auch im vorliegenden Fall zutrifft. Auch dies ist
ein Beispiel für eine «post-translational modification» gemäss Abs. [0030];
Harris et al. 1995 bezeichnet das Entfernen von C-terminalen Lys- oder
Arg-Resten als «posttranslational processing».
Daher ergibt sich für den Fachmann aus der konkreten Ausführungsform
gemäss Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung eine unmittelbare und ein-
deutige Offenbarung auch für ein entsprechendes Fusionsprotein, das nur
aus den Aminosäuren 27–457 besteht. Zum einen ist der Wortlaut von
Abs. [0030] der Prioritätsanmeldung ein eindeutiger Hinweis darauf, dass
die entscheidenden Aminosäuren die Aminosäuren 27–457 sind und dass
die anderen im speziellen Fall dieser Glykosylierungen auch unterschied-
lich sein oder weggelassen werden können. Zum anderen werden die N-
terminalen Reste 1–26 als Signalsequenzen und nicht notwendig erkannt,

S2025_003
Seite 48
sodass sie normalerweise aus dem Präprotein herausgeschnitten wer-
den; dasselbe gilt für den C-terminalen Rest 458.
Daher kann die Offenbarung, dass das Fusionsprotein die Aminosäu-
ren 27–457 der SEQ ID No: 4 umfasst in diesem konkreten Fall aus-
nahmsweise als unmittelbare und eindeutige Offenbarung den im erteilten
Anspruch verwendeten Begriff «bestehend aus» diesen Aminosäuren an-
gesehen werden.
Insgesamt wird daher die Offenbarung in Abs. [0030] der Prioritätsanmel-
dung vom Fachmann so verstanden, dass sie nicht nur jedes Protein of-
fenbart, das die Aminosäuren 27–457 der SEQ ID NO:4 und weitere Ami-
nosäuren 1–26, die sich von denen in SEQ ID NO:4 unterscheiden, um-
fasst, sondern auch nur diese Sequenz der Aminosäuren 27–457 der
SEQ ID NO:4, die ausschliesslich aus diesen Aminosäuren mit Glykosy-
lierung an den Asparginresten 62, 94, 149, 222 und 308 besteht.
Anspruch 1 beansprucht daher die Priorität der US 60/814,484 vom
16. Juni 2006 gültig.
55.
Für die materielle Priorität von Anspruch 6 gilt für den VEGF-
Antagonisten und die Eignung für die intravitreale Verabreichung dassel-
be, aber in Bezug auf die Untergrenze des Konzentrationsbereichs für
den VEGF-Antagonisten ist folgendes zu berücksichtigen:
Im Zusammenhang mit der Erläuterung des Urteils 3 Ni 15/23 (EP) des
deutschen Bundespatentgerichts vom 26. Juni 2025 in der Gesuchsant-
wort machen die Beklagten geltend, die Untergrenze des Konzentrations-
bereichs für den VEGF-Antagonisten betrage gemäss Prioritätsanmel-
dung 10 mg/ml und nicht 5 mg/ml, wie in Anspruch 6 gefordert, und die
Prioritätsanmeldung offenbare nicht die Formulierungsvarianten, die das
Vorhandensein von 20 bis 150 mM eines Tonizitätsmittels, vorzugsweise
Natriumchlorid, erfordern. Obwohl die Prioritätsanmeldung das Vorhan-
densein von Natriumchlorid in der lyophilisierbaren Formulierung offenba-
re, würde in diesem Zusammenhang nur Konzentrationen von 20 mM und
67,5 mM beschrieben. Ein Bereich von 20–150 mM, wie in Anspruch 6
angegeben, lasse sich aus der Prioritätsanmeldung nicht ableiten.
Die Beklagten behaupten in diesem Zusammenhang, dass sich
Abs. [0007] lediglich auf eine stabile flüssige ophthalmologische Formu-
lierung beziehe und dementsprechend nicht auf eine gefriertrocknungs-

S2025_003
Seite 49
geeignete Formulierung, wie sie in Anspruch 6 beansprucht werde. Ins-
besondere werde der Anteil des VGAF-Antagonisten in Anspruch 6, der
sich von dem in Anspruch 1 unterscheide, in diesem Abs. [0007] der Prio-
ritätsanmeldung nicht offenbart.
Dies trifft zu und wird von den Klägerinnen auch nicht bestritten. In der
Prioritätsanmeldung werden die gefriertrocknungsgeeigneten Formulie-
rungen ab Abs. [0013] behandelt, und dort wird, wie in den Ansprüchen
der Prioritätsanmeldung (siehe Ansprüche 15 ff.), ein kleinerer und ande-
rer Bereich von 10–50 mg/ml für den VGAF-Antagonisten (der insbeson-
dere auch nicht dem in Anspruch 6 angegebenen Bereich von 5–50
mg/ml entspricht) offenbart als der in Abs. [0007] angegebene Bereich
von 1–100 mg/ml. Ferner wird in der Prioritätsanmeldung der untere
Grenzwert von 5 mg/ml in Anspruch 6 (Bereich von 5–50 mg/ml) für den
VGAF-Antagonisten nicht offenbart.
Anspruch 6 kann daher die Priorität der US nicht gültig beanspruchen, da
er nicht die gleiche Erfindung beschlägt. Das massgebliche Datum für
Anspruch 6 ist daher das Datum der Anmeldung am 14. Juni 2007.
Zulässigkeit der Änderungen
56.
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtig-
keit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt
der Patentanmeldung in der für das Anmeldedatum massgebenden Fas-
sung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138
Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.69
Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro-
päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-
sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Dem-
gemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische
Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über
den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hin-
ausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausge-
schlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, in-
dem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen
Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt
sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmel-

69 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 – «Oxycodon und Naloxon IV».

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Seite 50
deverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am
Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird da-
rauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssi-
cherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche über-
rascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht
zu erwarten waren.70
Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbe-
reich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche
bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von
Art. 123 (2) EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der
Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese
Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen,
was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ur-
sprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen
Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar
und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstan-
dard» bezeichnet.71
57.
In ihrer Gesuchsantwort verweisen die Beklagten im Abschnitt zur unzu-
lässigen Änderung auf das Einspruchsverfahren betreffend EP 306 und
darauf, dass die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom
26. November 2024 eine unzulässige Änderung festgestellt habe. Im Üb-
rigen räumen die Beklagten ein, dass die ursprüngliche Anmeldung des
streitigen Patents, die WO 2007/149334, weitgehend der Prioritätsanmel-
dung entspreche. Im Folgenden argumentieren die Beklagten analog und
unter Verweis auf den angeblich fehlenden Prioritätsanspruch, dass die
erteilten Ansprüche unzulässig geändert seien. Die Klägerinnen bestrei-
ten dies, die Beklagten widersprechen ausführlich.
Beide Parteien führen dieselben Argumente hinsichtlich der angeblichen
Ungültigkeit der Prioritätsbeanspruchung und der angeblich unzulässigen
Änderungen an. Tatsächlich entspricht unter anderem der vorstehend im
Zusammenhang mit der Gültigkeit der Priorität erörterte Abs. [0030] der
Prioritätsanmeldung im Wesentlichen dem Abs. [0045] der internationalen
Anmeldung, und die übrige Offenbarung, die als Grundlage für die erteil-
ten Ansprüche erforderlich ist, ist in der eingereichten Anmeldung im We-

70 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2 – «Oxycodon und Naloxon IV».
71 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen – «Oxycodon und Naloxon IV».

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Seite 51
sentlichen identisch zur Prioritätsanmeldung. Daher kann auf die vorste-
henden Ausführungen zur Gültigkeit des Prioritätsanspruchs verwiesen
werden.
Einzig bezüglich der Untergrenze des VEGF-Antagonisten von 5 mg/ml,
wie sie in Anspruch 6 beansprucht wird, findet sich in der internationalen
Anmeldung im Gegensatz zur Prioritätsanmeldung eine unmittelbare und
eindeutige Offenbarung im Zusammenhang mit einer gefriertrocknungs-
geeigneten Formulierung mit den Bestandteilen, wie sie in Anspruch 6
beansprucht werden (Abs. [0027] von WO 2007/149334 A2). Daher ist
auch Anspruch 6 nicht unzulässig geändert (beansprucht aber die Priori-
tät der P1 nicht gültig).
Die geltend gemachten Ansprüche 1 und 6 wurden daher nicht in einer
Weise geändert, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in
der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
Neuheit
58.
Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles,
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).
Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er-
findung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhal-
tung offenbart wurden.72
Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des mass-
geblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und
Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder
Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.73
Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeu-
tig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein,
die in der Entgegenhaltung zwar nicht ausdrücklich, aber unter Berück-
sichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit of-

72 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BPatGer, Urteil
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».
73 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II».

S2025_003
Seite 52
fenbart sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung
naheliegenderweise hinzufügen würde.74
Eine bekannte Vorrichtung, die alle im Patentanspruch genannten struktu-
rellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des Pa-
tentanspruchs neuheitsschädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrichtung
für den im Anspruch genannten Zweck geeignet ist.75
Ein spezifisches Merkmal wird durch eine generische Offenbarung nicht
vorweggenommen.76
59.
Für den Fall, dass die geltend gemachten Ansprüche 1 und 6 die Priorität
der P1 gültig in Anspruch nehmen, machen die Beklagten mangelnde
Neuheit der Lehren dieser Ansprüche gegenüber der WO 852 geltend.
Bei gültiger Beanspruchung der Priorität ist WO 852 Stand der Technik
nach Art. 54(3) EPÜ/Art. 7 Abs. 3 PatG, d.h. nur in Bezug auf die Neuheit
zu beachten.
Die Beklagten verweisen konkret auf Anspruch 6 von WO 852 und für die
Wahl des VEGF-Antagonisten auf Abs. [0026]. Die Ansprüche 1 und 6
des Streitpatents verlangten lediglich, dass die Formulierung für die intra-
vitreale Verabreichung geeignet sei. Da die WO 852 eine Aflibercept-
Formulierung offenbare, die alle Merkmale der beanspruchten Formulie-
rung aufweise, müsse die Aflibercept-Formulierung der WO 852 für die in-
travitreale Verabreichung geeignet sein. Dies sei vom LG München in
seinem Urteil 7 O 16055/24 vom 25. September 2025 so bestätigt wor-
den.
Die Klägerinnen erwidern, dass WO 852 weder für die intravitreale Verab-
reichung geeignete Formulierungen noch den beanspruchten Natriump-
hosphatpuffer offenbare. Darüber hinaus betonen die Klägerinnen, dass
die sich überschneidenden Bereiche nicht ausreichen würden, um man-
gelnde Neuheit festzustellen.

74 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.
75
BPatGer,
Urteil
O2018_017
vom
31.
Januar
2020,
E. 35
–
«Bewehrungselement».
76 BPatGer, Urteil O2023_012 vom 12. Februar 2025, E. 63 m.H. – «Lawinen-
Verschütteten-Suchgerät».

S2025_003
Seite 53
60.
Der abhängige Anspruch 6 von WO 852 verweist auf Anspruch 1 und of-
fenbart eine pharmazeutische Formulierung enthaltend einen VEGF-
Antagonisten und bestimmten Mengen von Hilfsstoffen (siehe nachste-
hend eingeblendete Tabelle). In WO 852 wird nicht ausdrücklich offenbart,
dass diese Formulierung zur intravitrealen Verabreichung geeignet ist.
Das Ziel von WO 852 liegt in der Behandlung von Krebs mit VEGF-
Antagonisten (Abs. [0002]). Aufgrund des Verwendungswecks wird der
Fachmann annehmen, dass die Formulierungen zur intravenösen oder
subkutanen Verabreichung bestimmt sind (siehe auch Abs. [0045] von
WO 852).

Abbildung 2: Gegenüberstellung von Anspruch 6 der WO 852 mit Ansprüchen 1 und 6 des
Streitpatents (von den Beklagten erstellt)
Entscheidend ist, ob die Formulierung gemäss Anspruch 6 von WO 852
trotz der fehlenden ausdrücklichen Offenbarung des Verabreichungswegs
dennoch zur intravitrealen Verabreichung objektiv geeignet ist, denn dies
genügt, um den Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents neuheits-
schädlich vorwegzunehmen.
Der Fachmann weiss, dass es bei Formulierungen zur intravitrealen Ver-
abreichung besonders wichtig ist, dass diese (annährend) isoosmolar
sind (vorne, E. 44). Die Ausführungsbeispiele von WO 852 sind für den
Fachmann nicht eindeutig für die intravitreale Verabreichung geeignet, da
sie nicht isoosmolar zum Glaskörper sind (unstrittig). Das von den Be-
klagten angeführte Urteil des Landgerichts München vom 8. Januar 2026
stellte ohne technische Begründung einfach die Eignung der Formulie-
rungen der WO 852 hierfür fest («Die D10 ist zur intravitrealen Verabrei-

S2025_003
Seite 54
chung geeignet, aber nicht bestimmt»). Es ist im vorliegenden Verfahren
unstrittig, dass eine für intravitreale Administration geeignete Formulie-
rung eine niedrige Viskosität haben muss, weil die zur intravitrealen Ver-
abreichung verwendeten Nadeln sehr dünn sind (siehe auch im Bericht
von Prof. Crommelin: «In practice, using an injection needle with gauge
number 30 or higher is common for intravitreal administration. That corre-
sponds to an inner needle diameter of just 0.1-0.15 millimetres or even
thinner» und «There is a particularly strong need for low(er) viscosity in
intravitreal administration given the use of a thin injection needle»). Diese
Viskositätsrestriktion ist bei den intravenösen oder subkutanen Formulie-
rungen von WO 852 (Abs. [0045], [0047]) ebenfalls nicht offenbart. Um zu
einer Formulierung wie beansprucht zu gelangen, die zur intravitrealen
Verabreichung geeignet ist, muss der Fachmann von den in Anspruch 6
offenbarten Bereichen die obere offenbarte Menge des Phosphatpuffers
und die untere offenbarte Menge des Zuckers wählen. Eine eindeutig für
die intravitreale Verabreichung geeignete Formulierung wird daher nur bei
gezielter mehrfacher Auswahl, und nicht unmittelbar und eindeutig, offen-
bart. Die Formulierung gemäss Anspruch 6 von WO 852 ist daher nicht
neuheitsschädlich für die Formulierungen gemäss Ansprüchen 1 und 6
des Streitpatents.
Zudem offenbart WO 852, anders als die Prioritätsanmeldung und die ur-
sprüngliche Anmeldung des Streitpatents, nicht spezifisch Natriumphos-
phatpuffer. Es werden nur allgemein Phosphatpuffer offenbart (z.B.
Abs. [0005]). Die generische Offenbarung (hier: Phosphatpuffer) nimmt
aber das spezifische Merkmal (hier: Natriumphosphatpuffer) nicht vorweg.
Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 des Streitpatents sind daher
neu gegenüber WO 852.
Erfinderische Tätigkeit
61.
Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige
ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.77

77 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel».

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Seite 55
Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens
und Könnens.78
Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen
Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe-
Lösungs-Ansatz an.79 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei
Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Be-
stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü-
fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie-
gen-den Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für
die Fachperson naheliegend gewesen wäre.80
62.
Die Beklagten argumentieren mangelnde erfinderische Tätigkeit aus-
schliesslich ausgehend von WO 852. Nachdem Anspruch 1 des Streitpa-
tents die Priorität von P1 gültig beansprucht, ist WO 852 für Anspruch 1
nur in Bezug auf die Neuheit zu beachten. Für Anspruch 1 fehlt daher ein
schlüssiger Angriff auf die erfinderische Tätigkeit.
Bezüglich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 6 be-
schränken sich die Beklagten darauf, zu behaupten, «Wie dargelegt ist
die Formulierung gemäss Anspruch 6 der WO 852 für die intravitreale
Verabreichung geeignet, da sie weitgehend mit der für die intravitreale
Verabreichung geeigneten Formulierung gemäss den Ansprüchen 1 und
6 der EP 691 identisch ist. Darüber hinaus wird in Beispiel 4 der WO 852,
bei dem es sich um eine Ausführungsform handelt, die unter Anspruch 6
der WO 852 fällt, «eine isoosmolare Lösung zur intravenösen Verabrei-
chung» erzielt. Der Fachmann hat Grund zu der Annahme, dass eine sol-
che isoosmolare Lösung auch für die intravitreale Verabreichung geeignet
ist, und dies mit begründeter Aussicht auf Erfolg zu prüfen.» (deutsche
Übersetzung durch das Gericht).
Diese pauschalen Behauptungen erlauben die Anwendung des Aufgabe-
Lösungs-Ansatzes nicht. Da die Beklagten die Glaubhaftmachungslast für
die fehlende Rechtsbeständigkeit des Streitpatents tragen, ist bereits

78 BGer, a.a.O.
79 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische
Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 –
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant».
80 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5.

S2025_003
Seite 56
mangels substanziiert vorgetragenen Angriffs davon auszugehen, dass
Anspruch 6 auf erfinderischer Tätigkeit beruht.
63.
In der Sache ist zunächst anzumerken, dass nicht aktenkundig ist, dass
das VEGF-Trap mit den Aminosäuren 27-457 von SEQ ID No:4 des
Streitpatents und mit Glykosylierungen an seinen Positionen 62, 94, 149,
222 und 308 vor dem Anmeldetag des Streitpatents in irgendeiner Formu-
lierung für intravitreale Anwendung beschrieben worden ist. Die von den
Beklagten spezifisch angeführte WO 852 wird hinten in dieser Hinsicht
diskutiert. Die von den Klägerinnen im Kontext der Äquivalenz und von
den Beklagten im Kontext des Formstein-Einwandes angeführte WO 325
gibt einerseits eine allgemeine Definition für ihre «VEGF antagonists»,
ohne das VEGF-Trap des Streitpatents zu erwähnen, wobei Ranimizum-
ab bevorzugt ist, und andererseits untersucht sie in den Beispielen die in-
travitreale Verabreichung der Lucentis®-Formulierung von Ranimizumab.
Die von den Beklagten ebenfalls im Kontext des Formstein-Einwandes
angeführte US 234 offenbart in ihrem Abs. [0013] das VGEF-Trap des
Streitpatents, nennt aber in Abs. [0050] nur «intraocular» und meint damit
offenbar feste Inserts oder Augentropfen (Abs. [0052]). Auch die Beklag-
ten scheinen in der Massnahmeantwort einzugestehen, dass US 234 kei-
ne intravitreale Anwendung von Aflibercept offenbart. Entgegen der Mas-
snahmeantwort beschreibt US 234 in Abs. [0015], [0040] und [0043] die
Behandlung von altersbedingten Krankheiten wie Makuladegeneration
oder
diabetischer
Retinopathie
mit
spezifisch
Aflibercept
nicht.
Abs. [0015] nennt ein «VGEF mini-trap» als geeignet für intravitreale Ver-
abreichung; dieses ist ein «VEGF trap composed of two fusion polypepti-
des
having
at
least
one
truncated
multimerizing
component»
(Abs. [0009]). Abs. [0043] offenbart auch die Verwendung von «VGEF mi-
ni-traps».
WO 852 mag zwar in Abs. [0026] das VEGF-Trap des Streitpatents an
sich offenbaren, aber nicht die intravitreale Verabreichung seiner VEGF-
Traps. Da es sich hierbei um eine sehr spezifische Art der Verabreichung
handelt und es aufgrund der Akten nicht erkennbar ist, warum ein ausrei-
chender Anreiz besteht, eine Formulierung gemäss Anspruch 6 von
WO 852 für diese spezifische und heikle Art der Verabreichung in Be-
tracht zu ziehen, beruht Anspruch 6 des Streitpatents voraussichtlich auf
erfinderischer Tätigkeit.

S2025_003
Seite 57
Für Zwecke dieses Massnahmeverfahrens ist daher von der Rechtsbe-
ständigkeit der geltend gemachten Ansprüche 1 und 6 des Streitpatents
auszugehen. Dies entspricht im Ergebnis der Beurteilung des deutschen
Bundespatentgerichts in seinem Urteil 7 O 16055/24 vom 26. Juni 2025
(allerdings mit einem Anspruch, der auf die intravitreale Anwendung be-
schränkt ist) und des High Court of Justice of England and Wales, Urteil
[2025] EWHC 2527(Pat) vom 8. Oktober 2025.
Zusammenfassung zur Rechtsbeständigkeit
64.
Zusammenfassend beansprucht der geltend gemachte Anspruch 1 die
Priorität der P1 gültig, ist nicht unzulässig geändert und neu. Mangelnde
erfinderische Tätigkeit wurde nicht schlüssig behauptet. Der geltend ge-
machte Anspruch 6 beansprucht zwar die Priorität von P1 nicht gültig,
wurde jedoch ebenfalls nicht unzulässig geändert, ist neu und beruht vo-
raussichtlich auf erfinderischer Tätigkeit. Für Zwecke dieses Massnahme-
verfahrens ist daher von der Rechtsbeständigkeit der geltend gemachten
Ansprüche auszugehen.
Verletzung
65.
Die Klägerinnen behaupten eine Verletzung der Ansprüche 1 und 6 des
Streitpatents durch das von den Beklagten vertriebene Produkt Afqlir®.
Für Anspruch 1 wird behauptet, dass alle Merkmale wortsinngemäss ver-
wirklicht würden, mit Ausnahme der Merkmale 1.4 (30-150mM Natrium-
oder Kaliumchlorid) und 1.5 (5-40 mM Natriumphosphatpuffer), für die ei-
ne Verletzung durch äquivalente Mittel geltend gemacht wird. Für An-
spruch 6 wird behauptet, dass alle Merkmale wortsinngemäss verwirklicht
würden, mit Ausnahme des Merkmals 6.3 (5-25 mM Natriumphosphatpuf-
fer), für das eine Verletzung durch äquivalente Mittel geltend gemacht
wird.
Die Beklagten bestreiten die wortsinngemässe Verwirklichung von Merk-
mal 1.7 von Anspruch 1 beziehungsweise der Merkmale 6.4a (pH-Wert
ungefähr 5,8-7,0), und 6.1 (gefriertrocknungsgeeignet) und 6.6 (rekonsti-
tuierbar) von Anspruch 6 durch Afqlir®. Im Übrigen bestreiten sie, dass
Afqlir® die Lehren der Ansprüche 1 und 6 durch äquivalente Mittel ver-
wirkliche.

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Seite 58
Wortsinngemässe Verwirklichung des pH-Werts von ungefähr 5,8-7,0
66.
Die Klägerinnen gestehen zu, dass die Zulassungsunterlagen von Afqlir®
einen pH-Wert der Formulierung von 5,7 nennen, was ausserhalb des
beanspruchten Bereichs von 5,8 bis 7,0 und dem Rundungsfehler liegt.
Dennoch wird eine wortsinngemässe Verwirklichung dieses Merkmals
durch Afqlir® geltend gemacht, und zwar weil i) es immer Schwankungen
zwischen den einzelnen Chargen gebe und es deshalb höchstwahr-
scheinlich Chargen mit einem pH über 5,8 gebe; ii) der pH-Wert bei der
Lagertemperatur von rund 5°C zu messen sei und dann innerhalb des
beanspruchten Bereichs liege; und iii) Messungen an am Markt erhältli-
chen Afqlir®-Formulierungen zeigten, dass deren pH-Wert bei 5,78 liege
und damit im Rundungsbereich des beanspruchten Bereichs.
Argument ii) überzeugt nicht, da das Merkmal wie in E. 47 erläutert so zu
verstehen ist, dass der pH-Wert bei Raumtemperatur im angegebenen
Bereich liegen muss. Die Messungen des pH-Werts bei 5°C sind daher
nicht massgeblich.
67.
Massgeblich ist der pH-Wert des am Markt erhältlichen Produkts. Nach
den Behauptungen der Klägerinnen wird Afqlir® in Belgien hergestellt.
Für die restlichen Länder, für die ein Verbot beantragt wird, wird eine Pa-
tentverletzung durch das (drohende) Inverkehrbringen der verwendungs-
fertigen Afqlir®-Formulierung, und nicht seiner Herstellung, behauptet.
Die Klägerinnen tragen die Glaubhaftmachungslast dafür, dass der pH-
Wert des verwendungsfertigen Produkts im beanspruchten Beweis liegt.
Das von den Klägerinnen beauftragte Physiolution-Labor erhielt alle 15
«pre-filled syringes» von Afqlir®, die sie in Deutschland erworben hatten
(siehe auch E. 30 oben). Der Physiolution Report vom 30. März 2026
führt auf Seite 2 die Codes dieser 15 «pre-filled syringes» und die jeweili-
gen Chargennummern auf. Gemäss diesem Report wurden die Formulie-
rungen von drei dieser «pre-filled syringes», mit Codes SN‘103, SN‘530
und SN‘571, je dreimal bei ca. 23°C gemessen. Die Messungen an
SN‘571 bei einer mittleren Temperatur von 22,6° ergaben einen mittleren
pH von 5,79; die Messungen an SN‘103 bei einer mittleren Temperatur
von 22.7°C einen mittleren pH von 5,81 und die Messungen an SN‘530
bei einer mittleren Temperatur von 23.1° einen mittleren pH von 5,74. Der
gemittelte pH-Wert von 5,78 ist über alle Messungen aller drei Proben

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Seite 59
gemittelt und bei einer gemittelten Temperatur von 22,8°C gemessen
worden. Dieser gesamtgemittelte pH-Wert ist oberhalb der unteren Gren-
ze von 5,75, ab der nach üblicher Rundungspraxis auf 5.8 aufgerundet
werden müsste, wodurch die untere Bereichsgrenze der Merkmale 1.7
und 6.4a erreicht würde.
Nach Auffassung des Gerichts gelingt es den Klägerinnen damit jedoch
nicht, glaubhaft zu machen, dass der pH-Wert der am Markt erhältlichen
Afqlir®-Formulierung tatsächlich oberhalb von 5,75 liegt.
Die drei Stichproben SN‘103, SN‘530 und SN‘571, deren pH-Wert bei
rund 23°C gemessen wurden, stammten alle aus der gleichen Charge
VRW55, Untergruppe D (unstrittig). Aufgrund der verwendeten Proben
dürften also keine pH-Variationen oberhalb des Messfehlers des pH-
Meters auftreten. Die Messtemperaturen variierten, wie vorstehend dar-
gelegt, von 22,6°C bis 23.1°C, also um +0.5°C. Die Klägerinnen und ihr
Experte Prof. Crommelin berufen sich auf eine Temperaturabhängigkeit
des Histidinpuffers von Afqlir®, wobei eine Verringerung von 20°C auf
10°C eine pKa-Änderung von +0.02 ergeben soll, gemäss einem
dpKa/dT-Wert von -0.02/°C. Wegen des besagten Temperaturanstiegs
von +0.5°C dürfte sich der pH-Wert nur um etwa -0.01 Einheiten verän-
dern. Die von Physiolution berichteten pH-Werte streuen aber von 5,74
bis 5,81, wie die Beklagten in ihrer Stellungnahme vom 20. Mai 2026 an-
merken, also um 0.07 pH-Einheiten. Des Weiteren betrug der pH der
Charge VRW55D nach der Herstellung 5,707, und zwar bei einer Tempe-
ratur von 23.8°C. Eine Verringerung der Temperatur auf 22.6°C müsste
den pH dieser Charge beim selben dpKa/dT-Wert von -0.02/°C auf
höchstens etwa 5,74 ansteigen lassen. Die bei durchschnittlich 22,6°C
gemessene Probe SN‘571 wies aber einen mittleren pH von 5,79 auf.
Ausserdem ist der beobachtete Trend «pH-Wert in Abhängigkeit von der
Messtemperatur» nicht ein «mit sinkender Messtemperatur steigender
pH-Wert», wie die Klägerinnen und ihr Experte Prof. Crommelin selbst an-
führen. Diese Unstimmigkeiten wecken Zweifel an der Zuverlässigkeit der
Messungen.
Physiolution wandte nicht die in Ph. Eur. 2.2.3 festgelegte Standardme-
thode der Pharmakopöe an. Die Standardmethode der Pharmakopöe ver-
langt, dass die Elektrode in die Probe eingetaucht wird, wofür in der Re-
gel mindestens mehrere Milliliter Probenmaterial erforderlich sind. Der
Physiolution-Bericht beschreibt dagegen, dass «ca. 100 μL der Probe auf

S2025_003
Seite 60
die Oberfläche der Glasmembran» gegeben wurden, anstatt die Elektro-
de in ein ausreichendes Volumen der Lösung einzutauchen. Physiolution
führte gemäss Beklagten lediglich eine «Oberflächen-Tropfenmessung»
durch, wobei die verwendete Elektrode VWR International 662-1775 kei-
ne Mikroelektrode und für Oberflächen-Tropfenmessungen nicht validiert
sei.
Unter den Umständen genügt infolge des sehr geringen Volumens der
Probe deren Pufferkapazität nicht glaubhaft, um den Einfluss der Glas-
membran auf den pH der Probe vernachlässigbar gering zu halten: Die
Glasmembran der Glaselektrode benötigt eine genügende Menge H+-
Ionen in der Probe, um ausreichend polarisiert zu werden. Kann die zu
messende Probe wegen zu geringer Pufferkapazität und/oder wegen zu
geringem Volumen nicht genügend H+ für diese Polarisierung bereitstel-
len, ist das Ergebnis ein nicht genügend saurer, also zu hoher, gemesse-
ner pH durch die Glaselektrode. Zudem ist bei Tropfenmessungen nicht
gewährleistet, dass die Bezugselektrode kontaktiert ist, und Verdunstung
und CO2-Aufnahme verfälschen bei derart geringem Probenvolumen zu-
sätzlich die Messungen. Dies mag zwar nicht bösem Willem zuzuschrei-
ben sein, sondern dem Umstand, dass Physiolution zu wenig Probenflüs-
sigkeit zur Verfügung stand. Aber es ändert nichts daran, dass das Ge-
richt die Messergebnisse nicht als glaubhaft ansieht. Physiolution hätte
z.B. mit der gleichen Messmethode eine Standardlösung, deren genauer
pH-Wert bekannt ist, messen müssen, um zu zeigen, dass die verwende-
te Methode zu verlässlichen Werten führt.
68.
Was die Behauptungen der Klägerinnen zur Chargen-Variabilität angeht,
so handelt es sich dabei um blosse Spekulationen. Beide Parteien be-
merken, dass in Afqlir® auch NaOH und HCl verwendet werde. Eine
gleichzeitige NaOH- und HCl-Zugabe wäre aber unsinnig, entgegen Mas-
snahmeantwort: Sie würden sich gegenseitig neutralisieren, anstatt ein
Pufferpaar zu bilden. Aus dem EPAR von Afqlir®:

Abbildung 3: Ausschnitt von S. 10 des Europäischen Öffentlichen Beurteilungsberichts für
Afqlir® vom 19. September 2024.
Die Angabe der beiden Bestandteile NaOH und HCl in der Afqlir®-
Formulierung spricht dafür, dass eine eventuelle pH-Variabilität zwischen

S2025_003
Seite 61
den einzelnen Chargen nicht toleriert, sondern aktiv korrigiert wird: Wenn
in einer Charge der pH höher ist als 5,7 wird HCl zugegeben, um den pH
auf 5,7 abzusenken; wenn der pH der Charge tiefer ist als 5,7 wird NaOH
zugegeben, um den pH auf 5,7 anzuheben.
Die Beklagten reichen die Analysen der beiden Chargen VRW55D und
VRH75E ein. Dabei handelt es sich nicht um von den Beklagten gezielt
ausgewählte Chargen, sondern um diejenigen Chargen, aus denen die
Stichproben stammen, die von Physiolution untersucht wurden. Die Ana-
lysen zeigen, dass der pH-Wert unter 5,75 gelegen haben muss, da der
tatsächliche Messwert auf drei Nachkommastellen genau angegeben ist.
Läge der Messwert bei 5,75 oder höher, müsste er nach üblicher Run-
dungskonvention auf 5,8 aufgerundet werden. Der im «Certificate of Ana-
lysis» genannte Wert von 5,7 belegt daher, dass die tatsächlich gemes-
senen Werte unter 5,75 lagen. Die Klägerinnen mögen nun behaupten,
dass es andere Chargen gibt, deren pH-Wert über 5,75 lag, aber mangels
jegliches Nachweises dafür ist diese Behauptung nicht glaubhaft ge-
macht. Ebenfalls reine Spekulation ist, dass der pH-Wert des verwen-
dungsfertigen Produkts tiefer sein soll als der pH-Wert der Produktions-
charge.
Die Merkmale 1.7 und 6.4a nennen «ungefähr» 5.8 als Untergrenze. Das
Wort «ungefähr» ist aber nach Ansicht des Gerichts nicht unter dem As-
pekt der wortsinngemässen Verletzung zu diskutieren (siehe E. 48 vorne).
Eine wortsinngemässe Verletzung des Merkmals 1.7 oder 6.4a ist daher
auch unter Berücksichtigung des Physiolution-Reports nicht glaubhaft
gemacht.
Wortsinngemässe Verwirklichung der Gefriertrocknungsfähigkeit
(«lyophilizable») und Rekonstituierbarkeit («can be reconstituted»)
69.
Anspruch 6 verlangt unter anderem, dass die Formulierung enthaltend ei-
nen VEGF-Antagonisten gefriertrockungsgeeignet (Merkmal 6.1) und re-
konstituierbar ist (Merkmal 6.6), d.h. nach der Gefriertrocknung so wie-
derhergestellt werden kann, dass sie intravitreal verabreicht werden kann
(Merkmal 6.6, «the formulation can be reconstituted so it is suitable for in-
travitreal administration»).
Die Klägerinnen behaupten unter anderem mit Verweis auf den Physiolu-
tion Report, dass die angegriffene Ausführungsform die Merkmale 6.1

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Seite 62
und 6.6 von Anspruch 6 wortsinngemäss verwirkliche. Der Physiolution
Report zeige, dass Afqlir® alle vom Patent genannten Kriterien der Ge-
friertrocknungseignung und Rekonstituierbarkeit erfülle. Es sei nicht mas-
sgeblich, ob Zulassungsbehörden weitergehende Anforderungen stellten.
Die Beklagten machen geltend, die Klägerinnen hätten die wortsinnge-
mässe Verwirklichung der Merkmale 6.1 und 6.6 nicht rechtzeitig behaup-
tet. Im Massnahmegesuch sei bloss behauptet worden, dass die einzel-
nen Bestandteile von Afqlir® gefriertrocknungsfähig seien. Die Gefrier-
trocknungsfähigkeit der Formulierung als solche sei nicht behauptet. Zur
Rekonstitutierbarkeit werde gar nichts gesagt.
In der Sache bestreiten die Beklagten die wortsinngemässe Verwirkli-
chung der Merkmale 6.1 und 6.6 durch Afqlir®. Afqlir® sei weder zur Ge-
friertrocknung bestimmt noch geeignet. Massgeblich sei nicht, ob die ein-
zelnen Bestandteile gefriergetrocknet werden könnten, sondern ob die
Formulierung als solche gefriergetrocknet und anschliessend so wieder-
hergestellt werden könne, dass sie zur intravitrealen Verabreichung ge-
eignet sei. Die Gefriertrocknung führe häufig zu einer erheblichen Instabi-
lität der Proteine. Die Fachinformation für Afqlir® weise ausdrücklich da-
rauf hin, dass Afqlir® nicht eingefroren werden dürfe. Die im Streitpatent
beschriebenen Tests könnten nicht sicherstellen, dass die wiederherge-
stellte Lösung für die intravitreale Verabreichung geeignet sei. Die von
Physiolution durchgeführten Analysen seien nicht aussagekräftig. 50 µL
Afqlir® sei mit 450 µL Lösung enthaltend 10 mM Phosphatpuffer, und 500
mM NaCl, pH 7,0, verdünnt worden, was seine Eigenschaften verändere.
Der Physiolution Report zeige zudem, dass die wiederhergestellte Formu-
lierung einen höheren Anteil an Proteinaggregaten mit hohem Molekular-
gewicht aufweise. Zur visuellen Inspektion verwende Physiolution eine
selbst entwickelte, nicht validierte Methode. Die von Physiolution ange-
wandte Trübungsmessung bei 405 nm werde nicht als Methode zur
Quantifizierung nicht sichtbarer Partikel anerkannt und verfüge nicht über
die erforderliche Empfindlichkeit, um klinisch relevante Partikelpopulatio-
nen nachzuweisen. Eine Lösung könne Tausende von nicht sichtbaren
Partikeln (Proteinaggregate im Bereich von 2–25 μm) enthalten und den-
noch bei 405 nm eine niedrige optische Dichte (OD) aufweisen. Die be-
richteten Ergebnisse zeigten eine Verdoppelung der optischen Dichte.
Physiolution habe den Proteingehalt vor der Gefriertrocknung und nach
der Rekonstitution verglichen. Bei einem solchen Vergleich sei eine tat-
sächliche Proteinausbeute von über 100 % physikalisch unmöglich –
während der Gefriertrocknung könne kein Protein entstehen. Die in Tabel-

S2025_003
Seite 63
le 2 auf S. 38 berichteten Werte von zwischen 101.1% und 107.21% sei-
en deshalb unmöglich und deuteten darauf hin, dass die Messungen un-
zuverlässig seien. Der erhöhte A280-Wert nach der Gefriertrocknung las-
se sich durch Lichtstreuungsbeiträge von nicht sichtbaren Aggregaten
oder Partikeln erklären, die während des Gefriertrocknungsprozesses
entstanden seien. Daher spiegle das, was im Physiolution Report als
«104,40 % Ausbeute» bezeichnet werde, möglicherweise eine Kombina-
tion aus folgenden Faktoren wider: (a) eine Ausbeute an nativem Mono-
mer von weniger als 100 % sowie (b) einen künstlich erhöhten A280-Wert
aufgrund der Streuung durch neu gebildete Aggregate, was bedeute,
dass die tatsächliche Ausbeute an monomerem Protein unbekannt sei,
aber wahrscheinlich unter 100 % liege.
70.
Vorab ist festzuhalten, dass die Klägerinnen die wortsinngemässe Ver-
wirklichung der Merkmale 6.1 und 6.6 rechtzeitig behauptet haben. Das
Bundesgericht hält fest, ein genereller Hinweis in einem Zwischentitel
(dort «3. Eventuell: Keine Rechtsbeständigkeit von EP 556 mangels Neu-
heit wegen Basycon Flyer 2005») genüge als Behauptung des entspre-
chenden Sachverhalts.81 Vorliegend lautet der Titel auf S. 46 des Mass-
nahmegesuchs «6. Realization of the subject-matter of claim 6 by
Afqlir®» und der zugehörige Untertitel «Features 6.1 and 6.7». Damit ist
nach dem bundesgerichtlichen Massstab rechtsgenügend behauptet
worden, dass Afqlir® Merkmale 6.1 und 6.6 verwirklicht (in der von den
Klägerinnen verwendeten Merkmalsgliederung entspricht Merkmal 6.7
dem Merkmal 6.6 gemäss der hier verwendeten Gliederung).
71.
Die Messung der Trübung der wiederhergestellten Formulierung als opti-
sche Dichte bei einer Wellenlänge von 405 nm entspricht dem vom
Streitpatent vorgeschriebenen Test (Abs. [0059]); weitergehende Anforde-
rungen müssen nicht erfüllt werden (vorne, E. 46). Gemäss diesen Mes-
sungen zeigte die wiederhergestellte Formulierung keine Trübung.
Wie im Streitpatent beschrieben, hat Physiolution die Aggregation und
den Abbau des VEGF-Hemmers mittels SEC-HPLC («Grössenaus-
schlusschromatographie–Hochleistungsflüssigkeitschromatographie»)
gemessen. Die Messungen zeigen, dass sich der Anteil an nicht aggre-
giertem, nicht abgebautem Aflibercept nach der Gefriertrocknung und Re-

81 BGer, Urteil 4A_421/2022 vom 11. April 2023, E. 3.3 – «Anschlusselement».

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Seite 64
konstitution im Vergleich zur Lösung vor der Gefriertrocknung kaum ver-
ändert hat.
Das Argument der Beklagten, in der Fachinformation für Afqlir® stehe
ausdrücklich, dass Afqlir® nicht eingefroren werden dürfe, spricht nicht
dagegen, dass Afqlir® gefriertrocknungsfähig ist. Einfrieren und gefrier-
trocknen sind nicht dasselbe. Ein Verbot des Einfrierens wie bei Afqlir®
findet sich auch in der Fachinformation für Eylea® («Besondere Lage-
rungshinweise»). Das Streitpatent testete aber in Beispielen 7 und 8 die
Lyophilisierung von patentgemässen Aflibercept-Formulierungen, wobei
diejenige von Beispiel 8, mit 2,5% Stabilisator Saccharose, ähnlich Ey-
lea® ist. Die Ergebnisse dieser Beispiele zeigen, dass der Gehalt an
NaCl von 20-67.5 mM variiert werden kann, ohne die Lyophilisierbarkeit
zu beeinträchtigen. Fachüblich verstandenes Einfrieren bedeutet Einfrie-
ren der gesamten Formulierung einschliesslich des darin enthaltenen
Wassers für längere Zeit. Demgegenüber ist Lyophilisieren ein kurzzeiti-
ges Einfrieren mit anschliessendem Wiederauftauen unter Vakuum, um
das gefrorene Wasser abzusublimieren. Das Verbot des Einfrierens ist
demnach kein stichhaltiges Indiz für Nicht-Lyophilisierbarkeit.
Die
Ergebnisse
der
von
Physiolution
durchgeführten
UV/Vis-
Spektroskopie zeigen, dass der prozentuale Rückgewinnungsgrad – d. h.
der Anteil an Aflibercept in der Lösung nach Gefriertrocknung und Rekon-
stitution verglichen mit dem Anteil vorher in der flüssigen Formulierung –
im Wesentlichen unverändert blieb. Die Werte von über 100% sind auf
Messungenauigkeit zurückzuführen; im Streitpatent selbst wird bis zu
113% Proteinrückgewinnung gemessen; auch der Durchschnitt aller Mes-
sungen gemäss Streitpatent liegt teilweise über 100% (Tabelle 2).
Physiolution hat zudem noch, über die Messungen gemäss Streitpatent
hinausgehend, die Bindungsaffinität des VEGF-Hemmers nach der Wie-
derherstellung gemessen und berichtet, dass diese annähernd 97% des
Werts vor der Gefriertrocknung beträgt.
Bei der von den Beklagen behaupteten Verdünnung und Modifikation mit
450 µL Lösung enthaltend 10 mM Phosphatpuffer, und 500 mM NaCl,
pH 7,0 handelt es sich um die unvermeidliche Bereitstellung einer mobi-
len Phase für die Verwendung von SE-HPLC als Analysemethode, und
die berichtete Analyse wurde zügig durchgeführt.

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Seite 65
Souillac et al. 2005 verwendeten 100mM Natriumphosphat, 200 mM
NaCl, pH 7,2 als mobile Phase bei der SEC-HPLC eines Fusionsproteins
um den «oligomerization state» in der löslichen Fraktion dieses Fusions-
proteins zu bestimmen. Fast et al. 2009 verwendeten 100mM Natriump-
hosphat, 300 mM NaCl, 0,1 g/L NaN3, pH 7 als mobile Phase bei der
SEC-HPLC zur Untersuchung der Aggregationsreaktion des Fusionspro-
teins Abatacept, wobei die lösliche Fraktion des Reaktionsgemisches in
Zeitintervallen untersucht wurde. Ob im Physiosolution-Report und in die-
sen Publikationen bereits die zu chromatographierende Probe in der mo-
bilen Phase verdünnt wurde, ist unerheblich: Die SEC-HPLC mit dieser
mobilen Phase bewirkt eine viel grössere Verdünnung des Proteins und
seiner allfälligen Aggregate in dieser mobilen Phase, als es eine anfängli-
che Verdünnung der zu chromatographierenden Proteinprobe je bewirken
könnte.
Der von den Beklagten vorgelegte Aufsatz von Wang 1999 diskutiert im
Abschnitt 3.1.2 die Reversibilität von Proteinaggregation. Er erwähnt nur
Harnstoff als reversibilisierendes Agens, und auch nur dort, wo die Ag-
gregation an sich überhaupt reversibel ist. Der Einwand der Klägerinnen,
dass bei Physiolution die Verdünnung der zu chromatographierenden
Proteinprobe in NaCl-haltiger mobiler Phase die Rückreaktion von Aggre-
gaten zu monomerem Protein fördern oder das Protein sonst wie verän-
dern würde, scheint daher aus dem im Recht liegenden Stand der Tech-
nik nicht glaubhaft gemacht. Auch im Streitpatent wird SE-HPLC einge-
setzt; ohne Angabe, was als mobile und stationäre Phase eingesetzt wird
(z.B. Abs. [0059]). Es ist damit nicht glaubhaft, dass auf die Messungen
nicht abgestellt werden kann.
Der Physiolution Report vom 30. März 2026 macht daher glaubhaft, dass
Afqlir® gefriertrocknungsfähig ist und sich nach der Gefriertrocknung so
wiederherstellen lässt, dass es für die intravitreale Verabreichung geeig-
net ist.
Zusammenfassung zur wortsinngemässen Verletzung
72.
Es ist festzuhalten, dass die wortsinngemässe Verwirklichung aller Merk-
male des geltend gemachten Anspruchs 1 ausser Merkmalen 1.4 (Tonizi-
tätsmittel), 1.5 (Natriumphosphatpuffer) und Merkmal 1.7 (pH-Wert) un-
bestritten blieb. Die wortsinngemässe Verwirklichung der Merkmale 1.4,

S2025_003
Seite 66
1.5 und 1.7 haben die Klägerinnen nicht behauptet oder (bei Merk-
mal 1.7) nicht glaubhaft gemacht.
Beim geltend gemachten Anspruch 6 ist die Verwirklichung aller Merkma-
le ausser Merkmal 6.3 (Natriumphosphatpuffer) und Merkmal 6.4a (pH-
Wert) unbestritten geblieben oder (im Falle von Merkmalen 6.1 und 6.6)
glaubhaft gemacht.
Für die nicht wortsinngemäss verwirklichten Merkmale ist nachfolgend die
Verwirklichung durch äquivalente Mittel zu prüfen.
Verletzung durch äquivalente Mittel
73.
Der Schutzbereich des Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt
(Art. 51 Abs. 2 PatG / Art. 69(1) EPÜ). Das Auslegungsprotokoll zu Art. 69
EPÜ (SR 0.232.142.25) hält fest, dass bei der Bestimmung des Schutz-
bereichs des europäischen Patents solchen Elementen gebührend Rech-
nung zu tragen ist, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genann-
ten Elemente sind. Das Patentgesetz bestimmt in Art. 66 lit. a, dass nicht
nur Nachmachungen, sondern auch Nachahmungen von patentierten Er-
findungen als widerrechtliche Benutzungen der Erfindung gelten, womit
die Benutzung durch äquivalente Mittel gemeint ist.82
Ob eine Verletzung durch äquivalente Mittel gegeben ist, bestimmt sich
nach den folgenden drei Fragen, von denen die ersten zwei bejaht und
die letzte verneint werden muss, damit eine Verletzung vorliegt:83
1. Erfüllt das abgewandelte Merkmal im Zusammenwirken mit den übri-
gen technischen Merkmalen des Patentanspruchs objektiv die gleiche
Funktion wie das beanspruchte Merkmal?84
2. Ist die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung
unter Berücksichtigung der Lehre des Patents offensichtlich, wenn die
Merkmale ausgetauscht sind?85

82 BGE 143 III 666 E. 4.5 – «Pemetrexed».
83 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 60 – «instrument
d’écriture»; Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 34 – «Spiralfeder».
84 BGE 143 III 666 E. 5.3.3 – «Pemetrexed»; BPatGer, Urteil S2013_001 vom
21. März 2013, Leitsatz; Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.3 –
«Urinalventil».
85 BPatGer, Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.4 – «Urinalventil».

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Seite 67
3. Gelangt der Fachmann bei objektiver Lektüre der Patentschrift zum
Schluss, der Patentinhaber habe den Anspruch – aus welchen Grün-
den auch immer – so eng formuliert, dass er den Schutz für eine
gleichwirkende und auffindbare Ausführung nicht beansprucht?86
Zum Umfang der Wirkungen des wortsinngemäss beanspruchten Merk-
mals, die durch das ausgetauschte Merkmal erzielt werden müssen, hat
das Bundesgericht festgehalten, «die abgewandelte Ausführungsform
[muss] alle diejenigen Wirkungen erzielen, die nach dem Verständnis des
Fachmanns mit den einzelnen technischen Merkmalen des Patentan-
spruchs für sich und in ihrem Zusammenwirken erzielt werden sollen».87
Trotz der nicht völlig klaren Formulierung, die andeuten könnte, dass es
auf die Wirkungen der technischen Lehre insgesamt und nicht auf die
Wirkungen des ausgetauschten Merkmals ankommt, kann darin ange-
sichts des Verweises auf die deutsche Lehre und Rechtsprechung, die
eindeutig auf die Wirkung des ausgetauschten Merkmals abstellt,88 keine
Abkehr vom Grundsatz gesehen werden, dass gerade die Wirkungen des
ausgetauschten Merkmals erzielt werden müssen.89
Keine Rechtsprechung, und soweit ersichtlich auch keine Lehre, gibt es in
der Schweiz dazu, wie vorzugehen ist, wenn eine Verletzungsform meh-
rere Merkmale des geltend gemachten Anspruchs nicht wortsinngemäss
verwirklicht, sondern durch äquivalente Mittel. Nach Auffassung des Ge-
richts ist es in Fällen, bei denen die mehreren ausgetauschten Merkmale
zusammenhängen, nicht sachgerecht, die Fragentrias aus BGE 143 III
666 «Pemetrexed» separat auf jedes einzelne Merkmal anzuwenden, das
nicht wortsinngemäss verwirklicht ist. Eine Einzelbetrachtung führt dazu,
dass die insgesamt vorhandenen Unterschiede zwischen der angeblich
verletzenden Ausführungsform und der beanspruchten Lehre ungenü-
gend gewichtet werden, weil bei Beantwortung jeder einzelnen Frage so
getan wird, als seien alle übrigen Merkmale wortsinngemäss verwirklicht.
Richtigerweise muss bei einer Ausführungsform, die angeblich mehrere
zusammenhängende Merkmale durch äquivalente Mittel verwirklicht, die
Fragentrias auf die Gesamtheit der nicht wortsinngemäss verwirklichten
Merkmale angewendet werden.

86 BGE 143 III 666 E. 5.5.1 – «Pemetrexed»; BPatGer, Urteil O2015_018 vom
15. Juni 2018, E. 60 – «instrument d’écriture».
87 BGE 146 III 666 E. 5.3.3. – «Pemetrexed», unter Hinweis auf MEIER-BECK,
Purposive Construction oder Äquivalenz?, GRUR Int. 2005, 796 ff., 800
(Hervorhebung hinzugefügt)
88 BGH, Urteil X ZR 113/11 vom 17. Juli 2012 – «Palettenbehälter III».
89 BPatGer, Urteil O2021_004, O2021_005 vom 20. April 2023, E. 73 –
«Deferasirox».

S2025_003
Seite 68
Objektive Gleichwirkung
74.
Die Beklagten bestreiten die objektive Gleichwirkung von ionischen Sal-
zen wie dem beanspruchten Natrium- oder Kaliumchlorid und neutralen
Zuckern wie der Trehalose und von Phosphat- und Histidinpuffer.
Die Klägerinnen weisen darauf hin, dass es gemäss Streitpatent nicht auf
bestimmte Ionenarten, die Ladungsdichte, Wechselwirkungen mit der
Proteinoberfläche oder nachgelagerte Auswirkungen auf das Kolloidver-
halten ankomme.
Afqlir® wurde sowohl in der Schweiz (Swissmedic-Nr. 70126 und 70127)
als auch in der EU als Biosimilar zum Referenzpräparat Eylea® zugelas-
sen. Damit ist vorliegend erstellt, dass Afqlir® therapeutisch wirksam, si-
cher, lagerstabil und zur intravitrealen Verabreichung geeignet ist (siehe
zur Lagerstabilität insbesondere S. 17 und 20 des EMA-Berichts). Die
ausgetauschten Merkmale wirken daher, zusammen mit den wortsinnge-
mäss verwirklichten Merkmalen, objektiv gleich wie die Merkmale 1.4, 1.5
und 1.7 beziehungsweise 6.3b und 6.4a. Auf den spezifischen Wirkungs-
mechanismus kommt es dabei nicht an. Vor dem Landgericht München
haben die dortigen Widerbeklagten (nicht identisch mit den hiesigen Be-
klagten) die objektive Gleichwirkung übrigens nicht bestritten (Urteil
7 O 16055/24 des Landgericht Münchens vom 23. Oktober 2025, RZ 75).
Auffindbarkeit
75.
Nach der zweiten Frage gemäss der Pemetrexed-Trias ist zu prüfen, ob
die gleiche Wirkung von beanspruchtem Merkmal und ausgetauschtem
Merkmal für den Fachmann bei objektiver Betrachtung unter Berücksich-
tigung der Lehre des Patents offensichtlich ist. Wo mehrere Merkmale
angeblich äquivalent verwirklicht sind, bezieht sich die Frage auf die Ge-
samtheit der Wirkungen der Gesamtheit der ausgetauschten Mittel (vor-
ne, E. 73). Diese Frage ist nach der «Urinalventil»-Praxis des Bundespa-
tentgerichts in Kenntnis des oder der Austauschmittel zu beantworten,
auch wenn den Beklagten zuzugestehen ist, dass das Bundesgericht bis-

S2025_003
Seite 69
her keine Gelegenheit hatte, sich ausdrücklich zu dieser Praxis zu äus-
sern.90
Wie vorne im Teil zum allgemeinen Fachwissen ausgeführt, von den Klä-
gerinnen selbst betont und im Streitpatent beschrieben (Abs. [0041]),
weisen Proteine komplexe Strukturen auf, und ohne experimentelle Tests
und Daten zu einem bestimmten Protein lässt sich nur schwer vorhersa-
gen, wie sich dieses Protein verhält, wenn es unter bestimmten Bedin-
gungen mit bestimmten Hilfsstoffen kombiniert wird. Die Ermittlung einer
stabilisierenden Formulierung für ein Protein erfordert daher umfangrei-
che Forschungsarbeiten («extensive research»). Insbesondere die Wir-
kung von Salzen auf die Proteinstabilität ist komplex. Salze können Prote-
ine stabilisieren, destabilisieren oder gar nicht beeinflussen, abhängig von
der Art und Konzentration des Salzes, der Art der ionischen Wechselwir-
kungen und den geladenen Aminosäureresten in den Proteinen
(Wang 1999, S. 148).
Das Streitpatent beansprucht zwar Proteinformulierungen, die angeblich
stabil, sicher und therapeutisch wirksam sind (wobei dies nur für eine
Auswahl aller unter die Ansprüche 1 und 6 fallenden Formulierungen ex-
perimentell nachgewiesen wird). Es wird jedoch nicht erläutert, warum –
und aufgrund welcher Eigenschaften und Wechselwirkungen – die ange-
gebenen Hilfsstoffe in den beanspruchten Mengen und in dieser Kombi-
nation geeignet wären, eine stabile Formulierung speziell für Aflibercept
bereitzustellen. Das Argument der Klägerinnen, dass sich die Situation
des Fachmanns, der weiss, dass eine patentgemässe Formulierung ent-
haltend Aflibercept therapeutisch wirksam, sicher, intravitreal verabreich-
bar und lagerstabil ist, fundamental unterscheide von der Situation eines
Fachmanns, dem keine entsprechende Formulierung bekannt ist, weil
dieser die patentgemässe Formulierung nicht als Ausgangspunkt nehmen
könne, ändert nichts daran, dass die Gleichwirkung vorliegend nicht auf-
findbar ist.
Denn Auffindbarkeit ist nur gegeben, wenn der Fachmann in Kenntnis der
Lehre des Patents und vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fach-
wissens eine begründete Erwartung hat, dass die Ausführungsform mit
den ausgetauschten Mitteln gleich wirkt wie eine anspruchsgemässe Aus-

90 Die Formulierung der Frage war bisher nie ausgangsrelevant; in BGE 142 III
772 – «Urinalventil», BGE 143 III 666 – «Pemetrexed» und Urteil 4A_273/2023
vom 25. September 2023 – «Deferasirox» war die Gleichwirkung selbst ex ante
auffindbar.

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Seite 70
führungsform. Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann nicht erwarten,
dass eine für die intravitreale Verabreichung geeignete Protein-
Formulierung, die wie Afqlir®
– nicht anorganischen Natriumphosphatpuffer, der bei einem pH im
Bereich von ungefähr 5,7 bis 5,8 fast ausschliesslich als negativ ein-
wertige und nur einem sehr kleinen Anteil negativ zweiwertige Phos-
phationen vorliegt, sondern organischen Histidinpuffer, der bei einem
pH im Bereich von 5,7 bis 5,8 als Gemisch des positiven Kations und
des neutralen Zwitterions vorliegt, mithin eine ganz andere Ionenum-
gebung für das Protein bildet;
– kein (wie von Anspruch 1 verlangt) Natriumchlorid oder Kaliumchlorid
enthält, d.h. gar kein separates, unter den Bedingungen dissoziiertes,
d.h. Ionenladung bereitstellendes, Metallsalz als Tonizitätsmittel,
sondern diese Funktion soll durch die neutrale Trehalose, dem im
Anspruch ebenfalls geforderten Stabilisierungsmittel, gleichzeitig er-
füllt werden; mithin bildet sich auch hier eine ganz andere Ionenum-
gebung für das Protein; und
– nicht einen pH-Wert mindestens 5,75, sondern von 5,704 aufweist
die gleichen Wirkungen insbesondere in Bezug auf die Lagerstabilität wie
eine patentgemässe Formulierung hat. Insbesondere der Ersatz des
Phosphatpuffers durch Histidin im Fall von Anspruch 1 kombiniert mit der
Abwesenheit des dissoziierten Metallsalzes als separates Tonizitätsmittel
führt nach Kenntnissen des Fachmanns zu einer dermassen grossen
Veränderung der Ionenumgebung für das Protein, dass er nicht erwarten
konnte und für ihn nicht offensichtlich ist, dass eine derartige Formulie-
rung die gleichen Wirkungen bereitstellt wie eine anspruchsgemässe
Formulierung. Dies unterscheidet den vorliegenden Sachverhalt auch von
dem durch das Bundesgericht in BGE 143 III 666 – «Pemetrexed» beur-
teilten Fall, wo der Fachmann von der Pemetrexed-Disäure die gleiche
Wirkung zu erwarten hatte wie mit dem im Patent benannten
Pemetrexed-Dinatrium. Vorliegend hat der Fachmann keine begründete
Erwartung, dass die abgewandelte Formulierung, die sich in mehreren
eng miteinander verbundenen Merkmalen von der beanspruchten Formu-
lierung unterscheidet, gleich wie die beanspruchte Formulierung wirkt.
Unter diesen Umständen ist die Auffindbarkeit der gleichen Wirkung auch
bei ex post-Betrachtung nicht gegeben. Wo der Fachmann ohne begrün-
dete Erfolgserwartung experimentell tätig werden muss, um die Gleich-

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wirkung festzustellen, ist diese nicht offensichtlich, wie das die zweite
Äquivalenz-Frage verlangt. Würde man hier einen anderen Massstab an-
legen, verlöre die zweite Frage jeden Anwendungsbereich.91

Die zweite Frage, und entsprechend die Verwirklichung der Merkmale
1.4, 1.5 und 1.7 beziehungsweise 6.3 und 6.4a durch äquivalente Mittel,
ist daher zu verneinen.

76.
Mangels Glaubhaftmachung des Eingriffs in den Schutzbereich des
Streitpatents durch den Vertrieb etc. von Afqlir® durch die Beklagten ist
das Massnahmegesuch daher abzuweisen.
Kosten und Entschädigungsfolgen
77.
Die Kosten sind nach dem Ausgang des Verfahrens zu verlegen (Art. 106
ZPO).
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 5 Millionen ist die Entscheid-
gebühr auf CHF 50’000 festzusetzen (Art. 1 und 2 KR-PatGer) und den
Klägerinnen als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).
Die Entscheidgebühr wird aus dem Vorschuss der Klägerinnen bezogen.
Der Fehlbetrag von CHF 25’000 wird von Klägerinnen nachgefordert
(Art. 111 Abs. 1 ZPO).
Die nach Tarif zu bestimmende Entschädigung für die berufsmässige an-
waltliche Vertretung ist ebenfalls auf CHF 50’000 zu bemessen (Art. 4
und 5 KR-PatGer).
78.
Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei zudem Ersatz für de-
ren notwendigen Auslagen zu erstatten (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a
KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO). Kosten von Parteigutach-
ten können zu den ersetzenden notwendigen Auslagen gehören, soweit
sie unmittelbar in Zusammenhang mit dem Prozess erstellt wurden und

91 Vgl. High Court of Justice of England and Wales, Urteil [2025] EWHC
2527(Pat) vom 8. Oktober 2025, RZ 437 ff.

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zur gehörigen Substanziierung erforderlich sind.92 Dabei ist aber Zurück-
haltung zu üben.93
Die Beklagten machen notwendige Auslagen in der Höhe von
CHF 263’910.38 geltend. Sie verlangen keinen Ersatz für die Kosten für
die notwendige Unterstützung durch einen Patentanwalt im hiesigen Ver-
fahren, sondern Ersatz für die Kosten von Rechtsauskünften zur Rechts-
lage in den Ländern ausserhalb der Schweiz und Liechtenstein, für die
ein Verbot beantragt wurde. Die Klägerinnen bestreiten die Notwendigkeit
in dieser Höhe, weil die Gutachten zu den ausländischen Rechtsordnun-
gen nicht vollumfänglich notwendig gewesen seien, zumal darin auch
Themen besprochen worden seien, die durch das Schweizer Recht ab-
gedeckt seien. Die Beklagten widersprechen und machen geltend, dass
die Gutachten notwendig gewesen seien, da die Frage der äquivalenten
Verletzung in jedem Land anders beurteilt würde.
Die Klägerinnen haben Unterlassung für 20 Länder beantragt hat und für
jedes Land ausser der Schweiz und Liechtenstein ein Rechtsgutachten
zum nationalen Recht eingereicht. Um dies substanziiert bestreiten zu
können, war es für die Beklagten grundsätzlich zweckdienlich, ebenfalls
Parteigutachten zum ausländischen Recht einzuholen.
Nachdem sich jedoch der Eingriff in den Schutzbereich eines europäisch
erteilten Patents in allen Vertragsstaaten des EPÜ gleich beurteilt (vorne,
E. 8), sind Parteigutachten zum ausländischen Recht nicht notwendig,
soweit sie den Eingriff in den Schutzbereich betreffen. Hingegen kann es
notwendig sein, zu anderen Rechtsfragen Auskünfte zum nationalen
Recht einzuholen, so beispielsweise zur Klageberechtigung.
Die von den Beklagten eingereichten Rechnungen erlauben nicht, die
Kosten nach Aufwand für die Beratung, ob ein Eingriff in den Schutzbe-
reich vorliegt, oder für die Beratung bezüglich anderer Rechtsfragen, wie
der Klageberechtigung der Lizenznehmer, aufzuschlüsseln. Es handelt
sich um summarische Rechnungen, die nur einen Gesamtbetrag für
Rechtsberatung nennen, teilweise mit separat ausgewiesenen Spesen.

92 SUTER/VON HOLZEN in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler (Hrsg.),
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. Zürich
2025, Art. 95 N 33 m.w.H.
93 BGer, Urteil 6B_888/2021 vom 24. November 2022, E. 3.2 mit Verweis auf
BGE 141 IV 369 E. 6.2.

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Dies würde grundsätzlich erlauben, bereits mangels Substanziierung kei-
nen Ersatz für notwendige Auslagen zuzusprechen. Das Bundespatent-
gericht hat jedoch festgehalten, dass es unbillig wäre, gar keinen Ersatz
für notwendige Auslagen zuzusprechen, wenn deren Höhe zwar nicht
substanziiert ist, es aber offensichtlich ist, dass sie zumindest die Höhe
der tariflichen Entschädigung des berufsmässigen Vertreters erreichen.94
Vorliegend ist es offensichtlich, dass die Rechtsgutachten zum jeweiligen
nationalen Recht in Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Österreich,
Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien und Ungarn
selbst dann, wenn man die Aufwände für die Beurteilung des Eingriffs in
den Schutzbereich herausrechnet, mehr CHF 50’000 gekostet haben. Die
Klägerinnen haben der Beklagten somit unter dem Titel Ersatz für not-
wendige Auslagen CHF 50’000 zu ersetzen.

Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird vollumfäng-
lich abgewiesen.
2.
Die Entscheidgebühr wird auf CHF 50’000 festgesetzt.
3.
Die Gerichtskosten werden den Klägerinnen auferlegt und aus dem
von ihnen geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Fehlbetrag von
CHF 25’000 wird von den Klägerinnen nachgefordert.
4.
Die Klägerinnen werden verpflichtet, den Beklagten eine Parteient-
schädigung von CHF 100’000 zu bezahlen.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, unter Beilage des Protokolls
der mündlichen Verhandlung, sowie an das Eidgenössische Institut
für Geistige Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Emp-
fangsbestätigung.


94 BPatGer, Urteil S2024_011 vom 18. Dezember 2024, E. 26 – «Schutzsystem
für Geldautomaten».

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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die
Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 17. Juli 2026
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erster Gerichtsschreiber


Dr. iur. Mark Schweizer
MLaw Sven Bucher

Versand: 20. Juli 2026