bpatger · S2023_002 · 2023-06-08 · de

Gutheissung superprovisorische Massnahme (Beschreibung) | Dringlichkeit, Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Vorsorgliche Beweisführung

Bun despa te ntgeri c ht 
T r ibunal fé d é ral des br e vets 
T r ibunale f e derale dei b r evetti 
T r ibunal fe d e ral da pa te ntas 
F e d e r a l P a t e n t C o u r t 
 
 
 
 
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 Ve r f ü g u n g v o m 8 . J u n i 2 0 2 3 
Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 
 
Verfahrensbeteiligte 
 myStromer AG, Freiburgstrasse 798, 3173 Oberwangen b. 
Bern, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf A. Rentsch 
und/oder Rechtsanwalt Dr. sc. ETH, MLaw Raphael Zingg, 
beide bei IPrime Legal AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich, 
patentanwaltlich beraten durch Thomas Kretschmer, IPrime 
Rentsch Kaelin AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich, 
 
Klägerin 
 
 
 gegen 
 
 Revolt Zycling AG, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf, 
 
Beklagte 
 
Gegenstand 
 genaue Beschreibung 
 


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Seite 2 
Der Präsident zieht in Erwägung: 
1. 
Mit Eingabe vom 29. Mai 2023 reichte die Klägerin das vorliegende Ge-
such zur genauen Beschreibung ein und stellte folgende Rechtsbegeh-
ren: 
«1) Es sei durch das Gericht am Produktionsstandort der Gesuchsgegnerin an 
deren Sitz in 8320 Fehraltorf, Allmendstrasse 15, eine genaue Beschreibung 
gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG der sich dort befindlichen Elektrofahrrä-
dern bzw. E-Bikes des Typs «OPIUM» sowie der dort verfügbaren Monta-
geanleitungen, Konstruktionszeichnungen und technischen Unterlagen von 
Elektrofahrrädern bzw. E-Bikes des Typs «OPIUM» anzuordnen und dort 
aufzunehmen, wobei als Elektrofahrräder bzw. E-Bikes des Typs «OPIUM» 
jene Elektrofahrräder bzw. E-Bikes gelten, die entweder so beschriftet sind 
oder die einer konstruktiven Ausführung identisch oder ähnlich der folgen-
den Abbildung entsprechen 
 
und/oder die folgenden technischen Merkmale aufweisen: 
1. 
Sie weisen einen Fahrradrahmen mit zwei gegenüberliegenden ange-
ordneten Gabeln, eine Motornabe und eine längliche Welle auf, 
2. 
wobei der Fahrradrahmen und die Motornabe im Wesentlichen einen 
konstruktiven Aufbau gemäss folgender Explosionszeichnung besitzen: 


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Seite 3 
 
2) 
Im Rahmen der Beschreibung seien insbesondere die folgenden techni-
schen konstruktiven Einzelheiten der Elektrofahrräder bzw. e-Bikes des 
Typs «OPIUM» detailliert zu protokollieren: 
1. 
Fahrradrahmen mit erster Gabel und zweiter Gabel sowie der gegen-
seitigen Anordnung der Gabeln; 
2. 
Erste Gabel und Aufweisen eines Durchgangslochs; 
3. 
Zweite Gabel und Aufweisen einer Vertiefung mit einem Innengewin-
deloch; 
4. 
Axiale Geometrie des Innengewindelochs zu dem Durchgangsloch; 
5. 
Vorhandsein einer Positioniernut sowie deren Angrenzung an das 
Durchgangsloch an der Innenseite der ersten Gabel; 
6. 
Vorhandsein einer Muffe in der Mitte der Motornabe; 
7. 
Positionierende der Muffe und deren Gestaltung im Hinblick auf die Po-
sitioniernut der ersten Gabel; 
8. 
Vorhandsein eines vorderen Endes und eines hinteren Endes der läng-
lichen Welle; 
9. 
Vorhandsein eines Aussengewindes am hinteren Ende der länglichen 
Welle; 
10. Anordnung der länglichen Welle durch das Durchgangsloch der ersten 
Gabel und die Muffe der Motornabe; 
11. Eingriff des Aussengewindes und Befestigung der Welle an dem In-
nengewindeloch der zweiten Gabel. 


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Seite 4 
3) 
Die Aufnahme dieser Beschreibung am Produktionsort der Gesuchsgegne-
rin sei im Beisein des rechts- und patentanwaltlichen Vertreters der Ge-
suchstellerin sowie eines namentlich genannten, leitenden technischen Ver-
antwortlichen der Gesuchstellerin, eventualiter im Beisein nur des rechts- 
und patentanwaltlichen Vertreters der Gesuchstellerin vorzunehmen. 
4) 
Die Aufnahme dieser Beschreibung 1, 2 und 3 sei superprovisorisch, even-
tualiter im Rahmen einer vorsorglichen Massnahmeverfahrens anzuordnen. 
5) 
Die Verfahrenskosten seien vorläufig der Gesuchstellerin aufzuerlegen, ver-
bunden mit einem Rückforderungsanspruch zugunsten der Gesuchstellerin 
für die gesamten Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich des pa-
tentanwaltlichen Aufwands) gegenüber der Gesuchsgegnerin, im Umfange 
des Obsiegens im ordentlichen Verletzungs- oder Schadenersatz- bzw. Ge-
winnherausgabeverfahrens bezüglich des Streitpatents. 
Prozessanträge 
6) 
Die Aufnahme der Beschreibung sei spätestens innert zwei Wochen nach 
Gerichtseingang des vorliegenden Gesuchs gemäss Rechtsbegehren 3 und 
4 durchzuführen. 
7) 
Soweit aus Sicht des Gerichts erforderlich, seien die seitens der Gesuch-
stellerin gemäss Rechtsbegehren 3 anwesenden Personen zur Verschwie-
genheit bezüglich geheimer Tatsachen zu verpflichten, wobei (i) keine Ver-
schwiegenheitspflicht zu verfügen ist, sofern die Informationen der Gesuch-
stellerin schon bekannt waren, öffentlich bekannt sind oder ohne Verletzung 
einer Verschwiegenheitspflicht durch die Gesuchstellerin öffentlich bekannt 
werden oder der Gesuchstellerin ohne Verletzung einer Verschwiegenheits-
pflicht durch Dritte oder durch unabhängige Parallelentwicklung zukommen 
und wobei (ii) in dieser Beschreibung enthaltene Informationen der Gesuch-
stellerin in gerichtlichen Verfahren ohne Verschwiegenheitspflicht genutzt 
werden dürfen.» 
Prozessuales 
2. 
Die Parteien, beides Aktiengesellschaften, haben ihren Sitz in der 
Schweiz. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentge-
richts für die anbegehrte Beschreibung ist gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. 
lit. b PatGG). 
3. 
Die Klägerin ist gemeinsam mit der in Taipei, Taiwan, ansässigen Fairly 
Bike Manufacturing Co., Ltd. (nachfolgend «FBM Ltd.») Inhaberin des 


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schweizerischen Teils des europäischen Patents EP 2 546 134 B1 (nach-
folgend «Streitpatent»). Nach Art. 33 Abs. 2 PatG kann jede Miteigentü-
merin eines Patents selbständig Klage wegen Patentverletzung anheben. 
Aus der Klagelegitimation in der Hauptsache folgt auch die Legitimation 
zur Beantragung vorsorglicher Massnahmen.1 Der Lizenzvertrag vom 
21./23. April 2023 (nachfolgend «Lizenzvertrag») zwischen der Klägerin 
und der FBM Ltd. lässt selbständige Verletzungsklagen zu. Die Klägerin 
ist mithin berechtigt, das vorliegende Gesuch zu stellen. 
4. 
In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident 
als Einzelrichter. Für den Entscheid ist kein Verständnis eines techni-
schen Sachverhalts i.S.v. Art. 23 Abs. 3 PatGG erforderlich. 
5. 
Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). 
Sachverhalt 
6. 
Die folgende Zusammenfassung des Sachverhalts beruht auf den Anga-
ben der Klägerin, zu denen sich die Beklagte noch nicht äussern konnte. 
Die Klägerin ist eine Herstellerin von elektrischen Motorfahrrädern in Eu-
ropa und den USA. Auch die Beklagte ist Herstellerin und Anbieterin von 
elektrischen Motorfahrrädern. Die von der Beklagten unter der Marke 
«OPIUM» vermarkteten Motorfahrräder weisen gemäss den Angaben der 
Klägerin eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe 
wie folgt auf: 
 
1 SHK PatG-DORIGO, Art. 77 N 2. 


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Abbildung 1: Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe 
Die Serienproduktion der Motorfahrräder «OPIUM» sei in der Schweiz im 
Mai 2023 aufgenommen worden. Die so hergestellten Motorfahrräder 
könnten auf der Eurobike in Frankfurt am 21.-25. Juni 2023 sowie bei ei-
nem Dutzend Händlern in der Schweiz Probe gefahren werden. Über die 
Website der Beklagten könnten die Motorfahrräder zurzeit vorbestellt 
werden – das tatsächliche Datum der Markteinführung sei nicht bekannt. 
Der Klägerin sei anfangs Mai 2023 von der taiwanesischen Motorherstel-
lerin TDCM Corporation Limited (nachfolgend «TDCM Ltd.») mitgeteilt 
worden, dass die Beklagte über die Zwischenhändlerin Biketec GmbH, 
Huttwil, (im Handel als FIT E-Bike auftretend) 1’530 Motoren von ihr er-
warb. Diese Motoren hätten ein ähnliches durchgehendes Achsendesign 
wie diejenigen, die in patentgemässen Konstruktionen verwendet werden, 
wobei die Befestigung am Rahmen unterschiedlich sei («similar in 
through axle desing (of course the fixing part to the frame is different)»). 
Am 17. Mai 2023 habe Dr. Karl Ludwig Kley, Co-CEO der Klägerin, und 
Percy J. Chien, Executive Chairman der FBM Ltd. ein Telefonat geführt, in 
dem es um die Lieferung von Fahrradrahmen durch die FBM Ltd. an die 
Beklagte ginge. Die Klägerin habe ausgeführt, dass der Lizenzvertrag 
nicht die Herstellung der Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und 
Motornabe durch Dritte umfasse, wogegen die FBM Ltd. nicht widerspro-
chen und bestätigt habe, dass sie die Einzelkomponente Fahrradrahmen 


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zur Benutzung innerhalb der patentierten Gesamtkombination an die Be-
klagte lieferte. 
Die Parteien versuchten Ende Mai 2023 eine Einigung zu erzielen, die 
aber vorerst nicht gelungen sei. Zwischen den Parteien sei insbesondere 
strittig, ob die Lieferung der Fahrradrahmen durch FBM Ltd. an die Be-
klagte durch den Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und der FBM Ltd. 
als Mitinhaberinnen des Streitpatents gedeckt sei. 
Streitpatent 
7. 
 
Das Streitpatent wurde am 11. Oktober 2011 angemeldet und am 
25. März 2015 erteilt. Es beansprucht die Priorität der taiwanesischen Pa-
tentanmeldung TW 100212672 vom 11. Juli 2011. Das Streitpatent ist in 
der Schweiz validiert und die letzte Jahresgebühr wurde am 1. November 
2022 bezahlt (eigene Recherche des Gerichts im Rahmen der bei super-
provisorischen Massnahmen notwendigen Abklärungen, vgl. E. 8). 
Aufgabe des Streitpatents ist es, eine Kombinationsstruktur aus Fahrrad-
rahmen und Motornabe bereitzustellen, um den Komfort und die Sicher-
heit bei der Wartung oder Montage des Elektrofahrrads zu verbessern 
sowie die Einbauposition des Motors in einer bestimmten Lage sicherzu-
stellen (Abs. [0004] ff.). Diese Aufgabe löst das Streitpatent unter ande-
rem mit einer Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe, 
die einen Fahrradrahmen, eine Motornabe und eine längliche Welle ge-
mäss Anspruch 1 umfasst. 
Die Klägerin gliedert die Merkmale von Patentanspruch 1 wie folgt: 
1.1 
Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe, umfassend: 
1.2 
einen Fahrradrahmen (1), beinhaltend eine erste Gabel (11) und eine 
zweite Gabel (12), die gegenüberliegend angeordnet sind, wobei die ers-
te Gabel (11) mit einem Durchgangsloch (110) bereitgestellt ist, während 
die zweite Gabel (12) eine Vertiefung mit einem Innengewindeloch (121) 
aufweist, das axial dem Durchgangsloch entspricht, und die erste Gabel 
(11) an ihrer Innenseite, angrenzend an das Durchgangsloch (11), mit 
einer Positioniernut (111) bereitgestellt ist; 
1.3 
eine Motornabe (2), die in ihrer Mitte mit einer Muffe (21) bereitgestellt 
ist, die in Bezug auf ein Positionierende ein Ende aufweist, das derge-


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stalt ist, dass das Positionierende (211) mit der Positioniernut (111) der 
ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist; und 
1.4 
eine längliche Welle (3), die ein vorderes Ende (31) und ein hinteres En-
de (32) aufweist, wobei das hintere Ende ein Aussengewinde aufweist; 
die längliche Welle (3) durch das Durchgangsloch (110) der ersten Gabel 
und die Muffe (21) der Motornabe (2) hindurch gelangen kann, und wo-
bei das Aussengewinde des hinteren Endes (32) entsprechend im In-
nengewindeloch (121) der zweiten Gabel im Eingriff steht und an ihm be-
festigt ist. 
 
Abbildung 2: Fig. 2 des Streitpatents 
Der folgenden Prüfung wird diese Merkmalsgliederung zugrunde gelegt, 
wobei anzumerken ist, dass die Klägerin mehrere Teilmerkmale zu jeweils 
einem Merkmal zusammenfasst. Für eine eigentliche Verletzungsanalyse 
wäre eine feinere Aufteilung des Anspruchs in (Teil-)merkmale notwendig. 
Der Klägerin scheint dies bewusst zu sein, wie die Aufzählung der zu be-
schreibenden Merkmale in Rechtsbegehren Nr. 2 zeigt. 
Anspruch 
8. 
 
Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich 


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um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im Sinne von 
Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO.2 
Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann 
auch der Beschaffung von Beweismitteln bzw. zur Klärung der Prozess-
aussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemein-
umfassenden Informationsbeschaffung.3 
Beantragt eine Partei eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b 
PatG, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch 
in Bezug auf die zu beschreibenden Vorrichtungen oder Verfahren ver-
letzt ist oder eine Verletzung diesbezüglich zu befürchten ist (Art. 77 
Abs. 2 PatG). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren 
Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit 
rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte.4 Für Tatsachen, die 
mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sol-
len, kann keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden, denn 
sonst würde der Zweck, die vorprozessuale Abklärung von Beweisaus-
sichten zu ermöglichen, vereitelt, aber es ist substanziiert zu behaupten.5 
Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist auch bei der Beschreibung zu wah-
ren.6 
Wird eine Massnahme superprovisorisch beantragt, so ist das Gericht 
gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn immer möglich zu vermei-
den, eine Massnahme zu erlassen, die das Gericht, hätte es vor dem Er-
lass der Massnahme die Gegenseite angehört, nicht erlassen hätte.7 In 
gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in einer solchen Situation 
von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der Beklagten antizipieren 
und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen. 
9. 
 
Die nachstehende Prüfung der glaubhaftgemachten Verletzung respekti-
 
2 BGE 138 III 76 E. 2.4.1 – «Schlammzuführung». 
3 CALAME/DORIGO, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger [Hrsg.], Patentgerichtsgesetz 
(PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 133 ff. 
4 (BGE 140 III 610, E. 4.1 unter Verweis auf BGE 130 III 321, E. 3.3, 
BGer 5A_283/2016, E. 2.3.1, Urteil vom 23.08.2016; BGer 5A_142/2017, 
E. 4.1, Urteil vom 18.08.2017. 
5 BGE 138 III 76 E. 2.4.2 – «Schlammzuführung». 
6 ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 158 N 16. 
7 BBl 2006 S. 7356. 


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Seite 10 
ve deren substanziierten Behauptung erfolgt wiederum, ohne dass sich 
die Beklagte zum Standpunkt der Klägerin äussern konnte. 
Die Kombination des von FBM Ltd. hergestellten Fahrradrahmens mit 
dem Motor sowie der Motornabe von TDCM Ltd. ist nach Ansicht der Klä-
gerin dazu geeignet, in patentgemässer Weise zusammenzuwirken. 
Der Klägerin ist dahingehend zu folgen, dass die Ausführungsform ge-
mäss Abbildung 1 (vorstehend E. 6) eine Kombinationsstruktur aus Fahr-
radrahmen und Motornabe aufweist und eine längliche Welle vorhanden 
sein muss, womit die Verletzung von Merkmal 1.1 hinreichend substanzi-
iert behauptet ist. 
Weiter ist der Klägerin dahingehend zu folgen, dass die Ausführungsform 
gemäss Abbildung 1 (vorstehend E. 6) eine erste Gabel und eine zweite 
Gabel beinhaltet, die gegenüber angeordnet sind, wobei die erste Gabel 
mit einem Durchgangsloch bereitgestellt ist. Der weitere Aufbau ist Abbil-
dung 1 nicht zu entnehmen. Die Klägerin macht geltend, dass die FBM 
Ltd. ihr gegenüber telefonisch bestätigte, dass sie den Fahrradrahmen 
innerhalb der patentierten Gesamtkombination an die Beklagte geliefert 
habe. Damit ist die Verletzung von Merkmal 1.2 hinreichend substanziiert 
behauptet. 
In Abbildung 1 (vorstehend E. 6) ist eine Motornabe erkennbar. Der ge-
naue Aufbau der Motornabe ist nicht feststellbar. Die Verletzung von 
Merkmal 1.3 wurde von der Klägerin hinreichend substanziiert behauptet, 
zumal die TDCM Ltd. mitteilte, dass sie im Grundsatz baugleiche Motoren 
an die Beklagte lieferte. 
Schliesslich ist in Abbildung 1 (vorstehend E. 6) eine längliche Welle er-
kennbar, die durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und mutmass-
lich durch die Motornabe hindurch gelangt. Wie die Welle mit der zweiten 
Gabel verbunden ist, ist nicht ersichtlich. Ebenso ist ein Aussengewinde 
bei der Welle nicht ersichtlich. Um die Verletzung von Merkmal 1.4 fest-
stellen zu können, bedürfte es eines Auseinandernehmens der Konstruk-
tion. Die Klägerin hat die Verletzung von Merkmal 1.4 aber hinreichend 
substanziiert behauptet, zumal die TDCM Ltd. mitteilte, dass sie Motoren 
mit ähnlicher länglicher Welle («through axle») an die Beklagte lieferte. 
Die Verletzung der patentgemässen Merkmale 1.1-1.4 hat die Klägerin 
mithin hinreichend substanziiert behauptet. Dies genügt den Anforderun-
gen von Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, denn es ist das Ziel der beantragten 


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Beschreibung, in Bezug auf die anspruchsgemässen Merkmale Klarheit 
zu schaffen und die Prozessaussichten zu klären. 
Ausserdem hat sie durch Vorlage des Instagram-Posts der Beklagten 
vom 9. Mai 2023 sowie des Artikels von Pedelecs & E-Bikes vom 24. Mai 
2023, in dem auf die bevorstehende Markteinführung der «OPIUM» Mo-
torfahrräder hingewiesen wird, unter den verminderten Anforderungen 
nach Art. 77 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 158 ZPO glaubhaft gemacht, dass die 
Verletzung des Streitpatents durch das elektrische Motorfahrrad «OPI-
UM» bevorsteht. 
10. 
Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland oder im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehr-
bringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so 
darf diese Ware gewerbsmässig eingeführt und im Inland gewerbsmässig 
gebraucht oder weiterveräussert werden (Art. 9a Abs. 1 PatG, so genann-
te Erschöpfung). 
Die Beklagte scheint sich in der E-Mail vom 23. Mai 2023 an Karl-Ludwig 
Kley auf den Standpunkt zu stellen, dass der Lizenzvertrag zwischen der 
Klägerin und FBM Ltd. die Lieferung der Fahrradrahmen an die Beklagte 
erlaube und sie diese Rahmen hiernach infolge Erschöpfung auch im 
Schutzbereich des Streitpatents verwenden dürfe. 
Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass Drittparteien in jedem 
Fall eine Berechtigung für die Benutzung der Erfindung bedürfen und 
stützt sich dabei insbesondere auf den zweiten Satz der nachstehend 
einkopierten Klausel. Es liege weder ein Lizenzvertrag mit der Beklagten 
vor noch sei diese am Streitpatent beteiligt noch sei ein gesetzlicher Aus-
nahmetatbestand gegeben. Entscheidend sei einzig die Frage, ob FBM 
Ltd. ein komplett montiertes (OEM) E-Bike unter Nutzung des Streitpa-
tents hergestellt und an die Beklagte vertrieben habe. Da die Beklagte 
nur Fahrradrahmen von der FBM Ltd. beziehe und diese dann mit ver-
schiedenen Drittkomponenten zu einem eigenen Produkt verbaue, liege 
dieser Sachverhalt nicht vor und die Einrede der patentrechtlichen Er-
schöpfung greife nicht. 
11. 
Die fragliche Klausel im Lizenzvertrag lautet wie folgt: 


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«For good and valuable consideration already received and acknowledged by 
Licensors [Klägerin und FBM Ltd.], Licensee 2 [FBM Ltd.] will have the right to 
use Patents on any and all products manufactured by Licensee 2 and its affili-
ated companies. This shall include the right of Licensee 2 to use Patents on 
components and vehicles, manufactured by 3rd parties, provided such com-
ponents and vehicles are sold and/or distributed by Licensee 2, or its affiliated 
companies, or sold as final OEM product to clients of Licensee 2.» 
Freie Übersetzung auf Deutsch: 
«Gegen bereits erhaltene und von den Lizenzgebern [Klägerin und FBM Ltd.] 
anerkannte Gegenleistung, erhält die Lizenznehmerin 2 [FBM Ltd.] das Recht, 
die Patente auf allen von der Lizenznehmerin 2 und ihren verbundenen Un-
ternehmen hergestellten Produkten zu nutzen. Dies schliesst das Recht der 
Lizenznehmerin 2 ein, die Patente auf Komponenten und Fahrzeugen zu nut-
zen, die von Dritten hergestellt wurden, sofern diese Komponenten und Fahr-
zeuge von der Lizenznehmerin 2 oder ihren verbundenen Unternehmen ver-
kauft und/oder vertrieben werden oder als OEM-Endprodukt an Kunden der 
Lizenznehmerin 2 verkauft werden.» 
Die «Patents» sind definiert als US 8,960,354 B2 (Anmelde-
Nr. 13/272,637) und EU 2 546 134 (Anmelde-Nr. 1184749.7). Trotz des 
Verschreibers – «EU» statt «EP» – ist hinreichend klar, dass eines der li-
zenzierten Patente das Streitpatent ist. 
Die Formulierung im Lizenzvertrag ist einigermassen unklar. Die FBM Ltd. 
hat das Recht, das Streitpatent zur Herstellung von in den Schutzbereich 
eingreifenden Produkten zu nutzen. Mit dem zweiten Satz erhält die FBM 
Ltd. das Recht, Komponenten, die nicht in den Schutzbereich des Streit-
patents fallen können, da das Streitpatent eine «Kombinationsstruktur 
aus Fahrradrahmen und Motornabe» beschlägt, von Dritten einzukaufen 
und weiterzuverkaufen. Dazu bräuchte sie aber keine Lizenz, weil diese 
Komponenten nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallen. Sinn 
ergibt der zweite Satz nur, wenn der FBM Ltd. damit gestattet werden 
soll, die Komponenten an Dritte zur Herstellung patentgemässer Kombi-
nationsstrukturen zu liefern; d.h. die FBM Ltd. kann wegen des Lizenzver-
trags nicht als Mittäterin der durch den Dritten eventuell begangenen 
Haupttat belangt werden. 
Schliesslich darf die FBM Ltd. «final OEM products» verkaufen. «OEM» 
wird im Lizenzvertrag nicht definiert; gemeinhin steht die Abkürzung im 


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Englischen für «Original Equipment Manufacturer». Im Kontext von Klau-
sel 2 des Lizenzvertrags kann die Formulierung «final OEM products» 
dahingehend verstanden werden, dass die FBM Ltd. aus eingekauften 
Komponenten patentgemässe Kombinationsstrukturen herstellen und 
verkaufen darf (dass sie dies darf, wenn sie alle Komponenten selbst 
herstellt, ergibt sich aus dem ersten Satz von Klausel 2, aber weder FBM 
Ltd. noch die Klägerin dürften die Fertigungstiefe haben, sämtliche für die 
Kombinationsstruktur notwendigen Komponenten selbst herzustellen). 
Dass die FBM Ltd. für den Verkauf von Komponenten (konkret: Fahrrad-
rahmen) an Dritte nicht als Mittäterin für die von Dritten begangene Pa-
tentverletzung belangt werden kann, bedeutet aber nicht, dass Dritte be-
rechtigt sind, aus den von der FBM Ltd. gelieferten Komponenten eine in 
den Schutzbereich des Streitpatents fallende Kombinationsstruktur her-
zustellen und zu vertreiben. FBM Ltd. ist nicht berechtigt, Dritten dafür 
ohne vorgängige Zustimmung der Klägerin eine Lizenz am Streitpatent 
einzuräumen (Präambel lit. d) des Lizenzvertrags). Die vom Dritten her-
gestellten Kombinationsstrukturen werden somit ohne Zustimmung der 
Patentinhaber hergestellt, eine Erschöpfung tritt nicht ein. 
Ebensowenig sind die Patentrechte der Klägerin erschöpft, weil die FBM 
Ltd. für die Lieferung von (nicht in den Schutzbereich des Streitpatents 
fallenden) Komponenten an Dritte nicht als Mittäterin in Anspruch ge-
nommen kann. Die von der Beklagten in der vorprozessualen Korrespon-
denz vorgetragene Argumentation bezüglich Erschöpfung vermag damit 
die vorstehend glaubhaft gemachte Verletzung (E. 9) vorerst nicht zu ent-
kräften. 
Schutzwürdiges Interesse 
12. 
Die Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gewährt der Klägerin 
zwar einen gesetzlichen Anspruch i.S.v. Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO auf Ab-
nahme von Beweismitteln. Sie dient nicht nur der Beweissicherung, son-
dern auch der Klärung der Beweis- und Prozessaussichten8 und steht 
damit in einem engen Zusammenhang mit Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO.9 Die 
Klägerin muss somit nicht bloss (aber immerhin) die Voraussetzungen 
von Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG glaubhaft machen, sondern auch ein 
schutzwürdiges Interesse an der vorsorglichen Beweisabnahme haben. 
 
8 BBl 2008 455, 495. 
9 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 77 N 14. 


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An das Bestehen eines schutzwürdigen Interesses sind keine hohen An-
forderungen zu stellen.10 Zu verneinen ist ein schutzwürdiges Interesse, 
wenn das Beweismittel zumutbar auf anderem Weg beschafft kann.11 
Schutzwürdig ist das Interesse dahingegen, wenn die Klägerin glaubhaft 
macht, dass sie die Beschaffung des Beweismittels nicht selbständig vor-
nehmen kann, ohne dass sie Gefahr läuft, einen erheblichen Nachteil ge-
genwärtigen zu müssen.12 
13. 
Vorliegend handelt es sich beim anspruchsgemässen Produkt um ein 
elektrobetriebenes Motorfahrrad, mithin um einen Alltagsgegenstand. Ge-
rade im Patentrecht sind Patentverletzungen durch Alltagsgegenstände 
häufig mittels einfach zu tätigenden Testkäufen feststellbar. Wo ein sol-
cher Testkauf ohne weiteres möglich ist, wird die Klägerin regelmässig 
kein schutzwürdiges Interesse an der Vornahme einer gerichtlich ange-
ordneten vorläufigen Beweisabnahme haben. Vorliegend werden die 
«OPIUM» Motorfahrräder der Beklagten – je nach Ausstattung – für rund 
CHF 10’000 angeboten (eigene Recherche des Gerichts). Angesichts der 
Kosten eines Patentverletzungsprozesses ist das noch kein derart hoher 
Betrag, dass ein Testkauf bereits deshalb unzumutbar wäre. 
Die Klägerin macht denn auch nicht geltend, dass ein Testkauf wegen 
des Preises der beklagtischen Fahrräder unzumutbar sei, sondern dass 
die elektrischen Motorfahrräder «OPIUM» zurzeit auf dem Markt noch 
nicht erhältlich und auch im Zeitpunkt der Markteinführung nicht allgemein 
zugänglich seien, weil «jedes der Modelle, welche die Produktion im Be-
zirk Pfäffikon verlässt, ein Unikat und speziell auf die Bedürfnisse des je-
weiligen Kunden ausgerichtet [ist]». Es sei damit nicht absehbar, ob und 
wie schnell sie selbst nach der Markteinführung einen Testkauf durchfüh-
ren könne. Je nach Herstellungsumständen und Lieferkette der Beklagten 
könne dies viele Monate dauern. 
Nach aktuellem Aktenstand steht ein Datum der Markteinführung der 
elektrischen Motorfahrräder «OPIUM» der Beklagten nicht fest und die 
Markteinführung ist auch noch nicht erfolgt. Demnach entzieht sich der 
Beweisgegenstand derzeit dem Zugriff der Klägerin; ein Testkauf ist nicht 
möglich und das Beweismittel kann derzeit auch anderweitig nicht ohne 
 
10 BGE 140 III 16 E. 2.2.2. 
11 
SCHWEIZER, 
Vorsorgliche 
Beweisabnahme 
nach 
schweizerischer 
Zivilprozessordnung und Patentgesetz, in: ZZZ 21-22/2010 S. 3, S. 8. 
12 GUYAN, Klärung der Aussichten gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO, in: SZZP 
3/2015 S. 277, S. 288. 


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weiteres beschafft werden. Gleichwohl hat die Klägerin ein Interesse da-
ran, sich Gewissheit über die angebliche Patentverletzung zu verschaf-
fen, bevor sie eine Klage einreicht.13 Ist ein Testkauf folglich erst zu einem 
späteren Zeitpunkt möglich, kann in der durch die Beschreibung gewon-
nenen Zeit ein schützenswertes Interesse liegen. 
Ein Zeitgewinn von wenigen Wochen kann angesichts des Eingriffs in die 
Interessen der Beklagten bei der gebotenen Interessenabwägung aber 
nicht genügen. Der Klägerin wäre in diesem Fall zuzumuten, bis zum 
Markteintritt abzuwarten und dann einen Testkauf zu tätigen. Lässt sich 
durch die Beschreibung aber mehrere Monate Zeit gewinnen und wäre 
das mit den durch die Beschreibung gewonnenen Erkenntnisse eingelei-
tete Massnahmeverfahren zum Zeitpunkt, in dem ein solches Verfahren 
ohne die Beschreibung frühestmöglich hätte eingeleitet werden können, 
bereits weit fortgeschritten, überwiegt das Interesse der Klägerin an der 
Beschleunigung des Verfahrens. Bei einer durchschnittlichen Dauer von 
Massnahmeverfahren von acht bis zehn Monaten hat die Klägerin daher 
glaubhaft darzutun, dass der frühestmögliche Zeitpunkt, in dem sie einen 
Testkauf tätigen könnte, mehrere Monate in der Zukunft liegt. 
Dies ist der Klägerin – unter der Berücksichtigung der geringen Anforde-
rungen an das Glaubhaftmachen (vgl. E. 12) – gelungen. Das zu be-
schreibende Erzeugnis ist zum Zeitpunkt des vorliegenden Entscheids 
noch nicht auf dem Markt. Hinsichtlich des bevorstehenden Markteintritts 
verhält sich die Klägerin zwar etwas widersprüchlich. So sollen die ersten 
angegriffenen Ausführungsformen bereits ab Juni 2023 an Endkunden 
ausgeliefert werden. Gleichzeitig soll es je nach Herstellungsumständen 
und Lieferkette der Beklagten viele Monate dauern, bis die Klägerin einen 
Testkauf durchführen könnte. 
Aufgrund der individuellen Anpassbarkeit der angegriffenen elektrischen 
Motorfahrräder ist nachvollziehbar, dass die Klägerin diese nicht unmittel-
bar nach Markteinführung in einem Fachgeschäft erwerben kann. Viel-
mehr ist gestützt auf den geschilderten Bestellvorgang mittels individuali-
siertem Gesuch davon auszugehen, dass die elektrischen Motorfahrräder 
«OPIUM» nach dem Eingangsdatum der Bestellung von der Beklagten 
nach den individuellen Wünschen des jeweiligen Kunden hergestellt und 
dann geliefert werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein solcher 
 
13 
Vgl. 
CALAME/DORIGO, 
in: 
Calame/Hess-Blumer/Stieger 
[Hrsg.], 
Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG 
N 138. 


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Produktionsvorgang mehrere Monate in Anspruch nimmt und die Klägerin 
frühestens in einigen Monaten Zugriff auf ein zu beschreibendes Erzeug-
nis hat. 
Die beantragte Beschreibung erweist sich mithin als erforderlich, um die 
Interessen der Klägerin an der Klärung der Sach- und Rechtslage vor 
Einleitung eines Zivilprozesses zu schützen. 
Superprovisorische Anordnung 
14. 
Die Klägerin mach eine Gefährdung des Beweises bzw. eine drohende 
Vereitelungsgefahr glaubhaft. Die Montage der elektrischen Motorfahrrä-
der «OPIUM» finde am Sitz der Beklagten statt. Sollte die Beklagte von 
der Anordnung der Beschreibung durch das Gericht erfahren, bestünde 
die Gefahr, dass die montagebereiten Teile an einen anderen Montageort, 
gegebenenfalls sogar ausserhalb der Schweiz, verlegt würden. 
Diese Befürchtung erscheint glaubhaft. Zur Montage einer patentgemäs-
sen Kombinationsstruktur aus Einzelkomponenten in Kleinserie sind kei-
ne aufwendigen Maschinen notwendig, die nicht kurzfristig umgestellt 
werden können. Es wäre in der Tat einfach, die Montage kurzfristig zu un-
terbrechen oder ins Ausland zu verlagern. 
Die Beschreibung ist daher infolge Vereitelungsgefahr i.S.v. Art. 265 
Abs. 1 ZPO unverzüglich und ohne Anhörung von der Beklagten anzu-
ordnen und durchzuführen. 
Geheimhaltungsmassnahmen 
15. 
 
Macht die Gegenpartei geltend, dass es sich um Fabrikations- oder Ge-
schäftsgeheimnisse handelt, so trifft das Gericht die erforderlichen Mass-
nahmen zu deren Wahrung. Es kann die antragstellende Partei von der 
Teilnahme an der Durchführung der Beschreibung ausschliessen (Art. 77 
Abs. 3 PatG). 
16. 
 
Nachdem die Beschreibung in den Geschäftsräumlichkeiten der Beklag-
ten stattfindet, besteht die Gefahr, dass die an der Beschreibung anwe-
senden Personen Geschäftsgeheimnisse der Beklagten wahrnehmen, die 
über die angebliche Patentverletzung hinausgehen. Da die Beschreibung 


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ohne Ankündigung zu erfolgen hat, kann die Beklagte keine Massnahmen 
ergreifen, damit die Klägerin nicht über das zu beschreibende Produkt 
hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse erhält. Dies ist vom 
Gericht zu berücksichtigen, auch wenn die Beklagte dies mangels Anhö-
rung nicht vorbringen kann. 
Die Klägerin, insbesondere auch Herr Franz Reindl, Head of R&D, ist 
deshalb von der Teilnahme an der Beschreibung auszuschliessen (Art. 77 
Abs. 3 PatG). 
Ein Ausschluss der Rechtsanwälte und des Patentanwalts der Klägerin 
erscheint indes nicht erforderlich, sofern die Parteivertreter beziehungs-
weise -berater gegenüber der Klägerin zur Verschwiegenheit über sämtli-
che Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, 
wobei diese Geheimhaltung erst mit der Zustellung der Beschreibung an 
die Klägerin endet, und zwar nur in dem Umfang, in dem das Gericht die 
Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen bleibt die Geheimhal-
tungspflicht bestehen. Den Rechtsanwälten, namentlich Rudolf A. Rent-
sch und Raphael Zingg, und dem Patentanwalt, namentlich Thomas Kret-
schmer, der Klägerin – und nur diesen – ist entsprechend die Teilnahme 
an der Beschreibung frei zu stellen. Nehmen sie teil, gilt die angeführte 
Verschwiegenheitsverpflichtung, unter Androhung einer Bestrafung nach 
Art. 292 StGB.14 
17. 
 
Die Beschreibung wird im Sinne von Art. 77 Abs. 4 PatG durch Richter Dr. 
sc. nat. ETH Tobias Bremi unter Mitwirkung des Ersten Gerichtsschrei-
bers MLaw Sven Bucher durchgeführt. Die Beklagte und gleichermassen 
die Rechtsanwälte beziehungsweise der Patentanwalt der Klägerin haben 
dafür zu sorgen und Unterstützung zu bieten, dass die beanspruchte Be-
schreibung beziehungsweise Beweissicherung technisch sachgerecht 
durchgeführt werden kann. 
Die Beschreibung wird direkt vor Ort protokolliert, das Protokoll vor Ort 
ausgedruckt und der Beklagte sowie dem anwesenden Parteivertreter der 
Klägerin zur Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Unterschrift 
vorgelegt werden. 
Anschliessend wird das Gericht die Beschreibung der Beklagten zur Stel-
lungahme zustellen. Der Beklagten wird eine Frist angesetzt werden, um 
 
14 BPatGer, Urteil S2012_007 vom 14. Juni 2012, E. 5. 


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in der Beschreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegen-
seite nicht offengelegt werden dürfen, zu markieren und dies in jedem 
Einzelfall zu begründen (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung wird vorzu-
nehmen sein, indem auf einer Kopie der Beschreibung die entsprechen-
den Textstellen ausgeschwärzt werden. 
Anschliessend wird das Gericht in Abwägung der Interessen der Parteien 
entscheiden, inwieweit die Klägerin über das Ergebnis der Beschreibung 
bzw. Beweissicherung zu orientieren ist. 
Der Präsident erkennt: 
1. 
Es wird eine Beschreibung im Sinne der Erwägungen angeordnet. 
Sie findet am 19. Juni 2023, ab 09:30 Uhr, am Produktionsstandort 
der Beklagten an deren Sitz, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf, 
statt. Die Beklagte wird verpflichtet, anlässlich der Beschreibung die 
erforderliche Hilfestellung zu gewährleisten, insbesondere falls erfor-
derlich ein elektrisches Motorfahrrad des Typs «OPIUM» zu demon-
tieren, damit das Vorhandensein von Bauteilen und deren Funkti-
onsweise ermittelt werden kann. 
2. 
Die Klägerin wird von der Teilnahme ausgeschlossen. 
3. 
Den Rechtsvertretern der Klägerin, namentlich Rudolf A. Rentsch 
und Raphael Zingg, sowie deren Patentanwalt, namentlich Thomas 
Kretschmer, wird gestattet, an der Beschreibung teilzunehmen. 
4. 
Die Rechtsvertreter und der Patentanwalt der Klägerin sind gegen-
über der Klägerin und Dritten zur Verschwiegenheit bezüglich all ihrer 
Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet, wobei 
diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Be-
schreibung an die Klägerin endet, und nur in dem Umfang, in dem 
das Gericht die Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen 
bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Eine Verletzung der Ge-
heimhaltungspflicht würde als Ungehorsam gegen amtliche Verfü-
gungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft. 
5. 
Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an: die Klägerin; 
sowie überbracht anlässlich der Beschreibung gegen Empfangsbe-
stätigung: an die Beklagte, inklusive Massnahmegesuch vom 
29. Mai 2023 samt Beilagen und Eingangsbestätigung vom 2. Juni 
2023. 


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Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO). 
 
St. Gallen, 8. Juni 2023 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erster Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Mark Schweizer 
MLaw Sven Bucher 
 
Versand: 8. Juni 2023