bpatger · O2013_008 · 2015-08-25 · de
Elektrostatische Pulversprühpistole: Gutheissung Patentverletzung, Auskunft und Rechnungslegung (Stufenklage)
Anwendbares Prozessrecht, Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche Auslegung, Patentnichtigkeit Einrede, Rechnungslegung, Vergleich

O2013_008 
1 
 
Teilurteil des Bundespatentgerichts 
i.S. Nordson Corporation gegen Gema Switzerland GmbH vom 25. August 2015 
 
Regeste: 
 
Art. 66 lit. b PatG: Teilurteil; Gutheissung Patentverletzung, Auskunft und Rechnungsle-
gung (Stufenklage) 
Gestützt auf Art. 66 lit. b PatG besteht bei gerichtlich festgestellter Verletzung ein materiell-
rechtlicher Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung (E. 5). 
 
Art. 66 lit. b LBI: jugement partiel; admission de la violation du brevet ; renseignements 
et reddition de comptes (action échelonnée) 
En vertu de l’art. 66 lit. b LBI, une prétention de droit matériel en fourniture de renseignements 
et reddition de comptes existe en cas de constatation judiciaire d'une violation de brevet (con-
sid. 5). 
 
Art. 66 lett. b LBI: decisione parziale; contraffazione di brevetto accertata, informazione 
e rendiconto (azione con domande successive) 
Sulla base dell’Art. 66 lett. b LBI sussiste in caso di contraffazione accertata giudizialmente un 
diritto materiale all’informazione e al rendiconto (c. 5). 
 
Art. 66 lit. b PatA: Partial judgment; approval of patent infringement; information and ac-
counting (action by stages). 
Based on Art. 66, lit. b PatA in case the court finds infringement there is a substantive entitle-
ment to information and accounting (R. 5). 
 


Bundespatentgeri cht 
Tri bunal fédéral des brevets 
Tri bunal e federal e dei brevetti 
Tri bunal federal da patentas 
Federal P atent Court 
 
 
 
 
O2013_008 
Te i l u r t e i l v o m 2 5 . Au g u s t 2 0 1 5 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. sc. techn., Dipl. Masch.-Ing. ETH 
Herbert Laederach 
Richter Dipl. Ing. Phys. EPFL, Christoph Müller 
Richter Dr. iur. Simon Holzer 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 
Verfahrensbeteiligte 
Nordson Corporation, 28601 Clemens Road, 
US-44145 OH, Westlake, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti und pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Jens Ottow, Rentsch Part-
ner AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich, 
 
Klägerin 
 
gegen 
Gema Switzerland GmbH, Mövenstrasse 17, 
9015 St. Gallen, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess, 
Dr. iur. Roman Baechler und Dr. iur. Richard Stäuber, 
Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, Postfach 
314, 8037 Zürich, 
 
Beklagte 
 
Gegenstand 
Patentverletzung, Auskunft, Rechnungslegung; Elektrostati-
sche Pulversprühpistole 
 
 


O2013_008 
Seite 2 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 
1. Prozessgeschichte 
1.1 Mit Eingabe vom 28. März 2013 machte die Klägerin das vorliegende 
Patentverletzungsverfahren rechtshängig und stellte die folgenden 
Rechtsbegehren: 
"1. Stufe 
1) 
Der Beklagten sei zu verbieten, die nachfolgend definierten Sprühpistolen 
herzustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu exportieren, zu im-
portieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen, nämlich 
 
Handspritzpistolen für die elektrostatische Beschichtung, 
 
die über ein Pistolenkabel, einen Pulverschlauch und einen Spülluftschlauch 
an ein Steuergerät anschliessbar sind, 
 
mit einem horizontal verlaufenden Schaft und 
 
einem damit fest verbundenen, schräg nach unten abgehenden Pistolengriff 
 
einer am vorderen Ende des Schaftes angeordneten Düse und 
 
einer unmittelbar in Strömungsrichtung vor der Düse angeordneten Elektro-
de, durch welche Düse elektrostatisch aufgeladenes Pulver nach vorne aus 
der Pistole austritt, 
 
mit einem vorne am Pistolengriff angeordneten Pistolenabzug 
 
der einen Sprüh- oder Reinigungsvorgang über einen berührungslosen, ma-
nuell betätigbaren, über das Pistolenkabel mit dem Steuergerät zusammen-
wirkenden Schalter auslöst, 
 
welcher durch einen Magneten im Pistolenabzug aktiviert wird 
 
wobei der Pistolenabzug entweder die Pulverförderung über einen in der 
Pistole verlaufenden Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse einschaltet 
oder 
 
alternativ durch vorgängiges Drücken einer zusätzlichen, am hinteren Ende 
des Schafts angeordneten Taste, die über das Pistolenkabel mit dem Steu-
ergerät zusammenwirkt, eine Spülluftfunktion initiiert, 
 
um damit im Rahmen eines Reinigungsvorgangs restliches Beschichtungs-
material aus dem Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse zu entfernen; 
insbesondere sei der Beklagten zu verbieten, Handspritzpistolen gemäss 
folgender Produktabbildung sowie der drei Funktions-Abbildungen herzu-
stellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu exportieren, zu importie-
ren oder anderweitig in Verkehr zu bringen: 
 


O2013_008 
Seite 3 
Produktabbildung: 
 
 
Erste Funktionsabbildung: 
 
Zweite Funktionsabbildung: 
 


O2013_008 
Seite 4 
Dritte Funktionsabbildung: 
 
2) 
Die Beklagte sei zu verpflichten, über die von ihr getätigten Verkäufe und 
den von ihr erzielten Gewinn aus den von ihr hergestellten oder vertriebe-
nen Handspritzpistolen gemäss Rechtsbegehren 1 nach anerkannten 
Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen, wobei der Gewinn 
separat nach Geschäftsjahr ab dem 9.07.2003 auszuweisen ist; 
Insbesondere ist die Beklagte zu verpflichten, anhand ihrer Finanz- und Be-
triebsbuchhaltung, namentlich 
- der Kostenstellen- und -trägerrechnung (Profitcenter), 
- des Kalkulationsschemas, 
- der Fakturabelege der direkten Kosten (Kreditoren) und 
- der Ertragskontenauszüge sowie der Rechnungskopien (Debitoren) betref-
fend die klagepatentgemässen Handspritzpistolen 
vollständig Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über ihre Einstands-
preise, die einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten, den er-
zielten Verkaufserlös und den daraus von ihr errechneten Gewinn. 
2. 
Stufe 
1) 
Der Klägerin sei gestützt auf die Auskunftserteilung und Rechnungslegung 
Gelegenheit zu geben, ihren erlittenen Schaden oder den von der Beklagten 
erzielten Gewinn zu substantiieren und zu beziffern und die Beklagte sei zu 
verpflichten, nach Wahl der Klägerin Schadenersatz zu leisten oder den er-
zielten Gewinn zuzüglich 5% Zins herauszugeben. 


O2013_008 
Seite 5 
2) 
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten unter 
Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands. 
Antrag zum Verfahren 
Die Klägerin beantragt weiter, das Verfahren sei 
3) 
in der ersten Stufe der Stufenklage bis zu einem rechtskräftigen Urteil vor-
erst auf die Frage der Verletzung bzw. Unterlassung (gegebenenfalls 
Rechtsbeständigkeit), Auskunftserteilung und Rechnungslegung zu be-
schränken und 
4) 
bezüglich Schadenersatz- oder Gewinnherausgabeansprüche vorerst bis 
zur zweiten Stufe der Stufenklage zu sistieren." 
1.2 Mit Klageantwort vom 18. Juni 2013 stellte die Beklagte folgende 
Rechtsbegehren: 
"1. Die Klage sei abzuweisen. 
 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin." 
1.3 Mit Schreiben vom 8. August 2013 wurde der Klägerin Frist ange-
setzt, eine auf die Einrede der Nichtigkeit des Klagepatents beschränkte 
Replik einzureichen. Gleichzeitig wurden die Parteien über die anschlies-
send durchzuführende Instruktionsverhandlung informiert und darüber, 
dass an dieser der Präsident sowie als Referent Dr. Tobias Bremi teil-
nehmen würden. 
1.4 Mit Eingabe vom 19. August 2013 machte die Beklagte, ohne damit 
ein ausdrückliches Ausstandsbegehren zu formulieren, das Gericht da-
rauf aufmerksam, dass die Beklagte bis 2012 Teil des ITW Konzerns ge-
wesen sei, der, ohne dass die Beklagte dazu konkrete Angaben machte, 
"ein eigenes Interesse am Ausgang des vorliegenden Prozesses" habe 
und in die Prozessstrategie eingebunden sei, und dass die Kanzlei des 
Referenten eine schweizerische Tochtergesellschaft dieses Konzerns in 
Bezug auf eine europäische Patentanmeldung vertrete. 
Mit Schreiben vom 21. August 2013 informierte das Gericht die Parteien 
darüber, dass in den Augen des Präsidenten kein Ausstandsgrund gege-
ben sei und dass es bei der angekündigten Besetzung für die Instrukti-
onsverhandlung bleibe. 
Mit Eingabe vom 12. September 2013 erklärte die Klägerin, dass sie an-
gesichts der indirekten Beteiligung der ITW gegen eine Teilnahme eines 


O2013_008 
Seite 6 
Vertreters der ITW bei der Instruktionsverhandlung keine Einwendungen 
hätte. Die Beklagte solle aber aufgefordert werden, sich darüber zu äus-
sern, ob auch in Abwesenheit eines Vertreters der ITW ein Vergleich ab-
geschlossen werden könnte, und, sollte dies nicht der Fall sein, ob effek-
tiv ein Vertreter der ITW bei der Instruktionsverhandlung anwesend sein 
würde, weil dies Auswirkungen auf die Person bzw. Personen, die anläss-
lich der Instruktionsverhandlung seitens der Klägerin teilnehmen würden, 
hätte. 
Mit Schreiben vom 20. September 2013 teilte die Beklagte mit, dass sie 
anlässlich der Instruktionsverhandlung so vertreten sein werde, dass eine 
vergleichsweise Regelung verhandelt und abgeschlossen werden könnte. 
1.5 Mit Eingabe vom 14. Oktober 2013 reichte die Klägerin die auf die 
Einrede der Nichtigkeit beschränkte Replik ein. 
1.6 Am 5. Dezember 2013 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung 
statt, die jedoch zu keinem vergleichsweisen Ergebnis führte. Gleichen-
tags wurde deshalb der Klägerin Frist zur Erstattung der vollständigen 
Replik angesetzt, welche mit Eingabe vom 20. Januar 2014 erfolgte. Die 
Duplik erfolgte mit Eingabe vom 19. März 2014. 
Darauf folgten eine Stellungnahme der Klägerin zu neuen Vorbringen in 
der Duplik vom 29. April 2014, eine Noveneingabe der Beklagten vom 30. 
April 2014 (betr. vorläufige Einschätzung des deutschen Bundespatentge-
richts), eine Stellungnahme der Beklagten vom 9. Mai 2014, eine Stel-
lungnahme der Klägerin vom 9. Mai 2014 sowie eine Stellungnahme der 
Beklagten vom 23. Mai 2014. Mit Eingabe vom 18. Juni 2014 erfolgte ei-
ne weitere Noveneingabe der Beklagten (betr. Urteil Landgericht Düssel-
dorf), zu welcher die Klägerin mit Eingabe vom 2. Juli 2014 Stellung 
nahm. Mit Eingabe vom 7. Juli 2014 erfolgte eine weitere Stellungnahme 
der Beklagten. 
1.7 Am 17. November 2014 erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi 
ein Fachrichtervotum. Die Parteien nahmen dazu je mit Eingabe vom 29. 
Januar 2015 Stellung. 
1.8 In der Folge wurden die Parteien auf den 15. Juni 2015 zur Haupt-
verhandlung vorgeladen. 
 
 


O2013_008 
Seite 7 
1.9 Mit Schreiben vom 8. Mai 2015 ersuchte der Parteivertreter der Klä-
gerin darum, die US-amerikanische Klientschaft davon zu entbinden, an 
der Hauptverhandlung persönlich zu erscheinen. Mit Eingabe ebenfalls 
vom 8. Mai 2015 erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten mit einem Ur-
teil des deutschen Bundespatentgerichts zum deutschen Teil des Klage-
patents. Mit Schreiben vom 11. Mai 2015 wurde dem klägerischen Ge-
such betreffend Entbindung von der Teilnahme an der Hauptverhandlung 
stattgegeben. Gleichentags wurde die Noveneingabe der Beklagten der 
Klägerin zur Kenntnisnahme zugestellt mit dem Hinweis, dass sie anläss-
lich der Hauptverhandlung Gelegenheit zur Stellungnahme erhalte. 
1.10 Am 15. Juni 2015 fand die Hauptverhandlung statt. Der Prozess ist 
spruchreif. 
2. Parteien, Sachverhalt, Parteivorbringen 
2.1 Die Klägerin ist ein US-Unternehmen und gehört zu den weltweit füh-
renden Herstellern von Auftragssystemen für Klebstoff, Dichtmittel und 
Pulver/Nasslackbeschichtungen in der industriellen Anwendung. Die Klä-
gerin bietet u.a. das neue manuelle Pulverauftragssystem Encore® LT an, 
das über zahlreiche Funktionen verfügt und dem Beschichter angeblich 
eine höchst einfache Bedienbarkeit, unübertroffene Beschichtungs- und 
Steuerungsmöglichkeiten und beispiellos anpassbare Beschichtungsleis-
tung bietet. 
2.2 Die Beklagte, eine schweizerische GmbH mit Sitz in St. Gallen, ist 
insbesondere auf dem Gebiet elektrostatischer Beschichtungsgeräte tä-
tig. Sie gehört zum US-amerikanischen Graco-Konzern, dessen europäi-
sche Holdinggesellschaft, die Graco International Holding Sàrl, in Luxem-
bourg domiziliert ist. 
2.3 Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 0 899 016 
B1 (Klagepatent). Das Klagepatent wurde am 9. Juli 2003 erteilt, ist für 
die Schweiz in Kraft und bezieht sich auf eine Sprühpistole, die einen 
Sprühstrahl von elektrostatisch geladenem Beschichtungsmaterial (Pul-
ver) auf ein (zu beschichtendes) Objekt richtet (Absatz [0001] des Klage-
patents). 
Die Klägerin macht geltend, es sei vor dem Prioritätsdatum des Klagepa-
tents (29. August 1997) bekannt gewesen, derartige Sprühpistolen mit 
Luft durchzuspülen, um Reste des Beschichtungsmaterials aus der Pisto- 


O2013_008 
Seite 8 
le zu entfernen. Aus der Druckschrift EP 0 611 603 A1 (D1), von der auch 
das Klagepatent ausgehe, sei eine in der Hand gehaltene elektrostatische 
Pulverspritzpistole 10 bekannt (siehe nachfolgende Fig. 1), die ein Spritz-
gehäuse 13, Mittel 24 zum Pulveraufladen, Mittel zum Pulverspritzen, ei-
nen Griffteil 12 zum Halten der Spritzpistole in der Hand eines Anwenders 
und eine Schlauchleitung 21 zum Zuführen von Pulver zu dem Spritzge-
häuse umfasse, wobei ein Teil 20 der Schlauchleitung sich benachbart 
zum Griffteil 12 erstrecke. 
 
Um sowohl für das einfache häufige Reinigen des Strömungsweges in 
dem Schlauchabschnitt zu sorgen, als auch das Ausspülen von Pulveran-
sammlungen aus dem Strömungsweg in der Pistole zu erlauben, sei nach 
der D1 in der Schlauchleitung ein Schlauchspülanschlussstück 76 vorge-
sehen, das am unteren Ende des Schlauchabschnittes 20 befestigt sei. 
Das Schlauchspülanschlussstück 76 sei über einen Rohrbogen an eine 
Druckluftzuführung angeschlossen, die aktiviert werden könne, um Spül-
luft durch den Zuführungsschlauch und den Pulverströmungsweg in der 
Pistole zu schicken. Um die gewünschte Druckluftzuführung zu dem 
Spülanschlussstück selektiv zu regulieren, könnten geeignete Ventilmittel 
vorgesehen werden, die in der Patentschrift nicht gezeigt oder beschrie-
ben würden. Die Pulverspritzpistole selbst sei nicht zur Steuerung der 
Spülung ausgelegt. 
Das Klagepatent gehe (im Oberbegriff des Hauptanspruchs 1) von einer 
Sprühpistole aus, wie sie in der vorgängig erwähnten Druckschrift D1 of-
fenbart sei (Absatz [0001]). Das Klagepatent stelle sich insbesondere die 
Aufgabe, den Bedienungskomfort der Pistole zu erhöhen (Absatz [0002]), 


O2013_008 
Seite 9 
insbesondere beim Entfernen von überschüssigem Pulvermaterial aus 
der Pistole. An einer Vorrichtung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 
1 werde zur Lösung dieser Aufgabe vorgesehen, dass die Sprühpistole 
auch ein Spülluftstrom-Steuerelement (purge air flow control member) 
aufweise, welches mit dem Griffteil verbunden sei (connected with), und 
welches mit der Hand betätigbar sei (manually operable), um einen Luft-
strom einzuleiten (initiate), der von dem Beschichtungsmaterial-
Durchgang in dem Erweiterungsteil durch die Düse ströme, um Beschich-
tungsmaterial aus der Sprühpistole zu entfernen (Anspruch 1). 
Während also im Stand der Technik die Spülung einer Sprühpistole mit 
Spülluft nicht an der Handpistole selbst, sondern abseits von der Pistole 
habe gesteuert werden müssen, könne nunmehr die Bedienperson der 
Pistole direkt an der Pistole vom Griffteil aus manuell den Spülvorgang 
mittels eines dafür vorgesehenen Spülluftstrom-Steuerelements einleiten 
(initiieren). 
Hierdurch vereinfache sich die Bedienung der gesamten Vorrichtung, ins-
besondere, wenn man bedenke, dass die Sprühpistole in der Regel über 
längere Schläuche und Leitungen mit einer externen Versorgungs- bzw. 
Steuereinheit verbunden sei, die Beschichtungsmaterial, Druckluft und 
Strom bereitstelle. Von dieser Steuerungseinheit aus habe das Bedie-
nungspersonal bisher den Druckluft-Spülvorgang initiieren müssen. Die 
Notwendigkeit, die Pistolenspülung bei der Steuerung und nicht am Pisto-
lengriff zu aktivieren, sei besonders mühsam gewesen, weil der Pulver-
beschichtungsprozess ein sehr repetitiver Prozess sei: das Bedienungs-
personal beschichte dutzende, manchmal hunderte von Teilen, die auf 
dem Fliessband vorbeigeführt würden. Bei einer solch repetitiven Aufgabe 
gestalte jede zusätzliche Hand- oder Körperbewegung und/oder jeder zu-
sätzliche Arbeitsweg für das Bedienungspersonal den Arbeitsablauf 
schwieriger und reduziere die Effizienz bzw. Zuverlässigkeit des Prozes-
ses. Die Pistolenspülung müsse während einer Arbeitsschicht sehr oft 
durchgeführt werden, um die Sprühpistole einwandfrei funktionstüchtig zu 
halten. Dabei sei die "menschliche Versuchung" des Bedienungsperso-
nals früher gross gewesen, sich den mühsamen Spülvorgang zu sparen – 
mit dem Risiko, dass Teile womöglich nicht ordnungsgemäss beschichtet 
würden, weil das Bedienungspersonal den Vorgang trotz teilweisen Pul-
verresten in der Sprühpistole fortgesetzt habe. Durch die Anordnung des 
Spülabzugs an der Pistole könne das Bedienungspersonal nunmehr ohne 
die Haltung oder Position zu ändern die Pistole nach unten halten, den 
Spülabzug bedienen, um das angesammelte Pulver zwischen der Be-


O2013_008 
Seite 10 
schichtung einzelner auf dem Band vorbeilaufender Teile auszustossen 
und dann das nächste Teil beschichten. Diese Steigerung in Bedienungs-
freundlichkeit und Effizienz sei vor der Erfindung gemäss Klagepatent 
noch nicht gegeben gewesen. 
Die Beklagte biete als unmittelbare Konkurrentin der Klägerin unter der 
Typenbezeichnung OptiFlex 2 eine Pulver-Sprühpistole an, die in gleicher 
Weise für die manuelle elektrostatische Pulverbeschichtung von Gegen-
ständen mit organischen Pulvern ausgelegt sei. Der Anwendungsbereich 
und die Funktionalität der OptiFlex 2-Pistole seien nahezu identisch mit 
denen der oben beschriebenen Encore® LT Manual Powder Gun. Insbe-
sondere habe die OptiFlex 2-Pistole der Beklagten auch eine an der Pis-
tole selbst steuerbare Spülfunktion. Mit der OptiFlex 2-Pistole greife die 
Beklagte widerrechtlich in den durch das europäische Klagepatent ge-
schützten Bereich ein. 
Damit macht die Klägerin wortsinngemässe Patentverletzung (Nachma-
chung) des Klagepatents geltend, eventualiter äquivalente Patentverlet-
zung (Nachahmung). 
2.4 Demgegenüber macht die Beklagte geltend, die Sprühpistole gemäss 
dem Klagepatent habe am Griffteil 26 zwei separate Abzüge (main trigger 
und secondary trigger). Durch Drücken des main trigger werde der Pul-
verstrom ausgelöst, durch Drücken des secondary trigger der Spülluft-
strom. Die Sprühpistole der Beklagten, gegen die sich die Klage richte, 
unterscheide sich hiervon in zentralen Punkten. Die angegriffene 
Sprühpistole habe am Griffteil nur einen Trigger. An der Schaftrückseite, 
einer Stelle, die das Klagepatent explizit nicht dem Griffteil 26, sondern 
dem Verlängerungsteil 28 zuordne, verfüge die Pistole der Beklagten 
über eine Fernbedienung mit einer mit einem "P" bezeichneten Taste. Mit 
dieser "P"-Taste werde nicht der Spülluftstrom ausgelöst, sondern ledig-
lich der Steuerungseinheit mitgeteilt, dass bei Pressen des Triggers am 
Griffteil von nun an kein Pulver mehr zur Pistole geschickt werden solle. 
Entgegen der Lehre des Klagepatents verfüge die Pistole der Beklagten 
also nicht über zwei Trigger am Griffteil 26 und überhaupt nicht über ei-
nen secondary trigger, durch dessen Betätigung der Spülluftstrom ausge-
löst werde. 
Die Handpistole OptiFlex 2 sei für das elektrostatische Beschichten mit 
organischem Pulver bestimmt. Grundelement der OptiFlex 2 sei ein 
Spritzgussgehäuse, das in einem Teil gegossen werde. Es enthalte den 


O2013_008 
Seite 11 
Schaft 3, einen Teil 9a des Pistolengriffs und, im Innern, alle relevanten 
Kanäle und Kammern, z.B. für die Hochspannungskaskade, welche die 
der Pistole zugeführte Niederspannung hochtransformiere. 
Am bereits im Grundelement vorhandenen Teil 9a des Pistolengriffs wer-
de das rückwärtige (schwarze) Teil 9b des Pistolengriffs befestigt. In das 
rückwärtige Teil 9a des Griffs seien Kabel für die Stromzufuhr, die Kom-
munikation der Pistole mit dem Steuergerät (sogenannte Signalleitungen) 
sowie die Erdung integriert. Die Kabel für die Stromzufuhr und die Signal-
leitungen mündeten pistolenseitig in einen sechspoligen Stecker 21. 
 
 
Der Pistolenabzug 17 werde in zwei am unteren Schaftrand angeordnete 
Kanäle eingeschoben. Er umfasse einen Magneten, der in gedrücktem 
Zustand des Pistolenabzugs einen Reedkontakt 25 schliesse, sowie eine 
Feder, gegen deren Widerstand der Pistolenabzug gedrückt werden 
müsse. 
An der Rückseite des Schafts werde die sogenannte Fernbedienung 7 
befestigt und mit dem sechspoligen Stecker 21 verbunden. Die Fernbe-
dienung umfasse den bereits erwähnten Reedkontakt 25, der in gedrück-
tem Zustand des Pistolenabzugs durch den am Pistolenabzug befestigten 
Magneten geschlossen werde. An ihrer Rückseite weise die Fernbedie-
nung 7 drei Tasten auf. Mit der Taste mit dem Pfeil nach oben könne der 
Pulverausstoss erhöht, mit der Taste mit dem Pfeil nach unten verringert 
werden. Die Taste "P" werde im Zusammenhang mit der Spülung der Pis-
tole verwendet. Die Fernbedienung 7 heisse so, weil über sie nicht direkt 
innerhalb der Pistole Vorgänge ausgelöst würden, sondern mit ihr via die 
bereits erwähnten Signalleitungen das Steuergerät fernbedient werde. 
Würden die Pfeiltasten gedrückt, sende die Fernbedienung entsprechen-
de Befehle zur Erhöhung respektive Ver 


O2013_008 
Seite 12 
ringerung des Pulverausstosses an das Steuergerät. Werde die "P"-Taste 
gedrückt, erhalte das Steuergerät die Anweisung, dass von nun an beim 
Betätigen des Pistolenabzugs 17 keine Pulverpartikel, sondern aus-
schliesslich Druckluft zur Pistole geschickt werden solle. Durch das Drü-
cken der "P"-Taste werde also nicht etwa der Spülluftstrom initiiert, son-
dern lediglich dem Steuergerät mitgeteilt, wie durch zukünftiges Betätigen 
des Pistolenabzugs ausgelöste Impulse zu verstehen seien. Werde der 
Pistolenabzug während den folgenden ca. 15 Sekunden nicht betätigt 
oder die "P"-Taste ein zweites Mal gedrückt, wisse das Steuergerät, dass 
von nun an wieder Pulver zur Pistole geschickt werden solle, wenn der 
Pistolenabzug betätigt werde. Sei dem Steuergerät durch Drücken der 
"P"-Taste mitgeteilt worden, dass der Benutzer in den Spülmodus wech-
seln wolle, stünden dem Benutzer zwei verschiedene Spülfunktionen zur 
Verfügung. Werde der Pistolenabzug 17 einmal betätigt, sende die Steu-
ereinheit in einem vorgegebenen Rhythmus während rund 17 Sekunden 
Druckluftstösse zur Pistole. Durch zweimaliges Betätigen des Pistolenab-
zugs werde die manuelle Spülung aktiviert, d.h. der Benutzer könne dann 
den Rhythmus der Druckluftimpulse mittels des Pistolenabzugs selbst 
bestimmen. 
Die Beklagte erhebt unter anderem die Einrede des freien Standes der 
Technik: Werde der klägerischen Darstellung der OptiFlex 2 gefolgt, sei 
die OptiFlex 2 gegenüber der US 3,740,612 (D2) nicht neu. Gemäss den 
Ausführungen der Klägerin handle es sich bei der OptiFlex 2 um eine 
Handpistole umfassend einen horizontal verlaufenden Abschnitt (Schaft) 
und einen davon schräg nach unten abgehenden Griffteil (Pistolengriff), 
die beide physisch miteinander verbunden seien. Die OptiFlex 2 weise 
am vorderen Ende des Schaftes ein Zerstäubersystem auf, das eine Dü-
se und eine unmittelbar vor der Düse angeordnete Hochspannungselekt-
rode aufweise, durch die elektrostatisch aufgeladenes Pulver nach vorne 
aus der Pistole austrete. Wenn der Abzug betätigt werde, werde der 
Strom, die Pulverförderung und die Spülluft eingeschaltet; der Pistolen-
abzug wirke dabei als "coating material flow control member". Ausserdem 
könne der Pistolenabzug zusätzlich als "purge air flow control member" 
qualifiziert werden: Der Pistolenabzug sei mit dem Pistolengriff bzw. Griff-
teil verbunden, und es sei klar, dass der Pistolenabzug durch Drücken 
den Spülluftstrom triggere. Diese Beschreibung der OptiFlex 2 treffe eins 
zu eins auch auf die in der D2 offenbarte Sprühpistole zu. Damit sei, 
wenn man der klägerischen Argumentation und Beschreibung der Op-
tiFlex 2 folge, die OptiFlex 2 mit den von der Klägerin als für die Verlet-
zung 
des 
Klagepatents 
relevant 
erachteten 
Bestandteilen 
und 


O2013_008 
Seite 13 
Funktionen gegenüber dem Stand der Technik nicht neu und damit nicht 
patentwürdig und gehöre somit zum freien Stand der Technik. 
Zum Stand der Technik gehöre die im Klagepatent erwähnte EP 0 611 
603 A1 (D1). Unter Bezugnahme auf die Figur 1 offenbare die D1 eine 
Handpistole umfassend einen horizontal verlaufenden Abschnitt (Schaft) 
13 und einen davon schräg nach unten abgehenden Griffteil (Pistolen-
griff) 12, die beide physisch miteinander verbunden seien. Die in der D1 
offenbarte Sprühpistole weise am vorderen Ende des Schafts ein Zer-
stäubersystem auf, das eine Düse 65 und eine unmittelbar vor der Düse 
angeordnete Hochspannungselektrode 24 aufweise, durch die elektrosta-
tisch aufgeladenes Pulver nach vorne aus der Pistole austrete. Wenn der 
Pistolenabzug 37 betätigt werde, werde der Strom, die Pulver- und Luft-
förderung eingeschaltet; der Pistolenabzug wirke dabei als "coating mate-
rial flow control member". Auch könne die in der D1 offenbarte Sprühpis-
tole mit Spülluft gereinigt werden. Folge man der alternativen Argumenta-
tion der Klägerin, wonach nicht der Pistolenabzug gleichzeitig auch das 
"purge air flow control member" darstelle, sondern die “P“-Taste als "pur-
ge air flow control member" zu betrachten sei, sei damit erstellt, dass die 
OptiFlex 2 gegenüber dem Stand der Technik jedenfalls nicht erfinderisch 
sei. Auch bei dieser Betrachtungsweise gehöre die OptiFlex 2 mit den 
von der Klägerin als für die Verletzung des Klagepatents relevant erach-
teten Bestandteilen und Funktionen zum freien Stand der Technik und 
könne sich der Schutzbereich des Klagepatents nicht auf sie erstrecken. 
Sie beschränke sich einstweilen darauf, die wortsinngemässe Verwirkli-
chung der Merkmale O1 und O2, K14, K15 und K16 substantiiert zu be-
streiten. Sie behalte sich aber vor, zu einem späteren Zeitpunkt auch die 
Nichterfüllung weiterer Merkmale aufzuzeigen: 
Nichterfüllung der Merkmale O1 und O2: 
Die OptiFlex 2 sei eine Sprühpistole, keine "Vorrichtung zur Anwendung 
beim Auftrag von Beschichtungsmaterial auf einen Gegenstand, umfas-
send eine Spritzpistole ..." Sie verwirkliche die Merkmale O1 und O2 des-
halb nicht. 
 
 


O2013_008 
Seite 14 
Nichterfüllung von Merkmal K14: 
Gemäss Merkmal K14 verfüge die erfindungsgemässe Spritzpistole "aus-
serdem" über ein "Spülluftstromreglungselement". Bereits der An-
spruchswortlaut mache deutlich, dass das "Spülluftstromreglungsele-
ment" zusätzlich zu den in den vorangehenden Merkmalen bezeichneten 
Teilen, insbesondere zusätzlich zu dem in Merkmal O11 genannten "Be-
schichtungsmaterialstromreglungselement", vorhanden sein müsse. Was 
im Zusammenhang mit dem Klagepatent unter einem "Spülluftstromreg-
lungselement" zu verstehen sei, werde in der Beschreibung und den 
Zeichnungen, die zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen 
seien, dargelegt. In der Beschreibung werde regelmässig die Wendung 
"purge air flow control member or secondary trigger" gebraucht. Gemäss 
den Zeichnungen sei der "purge air flow control member or secondary 
trigger" ein Abzugsbügel, was sich mit dem allgemeinen Verständnis des 
Worts "trigger" decke. In der Beschreibung werde sodann die Bedeutung 
des "purge air flow control member or secondary trigger" in funktioneller 
Hinsicht erläutert. Gemäss Spalte 6, Zeilen 32-38 und 55-57 werde der 
Spülluftstrom ausgelöst, wenn und solange der "purge air flow control 
member or secondary trigger" manuell betätigt werde. Die Klägerin aner-
kenne diese Funktion des "purge air flow control member or secondary 
trigger". Übereinstimmend mit dem Wortlaut von Merkmal K14 sei der 
Beschreibung und den Zeichnungen weiter zu entnehmen, dass der "pur-
ge air flow control member or secondary trigger" zusätzlich zu einem 
"coating material flow control member or main trigger" ("Beschichtungs-
materialstromreglungselement") vorhanden sein müsse und das "Be-
schichtungsmaterialstromreglungselement" nicht gleichzeitig auch das 
"Spülluftstromreglungselement" sein könne. 
Zusammenfassend sei dem Klagepatent folgende Definition des "Spül-
luftstromreglungselements" zu entnehmen: Das "Spülluftstromreglungs-
element" sei ein vom "coating material flow control member or main trig-
ger" verschiedener Abzugshahn, der, wenn und solange er betätigt wer-
de, den Spülluftstrom auslöse. Diese dem Klagepatent zu entnehmende 
Definition von "Spülluftstromreglungselement" sei für das Verständnis des 
Klagepatents massgebend. 
Abschliessend sei darauf hinzuweisen, dass dem Klagepatent gegenüber 
der US 3,740,612 (D2) die Neuheit fehlen würde, wenn die "coating mate-
rial flow control member" und "purge air flow control member" durch den-
selben Trigger bedienbar sein dürften. 


O2013_008 
Seite 15 
Die OptiFlex 2 verfüge nicht über ein derartiges "Spülluftstromreglungs-
element". Der Pistolenabzug falle ausser Betracht, weil der "coating mate-
rial flow control member or main trigger" nicht zugleich der "purge air flow 
control member or secondary trigger" sein könne, und die "P"-Taste kön-
ne deswegen nicht der "purge air flow control member or secondary trig-
ger" sein, weil nicht der Spülluftstrom ausgelöst werde, wenn und solange 
die "P"-Taste gedrückt werde. 
Nichterfüllung von Merkmal K15: 
Gemäss Merkmal K15 sei das "Spülluftstromreglungselement" mit dem 
"Griffteil 26" "verbunden". Es gelte, die Bedeutung der beiden merkmals-
relevanten Begriffe "Griffteil 26" und "verbunden" zu ermitteln. Das Kla-
gepatent unterscheide zwischen "Griffteil 26" und "Verlängerungsteil 28". 
Beim Griffteil 26 handle es sich um den schräg nach unten verlaufenden 
Pistolengriff, der ein Basisteil 30 umfasse. In der folgenden, dem Klage-
patent entnommenen Darstellung sei das Griffteil 26 blau eingezeichnet. 
Das Verlängerungsteil 28 verlaufe oberhalb des Griffteils und umfasse ein 
Basisteil ("base section") 32, ein Gehäuseteil ("housing section") 34 sowie 
ein Laufteil ("barrel section") 36. Die Beschreibung ordne das Basisteil 32 
klar und eindeutig dem Verlängerungsteil 28 zu, obschon es einstückig 
mit dem Griffteil ausgeformt sei. In der folgenden Darstellung sei das Ver-
längerungsteil 28 rot eingezeichnet. 
 
Weiter stelle sich die Frage nach der Bedeutung des Worts "verbunden" 
im Kontext von Merkmal K15. In der Beschreibung des Klagepatents 
werde dazu erläutert, dass das Spülluftstromreglungselement am Griffteil 
angeordnet sei. In der Sprache des Klagepatents bedeute "verbunden 
mit" demnach, dass ein bestimmtes Bauteil an einem anderen angeord-


O2013_008 
Seite 16 
net bzw. direkt daran angebracht sei. Diese Auslegung dränge sich auch 
vor dem Hintergrund des im Klagepatent zitierten Standes der Technik 
auf. Das Klagepatent bezeichne die D1 als nächstliegenden Stand der 
Technik. Darin werde vorgeschlagen, in den Zeichnungen nicht explizit 
dargestellte Mittel für die Auslösung des Spülvorgangs vorzusehen. Für 
den Fachmann sei es selbstverständlich, dass diese Mittel am Schlauch-
spülanschlussstück 76 oder sonst wo an der Pistole oder an der Druck-
luftleitung vorzusehen seien. Die Druckluftleitung werde am Schlauch-
spülanschlussstück 76 befestigt, welches wiederum mit dem Kabelhalter 
41 am Griffteil befestigt sei. Bereits die D1 offenbare demnach, dass die 
Mittel für die Auslösung des Spülvorgangs mit dem Griffteil in einem wei-
teren Sinne “verbunden“ seien. Weil ein derartiges, in einem weiten Sinne 
verstandenes “verbunden“ bereits Gegenstand des Standes der Technik 
gewesen sei, von welchem das Klagepatent ausgehe und gegenüber 
welchem das Klagepatent den Bedienkomfort erhöhen wolle, ergebe sich 
für den Fachmann, dass das Merkmal “mit dem Griffteil 26 verbunden“ als 
“am Griffteil 26 angeordnet“ verstanden werden müsse. Andernfalls wäre 
das Klagepatent gegenüber der D1 nicht neu. In diesem Schluss werde 
der Fachmann dadurch bestärkt, dass bei einer Sprühpistole und sogar 
bei einem Sprühsystem insgesamt letztlich alle Teile direkt oder indirekt 
miteinander verbunden seien; sonst würde die Sprühpistole auseinander-
fallen und das System nicht funktionieren. Für den Fachmann sei auch 
aus diesem Grund klar, dass Merkmal K15 nur dann eine sinnvolle Be-
deutung habe, wenn es so verstanden werde, dass das Spülluftreglungs-
element nicht nur irgendwie mit dem Griffteil verbunden, sondern an die-
sem angeordnet sein müsse. Aus diesen Betrachtungen folge, dass ein 
an der “base section 32“ angeordnetes“ Spülluftstromreglungselement“ 
nicht im Sinne von Merkmal K15 “mit dem Griffteil 26 verbunden“ wäre. 
Bei der OptiFlex 2 sei die “P“-Taste Bestandteil der Fernbedienung. Die 
Fernbedienung sei bei der OptiFlex 2 in demjenigen Bereich angeordnet, 
der gemäss Klagepatent dem Basisteil 32 entspreche. Wie gezeigt, zähle 
das Klagepatent das Basisteil 32 nicht zum Griffteil 26, sondern zum Ver-
längerungsteil 28. Die “P“-Taste sei also nicht wie vom Klagepatent vor-
gegeben mit dem Griffteil, sondern mit dem vom Griffteil verschiedenen 
Verlängerungsteil “verbunden“. Werde die “P“-Taste der OptiFlex 2 argu-
mentationshalber als “Spülluftstromreglungselement“ betrachtet, würde 
sie jedenfalls das Merkmal K15 nicht erfüllen. 
 
 


O2013_008 
Seite 17 
Nichterfüllung von Merkmal K16: 
Gemäss Merkmal K16 werde der Luftstrom durch manuelle Betätigung 
des "Spülluftstromreglungselements" "initiiert, um Beschichtungsmaterial 
aus der Spritzpistole (24) zu entfernen". Der massgebliche Ausdruck "ini-
tiate" in der englischen Erteilungssprache des Klagepatents bedeute 
"cause (a process or action) to begin". Dieses Merkmal bestätige die be-
reits im Zusammenhang mit Merkmal K14 diskutierte funktionelle Bedeu-
tung des "Spülluftstromreglungselements". Merkmal K16 wiederhole, 
dass der Spülluftstrom ausgelöst werde, sobald und solange das "Spül-
luftstromreglungselement" manuell betätigt werde. Bei der OptiFlex 2 
werde bei Betätigung der "P"-Taste kein Spülluftstrom initiiert resp. aus-
gelöst. Es sei auch nicht so, dass auf das Betätigen der “P“-Taste un-
ausweichlich die lnitiierung einer Spülung folgen werde. Werde länger als 
ca. 15 Sekunden gewartet oder die "P"-Taste ein zweites Mal gedrückt, 
werde der Spülmodus wieder deaktiviert, ohne dass ein Spülluftstrom 
ausgelöst worden wäre. Die "P"-Taste initiiere folglich keinen Spülluft-
strom, um Beschichtungsmaterial aus der Spritzpistole zu entfernen, und 
erfülle deshalb auch Merkmal K16 nicht. 
Die Klägerin mache eine äquivalente Patentverletzung geltend. Im Priori-
tätszeitpunkt des Klagepatents seien Sprühpistolen mit Druckluft- oder 
Lösungsmittelspülung bekannt gewesen und es habe zum Stand der 
Technik gehört, dass die Spülung an der Pistole selbst ausgelöst werden 
könne, sei dies mittels desselben Abzugshahns, der auch für das Sprü-
hen verwendet werde, eines an der Schaftrückseite angebrachten Drü-
ckers, eines Knopfs einer in der Nähe des Pistolengriffs integrierten 
Fernbedienung, eines Knopfs an der Rückseite des Pistolengriffs oder ei-
nes gleich oberhalb des Pistolengriffs am Schaft angeordneten Knopfs. 
Unterstelle man argumentationshalber, dass das Klagepatent neu und er-
finderisch sei, verbleibe angesichts des Standes der Technik nur eine 
kleine, eng auf die offenbarte Lehre beschränkte Bereicherung der Tech-
nik. Wenn überhaupt sei die Technik höchstens dadurch bereichert wor-
den, dass ein Ausführungsbeispiel dafür gezeigt worden sei, wie die Spü-
lung mittels eines in unmittelbarer Nachbarschaft des Beschichtungsma-
terialstromreglungselements am Pistolengriff angebrachten zusätzlichen 
Abzugshahns ausgelöst und gesteuert werden könne. Entsprechend eng 
sei der bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgend auch der Schutzbe-
reich zu ziehen. Die OptiFlex 2 verwirkliche die patentgemässe Lösung 
“Einfinger-Bedienung mit zwei benachbarten Abzugshähnen“ nicht. We-
der sei bei der OptiFlex 2 eine Bedienung mit nur einem Finger möglich, 


O2013_008 
Seite 18 
noch verfüge die OptiFlex 2 über zwei benachbarte Abzugshähne. Eine 
äquivalente Verletzung scheide bereits aus diesem Grund aus. Sodann 
seien zwei separate Abzugshähne für das Bedienen des Pulverstroms 
und des Spülluftstroms einerseits (Klagepatent) und ein Abzugshahn mit 
einem zusätzlichen Knopf, mit dem die Funktion des einen Abzugshahns 
verändert werden könne, andererseits (OptiFlex 2), nicht funktionsgleiche 
Mittel. Im ersten Fall bedürfe es zur Auslösung und Bedienung des Spül-
luftstroms einer einzigen Aktion des Benutzers (er müsse mit demselben 
Finger lediglich den zweiten Abzugshahn drücken), während der Benut-
zer im zweiten Fall zunächst mit dem zusätzlichen Knopf die Funktion des 
einen Abzugshahns umprogrammieren müsse, um danach mit dem einen 
Abzugshahn den Spülluftstrom auszulösen. Dadurch werde die Bedie-
nung komplizierter, aber die Gefahr von Fehlmanipulationen (unbeabsich-
tigtes Drücken des falschen Abzugs) reduziert. Auch die zweite Voraus-
setzung für eine äquivalente Verletzung sei vorliegend deshalb nicht ge-
geben. Schliesslich setze eine äquivalente Verletzung voraus, dass die 
abweichende Lösung durch die Patentbeschreibung nahegelegt werde. 
Die Beschreibung des Klagepatents enthalte nicht den geringsten Hin-
weis, der den Fachmann auf die Idee bringen könnte, die beiden gemäss 
Beschreibung direkt benachbart übereinander am Griffteil angebrachten 
Abzugshähne für die Auslösung des Beschichtungsmaterialstroms und 
des Spülluftstroms durch einen Abzugshahn und eine an der Rückseite 
des Verlängerungsteils platzierte Fernbedienung, die der Umprogrammie-
rung der Funktion des Abzugshahns diene, zu ersetzen. Eine solche Lö-
sung sei im Klagepatent durch nichts vorgezeichnet. 
Ferner erhebt die Beklagte für den Fall, dass Anspruch 1 des Klagepa-
tents als durch die OptiFlex 2 verletzt erachtet werden sollte, den Ein-
wand der Nichtigkeit des Klagepatents. Sie macht geltend, es fehle dem 
Klagepatent an der erforderlichen Neuheit (gegenüber D1 sowie D2), 
eventualiter mangle es ihm an erfinderischer Tätigkeit (im Lichte der D1 in 
Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen, im Lichte der D1 in Kom-
bination mit der US 5,381,962 (D3) sowie im Lichte der D1 in Kombinati-
on mit der US 3,606,170 (D4) oder der US 3,837,575 (D5) oder der 
US 4,193,546 (D6)). 
2.5 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 
 
 


O2013_008 
Seite 19 
3. Prozessuales 
3.1 Zuständigkeit 
Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA, die Beklagte in der Schweiz. Es 
handelt sich somit um einen Sachverhalt mit internationalem Bezug. Ge-
mäss Art. 2 Abs. 1 und Art. 22 Nr. 4 LugÜ sowie Art. 26 PatGG ist das 
Bundespatentgericht örtlich und sachlich zuständig. 
3.2 Anwendbares Recht 
Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist zur Beurteilung der vorliegenden Klage 
schweizerisches Recht anwendbar. 
4. Beurteilung 
4.1 Zur Frage der Rechtsbeständigkeit und der Patentverletzung erstat-
tete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Das Fachrich-
tervotum kommt zum Schluss, dass das Patent rechtsbeständig ist und 
durch Nachmachung verletzt wird. 
Im Resultat folgt der Spruchkörper dem Fachrichtervotum mit teilweise 
abweichender Begründung. 
4.2 Auslegung des Anspruchs 1: 
Im Streit steht ein Schweizer Teil eines Europäischen Patents. Nach Art. 
70 (1) EPÜ ist die Fassung in der Verfahrenssprache, hier die englische 
Fassung, die verbindliche Fassung. Der Schweizer Gesetzgeber hat da-
rauf verzichtet, Einschränkungen dieses Grundsatzes wegen Einreichung 
einer Übersetzung im Sinne von Art. 70 (3) EPÜ vorzusehen. Die verbind-
liche Fassung für das Bundespatentgericht ist damit die englische Fas-
sung. 
Anspruch 1 des Klagepatents, aufgeschlüsselt in einzelne Merkmale un-
ter Verwendung der Terminologie der Klägerin, lautet wie folgt: 
O1 
An apparatus (20) for use in applying coating material to an ob-
ject 
O2 
comprising a spray gun (24) having 
O3 
a handle portion (26), 
O4 
an extension portion (28) 


O2013_008 
Seite 20 
O5 
which is connected with the handle portion (26), 
O6 
a nozzle (42) 
O7 
connected with the extension portion (28), 
O8 
an electrode (46) 
O9 
disposed adjacent to the nozzle (42) 
O10 
and away from which electrostatically charged coating material 
flows toward the object, 
O11 
a coating material flow control member (74) 
O12 
connected with the handle portion (26) and 
O13 
manually operable to an actuated condition to initiate a flow of 
coating material from a coating material passage (62) in said 
extension portion (28) through the nozzle (42) toward the ob-
ject, 
characterised in that 
K14 
the spray gun (24) also has a purge air flow control member 
(110) 
K15 
connected with the handle portion (26) and 
K16 
which is manually operable to initiate a flow of air from the coat-
ing material passage (62) in the extension portion (28) through 
the nozzle (42) to remove coating material from the spray gun 
(24). 
Strittig hinsichtlich Auslegung bzw. Verwirklichung in der Verletzungsform 
sind nur die Merkmale O1 und O2 sowie insbesondere K14, K15 und 
K16. Zu diesen Merkmalen im Einzelnen Folgendes: 
Die Merkmale O1 und O2 definieren auf Deutsch eine "Vorrichtung zur 
Anwendung beim Auftrag von Beschichtungsmaterial auf einen Gegen-
stand, umfassend eine Sprühpistole". Diese Formulierung schliesst damit 
eine Vorrichtung ein, welche ausschliesslich durch die Sprühpistole mit 
den weiteren Anspruchsmerkmalen gebildet ist, aber auch Vorrichtungen, 
welche neben einer solchen Sprühpistole noch andere Elemente aufwei-
sen. Da im Anspruch 1 keine weiteren Elemente der Vorrichtung neben 
der Sprühpistole mit den weiteren Merkmalen des Anspruchs aufgeführt 
werden, umfasst Anspruch 1 auch die Situation, wo nur eine solche 
Sprühpistole enthalten ist. 


O2013_008 
Seite 21 
Das Merkmal K14 definiert, dass "die Sprühpistole auch ein Spülluft-
stromregelungselement hat" ("the spray gun also has a purge air flow 
control member"). Dieses Merkmal ist insbesondere im Zusammenhang 
mit dem ebenfalls an der Sprühpistole angeordneten Beschichtungsmate-
rialstromregelungselement auszulegen. Das Beschichtungsmaterialstrom-
regelungselement wird in der allgemeinen Beschreibung im Absatz [0003] 
des Streitpatents vorgestellt als am Griffteil angeordnetes Element zur 
Kontrolle des Beschichtungsmaterialstroms. Im nachfolgenden Absatz 
[0004] wird das ebenfalls am Griffteil angeordnete Spülluftstromrege-
lungselement vorgestellt, das manuell bedient werden kann, um einen 
Luftstrom durch die Passagen für das Beschichtungsmaterial und durch 
die Düse zu veranlassen, um überschüssiges Beschichtungsmaterial aus 
diesen Passagen / aus der Düse auszublasen. Ein ausdrücklicher Hin-
weis, dass Beschichtungsmaterialstromregelungselement und Spülluft-
stromregelungselement zwingend zwei separate Bauteile sein müssen 
und nicht auch durch ein einziges Bauteil realisiert werden können, ist 
dieser allgemeinen Beschreibung und auch dem Anspruchswortlaut nicht 
zu entnehmen. Die beiden unterschiedlichen Funktionen dieser "control 
member" können damit durch zwei individuelle, räumlich-strukturell sepa-
rate Elemente realisiert sein, sie können aber auch durch ein einziges 
funktionsalternatives Element realisiert sein. 
Im Ausführungsbeispiel ist das Beschichtungsmaterialstromregelungs-
element mit dem Bezugszeichen 74 versehen (vgl. insbesondere Figuren 
1, 2 und 5). Die Funktion des Beschichtungsmaterialstromregelungsele-
mentes wird ausführlich beschrieben in Absatz [0020] und besteht darin, 
das pulverförmige Beschichtungsmaterial durch einen entsprechenden 
Kanal (in der Pistole gebildet durch die Elemente 58, 60, 62) an der Elekt-
rode 46 vorbei durch die Düse 42 auszutreiben. Vgl. Figur 1: 


O2013_008 
Seite 22 
 
Das Spülluftstromregelungselement ist mit dem Bezugszeichen 110 ver-
sehen (vgl. dieselben Figuren) und ist gemäss Ausführungsbeispiel un-
mittelbar oberhalb des Spülluftstromregelungselementes 74 angeordnet. 
Dieses Element wird ausführlich in den Absätzen [0029]-[0037] beschrie-
ben; seine Funktion besteht darin, zu veranlassen, dass Spülluft durch 
die Beschichtungsmaterialkanäle (in der Pistole gebildet durch die Ele-
mente 60, 62) sowie die Düse hindurch getrieben und dadurch über-
schüssiges Beschichtungsmaterial aus diesen Kanälen ausgetrieben 
wird. 
Damit wird im Ausführungsbeispiel zwar immer von zwei räumlich-
strukturell separaten Elementen gesprochen. Da aber dem Anspruch im-
mer die breiteste Auslegung gegeben werden muss, und die Ausfüh-
rungsbeispiele nicht zur einschränkenden Auslegung des Anspruchs hin-
zugezogen werden dürfen, muss Merkmal K14 von Anspruch 1 vom hier 
zuständigen Fachmann1 so ausgelegt werden, dass am Griffteil Beschich-
tungsmaterialstromregelungselement und Spülluftstromregelungselement 
als zwei individuelle Elemente oder aber auch als ein einziges funktions-
alternatives Element ausgestaltet sein können (in der Folge als funktions-
alternative Belegung bezeichnet). 
Das Landgericht Düsseldorf kommt in seinem Verletzungsurteil vom 
12. Juni 2014 (Aktennummer 4b O 25/13) zu einem anderen 
 
1 Der einschlägige Fachmann ist im Lichte des Streitpatents ein Entwicklungs-
ingenieur im Bereich der automatisierten Beschichtungstechnik namentlich für 
elektrostatische Sprühpistolen für pulverförmige Beschichtungsmaterialien. 
Dies gilt für die Auslegung wie auch für die folgende Frage der Neuheit und der 
erfinderischen Tätigkeit. 


O2013_008 
Seite 23 
Schluss. Dies mit der Begründung, dass aus dem Anspruchswortlaut eine 
Unterscheidung mit den entsprechenden räumlich-körperlichen Vorgaben 
hervorgehe. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, denn die 
dem deutschen Urteil zugrunde liegende und im Düsseldorfer-Urteil auch 
betonte deutsche Übersetzung, wonach die patentgemässe Spritzpistole 
"ausserdem" ein Spülluftstromregelungselement aufweise, die gegebe-
nenfalls eine räumlich-körperliche Trennung der Elemente "Beschich-
tungsmaterialstromregelungselement" und "Spülluftstromregelungsele-
ment" suggerieren könnte, darf nicht Basis für die vorzunehmende Ausle-
gung sein. Basis muss vielmehr die englische Formulierung mit "also" 
sein, was zutreffender mit "auch" zu übersetzen ist und gerade keine 
räumlich-körperliche Trennung der beiden "control member" fordert. Die 
separate Nennung von diesen zwei Elementen im englisch-sprachigen 
Anspruch schliesst mit anderen Worten nicht aus, dass diese im An-
spruch terminologisch auch nur funktional voneinander unterschiedenen 
Elemente strukturell auch durch ein einziges funktionsalternatives Bauteil, 
d.h. einen einzigen Trigger, realisiert werden können. Entgegen der Auf-
fassung des Landgerichts Düsseldorf ist auch nicht davon auszugehen, 
dass die patentgemässe Erfindung im Falle einer Doppelbelegung für den 
Durchschnittsfachmann ungenügend offenbart wäre. 
Das Merkmal K15 definiert, dass das Spülluftstromregelungselement ver-
bunden mit dem Griffteil angeordnet ist ("connected with the handle porti-
on"). Es wird hier die gleiche Formulierung verwendet wie beim Beschich-
tungsmaterialstromregelungselement (vgl. Merkmal O11). In der allge-
meinen Beschreibung wird die Anordnung dieser beiden Elemente präzi-
sierend formuliert als "disposed on the handle portion" (vgl. [0003] sowie 
[0004]), was sich übersetzen lässt als "angeordnet am Griffteil". 
Im Ausführungsbeispiel ist das Spülluftstromregelungselement im Über-
gangsbereich zwischen dem nach unten gerichteten Griffteil und dem 
nach vorne gerichteten Erweiterungsbereich 28 mit der Elektrode und der 
Düse angeordnet (vgl. insbesondere Figuren 1 und 5). Zumindest dieser 
Bereich ist eindeutig als verbunden mit dem Griffteil zu betrachten. 
Zudem ist der ganze hintere Bereich der Pistole, d.h. der eigentliche Griff-
teil, der Basisbereich 32 und augenscheinlich auch der untere, an den ei-
gentlichen Griffteil angrenzende nach vorne gerichtete Bereich des Erwei-
terungsbereichs 28 (vgl. insbesondere die Figuren 4, 5 sowie 12) aus ei-
nem einzigen Stück geformt (vgl. [0013]). 


O2013_008 
Seite 24 
Im Anspruch 1 wird der Griffteil nicht ausdrücklich vom Erweiterungsbe-
reich abgegrenzt, d.h. es wird nicht definiert, wo der Erweiterungsbereich 
aufhört und wo der Griffteil anfängt. Zudem lässt die Begrifflichkeit 
"connected with the handle portion" auch eine mittelbare Befestigung zu. 
Wesentlich für die Funktion der unter Schutz gestellten Sprühpistole ist 
für den Fachmann bei der Lektüre des gesamten Offenbarungsgehalts 
des Streitpatents, dass Beschichtungsmaterialstromregelungselement 
und Spülluftstromregelungselement mit jener Hand, die den Griffteil um-
greift und ohne diesen loszulassen betätigt werden können (ebenso das 
Landgericht Düsseldorf im Urteil vom 12. Juni 2014, S. 11 f.). 
Damit ist unter dem Merkmal K15 "connected with the handle portion" zu 
verstehen, dass das Spülluftstromregelungselement wenigstens mittelbar 
am Griffteil befestigt sein muss, wobei aber die Befestigung am Griffteil 
derart realisiert sein muss, dass es einem durchschnittlichen Benutzer 
möglich ist, bei ergriffenem Griffteil ohne weiteres das Spülluftstromrege-
lungselement zu betätigen. Davon umfasst ist damit auch der rückwärtige 
Bereich, der im Streitpatent als Basisbereich 32 bezeichnet wird und im 
Streitpatent einstückig mit dem eigentlichen Griffteil ausgebildet ist, so-
lange eben das Spülluftstromregelungselement bei ergriffenem Griffteil 
ohne weiteres betätigt werden kann. Entgegen der Auffassung der Be-
klagten und des Landgerichts Düsseldorf (s. Urteil des Landgerichts Düs-
seldorf vom 12. Juni 2014, S. 12 Abs. 1) bedeutet diese Auslegung des 
Merkmals K15 nicht, dass das Spülluftstromregelungselement irgendwo 
auf der Pistole angebracht sein kann, sondern eben nur in demjenigen 
Bereich, der eine einhändige Bedienung erlaubt. Was diese Auslegung 
bedeutet, lässt sich z.B. im Prospekt der Beklagten erkennen: 
 
Das Merkmal K16 definiert, dass das Spülluftstromregelungselement ma-
nuell betätigt werden kann, um einen Luftstrom auszulösen und zwar ei-
nen Luftstrom von der Beschichtungsmaterialpassage im Erweiterungs-


O2013_008 
Seite 25 
bereich durch die Düse, um Beschichtungsmaterial aus der Sprühpistole 
zu entfernen ("which is manually operable to initiate a flow of air from the 
coating material passage in the extension portion through the nozzle to 
remove coating material from the spray gun"). 
Wichtig bei der Auslegung dieses Merkmals ist es zunächst, festzuhalten, 
dass der Anspruch ausdrücklich die Spülung nicht nur der Düse, sondern 
auch der Beschichtungsmaterialpassage (im Streitpatent mit Bezugszei-
chen 62 bezeichnet und in Figur 1 und 2 erkennbar als neben der Elekt-
rode angeordnet) fordert. Diese Spülung nicht nur der Düse, sondern 
auch der Beschichtungsmaterialpassage, wird auch in der allgemeinen 
Beschreibung (vgl. [0004]) sowie in der Beschreibung des Ausführungs-
beispiels (vgl. [0030]) betont und ist für den Fachmann zweifelsfrei wichtig 
und erkennbar, denn es geht darum, das überschüssige Pulver aus der 
gesamten Pistole zu entfernen. 
Es stellt sich weiter die Frage, was unter "manually operable to initiate a 
flow of air" zu verstehen ist, insbesondere ob darunter auch eine Situation 
verstanden werden kann, in welcher eine entsprechende Taste als Spül-
luftstromregelungselement entweder (i) nur auslöst, wenn eine andere 
Taste die Spülfunktion vorgängig aktiviert hat, oder (ii) nicht eigentlich den 
Spülluftstrom unmittelbar veranlasst, sondern nur mittelbar, indem durch 
diesen Knopf ein anderer Betriebsmodus eingestellt wird, der dann z.B. 
über das Beschichtungsmaterialstromregelungselement effektiv zur Spü-
lung freigegeben wird. 
Im Ausführungsbeispiel werden die beiden unterschiedlichen Funktionen 
Beschichten und Spülen durch die beiden als zwei separate Abzüge aus-
gestalteten individuellen Elemente 74 und 110 wahrgenommen. Die 
Handhabung der Sprühpistole wird so beschrieben, dass bei Betätigung 
des Spülluftstromregelungselementes das Beschichtungsmaterialstrom-
regelungselement unbetätigt bleibt (vgl. [0029] letzter Satz sowie [0031]). 
Auch beim Ausführungsbeispiel ist es aber so, dass die Funktion des 
Spülens durch den Abzug 110 nicht direkt, sondern mittelbar über die An-
steuerung eines entsprechenden Controllers 70 erfolgt, der seinerseits 
entsprechende Ventile freigibt (vgl. [0029]). 
Weder der Anspruchswortlaut noch die allgemeine Beschreibung geben 
einen Hinweis, dass ein anspruchsgemässes Spülluftstromregelungsele-
ment immer als solches direkt aktivierbar sein muss, oder ggf. auch erst 
oder nur einen Spülluftstrom auslöst, wenn es zuvor gewissermassen ak-
tiviert oder "entsichert" wurde. Unter diesem Merkmal K16 ist damit einer-


O2013_008 
Seite 26 
seits eine Situation zu verstehen, bei welcher eine entsprechende Taste 
den Spülluftstrom zu aktivieren erlaubt, dies auch dann, wenn die Taste 
zuvor für diese Funktion aktiviert oder freigegeben werden muss. 
Der Wortlaut "initiate" ist aber zudem vom Fachmann breiter zu verstehen 
als einfach nur die Situation, bei welcher (ggf. nach Aktivierung) bei Betä-
tigung des Spülluftstromregelungselements direkt und unmittelbar der 
Spülluftstrom veranlasst wird. Es genügt zur anspruchsgemässen Ver-
wirklichung auch, wenn das Spülluftstromregelungselement veranlasst, 
dass der entsprechende Spülluftstrom möglich wird. Dies kann entweder 
unmittelbar, mittelbar automatisch über den Controller (wie beim Ausfüh-
rungsbeispiel), oder aber auch mittelbar erst durch eine zusätzliche Akti-
vierung des Benutzers, beispielsweise über das Beschichtungsmateri-
alstromregelungselement, geschehen. Damit erfasst die Auslegung von 
Merkmal K16 auch eine Situation, bei welcher das Spülluftstromrege-
lungselement den Spülluftstrom nicht direkt unmittelbar auslöst, sondern 
nur mittelbar, indem durch dieses Element ein anderer Betriebsmodus 
eingestellt wird, der dann das Auslösen der Spülung durch eine weitere 
Taste ermöglicht. 
4.3 Neuheit 
Die Beklagte macht mangelnde Neuheit sowohl gegenüber der EP 0 611 
603 (D1) als auch gegenüber der US 3,740,612 (D2) geltend. 
Die D1 wurde bereits im europäischen Prüfungsverfahren berücksichtigt 
und wird in der Einleitung des Streitpatents in [0001] als Stand der Tech-
nik gewürdigt. Das Streitpatent hält fest, dass die D1 alle Merkmale des 
Oberbegriffs offenbart, was unstrittig ist. Wie die Beklagte selber festhält, 
legt die D1 ausdrücklich nicht fest, wo die Mittel für die Steuerung der 
Spülluft angeordnet sind. Tatsächlich findet sich in Spalte 8:5-8 der D1 
nur ein allgemeiner Hinweis, dass entsprechende Ventile zur Steuerung 
der Spülluft angeordnet sein können, nicht aber, wo diese angeordnet 
sind und wie sie betätigt werden können (automatisch oder manuell). 
Damit liegt keine mangelnde Neuheit gegenüber der D1 vor, denn D1 of-
fenbart wenigstens die Merkmale K15 (connected with the handle portion) 
und K16 (manually operable) nicht. 
Die Beklagte macht geltend, in der D1 würde eine Zuleitung für Spülluft 
an der Pistole offenbart, und damit offenbare die D1 auch ein Element 
zum Regeln des Spülluftstromes. Dieser Argumentation kann nicht ge-
folgt werden, denn die vorn an der Pistole und 


O2013_008 
Seite 27 
nicht am Griff vorgesehene Zuleitung der D1 enthält kein Element, wel-
ches es ermöglicht, den Spülluftstrom an der Pistole irgendwie zu kontrol-
lieren, geschweige denn manuell zu kontrollieren. 
Diese Beurteilung deckt sich übrigens mit der Beurteilung des Deutschen 
Bundespatentgerichts in der Sache 4 Ni 26/13 (EP) vom 29. April 2015. 
Auch dort wurde erkannt, Anspruch 1 unterscheide sich vom Offenba-
rungsgehalt der D1 insofern, als die D1 die Merkmale 7.1 (entspricht 
Merkmal K15 in diesem Verfahren) und 7.2 (entspricht K16 in diesem 
Verfahren) nicht offenbare. 
Die D2 beschreibt eine grundsätzlich gattungsgleiche Sprühpistole. Dabei 
gibt es einen Abzug 36, welcher in einer ersten Position ein erstes Ventil 
öffnet, welches einen gezielten Luftstrom über die Kanäle 51 in der Düse 
veranlasst (vgl. Figur 2 und 3 sowie insbesondere Spalte 1:51-54). 
 
Dabei geht es bei dieser ersten Position darum, in der Düse (und nur 
dort) vor der Zuführung des Pulvers einen geeigneten Luftwirbel aufzu-
bauen, der dann für das Verteilungsmuster des Pulvers verantwortlich 
zeichnet (vgl. insbesondere auch Spalten 3:48-4:10). In einer zweiten Po-
sition wird dann, wenn dieser Wirbel aufgebaut ist, über den gleichen Ab-
zug 36 der Luftstrom und die Pumpe für das Pulver ausgelöst (vgl. Figu-
ren 2 und 3 sowie Spalten 1:54-64). 
Wie erwähnt, wird Merkmal K16 nur vorweggenommen, wenn nicht nur 
die Düse, sondern auch der vorgeschaltete Zuführungskanal für das Be-
schichtungsmaterial mit Spülluft gespült wird. Die erste Position und das 
erste Ventil bzw. die Zuführung von Luft über die Kanäle 51 in die Düse 
gemäss der D2 können also das Merkmal K16 nicht vorwegnehmen. 


O2013_008 
Seite 28 
Es gibt in der D2 durchaus auch eine Offenbarung zur Spülung durch den 
Zuführungskanal des Pulvers in der Pistole, namentlich wird von einem 
manuell zu betätigenden Ventil auf einem Bediengerät (control panel 11) 
der Pulverpumpe gesprochen (vgl. Spalte 2:7-12). Wie Figur 1 und der 
zugehörigen Beschreibung in Spalte 5:34-54 entnommen werden kann, 
ist dieses Bediengerät aber nicht Teil der Pistole, sondern vielmehr eine 
weit von dieser entfernte separate Einheit, die über lange Schläuche mit 
der Pistole verbunden ist. 
 
Entsprechend gibt es in diesem Dokument D2 keine Offenbarung eines 
Spülluftstromregelungselements, welches an der Pistole selber angeord-
net ist. Damit liegt keine mangelnde Neuheit gegenüber D2 vor. 
Auch dies deckt sich mit der Beurteilung des Deutschen Bundespatentge-
richts. 
4.4 Erfinderische Tätigkeit 
Die Beklagte macht fehlende erfinderische Tätigkeit im Lichte der 
EP 0 611 603 (D1) in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen gel-
tend, konkret argumentiert mit der US 5,381,962 (D3), und nur pauschal 


O2013_008 
Seite 29 
angedeutet mit der US 3,606,170 (D4), mit der US 3,837,575 (D5) oder 
mit der US 4,193,546 (D6). 
Die D1, unstrittig und zu Recht als nächstliegendes Dokument des Stan-
des der Technik zu betrachten, beschreibt eine Konstruktion, bei welcher 
am Griffteil der Pistole über einen Abzug 37 ausschliesslich die manuelle 
Steuerung der Zufuhr von Pulver vorgesehen ist. Das Dokument D1 be-
trifft einen spezifischen Adapter 76 für den Zuführungsschlauch 72 für das 
Pulver, mit welchem über den einzweigenden Einlass 87 Spülluft zuge-
führt werden kann, was sich auch am Anspruch 1 sowie an der Zusam-
menfassung der D1 zeigt. Die grundsätzliche Idee, bei einer derartigen 
Sprühpistole zur Reinigung der Sprühpistole Spülluft nicht nur bei der Dü-
se, sondern auch stromauf davon in den Passagen für das Pulver fliessen 
zu lassen, ist also aus dem Dokument D1 bekannt. Die konkrete Lösung, 
die das Dokument D1 vorschlägt, besteht nun darin, den genannten 
Adapter vorzusehen. Dieser Adapter 76 ist, wie Figur 1 entnommen wer-
den kann, vom Griffteil 12 weit entfernt: 
 
Wie die Beklagte selber zugesteht, gibt es in der D1 keinen Hinweis, wo 
die entsprechenden Steuerungsventile für die Zuführung der Spülluft an-
geordnet sind. Auch gibt es keinen Hinweis in der D1, wie die Steue-
rungsventile gesteuert werden, ob z.B. automatisch, getaktet, sensorisch 
oder manuell. 
Der Fachmann muss bei der Lektüre des Dokuments D1 davon ausge-
hen, dass die Steuerung, wie beispielsweise bei der D2 (vgl. dort Figur 1), 
bei einer separat von der Pistole ausgebildeten Kontrolleinheit angeord-


O2013_008 
Seite 30 
net ist. Wie diese Steuerung dort funktioniert, ob z.B. automatisch, erfährt 
der Fachmann aus der D1 nicht. 
Folglich kann nicht darauf geschlossen werden, dass der Fachmann al-
lein aus der D1 heraus ohne erfinderisch tätig zu werden darauf gekom-
men wäre, die Steuerung der Spülluft am Griffteil der Pistole manuell vor-
zusehen und nicht in einer separaten Einheit. Es bestehen auch durchaus 
valable Alternativen, welche die Kontrolle des Spülluftstromes für den Be-
nutzer und damit den Bedienungskomfort erleichtern und nicht zur bean-
spruchten Erfindung führen, wie z.B. Steuerung des Spülluftstromes über 
ein Fusspedal, eine getaktete oder sensorische Steuerung in der entfern-
ten Einheit, oder auch eine Kontrolleinheit für die andere Hand des Be-
nutzers zu manuellen Steuerung des Spülluftstromes. Ausgehend von der 
D1 allein liegt also die beanspruchte Erfindung nicht nahe. 
Zu einem anderen Schluss kommt das Deutsche Bundespatentgericht, 
verfällt dabei aber einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungswei-
se. Wenn es argumentiert: "Ein derart häufig und darüber hinaus auch 
noch leicht zu aktivierender Spülluftstrom vermittelt dem Fachmann je-
doch, dass das Spülluftstromreglungselement in seiner unmittelbaren 
Nähe positioniert sein muss und demzufolge nicht entfernt von der 
Spritzpistole platziert sein kann, da er die Steuerung der Spülluft zudem 
individuell und somit manuell vornehmen wird. Da die D1 selbst keine 
Angaben macht, wo ein derartiges Reglungselement angebracht ist, posi-
tioniert der Fachmann dieses in unmittelbarer Nähe des Bedieners, wobei 
die Spritzpistole selbst als Ort der Positionierung am nächstliegenden er-
scheint", so verkennt es, dass in der D1 gerade keine solche Anordnung 
des Spülluftstromreglungselements in der unmittelbaren Nähe des Bedie-
ners beschrieben wird, die fehlende Nähe auch in der D1 nicht als prob-
lematisch hervorgehoben wird, und dass in der D1 auch eine manuelle 
Betätigung einer Spülluftstromreglung gar nicht erwähnt wird. 
Geht man von der D1 aus, lässt sich das objektive Problem so formulie-
ren, dass bei einer einfachen Bauweise der Bedienkomfort und der uni-
forme Pulverauftrag bei einer elektrostatischen Sprühpistole für Pulver 
verbessert werden soll. So wird die Aufgabe im Streitpatent ausdrücklich 
formuliert (vgl. [0002]). Davon abzuweichen, gibt es vorliegend keine Ver-
anlassung, zumal ja auch die D1 bereits im Streitpatent als Stand der 
Technik genannt ist (Spalte 1:7). Ausgehend von der D1, die zwar die 
Einbringung von Spülluft offenbart, nicht aber die Spülluftstromreglung 
speziell anspricht oder als problematisch hervorhebt, ist eine andere und 
 
 


O2013_008 
Seite 31 
vor allem fokussiertere Formulierung der Aufgabe nicht angemessen. So 
wäre z.B. die Formulierung der Aufgabe als Verbesserung der Steuerung 
der Spülluft bei einer elektrostatischen Sprühpistole für Pulver nicht sach-
gemäss, da sie einen Teil der erfindungsgemässen Lösung bereits in die 
Aufgabenstellung aufnehmen und einer rückschauenden Betrachtungs-
weise Vorschub leisten würde.2 
Das Streitpatent löst diese Aufgabe, indem ein Spülluftstromreglungsele-
ment zur Kontrolle der Spülluft am Griffteil angeordnet wird, und indem 
dieses manuell betätigt werden kann. 
Der einschlägige Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Entwick-
lungsingenieur im Bereich der automatisierten Beschichtungstechnik na-
mentlich für elektrostatische Sprühpistolen für pulverförmige Beschich-
tungsmaterialien. 
Die D3 stammt nicht aus dem gleichen Gebiet wie die D1, handelt es sich 
doch hier nicht um eine Pulverauftragspistole, sondern um eine konventi-
onelle Sprühvorrichtung für Flüssigkeiten wie Farben, Pestizide, Wasch-
mittel etc. (vgl. Spalte 1:19-22 sowie Anspruch 1, und die Zusammenfas-
sung, die beide ausdrücklich von Flüssigkeiten sprechen). Damit stellt 
sich die Frage, ob ausgehend von der D1 betreffend elektrostatische Pul-
verspritzpistolen der Fachmann zur Lösung einer solchen Aufgabe die D3 
betreffend hydraulische Flüssigkeitsspritzpistolen überhaupt hinzugezo-
gen hätte. 
In der D1 wird ausdrücklich auf die Konstruktion von elektrostatischen 
Sprühpistolen hingewiesen (vgl. Spalte 1:6-50). Insbesondere wird darauf 
hingewiesen, wie die hohen Spannungen bei der Elektrode erzeugt wer-
den können. Der Fachmann geht entsprechend davon aus, dass bei sol-
chen elektrostatischen Sprühpistolen für Pulver spezielle Gesetzmässig-
keiten gelten und insbesondere nur vorsichtig konstruktive Änderungen 
vorgenommen werden dürfen. 
Im Gegensatz dazu sind die hydraulischen Flüssig-Sprühpistolen gemäss 
der D3 solchen Restriktionen wenn überhaupt sehr viel weniger ausge-
setzt, gibt es doch keine Hochspannungselemente in der Pistole selber. 
 
2 vgl. auch BGE 114 II 82 E. 2 c) sowie Kroher zu Art. 56 RZ. 41 ff. in Singer/ 
Stauder, Dieter Stauder, Stefan Luginbühl, Hrsg., Europäisches Patentüber-
einkommen EPÜ, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 6. Auflage 2013; 


O2013_008 
Seite 32 
Entsprechend würde der Fachmann ausgehend von der D1 die D3 zur 
Lösung des obigen Problems gar nicht hinzuziehen. Der Fachmann wür-
de also bei dieser Problemstellung ausgehend von der D1 die D3 nicht 
ohne erfinderische Zutun konsultieren, und damit ist Anspruch 1 erfinde-
risch im Lichte einer Kombination der D1 mit der D3. 
Selbst wenn der Fachmann die D3 konsultieren würde, so würde dies die 
Erfindung aber nicht nahelegen. In der D3 wird im Zusammenhang mit 
einem auf der Pistole angeordneten control panel auf die Möglichkeit hin-
gewiesen, eine Spülfunktion auszulösen (vgl. Spalte 6:41-45), bei welcher 
alle Ventile für die konzentrierten Farbflüssigkeiten abgeschaltet werden. 
Der entsprechende Schalterbereich 10 ist nicht am Griffteil angeordnet, 
sondern an der vorderseitigen Erweiterung der Pistole. 
Wie von der Klägerin richtig dargelegt, geht es bei der Konstruktion ge-
mäss der D3 um Bauweisen, bei welchen ausdrücklich ein flüssiger Trä-
ger für die Farben vorgesehen wird. Dabei ist es möglich, nur noch den 
Flüssigkeitsstrom zu aktivieren ohne Beimischung von Farben. Diese 
Funktion wird als "rinse" bezeichnet und kann über den Knopf 39 aktiviert 
werden. In der zugehörigen Beschreibung gibt es keinen Hinweis, dass 
unter dieser Spülfunktion eine solche mit dem Zweck der Reinigung der 
Zuführungskanäle vorgesehen ist, sondern nur Hinweise, dass das Spü-
len sich auf ein Spülen des zu bearbeitenden Objektes bezieht (vgl. Spal-
te 1:43-47). Auch wenn dies nicht beschrieben ist, mag die "rinse" Funkti-
on in D3 inhärent eine Reinigung der Zuführungskanäle bewirken. Auf-
grund der fehlenden Beschreibung erhält der Fachmann aus der D3 aber 
keinerlei Anregung, eine derartige Reinigungsfunktion z.B. in einer Kon-
struktion nach der D1 vorzusehen. 
Damit offenbart das Dokument D3 nicht nur keine Spülfunktion mit Spül-
luft, sondern enthält auch keine Anregung für eine Spülfunktion im Sinne 
des Streitpatents zur Reinigung der Pistole, sondern eben nur eine Spül-
funktion mit Flüssigkeit zur Reinigung des zu bearbeitenden Objekts. 
Es ist damit rückschauend, die in diesem Dokument D3 beschriebene 
Spülfunktion jener aus der D1 gleichzusetzen. Würde der Fachmann 
ausgehend von der D1 die D3 nämlich konsultieren, würde er nicht ohne 
weiteres erkennen, dass die Funktion "Spülen" gemäss der D3 - gedacht 
für ein Spülen des zu bearbeitenden Objektes mit Flüssigkeit - mit dem 
Spülluftstrom gemäss der D1 überhaupt etwas zu tun hat. Dies weil die 
beschriebene Funktion eine andere ist (Spülen des zu bearbeitenden Ob-
jektes versus Spülen der Pistole) und weil es in der D3 um eine Flüssig-


O2013_008 
Seite 33 
keit geht und nicht um einen Luftstrom. Zudem sind die Steuerungsele-
mente 30-39 nach der D3 in einem Bereich angeordnet, in welchem bei 
einer elektrostatischen Pistole nach der D1 die Elektrode mit der hohen 
Spannung angeordnet ist. Der Fachmann würde entsprechend auch 
deswegen nicht auf die Idee kommen, eine solche Steuerung gemäss der 
D3 bei einer Pistole nach der D1 anzuordnen. Des Weiteren sind die 
Schaltelemente in der D3 nicht am Griffteil angeordnet und auch nicht of-
fensichtlich eindeutig bei ergriffenem Griffteil mit der gleichen Hand zu be-
tätigen. 
Selbst wenn also der Fachmann die D1 mit der D3 kombinieren würde, 
würde er nicht in naheliegender Weise zum Anspruchsgegenstand kom-
men. 
Auch hier kommt das deutsche Bundespatentgericht zu einem anderen 
Schluss, wenn es die Kombination mit der D3 beurteilt. Warum die Kom-
bination mit einem Sekundärdokument die Erfindung nahe legen soll wird 
aber in der Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts nicht de-
tailliert unter Bezugnahme auf die D3 ausgeführt, sondern nur unter Be-
zugnahme auf ein anderes Dokument D30, das nicht in das vorliegende 
Verfahren eingeführt wurde. Eine qualifizierte Auseinandersetzung mit 
dem Urteil des deutschen Bundespatentgerichts ist entsprechend nicht 
möglich. 
Die Beklagte macht zudem fehlende erfinderische Tätigkeit im Lichte der 
EP 0 611 603 (D1) in Kombination mit der US 3,606,170 (D4), der 
US 3,837,575 (D5) oder mit der US 4,193,546 (D6), geltend. In all diesen 
Fällen D4-D6 geht es um Mehrkomponenten-Sprühpistolen, das heisst 
um Sprühpistolen, bei welchen zwei untereinander hoch reaktive flüssige 
Komponenten in der Pistole möglichst kurz vor dem Auftragen miteinan-
der vermischt werden sollen, so dass sie nach Austritt aus der Pistole, 
insbesondere beim Auftreffen auf das Objekt oder kurz danach, gut mitei-
nander vermischt eine chemische Reaktion eingehen können. Ziel muss 
es dabei immer sein, absolut sicher zu vermeiden, dass die vermischten 
Komponenten in der Pistole eine chemische Reaktion eingehen. Die 
Konstruktionen gemäss der D4-D6 benötigen keine Elektroden und be-
ziehen sich nicht auf elektrostatische Pulverbeschichtung. Entsprechend 
würde der Fachmann ausgehend von der D1 die aus einem anderen 
technischen Gebiet stammenden Dokumente D4-D6 beim Versuch der 
Lösung der oben genannten objektiven Aufgabe nicht in Betracht ziehen. 
Diese Kombinationen können die beanspruchte Erfindung also ebenfalls 
nicht nahe legen. 


O2013_008 
Seite 34 
4.5 Verletzung 
Hinsichtlich Verwirklichung der Merkmale O1-O13 des Oberbegriffs be-
streitet die Beklagte nur die Erfüllung der Merkmale O1-O2 mit der Be-
gründung, es handle sich bei der Konstruktion der Beklagten nicht um ei-
ne "Vorrichtung zur Anwendung beim Auftrag von Beschichtungsmaterial 
auf einen Gegenstand, umfassend eine Spritzpistole". Sie tut dies einer-
seits ohne Begründung, andererseits kann das Argument aber auch nicht 
überzeugen. Die Sprühpistole der Beklagten ist offensichtlich eine Vor-
richtung zur Anwendung beim Auftragen von Beschichtungsmaterial um-
fassend eine Spritzpistole. 
Damit ist nur die Erfüllung der Merkmale K14-K16 substantiiert bestritten 
und weiter zu diskutieren. 
Merkmal K14: Wie oben dargelegt, wird Merkmal K14 von Anspruch 1 
vom hier zuständigen Fachmann so ausgelegt, dass am Griffteil Be-
schichtungsmaterialstromregelungselement und Spülluftstromregelungs-
element als zwei individuelle Elemente oder aber auch als ein einziges 
funktionsalternatives Element ausgestaltet sein können. 
Damit ist der Argumentation der Klägerin zu folgen, dass der Pistolenab-
zug 17 der angegriffenen Ausführungsform durch seine Doppelfunktion 
als Beschichtungsmaterialstromregelungselement gemäss Merkmal O11 
und gleichzeitig auch als Spülluftstromregelungselement gemäss Merk-
mal K14 betrachtet werden kann. 
Somit verwirklicht die angegriffene Ausführungsform Merkmal K14 wort-
sinngemäss (Nachmachung). 
Selbst wenn man, entgegen der oben angegebenen Auslegung und wie 
von der Beklagten vertreten, ausschliesst, dass das Beschichtungsmate-
rialstromregelungselement gleichzeitig auch als Spülluftstromregelungs-
element dienen kann (keine funktionsalternative Belegung), liegt eine 
Verwirklichung von Merkmal K14 vor: Die mit P bezeichnete Taste T3 zur 
Aktivierung des Spülvorgangs am hinteren Ende der Pistole kann bei ei-
ner solchen Auslegung als Spülluftstromregelungselement betrachtet 
werden, womit die Bauweise der Beklagten dann das Merkmal K14 eben-
falls wortsinngemäss verwirklicht, wobei dann aber zu überprüfen ist, ob 
diese auch tatsächlich die weiteren Merkmale K15 und K16 erfüllt. 
Merkmal K15: Wie oben dargelegt, kann Merkmal K15 "connected with 
the handle portion" nur so verstanden werden, dass das Spülluftstromre-


O2013_008 
Seite 35 
gelungselement wenigstens mittelbar am Griffteil befestigt sein muss. Der 
gemäss obiger Darlegung das Merkmal K14 verwirklichende Pistolenab-
zug 17 der angegriffenen Ausführungsform ist unbestrittenermassen di-
rekt am Griffteil angeordnet, womit auch eine wortsinngemässe Verwirkli-
chung dieses Merkmals K15 gegeben ist. 
Wenn man, entgegen der oben angegebenen Auslegung und wie von der 
Beklagten vertreten, ausschliesst, dass das Beschichtungsmaterialstrom-
regelungselement gleichzeitig auch als Spülluftstromregelungselement 
dienen kann (keine funktionsalternative Belegung), stellt sich die Frage, 
ob die mit P bezeichnete Taste T3 zur Aktivierung des Spülvorgangs am 
hinteren Ende der Pistole als "connected with the handle portion" betrach-
tet werden kann im Sinne von Merkmal K15. Die Befestigung am Griffteil 
umfasst den ganzen Bereich, welcher es einem durchschnittlichen Benut-
zer erlaubt, bei ergriffenem Griffteil ohne weiteres das Spülluftstromrege-
lungselement zu betätigen. Davon umfasst ist damit insbesondere der 
rückwärtige Bereich, der im Streitpatent als Basisbereich 32 bezeichnet 
wird und im Streitpatent einstückig mit dem eigentlichen Griffteil ausgebil-
det ist, solange eben das Spülluftstromregelungselement bei ergriffenem 
Griffteil ohne weiteres betätigt werden kann. 
Die mit P bezeichnete Taste T3 befindet sich an der Pistole der Beklagten 
nicht am eigentlichen von der Hand umgriffenen Bereich des Griffteils, 
sondern vielmehr etwas nach hinten versetzt. Selbst wenn die Pistole von 
einem Benutzer mit einer kleinen Hand betätigt wird, ist es ohne weiteres 
möglich, bei ergriffenem Griffteil das Spülluftstromregelungselement in 
dieser Position zu betätigen. 
Das von der Beklagten geltend gemachte Bild eines Youtube-Videos, das 
übrigens inzwischen gelöscht zu sein scheint, bei welchem ein Benutzer 
den Knopf T3 mit der anderen Hand bedient, zeigt dabei nur, dass auch 
eine Bedienung mit der anderen Hand möglich ist, schliesst aber nicht 
aus, dass eine Bedienung mit der gleichen Hand möglich ist (vgl. auch 
die Darstellung in der beklagtischen Gebrauchsanleitung selber, wie oben 
zur Illustration der Auslegung von Merkmal K15 dargestellt). Das Merkmal 
K15 wird damit auch bei dieser etwas anderen Auslegung von Merkmal 
K14 von der Bauweise der Beklagten erfüllt. 
Merkmal K16: Wie oben dargelegt, muss Merkmal K16 so ausgelegt wer-
den, dass einerseits darunter jedenfalls eine Situation zu verstehen ist, 
bei welcher eine entsprechende Taste den Spülluftstrom auch nur dann 
zu veranlassen vermag, wenn sie zuvor für diese Funktion aktiviert wurde 


O2013_008 
Seite 36 
(funktionsalternative Belegung). Die Aktivierung der Spülluftfunktion bei 
der Bauweise der Beklagten funktioniert so, dass nach Aktivierung der mit 
P bezeichneten Taste T3 über den eigentlichen Pistolenabzug 17 wahl-
weise entweder eine Serie von Druckluftstössen ausgelöst oder eine ma-
nuelle Spülung veranlasst werden kann. Damit wird durch die Taste P der 
Pistolenabzug 17 zum Spülluftstromregelungselement aktiviert, und es 
liegt eine wortsinngemässe Verwirklichung dieses Merkmals K16 vor. 
Selbst wenn man, wie von der Beklagten vertreten, den Anspruch so aus-
legt, dass keine funktionsalternative Belegung geschützt ist, liegt eine 
Verwirklichung des Merkmals vor: Es genügt zur anspruchsgemässen 
Verwirklichung auch, wenn das Spülluftstromregelungselement nur veran-
lasst, dass der entsprechende Spülluftstrom möglich wird. Dies kann ent-
weder unmittelbar, mittelbar automatisch über den Controller (wie beim 
Ausführungsbeispiel), oder aber auch mittelbar erst durch eine zusätzli-
che Aktivierung des Benutzers, beispielsweise über das Beschichtungs-
materialstromregelungselement, geschehen. 
Die Aktivierung der Spülluftfunktion bei der Bauweise der Beklagten funk-
tioniert so, dass nach Aktivierung der mit P bezeichneten Taste T3 über 
den eigentlichen Pistolenabzug 17 wahlweise entweder eine Serie von 
Druckluftstössen ausgelöst oder eine manuelle Spülung veranlasst wer-
den kann. Damit initiiert die mit P bezeichnete Taste T3 das manuell 
schaltbare Spülluftstromregelungselement und löst damit (indirekt) einen 
Luftstrom aus dem Beschichtungsmaterialkanal in den Verlängerungsteil 
durch die Düse, um Beschichtungsmaterial aus der Spritzpistole zu ent-
fernen. Damit wird auch bei dieser Auslegung Merkmal K16 durch die 
Bauweise der Beklagten erfüllt. 
Zusammengefasst erfüllt die Bauweise der Beklagten alle Merkmale von 
Anspruch 1 wortsinngemäss, so dass eine Nachmachung vorliegt (Art. 66 
lit. a PatG). 
4.6 Einrede des freien Standes der Technik 
Die Beklagte macht ferner die Einrede des freien Standes der Technik 
geltend). Sie trägt vor, dass die Bauweise der Beklagten – wenn man den 
Ausführungen der Klägerin hierzu folgen würde – nicht neu sei gegenüber 
der D2 respektive nicht erfinderisch gegenüber der D1. Aus den gleichen 
Gründen, aus denen Anspruch 1 gegenüber D2 neu und gegenüber D1 
erfinderisch ist, ist auch die Bauweise der Beklagten neu und erfinde-
risch. Eigentlich ist dies nicht eine Einrede des freien 


O2013_008 
Seite 37 
Standes der Technik, sondern eine Nichtigkeitseinrede. Dass diese nicht 
erfolgreich ist, wurde oben dargelegt. 
Die Einrede des freien Standes der Technik könnte ohnehin nur zum Zug 
kommen, wenn nicht eine wortsinngemässe Patentverletzung, sondern 
Äquivalenz zu beurteilen ist. Letztere wird von der Beklagten zwar bestrit-
ten, nicht aber mit dem Argument des freien Standes der Technik. Ent-
sprechend ist dieses Argument vom Gericht nicht weiter zu verfolgen. Da 
– wie oben dargelegt – aber ohnehin eine Nachmachung (wortsinnge-
mässe Patentverletzung) vorliegt, würde es auch ins Leere greifen. 
5. Auskunft und Rechnungslegung; Stufenklage 
5.1 Die Klägerin machte geltend, wenn das Gericht in der ersten Stufe 
der Stufenklage die Patentverletzung gutheisse, dann stehe ihr ein mate-
riellrechtlicher Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung 
gestützt auf Art. 423 OR zu. Obschon die eidgenössische lmmaterialgü-
terrechtsgesetzgebung den Anspruch auf eine Erteilung finanzieller Aus-
künfte und Rechnungslegung nicht explizit vorsehe, werde ein solcher 
von Lehre und Rechtsprechung in Verbindung mit einer Stufenklage ins-
besondere bei der Geschäftsanmassung und im Bereicherungsrecht ein-
hellig bejaht. Doch auch im Schadenersatzrecht erscheine es in Überein-
stimmung mit einem namhaften Teil der Lehre, älterer kantonaler Recht-
sprechung und der Tatsache, dass finanzielle Auskünfte als Nebenpflich-
ten einer Schadenersatzpflicht oder eines Beseitigungsanspruches aner-
kannt seien, geboten, die Beklagte nach Treu und Glauben sowie im 
Rahmen des Zumutbaren zur obgenannten Mitwirkung bei der Sachver-
haltsabklärung zu verpflichten, zumal sie und nur sie alleine über die ent-
scheidenden Tatsachen Bescheid wisse. 
Die Klägerin stellte mit ihrer Klage den Verfahrensantrag, das Verfahren 
in der ersten Stufe der Stufenklage vorerst auf die Frage der Verletzung 
bzw. Unterlassung (gegebenenfalls Rechtsbeständigkeit), Auskunftsertei-
lung und Rechnungslegung zu beschränken und bezüglich Wiedergutma-
chungsansprüche (Schadenersatz oder Gewinnherausgabe) zu sistieren. 
Die Klägerin behielt sich daher nähere tatsächliche und rechtliche Aus-
führungen zu den Voraussetzungen der Kompensationsansprüche sowie 
zum Umfang der Verletzung bzw. zum erlittenen Schaden der Klägerin 
oder zum erzielten Gewinn der Beklagten für die zweite Stufe der Stufen-
klage vor. Falls das Bundespatentgericht wider Erwarten bereits im Zuge 
des Schriftenwechsels in der ersten Stufe der Stufenklage Ausführungen 
zu den tatsächlichen und rechtlichen Anspruchsgrundlagen und 


O2013_008 
Seite 38 
-voraussetzungen bezüglich Schadenersatz oder Gewinnherausgabe er-
warten würde, gehe sie davon aus, dass sie mittels abweisendem pro-
zessleitendem Entscheid (Abweisung des Verfahrensantrags) oder an-
lässlich der lnstruktionsverhandlung aufgefordert werde, bereits in ihrer 
Replik ausführlich zu den Wiedergutmachungsansprüchen Stellung zu 
nehmen. 
5.2 Die Beklagte machte anlässlich der Hauptverhandlung geltend, die 
Klägerin habe eine Stufenklage eingeleitet, und diese sei eine Spielform 
der unbezifferten Forderungsklage gemäss Art. 85 Ziff. 1 ZPO. Die Forde-
rung sei zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des 
Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei 
dazu in der Lage sei. Die Lehre präzisiere dies dahingehend, dass nicht 
nur die Bezifferung, sondern auch die Substantiierung der Anspruchshö-
he nach erfolgter Auskunftserteilung erfolgen könne. Auf keinen Fall aber 
werde hinsichtlich der Forderungsklage einfach das Behauptungsverfah-
ren insgesamt in die zweite Stufe verschoben. In die zweite Stufe ver-
schoben werde nur, wofür es der vorgängigen Auskunftserteilung durch 
die beklagte Partei bedürfe – also das Substantiieren des Quantums. 
Was in der ersten Phase des Verfahrens behauptet und substantiiert 
werden könne, nämlich alles aus der Sphäre der klagenden Partei, sei 
auch in der ersten Phase des Verfahrens vorzutragen. Und das aus gu-
tem Grund: Erstens sei die Rechnungslegung ein massiver Eingriff in die 
Rechtsstellung der beklagten Partei; die herauszugebenden Informatio-
nen seien etwas vom Vertraulichsten eines jeden Unternehmens. Zwei-
tens sei die Rechnungslegung mit einem enormen Aufwand verbunden. 
Eine Rechnungslegung sei deshalb nur gerechtfertigt, wenn die klagende 
Partei die Voraussetzungen für die geltend gemachten finanziellen An-
sprüche vor der Rechnungslegung soweit behauptet und substantiiert ha-
be, wie ihr dies möglich sei, mindestens aber soweit, dass sich beurteilen 
lasse, ob diese finanziellen Ansprüche denn überhaupt bestünden, falls 
sich die behauptete Patentverletzung bewahrheite. Das Handelsgericht 
Zürich beispielsweise habe in einem Entscheid aus dem Jahr 2005 fol-
gendes festgehalten: "Das Gericht hat mit anderen Worten darüber zu be-
finden, ob die rechtlichen Voraussetzungen der geltend gemachten finan-
ziellen Ansprüche gegeben sind, bevor es eine Auskunftserteilung anord-
net" (Urteil vom 3. Juni 2005, HG920584). Vorliegend habe die Klägerin 
nichts dergleichen getan. Z.B. habe sie überhaupt nichts zu den Voraus-
setzungen der für einen Gewinnherausgabeanspruch erforderlichen Bös-
gläubigkeit der Beklagten ausgeführt. Bösgläubigkeit sei alles andere als 
selbstverständlich im vorliegenden Fall, und die Klägerin hätte die Sach-


O2013_008 
Seite 39 
verhaltselemente, aus denen sich eine Bösgläubigkeit ergeben solle, dar-
legen und begründen müssen. Immerhin hätten zwei renommierte deut-
sche Gerichte entschieden, dass das Streitpatent nicht verletzt und in der 
erteilten Fassung nicht gültig sei. Jetzt könne natürlich das schweizeri-
sche Bundespatentgericht zu einem anderen Ergebnis gelangen. Das 
würde aber nichts daran ändern, dass die deutschen Urteile zeigten, dass 
die Beklagte bei der Aufmerksamkeit, die von ihr nach den Umständen 
verlangt werden dürfe, in guten Treuen habe annehmen dürfen, das 
Streitpatent sei ungültig und werde nicht verletzt. Der gute Glauben wer-
de nicht dadurch zerstört, dass eines von mehreren Gerichten zu einer 
abweichenden Würdigung gelange. Auch zum Schadenersatzanspruch 
hätte die Klägerin die elementaren Voraussetzungen behaupten und sub-
stantiieren können und müssen. Sie verlange Schadenersatz für entgan-
genen Gewinn, habe aber nicht einmal behauptet, geschweige denn sub-
stantiiert, dass sie mit patentgemässen Sprühpistolen überhaupt einen 
Gewinn erziele und damit überhaupt einen Schaden in Form entgange-
nen Gewinns habe erleiden können. Ohne Schaden bestehe kein Scha-
denersatzanspruch, auch kein unbezifferter. Weiter habe die Klägerin 
nicht ansatzweise dargetan, auf welchen Märkten sie seit wann mit pa-
tentgemässen Sprühpistolen auf dem Markt sei. Nur in Märkten, in denen 
sie mit patentgemässen Pistolen auf dem Markt sei, könne ihr seit dem 
Markteintritt in diesen Märkten Gewinn entgangen sein, und deshalb be-
stehe auch ein schutzwürdiges Interesse nur an einer Rechnungslegung 
mit Bezug auf diese Märkte ab dem Zeitpunkt des Markteintritts der Klä-
gerin. Weil eine Angabe der Märkte und der relevanten Zeiträume fehle, 
könne auch keine Auskunftserteilung erfolgen. 
Werde die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt, geschehe dies quasi 
auf Vorrat. Sie würde verpflichtet, mit enormem Aufwand Daten zusam-
menzustellen und sensitive Informationen an eine Konkurrentin heraus-
zugeben, ohne dass auch nur ansatzweise dargetan sei, dass die ele-
mentaren Anspruchsvoraussetzungen, zu denen die Klägerin ohne weite-
res hätte plädieren können, gegeben seien. Eine Verurteilung zur Rech-
nungslegung, ohne dass dargetan sei, dass die Klägerin diese Informati-
onen überhaupt zur Bezifferung eines bestehenden Anspruchs benötige, 
sei nicht annehmbar. Die Klägerin habe kein ausgewiesenes Rechts-
schutzinteresse an den verlangten Informationen. Die Begehren auf 
Rechnungslegung und finanzielle Wiedergutmachung seien aus diesem 
Grund unabhängig von der Verletzungsfrage abzuweisen. 


O2013_008 
Seite 40 
5.3 Bei der Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Verurteilung 
zu einer Geldzahlung ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängi-
ge Auskunftserteilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei 
geht, wobei das Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfs-
begehrens beziffert wird. Beim "Hilfsbegehren" handelt es sich um ein 
Begehren, das Gegenstand einer selbständigen Klage sein könnte und 
idealtypisch vor dem Hauptbegehren zu beurteilen ist.3 Die Stufenklage 
besteht somit aus einer Informationsklage (Hilfsanspruch) und einer un-
bezifferten Forderungsklage (Hauptanspruch), die in sukzessiver Klagen-
häufung verbunden sind. Die sukzessive Häufung bedingt, dass die An-
sprüche gestuft behandelt werden, zuerst der Hilfsanspruch, dann der 
Hauptanspruch.4 
Das Gericht hat erheblichen Spielraum, um den Verfahrensablauf bei un-
bezifferten Forderungsklagen sinnvoll zu gestalten. Die Parteien können 
das Gericht dabei mit entsprechenden Verfahrensanträgen unterstützen. 
So kann bspw. das Gericht nach Art. 125 lit. a ZPO bzw. Art. 222 Abs. 3 
ZPO das Verfahren auf einzelne Fragen oder Rechtsbegehren beschrän-
ken. Bei der Stufenklage kann das Gericht das Verfahren bezüglich der 
unbezifferten Forderungsklage sistieren, bis über den Informations- oder 
Rechnungslegungsanspruch entschieden worden ist.5 Das Bundespa-
tentgericht verfährt hingegen, wie den Parteien anlässlich der Instrukti-
onsverhandlung erläutert wurde, so, dass das Gericht in einem ersten 
Schritt Rechtsbeständigkeit und Verletzung, und wenn beides bejaht wird, 
den Rechnungslegungsanspruch behandelt. Dann ergeht entweder ein 
Urteil auf Klageabweisung, wenn Rechtsbeständigkeit und/oder Verlet-
zung verneint wird, oder, wenn beides und der Rechnungslegungsan-
spruch bejaht wird, ein Teilurteil auf 1. Unterlassung und 2. Rechnungs-
legung innert 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils. Nach erfolgter 
Rechnungslegung wird dann die Klägerin zur Substantiierung und Bezif-
ferung ihrer Forderung aufgefordert werden. Und nach Stellungnahme 
der Beklagten dazu wird dann mit dem Endurteil über das Quantitativ ent-
schieden. Diese zwei Etappen ergeben sich aus der Natur der Stufenkla-
ge. 
Die unbezifferte Forderungsklage enthebt die Klägerin grundsätzlich nur 
vermindert ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast. Sie ist in der 
Regel bereits bei Klageanhebung gehalten, die Tatsachen anzugeben, 
 
3 BK ZPO-Markus, N 16 f. zu Art. 85 ZPO 
4 Baumann Wey, a.a.O., N 647 ff. 
5 Bopp/Bessenich, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 
N 16 zu Art. 85 ZPO 


O2013_008 
Seite 41 
welche als Anhaltspunkte für die Entstehung und die Höhe des geltend 
gemachten Schadens in Frage kommen, und dafür Beweise anzubieten. 
Die von der Klägerin vorgebrachten Umstände müssen geeignet sein, 
den Bestand des Schadens zu belegen und seine Grössenordnung zu 
umreissen,6 denn das Prozessrecht kennt keinen Ausforschungsbeweis. 
Auf die diesbezügliche Behauptungslast der Klägerin kann nur – vorläufig 
– verzichtet werden, wenn sie sich – wie hier – auf materiellrechtliche 
Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten stützen kann, d.h. vorliegend 
auf Art. 66 lit. b PatG.7 
5.4 Der Hauptanspruch ist vorliegend der von der Klägerin verlangte 
Schadenersatz oder die Gewinnherausgabe gemäss Rechtsbegehren 
Ziff. 2. 1), wobei dieser mit dem Hilfsanspruch gemäss Rechtsbegehren 
Ziff. 1. 2), d.h. nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung zu begrün-
den und zu beziffern ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). 
Bei der Auskunftspflicht handelt es sich um einen materiell-rechtlichen 
Anspruch,8 der sich unmittelbar aus Art. 66 lit. b PatG ergibt.9 Dies geht 
auch aus der Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes vom 23. No-
vember 2005 hervor: 
"Artikel 66 Buchstabe b E-PatG übernimmt für das Patentrecht den Regelungs-
gehalt von Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c DesG (zivilrechtlicher Schutz) bzw. 
Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c DesG (strafrechtlicher Schutz). Der Auskunfts-
anspruch nach Buchstabe b eröffnet die Möglichkeit, von der beklagten Partei 
auch Angaben über den Adressaten und das Ausmass der Weitergabe wider-
rechtlich hergestellter Gegenstände an gewerbliche Abnehmer zu verlangen. 
Diesem Rechtsanspruch kommt vor allem im Hinblick auf die Verfolgung von 
Fälschungshandlungen eine besondere Bedeutung zu. Die vorgeschlagene For-
mulierung erfasst die gesamte Produktions- und Absatzkette; ihre Anwendung 
erleichtert die Feststellung des Ursprungs von rechtswidrigen Handlungen dieser 
Art. Die Regelung eines entsprechenden Auskunftsanspruchs ist in Artikel 47 des 
TRIPS-Abkommens ausdrücklich vorgesehen".10 
Die entsprechenden Bestimmungen finden sich neben dem Designgesetz 
auch im Markenschutz- (Art. 55 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 61 Abs. 2 MSchG) 
 
6 BGE 122 III 219 E. 3a 
7 BK ZPO-Markus, N 14 zu Art. 85 ZPO 
8 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Hess-Blumer, Kommentar PatGG, S. 567, N 83 
9 Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, 
Diss., Basel/Genf/München 2005, S. 7 f.; BK ZPO-Markus, N 18 zu Art. 85 
ZPO; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., Bern 2010, N 7 zu Art. 66 PatG und N 5 zu 
Art. 76 PatG; vgl. David, Urheberrechtsgesetz, S. 666 f., N 28 f. 
10 BBl 2006 1, S. 119 f. 


O2013_008 
Seite 42 
und im Urheberrechtsgesetz (Art. 62 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 67 Abs. 1 lit. k 
URG). Aber anders als in diesen Gesetzen, wo der zivilrechtliche und der 
strafrechtliche Schutz in separaten Bestimmungen geregelt ist – wobei für 
den zivilrechtlichen Schutz ausdrücklich eine entsprechende Leistungs-
klage vorgesehen ist – gilt Art. 66 lit. c PatG sowohl für den zivilrechtli-
chen als auch für den strafrechtlichen Schutz. Angesichts der nur schwer 
verständlichen Formulierung von Art. 66 lit. b PatG11 muss dieser Be-
stimmung eine Auslegung im Sinne der obigen Erläuterungen in der Bot-
schaft und im Sinne der parallelen Regelungen in den anderen Immateri-
algüterrechtsgesetzen gegeben werden, dahingehend, dass hinsichtlich 
des zivilrechtlichen Schutzes der Beklagte verpflichtet werden kann, Her-
kunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die in 
Verletzung des Klagepatentes widerrechtlich hergestellt oder in Verkehr 
gebracht wurden, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Wei-
tergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. Dieser materiell-rechtliche 
Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung besteht bei Vor-
liegen einer Patentverletzung zunächst unabhängig davon, ob die Patent-
inhaberin die Grundlagen eines Anspruchs auf finanzielle Kompensation 
aufgezeigt hat. 
5.5 Somit ist zunächst im Rahmen eines Teilentscheids über das Unter-
lassungsbegehren sowie die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht zu 
befinden. 
Wie dargelegt ist das Klagepatent rechtsbeständig und eine Patentverlet-
zung seitens der Beklagten ist gegeben. Damit ist das Unterlassungsbe-
gehren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.2 gutzuheissen und die Voraus-
setzung für Auskunft und Rechnungslegung ist gegeben. Bezüglich der 
Forderungsklage hat die Klägerin den Schaden bzw. den Bruttogewinn 
nachzuweisen. Dieser Betrag kann jedoch erst aus Informationen, die der 
Klägerin derzeit nicht bekannt sind, ermittelt werden, weshalb die Kläge-
rin auf die entsprechende Auskunft und Rechnungslegung durch die Be-
klagte angewiesen ist. 
Was den Umfang des Auskunftsanspruchs der Klägerin betrifft, so gilt 
grundsätzlich, dass dieser so weit reicht, als er zur Durchsetzung eines 
möglichen Hauptanspruchs notwendig ist. Der Anspruch auf Auskunft im 
engeren Sinn bezieht sich auf die Offenlegung des Umfangs und der 
 
11 vgl. umfangreiche Erläuterungen in: Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische 
Patentrecht, 2. ergänzte Auflage, Art. 66 Anm 11 ff., wo es unter anderem zu 
Recht heisst: "Vor dieser Vorschrift, die dem aPatG Art. 38 Ziff 5 nachgebildet 
ist, bleibt man einfach perplex". 


O2013_008 
Seite 43 
Dauer der Verletzungshandlungen oder z.B. mittels Vorlage eines Kata-
logs der verkauften Produkte. Der Anspruch auf Rechnungslegung be-
zweckt eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Produkte, deren Abnehmer 
(mit Namens- und Adressangabe), der Lieferzeiten und -preise, der Ein-
kaufspreise und der Gestehungskosten etc.12 
Demnach ist das Rechtsbegehren Ziff. 1.2 gutzuheissen und die Beklagte 
ist zu verpflichten, über die von ihr getätigten Verkäufe und den von ihr 
erzielten Gewinn aus den von ihr hergestellten oder vertriebenen Hand-
spritzpistolen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1 nach anerkannten 
Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen, wobei der Ge-
winn separat nach Geschäftsjahr ab dem 9. Juli 2003 (Datum der Ertei-
lung des Klagepatents, act. 1_6) auszuweisen ist. 
5.6 Wie bereits erwähnt (s. oben Ziff. 5.2), moniert die Beklagte, dass die 
Klägerin keinerlei Ausführungen zur Forderungsklage gemacht habe. Die 
Klägerin hätte die elementaren Voraussetzungen zum Schadenersatzan-
spruch behaupten und substantiieren können und müssen. Die Klägerin 
habe kein ausgewiesenes Rechtsschutzinteresse an den verlangten In-
formationen. 
Betreffend den Informationsanspruch wurde bereits ausgeführt, dass die-
ser aufgrund der Patentverletzung seitens der Beklagten gegeben ist. 
Wie ebenfalls bereits erwähnt (s. oben Ziff. 5.3), kann auf die entspre-
chende Behauptungslast der Klägerin vorläufig verzichtet werden, wenn 
sie sich im Rahmen der Stufenklage auf materiell-rechtliche Auskunfts- 
und Rechnungslegungspflichten stützen kann. 
Im Zusammenhang mit der Substantiierung der Forderungsklage hat die 
Klägerin einen entsprechenden Verfahrensantrag gestellt und in ihrer 
Klagebegründung darauf hingewiesen, dass sie davon ausgehe, dass 
das Bundespatentgericht sie mittels abweisendem prozessleitendem Ent-
scheid (Abweisung des Verfahrensantrags) darauf hinweise oder sie an-
lässlich der lnstruktionsverhandlung aufgefordert werde, bereits in ihrer 
Replik ausführlich zu den Wiedergutmachungsansprüchen Stellung zu 
nehmen, falls wider Erwarten bereits im Zuge des Schriftenwechsels in 
der ersten Stufe der Stufenklage Ausführungen zu den tatsächlichen und 
rechtlichen Anspruchsgrundlagen und -voraussetzungen bezüglich Scha-
denersatz oder Gewinnherausgabe erwarten würde (s. oben Ziff. 5.1). An-
lässlich der Instruktionsverhandlung vom 5. Dezember 2013 wurde die 
 
12 Jenny, Die Eingriffskondiktionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, 
S. 161 f.; Heinrich, a.a.O., N 18 zu Art. 66 PatG 


O2013_008 
Seite 44 
Klägerin im Zusammenhang mit ihrem Verfahrensantrag darauf hingewie-
sen, dass das Gericht in einem ersten Schritt Rechtsbeständigkeit und 
Verletzung prüfen werde und wenn beides bejaht werde, den Rechnungs-
legungsanspruch behandeln. Wenn dies auch bejaht werde, werde die 
Klägerin nach erfolgter Rechnungslegung zur Substantiierung und Bezif-
ferung ihrer Forderung aufgefordert werden. Damit hat das Gericht auf 
die entsprechende Behauptungslast der Klägerin vorläufig verzichtet. 
5.7 Mangels eines entsprechenden Antrags (vgl. Art. 236 Abs. 3 ZPO) ist 
die Verpflichtungen auf Unterlassung sowie auf Auskunft und Rechnungs-
legung nicht mit einer Vollstreckungsmassnahme (Art. 343 ZPO) zu ver-
binden.13 
6. Kosten- und Entschädigungsfolgen 
Das vorliegende Teilurteil stellt bezüglich Verletzung und Auskunft einen 
Endentscheid dar. Entsprechend ist über die diesbezüglichen Prozess-
kosten jetzt zu entscheiden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). 
Die Prozesskosten sind der Beklagten als unterliegende Partei aufzuerle-
gen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert beläuft sich auf insgesamt CHF 
2,6 Mio.. Der Entscheid betreffend Rechtsbeständigkeit und Verletzung 
war mit erheblichem Aufwand verbunden. Die auf dieses Teilurteil entfal-
lende Gerichtsgebühr ist entsprechend auf CHF 70'000.– festzusetzen 
(Art. 31 und 33 PatGG in Verbindung mit Art. 1 KR-PatGer). Die Gerichts-
gebühr ist mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu verrechnen 
und der Klägerin von der Beklagten zurückzuerstatten (Art. 111 Abs. 1 
und Abs. 2 ZPO). Die an die Klägerin zu entrichtende Entschädigung für 
die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist tarifgemäss auf 
CHF 80'000.– festzusetzen (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff. KR-
PatGer). Als Patentanwaltskosten macht die Klägerin CHF 114'185.64 
geltend, was die Beklagte zu kommentieren verzichtet hat (Protokoll, act. 
91 S. 11). Nachdem der Betrag insbesondere angesichts des Streitwerts 
angemessen erscheint, ist er zuzusprechen (Art. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 KR-
PatGer). Damit ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Partei-
entschädigung von CHF 194'185.64 zu bezahlen. 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
 
13 Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., N 26 zu 
Art. 236 ZPO; BK ZPO-Killias, N 41 zu Art. 236 ZPO 


O2013_008 
Seite 45 
1. 
Der Beklagten wird verboten, die nachfolgend definierten Sprühpisto-
len herzustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu expor-
tieren, zu importieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen, näm-
lich 
 
die über ein Pistolenkabel, einen Pulverschlauch und einen Spülluft-
schlauch an ein Steuergerät anschliessbar sind, 
 
einem damit fest verbundenen, schräg nach unten abgehenden Pis-
tolengriff 
 
einer unmittelbar in Strömungsrichtung vor der Düse angeordneten 
Elektrode, durch welche Düse elektrostatisch aufgeladenes Pulver 
nach vorne aus der Pistole austritt, 
 
der einen Sprüh- oder Reinigungsvorgang über einen berührungslo-
sen, manuell betätigbaren, über das Pistolenkabel mit dem Steuerge-
rät zusammenwirkenden Schalter auslöst, 
 
alternativ durch vorgängiges Drücken einer zusätzlichen, am hinteren 
Ende des Schafts angeordneten Taste, die über das Pistolenkabel 
mit dem Steuergerät zusammenwirkt, eine Spülluftfunktion initiiert, 
 
um damit im Rahmen eines Reinigungsvorgangs restliches Beschich-
tungsmaterial aus dem Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse 
zu entfernen. 
Insbesondere wird der Beklagten verboten, Handspritzpistolen ge-
mäss folgender Produktabbildung sowie der drei Funktions-
Abbildungen herzustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, 
zu exportieren, zu importieren oder anderweitig in Verkehr zu brin-
gen: 
 
 


O2013_008 
Seite 46 
Produktabbildung: 
 
 
Erste Funktionsabbildung: 
 
 
 


O2013_008 
Seite 47 
Zweite Funktionsabbildung: 
 
Dritte Funktionsabbildung: 
 
2. 
Die Beklagte wird verpflichtet, innert 60 Tagen nach Rechtskraft die-
ses Teilurteils über die von ihr getätigten Verkäufe und den von ihr 
erzielten Gewinn aus den von ihr hergestellten oder vertriebenen 
Handspritzpistolen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach anerkannten 
Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen, wobei der 
Gewinn separat nach Geschäftsjahr ab dem 9. Juli 2003 auszuwei-
sen ist. 
Namentlich wird die Beklagte verpflichtet, anhand ihrer Finanz- und 
Betriebsbuchhaltung, vollständig Auskunft zu geben und Rechnung 
zu legen über ihre Einstandspreise, die einzelnen Verwaltungs-, Ver-
triebs- und Gemeinkosten, den erzielten Verkaufserlös und den dar-
aus von ihr errechneten Gewinn, alles unter Einreichung der entspre-
chenden Buchhaltungsunterlagen. 
3. 
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 70'000.– 


O2013_008 
Seite 48 
4. 
Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt. Sie werden mit 
dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss verrechnet. Die Ge-
richtskosten von CHF 70'000.– sind der Klägerin von der Beklagten 
zu erstatten. 
5. 
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 
von CHF 194'185.64 zu bezahlen. 
6. 
Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen 
Empfangsbestätigung. 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
St. Gallen, 25. August 2015 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erste Gerichtsschreiberin 
 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
Versand: 25.08.2015