bpatger · O2019_003 · 2020-08-19 · de
Nichtigkeitsklage gutgeheissen (unzulässige Änderung); Anspruchsauslegung und Ausführungsbeispiele
Fachmann, Feststellungsinteresse, Lugano Übereinkommen, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche Auslegung, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2019_003
U r t e i l v o m 1 9 . A u g u s t 2 0 2 0
Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. phil. nat., Dipl. Phys. Philipp Rüfenacht (Referent),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
HOYA Surgical Optics GmbH,
De-Saint-Exupéry-Str. 10, DE-60549 Frankfurt am Main, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher und 
Rechtsanwältin MLaw Livia Andermatt, Meyerlustenberger 
Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, P.O. Box 1765, 8031 Zü-
rich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Claudia Bibus und 
Joel Hochreutener, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 
8044 Zürich, sowie Patentanwälte der Kanzlei Eisenführ Spei-
ser, Johannes-Brahms-Platz 1, DE-20355 Hamburg
Klägerin
gegen
Alcon AG, Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und 
Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & Staehelin, Brand-
schenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentanwaltlich beraten 
durch Christoph Müller und Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger 
Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,
Beklagte
Gegenstand
Patentnichtigkeit;
Lumenspitze


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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
Prozessgeschichte
1.
Am 11. Januar 2019 reichte die Klägerin die vorliegende Patentnichtigkeits-
klage mit folgenden Rechtsbegehren ein:
«1. The Swiss and Liechtenstein part of EP 2 002 801 (B1) shall be declared 
invalid.
2. All costs and fees, including the expenses for the assisting patent attorneys
necessarily engaged (plus VAT), to be borne by Defendant.»
2.
Am 8. Mai 2019 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem Haupt-
antrag, die Klage sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der 
Klägerin abzuweisen. Zudem stellte sie die zwei folgenden Eventualan-
träge:
«1. Note shall be taken of the following limitation of claim 1 of EP 2 002 803 and 
the Complaint shall be otherwise dismissed:
An intraocular lens injector cartridge (10) for wound-assisted IOL insertion, 
comprising:
a body (12) having an internal lumen (15);
a tubular nozzle (14) having an outer wall (36) and an opening (18),
the nozzle projecting distally from the body,
the opening being fluidly connected to the internal lumen of the body;
and wherein
the nozzle opening is defined by an extended canopy (20, 20', 20")
projecting distally from a plane of the opening (18, 18', 18")
at least partially encircling the opening;
at least one peripheral protrusion (22) extending laterally from the other wall 
of the nozzle proximally from the opening;
the at least one peripheral protrusion (22) is spaced proximally from the plane 
of the opening so as to provide an insertion depth limitation and prevent full 
insertion of the cartridge tip, in use.


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2.
Subsidiarily, note shall be taken of the following limitation of claim 1 of 
EP 2 002 803 and the Complaint shall be otherwise dismissed:
An intraocular lens injector cartridge (10) for wound-assisted IOL insertion, 
comprising:
a body (12) having an internal lumen (15);
a tubular nozzle (14) having an outer wall (36) and an opening (18),
the nozzle projecting distally from the body,
the opening being fluidly connected to the internal lumen of the body;
and wherein
the nozzle opening is defined by an extended canopy (20, 20', 20")
projecting distally from a plane of the opening (18, 18', 18')
at least partially encircling the opening, wherein the canopy opens and 
supports the wound while guiding and controlling the folded lens as it 
passes through the wound;
at least one peripheral protrusion (22) extending laterally from the other wall 
of the nozzle proximally from the opening;
the at least one peripheral protrusion (22) is spaced proximally from the plane 
of the opening so as to provide an insertion depth limitation and prevent full 
insertion of the cartridge tip, in use.»
Gleichzeitig teilte die Beklagte einen Parteiwechsel im Sinne von Art. 83 
Abs. 1 ZPO mit, wovon Vormerk genommen wurde. Das Rubrum wurde 
entsprechend angepasst.
3.
Am 9. September 2019 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine Eini-
gung konnte dabei nicht erzielt werden.
4.
Am 22. Oktober 2019 erstattete die Klägerin die Replik und hielt an ihren 
Rechtsbegehren fest.
5.
Am 5. Dezember 2019 reichte die Beklagte die Duplik ein. Sie hielt an ihren 
Haupt- und Eventualanträgen der Klageantwort fest und stellte zusätzlich 
den folgenden dritten Eventualantrag:
«3. Sub-subsidiarily, note shall be taken of the following limitation of claim 1 of 
EP 2 002 803 and the Complaint shall be otherwise dismissed:


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An intraocular lens injector cartridge (10) for wound-assisted IOL insertion, 
comprising:
a body (12) having an internal lumen (15),·
a tubular nozzle (14) having an outer wall (36) and an opening (18),
the nozzle projecting distally from the body ,
the opening being fluidly connected to the internal lumen of the body;
and wherein
the nozzle opening is defined by an extended canopy (20, 20', 20'') 
projecting distally from a plane of the opening (18, 18', 18')
at least partially encircling the opening, wherein the canopy (20) entirely 
surrounds the opening (18), and wherein the canopy opens and supports 
the wound while guiding and controlling the folded lens as it passes 
through the wound;
at least one peripheral protrusion (22) extending laterally from the other wall 
of the nozzle proximally from the opening;
the at least one peripheral protrusion (22) is spaced proximally from the plane 
of the opening so as to provide an insertion depth limitation and prevent full 
insertion of the cartridge tip, in use.»
6.
Am 21. Januar 2020 reichte die Klägerin eine Stellungnahme zur Duplik ein
und hielt an ihren Rechtsbegehren fest.
7.
Am 31. Januar 2020 teilte die Beklagte mit, sie werde zur Eingabe der Klä-
gerin nicht schriftlich, sondern allenfalls anlässlich der Hauptverhandlung 
mündlich Stellung nehmen.
8.
In der Folge wurden die Parteien auf den 6. Juli 2020 zur Hauptverhand-
lung vorgeladen.
9.
Am 9. April 2020 erstattete Richter Philipp Rüfenacht sein Fachrichtervo-
tum.


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10.
Mit Schreiben vom 2. Juni 2020 verzichtete die Klägerin auf eine Stellung-
nahme zum Fachrichtervotum. Gleichen Datums erfolgte die Stellung-
nahme der Beklagten zum Fachrichtervotum.
11.
Am 6. Juli 2020 fand die Hauptverhandlung statt.
Prozessuales
12.
Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutsch-
land, die Beklagte ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Fri-
bourg, Schweiz. Die Klage betrifft die Feststellung der Nichtigkeit des 
Schweizer und des Liechtensteiner Teils des europäischen Patents 
EP 2 002 801 B1 (nachfolgend Streitpatent). Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG 
i.V.m. Art. 22 Abs. 4 LugÜ und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG sowie Art. 1 und 
4 Abs. 1 des Vertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente 
(Patentschutzvertrag, SR 0.232.149.514) ist die Zuständigkeit des Bundes-
patentgerichts gegeben.
13.
Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG und Art. 5 Patentschutzvertrag ist schweize-
risches Recht anwendbar.
14.
Die Nichtigkeitsklage steht jedermann zu, der ein Interesse nachweist
(Art. 28 PatG). Anders als in anderen Ländern, wie z.B. Deutschland, ist 
die Nichtigkeitsklage in der Schweiz demnach keine Popularklage. Da es 
auch im Interesse der Allgemeinheit liegt, zu Unrecht patentierten Erfindun-
gen den Schutz zu entziehen, stellt die Praxis jedoch geringe Anforderun-
gen an das Feststellungsinteresse.1 Es genügt, wenn die Parteien in einem 
Wettbewerbsverhältnis stehen und der Schutzbereich des Patents sich auf 
das Tätigkeitsgebiet der Klägerin erstreckt, ohne dass nachgewiesen wer-
den müsste, dass ein von der Klägerin vertriebenes oder hergestelltes Er-
zeugnis oder ein von ihr praktiziertes Verfahren tatsächlich in den Schutz-
bereich der erteilten Ansprüche fällt.2
 
1 BGE 116 II 196 E. 2 – «Doxycyclin III».
2 BPatGer, Urteil O2012_030 vom 7. September 2013, E. 16.3 f.


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15.
Die Beklagte bestreit das Feststellungsinteresse der Klägerin. Die Klägerin 
habe nicht dargelegt, welche Aktivitäten sie in der Schweiz unternehme, 
die durch das Streitpatent beeinträchtigt würden. Die klägerischen Pro-
dukte würden in der Schweiz offenbar durch die Mediconsult AG vertrieben, 
deren Verhältnis zur Klägerin offen sei. Auch sei unklar, ob die Klägerin die
durch die Mediconsult AG vertriebenen Produkte selber herstelle. Die Ein-
leitung eines auf den deutschen Teil von EP 2 002 803 gestützten Verfü-
gungsverfahrens in Deutschland begründe kein Feststellungsinteresse in 
der Schweiz. 
Die Klägerin hält dem entgegen, sie sei verantwortlich für den Vertrieb von 
preloaded IOL [Intraokularlinsen] Kartuschen in Europa und beliefere unter 
anderem den Schweizer Distributor Mediconsult AG mit ihren Produkten. 
Die Verletzungsklage in Deutschland zeige, dass die Beklagte bereit sei, 
das Streitpatent gegen Konkurrenten durchzusetzen.
Vorliegend ist die Gruppe der Klägerin im Bereich der Entwicklung von op-
tischen Produkten tätig, dabei insbesondere seit 30 Jahren mit Fokus auf 
Intraokularlinsen. Die Klägerin selber ist für die Distribution der Produkte 
der Gruppe in Europa zuständig. Die Beklagte ist ebenfalls eine im oph-
thalmologischen Bereich tätige Gesellschaft, die unter anderem Intraoku-
larlinseneinführungsvorrichtungen vertreibt. 
Die Parteien sind damit in der gleichen Branche tätig und stehen in einem 
weltweiten Wettbewerbsverhältnis in Bezug auf Intraokularlinsen und ent-
sprechende Medizinalprodukte. Der Schutzbereich des Streitpatents er-
streckt sich auf den Tätigkeitsbereich der Klägerin und deren Gruppe. 
Hinzu kommt, dass die Beklagte beim Landgericht Hamburg vorsorgliche 
Massnahmen und am Landgericht Düsseldorf ein ordentliches Verfahren 
wegen Verletzung des deutschen Teils des Streitpatents gegen die Kläge-
rin beantragt hatte. Dies zeigt, dass die Beklagte ihr europäisches Patent 
insbesondere gegen die Klägerin durchsetzen möchte. 
Damit ist ein klägerisches Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit des 
Anteils Schweiz/Liechtenstein des Streitpatents gegeben, eine detaillier-
tere Darlegung der Aktivitäten der Klägerin spezifisch in der Schweiz ist 
dazu nicht erforderlich. 


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16.
Anlässlich der Hauptverhandlung machte die Beklagte geltend, die Kläge-
rin habe auf eine Stellungnahme zum Fachrichtervotum verzichtet, wes-
halb es nicht angehe, dass sie an der Hauptverhandlung trotzdem münd-
lich dazu Stellung nehme.
Die Parteivorträge anlässlich der Hauptverhandlung unterstehen nur den 
Zulässigkeitsschranken von Art. 229 und Art. 230 ZPO, rechtliche Erörte-
rungen fallen nicht unter die sachliche Reichweite der Novenregelung.3
Der Verzicht der Klägerin auf eine schriftliche Stellungnahme zum Fach-
richtervotum schliesst rechtliche Erläuterungen zum Fachrichtervotum an-
lässlich der Hauptverhandlung nicht aus. Sonst hätte auch die Beklagte
anlässlich der Hauptverhandlung keine weiteren Erläuterungen zum Fach-
richtervotum mehr vortragen dürfen, da sie bereits schriftlich zum Fachrich-
tervotum Stellung bezogen hatte. Aber im Sinn der Beklagten ist festzuhal-
ten, dass die Parteien zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert 
wurden und daher eine solche vor der Hauptverhandlung erwünscht war, 
damit allen Beteiligten genügend Zeit verblieb, sich damit auseinanderzu-
setzen. Auf eine schriftliche Stellungnahme vorbehaltlos zu verzichten, um 
dann anlässlich der Hauptverhandlung eine Stunde lang mündlich Stellung 
zu nehmen, läuft diesem Gedanken, der auch der Waffengleichheit Rech-
nung trägt, entgegen.
Streitpatent
17.
Die Klägerin beantragt die Nichtigerklärung des Anteils Schweiz/Liechten-
stein des Patents EP 2 002 803 B1. Die Beklagte ist eingetragene Inhabe-
rin des Streitpatents, das am 29. Februar 2008 angemeldet und dessen 
Erteilung am 22. Dezember 2010 veröffentlicht wurde. Das Streitpatent be-
ansprucht die Priorität der US 11/761,457 vom 12. Juni 2007.
18.
Das Streitpatent betrifft Kartuschen, um Intraokularlinsen (IOL) in das Auge 
einzuführen (Abs. [0001]). Es geht von der wundunterstützten Einführme-
thode aus, bei der die Spitze der Kartusche nicht vollständig in die Wunde 
eingeführt wird, sondern die Wunde selbst teilweise einen Tunnel für das 
Einführen in die vordere Kammer bildet (Abs. [0005]). Bei herkömmlichen 
 
3 BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 228 N 23 und Art. 229 N 21.


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Verfahren sei der Erfolg stark vom Grad der Fähigkeiten und der Geschick-
lichkeit des Chirurgen abhängig gewesen. Die EP 1 857 076 (Canon Staar 
Co.) habe eine IOL-Einführvorrichtung vorgeschlagen, die eine flache oder 
abgeschrägte Düsenöffnung umfasse sowie einen proximal der Öffnung 
angeordneten peripheren Vorsprung zum Verhindern eines Ausflusses aus 
der Wunde nach dem vollständigen Einführen der Düse (Abs. [0006]). 
Ebenfalls aus dem Stand der Technik, aus der US 2006/167466 (Dusek) 
und der US 2006/200167 (Peterson), seien IOL-Einführvorrichtungen mit 
einer abgeschrägten Düsenöffnung zur vollständigen Einführung in einen 
Einschnitt bekannt (Abs. [0007]). Gemäss der Beschreibungseinleitung 
des Streitpatents bestand aber weiterhin das Bedürfnis für eine IOL-Ein-
führkartusche mit Eigenschaften, die für die wundunterstützte Einführung 
spezifisch hilfreich seien (Abs. [0008]).
Dazu wird vorgeschlagen, die Kartusche mit einem erweiterten Dach («ex-
tended canopy») zu versehen, das am distalen Ende der Kartusche ange-
ordnet ist und die Wunde öffnet und stützt, während es die gefaltete Linse 
beim Passieren der Wunde führt und steuert. Zudem weist die Kartusche
einen peripheren Vorsprung auf («peripheral protrusion»), der die Einführ-
tiefe begrenzt und das vollständige Einführen der Spitze verhindert. Der 
Vorsprung stützt zudem den Einschnitt, um das Risiko des Auftretens von 
Schäden an der Wunde durch Risse zu reduzieren (Abs. [0010]).
19.
Der einzige unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents lautet:
1.1 
An intraocular lens injector cartridge (10), comprising:
1.2 
a body (12) having an internal lumen (15);
1.3 
a tubular nozzle (14) having an outer wall (36) and an opening (18),
1.3.1 the nozzle projecting distally from the body,
1.3.2 the opening being fluidly connected to the internal lumen of the
body;
1.3.3 and wherein
a) the nozzle opening is defined by an extended canopy (20, 20’, 
20’’)
b) projecting distally from a plane of the opening (18, 18’, 18’’)
c) at least partially encircling the opening;


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1.4 
at least one peripheral protrusion (22) extending laterally from the 
outer wall of the nozzle proximally from the opening;
1.4.1 the at least one peripheral protrusion (22) is spaced proximally from 
the plane of the opening so as to provide an insertion depth limita-
tion and prevent full insertion of the cartridge tip, in use.
Die Merkmalsgliederung entspricht derjenigen der Klägerin gemäss Klage-
schrift. Die Beklagte hat sich dieser Merkmalsgliederung in der Klageant-
wort angeschlossen.
Massgeblicher Fachmann
20.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem
liegt.4
Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets
noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung
verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet
sein».5 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati-
ven oder intuitiven Denkens.6
Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive
Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten gebildet werden.7
 
4 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
5 BGE 120 II 71 E. 2.
6 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.
7 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 
1. Juni 2017, E. 4.4.


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21.
Gemäss den Ausführungen der Beklagten in der Klageantwort bildet ein
Team umfassend einen Medizintechniker, typischerweise einen Ingenieur 
mit Hochschulabschluss mit Erfahrung in der Entwicklung augenheilkund-
licher Instrumente, und einen Mediziner, insbesondere mit Kenntnissen in 
der Augenchirurgie, der mit der Implantierung von intraokularen Linsen ver-
traut ist, den Fachmann. Die Klägerin schliesst sich in der Replik dieser 
Definition an. 
Im Folgenden wird somit davon ausgegangen, dass der Fachmann durch 
ein Team gebildet wird, das einen Medizintechniker umfasst, typischer-
weise einen Ingenieur mit Hochschulabschluss mit Erfahrung in der Ent-
wicklung augenheilkundlicher Instrumente, und einen Mediziner, insbeson-
dere mit Kenntnissen in der Augenchirurgie, der mit der Implantierung von 
intraokularen Linsen vertraut ist.
Auslegung der Patentansprüche
22.
Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im 
Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 
PatG/Art. 69 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liqui-
der Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.8 Definiert die Patent-
schrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im 
betreffenden technischen Gebiet auszugehen.
Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver-
standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.9 Der An-
spruch soll im Zweifelsfall so gelesen werden, dass die im Patent genann-
ten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden;10 andererseits 
ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschrän-
ken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst. Wenn in der Rechtspre-
chung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen ge-
sprochen wird,11 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der 
Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der 
 
8 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».
9 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer 
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
10 Präzisierung der Rechtsprechung gemäss BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. 
August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil O2017_002 
vom 8. Mai 2020, E. 46 i.f. – «Freiformschneidverfahren».
11 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole».


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Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber 
auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungs-
gemässe Wirkung nicht erzielen.12
Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren sind für die Aus-
legung der Patentansprüche nicht massgebend. Verzichte und Beschrän-
kungen, die der Anmelder im Erteilungsverfahren vorgenommen hat, sind 
nur insoweit zu berücksichtigen, als sie in den Patentansprüchen sowie 
allenfalls in der Beschreibung zum Ausdruck kommen.13 Einzig wenn auf-
grund eines im Erteilungsverfahren eingeschränkten Anspruchs Schutz ge-
gen eine Verletzung durch Nachahmung (äquivalente Verletzung) verlangt 
wird, kann ausnahmsweise die Erteilungsgeschichte diesem Schutz entge-
genstehen, wenn aus der Einschränkung ein Verzicht auf die äquivalente 
Ausführungsform abgeleitet werden kann.14
23.
Das Streitpatent offenbart mehrere konkrete Ausführungsformen. Gemäss 
Beschreibung zeigen die Figuren 2 und 3 eine erste Ausführungsform 
(«first embodiment») einer distalen Spitze der Kartusche, die Figur 4 zeigt 
eine zweite Ausführungsform («second embodiment») und die Figur 5 eine 
dritte Ausführungsform («third embodiment») (Abs. [0015]). Diese Zuord-
nung wird durch die gewählten Bezugszeichen (z. B. 20 in den Figuren 2, 
3; 20’ in der Figur 4; 20’’ in der Figur 5) bestätigt.
Bei einem Vergleich der Figur 2 mit der Figur 3 ergeben sich Widersprüche. 
So scheint der seitliche («peripheral») Vorsprung (22) gemäss der Figur 2 
deutlich vom distalen Ende der Spitze beabstandet zu sein und zwar ent-
lang des gesamten Umfangs. Bei der Figur 3 scheint dies dagegen betref-
fend des «oberen» Teils des seitlichen Vorsprungs nicht der Fall zu sein, 
dort liegt der Vorsprung weiter vorne als das untere Ende der schrägen 
Öffnung. Figur 6 scheint in Bezug auf die Kartuschenspitze der Figur 3 zu 
entsprechen.
 
12
BPatGer, 
Urteil 
O2016_009
vom 
18. Dezember 
2018, 
E. 25 
–
«Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 –
«Werkzeugeinrichtung».
13 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».
14 BGE 143 III 666 E. 5.5.3 f.


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Abbildungen 1a und b: Fig. 2 (links) und Fig. 3 (rechts) aus dem Streitpatent
Der Fachmann geht davon aus, dass eine Seitenansicht wie in der Figur 3 
(bzw. Figur 6) zur genauen Darstellung der Geometrie eines Gegenstan-
des geeignet ist; dagegen handelt es sich beim perspektivischen 
Schrägbild gemäss Figur 2 um eine zeichnerische Darstellung, die norma-
lerweise qualitativer Art ist. Weil der Fachmann der Beschreibung ent-
nimmt, dass die Figuren 2 und 3 dieselbe Ausführungsform zeigen, geht er 
deshalb davon aus, dass Geometrie und Anordnung des seitlichen Vor-
sprungs im Detail so sind wie den Figuren 3 und 6 entnehmbar, d. h. die 
distale Seite des seitlichen Vorsprungs verläuft schräg, in einem Winkel zu 
einer Ebene senkrecht zur Längsausdehnung der Spitze. Die distale Seite 
des Vorsprungs schneidet zudem eine solche senkrechte Ebene, die am 
hinteren Ende des zulaufenden Teils positioniert ist.
Unstrittig ist, dass bei den Ausführungsformen gemäss den Figuren 4 und 
5 des Streitpatents der seitliche Vorsprung (22) direkt hinter der Düsenöff-
nung und bündig mit dieser liegt, d.h. nicht beabstandet von dieser ist.
Abbildungen 2a und b: Fig. 4 und 5 aus dem Streitpatent


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24.
Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung der 
folgenden Merkmale/Begriffe:
1.3.3 (a)
the nozzle opening is defined by an extended canopy;
1.3.3 (b)
projecting distally from a plane of the opening;
1.4.1
the at least one peripheral protrusion is spaced proximally from 
the plane of the opening so as to provide an insertion depth 
limitation and prevent full insertion of the cartridge tip, in use.
Auslegung des Begriffs «extended canopy»
25.
Zum Merkmal 1.3.3 (a) ist die Beklagte der Ansicht, der Begriff «extended»
bedeute, dass das Dach («canopy») ausreichend ausgedehnt sein müsse, 
so dass es in die Wunde in einem solchen Umfang eingeführt werden 
könne, dass es die Wunde öffne und stütze und die gefaltete Linse wäh-
rend ihrer Passage durch die Wunde führe und steuere. Für eine gegebene 
Position des mindestens einen seitlichen Vorsprungs müsse eine entspre-
chend ausreichende Ausdehnung des Dachs gegeben sein, damit es seine 
Funktion bei der wundunterstützten Einführung wahrnehmen könne, was 
verlange, dass das Dach bis ans Wundkanalende oder annähernd bis ans 
Wundkanalende reiche. Die Ausdehnung des Dachs könne deshalb nicht 
absolut bestimmt werden, sondern hänge von der Positionierung der Vor-
sprünge am Injektor ab. Die patentgemässen Funktionen der Öffnung und 
Stützung der Wunde einerseits und der Begrenzung der Einführtiefe ande-
rerseits würden durch das Zusammenwirken des erweiterten Dachs und 
der seitlichen Vorsprünge erreicht. Das Patent setze diese beiden Merk-
male unter Bezugnahme auf eine Öffnungsebene («plane of the opening») 
zueinander in Beziehung. Würde jedes beliebige Dach unter den Begriff 
«extended canopy» fallen, dann habe der Begriff «extended» keine Bedeu-
tung, und es sei davon auszugehen, dass den Begriffen in einem Patentan-
spruch eine Bedeutung zukomme.
Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, selbst wenn man davon aus-
gehe, dass sich ein ausgedehntes Dach («extended canopy») von einem 
«üblichen Dach» unterscheide, könne man ausgehend von den Funktio-
nen, die das spezifisch gestaltete Dach wahrnehmen solle, nicht ableiten, 
wie sich das ausgedehnte Dach vom üblichen Dach strukturell unter-


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scheide. Dies lasse sich auch nicht aus den dargestellten Ausführungsbei-
spielen ableiten, weil die Öffnungsebene nicht definiert sei. Bei einem aus-
gedehnten Dach («extended canopy») handle es sich deshalb einfach um 
ein Dach, und das Wort «extended» impliziere keine – unspezifizierten –
zusätzlichen strukturellen oder funktionalen Merkmale über die Angabe 
hinaus, wonach sich das Dach von der Öffnungsebene erstrecke.
26.
Der Fachmann geht davon aus, dass eine gewisse Stützung der Wunde 
und eine gewisse Führung der Linse durch ein Dach bereits dann stattfin-
den, wenn sich das Dach bei der Anwendung nur geringfügig in die Wunde 
erstreckt. Auch wenn Geometrie und Positionierung der Vorsprünge be-
kannt sind, ist deshalb nicht ersichtlich, welche Mindestlänge für eine «ex-
tended canopy» gefordert wäre und wie genau diese mit weiteren Eigen-
schaften wie z. B. der Geometrie des Daches und der Öffnung oder der 
Anordnung des Vorsprungs zusammenhängen würde. Somit hat der Zu-
satz «extended» keine erkennbare einschränkende Wirkung – jedes 
«Dach», das die weiteren Merkmale des Anspruchs erfüllt, ist vom Begriff 
«extended canopy» umfasst, so lange das Dach geeignet ist, in die Wunde 
eingeführt zu werden und diese in einem gewissen Umfang zu stützen.
Auslegung des Begriffs «plane of the opening»
27.
Zum Merkmal 1.3.3 (b) führt die Klägerin aus, der Begriff «plane of the o-
pening» (Öffnungsebene) komme in der Beschreibung nicht vor. Er sei 
auch nicht mit einem Bezugszeichen versehen oder sonst in den Figuren 
ausgezeichnet. Zudem gebe es keine eindeutige konsistente Position der 
Öffnungsebene, die dazu führe, dass alle Ausführungsformen von den er-
teilten Ansprüchen erfasst würden. Die übliche Bedeutung des Begriffs 
«plane of the opening» nach Verständnis des Fachmanns sei eine Ebene, 
in der der überwiegende Teil der (Düsen-)Öffnung liege, in der nachfolgen-
den Abbildung 3 grün eingezeichnet. Entsprechend falle die Öffnungs-
ebene bei der ersten Ausführungsform gemäss den Figuren 2 und 3 mit 
der Frontfläche des Dachs zusammen. Das führe dazu, dass die erste Aus-
führungsform nicht vom erteilten Anspruch 1 erfasst sei, weil sich das Dach 
nicht distal von der Öffnungsebene erstrecke.


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Abbildung 3: Fig. 3 des Streitpatents mit farbig eingezeichneten verschiedenen denkbaren 
«planes of the opening» (aus Replik, RZ 118)
Die Beklagte ist der Ansicht, für den Fachmann sei klar, dass sich die Öff-
nungsebene dort befinde, wo die Düse ende und das Dach beginne, d. h. 
der Begriff entspreche dem Begriff «Düsenöffnung». Das Dach bilde nicht 
Teil der Öffnung, sondern sei an der Öffnung angeordnet und erstrecke sich 
distal ausgehend von der Öffnung.
Die Beklagte führt in der Duplik aus, eine Öffnungsebene sei ein geometri-
sches Konzept und keine physische Komponente des Injektors gemäss 
Anspruch 1 des Streitpatents. Es handle sich um eine virtuelle Trennebene, 
um das erweiterte Dach begrifflich vom Rest des Injektors abzugrenzen. 
Es sei unbedeutend, wo genau diese Öffnungsebene verortet werde, weil 
es der Abstand der Spitze des erweiterten Dachs vom seitlichen Vorsprung 
sei, der für die Funktion des patentgemässen Injektors wesentlich sei. Der 
einzige Zweck des Verweises auf eine «Öffnungsebene» sei es, klarzustel-
len, dass der Injektor nicht bei der Öffnung ende, sondern dass ein erwei-
tertes Dach vorhanden sei, das sich von einer solchen Öffnung erstrecke. 
Dies ergebe sich bereits aus dem Anspruchswortlaut, der von «a plane of
the opening» spreche, und nicht «the plane of the opening».
28.
Der Fachmann wird gestützt auf das Streitpatent nicht davon ausgehen, 
dass es sich bei der Öffnungsebene um eine beliebige virtuelle Ebene han-
delt, die sich je nach Ausführungsform an einer unterschiedlich definierten 
Stelle befindet. Im Anspruch hat die Öffnungsebene einen Bezug zu einem 
physischen Merkmal des Injektors, nämlich zur Öffnung der Düse; die Öff-
nungsebene ist nicht als losgelöstes, «virtuelles» Merkmal eingeführt. Zu-
dem wäre bei einer quasi-beliebigen virtuellen Ebene das nachstehend dis-
kutierte Erfordernis eines Abstands zwischen der Ebene und dem seitli-


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chen Vorsprung bedeutungslos. Der Fachmann wird somit die Öffnungs-
ebene an einer ausgehend von der Geometrie und Position der Öffnung 
bestimmten funktional passenden Stelle im Injektor verorten.
Zwar ist es richtig, dass der Anspruch 1 des Streitpatents bei der ersten 
Nennung der Öffnungsebene von «der Öffnungsebene» spricht und bei der 
zweiten Nennung von «einer Öffnungsebene», was ungewöhnlich ist, 
wenn die gleiche Ebene gemeint ist. Üblicherweise würde man dann zuerst 
den unbestimmten Artikel und anschliessend den bestimmten Artikel ver-
wenden. Mehr als eine sprachliche Ungenauigkeit entnimmt der Fachmann 
der vorliegenden «umgekehrten» Verwendung der Artikel aber nicht; ohne 
weitere Hinweise lässt sich der Vertauschung auf jeden Fall nicht entneh-
men, dass die «plane of the opening» im Sinne der Beklagten beliebig zu 
verorten wäre.
29.
Die Klägerin argumentiert, aus der Beschreibung ergebe sich, dass die Fi-
guren 2 und 3 keine Ausführungsformen der Erfindung seien. Die Klägerin 
leitet dies aus Absatz [0015] des Streitpatents ab, wo zu den Figuren 2 und 
3 angegeben wird, sie zeigten «a first embodiment of the distal tip of the 
lens delivery system cartridge», während zu den Figuren 4 und 5 angege-
ben wird, sie zeigten «a second embodiment of the distal tip of the lens 
delivery system cartridge of the present invention» bzw. «a third embodi-
ment of the distal tip of the lens delivery system cartridge of the present 
invention» (Hervorhebungen hinzugefügt).
Bei allen drei Varianten wird somit von einem «embodiment», d.h. einer 
Ausführungsform, gesprochen, die Angabe «of the present invention» fin-
det sich aber nur in Bezug auf die Figuren 4 und 5. Da auch der Begriff 
«embodiment» üblicherweise auf eine Ausführungsform der beanspruch-
ten Erfindung hinweist, stellt das Fehlen der Angabe «of the present inven-
tion» in Bezug auf die Figuren 2 und 3 für den Fachmann keinen klaren 
Hinweis dar, dass die Variante gemäss den Figuren 2 und 3 nicht von der 
Erfindung erfasst sein soll. Zudem wird bei der detaillierten Beschreibung 
der Figuren im Absatz [0016] Figur 1 als «nach der Erfindung» eingeführt, 
und anschliessend werden die Ausführungsbeispiele nach den Figuren 2 
und 3 als besonders bevorzugte Ausführungsformen davon beschrieben 
ohne Hinweis, dass bestimmte Beispiele nach der Erfindung seien und an-
dere nicht (vgl. Abs. [0017]). Der Fachmann wird deshalb aufgrund des Ab-
satzes [0015] des Streitpatents keine Auslegung des Merkmals 1.3.3 (b) 
bevorzugen, die dazu führt, dass das zweite und dritte Ausführungsbeispiel 


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vom Schutzumfang des Streitpatents erfasst sind, nicht aber das erste Aus-
führungsbeispiel.
Der Fachmann entnimmt der Beschreibung des Streitpatents, dass das 
Dach der ersten Ausführungsform die Öffnung («opening 18») vollständig 
umgebe und dass es sich, ausgehend von seiner maximalen Länge bei 12 
Uhr, verjünge, bis es bei 6 Uhr bündig mit der Öffnung sei («flush with ope-
ning 18») (Abs. [0017]). Die Öffnungsebene kann also nicht durch das vor-
dere Ende des Daches gebildet sein (grüne Linie in Abbildung 3 oben), 
sondern muss (ausser bei 6 Uhr) proximal hinter diesem vorderen Ende 
angeordnet sein, ansonsten würde die klare Aussage zum Verlauf des Da-
ches in der Beschreibung keinen Sinn ergeben.
Bei den Ausführungsbeispielen gemäss den Figuren 4 und 5 ist es dann 
ohne weiteres klar, dass die Öffnungsebene (Bezugszeichen 18’ bzw. 18’’) 
dort zu verorten ist, wo das diese nur teilweise umgebende Dach beginnt. 
Der Fachmann wird entsprechend den – nicht in der Beschreibung erwähn-
ten – Begriff «plane of the opening» als Ebene auffassen, in der die Öff-
nung lokalisiert ist, d. h. das Lumen nicht mehr vollständig vom Mantel um-
schlossen ist. Bei den Ausführungsbeispielen gemäss den Figuren 4 und 5 
ist dies offenbar jeweils eine Ebene senkrecht zur Längsachse der Kartu-
sche. Mangels ausdrücklicher Definition muss der Fachmann deshalb da-
von ausgehen, dass die Öffnungsebene auch beim Ausführungsbeispiel 
gemäss den Figuren 2 und 3 so definiert ist, d.h. senkrecht zur Längsachse 
der Kartusche.
Zusammenfassend ergibt sich also bei den Ausführungsbeispielen fol-
gende Lage der «plane of the opening» (in der nachstehenden Abbildung 
4 rot eingezeichnet):


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Abbildung 4: Fig. 3, 4 und 5 aus dem Streitpatent mit rot markierter «plane of opening» (rote 
Markierung durch das Gericht hinzugefügt)
Auslegung des Begriffs «peripheral protrusion is spaced proximally 
from the plane of the opening»
30.
Im Merkmal 1.4.1 ist nach Ansicht der Klägerin der Begriff «peripheral 
protrusion» (seitlicher Vorsprung) vollständig durch strukturelle Merkmale 
definiert, nämlich durch die seitliche Erstreckung ausgehend von der Aus-
senwand der Düse, der proximalen Anordnung in Bezug auf die Öffnung 
und der beabstandeten Anordnung in Bezug auf die Öffnungsebene, so 
dass eine Begrenzung der Einführtiefe resultiert und ein vollständiges Ein-
führen verhindert wird. Der Begriff «spaced» erfordere, dass ein Abstand, 
d. h. eine Lücke, zwischen der Öffnungsebene und dem Vorsprung vorhan-
den sei.
Die Beklagte ordnet dem seitlichen Vorsprung nebst der Begrenzung der 
Einführtiefe auch die Funktion der Stützung des Einschnitts zu und eine 
Reduktion der Tendenz für Wundenschäden durch Rissbildung. Die bean-
spruchte Position der seitlichen Vorsprünge garantiere zudem eine opti-
male Einführtiefe.


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Die Beklagte vertritt weiter, die seitlichen Vorsprünge seien nicht abschlies-
send im Anspruch 1 des Streitpatents definiert. Insbesondere erfasse der 
Anspruch 1 sowohl rechteckige als auch geneigte Vorsprünge. Auch der 
Begriff «spaced proximally» sei nicht in absoluten Begriffen definiert, son-
dern hänge von der Ausdehnung des Dachs ab – er sei funktional zu ver-
stehen und so auszulegen, dass das angestrebte Ziel erreicht werde. Na-
mentlich solle der Vorsprung die Einführtiefe begrenzen und das komplette 
Einführen der Kartuschenspitze verhindern.
Ein Abstand im Sinne einer Lücke zwischen der Öffnungsebene und dem 
Vorsprung sei nicht erforderlich, insbesondere dann nicht, wenn das Dach 
eine ausreichend grosse Ausdehnung habe. Die Angabe «spaced proxi-
mally from the plane of the opening» bedeute nur, dass der Vorsprung 
Raum in einer proximalen Richtung der Öffnungsebene besetze. Diese 
Auslegung sei konsistent mit dem Grundsatz, wonach der Anspruch 1 alle 
in den Unterlagen beschriebenen Ausführungsformen erfassen solle. 
Selbst wenn davon ausgegangen werde, dass ein Abstand vorhanden sein 
müsse, so sei dieser nicht spezifiziert, er könne also beliebig klein sein und 
sogar ganz fehlen.
31.
Gemäss Wortlaut des Merkmals 1.4.1 soll der seitliche Vorsprung in proxi-
maler Richtung von der Öffnungsebene beabstandet («spaced from») sein. 
Nach gängigem Sprachverständnis bedeutet «to space»: «to arrange 
things so that there is some distance or time between them»15, «to place at 
intervals or arrange with space between»16 oder «to position (two or more 
items) at a distance from one another»17. Ein Abstand, der gegen Null geht, 
ist von diesem Verständnis nicht mehr gedeckt, da es dann am nach dem 
allgemeinen Sprachverständnis notwendigen Abstand zwischen den Ele-
menten mangelt.
Die Beklagte behauptet nicht, dass auf dem technischen Gebiet der Erfin-
dung ein anderes Verständnis von «spaced from» vorherrschen würde, das 
zu einem abweichenden Verständnis des Anspruchswortlauts führen 
würde. Die Beklagte behauptet auch nicht, dass sich in der Patentschrift 
eine ausdrückliche abweichende Definition des Begriffs «spaced from» 
 
15 Cambridge Dictionary, zugänglich unter dictionary.cambridge.org/dictionary/ 
english (besucht am 31. Juli 2020).
16 Dictionary by Merriam-Webster, zugänglich unter www.merriam-webster.com 
(besucht am 31. Juli 2020).
17 Oxford UK Dictionary, zugänglich unter www.lexico.com (besucht am 31. Juli 
2020).


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finde, die zu berücksichtigen wäre («die Patentschrift ist ihr eigenes Lexi-
kon»18).
Die Beklagte stützt ihre Auslegung, dass «spaced proximally from» im 
Sinne von «arranged proximally from» zu verstehen sei, erstens auf ein 
funktionales Verständnis des Merkmals und zweitens darauf, dass nur 
diese Auslegung dem Grundsatz entspreche, dass Patentansprüche so 
auszulegen seien, dass die beschriebenen Ausführungsbeispiele von 
ihnen erfasst würden.
Zur funktionalen Auslegung ist zu sagen, dass seitliche Vorsprünge, die 
ohne Abstand unmittelbar hinter der Öffnungsebene – wie sie vorstehend 
definiert wurde – angebracht sind, bei entsprechender Ausgestaltung des 
Daches geeignet sein können, die Einführungstiefe der Lumenspitze erfin-
dungsgemäss zu begrenzen. Jedoch bedeutet «funktionale Auslegung» im 
Sinne der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, dass dem Merkmal 
eine Bedeutung gegeben werden muss, die es ihm ermöglicht, seinen er-
findungsgemässen Zweck zu erfüllen. Wortsinngemäss von der Öffnungs-
ebene beabstandete seitliche Vorsprünge sind in Verbindung mit einem 
passenden Dach geeignet, die erfindungsgemässe Funktion der Beschrän-
kung der Einführtiefe der Lumenspitze zu erfüllen. Funktionale Auslegung 
bedeutet aber nicht, dass ein Anspruch so zu lesen ist, dass jede Umset-
zung in einer Ausführungsform, die dieselbe Funktion wie ein im Anspruch 
genanntes Merkmal erfüllt, anspruchsgemäss ist. Eine solche Auslegung 
würde dem Anspruchswortlaut seine beschränkende Wirkung nehmen. Die 
funktionale Auslegung kann im vorliegenden Fall daher nicht dazu führen, 
dass dem an und für sich klaren Begriff «spaced from» eine Bedeutung 
gegeben wird, die vom allgemeinen Begriffsverständnis nicht mehr gedeckt 
ist.
Richtig ist, dass bei diesem Verständnis von «spaced from» die Ausfüh-
rungsformen gemäss den Figuren 4 und 5 nicht vom Anspruchswortlaut 
erfasst werden, weil dort die seitlichen Vorsprünge unmittelbar an der Dü-
senöffnung und bündig mit dieser angebracht sind. Bei der ersten Ausfüh-
rungsform ergibt sich aus den Figuren 3 und 6 des Streitpatents, dass die 
distalen Endflächen der seitlichen Vorsprünge die Öffnungsebene schnei-
den, d. h. in einem gewissen Winkelbereich entlang des Umfangs des In-
jektors ist ein Abstand zwischen Öffnungsebene und seitlichem Vorsprung 
vorhanden, in einem anderen Winkelbereich nicht.
 
18 Vgl. BGH, Urteil X ZR 85/96 vom 2. März 1999 – «Spannschraube».


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Der Anspruch fordert nicht, dass der seitliche Vorsprung «als Ganzes», o-
der «über den ganzen Umfang» proximal von der Öffnungsebene beab-
standet sein muss. Durch den Hinweis in der Patentschrift auf die Funktion 
der Beschränkung der Einführtiefe und das Verhindern eines vollständigen 
Einführens der Lumenspitze erkennt der Fachmann, dass bei der ersten 
Ausführungsform aufgrund der Geometrie des Daches und der schrägen 
Anordnung der seitlichen Vorsprünge die Lumenspitze zwar vollständig 
umlaufend, aber nur teilweise in die Tiefe des Wundkanals eindringend in 
die Wunde eingeführt werden kann. Hier genügt es also, wenn der Abstand 
zur wie vorne definierten Öffnungsebene nur in einem Winkelbereich vor-
handen ist. Wenn der Anspruchswortlaut dies zulässt, zieht der Fachmann 
eine Auslegung vor, bei der mindestens ein beschriebenes Ausführungs-
beispiel von den erteilten Ansprüchen erfasst wird. Da die weiteren Ausfüh-
rungsformen eindeutig nicht von den erteilten Ansprüchen erfasst werden, 
wird er das Merkmal folglich so auslegen, dass ein (proximaler) Abstand 
des seitlichen Vorsprungs von der Öffnungsebene in einem gewissen Win-
kelbereich genügt; vorausgesetzt, die Geometrie des Daches und der seit-
lichen Vorsprünge sind so gewählt, dass sich die Lumenspitze (bei einem 
üblichen Einführwinkel) in die Wunde einführen lässt und die Einführtiefe 
in den Wundkanal durch die Vorsprünge begrenzt ist.
Damit erfasst der Anspruch Ausführungsformen, bei denen nur ein Teil des 
seitlichen Vorsprungs proximal von der Öffnungsebene beabstandet ist. 
Die erste Ausführungsform fällt unter den so verstandenen Anspruch 1. 
Nicht erfasst werden Ausführungsformen, bei denen kein Teil des seitlichen 
Vorsprungs von der Öffnungsebene proximal beabstandet ist, und somit 
die Ausführungsformen gemäss den Figuren 4 und 5.
Dies widerspricht nicht dem Grundsatz, dass Patentansprüche so auszu-
legen sind, dass sie die beschriebenen Ausführungsformen wortsinnge-
mäss erfassen. Wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zum Einbezug 
aller Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden, kommt der 
Grundsatz, dass der ausgelegte Anspruch die beschriebenen Ausfüh-
rungsformen erfassen sollte, nicht zur Anwendung.19 Der Grundsatz findet
Anwendung, wo der Wortlaut des Anspruchs verschiedene mögliche Aus-
legungen zulässt. Dann ist der Wortlaut so auszulegen, dass die Ausfüh-
rungsbeispiele erfasst werden. Ist der ausgelegte Wortlaut jedoch eindeu-
 
19 Vgl. BGH, Urteil X ZR 35/11 vom 14. Oktober 2014, Abs. 26 – «Zugriffsrechte».


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tig, ist unter Umständen hinzunehmen, dass nicht alle – oder in Ausnah-
mefällen sogar keine –Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst wer-
den.
Rechtsbeständigkeit
Zulässigkeit der Änderungen
32.
Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen 
nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt 
der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht 
(Art. 123(2) EPÜ).
Diese Beschränkung der Änderungen der Unterlagen, insbesondere der 
Ansprüche, soll ausschliessen, dass der Anmelder für Gegenstände 
Schutz beanspruchen kann, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht of-
fenbart worden sind.20 Ein Dritter, der die ursprünglich eingereichten und in 
dieser Fassung auch veröffentlichten Anmeldungsunterlagen betrachtet, 
soll schon vor der Patenterteilung in der Lage sein, die Reichweite des Pa-
tentschutzes abzuschätzen, mit dem er möglicherweise konfrontiert wird.21
Eine Überraschung durch Patentansprüche, die aufgrund der ursprünglich 
eingereichten Anmeldung nicht zu erwarten waren, soll ausgeschlossen 
werden.22 Als ursprünglich offenbart gilt, was der Fachmann der Gesamt-
heit der ursprünglichen Offenbarung unter Inanspruchnahme seines allge-
meinen Fachwissens, objektiv und auf den Anmeldetag bezogen, unmittel-
bar und eindeutig entnehmen konnte (sogenannter «Goldstandard»).23
Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.24 Nach 
der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäi-
schen Patentamts ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines 
Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszu-
 
20 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 – «Federkernmaschine».
21 BLUMER, in: Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 
N 36 sowie dort zitierte Rechtsprechung.
22 BPatGer, Urteil O2016_016 vom 6. Juni 2019, E. 21 – «Formulierung mit 
Oxycodon und Naloxon».
23 Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer des EPA G 3/89 und G 11/91 
vom 19. November 1991, G 2/10 vom 30. August 2011.
24 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 sowie BLUMER, in:
Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 N 82.


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greifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z. B. in einer be-
stimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart waren.25 Eine 
solche Änderung führt zu einer unzulässigen «Zwischenverallgemeine-
rung» («généralisation intermédiaire»), wenn sie auf eine nicht offenbarte 
Kombination von Merkmalen abzielt.
Letztgültiger Massstab für die Beurteilung, ob die Erfordernisse von 
Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind, ist auch im Fall einer Zwischenverallgemeine-
rung der «Goldstandard».26 Ein Merkmal, das aus einer bestimmten Aus-
führungsform herausgegriffen und in den Anspruch aufgenommen wurde, 
ist in der Regel im Zusammenhang mit den anderen Anspruchsmerkmalen 
nur dann ursprünglich offenbart, wenn das Merkmal nicht mit weiteren, 
nicht im Anspruch aufgeführten Merkmalen dieser Ausführungsform in 
funktionellem oder strukturellem Zusammenhang steht oder untrennbar 
verknüpft ist und die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung 
des Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt.27
33.
Die Klägerin behauptet, dass die im Erteilungsverfahren vorgenommenen
Änderungen in Bezug auf die Merkmale 1.3.3a)-c) sowie 1.4.1 zu einem 
Anspruchsgegenstand führten, der nicht ursprünglich offenbart sei. Das 
Streitpatent sei deshalb wegen Verstoss gegen Art. 123 (2) EPÜ nichtig.
Der unabhängige Anspruch 1 gemäss den ursprünglich eingereichten An-
meldeunterlagen umfasst wörtlich identisch die Merkmale 1.1, 1.2, 1.3, 
1.3.1, 1.3.2 sowie 1.4. Das weitere, im ursprünglichen Anspruch enthaltene
Merkmal «a canopy projecting distally from the opening» wird durch das 
Merkmal 1.3.3 mit den Teilmerkmalen a)-c) ersetzt:
a) the nozzle opening is defined by an extended canopy;
b) projecting distally from a plane of the opening;
c) at least partially encircling the opening.
 
25 Zusammengefasst in T 219/09 vom 29. September 2010, E. 3.1; T 1944/10 vom
14. März 2014, E. 3.2.
26 T 1471/10 vom 11. Juni 2014, E. 2.4.3; T 1791/12 vom 24. März 2015, E. 4.3.
27 T 962/98 vom 15. Januar 2004, E. 2.5, T 1944/10 E. 3.2 vom 14. März 2014 mit 
Verweis auf T 1067/97 vom 4. Oktober 2000 und T 714/00 vom 6. August 2002.


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Zusätzlich wird das Merkmal 1.4.1 eingefügt:
– the at least one peripheral protrusion is spaced proximally from the 
plane of the opening so as to provide an insertion depth limitation 
and prevent full insertion of the cartridge tip, in use.
34.
Die geänderten Merkmale ergeben sich nicht ohne Weiteres wörtlich aus 
den abhängigen Ansprüchen, weshalb zu prüfen ist, ob der Gegenstand 
des geänderten Anspruchs ursprünglich offenbart wurde.
35.
In Bezug auf das Merkmal 1.3.3a) macht die Klägerin geltend, auf die Dü-
senöffnung («nozzle opening») werde in den Figuren 1-6 nicht verwiesen, 
und eine solche Düsenöffnung könne den ursprünglich eingereichten Un-
terlagen nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden; zudem wisse 
der Fachmann nicht, ob die Düsenöffnung und die Öffnung mit den Be-
zugszeichen 18, 18’ und 18’’ dasselbe seien oder etwas anderes; auch die 
Ersetzung des ursprünglichen Bezugszeichens 16 («distal tip») durch 10 
(«lens cartridge») trage zur Verwirrung bei. Somit gingen weder der Begriff 
«nozzle opening» noch die Angabe «wherein the nozzle opening is defined 
by an extended canopy» unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglich 
eingereichten Unterlagen hervor. Bei der zweiten und dritten Ausführungs-
form seien zudem 70% bzw. 50% der Öffnung nicht vom erweiterten Dach 
umgeben, also auch nicht von diesem definiert.
Die Beklagte argumentiert, die «nozzle opening» sei identisch mit der 
«opening», zudem bedeute «defined» nichts anderes, als dass ein erwei-
tertes Dach bei der Öffnung vorhanden sei. Damit sei nichts Neues in den 
Anspruch eingeführt worden. 
Angesichts der Formulierung des Anspruchs mit dem bestimmten Artikel 
«the nozzle opening» ist für den Fachmann klar, dass dieser Begriff der im 
Merkmal 1.3 eingeführten «opening» entspricht. Zudem misst der Fach-
mann der Angabe, wonach die Öffnung durch das erweiterte Dach «defi-
niert» sei, keine einschränkende Wirkung zu. Die Änderung erscheint als 
sprachliche Redaktion, die nicht zu einem Gegenstand führt, der sich nicht 
bereits aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ergibt. Die Änderung 
gemäss Merkmal 1.3.3a) ist deshalb zulässig.


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36.
Zum Merkmal 1.3.3b) führt die Klägerin aus, dieses sei zumindest im Rah-
men der ersten Ausführungsform nicht unmittelbar und eindeutig offenbart,
und die Änderung sei deshalb ein Verstoss gegen Art. 123 (2) EPÜ, wobei 
sie sich auf eine Auslegung des Begriffs «plane of the opening» abstützt, 
die nicht derjenigen des Gerichts entspricht.
Bei einer Auslegung des Begriffs «plane of the opening» wie in E. 29 ver-
treten kommt die Klägerin zum Schluss, dass das Merkmal sowohl im Rah-
men der ersten Ausführungsform als auch im Rahmen der zweiten und drit-
ten Ausführungsform verwirklicht sei. Ein Verstoss gegen den Art. 123 (2) 
EPÜ wird in diesem Fall nur in Bezug auf die Kombination mit dem Merkmal 
1.4.1 geltend gemacht.
In Zusammenhang mit der vom Gericht getroffenen Auslegung des An-
spruchsmerkmals «Öffnungsebene» ist somit weder bestritten, dass das 
Merkmal 1.3.3b) von allen konkret offenbarten Ausführungsformen offen-
bart ist, noch, dass dessen Hinzufügung im Anspruch 1 (allein) nicht zu 
einer unzulässigen Änderung führt. Das Zusammenspiel mit den anderen 
Merkmalen wird nachstehend besprochen.
37.
Beim Merkmal 1.3.3c) handelt es sich nach Ansicht der Klägerin um eine 
unzulässige Zwischenverallgemeinerung einerseits zwischen dem Merk-
mal, wonach die Öffnung von 10 bis 2 Uhr bzw. von 9 bis 15 Uhr vom Dach 
umgeben sei, und andererseits dem Merkmal, wonach die Öffnung ganz 
vom Dach umgeben sei. Namentlich gehe aus den ursprünglich einge-
reichten Unterlagen nicht hervor, wie die zugeordneten Funktionen in der 
wundunterstützten Einführung bei einer Erstreckung von weniger als von 
10 bis 2 Uhr erfüllt werden könnten.
Die Beklagte führt dazu aus, aus den ursprünglich eingereichten Unterla-
gen gehe hervor, dass das Dach die Öffnung umgebe, und zwar teilweise 
(mit Verweis aus den Ansprüchen 2 und 3) oder ganz (mit Verweis auf den 
Anspruch 4). Dies komme einer Lehre gleich, wonach das Dach die Öff-
nung zumindest teilweise umgibt. Entsprechend liege kein Verstoss gegen 
Art. 123 (2) EPÜ vor.
Der Fachmann entnimmt den ursprünglich eingereichten Unterlagen be-
reits, dass sich das Dach («canopy») dadurch auszeichnet, dass es am 
Rand einer Öffnung angeordnet ist. Bei allen Ausführungsbeispielen 


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umgibt es diesen Rand zumindest teilweise. Insofern ist die Angabe, wo-
nach das Dach die Öffnung zumindest teilweise umgeben soll, nicht zu be-
anstanden – sie fügt der Lehre der ursprünglich eingereichten Unterlagen 
nichts hinzu.
38.
Zum Merkmal 1.4.1 führt die Klägerin gestützt auf ihre ursprüngliche An-
spruchsauslegung aus, dieses sei im Rahmen der ursprünglichen Anmel-
deunterlagen nur im Rahmen der ersten Ausführungsform offenbart. Dem-
gegenüber sei das Merkmal 1.3.3b) nur im Rahmen der zweiten und dritten 
Ausführungsform erfüllt. Die Kombination der Merkmale verschiedener 
Ausführungsformen sei nicht ursprünglich offenbart.
Gestützt auf die gerichtliche Auslegung des Begriffs «plane of the opening» 
führt die Klägerin aus, das Merkmal 1.4.1 sei weder bei der ersten Ausfüh-
rungsform, noch bei der zweiten oder dritten Ausführungsform erfüllt – es 
fehle am Abstand zwischen der Öffnungsebene und dem seitlichen Vor-
sprung. Zudem handle es sich bei den Merkmalen 1.3.3b) und 1.4.1 um 
strukturelle Merkmale und diese seien im Verhältnis zu einer Öffnungs-
ebene definiert, die weder in der Beschreibung offenbart sei noch den 
Zeichnungen unmittelbar und eindeutig entnommen werden könne. Die 
Merkmale seien somit in den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar 
und eindeutig offenbart.
Die Beklagte führt dazu aus, das Merkmal 1.4.1 beziehe sich zum einen 
auf die geometrische Anordnung des Vorsprungs und zum anderen auf 
eine funktionale Definition der Anordnung, um als Begrenzung für die Ein-
führtiefe dienen zu können, so dass das komplette Einführen der Kartu-
schenspitze verhindert werde. Der Begriff «spaced» sei so auszulegen, 
dass er nur bedeute, dass der Vorsprung Raum ausfülle, der sich proximal 
der Öffnungsebene befinde. Entsprechend werde auch hier nichts Neues 
hinzugefügt.
Wie in E. 30 ausgeführt, ist die beklagtische Auslegung des Merkmals «the 
at least one peripheral protrusion is spaced proximally from the plane of 
the opening» abzulehnen. «Spaced from» bedeutet, dass ein Abstand zwi-
schen zumindest einem Teil des seitlichen Vorsprungs und der Öffnungs-
ebene vorhanden sein muss. Der geforderte Abstand ist nur bei der ersten 
Ausführungsform gegeben. Diese Ausführungsform zeichnet sich zudem
dadurch aus, dass das Dach die Öffnung ganz umschliesst. Der seitliche 


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Vorsprung weist eine besondere Geometrie mit einer geneigten Vorder-
wand auf, die die Öffnungsebene teilweise schneidet.
Weil in der ursprünglich eingereichten Beschreibung weder die Öffnungs-
ebene noch der Abstand erwähnt sind und beides auch nicht explizit aus 
den Figuren hervorgeht, kann der Fachmann den ursprünglich eingereich-
ten Unterlagen keine allgemeine Lehre entnehmen, wonach es auf einen 
Abstand des Vorsprungs von einer Öffnungsebene ankommt. Ein derarti-
ger Abstand geht einzig aus dem ersten Ausführungsbeispiel und auch dort 
nur aus der Figur 3 hervor. Wie die Beklagte selbst feststellt, ist das Zu-
sammenspiel der Ausdehnung des Dachs und der Position des Vorsprungs
wesentlich für die Funktion des Injektors. Das trifft auch für die Geometrie 
des Dachs zu, einschliesslich seiner Ausdehnung entlang des Umfangs. 
Entsprechend kann der Fachmann ausgehend von der Offenbarung der 
ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht davon ausgehen, dass eine 
beabstandete Anordnung des Vorsprungs von der Öffnungsebene unab-
hängig von der Geometrie des Dachs funktioniert. Er kann daher nicht da-
von ausgehen, dass sich dieses spezifische Merkmal aus der ersten Aus-
führungsform generell mit einer beliebigen Geometrie des erweiterten Da-
ches kombinieren lässt. Die teilweise Beabstandung der seitlichen Vor-
sprünge steht folglich in strukturellem und funktionalem Zusammenhang 
mit der spezifischen Geometrie des Daches gemäss Figur 3 und die Ge-
samtoffenbarung rechtfertigt die verallgemeinernde Isolierung des Merk-
mals der Beabstandung nicht.
Somit beruht die Kombination der Merkmale 1.3.3b) und 1.4.1 einerseits 
und des Merkmals 1.3.3c) andererseits auf einer Kombination von Merk-
malen unterschiedlicher Ausführungsformen, die in den ursprünglich ein-
gereichten Unterlagen so nicht offenbart wurde. Sie stellt deshalb eine un-
zulässige Änderung i.S.v. Art. 123 (2) EPÜ dar. 
Darüber hinaus beruht schon das Merkmal 1.4.1 selbst auf einer unzuläs-
sigen Zwischenverallgemeinerung, die darauf beruht, dass ein isoliertes 
Merkmal eines Ausführungsbeispiels zur Einschränkung des Anspruchs 
herangezogen wurde, ohne Aufnahme funktional damit verbundener wei-
terer Merkmale des Ausführungsbeispiels (betreffend die Geometrie des 
Daches und auch des seitlichen Vorsprungs, d.h. der Neigung der Vorder-
kante).


O2019_003
Seite 28
39.
Die unzulässige Änderung folgt aus der Auslegung der Begriffe «plane of 
the opening» und «spaced proximally from» und wird durch die weiter ein-
geschränkten Ansprüche gemäss den Eventualanträgen nicht behoben. 
Es ist entsprechend festzustellen, dass das Streitpatent insgesamt wegen 
unzulässiger Änderung nichtig ist. Die Klage ist demnach vollständig gut-
zuheissen.
Eine Beurteilung der weiteren geltend gemachten Nichtigkeitsgründe erüb-
rigt sich.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
40.
Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin gibt einen Streitwert von CHF 1 Mio. 
an, die Beklagte einen solchen von CHF 500’000. Ausgehend vom höhe-
ren Streitwert von CHF 1 Mio. ist die Gerichtsgebühr auf CHF 60’000 fest-
zusetzen (Art. 1 KR-PatGer).
Die Dolmetscherkosten von CHF 1’723.85 sind den Parteien vereinba-
rungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen.
Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist auf CHF 60’000
festzusetzen (Art. 3, 4 und 5 KR-PatGer).
Für die patentanwaltliche Entschädigung macht die Klägerin CHF 179’136 
geltend. Die Beklagte bestreitet diesen Betrag als überhöht, insbesondere 
im Vergleich zu ihren eigenen Aufwendungen.
Bei der Frage, ob eine Auslage als notwendig zu ersetzen ist, verfügt das 
Gericht über Ermessen.28 Der von der Klägerin geltend gemachte Betrag 
liegt weit ausserhalb des Tarifrahmens für die rechtsanwaltliche Entschä-
digung (vgl. Art. 5 KR-PatGer), der regelmässig auch die Höhe der patent-
anwaltlichen Entschädigung bestimmt.29 Dass der patentanwaltliche Auf-
wand bei einer Nichtigkeitsklage höher ist als der rechtsanwaltliche, er-
scheint zwar gerechtfertigt, zumal sich vorliegend keine schwierigen pro-
zessrechtlichen Fragen stellten. Warum der notwendige patentanwaltliche 
 
28 BGer, Urteil 4A_613/2019 vom 11. Mai 2020, E. 5.3.
29 Vgl. BPatGer O2012_043, Urteil vom 10. Juni 2016, E. 5.5.


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Aufwand aber den anwaltlichen um mehr als das Doppelte übersteigen 
sollte, ist nicht ersichtlich und die Klägerin hat das auch nicht begründet. 
Der Ersatz für die notwendigen Auslagen für die Unterstützung durch einen 
Patentanwalt ist daher im Rahmen der tariflichen Entschädigung der 
Rechtsanwaltskosten auf ebenfalls CHF 60’000 festzusetzen (Art. 9 Abs. 2 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer). 
Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
Die Klage wird gutgeheissen und es wird festgestellt, dass der Anteil 
Schweiz/Liechtenstein des europäischen Patents EP 2 002 801 B1
nichtig ist.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60’000;
die weiteren Kosten (Übersetzung) betragen CHF 1’723.85.
3.
Die Gerichtsgebühr von CHF 60’000 sowie die Hälfte der Dolmetscher-
kosten von CHF 861.90 werden der Beklagten auferlegt. Die übrigen
Kosten von CHF 861.95 werden der Klägerin auferlegt. Die Kosten 
werden mit dem Kostenvorschuss der Klägerin verrechnet. Der Fehl-
betrag von CHF 1’723.85 wird von der Klägerin nachgefordert. Die Be-
klagte hat der Klägerin den Betrag von CHF 60’861.90 zu ersetzen.
4.
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 
von CHF 120’000 (inkl. MWSt.) zu bezahlen.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Protokolls der 
Hauptverhandlung, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidge-
nössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestäti-
gung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-


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sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 19. August 2020
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Mark Schweizer
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 20. August 2020