bpatger · O2022_002 · 2024-02-12 · de
Berechnung des herauszugebenden Gewinns
Rechnungslegung

Rechnungslegung

Bu n d esp aten tg eri ch t 
T ri b un al féd éral d es b revets 
T ri b un al e fed eral e d ei brevetti 
T ri b un al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
O2022_002 
U r t e i l v o m 1 2 . F e b r u a r 2 0 2 4 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder (Referent), 
Richter Dr. iur., dipl. sc. nat. ETH Stefan Kohler, 
Richter Dr. sc. techn. ETH, dipl. el.-ing. ETH 
Markus A. Müller, 
Richter Dr. phil. nat., dipl. phys. Philipp Rüfenacht 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 
Verfahrensbeteiligte 
1. C&E Fein GmbH, Hans-Fein-Strasse 81, 
DE-73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, 
2. Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 
DE-70442 Stuttgart, 
beide vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Peter Ling, Lenz 
& Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, 
beide patentanwaltlich beraten durch Dr. ing. Michael 
Wallinger, Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, Zweibrü-
ckenstrasse 5-7, DE-80331 München, 
Klägerinnen 
gegen 
Coram Tools GmbH, Märwilerstrasse 43b, 
9556 Affeltrangen, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Homburger 
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, 
Beklagte 
Gegenstand 
Rechnungslegung, Forderung; «Sägeblätter» 
 
 


O2022_002 
Seite 2 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 
Prozessgeschichte 
1. 
Am 19. September 2019 reichten die Klägerinnen die Klageschrift ein mit 
folgenden Rechtsbegehren (O2019_012): 
«1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 
für jeden Tag der Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5’000, sowie unter 
Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams 
gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhand-
lungsfall, mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, 
zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu 
bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei diesen Handlungen mitzu-
wirken, Sägeblätter, insbesondere gemäss der grafischen Darstellung in An-
hang 1, welche die folgenden Merkmale aufweisen. 
A. 
a. 
Die Sägeblätter sind dazu geeignet, in einer handgeführten Werkzeug-
maschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock Max® oder Star-
lock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegen-
der Antriebseinrichtung, verwendet zu werden; 
b. 
Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der sie an 
der Werkzeugmaschine derart befestigbar sind, dass deren An-
triebsachse und eine Werkzeugdrehachse zusammenfallen; 
c. 
Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft sechs 
im Abstand zur Werkzeugdrehachse angeordnete Antriebsflächenbe-
reiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten auf; 
d. 
Die Tangentialebenen sind an diesen Flächenpunkten gegenüber einer 
Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt; 
f. 
Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf; 
g. 
Diese Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werkzeug-
drehachse; 
h. 
Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, oberen Be-
grenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene; 
i. 
Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf; 
j. 
Durch die Seitenwandung entsteht ein im Wesentlichen hohlkegeliger 
Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen Querschnitt 
mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in 
einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist; 


O2022_002 
Seite 3 
k. 
Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den Über-
gangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen 
ausgebildet. 
B 
Eventualiter: 
 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit den folgenden zusätzli-
chen Merkmalen: 
a. 
Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf; 
b. 
Der Deckflächenabschnitt schliesst unmittelbar an allen sechs An-
triebsflächenbereichen an; 
c. 
Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Kom-
ponenten senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf; 
d. 
Der Deckflächenabschnitt ist im Bereich der ersten, oberen Be-
grenzungsebene angeordnet und erstreckt sich radial in Richtung 
zur Werkzeugdrehachse hin; 
e. 
Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf. 
C 
Subeventualiter: 
 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1B, mit den folgenden zusätzli-
chen Merkmalen: 
a. 
Die beiden Begrenzungsebenen sind senkrecht zur Werkzeug-
drehachse angeordnet. 
b. 
Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet. 
c. 
Die Antriebsflächenbereiche sind zwischen den beiden Begren-
zungsebenen angeordnet. 
D 
Sub-subeventualiter: 
 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1C, mit dem folgenden zusätzli-
chen Merkmal: 
a. 
Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 
0,2) mm auf. 
E 
Sub-sub-subeventualiter: 
 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1D, mit den folgenden zusätzli-
chen Merkmalen: 
a. 
Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 
0,2) mm auf. 
b. 
Der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen beträgt 4,2 (+/- 
0,2 mm). 


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Seite 4 
F 
Sub-sub-sub-subeventualiter: 
 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1E, mit dem folgenden zusätzli-
chen Merkmal: 
a. 
Auf jeder Tangentialebene orientiert sich je ein Normalvektor in ra-
dialer Richtung von der Werkzeugdrehachse weg. 
2. 
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 60 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu le-
gen über: 
• 
Die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Abnehmer der 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1; 
• 
sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und –preisen) für Sä-
geblätter gemäss Ziff. 1. 
3. 
Nach der Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbegeh-
ren Ziff. 2 und für den Zeitraum, bis das Verbot gemäss Rechtsbegehren 
Ziff. 1 rechtskräftig ist und von der Beklagten eingehalten wird, sei die Be-
klagte zu verpflichten, den Klägerinnen: 
• 
den Schaden aus entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 
5% seit dem jeweiligen Schadensdatum; 
• 
den mit den Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 erzielten Net-
togewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit der Erzielung des 
Gewinns; 
• 
eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des 
Klagepatents zu bezahlen. 
4. 
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern ge-
mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des 
Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befin-
den, auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie den Klägerin-
nen den schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechen-
den Sägeblätter zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Or-
tes der Zerstörung sowie der zerstörten Modelle und Mengen. 
5. 
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-


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Seite 5 
gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern ge-
mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer 
geliefert wurden, von diesen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, in-
dem letztere schriftlich auf die patentverletzende Natur der entsprechenden 
Sägeblätter hingewiesen werden und ihnen zugesichert wird, dass sämtliche 
bereits geleisteten Zahlungen für die entsprechenden Sägeblätter ein-
schliesslich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten sowie sonstige Ge-
bühren vollumfänglich von der Beklagten zurückerstattet werden. 
6. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Ein-
schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen, 
sowie dem folgenden prozessualen Antrag 
1. 
Das Verfahren sei zunächst auf die Ziffern 1, 2, 4, 5 und 6 des Rechtsbe-
gehrens zu beschränken, und es sei darüber durch Teilentscheid zu ent-
scheiden.» 
2. 
Am 2. Dezember 2019 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem 
Antrag, die Klage sei abzuweisen. 
3. 
Am 5. März 2020 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an der kein 
Vergleich erzielt werden konnte. In der Folge erstatteten die Klägerinnen 
am 20. Mai 2020 die Replik mit den folgenden geänderten Rechtsbegeh-
ren: 
«1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 
für jeden Tag der Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5’000, sowie unter 
Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams 
gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhand-
lungsfall, mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, 
zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu 
bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei diesen Handlungen mitzu-
wirken, Sägeblätter, insbesondere gemäss der grafischen Darstellung in An-
hang 1, welche die folgenden Merkmale aufweisen. 
A. 
a. Die Sägeblätter sind dazu geeignet, in einer handgeführten Werk-
zeugmaschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock Max® oder 
Starlock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse oszillierend be-
wegender Antriebseinrichtung, verwendet zu werden; 
b. Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der sie an 
der Werkzeugmaschine derart befestigbar sind, dass deren An-
triebsachse und eine Werkzeugdrehachse zusammenfallen; 


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Seite 6 
c. Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft sechs 
im Abstand zur Werkzeugdrehachse angeordnete Antriebsflächenbe-
reiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten auf; 
d. Die Tangentialebenen sind an diesen Flächenpunkten gegenüber ei-
ner Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse einschliesst, ge-
neigt; 
e. Diese Tangentialebenen sind gegenüber einer Radialebene, welche 
sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt; 
f. Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf; 
g. Diese Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werkzeug-
drehachse; 
h. Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, oberen 
Begrenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene; 
i. Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf; 
j. Durch die Seitenwandung entsteht ein im Wesentlichen hohlkegeliger 
Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen Querschnitt 
mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in 
einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist; 
k. Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den 
Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenberei-
chen ausgebildet. 
l. Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf; 
m. Der Deckflächenabschnitt schliesst unmittelbar an allen sechs An-
triebsflächenbereichen an; 
n. Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Kompo-
nenten senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf; 
o. Der Deckflächenabschnitt ist im Bereich der ersten, oberen Begren-
zungsebene angeordnet und erstreckt sich radial in Richtung zur 
Werkzeugdrehachse hin; 
p. Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf. 
q. Die beiden Begrenzungsebenen sind senkrecht zur Werkzeugdreh-
achse angeordnet. 
r. Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet. 
s. Die Antriebsflächenbereiche sind zwischen den beiden Begrenzungs-
ebenen angeordnet. 
t. Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) 
mm auf. 


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Seite 7 
u. Das Sägeblatt hat im Bereich der Anschlusseinrichtung eine Wand-
stärke von 1,2 (+/- 0,2) mm; 
v. Der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen beträgt 4,2 (+/- 0,2) 
mm. 
B Eventualiter: 
 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit den folgenden zusätzlichen 
Merkmalen: 
a. Eine Tangentialebene und eine senkrecht zur Werkzeugdrehachse 
angeordnete Radialebene bilden einen Winkel von 68° (+/- 6°) zuei-
nander. 
2. 
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 60 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu le-
gen über: 
• 
Die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Abnehmer der 
Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1; 
• 
sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und –preisen) für Sä-
geblätter gemäss Ziff. 1. 
3. 
Nach der Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbegeh-
ren Ziff. 2 und für den Zeitraum, bis das Verbot gemäss Rechtsbegehren 
Ziff. 1 rechtskräftig ist und von der Beklagten eingehalten wird, sei die Be-
klagte zu verpflichten, den Klägerinnen: 
• 
den Schaden aus entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 
5% seit dem jeweiligen Schadensdatum; 
• 
den mit den Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 erzielten Net-
togewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit der Erzielung des 
Gewinns; 
• 
eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des 
Klagepatents zu bezahlen. 
4. 
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern ge-
mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des 
Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befin-
den, auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie den Klägerin-
nen den schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechen-


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Seite 8 
den Sägeblätter zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Or-
tes der Zerstörung sowie der zerstörten Modelle und Mengen. 
5. 
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro 
Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-
gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern ge-
mäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer 
geliefert wurden, von diesen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, in-
dem letztere schriftlich auf die patentverletzende Natur der entsprechenden 
Sägeblätter hingewiesen werden und ihnen zugesichert wird, dass sämtliche 
bereits geleisteten Zahlungen für die entsprechenden Sägeblätter ein-
schliesslich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten sowie sonstige Ge-
bühren vollumfänglich von der Beklagten zurückerstattet werden. 
6. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Ein-
schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.» 
4. 
Am 19. August 2020 reichte die Beklagte die Duplik ein, wobei sie an den 
Rechtsbegehren gemäss Klageantwort festhielt. Die Klägerinnen nahmen 
am 21. September 2020 zu den neuen Behauptungen in der Duplik Stel-
lung und korrigierten unter anderem die in der Replik inter partes einge-
schränkten Patentansprüche, indem sie festhielten, dass die patentge-
mässe Anschlusseinrichtung eine gerade Anzahl von 4 oder mehr und 32 
oder weniger Antriebsflächenbereichen aufweise. 
5. 
Mit Teilurteil vom 30. August 2021 wurden die Rechtsbegehren Nr. 1, 2, 4 
gutgeheissen; Rechtsbegehren Nr. 5 wurde teilweise gutgeheissen. Die 
Beklagte wurde mit Dispositivziffer 2 dazu verpflichtet, innerhalb von 60 
Tagen nach Rechtskraft des Entscheids ab dem 11. April 2018 Auskunft 
zu erteilen und Rechnung zu legen über die Namen und vollständigen Ad-
ressen der gewerblichen Abnehmer der Sägeblätter gemäss Dispositivzif-
fer 1 sowie sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und -
preisen) für Sägeblätter gemäss Dispositivziffer 1. 
6. 
Die gegen das Teilurteil vom 30. August 2021 eingereichte Beschwerde 
wurde vom Bundesgericht mit Urteil 4A_511/2021 vom 11. Februar 2022 
abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. 


O2022_002 
Seite 9 
7. 
Mit Schreiben vom 16. Februar 2022 wurden die Parteien darauf hinge-
wiesen, dass es sich beim vorliegenden Verfahren um die Fortsetzung 
des Verfahrens O2019_012 handle. Gleichzeitig wurde der Beklagten 
Frist zur Auskunft und Rechnungslegung gemäss Dispositivziffer 2 des 
Teilurteils vom 30. August 2022 angesetzt. 
8. 
Mit Eingabe vom 12. Mai 2022 erstattete die Beklagte Auskunft, legte 
Rechnung und stellte folgende Rechtsbegehren: 
«1. Rechtsbegehren 3 sei vollständig abzuweisen; 
2. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerinnen.» 
9. 
Mit Eingabe vom 6. Juli 2022 bezifferten die Klägerinnen ihre Forderung 
und stellten folgende Rechtsbegehren: 
«1. 
Es sei festzustellen, dass die Beklagte ihre Pflichten zur Auskunftsertei-
lung und Rechnungslegung gemäss Dispositiv Ziff. 2 des Teilurteils vom 
30. August 2021 nicht erfüllt hat und es sei der Beklagten zur ergänzenden 
Auskunftserteilung und Rechnungslegung eine Nachfrist von höchstens 
zwei Wochen anzusetzen. 
2. 
Es sei ein Gutachten über den Umsatz der Beklagten mit den Werkzeugen 
gemäss Dispositiv Ziff. 1 des Teilurteils vom 30. August 2021 einzuholen, 
und 
a. 
es sei die Beklagte anzuweisen, mit der vom Gericht bestimmten 
sachverständigen Person zu kooperieren und ihr sämtliche Urkunden 
auszuhändigen, die die sachverständige Person zur Erstellung des 
Gutachtens von ihr verlangt, 
b. 
es sei die sachverständige Person den Klägerinnen und dem Gericht 
gegenüber zur Verschwiegenheit zu verpflichten, mit Ausnahme des 
Gegenstands der Rechnungslegung gemäss Ziff. 2 des Teilurteils 
vom 30. August 2021. Der sachverständigen Person sei zusätzlich zu 
gestatten, sich gegenüber dem Gericht zur Kooperation seitens der 
Beklagten gemäss Ziff. 2 a zu äussern. 
3. 
Es sei das Departement für Finanzen und Soziales des Kanton Thurgau 
(DFS), Generalsekretariat, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld zu ersu-
chen, die Kantonale Steuerverwaltung des Kantons Thurgau anzuweisen, 
dem Gericht eine schriftliche Auskunft i.S.v. Art. 190 Abs. 1 ZPO betref-
fend die Steuerfaktoren (steuerbarer Gewinn) der Beklagten in den Steu-
erveranlagungsperioden 2018, 2019, 2020 und 2021 zukommen zu las-
sen. 


O2022_002 
Seite 10 
4. 
Es sei den Klägerinnen die Frist zur Bezifferung der Forderung gemäss 
Rechtsbegehren Ziff. 3 der Klage vom 19. September 2019 bzw. der Rep-
lik vom 20. Mai 2020 abzunehmen und nach erfolgter Rechnungslegung 
gemäss Ziff. 1, nach Erstattung des Gutachtens gemäss Ziff. 2 und nach 
Erstattung der schriftlichen Auskunft gemäss Ziff. 3 neu anzusetzen. 
5. 
Eventualiter 
sei 
die 
Beklagte 
zu 
verurteilen, 
den 
Klägerinnen 
CHF 1’654’961.96 zu bezahlen, zzgl. Zins zu 5% auf CHF 
 
13’576.93 seit dem 30. April 2018 
 
13’301.30 seit dem 31. Mai 2018 
 
23’569.85 seit dem 30. Juni 2018 
 
23’534.33 seit dem 31. Juli 2018 
 
15’006.61 seit dem 31. August 
 
19’479.43 seit dem 30. September 2018 
 
23’756.09 seit dem 31. Oktober 2018 
 
36’914.72 seit dem 30. November 2018 
 
17’109.54 seit dem 31. Dezember 2018 
 
10’973.65 seit dem 31. Januar 2019 
 
20’100^.28 seit dem 28. Februar 2019 
 
21’328.00 seit dem 31. März 2019 
 
50’323.13 seit dem 30. April 2019 
 
37’597.07 seit dem 31. Mai 2019 
 
21’879.51 seit dem 30. Juni 2019 
 
25’336.38 seit dem 31. Juli 2019 
 
48’082.53 seit dem 31. August 2019 
 
65’687.83 seit dem 30. September 2019 
 
29’386.71 seit dem 31. Oktober 2019 
 
44’971.16 seit dem 30. November 2019 
 
35’782.40 seit dem 31. Dezember 2019 
 
33’731.54 seit dem 31. Januar 2020 
 
55’424.33 seit dem 29. Februar 2020 
 
24’700.24 seit dem 31. März 2020 
 
20’195.15 seit dem 30. April 2020 
 
29’345.33 seit dem 31. Mai 2020 
 
49’972.77 seit dem 30. Juni 2020 


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Seite 11 
 
43’378.06 seit dem 31. Juli 2020 
 
35’530.12 seit dem 31. August 2020 
 
46’219.42 seit dem 30. September 2020 
 
72’365.39 seit dem 31. Oktober 2020 
 
60’884.68 seit dem 30. November 2020 
 
36’168.58 seit dem 31. Dezember 2020 
 
52’522.02 seit dem 31. Januar 2021 
 
60’948.69 seit dem 28. Februar 2021 
 
72’266.11 seit dem 31. März 2021 
 
57’927.34 seit dem 30. April 2021 
 
62’297.69 seit dem 31. Mai 2021 
 
88’683.56 seit dem 30. Mai 2021 
 
107’247.61 seit dem 31. Juli 2021 
 
44’695.88 seit dem 31. August 2021 
 
2’869.08 seit dem 3. September 2021 
6. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.» 
10. 
Mit Verfügung vom 7. Juli 2022 wies der Präsident Rechtsbegehren Nr. 1 
der Eingabe vom 6. Juli 2022 ab. 
11. 
Mit Noveneingabe vom 14. Juli 2022 reichten die Klägerinnen neue 
Rechtsbegehren ein. Neu forderten sie in Rechtsbegehren Nr. 5, dass die 
Beklagte zur Zahlung von CHF 1’815’’955.34 zzgl. Zins zu 5% zu ver-
pflichten sei. Sie ergänzten um folgende Beträge, zzgl. Zins: 
«40’965.63 seit dem 30. September 2021 
40’965.63 seit dem 31. Oktober 2021 
40’965.63 seit dem 30. November 2021 
40’965.63 seit dem 31. Dezember 2021» 
12. 
Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 9. September 2022 Stellung und 
beantragte die vollumfängliche Abweisung der klägerischen Rechtsbe-
gehren. 


O2022_002 
Seite 12 
13. 
Mit Noveneingabe vom 26. September 2022 forderten die Klägerinnen in 
Rechtsbegehren Nr. 5 neu, dass die Beklagte zur Zahlung von 
CHF 2’061’749.12 zzgl. Zins zu 5% zu verpflichten sei. Sie ergänzten um 
folgende Beträge, zzgl. Zins: 
«40’965.63 seit dem 31. Januar 2022 
40’965.63 seit dem 28. Februar 2022 
40’965.63 seit dem 31. März 2022 
40’965.63 seit dem 30. April 2022 
40’965.63 seit dem 31. Mai 2022 
40’965.63 seit dem 30. Juni 2022» 
14. 
Die Beklagte nahm dazu mit Eingabe vom 10. Oktober 2022 Stellung und 
hielt an der vollumfänglichen Abweisung der klägerischen Rechtsbegeh-
ren fest. 
15. 
Am 8. Februar 2023 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an der die 
Parteien keinen Vergleich schlossen. 
16. 
Mit Eingabe vom 8. März 2023 hielten die Klägerinnen an ihren Rechts-
begehren fest und stellten folgenden prozessualen Antrag: 
«1. Die Beilagen act. 17_40 bis 46, sowie act. 17_48 und 49 seien aus dem 
Recht zu weisen und bei der Berechnung des Gewinnherausgabeanspruchs 
nicht zu berücksichtigen.» 
17. 
Am 28. März 2023 reichten die Klägerinnen die vorläufige Beurteilung der 
Beschwerdekammer 3.2.07 des EPA im Einspruchs- bzw. Beschwerde-
verfahren gegen die Erteilung von EP 3 027 362 ein. 
18. 
Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 21. April 2023 zur Eingabe der Klä-
gerinnen vom 8. März 2023 Stellung und beantragte die Abweisung des 
prozessualen Antrags der Klägerinnen. 
19. 
Mit Noveneingabe vom 21. April 2023 forderten die Klägerinnen in 


O2022_002 
Seite 13 
Rechtsbegehren Nr. 5 neu, dass die Beklagte zur Zahlung von 
CHF 2’136’878.72 zzgl. Zins zu 5% zu verpflichten sei. Sie ergänzten um 
folgenden Betrag, zzgl. Zins: 
«75’129.60 seit dem 30. August 2021» 
20. 
Mit Beweisverfügung vom 24. April 2023 verfügte der Präsident unter an-
derem, dass Severin Klaas und Stephan Kessler als Zeugen der Beklag-
ten einvernommen werden. 
21. 
Am 9. Mai 2023 erfolgen weitere Stellungnahmen der Klägerinnen und 
der Beklagten. Am 14. Juli 2023 und am 26. Juli 2023 reichten die Kläge-
rinnen zuerst den unbegründeten, dann den begründeten, Entscheid der 
Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren gegen die Erteilung von 
EP 3 027 362 ein, gemäss dem das Patent EP 3 027 362 im erteilten Um-
fang aufrechterhalten wurde. 
22. 
Die Hauptverhandlung fand am 14. September 2023 statt. 
Prozessuales 
Aktenschluss in der zweiten Stufe 
23. 
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Urkunden 40–46, 48 und 49 
zur Stellungnahme der Beklagten vom 12. September 2022 verspätet 
eingereicht worden und daher nicht zu beachten seien. Sie begründen ih-
ren Antrag damit, dass das Gericht die Beklagte mit Verfügung vom 
16. Februar 2022 dazu aufgefordert habe, innerhalb der für die Auskunft 
und Rechnungslegung angesetzten Frist auch etwaige Gestehungskos-
ten zu substanziieren und mit beweiskräftigen Urkunden zu belegen. Die 
Urkunden 40–46, 48 und 49 zur Stellungnahme der Beklagten vom 
12. September 2022 seien bereits vor Ablauf der Frist zur Auskunft und 
Rechnungslegung entstanden. Daher hätte die Beklagte sie bereits mit ih-
rer Stellungnahme vom 12. Mai 2022 einreichen müssen. Die Beklagte 
behaupte denn auch nicht, dass sie diese Urkunden bei zumutbarer Sorg-
falt nicht schon früher ins Recht hätte legen können. Der Beweis abzugs-
fähiger Kosten obliege der Beklagten. Die abzugsfähigen Kosten stünden 
in einem direkten Zusammenhang mit den von der Beklagten als Gläubi-


O2022_002 
Seite 14 
gerin ausgestellten Rechnungen, da sie die Schadenssumme direkt be-
einflussten. Es sei für die Bezifferung der Forderung unabdinglich, dass 
die Beklagte allfällige abzugsfähigen Kosten mit der Auskunft und Rech-
nungslegung herausgeben müsse. Somit entfielen die Kosten unter 
Rechtsbegehren Nr. 2, das bereits Gegenstand der ersten Stufe gewesen 
sei. Ausserdem sehe die ZPO auch im ordentlichen Verfahren nicht zwin-
gend einen zweiten Schriftenwechsel vor, womit die Beklagte dazu ver-
pflichtet werden konnte, die Gestehungskosten mit der Auskunft und 
Rechnungslegung zu substanziieren und zu belegen. Das Bundespatent-
gericht habe auch keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet, womit 
die nach dem 28. April 2022 eingereichten Urkunden nur unter den Vo-
raussetzungen von Art. 229 ZPO beachtlich wären. Die mit Eingabe vom 
9. September 2022 eingereichten Urkunden erfüllten diese Anforderun-
gen nicht, womit sie nicht zu beachten seien. 
Die Beklagte hält dagegen, dass der Aktenschluss nach der ersten Stufe 
nur für jene Tatfragen eingetreten sei, die Gegenstand des ersten Verfah-
rensteils waren. Die Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren hätten 
sich bezogen auf die von der Beklagten als Gläubigerin ausgestellten 
Rechnungen gegen gewerbliche Abnehmer patentverletzender Sägeblät-
ter und nicht etwa auf Rechnungen, die die Beklage im Rahmen der Be-
triebsführung als Schuldnerin zu begleichen hatte. Die Novenschranke 
sei für die nach Art. 125 lit. a ZPO zunächst zurückgestellten und nicht 
thematisierten Fragen noch nicht gefallen. 
24. 
Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im or-
dentlichen Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sa-
che zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzufüh-
ren. Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Vorausset-
zungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Be-
weismittel vorzubringen.1 
Das Gericht kann zur Vereinfachung des Prozesses das Verfahren auf 
einzelne Fragen oder auf einzelne Rechtsbegehren beschränken 
(Art. 125 lit. a ZPO). In diesem Fall kann das Gericht die beklagte Partei 
auffordern, die Klageantwort auf einzelne Fragen oder einzelne Rechts-
begehren zu beschränken (Art. 222 Abs. 3 ZPO). Ordnet das Gericht eine 
 
1 BGE 146 III 55 E. 2.3.1 – «Durchflussmessfühler». 


O2022_002 
Seite 15 
beschränkte Klageantwort an, so erstrecken sich die Eventualmaxime 
und allfällige Säumnisfolgen nur auf das eingeschränkte Prozessthema.2 
Bei der Stufenklage verbindet die Klägerin einen materiellrechtlichen 
Hilfsanspruch auf Rechnungslegung mit einer unbezifferten Forderungs-
klage.3 Das Gericht kann in diesem Fall das Verfahren in einer ersten 
Stufe auf den vom Hauptanspruch unabhängigen Auskunfts- und Rech-
nungslegungsanspruch beschränken.4 Die Bezifferung des Hauptan-
spruchs erfolgt dann nach der Auskunft und Rechnungslegung in der 
zweiten Stufe. 
Beschränkt das Gericht das Verfahren bei einer Stufenklage nicht i.S.v. 
Art. 125 ZPO, tritt der Aktenschluss nach Art. 229 ZPO für sämtliche Pro-
zessthemen spätestens an der Hauptverhandlung ein.5 Im umgekehrten 
Fall tritt der Aktenschluss nur für das eingeschränkte Prozessthema ein. 
Die Parteien können sich also unbesehen vom Aktenschluss in der ersten 
Stufe zu Tatsachen oder Rechtsbegehren der zweiten Stufe insgesamt 
zweimal unbeschränkt äussern. 
25. 
Im vorliegenden Verfahren hat das Gericht nach Eingang der Klageschrift 
gestützt auf Art. 125 lit. a ZPO das Verfahren mit Verfügung vom 3. Okto-
ber 2019 einstweilen auf die Frage der Unterlassung, Auskunft, Rech-
nungslegung, Vernichtung und Rückruf beschränkt. Damit wurde das Ver-
fahren in der ersten Stufe auf die Rechtsbegehren Nr. 1, 2, 4, 5 und 6 be-
schränkt. Mit Teilurteil O2019_012 vom 30. August 2021 verpflichtete das 
Gericht die Beklagte mit Dispositivziffer 2 dazu, Auskunft zu erteilen und 
Rechnung zu legen über: die Namen und vollständigen Adressen der ge-
werblichen Abnehmer der Sägeblätter gemäss Dispositivziffer 1 sowie 
sämtliche Rechnungen für Sägeblätter gemäss Dispositivziffer 1. Mit pro-
zessleitender Verfügung vom 16. Februar 2022 wies der Präsident die 
Parteien darauf hin, dass es sich beim zweiten Teil der Stufenklage um 
die Fortsetzung des Verfahrens O2019_012 handelt, dass kein Anspruch 
auf einen weiteren doppelten Schriftenwechsel besteht und dass die Par-
teien alle tatsächlichen Behauptungen und Beweismittel zur Höhe der fi-
 
2 BK ZPO-KILIAS, Art. 222 N 28. 
3 BGE 140 III 409 E. 4.3. 
4 BOPP/BESSERICH, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommen-
tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 85 
N 16; BAECHLER, Die Stufenklage, in: sic! 2017 S. 1, S. 9. 
5 BAECHLER, a.a.O., S. 9. 


O2022_002 
Seite 16 
nanziellen Forderungen mit ihrer ersten Rechtsschrift aufstellen bzw. ein-
reichen. 
Das Gericht hat den Prozess in der ersten Stufe u.a. auf das Rechtsbe-
gehren 2 beschränkt, mit dem die Klägerinnen beantragten, dass die Be-
klagte zur Auskunft und Rechnungslegung zu verpflichten sei. Mithin 
stand die Frage im Zentrum, ob die Klägerinnen einen Anspruch auf Aus-
kunft und Rechnungslegung haben. Davon unberührt ist die Frage der 
Bezifferung der Forderung nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung. 
Erst bei der Prüfung von Rechtsbegehren 3, mit dem die Klägerinnen fi-
nanzielle Wiedergutmachung begehren, ist die Forderung in der vorlie-
genden Konstellation zu beziffern. Damit ist der Aktenschluss für Tatsa-
chenbehauptungen, die zur Beurteilung von Rechtsbegehren 3 dienen, in 
der ersten Stufe noch nicht eingetreten. Mit Verfügung vom 16. Februar 
2022 hat das Gericht die Beklagte zur Auskunft und Rechnungslegung 
aufgefordert und das Verfahren hinsichtlich Rechtsbegehren 3 fortgesetzt. 
Die Beklagte hat sich mit der Stellungnahme vom 12. Mai 2022 erstmals 
zur Bezifferung der mutmasslichen Forderung der Klägerinnen geäussert 
und Gestehungskosten geltend gemacht. Mit der Stellungnahme vom 
12. September 2022 äussert sich die Beklagte zum zweiten Mal zur Bezif-
ferung der Forderung. Im Zeitpunkt der Stellungnahme vom 12. Septem-
ber 2022 war der Aktenschluss für Behauptungen, die sich auf die Höhe 
der finanziellen Wiedergutmachungsansprüche auswirken (können), da-
her noch nicht eingetreten und die Beklagte konnte, ohne die Vorausset-
zungen von Art. 229 ZPO erfüllen zu müssen, neue Tatsachen behaupten 
und neue Beweismittel einreichen. Der prozessuale Antrag der Klägerin-
nen vom 8. März 2023 ist somit abzuweisen. 
Das Argument der Klägerinnen, wonach das Gericht keinen zweiten 
Schriftenwechsel angeordnet habe, änderte nichts an diesem Ergebnis, 
weil der Aktenschluss dann in der Hauptverhandlung eintreten würde 
(Art. 229 Abs. 1 ZPO). Auch der Verweis der Klägerinnen auf das Urteil 
O2015_018 vom 15. Juni 20186 geht fehl. Zwar trifft es zu, dass der Aus-
kunftsanspruch auch die Quantifizierung des Schadenersatzes und der 
vom Verletzer erzielten Gewinne bezweckt. Gegenstand des Auskunfts-
anspruchs sind aber die von der Beklagten als Gläubigerin an ihre Kun-
den gerichteten Rechnungen. Davon nicht erfasst sind ihre Gestehungs-
 
6 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 58 – «instrument d’écriture». 


O2022_002 
Seite 17 
kosten, denn es ist der Beklagten überlassen, ob sie solche überhaupt 
geltend machen will.7 
Dem Risiko des Überklagens, das entsteht, wenn die Beklagte erst nach 
der Bezifferung durch die Klägerinnen Gestehungskosten geltend macht, 
ist durch Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO zu begegnen. 
Einvernahme von Severin Klaas als Partei oder Zeuge 
26. 
Ist eine juristische Person Partei in einem Zivilverfahren, so werden ihre 
Organe im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt (Art. 159 ZPO). 
Faktische Organe sind Personen, die tatsächlichen Organen vorbehalte-
ne Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen 
und so die Willensbildung der Gesellschaft mitbestimmen.8 
27. 
Die Klägerinnen machen geltend, dass der von der Beklagten aufgerufe-
ne Zeuge Severin Klaas nicht als Zeuge einvernommen werden könne. 
Severin Klaas sei ein leitender Angestellter der Beklagten und von der 
Beklagten als einer von zwei leitenden Personen, die über die Streitsache 
orientiert und zum Abschluss eines Vergleichs befugt sind, an eine nicht 
öffentliche Instruktionsverhandlung delegiert worden. Severin Klaas sei 
über die Positionen der Parteien bestens informiert und wisse, welche 
Aussagen der Beklagten am besten helfen würden. Er sei daher ein fakti-
sches Organ und nur als Partei zu befragen. Schliesslich könne eine Per-
son, die an einer nicht öffentlichen Verhandlung teilgenommen habe, in 
der gleichen Sache nicht als Zeuge einvernommen werden. Eventualiter 
sei seine Nähe zur Beklagten im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu 
berücksichtigen. 
Die Beklagte entgegnet, dass Severin Klaas zwar an der Instruktionsver-
handlung teilgenommen habe, aber nur Marco Steiger, Geschäftsführer 
und Inhaber der Beklagten, zum Abschluss eines Vergleichs berechtigt 
gewesen sei. Weiter ändere der Umstand, dass Severin Klaas ein wichti-
ger Arbeitnehmer der Beklagten ist, nichts an der Möglichkeit, ihn als 
Zeugen einzuvernehmen. Herr Klaas habe keine Befugnis, Geschäftsent-
scheidungen alleine zu treffen. Einzelzeichnungsberechtigt für die Beklag-
 
7 BGE 134 III 306 E. 4.1.2 – «Resonanzettikette». 
8 BGE 141 III 159 E. 1.2.2. 


O2022_002 
Seite 18 
te sei – und sei immer gewesen – nur Marco Steiger. Severin Klaas sei 
nur beratend tätig und an die Weisungen von Marco Steiger gebunden. 
28. 
Die Beklagte bezeichnet Severin Klaas als leitenden und wichtigen Mitar-
beiter oder als COO (Chief Operating Officer). Ausserdem war er an der 
nicht öffentlichen Instruktionsverhandlung vom 8. Februar 2023 als Be-
triebsleiter anwesend, ist und war aber ausweislich des Handelsregister-
auszugs nicht einzelzeichnungsberechtigt für die Beklagte. Nach pflicht-
gemässer Berücksichtigung der Parteivorbringen, der massgeblichen Ur-
kunden und der Aussagen von Severin Klaas anlässlich seiner Befragung 
an der Hauptverhandlung ist für das Gericht erstellt, dass Severin Klaas 
über die Geschäftstätigkeit der Beklagten zwar bestens Bescheid weiss 
und in beratender Weise in die Geschäftsleitung involviert ist. Jedoch ist 
nicht erstellt, dass Severin Klaas die Willensbildung der Beklagten in «or-
gantypischer Weise» beeinflusst. Da die Klägerinnen aus der angeblichen 
faktischen Organstellung ein Recht ableiten – nämlich den Anspruch, ihn 
nicht wie von der Beklagten beantragt als Zeugen einzuvernehmen – tra-
gen sie die Beweislast für die faktische Organstellung des Zeugen Klaas. 
Verbleiben ernsthafte Zweifel an dessen Organstellung, tragen die Kläge-
rinnen die Folgen in dem Sinne, dass Severin Klaas antragsgemäss als 
Zeuge einzuvernehmen ist. 
Weiter argumentieren die Klägerinnen, dass Severin Klaas nicht als Zeu-
ge einvernommen werden könne, weil er an der Instruktionsverhandlung 
teilgenommen habe und gestützt auf Art. 171 Abs. 4 ZPO in der gleichen 
Sache nicht mehr als Zeuge einvernommen werden könne. Sie beruft 
sich dabei auf eine Lehrmeinung von PHILIPPE SCHWEIZER9. An besagter 
Stelle verweist der Autor auf Art. 204 Abs. 3 lit. c ZPO, wonach sich der 
Arbeitgeber in Streitigkeiten nach Art. 243 ZPO von einer angestellten 
Person vertreten lassen kann, sofern diese zum Abschluss eines Ver-
gleichs schriftlich ermächtigt ist. Jene Person könne nicht mehr als Zeuge 
aussagen. 
Diese Argumentation geht aber an der Sache vorbei. Art. 171 Abs. 4 ZPO 
bezweckt, eine mögliche Beeinflussung der Zeugen durch den Verfah-
rensgang zu verhindern. Bei parteinahen Zeugen, die in den Rechtsstreit 
oder in die Vorbereitung des Prozesses involviert sind, erscheint der 
gänzliche Ausschluss von Verhandlungen nicht angemessen, da die ent-
 
9 CR CPC-SCHWEIZER, Art. 171 N 17. 


O2022_002 
Seite 19 
sprechenden Personen von einer Teilnahme an einer Instruktionsver-
handlung keine weiteren Informationen erlangen, als sie aufgrund ihrer 
Parteinähe ohnehin besitzen. Folglich sind Aussagen eines Zeugen, des-
sen Ausschluss von einer Verhandlung nicht beachtet wurde, nicht als 
ungültig zu betrachten. Dass der Zeuge Kenntnis vom Verfahrensgang 
hat, ist im Rahmen der Beweiswürdigung zu beachten.10 
Severin Klaas ist daher als Zeuge einzuvernehmen und seine Aussagen 
sind als Zeugenaussagen zu würdigen. Seine unbestrittene Nähe zur Be-
klagten ist aber bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. 
Gutachten zum erzielten Umsatz 
29. 
Die Klägerinnen beantragen, dass das Gericht ein Gutachten über den 
Umsatz der Beklagten mit den Werkzeugen gemäss Ziffer 1 des Teilur-
teils vom 30. August 2021 einzuholen habe. Sie begründen diesen Antrag 
im Wesentlichen damit, dass die Beklagte keiner Revision unterstehe und 
somit die von der Beklagten gemachten Angaben nicht durch Edition der 
geprüften Jahresrechnungen und Bilanzen belegt werden könnten, womit 
sie keine Möglichkeit hätten, die Informationen der Beklagten zu überprü-
fen. 
Die Beklagte bestreitet die Erforderlichkeit und Angemessenheit eines 
solchen Gutachtens, wehrt sich aber nicht prinzipiell dagegen. Sie habe 
aber alle Unterlagen, Zahlen und relevanten Informationen offengelegt, 
weshalb die Klägerinnen sehr wohl die Plausibilität und Korrektheit der In-
formationen prüfen könnten. 
30. 
Das Gericht kann auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen bei einer 
oder mehreren Sachverständigen Personen ein Gutachten einholen 
(Art. 183 Abs. 1 ZPO). Verfügt das Gericht über genügende Grundlagen 
für eine sachgerechte Entscheidung, kann es auf weitere Beweiserhe-
bungen verzichten.11 So kann ein Gutachten unterbleiben, wenn sich der 
Sachverhalt auch ohne dieses abklären lässt.12 
 
10 BGer, Urteil 4A_673/2016 vom 3. Juli 2017, E. 2.1.1; BK ZPO-BRÖNNIMANN, 
Art. 159 N 7. 
11 BGE 130 III 734 E. 2.2.3. 
12 BGer, Urteil 5A_859/2009 vom 25. Mai 2010, E. 4.3.1. 


O2022_002 
Seite 20 
Die Klägerinnen begründen ihren Antrag auf Einholung eines Gutachtens 
damit, dass sie die Angaben der Beklagten nicht überprüfen könnten. In-
wiefern dies ein Gutachter besser könnte, begründen sie indes nicht. So-
weit die Klägerin befürchtet, die Beklagte habe nicht sämtliche Belege 
eingereicht, vermag ein Gutachten nicht mehr Klarheit zu verschaffen, 
denn der Gutachter ist ebenso auf die Mitwirkung der Beklagten ange-
wiesen wie das Gericht beziehungsweise die Klägerinnen. Soweit die 
Klägerinnen andeuten, die Beklagte habe nicht alle einschlägigen Rech-
nungen eingereicht und einen Teil des Umsatzes mit den patentverlet-
zenden Werkzeugen «an der Buchhaltung vorbei» erzielt, ist nicht ersicht-
lich, wie ein Gutachter dazu weitere Informationen erlangen könnte. Dar-
über hinaus könnten die Klägerinnen – soweit sie einen begründeten 
Verdacht haben, dass die Beklagte spezifische Rechnungen nicht einge-
reicht hätte – angeblich fehlende Unterlagen mittels begründetem Editi-
onsbegehren von der Beklagten herausverlangen. 
Ein Gutachten über den Umsatz der Beklagten vermag zur Abklärung des 
Sachverhalts daher nichts beizutragen. Der Sachverhalt kann auch ohne 
Gutachten rechtsgenüglich festgestellt werden, beziehungsweise, soweit 
der Sachverhalt nicht zweifelsfrei erstellt werden kann, gemäss Beweis-
lastverteilung entschieden werden. Folglich ist auf die Einholung eines 
Gutachtens zu den erzielten Umsätzen zu verzichten und der Antrag der 
Klägerinnen abzuweisen. 
Materielles 
Gewinnherausgabe nach Art. 423 OR 
31. 
Nach Art. 423 Abs. 1 OR ist der Geschäftsherr berechtigt, sich die aus der 
Führung seiner Geschäfte springenden Vorteile anzueignen, soweit diese 
nicht mit Rücksicht auf seine Interessen geführt wurden. Der Tatbestand 
der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag setzt Bösgläubigkeit des 
Geschäftsführers voraus.13 Herauszugeben ist der Anteil des Gewinns, 
der kausal auf die Führung des fremden Geschäfts zurückzuführen ist.14 
 
13 BGE 126 III 69 E. 2a); 129 III 422 E. 4; BGer, Urteil 4C.290/2005 vom 12. April 
2006 E. 3.1 – «Rohrschelle»; BSK OR-OSER/WEBER, Art. 423 N 8; a.M. HILTI, Die 
«ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung» der Bösgläubigkeit – der Anfang 
vom Ende des Gewinnherausgabeanspruchs?, AJP 2006, 695 ff.; BLUMER, in: 
Bertschinger/Münch/Geiser 
(Hrsg,), 
Schweizerisches 
und 
europäisches 
Patentrecht, Basel 2002, Rz. 17.121. 
14 Statt aller SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 73 N 42. 


O2022_002 
Seite 21 
Davon zu unterscheiden ist die Einrede, dass ein Gewinn in gleicher Hö-
he auch mit dem Verkauf patentfreier Güter hätte erzielt werden können 
(Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens, siehe dazu E. 35 
nachstehend). 
Dass Handlungen im Schutzbereich eines Patents eines Dritten ohne 
dessen Zustimmung ein «fremdes Geschäft» i.S.v. Art. 423 OR sind, ist 
unstrittig, da der Eingriff in ein fremdes absolutes Recht ohne Zustim-
mung des Rechtsinhabers immer ein fremdes Geschäft ist.15 
Bösgläubigkeit 
32. 
Bösgläubig ist der Geschäftsführer, wenn er weiss oder hätte wissen 
müssen (Art. 3 Abs. 2 ZGB), dass er ohne Rechtfertigungsgrund in die 
Rechtssphäre eines anderen eingreift.16 Der Geschäftsführer hat dabei 
die Aufmerksamkeit aufzuwenden, die nach den Umständen von ihm ver-
langt werden durfte.17 Wird nicht die nach den Umständen gebotene Auf-
merksamkeit aufgewendet, zieht dies die gleichen Rechtsfolgen nach sich 
wie tatsächliche Bösgläubigkeit.18 Ob die nach den Umständen gebotene 
Aufmerksamkeit vorliegt, hat der Richter nach freiem Ermessen zu beur-
teilen.19 In die Abwägung ist insbesondere die in der betreffenden Bran-
che herrschende Verkehrsübung einzubeziehen.20 Eine allgemeine Er-
kundigungspflicht besteht nicht; nur wenn konkrete Verdachtsgründe vor-
liegen, müssen die näheren Umstände abgeklärt werden.21 
Eine Mindermeinung in der Lehre vertritt, dass der Fremdgeschäftsführer 
den erzielten Gewinn nur herausgeben muss, wenn er vorsätzlich oder 
eventualvorsätzlich ein fremdes Geschäft führt.22 Für die herrschende 
 
15 Statt aller BSK OR-OSER/WEBER, Art. 423 N 6. 
16 BGE 126 III 69 E. 2; BGer, Urteil 4A_88/2019 vom 12. November 2019, 
E. 3.1.1. 
17 BGE 131 III 418 E. 2.3.1. 
18 BGE 122 III 1 E. 2a; BGer, Urteil 5A_372/2012 vom 18. April 2013, E. 3.2.2. 
19 BGE 122 III 1 E. 2aa; BGE 139 III 305 E. 3.2.2. 
20 BGE 113 II 397 E. 2b; BGE 139 III 305 E. 3.2.2. 
21 BGE 122 III 1 E. 2aa; BGE 139 III 305 E. 3.2.2. 
22 JENNY, die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, ZStP 
2004, RZ 261; BÜRGI-WYSS, Der unrechtmässig erworbene Vorteil im 
schweizerischen Privatrecht, ZStP 2005, S. 214 f.; ROBERTO, Schadenersatz, 
Gewinnabschöpfung und Bereicherungsanspruch bei Immaterialgüterrechtsver-
letzungen, sic! Sondernummer 2008, S. 23 ff., 29; HESS-BLUMER, in: 
Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 
2013, Vor 6./7. Abschnitt N 81; BSK ZGB-I-FOUNTOULAKIS/HONSELL, Art. 3 N 20. 


O2022_002 
Seite 22 
Lehre genügt hingegen bereits Fahrlässigkeit, um den Gewinnherausga-
beanspruch gestützt auf Art. 423 OR zu begründen.23 
Die Formulierung des Bundesgerichts in BGE 129 III 422 E. 4 ist tatsäch-
lich nicht völlig klar, worauf HESS-BLUMER zu Recht hinweist.24 Das Bun-
desgericht schreibt, dass der Fremdgeschäftsführer bösgläubig sein 
müsse, also im Wissen um das absolute Recht des Dritten in dieses ein-
greife. «Im Wissen» könnte dahingehend verstanden werden, dass das 
Bundesgericht tatsächliche Kenntnis der Fremdheit des Geschäftes vo-
raussetzt. In neueren Urteilen verwendet das Bundesgericht diese For-
mulierung jedoch nicht mehr. Im Urteil «Rohrschelle» wird gesagt, dass 
die auf Geschäftsanmassung gestützte Herausgabepflicht Bösgläubigkeit 
voraussetze, ohne dass Bösgläubigkeit näher umschrieben wurde.25 In 
einem nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlichten Urteil aus dem 
Jahr 2019 schreibt das Bundesgericht im Zusammenhang mit dem Ge-
winnherausgabeanspruch gestützt auf Art. 423 OR ausdrücklich, dieser 
setze voraus, dass der Geschäftsführer bösgläubig sei, d.h. dass er weiss 
oder wissen musste, dass er ohne Rechtfertigungsgrund in die Rechts-
sphäre eines anderen eingreift («Il agit de mauvaise foi s’il sait ou doit 
savoir (art. 3 al. 2 CC) qu’il s’immisce dans la sphère d’autrui sans avoir 
de motif pour le faire.»).26 
Das Bundesgericht verweist ausdrücklich auf Art. 3 Abs. 2 ZGB, gemäss 
dessen Wortlaut derjenige, der bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den 
Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, 
nicht berechtigt ist, sich auf den guten Glauben zu berufen. Mit der herr-
schenden Lehre und der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
ist daher derjenige, der die Fremdheit eines Geschäftes nicht erkennt, 
weil er zumutbare Sorgfaltsobliegenheiten nicht erfüllt hat, als bösgläubig 
 
23 BK ZGB-HOFER, Art. 3 N 109, 111; ZK OR-SCHMID, Art. 423 N 24, 36; BSK 
OR-I-OSER/WEBER, Art. 423 N 8; CR PI-SCHLOSSER, Art. 73 LBI N 39; 
HILTI/STAUBER/KÖPF/CARREIRA, Patentrecht, 4. Aufl. Bern 2021, S. 482; WALTER, 
Lizenzanalogie, 
Verletzerzuschlag 
und 
Gewinnabschöpfung 
im 
Ausgleichsmechanismus 
des 
schweizerischen 
Immaterialgüterrechts, 
in: 
Kunz/Herren/Cottier/Matteotti (Hrsg.). Festschrift für Roland von Büren, Basel 
2009, S. 231 ff., 246; SCHWEIZER, Zivilrechtliches Verschulden bei der Verletzung 
von Schutzrechten, in: sic! 2015 S. 1 ff., 3; DAVID ET. AL., SIWR I/2, RZ 423; 
FRITSCHI/JUNGO, in: Fischer/Luterbacher (Hrsg.), Haftpflichtkommentar, Zürich 
2016, Art. 423 OR N 20. 
24 HESS-BLUMER, a.a.O., N 81. 
25 BGer, Urteil 4C.290/2005 vom 12. April 2006 E. 3.1 – «Rohrschelle». 
26 BGer, Urteil 4A_88/2019 vom 12. November 2019, E. 3.1.1, unter Hinweis auf 
BGE 129 III 69 E. 2a; Urteil 4A_594/2012 vom 28. Februar 2013, E. 2.1.1. 


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Seite 23 
zu betrachten.27 Direkter Vorsatz oder Eventualvorsatz wird nicht ver-
langt. 
33. 
Die Beklagte macht geltend, nachdem das Bundespatentgericht das 
Streitpatent im Massnahmeverfahren wie erteilt für nichtig beurteilt ha-
be,28 habe sie bis zur Urteilseröffnung im ordentlichen Verfahren am 
2. September 2021 davon ausgehen dürfen, dass sie nicht in ein gültiges 
Schutzrecht der Klägerinnen eingreife. Folglich mangle es bis zu diesem 
Zeitpunkt an der Bösgläubigkeit, jedenfalls aber bis zur letzten Ein-
schränkung des Streitpatents durch die Klägerinnen am 21. September 
2020. Das Streitpatent umfasse 26 Patentansprüche, die ihrerseits zahl-
reiche teilweise voneinander unabhängige bevorzugte und/oder alternati-
ve Ausführungsformen umfassten. Dadurch ergäben sich hunderttausen-
de Möglichkeiten, den unabhängigen Patentanspruch einzuschränken. 
Der Beklagten sei es vor diesem Hintergrund unmöglich und jedenfalls 
nicht zuzumuten, für sämtliche denkbaren Einschränkungen die Rechts-
beständigkeit der resultierenden Ansprüche zu prüfen. Sie habe sich auf 
die Einschätzung ihres Patentanwalts Sascha Tamada verlassen dürfen, 
wonach das Streitpatent in der erteilten Fassung nichtig sei. Ein schriftli-
ches Gutachten zur Rechtsbeständigkeit böte keine grössere Sicherheit, 
zumal das Patent wie erwähnt auf nicht vorhersehbare Weise einge-
schränkt werden könnte. Im letztlich gewählten Anspruchskomplex seien 
sechs Ansprüche zusammengelegt und daraus acht Merkmale verändert 
worden. Wenn die Klägerinnen selbst erst nach mehr als 20 Anläufen mit 
der Stellungnahme zu den Dupliknoven eine Anspruchsfassung gefunden 
hätten, die vom Gericht als gültig erachtet wurde, könne der Beklagten 
nicht vorgeworfen werden, wenn sie dies nicht schon von Anfang an er-
kannt habe. 
Die Klägerinnen wenden ein, die ursprünglich erteilte Fassung des Streit-
patents sei nie rechtskräftig für ungültig erklärt worden; die Gültigkeit sei 
nur in einem Massnahmeverfahren als nicht glaubhaft angesehen wor-
den. Weiter habe die Beklagte nie geltend gemacht, dass sie die Rechts-
beständigkeit des Streitpatents durch einen unabhängigen Dritten habe 
überprüfen lassen und die Sägeblätter gestützt auf das Vertrauen in die-
ses Gutachten weiter hergestellt und vertrieben hätte. Sodann sei das 
 
27 So implizit bereits BPatGer, Urteil O2013_007 vom 19. März 2014, E. 4.3 – 
«Netzstecker». 
28 BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019. 


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Seite 24 
Streitpatent im Hauptverfahren auf abhängige Ansprüche eingeschränkt 
und es seien lediglich optionale Merkmale gestrichen worden. Diese sei-
en der Beklagten bekannt gewesen. Ausserdem genüge es aus Sicht des 
potentiellen Verletzers zu wissen, was der kleinste Wertebereich sei, der 
den Verletzungsgegenstand noch abdecke. 
34. 
Die Klägerinnen haben die Beklagte mit Schreiben vom 7. November 
2017 erstmals abgemahnt und darauf aufmerksam gemacht, dass ihre 
Werkzeuge mit der «Q-Aufnahme» Gebrauchsmuster DE 20 2013 006 
900, DE 20 2013 006 901 und DE 20 2013 006 920 verletzten. Nachdem 
die Beklagte mit Schreiben vom 24. November 2017 antwortete, dass sie 
eine Verletzung anhand des geschilderten Sachverhalts nicht erörtern 
könne, liessen die Klägerinnen mit Schreiben vom 5. Februar 2018 weite-
re Ausführungen folgen und informierten die Beklagte über die Erteilung 
des EP 3 027 361 B1 und die bevorstehende Erteilung des Streitpatents 
mit der Anmeldenummer EP 14747835.8. Mit Schreiben vom 1. März 
2018 antwortete die Beklage unter anderem, dass ihr zum Streitpatent 
Stand der Technik vorliege, der dieses zu Fall bringen würde, führte dies 
aber nicht näher aus. Das Streitpatent wurde am 11. April 2018 erteilt und 
veröffentlicht. 
Die Beklagte hatte damit seit dem 11. April 2018 tatsächliche Kenntnis 
vom Streitpatent. Stellt sie nun Werkzeuge her, die bei zumutbarer Sorg-
falt nur als patentverletzend (ausgehend vom erteilten, breiten An-
spruch 1) betrachtet werden können, handelt sie grundsätzlich bösgläu-
big. 
Als gutgläubig kann sie nur gelten, wenn sie bei Anwendung pflichtge-
mässer Sorgfalt davon ausgehen durfte, dass das Streitpatent in allen 
Fassungen, die von den von ihr hergestellten Werkzeugen verletzt wer-
den, nicht rechtsbeständig ist. Sie behauptet zwar, dass ihr Patentanwalt 
ihr bestätigt habe, dass das Streitpatent ungültig sei, und ruft dafür Pa-
tentanwalt Sascha Tamada als Zeuge an. Eine Urkunde, aus der die Ab-
klärungen des beauftragten Patentanwalts hervorgehen würden, hat die 
Beklagte indes nicht eingereicht. Ein Ausführungsfreiheits- oder Verlet-
zungsgutachten kann nur dann belegen, dass der Verletzer die angemes-
sene Sorgfalt aufgewendet hat, wenn das Gutachten dem Gericht im Voll-
text vorgelegt wird. Sonst kann das Gericht nicht überprüfen, ob das Gut-
achten von einer unabhängigen und zuverlässigen Fachperson erstellt 
und diese vollumfänglich informiert wurde, sie einen unbeschränkten 


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Seite 25 
Gutachtensauftrag erhalten hat und ob die begutachtete Handlung mit der 
vom Gericht zu beurteilenden Handlung übereinstimmt.29 Die Zeugen-
aussage von Sascha Tamada kann die Vorlage seines Gutachtens im 
Volltext nicht ersetzen. Von seiner Befragung sind daher keine sachdien-
lichen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb auf diese verzichtet werden 
kann. Mangels Vorlage des vollständigen Gutachtens vermag die angeb-
liche patentrechtliche Beurteilung durch Patentanwalt Sascha Tamada 
nicht zu belegen, dass die Beklagte sorgfältig gehandelt hat. 
Weiter habe das Bundespatentgericht mit Massnahmeurteil S2018_007 
vom 2. Mai 2019 das Streitpatent für voraussichtlich ungültig erkannt, 
wobei sich die Ungültigkeit auch auf das Patent insgesamt, auch auf alle 
abhängigen Ansprüche, bezogen habe. Die Beklagte habe auf diese Ein-
schätzung eines spezialisierten Gerichts vertrauen dürfen. 
Tatsächlich hat das Bundespatentgericht in E. 20 des Massnahmeurteils 
festgehalten, dass aus der voraussichtlich fehlenden Rechtsbeständigkeit 
der unabhängigen Ansprüche folge, dass auch die abhängigen Ansprü-
che nichtig seien, weil kein Antrag vorliege, diese mit einem der unab-
hängigen Ansprüche zu kombinieren. M.a.W. wurde das Streitpatent nur 
deshalb als voraussichtlich insgesamt nichtig beurteilt, weil es die Kläge-
rinnen im Massnahmeverfahren, aus welchen Gründen auch immer, un-
terlassen hatten, eingeschränkte Ansprüche zu formulieren. Eine Aussa-
ge dahingehend, dass sich die erteilten Ansprüche nicht so einschränken 
liessen, dass sie möglicherweise gültig sind, kann dem Massnahmeurteil 
nicht entnommen werden. 
Die Beklagte musste erkennen, dass das Streitpatent Rückzugsmöglich-
keiten bietet und das Massnahmeurteil kein Freibrief ist, zumal sie im 
Zeitpunkt des Massnahmeurteils durch einen Schweizer Rechtsanwalt 
und einen europäisch zugelassenen Patentanwalt beraten war. 
Es hilft der Beklagten in diesem Zusammenhang auch nicht, dass es eine 
Vielzahl möglicher Rückzugs- und Kombinationsmöglichkeiten gab und 
die Klägerin selbst erst mit der Replik die letztlich rechtsbeständige 
Merkmalskombination formuliert hat.30 Entscheidend ist, dass das Streit-
patent eine Rückzugsmöglichkeit bot, die von den angegriffenen Säge-
blättern verletzt wird und dass dies für einen Patentanwalt erkennbar war. 
 
29 JENNY, a.a.O., RZ 207 und 209; SCHWEIZER, a.a.O., S. 8. 
30 In der Stellungnahme zu den Dupliknoven hat sie einen offensichtlichen Fehler 
korrigiert, Teilurteil O2019_002 vom 30. August 2021, E. 8 f. 


O2022_002 
Seite 26 
Unbeachtlich ist, welche Rückzugsmöglichkeit die Klägerin schlussend-
lich gewählt hat. Der sorgfältige Unternehmer (beziehungsweise seine 
patentrechtlichen Berater) hätte erkennen müssen, dass das Streitpatent 
in einer eingeschränkten Form rechtsbeständig sein könnte und die an-
gegriffenen Sägeblätter das eingeschränkte Streitpatent verletzen könn-
ten. Es liegt hier nicht der Fall vor, dass ein Anspruch mit Merkmalen aus 
der Beschreibung ergänzt wurde.31 Der letztlich als gültig erachtete An-
spruch ergibt sich aus der Kombination abhängiger Ansprüche mit dem 
erteilten unabhängigen Anspruch 1, wobei die Merkmale der abhängigen 
Ansprüche 3, 4, 7, 8 und 13 in den unabhängigen Anspruch aufgenom-
men und optionale (bevorzugte) Merkmale gestrichen wurden. Der Zweck 
abhängiger Ansprüche ist es gerade, dem Patentinhaber Rückzugsmög-
lichkeiten zu bieten, wenn er mit neuem Stand der Technik konfrontiert 
wird.32 Die Aufnahme von Merkmalen aus den abhängigen Ansprüchen in 
den unabhängigen Anspruch ist daher nicht überraschend, sondern zu 
erwarten. Optionale Merkmale beschränken den Schutzbereich ohnehin 
nicht, so dass ihre Streichung keine Auswirkungen hat. Unter den Um-
ständen musste die Beklagte bei Anwendung pflichtgemässer Sorgfalt 
davon ausgehen und die Möglichkeit prüfen bzw. prüfen lassen, dass es 
rechtsbeständige Fassungen des Streitpatents geben könnte. 
Weiter habe die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts mit 
ihrer vorläufigen Einschätzung vom 12. Januar 2021 festgehalten, dass 
keiner der vorliegenden Anträge die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen 
scheine und das Patent wahrscheinlich zu widerrufen sein werde, was 
ebenfalls die Gutgläubigkeit der Beklagten begründe. Zunächst handelt 
es sich dabei um eine vorläufige Beurteilung. Zudem lag in dem Zeitpunkt 
der vorläufigen Beurteilung bereits das Fachrichtervotum im ordentlichen 
Verfahren O2019_012 vor, gemäss dem eine inter partes eingeschränkte 
Fassung des Streitpatents rechtsbeständig sei. Die Beklagte durfte sich 
daher nicht in entschuldbarer Weise auf die vorläufige Beurteilung der 
Einspruchsabteilung des EPA verlassen. 
Zusammenfassend war die Beklagte mit Erteilung des Streitpatents am 
11. April 2018 bösgläubig. Diese Bösgläubigkeit entfällt nicht durch das 
Massnahmeurteil vom 2. Mai 2019, gemäss dem die unabhängigen An-
sprüche in der erteilten Fassung voraussichtlich nicht rechtsbeständig 
sind. 
 
31 Anders als in BPatGer, Urteil S2013_009 vom 18. März 2015, E. 7.3. 
32 BPatGer, Urteil S2019_002 vom 15. August 2019, E. 40 – «Herzklappe». 


O2022_002 
Seite 27 
Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens 
35. 
Nach einem allgemein geltenden Grundsatz greift keine Haftung, wenn 
der präsumtiv Haftpflichtige beweist, dass ein rechtmässiges Alternativ-
verhalten denselben Schaden bewirkt hätte, wie das tatsächlich erfolgte 
rechtswidrige Verhalten.33 Nachzuweisen ist eine hypothetische, die 
pflichtwidrige Handlung ersetzende, rechtmässige Handlungsalternative 
des Schuldners,34 die zum gleichen Schaden wie das pflichtwidrige Ver-
halten geführt hätte. Ist dies der Fall, fehlt der Rechtswidrigkeitszusam-
menhang.35 
Der Entlastungsbeweis des rechtmässigen Alternativverhaltens ist strikt 
zu erbringen. Er muss als gescheitert betrachtet werden, wenn sich im 
konkreten Fall ergibt, dass der Schaden auch bei Anwendung der erfor-
derlichen Sorgfalt möglicherweise eingetreten wäre. Die damit verblei-
bende Möglichkeit, dass der Schadenseintritt dennoch vermieden worden 
wäre, schliesst die Haftungsbefreiung aus.36 
Ob bei der auf Art. 423 OR gestützten Herausgabe des Verletzergewinns 
der Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens überhaupt greift, 
wurde in der Schweiz noch nicht gerichtlich entschieden.37 Aus der Lehre 
spricht sich SPITZ gegen seine Berücksichtigung bei der Bemessung des 
herauszugebenden Gewinns aus, ohne dies allerdings weiter zu begrün-
den.38 In Deutschland lehnt der Bundesgerichtshof seine Anwendung im 
Patentrecht ab. Rechtmässiges Alternativverhalten stelle eine hypothe-
tisch gebliebene Schadensursache dar, so dass die Frage seiner Berück-
sichtigung oder Nichtberücksichtigung eine am Schutzzweck der verletz-
ten Norm ausgerichteten Wertung erfordere. Daraus ergebe sich, dass 
der Einwand bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns 
 
33 BGE 131 III 115 E. 3.1. 
34 BK OR-WEBER/EMMENEGGER, Art. 97 N 406. 
35 BGE 122 III 229 E. 5a) aa); zur dogmatischen Einordnung des Einwands des 
rechtmässigen 
Alternativverhaltens 
siehe 
FREI, 
Der 
rechtlich 
relevante 
Kausalzusammenhang im Strafrecht im Vergleich mit dem Zivilrecht, Zürich 
2010, RZ 507 f. 
36 BGE 131 III 115 E. 3.3. 
37 In BPatGer, Urteil O2020_008 vom 4. Januar 2022, E. 15, wurde das 
rechtmässige Alternativverhalten im Zusammenhang mit der Haftung für 
Zollhilfemassnahmen angesprochen. 
38 SPITZ, Überlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe 
im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sic! 2007, S. 795 ff., 810. 


O2022_002 
Seite 28 
unbeachtlich sei.39 Eine nichtverletzende Produktgestaltung, die im Ver-
letzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfügung stand, sei für die Beur-
teilung der mit der Benutzung des Schutzrechts verbundenen Marktchan-
cen in diesem Zeitraum und damit für die Bestimmung des herauszuge-
benden Verletzergewinns unerheblich (Leitsatz). 
Der den Zusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und 
dem eingetretenen Erfolg unterbrechende Beweis des rechtmässigen Al-
ternativverhaltens muss von dem Einwand unterschieden werden, nach 
dem nicht der gesamte mit dem angegriffenen Produkt erzielte Umsatz 
auf die Patentverletzung zurückzuführen ist. Zwar beschlagen beide Ein-
wände das Verhältnis zwischen dem Verhalten des Verletzers und dem 
Eintritt des Schadens beziehungsweise der Gewinnerzielung, womit bei 
beiden Einwänden Überlegungen zur Kausalität anzustellen sind. Das 
Verhältnis zwischen Geschäftsanmassung und Gewinnerzielung ist also 
doppelt zu prüfen: Einmal unter den strengen Voraussetzungen an den 
hierfür zu erbringenden Beweis im Rahmen des Rechtswidrigkeitszu-
sammenhangs und einmal, sobald der Anspruch auf Gewinnherausgabe 
feststeht, im Rahmen der Faktoranalyse bei der Bemessung der finanziel-
len Wiedergutmachung (hinten E. 58). 
36. 
Die Beklagte macht geltend, dass sie in der Lage sei, nicht-
patentverletzende Sägeblätter herzustellen, die mit dem Starlock-System 
der Klägerinnen kompatibel seien. Die Kompatibilität der vom Dispositiv 
des Teilurteils vom 30. August 2021 erfassten Werkzeuge mit dem Star-
lock-System könne zwar zum Verkaufserfolg dieser Sägeblätter beigetra-
gen haben, aber die Patentverletzung sei nicht natürlich kausal für den 
kommerziellen Erfolg der fraglichen Produkte. Sie liesse sich wegdenken, 
ohne dass der kommerzielle Erfolg entfiele und sei daher keine conditio 
sine qua non für den erzielten Gewinn. Die Klägerinnen bestreiten, dass 
die von der Beklagten als patentfreie, mit dem Starlock-System kompatib-
le, angepriesenen Sägeblätter mit einer Aufnahme mit einer ungeraden 
Anzahl Ecken überhaupt patentfrei seien. Das Streitpatent liesse sich 
auch auf diese Vorrichtungen lesen, und im Übrigen besässen die Kläge-
rinnen weitere Schutzrechte, die zweifelsfrei die Werkzeuge der Beklag-
ten mit ungerader Anzahl Ecken erfassten. 
 
39 BGH, Urteil X ZR 51/11 vom 24. Juli 2012, RZ 35 – «Flaschenträger». 


O2022_002 
Seite 29 
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat derjenige, der sich da-
rauf beruft, dass der Schaden auch bei rechtmässigen Alternativerhaltens 
eingetreten wäre, dies strikt zu beweisen. Die Beklagte müsste also 
nachweisen, dass sie, wenn sie patentfreie mit Starlock kompatible Sä-
geblätter angeboten hätte, gleich viel Umsatz erzielt hätte als mit den tat-
sächlich angebotenen Sägeblättern, die gemäss Teilurteil vom 30. August 
2021 patentverletzend sind. Die Beklagte nennt dafür noch nicht einmal 
Beweismittel. Tatsächlich ist dieser Beweis eines hypothetischen Sach-
verhalts kaum zu erbringen. Die Anwendung der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichts zum Einwand des rechtmässigen Alternativ-
verhaltens führt daher dazu, dass dieser Einwand bei der Bemessung 
des gestützt auf Art. 423 OR herauszugebenden Gewinns in der Praxis 
kaum je erfolgreich sein wird. Ob der Einwand bereits aus grundsätzli-
chen Überlegungen nicht zuzulassen ist, kann unter den Umständen of-
fenbleiben. 
Mangels Nachweises, dass die Beklagte denselben Umsatz wie mit den 
patentverletzenden Sägeblättern auch mit patentfreien Sägeblättern er-
zielt hätte, ist der Einwand rechtmässigen Alternativverhaltens nicht er-
folgreich. 
Bemessung des herauszugebenden Gewinns 
37. 
Stützt sich der Anspruch auf Herausgabe des aus der Patentverletzung 
erzielten Gewinns auf Art. 423 OR, ist der Geschäftsherr berechtigt, die 
sich aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile anzueig-
nen. Der Gewinn besteht in der Differenz zwischen dem tatsächlichen 
Vermögen des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Patentverlet-
zung aufweisen würde. Der Gewinn kann in einer Zunahme der Aktiven 
oder in einer Abnahme der Passiven bzw. einer Verlustverminderung be-
stehen. Vom Bruttoerlös, der mit patentverletzenden Produkten erzielt 
worden ist, sind die Kosten abzuziehen, die dem Verletzer für die Erzie-
lung dieses Ertrags erwuchsen.40 Abzugsfähig sind alle Kosten, die direkt 
mit der Herstellung und dem Vertrieb des patentverletzenden Produkts in 
Zusammenhang stehen, d.h. solche Kosten, die sich ändern, wenn mehr 
oder weniger des Produkts verkauft wird. Kosten, die unabhängig von der 
 
40 BGE 134 III 306 E. 4.1.1 – «Resonanzetikette II». 


O2022_002 
Seite 30 
Herstellungs- oder Absatzmenge ohnehin angefallen wären, können 
nicht, auch nicht anteilsmässig, in Abzug gebracht werden.41 
Der Geschäftsherr trägt die Beweislast für den durch die Führung des 
fremden Geschäfts erzielten Bruttoerlös; der Geschäftsführer hat seine 
dafür erbrachten Aufwendungen zu beweisen.42 
Eine Schätzung des herauszugebenden Gewinns ist in analoger Anwen-
dung von Art. 42 Abs. 2 OR zulässig.43 Die beweisbelastete Partei, die 
sich auf diese Erleichterung beruft, muss alle Umstände, die für die Erzie-
lung eines Gewinns oder für dessen Verminderung sprechen, soweit 
möglich und zumutbar behaupten und beweisen. Vermag der Verletzer 
behauptete Gestehungskosten mangels einer gehörig geführten Buchhal-
tung nicht zu beweisen, so verbleibt kein Raum für eine Schätzung.44 
Von der nicht gehörig geführten Buchhaltung zu unterscheiden ist eine 
gehörig geführte Buchhaltung, die nicht geeignet ist, die Stückkosten der 
Herstellung eines patentverletzenden Produkts zu belegen. Eine gesetzli-
che Pflicht zur Führung einer derartigen Buchhaltung besteht nicht, und 
es ist anzunehmen, dass die meisten gehörig geführten Buchhaltungen 
nicht geeignet sind, diesen Beweis rechtsgenüglich zu erbringen. Kosten, 
deren Existenz im Grundsatz, wenn auch nicht in der genauen Höhe, un-
bestreitbar sind, sind unter diesen Umständen nach Art. 42 Abs. 2 OR zu 
schätzen. Dazu gehören insbesondere Materialkosten und Lohnkosten 
der direkt in die Herstellung involvierten Personen. Wird hier ein zu stren-
ger Massstab angelegt, besteht die Gefahr, dass der herauszugebende 
Gewinn zu einem eigentlichen Strafschadenersatz verkommt. 
Bruttoumsatz 
38. 
Ausgangspunkt für die Gewinnberechnung ist der vom Geschäftsführer 
mit den patentverletzenden Produkten erzielte Bruttoerlös. 
 
41 BGE 134 III 306 E. 4.1.4 – «Resonanzetikette II»; krit. HESS-BLUMER, in: 
Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 
2013, Vor 6./7. Abschnitt N 77 ff. 
42 BGE 134 III 306 E. 4.1.2 – «Resonanzetikette». 
43 BGE 133 III 153 E. 3.3 – «Patty Schnyder». 
44 BGE 134 III 306 E. 4.3 – «Resonanzetikette II».; vgl. auch BGer, Urteil 
4A_128/2020 vom 3. September 2020, E. 4.2.3. 


O2022_002 
Seite 31 
Mit Eingabe vom 12. Mai 2022 macht die Beklagte geltend, sie habe zwi-
schen dem 11. April 2018 und dem 3. September 2021 einen Gesamtum-
satz von CHF 2’599’18045 erzielt, wovon CHF 1’641’900 auf die patent-
verletzenden Quick-Sägeblätter entfielen. 
Die Klägerinnen zweifeln die Rechnungslegung mit Eingabe vom 6. Juli 
2022 an. Sie machen geltend, dass Rechnungen wegen fehlender Adres-
sen oder Rechnungsnummern nicht zugeordnet werden könnten, es Lü-
cken bei den Rechnungsnummern gebe und Produkte mit «Q-Nummern» 
geschwärzt worden seien. Weil die Beklagte mehr Hinterteile eingekauft 
als Sägeblätter verkauft habe, sei es zweifelhaft, dass sie sämtliche Um-
sätze angegeben habe. Unter Berücksichtigung dieser Umstände betrage 
der Bruttoerlös in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR CHF 1’895’367. Mit 
Noveneingabe vom 14. Juli 2022 reichen die Klägerinnen Rechnungen 
der Beklagten an die Schwaiger Ges.m.b.H. zwischen dem 16. Septem-
ber und 1. Dezember 2021 ein. Die Beklagte habe auch nach Zustellung 
des Teilurteils vom 30. August 2021 weiterhin patentverletzende Säge-
blätter verkauft und dieser Umsatz sei zu berücksichtigen. Mit einer weite-
ren Eingabe vom 26. September 2022 reicht sie zusätzliche Rechnungen 
ein, die belegen sollen, dass die Beklagte bis Juni 2022 patentverletzen-
de Sägeblätter verkauft habe, was bei der Gewinnberechnung zu berück-
sichtigen sei. Entscheidend sei, dass die patentverletzenden Sägeblätter 
in der Schweiz hergestellt und dann exportiert worden seien, unabhängig 
davon, ob der anschliessende Verkauf aus einem ausländischen Lager 
unter Schweizer Patentrecht relevant sei. 
Mit Eingabe vom 9. September 2022 räumt die Beklagte technische Feh-
ler beim Schwärzungsprozess ein, die zu einem um CHF 8’457 höheren 
Bruttoumsatz, d.h. total CHF 1’650’358, führten. Andererseits seien 
CHF 826 vom deklarierten Bruttoumsatz abzuziehen, da irrtümlich ge-
währte Rabatte nicht berücksichtigt worden seien. Die Lücken in den 
Rechnungsnummern seien auf die verwendete Software zurückzuführen. 
Bei den angeblich nicht berücksichtigten Produkten mit «Q-Nummern» 
handle es sich nicht um Sägeblätter, sondern um Multitool-Produkte, die 
nicht unter das Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 fielen. Die 
Differenz zwischen den eingekauften Hinterteilen und verkauften Säge-
blättern sei auf Produktionsfehler zurückzuführen. Ausserdem habe die 
Beklagte nach dem 3. September 2021 keine Sägeblätter mehr aus der 
Schweiz heraus verkauft, sondern ab ihrem Lager in Konstanz. Lieferun-
 
45 Alle Zahlen gerundet auf die letzte Stelle vor dem Komma. 


O2022_002 
Seite 32 
gen ab Deutschland seien nicht vom Dispositiv des Teilurteils vom 
30. August 2021 erfasst und daher nicht zu berücksichtigen. Ausserdem 
habe sie ab dem 1. Januar 2022 nur noch das Nachfolgemodell mit einer 
ungeraden Anzahl Ecken hergestellt und per 17. Januar 2022 ausgelie-
fert. Dieses Nachfolgemodell falle nicht unter das Teilurteil vom 30. Au-
gust 2021. Das Verbringen der Sägeblätter nach Deutschland habe kei-
nen Einfluss auf Aktiva oder Passiva der Beklagten oder der Klägerin, 
weshalb dieser Vorgang vorliegend nicht relevant sei. 
Mit Eingabe vom 21. April 2023 macht die Klägerin geltend, die Beklagte 
habe insgesamt 395’208 Hinterteile von der Kaspar Humbel AG, Meilen, 
Kanton Zürich, bezogen. Die Beklagte habe also 16’770 Hinterteile nicht 
angegeben und es sei davon auszugehen, dass sich dadurch die Anzahl 
der verkauften Sägeblätter spiegelbildlich erhöhe. Nach dem 3. Septem-
ber 2021 seien die Hinterteile an die ebenfalls von Marco Steiger kontrol-
lierte maRoc GmbH verrechnet worden. 
Die Beklagte hält dagegen, dass der Einkauf von Hinterteilen keinen 
Rückschluss auf den erzielten Gewinn zulasse. Vielmehr sei der Ein-
kaufspreis vom Gewinn als Gestehungskosten abzuziehen. 
39. 
Die Angaben der Parteien klaffen erwartungsgemäss weit auseinander. 
Während die Beklagte im massgebenden Zeitraum einen Bruttoerlös von 
CHF 1’649’531 zugesteht, machen die Klägerinnen, teilweise gestützt auf 
Art. 42 Abs. 2 OR, einen Nettoerlös von CHF 2’136’879 geltend. 
Aus den eingereichten Belegen ergibt sich folgendes: 
• 
Vom 12. April 2018 bis zum 2. September 2021 hat die Beklagte 
mindestens 366’257 patentverletzende Sägeblätter für mindestens 
CHF 1’649’531 verkauft. 
• 
Die Beklagte hat der Schwaiger Ges.m.b.H. gemäss den Rech-
nungen vom 16. September 2021, 24. September 2021, 6. Okto-
ber 2021 und 1. Dezember 2021 insgesamt 3’720 Sägeblätter mit 
Q-Nummer für EUR 12’318 verkauft. 
• 
Die Beklagte hat der Witte Metallwaren GmbH & Co. KG gemäss 
den Rechnungen vom 7. September 2021, 16. September 2021, 
21. Januar 2022, 15. Februar 2022, 9. März 2022, 24. März 2022, 
6. April 2022, 20. April 2022, 10. Mai 2022, 10. Juni 2022 insge-


O2022_002 
Seite 33 
samt 4’250 Sägeblätter mit Q-Nummer für EUR 22'259 verkauft. 
Die Klägerin macht zu diesen Rechnungen geltend, dass sie ab 
dem 17. Januar 2022 nur noch das Nachfolgemodell mit 7-seitiger 
Aufnahmevorrichtung ausgeliefert habe. 
• 
Gemäss Rechnungen vom 13. Juni 2018 bis 15. Juli 2021 hat die 
Beklagte 378’438 Hinterteile für die Quick-Sägeblätter von der 
Kaspar Humbel AG eingekauft. 
• 
Gemäss Auszug aus der Buchhaltung der Kaspar Humbel AG 
verkaufte diese vom 11. April 2018 bis am 3. September 2021 ins-
gesamt 395’208 Hinterteile an die Beklagte, wobei Rechnungs-
nummern in der Aufstellung der Beklagten teilweise fehlen. 
• 
Zwischen dem 6. Januar 2022 bis 17. Februar 2022 wurden 
33’050 6-eckige Hinterteile von der Kaspar Humbel AG bezogen 
und der maRoc GmbH verrechnet. 
40. 
Zunächst ist zu prüfen, ob die Verkäufe und Lieferungen ab dem Lager in 
Konstanz zu berücksichtigen sind. 
Die Beklagte macht geltend, dass der Schaden in einer Vermehrung der 
Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn 
bestehen könne. Weil die Ausfuhr ins Lager in Konstanz keine Verände-
rung von Aktiva oder Passiva nach sich ziehe und weil danach mangels 
Verkaufs aus der Schweiz kein zu berücksichtigender Gewinn anfalle, 
seien die Verkäufe ab Konstanz für den vorliegenden Sachverhalt irrele-
vant. 
Zum Bruttoumsatz gehört im Patentrecht auch der Umsatz aus Verkäufen 
ins Ausland.46 Die Ausfuhr der patentverletzenden Produkte ist eine ei-
genständige Verletzungshandlung und dem Patentinhaber vorbehalten 
(Art. 8 Abs. 2 PatG).47 
Die Beklagte räumt ein, dass sie patentverletzende Sägeblätter nach 
Deutschland ausführte und dann vom Lager in Konstanz aus an Kunden 
in Europa verkaufte. Es trifft zwar zu, dass die blosse Ausfuhr der patent-
 
46 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 73 N 38. 
47 SHK PatG-HESS-BLUMER, Art. 8 N 101; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 
2018, Art. 8 N 19. 


O2022_002 
Seite 34 
verletzenden Sägeblätter vorliegend keine unmittelbare Veränderung von 
Aktiva oder Passiva nach sich zog. Darauf kommt es aber nicht an. Weil 
die Ausfuhr dem Patentinhaber vorbehalten ist, sind sämtliche Bruttoerlö-
se, die im Ausland anfallen und auf die Ausfuhr zurückzuführen sind, voll 
anzurechnen. Ob das dem Inverkehrbringen zugrunde liegende Rechts-
geschäft bereits vor oder erst nach der Ausfuhr zustande kommt, ist un-
erheblich. Folglich hilft es der Beklagten nicht, wenn sie die patentverlet-
zenden Sägeblätter nach der Ausfuhr noch eine gewisse Zeit in Konstanz 
lagerte und erst dann verkaufte. 
Für die Bestimmung des Bruttoerlöses ist somit nicht nur die Zeitspanne 
bis zum 3. September 2021 massgebend, sondern die Verkäufe ab Lager 
Konstanz sind hinzuzurechnen. 
41. 
In der Höhe von CHF 1’649’531 ist der von der Beklagten erzielte Brutto-
erlös ziffernmässig ausgewiesen. In einem allfällig darüberhinausgehen-
den Betrag ist der Bruttoerlös zwischen den Parteien hingegen strittig. 
Für das Gericht ist aufgrund der von den Klägerinnen beigebrachten Ur-
kunden zu den Verkäufen nach dem 3. September 2021 und dem Auszug 
aus der Buchhaltung der Kaspar Humbel AG erstellt, dass die Beklagte 
mehr patentverletzende Sägeblätter verkauft hat, als ihre Aufstellung vom 
11. April 2018 bis zum 3. September 2021 ausweist. Die Unmöglichkeit 
des genauen Nachweises der Anzahl verkaufter patentverletzender Sä-
geblätter liegt im Verantwortungsbereich der Beklagten. Die Klägerinnen 
können sich also auf Art. 42 Abs. 2 OR berufen, womit der Bruttoerlös ge-
stützt auf die eingereichten Unterlagen und nach pflichtgemässem Er-
messen abzuschätzen ist. 
Ausgangspunkt ist der durchschnittliche Verkaufspreis eines patentverlet-
zenden Sägeblatts mit Quick-Aufnahme: bei 366’257 verkauften patent-
verletzenden Sägeblättern hat die Beklagte einen Umsatz von 
CHF 1’649’531 erzielt, was einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 
rund CHF 4.50 entspricht. 
Weil die Beklagte sämtliche 6-eckigen Hinterteile für die patentverletzen-
den Quick-Sägeblätter bei der Kaspar Humbel AG einkaufte, liefert die 
Anzahl der gekauften Hinterteile eine verlässliche Basis für die weitere 
Schätzung. Die Beklagte hat zwischen dem 11. April 2018 und dem 3. 
September 2021 insgesamt 395’208 6-eckige Hinterteile von der Kaspar 
Humbel AG gekauft. Weiter hat die Kaspar Humbel AG zwischen dem 6. 


O2022_002 
Seite 35 
Januar 2022 und dem 17. Februar 2022 weitere 33’050 6-eckige Hinter-
teile ausgeliefert. Diese wurden allerdings nicht der Beklagten in Rech-
nung gestellt, sondern der maRoc GmbH verrechnet. Die Beklagte bestritt 
dies in ihrer Eingabe vom 9. Mai 2023 nicht. Die maRoc GmbH wird wie 
die Beklagte von Marco Steiger kontrolliert. Aus den Aussagen des Zeu-
gen der Beklagten, Severin Klaas, anlässlich seiner Befragung an der 
Hauptverhandlung ergibt sich für das Gericht ohne Zweifel, dass diese 
weiteren 33’050 6-eckigen Hinterteile für die Beklagte bestimmt waren 
und diese damit patentverletzende Sägeblätter mit der sechseckigen Auf-
nahme hergestellt hat. Die Aussage von Severin Klaas, wonach er nicht 
konkret wisse, was mit den Beständen mit 6-eckiger Aufnahme nach dem 
3. September 2021 passiert sei, Marco Steiger aber Altmetall entsorgt 
habe, lässt nach Überzeugung des Gerichts nicht darauf schliessen, dass 
die Beklagte nach dem 3. September 2021 keine weiteren patentverlet-
zenden Sägeblätter mehr verkauft und die im Januar und Februar 2022 in 
Rechnung gestellten Sägeblätter wirklich vernichtet hat, weil jedes Be-
weismittel dafür ausser der sehr vagen Aussage des Zeugen Klaas fehlt. 
Somit ist davon auszugehen, dass die Beklagte seit dem 11. April 2018 
428’258 Hinterteile mit sechseckiger Aufnahme gekauft und daraus pa-
tentverletzende Sägeblätter hergestellt hat. Es entspricht der allgemeinen 
Lebenserfahrung, dass verschiedene Faktoren, wie insbesondere Pro-
duktionsfehler oder nicht verkäufliche Exemplare, dazu führen, dass nicht 
aus allen eingekauften Hinterteilen Sägeblätter hergestellt werden kön-
nen, die dann tatsächlich verkauft werden. Die Beklagte führte bei der 
Rechnungslegung und Auskunft die Differenz zwischen eingekauften Hin-
terteilen (378’438) und verkauften Sägeblättern (366’257) auf diese Um-
stände zurück, was einem Anteil von rund 3.22% entspricht. Dieser Anteil 
ist plausibel und der Schätzung zugrunde zu legen. 
Folglich wird davon ausgegangen, dass von eingekauften 428’258 Hinter-
teilen 3.22% aus den genannten Gründen nicht verkauft werden konnten. 
Die Beklagte hat somit rund 415’000 patentverletzende Sägeblätter ver-
kauft. Multipliziert mit dem durchschnittlichen Verkaufserlös von CHF 4.50 
ergibt dies einen Bruttoumsatz von rund CHF 1’867’500. 
Abzugsfähige Kosten 
Für die Hinterteile 
42. 
Die Beklagte macht geltend, dass ihre Sägeblätter aus einem Vorderteil 


O2022_002 
Seite 36 
und einem Hinterteil bestünden. Die Hinterteile habe die Beklagte bei der 
Kaspar Humbel AG eingekauft. Die Anzahl eingekaufter Hinterteile belau-
fe sich im Zeitraum vom 11. April 2018 bis 3. September 2021 auf 
378’428, wofür Kosten von CHF 248’862.66 angefallen seien. Vor dem 
11. April 2018 habe sie zudem bereits 73’070 Hinterteile zu einem Ge-
samtbetrag von CHF 46’724.71 eingekauft. Die Kosten für Hinterteile, die 
aufgrund von Produktionsfehlern nicht hätten verkauft werden können, 
seien für die Herstellung der patentverletzenden Produkte angefallen und 
damit abzuziehen. Der Fehlerquotient von 3.22% sei nicht ausserge-
wöhnlich oder übermässig hoch. 
Mit Eingabe vom 21. April 2023 machen die Klägerinnen gestützt auf ei-
nen Auszug aus der Buchhaltung der Kaspar Humbel AG geltend, die Be-
klagte habe im Zeitraum vom 11. April 2018 bis am 3. September 2021 
395’208 Hinterteile verkauft. Kosten könne die Beklagte nur für jene Hin-
terteile abziehen, die zur Herstellung tatsächlich verkaufter Werkzeuge 
verwendet worden seien. Die weiteren Hinterteile seien nicht für den ge-
winnbringenden Umsatz eingesetzt worden und seien dafür auch nicht 
objektiv erforderlich gewesen. Dies gelte unabhängig davon, ob es sich 
um Verschleiss, Produktionsfehler oder Fehlentscheide beim Einkauf ge-
handelt habe. 
43. 
Die eingekauften Hinterteile sind den patentverletzenden Sägeblättern di-
rekt zuordenbar und wurden von der Beklagten besonders für den ge-
winnbringenden Umsatz mit den patentverletzenden Sägeblättern ange-
schafft. Es ist nicht ersichtlich, wie die 6-eckigen Hinterteile für andere 
Zwecke hätten verwendet werden können. 
Das Gericht geht davon aus, dass die Beklagte 428’258 Hinterteile einge-
kauft hat (vgl. E. 41). Für diese Hinterteile hat die Beklagte gemäss den 
Auszügen aus der Buchhaltung der Kaspar Humbel AG insgesamt 
CHF 284’034 bezahlt. In dieser Summe sind die Kosten der 33’050 Hin-
terteile für CHF 22’803 enthalten, die an die maRoc GmbH verrechnet 
wurden. Weil diese Hinterteile bei der Schätzung des Bruttoerlöses ange-
rechnet wurden, sind sie auch bei den Gestehungskosten anzurechnen. 
Ein Abzug für Hinterteile, die nicht Bestandteil verkaufter Sägeblätter 
wurden, ist nicht angezeigt. Eine Ausschussquote von 3,22% erscheint 
nicht übermässig hoch. Ein unvermeidbarer Ausschuss gehört zu den 
Produktionskosten. 


O2022_002 
Seite 37 
Folglich werden CHF 284’034 für Hinterteile zum Abzug zugelassen. 
Für die Vorderteile 
44. 
Die Beklagte macht geltend, dass sie die Vorderteile der Sägeblätter sel-
ber aus Rohmaterial stanze. Das Rohmaterial werde von Dritten in Plat-
tenform eingekauft. Je nach Ausführung des Sägeblatts würde ein ande-
res Rohmaterial verwendet, die Kosten könnten daher nur anhand des 
gesamthaft eingekauften Rohmaterials heruntergebrochen auf die einzeln 
verkauften Sägeblätter berechnet werden. Je nach Ausführungsform 
könnten zwischen 3 und 11 Einheiten aus einer Platte des Rohmaterials 
gestanzt werden. Aus dem Preis pro Platte, der Kapazität pro Platte, dem 
sich daraus ergebenden Stückpreis und der Anzahl verkaufter Sägeblät-
ter könnten die direkten Kosten für die Vorderteile errechnet werden. Die 
Beklagte macht so CHF 248’569 als Materialkosten für die Vorderteile 
zwischen dem 11. April 2018 und dem 3. September 2021 geltend. Sie 
habe das Rohmaterial der maRoc GmbH abgekauft. Die Angabe über die 
Anzahl Einheiten pro Platte basiere auf dem Informationssystem der Be-
klagten, für den Preis pro Platte habe sie die entsprechenden Beweismit-
tel eingereicht und die Anzahl verkaufter Quick-Sägeblätter belegt. Die 
Faktoren für die Berechnung der Materialkosten seien substanziiert, zu-
mal unbestritten sei, dass Materialkosten für die Vorderteile angefallen 
sein müssen. 
 
 
 


O2022_002 
Seite 38 
 
Abbildung 1: Auszug aus der Berechnung der Beklagten gemäss Eingabe vom 12. Mai 
2022 
Die Klägerinnen argumentieren, dass die Aufstellung der Beklagten eine 
unsubstanziierte Parteibehauptung sei und die eingereichten Rechnun-
gen unvollständig seien. Die Beklagte müsste diese Kosten anhand von 
Augenscheinobjekten, technischen Zeichnungen, Beschreibung von Her-
stellvorgängen beweisen. Ausserdem seien die Rechnungen gemäss Bei-
lagen 12, 14 und 17 zur Eingabe vom 12. Mai 2022 an die maRoc GmbH 
und nicht an die Beklagte adressiert. Weil nur 63% des Umsatzes auf pa-
tentverletzende Sägeblätter falle, könnten auch nur 63% der Kosten für 
die Vorderteile geltend gemacht werden. Für die übrigen Rechnungen 
bestünde kein Kausalzusammenhang mit den patentverletzenden Säge-
blättern, weshalb kein Abzug zulässig sei. Die Rechnungen der maRoc 
GmbH an die Beklagte zum Beweis der tatsächlich angefallenen Kosten 
seien mangels Mengenangaben oder näheren Darstellungen der geliefer-
ten Gegenstände untauglich. Darüber hinaus seien die maRoc GmbH 
und die Beklagte verbundene Gesellschaften. Die Beklagte müsste zei-


O2022_002 
Seite 39 
gen, dass die für die Platten an die maRoc GmbH bezahlten Preise 
marktüblich waren. 
45. 
Der Beklagten ist dahingehend beizupflichten, dass Materialkosten für die 
Vorderteile angefallen sein müssen. Dass die Vorderteile für die Erzielung 
des gewinnbringenden Umsatzes objektiv erforderlich waren, ist offen-
sichtlich. Daher werden die ausgewiesenen Kosten für die Vorderteile ab-
zuziehen sein. 
Die Beklagte reicht folgende Urkunden ein, um die Kosten für die Vorder-
teile zu beweisen: 
• 
Die Rechnung der Tajima AG vom 29. Juni 2012 über EUR 13’680 für 
4’800 Stück «GNB265/9 GNB-265, Ersatzblätter 265mm», adressiert 
an die maRoc GmbH; 
• 
Die Rechnung der Augusta-Heckenrose Werkzeugfabriken GmbH & 
Co. KG (hiernach «Augusta-Heckenrose») vom 14. Dezember 2018 
über EUR 6’719.30 für 2’030 Stück «gezahntes Blatt 390x90»; 
• 
Die Rechnung der MCtools GmbH vom 23. Mai 2011 über insgesamt 
EUR 52’421.04 (inkl. MwSt.) für 4’860 Stück «316-maRoc» für 
EUR 28’188 und für 5000 Stück «Bl-Metall» für EUR 20’350, adres-
siert an die maRoc GmbH; 
• 
Die Rechnung der Wittmann – Komet Metal Cutting Saws GmbH & 
Co. KG (hiernach: «Wittmann») vom 25. Juni 2019 über EUR 11’875 
für 2’500 Stück «CORAM Säge Spitzzahn»; 
• 
Die Rechnung der Augusta-Heckenrose vom 29. Juni 2018 über 
EUR 12’870 für 2’600 Stück «Bi-Metallblatt SZ1,7mm; 
• 
Die Rechnung der G-Man Tools AB vom 3. Juli 2012 über 
SEK 49’515 für 2021 Stück «Saw blade 390 mm R10», adressiert an 
die maRoc GmbH; 
• 
Rechnungen der maRoc GmbH an die Beklagte: Rechnung vom 
31. August 2018 für «Einkauf Rohmaterial Januar bis August 2018», 
davon CHF 49’580.45 (exkl. MwSt.) für «Vorderteile»; Rechnung vom 
31. Dezember 2018 für «Einkauf Rohmaterial September bis Dezem-
ber 2018», davon CHF 28’822.70 (exkl. MwSt.) für «Vorderteile»; 
Rechnung vom 31. Dezember 2019 für «Einkauf Rohmaterial 2019» 
über CHF 86’226.26 (exkl. MwSt.) für «Vorderteile»; Rechnung vom 
31. Dezember 2020 für «Rohmaterial 2020» über CHF 128’121.26 


O2022_002 
Seite 40 
(exkl. MwSt.) für «Rohmaterial»; Rechnung vom 31. Dezember 2021 
für «Rohmaterial 2021» über CHF 100’307.85 (exkl. MwSt.) für 
«Rohmaterial»; 
• 
Weitere Rechnungen der Augusta-Heckenrose von zwischen dem 
14. Dezember 2018 und dem 17. September 2020; 
• 
Rechnung der Wittmann vom 27. Mai 2021 über EUR 6’773.50 für 
1’426 Stück «CORAM Säge Spitzzahn». 
Die drei an die maRoc GmbH adressierten Rechnungen haben unbe-
rücksichtigt zu bleiben. Zunächst datieren die Rechnungen aus den Jah-
ren 2011 und 2012 und es ist unklar, ob dieses Rohmaterial im April 2018 
überhaupt noch vorhanden war. Die Beklagte reicht dazu jedenfalls keine 
Belege ein. Ferner produziert, kauft, vertreibt und handelt die Beklagte 
gemäss Handelsregisterauszug erst seit dem 19. Januar 2018 mit Spezi-
alwerkzeugen und Handelsprodukten, während die maRoc GmbH ge-
mäss Handelsregisterauszug seit dem 31. Oktober 2008 Produkte wie 
Spezialwerkzeuge und insbesondere Sägeblätter entwickelt, produziert 
und vertreibt. Das mit diesen Rechnungen gekaufte und für die Säge-
blattproduktion geeignete Rohmaterial entsprach somit dem Gesell-
schaftszweck der maRoc GmbH und es liegen keine Belege vor, die zeig-
ten, dass es nicht dafür verwendet wurde. Schliesslich fehlen auch Bele-
ge, die zeigten, wann, in welcher Menge und für welchen Einzelpreis wel-
ches Rohmaterial von der maRoc GmbH an die Beklagte verkauft wurde. 
Die Rechnungen der maRoc GmbH an die Beklagte für «Vorderteile» 
und/oder «Rohmaterial» sind für den Nachweis des Übergangs von für 
die Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter verwendetem Rohma-
terial von der maRoc GmbH auf die Beklagte jedenfalls untauglich. 
Die Rechnungen der maRoc GmbH an die Beklagte vermögen darüber 
hinaus auch keine Materialkosten rechtsgenüglich zu beweisen. Da die 
Innovation Invest Holding GmbH an der Beklagten eine Mehrheitsbeteili-
gung hat und alle Stammanteile an der maRoc GmbH hält und Marco 
Steiger Geschäftsführer mit Einzelunterschrift von allen drei Gesellschaf-
ten ist, hätten die Rechnungen mindestens so aufgeschlüsselt werden 
müssen, dass festgestellt werden könnte, ob das angeblich übergegan-
gene Rohmaterial zu marktüblichen Preisen verkauft wurde. Die generi-
sche Bezeichnung «Vorderteile» und/oder «Rohmaterial» zu einem Ge-
samttotal genügt dafür nicht. Damit haben diese Rechnungen auch aus 
diesem Grund unbeachtet zu bleiben. 


O2022_002 
Seite 41 
Zu berücksichtigen sind einzig die Rechnungen der Augusta-Heckenrose 
und der Wittmann gemäss nachstehender Aufstellung: 
Vorderteile 
Datum 
Rohmaterial 
Menge 
Preis in 
EUR 
 Total in EUR Rechnungsteller 
29.06.2018 
BL39…90HP 
2’115 
3.31 
7’000.65 Augusta Heckenrose 
29.06.2018 
BL44…7BI 
2’600 
4.95 
12’870.00 Augusta Heckenrose 
26.06.2019 
BL44…7BI 
2’423 
4.95 
11’993.85 Augusta Heckenrose 
08.07.2019 
BL39…90HP 
2’010 
3.31 
6’653.10 Augusta Heckenrose 
04.01.2019 
BL39…4BI 
2’600 
3.70 
9’620.00 Augusta Heckenrose 
14.12.2018 
BL39…90HP 
2’030 
3.31 
6’719.30 Augusta Heckenrose 
17.09.2020 
BL39…90HP 
2’790 
3.31 
9’234.90 Augusta Heckenrose 
16.03.2020 
BL44…7BI 
2’540 
4.95 
12’573.00 Augusta Heckenrose 
27.01.2020 
BL39…90HP 
2’000 
3.31 
6’620.00 Augusta Heckenrose 
25.06.2019 
515.899 
2’500 
4.75 
11’875.00 Wittmann 
27.05.2021 
515.899 
1’426 
4.75 
6’773.50 Wittmann 
Tabelle 1: Übersicht der zulässigen Rechnungen für Vorderteile, vom Gericht erstellt. 
Gestützt auf diese Belege hat die Beklagte Materialkosten von 
EUR 101’933.30 beziehungsweise CHF 115’702 für Vorderteile ausge-
wiesen. Für die Umrechnung in Schweizer Franken stellte die Beklagte 
auf den Monatsmittelkurs des jeweiligen Rechnungsdatums ab. Die Klä-
gerinnen unterstellten die Richtigkeit der Wechselkurse. Für die Umrech-
nung wird daher auf die Angaben der Beklagten abgestellt: 
Rohmaterial 
Menge 
Preis in 
EUR 
Total in EUR 
Wechselkurs 
Preis in 
CHF 
Total in CHF 
BL39…90HP 
10’945 
3.31 
36’227.95 
1.1278 
3.73 
40’857.88 
BL44…7BI 
7’563 
4.95 
37’436.85 
1.1579 
5.73 
43’348.13 
BL39…4BI 
2’600 
3.70 
9’620.00 
1.1246 
4.16 
10’818.65 
515.899 
3’926 
4.75 
18’648.50 
1.1088 
5.27 
20’677.46 
115’702.12 
Tabelle 2: Umrechnung in Schweizer Franken gemäss den Wechselkursen der Beklagten, vom Gericht 
erstellt. 
Weitere Materialkosten für Vorderteile sind nicht ausgewiesen. Um weite-
re Kosten rechtsgenüglich darzulegen, hätte die Beklagte das über die 
maRoc GmbH bezogene Rohmaterial einzeln aufschlüsseln und darlegen 
müssen, dass sie dieses zu marktüblichen Preisen erworben hat. Die Be-
klagte kann sich daher nicht auf eine Beweiserleichterung und Schätzung 
nach Art. 42 Abs. 2 berufen, da der exakte Beweis für die weiteren Kosten 


O2022_002 
Seite 42 
der Vorderteile, wie für die dargelegten Kosten, möglich und zumutbar 
wäre.48 
Für das Brünieren 
46. 
Die Beklagte macht Kosten für das Brünieren49 der Vorderteile geltend. 
Da sie sämtliche Sägeblätter und nicht nur die patentverletzenden 
brünierte, könne sie die Kosten nur anhand der gesamthaften Kosten 
heruntergebrochen berechnen. Das Brünieren habe CHF 2.50 pro Kilo-
gramm gekostet und das Gesamtgewicht der verkauften Sägeblätter be-
trage 10’096 kg, womit für das Brünieren insgesamt CHF 25’240 angefal-
len seien. Die Gewichtsangaben in ihrem Informationssystem seien kor-
rekt, schliesslich würden diese Angaben auch für die Zolldokumente ver-
wendet. Weil im Zeitpunkt des Brünierens die Vorder- bereits mit den Hin-
terteilen verschweisst seien und die zusammengesetzten Sägeblätter 
durch die Öffnungen der Quick-Aufnahme auf eine Schiene aufgezogen 
und dann zusammen in das Brünierbad getaucht würden, sei das Ge-
samtgewicht für die Berechnung der Kosten des Brünierens massgebend. 
Die Klägerinnen wenden ein, dass die Beklagte weder die Gesamtkosten 
des Brünierens noch das Gewicht der Quick-Sägeblätter noch die Anzahl 
der verkauften Quick-Sägeblätter substanziiert habe, weshalb keine Kos-
ten für das Brünieren zuzulassen seien. Da nur die Vorder- nicht aber die 
Hinterteile brüniert worden seien, könne nicht auf das Gesamtgewicht 
abgestellt werden. Die Vorderteile hätten nur etwa einen Anteil von 37% 
am Gesamtgewicht. Ausserdem zeigten die neu eingereichten Rechnun-
gen, dass der Preis nicht immer CHF 2.50 pro Kilogramm betragen habe. 
47. 
Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Kosten für das Brünieren für die Er-
zielung des Bruttoerlöses objektiv erforderlich waren. Sie macht vielmehr 
geltend, die Beklagte habe diese Kosten nicht rechtsgenüglich bewiesen. 
 
 
 
48 BGE 134 III 306 E. 4.1.2 – «Resonanzetikette». 
49 «Brünieren», von franz. «brunir», bräunen, dient der Bildung einer dünnen 
Schutzschicht auf eisenhaltigen Oberflächen, um Korrosion zu vermeiden, Farbe 
und Reflexionsvermögen zu verändern oder um bei speziell dafür angepassten 
Prozessen tribologische Eigenschaften zu verbessern. 


O2022_002 
Seite 43 
Datum 
Preis / kg 
kg 
 Total CHF Rechnungsteller 
31.08.2021 
2.50 
343.00 
857.50 Härterei Bronschhofen AG 
31.07.2021 
2.50 
825.00 
2’062.50 Härterei Bronschhofen AG 
30.06.2021 
2.50 
1’019 
2’547.50 Härterei Bronschhofen AG 
31.05.2021 
2.50 
491.00 
1’227.50 Härterei Bronschhofen AG 
30.04.2021 
2.50 
454.00 
1’135.00 Härterei Bronschhofen AG 
31.03.2021 
2.50 
713.00 
1’782.50 Härterei Bronschhofen AG 
28.02.2021 
2.50 
661.00 
1’652.50 Härterei Bronschhofen AG 
31.01.2021 
2.50 
432.00 
1’080.00 Härterei Bronschhofen AG 
31.12.2020 
2.50 
581.00 
1’452.50 Härterei Bronschhofen AG 
30.11.2020 
2.50 
612.00 
1’530.00 Härterei Bronschhofen AG 
31.10.2020 
2.50 
676.00 
1’690.00 Härterei Bronschhofen AG 
30.09.2020 
2.50 
827.00 
2’067.50 Härterei Bronschhofen AG 
31.08.2020 
2.50 
432.00 
1’080.00 Härterei Bronschhofen AG 
31.07.2020 
2.50 
354.00 
885.00 Härterei Bronschhofen AG 
30.06.2020 
2.50 
402.00 
1’005.00 Härterei Bronschhofen AG 
31.05.2020 
2.50 
236.00 
590.00 Härterei Bronschhofen AG 
31.03.2020 
2.50 
540.00 
1’350.00 Härterei Bronschhofen AG 
29.02.2020 
2.50 
498.00 
1’245.00 Härterei Bronschhofen AG 
31.01.2020 
2.50 
342.83 
857.05 Härterei Bronschhofen AG 
31.12.2019 
2.50 
287.09 
717.74 Härterei Bronschhofen AG 
31.12.2019 
2.20 
73.00 
160.60 Härterei Bronschhofen AG 
17.12.2019 
2.53 
1’252.71 
3’169.36 Erne Surface AG 
08.10.2019 
2.53 
1’547.72 
3’915.73 Erne Surface AG 
28.06.2019 
2.53 
1’665.13 
4’212.78 Erne Surface AG 
25.04.2019 
2.53 
1’124.30 
2’844.48 Erne Surface AG 
20.12.2018 
2.50 
1’213.72 
3’034.30 Erne Surface AG 
02.10.2018 
2.50 
1’237.25 
3’093.13 Erne Surface AG 
04.07.2018 
2.50 
1’118.55 
2’796.38 Erne Surface AG 
16.04.2018 
2.50 
904.59 
2’261.48 Erne Surface AG 
Tabelle 3: Zusammenstellung der Rechnungen für das Brünieren, erstellt durch das 
Gericht. 
48. 
Mit einer Ausnahme beim ersten Brüniervorgang bei der Härterei 
Bronschhofen AG hat das Brünieren pro Kilogramm immer mindestens 
CHF 2.50 gekostet. In dieser Höhe ist der Preis pro Kilogramm für Brünie-
ren ausgewiesen. 
Die Beklagte macht gestützt auf ihr Informationssystem ein Gesamtge-
wicht der patentverletzenden Sägeblätter von 10’096 Kilogramm geltend. 
Dieses Gewicht ist nach Überzeugung des Gerichts trotz der klägerischen 


O2022_002 
Seite 44 
Kritik ausgewiesen, zumal diese Gewichtsangaben auch für die Zolldo-
kumente verwendet werden, wie der Zeuge Severin Klaas bestätigt hat. 
Ausserdem macht es in technischer Hinsicht Sinn, die zusammenge-
schweissten Hinter- und Vorderteile durch das Hinterteil auf eine Stange 
zu ziehen, um sie so in das Brünierbad zu tauchen. Entsprechend werden 
Kosten für das Brünieren von CHF 25’240 (= CHF 2.50 x 10’096) zum 
Abzug vom Bruttoerlös zugelassen. 
Dass diese Berechnung im Wesentlichen zutrifft, zeigt eine zu Kontroll-
zwecken durchgeführte Schätzung gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR. Aus 
den Rechnungen der Härterei Bronschhofen AG ist die Anzahl der 
brünierten Teile ersichtlich. Die Beklagte hat zwischen dem 31. Dezember 
2019 und dem 31. August 2021 insgesamt 434’168 Sägeblätter zu einem 
Preis von CHF 26’975 brüniert. Ausgehend von 415’000 verkauften Sä-
geblättern (E. 41) betrügen die Kosten für das Brünieren schätzungswei-
se CHF 25’784 (= CHF 26’975 / 434’168 * 415’000). 
Für das Härten 
49. 
Die Beklagte macht geltend, dass sie jene Vorderteile, die aus einem Bi-
metall bestehen, bei externen Firmen hat härten lassen. Da sie so auch 
nicht-patentverletzende Sägeblätter gehärtet habe, könnten die Kosten 
nur anhand der gesamthaften Kosten für das Härten heruntergebrochen 
auf die einzelnen verkauften Quick-Sägeblätter berechnet werden. Sie 
habe die Bimetall-Sägeblätter zunächst bei der Firma Listemann AG zu 
einem Preis von CHF 3’500 pro Charge à 34’000 Sägeblätter und ab dem 
4. Dezember 2020 bei der Firma Rheintal Härtetechnik zu einem Preis 
von CHF 1’400 pro Charge à 18’000 Sägeblätter härten lassen. Sie habe 
128’210 Sägeblätter bei der Listemann AG für CHF 13’189.09 und 75’734 
Sägeblätter bei der Härterei Rheintal AG für 6’058.72 härten lassen. Die 
Gesamtkosten für das Härten beliefen sich auf CHF 19’256. Bei den Kos-
ten für das Härten handle es sich nicht um Fixkosten, zumal sie dafür 
keine eigene Infrastruktur verwende und die Kosten spezifisch für die 
vom Verbot betroffenen Sägeblätter angefallen seien. Weil sie im fragli-
chen Zeitraum überwiegend patentverletzende Sägeblätter hergestellt 
habe, sei nicht davon auszugehen, dass ohne patentverletzende Produk-
tion ähnliche Kosten für die Öfen angefallen wären und sie hätte diese 
nicht quasi leer betreiben lassen. 


O2022_002 
Seite 45 
Die Klägerinnen wenden ein, dass die Beklagte weder die Gesamtkosten 
der Quick-Sägeblätter aus Bimetall, noch die Anzahl der Quick-
Sägeblätter aus Bimetall, noch den Preis pro Charge substanziiert habe. 
Ausserdem seien die Kosten für das Härten «Fixkosten», da die Kosten 
pro Charge gleich hoch geblieben wären, unabhängig davon, ob die Be-
klagte weniger Sägeblätter (z.B. nur die nicht-patentverletzenden) in die 
Härterei geschickt hätte. Die Kosten für das Härten seien daher nicht ab-
zugsfähig. Es sei insbesondere nicht davon auszugehen, dass die Be-
klagte die nicht-verletzenden Sägeblätter so lange gesammelt hätte, bis 
sie eine volle Charge zusammen gehabt hätte. Somit sei davon auszuge-
hen, dass die Beklagte auch ohne patentverletzende Sägeblätter gleich-
viele Chargen bei nicht voll ausgelasteten Öfen hätte bezahlen müssen. 
50. 
Soweit patentverletzende Bimetall-Sägeblätter gehärtet wurden, sind die-
se Kosten objektiv für den gewinnbringenden Umsatz erforderlich und 
damit abziehbar. 
Die Beklagte reicht fünf Rechnungen der Rheintal Härtetechnik AG ein, 
die ihre Behauptung stützen, wonach eine Charge à maximal 18’000 Sä-
geblätter CHF 1’440 gekostet habe. Weitere fünf Rechnungen über je 
CHF 3’500 belegen, dass die Beklagte bei der Listemann AG Sägeblätter 
gehärtet hat, mutmasslich à maximal 34’000 Sägeblätter je Charge. Die 
Beklagte macht geltend, dass folgende Quick-Sägeblätter aus Bimetall 
seien: 
 
Abbildung 
2: 
Auflistung 
der 
Sägeblätter 
aus 
Bimetall 
(Auszug 
aus 
dem 
Informationssystem der Beklagten gem. Eingabe vom 12. Mai 2022). 


O2022_002 
Seite 46 
Fraglich und von der Klägerin bestritten ist, ob auf die Angaben aus dem 
Informationssystem der Beklagten abgestellt werden kann. 
Der Ansicht der Klägerinnen, dass es sich bei den Auszügen aus dem In-
formationssystem der Beklagten um blosse Parteibehauptungen handle, 
ist nicht zu folgen. Auszüge aus einem Informationssystem in Form eines 
«Printscreens», wie sie vorliegend eingereicht wurden, sind grundsätzlich 
geeignet, um rechtserhebliche Tatsachen zu beweisen und fallen daher 
unter den weiten Urkundenbegriff (Art. 177 ZPO). Die Klägerin bestreitet 
sodann die Authentizität des Inhalts der Auszüge aus dem Informations-
system der Beklagten: Nach den Klägerinnen handle es sich bei den Ein-
trägen nur um nicht näher substanziierte Erfahrungswerte. Weiter stün-
den der Beklagten andere Beweismittel, wie Augenscheinobjekte, techni-
sche Zeichnungen, Beschreibung von Herstellvorgängen etc. zu Verfü-
gung, um diesen Beweis zu erbringen. 
Wer die Echtheit einer Urkunde bestreitet, hat beim Gericht ernsthafte 
Zweifel an der Authentizität des Urkundeninhalts zu wecken.50 Die blosse 
Möglichkeit des Nachweises mit anderen Beweismitteln lässt das Gericht 
nicht ernstlich an der Authentizität der Angaben zweifeln, zumal es insbe-
sondere bei Einträgen in ein Datensystem meist mehrere Nachweismög-
lichkeiten gibt, da jedem Eintrag in der Regel eine Datenquelle zugrunde 
liegt. Es würde aus wirtschaftlicher Sicht für die Beklagte denn auch kei-
nen Sinn machen, falsche Kennzahlen in ihrem ERP-System («Enterprise 
Resource Planning») zu hinterlegen. Zudem hat der Zeuge Severin Klaas 
bestätigt, dass die Informationen im ERP-System als Grundlage für die 
Zollinformationen dienen, was ein weiterer Hinweis für deren Richtigkeit 
ist. Das Gericht ist von der Echtheit der Angaben im Informationssystem 
der Beklagten überzeugt. In freier Beweiswürdigung ist auf die Angaben 
im Informationssystem der Beklagten abzustellen. 
Darüber hinaus hat die Beklagte über eine Suche mit der «Wayback Ma-
chine» des Internet-Archive dargelegt, dass das dritte Zeichen bei ihren 
Produktnummern für die Art der Härtung der Sägeblätter steht und der 
Buchstabe «B» für «Bi-Metall», was Severin Klaas in seiner Zeugenaus-
sage bestätigte. 
 
50 BK ZPO-RÜETSCHI, Art. 178 N 3; DIKE ZPO-MÜLLER, Art. 178 N 5; WEIBEL, in: 
Sutter-Somm, 
Hasenböhler, 
Leuenberger 
(Hrsg.), 
Kommentar 
zur 
Schweizerischen ZPO, 3. Auflage 2016, Art. 178 N 5 f., mit Verweis auf BGE 132 
III 140 E. 4.1.2. 


O2022_002 
Seite 47 
 
Abbildung 3: Auszug aus der Stellungnahme der Beklagten vom 21. April 2023. 
Die Beklagte hat also dargelegt, dass sie 203’944 Quick-Sägeblätter aus 
Bimetall härten liess. Dies tat sie bis zum 4. Dezember 2020 als Teil von 
fünf Chargen à CHF 3’500 zu je 34‘000 Stück bei der Listemann AG für 
128‘210 Sägeblätter und hiernach für die restlichen 75‘734 Sägeblätter 
bei der Rheintal Härtetechnik als Teil von fünf Chargen à CHF 1’440 zu je 
18‘000 Stück. Die Beklagte macht dem entsprechend CHF 19’256 für 
das Härten geltend, dieser Betrag ist abzuziehen. Um Fixkosten handelt 
es sich dabei nicht, da die Grösse einer Charge zwar fix ist, aber weniger 
Chargen gehärtet werden müssen, wenn weniger Sägeblätter produziert 
werden. 
Für die Löhne der Produktionsmitarbeiter 
51. 
Die Beklagte macht geltend, dass die Produktion der Sägeblätter halbau-
tomatisch erfolge und folgende Arbeitsschritte beinhalte: Stanzen, 
Schweissen, Aufstängeln (Aufhängen der der Sägeblätter für die Weiter-
verarbeitung und den Transport), Putzen, Tamponieren und Verpacken. 
Die Arbeitsschritte seien für alle Sägeblätter gleich, nicht nur für die 
Quick-Sägeblätter, weshalb die Beklagte den Arbeitsaufwand für die Pro-
duktion für die Quicksägeblätter nur anhand der gesamthaften Personal-
kosten für die Produktion heruntergebrochen auf die verkauften Quick-


O2022_002 
Seite 48 
Sägeblätter berechnen könne. So liesse sich gestützt auf die Wiederho-
lung eines Arbeitsschritts pro Stunde, der Anzahl verkauften Sägeblätter 
sowie des durchschnittlichen Stundenlohns die Personalkosten der Pro-
duktion errechnen. 
 
Abbildung 4: Aufstellung Personalkosten durch die Beklagte. 
Die Klägerinnen argumentieren, dass es sich bei einem Teil der Lohnkos-
ten um Gemeinkosten handle, da diese Mitarbeiter auch angestellt gewe-
sen wären, wenn die Beklagte die patentverletzenden Sägeblätter nicht 
hergestellt hätte. Ausserdem seien die geltend gemachten Kosten nicht 
substanziiert dargelegt, weshalb keine Personalkosten abgezogen wer-
den könnten. Da die Beklagte keine Angestellten entlassen musste, 
nachdem sie die Produktion der patentverletzenden Sägeblätter einge-
stellt habe, seien gar keine Lohnkosten nur und ausschliesslich im Zu-
sammenhang mit den patentverletzenden Sägeblättern angefallen. 
52. 
Dass jemand die Maschinen bedienen muss, die die patentverletzenden 
Sägeblätter herstellt, ist offensichtlich und entspricht der allgemeinen Le-
benserfahrung. Kosten für die Anstellung von Produktionsmitarbeitenden 


O2022_002 
Seite 49 
sind also abzugsfähig, sofern die Beklagte die auf die Produktion der pa-
tentverletzenden Sägeblätter anfallenden Personalkosten konkret nach-
weisen kann. Die Anforderungen daran dürfen nicht überspannt werden. 
Hier geht es nicht darum, dass die Beklagte versucht, die Kosten für die 
Gehälter von Geschäftsführer, Marketingmanager oder Personalverant-
wortlichem, die der Herstellung patentverletzender Produkte nicht direkt 
zugeordnet werden können, abzuziehen. Hintergrund der Praxis, nur der 
Herstellung und dem Vertrieb der patentverletzenden Produkte direkt zu-
rechenbare Kosten abzuziehen, ist die Überlegung, dass dem Verletzer 
ein Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten verbliebe, wenn ihm uneinge-
schränkt gestattet wäre, von seinen Erlösen einen Gemeinkostenanteil 
abzusetzen. Diesen Deckungsbeitrag hätte der Geschäftsherr bei Einsatz 
des eigenen Unternehmens für die Herstellung und den Vertrieb zu sei-
nen Gunsten erwirtschaften können, weshalb er Anspruch darauf hat.51 
Diese Gefahr besteht beim anteilsmässigen Abzug der Lohnkosten für 
Mitarbeiter, die in der Produktion angestellt sind, nicht. 
Ein konkreter Nachweis, welcher Arbeitende wann welchen Arbeitsschritt 
für die Herstellung welchen Produkts durchgeführt hat, kann kaum je ein 
Unternehmen erbringen. Zwar beschlägt der Nachweis der angefallenen 
Personalkosten den Verantwortungsbereich der Beklagten und sie hätte 
die Folgen der Unmöglichkeit dieses Nachweises zu tragen.52 Die Un-
möglichkeit des Nachweises gründet vorliegend aber nicht auf einer nicht 
gehörig geführten Buchhaltung oder der Nichtaufbewahrung eines Be-
weismittels, sondern auf dem Umstand, dass die Beklagte ihre Arbeit-
nehmenden nicht minutiös Protokoll über die von ihnen durchgeführten 
Arbeitsschritte führen liess. Anders als bei externen Arbeitskräften, wo die 
Arbeit regelmässig mittels Regierapporten oder Ähnlichem protokolliert 
wird, sind solche Nachweise bei eigenen Produktionsmitarbeitenden in 
der Industrie nicht üblich. Aus diesem Grund kann die Unmöglichkeit des 
Nachweises der auf die patentverletzenden Sägeblätter entfallenden Per-
sonalkosten der Beklagten nicht zum Nachteil gereichen und es ist eine 
Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR vorzunehmen. 
Die Beklagte hat gemäss Aussage von Zeuge Severin Klaas bis Februar 
2020 sieben und seither sechs Vollzeitangestellte, die alle im Fixlohn an-
gestellt sind. Davon seien vier Mitarbeiter zu 100% in der Produktion an-
 
51 Vgl. BGH, Urteil I ZR 246/98 vom 2. November 2000, E. II (2) – «Gemein-
kostenanteil». 
52 Vgl. BGer, Urteil 4A_128/2020 vom 3. September 2020, E. 4.2.3. 


O2022_002 
Seite 50 
gestellt gewesen und hätten je nach Arbeitserfahrung zwischen 
CHF 4’200 bis CHF 5’500 brutto, zzgl. 13. Monatslohn, verdient. Dass 
sich die Anzahl der Mitarbeiter in der Produktion nach Einstellung der 
Herstellung der Sägeblätter, die vom Dispositiv des Teilurteils vom 
30. August 2021 erfasst werden, nicht verringert hat, kann dadurch erklärt 
werden, dass die Beklagte anschliessend ein Starlock-kompatibles Werk-
zeug hergestellt hat, das ihrer Auffassung nach – die von den Klägerinnen 
nicht geteilt wird – nicht von den Schutzrechten der Klägerinnen erfasst 
wird. Es ist daher kein Beleg dafür, dass die Lohnkosten der Mitarbeiter in 
der Produktion sich nicht als Funktion der Anzahl hergestellter patentver-
letzender Sägeblätter ändern. 
Die Beklagte reicht nur für drei Mitarbeiter einen Lohnausweis ein. Für 
den vierten Produktionsmitarbeiter wird gestützt auf die Zeugenaussage 
von Severin Klaas auf ein Bruttogehalt von CHF 4’200 abgestellt. Vom 
April 2018 bis und mit Februar 2020 waren von der Beklagten vier Pro-
duktionsmitarbeiter angestellt, hiernach noch deren drei. Der hohe Lohn 
des im Februar 2020 ausgeschiedenen Produktionsmitarbeiters kann da-
her nicht für die gesamte Dauer herangezogen werden. Die nachfolgende 
Tabelle berücksichtigt ausserdem die Lohnentwicklungen gemäss den 
Lohnausweisen: 
T
a
T
a
b
e
l
l
e
 
Tabelle 4: Übersicht Löhne der Produktionsarbeiter der Beklagten, vom Gericht erstellt. 
Gewichtet nach der Zeitdauer (Anzahl Monate) lässt sich ein durch-
schnittlicher Monatslohn von brutto CHF 5’043 errechnen. Ausgehend 
von einer 42-Stundenwoche beträgt der massgebende durchschnittliche 
Stundenlohn folglich CHF 27.67 (= CHF 5’043 / 21.7 / 8.4). 
Die von der Beklagten geltend gemachten Arbeitsstunden sind substanzi-
iert und insgesamt überzeugend. Die geltend gemachte Lohnsumme be-
trägt im Übrigen weniger als 8 Prozent der durch die Lohnausweise be-
legten Lohnkosten für die Jahre 2018 bis 2021 für die drei Produktions-
mitarbeiter. Folglich sind die Erfahrungswerte der Beklagten der Schät-
zung zugrunde zu legen. 
Zeitraum 
Monate 
Lohnausw. 3 
Lohnausw. 4 
Lohnausw. 6 
Arbeiter 4 
Mittelwert 
1/13 Lohn 
Apr.-Dez. 2018 
9 
67’956 
72’150 
74’750 
54’600 
67’364 
5’182 
Jan.-Dez. 2019 
12 
70’200 
72’150 
74’750 
54’600 
67’925 
5’225 
Jan.-Feb. 2020 
2 
66’259 
69’930 
75’138 
54’600 
66’482 
5’114 
Mär.-Dez. 2020 
10 
66’259 
69’930 
54’600 
63’596 
4’892 
Jan.-Sept. 2021 
9 
60’653 
72’540 
54’600 
62’598 
4’815 


O2022_002 
Seite 51 
Bei einem Stundenlohn von CHF 31.70 errechnet die Beklagte ein Lohn-
volumen von CHF 61’328.12. Umgerechnet auf den massgebenden 
durchschnittlichen Stundenlohn von CHF 27.67 beträgt das auf die Her-
stellung der patentverletzenden Sägeblätter zurückgehende Lohnvolu-
men rund CHF 54’000 (= CHF 61’328.12 / 31.70 * 27.67). Dieser Betrag 
ist vom Bruttoerlös abzuziehen. 
Für die Löhne der leitenden Angestellten 
53. 
Die Beklagte macht CHF 669’492.67 für die Löhne ihrer leitenden Ange-
stellten Severin Klaas und Marco Steiger geltend, da das Geschäft insge-
samt ohne die patentverletzenden Sägeblätter nicht hätte betrieben wer-
den können. 
Die Klägerin bestreitet diese Kosten und argumentiert neben fehlender 
Substanziierung, dass die Beklagte nicht geltend macht, dass die leiten-
den Angestellten ausschliesslich mit der Herstellung der patentverletzen-
den Sägeblätter beschäftigt gewesen seien. Es handle sich daher um 
nicht abzugsfähige Fixkosten. 
54. 
Die Beklagte trägt die Beweislast dafür, dass die abzuziehenden Kosten 
konkret für die Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter angefallen 
sind. 
Die Beklagte macht den gesamten Lohn ihrer leitenden Angestellten im 
massgebenden Zeitraum als abzugsfähige Kosten geltend und führt le-
diglich aus, dass die Beklagte ohne die patentverletzenden Sägeblätter 
nicht existiert hätte. Damit scheitert sie bereits an der mangelnden Sub-
stanziierung. 
Aber auch inhaltlich ist nicht zu übersehen, dass es sich bei den Löhnen 
der leitenden Angestellten um jene Gemeinkosten handelt, die gerade 
nicht abzugsfähig sind, weil dem Verletzer kein Deckungsbeitrag aus der 
Patentverletzung für seine Gemeinkosten verbleiben soll, der ohne Pa-
tentverletzung dem Schutzrechtsinhaber zugefallen wäre. 
Für die Maschinenmiete 
55. 
Die Beklagte macht monatliche Mietkosten von CHF 10’000 für ihren Ma-


O2022_002 
Seite 52 
schinenpark geltend. Sie miete den gesamten für die Herstellung der pa-
tentverletzenden Quick-Sägeblätter verwendeten Maschinenpark von der 
maRoc GmbH. Dieser umfasse: 4 Stanzmaschinen, 2 Schweissmaschi-
nen, 1 Putzstrasse, 2 Tamponiermaschinen und 1 Blistermaschine. Weiter 
führt sie aus, für welche Produktionsschritte die Maschinen gebraucht 
würden und dass sie sich hinsichtlich der Marktüblichkeit des Mietzinses 
von ihrem Treuhänder habe beraten lassen. Prozentual gemessen am 
Gesamtumsatz ergäben sich für die Maschinen abzugsfähige Kosten für 
die Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter von CHF 252’000. 
Die Klägerinnen bestreiten diese Kosten und argumentieren, dass aus 
der Rechnung der maRoc GmbH an die Beklagte vom 31. August 2018 
nicht hervorgehe, um welche Maschinen es sich handle und ob diese für 
die Herstellung der patentverletzenden Produkte überhaupt verwendet 
würden. Ausserdem seien die Kosten nicht konkret zuordenbar und damit 
nicht abzugsfähig. Die Beklagte reiche keinen Mietvertrag, sondern nur 
Rechnungen der mit ihr verbundenen maRoc GmbH ein und es sei nicht 
nachgewiesen, dass der Mietzins marktüblich sei. Ausserdem seien die 
Maschinen nicht ausschliesslich für die Herstellung der patentverletzen-
den Sägeblätter verwendet worden. 
56. 
Die Klägerinnen bestreiten, dass die Miete von CHF 10’000 monatlich für 
den Maschinenpark, die der Beklagten von der maRoc GmbH in Rech-
nung gestellt wird, marktüblich ist. Bei der maRoc GmbH und der Beklag-
ten handelt es sich, wie bereits erwähnt (E. 45), um verbundene Unter-
nehmen mit dem gleichen Geschäftsführer. Nach Aussagen des Zeugen 
Kessler gehören beide Gesellschaften zu 100% Marco Steiger. Unter die-
sen Umständen muss die Beklagte im Bestreitungsfall nachweisen, dass 
der bezahlte Mietzins marktüblich ist, d.h. auch unter Dritten («at arm’s 
length») so vereinbart worden wäre. 
Bis heute hat die Beklagte noch nicht einmal offengelegt, welche Maschi-
nen – d.h. Hersteller, Typ, Herstellungsjahr – sie in der Produktion ver-
wendet. Zum Beweis der Angemessenheit des Mietzinses ruft sie den 
Zeugen Stephan Kessler an, den Treuhänder, der sowohl für die Beklagte 
wie für die maRoc GmbH den Jahresabschluss macht. Nach Aussage 
des Zeugen Kessler ist er von einem Anlagenwert der Maschinen von 
CHF 3 Millionen ausgegangen, was auf Angaben von Marco Steiger be-
ruhe. 2017 seien die Maschinen zu einem Wert von CHF 1,6 Millionen in 
der Bilanz der maRoc GmbH aktiviert gewesen. Den aktuellen Marktwert 


O2022_002 
Seite 53 
der Maschinen kenne er nicht, er nehme an, dass sie nur noch Schrott-
wert hätten. Zum ursprünglichen Kaufpreis könne er auch nichts sagen. 
Ausgehend von einem Anlagenwert von CHF 3 Millionen und einer Ab-
schreibungsdauer von 20 Jahren halte er einen monatlichen Mietzins von 
CHF 10’000 für angemessen. Da die beiden Gesellschaften letztlich wirt-
schaftlich der gleichen Person gehörten, habe das keine allzu grosse 
wirtschaftliche Bedeutung. Die Steuerbehörde hätte die Angemessenheit 
dieses Mietzinses nie beanstandet. 
Aus den Aussagen des Zeugen Klaas ergibt sich, dass die Maschinen 
zwischen 1997 und 2012 von der maRoc GmbH angeschafft wurden, die 
2012 die Produktion eingestellt hatte. Der Zeuge Klaas geht von einem 
Anschaffungspreis von CHF 2,5 Millionen aus, gibt aber zu, dass er die 
Maschinen nicht selbst gekauft habe. 
Aus dem Beweisverfahren ergibt sich, dass die Maschinen, die angeblich 
zur Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter eingesetzt wurden, 
heute mindestens zehn Jahre alt sind, einige wahrscheinlich über 20 Jah-
re. Über den Wert der Maschinen gehen die Angaben weit auseinander – 
in der Bilanz der maRoc GmbH waren sie 2017 mit CHF 1,6 Millionen ak-
tiviert, der Zeuge Kessler geht von einem ursprünglichen Kaufpreis von 
CHF 2,5 Millionen aus, während der Treuhänder Kessler für seine Ange-
messenheitsprüfung von einem Wert von CHF 3 Millionen ausgeht, der 
aber ausschliesslich auf den Angaben von Marco Steiger beruht. Um wel-
che Maschinen es sich genau handelt, ist wie erwähnt mangels entspre-
chender Angaben der Beklagten bis heute unklar geblieben. Unter den 
Umständen ist nicht nachgewiesen, dass der bezahlte Mietzins von 
CHF 10’000 – einen schriftlichen Mietvertrag hat die Beklagte nie vorge-
legt – zwischen zwei verbundenen Unternehmen dem üblichen Markt-
preis entspricht. Die geltend gemachten Kosten für die Maschinenmiete 
sind daher nicht abzugsfähig. 


O2022_002 
Seite 54 
Zusammenfassung 
57. 
Zusammengefasst sind vom Bruttoerlös folgende Kosten abzuziehen: 
 
in CHF 
Bruttoerlös 
1’867’500 
Hinterteile 
-284’034 
Vorderteile 
-115’702 
Brünieren 
-25’240 
Härten 
-19’256 
Löhne Produktion 
-54‘000 
Löhne leitende Angestellte 
- 
Maschinenmiete 
- 
Nettogewinn 
1'369’268 
Tabelle 5: Übersicht Bruttoerlös, abzugsfähige Kosten und Nettogewinn, vom Gericht 
erstellt. 
Als Zwischenresultat ergibt sich nach Berücksichtigung der berechtigten 
Abzüge ein Nettogewinn von CHF 1'369’268. 
Auf die Patentverletzung zurückzuführender Gewinnanteil 
(«Faktorenanalyse») 
58. 
Hat der Fremdgeschäftsführer aufgrund einer Patentverletzung den mit 
dem verletzenden Produkt erzielten Gewinn herauszugeben, ist die Ge-
winnerzielung in den meisten Fällen nicht nur auf die Patentverletzung, 
sondern auch auf eigene Bemühungen des Geschäftsführers zurückzu-
führen. Es wäre unrechtmässig, den Verletzer in diesem Fall zur Heraus-
gabe des gesamten Gewinns zu verurteilen. Es muss folglich untersucht 
werden, welcher Teil des Gewinns aufgrund der Patentverletzung erzielt 
werden konnte, d.h. direkt kausal auf die Patentverletzung zurückzufüh-


O2022_002 
Seite 55 
ren ist. Nur der auf die Patentverletzung zurückzuführende Gewinnanteil 
ist herauszugeben.53 
Die so unter dem Titel «Faktorenanalyse» vorzunehmende Untersuchung 
betrifft zwar auch die Kausalität zwischen der patentverletzenden Hand-
lung und dem erzielten Gewinn, ist aber vom «rechtmässigen Alternativ-
verhalten» zu unterscheiden, das die Kausalität ganz unterbricht (E. 35). 
Bei der «Faktorenanalyse» ist nicht eine hypothetisch gebliebene Scha-
denursache zu beurteilen, sondern sie beschlägt die Schadensbemes-
sung. 
Entscheidend für die Ermittlung des mit dem verletzenden Produkt erziel-
ten Gewinnes ist, in welchem Mass die widerrechtliche Nutzung der Er-
findung die Kaufentscheidung verursacht oder mitverursacht hat. Es ist 
dabei festzustellen, welche Faktoren den Kaufentschluss beeinflusst ha-
ben, und diese Faktoren sind wertend zu gewichten. Bei Verletzung von 
Patentrechten durch den Verkauf verletzender Gegenstände beruht der 
Verletzergewinn regelmässig nicht in vollem Umfang auf der Nutzung des 
Patents. Lediglich in Ausnahmefällen kommt dies in Betracht, wenn z.B. 
die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht 
hat, der neue Einsatzgebiete erschliesst und für den es keine äquivalen-
ten, nicht schutzrechtsverletzenden Ausweichmöglichkeiten gibt. Häufig 
geht es jedoch nur um Detailverbesserungen vorbekannter, tauglicher 
Vorrichtungen, weswegen sich ein demzufolge begrenzter Schutzumfang 
des Patents und seine Umgehungsmöglichkeit auch in begrenzender 
Weise auf den Kaufentschluss auswirken.54 
Die Höhe des Anteils, zu dem die erzielten Gewinne auf der Rechtsver-
letzung beruhen, ist nach richterlichem Ermessen zu schätzen.55 Die 
Grundlagen für die richterliche Schätzung sind vom Verletzer darzulegen 
und zu beweisen.56 
 
53 BGE 35 II 643 E. 11; BGer, Urteil 4A_474/2012, 4A_478/2012, 4A_584/2012 
vom 8. Februar 2013, E. 4.2 – «Pneus Online»; für das Markenrecht bereits 
BGE 25 II 292 E. 5 – «Lever Brothers». 
54 SCHWEIZER, SHK-PatG, Bern 2019, PatG 73 N 44; BGH, Urteil X ZR 51/11 
vom 24.07.2012 – «Flaschenträger», Rz. 7; SPITZ, Überlegungen zum 
entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen 
Rechtsschutzes, sic! 2007, 802. 
55 BPatGer, Urteil O2013_007 vom 19. März 2014, E. 4.3 – «Netzstecker». 
56 KOHLER, Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und bösgläubigen 
Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! 2008 S. 564, 567; JENNY, a.a.O., 
Rz. 268. 


O2022_002 
Seite 56 
59. 
Die Beklagte argumentiert, dass sie durch die Anpassung der Werkzeuge 
auf eine nichtverletzende Ausführungsform das Geschäft ohne Ein-
schränkungen weiterführen könne. Da eine solche Anpassung von An-
fang an hätte erfolgen können, sei der auf die Patentverletzung zurückzu-
führende Gewinnanteil gleich null. Die Kompatibilität mit dem Starlock-
System habe zwar zum Verkauf der Produkte beitragen können, die Pa-
tentverletzung sei aber nicht natürlich kausal für den kommerziellen Er-
folg der fraglichen Produkte. Es seien diverse Ausführungsformen denk-
bar, die mit dem Starlock-System kompatibel und nicht patentverletzend 
seien. 
Nach den Klägerinnen verletzt auch die angepasste Ausführungsform der 
Sägeblätter die Patentrechte der Klägerin und sei darüber hinaus nicht 
gleichwertig, weil sie die Kräfte nicht gleichmässig verteilen könne und 
nur fünf Ecken des Antriebsprofils in das Starlock-Profil eingreifen wür-
den, was von der Beklagten bestritten wird. Ob eine alternative Ausfüh-
rungsform hätte vertrieben werden können, sei für den Gewinnherausga-
beanspruch nicht relevant. Die Motivation zum Kauf der patentverletzen-
den Sägeblätter sei allein die Tatsache, dass diese mit dem Starlock-
System der Klägerinnen kompatibel sei, womit der gesamte Gewinn her-
auszugeben sei. Ausserdem verleihe vorliegend erst die Patentverletzung 
der Vorrichtung überhaupt einen kommerziellen Wert. 
60. 
Die Beklagte konnte die Sägeblätter mit Q-Aufnahme verkaufen, weil die-
se mit dem Starlock-System der Klägerinnen kompatibel sind. Diese 
Kompatibilität ist bei den hier zu beurteilenden Ausführungsformen, die 
vom Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 erfasst werden, auf 
die Verletzung des Streitpatents zurückzuführen. Dass angeblich andere 
Ausführungsformen denkbar wären, die auch mit dem Starlock-System 
kompatibel sind und keine Patente der Klägerinnen verletzen, ist im 
Rahmen der Faktorenanalyse unbeachtlich; denn entscheidend ist vorlie-
gend nicht, ob der Beklagten eine patentfreie Alternative anzubieten mög-
lich gewesen wäre, sondern inwieweit den potentiellen Abnehmern mit 
dem Starlock-System der Klägerinnen kompatible und nicht patentverlet-
zende Sägeblätter als Alternativprodukte auf dem Markt zur Verfügung 
standen. 
Die Kompatibilität der Sägeblätter mit dem Starlock-System war für den 
Kaufentschluss der Abnehmer, die Zubehör zu ihrem Starlock-Multitool 


O2022_002 
Seite 57 
suchen, ursächlich. Ob überhaupt und zu welchem Marktanteil die Ab-
nehmer auch auf nicht patentverletzende Alternativprodukte zurückgreifen 
konnten, kann mangels entsprechender Behauptungen und Belege der 
Beklagten offen bleiben. Vielmehr ist darauf abzustellen, dass der erfin-
dungsgemässe Anteil – also die Kompatibilität mit dem Starlock-System – 
für den Kaufentschluss offensichtlich zentral war. Beim vorliegend zweitei-
ligen Produkt – es besteht im Wesentlichen aus einem Hinterteil mit der 
patentverletzenden Starlock-Aufnahme und einem Vorderteil mit einem 
Sägeblatt – tritt der Vorderteil für den Kaufentschluss in den Hintergrund. 
Die Beklagte behauptet denn auch nicht, dass sie die Sägeblätter auf-
grund der guten Schneidequalität oder anderen Faktoren verkauft hätte, 
die nichts mit der Kompatibilität mit dem Starlock-System zu tun haben. 
Der Verkaufserfolg ist damit gänzlich auf die Patentverletzung zurückzu-
führen, womit die Beklagte den gesamten Nettogewinn herauszugeben 
hat.57 
Verzinsung 
61. 
Aus dem herauszugebenden Gewinn sind Zinsen geschuldet in Höhe von 
5% ab Gewinnerzielung.58 
62. 
Die Klägerin macht den Zins jeweils monatlich ab dem letzten Tag jedes 
Monats geltend. Insgesamt macht sie Zins auf folgenden Beträgen in 
CHF geltend: 
13’576.93 seit dem 30. April 2018 
 
13’301.30 seit dem 31. Mai 2018 
 
23’569.85 seit dem 30. Juni 2018 
 
23’534.33 seit dem 31. Juli 2018 
 
15’006.61 seit dem 31. August 2018 
 
19’479.43 seit dem 30. September 2018 
 
23’756.09 seit dem 31. Oktober 2018 
 
36’914.72 seit dem 30. November 2018 
 
17’109.54 seit dem 31. Dezember 2018 
 
57 Abweichende Meinung dazu im Anhang. 
58 
KGer 
ZG, 
Urteil 
A3 
2008 
39 
vom 
29. 
Mai 
2008, 
E. 
8.1 
– 
«Resonanzetikette III», in: sic! 2009, 39 ff.; BSK OR-I-OSER/WEBER, Art. 423 
N 14. 


O2022_002 
Seite 58 
 
10’973.65 seit dem 31. Januar 2019 
 
20’100.28 seit dem 28. Februar 2019 
 
21’328.00 seit dem 31. März 2019 
 
50’323.13 seit dem 30. April 2019 
 
37’597.07 seit dem 31. Mai 2019 
 
21’879.51 seit dem 30. Juni 2019 
 
25’336.38 seit dem 31. Juli 2019 
 
48’082.53 seit dem 31. August 2019 
 
65’687.83 seit dem 30. September 2019 
 
29’386.71 seit dem 31. Oktober 2019 
 
44’971.16 seit dem 30. November 2019 
 
35’782.40 seit dem 31. Dezember 2019 
 
33’731.54 seit dem 31. Januar 2020 
 
55’424.33 seit dem 29. Februar 2020 
 
24’700.24 seit dem 31. März 2020 
 
20’195.15 seit dem 30. April 2020 
 
29’345.33 seit dem 31. Mai 2020 
 
49’972.77 seit dem 30. Juni 2020 
 
43’378.06 seit dem 31. Juli 2020 
 
35’530.12 seit dem 31. August 2020 
 
46’219.42 seit dem 30. September 2020 
 
72’365.39 seit dem 31. Oktober 2020 
 
60’884.68 seit dem 30. November 2020 
 
36’168.58 seit dem 31. Dezember 2020 
 
52’522.02 seit dem 31. Januar 2021 
 
60’948.69 seit dem 28. Februar 2021 
 
72’266.11 seit dem 31. März 2021 
 
57’927.34 seit dem 30. April 2021 
 
62’297.69 seit dem 31. Mai 2021 
 
88’683.56 seit dem 30. Mai 2021 
 
107’247.61 seit dem 31. Juli 2021 
 
75’129.60 seit dem 30. August 2021 
 
44’695.88 seit dem 31. August 2021 
 
40’965.63 seit dem 30. September 2021 
 
40’965.63 seit dem 31. Oktober 2021 
 
40’965.63 seit dem 30. November 2021 
 
40’965.63 seit dem 31. Dezember 2021 
 
40’965.63 seit dem 31. Januar 2022 


O2022_002 
Seite 59 
 
40’965.63 seit dem 28. Februar 2022 
 
40’965.63 seit dem 31. März 2022 
 
40’965.63 seit dem 30. April 2022 
 
40’965.63 seit dem 31. Mai 2022 
 
40’965.63 seit dem 30. Juni 2022 
Sie macht einen Gesamtbetrag von CHF 2’136’879 geltend. Nachdem die 
Beklagte der Klägerin CHF 1’369’268 herauszugeben hat und die Diffe-
renz nicht in der Abweisung einzelner Beträge begründet ist, sondern in 
Faktoren, die den gesamten Zeitraum betreffen, rechtfertigt sich eine an-
teilsmässige Kürzung der jeweiligen monatlichen Beträge, auf denen Zins 
geschuldet ist. Der Klägerin sind 64 % der geforderten Beträge zuzuspre-
chen. Somit verringern sich die Beträge, auf denen Zins geschuldet ist 
ebenfalls auf 64 % der geforderten Beträge. Die Beklagte schuldet mithin 
Zins zu 5% gemäss der nachstehenden Aufstellung: 
 auf (gefordert) 
 Faktor 
 auf (gutgeheissen) 
seit 
13’576.93 
0.64 
8’689.24 
30. April 2018 
 13’301.30 0.64 
8’512.83 
31. Mai 2018 
 23’569.85 0.64 
15’084.70 
30. Juni 2018 
 23’534.33 0.64 
15’061.97 
31. Juli 2018 
 15’006.61 0.64 
9’604.23 
31. August 2018 
 19’479.43 0.64 
12’466.84 
30. September 2018 
 23’756.09 0.64 
15’203.90 
31. Oktober 2018 
 36’914.72 0.64 
23’625.42 
30. November 2018 
 17’109.54 0.64 
10’950.11 
31. Dezember 2018 
 10’973.65 0.64 
7’023.14 
31. Januar 2019 
 20’100.28 0.64 
12’864.18 
28. Februar 2019 
 21’328.00 0.64 
13’649.92 
31. März 2019 
 50’323.13 0.64 
32’206.80 
30. April 2019 
 37’597.07 0.64 
24’062.12 
31. Mai 2019 
 21’879.51 0.64 
14’002.89 
30. Juni 2019 
 25’336.38 0.64 
16’215.28 
31. Juli 2019 


O2022_002 
Seite 60 
 48’082.53 0.64 
30’772.82 
31. August 2019 
 65’687.83 0.64 
42’040.21 
30. September 2019 
 29’386.71 0.64 
18’807.49 
31. Oktober 2019 
 44’971.16 0.64 
28’781.54 
30. November 2019 
 35’782.40 0.64 
22’900.74 
31. Dezember 2019 
 33’731.54 0.64 
21’588.19 
31. Januar 2020 
 55’424.33 0.64 
35’471.57 
29. Februar 2020 
 24’700.24 0.64 
15’808.15 
31. März 2020 
 20’195.15 0.64 
12’924.90 
30. April 2020 
 29’345.33 0.64 
18’781.01 
31. Mai 2020 
 49’972.77 0.64 
31’982.57 
30. Juni 2020 
 43’378.06 0.64 
27’761.96 
31. Juli 2020 
 35’530.12 0.64 
22’739.28 
31. August 2020 
 46’219.42 0.64 
29’580.43 
30. September 2020 
 72’365.39 0.64 
46’313.85 
31. Oktober 2020 
 60’884.68 0.64 
38’966.20 
30. November 2020 
 36’168.58 0.64 
23’147.89 
31. Dezember 2020 
 52’522.02 0.64 
33’614.09 
31. Januar 2021 
 60’948.69 0.64 
39’007.16 
28. Februar 2021 
 72’266.11 0.64 
46’250.31 
31. März 2021 
 57’927.34 0.64 
37’073.50 
30. April 2021 
 62’297.69 0.64 
39’870.52 
31. Mai 2021 
 88’683.56 0.64 
56’757.48 
30. Juni 2021 
 107’247.61 0.64 
68’638.47 
31. Juli 2021 
 75’129.60 0.64 
48’082.94 
30. August 2021 
 44’695.88 0.64 
28’605.36 
31. August 2021 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
30. September 2021 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
31. Oktober 2021 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
30. November 2021 


O2022_002 
Seite 61 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
31. Dezember 2021 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
31. Januar 2022 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
28. Februar 2022 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
31. März 2022 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
30. April 2022 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
31. Mai 2022 
 40’965.63 0.64 
26’218.00 
30. Juni 2022 
Tabelle 6: Berechnung Zins, erstellt vom Gericht. 
Kosten und Entschädigungsfolgen 
63. 
Die Klägerin obsiegt im Grundsatz, ihr werden aber nur rund 64% des ge-
forderten Betrags zugesprochen (E. 62). Dieses Überklagen ist aber so-
wohl auf gerichtliches Ermessen (E. 41) als auch auf die grundsätzliche 
Schwierigkeit der Bezifferung der Forderung zurückzuführen, die auch 
dadurch begründet ist, dass der Aktenschluss für die Beklagte in dem 
Zeitpunkt, in dem die Klägerinnen ihre Forderung beziffern mussten, noch 
nicht eingetreten war (E. 25). Die Beklagte konnte daher nach Bezifferung 
noch weitere abzugsfähige Gestehungskosten geltend machen, was sie 
mit der Eingabe vom 12. September 2022 auch getan hat. Die Prozess-
kosten sind daher in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO vollum-
fänglich der Beklagten aufzuerlegen. 
Mit der letzten Bezifferung machen die Klägerinnen eine Forderung über 
CHF 2’136’879 geltend. Von diesem Streitwert ausgehend ist die Ge-
richtsgebühr auf CHF 80’000 festzusetzen (Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer) und 
mit dem Kostenvorschuss der Klägerinnen zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 
ZPO). Der Fehlbetrag wird von der Beklagten nachgefordert (Art. 111 
Abs. 1 ZPO). 
Für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung 
antragsgemäss ebenfalls auf CHF 80’000 festzusetzen (Art. 5 KR-
PatGer). 
64. 
Die Klägerinnen machen notwendige Auslagen für die Unterstützung 
durch ihre Patentanwälte in Höhe von EUR 43’650 geltend und begrün-
den diese damit, dass sie die patentanwaltliche Beratung insbesondere 


O2022_002 
Seite 62 
im Zusammenhang mit den technischen Ausführungen zum Herstel-
lungsprozess und auch bei der Frage der Bösgläubigkeit der möglichen 
Einschränkungen gebraucht hätten. 
Die Beklagte bestreitet, dass für die zweite Stufe patentanwaltliche Bera-
tung notwendig gewesen sei, da es um rein finanzielle Aspekte gegangen 
sei. Man habe Rechnungen, die Buchhaltung und Quittungen anschauen 
müssen. Auch beim Herstellungsprozess seien keine speziell patentrecht-
lichen Fragen aufgetaucht. Den Klägerinnen seien daher keine Auslagen 
für die Patentanwälte zuzusprechen. 
65. 
Die Auslagen für patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO).59 Die 
Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung müssen aber notwendig 
und angemessen sein. 
Vorliegend war in der zweiten Stufe nur über finanzielle Wiedergutma-
chungsansprüche zu entscheiden. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, 
dass in der zweiten Stufe patentanwaltliche Beratung notwendig ist, im zu 
beurteilenden Fall ist eine solche Notwendigkeit aber nicht ersichtlich. 
Neben der eigentlichen Abrechnung standen rein rechtliche Fragen wie 
die Bösgläubigkeit, der Einwand rechtmässigen Alternativverhaltens und 
die Faktorenanalyse im Mittelpunkt. Technische Fragen, für die patentan-
waltliche Beratung vonnöten waren, stellten sich nicht. Ob der von der 
Beklagten behauptete Herstellungsprozess plausibel ist, konnten die Klä-
gerinnen, die selber Sägeblätter produzieren beziehungsweise produzie-
ren lassen, ohne patentanwaltliche Beratung beurteilen. Hinsichtlich des 
Herstellungsprozesses stellten sich denn auch keine technischen Fragen, 
sondern bloss die Frage, ob der geltend gemachte Aufwand je Ferti-
gungsschritt angemessen sei. Auch ist keine patentanwaltliche Beratung 
notwendig, um die Behauptung zu entkräften, dass viele Einschrän-
kungsmöglichkeiten im Streitpatent die Bösgläubigkeit ausschlössen. Die 
Auslagen für die patentanwaltliche Beratung in der zweiten Stufe waren 
daher nicht notwendig und können nicht auf die Beklagte überwälzt wer-
den. 
 
59 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – 
«Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil 
O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, 
E. 5.5. 


O2022_002 
Seite 63 
 
Das Bundespatentgericht beschliesst: 
1. 
Der Antrag auf Einholung eines Gutachtens gemäss Rechtsbegehren 
Nr. 2 der Klägerin wird abgewiesen. 
2. 
Der prozessuale Antrag der Klägerinnen gemäss Eingabe vom 
8. März 2023 wird abgewiesen. 
3. 
Schriftliche Mitteilung mit dem nachfolgenden Urteil. 
 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
4. 
Die Beklagte wird verpflichtet der Klägerin CHF 1’369’268 zu bezah-
len, zzgl. Zins zu 5% auf CHF 
 8’689.24 seit dem 30. April 2018 
 8’512.83 seit dem 31. Mai 2018 
 15’084.70 seit dem 30. Juni 2018 
 15’061.97 seit dem 31. Juli 2018 
 9’604.23 seit dem 31. August 2018 
 12’466.84 seit dem 30. September 2018 
 15’203.90 seit dem 31.Oktober 2018 
 23’625.42 seit dem 30. November 2018 
 10’950.11 seit dem 31. Dezember 2018 
 7’023.14 seit dem 31. Januar 2019 
 12’864.18 seit dem 28. Februar 2019 
 13’649.92 seit dem 31. März 2019 
 32’206.80 seit dem 30. April 2019 
 24’062.12 seit dem 31. Mai 2019 
 14’002.89 seit dem 30. Juni 2019 
 16’215.28 seit dem 31. Juli 2019 
 30’772.82 seit dem 31. August 2019 


O2022_002 
Seite 64 
 42’040.21 seit dem 30. September 2019 
 18’807.49 seit dem 31. Oktober 2019 
 28’781.54 seit dem 30. November 2019 
 22’900.74 seit dem 31. Dezember 2019 
 21’588.19 seit dem 31. Januar 2020 
 35’471.57 seit dem 29. Februar 2020 
 15’808.15 seit dem 31. März 2020 
 12’924.90 seit dem 30. April 2020 
 18’781.01 seit dem 31. Mai 2020 
 31’982.57 seit dem 30. Juni 2020 
 27’761.96 seit dem 31. Juli 2020 
 22’739.28 seit dem 31. August 2020 
 29’580.43 seit dem 30. September 2020 
 46’313.85 seit dem 31.Oktober 2020 
 38’966.20 seit dem 30. November 2020 
 23’147.89 seit dem 31. Dezember 2020 
 33’614.09 seit dem 31. Januar 2021 
 39’007.16 seit dem 28. Februar 2021 
 46’250.31 seit dem 31. März 2021 
 37’073.50 seit dem 30. April 2021 
 39’870.52 seit dem 31. Mai 2021 
 56’757.48 seit dem 30. Juni 2021 
 68’638.47 seit dem 31. Juli 2021 
 48’082.94 seit dem 30.August 2021 
 28’605.36 seit dem 31. August 2021 
 26’218.00 seit dem 30. September 2021 
 26’218.00 seit dem 31. Oktober 2021 
 26’218.00 seit dem 30. November 2021 
 26’218.00 seit dem 31. Dezember 2021 
 26’218.00 seit dem 31. Januar 2022 


O2022_002 
Seite 65 
 26’218.00 seit dem 28. Februar 2022 
 26’218.00 seit dem 31. März 2022 
 26’218.00 seit dem 30. April 2022 
 26’218.00 seit dem 31. Mai 2022 
 26’218.00 seit dem 30. Juni 2022 
5. 
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 80’000. 
6. 
Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem Kostenvor-
schuss der Klägerinnen verrechnet. Die Beklagte hat den Klägerin-
nen den Kostenvorschuss in Höhe von CHF 50’000 zu ersetzen. Der 
Fehlbetrag in der Höhe von CHF 30’000 wird von der Beklagten 
nachgefordert. 
7. 
Der Kostenvorschuss von CHF 500 für die Beweiserhebung wird der 
Beklagten zurückerstattet. 
8. 
Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen eine Parteientschädi-
gung von CHF 80’000 zu bezahlen. 
9. 
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, unter Beilage des Protokolls 
der Hauptverhandlung, sowie an das Eidgenössische Institut für 
Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Emp-
fangsbestätigung. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde 
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist 
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die 


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Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen 
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
St. Gallen, 12. Februar 2024 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erster Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Mark Schweizer 
MLaw Sven Bucher 
 
Versand: 13. Februar 2024 
 


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Abweichende Meinung: 
66. 
Nur der auf die Patentverletzung zurückzuführende Gewinnanteil ist her-
auszugeben.60 Die Mehrheit stellt zu Recht fest, dass bei Verletzung von 
Patentrechten durch den Verkauf verletzender Gegenstände regelmässig 
nicht der gesamte Verletzergewinn auf der Nutzung patentierten Lehre 
beruht (E. 58). Welcher Anteil kausal auf die Patentverletzung zurückzu-
führen ist, ist schwierig zu ermitteln und muss nach pflichtgemässem Er-
messen geschätzt werden. In der deutschen Lehre wird mit beachtlichen 
Argumenten vertreten, dass der auf die Schutzrechtsverletzung zurückzu-
führende Gewinnanteil dem ex ante üblicherweise für eine Lizenz an ei-
ner vergleichbaren Erfindung bezahlten Lizenzgebühr entspreche. Der 
Markt berücksichtige in der Höhe der Lizenzgebühr den Wert der Ge-
winnchance, die sich aus der konkreten Nutzung des Immaterialguts er-
geben. Die übliche Lizenzgebühr entspreche nach Ansicht des Markts 
dem Anteil, den das Immaterialgüterrecht am Gesamtgewinn habe.61 
Man muss sich dieser Lehrmeinung nicht anschliessen, um zu erkennen, 
dass die Auffassung der Mehrheit, dass der gesamte von der Beklagten 
erzielte Nettogewinn auf die Patentverletzung zurückzuführen ist (E. 60), 
nicht zutrifft. 
Die angegriffenen Ausführungsformen bestehen aus einem Hinterteil, das 
die Verbindung mit der Werkzeugmaschine sicherstellt, und einem Vor-
derteil, welches das Sägen ermöglicht. Ohne das Vorderteil, d.h. das Sä-
geblatt, sind die Hinterteile für einen Endverbraucher nutzlos. Das Vor-
handensein der Vorderteile ist daher conditio sine qua non für den Ver-
kauf der angegriffenen Ausführungsformen an Endverbraucher und an 
gewerbliche Zwischenhändler, welche die angegriffenen Sägeblätter mit 
Quick-Aufnahme an Endverbraucher weiterverkaufen. 
Die Mehrheit betont, dass die Sägeblätter ohne Starlock-kompatible Hin-
terteile nicht verkauft worden wären. Das trifft zweifellos zu. Aber sie wä-
ren eben auch ohne die patentfreien Vorderteile (Sägeblätter) nicht ver-
kauft worden. Beim angegriffenen Produkt handelt es sich um ein einfa-
ches Beispiel eines komplexen Produkts, das aus mehreren Komponen-
 
60 BGE 35 II 643 E. 11; BGer, Urteil 4A_474/2012, 4A_478/2012, 4A_584/2012 
vom 8. Februar 2013, E. 4.2 – «Pneus Online»; für das Markenrecht bereits 
BGE 25 II 292 E. 5 – «Lever Brothers». 
61 RAUE, Die dreifache Schadensberechnung, Baden-Baden 2017, S. 464 f. 


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ten besteht, die erst in ihrem Zusammenspiel die Tauglichkeit zum vo-
rausgesetzten Gebrauch ermöglichen. Ein Endverbraucher würde kein 
Auto mit Verbrennungsmotor ohne Einspritzdüsen kaufen. Wenn die ver-
wendeten Einspritzdüsen, ohne die das Auto nicht verkauft worden wäre, 
das Patent eines Dritten verletzen, würde dennoch niemand vertreten, 
dass der Dritte Anspruch auf den gesamten mit dem Verkauf des Autos 
erzielten Gewinns hat. Ebenso wie ein komplexes Produkt wie ein Auto 
erst durch das Zusammenspiel seiner Komponenten zum bestimmungs-
gemässen Gebrauch tauglich wird, werden die angegriffenen Ausfüh-
rungsformen erst durch die Verbindung von Vorder- und Hinterteil zum 
bestimmungsgemässen Gebrauch tauglich. Der Umsatz mit den angegrif-
fenen Ausführungsformen ist auf die Kombination von Vorder- und Hinter-
teil zurückzuführen. 
Die Vorderteile, d.h. die Sägeblätter, sind herkömmliche Sägeblätter, die 
aus dem Stand der Technik bekannt sind und sowohl an patentgemässen 
Starlock-kompatiblen Aufnahmen als auch an anderen, nicht Starlock-
kompatiblen, Aufnahmen befestigt werden können, wie auch das Pro-
duktsortiment der Beklagten zeigt. Weder der erteilte unabhängige An-
spruch 1 des Klagepatents noch der als gültig beurteilte inter partes ein-
geschränkte Anspruch 1 erwähnt Sägeblätter. Die Sägeblätter werden nur 
deshalb im Verbot gemäss Dispositiv Ziffer 1 des Teilurteils vom 
30. August 2021 erwähnt, weil die Klägerinnen sie (erstmals) in den mit 
der Replik im Verfahren O2019_012 eingeführten Rechtsbegehren er-
wähnen (Teilurteil O2019_012 vom 30. August 2021, E. 3). 
Aus den eingereichten Urkunden ergibt sich, dass die Sägeblätter zumin-
dest eine mittlere Qualität aufgewiesen haben müssen und für den be-
stimmungsgemässen Gebrauch taugten. Die Beklagte hat über Jahre 
immer wieder Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen an die gleichen Zwi-
schenhändler verkauft, z.B. die Witte Metallwaren GmbH & Co, KG. Wür-
den die Vorderteile ihre Sägefunktion unzureichend erfüllen, z.B. weil sie 
zu schnell abstumpfen, abbrechen, sich verbiegen oder ähnlich, wird ein 
Wiederverkäufer nicht wiederholt Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen von 
der Beklagten kaufen. Denn die Kunden des Wiederverkäufers, d.h. die 
Endverbraucher, würden die Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen nicht 
mehr nachfragen oder gar retournieren. Während der erstmalige Kauf ei-
nes beklagtischen Sägeblatts mit Q-Aufnahme nur auf die durch die Pa-
tentverletzung ermöglichte Kompatibilität mit dem Starlock-System zu-
rückzuführen sein mag, lässt sich der wiederholte Kauf angegriffener Aus-
führungsformen nicht allein auf die Patentverletzung zurückführen. 


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Der Verkaufserfolg der von der Beklagten verkauften Sägeblätter mit 
Starlock-kompatiblen Hinterteilen, die gemäss Teilurteil vom 30. August 
2021 patentverletzend sind, ist daher auch auf die Qualität der herkömm-
lichen Sägeblätter zurückzuführen und nicht ausschliesslich auf die Star-
lock-kompatiblen Hinterteile. Es ist weder recht noch billig, dass die Klä-
gerinnen den Gewinnanteil, der auf diese Leistung der Beklagten zurück-
zuführen ist, erstattet erhalten. 
Welcher Anteil des erzielten Gewinns auf die Verwendung der patentver-
letzenden Q-Aufnahme und welcher Anteil auf die zumindest mittlere 
Qualität der Vorderteile zurückzuführen ist, lässt sich nicht präzise ermit-
teln. Man kann sich vorliegend grob an den Herstellungskosten orientie-
ren, die für die Vorderteile rund CHF 160’000 und für die Hinterteile 
CHF 284’000 betragen (vorne, E. 57; mit den Kosten für das Brünieren 
und das Härten; ohne Lohnkosten, die anteilsmässig aufzuteilen wären, 
so dass sich am Verhältnis nichts ändert). Der Anteil der Kosten der Hin-
terteile an den Gesamtkosten ist entsprechend rund 64%. Daher rechtfer-
tigt es sich, dass die Beklagte zwei Drittel des erzielten Gewinns als auf 
die Patentverletzung zurückzuführen an die Klägerinnen herauszugeben 
hat, d.h. CHF 912’190. Die einzelnen Beträge in Tabelle 9 und in Disposi-
tiv Ziffer 4 sind entsprechend jeweils auf zwei Drittel zu reduzieren. 
An den Kosten und Entschädigungsfolgen ändert sich hingegen nichts, 
da der letztlich zugesprochene Betrag wie in E. 63 ausgeführt auf gericht-
liches Ermessen zurückzuführen ist und das Überklagen daher nicht den 
Klägerinnen angelastet werden kann.