bpatger · S2017_002 · 2017-01-18 · de
Abweisung Massnahmebegehren, internationale Zuständigkeit, mangelnde Glaubhaftmachung, Anspruch und Gefährdung
Lugano Übereinkommen, Massnahme superprovisorisch abgewiesen, Örtliche Zuständigkeit international

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets
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U r t e i l v o m 1 8 . J a n u a r 2 0 1 7
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte
A AG,
vertreten durch Fürsprecherin lic. iur. Catherine Weisser,
patentanwaltlich beraten durch Patentbüro Paul Rosenich,

Klägerin


gegen

B AB,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und
Rechtsanwältin MLaw Esther Baumgartner, patentanwaltlich
beraten durch Martin Toleti,

Beklagte

Gegenstand
Vorsorgliche Massnahmen


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Der Präsident zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 13. Januar 2017 stellte die Klägerin folgendes Mass-
nahmebegehren:

"1. Der Beklagten sei superprovisorisch zu verbieten, während der Dauer des
am 11.1.2017 angehobenen Klageverfahrens bis zum Vollzug des Urteils
über den Streitgegenstand, namentlich
a) alle Patente, Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und Gebrauchs-
musteranmeldungen der Familie, die gestützt auf die internationale Pa-
tentanmeldung 111 (WO 222) vom tt.mm.yyyy hervorgegangen sind,
insbesondere des Patents EP 333, und
b) alle Patente, Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und Gebrauchs-
musteranmeldungen der Familie ist, die gestützt auf die internationale
Patentanmeldung 444 (WO 555) vom tt.mm.yyyy
[recte: b) alle Patente, Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und Ge-
brauchsmusteranmeldungen der Familie, die gestützt auf die in-
ternationale Patentanmeldung 444 (WO 555) vom tt.mm.yyyy
hervorgegangen sind,]
an einen Dritten zu übertragen, zu verpfänden, Lizenzen daran einzuräu-
men, Gebrauchsmuster abzuzweigen, keine nachträglichen Teilanmeldun-
gen einzureichen, oder auf Rechte zu verzichten, oder sonst wie ohne vor-
herige schriftliche Zustimmung der Klägerin darüber zu verfügen;
2. Der Beklagten sei superprovisorisch zu verbieten, während der Dauer des
am 11.1.2017 angehobenen Klageverfahrens bis zum Vollzug des Urteils
ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klägerin im Prüf- und Ertei-
lungsverfahren der internationalen Patentanmeldung 444 (WO 555) vom
tt.yy.yyyy und an allen aus dieser hervorgegangenen Patentanmeldungen,
weitere Handlungen im vor dem EPA in München und/oder anderen Patent-
ämtern vorzunehmen;
3. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffern 1, und 2 seien mit An-
drohung von Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichter-
füllung, und der Bestrafung der Organe der Beklagten wegen Ungehorsam
gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall
zu verbinden.
4. Das Institut für Geistiges Eigentum sei mit superprovisorischer Verfügung
anzuweisen, die Verfügungsbeschränkung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1
in Bezug auf den Schweizer Teil des dort genannten Patents EP 333 vor-
zumerken, bis über die am 11.1.2017 eingereichte Klage rechtskräftig ent-
schieden ist.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, zzgl.
MwSt. und unter Einschluss der Kosten für die notwendigerweise beigezogenen
Patentanwälte."



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2.
Zur Begründung macht die Klägerin (unter Verweis auf ihre Klagebegrün-
dung im ordentlichen Verfahren) geltend, die Beklagte sei eingetragene
Alleineigentümerin des europäischen Patents EP 333. Die Schweiz sei
Benennungsland dieses Patents. Ferner sei die Beklagte eingetragene
Alleineigentümerin der internationalen Patentanmeldung 444 (WO 555).
Die Schweiz sei ein Bestimmungsland dieser Patentanmeldung.
Die Klägerin sei massgeblich an allen Entwicklungsarbeiten beteiligt ge-
wesen, deren Ergebnisse schliesslich in die internationalen Patentanmel-
dungen WO 222 vom tt.mm.yyyy – und u.a. in das Streitpatent EP 333 –
sowie WO 555 vom tt.mm.yyyy gemündet hätten. Gestützt darauf seien in
Japan, Russland und in den USA Patente erteilt worden. In Europa und
anderen Ländern sei das Prüfungs- und Erteilungsverfahren noch nicht
abgeschlossen. Sie habe nicht ahnen können, dass sich die Beklagte mit
gemeinsam erarbeiteten Entwicklungsergebnissen bösgläubig gegen sie
wenden würde, sobald die Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien
ende.
Unmittelbar nach einer ersten Besprechung am 22. Juli 2008 habe eine
intensive Zusammenarbeit zwischen C. D., CEO der Beklagten, und der
Klägerin betreffend das Projekt "C.-Methode" begonnen. Alle fachmän-
nisch bekannten Parameter, die für das neue, intelligente Add-On-
Softwaremodul notwendig gewesen seien, hätten definiert, entwickelt, ge-
testet und überarbeitet werden müssen. In erster Linie habe die Klägerin
ihren Arbeitnehmer E. F. angewiesen, zusammen mit C. D. das Projekt
zu entwickeln. Die gemeinsamen Entwicklungsarbeiten von E. F. und C.
D. seien praktisch ausschliesslich in der Schweiz, in den Geschäftsräum-
lichkeiten der Klägerin durchgeführt worden und seien sehr erfolgreich
verlaufen. Die Klägerin habe dafür CHF 1,7 Mio. investiert.
Alle Patentanmeldungen würden auf einer gemeinsamen Entwicklungs-
arbeit zwischen ihr und C. D. basieren, die in erster Linie in der Schweiz
in ihrem Betrieb und mit ihren Kunden auf ihrem X System durchgeführt
worden seien. Als Arbeitgeberin des Miterfinders E. F. habe sie in An-
wendung von Art. 332 Abs. 2 OR originär Miteigentum an den Anmeldun-
gen erworben.
Die beantragten vorsorglichen Massnahmen würden einzig darauf abzie-
len, die heute bestehende Sachverhaltssituation, insbesondere die Streit-
gegenstände, während der Prozessdauer bis zum Ende des Hauptverfah-

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rens (betr. Feststellung der Nichtverletzung, evt. Nichtigkeit, Feststellung
der Mitinhaberschaft) aufrecht zu erhalten.
3.
Gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzel-
richter über Gesuche um vorsorgliche Massnahmen.
Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz
in der Schweiz. Die Beklagte ist ein Unternehmen mit Sitz in Schweden.
Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt.
Mit ihrem Massnahmebegehren will die Klägerin der Beklagten verboten
haben, während der Dauer des ordentlichen Verfahrens über den Streit-
gegenstand zu verfügen. Damit handelt es sich um ein Begehren um Un-
terlassung.
Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ und Art. 10 lit. b IPRG
ist die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts einzig in Bezug
auf den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 333 gegeben, d.h.
in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 insoweit, als der Schweizer Teil
des europäischen Patents EP 333 (Streitpatent) betroffen ist, sowie in
Bezug auf das diesbezügliche Rechtsbegehren Ziff. 4.
Was die ausländischen Rechte angeht, fehlt es an der örtlichen Zustän-
digkeit dieses Gerichts. Die Klägerin macht ohne weitere Ausführungen
geltend, das Bundespatentgericht sei "sachlich und örtlich für die Beurtei-
lung der vorliegenden Streitsache zwischen den Parteien zuständig (Art.
5 Abs. 3 LugÜ i.V. mit Art. [Art.] 26 Abs. 1 lit. a PatG/Art. 74 PatG i.V. mit
Art. 66 lit. a PatG sowie Art. 22 Ziff. 4 LugÜ)". Das ist indes nicht nach-
vollziehbar. Angeordnet werden soll eine Unterlassung gegenüber der in
Schweden domizilierten Beklagten bezüglich (soweit das hier noch inte-
ressiert) ausländischer Anmeldungen oder Patente. Für die örtliche Zu-
ständigkeit beruft sich die Klägerin auf Art. 5 Ziff. 3 bzw. Art. 22 Ziff. 4
LugÜ. Letzteres betrifft die Zuständigkeit des Gerichts am Ort, wo das
Recht registriert ist, könnte also vorliegend nur ein schweizerisches, nicht
aber die nun zu betrachtenden ausländischen Rechte betreffen. Art. 5
Ziff. 3 LugÜ regelt die Zuständigkeit des Gerichts am Ort der nicht im
Sitzland vorgenommenen unerlaubten Handlung. Die der Beklagten be-
züglich der ausländischen Rechte zu verbietenden Handlungen würden
alle im Ausland und nicht in der Schweiz stattfinden, was (vorausgesetzt,
es lägen überhaupt Handlungen im Sinne dieser Bestimmung vor) nach
Art. 5 Ziff. 3 LugÜ zu einem Gerichtsstand im Ausland führen würde.

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Ebenfalls nicht zu einem Gerichtsstand in der Schweiz führt Art. 31 LugÜ
in Verbindung mit Art. 10 IPRG. Art. 31 LugÜ besagt, dass die in einem
Vertragsstaat vorgesehenen einstweiligen Massnahmen auch dann dort
beantragt werden können, wenn dieser Staat in der Hauptsache nicht zu-
ständig ist. Die Hauptsache ist vorliegend die Feststellung der Miterfin-
derschaft. Diesbezüglich fehlt es, was die ausländischen Rechte betrifft,
an einer Zuständigkeit dieses Gerichts; die entsprechende Klage müsste
nach Art. 2 LugÜ in Schweden erhoben werden. Damit spielt hier Art. 31
LugÜ (die im Hauptverfahren ebenfalls angesprochene Nichtverletzung
und Nichtigkeit betreffen den schweizerischen Teil eines europäischen
Patents, interessieren also im vorliegenden Zusammenhang nicht). Die
von dieser Bestimmung avisierten vorsorglichen Massnahmen setzen
gemäss Art. 10 IPRG allerdings voraus, dass das Gericht in der Hauptsa-
che zuständig ist (Bst. a), oder dass die Vollstreckung hier vorzunehmen
ist (Bst. b). Das ist beides nicht der Fall. Damit fehlt es an der Zuständig-
keit zum Erlass der beantragten Massnahmen, was die ausländischen
Rechte betrifft. Diesbezüglich ist auf das Massnahmebegehren nicht ein-
zutreten.
Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist, was den schweizerischen Teil des eu-
ropäischen Patentes betrifft, schweizerisches Recht anwendbar.
4.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die
notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par-
tei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder
eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein
nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft ge-
macht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr
hält. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur
glaubhaft zu machen. Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit
gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhält-
nismässig sein.
Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann
das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der
Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).
Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die
geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein
Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a
und c ZPO).

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5.
Zur Begründung des ihr zustehenden Unterlassungsanspruchs macht die
Klägerin geltend, dass sie Mitinhaberin des Streitpatents sei, weshalb die
Beklagte nicht ohne ihre Zustimmung darüber verfügen könne. Ihre Mitin-
haberschaft begründet sie damit, dass gemäss Art. 332 Abs. 1 OR die Er-
findung des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber gehöre, weshalb der Kläge-
rin originär ex lege Miteigentum die im Patent enthaltene Erfin-
dung/Entwicklung zustehe. Mit dieser Argumentation verkennt die Kläge-
rin, dass Art. 332 OR nur das Verhältnis Arbeitnehmer/Arbeitgeber be-
schlägt, aber nicht einen Anspruch auf Rechte Dritter begründet. Einen
Anspruch auf das Streitpatent (oder einen Miteigentumsanteil daran)
kann die Klägerin nur glaubhaft machen, wenn sie dartut
a) dass sie (bzw. ihr Angestellter) die Erfindung (mit-)gemacht hat (was
genau, wann, wo, wie),
b) wie diese Erfindung der unberechtigten Anmelderin zur Kenntnis ge-
langt ist (Kausalität),
c) dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegenstand der von ihr
gemachten Erfindung entspricht.
Das sind die zentralen drei Begründungselemente.
Die Klägerin scheitert jedenfalls am letzten Element: Das Streitpatent
EP 333 umfasst 37 Ansprüche. Die Klägerin legt zwar dar, dass C. D. nur
und allenfalls 7 Methoden eingebracht habe, und dass aus der gemein-
samen Zusammenarbeit letztlich 16 Methoden resultiert hätten. Aber dar-
über, wie die 37 Ansprüche oder welche davon auf diese 16 (oder allen-
falls auf die 7 miteinander entwickelten) Methoden zurückgehen, sagt die
Klägerin nichts. Damit ist ein Miteigentumsanspruch nicht glaubhaft dar-
getan. Daran scheitert das Massnahmebegehren.
Zudem begründet die Klägerin mit keinem Wort, dass und weshalb eine
konkrete Gefahr bestehe, dass die Beklagte die zu verbietenden Hand-
lungen tatsächlich vornehmen könnte. Auch daran scheitert das Mass-
nahmebegehren.
Damit ist das Massnahmebegehren – soweit darauf einzutreten ist – ab-
zuweisen, ohne dass die Beklagte begrüsst werden müsste (Art. 253
ZPO).

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6.
Ausgangsgemäss trägt die Klägerin die Gerichtskosten (Art. 106 Abs. 1
ZPO).
Eine Parteientschädigung ist der Beklagten, nachdem sie nicht begrüsst
werden musste, nicht zuzusprechen.
Der Präsident erkennt:
1.
Das klägerische Massnahmebegehren wird abgewiesen, soweit da-
rauf eingetreten wird.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 7'000.–.
3.
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.
4.
Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage
der Rechnung Nr. 1185000786, an die Beklagte unter Beilage je ei-
nes Doppels des Massnahmebegehrens mit Beilagen sowie mit se-
parater Post der Klagebegründung im ordentlichen Verfahren und der
Beilagen, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische
Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.
St. Gallen, 18. Januar 2017
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden