bpatger · S2019_002 · 2019-08-15 · de
vorsorgliche Massnahme (teilweise Gutheissung)
Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche Auslegung, Rechtsschutzinteresse, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch)

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2019_002
U r t e i l v o m 1 5 . A u g u s t 2 0 1 9
Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dipl. Phys. André Roland (Referent),
Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Michael Störzbach,
Gerichtsschreiberin MLaw Agnieszka Taberska
Verfahrensbeteiligte
1. Evalve, Inc.,
4045 Campbell Avenue, US-CA 94025 Menlo Park,
2. Abbott Cardiovascular Systems, Inc.,
3200 Lakeside Drive, US-CA 95054 Santa Clara,
3. Abbott Medical (Schweiz) AG, Pfingstweidstrasse 60,
8005 Zürich,
alle vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Thierry Calame
und lic. iur. Peter Ling, Lenz & Staehelin,
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
alle patentanwaltlich beraten durch Christoph Müller,
Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,
Klägerinnen
gegen
1. Edwards Lifesciences AG,
Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon,
2. Edwards Lifesciences Technology Sàrl,
Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon,
3. Edwards Lifesciences IPRM AG,
Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon,
4. Mitral Valve Technologies Sàrl,
Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon,

alle vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess
und lic. iur. Julian Schwaller, Homburger AG,
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
alle patentanwaltlich beraten durch Bernhard Thum,
Wuesthoff & Wuesthoff, Schweigerstrasse 2,
DE-81541 München,
Beklagte
Gegenstand
Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

S2019_002
Seite 3
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,
Prozessgeschichte
1.
Mit Eingabe vom 28. Januar 2019 stellten die Klägerinnen folgende
Massnahmebegehren:
1A. Respondents are to be prohibited by way of a preliminary injunction under
threat of an administrative penalty of CHF 1000 per day according to Article 343
(1) (c) Federal Code of Civil Procedure (CCP), but at least CHF 5000 according
to Article 343 (1) (b) CCP, as well as under threat of penalty for their officers ac-
cording to Article 292 Penal Code (PC) in case of future violation, to import, ex-
port, store, manufacture, offer, sell or in any other way place on the market by it-
self or through third parties fixation devices for engaging mitral valve leaflets,
with the following features described by reference to the illustration in
Annex 1 hereto:
a)
the device comprises a pair of fixation elements, each composed
of an outer paddle and an inner paddle, each fixation element
having a first end, a free end opposite the first end and an en-
gagement surface therebetween for engaging tissue, which en-
gagement surface is located on the inner paddles;
b)
the first ends are movably coupled together and they are mova-
ble between (1) a closed position wherein the engagement sur-
faces face each other and (2) an inverted position wherein the
engagement surfaces face away from each other, i.e., they are
rotated by an angle of more than 90° with regard to a longitudinal
axis of the device;
c)
the device comprises an actuation mechanism coupled to the fix-
ation elements which actuation mechanism comprises a rod and
is adapted to move the fixation elements between the closed po-
sition and the inverted position;
d)
the device comprises a pair of gripping elements, hereafter re-
ferred to as "clasps", each clasp being movable with respect to
one of the fixation elements and disposed in opposition to the
engagement surface of the respective fixation element so as to
capture tissue therebetween;

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e)
the clasps are movable from an undeployed configuration in
which each clasp is separated from an opposing engagement
surface, to a deployed configuration in which the clasp is adja-
cent to the opposing engagement surface;
f)
the outer paddles of the fixation elements have a concave inner
surface directed towards the longitudinal axis;
g)
each clasp is at least partially recessed within the fixation ele-
ment in the deployed configuration; i.e., in the configuration in
which the clasp is adjacent to the opposing engagement surface.
1B Respondents are to be prohibited by way of a preliminary injunction under
threat of an administrative penalty of CHF 1000 per day according to Article 343
(1) (c) Federal Code of Civil Procedure (CCP), but at least CHF 5000 according
to Article 343 (1) (b) CCP, as well as under threat of penalty for their officers ac-
cording to Article 292 Penal Code (PC) in case of future violation, to import, ex-
port, store, manufacture, offer, sell or in any other way place on the market by it-
self or through third parties fixation devices for engaging mitral valve leaflets, with
the following features described by reference to the illustration in Annex 1 hereto:
a)
the device comprises a pair of fixation elements, each composed
of an outer paddle and an inner paddle, each fixation element
having a first end, a free end opposite the first end and an en-
gagement surface therebetween for engaging tissue, which en-
gagement surface is located on the inner paddles;
b)
the first ends are movably coupled together and they are mova-
ble between (1) a closed position wherein the engagement sur-
faces face each other and (2) an inverted position wherein the
engagement surfaces face away from each other, i.e., they are
rotated by an angle of more than 90° with regard to a longitudinal
axis of the device;
c)
the device comprises an actuation mechanism coupled to the fix-
ation elements which actuation mechanism comprises a rod and
is adapted to move the fixation elements between the closed po-
sition and the inverted position;
d)
the device comprises a pair of gripping elements, hereafter re-
ferred to as "clasps", each clasp being movable with respect to
one of the fixation elements and disposed in opposition to the
engagement surface of the respective fixation element so as to
capture tissue therebetween;

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e)
the clasps are movable from an undeployed configuration in
which each clasp is separated from an opposing engagement
surface, to a deployed configuration in which the clasp is adja-
cent to the opposing engagement surface;
f)
the clasps are arranged as shown in Annex 1 in the undeployed
configuration.
1C Respondents are to be prohibited by way of a preliminary injunction under
threat of an administrative penalty of CHF 1000 per day according to Article 343
(1) (c) Federal Code of Civil Procedure (CCP), but at least CHF 5000 according
to Article 343 (1) (b) CCP, as well as under threat of penalty for their officers ac-
cording to Article 292 Penal Code (PC) in case of future violation, to import, ex-
port, store, manufacture, offer, sell or in any other way place on the market by it-
self or through third parties fixation devices for repairing mitral valve leaflets in a
patient, with the following features described by reference to the illustration in
Annex 1 hereto:
a)
an interventional catheter comprising a shaft having a proximal
end, i.e. an end oriented towards a person operating the cathe-
ter, a distal end, i.e. an end configured to pass to a position with-
in the heart adjacent to the mitral valve, and a longitudinal axis
therebetween;
b)
a capture device detachably connected to the catheter compris-
ing two extendable distal elements (hereafter referred to as
“paddles”) and two extendable proximal elements (hereafter re-
ferred to as “clasps”);
c)
each of the clasps and the paddles being disposed adjacent to
the distal end of the shaft;
d)
each of the clasps and the paddles are moveable between a re-
tracted position adjacent the shaft and an extended position ex-
tending away from the shaft;
e)
the two clasps and the two paddles are independently extenda-
ble, retractable and repositionable so that they are adapted to be
extended or retracted by various amounts for protrusion of vari-
ous distances from the shaft.
2. Court fees and Applicants’ legal fees (including patent attorney fees as well as
other expenses) to be borne by Respondents.

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Die am 7. Juni 2019 nachgereichte deutsche Übersetzung der Massnah-
mebegehren lautet wie folgt:
1A. Es sei den Gesuchsgegnerinnen im Wege einer vorsorglichen Massnahme
unter Androhung einer Ordnungsbusse in Höhe von CHF 1000 pro Tag gemäss
Art. 343 Abs. 1 ZPO, mindestens jedoch in Höhe von CHF 5000 gemäss Art. 343
Abs. 1 lit. b ZPO sowie unter Strafandrohung gegenüber ihren Organen gemäss
Art. 292 StGB für den Fall zukünftiger Verletzungen zu verbieten, Fixierungsvor-
richtungen, um mit Mitralklappensegeln in Eingriff zu gelangen, mit den folgen-
den, unter Bezugnahme auf die Illustration in Anhang 1 zu diesem Gesuch be-
schriebenen Merkmalen zu importieren, zu exportieren, zu lagern, herzustellen,
anzubieten, zu verkaufen oder in irgendeiner anderen Weise selber oder durch
Dritte in Verkehr zu bringen:
a)
die Vorrichtung umfasst ein Paar Fixierungselemente, die jeweils
aus einem äusseren “paddle” und einem inneren “paddle” gebil-
det sind, wobei jedes Fixierungselement über ein erstes Ende,
ein freies Ende gegenüber dem ersten Ende und eine dazwi-
schenliegende Eingriffsfläche zum Eingriff mit dem Gewebe ver-
fügt, wobei diese Eingriffsfläche sich auf den inneren “paddles”
befindet;
b)
die ersten Enden sind beweglich miteinander gekoppelt, und sie
sind beweglich zwischen (1) einer geschlossenen Position, in der
die Eingriffsflächen einander zugewandt sind und (2) einer inver-
tierten Position, in der die Eingriffsflächen voneinander weg zei-
gen, d.h. sie sind um mehr als 90° in Bezug auf eine Längsachse
der Vorrichtung gedreht;
c)
die Vorrichtung enthält einen Betätigungsmechanismus, der mit
den Fixierungselementen gekoppelt ist, und dieser Betätigungs-
mechanismus ist mit einem Stab versehen und ausgelegt zum
Bewegen der Fixierungselemente zwischen der geschlossenen
Position und der invertierten Position;
d)
die Vorrichtung umfasst ein Paar Greifelemente, nachfolgend als
«clasps» bezeichnet, wobei jede «clasp» mit Bezug auf eines der
Fixierungselemente beweglich und gegenüber der Eingriffsfläche
des jeweiligen Fixierungselements angeordnet ist, um Gewebe
dazwischen zu erfassen;
e)
die «clasps» sind von einer Nichteinsatzkonfiguration, in der jede
«clasp» von einer gegenüberliegenden Eingriffsfläche getrennt
ist, in eine Einsatzkonfiguration beweglich, in der sich die

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«clasp» benachbart zur gegenüberliegenden Eingriffsfläche be-
findet;
f)
die äusseren «paddles» der Fixierungselemente haben eine
konkave, der Längsachse zugewandte Innenfläche;
g)
jede «clasp» ist in der Einsatzkonfiguration wenigstens teilweise
im Fixierungselement aufgenommen; d.h. in der Konfiguration, in
welcher die «clasp» sich benachbart zur gegenüberliegenden
Eingriffsfläche befindet.
1B. Es sei den Gesuchsgegnerinnen im Wege einer vorsorglichen Massnahme
unter Androhung einer Ordnungsbusse in Höhe von CHF 1000 pro Tag gemäss
Art. 343 Abs. 1 ZPO, mindestens jedoch in Höhe von CHF 5000 gemäss Art. 343
Abs. 1 lit. b ZPO sowie unter Strafandrohung gegenüber ihren Organen gemäss
Art. 292 StGB für den Fall zukünftiger Verletzungen zu verbieten, Fixierungsvor-
richtungen, um mit Mitralklappensegeln in Eingriff zu gelangen, mit den folgen-
den, unter Bezugnahme auf die Illustration in Anhang 1 zu diesem Gesuch be-
schriebenen Merkmalen zu importieren, zu exportieren, zu lagern, herzustellen,
anzubieten, zu verkaufen oder in irgendeiner anderen Weise selber oder durch
Dritte in Verkehr zu bringen:
a)
die Vorrichtung umfasst ein Paar Fixierungselemente, die jeweils
aus einem äusseren “paddle” und einem inneren “paddle” gebil-
det sind, wobei jedes Fixierungselement über ein erstes Ende,
ein freies Ende gegenüber dem ersten Ende und eine dazwi-
schenliegende Eingriffsfläche zum Eingriff mit dem Gewebe ver-
fügt, wobei diese Eingriffsfläche sich auf den inneren “paddles”
befindet;
b)
die ersten Enden sind beweglich miteinander gekoppelt, und sie
sind beweglich zwischen (1) einer geschlossenen Position, in der
die Eingriffsflächen einander zugewandt sind und (2) einer inver-
tierten Position, in der die Eingriffsflächen voneinander weg zei-
gen, d.h. sie sind um mehr als 90° in Bezug auf eine Längsachse
der Vorrichtung gedreht;
c)
die Vorrichtung enthält einen Betätigungsmechanismus, der mit
den Fixierungselementen gekoppelt ist, und dieser Betätigungs-
mechanismus ist mit einem Stab versehen und ausgelegt zum
Bewegen der Fixierungselemente zwischen der geschlossenen
Position und der invertierten Position;
d)
die Vorrichtung umfasst ein Paar Greifelemente, nachfolgend als
«clasps» bezeichnet, wobei jede «clasp» mit Bezug auf eines der

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Fixierungselemente beweglich und gegenüber der Eingriffsfläche
des jeweiligen Fixierungselements angeordnet ist, um Gewebe
dazwischen zu erfassen;
e)
die «clasps» sind von einer Nichteinsatzkonfiguration, in der jede
«clasp» von einer gegenüberliegenden Eingriffsfläche getrennt
ist, in eine Einsatzkonfiguration beweglich, in der sich die
«clasp» benachbart zur gegenüberliegenden Eingriffsfläche be-
findet;
f)
die «clasps» sind in der Nichteinsatzkonfiguration entsprechend
der Darstellung in Anhang 1 angeordnet.
1C. Es sei den Gesuchsgegnerinnen im Wege einer vorsorglichen Massnahme
unter Androhung einer Ordnungsbusse in Höhe von CHF 1000 pro Tag gemäss
Art. 343 Abs. 1 ZPO, mindestens jedoch in Höhe von CHF 5000 gemäss Art. 343
Abs. 1 lit. b ZPO sowie unter Strafandrohung gegenüber ihren Organen gemäss
Art. 292 StGB für den Fall zukünftiger Verletzungen zu verbieten, Fixierungsvor-
richtungen für die Reparatur von Mitralklappensegeln in einem Patienten mit den
folgenden, unter Bezugnahme auf die Illustration in Anhang 1 zu diesem Gesuch
beschriebenen Merkmalen zu importieren, zu exportieren, zu lagern, herzustel-
len, anzubieten, zu verkaufen oder in irgendeiner anderen Weise selber oder
durch Dritte in Verkehr zu bringen:
a)
ein Interventionskatheter mit einem Schaft mit einem proximalen
Ende, d.h. mit einem dem Operateur des Katheters zugewandten
Ende, einem distalen Ende, d.h. einem Ende, das so gestaltet ist,
dass es in eine Position im Herz in der Nähe der Mitralklappe ge-
langt, und einer dazwischen angeordneten Längsachse;
b)
eine Greifvorrichtung, die lösbar mit dem Katheter verbunden ist
und zwei aufweitbare distale Elemente (nachfolgend «paddles»)
und
zwei
aufweitbare
proximale
Elemente
(nachfolgend
«clasps») aufweist;
c)
wobei die «clasps» und «paddles» jeweils in der Nähe des dista-
len Endes des Schaftes angeordnet sind;
d)
wobei die «clasps» und «paddles» jeweils zwischen einer einge-
fahrenen Position in der Nähe des Schaftes und einer ausgefah-
renen Position, die sich von dem Schaft weg erstreckt, bewegbar
sind;
e)
die beiden «clasps» und die beiden «paddles» sind unabhängig
voneinander erweiterbar, einfahrbar und repositionierbar, so

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dass sie dazu geeignet sind, um verschiedene Beträge erweitert
oder eingefahren zu werden, so dass sie sich mit verschiedenen
Abständen von dem Schaft erstrecken.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerinnen
(einschliesslich der Patentanwaltskosten und sonstiger Aufwendungen).
2.
Auf entsprechenden Antrag der Klägerinnen und nach erfolgter Zustim-
mung der Beklagten wurden die Parteien mit Schreiben vom 19. Februar
2019 darüber informiert, Parteisprache sei Englisch.
Am 5. März 2019 reichten die Klägerinnen ihre Kostennoten ein.
Mit Massnahmeantwort vom 5. März 2019 stellten die Beklagten folgende
Rechtsbegehren:
1. The Request shall be dismissed entirely.
2. Applicants shall be ordered to bear jointly and severally all costs and expens-
es of these proceedings and to compensate Respondents for legal and patent at-
torney costs.
Sie bestritten die Patentverletzung und erhoben unter anderem die Einre-
de der fehlenden Rechtsbeständigkeit.
Am 15. März 2019 reichten die Beklagten eine Noveneingabe ein.
Nach Einholung des Einverständnisses der Parteien wurden diese mit
Schreiben vom 2. April 2019 darüber informiert, dass das Fachrichtervo-
tum werde auf Englisch verfasst werde.
Die Klägerinnen bezogen mit Eingabe vom 2. April 2019 Stellung zur Ein-
rede der fehlenden Rechtsbeständigkeit. Hierzu reichten die Beklagten
mit Berufung auf das unbedingte Replikrecht am 16. April 2019 eine Stel-
lungnahme ein.
Am 25. April 2019 reichten die Klägerinnen eine Noveneingabe ein, zu
der sich die Beklagten am 7. Mai 2019 äusserten. Hierzu und zu der No-

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Seite 10
veneingabe der Beklagten vom 13. Mai 2019 äusserten sich die Klägerin-
nen mit Eingabe vom 16. Mai 2019.
Am 20. Mai 2019 erstattete der Referent sein Fachrichtervotum, das den
Parteien am 22. Mai 2019 zugestellt wurde.
Die Beklagten reichten am 27. Mai 2019 eine Stellungnahme zur Eingabe
der Klägerinnen vom 16. Mai 2019 ein. Die Klägerinnen äusserten sich
mit Eingabe vom 4. Juni 2019 hierzu, die Beklagten bezogen Stellung mit
Eingabe vom 13. Juni 2019.
Am 3. Juli 2019 wurde die Hauptverhandlung durchgeführt.
Prozessuales
3.
Die Klägerinnen 1 und 2 sind juristische Personen nach amerikanischem
Recht mit Sitz in den USA, die Klägerin 3 sowie die Beklagten sind
schweizerische Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Im Streit liegen die
Schweizer Teile der europäischen Patente EP 1 624 810 und EP 1 408
850 (nachfolgend: die Streitpatente). Der Klage liegt ein internationaler
Sachverhalt zu Grunde.
Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das vorliegende
Massnahmeverfahren ergibt sich aus den Art. 2 Abs. 1, 5 Abs. 3 und
Art. 31 LugÜ sowie Art. 10 und 109 IPRG. Die sachliche Zuständigkeit
folgt aus Art. 26 Abs. 1 Bst. b PatGG. Anwendbar ist Schweizer Recht
(Art. 110 IPRG).
4.
Der Einzelrichter entscheidet in Dreierbesetzung, wenn es die rechtlichen
oder tatsächlichen Verhältnisse erfordern (Art. 23 Abs. 3 PatGG). Vorlie-
gend stellen sich technische Fragen, die eine Dreierbesetzung verlangen.
5.
Die Parteien bedienen sich in diesem Verfahren der englischen Sprache
(Art. 36 Abs. 3 PatGG). Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 Abs. 1
PatGG).

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Seite 11
Klageberechtigung der Klägerinnen 1 und 2
6.
Gemäss Art. 75 Abs. 1 PatG ist der ausschliessliche Lizenznehmer unab-
hängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage
nach Art. 72 oder 73 PatG berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht
ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Nach der Übergangsbestim-
mung von Art. 145 Abs. 2 PatG ist Art. 75 nur auf Lizenzverträge an-
wendbar, die nach dem 1. Juli 2008 abgeschlossen oder bestätigt worden
sind. Da die fraglichen Lizenzverträge vorliegend im Januar 2019 abge-
schlossen wurden, ist Art. 75 anwendbar.
Umstritten ist in der Lehre, ob Art. 75 PatG eine Prozessstandsschaft
schafft oder dem Lizenznehmer ein Klagerecht sui generis einräumt.1 Bei
der Prozessstandschaft macht der Lizenznehmer ein fremdes Recht (des
Patentinhabers) in eigenem Namen geltend, während er beim Klagerecht
sui generis ein eigenes Recht in eigenem Namen ausübt.2 Folge des
selbständigen Klagerechts ist insbesondere, dass der Patentinhaber ne-
ben dem Lizenznehmer klageberechtigt bleibt.3
Der Gesetzgeber ging ausweislich der Botschaft zur Änderung des Pa-
tentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Pa-
tentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005
davon aus, dass der Schutzrechtsinhaber neben dem ausschliesslichen
Lizenznehmer klagen kann, allerdings nur, «wenn er ein eigenes schutz-
würdiges Interesse hat, bspw. die Beeinträchtigung seines Anspruchs auf
Lizenzgebühren».4 Die Klageberechtigung des Patentinhabers neben
dem Lizenznehmer spricht für ein selbständiges Klagerecht sui generis,
das von der neueren Lehre mehrheitlich vertreten wird.5 Das soweit er-
sichtlich einzige veröffentlichte Urteil, das sich zur Klageberechtigung des
Lizenznehmers (dort nach Art. 62 Abs. 3 URG) äussert, kommt ebenfalls

1 SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 12 ff. mit zahlreichen Hinweisen.
2 CR PI-LBI-CHERPILLOD, Art. 74 N 4.
3 SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 14.
4 BBl 2005 1 ff., 127.
5 SHK PatG-DORIGO, Art. 75 N 14 ff.

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Seite 12
zum Schluss, dass dem ausschliesslichen Lizenzgeber eine Klagebe-
rechtigung neben dem ausschliesslichen Unterlizenznehmer zusteht, was
ausdrücklich damit gerechtfertigt wird, dass die Interessenlage zwischen
Schutzrechtsinhaber und ausschliesslichem Lizenznehmer vergleichbar
sei mit derjenigen zwischen ausschliesslichem Lizenznehmer und aus-
schliesslichem Unterlizenznehmer.6 Für die Zwecke dieses Massnahme-
verfahrens wird daher ebenfalls von einem selbständigen Klagerecht des
Lizenznehmers ausgegangen, das dieser grundsätzlich neben dem Li-
zenzgeber (oder ausschliesslichem Lizenznehmer im Falle der Unterli-
zenz) geltend machen kann.
7.
Die Klägerin 1 hat der Klägerin 2 eine ausschliessliche Lizenz an den
Streitpatenten erteilt und die Klägerin 2 eine Unterlizenz für die Schweiz
an die Klägerin 3. Die Beklagten bestreiten die Klageberechtigung der
Klägerinnen 1 und 2. Die Klägerin 2 habe die Rechte an den Streitpaten-
ten für das Gebiet der Schweiz ausschliesslich an die Klägerin 3 lizen-
ziert. Die Klägerin 2 habe daher kein schutzwürdiges Interesse an einer
Klage. Ebensowenig habe die Klägerin 1 als Patentinhaberin ein schutz-
würdiges Interesse, da die ausschliessliche Lizenz an die Klägerin 2
ausweislich unentgeltlich erteilt worden sei.
Die Klägerinnen machen geltend, den ausschliesslichen Lizenznehmerin-
nen stehe neben der Patentinhaberin ein selbständiges Klagerecht zu.
Die Patentinhaberin selbst habe auf jeden Fall ein eigenes Interesse an
der Unterlassungsklage. Sie bestreiten aber nicht, dass die Lizenzen un-
entgeltlich eingeräumt wurden.
Nachdem die Klägerinnen nicht bestreiten, dass die ausschliessliche Un-
terlizenz an die Klägerin 3 unentgeltlich erteilt wurde, ist in der Tat nicht
ersichtlich, welches Interesse die Klägerin 2 (ausschliessliche Lizenz-
nehmerin und Unterlizenzgeberin) an einer Unterlassungsklage haben
könnte. Dass der Lizenzvertrag ihr ausdrücklich das Recht einräumt, «to

6 HGer SG, Urteil HG.2012.95-HGK vom 30. November 2016, E. III. 1. d. bb.

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Seite 13
bring or maintain any actions claiming infringement of the Licensed Pa-
tents», befreit sie nicht vom Nachweis eines Rechtsschutzinteresses.
Hingegen hat die Patentinhaberin, obwohl sie gemäss Aktenlage aus der
Lizenzierung der Streitpatente keine Einnahmen erzielt, ein selbständiges
Interesse an der Durchsetzung ihrer Schutzrechte, auch wenn diese ex-
klusiv lizenziert sind. Wie das Bundesgericht im Zusammenhang mit dem
nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b
ZPO ausführt, verliert ein Schutzrecht auch insofern an Wert, als Dritte
dazu verleitet werden können, das dem Anschein nach nicht mehr durch-
gesetzte Schutzrecht ebenfalls zu verletzen.7 Der Lizenzvertrag zwischen
der Klägerin 1 (Patentinhaberin) und der Klägerin 2 ist in gegenseitigem
Einverständnis oder bei wesentlichen Vertragsverletzungen vor Ablauf der
Schutzdauer der lizenzierten Patente kündbar. Die Patentinhaberin hat
ein Interesse daran, dass nicht der Eindruck entsteht, die Schutzrechte
seien nicht durchsetzbar, damit sie diese im Falle der Kündigung des
ausschliesslichen Lizenzvertrags erneut (zu vernünftigen Bedingungen)
lizenzieren kann.
8.
Folglich ist auf das Massnahmegesuch der Klägerin 2 mangels Rechts-
schutzinteresse nicht einzutreten. Die Gesuche der Klägerinnen 1 und 3
sind materiell zu prüfen.
Materielles
Streitpatente
9.
Die Klägerin 1 ist eingetragene Inhaberin der schweizerischen Teile der
europäischen Patente EP 1 624 810 («EP 810») und EP 1 408 850
(«EP 850»).

7 BGer, Urteil 4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.2, mit Hinweis auf
HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 77 N 60.

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EP 810 beansprucht drei US-Prioritäten, jeweils vom 19. Mai 2003. EP
810 wurde am 5. Juli 2017 erteilt und es ist derzeit ein Einspruch gegen
die Erteilung vor dem Europäischen Patentamt (EPA) hängig.
EP 850 beansprucht eine US-Priorität vom 27. Juni 2001. EP 850 wurde
am 23. September 2009 erteilt. Gegen die Erteilung wurde kein Einspruch
eingelegt.
Beide Streitpatente sind in der Schweiz validiert und in Kraft. Die Patente
beschlagen Fixierungsvorrichtungen und Systeme zum Eingriff in Gewe-
be (EP 810) und Vorrichtungen zum Ergreifen und Fixieren von [Herz-
klappen-]Segeln bei der [Herz-]Klappenreparatur (EP 850).
Technischer Hintergrund
10.
Das menschliche Herz besteht aus vier Kammern: den linken und rechten
Vorhöfen sowie den linken und rechten Herzkammern (Ventrikel). Die
rechte Seite des Herzens pumpt Blut in den Lungenkreislauf (Lunge), die
linke Seite pumpt Blut in den systemischen Kreislauf (Rest des Körpers).
Der Herzzyklus kann in zwei verschiedene Phasen unterteilt werden. In
der Diastole dehnen sich die Ventrikel aus und füllen sich mit Blut, zu-
nächst passiv und dann aktiv durch Kontraktion der Vorhöfe. In der Systo-
le ziehen sich die Ventrikel zusammen, wodurch Blut in die Blutgefässe
(ausserhalb des Herzens) ausgestossen wird. Um einen Rückfluss zu
verhindern, sind die Ventrikel an ihren Ein- und Austrittspunkten mit vier
Ventilen (Herzklappen) versehen. Dies sind die atrioventrikulären (d.h.
Trikuspidal- und Mitralklappen) und die halbmondförmigen (d.h. Lungen-
und Aortaklappen) Herzklappen.
Alle vier Herzklappen öffnen und schliessen sich passiv in Reaktion auf
unterschiedlichen Blutdruck. Die atrioventrikulären Herzklappen öffnen
sich während der Diastole und schliessen sich während der Systole; das
Gegenteil gilt für die halbmondförmigen Herzklappen. Die Herzklappen
der linken Seite des Herzens, einschliesslich der Mitralklappe, erfahren
im Verlaufe des Herzzyklus erhebliche Druckbelastungen.

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Die Mitralklappe («mitral valve») befindet sich zwischen dem linken Vor-
hof («left atrium») und der linken Herzkammer («left ventricle»):
Abbildung 1: Schematische Darstellung des menschlichen Herzens (aus dem
Massnahmegesuch, S. 15)
Die Mitralklappe ist bikuspidal, was bedeutet, dass sie zwei Klappensegel
(auch cuspis genannt) hat, die biegsame Strukturen sind. Normale Herz-
klappen stellen keinen nennenswerten Widerstand für den Blutstrom dar,
da dieser sie im geöffneten Zustand einfach gegen die Herzwand drückt.
Die dann einsetzende Rückströmung entfaltet die Herzklappen und ver-
schliesst so die Strombahn. An den Segelklappen wird das Umschlagen
der Klappensegel in die falsche Richtung durch Sehnenfäden (chordae
tendineae) verhindert, die während der Systole von den Papillarmuskeln
der jeweiligen Herzkammer gestrafft werden.
11.
Herzklappen funktionieren manchmal nicht richtig. Für jede Herzklappe
gibt es die zwei folgenden Formen der Fehlfunktion, die Insuffizienz, bei
der sie nicht ausreichend abdichten kann, und die Stenose, bei der sie
sich nicht ausreichend öffnen kann. Eine unbehandelte Herzklappeninsuf-
fizienz kann zu irreparablen Schäden am Herzen und schliesslich zum
Tod führen.

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Neben der Operation am offenen Herzen und dem Austausch oder der
Reparatur der Klappe kann eine Insuffizienz der Mitralklappe durch mini-
malinvasives Verbinden der Segel der Herzklappe behandelt werden. Bei
diesem Verfahren wird mittels eines Katheters eine Verbindungsvorrich-
tung («fixation device») in das Herz implantiert. Die Vorrichtung greift die
Segel der Mitralklappe, verbindet sie und bleibt auf den Mitralklappense-
geln zurück. Somit erhält die Öffnung der Herzklappe die Form einer «8»
statt eines «O»; dies reduziert die Öffnung der Herzklappe. Dadurch
nimmt der Rückfluss («regurgitation») des Blutes in den linken Vorhof ab
und die Pumpleistung des Herzens steigt.
Abbildung 2: Fig. 5A aus EP 850, darstellend eine Mitralklappe (MV) mit zwei Segeln (LF),
die mit einer Wundnaht oder einer Fixationsvorrichtung (115) verbunden sind
Die Verbindungsvorrichtung reduziert die Herzklappenöffnung, ver-
schliesst die Herzklappe aber nicht vollständig. Wenn die Öffnung voll-
ständig verschlossen wäre, könnte das Blut nicht mehr in Vorwärtsrich-
tung vom linken Vorhof in die linke Herzkammer fliessen. Der Zweck einer
Herzklappe («heart valve», d.h. Ventil) ist es, den Blutfluss in Richtung
Herzkammer zu ermöglichen, aber in Richtung Vorhof (Rückfluss) zu un-
terbinden.
12.
Die Klägerinnen, respektive Gruppengesellschaften der Klägerinnen, bie-
ten seit rund 11 Jahren eine Vorrichtung zur minimalinvasiven Reparatur

S2019_002
Seite 17
von Mitralklappeninsuffizienz an, den so genannten «MitraClip». Nach
unbestrittener Behauptung der Klägerinnen gibt es neben dem angebli-
chen Verletzungsobjekt bislang keine Vorrichtungen auf dem Markt, die
zum gleichen Zweck angeboten werden. Ob der klägerische MitraClip in
den Schutzbereich eines oder beider Streitpatente fällt, ist strittig, aber für
den Ausgang dieses Verfahrens irrelevant.
Verletzungsobjekt
13.
Die Parteien sind sich über die Struktur des angeblichen Verletzungsob-
jekts, der beklagtischen «PASCAL»-Vorrichtung, einig. Streit besteht dar-
über, ob die PASCAL-Vorrichtung in den Schutzbereich der geltend ge-
machten Ansprüche 1 der Streitpatente fällt und ob die PASCAL-
Vorrichtung derzeit oder demnächst auf dem Schweizer Markt angeboten
wird. Hier wird daher vorab die Ausgestaltung und Funktionsweise der
PASCAL-Vorrichtung erläutert, ehe bei der Anspruchsauslegung, der Prü-
fung der Verletzung und des nicht leicht wiedergutzumachenden Nach-
teils auf die strittigen Punkte eingegangen wird.
14.
Bei der PASCAL-Vorrichtung handelt es sich um eine Vorrichtung zur mi-
nimalinvasiven Reparatur von Mitralklappeninsuffizienz. Mittels eines Ka-
theters wird eine Verbindungsvorrichtung zwischen die Segel der Mitral-
klappe eingeführt. Die Verbindungsvorrichtung greift die beiden Segel,
wird geschlossen und verbindet die Segel dadurch. Sie wird im Herzen
zurückgelassen, während der Katheter entfernt wird (siehe nachfolgende
Abbildung 3).

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Seite 18
Abbildung 3: Schematische Funktionsweise der PASCAL-Vorrichtung
(aus dem
Massnahmegesuch, S. 24)
15.
Die Struktur des angeblichen Verletzungsobjekts lässt sich am besten
anhand der nachfolgen eingeblendeten Abbildungen darstellen. Abbildung
4 zeigt die PASCAL-Vorrichtung in gestreckter Stellung («elongated posi-
tion»). In dieser Stellung wird sie durch den Katheter in das Herz einge-
führt. Die Verbindungs-
oder Fixierungseinrichtung der PASCAL-
Vorrichtung weist ein Endstück («cap»), äussere Flügel («outer padd-
les»), innere Flügel («inner paddles»), Greifarme («clasps») und ein Ab-
standstück («spacer») auf.

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Seite 19
Abbildung 4: PASCAL-Vorrichtung in gestreckter Stellung (rote Referenzbezeichnungen
durch die Beklagten eingefügt, Massnahmeantwort S. 13)
16.
Die Funktionsweise der PASCAL-Vorrichtung veranschaulicht die Bildse-
quenz gemäss Abbildung 5, welche die PASCAL-Vorrichtung in drei ver-
schiedenen Stellungen zeigt.
Abbildung 5: PASCAL-Vorrichtung in drei verschiedenen Stellungen (aus Massnahme-
antwort, S. 15)
Links wird die Fixierungsvorrichtung der PASCAL-Vorrichtung in der be-
reits erwähnten gestreckten Stellung gezeigt, in der Mitte in der zum Grei-
fen (der Herzklappensegel) bereiten Stellung und rechts in der geschlos-
senen Stellung, in der die Fixierungsvorrichtung im Herzen zurückgelas-
sen wird (in der Abbildung 5 ist die Fixierungsvorrichtung immer noch mit
der blauen Steuervorrichtung verbunden, die vom Operateur ausserhalb
des Körpers bedient wird).

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Seite 20
Abbildung 6: PASCAL-Vorrichtung in der zum Greifen bereiten Stellung, sichtbar sind die
Steuerungsdrähte zur Steuerung der Greifarme (aus Massnahmeantwort, S. 11, Referenz
durch das Gericht eingefügt)
Die Greifarme der PASCAL-Vorrichtung können über Steuerungsdrähte
unabhängig voneinander und unabhängig von den inneren und äusseren
Flügeln bewegt werden (Abbildung 6). Die inneren und äusseren Flügel
können nur zusammen bewegt werden, d.h. beide äusseren Flügel und
beide inneren Flügel bewegen sich in Abhängigkeit voneinander.
Der in Abbildung 6 rot bezeichnete Stab ist lösbar mit dem Endstück der
Fixierungsvorrichtung verbunden. Wird der Stab nach vorne geschoben,
bewegt sich die Fixierungsvorrichtung in die gestreckte Position, wird er
nach hinten gezogen, erst in die zum Greifen bereite und dann in die ge-
schlossene Position.
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen
17.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine
Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und ihr aus der
Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261
Abs. 1 lit. b ZPO).
Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vor-
handensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch
mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn-

S2019_002
Seite 21
te.8 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be-
klagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be-
klagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn
die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.9
Der Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist verwirkt,
wenn der Kläger, nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen,
mit dessen Einreichung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfah-
ren, das er im frühesten möglichen Zeitpunkt eingeleitet hätte, eher abge-
schlossen wäre als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so
genannte „relative Dringlichkeit“).10 Nach der Praxis des Bundespatentge-
richts ist dies der Fall, wenn der Kläger mit der Geltendmachung mehr
als 14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches Verfahren
hätte eingeleitet werden können, zuwartet.11
18.
Nachstehend ist daher vorab zu prüfen, ob die Klägerinnen eine Verlet-
zung der geltend gemachten Ansprüche der Streitpatente glaubhaft ge-
macht haben, ehe zu prüfen ist, ob ihnen ein nicht leicht wiedergutzuma-
chender Nachteil droht, der nur durch den Erlass einer vorsorglichen
Massnahme abgewendet werden kann. Dies geschieht zuerst für das
Streitpatent EP 810, anschliessend für das Streitpatent EP 850. Vorab
wird jedoch der massgebliche Fachmann definiert, der sich für die beiden
Streitpatente nicht unterscheidet.

8 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).
9 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – „chaudière miniature“.
10 BGer, Urteil vom 6. Oktober 1981, E. 3, in: SMI 1983, 148 ff.; HGer ZH,
ZR 1996 306 ff., 308 – „Leki-Skistöcke“; HGer AG, Urteil vom 19. Dezember
2001, E. 5 – „Jet-Reactor“, in: sic! 2002, 353 ff.; RÜETSCHI, Die Verwirkung des
Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, S. 416 ff.,
422.
11 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – «Spiralfeder».

S2019_002
Seite 22
Massgeblicher Fachmann
19.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend sind Niveau und Umfang
der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden
Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich
nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste
Problem liegt.12
Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun-
desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete
Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge-
stellt werde, sei „weder ein Experte des betreffenden technischen Sach-
gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss
nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte
Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei-
chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbe-
reich gut gerüstet sein“.13 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä-
higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.14
20.
Die Erfindungen der Streitpatente liegen auf dem Gebiet der minimalinva-
siven (Herz-)Chirurgie. Die Beklagten schlagen vor, dass der Fachmann
in diesem Fall ein Team von Fachpersonen ist, dem ein erfahrener Herz-
chirurg oder invasiver Kardiologe angehört, der mit den gängigen Opera-
tionstechniken zur Behebung von Herzfehlern wie der Mitralklappeninsuf-
fizienz vertraut ist. Darüber hinaus verfügt das Team über einen biomedi-
zinisch ausgebildeten Ingenieur mit umfassenden Kenntnissen auf dem
Gebiet der Herzchirurgie, insbesondere in Bezug auf Implantate und Ge-
räte für Herzoperationen zur Reparatur von Herzfehlern. Dieser Ingenieur

12 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
13 BGE 120 II 71 E. 2.
14 BGE 120 II 312 E. 4b – „cigarette d‘un diamètre inférieur“; CR-PI-LBI-
Scheuchzer, Art. 1 N 122.

S2019_002
Seite 23
auf dem Gebiet der Medizinprodukte ist auch mit den allgemeinen Prinzi-
pien und dem Design von minimal-invasiven Kathetern vertraut.
Die Kläger haben der von den Beklagten vorgeschlagenen Definition des
Fachmanns nicht widersprochen. Da die von den Beklagten vorgeschla-
gene Definition nicht offensichtlich falsch ist, wird sie diesem Urteil zu-
grunde gelegt.
Auslegung der geltend gemachten Ansprüche
21.
Patentansprüche sind aus der Sicht des Fachmanns unter Heranziehung
der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3
PatG/Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als so-
genannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.15 Defi-
niert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen
Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.
Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so
verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.16
Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus-
führungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der
Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken,
wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.17 Wenn in der Rechtspre-
chung von einer „breitesten Auslegung“ von Anspruchsmerkmalen ge-
sprochen wird,18 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der
Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der
Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber

15 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – „Fugenband“.
16
BPatGer,
Urteil
O2016_009
vom
18. Dezember
2018,
E. 25
–
„Durchflussmessfühler“.
17 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – „elektrostatische
Pulversprühpistole“.
18 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – „elektrostatische
Pulversprühpistole“.

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Seite 24
auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin-
dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.19
22.
Die Parteien sind sich einig, dass die Ausführungsbeispiele des EP 850
zum grössten Teil nicht vom Anspruchswortlaut des unabhängigen An-
spruchs 1 erfasst werden (gemäss den Beklagten wird nicht ein einziges
Ausführungsbeispiel vom Anspruch 1 erfasst). Die Beklagten bringen
deshalb vor, dass der Auslegungsgrundsatz, gemäss dem der unabhän-
gige Anspruch so auszulegen ist, dass er die Ausführungsbeispiele erfas-
se, keine Anwendung finden könne. Die Klägerinnen meinen, dass die
Ausführungsbeispiele dennoch zum Verständnis des Anspruchs beizuzie-
hen seien.
Wird ein Anspruch einer europäischen Patentanmeldung während des Er-
teilungsverfahrens geändert, sind die Beschreibung und die Zeichnungen
entsprechend anzupassen, d.h. die Teile der Beschreibung und Zeich-
nungen, die nicht mehr vom Anspruch erfasst werden, sind zu streichen
(Art. 84 Satz 2 EPÜ).20 Wurde dies nicht getan, stellt es allerdings nach
Erteilung keinen Nichtigkeitsgrund dar (Art. 26 Abs. 1 PatG e contrario).
Gemäss Art. 51 Abs. 3 PatG /Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ sind die Be-
schreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche
heranzuziehen. Dies soll dem Verständnis des Patentanspruchs dienen.
Verbleibt ein (durch Auslegung des Anspruchs) unauflösbarer Wider-
spruch zwischen Anspruchswortlaut und Beschreibung und Zeichnungen,
so dürfen diejenigen Teile der Beschreibung und Zeichnungen, die im Pa-
tentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestim-
mung des Schutzgegenstandes herangezogen werden, denn durch diese
Teile der Beschreibung und Zeichnungen wird das Verständnis des An-
spruchs nicht gefördert. Angewendet auf den Fall von EP 850 bedeutet

19
BPatGer,
Urteil
O2016_009
vom
18. Dezember
2018,
E. 25
–
«Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 –
«Werkzeugeinrichtung».
20 Vgl. T 1808/06 vom 14. Februar 2008.

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Seite 25
dies, dass zur Auslegung des geltend gemachten Anspruchs 1 in erster
Linie der allgemeine Teil der Beschreibung heranzuziehen ist.
Auslegung des geltend gemachten Anspruchs 1 von EP 810
23.
Der geltend gemacht Anspruch 1 von EP 810 lautet in der massgeblichen
englischen Sprachfassung und in der Merkmalsgliederung gemäss Beila-
ge 32 zum Massnahmegesuch wie folgt:
1. A fixation device for engaging tissue
2. comprising a pair of fixation elements (18)
2.1 each having a first end, a free end opposite the first end, and
an engagement surface (50) therebetween for engaging the
tissue,
2.2
the first ends being movably coupled together such that the
fixation elements (18) are moveable between 1) a closed po-
sition wherein the engagement surfaces (50) face each other,
and 2) an inverted position wherein the engagement surfaces
(50) face away from each other;
3. and an actuation mechanism (58) coupled to the fixation ele-
ments adapted to move the fixation elements (18) between the
closed position and the inverted position,
4.
further comprising a pair of gripping elements (16),
4.1
each gripping element (16) moveable with respect to one of
the fixation elements (18) and being disposed in opposition
to one of the engagement surfaces (50) so as to capture tis-
sue therebetween,
4.2
wherein the gripping elements (16) are movable from an
undeployed configuration in which each gripping element
(16) is separated from an opposing engagement surface
(50), to a deployed configuration in which the gripping ele-
ment (16) is adjacent to the opposing engagement surface
(50)

S2019_002
Seite 26
5. and wherein each fixation element (18) is at least partially concave
and each gripping element (16) is at least partially recessed within
the fixation element (18) in the deployed configuration, or wherein
the gripping elements are approximately parallel to each other in
the undeployed configuration.
Die Kläger haben den geltend gemachten Anspruch 1 für die Zwecke die-
ses Verfahrens (inter partes) gegenüber dem erteilten Anspruch 1 dahin-
gehend geändert, dass sie das Merkmal 3 von «an actuation mechanism
(58) adapted for coupling to the fixation elements» zu «an actuation
mechanism coupled to the fixation elements» geändert haben. Die Än-
derung wurde in der vorstehend Merkmalsgliederung fett hervorgehoben.
Zwischen den Parteien ist die Auslegung verschiedener Begriffe respekti-
ve Merkmale des geltend gemachten Anspruchs 1 strittig. Für den Aus-
gang des Verfahrens wesentlich ist die Auslegung von «free end» und
«engagement surface therebetween» gemäss Merkmal 2.1.
«Free end» im Sinne von Anspruch 1 von EP 810
24.
Gemäss den Klägerinnen verlangt Anspruch 1 nur, dass die «freien En-
den» des Merkmals 2.1 nicht miteinander verbunden sind, während die
«ersten Enden» miteinander verbunden sind. Der Anspruch verlange hin-
gegen nicht, dass die freien Enden nicht mit einer anderen Struktur ver-
bunden seien.
Die Beklagten wenden ein, «freies Ende» bedeute, dass das Ende nicht
an einem anderen Element befestigt sei. Gemäss der Argumentation der
Klägerinnen wäre das Knie das «freie Ende» des Beines, was offensicht-
lich absurd sei.
25.
Nach dem allgemeinen Sprachverständnis im Bereich der Mechanik wird
das «freie Ende» als Gegenstück zum «festen Ende» verstanden. Das
freie Ende ist nicht mechanisch mit einer Struktur verbunden, die seine
Beweglichkeit einschränken würde.

S2019_002
Seite 27
Die EP 810 definiert «freies Ende» nicht ausdrücklich. Ein freies Ende
wird in mehreren Passagen des allgemeinen Abschnitts der Beschreibung
(z.B. Abs. [0018], [0019], [0020], [0037] oder [0039]) und in der Beschrei-
bung der Beispiele (z.B. Abs. [0058]) erwähnt. In den Ausführungsbei-
spielen (siehe z.B. Fig. 7A-7D oder Fig. 36) wird das freie Ende mit der
Referenz 54 bezeichnet (siehe nachstehend Abbildung 7).
Abbildung 7: Fig. 7A und 7D aus EP 810; Referenz 54 bezeichnet die freien Enden
In der Beschreibung jeder in EP 810 offenbarten Ausführungsform wird
der Begriff «freies Ende» in der gleichen Weise verwendet, wie sie im
Maschinenbau, in der Physik oder in der Medizintechnik üblich ist. Aus
der Patentschrift ergibt sich deshalb keine vom allgemeinen Sprachver-
ständnis abweichende Definition des freien Endes.
Eine solche ergibt sich auch nicht aus der von den Klägerinnen angeführ-
ten Fig. 30 (nachstehend abgebildet). Dort sind an den freien Enden mit
der Referenz 172 bezeichnete «bumper» (etwa «Puffer») befestigt, die
das Greifen des Gewebes im Zusammenspiel mit den Widerhaken 170
unterstützen sollen (Abs. [0103]).

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Seite 28
Abbildung 8: Fig. 30 aus EP 810
Diese Puffer werden vom Fachmann als Elemente der freien Enden ver-
standen. Sie schränken die freie Beweglichkeit der freien Enden nicht ein
und machen diese nicht zu festen Enden.
Auch das Argument der Kläger, dass eine funktionale Auslegung des An-
spruchs zu einem unterschiedlichen Verständnis des Begriffs «freies En-
de» führe, ist nicht überzeugend. Eine funktionale Auslegung des An-
spruchs, wie sie in nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
verlangt wird, bedeutet, dass dem Merkmal eine Bedeutung gegeben
werden muss, die es ihm ermöglicht, seinen erfindungsgemässen Zweck
zu erfüllen. Ein freies Ende im Sinne des üblichen Sprachverständnisses
ermöglicht die Ausführung der Erfindung, wie die in EP 810 offenbarten
Ausführungsbeispiele zeigen. Funktionale Auslegung bedeutet nicht, dass
ein Anspruch so zu lesen ist, dass jedes Merkmal, das dieselbe Funktion
wie ein im Anspruch genanntes Merkmal erfüllt, den Anspruch wortsinn-
gemäss verletzt. Eine solche Auslegung würde dem Wortlaut des An-
spruchs jede beschränkende Wirkung nehmen.
26.
«Freies Ende» ist daher in Übereinstimmung mit dem allgemeinen
Sprachverständnis in der Mechanik und in Übereinstimmung mit Be-
schreibung und Zeichnungen des EP 810 als Gegenstück zum «festen
Ende» zu verstehen, d.h. als Ende, das nicht mechanisch mit einer Struk-
tur verbunden ist, die seine freie Beweglichkeit einschränken würde.

S2019_002
Seite 29
«Engagement surface therebetween» im Sinne von Anspruch 1 von
EP 810
27.
Merkmal 2.1 verlangt, dass jedes Fixierungselement ein erstes Ende, ein
freies Ende gegenüber dem ersten Ende und eine Eingriffsfläche dazwi-
schen zum Eingreifen in das Gewebe umfasst («each [fixation element]
having a first end, a free end opposite the first end, and an engagement
surface therebetween for engaging the tissue»).
Die Parteien streiten darüber, wie der Begriff «dazwischen» zu verstehen
ist. Nach dem Vortrag der Beklagten bedeutet dazwischen, bezogen auf
eine von einem von einem ersten und einem freien Ende begrenzte Stre-
cke, dass sich die Eingriffsfläche auf der Strecke zwischen dem ersten
Ende und dem freien Ende befindet.
Die Klägerinnen vertreten ein «topologisches» Verständnis des Begriffs
«dazwischen». Alles, was sich im Raum zwischen zwei Flächen befinde,
befinde sich «dazwischen». Sie verweisen dazu auf die nachfolgend ein-
geblendete Abbildung aus den Plädoyernotizen, Folie 30. Alles, was sich
im gelben Raum befinde, befinde sich zwischen den Flächen A und B.
Abbildung 9: Illustration des "topologischen" Verständnisses der Klägerinnen
28.
Wenn zwei Enden eine Struktur begrenzen, hier das erste Ende und das
freie Ende das Fixierungselement, dann befindet sich nach allgemeinem

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Seite 30
Sprachverständnis alles zwischen diesen beiden Punkten, was sich auf
dem durch die beiden Endpunkte begrenzten Bauteil befindet.
Aus der Beschreibung und den Zeichnungen ergibt sich nichts Anderes.
In EP 810 ist die Eingriffsfläche in mehreren Passagen des allgemeinen
Abschnitts der Beschreibung (z.B. Abs. [0018] bis [0023]) und der Be-
schreibung der Ausführungsbeispiele offenbart. In den Ausführungsbei-
spielen (siehe z.B. Fig. 7A-7D, Fig. 11B oder 12B) wird die Eingriffsfläche
mit der Referenz 50 bezeichnet. Aus der Verwendung des Begriffs «Ein-
griffsfläche dazwischen» in EP 810 ist die Eingriffsfläche als Oberfläche
zu verstehen, die einen integralen Bestandteil des Elements mit einem
ersten Ende und einem freien Ende bildet, wobei der Oberflächenteil zwi-
schen dem ersten und dem freien Ende angeordnet ist. Es ist nicht aus-
reichend, dass sich die Eingriffsfläche in einem gedachten «Projektions-
raum» befindet, der zwischen dem ersten und dem freien Ende aufge-
spannt wird.
29.
Merkmal 2.1 verlangt daher, dass sich die Eingriffsfläche auf dem Fixie-
rungselement befindet, das ein erstes und ein freies Ende im Sinne des
Merkmals aufweist.
Rechtsbeständigkeit von EP 810
30.
Da der geltend gemachte Anspruch 1 von EP 810 durch die PASCAL-
Vorrichtung voraussichtlich nicht verletzt wird, erübrigen sich Ausführun-
gen zur angeblich fehlenden Rechtsbeständigkeit des Anspruchs 1.
Verletzung von Anspruch 1 von EP 810 in der geltend gemachten
Fassung durch die PASCAL-Vorrichtung
31.
Die Beklagten behaupten, die PASCAL-Vorrichtung weise die Merkmale
2.1, 2.2 und 3 gemäss Merkmalsgliederung nicht auf.

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Seite 31
Nach Ansicht der Kläger sind die durch die gelben Pfeile in der untenste-
henden Abbildung gekennzeichneten Punkte «freie Enden» der Fixie-
rungselemente im Sinne von Merkmal 2.1.
Abbildung 10: Computertomographischer Scan der angeblich verletzenden PASCAL-
Vorrichtung
32.
Unstreitig bilden die äusseren und inneren Flügel der PASCAL-
Vorrichtung zusammen jeweils ein Fixierungselement, so dass die
PASCAL-Vorrichtung ein Paar Fixierungselemente aufweist. Die Enden
der äusseren Flügel der PASCAL-Vorrichtung sind an den Enden der in-
neren Flügel der PASCAL-Vorrichtung befestigt, welche die freie Beweg-
lichkeit der äusseren Flügel beschränken. Bei den von den Klägerinnen
als «freie» Enden bezeichnete Enden der äusseren Flügel handelt es sich
daher nicht um freie Enden im Sinne des Merkmals 2.1, das bereits des-
halb durch die PASCAL-Vorrichtung nicht verwirklicht wird.
33.
Unstreitig befinden sich Eingriffsflächen bei der PASCAL-Vorrichtung auf
deren inneren Flügeln (in der geschlossenen Position wird das Segel der
Herzklappe zwischen innerem Flügel und Greifarm eingeklemmt, vgl. Ab-
bildung 11).

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Seite 32
Abbildung 11: PASCAL-Vorrichtung mit rot markierten Eingriffsflächen
Durch das erste und freie Ende wird aber der äussere Flügel der
PASCAL-Vorrichtung begrenzt. Die Eingriffsflächen auf den inneren Flü-
geln befinden sich also nicht im Sinne des Merkmals 2.1 zwischen dem
ersten und dem freien Ende. Auch aus diesem Grund weist die PASCAL-
Vorrichtung das Merkmal 2.1 des geltend gemachten Anspruchs 1 nicht
auf.
34.
Da eine Verletzung des Anspruchs 1 von EP 810 in der geltend gemach-
ten Fassung durch die PASCAL-Vorrichtung wegen Fehlens des Merk-
mals 2.1 nicht glaubhaft gemacht ist, erübrigt es sich, auf die weiteren
angeblich fehlenden Merkmale einzugehen.
Auslegung des geltend gemachten Anspruchs 1 von EP 850
35.
Der geltend gemachte Anspruch 1 von EP 850 lautet in der massgebli-
chen englischen Sprachfassung und in der Merkmalsgliederung der Be-
klagten, die von den Klägerinnen akzeptiert wurde, wie folgt:
1
A device adapted for repairing a cardiac valve in a patient, the
cardiac valve having leaflets, said device comprising:

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Seite 33
1 .1 an interventional catheter (200) and
1.2 a capture device (204).
2
The interventional catheter (200)
2.1 comprising a shaft (210) having a proximal end, a distal end
and a longitudinal axis therebetween,
2.2 being configured to pass to a position within the heart adja-
cent to the cardiac valve.
3
The capture device (204) is detachably connected to the catheter
(200).
4
The capture device (204) comprising:
4.1 at least two extendable distal elements (230/232) and
4.2 at least two extendable proximal elements (240/242).
5
Each of the proximal and distal elements (230/232 and
240/242) being
5.1 disposed near the distal portion of the shaft (210) and
5.2 being moveable for capturing the valve leaflets
5.2.1 between a retracted position adjacent the shaft (210)
and an extended position extending away from the shaft
(210).
6
The at least two distal elements (230I232) and the at least two
proximal elements (240I242)
6.1 are independently
6.1.1 extendable,
6.1.2 retractable and
6.1.3 repositionable,
6.2 so that they are adapted to be extended or retracted by vari-
ous amounts,
6.3 for protrusion of various distances from the shaft (210).

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Seite 34
Nach Auffassung des Gerichts entspricht die vorstehende Gliederung
nicht in allen Punkten dem erteilten Anspruch 1 von EP 850. Da jedoch
beide Parteien von dieser Merkmalsgliederung ausgehen, wird sie auch
diesem Urteil zugrunde gelegt.
Zwischen den Parteien ist die Auslegung verschiedener Begriffe respekti-
ve Merkmale des geltend gemachten Anspruchs 1 von EP 850 strittig. Für
den Ausgang des Verfahrens wesentlich ist die Auslegung von «inde-
pendently extendable, retractable and repositionable» gemäss Merkmal
6.1, «adapted to be extended or retracted by various amounts for protru-
sion of various distances from the shaft» gemäss Merkmalen 6.2 und 6.3,
«retracted position» und «extended position» gemäss Merkmal 5.2.1, und
«being disposed near the distal portion of the shaft» gemäss Merk-
mal 5.1.
«Movable between a retracted position and extended position» im
Sinne von Anspruch 1 von EP 850
36.
Gemäss Anspruch 1 von EP 850 muss die Vorrichtung zur Reparatur ei-
ner Herzklappe unter anderem eine Greifvorrichtung (capture device) um-
fassen, die mindestens zwei distale und zwei proximale Elemente auf-
weist, wobei jedes der Elemente zwischen einer eingezogenen Position in
der Nähe der Welle und einer erweiterten Position, die sich von der Welle
weg erstreckt, bewegbar ist, um die Klappensegel zu ergreifen («each of
the proximal and distal elements being moveable between a retracted po-
sition adjacent the shaft and an extended position extending away from
the shaft for capturing the valve leaflets»).
Die Bezeichnungen «distal» und «proximal» beziehen sich auf die
Längsachse der Welle («shaft»). Als «distal» wird ein Element oder eine
Position bezeichnet, die sich näher am Ende der Wellenachse befindet,
das sich beim Einsatz der Vorrichtung im Patienten in dessen Körper be-
findet, während «proximal» ein Element oder eine Position bezeichnet,
die sich näher am Ende der Wellenachse befindet, das sich beim Einsatz
der Vorrichtung ausserhalb des Körpers des Patienten befindet (s. z.B.
Abs. [0018], unstreitig).

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Seite 35
Merkmal 5.2.1 verlangt, dass sowohl das distale als auch das proximale
Element der Greifvorrichtung zwischen zwei Positionen bewegbar ist. Die
erste Position zeichnet sich dadurch aus, dass die Elemente näher an der
Welle sind. Mehr lässt sich in den Begriff «adjacent the shaft» nicht hin-
einlesen, der in der Beschreibung einzig bei der Diskussion des Standes
der Technik WO 00/03759 verwendet wird (Abs. [0013]).
In der zweiten Position müssen sich die distalen und proximalen Elemen-
te der Greifvorrichtung weiter weg von der Welle befinden, um die Klap-
pensegel zu greifen («extending away from the shaft for capturing the
leaflets»). Nicht verlangt wird vom Anspruch, dass die Klappensegel in
der erweiterten Position durch die Greifvorrichtung fixiert werden. Es ge-
nügt, wenn sie gegriffen werden können, d.h. die proximalen und distalen
Elemente in der erweiterten Position zum Greifen bereit sind. Aus der Be-
schreibung von EP 850 ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein anderes
Verständnis. «Extending away from the shaft» kommt nur in Abs. [0026]
des allgemeinen Teils der Beschreibung vor, der praktisch wörtlich dem
erteilten Anspruch 1 entspricht. Ein weiteres Mal wird «extending away
from the shaft» einzig im Zusammenhang mit der Diskussion des Standes
der Technik WO 00/03759 verwendet (Abs. [0013]).
«Each of the proximal and distal elements being disposed near the
distal portion of the shaft» im Sinne von Anspruch 1 von EP 850
37.
Gemäss Merkmal 5.1 muss jedes der proximalen und distalen Elemente
in der Nähe des distalen Bereichs der Welle angeordnet sein. Nach dem
Verständnis der Beklagten bedeutet dies, dass die Elemente dauerhaft
unmittelbar am distalen Ende der Welle angeordnet sein müssen. Auf
keinen Fall erstrecke sich das distale Ende der Welle über die gesamte
Länge der Greifvorrichtung, denn dann habe das Merkmal keine eigen-
ständige technische Bedeutung mehr. Die Klägerinnen argumentieren,
das Verständnis der Beklagten liefe darauf hinaus, dass die proximalen
und distalen Elemente am distalen Ende der Greifvorrichtung («capture
device») angeordnet sein müssten, was der Anspruch nicht verlange. Es
genüge, wenn die Elemente in der Nähe des distalen Bereichs der Welle,
die Teil des Interventionskatheters sei, angeordnet seien.

S2019_002
Seite 36
38.
Auch «distal portion of the shaft» wird in der Beschreibung von EP 850
nur ein einziges Mal, in Abs. [0026], verwendet. Was sich für den Fach-
mann aus der Beschreibung von EP 850 ergibt, ist, dass die Welle, die im
Interventionskatheter verläuft, sicher über einen Meter lang ist. Denn bei
der Erfindung handelt es sich um eine Vorrichtung zur endovaskulären
Reparatur von Herzklappen, d.h. die Greifvorrichtung wird mittels eines
Katheters durch eine Arterie oder Vene des Patienten in dessen Herz
eingebracht (Abs. [0014]). Das proximale Ende der Welle bleibt dabei
ausserhalb des Patienten, wo es vom Chirurgen manipuliert werden
kann.
«In der Nähe» ist ein relativer Begriff, dessen Bedeutung sich erst im
Vergleich zu einer Referenzgrösse erschliesst. Bezieht sich «in der Nä-
he» auf ein Element, das über einen Meter lang ist, so liegt auch etwas,
das wenige Zentimeter vom Ende des Elements (der Welle) entfernt ist,
noch in der Nähe des distalen Endes. Ein einschränkendes Verständnis,
wie es die Beklagten vertreten, ergibt sich weder aus dem Wortlaut des
Anspruchs noch aus der Beschreibung oder aus der Funktion des Merk-
mals.
«The at least two distal elements and the at least two proximal ele-
ments are independently extendable, retractable and repositionable»
im Sinne von Anspruch 1 von EP 850
39.
Merkmal 6.1 des Anspruchs 1 von EP 850 verlangt, dass die mindestens
zwei distalen und mindestens zwei proximalen Elemente unabhängig
voneinander erweiterbar, einziehbar und repositionierbar sind. Die richtige
Auslegung dieses Merkmals bildet die heftigste Kontroverse in diesem
Verfahren.
Nach dem Verständnis der Klägerinnen genügt es, wenn die distalen
Elemente unabhängig von den proximalen Elementen erweiterbar, ein-
ziehbar und repositionierbar sind. D.h. das Merkmal verlange nicht, dass
die zwei distalen Elemente unabhängig voneinander erweiterbar, einzieh-
bar und repositionierbar sind. Die Klägerinnen verweisen dazu insbeson-
dere auf den abhängigen Anspruch 4, gemäss dem bei der Vorrichtung

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Seite 37
nach Anspruch 1 jedes der («each of the») distalen Elemente und jedes
der proximalen Elemente unabhängig voneinander erweiterbar, einzieh-
bar und repositionierbar ist. Würde die Auslegung der Beklagten zutref-
fen, so wäre der abhängige Anspruch 4 keine Einschränkung des unab-
hängigen Anspruchs 1. Im Sinne einer kohärenten Anspruchsauslegung
sei eine solche Auslegung zu vermeiden.
Die Beklagten argumentieren, die Patentschrift unterscheide zwischen
«separater» und «unabhängiger» Positionierung. In der Beschreibung
würde «separately» verwendet, wenn die proximalen und distalen Ele-
mente separat voneinander, aber die zwei distalen Elemente (bzw. proxi-
malen Elemente) gleichzeitig bewegt würden. Hingegen verwende die
Beschreibung konsequent «independently», wenn die zwei distalen Ele-
mente (bzw. die zwei proximalen Elemente) unabhängig voneinander be-
wegt würden.
Ein Widerspruch zwischen Anspruch 1 und Anspruch 4 entstehe durch
dieses Verständnis nicht. Erstens könne es sein, dass ein abhängiger An-
spruch keine Einschränkung des unabhängigen Anspruchs mit sich brin-
ge. Es gebe keine gesetzliche Vorschrift, die besage, dass ein abhängi-
ger Anspruch einschränkend sein müsse, und das europäische Patentamt
prüfe dies im Erteilungsverfahren auch nicht.
Zweitens schränke der abhängige Anspruch 4 den unabhängigen An-
spruch bei richtigem Verständnis auch bei der Auslegung des unabhängi-
gen Anspruchs im Sinne der Beklagten ein. Gemäss dem Verständnis der
Beklagten verlange Merkmal 6.1, dass ein distales Element unabhängig
vom anderen distalen Element bewegbar sei, und ein proximales Element
unabhängig vom anderen proximalen Element (vgl. Abbildung 12). Hin-
gegen verlange Anspruch 1 bei richtiger Auslegung nicht, dass die dista-
len Elemente unabhängig von den proximalen Elementen bewegbar sei-
en oder jedes (Teil-)Element unabhängig von jedem anderen. Dieses zu-
sätzliche Erfordernis (Einschränkung) werde erst durch den abhängigen
Anspruch 4 eingeführt.

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Seite 38
Abbildung 12: Illustration des beklagtischen Verständnisses von Merkmal 6.1
40.
Der Wortlaut des Anspruchs 1 lässt offen, wie die Unabhängigkeiten zwi-
schen den distalen und proximalen Elementen respektive den beiden21
distalen und beiden proximalen Elementen zu verstehen sind. Grundsätz-
lich lässt sich sowohl das klägerische wie das beklagtische Verständnis
mit dem Anspruchswortlaut vereinbaren.
Abs. [0022] des allgemeinen Teils der Beschreibung lautet:
Methods are also described in which one or more valve leaflets may be a-
traumatically captured with the capturing device and the captured leaflets
may be repositioned independently of each other. When the capture device
comprises at least one distal element capable of protruding radially outward
from the shaft, a leaflet may be atraumatically captured by pressing the dis-

21 Der Anspruch schliesst nicht aus, dass es mehr als zwei distale und mehr als
zwei proximale Elemente gibt. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, wird hier von der
bevorzugten Ausführungsform ausgegangen, die je zwei distale und proximale
Elemente umfasst.

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Seite 39
tal element against the leaflet surface. The captured leaflets may be inde-
pendently repositioned by independently adjusting the distal elements.
Likewise, when the capture device comprises at least one proximal element
and one distal element, each capable of protruding radially outward from the
shaft, the atraumatically capturing step comprises holding the leaflet be-
tween the proximal and distal elements. The captured leaflets may be inde-
pendently repositioned by simultaneously retracting or extending the proxi-
mal element and distal element disposed on opposite sides of the leaflet.
[…]
In Abs. [0028] wird beschrieben, dass die distalen Elemente individuell
(«individually») bewegbar sind. Die individuelle Manipulation der Elemen-
te erlaube es, die Elemente individuell vorstehen («protrude») zu lassen,
ehe die Klappensegel gegriffen werden, und erlaube es, die Elemente in-
dividuell zu bewegen, nachdem die Segel gegriffen wurden, um die Segel
neu zu positionieren.
In Abs. [0029] werden die proximalen Elemente beschrieben, die grund-
sätzlich gleich ausgestaltet sein könnten wie die distalen Elemente. Die
proximalen Elemente könnten separat («separately») von den distalen
Elementen ausgefahren («deployed») werden:
The proximal elements may be deployed separately from the distal ele-
ments. For example, the proximal elements may be constrained within a
shaft while the distal elements elements are extended radially outward. The
proximal elements may then be released by retracting the shaft.
Im allgemeinen Teil der Beschreibung wird «independently» ansonsten
nur noch in Abs. [0026] verwendet, der wie bereits erwähnt im Wesentli-
chem dem Anspruchswortlaut entspricht und keinen Rückschluss auf das
richtige Verständnis des Anspruchs erlaubt.
Abs. [0022] stützt das Verständnis der Beklagten. In diesem Abschnitt
wird «unabhängig» in der Tat dahingehend verwendet, dass sich ein dis-
tales Element unabhängig von dem (oder den) anderen distalen Ele-
ment(en) bewegen lässt. Abs. [0028] verwendet den Begriff «individuell»,
der sich im Anspruch nicht findet, um dasselbe zu beschreiben. In
Abs. [0029] wird beschrieben, dass die proximalen Elemente separat von

S2019_002
Seite 40
den distalen Elementen ausgefahren werden können, z.B. indem sie erst
nach den distalen Elementen aus einem Katheter («shaft»), der sie zu-
sammendrückt, geschoben werden. Dies entspricht dem klägerischen
Verständnis von Anspruch 1, nur dass dort eben der Begriff «unabhän-
gig» verwendet wird. Insofern stützt Abs. [0029] die Auffassung der Be-
klagten, dass «independently» etwas anderes als «separately» ist.
Im besonderen Teil der Beschreibung wird «independently» einzig in Zu-
sammenhang mit der Fig. 13 in Abs. [0052] verwendet. Dort wird be-
schrieben, das ein distales Element unabhängig vom anderen distalen
Element ausgefahren werden kann, d.h. «independently» wird so ver-
wendet wie von den Beklagten postuliert, aber eben nur im Zusammen-
hang mit einer bestimmten Ausführungsform, nicht mit der Erfindung im
Allgemeinen.
Der Beschreibung lassen sich daher Anhaltspunkte entnehmen, die das
beklagtische Verständnis des Merkmals 6.1 stützen.
41.
Andererseits lässt sich das beklagtische Verständnis nicht mit einer kohä-
renten Anspruchsauslegung vereinbaren. Es ist zwar richtig, dass es kei-
ne gesetzliche Vorschrift gibt, die vorschreiben würde, dass abhängige
Ansprüche den unabhängigen Anspruch, von dem sie abhängen, ein-
schränken müssen. Entsprechend wird dies vom Europäischen Patent-
amt im Erteilungsverfahren auch nicht geprüft.
Ziel der Einführung abhängiger Ansprüche ist es aber, Rückzugsmöglich-
keiten zu schaffen, falls sich der unabhängige Anspruch nach Erteilung
als nicht rechtsbeständig erweisen sollte, z.B. weil Stand der Technik ge-
funden wird, der im Erteilungsverfahren nicht geprüft wurde. Nach den
Richtlinien des EPA beschlagen abhängige Ansprüche denn auch beson-
dere Ausführungsformen der Erfindung, d.h. sie umfassen alle Merkmale
des unabhängigen Anspruchs und fügen diesem weitere Merkmale hinzu
(vgl. auch Regel 43(3) AO EPÜ und Art. 55 PatG).22 Es ist daher davon

22 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2018, F-IV, 3.4.

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Seite 41
auszugehen, dass abhängige Ansprüche zusätzliche Merkmale umfas-
sen, die nicht bereits im unabhängigen Anspruch enthalten sind. Eine An-
spruchsauslegung, die zu einem anderen Ergebnis kommt, ist vorbehält-
lich eines offensichtlichen Versehens bei der Redaktion der Ansprüche
falsch.
Die Beklagten argumentieren, dass ihre Anspruchsauslegung des unab-
hängigen Anspruchs 1 gar nicht zu einer inkohärenten Auslegung in dem
Sinne führe, dass der abhängige Anspruch 4 gegenüber dem unabhängi-
gen Anspruch keine neuen Merkmale mehr umfasse. Die von den Beklag-
ten vorgeschlagene Auslegung von Anspruch 1, welche die Inkohärenz
von Anspruch 1 und Anspruch 4 verhindern würde, ist aber technisch
nicht sinnvoll: wenn die beiden distalen und proximalen Elemente, die
sich jeweils gegenüberliegen, nur abhängig voneinander bewegbar sind,
ist ein Greifen und Fixieren der Klappensegel nicht möglich. Der Abstand
zwischen den distalen und proximalen Elementen bleibt dann immer
gleich, und die Segel können nicht zwischen den distalen und proximalen
Elementen eingeklemmt werden (vgl. Abbildung 12). Das Greifen und Fi-
xieren der Klappensegel ist aber für die Wirkung der erfindungsgemässen
Vorrichtung wesentlich. Da Merkmalen, wie in E. 21 erläutert, eine Bedeu-
tung gegeben werden muss, die es ihnen erlaubt, die ihnen im Rahmen
der Erfindung zugedachte Funktion zu erfüllen, ist die von den Beklagten
vorgeschlagene Auslegung von Anspruch 1 abzulehnen.
42.
Merkmal 6.1 ist daher dahingehend zu verstehen, dass es genügt, wenn
die distalen Elemente unabhängig von den proximalen Elementen erwei-
terbar, einziehbar und repositionierbar sind.
43.
Ein weiterer Streitpunkt bei der Auslegung von Merkmal 6.1 ist, ob «repo-
sitionierbar» gegenüber «erweiterbar und einziehbar» ein zusätzliches
Merkmal ist (so die Beklagten) oder notwendigerweise erfüllt ist, wenn die
Elemente unabhängig erweiterbar und einziehbar sind (so die Kläger).

S2019_002
Seite 42
44.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Patentansprüche keine über-
flüssigen Merkmale umfassen. Ein Teil der Lehre vertritt jedoch die Mei-
nung, dass Merkmale, die für den Fachmann erkennbar nichts zur Prob-
lemlösung beitragen, ignoriert werden können (so genannte «Überbe-
stimmung»).23 Einig ist man sich, dass eine Überbestimmung nur äus-
serst zurückhaltend anzunehmen ist.24
Im vorliegenden Fall ist für den Fachmann erkennbar jedes distale und
proximale Element, das erweiterbar und einziehbar ist, auch (re-) positio-
nierbar (davon zu unterscheiden ist, ob die Greifvorrichtung als solche
repositionierbar ist, was anlässlich der Verhandlung für einige Verwirrung
sorgte). Es ist nicht denkbar, dass ein Element zwar erweiterbar und ein-
ziehbar ist, sich aber nicht positionieren lässt. Im Zusammenhang mit
«erweiterbar und einziehbar» ist positionierbar daher erkennbar überflüs-
sig, es liegt ein Fall der Überbestimmung vor.
«The at least two distal elements and the at least two proximal ele-
ments are […] adapted to be extended or retracted by various
amounts for protrusion of various distances from the shaft» im
Sinne von Anspruch 1 von EP 850
45.
Die Beklagten vertreten, die Merkmale 6.2 und 6.3 verlangten, dass die
distalen und proximalen Elemente unterschiedliche Längen haben könn-
ten. Dies ergebe sich auch daraus, dass sie gemäss dem Merkmal unter-
schiedliche Distanzen aus dem «shaft» herausragen könnten. Die Be-
klagten verweisen auf Abs. [0019] des allgemeinen Teils der Beschrei-
bung, der ihre Auffassung stütze. Dort werde gesagt, «[s]uch adjustment
may include adjusting the length of protrusion of the distal element from
the shaft. This may be achieved by retracting or extending the distal ele-

23 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer
Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, S. 348 ff., 357; krit. SHK PatG-SUTTER/HOCH-
REUTENER, Art. 51 N 71.
24 SHK PatG-SUTTER/HOCHREUTENER, Art. 51 N 70 m.H.

S2019_002
Seite 43
ment». Im speziellen Teil der Beschreibung beschreibe Fig. 13 und dazu-
gehöriger Abs. [0052] das Merkmal im gleichen Sinne.
Die Kläger werfen den Beklagten vor, deren Auslegung von Merkmalen
6.2 und 6.3 lese in den Anspruch hinein, dass sich die Elemente «out of
the shaft» erstrecken und «into the shaft» zurückziehen lassen müssten.
Das sei nicht der Fall, weil der erteilte Anspruch 1 die eingezogene Posi-
tion als in der Nähe der Welle definiere («a retracted position adjacent the
shaft») und die erweiterte Position als sich von der Welle weg erstreckend
(«an extended position extending away from the shaft», Merkmal 5.2.1).
Der Anspruch sei nicht auf die von den Beklagten herangezogene Aus-
führungsform beschränkt, wie sich z.B. aus dem Ausführungsbeispiel
gemäss Fig. 52 und 53 und dem dazugehörigen Abs. [0095] ergebe.
Gemäss Abs. [0095] könnten die proximalen Elemente «extend radially
outward and downward» und dabei «remain proximal to, move to within
the same plane of, or move beyond the plane of the distal elements».
Abbildung 13: Fig. 52 (links) und 53 (rechts) aus EP 850
46.
Aus dem Gesamtzusammenhang des Anspruchs 1 ergibt sich, dass mit
«extend» und «retract» zumindest auch zwei Positionen der Elemente
gemeint sind, wie sie in Merkmal 5.2.1 definiert sind, d.h. in der Nähe der
Welle und abstehend von der Welle. Wenn Merkmal 6.2 verlangt, dass
die Elemente «extended or retracted by various amounts» werden kön-

S2019_002
Seite 44
nen, so ist damit (auch) das Verbringen der Elemente von der Position
anliegend an der Welle zur Position abstehend von der Welle gemeint.
Die «verschiedenen Abstände» im Sinne von Merkmal 6.3 beziehen sich
dann erkennbar auf den radialen Abstand der äusseren Enden der Ele-
mente von der Welle. Zugegebenermassen ist «protrusion» ein eher un-
gewöhnliches Wort für diesen Vorgang. Es lässt sich aber nicht nur mit
«Herausragen» übersetzen, sondern auch mit «(Her)vorstehen», «Aus-
kragen» oder «Vorstossen».25 In der (nicht massgeblichen) deutschen
Übersetzung des Anspruchs 1 wird «for protrusion of various distances
from the shaft» übersetzt als «so dass sich Vorsprünge mit verschiede-
nen Abständen von der Welle ergeben». Diese Bedeutung von «for
protrusion of various distances from the shaft» gemäss Merkmal 6.3 ist
kompatibel mit dem hier vertretenen Verständnis der Abstände gemäss
Merkmal 6.2 als radial abstehend von der Welle.
Rechtsbeständigkeit von EP 850
47.
Die Beklagten bestreiten die Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten
Anspruchs 1 des Streitpatents EP 850 ausschliesslich gestützt auf angeb-
lich fehlende Neuheit, weshalb hier auch nur die Neuheit von Anspruch 1
zu prüfen ist.
Neuheit von Anspruch 1 von EP 850
48.
Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles,
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).

25 S. dict.leo.org/englisch-deutsch/protrude (besucht am 19. Juli 2019).

S2019_002
Seite 45
Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er-
findung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhal-
tung offenbart wurden.26
49.
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kommt bei einem Vorrich-
tungsanspruch (Sachanspruch) Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsanga-
ben im Regelfall keine schutzbeschränkende Wirkung zu. Derartige An-
gaben dienen im Allgemeinen bloss als Verständnishilfen. Etwas anderes
gilt, wenn die offenbarte Verwendung nicht blosse Zweckangabe ist, son-
dern bereits die funktionelle Eignung der Vorrichtung und deren körperli-
che Ausgestaltung erläuternd klarstellt.27 Gemäss der Rechtsprechung
des EPA ist dagegen die Angabe einer Zweckbestimmung in einem Vor-
richtungsanspruch schon im Grundsatz dahingehend auszulegen, dass
die Vorrichtung für den angegebenen Zweck geeignet ist.28
Trotz der unterschiedlichen Herangehensweisen führen die Auslegungs-
grundsätze des Bundesgerichts und des EPA zum gleichen Ergebnis: Ei-
ne bekannte Vorrichtung, die einem anderen Zweck dient, jedoch sonst
alle im Patentanspruch aufgeführten Merkmale besitzt, nimmt den Ge-
genstand des Patentanspruchs nur dann neuheitsschädlich vorweg, wenn
die bekannte Vorrichtung für den im Anspruch genannten Zweck geeignet
ist.29 Merkmale, die im Patentanspruch zwar nicht ausdrücklich genannt
werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben
sind, sind also zu berücksichtigen.30

26 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BPatGer, Urteil
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».
27 BGE 122 III 81 E. 4b – «Belegen nichttextiler Unterlagen».
28 Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8. Aufl. 2016, I.C.8.1.5.
29 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 49.
30 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2018, G-VI, 7; vgl.
BPatGer, Urteil S2012_004 vom 24. März 2012, E. 8 – «Schneidvorrichtung für
Strickmaschine»
(dort
hatten
die
Zweckangaben
allerdings
keine
schutzrechtsbeschränkende Wirkung und wurden deshalb nicht berücksichtigt).

S2019_002
Seite 46
Neuheit des Anspruchs 1 von EP 850 gegenüber US 3,874,388
50.
Die Beklagten behaupten, dass der geltend gemachte Anspruch 1 von
EP 850 von US 3,874,388 («US 388») vorweggenommen werde. Die
Kläger behaupten, dass US 388 mindestens die Merkmale 1, 2.2, 5.2 und
6.1 des Anspruchs 1 nicht offenbare.
51.
US 388 ist auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verschliessen ei-
nes Septumdefekts gerichtet (siehe Zusammenfassung). In den rechten
bzw. linken Vorhof werden zwei schirmähnliche Elemente zum Ver-
schliessen eines Vorhofseptumdefekts eingeführt. Eine Ausführungsform
der Erfindung von US 388 ist in den Spalten 9 und 10 von US 388 be-
schrieben und in den Fig. 9A-9K dargestellt, wobei die Fig. 10A und 10B
eine Draufsicht auf die Vorrichtung nach dem Aufsetzen auf das Gewebe
zeigen.
Abbildung 14: Fig. 9A-9K und 10A/10B aus US 388

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Seite 47
Die US 388 offenbart kein «device adapted for repairing a cardiac valve»
im Sinne von Merkmal 1 des geltend gemachten Anspruchs. Die
schirmförmige Vorrichtung nach US 388 ist darauf ausgerichtet, einen
Vorhofseptumdefekt abzudichten, d.h. möglichst vollständig zu ver-
schliessen. Wie in E. 11 erläutert, darf eine Vorrichtung zur Reparatur
einer Herzklappeninsuffizienz die Klappe nicht vollständig verschliessen.
Die Vorrichtung gemäss US 388 ist daher bereits deshalb strukturell nicht
geeignet, eine Herzklappe zu reparieren.
52.
Weiter sind die Kräfte, die auf eine Greifvorrichtung, die zwei Segel einer
Mitralklappe permanent verbindet, während des Herzzyklus um ein Viel-
faches grösser als die Kräfte, die auf eine Vorrichtung zum Verschluss
eines Vorhofseptumdefekts wirken. Der klägerische Parteigutachter
Stephen J.D. Brecker führt dazu aus: «In the unlikely event that a moving
valve leaflet could be positioned between the two parts of one of the
septal occlusion devices of the Documents [u.a. US 388], it would be
displaced within a few cardiac cycles».
Parteigutachten sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
blosse Parteibehauptungen und keine Beweismittel.31 Das Bundespatent-
gericht als fachkundig besetztes Spezialgericht ist aber in der Lage, die
Glaubhaftigkeit von Parteibehauptungen zu technischen Sachverhalten,
seien sie durch die Partei selbst oder durch einen von ihr beigezogenen
Gutachter aufgestellt worden, zu beurteilen. Im vorliegenden Fall er-
scheint dem Gericht die Behauptung glaubhaft, dass sich schirmähnliche
Vorrichtungen wie diejenigen, die in US 388 offenbart sind, wenn sie
denn überhaupt an einer sich bewegenden Herzklappe angebracht
werden können, wegen der auf die Herzklappe im Herzzyklus wirkenden
Kräfte dort nicht dauerhaft verbleiben.

31 BGE 132 III 83 E. 3.4; s. aber BGE 143 III 79 E. 7.2.3 (nicht publ.), gemäss
dem auch Parteigutachten unter Umständen zusammen mit – durch Beweismittel
nachgewiesenen – Indizien den Beweis für eine Tatsache erbringen können
(unter Hinweis auf BGE 141 III 433 E. 2.6).

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Seite 48
53.
Die Vorrichtungen gemäss US 388 sind daher strukturell ungeeignet, für
die Reparatur einer Herzklappe verwendet zu werden. US 388 offenbart
daher Merkmal 1 nicht und ist bereits deshalb nicht neuheitsschädlich für
den geltend gemachten Anspruch 1 von EP 850.
54.
US 388 offenbart auch auf die Merkmale 6.1.2 und 6.1.3 nicht, d.h. die
distalen und/oder proximalen schirmähnlichen Elemente sind nicht ein-
ziehbar. US 388 verweist auf die Drähte 7' als «retracting ties» (Spalte
8:17). Die Drähte dienen jedoch dazu, die Schirme zu öffnen, nicht
(wieder) zu schliessen, wie in Spalte 9:59-63 erläutert: «As the inner
catheter 2 is advanced and traction maintained on the elevating ties 7 and
on the retracting sutures or ties 7', the right umbrella 9 is opened
(Fig. 9G) and pushed snugly against the inter-atrial septum by means of
the inner catheter 2. » (Hervorhebung hinzugefügt)
Nirgendwo in der Beschreibung von US 388 wird offenbart, dass die
schirmähnlichen Vorrichtungen nach US 388 wieder geschlossen werden
können, sobald sie im Herzen des Patienten geöffnet wurden. US 388
offenbart daher auch Merkmale 6.1.2 und 6.1.3 nicht.
Neuheit des Anspruchs 1 von EP 850 gegenüber WO 96/32882
55.
Die Beklagten behaupten, dass Anspruch 1 von EP 850 von
WO 96/32882 («WO 882») vorweggenommen werde. Die Kläger
behaupten, dass WO 882 mindestens die Merkmale 1, 2.2, 5.2, 5.2,
6.1.2, 6.1.3 und 6.3 nicht offenbare.
56.
WO 882 ist auf ein Verfahren und eine Vorrichtung für thorakoskopische
Chirurgie ausgerichtet. Eine rohrförmige Zugangsvorrichtung 22 wird
zwischen den Rippen in den Brustraum gestossen. Die Zugangsvor-
richtung dient der Einführung länglicher Instrumente zur Durchführung
chirurgischer Eingriffe im Brustraum, einschliesslich der Reparatur von
Septumdefekten (siehe Zusammenfassung). Die Erfindung von WO 882
besteht darin, einen minimalinvasiven Zugang zum Herzen statt über ein
Blutgefäss durch einen Rippenzwischenraum zu schaffen.

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Seite 49
Eine Septumreparaturvorrichtung ist z.B. in den Abb. 9, 16 und 18 darge-
stellt (siehe nachstehende Abbildung 15). Nach Angaben der Beklagten
offenbart diese Vorrichtung alle Merkmale von Anspruch 1 der EP 850.
Abbildung 15: Figs. 9, 16 und 18 aus WO 882
57.
Wie US 388 offenbart auch WO 882 keine Vorrichtung, die zur Reparatur
einer Herzklappeninsuffizienz geeignet wäre. Die Beklagten verweisen für
ihre gegenteilige Auffassung wiederholt auf S. 18:7-11 and S. 54:21-27
von WO 882 wo tatsächlich gesagt wird:
«By providing access to the interior of the heart without requiring a gross
thoracotomy and without the need to induce cardioplegic arrest, the
invention enables a variety of intracardiac procedures to be performed on a
beating heart. In addition to septal defect repair and the electrophysiological
procedures described above, these procedures may include repair of other
types of congenital defects, transmyocardial laser revascularization, mitral,
aortic, pulmonary, or tricuspid valve inspection and repair, pulmonary
thrombectomy, intracardiac inspection, removal of growths, myxomas,
neoplasms, hypertrophic obstructive cardiopmyopathy and vegetations, and
other diagnostic and treatment procedures.»

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Seite 50
Mit «the invention» sind aber nicht die schirmähnlichen Vorrichtungen
gemäss Fig. 9, 10 und 15-19 von WO 882 gemeint. Vielmehr bezieht sich
«the invention» auf die rohrförmige Vorrichtung, mittels derer unterschied-
liche Geräte in das Herz eingebracht werden können. Diese Geräte
können auch zur Reparatur von Herzkappenfehlern geeignet sein, aber
daraus kann nicht geschlossen werden, dass die schirmähnlichen
Vorrichtungen gemäss Fig. 9, 10 und 15-19, die zur Reparatur von
Septumdefekten geeignet sind, auch zur Reparatur von Herzklappen-
fehlern eingesetzt werden können. Es ist das «Zugangsrohr», dass auch
dazu geeignet ist, wie unmittelbar offenbar wird z.B. aus S. 54:24-27:
«Low-profile, elongated instruments may be introduced through access
device 22 to inspect and repair the mitral, tricuspid, pulmonary or aortic
valves.» WO 882 offenbart daher genauso wenig wie US 388 Merkmal 1
des Anspruchs 1 von EP 850.
58.
Weiter offenbart WO 882 nicht, dass beide Elemente («patches») wieder
einziehbar sind, wie von Merkmal 6.1.2 verlangt. Aus S. 35:26-33 folgt
nur, dass das distale Element («distal patch 144») wieder eingefaltet
werden kann («By tensioning the tie wires, struts 148 may be urged back
into a collapsed position and distal patch 144 then pulled back into
delivery shaft 134», Hervorhebung hinzugefügt). Folglich wird auch
Merkmal 6.1.2 nicht offenbart.
Neuheit des Anspruchs 1 von EP 850 gegenüber CN 1 142 351
59.
Die Beklagten behaupten, dass Anspruch 1 von EP 850 von
CN 1 142 351 («CN 351») vorweggenommen werde. Die Kläger
behaupten, dass WO 882 mindestens die Merkmale 1, 2.2, 5.2, 5.2,
6.1.2, 6.1.3 und 6.3 nicht offenbare.
60.
Die CN 351 offenbart eine Verschlussvorrichtung («occluder») für einen
atrialen Septumdefekt (S. 1:1-2). Die Vorrichtung und das Verfahren zu
ihrer Verwendung sind in den Fig. 7-10 der CN 351 (siehe nachstehende
Abbildung 16) dargestellt.

S2019_002
Seite 51
Abbildung 16: Fig. 7-10 aus CN 351
61.
Nach Überzeugung des Gerichts offenbart auch die CN 351 keine
Vorrichtung, die zur Reparatur einer Herzklappe geeignet ist. Auch die in
CN 351 offenbarte Vorrichtung ist, wie die in US 388 und WO 882
offenbarten Vorrichtungen, zur Reparatur eines Septumdefekts geeignet
und strukturell ungeeignet, eine Herzklappe zu reparieren.
Ebenfalls ist den Beklagten zu folgen, dass Merkmal 5.2 nicht erfüllt ist,
das im Hinblick auf Merkmal 1 verlangt, dass die erweiterbaren
(«extendable») distalen und proximalen Elemente geeignet sind, die
Segel einer Herzklappe zu erfassen.
CN 351 offenbart auch keine eindeutige Lehre, dass die ausstreckbaren
Elemente in verschiedenen (radialen) Distanzen erweiterbar sind,
vielmehr wird nur voll erweitert und für das proximale Element die zu
einer Kegelform maximal zurückgeschlagene Form angegeben (Fig. 10;
Fig. 8, 9). Für das distale Element («main body 2») wird angegeben, dass
es wieder in das äussere Hüllrohr zurückgezogen werden kann. Es gibt
jedoch keinerlei Angabe, in welchem Zustand sich das distale Element
dann befindet. Namentlich ist vorstellbar, dass es durch ein gewaltsames

S2019_002
Seite 52
Zurückziehen und unkontrolliertes Komprimieren im Wesentlichen
zerstört und jedenfalls nicht mehr verwendbar ist. Das Merkmal 6.1.2 ist
daher ebenfalls nicht vorweggenommen.
In diesem Zusammenhang sei auch angemerkt, dass die diskutable
Qualität der Übersetzung der CN 351 es erschwert, die technische Lehre
zu erschliessen.
Verletzung von Anspruch 1 von EP 850 durch die PASCAL-
Vorrichtung
62.
Die Beklagten bestreiten, dass die PASCAL-Vorrichtung eine Greifvorrich-
tung aufweist, deren distale und proximale Elemente in der Nähe des dis-
talen Bereichs der Welle angeordnet sind (Merkmal 5.1), dass die distalen
und proximalen Elemente unabhängig voneinander erweiterbar, einzieh-
bar und repositionierbar sind (Merkmal 6.1), so dass sich Vorsprünge mit
verschiedenen Abständen von der Welle ergeben (Merkmale 6.2 und 6.3).
Es wird nicht substanziiert bestritten, dass die PASCAL-Vorrichtung die
weiteren Merkmale des geltend gemachten Anspruchs 1 von EP 850 auf-
weist, weshalb im Folgenden nur auf die strittigen Merkmale 5.1 und 6.1-
6.3 eingegangen wird.
«Each of the proximal and distal elements [of the capture device] be-
ing disposed near the distal portion of the shaft» gemäss Merk-
mal 5.1
63.
Im Laufe des Verfahrens wurden unterschiedliche Auffassungen dazu ver-
treten, welches Element des Verletzungsobjekts die Welle («shaft») im
Sinne des Anspruchs darstellt. Die Kläger postulierten ursprünglich, dass
der in den Abbildungen 4 und 5 blau dargestellte Teil der PASCAL-
Vorrichtung die Welle sei. Die Beklagten stellten sich auf den Standpunkt,
der in Abbildung 6 rot eingezeichnete Stab («rod») sei die Welle im Sinne
des Anspruchs, in ihrer Stellungnahme vom 16. April 2019 gehen sie wie
die Klägerinnen vom blauen Teil aus, während sie in der mündlichen Ver-
handlung die fehlende Verletzung arguendo auch ausgehend vom Inter-
ventionskatheter als Welle («the sheath is the shaft») behaupteten.

S2019_002
Seite 53
64.
Das Gericht betrachtet den in Abbildung 6 rot eingezeichneten Stab als
die Welle im Sinne des Anspruchs. Weder der Anspruchswortlaut noch
funktionale Erwägungen legen eine andere Betrachtung nahe. Der Inter-
ventionskatheter kann nicht als Welle betrachtet werden, da der Anspruch
zwischen Welle und Katheter unterscheidet (keine der Parteien behauptet
denn auch ernsthaft, der Katheter sei als Welle zu betrachten). Sowohl
der blaue Teil der PASCAL-Vorrichtung wie auch die innenliegende Welle
können grundsätzlich als Welle im Sinne des Anspruchs gesehen werden.
Wenn nur eine Betrachtung dazu führt, dass der Anspruch verletzt wird,
greift die PASCAL-Vorrichtung in den Schutzbereich von EP 850 ein. Da-
her kann offenbleiben, ob eine Verletzung auch vorliegen würde, wenn
man den blauen Teil als Welle im Sinne des Anspruchs betrachten würde.
Unzulässig wäre es selbstverständlich, bei der Subsumtion der Elemente
der PASCAL-Vorrichtung unter den Anspruchswortlaut je nach Merkmal
ein unterschiedliches Element als Welle im Sinne des Anspruchs anzuse-
hen. Die einmal getroffene Entscheidung muss sich durch die gesamte
Subsumtion durchziehen.
65.
Die proximalen Elemente der Greifvorrichtung befinden sich bei der
PASCAL-Vorrichtung in der gestreckten Stellung der Greifvorrichtung un-
strittig nicht unmittelbar am Ende der Welle (vgl. Abbildung 6). Dies wird
vom Anspruch aber auch nicht verlangt. Merkmal 5.1 verlangt nur, dass
sich distale und proximale Elemente «near the distal portion of the shaft»
befinden. Bei einer über einen Meter langen Welle befindet sich auch ein
Element, das wenige Zentimeter vom Ende der Welle entfernt ist, noch
«in der Nähe des distalen Bereiches der Welle». Die Beklagten vertreten
im Ergebnis, dass sich die distalen und proximalen Elemente unmittelbar
am Ende der Welle befinden müssen, dies folgt jedoch nicht aus dem kor-
rekt ausgelegten Anspruchswortlaut (vorne, E. 38). Da in Merkmal 5.1
nicht angegeben ist, in welchem Zustand der Vorrichtung sich die Ele-
mente nahe am distalen Ende der Welle befinden, genügt es auch, wenn
in einem der möglichen Betriebszustände, die dem Anspruch entspre-
chen, dieses Merkmal erfüllt ist. Im geschlossenen Zustand sind alle
Elemente nahe beieinander und auch am distalen Ende der Welle ange-
ordnet, so dass Merkmal 5.1 erfüllt ist.

S2019_002
Seite 54
Die PASCAL-Vorrichtung erfüllt Merkmal 5.1 daher wortsinngemäss.
«The at least two distal elements and the at least two proximal
elements are independently extendable, retractable and
repositionable» gemäss Merkmal 6.1
66.
Bei der PASCAL-Vorrichtung sind unstrittig die beiden distalen Elemente
(äussere Flügel und innere Flügel) nur zusammen beweglich, während
die proximalen Elemente der Greifvorrichtung (Greifarme oder «clasps»)
unabhängig von den distalen Elementen und unabhängig voneinander
beweglich sind.
67.
Gemäss der in E. 41 f. getroffenen Auslegung verlangt Merkmal 6.1 nicht,
dass die beiden distalen Elemente unabhängig voneinander und
unabhängig von den proximalen Elementen bewegt werden können. Es
genügt, wenn beide
distalen Elemente unabhängig von beiden
proximalen Elementen bewegt werden können. Erst der abhängige
Anspruch 4 verlangt, dass alle Elemente unabhängig voneinander
beweglich sind.
68.
Ebenfalls wurde in E. 44 dargelegt, dass jedes Element, das erweiterbar
und einziehbar ist, notwendigerweise auch repositionierbar ist. Da die
distalen und proximalen Elemente der PASCAL-Vorrichtung erweiterbar
und einziehbar sind, sind sie auch repositionierbar im Sinne des
Anspruchs.
Folglich
erfüllt
die
PASCAL-Vorrichtung
auch
Merkmal 6.1
wortsinngemäss.
«The at least two distal elements and the at least two proximal ele-
ments are […] adapted to be extended or retracted by various
amounts for protrusion of various distances from the shaft» gemäss
Merkmalen 6.2 und 6.3.
69.
Wie in E. 46 dargelegt, verlangen die Merkmale 6.2 und 6.3 nicht, dass

S2019_002
Seite 55
die distalen und proximalen Elemente der Greifvorrichtung in die Welle
hinein und aus der Welle heraus bewegt werden. «From the shaft» be-
zieht sich auf die Position, die nicht «adjacent the shaft» ist («an exten-
ded position extending away from the shaft»). Die «verschiedenen Ab-
stände» im Sinne von Merkmal 6.3 beziehen sich auf den radialen Ab-
stand der äusseren Enden der Elemente von der Welle (vgl. Abbildung 5
und dort die gestreckte Stellung «adjacent the shaft» und die zum Greifen
bereite Stellung «extended away from the shaft»).
Auch von der Beklagten wird erklärt und in den verschiedenen Ausfüh-
rungen zu Merkmalen 6.2 und 6.3 nicht bestritten,32 dass es bei der
PASCAL-Vorrichtung möglich ist, die Enden der Flügel und Greifarme zu
verschiedenen Abständen von der Welle zu bewegen, indem sie in ver-
schiedenen Ausmassen ausgeklappt oder eingezogen werden.
Die PASCAL-Vorrichtung erfüllt daher auch Merkmale 6.2 und 6.3 wort-
sinngemäss.
70.
Zusammengefasst ist glaubhaft gemacht, dass die PASCAL-Vorrichtung
den geltend gemachten Anspruch 1 von EP 850 wortsinngemäss verletzt.
Verletzungshandlungen
71.
Die Klägerinnen müssen glaubhaft machen, dass ein ihnen zustehender
Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261
Abs. 1 lit. a ZPO).

32
Im Gegensatz
zu ausführlichen
Äusserungen
zur
Bedeutung
von
«independently», «retract» und «extend», s. Massnahmeantwort, N 79 – 106.
Die Massnahmeantwort, N 103 bestreitet «various amounts» nur im Hinblick auf
das Verständnis, dass sich die Länge der Flügel ändere; die Massnahmeantwort,
N 105-107 bestätigt dagegen stillschweigend, dass bei einem hypothetischen
Verständnis, dass verschieden gewinkelte Stellungen gemeint sind, die
PASCAL-Vorrichtung
das Merkmal des Ausstreckens und Einziehens in
verschiedenem Ausmass erfülle.

S2019_002
Seite 56
Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen Erstbegehungs- und
Wiederholungsgefahr. Analoge Eingriffe in der Vergangenheit sind ein
Indiz für einen bevorstehenden Eingriff (Wiederholungsgefahr). Eine
Wiederholungsgefahr darf angenommen werden, wenn der Beklagte die
Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann
zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit
weiterführen wird.33
Wenn noch keine Verletzung stattgefunden hat, ist zu prüfen, ob konkrete
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Patentverletzung bevorsteht.
Solche
Anhaltspunkte
können
Ankündigungen
des
angeblichen
Verletzers sein, dessen Anfragen an Lieferanten und Abnehmer oder
Vorbereitungshandlungen
wie
Aufträge an Werbeagenturen
oder
Insertionsaufträge.34 Bereits erfolgte Verletzungen im Ausland können ein
Hinweis auf künftige Verletzungen in der Schweiz sein, wenn das
entsprechende Produkt üblicherweise in allen Ländern in der gleichen
Ausstattung angeboten wird und die ausländische Verletzerin, respektive
eine ihrer Konzerngesellschaften, auch in der Schweiz tätig ist.35
72.
Die Klägerinnen machen geltend, der Markteintritt der PASCAL-
Vorrichtung in der Schweiz stehe unmittelbar bevor bzw. sei bereits
erfolgt. Gruppengesellschaften des beklagtischen Konzerns hätten
zwischen September 2016 und März 2017 unter anderem am Inselspital
Bern die PASCAL-Vorrichtungen im Rahmen einer «compassionate use»
Studie
eingesetzt.
An
einer
Ende
2017
durchgeführten
Investorenkonferenz hätten die Beklagten die weltweite Markteinführung
der PASCAL-Vorrichtung für 2019 angekündigt, nähere Informationen
dazu seien an einer Konferenz in London im September 2018
vorgetragen worden. Die Beklagte 1 hätte Ende September 2018 einen
«Marketing Manager Mitral / PASCAL Launch Leader» mit Arbeitsort

33 BGE 124 III 72 E. 2a – „Contra-Schmerz“.
34 DAVID ET AL. in David/von Büren (Hrsg.), Der Rechtsschutz im Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht,
Band I/2, 3. Aufl. Basel 2011, Rz. 272.
35 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 N 11.

S2019_002
Seite 57
Nyon, Kanton Waadt, gesucht, der oder die fliessend Englisch und
Deutsch sprechen müsse. Anlässlich der Investorenkonferenz von
Dezember 2018 sei die globale Markteinführung der PASCAL-Vorrichtung
für Mitte 2019 in Aussicht gestellt worden. Die PASCAL-Vorrichtung habe
die CE-Zertifizierung erhalten und sei in Deutschland und Italien bereits
erhältlich. Im Januar 2019 habe die amerikanische Muttergesellschaft die
Schweizer Wortmarke PASCAL in der Nizza-Klasse 10 für Instrumente
zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingetragen.
Die
Beklagten hätten auf ihrer Website ein Video zur Funktionsweise der
PASCAL-Vorrichtung veröffentlicht, in dem am Ende «Edwards Life-
sciences – Route de l’Etraz 70, 1260 Nyon, Switzerland» eingeblendet
werde, ohne dass nach einzelnen Gruppengesellschaften unterschieden
werde.
Mit einer Noveneingabe vom 17. Juni 2019 reichen die
Klägerinnen eine E-Mail eines angeblich am Universitätsspital Zürich
tätigen Kardiologen ein, in dem dieser behauptet, eine beklagtische
Konzerngesellschaft habe ihm eine PASCAL-Vorrichtung für CHF 32’000
zum Kauf angeboten. Die Identität des angeblichen Kardiologen wird
nicht offengelegt.
Die Beklagten machen geltend, die Beklagten 2, 3 und 4 würden bloss
die Schutzrechte der beklagtischen Konzerngesellschaften verwalten und
seien in keiner Weise in die Herstellung und/oder den Vertrieb der
PASCAL-Vorrichtungen involviert. Betreffend der Beklagten 1 hätten die
Klägerinnen ihren Vorwurf, dass die PASCAL-Vorrichtungen auch in der
Schweiz angeboten würden, nicht substanziiert. In Nyon befinde sich das
europäische Hauptquartier des beklagtischen Konzerns, dort würden
auch Tätigkeiten für den europäischen Markt ausgeführt, die nicht auf
eine Markteinführung in der Schweiz schliessen liessen.
73.
Die Beklagten haben nicht bestritten, dass die Beklagte 1 PASCAL-
Vorrichtungen im Rahmen einer «compassionate use» Studie in der
Schweiz eingesetzt hat. Da das Zulassungsprivileg gemäss Art. 9 Abs. 1
lit. c PatG nur für Arzneimittel gilt, stellt diese Verwendung selbst dann
eine Patentverletzung dar, wenn sie im Hinblick auf eine Zertifizierung für
die Marktzulassung erfolgte. Angesichts dessen, dass die Beklagten die
Widerrechtlichkeit ihrer Handlungen bestreiten, besteht grundsätzlich
Wiederholungsgefahr.

S2019_002
Seite 58
74.
Nach Überzeugung des Gerichts ist aber auch glaubhaft, dass die
PASCAL-Vorrichtung in der Schweiz in naher Zukunft zum Kauf
angeboten wird, wenn dies nicht bereits der Fall ist. Es ist
gerichtsnotorisch, dass die Schweiz ein lukrativer, wenn auch relativ
kleiner, Markt für Arzneimittel und Medizinaltechnologie ist. Ein
Medizinaltechnologieprodukt
wie
die
PASCAL-Vorrichtung
wird
erfahrungsgemäss bereits aus Gründen der Zertifizierung in allen
europäischen Ländern in gleicher Ausführung angeboten. Die Beklagten
machen denn auch nicht geltend, es gebe eine spezielle Schweizer
Version der PASCAL-Vorrichtung, die sich von der Version, die in den
übrigen europäischen Ländern angeboten wird, unterscheiden würde.
Eine Gesamtschau der von den Klägerinnen eingereichten Beweismittel
macht glaubhaft, dass die europäische Markteinführung der PASCAL-
Vorrichtung entweder unmittelbar bevorsteht oder bereits erfolgt ist. Es
gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass das Produkt nicht auch in der
Schweiz angeboten würde. Unter den Umständen ist glaubhaft, dass eine
Verletzung der Rechte der Klägerinnen durch die Beklagten 1 und 4
unmittelbar bevorsteht, soweit sie nicht bereits erfolgt ist. Auf die
anonymisierte E-Mail vom 11. Juni 2019 braucht dazu nicht abgestellt
werden. Es sei die Bemerkung erlaubt, dass anonyme E-Mails selbst im
summarischen Verfahren kaum einen Beweiswert haben.
75.
Bezüglich der Beklagten 2 (Edwards Lifesciences Technology Sàrl) und 3
(Edwards Lifesciences IPRM AG) gelingt es den Klägerinnen hingegen
nicht, deren Beteiligung an den (bevorstehenden) Verletzungshandlungen
glaubhaft zu machen. Die beklagtische Behauptung, diese beiden
Gesellschaften würden bloss die Schutzrechte des beklagtischen
Konzerns
halten
bzw.
verwalten
ist
angesichts
der
aus
den
Handelsregisterauszügen ersichtlichen Gesellschaftszwecken glaubhaft.
Entsprechend ist das Massnahmegesuch betreffend die Beklagten 2 und
3 abzuweisen.
Nicht überzeugend ist der entsprechende Einwand der Beklagten
bezüglich der Beklagten 4 (Mitral Valve Technologies Sàrl). Deren
Gesellschaftszweck umfasst auch die Forschung und Entwicklung, die
Wiederherstellung und den Austausch von Herzklappen-Produkten, also

S2019_002
Seite 59
operative Tätigkeiten, die über das blosse Halten und Verwalten von
Schutzrechten und Beteiligungen hinausgehen.
Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil
76.
Die Klägerinnen müssen weiter glaubhaft machen, dass ihnen aus der
Verletzung ohne sofortigen Erlass der beantragten vorsorglichen
Massnahme ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht
(Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO).
In der Botschaft zur ZPO wird ausgeführt, jede Beeinträchtigung in der
Ausübung absoluter Rechte bedeute einen nicht leicht wieder
gutzumachenden Nachteil.36 Wird weniger weitgehend aufgrund der
tatsächlichen Umstände beurteilt, ob der durch die unerlaubte Nutzung
des gewerblichen Schutzrechts verursachte Nachteil nicht leicht wieder
gutzumachen ist, kommt es bei einer rechtmässigen Nutzung des
gewerblichen Schutzrechts durch Dritte auch darauf an, wie diese in der
Vermarktung der geschützten Produkte beeinträchtigt werden. Ein
Schutzrecht verliert auch insofern an Wert, als Dritte dazu verleitet
werden könnten, das dem Anschein nach nicht mehr durchgesetzte
Schutzrecht ebenfalls zu verletzen.37 Bei der Nachteilsprognose dürfen
auch die (indirekten) Nachteile
berücksichtigt werden, die einer
Gruppengesellschaft der Patentinhaberin entstehen.38
77.
Die beklagtische Gruppe vertreibt unstrittig seit rund elf Jahren mit der
«MitraClip»-Vorrichtung unter anderem auch in der Schweiz eine
Vorrichtung zur minimalinvasiven Reparatur von Herzklappeninsuffizienz,

36 Botschaft zur Schweizerischen ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7354
Ziff. 5.19.
37 BGer, Urteil 4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.2, mit Hinweis auf
HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 77 N 60.
38 BPatGer, Urteil S2018_004 vom 22. Oktober 2018, E. 4.12 – «Abacavir und
Lamivudin», durch BGer in Urteil 4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.2 als
«mindestens vertretbar und daher nicht willkürlich» bezeichnet.

S2019_002
Seite 60
die durch die Markteinführung der PASCAL-Vorrichtung erstmals
konkurrenziert wird.
Nicht massgeblich ist dabei, ob die MitraClip-Vorrichtung selbst in den
Schutzbereich eines oder beider Streitpatente fällt (was die Beklagten
bestreiten).
Der
nicht
leicht
wiedergutzumachende
Nachteil
der
Klägerinnen
1 und 3
hängt davon ab, ob das eigene Produkt
konkurrenziert wird, da damit erfahrungsgemäss eine Umsatzeinbusse
einhergeht, deren Ausmass nur schwer zu beweisen ist, weshalb der
Verweis
auf
finanzielle
Ausgleichsforderungen
den
nicht
leicht
wiedergutzumachenden Nachteil nicht beseitigt.39
78.
Die Klägerinnen 1 und 3 haben daher glaubhaft gemacht, dass ihnen
durch die (bevorstehende) Einführung der PASCAL-Vorrichtung auf dem
Schweizer Markt eine Umsatzeinbusse droht. Nach der neueren
Rechtsprechung muss dazu nicht ausgewiesen werden, bei welcher
Gruppengesellschaft die entgangenen Umsätze erzielt worden wären. Es
ist aber glaubhaft, dass die Klägerin 3, welche die ausschliessliche Lizenz
an den Streitpatenten für die Schweiz hält, direkt geschädigt würde.
Relative Dringlichkeit
79.
Es wird von den Beklagten weder behauptet noch ist aus den Akten
ersichtlich,40 dass die Klägerinnen mit Einreichung des Massnahme-
gesuchs mehr als 14 Monate seit Kenntnis der Verletzung zugewartet
hätten, weshalb sich weitere Ausführungen zur relativen Dringlichkeit
erübrigen.

39 Vgl. BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 43 – «Spiralfeder»
(st. Rsp.).
40 Als Form des Rechtsmissbrauchs ist die prozessuale Verwirkung grundsätzlich
von Amtes wegen zu prüfen, s. BGE 104 II 99 E. 2b (generell für den
Rechtsmissbrauch).

S2019_002
Seite 61
Verhältnismässigkeit
80.
Vorsorgliche Massnahmen müssen verhältnismässig in dem Sinne sein,
dass der Inhalt der angeordneten Massnahme geeignet sein muss, den
geltend gemachten Nachteil abzuwenden, und nicht weitergehen darf, als
zur Abwendung des Nachteils unbedingt erforderlich ist («Verhältnis-
mässigkeit im engeren Sinne»).41 Ob der Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen darüber hinaus auch davon abhängig gemacht werden darf,
dass die die beantragte vorsorgliche Massnahme nicht unverhältnis-
mässig
schwer
in
die
Rechtssphäre
des
Beklagten
eingreift
(«Verhältnismässigkeit im weiteren Sinne»), ist umstritten.42 Die Frage
kann im vorliegenden Fall offen gelassen werden, weil die Beklagten
nicht
behaupten,
dass
die
beantragte
vorsorgliche
Massnahme
unverhältnismässig schwer in ihre Rechtssphäre eingreife, sondern ein
öffentliches Interesse daran bestehe, dass der Vertrieb der PASCAL-
Vorrichtung in der Schweiz nicht vorsorglich verboten werde.
81.
Im Kern bringen die Beklagten vor, es gebe Patienten, deren Herz-
klappeninsuffizienz mit der PASCAL-Vorrichtung erfolgreich behandelt
werden könne, nicht aber mit der klägerischen MitraClip-Vorrichtung, die
inhärente Beschränkungen aufweise. Ein Verbot des Vertriebs der
PASCAL-Vorrichtung würde die wirksame Behandlung dieser Patienten
gefährden. Die Klägerinnen bestreiten, dass die MitraClip-Vorrichtung
gegenüber der PASCAL-Vorrichtung irgendwelche Nachteile aufweise.

41 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 49 – «Spiralfeder»; BSK
ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 112.
42 Befürwortend BGer, Urteil 4A_367/2008 vom 14. November 2008, E. 4.2;
BRUNNER, Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im
gewerblichen Rechtsschutz, SMI 1989, 9 ff., 18; LEUPOLD, Die Nachteilsprognose
als Voraussetzung vorsorglichen Rechtsschutzes, sic! 2000, 265 ff., 274;
ablehnend BGE 106 II 66 E. 5a; 94 I 8 E. 5; ALDER, Der einstweilige
Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Bern 1993, 90 f., 108, 133 ff.; ZÜRCHER,
Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998, 246 f.;
STAUBER,
Das
Verhältnismässigkeitsprinzip
bei
superprovisorischen
Massnahmen und seine Auswirkungen auf die besondere Dringlichkeit, sic!
2010, 602 ff., 604.

S2019_002
Seite 62
Soweit
solche
bestehen
würden,
würden
sie
spätestens
mit
Markteinführung der vierten Generation des MitraClips, die für Sommer
2019 geplant sei, behoben, so dass die gleichen Patienten, die mit der
PASCAL-Vorrichtung behandelt werden könnten, auch mit dem MitraClip
der Klägerinnen behandelt werden könnten.
82.
Während es umstritten ist, ob der Erlass einer vorsorglichen Massnahme
verweigert werden kann, wenn er die Interessen der Beklagten
unverhältnismässig beeinträchtigt, ist es zumindest für das Patentrecht
klar, dass öffentliche Interessen nicht im Rahmen der Interessen-
abwägung zu berücksichtigen sind. Das Patentgesetz sieht zum Schutz
der Gefährdung öffentlicher Interessen durch die Durchsetzung von
patentrechtlichen Ausschliesslichkeitsansprüchen ein grundsätzlich43 ab-
schliessendes System von Zwangslizenzen vor.44 Insbesondere räumt
Art. 40 PatG einen Anspruch auf eine Zwangslizenz aus öffentlichem
Interesse ein. Ob dieser Anspruch auch im Massnahmeverfahren geltend
gemacht werden kann, wurde in der Schweiz bislang nicht entschieden.45
Die Beklagten machen vorliegend nicht geltend, ihnen sei zum Schutz
öffentlicher Interessen eine Zwangslizenz an den Lehren der Streit-
patente einzuräumen. Sie haben insbesondere der Patentinhaberin kein
Lizenzangebot zu angemessenen Marktbedingungen unterbreitet, das
diese nicht binnen einer angemessenen Frist angenommen hat (vgl.
Art. 40 i.V.m. 40e Abs. 1 PatG). Entsprechend ist ihr Einwand, die
beantragten Massnahmen seien unverhältnismässig, abzulehnen.

43 Unter Vorbehalt der wettbewerbsrechtlichen Zwangslizenz.
44 HESS-BLUMER, Patent Trolls – eine Analyse nach Schweizer Recht, sic! 2009,
851 ff.
45 Befürwortend für das deutsche Recht BGH, Urteil X ZB 2/17 vom 11. Juli 2017
– «Raltegravir».

S2019_002
Seite 63
Zusammenfassung
83.
Auf das Gesuch der Klägerin 2 ist nicht einzutreten.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen sind das Gesuch der Klägerin-
nen 1 und 3 um Erlass vorsorglicher Massnahmen sowie die beantragten
Vollstreckungsmassnahmen gegenüber den Beklagten 1 und 4 in dem
Umfang gutzuheissen, als sie sich auf die Verletzung von EP 850 stützen,
d.h. im Umfang von Rechtsbegehren 1C. Darüberhinausgehend ist das
Gesuch abzuweisen. Gegenüber den Beklagten 2 und 3 ist das Gesuch
mangels
Glaubhaftmachung
einer
bestehenden
oder
drohenden
Rechtsverletzung abzuweisen.
84.
Den Klägerinnen 1 und 3 ist Frist zur Erhebung der Klage im ordentlichen
Verfahren anzusetzen, unter der Androhung, dass ansonsten die Mass-
nahme dahinfällt (Art. 263 ZPO).
Kosten- und Entschädigungsfolgen
85.
Die Gerichtskosten sind den Klägerinnen aufzuerlegen und mit dem von
ihnen geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentli-
chen Verfahren vorbehalten (Art. 104 Abs. 3 ZPO). Dannzumal wird auch
über den Antrag der Klägerinnen zu entscheiden sein, dass ihnen die Be-
klagten CHF 10’260.40 für die Übersetzung des Massnahmegesuchs auf
Deutsch erstatten, weil die Beklagten der Verwendung von Englisch als
Parteisprache verspätet zugestimmt und die Klägerinnen in diesem Zeit-
punkt bereits eine (unnötige) Übersetzung angefertigt hätten.
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1 Million für das vorläufige Ver-
triebsverbot ist die Gerichtsgebühr auf CHF 40‘000 festzusetzen (Art. 1
i.V.m. Art. 2 KR-PatGer).
Die Klägerinnen schulden den Beklagten 2 und 3 eine reduzierte Partei-
entschädigung von CHF 5’000 (Art. 4-6 und 8 KR-PatGer). Reduziert
deshalb, weil alle Beklagten von den gleichen Rechts- und Patentanwäl-

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Seite 64
ten vertreten sind und der Zusatzaufwand für die Vertretung der Beklag-
ten 2 und 3 gering ist. Ersatz für notwendige Auslagen in der Form von
Patentanwaltskosten schulden die Klägerinnen den Beklagten 2 und 3
nicht, da sich der Aufwand des beigezogenen Patentanwalts durch die
Vertretung auch der Beklagten 2 und 3 nicht erhöht hat.
Für den Fall, dass die Klägerinnen 1 und 3 die Klage im ordentlichen Ver-
fahren nicht fristgerecht einreichen, schulden sie den Beklagten 1 und 4
eine Parteientschädigung gemäss Tarif für deren berufsmässige rechts-
anwaltliche Vertretung (Art. 4-6 KR-PatGer) und Ersatz für notwendige
Auslagen (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer).
Die tarifliche Entschädigung ist gestützt auf Art. 5 und 6 KR-PatGer auf
CHF 25’000 zu bemessen. Ersatz für notwendige Auslagen in der Form
von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn
diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung
gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der
rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer ent-
schädigt.46 Im vorliegenden Fall haben die Beklagten patentanwaltliche
Kosten ausgewiesen, die den tariflichen Rahmen für die rechtsanwaltliche
Vertretung übersteigen. Der Ersatz der notwendigen Auslagen ist deshalb
auf die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts, d.h. CHF 25’000, zu
beschränken.

46 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – „Antriebseinrichtung
für Schienenfahrzeug“.

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Das Bundespatentgericht erkennt:
1. Auf das Gesuch der Klägerin 2 wird nicht eingetreten.
2. Das Gesuch der Klägerinnen 1 und 3 wird teilweise gutgeheissen. Den
Beklagten 1 und 4 wird unter Androhung einer Ordnungsbusse in Höhe
von CHF 1’000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO, mindestens je-
doch in Höhe von CHF 5’000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie
unter Strafandrohung gegenüber ihren Organen gemäss Art. 292 StGB
für den Fall zukünftiger Verletzungen auf dem Gebiet der Schweiz und
Liechtensteins vorsorglich verboten, Fixierungsvorrichtungen für die
Reparatur von Mitralklappensegeln in einem Patienten mit den folgen-
den, unter Bezugnahme auf die Illustration in Anhang 1 zu diesem Ur-
teil beschriebenen Merkmalen zu importieren, zu exportieren, zu la-
gern, herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder in irgendeiner ande-
ren Weise selber oder durch Dritte in Verkehr zu bringen:
a) ein Interventionskatheter mit einem Schaft mit einem proximalen
Ende, d.h. mit einem dem Operateur des Katheters zugewandten
Ende, einem distalen Ende, d.h. einem Ende, das so gestaltet ist,
dass es in eine Position im Herz in der Nähe der Mitralklappe ge-
langt, und einer dazwischen angeordneten Längsachse;
b) eine Greifvorrichtung, die lösbar mit dem Katheter verbunden ist
und zwei aufweitbare distale Elemente («paddles») und zwei auf-
weitbare proximale Elemente («clasps») aufweist;
c) wobei die «clasps» und «paddles» jeweils in der Nähe des distalen
Endes des Schaftes angeordnet sind;
d) wobei die «clasps» und «paddles» jeweils zwischen einer eingefah-
renen Position in der Nähe des Schaftes und einer ausgefahrenen
Position, die sich von dem Schaft weg erstreckt, bewegbar sind;
e) die beiden «clasps» und die beiden «paddles» sind unabhängig
voneinander erweiterbar, einfahrbar und repositionierbar, so dass
sie dazu geeignet sind, um verschiedene Beträge erweitert oder

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eingefahren zu werden, so dass sie sich mit verschiedenen Abstän-
den von dem Schaft erstrecken.
3. Im weiteren Umfang wird das Massnahmegesuch abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 40‘000.
5. Die Kosten werden den Klägerinnen unter solidarischer Haftung aufer-
legt und mit dem von ihnen geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem or-
dentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerinnen 1
und 3 nicht innert Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreichen, hat
es mit dieser Kostenauflage sein Bewenden.
6. Die Klägerinnen werden verpflichtet, den Beklagten 2 und 3 unter soli-
darischer Haftung eine Parteientschädigung in der Höhe von
CHF 5’000 zu bezahlen.
7. Für den Fall, dass die Klägerinnen 1 und 3 die Klage im ordentlichen
Verfahren nicht binnen der Frist gemäss Ziff. 8 einreichen, schulden
sie den Beklagten 1 und 4 unter solidarischer Haftung eine Parteient-
schädigung (inkl. Ersatz notwendiger Auslagen) in der Höhe von
CHF 50’000.
8. Den Klägerinnen 1 und 3 wird eine Frist bis am 20. September 2019
zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, an-
sonsten die vorsorglichen Massnahmen ohne weiteres dahinfallen.
9. Schriftliche Mitteilung an die Parteien (unter Beilage des Verhand-
lungsprotokolls) sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-
gentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni

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2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die
Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b
ZPO).
St. Gallen, 15. August 2019
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Gerichtsschreiberin
Mark Schweizer
Agnieszka Taberska
Versand: 20.08.2019

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Anhang 1