bpatger · S2024_005, S2024_006, S2024_007 · 2025-07-08 · de
vorsorgliche Massnahmen abgewiesen; Rechtsbestand des Streitpatents nicht glaubhaft gemacht.
Erfinderische Tätigkeit, Neuheit, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

Bu n d esp aten tg eri ch t 
T ri b un al féd éral d es b revets 
T ri b un al e fed eral e d ei brevetti 
T ri b un al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
S2024_005, S2024_006, S2024_007 
 
U r t e i l v o m 8 . J u l i 2 0 2 5 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dipl. chem.-ing. ETH Marco Zardi 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 
Verfahrensbeteiligte 
1. Biogen MA Inc., 225 Binney Street, US-02142 Cambridge 
MA, 
2. Biogen International GmbH, Neuhofstrasse 30, 
6340 Baar, 
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, 
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith und/oder Rechtsan-
wältin MLaw Andrea Heiniger, beide patentanwaltlich bera-
ten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle MLL Legal 
AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, 
Klägerinnen 
gegen 
1. Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rot-
kreuz, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und/oder 
Rechtsanwalt lic. iur. Julian Schwaller, beide Homburger AG, 
Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentanwalt-
lich beraten durch Dr. Michael Best, KRAUS & LEDERER 
PartGmbB, Thomas-Wimmer-Ring 15, DE-80539 München, 
Beklagte 1 
 


2. Viatris Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhau-
sen, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame 
und/oder Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara Abegg, beide Lenz 
& Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patent-
anwaltlich beraten durch Dr. Siegfried Grimm, E. Blum & Co. 
AG, Hofwiesenstrasse 349, 8050 Zürich, 
Beklagte 2 
3. Mepha Pharma AG, Kirschgartenstrasse 14, Postfach, 
4010 Basel, 
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini 
und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Daniel Burkard, beide TIMES 
Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel AG, 
Friedtalweg 5, 9500 Wil SG, 
Beklagte 3 
Gegenstand 
Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme; Dime-
thylfumarat 
 


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Seite 3 
Das Bundespatentgericht erwägt: 
1. 
Mit Eingabe vom 30. August 2024 reichten die Klägerinnen ein Gesuch um 
Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen die Beklagte 1 ein, mit folgenden 
Rechtsbegehren (S2024_005): 
«1. 
Respondent shall be prohibited under the threat of a disciplinary fine of 
CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Proce-
dure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b 
ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 
Swiss Criminal Code (StGB) to manufacture, store, offer, sell, distribute, 
import, export. or otherwise place on the market, as well as possess for 
these purposes, and/or incite and/or assist third parties with respect to the 
manufacturing, storing, offering, selling, distributing, importing, exporting, 
or otherwise placing on the market, as well as possessing for those pur-
poses, pharmaceutical products comprising dimethyl fumarate for the 
treatment of relapsing remitting multiple sclerosis wherein the dose of di-
methyl fumarate to be administered to a patient is 480 mg per day, in par-
ticular the pharmaceutical products ‹Dimethylfumarat Sandoz 120 mg gas-
troresistant hard capsules› and ‹Dimethylfumarat Sandoz 240 mg gastro-
resistant hard capsules› (Swissmedic marketing authorization no. 69203) 
2. 
All costs and fees, including the expenses for the assisting patent attorney. 
to be borne by Respondent.» 
2. 
Mit Eingabe vom 4. September 2024 reichten die Klägerinnen ein Gesuch 
um Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen die Beklagte 2 ein, mit fol-
genden Rechtsbegehren (S2024_006): 
«1. Respondent shall be prohibited under the threat of a disciplinary fine of CHF 
1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Procedure 
(ZPO), and at least CHF 5.000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as 
well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 Swiss Criminal 
Code (StGB) to manufacture. store, offer, sell, distribute, import, export, or 
otherwise place on the market, as well as possess for these purposes. 
and/or incite and/or assist third parties with respect to the manufacturing, 
storing, offering, selling, distributing, importing, exporting, or otherwise plac-
ing on the market, as well as possessing for those purposes, pharmaceutical 
products comprising dimethyl fumarate for the treatment of relapsing 


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remitting multiple sclerosis wherein the dose of dimethyl fumarate to be ad-
ministered to a patient is 480 mg per day, in particular the pharmaceutical 
products ‹Dimethylfumarat Viatris 120 mg gastroresistant hard capsules› 
and ‹Dimethylfumarat Viatris 240 mg gastroresistant hard capsules› (Swiss-
medic marketing authorization no. 69411). 
2. All costs and fees, including the expenses for the assisting patent attorney. 
to be borne by Respondent.» 
3. 
Ebenfalls mit Eingabe vom 4. September 2024 reichten die Klägerinnen ein 
Gesuch Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen die Beklagte 3 ein, mit 
folgenden Rechtsbegehren (S2024_007): 
«1. Respondent shall be prohibited under the threat of a disciplinary fine of CHF 
1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Procedure 
(ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as 
well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 Swiss Criminal 
Code (StGB) to manufacture, store, offer, sell, distribute, import, export, or 
otherwise place on the market, as well as possess for these purposes, 
and/or incite and/or assist third parties with respect to the manufacturing, 
storing, offering, selling, distributing, importing. exporting, or otherwise plac-
ing on the market, as well as possessing for those purposes, pharmaceutical 
products comprising dimethyl fumarate for the treatment of relapsing remit-
ting multiple sclerosis wherein the dose of dimethyl fumarate to be adminis-
tered to a patient is 480 mg per day, in particular the pharmaceutical prod-
ucts ‹Dimethylfumarat Mepha Teva 120 mg gastroresistant hard capsules› 
and ‹Dimethylfumarat Mepha Teva 240 mg gastroresistant hard capsules› 
(Swissmedic marketing authorization no. 69504). 
2. All costs and fees, including the expenses for the assisting patent attorney, 
to be borne by Respondent.» 
4. 
Mit Noveneingabe vom 6. September 2024 reichten die Klägerinnen neue 
Beweismittel im Verfahren gegen die Beklagte 1 ein. 
5. 
Mit Massnahmeantwort vom 2. Oktober 2024 stellte die Beklagte 1 fol-
gende Rechtsbegehren: 
«1. The Applicants' request for a preliminary injunction shall be dismissed. 


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2. The costs of the proceedings shall be borne by the Applicants, and the Ap-
plicants shall be jointly and severally liable to pay the Respondent's legal 
fees and expenses and to reimburse the Respondent for the costs of patent 
attorneys' fees (all plus VAT in the case of Applicant 2).» 
6. 
Mit Massnahmeantwort vom 4. Oktober 2024 stellte die Beklagte 2 fol-
gende Rechtsbegehren: 
«(1) The request for preliminary injunction dated 4 September 2024 shall be 
dismissed in its entirety. 
(2) Applicants shall be ordered to bear jointly and severally all costs and ex-
penses of these proceedings, and to compensate Respondent for legal 
and patent attorney costs. 
(3) If an injunction is granted, Applicants shall be ordered to pay jointly and 
severally a security deposit of CHF 500,000.» 
7. 
Mit Massnahmeantwort vom 4. Oktober 2024 stellte die Beklagte 3 fol-
gende Rechtsbegehren: 
«1. Applicants' prayers for relief shall be entirely dismissed, to the extent they 
are admissible. 
2. As an auxiliary request, a preliminary injunction shall be dependent on the 
providing of a security by Applicants in the amount of CHF 500,000. 
3. Applicants shall be ordered to bear all court costs and to pay attorneys' 
fees to Respondent, including the necessary expenses for patent attorney 
support (including VAT).» 
8. 
Mit Verfügung vom 9. Oktober 2024 informierte das Bundespatentgericht 
die Parteien, dass die Verfahren gegen die Beklagten 1-3 vereinigt werden. 
9. 
Mit Eingabe vom 8. November 2024 nahmen die Klägerinnen Stellung zu 
den Massnahmeantworten der Beklagten und machten das Gericht auf den 
Entscheid der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts 


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aufmerksam, mit dem diese die Erteilung von EP 2 653 873 im Umfang von 
Hilfsantrag 12 bestätigte. 
10. 
Mit Schreiben vom 22. November 2024 wurden die Parteien für die münd-
liche Verhandlung vom 15. April 2025 vorgeladen. Weiter wurde ihnen mit-
geteilt, dass sich das Gericht auf Wunsch der Parteien in der mündlichen 
Verhandlung sowie für das Fachrichtervotum des Englischen bedienen 
würde. 
11. 
Am 4. Dezember 2024 reichten die Beklagten ihre Stellungnahmen auf die 
Eingabe der Klägerinnen vom 8. November 2024 ein. 
12. 
Am 23. Dezember 2024 reichten die Klägerinnen eine weitere Stel-
lungahme ein. 
13. 
Mit Eingabe vom 27. Januar 2025 reichte die Beklagte 2 ein Urteil der 
Rechtbank Den Haag vom 22. Januar 2025 ein. Die beiden anderen Be-
klagten stimmten dieser Eingabe zu. 
Mit Eingabe vom 7. Februar 2025 antworteten die Klägerinnen auf die Er-
klärungen der Beklagten im Zusammenhang mit dem Urteil der Rechtbank 
Den Haag vom 22. Januar 2025. 
Mit Eingabe vom 7. Februar 2025 legte die Beklagte 3 ein Urteil des Tribu-
nal Judiciaire de Paris vom 3. Februar 2025 vor. 
Mit Eingabe vom 13. Februar 2025 reichte die Beklagte 2 ein Urteil des 
finnischen Marknadsdomstolen ein. Die Beklagten 1 und 3 stimmten dieser 
Eingabe zu. 
Mit Eingabe vom 21. Februar 2025 reagierten die Klägerinnen auf die 
Schriftsätze zu den Urteilen des französischen und des finnischen Ge-
richts. 
Mit Eingabe vom 20. Juni 2025 reichten die Beklagten den Entscheid des 
Tribunal Judiciaire de Paris vom 18. Juni 2025 ein. 


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Seite 7 
Prozessuales 
14. 
Die Klägerin 1 hat ihren Sitz in Cambridge, USA, die Klägerin 2 und die 
Beklagten 1-3 in der Schweiz. Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen 
Gerichts ergibt sich aus Art. 2 Nr. 1 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 2 IPRG. Da 
Ansprüche aus der Verletzung des schweizerischen Teils eines europäi-
schen Patents geltend gemacht werden, ist das Bundespatentgericht sach-
lich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). 
Es ist schweizerisches Recht anwendbar (Art. 110 Abs. 1 IPRG). 
Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). Die Parteien haben sich 
auf die Verwendung von Englisch als Parteisprache geeinigt (Art. 36 Abs. 3 
PatGG). 
Keine Hilfsanträge 
15. 
In ihrem Massnahmegesuch beschreiben die Klägerinnen das erteilte 
Streitpatent (Schweizer Teil des EP 2 653 873) und machen eine Verlet-
zung der erteilten unabhängigen Ansprüche 1 und 5 geltend, gefolgt von 
Angaben zum Einspruchsverfahren und zur Anspruchsfassung der unab-
hängigen Ansprüche gemäss Hilfsantrag 12 im Einspruchsverfahren. Hilfs-
antrag 12 schränkt die medizinische Indikation der unabhängigen Ansprü-
che von Multipler Sklerose (MS) auf schubförmig remittierende Multiple 
Sklerose (Relapse Remitting Multiple Sclerosis, RRMS) ein. Die Klägerin-
nen künden, «als reine Vorsichtsmassnahme», an, dass sie das Streitpa-
tent – falls notwendig – im vorliegenden Verfahren in einer eingeschränkten 
Fassung, in der die Multiple Sklerose als RRMS definiert wird, verteidigen 
würden.1 Eine Einschränkung des Streitpatents ist darin nicht zu sehen. 
In der Stellungnahme der Klägerinnen zu den Massnahmeantworten vom 
8. November 2024 teilen die Klägerinnen lediglich mit, dass die Entschei-
dung der Einspruchsabteilung zwischenzeitlich ergangen und dass die 
Fassung der unabhängigen Ansprüche gemäss Hilfsantrag 12 als erfinde-
risch befunden und die Erteilung des EP 2 653 873 in diesem Umfang auf-
rechterhalten 
worden 
sei. 
In 
ihrer 
Stellungnahme 
zu 
den 
 
1 «As a purely precautionary measure and against the background of the EPO 
opposition proceedings, Applicants announce that they will – if necessary – defend 
the Patent in Suit EP 873 in the present proceedings in a limited version, in which 
MS is specified as RRMS». 


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Massnahmeantworten erklären die Klägerinnen, sie machten eine Verlet-
zung der erteilten unabhängigen Ansprüche 1 und/oder 5 und/oder eine 
Verletzung der unabhängigen Ansprüche 1 und/oder 5 in der Fassung ge-
mäss Hilfsantrag 12 geltend. Das Gericht habe daher nur zu beurteilen, ob 
einer der geltend gemachten Ansprüche rechtsbeständig und verletzt sei. 
Die Klägerinnen äussern sich sowohl zu den angeblich unzulässigen Än-
derungen an den erteilten Ansprüchen 1 und 5 als auch zu den angeblich 
unzulässigen Änderungen an den Ansprüchen 1 und 5 in der Fassung ge-
mäss Hilfsantrag 12. Bei der Erörterung der erfinderischen Tätigkeit schei-
nen sich die Klägerinnen alle Optionen offenhalten zu wollen, indem sie auf 
die Behandlung von Multiple Sklerose/RRMS verweisen, ohne jedoch zu 
sagen, ob die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung von 
Ansprüchen 1 und 5 gemäss Hilfsantrag 12 hilfsweise geltend gemacht 
wird. 
16. 
Nach der Praxis des Bundespatentgerichts kann ein Schutzrecht in Verfah-
ren des vorsorglichen Rechtsschutzes nur in einer einzigen Fassung gel-
tend gemacht werden.2 Die Verfügung vom 29. Oktober 2024 war dem 
Rechtsvertreter der Klägerinnen, der auch Rechtsvertreter der Klägerin im 
Verfahren S2024_008 war, im Zeitpunkt der Einreichung der Stellung-
nahme zu den Massnahmeantworten am 8. November 2024 bereits zuge-
stellt worden. Der Rechtsvertreter der Klägerinnen kann nicht ernsthaft be-
haupten, er habe die Praxis gemäss Verfügung vom 29. Oktober 2024 im 
Verfahren S2024_008 den Klägerinnen nicht mitteilen dürfen, weil er an 
das Anwaltsgeheimnis gebunden gewesen sei. Die Rechtsprechung eines 
Gerichts ist nicht vertraulich, auch wenn der Anwalt sie im Rahmen seiner 
anwaltlichen Tätigkeit erfährt. Die Mitteilung allenfalls vertraulicher Infor-
mationen, wie die Identität der am Verfahren S2024_008 beteiligten Par-
teien, ist nicht notwendig, um die Klägerinnen darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass das Schutzrecht in Verfahren des vorsorglichen Rechtsschut-
zes nur in einer einzigen Fassung geltend gemacht werden kann. 
Aus der Verfügung vom 29. Oktober 2024 im Verfahren S2024_008 geht 
auch hervor, dass die Praxis auf hängige Verfahren Anwendung findet. Die 
Klägerinnen haben daher bewusst darauf verzichtet, in der Stellungnahme 
zu den Massnahmeantworten klarzustellen, in welcher einzigen Fassung 
sie das Streitpatent geltend machen. 
 
2 BPatGer, Verfügung S2024_008 vom 29. Oktober 2024 – «Lisdexamphetamin». 


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Seite 9 
Geltend gemachte Fassung des Streitpatents ist daher die erteilte Fas-
sung. Die Fassung der unabhängigen Ansprüche gemäss Hilfsantrag 12 
im Einspruchsverfahren ist nicht weiter zu beachten. 
Ausländische Urteile 
17. 
Wie eben erwähnt hat die Einspruchsabteilung des EPA die Erteilung des 
EP 2 653 873 in einer eingeschränkten Fassung gemäss Hilfsantrag 12, in 
der Multiple Sklerose durch RRMS ersetzt wurde, bestätigt. Gegen die Ent-
scheidung vom 25. Oktober 2024 wurden Beschwerden eingelegt, unter 
anderem durch die Patentinhaberin; die mündliche Verhandlung im Be-
schwerdeverfahren T1462/24 ist für den 25.-27. November 2025 terminiert. 
Die Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA ist damit nicht rechts-
kräftig, und da die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt hat u.a. mit dem 
Antrag, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei aufzuheben und das 
Patent in der ursprünglich erteilten Fassung zu bestätigen, ist nicht auszu-
schliessen, dass die Erteilung in der ursprünglichen Fassung von der Be-
schwerdekammer des EPA bestätigt wird. 
Das Landgericht Düsseldorf hat gestützt auf den deutschen Teil des EP 2 
653 873 Ende November/Anfang Dezember 2024 einstweilige Verfügun-
gen ohne Anhörung der Gegenparteien gegen Hexal AG, Holzkirchen, 
Stadapharm AG, Bad Vilbel, Aliud Pharma AG, Laichingen, Viatris 
Healthcare GmbH, Troisdorf, und Heumann Pharma GmbH & Co. Gene-
rica KG, Nürnberg, erlassen. Nach Widerspruch von Hexal AG, 
Stadapharm GmbH und Aliud Pharma GmbH gegen die sie betreffenden 
Verfügungen wurden diese nach Anhörung am 30. Januar 2025 bestätigt. 
Weitere Vertriebsverbote gestützt auf den deutschen Teil von EP 2 653 873 
wurden gleichentags gegen Glenmark Arzneimittel GmbH, Gröbenzell, und 
ratiopharm GmbH, Ulm, erlassen. 
Das Bezirksgericht Harju in Estland erliess am 9. Dezember 2024 ein einst-
weiliges Vertriebsverbot gegen STADA Arzneimittel AG gestützt auf den 
estnischen Teil des EP 2 653 873; diese Entscheidung wurde auf Berufung 
hin mit Urteil vom 20. Februar 2025 vom Berufungsgericht Tallin bestätigt. 
Am 22. Januar 2025 wies die Rechtbank Den Haag ein Gesuch um Erlass 
vorsorglicher Massnahmen gestützt auf den niederländischen Teil von 
EP 2 653 873 ab, weil das Patent entweder nicht erfinderisch oder, falls auf 
erfinderischer Tätigkeit beruhend, unzureichend offenbart sei. 


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Seite 10 
Mit Urteil vom 3. Februar 2025 wies das Tribunal Judiciaire de Paris ein 
Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen, das sich auf den französi-
schen Teil von EP 2 653 873 stützte, ab, weil das Patent voraussichtlich 
nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Mit Urteil vom 18. Juni 2025 stellte 
das Tribunal Judiciaire de Paris die Nichtigkeit des französischen Teils des 
EP 2 653 873 fest, weil das Patent nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. 
Am 3. Februar 2025 wies der finnische Marknadsdomstolen ein Gesuch 
um Erlass vorsorglicher Massnahmen gestützt auf den finnischen Teil des 
EP 2 653 873 ab, weil das Patent nicht glaubhaft auf erfinderischer Tätig-
keit beruhe, wobei betont wird, dass die Feststellung des Mangels an er-
finderischer Tätigkeit unter Berücksichtigung der Entscheidung der Ein-
spruchsabteilung vom 11. Dezember 2024 bezüglich EP 2 653 873 getrof-
fen wurde und auch für die Fassung gemäss Hilfsantrag 12 gelte. 
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen 
18. 
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei 
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 
Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht 
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). 
Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vorhan-
densein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der 
Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die An-
forderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des ver-
langten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Beklagten ab. 
Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Beklagte schwer be-
einträchtigen, sind die Anforderungen höher, als wenn die Beklagte nur ge-
ring beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnah-
men der Fall ist.3 
Streitpatent 
19. 
Das Streitpatent ist der schweizerische Teil des EP 2 653 873 («Streitpa-
tent»), das am 7. Februar 2008 angemeldet wurde, die Priorität einer US-
 
3 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature»; 
Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11 (st. Rsp.). 


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Seite 11 
Anmeldung vom 8. Januar 2007 beansprucht und auf den Namen der Klä-
gerin 1 eingetragen ist. 
Die Streitpatentanmeldung ist eine einer ganzen Reihe von Teilanmeldun-
gen zu EP 2 137 537, das die europäische Phase der internationalen An-
meldung WO 2008/097596 ist. Die Stammanmeldung wurde als EP 2 137 
537 B1 erteilt und beansprucht im Wesentlichen denselben Gegenstand 
wie das ursprünglich erteilte Streitpatent, mit dem einzigen Unterschied, 
dass im Stammpatent die Zusammensetzung als bestehend aus (a) und 
(b) definiert war, während in Anspruch 1 des ursprünglich erteilten Streit-
patents definiert war, dass die Zusammensetzung (a) und (b) umfasst. Das 
Stammpatent EP 2 137 537 B1 wurde am 20. Januar 2022 von der Be-
schwerdekammer des EPA widerrufen (T1773/16). 
Das Streitpatent wurde am 20. Juli 2022 erteilt, wogegen 14 Einsprüche 
eingereicht wurden. Mit Entscheid vom 11. Dezember 2024 wurde wie er-
wähnt die Erteilung von EP 2 653 873 von der Einspruchsabteilung des 
EPA in der abgeänderten Fassung gemäss Hilfsanspruch 12 aufrechterhal-
ten, das den Schutzbereich auf die Behandlung von RRMS beschränkt 
(E. 17). 
20. 
Das Streitpatent betrifft Verbindungen zur Behandlung von Multipler Skle-
rose (Abs. [0001]), einer Autoimmunerkrankung, die gegen Antigene des 
zentralen Nervensystems gerichtet ist. Die Krankheit ist durch Entzündun-
gen in Teilen des Zentralnervensystems gekennzeichnet, die zum Verlust 
der Myelinscheide um die Nervenfasern (Demyelinisierung), zum Verlust 
von Nervenfasern und schliesslich zum Absterben von Nervenzellen, Oli-
godendrozyten und Gliazellen führen (Abs. [0002]). Obwohl verschiedene 
immuntherapeutische Arzneimittel bei Multipler Sklerose-Patienten Linde-
rung verschaffen können, ist keines davon in der Lage, den Krankheitsver-
lauf umzukehren, und einige können schwerwiegende Nebenwirkungen 
verursachen (Abs. [0004]). 
Das Streitpatent erläutert, dass «Phase-2-Enzyme» in Säugetierzellen als 
Schutzmechanismus 
gegen 
reaktive 
Sauerstoff-/Stickstoffspezies 
(ROS/RNS), Elektrophile und Xenobiotika dienten. Phase-2-Enzyme wür-
den normalerweise nicht in maximaler Konzentration exprimiert, ihre Ex-
pression könne jedoch durch eine Vielzahl natürlicher und synthetischer 
Substanzen induziert werden. Der Nuclear Factor E2-Related Factor 2 
(Nrf2) sei ein Transkriptionsfaktor, der für die Induktion einer Vielzahl 


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Seite 12 
wichtiger antioxidativer und entgiftender Enzyme verantwortlich sei, die 
eine schützende Zellreaktion auf metabolischen und toxischen Stress ko-
ordinierten. Es gebe Hinweise darauf, dass dieser Nrf2-Signalweg bei neu-
rodegenerativen und neuroinflammatorischen Erkrankungen als endoge-
ner Schutzmechanismus aktiviert werden könne (Abs. [0005], Abs. [0006]). 
Es wird berichtet, dass Verbindungen gefunden worden seien, die neu-
roprotektive Wirkungen zeigten, und es Hinweise darauf gebe, dass diese 
Verbindungen diese Wirkung durch Aktivierung des Nrf2-Signalwegs aus-
übten, was zu einer Hochregulation neuroprotektiver Gene führe 
(Abs. [0007]). Eine Reihe solcher Verbindungen sei als Induktoren dieses 
Nrf2-Signalwegs identifiziert worden, jedoch wiesen diese Verbindungen 
nur wenige strukturelle Ähnlichkeiten auf (Abs. [0008]). 
Es wird über eine Phase-IIb-Studie zu einem neuartigen Fumarat berichtet, 
das bei Patienten mit RRMS wirksam sei. Bei täglichen Dosierungen von 
120 mg, 360 mg, und 720 mg sei festgestellt worden, dass 720 mg des 
Fumarats pro Tag (240 mg drei Mal täglich) die mittels Magnetresonanzto-
mographie nachweisebare Hirnläsionsaktivität bei RRMS-Patienten signi-
fikant reduzierten (Abs. [0009], Kappos et al., BG00012, a novel oral fuma-
rate, is effective in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis, Mul-
tiple Sclerosis 2006, S. 85 Abstract P325, «Kappos et al. 2006»). 
Im experimentellen Teil belegen die Beispiele 1 und 2 anhand von in vitro-
Versuchen, dass Dimethylfumarat und Monomethylfumarat Nrf2 aktivieren 
und Beispiel 3 liefert experimentelle in vivo-Belege dafür an Mäusen. 
21. 
Anspruch 1 des Streitpatents in der ursprünglich erteilten Fassung lautet 
gemäss Merkmalsgliederung der Klägerinnen: 
1 
A pharmaceutical composition for use in treating multiple sclerosis, the 
composition comprising: 
2.1 (a) dimethyl fumarate or monomethyl fumarate, and 
2.2 (b) one or more pharmaceutically acceptable excipients, 
3 
wherein the composition is to be administered orally to a subject in need 
of treatment for multiple sclerosis, and 
4 
wherein the dose of dimethyl fumarate or monomethyl fumarate to be ad-
ministered is 480 mg per day. 


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Seite 13 
Der unabhängige Anspruch 5 in der erteilten Fassung lautet gemäss Merkmals-
gliederung der Klägerinnen: 
1 
Dimethyl fumarate or monomethyl fumarate for use in treating multiple 
sclerosis, 
2 
wherein dimethyl fumarate or monomethyl fumarate is to be orally admin-
istered to a subject in need of treatment for multiple sclerosis 
3 
at a dose of 480 mg per day. 
 
Massgeblicher Fachmann 
22. 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in 
zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin-
dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach-
gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach 
dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem 
liegt.4 
Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes-
gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt 
werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets 
noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den 
gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung 
verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet 
sein».5 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati-
ven oder intuitiven Denkens.6 
 
4 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 
5 BGE 120 II 71 E. 2. 
6 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-
SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 


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Seite 14 
Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive 
Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach-
gebieten gebildet werden.7 
23. 
Im Massnahmegesuch wird wiederholt auf den Fachmann Bezug genom-
men, ohne diesen jedoch zu definieren. Nach Ansicht der Beklagten 1 han-
delt es sich bei dem Fachmann um ein Team, das sich aus folgenden Mit-
gliedern zusammensetzt: 
• 
einem erfahrenen Pharmakologen mit mehrjähriger Erfahrung in 
der Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung neurologischer 
Erkrankungen, insbesondere MS, sowie in der Konzeption und 
Durchführung von Dosisfindungsstudien; und 
• 
einem erfahrenen Kliniker mit mehrjähriger Erfahrung in der Be-
handlung neurologischer Erkrankungen, insbesondere MS. 
Nach Ansicht der Beklagten 2 ist der Fachmann ein Team aus einem Klini-
ker mit Erfahrung in der Entwicklung, Studienkonzeption und Datenanalyse 
für die Behandlung von MS und einem Apotheker mit Erfahrung in der Ent-
wicklung oraler Formulierungen und Dosierungsschemata. 
Nach der Beklagten 3 ist der Fachmann ein Team von Wissenschaftlern, 
bestehend aus 
• 
einem Kliniker mit mehrjähriger klinischer Erfahrung in der Be-
handlung von Multipler Sklerose, einschliesslich des Verständ-
nisses der Konzeption und Interpretation von klinischen Studien 
der Phasen II und III im Zusammenhang mit Wirkstoffkandida-
ten zur Behandlung von Multipler Sklerose; und 
• 
einem klinischen Pharmakologen mit Erfahrung in der Konzep-
tion und Interpretation von klinischen Studien der Phasen II/III 
im Zusammenhang mit Wirkstoffkandidaten zur Behandlung 
von Multipler Sklerose; pharmakologischer Bewertungen von 
Wirkstoffen, einschliesslich der Kenntnis der relevanten Tiermo-
delle wie dem EAE-Modell («experimentelles autoimmunes En-
zephalomyelitis-Modell»), das zur Bewertung der Wirksamkeit 
 
7 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.4. 


S2024_005, S2024_006, S2024_007 
Seite 15 
eines Arzneimittelkandidaten zur Behandlung von Multipler 
Sklerose verwendet werde. 
In der Stellungnahme zu den Massnahmeantworten stimmen die Klägerin-
nen dem Vorschlag zu, dass das Fachteam einen Kliniker (Arzt) mit einer 
Spezialisierung in Neurologie, mehrjähriger Erfahrung in der Behandlung 
von MS und möglicherweise mit Erfahrung in klinischen Studien auf dem 
Gebiet der MS umfassen sollte. Das Fachteam könne weitere Personen 
umfassen, die den Kliniker unterstützten, beispielsweise einen Pharmako-
logen. Es sei jedoch zu beachten, dass die Erfindung des Streitpatents auf 
pharmazeutische Zusammensetzungen zur Behandlung von MS gerichtet 
sei. Es sei daher angemessen, den Kliniker als den primären Adressaten 
der durch das Streitpatent zu lösenden Aufgabe und als denjenigen mit der 
führenden Rolle im Fachteam anzusehen. Pharmakologen spielten in der 
Regel eine aktivere Rolle in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung 
(vorklinische Phase bis Phase 2), und wenn sie in Phase 3 beteiligt sind, 
dann zur Unterstützung des behandelnden Neurologen. 
24. 
Es scheint eine gemeinsame Auffassung zu bestehen, dass der Fachmann 
ein Team ist, das aus einem Pharmakologen mit mehrjähriger Erfahrung in 
der Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung neurologischer Erkran-
kungen, insbesondere MS, und einem Kliniker mit mehrjähriger Erfahrung 
in der Behandlung neurologischer Erkrankungen, insbesondere MS, be-
steht. Diese Definition wird diesem Urteil zugrunde gelegt. Ob der Kliniker 
in dem fiktiven Team die Führung innehat, ist nicht ausgangsrelevant und 
braucht nicht entschieden zu werden. 
Allgemeines Fachwissen 
25. 
Wissen aus Lehrbüchern des technischen Gebiets des einschlägigen 
Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen.8 Wissen-
schaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmel-
dungen oder Patentschriften gehören dagegen normalweise nicht zum all-
gemeinen Fachwissen.9 Erst wenn eine technische Lehre Eingang in 
 
8 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD 
Inhalationskapseln». 
9 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by 
synthesis». 


S2024_005, S2024_006, S2024_007 
Seite 16 
Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, kann davon 
ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist. 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von 
Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem all-
gemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet 
so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat oder 
wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine 
Technologie allgemein bekannt war.10 
Das allgemeine Fachwissen ist substanziiert zu behaupten und im Bestrei-
tungsfall zu beweisen.11 
26. 
Multiple Sklerose ist eine chronische, fortschreitende, zu Behinderungen 
führende Erkrankung, die in der Regel irgendwann nach der Pubertät be-
ginnt und meist im Alter zwischen 20 und 40 Jahren diagnostiziert wird, 
wobei der Ausbruch auch schon früher erfolgen kann. Weltweit leiden 
schätzungsweise 2,8 Mio. Menschen an MS, darunter rund 18’000 in der 
Schweiz, und sie ist eine der häufigsten Erkrankungen des zentralen Ner-
vensystems bei jungen Erwachsenen (unstrittig). 
Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung, d.h., das körpereigene 
Immunsystem, das normalerweise Fremdeindringlinge (Bakterien oder Vi-
ren) bekämpft, beginnt, körpereigene Elemente anzugreifen, insbesondere 
das Gehirn und das Rückenmark (d.h. das zentrale Nervensystem; unstrit-
tig). 
Auf mikroskopischer Ebene besteht das zentrale Nervensystem aus Zel-
len, den sogenannten Neuronen, die Nervenimpulse weiterleiten. Diese 
Neuronen bestehen aus einem Zellkörper und einer Verlängerung, dem A-
xon. Über diese Axone werden die Nervenimpulse weitergeleitet. Axone 
sind von einer schützenden Hülle, der «Myelinscheide», umgeben. Die Ge-
schwindigkeit, mit der Informationen übertragen werden, hängt vom Zu-
stand der Myelinscheide ab (unstrittig). 
 
10 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf 
T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; 
T 151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3; 
BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 16 – «Deferasirox». 
11 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 
4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II». 


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Seite 17 
 
Abbildung 1: gesunde und durch Multiple Sklerose beschädigte Nervenzellen (aus 
Massnahmeantwort Beklagte 3) 
MS ist durch eine Entzündung bestimmter Teile des zentralen Nervensys-
tems gekennzeichnet. Konkret verursacht das Immunsystem eine Entzün-
dungsreaktion, die die Myelinscheide der Zellen des zentralen Nervensys-
tems angreift und zu einer Zerstörung der Myelinscheide führt («Demyeli-
nisierung») und die Weiterleitung von Nervenimpulsen über die Axone er-
schwert, was die typischen Symptome der MS erklärt. Eine Schädigung 
der Myelinscheide kann auch mit einer Zerstörung des Axons und dem Ab-
sterben von Nervenzellen einhergehen, und diese Neurodegeneration 
macht die Schädigung irreversibel (unstrittig). 


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Seite 18 
 
Abbildung 2: Fig. 1 aus Thomson, FTY720 in multiple sclerosis: the emerging evidence of 
its therapeutic value, Core Evid. 2006 S. 157-67 
27. 
Klinisch lassen sich mehrere Formen der Multiplen Sklerose unterschei-
den, darunter die häufigere schubförmig remittierende Multiple Sklerose 
(Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis, RRMS, und die seltenere primär 
progrediente Multiple Sklerose (PPMS). Etwa 85 % aller MS-Patienten lei-
den an RRMS, die durch unvorhersehbare akute Episoden neurologischer 
Funktionsstörungen, sogenannte Schübe, gefolgt von einer variablen Er-
holung und Phasen klinischer Stabilität gekennzeichnet ist. Innerhalb von 
zehn Jahren entwickeln mehr als 50% der Patienten, die an einer schub-
förmig-remittierenden Form leiden, eine dauerhafte Behinderung mit oder 
ohne überlagernde Schübe; diese Form wird als sekundär progrediente 
Multiple Sklerose (SPMS) bezeichnet. Etwa 15% der Patienten entwickeln 
frühzeitig eine anhaltende Verschlechterung ihrer neurologischen Funktio-
nen, d.h. eine primär progrediente Multiple Sklerose. Neben diesen Haupt-
formen der Erkrankung gibt es eine gutartige Form der MS, die als RR-
Form bezeichnet wird und nur wenige Schübe und nach mehreren Jahren 
keine signifikanten Behinderungen aufweist. Umgekehrt bezeichnet der 
Begriff «maligne MS» eine sehr aggressive Form, die innerhalb weniger 
Jahre nach Ausbruch der Erkrankung zu schweren Behinderungen oder 


S2024_005, S2024_006, S2024_007 
Seite 19 
zum Tod führt (belegt durch European Medicines Agency, Guideline on cli-
nical investigation of medicinal products for the treatment of Multiple Scle-
rosis, 16. November 2006, S. 3). 
28. 
RRMS und PPMS lassen sich klinisch unterscheiden, sind aber beides 
neurodegenerative Krankheiten, die über die Demyelinisierung längerfristig 
zur Zerstörung des Axons führen. Im Prioritätszeitpunkt nahm man daher 
an, dass die damals üblichen entzündungshemmenden und immunmodu-
lierenden Arzneimittel wahrscheinlich keine Wirkung auf die langfristige Be-
hinderung aufgrund der Axondegeneration haben würden, und es wurde 
vorgeschlagen, den Schwerpunkt der Forschung stattdessen auf Neu-
roprotektion oder Versuche zur Remyelinisierung zu verschieben (belegt 
durch Raine et al. (Hrsg.), Multiple Sclerosis: A Comprehensive Text, Edin-
burgh u.a. 2008, S. 116). 
29. 
Dem Fachmann war im Prioritätszeitpunkt bekannt, dass Nrf2 ein Tran-
skriptionsfaktor ist, der für die Induktion bestimmter Enzyme verantwortlich 
ist, die eine schützende Zellreaktion gegen metabolischen und toxischen 
Stress koordinieren können (unstrittig). Eine Aufregulierung von Nrf2 führt 
daher plausibel zu einem besseren Schutz der Zellen vor (oxidativem) 
Stress (unstrittig, auch belegt durch Shih et al., Coordinate Regulation of 
Glutathione Biosynthesis and Release by Nrf2-Expressing Glia Potently 
Protects Neurons from Oxidative Stress, Journal of Neuroscience 2003, 
S. 3394-3406). 
30. 
Experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis (EAE) ist eine mit der 
menschlichen Multiplen Sklerose vergleichbare entzündliche Erkrankung 
des zentralen Nervensystems bei Labortieren, insbesondere Mäusen, die 
durch die Injektion verschiedener Proteine ausgelöst wird. Die EAE wird in 
der experimentellen biomedizinischen Forschung als Tiermodell für MS ge-
nutzt, insbesondere bei der Untersuchung der Pathogenese und bei der 
Erprobung neuer Therapieansätze (unstrittig). 
Rechtsbeständigkeit 
Zulässigkeit der Änderungen 
31. 
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit 


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Seite 20 
des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des 
Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hin-
ausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c 
EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.12 
Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro-
päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-
sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demge-
mäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Pa-
tent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den 
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus-
geht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlos-
sen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er 
für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmel-
dung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, 
nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldever-
fahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand 
der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hin-
gewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit 
stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht wer-
den, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwar-
ten waren.13 
Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» 
nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt 
wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 (2) 
EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung 
und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung 
eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fach-
mann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich einge-
reichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – ob-
jektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig ent-
nehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» bezeichnet.14 
Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl 
im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.15 Nach 
 
12 BGE 146 III 177 E. 2.1.1. 
13 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2. 
14 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen. 
15 BGE 146 III 177 E. 2.1.3. 


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Seite 21 
der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es 
nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal 
aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in 
Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der 
Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine so ge-
nannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruch-
ten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht 
offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der 
ursprünglich offenbarte Kontext.16 
Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn kei-
nerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwi-
schen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das her-
ausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft 
ist.17 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung 
in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, 
dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den 
übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich un-
mittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.18 
32. 
Das Streitpatent geht auf die internationale Anmeldung WO 2008/097596 
zurück und ist eine Teilanmeldung davon. Die als Teilanmeldung einge-
reichten Anmeldungsunterlagen enthielten jedoch die gesamte Offenba-
rung der ursprünglichen internationalen Anmeldung, wobei die Ansprüche 
der internationalen Anmeldung in Abs. [0127] der eingereichten Anmel-
dung hinzugefügt worden waren. Im Folgenden wird daher hinsichtlich der 
Erfüllung der Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ auf die Offenbarung der 
internationalen Anmeldung Bezug genommen, ebenso bei der Beurteilung, 
ob die Erfordernisse des Art. 76 (1) EPÜ erfüllt sind. 
33. 
Die Ansprüche der ursprünglich eingereichten Anmeldung mit dem Titel 
«Nrf2 screening assays and related methods and compounds» beziehen 
sich nicht auf pharmazeutische Zusammensetzungen zur Verwendung bei 
 
16 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 
17 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf 
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; 
T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 
18 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf 
T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; 
T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5. 


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Seite 22 
der Behandlung einer Krankheit. Vielmehr handelt es sich um Verfahrens-
ansprüche zur Evaluation von Testverbindungen (Ansprüche 1-12), um 
Verfahrensansprüche zur Behandlung eines Säugetiers mit einer Verbin-
dung, die unter Verwendung eines Testverfahrens gemäss den Ansprü-
chen 1-12 identifiziert wurde (Anspruch 13), oder um Verfahrensansprüche 
zur Behandlung eines Säugetiers durch eine Kombinationstherapie (An-
sprüche 14-16). Gemäss Abs. [0001] der ursprünglichen Anmeldung be-
steht der Hauptzweck der Erfindung aber darin, Verbindungen zur Behand-
lung neurologischer Erkrankungen wie Multipler Sklerose bereitzustellen. 
Der Schwerpunkt auf Multipler Sklerose wird auch im Abschnitt «Hinter-
grund» in den Abs. [0002]-[0008] betont. Die erste Erwähnung der Erfin-
dung in der allgemeinen Beschreibung in Abs. [0009] enthält eine Liste von 
Verfahren, wobei Verfahren 4 die Behandlung einer neurologischen Er-
krankung durch Verabreichung mindestens einer Verbindung, die teilweise 
strukturell zu DMF oder MMF ähnlich ist, beschlägt. DMF steht dabei für 
Dimethylfumarat und MMF für Monomethylfumarat, wie dem Fachmann 
aus seinem allgemeinen Fachwissen bekannt und im ursprünglich einge-
reichten Anspruch 9 erwähnt. 
Verfahren 4 gemäss Abs. [0009] verlangt die Verabreichung von «one com-
pound that is partially structurally similar to DMF or MMF», weshalb man 
sich fragen kann, ob die Verabreichung einer Verbindung, die identisch mit 
Dimethylfumarat oder Monoethylfumarat ist, erfasst wird. In Abs. [0019] 
wird aber klargestellt, dass die gemäss Verfahren 4 zu verabreichende Ver-
bindung Dimethylfumarat oder Monoethylfumarat sein kann. 
Verfahren 4 wird in den Abs. [0062]-[0064] näher beschrieben, wobei er-
neut ausdrücklich auf Dimethylfumarat oder Monoethylfumarat Bezug ge-
nommen wird (Abs. [0063]). Ferner ist erwähnenswert, dass die auch in 
Verfahren 4 verwendeten Verbindungen in den Abs. [0070]-[0080] näher 
beschrieben werden, wobei erneut Dimethylfumarat und Monoethylfumarat 
ausdrücklich erwähnt werden, insbesondere als einzige individualisierte 
Verbindungen. Dimethylfumarat und Monoethylfumarat werden ferner in 
Abs. [0116] in Bezug auf mögliche Dosierungsschemata für die orale Ver-
abreichung erwähnt, wobei mehrere Bereiche von Milligramm pro Tag an-
gegeben werden. Ferner wird erwähnt, dass die Zusammensetzungen zu-
sätzlich pharmazeutisch verträgliche Hilfsstoffe enthalten können (Abs. 
[0118]). Nicht zuletzt werden in allen In-vitro- und In-vivo-Tests, die den 
Einfluss einer pharmazeutisch aktiven Substanz auf den Nrf2-Signalweg 
messen, Dimethylfumarat und Monoethylfumarat verwendet. 


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Seite 23 
In der eingereichten Anmeldung ist daher der Gegenstand des An-
spruchs 1 des erteilten Patents, soweit er die Merkmale 1-2 betrifft, unmit-
telbar und eindeutig offenbart. Dazu ist keine Auswahl erforderlich, weil ein 
eindeutiger Schwerpunkt der Anmeldung auf der Behandlung von Multipler 
Sklerose und auf den Wirkstoffen Dimethylfumarat oder Monomethylfuma-
rat liegt. 
Was die Merkmale 3 und 4 betrifft, so sind in Abs. [0116] speziell für Dime-
thylfumarat- oder Monomethylfumarat-Dosierungen für die tägliche orale 
Verabreichung angegeben, und der engste in diesem Abschnitt angege-
bene Bereich ist 480-720 mg pro Tag. Obwohl nicht ausdrücklich erwähnt, 
wird der Fachmann vor dem Hintergrund, dass es um die Behandlung Mul-
tipler Sklerose geht, mitlesen, dass die genannten Mengen des Wirkstoffs 
an menschliche Patienten verabreicht werden sollen. Der einzige bevor-
zugte Punktwert, der in diesem Absatz offenbart ist, ist jedoch 720 mg pro 
Tag, also nur der obere Grenzwert dieses Bereichs, da dieser im vorletzten 
Satz dieses Absatzes ausdrücklich als Punktwert offenbart ist. Es gibt da-
her keine Präferenz für den beanspruchten Wert von 480 mg in den ur-
sprünglich eingereichten Unterlagen, und die Auswahl dieses Endpunkts 
aus dem offenbarten Bereich von 480 bis 720 mg pro Tag kommt einer 
Auswahl aus einer Liste gleich. Eine einzige Auswahl aus einer einzigen 
Liste ist jedoch zulässig. 
Der unabhängige Anspruch 1 ist damit glaubhaft durch die ursprünglich 
eingereichten Unterlagen gestützt. 
Da nur der unabhängige Anspruch 1 geltend gemacht wird, muss die Stüt-
zung der weiteren abhängigen Ansprüche durch die ursprünglich einge-
reichten Unterlagen nicht geprüft werden. 
Mangelnde Offenbarung 
34. 
Die Erfindung ist in der Patentschrift so darzulegen, dass der Fachmann 
sie ausführen kann (Art. 50 Abs. 1 PatG/Art. 83 EPÜ). Die Patentschrift 
muss die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Er-
findung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen. 
Fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart wer-
den.19 
 
19 BGer, Urteil 4C.10/2003 vom 18. März 2003, E. 4 «Anschlaghalter». 


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Seite 24 
Bei Erfindungen, welche die Verwendung einer Substanz zur Behandlung 
einer Krankheit zum Gegenstand haben, muss die behauptete medizini-
sche Wirkung vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen und auf 
der Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldung als von der ur-
sprünglich offenbarten technischen Lehre umfasst erkannt werden. Zudem 
muss die medizinische Wirkung von der ursprünglich offenbarten Erfindung 
verkörpert sein. Dies ist der Fall, wenn die medizinische Wirkung für den 
Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens im An-
meldezeitpunkt aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableitbar 
ist.20 
Die nach der Grossen Beschwerdekammer gegebenenfalls unterschiedli-
chen Anforderungen an die Ableitbarkeit der technischen/medizinischen 
Wirkung beim Nachweis der technischen Wirkung einer Erfindung bei der 
Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ)21 und für die Offenbarung 
der medizinischen Wirkung bei medizinischen Verwendungsansprüchen 
(Art. 83 EPÜ)22 führen zu widersprüchlichen Ergebnissen. 
Wo eine Partei gestützt auf nachveröffentlichte Beweismittel behauptet, 
eine beanspruchte medizinische Wirkung werde nicht (über die gesamte 
Breite des Anspruchs) erzielt, kann die Schutzrechtsinhaberin den Nach-
weis der medizinischen Wirkung, soweit diese aus der Anmeldung ableit-
bar ist, ebenfalls mit nachveröffentlichten Beweismitteln führen. 
35. 
Alle Beklagten machen geltend, dass die ursprüngliche Anmeldung den 
Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs 1 unzureichend offenbart. 
Es werden unterschiedliche Argumentationslinien vertreten. 
Eine erste Argumentationslinie lautet, dass die in der eingereichten Anmel-
dung angeführten experimentellen Nachweise nicht genügten, um nachzu-
weisen, dass die beanspruchte Verabreichungs- und Dosierungsform von 
Dimethylfumarat oder Monomethylfumarat für die Behandlung von Multip-
ler Sklerose wirksam sei (insbesondere vorgebracht von der Beklagten 3 
in deren Massnahmeantwort). 
Die behauptete medizinische Wirkung ist von der ursprünglichen Anmel-
dung umfasst; bereits in Abs. [0001] wird die Behandlung Multipler 
 
20 In Anlehnung an Grosse Beschwerdekammer des EPA, G2/21 vom 23. März 
2023, Leitsatz 2. 
21 Grosse Beschwerdekammer des EPA, G2/21 vom 23. März 2023, E. 74. 
22 Grosse Beschwerdekammer des EPA, G2/21 vom 23. März 2023, E. 77. 


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Seite 25 
Sklerose erwähnt und in Abs. [0009] Verfahren zur Behandlung Multipler 
Sklerose mit Dimethylfumarat oder Monomethylfumarat vorgeschlagen. 
Aufgrund der in der ursprünglichen eingereichten Anmeldung offenbarten 
experimentellen Daten ist die medizinische Wirkung von Dimethylfumarat 
oder Monomethylfumarat für den Fachmann auch aus der Anmeldung ab-
leitbar. Die Beispiele 1 und 2 der ursprünglichen Anmeldung zeigen, dass 
beide beanspruchten Verbindungen in vitro eine Aktivierung des Nrf2-Sig-
nalwegs bewirken, und Beispiel 3 bestätigt diesen Befund23 in vivo an Mäu-
sen im Modell der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis (EAE). 
Damit ist die medizinische Wirkung von der ursprünglich offenbarten Erfin-
dung verkörpert. 
Dasselbe gilt für die in Abs. [0060] des Streitpatents offenbarte orale Ver-
abreichung in der angegebenen Dosierung. Wie von den Beklagten 3 
selbst berechnet, ergibt die Rückrechnung von den an Mäusen verabreich-
ten Dosierungen auf Humandosierungen eher niedrige Dosierungen beim 
Menschen als die in Abs. [0060] genannten, die sogar teilweise unter dem 
beanspruchten Wert von 480 mg/täglich liegen, so dass es aus der Anmel-
dung ableitbar ist, dass Dimethylfumarat bei einer täglichen Dosierung von 
480 mg bei oraler Verabreichung an menschliche Patienten wirksam gegen 
Multiple Sklerose ist. 
36. 
Ein zweiter Argumentationsstrang, dem auch die Einspruchsabteilung ge-
folgt ist, lautet, dass die beanspruchten Verbindungen zur Behandlung der 
PPMS nicht wirksam seien. Da der ursprünglich erteilte Anspruch nicht auf 
eine spezifische Form der MS eingeschränkt ist, sei er nicht über die ge-
samte Breite ausführbar. 
Die Beklagten stützen ihre Behauptung, dass Dimethylfumarat oder Mono-
methylfumarat nicht gegen PPMS wirken, auf nachveröffentlichte Beweis-
mittel, nämlich Chow et al., Dimethyl Fumarate Treatment in Patients With 
Primary Progressive Multiple Sclerosis: A Randomized, Controlled Trial, 
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm, 24. August 2021; 8(5):e1037 (Chow 
et al. 2021) und Chow et al., Dimethyl fumarate treatment of primary pro-
gressive multiple sclerosis: results of an open-label extension study, Mult 
Scler Relat Disord, Februar 2023:70:104458 (Chow et al. 2023), veröffen-
tlicht 2021 bzw. 2022. 
 
23 D.h. die Aktivierung des Nrf2-Signalwegs. 


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Seite 26 
Wie von den Klägerinnen zu Recht hervorgehoben, kommt keines dieser 
beiden Dokumente zum Schluss, dass Dimethylfumarat bei der Behand-
lung von PPMS völlig unwirksam sei. Chow et al. 2021 weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass die untersuchte Patientengruppe sehr speziell sei und 
dass das optimale Zeitfenster für die Behandlung wahrscheinlich bereits 
verpasst wurde. In Chow et al. 2021 wird festgehalten, dass in der Behand-
lungsgruppe die Konzentration des Myelin-Grundproteins in der Zerebro-
spinalflüssigkeit abgenommen hatte (Chow et al. 2021, letzter Absatz des 
Diskussionsabschnitts auf Seite 8, rechte Spalte) während Chow et al. 
2023 festhalten, dass eine unerwartet grosse Anzahl der Patienten ihren 
physischen Zustand verbesserten (Chow et al. 2023, Abstract, letzter 
Satz). 
Die Klägerinnen reichen ihrerseits einen Bericht der NeuroTransData 
GmbH, Neuburg, Deutschland, vom 20. Februar 2024 ein, der aufgrund 
einer Beobachtungsstudie mit 25 an PPMS erkrankten Patienten, die mit 
480 mg Dimethylfumarat täglich behandelt wurden, zum Schluss kommt, 
dass Dimethylfumarat zumindest eine stabilisierende Wirkung auf den 
Krankheitsverlauf bei PPMS-Patienten hat. 
Unter Berücksichtigung der nachträglich veröffentlichten Beweismittel und 
dessen, dass PPMS als äusserst schwierig zu behandeln gilt, ist es zwar 
nicht bewiesen, aber glaubhaft, dass Dimethylfumarat bei oraler Verabrei-
chung an menschliche Patienten in einer täglichen Dosis von 480 mg zu-
mindest eine stabilisierende Wirkung auf den Krankheitsverlauf bei PPMS 
hat. 
37. 
Ein weiteres Argument für die angeblich unzureichende Offenbarung ist, 
dass Monoethylfumarat eine andere Bioverfügbarkeit als Dimethylfumarat 
habe und daher die Dosierung von 480 mg, die wenn überhaupt nur für 
Dimethylfumarat wirksam sei, nicht gleichermassen für Monoethylfumarat 
anwendbar und ausreichend offenbart sei. 
Die zu den Beispielen 1 bis 3 angegebenen Ergebnisse geben keinen Hin-
weis darauf, dass die therapeutische Wirksamkeit von Dimethylfumarat 
sich wesentlich von der von Monoethylfumarat unterscheiden würde. Die 
therapeutische Wirkung ist daher für beide Verbindungen wie beansprucht 
glaubhaft gemacht. 
 


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Seite 27 
Priorität 
38. 
Wer in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum 
Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.02) ein Gesuch für 
ein Erfindungspatent regelrecht hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger, 
geniesst für die Hinterlegung in den anderen Ländern während zwölf Mo-
naten ein Prioritätsrecht (Art. 4A (1) i.V.m. Art. 4C (1) PVÜ, Art. 17 Abs. 1 
PatG, Art. 87(1) EPÜ). 
Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag ei-
ner Prioritätsunterlage zukommt, ist – was das Erfordernis «derselben Er-
findung» angeht – identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer An-
meldung das Erfordernis des Art. 123(2) EPÜ erfüllt. Dies bedeutet, dass 
der beanspruchte Prioritätstag in dieser Hinsicht nur gültig ist, wenn der 
Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Of-
fenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist, wobei auch 
Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht aus-
drücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt miterfasst sind.24 
Das Prioritätsrecht besteht darin, dass der Anmeldung keine Tatsachen 
entgegengehalten werden können, die seit der ersten Anmeldung einge-
treten sind (Art. 4B PVÜ, Art. 17 Abs. 2 PatG, Art. 89 EPÜ). 
39. 
Die Beklagte 1 bestreitet, dass das Streitpatent seine Priorität gültig bean-
spruche. Nachdem nicht geltend gemacht wird, dass es Stand der Technik 
gibt, der nach dem frühesten Prioritätsdatum, aber vor dem Anmeldeda-
tum, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, ist die Frage der 
Gültigkeit des Prioritätsanspruchs nicht massgeblich für den Ausgang des 
Verfahrens und kann offenbleiben.25 
Neuheit 
40. 
Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik 
sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, 
was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch 
 
24 BPatGer, Urteil S2022_009 vom 19. Juli 2023, E. 30 – «Aluminiumkapsel» 
m.H.a. Grosse Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung G 2/98 vom 31. Mai 
2001. 
25 BPatGer, Urteil O2021_009 vom 6. Juni 2023, E. 28 – «Sonnenschutz». 


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Seite 28 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons-
tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). 
Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfin-
dung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung 
offenbart wurden.26 
Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massge-
blichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prio-
ritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.27 
Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig 
aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die 
in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht 
aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise 
hinzufügen würde.28 
41. 
Die Beklagten machen geltend, dass der Gegenstand des erteilten An-
spruchs 1 gegenüber der WO 2006/037342 (im Folgenden WO 342) nicht 
neu sei. 
WO 342 betrifft eine pharmazeutische Zusammensetzung mit kontrollierter 
Freisetzung, die Fumarsäureester enthält und zur Behandlung von Pso-
riasis oder anderen hyperproliferativen, entzündlichen oder autoimmunen 
Erkrankungen vorgesehen ist (Zusammenfassung, S. 1:4-10, kein Schwer-
punkt auf MS). Die pharmazeutische Zusammensetzung ist zur oralen Ver-
abreichung bestimmt (Anspruch 1, S. 3:25-30) und der Fumarsäureester 
kann als Dimethylfumarat oder Monoethylfumarat ausgewählt werden 
(S. 8:14, S. 8:18, Ansprüche 27 und 28). Es wird eine recht umfangreiche 
Liste möglicher Krankheiten zur Behandlung mit Fumarsäureester angege-
ben (S. 37:17–S. 39:20), in der unter anderem MS als eine mögliche Auto-
immunerkrankung genannt wird. Hinsichtlich möglicher Dosierungen ist in 
der Tabelle auf den Seiten 35 und 36 ein Dosierungsschema angegeben, 
das bei 30 mg Dimethylfumarat pro Tag beginnt und bis zu 720 mg pro Tag 
reicht, wobei in Woche 7 vier Tabletten à 120 mg Dimethylfumarat pro Tag 
 
26 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BPatGer, Urteil 
O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 
27 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 
28 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f. 


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Seite 29 
verabreicht werden, was insgesamt 480 mg pro Tag ergibt. Für dieses Do-
siseskalationsschema werden weder therapeutische Indikationen noch An-
gaben dazu gemacht, ab welcher Dosiseskalationsstufe eine therapeuti-
sche Wirkung zu erwarten ist. Im letzten Absatz auf S. 36 werden mehrere 
mögliche Tagesdosierungsbereiche angegeben, von denen einer 480 mg 
als Obergrenze (360-480 mg) und einer 480 mg als Untergrenze (480-600 
mg) nennt, wobei die Bereiche im Allgemeinen bei mindestens 240 mg be-
ginnen und bei maximal 1080 mg enden. In den verschiedenen in diesem 
Absatz angegebenen Bereichen ist kein besonderer Schwerpunkt auf ei-
nen bevorzugten engen Bereich erkennbar, und es gibt auch keinen Hin-
weis darauf, welcher dieser Bereiche für welchen therapeutischen Anwen-
dungsbereich geeignet wäre. 
In den Beispielen 6-29 werden orale Formulierungen mit Dimethylfumarat 
und Hilfsstoffen offenbart. Kein Beispiel nennt therapeutische Wirkungen; 
es werden nur Beispiele für die Herstellung oraler Formulierungen und Bei-
spiele oraler Formulierungen mit kontrollierten Freisetzungsprofilen offen-
bart. 
Angesichts der Offenbarung der WO 342 ist der beanspruchte Gegenstand 
neu. Um zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen, muss man aus 
mindestens zwei Listen auswählen, nämlich für die therapeutische Indika-
tion Multiple Sklerose aus einer der Listen auf S. 37:18-S. 38:9, oder 
S. 39:1-10 oder S. 39:11-20, und für die Dosierung muss einer der End-
werte der auf S. 36:17-24 angegebenen Liste von Bereichen ausgewählt 
werden. Weder die therapeutische Indikation MS noch die spezifische Do-
sis von 480 mg pro Tag wird in der WO 342 als bevorzugt offenbart. 
Da in den Ansprüchen der WO 342 keine Dosierung genannt wird, können 
sie den Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents nicht vorwegneh-
men. 
Was die Offenbarung in der Tabelle auf den S. 35-36 betrifft, so ist es rich-
tig, dass in Woche 7 eine Dosis von 480 mg Dimethylfumarat pro Tag oral 
verabreicht wird. Es gibt jedoch keine Angaben dazu, für welche Indikation 
die entsprechende Dosierungssteigerung geeignet ist, geschweige denn, 
bei welcher Tagesdosis eine therapeutische Wirkung zu erwarten ist. Um 
zur Behandlung von MS mit einer Tagesdosis von 480 mg zu gelangen, 
muss die medizinische Indikation z.B. aus der Liste auf S. 39:1-10 und aus 
der Tabelle auf den S. 35-36 das Behandlungsschema der siebten Woche 
ausgewählt werden. 


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Seite 30 
Damit offenbart WO 342 den Gegenstand des geltend gemachten An-
spruchs 1 des Streitpatents nicht unmittelbar und eindeutig. 
Erfinderische Tätigkeit 
42. 
Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist 
keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige 
ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine 
nachvollziehbare Methode der Beurteilung.29 
Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes 
der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens 
und Könnens.30 
Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen 
Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe-
Lösungs-Ansatz an.31 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei 
Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Be-
stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü-
fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie-
genden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die 
Fachperson naheliegend gewesen wäre.32 
Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck 
oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.33 In der Praxis 
ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähn-
lichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und 
funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu 
gelangen.34 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.35 
 
29 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 
30 BGer, a.a.O. 
31 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische 
Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – 
«Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 
2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 
32 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe April 2025, G-VII, 5. 
33 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
34 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 
1990. 
35 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 


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Seite 31 
Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtspre-
chung der Beschwerdekammern des EPA,36 mehrere «nächstliegende» 
Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfin-
dung.37 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische 
Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von 
allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält da-
bei fest, dass es «nicht wesentlich sein [soll], welches von regelmässig 
mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Aus-
gangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fach-
person schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streit-
patents kommen kann».38 
Ausgangspunkt 
43. 
Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende 
Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei-
lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen. 
44. 
Alle Beklagten bestreiten, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf erfin-
derischer Tätigkeit beruhe. Sie alle stützen sich dabei auf eine Folienprä-
sentation, die im Mai 2006 auf der 16. Tagung der Europäischen Neurolo-
gischen Gesellschaft in Lausanne der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurde (Kappos et al., Efficacy of a novel oral single-agent Fumarate, 
BG00012, in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: results of 
a phase II study, 16th Meeting of the European Neurological Society, 30 
May 2006, Slide Presentation, im Folgenden Kappos I; entspricht Beweis-
mittel D6b der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 25. Oktober 
2024). Die gleichen Ergebnisse wurden auch in als Abstract O108 der glei-
chen Autoren mit dem gleichen Titel in der Zeitschrift Journal of Neurology 
2006, S. II/1-II/170, doi: 10.1007/s00415-006-2001-2, veröffentlicht, der 
unstrittig ebenfalls zum Stand der Technik für das Streitpatent gehört (ent-
spricht Beweismittel D6a der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 
25. Oktober 2024). 
Kappos I berichtet über die Ergebnisse einer abgeschlossenen multizent-
rischen, 
doppelblinden, 
placebokontrollierten 
Dosisfindungsstudie 
 
36 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 
2001. 
37 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 
38 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». 


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Seite 32 
(klinische Phase-II-Studie) mit drei verschiedenen oralen Dimethylfumarat-
Dosierungen (120 mg/Tag, 360 mg/Tag und 720 mg/Tag, siehe insbeson-
dere Folien 1–9) zur Behandlung von Multipler Sklerose in der Form von 
RRMS. Kappos I präsentiert die Ergebnisse der ersten 24 Wochen der Stu-
die. 
Kappos I offenbart somit die Behandlung von Multipler Sklerose in der 
Form von RRMS mit oral verabreichtem Dimethylfumarat in Dosierungen 
im Bereich von 120 bis 720 mg pro Tag. 
Kappos I ist daher ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der 
erfinderischen Tätigkeit. Die Klägerinnen widersprechen dem nicht und ge-
stehen zu, dass Kappos I auf der 16. Tagung der Europäischen Neurologi-
schen Gesellschaft am 30. Mai 2006 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurde. 
Objektive technische Aufgabe 
45. 
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende 
technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der 
nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Er-
findung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unter-
schiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale unter-
sucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfin-
dung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unterschei-
dungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und als tech-
nische Aufgabe formuliert.39 
46. 
Kappos I offenbart nicht die Behandlung von RRMS mit oral verabreichten 
Dimethylfumarat in einer Tagesdosis von 480 mg, geschweige denn, dass 
eine solche Tagesdosis für die Behandlung von RRMS sicher und wirksam 
wäre. Der beanspruchte Gegenstand unterscheidet sich daher von der Of-
fenbarung von Kappos I durch die spezifische Wahl der Dosierung von 
480 mg pro Tag (ebenso Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 
25. Oktober 2024, E. 3.5.7). 
Die Klägerinnen machen lediglich geltend, und die entsprechenden Be-
weise belegen lediglich, dass die beanspruchte Dosierung von 480 mg pro 
 
39 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg». 


S2024_005, S2024_006, S2024_007 
Seite 33 
Tag eine ähnliche therapeutische Wirksamkeit aufweist wie eine orale Do-
sierung von 720 mg pro Tag. 
Die Beklagten bestreiten, dass die niedrigere Dosierung darüber hinaus, 
dass sie ähnlich wirksam wie eine Dosis von 720 mg/täglich ist, weitere 
Wirkungen hätte, und betrachten daher die Bereitstellung einer alternativen 
oralen Dosierung von Dimethylfumarat als objektive technische Aufgabe. 
Die Klägerinnen formulieren die objektive technische Aufgabe als die Be-
reitstellung einer verbesserten Behandlung von RRMS, da die niedrigere 
Dosierung langfristig vorteilhafter sei, da die Patienten ohne Wirkungsver-
lust deutlich weniger Arzneimittel einnehmen könnten. Der gleiche Ansatz 
wird in der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 25. Oktober 2024 
(E. 3.5.12) verfolgt. 
Weder das Streitpatent noch nachträglich veröffentlichte Beweismittel ma-
chen es glaubhaft, dass bei einer Verringerung der Dosierung von 720 mg 
pro Tag auf 480 mg pro Tag bei der Behandlung von RRMS mit Dimethyl-
fumarat weniger Nebenwirkungen auftreten, als bei einer niedrigeren Do-
sierung vernünftigerweise zu erwarten wären, oder dass sich durch die Ver-
ringerung der Dosierung andere vorteilhafte Wirkungen ergeben. Die ein-
zige potenziell unerwartete Wirkung besteht darin, dass trotz der Verringe-
rung der Dosierung von 720 mg auf 480 mg pro Tag die niedrigere Dosie-
rung ähnlich wirksam ist wie die höhere Dosierung. Daher muss die objek-
tive technische Aufgabe in der Bereitstellung einer alternativen Tagesdo-
sierung von Dimethylfumarat zur Behandlung von MS in der Form von 
RRMS gesehen werden. 
Naheliegen 
47. 
In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob 
sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der ob-
jektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde 
(nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik 
unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit 
zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu er-
reichen, was mit der Erfindung erreicht wird.40 
 
40 So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 
2017, E. 4.6. 


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Seite 34 
48. 
Der Fachmann stellt bei der Lektüre von Kappos I fest, dass auf Folie 12, 
auf der neue Läsionen (Wochen 12 bis 24) für den vorab festgelegten pri-
mären Endpunkt angegeben sind, sich eine Wirkung bereits bei einer Do-
sierung von 120 mg (zweite Spalte von links) pro Tag zeigt, sich diese Wir-
kung bei 360 mg pro Tag (dritte Spalte von links) etwas verbessert und bei 
720 mg pro Tag (rechte Spalte) deutlich weiter verbessert (nachstehend 
Abbildung 3). 
 
Abbildung 3: Folie 12 aus Kappos I («gd» heisst «Gadolinium-verstärkt»; «tid» «drei Mal 
täglich») 
Die weiteren Ergebnisse für neue Läsionen in den Wochen 4 bis 24 (Folie 
13), vergrösserten T2-Läsionen (Woche 24, Folie 14) und neuen T1-Läsi-
onen (Woche 24, Folie 15) sind für den Fachmann widersprüchlich, da 
beim Vergleich von Placebo mit 120 mg Dimethylfumarat pro Tag eine Wir-
kung des Dimethylfumarats zu erkennen ist, die Wirkung bei 360 mg Dime-
thylfumarat pro Tag jedoch abnimmt und bei 720 mg wieder stärker ist als 
bei 120 mg (nächste Seite). 


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Seite 35 
 
 
 
Abbildung 4: Folien 13-15 aus Kappos I 


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Seite 36 
Dies widerspricht auf den ersten Blick den Erwartungen, da es sich um eine 
bei steigender Dosis nicht monoton zunehmende Wirkung handeln würde, 
die bei einer Therapie mit einem Arzneimittel ungewöhnlich ist. Diese Un-
stimmigkeit wird den Fachmann dazu veranlassen, die Auswahl der Pati-
enten in den Behandlungsgruppen genauer zu betrachten und seine Auf-
merksamkeit entsprechend auf die Angaben in Folie 10 lenken (nachste-
hend Abbildung 5). 
 
Abbildung 5: Folie 10 aus Kappos I 
Aus den Angaben auf Folie 10 wird unmittelbar ersichtlich, dass die Be-
handlungsgruppe, die mit 360 mg pro Tag behandelt wurde, einen signifi-
kant unterschiedlichen Ausgangswert (2,5) hinsichtlich der Anzahl der Lä-
sionen zu Beginn der Therapie aufwies, der mehr als doppelt so hoch war 
wie in der Behandlungsgruppe mit 120 mg und 720 mg Tagesdosis (jeweils 
1,2 Läsionen). Da die in den Folien 13 bis 15 angegebenen Zahlen in ab-
soluten Zahlen und nicht relativ zum Ausgangswert angegeben sind, wird 
der Fachmann entsprechend erkennen, dass die in den Folien angegebe-
nen Werte für die Tagesdosis von 360 mg nicht richtig skaliert sind und ein 
irreführendes Bild vermitteln. 
In einem nachveröffentlichten Aufsatz, der verfasst wurde, bevor der Streit 
um die Gültigkeit von EP 2 137 537 ausbrach, kalkulierten die Autoren Fox 
und Gold die prozentuale Reduktion der Läsionen in den vier Behandlungs-
gruppen verglichen mit dem jeweiligen Ausgangswert (Fox/Gold, in: Co-
hen/Rudick (Hrsg.), Multiple sclerosis therapeutics, Cambridge University 
Press 2011, Kapitel 31, S. 387-392). Diese Grafik ist in der nachstehenden 
Abbildung 6 rechts eingeblendet. In der linken Grafik wird die Anzahl 


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Seite 37 
Läsionen im Ausgangspunkt («Baseline», schwarze Balken) und die durch-
schnittliche Anzahl Läsionen bei Woche 12, 16, 20 und 24 (graue Balken) 
verglichen.41 
Korrigiert man die Anzahl Läsionen um die im Ausgangspunkt vorhande-
nen Läsionen, ergibt sich ein monoton zunehmender Dosis-Wirkungszu-
sammenhang, d.h., je mehr Dimethylfumarat die Patienten täglich verab-
reicht bekommen, desto weniger neue Läsionen bilden sie. Dabei zeigt 
sich, dass die Wirkung von 720mg/Tag nicht mehr wesentlich stärker ist als 
die Wirkung von 360 mg/Tag Dimethylfumarat. 
Die Klägerinnen bemängeln, dass Fox und Gold in dem Zeitpunkt, in dem 
sie den zitierten Aufsatz verfassten, wussten, dass sich die 480 mg/Tag 
Dosis von Dimethylfumarat zur Behandlung von MS in der klinischen Er-
probung befand und die Studie vielversprechende Ergebnisse zeigte. Die 
Bewertung von Kappos I durch Fox/Gold sei daher rückschauend. Dass 
Fox/Gold wussten, dass sich Dimethylfumarat zur Behandlung von MS in 
einer Dosis von 480 mg/Tag in der klinischen Erprobung befand, macht ihre 
Darstellung der Ergebnisse aus Kappos I aber nicht falsch. Jeder Fach-
mann wäre aufgrund der Angaben auf Folie 10 von Kappos I zum gleichen 
Schluss gekommen. Fox/Gold 2011 illustriert dies bloss sehr anschaulich. 
 
Abbildung 6: Abbildungen aus Fox/Gold, S. 390, in der Anordnung gemäss 
Massnahmeantwort der Beklagten 3 
Kappos I offenbart nicht, dass nur 720 mg Dimethylfumarat pro Tag wirken 
und niedrigere Dosierungen nicht wirken, sondern sagt lediglich, dass 
720 mg pro Tag wirksam sind (Folie 20). Der Fachmann erkennt, dass in 
 
41 Die Angabe von «Months» in der Legende der linken Grafik ist ein 
offensichtlicher Fehler, wie aus der Lektüre des begleitenden Texts auf S. 390 
hervorgeht. Die Gehirnscans wurden monatlich, also alle vier Wochen, 
durchgeführt. 


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Seite 38 
den Daten von Kappos I eine recht grosse Lücke zwischen den getesteten 
360 mg/Tag und den getesteten 720 mg/Tag besteht. Die Aufmerksamkeit 
des Fachmanns richtet sich stets auf Nebenwirkungen oder unerwünschte 
Wirkungen, die in Folie 18 von Kappos I zusammengefasst sind (nachste-
hend Abbildung 7: Folie 18 aus Kappos I Abbildung 7). 
 
Abbildung 7: Folie 18 aus Kappos I 
Es ist allgemein bekannt, dass je niedriger die Dosierung eines Wirkstoffs 
ist, desto weniger Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen zu er-
warten sind. Daher besteht bei der Dosisfindung in der Regel die Motivation 
(wenn nicht sogar eine gesetzliche Verpflichtung), in einem Dosistitrations-
verfahren die niedrigstmögliche Dosierung zu ermitteln, bei der noch eine 
ausreichende Behandlungswirkung erzielt wird.42 
Aus Folie 18 von Kappos I erkennt der Fachmann, dass für die Dosierung 
von 360 mg im Vergleich zur Dosierung von 720 mg deutlich geringere 
gastrointestinale Nebenwirkungen angegeben sind. 
Zum in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum betonten Argument der 
Klägerinnen, dass die Ergebnisse gemäss Kappos I geradezu von einer 
tieferen Dosis weglehrten («teaching away»), weil nur die Behandlung mit 
 
42 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 36 – «Tadalafil 5 mg». 


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720 mg/Tag statistisch signifikant verschieden zur Behandlung mit Placebo 
sei, ist folgendes zu sagen. 
Kappos I macht keine Aussage, dass die oralen Dosen von 120 mg/Tag 
und 360 mg/Tag unwirksam waren, die Messungen dieser niedrigen Dosen 
statistisch insignifikant waren, oder dass die Dosis von 720 mg/Tag die ein-
zige Dosis war, bei der eine statistisch signifikante Wirkung gegenüber Pla-
cebo festgestellt wurde. Obwohl die Fehlerbalken in den Werten für neue 
Läsionen (Wochen 12 bis 24) von Placebo mit 120 mg/Tag sowie 
360 mg/Tag überlappen (Folie 12 in Kappos I, Abbildung 3), erkennt der 
Fachmann aus dieser Darstellung unmittelbar, dass eine Wirkung schon 
bei diesen niedrigen Dosen zu erwarten ist. Es mag bei Betrachtung der 
Darstellungen auf den folgenden Seiten (Folien 13-15 in Kappos I, Abbil-
dung 4) nicht völlig klar sein, ob die Wirkung auch bei 120 mg/Tag sowie 
360 mg/Tag statistisch signifikant gegenüber dem Placebo ist. Ein eigentli-
ches «teaching away» ist darin aber nicht zu sehen, weil der generelle 
Trend aus der ersten Graphik eindeutig ist (Folie 12 in Kappos I, Abbildung 
3). Der Fachmann wird bei einer explorativen Studie mit rund 60 Proban-
den pro Arm der statistischen Signifikanz nicht übermässiges Gewicht bei-
messen. Statistische Signifikanz ist kein Erfordernis für eine angemessene 
Erfolgserwartung, und der in Kappos I unmittelbar und eindeutig erkenn-
bare Trend, der erwarten lässt, dass die Wirkung auch bei 360 mg/Tag ein-
tritt, genügt, um eine Erfolgserwartung für eine Tagesdosis von 480 mg/Tag 
zu begründen. 
Der Fachmann ist daher veranlasst, die in der Studie gemäss Kappos I 
vorhandene Lücke zwischen der 360 mg und der 720 mg Tagesdosis zu 
untersuchen; zum einen, weil bereits bei 360 mg eine Behandlungswirkung 
erkennbar ist, und zum anderen, weil je niedriger die Dosierung, desto ge-
ringer die Nebenwirkungen sind. 
Da in den in Kappos I beschriebenen klinischen Studien 120-mg- und 240-
mg-Tabletten verwendet wurden, die in dem Zeitpunkt die einzigen kom-
merziell erhältlichen Dimethylfumarat-Formulierungen zur oralen Verabrei-
chung an Menschen waren, liegt es nahe, diese Lücke zunächst mit 4 × 
120-mg-Tabletten oder 2 × 240-mg-Tabletten zu schliessen, was in beiden 
Fällen zu einer Tagesdosis von 480 mg führt. 
Die Behandlung von MS, zu deren Formen RRMS gehört, mit einer Tages-
dosis von 480 mg Dimethylfumarat wird beansprucht, weshalb der 


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Gegenstand von Anspruch 1 voraussichtlich nicht auf erfinderischer Tätig-
keit beruht. 
An diesem Ergebnis ändert sich auch nichts, wenn die zu lösende Aufgabe 
gemäss dem Vorschlag der Klägerinnen formuliert wird, nämlich als Bereit-
stellung einer verbesserten Behandlung von MS in der Form von RRMS, 
wobei die Verbesserung im geringeren Risiko unerwünschter Nebenwir-
kungen liegt. Auch wenn die objektive Aufgabe so definiert wird, gehört es 
zum allgemeinen Fachwissen, dass je niedriger die Dosierung, desto ge-
ringer die Nebenwirkungen, und diese allgemeine Tendenz ist bereits in 
Folie 18 von Kappos I offenbart. Wenn der Fachmann daher eine verbes-
serte Behandlung von MS in der Form von RRMS finden will, und die Ver-
besserung in der Verringerung der Nebenwirkungen besteht, ist er moti-
viert, weitere Daten in der Lücke zwischen 360 mg und 720 mg Dimethyl-
fumarat pro Tag zu erheben, und die naheliegende erste Wahl für eine Zwi-
schendosis ist 480 mg, was dem beanspruchten Wert entspricht. 
49. 
Damit haben die Klägerinnen nicht glaubhaft gemacht, dass ein ihr zu-
stehender Anspruch verletzt wird, beziehungsweise eine Verletzung zu be-
fürchten ist, und ihr Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist ab-
zuweisen. 
Kosten und Entschädigungsfolgen 
50. 
Die Klägerinnen gehen von einem Streitwert von CHF 1 Million aus. Die 
Beklagte 1 äusserte sich nicht zum Streitwert. Die Beklagten 2 und 3 be-
ziffern den Streitwert auf CHF 500’000. 
Praxisgemäss wird vom höheren Streitwert ausgegangen, wenn dieser 
nicht offensichtlich falsch ist.43 Ausgehend von einem Streitwert von 
CHF 1 Million beträgt die Entscheidgebühr CHF 20’000 bis CHF 66’000 
und kann im summarischen Verfahren bis auf die Hälfte reduziert werden 
(Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatGer). Mit dem vorliegenden Ent-
scheid werden drei Verfahren abgeschlossen, die bis nach der Massnah-
meantwort separat geführt wurden. Unter der Berücksichtigung, dass das 
Gericht dadurch einen geringeren Aufwand hatte, als wenn es die drei 
 
43 BPatGer, S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 72 – «Deferasirox». 


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Verfahren je einzeln zum Abschluss gebracht hätte, ist die Entscheidge-
bühr auf CHF 25’000 je Verfahren, insgesamt CHF 75’000, festzulegen. 
Die Gerichtsgebühren sind den Klägerinnen unter solidarischer Haftung 
aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 
Die nach Tarif zu bestimmende Entschädigung für die berufsmässige an-
waltliche Vertretung ist auf CHF 35’000 pro Beklagte festzulegen (Art. 5 
und 6 KR-PatGer). 
51. 
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings 
nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die 
berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der 
Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» 
des Anwalts gemäss KR-PatGer. 44 
Die Beklagte 1 macht Kosten für patentanwaltliche Beratung von 
EUR 2’957.15 (inkl. MwSt.), die Beklagten 2 von CHF 79’931 (exkl. MwSt.) 
und die Beklagten 3 von CHF 77’400 geltend (exkl. MwSt.). Die Klägerin-
nen machen ihrerseits CHF 40’250 geltend (exkl. MwSt.) 
Die Klägerinnen bestreiten, dass die Beklagten 1 und 2 die eingereichten 
Rechnungen tatsächlich bezahlen mussten, da diese im Falle der Beklag-
ten 1 an die Hexal AG, Holzkirchen, Deutschland, und im Falle der Beklag-
ten 2 an die Generics UK Ltd., Hatfield, Grossbritannien, gerichtet seien. 
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Kosten auf CHF 20’000 zu be-
schränken seien, da es sich um ein Massnahmeverfahren handle und die 
Beklagten gewissen Synergien nutzen konnten. 
Die Beklagten 1 und 2 machen geltend, dass sie diese Rechnungen letzt-
lich bezahlen würden und die Rechnungstellung lediglich damit zusam-
menhänge, dass ein internationaler Konzern in verschiedenen Ländern in 
verschiedene Prozesse verwickelt sei. 
 
44 
BPatGer, 
Urteil 
O2016_009 
vom 
18. Dezember 
2018, 
E. 64 
– 
«Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil 
O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, 
E. 5.5. 


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Aus den eingereichten Rechnungen ist nicht ersichtlich, ob die darin in 
Rechnung gestellten Beträge letztlich von den Beklagten 1 und 2 wirt-
schaftlich getragen werden. Dies ist aber eine notwendige Voraussetzung 
dafür, dass die unterliegende Partei diese Auslagen zu entschädigen hat. 
Dass diese Rechnungen – wie die Beklagten 1 und 2 geltend machen – 
auf den Namen einer Gruppengesellschaft ausgestellt wurden, ändert da-
ran nichts. Will die prozessführende Gruppengesellschaft Ersatz für not-
wendige Auslagen geltend machen, hat sie zu belegen, dass diese Kosten 
tatsächlich bei ihr angefallen sind. Die angeblichen Auslagen für patentan-
waltliche Unterstützung der Beklagten 1 und 2 sind somit nicht durch die 
Klägerinnen zu ersetzen. 
52. 
Die von der Beklagten 3 geltend gemachten Auslagen für die patentanwalt-
liche Unterstützung übersteigen die Entschädigung des berufsmässigen 
Vertreters nach Tarif erheblich. Die Klägerinnen machen geltend, dass ge-
wisse Synergien durch die Verfahrensvereinigung allfälligen Koordinations-
aufwand aufheben und im Ergebnis zu einer Reduktion der notwendigen 
Auslagen führen müssten. 
Es ist glaubhaft, dass die Beklagten durch die Verfahrensvereinigung ge-
wisse Synergien nutzen konnten, z.B. indem sie sich ihre Stellungnahmen 
thematisch aufteilten. Es ist aber auch zu beachten, dass die Verfahren 
erst nach der Erstattung der Massnahmeantwort vereinigt wurden. Der für 
die Massnahmeantwort anfallende patentanwaltliche Aufwand ist daher je-
der Beklagten einzeln angefallen, ohne dass Synergien hätten genutzt wer-
den können. Ausserdem ist das Argument der Beklagten, dass durch die 
Verfahrensvereinigung ein zusätzlicher Koordinationsaufwand entstanden 
ist, nicht von der Hand zu weisen. Da die geltend gemachten notwendigen 
Auslagen die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts um das Dreifa-
che übersteigen, sind sie auf die Höhe der tariflichen Entschädigung, d.h. 
CHF 35’000, zu kürzen. 
Somit haben die Klägerinnen den Beklagten 1 und 2 eine Parteientschädi-
gung von CHF 35’000 und der Beklagten 3 eine Parteientschädigung von 
CHF 70’000 zu bezahlen. 
 
 
 


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Das Bundespatentgericht erkennt: 
1. 
Das Massnahmegesuch vom 30. August 2024 (S2024_005) wird ab-
gewiesen. 
2. 
Das Massnahmegesuch vom 4. September 2024 (S2024_006) wird 
abgewiesen. 
3. 
Das Massnahmegesuch vom 4. September 2024 (S2024_007) wird 
abgewiesen. 
4. 
Die Entscheidgebühr wird auf insgesamt CHF 75’000 festgesetzt und 
den Klägerinnen auferlegt. 
5. 
Die Entscheidgebühr wird aus den von den Klägerinnen in den Verfah-
ren S2024_005 und S2024_006 geleisteten Kostenvorschüssen bezo-
gen. Der Restbetrag des Vorschusses aus S2024_006 und der ge-
samte Vorschuss aus S2024_007 wird den Klägerinnen zurückerstat-
tet. 
6. 
Die Klägerinnen werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der 
Beklagten 1 eine Parteientschädigung von CHF 35’000 zu bezahlen. 
7. 
Die Klägerinnen werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der 
Beklagten 2 eine Parteientschädigung von CHF 35'000 zu bezahlen. 
8. 
Die Klägerinnen werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der 
Beklagten 3 eine Parteientschädigung von CHF 70’000 zu bezahlen. 
9. 
Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhandlungs-
protokolls, der Eingabe der Beklagten vom 20. Juni 2025 an die Klä-
gerinnen, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische 
Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde 


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spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist 
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel 
und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Be-
weismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, 
beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
St. Gallen, 8. Juli 2025 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erster Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Mark Schweizer 
MLaw Sven Bucher 
 
Versand: 08.07.2025