bpatger · S2018_002 · 2018-04-05 · de
Abweisung superprovisorische Massnahme; fehlende besondere Dringlichkeit
Massnahme superprovisorisch abgewiesen, Dringlichkeit

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2018_002
Ve r f ü g u n g v o m 5 . Ap r i l 2 0 1 8
Besetzung
Instruktionsrichter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus,
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
1. A. AG,
2. B. AG,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess
und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Roman Baechler, beide pa-
tentanwaltlich beraten durch Carpmaels & Ransford LLP,
Klägerinnen
gegen
C. AG,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Andreas Welch,
Beklagte
Gegenstand
Patentverletzung / vorsorgliche Massnahme / superprovisori-
sche Massnahme

S2018_002
Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 27. März 2018 machten die Klägerinnen eine Patentver-
letzungsklage im ordentlichen Verfahren sowie das vorliegende Gesuch
um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen rechtshängig
und stellten folgende Rechtsbegehren :
„1.
Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur-
suant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of at least
CHF 5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as
well as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal
Code in the event of non-compliance, shall be prohibited from manufactur-
ing, storing, selling, offering for sale, otherwise bringing into circulation, im-
porting into or exporting from Switzerland or to participate in any of these ac-
tions the approved pharmaceutical with Swissmedic marketing approval
number 111 and product name X. and the approved pharmaceutical with
Swissmedic marketing approval number 222 and product name Y.;
2. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur-
suant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of at least
CHF 5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as
well as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal
Code in the event of non-compliance, shall be ordered to recall within five
calendar days after this decision has become enforceable the pharmaceuti-
cal products according to prayer for relief 1 it has already put on the market,
i.e., to inform known commercial customers of the pharmaceutical products
according to prayer for relief 1 that the products have been found to infringe
the Swiss part of EP 333 and should be returned to Defendant against reim-
bursement of the sales price and associated costs;
3. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur-
suant to article 343(1 )(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of at least CHF
5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as well as
punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal Code in
the event of non-compliance, shall be ordered to lay detailed accounts within
sixty calendar days after this decision has become enforceable in accord-
ance with recognized principles of accounting, and grant information, as to
the amount of products according to prayer for relief 1 sold, Defendants cost
prices (Einstandspreise) for the products according to prayer for relief 1 (in-
cluding copies of respective invoices), and Defendants total gross income
with products according to prayer for relief 1 (including copies of respective
invoices);

S2018_002
Seite 3
4. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 1 after
the accounts and information in accordance with prayer for relief 3 have
been provided by Defendant, plus interest of 5%;
5. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 2 after
the accounts and information in accordance with prayer for relief 3 have
been provided by Defendant, plus interest of 5%;
6. Court costs and reimbursement of Plaintiffs‘ legal and patent attorney fees
shall be borne by Defendant;
and the following Requests for Interim relief:
1. The prohibition pursuant to prayer for relief 1 and the recall pursuant to
prayer for relief 2 shall be ordered as preliminary measures for the duration
of the main infringement action;
2. The prohibition pursuant to prayer for relief 1 shall be ordered as an ex parte
interim measure, i.e. without delay and for the time being without hearing
Defendant;
3. Court costs and reimbursement of legal and patent attorney fees shall be
decided in the main action;
and the following Procedural motions:
1. Proceedings shall be limited to infringement, injunctive relief, recall as well
as provision of information and data according to prayers for relief 1 to 3, un-
til a final judgment has been rendered on these issues;
2. Proceedings shall for now be suspended as regards the claims for financial
compensation according to prayers for relief 4 and 5.”
2.
Das Massnahmebegehren ist in englischer Sprache verfasst. Die Kläge-
rinnen machen geltend, die Parteien hätten sich für den vorliegenden
Kontext auf Englisch geeinigt und verweisen dazu auf ein Schreiben des
Vertreters der Gegenseite aus dem zwischen den Parteien (ebenfalls vor
diesem Gericht) hängigen Nichtigkeitsprozess. Jene Zustimmung bezog
sich nur auf jenes Verfahren betreffend Feststellung der Nichtigkeit, d.h.
eine ausdrückliche Zustimmung der Beklagten betreffend das vorliegende
Massnahmeverfahren fehlt noch. Einstweilen – umgehender Widerspruch
der Beklagten vorbehalten – wird aber davon ausgegangen, die Zustim-
mung gelte auch für das vorliegende Verfahren. Die Parteien können
dementsprechend Englisch verwenden; Verfahrenssprache ist Deutsch.

S2018_002
Seite 4
3.
Die Parteien haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Zuständigkeit des Bun-
despatentgerichts ist gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG).
4.
In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 3 PatGG entscheidet
das Gericht in Dreierbesetzung.
5.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine
Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist
eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h.
selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Ein-
reden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.1 Ferner
muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuord-
nende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.2
Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann
das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der
Gegenpartei (superprovisorisch) anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Diese
Möglichkeit ist für akute Gefahr vorgesehen, denn eine gewarnt Gegen-
partei könnte einer Massnahme zuvorkommen. Deshalb muss der vor-
sorgliche Rechtsschutz bei besonderer Dringlichkeit überfallartig, d.h. oh-
ne vorgängige Anhörung des Gegners angeordnet und vollzogen werden
können. Der superprovisorische Erlass einer Massnahme widerspricht
grundsätzlich dem Prinzip des rechtlichen Gehörs, weshalb er Ausnah-
mecharakter besitzt.3
Grundsätzlich kommen für den Erlass superprovisorischer Massnahmen
nur Situationen in Frage, in welchen es für die gesuchstellende Partei un-
zumutbar ist, bis zur Anhörung der Gegenpartei zuzuwarten. Dabei wer-
den vor allem folgende Fallgruppen unterschieden:4 Zeitmangel; notwen-
diger Überraschungseffekt (vor dem Hintergrund der Vereitelungsgefahr);

1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E.2; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.
2 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO
3 BSK ZPO-Sprecher, N 1 und 2 zu Art. 265 ZPO
4 BSK ZPO-Sprecher, N 8 und 9 zu Art. 265 ZPO mit Bezugnahme auf
D. Stauber, sic! 2010, 602 ff.

S2018_002
Seite 5
Erhöhung der Wiederholungsgefahr bzw. Gefahr der Intensivierung des
zu verbietenden Tuns.
Beim Kriterium des Zeitmangels wird das Verbot superprovisorisch erlas-
sen, weil es andernfalls unnütz wäre (beispielsweise anstehende Fristen,
Markteinführung durch die Gegenpartei, besonders kritische Zeitperioden,
mit der Markteinführung verbundene irreversible Preiszerfälle). Beim not-
wendigen Überraschungseffekt geht es darum, dass eine Anhörung der
Gegenseite den Zweck der Anordnung gänzlich vereiteln könnte. Bei der
Erhöhung der Wiederholungsgefahr wird davon ausgegangen, dass die
Anhörung der Gegenseite diese dazu motivieren könnte, die zu verbie-
tenden Handlungen noch möglichst oft, möglichst rasch und möglichst in-
tensiv vorzunehmen.5
Nur beim Fall der zeitlichen Dringlichkeit ist weiter zu prüfen, ob das Ge-
such nicht offensichtlich hinausgezögert worden ist respektive vernünf-
tigerweise früher hätte gestellt werden können und müssen, mithin das
Weglassen der Anhörung der Gegenseite nicht mehr gerechtfertigt ist. Die
relevante Zeitskala bemisst sich dabei unter anderem an der Zeit, die ty-
pischerweise der Gegenseite zur Stellungnahme eingeräumt wird. Wartet
die Gesuchstellerin ohne erkennbare Gründe mit der Einreichung des su-
perprovisorischen Gesuchs nach einem auslösenden Ereignis deutlich
länger zu, als der Gegenseite in einem Massnahmeverfahren zur Stel-
lungnahme eingeräumt wird, kann schwerlich von besonderer Dringlich-
keit im Sinne von Art. 265 ZPO ausgegangen werden, die ein Weglassen
der Anhörung der Gegenseite rechtfertigt.
6.
Die Klägerinnen begründen den Erlass der superprovisorischen Mass-
nahme in Bezug auf die besondere Dringlichkeit zum ersten damit, dass
die Beklagte in den verschiedenen Verfahren um das Streitpatent bereits
umfangreich die Gelegenheit hatte, Gegenargumente vorzutragen. Mit
neuen Argumenten sei entsprechend in diesem Verfahren nicht zu rech-
nen, und die Anhörung der Gegenseite werde entsprechend die Position
der Beklagten nicht wesentlich verbessern.
Das hat mit dem Kriterium der besonderen Dringlichkeit nichts zu tun, und
es kann zudem nicht davon ausgegangen werden, dass in diesem Ver-
fahren nicht plötzlich doch noch wichtige neue Gegenargumente geltend

5 BSK ZPO-Sprecher, N 10 – 14 zu Art. 265 ZPO mit Bezugnahme auf
D. Stauber, sic! 2010, 602 ff.

S2018_002
Seite 6
gemacht werden. Insbesondere auch, weil es Parallelverfahren gibt, wel-
che zu neuen Urteilen geführt haben können oder ähnliches.
7.
Zum zweiten machen die Klägerinnen geltend, die Situation sei dringend
geworden, weil die Beklagte für einen früheren Verhandlungstermin im
parallelen ordentlichen Nichtigkeitsverfahren nicht verfügbar sei, und zu-
sätzliche Verfahrensanträge gestellt habe, die weitere Verzögerungen
nach sich ziehen dürften.
Dazu ist zu sagen, dass das der übliche, in Kauf zu nehmende Verfah-
rensablauf in einem Nichtigkeitsverfahren ist, und es den Klägerinnen no-
ta bene auf jeden Fall seit der Markteinführung der Produkte durch die
Beklagte im Januar 2017 schon seit sehr langer Zeit frei stand, ein orden-
tliches Verletzungsverfahren anhängig zu machen.
Das Fachrichtervotum im parallelen ordentlichen Verfahren wurde zudem
am 25. Januar 2018 an die Parteien verschickt. Am 28. Februar 2018
wurden die Parteien mit Fristsetzung bis zum 6. März 2018 aufgefordert,
anzugeben, an welchem der drei vorgeschlagenen Termine (21. August,
28. August, 29. August) die Hauptverhandlung durchgeführt werden könn-
te. Am 6. März 2018 hat die Klägerin 1 des vorliegenden Verfahrens im
parallelen Nichtigkeitsverfahren den 21. August und den 29. August 2018
als möglich angegeben, und ausdrücklich den 21. August 2018 als bevor-
zugt hervorgehoben. Am 7. März 2018 erfolgte dann die Ladung zur
Hauptverhandlung auf den 21. August 2018.
Die Klägerin 1 stellte anschliessend als Beklagte im parallelen Nichtig-
keitsverfahren am 8. März 2018 einen Antrag auf Verschiebung der
Hauptverhandlung auf einen früheren Termin, mit Hinweis auf die kurze
Restlaufzeit des Patents. Trotz Vorschlags des Gerichts konnte an-
schliessend mangels Verfügbarkeit der Beklagten (Klägerin im parallelen
Nichtigkeitsverfahren) kein früherer Termin gefunden werden.
Damit wurde das hier gestellte Massnahmegesuch mehr als zwei Monate
nach dem Fachrichtervotum eingereicht. Soweit die besondere Dringlich-
keit durch die im Vergleich zum früheren Massnahmeverfahren geänderte
Meinung im Fachrichtervotum (Gültigkeit des Klagepatents) gestützt sein
sollte, hätte ein entsprechendes superprovisorisches Gesuch viel früher
gestellt werden können und müssen.

S2018_002
Seite 7
Weiterhin wurde die Klägerin 1 mehr als einen Monat vor Einreichung des
vorliegenden Gesuchs im parallelen Nichtigkeitsverfahren darauf hinge-
wiesen, dass die möglichen Termine für die Hauptverhandlung Ende Au-
gust 2018 sein würden. Sie hat dann anschliessend zunächst selber aus-
drücklich den 21. August 2018 als geeignet und bevorzugt erklärt, und
erst danach einen Antrag auf Vorverlegung gestellt. Seit dann hat sich an
der Dringlichkeitslage nichts geändert, und es ist nicht erkennbar, warum
die Klägerinnen mit ihrem superprovisorischen Gesuch mehr als einen
Monat zugewartet haben.
8.
Schliesslich machen die Klägerinnen geltend, das bereits abgeschlosse-
ne Massnahmeverfahren habe mehr als sechs Monate zwischen Einrei-
chung und Urteil gedauert, eine ähnliche Verfahrensdauer beim vorlie-
genden Massnahmeverfahren würde zu einem Urteil im September die-
ses Jahres führen, was nach der Hauptverhandlung im parallelen Nichtig-
keitsverfahren sei.
Auch das hat mit dem Kriterium der besonderen Dringlichkeit für dieses
Massnahmeverfahren nichts zu tun. Dieser Umstand ist der Komplexität
der patentrechtlichen Verfahren und der Intensität der Verfahrensführung
der Parteien in jenem abgeschlossenen Massnahmeverfahren zuzu-
schreiben.
9.
Der Antrag auf Erlass superprovisorischer Massnahmen ist daher abzu-
weisen.
Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO).
10.
Den Klägerinnen wurde bereits Frist angesetzt, um gestützt auf Art. 98
ZPO einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 60'000.– zu bezahlen.
11.
Über die Prozesskosten ist im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1
ZPO).
12.
Nach Eingang der Massnahmeantwort wird nötigenfalls eine kurzfristig
anzuberaumende mündliche Verhandlung stattfinden.

S2018_002
Seite 8
13.
Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die mit dem Verfahren be-
fassten Gerichtspersonen allfällige Ausstandsgründe prüfen (vgl. insbes.
BGE 139 III 433). Um dies zu erleichtern, sollten – soweit noch nicht ge-
schehen – Konzernnamen von Parteien offengelegt werden. Sobald eine
Partei von einem Ausstandsgrund Kenntnis erhält, hat sie unverzüglich
ein entsprechendes Gesuch zu stellen (Art. 49 ZPO), um eine Verwirkung
des Ausstandsanspruchs zu verhindern (weitere Informationen unter
https://www.bundespatentgericht.ch/das-gericht/richterrichterinnen/).
Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
Das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird ab-
gewiesen.
2.
Der Beklagten wird eine Frist bis 23. April 2018 zur Erstattung der
Massnahmeantwort angesetzt.
3.
Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden.
4.
Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an:
–
die Klägerinnen,
–
die Beklagte
Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b
ZPO).

S2018_002
Seite 9
St. Gallen, 5. April 2018
Im Namen des Bundespatentgerichts
Richter
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 05.04.2018