bpatger · O2013_009 · 2014-02-27 · de
Drospirenon: Patentverletzung, Nichteintreten, Nichtzulassung der Klageänderung
Äquivalenz, Berücksichtigung der Erteilungsakten, Fachrichtervotum, Freier Stand der Technik (Einrede), Patentansprüche Schutzbereich (Art. 69 EPÜ), Patentnichtigkeit Einrede, Vergleich, Zollrechtliche Massnahme

Bundespatentgeri cht 
Tri bunal fédéral des brevets 
Tri bunal e federal e dei brevetti 
Tri bunal federal da patentas 
Federal P atent Court 
 
 
 
 
O2013_009 
 
B e s c h l u s s v o m 2 7 . F e b r u a r 2 0 1 4 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin, 
Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Roland Dux, 
Richter Dr. iur. Thomas Legler, 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. 
Verfahrensbeteiligte 
A. AG 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und 
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer und patentanwaltlich beraten 
durch Gregor S. König, 
Klägerin 
gegen 
B. AG 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi und 
Rechtsanwalt James Merz und patentanwaltlich beraten 
durch Dr. Rainer Friedrich, 
Beklagte 
Gegenstand 
Patentverletzung; Drospirenon 
 
 


O2013_009 
Seite 2 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, 
1. 
Mit Klage vom 28. Mai 2013 stellte die Klägerin u.a. folgendes Unterlas-
sungsbegehren: 
1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.- pro 
Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 
343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit 
Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Kontrazeptiva mit dem 
Wirkstoff Drospirenon und der Bezeichnung „D 1“ (Swissmedic Zulassungsnum-
mer a), „D 2“ (Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3“ (Swissmedic Zulas-
sungsnummer c) und „D 4“ (Swissmedic Zulassungsnummer d) selber oder 
durch Dritte herzustellen, einzuführen, auszuführen, zu lagern, anzubieten, zu 
verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, wobei der in den betref-
fenden Kontrazeptiva enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6β, 7β; 15β, 16β-
dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone) durch Wasserabspal-
tung aus 6β, 7β; 15β, 16β-dimethylen-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstan-21,17-
carbolactone durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit Wasser 
hergestellt wurde. 
2. 
Die Beklagte beantragte mit Klageantwort vom 14. August 2013 die Ab-
weisung der Klage und machte unter anderem einredeweise die Nichtig-
keit des Patents EP 1 149 840 B1, auf das sich ihres Erachtens das 
Rechtsbegehren Ziff. 1 stützte, geltend. 
3. 
Mit Replik vom 4. Oktober 2013 stellte die Klägerin ein Eventualbegehren 
Ziff. 1.b, welches gemäss ihren Ausführungen zu prüfen wäre, falls das 
Gericht das Rechtsbegehren Ziff. 1.a (entsprechend Rechtsbegehren Ziff. 
1 der Klageschrift) nicht gutheissen würde. Die Klägerin machte geltend, 
dieses Eventualbegehren sei im ordentlichen Verfahren gemäss Art. 219 
ff. ZPO und damit in der gleichen Verfahrensart zu erledigen wie die bis-
herigen Klagebegehren, und zwischen den ursprünglichen Klagebegeh-
ren und dem neuen Eventualbegehren bestehe ein enger sachlicher Zu-
sammenhang (Art. 227 Abs. 1 ZPO). 
Das neue Eventualbegehren Ziff. 1.b lautete wie folgt: 
1.b Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1.a sei der Beklagten unter Androhung 
einer Ordnungsbusse von CHF 1000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, 


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mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Be-
strafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu 
verbieten, in der Schweiz Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon und der 
Bezeichnung „D 1“ (Swissmedic Zulassungsnummer a), „D 2“ (Swissmedic Zu-
lassungsnummer b), „D 3“ (Swissmedic Zulassungsnummer c) und „D 4“ 
(Swissmedic Zulassungsnummer d) selber oder durch Dritte herzustellen, einzu-
führen, auszuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise 
in Verkehr zu bringen, wobei der in den betreffenden Kontrazeptiva enthaltene 
Wirkstoff Drospirenon (6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-
21,17-carbolactone) durch katalytische Hydrierung von 17α-(3-hydroxy-1-
propynyl)-6β, 7β;15β, 16β-dimethylene-5β-androstane-3β,5,17β-triol in ein 17α-
(3-hydroxy-1-propyl)-6β, 7β;15β, 16β-dimethylene-5β-androstane-3β, 5,17β-triol 
und durch anschliessende Oxidation in ein 6β, 7β;15β, 16β-dimethylene-5β-
hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21,17-carbolactone in Gegenwart des Katalysa-
tors TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-yl)-oxyl) hergestellt wurde. 
4. 
Mit einer als "nicht abschliessende Duplik" bezeichneten Eingabe vom 
22. Oktober 2013 stellte die Beklagte folgende Anträge: 
1. Die Klage vom 28. Mai 2013 sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist. 
 
2. Auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 sei nicht einzu-
treten. 
Sodann stellte die Beklagte zusätzlich folgende prozessuale Anträge: 
1. Die Eingabe sei als vorgezogene Duplik beschränkt auf die Frage des Eintre-
tens auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b entgegenzunehmen. 
 
 
2. Über das Eintreten auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b sei sofort zu entscheiden und 
der Entscheid sei selbständig zu eröffnen. 
 
3. In Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b sei der Beklagten die Frist zur Erstat-
tung der Duplik abzunehmen bis über das Eintreten auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b 
rechtskräftig entschieden ist. 
4. Eventuell sei der von der Klägerin zu leistende Kostenvorschuss auf das Dop-
pelte zu erhöhen. 
Die Eingabe befasste sich ausschliesslich mit Prozessualem und enthielt 
keine materielle Stellungnahme. 


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5. 
Mit Stellungnahme vom 4. November 2013 zur Eingabe der Beklagten 
vom 22. Oktober 2013 stellte die Klägerin folgende Anträge: 
1. Die prozessualen Anträge 2 , 3 und 4 seien abzuweisen, soweit darauf einzu-
treten ist. 
 
2. Bezüglich des prozessualen Antrags 1 verzichtet die Klägerin auf einen An-
trag. 
6. 
Mit Eingabe vom 12. November 2013 nahm die Beklagte zur Eingabe der 
Klägerin vom 4. November 2013 Stellung. 
7. 
Am 20. November 2013 erstattete die Beklagte eine auf das Patent EP 1 
149 840 B1 beschränkte Duplik.Hierzu nahm die Klägerin mit Eingabe 
vom 2. Dezember 2013 Stellung. 
8. 
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 orientierte der für die Spruch-
kammer in Aussicht genommene Richter Dr. Roland Dux die Gerichtslei-
tung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 der Richtlinien zur Unabhängigkeit über 
Sachverhalte, auf welche er bei der Prüfung seiner Unabhängigkeit ge-
stossen war, und welche einen möglichen Ausstandsgrund gemäss Art. 
47 Abs. 1 ZPO darstellen könnten. Richter Dux erklärte dabei, seines Er-
achtens liege kein Ausstandsgrund vor. Mit Verfügung vom 24. Dezember 
2013 wurde den Parteien die Eingabe von Richter Dr. Dux zugestellt und 
ihnen Frist bis 14. Januar 2014 zur Stellungnahme im Sinne von Art. 8 
Abs. 3 der Richtlinien zur Unabhängigkeit angesetzt, mit dem Bemerken, 
dass Stillschweigen als Verzicht auf Stellungnahme gelte. Mit Eingabe 
vom 14. Januar 2014 teilte die Klägerin mit, dass die von Richter Dr. Dux 
erwähnten Umstände aus ihrer Sicht keinen Ablehnungsgrund darstellten. 
Seitens der Beklagten erfolgte keine Stellungnahme. 
9. 
Der Gegenstand der Klage wird bestimmt durch die von der Klägerin ge-
stellten Rechtsbegehren, die das Gericht binden. Das Gericht darf der 
Klägerin nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als von ihr bean-
tragt worden ist (Dispositionsmaxime; vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO). Eine Kla-
geänderung ist gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänder-


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te oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist 
und (a) mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammen-
hang steht oder (b) die Gegenpartei zustimmt. 
Dass hier der geänderte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu 
beurteilen ist, ist unstrittig. Die Beklagte stimmt indes der Änderung nicht 
zu, und damit hängt die Zulassung der Änderung davon ab, ob der neue 
Anspruch mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammen-
hang steht. 
10. 
Die vorliegende Rechtsstreitigkeit hat nach bestimmtem Verfahren herge-
stelltes Drospirenon zum Gegenstand. Dieser Wirkstoff selbst ist seit lan-
gem patentfrei; geschützt sind aber Herstellungsverfahren. 
11. 
In der Klagebegründung wurden zwei Patente behandelt, die EP 0 918 
791 B1 (nachfolgend EP '791; Rutheniumsalz) sowie die EP 1 149 840 
B1 (nachfolgend EP '840; Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure). 
Bezüglich beider Patente wurde ausführlich das Vorliegen einer Patent-
verletzung argumentiert (zur EP '840 in RZ 72 ff. und zu EP '791 in RZ 
99 ff.). 
12. 
Der hier interessierende Abschnitt des Verfahrens der Herstellung von 
Drospirenon umfasst im Wesentlichen drei sequenzielle Schritte: 1) Hyd-
rierung, 2) Oxidation, 3) Wasserabspaltung. Die beiden Patente schützen 
zwei verschiedene Aspekte respektive Schritte dieses Herstellungsverfah-
rens. 
 
 
Die EP '791 betrifft die Verwendung von Rutheniumsalz beim mittleren 
Schritt 2), der Oxidation. 
 
Die EP '840 betrifft die Art der Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure 
beim letzten 3. Schritt. 
Oxidation und Wasserabspaltung sind dabei nicht zwingend miteinander 
verknüpft. Es ist zwar durchaus möglich, dass das Verfahren so durchge-
führt wird, dass eine Oxidation (Schritt 2) gemäss der EP '791 mit Ruthe-
niumsalz eingesetzt wird und eine Wasserabspaltung (Schritt 3) gemäss 
der EP '840. Es ist aber gleichermassen möglich, dass eine Oxidation 
gemäss der EP '791 mit Rutheniumsalz eingesetzt wird, aber eine Was-


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serabspaltung nicht gemäss der EP '840 erfolgt, oder dass eine Oxidation 
nicht gemäss der EP '791 vorgenommen wird, aber eine Wasserabspal-
tung gemäss der EP '840 mit p-Toluolsulfonsäure oder einem äquivalen-
ten Mittel. Letzteres war ja auch das, was das Gericht im Rahmen des 
diesem Hauptverfahren vorausgegangenen Massnahmeverfahrens fest-
gestellt hatte (S2013_001, Urteil vom 21. März 2013). 
13. 
Das Unterlassungsbegehren gemäss Klageschrift führte als Verfahrens-
schritt ausschliesslich die Wasserabspaltung und deren Bedingungen an 
("wobei der in den betreffenden Kontrazeptiva enthaltene Wirkstoff 
Drospirenon (6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-
21,17-carbolactone) durch Wasserabspaltung aus 6β, 7β; 15β, 16β-
dimethylen-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstan-21,17-carbolactone 
durch 
Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit Wasser hergestellt wur-
de"). Damit stützte sich dieses Rechtsbegehren nur und ausschliesslich 
auf die EP '840. 
 
14. 
Mit der Replik wurde als Eventualbegehren ein Rechtsbegehren formu-
liert, in welchem nun der Schritt der Oxidation ausdrücklich genannt wird 
("wobei der in den betreffenden Kontrazeptiva enthaltene Wirkstoff 
Drospirenon (6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-
21,17-carbolactone) durch katalytische Hydrierung von 17α-(3-hydroxy-1-
propynyl)-6β, 7β;15β, 16β-dimethylene-5β-androstane-3β,5,17β-triol in 
ein 
17α-(3-hydroxy-1-propyl)-6β, 
7β;15β, 
16β-dimethylene-5β-
androstane-3β, 5,17β-triol und durch anschliessende Oxidation in ein 6β, 
7β;15β, 
16β-dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21,17-
carbolactone 
in 
Gegenwart 
des 
Katalysators 
TEMPO 
(2,2,6,6-
Tetramethylpiperidine-1-yl)-oxyl) hergestellt wurde"). Damit stützt sich 
dieses Rechtsbegehren eindeutig auf das zweite Patent EP '791, und nur 
darauf. 
15. 
Die Klägerin macht dazu geltend: 
"Zudem besteht zwischen den ursprünglichen Klagebegehren und dem neuen 
Eventualbegehren ein enger sachlicher Zusammenhang. Gegenstand der ur-
sprünglichen Klagebegehren bilden die patentverletzende Herstellung von 
Drospirenon und die Einfuhr und das lnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit 


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diesem Wirkstoff durch die Beklagte. Das neue Eventualbegehren bezieht sich 
auf den gleichen Lebensvorgang. Betroffen sind die identischen Erzeugnisse." 
Das trifft indes so nicht zu. Das Rechtsbegehren gemäss Klageschrift be-
schlägt keineswegs "die patentverletzende Herstellung von Drospirenon 
und die Einfuhr und das lnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit diesem 
Wirkstoff durch die Beklagte" tel quel, sondern genau und nur die Herstel-
lung von Drospirenon unter Verwendung des letzten Verfahrensschrittes 
"Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure" und die Einfuhr und das 
lnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit dem so hergestellten Wirkstoff 
durch die Beklagte. 
Das Eventualbegehren gemäss Replik hingegen beschlägt genau und nur 
die Herstellung von Drospirenon unter Verwendung von Rutheniumsalz 
beim mittleren Schritt der Oxidation und die Einfuhr und das lnver-
kehrbringen von Kontrazeptiva mit dem so hergestellten Wirkstoff 
durch die Beklagte. 
Das heisst, der von den beiden Rechtsbegehren umschriebene Lebens-
vorgang ist nur teilweise derselbe, nämlich "Herstellung von Drospirenon 
und die Einfuhr und das lnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit diesem 
Wirkstoff durch die Beklagte". Damit wird aber - nachdem der Wirkstoff 
Drospirenon patentfrei ist - noch keine (behaupteterweise) patentverlet-
zende Handlung umschrieben. Dies geschieht erst mit der Angabe des 
Verfahrensschrittes, und dieser Lebensvorgang ist eben bei den beiden 
Rechtsbegehren, wie behandelt, verschieden. Ein Sachzusammenhang 
zwischen den beiden Rechtsbegehren ist – soweit es die patentverlet-
zende Handlung betrifft - nicht ersichtlich. Die beiden inkriminierten Ver-
fahrenschritte sind verschieden und auch nicht voneinander abhängig. 
Drospirenon kann, wie behandelt, hergestellt werden unter Verwendung 
beider patentierter Verfahrensschritte, des einen oder des anderen paten-
tierten Verfahrensschrittes oder gänzlich ohne die beiden patentierten 
Verfahrensschritte. Die von der Klägerin hervorgehobene Tatsache, dass 
die beiden Patente der gleichen Patentfamilie angehören, ist dabei uner-
heblich. 
Der von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO geforderte sachliche Zusammenhang 
des neu geltend gemachten Anspruches (Rechtsbegehren Ziff. 1.b der 
Replik) mit dem bisherigen Anspruch (Rechtsbegehren 1 der Klage) ist 
demnach nicht gegeben. Damit ist die Klageänderung nicht zuzulassen, 


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und auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 ist nicht 
einzutreten. 
Dies scheint auch insbesondere deshalb sachgerecht, weil die Beklagte 
angesichts des Rechtsbegehrens gemäss Klageschrift, welches ersicht-
lich ausschliesslich auf der EP '840 beruhte, keinen Anlass hatte, mit der 
Klageantwort eine Nichtigkeitswiderklage gegen die EP '791 zu erheben, 
und der nun, würde die mit der Replik erhobene Klageänderung zugelas-
sen, verwehrt wäre, in der Duplik eine entsprechende Nichtigkeitswider-
klage zu erheben (Art. 224 Abs. 1 ZPO). Muss die Klägerin hingegen, weil 
die Klageänderung nicht zugelassen wird, dieses Rechtsbegehren in ei-
nem neuen Prozess vorbringen, steht dort der Beklagten die entspre-
chende Nichtigkeitswiderklage zu, womit die ihr zustehenden Verteidi-
gungsrechte gewahrt sind. 
16. 
Über die Prozesskosten wird mit dem Endentscheid zu befinden sein (Art. 
104 Abs. 1 ZPO). 
 
Das Bundespatentgericht beschliesst: 
1. Auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 wird nicht 
eingetreten. 
2. Über die Prozesskosten wird mit dem Endentscheid befunden. 
 
 
 
 
 
 
 


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Dieses Urteil geht an: 
– Klägerin (mit Gerichtsurkunde); Beilagen: Duplik vom 20.11.2013; 
Schreiben der Beklagten vom 28.01.2014 
– Beklagte (mit Gerichtsurkunde); Beilagen: Stellungnahme der Kläge-
rin vom 02.12.2013; Schreiben der Klägerin vom 14.01.2014 
– das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit 
Gerichtsurkunde) 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
St. Gallen, 27. Februar 2014 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erster Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
lic. iur. Jakob Zellweger 
 
Versand: 27.02.2014 / 03.03.2014