bpatger · S2019_004 · 2019-02-20 · de
Abweisung superprovisorische Massnahme, keine besondere Dringlichkeit
Lugano Übereinkommen, Massnahme superprovisorisch abgewiesen, Örtliche Zuständigkeit international

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2019_004
U r t e i l v o m 2 0 . F e b r u a r 2 0 1 9
Besetzung
Instruktionsrichter Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH Rudolf Rentsch,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
AstraZeneca AB, SE-15185 Södertälje,
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher
und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. Thorsten Bausch, Hoffman Eitle,
Arabellastrasse 30, DE-81925 München, und/oder Dr. Ulrike
Ciesla, Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2,
Postfach 1765, 8031 Zürich
Klägerin
gegen
Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz,
Beklagte
Gegenstand
Gesuch um Erlass einer (superprovisorischen) vorsorglichen
Massnahme

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Der Instruktionsrichter zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 12. Februar 2019 reichte die Klägerin das vorliegende
Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen be-
treffend des Schweizer Teils des EP 2 266 573 B1 in englischer Sprache
ein und stellte folgende Rechtsbegehren:
„1. Defendant is to be preliminarily prohibited under threat of an administrative
penalty of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c ZPO, and at
least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as well as under
threat of penalty for its executives according to Art. 292 StGB in case of fu-
ture violation to import, store, manufacture, offer, sell or in any other way
market itself or through third parties in Switzerland a pharmaceutical formu-
lation for use in the treatment of breast cancer by intramuscular injection
comprising fulvestrant, a pharmaceutically acceptable alcohol being a mix-
ture of 10% weight of ethanol per volume of formulation and 10% weight of
benzyl alcohol per volume of formulation, and the formulation contains 15%
weight of benzyl benzoate per volume of formulation and a sufficient amount
of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45mgml-1
of fulvestrant, wherein the ricinoleate vehicle is castor oil, and wherein the
total volume of the formulation is 6 ml or less, namely Fulvestrant Sandoz
(Swissmedic marketing authorization no. 65651).
2.
Defendant is to be preliminarily ordered under threat of an administrative
penalty of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c ZPO, and at
least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as well as under
threat of penalty for its executives according to Art. 292 StGB to recall al-
ready distributed products according to no. 1 above, i.e., to inform the
known buyers of the product within 5 working days from the effective date of
the order that Defendant requests the return of the products for reimburse-
ment of the purchase price and incidental expenses.
3.
The injunction according to no. 1 above shall first be issued ex parte, i.e.
without prior hearing of Defendant.
4.
Auxiliary to prayer for relief no. 3 above, the injunction according to no. 1
above and the order according to no. 2 above shall be issued after hearing
Defendant on the occasion of an oral hearing to be summoned within 14
days.

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5.
Auxiliary to prayer for relief no. 4 above, the injunction according to no. 1
above and the order according to no. 2 above shall be issued after a written
response by Defendant to be submitted within 14 days.
6.
All costs and fees, including the expenses for patent attorney's advice, to be
borne by Defendant.”
2.
Die Klägerin ist ein schwedisches Unternehmen mit Sitz in Södertälje,
Schweden. Die Beklagte ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit
Sitz in Rotkreuz, Schweiz. Es handelt sich somit um einen internationalen
Sachverhalt. Gestützt auf Art. 1 Abs. 1 lit. a und Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m.
Art. 2 Abs. 1 und Art. 60 Abs. 1 lit. a LugÜ ist die Zuständigkeit des Bun-
despatentgerichts gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG).
Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.
3.
In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Instrukti-
onsrichter als Einzelrichter.
4.
Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).
Das Massnahmegesuch wurde in englischer Sprache eingereicht. Die
Klägerin macht geltend, die Beklagte hätte in den Verfahren O2017_014
und S2016_007 der Verwendung von Englisch als Parteiensprache zuge-
stimmt, weshalb angenommen werden könne, die Beklagte würde der
Verwendung von Englisch auch im vorliegenden Verfahren zustimmen.
Im Rahmen des vorliegenden Entscheids ist vorläufig von der Zustim-
mung der Beklagten zur Verwendung von Englisch als Parteiensprache
auszugehen. Für den weiteren Verlauf hängt die Verwendung von Eng-
lisch als Parteiensprache von der expliziten Zustimmung bzw. vom Wi-
derspruch der Beklagten ab.
5.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine
Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist

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eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h.
selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Ein-
reden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.1 Ferner
muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuord-
nende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.2
Vorliegend wird von der Klägerin mit Rechtsbegehren Ziff. 3 eine super-
provisorische Anordnung beantragt. Qualifiziert vorausgesetzt ist bei einer
solchen die besondere Dringlichkeit. Die Dringlichkeit muss also noch
grösser sein als bei vorsorglichen Massnahmen überhaupt, so dass keine
Zeit mehr besteht, die Beklagte anzuhören und/oder zu vermeiden, dass
diese eine Massnahmeanordnung vereitelt (vgl. Art. 265 Abs. 1 ZPO).
Der superprovisorische Erlass einer Massnahme, also ohne vorherige
Anhörung der Gegenpartei, bedeutet einen schweren Eingriff in elementa-
re Verfahrensgrundsätze und hat daher Ausnahmecharakter. Dem Gericht
muss es unmöglich sein, die andere Partei anzuhören, bevor es einen
Entscheid fällen kann.3
In der Regel kommen für den Erlass superprovisorischer Massnahmen
nur Situationen in Frage, wo es für die gesuchstellende Partei unzumut-
bar ist, bis zur Anhörung der Gegenpartei zuzuwarten. Dabei werden vor
allem folgende Fallgruppen unterschieden: Zeitmangel, notwendiger
Überraschungseffekt (vor dem Hintergrund der Vereitelungsgefahr), Er-
höhung der Wiederholungsgefahr bzw. Gefahr der Intensivierung des zu
verbietenden Tuns.4
Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch be-
antragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn
immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge-
richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört,
nicht erlassen hätte.5

1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E.2; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.
2 BSK ZPO-Sprecher, Art. 261 N 10.
3 BSK ZPO-Sprecher, Art. 265 N 1 f.
4 BSK ZPO-Sprecher, Art. 265 N 6 ff.
5 BBl 2006 S. 7356.

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6.
Zur Begründung macht die Klägerin geltend, die Beklagten verkaufe das
Produkt „Fulvestrant Sandoz“ seit 26. Juli 2016. „Fulvestrant Sandoz“ fal-
le in den Schutzbereich des europäischen Patents EP 2 266 573 B1
(nachfolgend „Streitpatent“). Nachdem das Bundespatentgericht im Ver-
fahren O2015_011, die Beschwerdekammer des EPA und das Bezirksge-
richt Den Haag das Streitpatent für ungültig erklärt hätten, hätte die Klä-
gerin darauf verzichtet, gegen die patentverletzenden Handlungen der
Beklagten vorzugehen.
Mit Entscheidung vom 24. Januar 2019 habe nun aber die Beschwerde-
kammer des EPA die Gültigkeit des Streitpatents aufrechterhalten. Ferner
erachte der Referent im Verfahren O2018_009 (ehemals O2015_011) in
seinem aufgrund des Bundesgerichtsentscheids ergänzten Fachrichtervo-
tum vom 23. November 2018 das Streitpatent für gültig, ebenso das Be-
rufungsgericht Den Haag.
Da somit die Gültigkeit des Streitpatents glaubhaft und die Patentverlet-
zung durch die Beklagte aufgrund der Produkteinformation offensichtlich
sei sowie aufgrund des Umstands, dass die Beklagte auf die schriftliche
Unterlassungsaufforderung der Klägerin nicht reagiert habe, sei es nicht
akzeptabel, dass die Beklagten ihr patentverletzendes Produkt auch nur
einen Tag länger vertreibe.
Die Dringlichkeit bzw. die vorliegend erforderliche besondere Dringlichkeit
begründet die Klägerin damit, dass der Fall aufgrund der offensichtlichen
Patentverletzung und dem Umstand, dass die Gültigkeit des Streitpatents
nach dem Entscheid der Beschwerdekammer des EPA vom 24. Januar
2019 so stark wie nur möglich sei, klar sei.
7.
Der von der Klägerin angeführte Entscheid der Beschwerdekammer des
EPA vom 24. Januar 2019, womit das Streitpatent aufrechterhalten wur-
de, mag den der Klägerin zustehenden Anspruch mit Blick auf die
Rechtsbeständigkeit des Streitpatents glaubhaft zu machen, begründet
aber in keiner Weise eine besondere Dringlichkeit, die ein Erlass einer
vorsorglichen Massnahme ohne vorherige Anhörung der Beklagten recht-
fertigen würde.

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Die Klägerin weiss, dass die Beklagte seit fast drei Jahren ein angeblich
patentverletzendes Produkt vertreibt. Es stand der Klägerin offen, ein or-
dentliches Verfahren einzuleiten, wie sie dies im Übrigen im von ihr er-
wähnten Verfahren O2018_010 auch getan hat, ohne den Entscheid der
Beschwerdekammer des EPA abzuwarten.
Die Klägerin hat dafür optiert, mit einer Klage im ordentlichen Verfahren
und mit dem vorliegenden Massnahmegesuch zuzuwarten, bis sich be-
weisrechtlich für sie ein günstiger Zwischenstand ergab. Wie erwähnt,
begründet dies aber in keiner Weise eine besondere Dringlichkeit, die den
Erlass einer superprovisorischen Massnahme rechtfertigen könnte. Die
Klägerin hat denn auch nicht weiter substantiiert, weshalb nach einer
dreijährigen Marktpräsenz des streitgegenständlichen Produkts „Fulvest-
rant Sandoz“ eine superprovisorische Verfügung notwendig sei, um einen
– im Vergleich zu dieser Zeit – zusätzlichen nichtwiedergutzumachenden
Nachteil abzuwenden.
Weiterhin zeigen die verschiedenen zitierten ausländischen Gerichtsent-
scheide und das Verfahren vor dem EPA auf, dass eine komplexe Beur-
teilungslage vorlag bzw. vorliegt, so dass den relevanten Interessen aller
Verfahrensbeteiligten im Rahmen der Verhältnismässigkeit besonderes
Gewicht beizumessen und eine Anhörung der Beklagten geboten ist.
Demnach ist der Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme
gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3 abzuweisen.
8.
Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO).
9.
Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos-
tenvorschuss in der Höhe von CHF 30‘000 zu bezahlen.
10.
Über die Gerichtskosten ist im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1
ZPO).

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Der Instruktionsrichter erkennt:
1.
Das Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme wird
abgewiesen.
2.
Die Beklagte wird ersucht, bis 5. März 2019 Mitteilung zu machen,
sofern sie mit der Verwendung von Englisch als Parteiensprache
nicht einverstanden ist.
3.
Der Beklagten wird eine Frist bis 12. März 2019 zur Erstattung der
Massnahmeantwort angesetzt.
4.
Der Klägerin wird eine Frist bis 7. März 2019 angesetzt, um einen
Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 30‘000 zu bezahlen.
5.
Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.
6.
Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an:
–
die Klägerin unter Beilage der Rechnung Nr. 1185001200,
–
die Beklagte unter Beilage des Massnahmebegehrens inkl.
Beilagen.
Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b
ZPO).
St. Gallen, 20. Februar 2019
Im Namen des Bundespatentgerichts
Instruktionsrichter
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH
lic. iur. Susanne Anderhalden
Rudolf Rentsch
Versand: 25.02.2019