bpatger · O2017_023 · 2019-05-03 · de
Schutzbereich ESZ
Äquivalenz, Fachrichtervotum, Örtliche Zuständigkeit international, Schutzzertifikat, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch)

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2017_023
U r t e i l v o m 3 . M a i 2 0 1 9
Besetzung
Instruktionsrichter Dr. iur. Christoph Gasser (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dipl. Chem.-Ing. ETH Marco Zardi,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Gilead Sciences Inc.,
333 Lakeside Drive, US-94404 Foster City, CA, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Simon Holzer, 
Dr. iur. Kilian Schärli und Dr. iur. Michael Ritscher, Meyerlus-
tenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765,
8031 Zürich,
patentanwaltlich beraten durch Dr. Andreas Schöllhorn, 
Latscha Schöllhorn Partner AG, Austrasse 24, 4051 Basel,
Klägerin
gegen
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel, 
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES 
Attorneys, Falkenstrasse 27, 8024 Zürich, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel AG,
Friedtalweg 5, 9500 Wil,
Beklagte
Gegenstand
Verletzung des schweizerischen ESZ C00915894/01
Tenofovir Disoproxilfumarat + Emtricitabin


O2017_023
Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
Prozessgeschichte
1.
Mit Klage vom 4. Dezember 2017, in Prosequierung des zu ihren Gunsten 
entschiedenen Massnahmeverfahrens S2017_006 vom 12. Oktober 2017,
stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:
«1.a. Der 
Beklagten 
sei 
unter 
Androhung 
einer 
Ordnungsbusse 
von 
CHF 1‘000.00 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, mindestens aber 
CHF 5‘000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lt. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer 
Organe mit Busse nach Art. 292 StGB zu verbieten, in der Schweiz phar-
mazeutische Produkte, die Tenofovir Disoproxil in Form eines Phosphatsal-
zes und Emtricitabin enthalten, namentlich Emtricitabin-Tenofovir Mepha 
200mg/245mg, Lactab (Swissmedic Marktzulassungs-Nr. 66181) und/oder 
Efavirenz-Emtricitabin-Tenofovir-Mepha 600mg, 200mg, 245mg, Lactab 
(Swissmedic Marktzulassungs-Nr. 66217), während der Schutzdauer des 
ESZ C00915894/01 selber oder durch Dritte einzuführen (bzw. einführen zu 
lassen), auszuführen, zu lagern, herzustellen, anzubieten, zu verkaufen 
oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen und/oder für die erwähnten 
Zwecke zu besitzen.
1.b 
Als Ausnahme vom Verbot gemäss vorstehendem Rechtsbegehren Nr. 1.a 
sei der Beklagten zu gestatten, Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a, 
die sich nachweislich bereits in unmittelbarem oder mittelbarem Besitz der 
Beklagten in der Schweiz befanden, bevor diese das Verbot vom 30. August 
2017 im Verfahren S2017_006 zugestellt erhalten hat, frühestens nach Ab-
lauf von 40 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils und frühestens 40 Tage 
nach Vorlage der entsprechenden Einfuhrdokumente und Einreichung der 
Angaben gemäss untenstehendem Rechtsbegehren Nr. 2 in eines der am 
wenigsten entwickelten Länder gemäss der Liste der UNO im Zeitpunkt des 
Urteils auszuführen.
2. 
Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von mindestens 
CHF 5‘000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung ihrer 
Organe gemäss Art. 292 StGB zu verpflichten, innerhalb von 40 Kalender-
tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen unter Angabe der 
folgenden Informationen:
a. 
Die Namen und Adressen der Lieferanten der lnhaltsstoffe und/oder 
der Halbfabrikate für die Herstellung der pharmazeutischen Produkte 
gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a;


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b. 
Eventualiter zu a., die Namen und Adressen der Lieferanten der phar-
mazeutischen Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a; 
c. 
Die Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer der pharma-
zeutischen Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a:
d. 
Die Mengen hergestellter, eingeführter, exponierter und/oder gelager-
ter pharmazeutischer Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1.a unter 
Angabe der Chargen-Nummern, Packungsgrössen, Anzahl Tabletten 
und Dosierungsstärken und unter Vorlage der Ein- bzw. Ausfuhrdoku-
mente.
3. 
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, in-
klusive einer Entschädigung für den beratend beigezogenen Patentanwalt 
und zuzüglich der im Summarverfahren S2017_006 geltend gemachten 
Parteikosten und Auslagen für den beigezogenen Patentanwalt sowie der 
Gerichtskosten des Verfahrens S2017_006 und der überwiesenen Sicher-
heitsleistung.»
2.
Mit Eingabe vom 9. März 2018 erstattete die Beklagte die Klageantwort 
und stellte folgende Rechtsbegehren:
«(1) Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen.
(2) 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin, inklusive 
einer Entschädigung für den beratend beigezogenen Patentanwalt und zu-
züglich einer Entschädigung für die im Summarverfahren S2017_006 gel-
tend gemachten Parteikosten sowie Auslagen für den beigezogenen Pa-
tentanwalt.»
3.
Mit Schreiben vom 17. Mai 2018 wurden die Parteien darüber informiert, 
dass angesichts des vor dem Bundesgericht hängigen Verfahrens in der 
Nichtigkeitsklage O2017_001 keine Instruktionsverhandlung durchgeführt 
werde, sofern keine begründeten Einwände der Parteien bis am 1. Juni 
2018 eingingen. 
Mit Eingaben vom 29. Mai 2018 und 31. Mai 2018 teilten die Parteien dem 
Gericht mit, dass sie mit dem vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden 
seien.
4.
Die Replik der Klägerin erfolgte mit Eingabe vom 20. August 2018 ohne 
Änderung der Rechtsbegehren.


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Seite 4
5.
Die Duplik der Beklagten datiert vom 19. September 2018.
6.
Am 25. September 2018 erfolgte eine weitere Eingabe der Beklagten mit 
einem Parallelurteil des High Court of Justice zur Frage des Rechtsbestan-
des des parallelen ergänzenden Schutzzertifikats in Grossbritannien, am 
3. Oktober 2018 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur Duplik, und 
am 11. Oktober 2018 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten dazu.
7.
Am 24. Januar 2019 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum.
8.
Die Stellungnahmen der Parteien zum Fachrichtervotum erfolgten am 
21. Februar 2019 und am 22. Februar 2019.
9.
Die Hauptverhandlung fand am 4. April 2019 statt.
Prozessuales
10.
Die Klägerin ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in den USA. Bei 
der Beklagten handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz.
Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 und Art. 60 Abs. 1 LugÜ
sowie Art. 109 Abs. 2 IPRG und Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist die örtliche 
und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gegeben.
Gestützt auf Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.
Materielles
11.
Die 
Klägerin 
ist 
Inhaberin 
des 
ergänzenden 
Schutzzertifikats 
C00915894/01 (in der Folge «ESZ»), das sich auf das europäische Patent 
EP 0 915 894 B1 (in der Folge «Grundpatent») stützt. 
Mit Klage vom 28. August 2017 hatte die Beklagte Nichtigkeitsklage gegen 
das ESZ erhoben, diese Klage wurde abgewiesen. Mit Urteil vom 3. Okto-
ber 2017 hat das Bundespatentgericht die Rechtsbeständigkeit des ESZ 
bestätigt (O2017_001). Nachdem die Beklagte dagegen Beschwerde beim 


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Bundesgericht erhoben hatte, hat auch das Bundesgericht mit Urteil vom 
11. Juni 2018 (4A_576/2017) die Rechtsbeständigkeit des vorliegenden 
ESZ bestätigt. 
Auf die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtigkeit ist demnach 
infolge Rechtskraft der Entscheidung zur Rechtsbeständigkeit nicht weiter 
einzugehen. Es ist von der Rechtsbeständigkeit des ESZ auszugehen.
12.
Das Grundpatent beansprucht in Anspruch 2 folgenden Wirkstoff:
2. The compound of claim 1 having formula (1)
wherein
B is guanin-9-yl, adenin-9-yl, 2,6-diaminopurin-9-yl, 2-aminopurin-9-yl or their 1-
deaza, 3-deaza, or 8-aza analogs, or B is cytosin-1-yl;
R is independently -H, C1-C12 alkyl, C5-C12 aryl, C2-C12 alkenyl, C2-C12 alkynyl, C7-
C12 alkenylaryl, C7-C12 alkynylaryl, or C6-C12 alkaryl, any one of which is unsubsti-
tuted or is substituted with 1 or 2 halo, cyano, azido, nitro or -OR3 in which R3 is 
C1-C12 alkyl, C2-C12 alkenyl, C2-C12 alkynyl or C5-C12 aryl;
R1 is hydrogen, -CH3, -CH2OH, -CH2F, -CH=CH2, or -CH2N3, or R1 and R8 are 
joined to form -CH2-;
R2 independently is hydrogen or C1-C6 alkyl; and
R8 is hydrogen or -CHR2-O-C(O)-OR, or R8 is joined with R1 to form -CH2-;
and the salts, hydrates, tautomers and solvates thereof.
Tenofovir-Disoproxil, ein Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTIs) 
als Wirkstoff mit antiviraler Wirkung (vgl. Grundpatent Anspruch 26 und 


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[0044], Retroviren und HIV ausdrücklich genannt), wird davon unstrittig er-
fasst, denn es hat die Struktur
und erfüllt damit wörtlich Anspruch 2 für die Auswahl R = Isopropyl (An-
spruch 15), R1 = -CH3 (Anspruch 4), R2 = -H (Anspruch 5), R8 = -CHR2-O-
C(O)-OR (Anspruch 2) und B = Adenin-9-yl (Anspruch 2).
Auch das Fumarat-Salz und das Phosphat-Salz von Tenofovir-Disoproxil 
werden vom Wortlaut erfasst, werden doch Salze des Wirkstoffs in den An-
sprüchen 1 und 2 ausdrücklich genannt, und diese beiden spezifischen An-
ionen werden in [0043] des Grundpatents ausdrücklich im Rahmen einer 
Liste von möglichen Systemen genannt.
13.
Weiter beinhaltet das Grundpatent einen generischen, u.a. auf ein Kombi-
nationspräparat gerichteten Anspruch 27:
27. A pharmaceutical composition comprising a compound according to any one 
of claims 1-25 together with a pharmaceutically acceptable carrier and optionally 
other therapeutic ingredients.
Die weiteren Wirkstoffe werden im Grundpatent nur noch in [0047] erwähnt 
und dabei nicht weiter spezifiziert:
[0047] While it is possible for the active ingredients to be administered as pure 
compounds it is preferable to present them as pharmaceutical formulations. The 
formulations of the present invention comprise at least one active ingredient, as 
above defined, together with one or more acceptable carriers and optionally other 


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therapeutic ingredients. The carrier(s) must be "acceptable" in the sense of being 
compatible with the other ingredients of the formulation and not deleterious to the 
patient.
Zudem findet man im Zusammenhang mit Aerosolformulierungen im Ab-
satz 59 Folgendes:
[0059] Formulations suitable for nasal or inhalational administration wherein the 
carrier is a solid include a powder having a particle size for example in the range 
1 to 500 microns (including particle sizes in a range between 20 and 500 microns 
in increments of 5 microns such as 30 microns, 35 microns, etc.). Suitable formu-
lations wherein the carrier is a liquid, for administration as for example a nasal 
spray or as nasal drops, include aqueous or oily solutions of the active ingredient. 
Formulations suitable for aerosol administration may be prepared according to 
conventional methods and may be delivered with other therapeutic agents. Inha-
lational therapy is readily administered by metered dose inhalers.
Weitere Hinweise auf Co-Formulierungen finden sich in den Absätzen 
[0061]-[0064], aber ohne spezifischen Hinweis auf weitere therapeutische 
Wirkstoffe.
14.
Emtricitabin ist ein anderer NRTI als Wirkstoff mit antiviraler Wirkung mit 
folgender Struktur:
15.
Eine erste Marktzulassung für die Wirkstoffkombination Tenofovir-Diso-
proxilfumarat zusammen mit Emtricitabin hat die Klägerin für das Produkt 
Truvada® unter Nr. 57316 am 21. März 2006 erhalten.


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16.
Das Grundpatent schützt unbestrittenermassen den Wirkstoff Tenofovir-
Disoproxil an sich oder in Salzform, z.B. als Fumarat oder Phosphat. Durch 
die Anspruchsformulierung der Produktansprüche 1 und 2 des Grundpa-
tents wird zudem unbestrittenermassen nicht ausgeschlossen, dass dieser 
Wirkstoff in Kombination mit einem anderen Wirkstoff formuliert wird. Wei-
ter werden im Anspruch 27 des Grundpatents ausdrücklich Kombinations-
präparate unter Schutz gestellt. Damit ist auch die Wirkstoffkombination 
Tenofovir-Disoproxilfumarat + Emtricitabin, die Gegenstand dieser Markt-
zulassung ist, unbestrittenermassen durch das Grundpatent geschützt, 
und zwar im Sinne einer Nachmachung, d.h. wortsinngemäss.
Gleiches gilt unbestrittenermassen für andere Salze von Tenofovir-Disop-
roxil in Kombination mit Emtricitabin, insbesondere für die Wirkstoffkombi-
nation Tenofovir-Disoproxilphosphat + Emtricitabin, oder auch in Kombina-
tion mit dem weiteren Wirkstoff Efavirenz als Tenofovir-Disoproxilphosphat 
+ Emtricitabin + Efavirenz. Auch diese werden unbestrittenermassen vom 
Wortlaut des Grundpatents wortsinngemäss erfasst.
17.
Das Klageschutzrecht stützt sich auf die genannte Swissmedic-Genehmi-
gung Nr. 57316 für das Produkt Truvada® vom 21. März 2006 und wurde 
für die folgende Wirkstoffzusammensetzung erteilt: «Tenofovir Disoproxil-
fumarat + Emtricitabin». 
18.
Die Beklagte verfügt ihrerseits unbestrittenermassen über die Marktzulas-
sung Nr. 66181 für Emtricitabin-Tenofovir-Mepha 200mg/245mg, Lactab, 
als Generikum zum Originalpräparat Truvada® sowie über die Marktzulas-
sung Nr. 66217 für Efavirenz-Emtricitabin-Tenofovir-Mepha 200mg/245mg, 
Lactab, als Generikum zum Originalpräparat Atripla® der Klägerin.
Ferner ist unbestritten, dass sich das ESZ in Bezug auf den Wirkstoff Te-
nofovirdisoproxil, genau wie die Zulassung der Klägerin, spezifisch auf das 
Fumarat bezieht, während sich die Zulassungen der Beklagten und die 
darunter vertriebenen Produkte auf Tenofovir-Disoproxilphosphat in Kom-
bination mit weiteren Wirkstoffen beziehen respektive diesen Wirkstoff ent-
halten. 
Das Tenofovirdisoproxil des ESZ sowie der Erstzulassungen der Klägerin 
einerseits (Fumarat) und der Zweitzulassungen der Beklagten andererseits 


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(Phosphat) liegen also in einer anderen Salzform vor, die Salzformen sind 
somit nicht identisch.
19.
Schutzgegenstand und Wirkungen des ergänzenden Schutzzertifikats wer-
den in Art. 140d PatG wie folgt definiert:
«(1) Das Zertifikat schützt, in den Grenzen des sachlichen Geltungsbereichs 
des Patents, alle Verwendungen des Erzeugnisses als Arzneimittel, die vor Ab-
lauf des Zertifikats genehmigt werden.
(2) Es gewährt die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegt den gleichen 
Beschränkungen.»
Die Regelung einer Schutzdauerverlängerung für zulassungspflichtige 
Wirkstoffe über ergänzende Schutzzertifikate und damit auch Art. 140d 
PatG wurde im Rahmen der Revision von 1995 in das Gesetz eingefügt. 
Zum durch ergänzende Schutzzertifikate verliehenen Schutz führt die Bot-
schaft einleitend Folgendes aus (BBl 1993 III 711):
«Die Form eines eigenständigen Schutztitels statt einer blossen Verlängerung der 
Patentlaufzeit wurde gewählt, weil einerseits die Verlängerung nicht bloss an das 
Bestehen eines Patents, sondern auch an die Genehmigung des Inverkehrbrin-
gens anknüpft und weil andererseits die zusätzliche Schutzdauer nicht für den 
ganzen sachlichen Geltungsbereich des Patents, sondern nur in Bezug auf die 
genehmigten Anwendungen gewährt wird. (…) Hingegen gewährt das einmal er-
teilte Zertifikat auch Schutz für andere Verwendungen als die erstmals geneh-
migte, sofern sie ihrerseits bis zu seinem Ablauf genehmigt werden.»
Weiter heisst es bei der Kommentierung der Einzelbestimmungen zu 
Art. 140d PatG in der Botschaft wie folgt (BBl 1993 III 730):
«Absatz 1: Der durch das Zertifikat gewährte Schutz ist in zweierlei Hinsicht be-
grenzt: Erstens kann der Schutzgegenstand nicht weiter gehen als derjenige des 
Patents. Schützt also das Patent beispielsweise den Wirkstoff A und wird als Er-
zeugnis eine Zusammensetzung des Wirkstoffs A mit Wirkstoff B zugelassen, so 
erstreckt sich der Zertifikatsschutz nur auf den Wirkstoff A. Zweitens umfasst der 
Schutzgegenstand nicht den gesamten Gegenstand des Patents, sondern bezieht 
sich nur auf die zugelassenen Verwendungen. Wenn daher das Patent eine Ge-
samtheit von Erzeugnissen mit gleicher Formel umfasst, schützt das Zertifikat nur 
das weiterentwickelte und genehmigte Erzeugnis und nicht alle durch das Patent 
erfassten Erzeugnisse. Dagegen beschränkt sich der Schutzgegenstand des Zer-
tifikats nicht auf die Verwendung, für welche das Erzeugnis, d. h. der Wirkstoff, 


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Seite 10
erstmals zugelassen wurde. Vielmehr fallen auch alle Verwendungen darunter, die 
später bis zum Ablauf der Schutzdauer des Zertifikats genehmigt wurden. Auch 
hier gilt aber die Beschränkung des Schutzes durch den sachlichen Geltungsbe-
reich des Patents. Bei Patenten für das Erzeugnis als solches ist diese Beschrän-
kung unerheblich, da in diesem Falle verschiedene Verwendungen geschützt sind. 
Bei einem Patent für eine Verwendung fallen hingegen diejenigen Verwendungen 
ausser Betracht, die durch das Patent nicht gedeckt sind.
Absatz 2: In dem von Absatz 1 definierten Umfang werden die Wirkungen des 
Zertifikats denjenigen des Patents (Art. 8 PatG) gleichgestellt. Damit ist auch ge-
sagt, dass ein Zertifikat, das aufgrund eines Patents zur Herstellung eines Erzeug-
nisses erteilt wurde, nicht nur dieses Verfahren, sondern auch das nach diesem 
Verfahren hergestellte Erzeugnis schützt (Art. 8 Abs. 3 PatG). Im Übrigen unter-
liegen die vom Zertifikat verliehenen Rechte den gleichen Beschränkungen wie 
die Patentrechte (private Benützung oder Benützung zu Versuchszwecken, 
Zwangslizenzen usw.).»
Die parallelen Regelungen in der ursprünglichen EWG-Verordnung 
1768/92 vom 18. Juni 1992 und in der diesbezüglich nicht anders lauten-
den aktuellen EU-Verordnung 469/2009 in den Artikeln 4 und 5, auf die in 
der Botschaft Bezug genommen wird, lauten wie folgt:


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«Artikel 4, Schutzgegenstand
In den Grenzen des durch das Grundpatent gewährten Schutzes erstreckt sich 
der durch das Zertifikat gewährte Schutz allein auf das Erzeugnis, das von der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen des entsprechenden Arzneimittels er-
fasst wird, und zwar auf diejenigen Verwendungen des Erzeugnisses als Arz-
neimittel, die vor Ablauf des Zertifikats genehmigt wurden.
Artikel 5, Wirkungen des Zertifikats
Vorbehaltlich des Artikels 4 gewährt das Zertifikat dieselben Rechte wie das 
Grundpatent und unterliegt denselben Beschränkungen und Verpflichtungen.»
In den Erwägungen heisst es in den europäischen Regelungen wie folgt:
«In einem so komplexen und empfindlichen Bereich wie dem pharmazeutischen 
Sektor sollten jedoch alle auf dem Spiel stehenden Interessen einschließlich der 
Volksgesundheit berücksichtigt werden. Deshalb kann das Zertifikat nicht für mehr 
als fünf Jahre erteilt werden. Der von ihm gewährte Schutz sollte im Übrigen streng 
auf das Erzeugnis beschränkt sein, für das die Genehmigung für das Inverkehr-
bringen als Arzneimittel erteilt wurde.»
Gemäss Bundesgericht ist das ergänzende Schutzzertifikat ein eigenstän-
diges Ausschliesslichkeitsrecht, das im Gegensatz zum Patent nicht eine 
technische Lehre schützt, sondern ein Erzeugnis.1 Der Schutz, den das 
ergänzende Schutzzertifikat vermittelt, ist gemäss Art. 140d PatG zwar 
grundsätzlich derselbe wie der Patentschutz, er ist jedoch zusätzlich be-
schränkt auf die vor Ablauf des Zertifikats genehmigten Verwendungen des 
Erzeugnisses als Arzneimittel und auf das patentgeschützte Erzeugnis in 
den Grenzen des sachlichen Geltungsbereichs des Patents.2
20.
Das ergänzende Schutzzertifikat schützt mithin, in den Grenzen des 
Grundpatents, das Erzeugnis nach der ersten Genehmigung sowie wei-
tere Genehmigungen bis zum Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats in 
dessen Verwendungen als Arzneimittel. Handelt es sich beim Erzeugnis 
um eine Wirkstoffzusammensetzung aus z.B. wenigstens zwei Wirkstoffen, 
so ist als Erzeugnis die Kombination aus mehreren Stoffen, die alle eine 
medizinische Wirkung auf den Organismus haben, zu betrachten.
 
1 BGer 4A_576/2017, Urteil vom 11. Juni 2018, E. 2.1.1.
2 BGer 4A_52/2008, Urteil vom 29. April 2008, E. 2.1.


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Seite 12
21.
Damit auf einen Eingriff in den Schutzbereich eines ergänzenden Schutz-
zertifikats erkannt werden kann, sind somit folgende Bedingungen kumu-
lativ zu erfüllen:3
1. 
Die Verwendung des angegriffenen Produkts stellt eine Verwendung 
des im ergänzenden Schutzzertifikat geschützten Erzeugnisses dar. 
Zu prüfen ist also, ob das angegriffene Produkt unter den Erzeugnis-
begriff des ergänzenden Schutzzertifikats fällt (Art. 140d Abs. 1 
PatG: «Das Zertifikat schützt, …, alle Verwendungen des Erzeugnis-
ses, …»).
2. 
Das angegriffene Produkt ist ein Arzneimittel, das vor Ablauf des er-
gänzenden Schutzzertifikats genehmigt wurde (Art. 140d Abs. 1 PatG: 
«Das Zertifikat schützt, …, Verwendungen des Erzeugnisses als Arz-
neimittel, die vor Ablauf des Zertifikats genehmigt wurden»).
3. 
Das angegriffene Produkt muss im Schutzbereich des Grundpatents
liegen (Art. 140d Abs 1 PatG: «Das Zertifikat schützt, in den Grenzen 
des sachlichen Geltungsbereichs des Patents, …», Art. 140d Abs 2 
PatG: «Es gewährt die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegt 
den gleichen Beschränkungen. »).
22.
Vorliegend unbestritten sind die Bedingungen 2. und 3.: 
2.
Emtricitabin-Tenofovir-Mepha (Zulassung Nr. 66181) respektive Efavi-
renz Emtricitabin-Tenofovir-Mepha (Zulassung Nr. 66217) sind Arznei-
mittel, die vor Ablauf des ESZ genehmigt wurden;
3.
Dass die angegriffenen Produkte Emtricitabin-Tenofovir-Mepha (Zu-
lassung Nr. 66181) respektive Efavirenz-Emtricitabin-Tenofovir-Mepha 
(Zulassung Nr. 66217) im Schutzbereich des Grundpatents EP 0 915 
894 B1 liegen, bestreitet die Beklagte nicht.
Strittig ist mithin nur die erste Bedingung, ob das angegriffene Produkt un-
ter den Erzeugnisbegriff des ESZ fällt. Oder unter Verwendung der Termi-
nologie der Beklagten ausgedrückt: Die angegriffenen Ausführungsformen 
der Beklagten liegen nicht im Wortlaut des ESZ (keine Nachmachung); ein 
 
3 Vgl. auch S2017_006 vom 12. Oktober 2017


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ESZ hat keinen Schutzbereich, und selbst wenn, lägen die angegriffenen
Ausführungsformen der Beklagten auch nicht im Äquivalenzbereich.
23.
Das Gesetz definiert Erzeugnisse (vgl. Art. 140a Abs. 1 PatG) als «Wirk-
stoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen». Der Begriff des Erzeugnisses 
wird im Zusammenhang mit Schutzzertifikaten bei den Erteilungsvoraus-
setzungen (Art. 140b und 140c PatG) sowie bei der Festlegung des 
Schutzgegenstandes und der Wirkungen (Art. 140d PatG) gleichermassen 
verwendet. 
Die Botschaft von 1993 zu einer Änderung des PatGG4 führt zu Art. 140a 
PatG aus:
«Dieser Absatz legt den Kreis der Erzeugnisse fest, die für die Erteilung eines 
Zertifikats in Frage kommen. Dabei handelt es sich, im Einklang mit der EG-Ver-
ordnung über die ergänzenden Schutzzertifikate (EG-Verordnung), nicht um das 
(Human- oder Tier-) Arzneimittel, so wie es als pharmazeutische Spezialität ge-
nehmigt wird, sondern um den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung, wel-
che(r) in einem solchen Arzneimittel Anwendung findet.»
Der Begriff des Erzeugnisses ist dabei im Kontext der gesamten Regelung 
zum ergänzenden Schutzzertifikat zu verstehen. Nach Art. 140a Abs. 1bis 
ist «ein Wirkstoff ein zur Zusammensetzung eines Arzneimittels gehören-
der Stoff chemischen oder biologischen Ursprungs, der eine medizinische 
Wirkung auf den Organismus hat. Eine Wirkstoffzusammensetzung ist eine 
Kombination aus mehreren Stoffen, die alle eine medizinische Wirkung auf 
den Organismus haben». Letztere Präzisierung von Art. 140a Abs. 1bis 
wurde mit der Revision des Heilmittelgesetzes per 1. Januar 2019 einge-
führt. Erläuternd führt die Botschaft dazu aus (BBl 2013 115): 
«Die vorliegende Gesetzesrevision wird zum Anlass genommen, in Artikel 140a 
Absatz 1bis PatG für den Bereich der Arzneimittel die Begriffe des Wirkstoffs be-
ziehungsweise der Wirkstoffzusammensetzung in Anlehnung an die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH, Rs. C-431/04, Massachusetts 
Institute of Technology) zu präzisieren. Demnach sind Stoffe, die zur Zusammen-
setzung eines Arzneimittels gehören, aber keine medizinische Wirkung auf den 
menschlichen oder tierischen Organismus haben, im Begriff «Wirkstoff» nicht ein-
geschlossen. Der Begriff der «Wirkstoffzusammensetzung» eines Arzneimittels 
 
4 BBl 1993 III 706, S. 729.


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umfasst demzufolge auch keine Kombination aus zwei Stoffen, von denen nur ei-
ner eine medizinische Wirkung auf den Organismus hat.»
Was die Erteilungsvoraussetzungen angeht, wird im Zusammenhang mit 
dem Erzeugnis in den Richtlinien für die Sachprüfung des IGE ausgeführt:5
«Das Erzeugnis ist definiert als ein Wirkstoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung 
(Art. 140a Abs. 2 PatG). Unter Erzeugnis ist nicht die pharmazeutische Spezialität, 
so wie sie zugelassen worden ist, zu verstehen, sondern der Wirkstoff (bzw. die 
Wirkstoffzusammensetzung), der in einem solchen Arzneimittel Anwendung findet 
(s. Botschaft vom 18. August 1993, BBl III 706).
Damit keine Unklarheiten betreffend das Erzeugnis bestehen, muss die Bezeich-
nung auf dem Zertifikatsantrag eindeutig sein. Sie darf nur die Bezeichnung des 
Wirkstoffs (bzw. der Wirkstoffzusammensetzung) gemäss der behördlichen Zulas-
sungsbescheinigung umfassen. Nicht angenommen werden andere Bezeichnun-
gen und Markennamen, da letztere für eine pharmazeutische Spezialität und nicht 
für den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung stehen. Analog ebenfalls 
nicht zulässig sind Bezeichnungen des Arzneimittels, wie «Nasale Verabrei-
chungsform des Wirkstoffs A».»
Zu Salzformen und Estern legen die Richtlinien des IGE Folgendes dar:6
«Liegen für einen Wirkstoff mehrere Zulassungen für jeweils unterschiedliche 
Salzformen oder Ester vor, so werden diese grundsätzlich als ein und dieselbe 
chemische Substanz respektive als ein und dasselbe Erzeugnis betrachtet. Diese 
Salze bzw. Ester dienen der Handhabung bei der Herstellung, Verarbeitung oder 
Verabreichung (z.B. Verbesserung der Löslichkeit) oder Stabilisierung des Wirk-
stoffs. Ist beispielsweise eine Carbonsäure je separat als freie Säure, als Natrium-
und Kaliumsalz zugelassen worden, so ist die früheste dieser drei Genehmigun-
gen massgebend.
Hat jedoch die Salzform (bzw. das Gegenion) oder die Estergruppe einen Einfluss 
auf die pharmakologische Wirkung im Körper, kann es sich um eine neue Erfin-
dung handeln. Wird eine Salzform, ein Gegenion oder eine Estergruppe als solche 
in der Zulassungsbescheinigung mit einer Bezeichnung wie «neuer Wirkstoff» o-
der «neues Salz eines zugelassenen Wirkstoffs» vermerkt, gelten diese als neue 
Erzeugnisse. Die durch die spezielle Salz- oder Esterform veränderte Wirkung 
muss aus dem Grundpatent hervorgehen.»
 
5 Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen, Fassung
vom 1. Januar 2019, vgl. S. 107.
6 Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen, Fassung 
vom 1. Januar 2019, S. 107-108.


O2017_023
Seite 15
24.
Ob im Rahmen des Erzeugnisbegriffs überhaupt ein über den reinen Wort-
laut des Schutzzertifikats hinausgehender Schutzbereich vorhanden ist, 
wurde bisher in der Schweiz offenbar abgesehen vom dieser Klage zu 
Grunde liegenden Massnahmeverfahren S2017_006 noch nie entschie-
den. 
Die Entscheidung «Fluoxetin» des Bundesgerichts vom 27. Mai 19997 dis-
kutiert zwar Äquivalenz im Zusammenhang mit dem Schutzbereich eines 
ergänzenden Schutzzertifikats, die Situation war dort aber anders als im 
vorliegenden Fall: Dort lautete das ergänzende Schutzzertifikat auf den 
Wirkstoff, das angegriffene Produkt entsprach diesem Wirkstoff des ergän-
zenden Schutzzertifikats, das Grundpatent betraf dagegen ein Herstellver-
fahren. Wenn entsprechend dort von Äquivalenz die Rede war, so war das 
nicht in Bezug auf das Erzeugnis, sondern in Bezug auf das oben genannte 
dritte Kriterium der durch das Grundpatent vorgegebenen Grenzen. 
Die Lehre scheint einem gewissen Schutzbereich, insbesondere für unwe-
sentliche Abwandlungen des zugelassenen Erzeugnisses, nicht abgeneigt. 
So meint Bertschinger,8 dass zwar in den sachlichen Geltungsbereich des 
Grundpatents fallende Analoga nicht geschützt seien, unwesentliche Ab-
wandlungen aber doch. Gasser geht etwas weiter und meint, dass grund-
sätzlich auch Äquivalente in den Schutzbereich des Zertifikats einzubezie-
hen seien. 9 Auch Schärli vertritt die Meinung, dass der Schutzbereich des 
ergänzenden Schutzzertifikats über die in der behördlichen Genehmigung 
genannte Wirkstoffvariante hinausgeht.10 Heinrich ist der Meinung, dass 
fraglich sei, ob trotz der Beschränkung auf das zugelassene Erzeugnis 
noch Raum für einen Schutzbereich bestehe.11 Im Einklang mit den 
Grundsätzen des Patentrechts scheine es allerdings angemessen, den 
Schutz auch auf unwesentliche Abwandlungen der zugelassenen Wirk-
stoffe auszudehnen, insbesondere beispielsweise auf ein anderes Salz.
25.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die schweizerische Re-
gelung zu Schutzzertifikaten dem Recht der EU-Nachbarstaaten wenn 
 
7 BGer 4P.11/1999; sic! 1999, Seite 655.
8 Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Schweizerisches und Europäisches 
Patentrecht, Helbing und Lichtenhahn, 2002 §10, Rn. 10.27.
9 Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, Helbing und 
Lichtenhahn, 2006, 8. Kapitel, S. 709.
10 Das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel, Diss., Schulthess, 2013, 
S. 123.
11 PatG/EPÜ, 3. Aufl., 2018, Stämpfli Verlag 2018, Art. 140d, Rn. 6.


O2017_023
Seite 16
möglich anzugleichen und bei der Auslegung der entsprechenden Geset-
zesnormen im Rahmen der teleologischen und historischen Interpretation 
zu berücksichtigen.12 In diesem Sinne ist der Farmitalia-Entscheid des 
EuGH von Interesse, obwohl er, wie die Beklagte zu Recht hervorhebt, an 
sich nicht im Zusammenhang mit dem Schutzbereich eines ergänzenden 
Schutzzertifikats im Hinblick auf eine angegriffene Ausführungsform 
erging, sondern im Zusammenhang mit den Erteilungsvoraussetzungen für 
ein ergänzendes Schutzzertifikat. Dennoch ging es im Zusammenhang mit 
den Erteilungsvoraussetzungen eben gerade darum, ob das ergänzende 
Schutzzertifikat das Produkt nur in der spezifischen Form der Zulassung 
schützen könne:13
«By its first question, the national court asks, in substance, whether, on a proper 
construction of Article 3(b) of Regulation No 1768/92, the certificate can protect 
the product only in the specific form stated in the marketing authorization.»
Im Prinzip wird in diesem Entscheid genau die hier vorliegende Situation 
vorgezeichnet, wenn Folgendes ausgeführt wird:14
«In that regard, all the interested parties who have submitted observations have 
maintained, in particular, that while the certificate could protect only the particular 
salt form of the active ingredient mentioned as the active constituent in the mar-
keting authorization, whereas the basic patent protects the active ingredient as 
such as well as salts thereof, including the one which is the subject-matter of the 
marketing authorization, any competitor would be able, after the basic patent had 
expired, to apply for and, in some circumstances, obtain marketing authorization 
for a different salt of the same active ingredient, formerly protected by that patent. 
It would therefore be possible for medicinal products which were, in principle, 
therapeutically equivalent to that protected by the certificate to compete with the 
latter. The result would be to frustrate the purpose of Regulation No 1768/92, which 
is to ensure the holder of the basic patent of exclusivity on the market during a 
given period extending beyond the period of validity of the basic patent.»
Mit anderen Worten wird festgehalten, dass es dem Grundgedanken der 
Verordnung zuwiderlaufen würde, wenn man einem ergänzenden Schutz-
 
12 Vgl. BGE 4A_576/4017, E. 2.2.2 mit weiteren Hinweisen.
13 EuGH C-392/97, «Farmitalia», E. 17.
14 EuGH C-392/97, «Farmitalia», E. 18.


O2017_023
Seite 17
zertifikat einen Schutzbereich zusprechen würde, der derartige unwesent-
liche Abwandlungen nicht mehr erfassen würde, und entsprechend wird am 
Ende wie folgt entschieden:15
«Consequently, the answer to the first question must be that, on a proper construc-
tion of Regulation No 1768/92 and, in particular, Article 3(b) thereof, where a prod-
uct in the form referred to in the marketing authorization is protected by a basic 
patent in force, the certificate is capable of covering that product, as a medicinal 
product, in any of the forms enjoying the protection of the basic patent.»
26.
Letzten Endes muss zur Erreichung des Ziels des ergänzenden Schutzzer-
tifikats der Erzeugnisbegriff an der heilmittelrechtlichen Auffassung orien-
tiert werden.16
Der Patentinhaber soll durch das ergänzende Schutzzertifikat einen Pa-
tentschutz für das Produkt verlängert erhalten, für welches er auch eine 
Marktzulassung erwirkt hat. 
Die Marktzulassung richtet sich auf ein ganz spezifisches Produkt, bei-
spielsweise auch was die weiteren Formulierungsbestandteile und galeni-
sche Form angeht. Für die Belange des Erzeugnisbegriffs des ergänzen-
den Schutzzertifikats ist aber nur der Wirkstoff oder die Wirkstoffkombina-
tion davon zu berücksichtigen, der eine Wirkung auf den Organismus hat
(vgl. Art. 140a Abs. 1bis und 2 PatG). 
Was den Wirkstoff oder die Wirkstoffkombination angeht, so erstreckt sich 
der Schutzbereich nicht nur auf jene Systeme, die exakt in den Zulassungs-
unterlagen respektive im ergänzenden Schutzzertifikat genannt werden, 
sondern auch auf jene Derivate, Salzformen, etc. davon, welche sich in 
ihren Eigenschaften nicht erheblich hinsichtlich Sicherheit und/oder Wirk-
samkeit vom System der Zulassung unterscheiden. Sprich, der Schutzbe-
reich erstreckt sich auf jene Systeme, für welche eine vereinfachte Zulas-
sung nach HMG erwirkt werden kann.
27.
Gemäss Art. 12 HMG ist eine Zweitzulassung für ein Arzneimittel (Generi-
kum oder Arzneimittel mit bekanntem Wirkstoff, BWS) möglich, das im We-
 
15 EuGH C-392/97, «Farmitalia», E. 22.
16
Auch so Bopp in «Die Schutzbereichsbestimmung bei ergänzenden 
Schutzzertifikaten», Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit Düsseldorf, Carl 
Heymanns, 2016, S. 72.


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Seite 18
sentlichen gleich ist wie ein bereits zugelassenes Arzneimittel (Originalprä-
parat) und für die gleiche Anwendung vorgesehen ist. Das Gesuch kann 
sich dann in einem vereinfachten Zulassungsverfahren nach Art. 14 Abs. 1 
lit. a HMG wesentlich auf die Ergebnisse der pharmakologischen, toxikolo-
gischen und klinischen Prüfungen eines Referenzpräparats mit vollständi-
ger Dokumentation nach Art. 11 HMG abstützen.
Gemäss der Wegleitung der Swissmedic für die Zulassung von Humanarz-
neimitteln mit bekanntem Wirkstoff werden unterschiedliche Salze, Ester, 
Ether, Isomere, Mischungen von Isomeren, Komplexe oder Derivate einer 
aktiven Substanz als dieselbe aktive Substanz angesehen, sofern die Ge-
suchstellerin belegen kann, dass die Erkenntnisse zur Qualität, Sicherheit 
und Wirksamkeit mit ausreichender Wahrscheinlichkeit auf das neu ange-
meldete Präparat übertragbar sind.17
28.
In diesem Sinne ist die Auslegung der Klägerin zutreffend, wenn sie den 
folgenden für das vorliegende Verfahren relevanten Erzeugnisbegriff vor-
schlägt:
«Emtricitabin plus Tenofovirdisoproxilfumarat sowie alle Derivate (d.h. insbeson-
dere alle Salzformen) davon, soweit diese die gleichen pharmakologischen Wir-
kungen aufweisen.»
29.
Um überhaupt die Zweitzulassungen Nr. 66181 und Nr. 66217 gestützt auf 
die Zulassungen der Originalpräparate der Klägerin zu erhalten, reichte die 
Beklagte jeweils bei der Swissmedic eine technische Dokumentation ein. 
Diese technische Dokumentation belegt, dass, wenn anstelle von Tenofo-
virdisoproxil-Fumarat gemäss Originalpräparat Tenofovirdisoproxil-Phos-
phat eingesetzt wird, Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit quasi identisch 
sind, sprich die Präparate der Beklagten die gleichen pharmakologischen 
Wirkungen aufweisen wie die Referenzpräparate. Die entsprechenden Do-
kumentationen haben der Behörde genügt, um die Zweitzulassungen zu 
erteilen. Dazu passt auch, dass unbestrittenermassen im Körper des Men-
schen aus dem zugeführten Tenofovirdisoproxil-Salz als eigentlich thera-
peutisch wirksames Molekül Tenofovir gebildet wird.
 
17
HD-Wegleitung Zulassung Humanarzneimittel mit bekanntem Wirkstoff, 
Ziff. 1.1.1.


O2017_023
Seite 19
30.
So ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass diese Zweitzulassungen 
erteilt wurden, dass die beiden angegriffenen Ausführungsformen mit dem 
Phosphat-Salz des Wirkstoffs Tenofovirdisoproxil die gleichen pharmako-
logischen Wirkungen aufweisen wie die Fumarat-Salze des Wirkstoffs Te-
nofovirdisoproxil gemäss Erstzulassungen und gemäss ESZ. Etwas ande-
res wurde auch von der Beklagten nicht behauptet. 
31.
Grundsätzlich sind die rechtlichen Grundlagen für die arzneimittelrechtliche 
Zulassung und jene für die Frage des Eingriffs in das ergänzende Schutz-
zertifikat unterschiedlich. Wie oben erwähnt sind aber bei der Auslegung 
des Erzeugnisbegriffs eines ergänzenden Schutzzertifikats im Lichte des 
Gesetzeszwecks heilmittelrechtliche Überlegungen zu berücksichtigen. 
Der Beurteilung der patentrechtlichen Frage, ob ein gleiches Erzeugnis im 
Sinne von Art. 140d PatG vorliegt, liegt mithin die vorfrageweise technische 
Beurteilung der Frage der gleichen pharmakologischen Wirkung zu 
Grunde, die im HMG und den dieses umsetzendenden Verordnungen und 
Richtlinien analog vorgegeben werden. 
Diese technische Vorfrage für die Beurteilung, ob es sich um ein gleiches 
Erzeugnis im Sinne von Art. 140d PatG handelt, deckt sich damit mit der 
Beurteilung der Zulassungsbehörde, ob im Sinne von Art. 12 HMG im We-
sentlichen der gleiche Wirkstoff vorliegt, wie bei der Erstzulassung und ob 
im Sinne der Wegleitung der Zulassungsbehörde Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit übertragbar sind.18
Wenn entsprechend die Dokumentation der Beklagten für die Zweitzulas-
sung von der Zulassungsbehörde als genügender Beleg für die gleiche 
pharmakologische Wirkung beurteilt wurde, ist auch für das ESZ von einem 
gleichen Erzeugnis auszugehen. 
Anders könnte die Situation allenfalls zu beurteilen sein, wenn die abge-
wandelte Salzform eine unerwartete zusätzliche oder andere Wirkung zei-
gen würde. Das wurde hier aber nicht behauptet, und es ist auch fraglich, 
dass in einer solchen Situation überhaupt eine vereinfachte Zweitzulas-
sung würde erhalten werden können, wäre dann doch auch die Wirksam-
keit nicht im Sinne der Wegleitung unbedingt übertragbar. 
 
18 Vgl. Bopp, a.a.o. S. 71 und 72.


O2017_023
Seite 20
32.
Vor der Zulassungsbehörde hat sich die Beklagte für die Erlangung der 
Zweitzulassung gerade darauf gestützt und zu diesem Zweck eine Doku-
mentation eingereicht, die belegt, dass die abgewandelte Form, das Teno-
fovirdisoproxil-Phosphat in den beiden Kombinationspräparaten der ver-
einfacht erhaltenen Zulassungen der Beklagten, die gleiche pharmakologi-
sche Wirkung aufweist wie das Tenofovirdisoproxil-Fumarat in den beiden 
Kombinationspräparaten der Zulassungen zum Originalpräparat der Klä-
gerin. Es ging ihr mithin im Zulassungsverfahren ausdrücklich darum zu 
zeigen, dass die abgewandelte Form dieses Wirkstoffs unter Anwendung 
des arzneimittelrechtlich strengen Standards in keinerlei Hinsicht in rele-
vanter Weise bezüglich Wirkung vom Originalpräparat abweicht. Es ging 
also der Beklagten im Zulassungsverfahren gerade darum zu zeigen, dass 
es sich um eine pharmakologisch gleichwirkende Alternative zum Original-
präparat handelt, was die Beklagte offenbar im dortigen Verfahren auch 
erfolgreich vertreten hat.
Deshalb kann die Beklagte im vorliegenden Verletzungsverfahren auch 
nicht behaupten, die abgewandelte Form sei nicht wirkungsgleich, weil dies 
als widersprüchlich nicht geschützt würde.19
Die oben unter Ziff. 14 genannte erste Bedingung für den Eingriff in das 
ESZ («das angegriffene Produkt fällt unter den Erzeugnisbegriff des ESZ») 
ist damit erfüllt.
33.
Zum gleichen Resultat kommt man, wenn man nicht wie oben dargelegt 
den Schutzbereich am Erzeugnisbegriff orientiert, sondern, wie von der Be-
klagten vorgetragen, den Schutzbereich nach den «üblichen patentrechtli-
chen Prinzipien» bestimmt.
34.
Der Beklagten kann nicht gefolgt werden, wenn sie behauptet, in der Lite-
ratur werde einem ergänzenden Schutzzertifikat kein Schutzbereich zuge-
standen.
 
19 Vgl. BGE 4A_590/2016, Urteil vom 26. Januar 2017.


O2017_023
Seite 21
Art. 140d Abs. 2 PatG hält ausdrücklich fest, dass das Zertifikat die glei-
chen Rechte wie das Patent verleiht, damit auch einen dem Patent ent-
sprechenden Rechtsschutz und nicht nur Schutz vor Nachmachung, son-
dern auch Schutz vor Nachahmung im Sinne von Art. 66 lit. a PatG.
Wie bereits oben dargelegt, geht auch die Lehre von einem gewissen 
Schutzbereich aus, insbesondere für Abwandlungen des zugelassenen Er-
zeugnisses. So meint Bertschinger, dass zwar in den sachlichen Geltungs-
bereich des Grundpatents fallende Analoga nicht geschützt seien, unwe-
sentliche Abwandlungen aber doch.20 Gasser geht etwas weiter und meint, 
dass grundsätzlich auch Äquivalente in den Schutzbereich des Zertifikats 
einzubeziehen seien.21 Auch Schärli vertritt zwar schon für den nicht wie 
oben über den Erzeugnisbegriff definierten Schutzbereich die Meinung, 
dass ein ESZ als solches keinen eigenständig zu bestimmenden Schutz-
bereich aufweist.22 Er vertritt aber ausdrücklich in Anlehnung an die herr-
schende Lehre in der deutschen Literatur die Meinung, dass es einen Äqui-
valenzbereich gibt. Zur Bestimmung dieses Äquivalenzbereichs sei der Pa-
tentanspruch des Grundpatents so zu modifizieren, als ob darin allein das 
im ESZ bezeichnete Erzeugnis genannt wäre, und dann sei unter Berück-
sichtigung der Beschreibung des Grundpatents unter Verwendung der all-
gemeinen Grundsätze die Äquivalenz zu beurteilen. Heinrich ist der Mei-
nung, dass fraglich sei, ob trotz der Beschränkung auf das zugelassene 
Erzeugnis noch Raum für einen Schutzbereich bestehe.23 Im Einklang mit 
den Grundsätzen des Patentrechts scheine es allerdings angemessen, 
den Schutz auch auf unwesentliche Abwandlungen der zugelassenen 
Wirkstoffe auszudehnen, insbesondere beispielsweise auf ein anderes 
Salz. Auch Heinrich beschränkt somit den Schutzbereich nicht auf den 
Wortlaut des ESZ.
Es ist damit davon auszugehen, dass der Schutzbereich des ESZ nicht auf 
seinen reinen Wortlaut beschränkt ist und der Rechtsschutz auch Nachah-
mung umfasst.
 
20 Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Schweizerisches und Europäisches 
Patentrecht, Helbing und Lichtenhahn, 2002 §10, Rn. 10.27.
21 Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, Helbing und 
Lichtenhahn, 2006, 8. Kapitel, S. 709.
22 Das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel, Diss., Schulthess, 2013, 
S. 129-139, v.a. Rn. 391.
23 Heinrich, PatG/EPÜ, 3. Aufl., 2018, Stämpfli Verlag 2018, Art. 140d, Rn. 6.


O2017_023
Seite 22
35.
Auch wenn das ESZ ein Schutzrecht sui generis darstellt, so ist es doch in 
seinem Schutzbereich abhängig vom Grundpatent (vgl. Art. 140d PatG).
Für die Bestimmung eines über den reinen Wortlaut hinaus erstreckenden 
Schutzbereichs ist zudem, wie die Beklagte richtig ausführt, ein Rückgriff 
auf die Beschreibung des Grundpatents unvermeidlich.
36.
Die Beklagte stützt sich bei ihrer Argumentation zur Äquivalenz insbeson-
dere auf die Sichtweise des BGH-Richters Klaus Grabinski im Kommentar 
von Benkard.24 Dieser wiederum stützt sich auf Hacker im Kommentar von
Busse25 mit Verweis auf Brückner26 und Schell im Kommentar von 
Schulte.27
Im Kern zusammengefasst lässt sich der dort vorgetragene Ansatz wie folgt 
beschreiben:28
Der Schutzbereich eines Zertifikats wird durch den Inhalt der Patentansprü-
che des Grundpatents bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeich-
nungen zur Auslegung heranzuziehen sind und auch das Auslegungspro-
tokoll zu Art. 69 EPÜ zu beachten ist. Da der Zertifikatsschutz lediglich er-
zeugnisbezogen und zweckgebunden ist, ist der Patentanspruch des 
Grundpatents dabei fiktiv so zu fassen, als ob darin allein der im Zertifikat 
bezeichnete Wirkstoff genannt wäre und zwar für die zugelassene Verwen-
dung des Wirkstoffs als Arzneimittel. Für die Auslegung des so gefassten 
Anspruchs sind die Beschreibung und die Zeichnungen des Grundpatents 
heranzuziehen.
Um die Erfassung von Äquivalenten von Äquivalenten zu vermeiden, ist 
auch bei diesem Ansatz zusätzlich zu prüfen, ob die angegriffene Ausfüh-
rungsform im Schutzbereich des Grundpatents liegt.29 Da dies vorliegend 
unbestritten ist, wird darauf in der Folge nicht weiter eingegangen. 
 
24 Grabinski in Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, 2015, CH Beck, §16a N 38.
25 Hacker in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Auflage, 2016, De Gruyter, §16a N 
89 ff.
26 Brückner, Ergänzende Schutzzertifikate, 2. Auflage, 2014, Carl Heymanns, Art 
4 N 14.
27 Schell in Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 10. Auflage, 2017, Carl Heymanns, 
§16a N 63 f.
28 Grabinski in Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, 2015, CH Beck, §16a N 38, 
übrigens isoliert aM Feldges/Kremer, FS von Meibom 57, 62 f.
29 Grabinski in Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, 2015, CH Beck, §16a N 38 in 
fine.


O2017_023
Seite 23
37.
Folgt man diesem Ansatz, ist mithin für die Bestimmung des Schutzbe-
reichs in einem ersten Schritt der unabhängige Anspruch des Grundpa-
tents durch den Wortlaut des ESZ für die zugelassene Verwendung des 
Wirkstoffs als Arzneimittel zu ersetzen. 
Für die Bestimmung des Schutzbereichs ist dann die Beschreibung des 
Grundpatents heranzuziehen.
38.
Die Beklagte meint, dass diese Vorgehensweise in der vorliegenden Situ-
ation scheitern müsse, weil das im ESZ genannte Erzeugnis im Grundpa-
tent nicht genannt sei, mithin die konkrete Wirkstoffkombination von Teno-
fovirdisoproxil-Fumarat mit Emtricitabin gar nicht Gegenstand des Grund-
patents sei und ein derartiger fiktiver Anspruch eine unzulässige Änderung 
oder Erweiterung wäre.
Diesem Argument kann nicht gefolgt werden, denn dieser Ansatz beruht ja 
nicht darauf, dass ein effektiver Anspruch für ein Patent formuliert wird, der 
eine Stütze in den ursprünglich eingereichten Unterlagen finden muss, 
sondern darauf, dass ein Schutzbereich für das ESZ konstruiert werden 
soll. Eine unzulässige Änderung kann entsprechend gar nicht vorliegen. 
Eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs kann weiter nicht vor-
liegen, da auf jeden Fall zusätzlich geprüft wird, ob die angegriffene Aus-
führungsform im Schutzbereich des Grundpatents liegt, was vorliegend un-
bestritten ist.
Auch die Tatsache, dass gegebenenfalls ein derart fiktiv formulierter An-
spruch Merkmale enthält, die in der Beschreibung des Grundpatents nicht 
ausdrücklich erwähnt werden, steht diesem Ansatz nicht grundsätzlich ent-
gegen. Der Schutzbereich eines ESZ erstreckt sich auch auf angegriffene 
Ausführungsformen, die weitere als die ausdrücklich im ESZ genannten 
Wirkstoffe enthalten, auch wenn die weiteren Wirkstoffe im Grundpatent 
nicht ausdrücklich genannt sind.30 Zudem ist es nicht ungewöhnlich, dass 
der Schutzbereich von Ansprüchen von Patenten zu beurteilen ist, welche 
 
30 Vgl. Entscheidung «Fosinopril» BGE 124 III 375, die in Bezug auf die Frage, 
was vom Schutzbereich erfasst ist, durch die Entscheidung BGer 4A_576/2017 
nicht überholt sein dürfte, sowie z.B. OLG Düsseldorf, «Ezetimib», 4b O 139/14 
vom 5. März 2015.


O2017_023
Seite 24
Merkmale enthalten, die ausschliesslich in einem Anspruch, nicht aber in 
der Beschreibung vorkommen.31
39.
In einem zweiten Schritt ist nun unter Verwendung der für Patente entwi-
ckelten Prinzipien der Eingriff in den Schutzbereich zu prüfen, und zwar auf 
Basis eines solchen fiktiven Anspruchs des Grundpatents, der dem Wort-
laut des ESZ für die zugelassene Verwendung des Wirkstoffs als Arznei-
mittel entspricht. 
40.
Ob eine Verletzung durch äquivalente Mittel gegeben ist, bestimmt sich 
nach den folgenden, kumulativ zu bejahenden drei Fragen:32
1. Erfüllt das ersetzende Merkmal die objektiv gleiche Funktion wie das 
beanspruchte Merkmal? (Gleichwirkung)33
2. Ist bei ausgetauschten Merkmalen die Gleichwirkung für den Fachmann 
bei objektiver Betrachtung ausgehend von der Lehre des Patents offen-
sichtlich? (Auffindbarkeit)34
3. Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte 
der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Be-
tracht gezogen? (Gleichwertigkeit)
Bei der dritten Frage ist gemäss kürzlicher Präzisierung des Bundesge-
richts zu prüfen,35 ob der fachkundige Dritte bei objektiver Lektüre der Pa-
tentschrift zum Schluss gelangt, der Patentinhaber habe den Anspruch -
 
31 Vgl. beispielsweise die Entscheidung «Urinalventil» O2014_002 vom 25. Januar 
2016 und das dort diskutierte Merkmal «separat» sowie BGer 4A_131/2016 vom 
3. Oktober 2016.
32 Leitsatz von S2011_006 vom 31. März 2013, bestätigt in BGE 142 III 772 vom 
3. Oktober 2016, E. 6.2.1.
33 Weitere Erläuterungen zum Verständnis dieser ersten Frage der Gleichwirkung 
vgl. BGE 143 III 666 E. 5.3.3 – «Pemetrexed»; BPatGer, Urteil S2013_001 vom 
21. März 2013, Leitsatz – «Drospirenon I»; Urteil O2014_002 vom 25. Januar 
2016, E. 6.5.2.3 – «Urinalventil».
34 Leitsatz von BPatGer, Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016 – «Urinalventil», 
sowie weitere Erläuterungen zum Verständnis dieser zweiten Frage der 
Auffindbarkeit in E. 6.5.2.4, sowie BGE 142 III 772 vom 3. Oktober 2016, E. 6.2.1.
35 BGE 143 III 666 E. 5.5.1 – «Pemetrexed» sowie weitere Erläuterungen zum 
Verständnis dieser dritten Frage der Gleichwertigkeit in E. 5.5.2 – 5.5.8.


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Seite 25
aus welchen Gründen auch immer - so eng formuliert, dass er den Schutz 
für eine gleichwirkende und auffindbare Ausführung nicht beanspruche.
41.
Bei der Frage der Gleichwirkung ist zu prüfen, ob das ersetzende Merk-
mal die objektiv gleiche Funktion wie das beanspruchte Merkmal erfüllt. 
Dabei wirkt ein Merkmal grundsätzlich gleich, wenn damit das der Erfin-
dung zugrunde liegende technische Problem mit gleicher Wirkung gelöst 
wird, was weder durch einen blossen Einzelvergleich noch in der Beurtei-
lung des Leistungsergebnisses insgesamt beurteilt werden kann. Die ab-
gewandelte Ausführungsform muss alle diejenigen Wirkungen erzielen, die 
nach dem Verständnis des Fachmanns mit den einzelnen technischen 
Merkmalen des Patentanspruchs für sich und in ihrem Zusammenwirken 
erzielt werden sollen.36
Dabei ist bei diesem Ansatz vom fiktiven Anspruch auszugehen, d.h. es ist 
zu prüfen, ob Tenofovir-Disoproxilfumarat + Emtricitabin als Arzneimittel 
(der fiktive Anspruch) gleich wirkt wie Tenofovir-Disoproxilphosphat + Em-
tricitabin (angegriffene Ausführungsform). Letzten Endes ist damit zu prü-
fen, ob es hinsichtlich Wirksamkeit einen Unterschied gibt, ob von Tenofo-
vir-Disoproxil ein Fumarat eingesetzt wird oder ein Phosphat.
Die Beklagte behauptet, Gleichwirkung könne nicht gegeben sein, da mit 
dem im Grundpatent beschriebenen Gegenstand, sprich mit dem Mo-
nopräparat, verglichen werden müsse. Das ist aber nicht richtig. Ausgangs-
punkt für die Beantwortung der Fragen zur Äquivalenz ist immer der An-
spruchswortlaut37 und nicht die Beschreibung, die Beschreibung ist zur 
Auslegung des Anspruchswortlauts zu berücksichtigen. Folgt man diesem 
Ansatz, beinhaltet ein solcher fiktiver Anspruch nun aber das Kombinati-
onspräparat und damit auch Emtricitabin, und die «gleiche Wirkung» ist 
mithin über einen Vergleich der Kombinationspräparate zu bestimmen.
Die Beklagte behauptet nicht, dass es einen Unterschied in der Wirksam-
keit gibt, ob man nun Tenofovir-Disoproxilfumarat + Emtricitabin oder Te-
nofovir-Disoproxilphosphat + Emtricitabin einsetzt, und es ist auch nicht er-
kennbar, dass es einen solchen Unterschied hinsichtlich physiologischer 
Wirkung geben könnte, denn unbestrittenermassen wird ja im Körper des 
 
36 BGE 143 III 666 E. 5.3.3 – «Pemetrexed».
37 BGE 143 III 666 E. 5.3.3 in fine – «Pemetrexed».


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Seite 26
Menschen aus dem zugeführten Tenofovirdisoproxil-Salz als eigentlich the-
rapeutisch wirksames Molekül Tenofovir gebildet.
Gleichwirkung ist entsprechend gegeben.
42.
Bei der Frage der Auffindbarkeit ist zu prüfen, ob bei ausgetauschten 
Merkmalen die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrach-
tung ausgehend von der Lehre des Patents offensichtlich ist. Der Fach-
mann des betreffenden Gebietes muss aufgrund seines Allgemeinwissens 
durch die patentierte Erfindung zur Abwandlung angeregt werden.38
Auch bei der zweiten Frage ist bei diesem Ansatz vom fiktiven Anspruch 
auszugehen, d.h. es ist zu prüfen, ob die Gleichwirkung von Tenofovir-
Disoproxilfumarat + Emtricitabin als Arzneimittel (der fiktive Anspruch) und 
Tenofovir-Disoproxilphosphat + Emtricitabin ausgehend von der Lehre des 
Patents offensichtlich ist.
Die Beklagte behauptet auch hier, Auffindbarkeit könne nicht gegeben 
sein, da mit dem im Grundpatent beschriebenen Gegenstand, sprich mit 
dem Monopräparat, verglichen werden müsse. Das ist aber auch hier nicht 
richtig, Ausgangspunkt für die Beantwortung der Fragen zur Äquivalenz ist 
immer der Anspruchswortlaut und nicht die Beschreibung, die Beschrei-
bung ist zur Auslegung des Anspruchswortlauts zu berücksichtigen. Folgt 
man diesem Ansatz, beinhaltet ein solcher fiktiver Anspruch nun aber eben 
das Kombinationspräparat und damit auch Emtricitabin, und die Auffind-
barkeit ist mithin über einen Vergleich der Kombinationspräparate zu be-
stimmen. Mithin ist zu prüfen, ob es für den Fachmann bei objektiver Be-
trachtung offensichtlich ist, dass ein Kombinationspräparat, in welchem Te-
nofovir-Disoproxil als Fumarat-Salz vorliegt, und ein Kombinationspräpa-
rat, in welchem Tenofovir-Disoproxil als Phosphat-Salz vorliegt, gleiche 
Wirkung hat.
Die Beklagte behauptet nicht, dass bei einer solchen Gegenüberstellung 
der Fachmann Probleme hätte, die Gleichwirkung ohne weiteres zu erken-
nen. Es gehört zum Allgemeinwissen des Fachmanns, dass derartige Wirk-
stoffe in Salzform, die bei Aufnahme im Körper im wässrigen Medium dis-
soziieren und dabei den eigentlichen Wirkstoff freisetzen, hier das Tenofo-
vir, bei Verwendung der üblichen Anionen, und Fumarat und Phosphat sind 
übliche Anionen im pharmazeutischen Bereich, gleiche Wirkung zeigen, da 
 
38 BGE 143 III 666 E. 5.4.1 – «Pemetrexed».


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Seite 27
eben die Wirkung allein durch das freigesetzte Kation bestimmt wird.39 Be-
stätigt wird dies für den Fachmann im Grundpatent durch die Aufzählung 
verschiedener Salze im Absatz [0043], in dem u.a. Phosphate neben
Fumaraten genannt werden.
Auffindbarkeit ist entsprechend ebenfalls gegeben.
43.
Im vorliegenden Zusammenhang ist vorab bei der dritten Frage der Gleich-
wertigkeit ein spezieller Aspekt zu klären. Das Bundesgericht hat kürzlich
unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des deutschen BGH festgehal-
ten, dass, wenn in der Beschreibung des Patents (mindestens) zwei kon-
krete Ausführungsformen aufgezeigt werden, mit denen die erfindungsge-
mässe Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Ausführungs-
formen im Patentanspruch Niederschlag fand, grundsätzlich keine Gleich-
wertigkeit gegeben sein kann.40 Es stellt sich die Frage, ob diese Aussage 
nur für den Schutzbereich von Patenten zutreffend ist oder auch bei diesem 
Ansatz der Konstruktion eines fiktiven Anspruchs zur Bestimmung des 
Schutzbereichs eines ESZ.
Die im Bundesgerichtsentscheid in Bezug genommene Textstelle im Ent-
scheid des BGH lautet wie folgt:41
«Für Fallgestaltungen, in denen dem Patentanspruch eine Auswahlentschei-
dung zwischen verschiedenen Möglichkeiten zugrunde liegt, hat der Senat das 
Erfordernis der Orientierung am Patentanspruch dahin konkretisiert, dass die 
fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen gerade auch mit 
dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen müssen (BGH, Urteil vom 10. 
Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 35 Okklusions-
vorrichtung). Deshalb ist eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln in der 
Regel zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, 
wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine 
dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist (BGH, 
Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 
35 - Okklusionsvorrichtung; Urteil vom 13. September 2011 X ZR 69/10, GRUR 
2012, 45 Rn. 44 - Diglycidverbindung).»
 
39 Vgl. ganz analog auch BGE 143 III 666 E. 5.4.3 – «Pemetrexed».
40
BGE 
143 
III 
666 
E. 
5.5.4 –
«Pemetrexed», 
mit 
Verweis 
auf 
Auswahlentscheidung des Patentinhabers im BGH-Urteil vom 14. Juni 2016, BGH 
X ZR 29/15 vom 14. Juni 2016 – «Pemetrexed», S. 924 E. 52 ff.
41 BGH X ZR 29/15 vom 14. Juni 2016 – «Pemetrexed», E. 52.


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In der dort in Bezug genommenen Entscheidung «Okklusionsvorrichtung» 
wird weiter präzisiert:42
«Entgegen der Auffassung des englischen Berufungsgerichts, das gemeint hat, 
die "Schneidmesser-Fragen" enthielten nichts, was der dritten der in Improver 
v. Remington ([1990] FSR 181) von J. Hoffmann als Teil seiner Wiedergabe 
von Lord Diplocks Auslegungsansatz in Catnic gestellten Fragen entspreche 
(aaO Rn. 28 f.), führt somit die Prüfung der Orientierung am Patentanspruch 
zum Ausschluss einer Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Patents, 
die zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar sein mag, von 
der der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie - aus welchen 
Gründen auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte (vgl. BGH, 
a.a.O., 159 - Schneidmesser I).»
Letzten Endes geht es also darum, dass gemäss diesen Entscheidungen 
eine konkrete Alternative, die in der Beschreibung des Patents erwähnt 
wird, aber nicht beansprucht wird, nicht vom Schutzumfang erfasst sein 
kann. 
Die Begründung dafür ist, dass der Patentinhaber im Rahmen des Prü-
fungsverfahrens in solchen Situationen eine Auswahl getroffen hat und 
über die Anspruchsfassung diese konkrete Alternative, die in der Beschrei-
bung erwähnt wird, ausdrücklich ausgeschlossen hat. Auf derartige zwar 
beschriebene, aber nicht beanspruchte konkrete Alternativen soll sich der 
Schutzbereich nicht erstrecken.
Diese Betrachtungen lassen sich nicht übertragen auf die Situation des fik-
tiven Anspruchs bei diesem Ansatz für die Bestimmung des Schutzbe-
reichs eines ESZ. Ein solcher fiktiver Anspruch ist nicht Resultat einer Aus-
wahlentscheidung in einem Prüfungsverfahren, sondern eine Konstruktion, 
die weit nach abgeschlossenem Prüfungsverfahren verwendet wird, um 
den Schutzbereich eines ESZ zu definieren. Eine eigentliche Auswahl in 
einem Prüfungsverfahren und damit quasi ein Fallenlassen einer solchen 
konkreten Alternative, die nur beschrieben, aber in diesem fiktiven An-
spruch nicht beansprucht wird, kann nicht angenommen werden. Es han-
delt sich bei diesem Ansatz mit dem fiktiven Anspruch nicht um eine Aus-
wahl in Bezug auf den Schutzbereich, sondern um eine Auswahl für die 
Zulassung eines Produktes, ohne derartige Konsequenzen für den Schutz-
bereich.
 
42 BGH X ZR 16/09 vom 10. Mai 2011 - «Okklusionsvorrichtung», E. 36.


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Würde man dies anders sehen, wäre zudem faktisch Äquivalenz für ESZs
bei verschiedenen Salzformen, wenn nur eine spezifische davon für die 
Markzulassung verwendet und dann Eingang in die Formulierung des ESZ 
gefunden hat, auszuschliessen. Meist werden nämlich bei solchen Paten-
ten die verschiedenen Salze, die physiologisch gleiche Wirkung erzeugen, 
standardmässig in langen Listen aufgeführt (vgl. z.B. hier im Grundpatent 
[0043]). Bekanntlich werden aus solchen Listen von offensichtlich in Bezug 
auf die physiologische Wirksamkeit gleichwertig möglichen Salzformen im 
Einzelfall für ein konkretes Produkt und dessen Marktzulassung solche 
ausgewählt, die beispielsweise bei der Herstellung des Wirkstoffs automa-
tisch aufgrund der verwendeten Reaktionsbedingungen entstehen oder die 
sich gut mit den anderen Formulierungsbestandteilen vertragen. 
Es kann entsprechend in einer solchen Situation auch nicht im Sinne der 
Erwägungen des Bundesgerichts davon ausgegangen werden,43 dass 
«der fachkundige Dritte bei objektiver Lektüre der Patentschrift zum 
Schluss gelangt, der Patentinhaber habe den (hier fiktiven) Anspruch – aus 
welchen Gründen auch immer – so eng formuliert, dass er den Schutz für 
eine gleichwirkende und auffindbare Ausführung nicht beanspruche». Der 
Patentinhaber hat den Anspruch ja gar nicht in einem Prüfungsverfahren 
und zur Abgrenzung vom Stand der Technik in diese fiktive Fassung ge-
bracht. 
Im Gegenteil wird der fachkundige Dritte bei objektiver Lektüre der Patent-
schrift und im Wissen darum, dass ein solcher fiktiver Anspruch für den 
Schutzbereich eines ESZ auszulegen ist, in einer solchen Situation gerade 
davon ausgehen, dass natürlich diese anderen Salzformen, weil sie in der 
Beschreibung genannt werden, nicht vom Schutzumfang ausgeschlossen 
sind.
44.
Bei der Frage der Gleichwertigkeit ist nun konkret zu prüfen, ob der Fach-
mann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung 
die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen 
hätte. Es ist dabei zu prüfen, ob der fachkundige Dritte bei objektiver Lek-
türe der Patentschrift zum Schluss gelangt, der Patentinhaber habe den 
Anspruch – aus welchen Gründen auch immer – so eng formuliert, dass er 
den Schutz für eine gleichwirkende und auffindbare Ausführung nicht be-
anspruche.
 
43 BGE 143 III 666 E. 5.5.1 – «Pemetrexed».


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Es ist wiederum vom fiktiven Anspruch auszugehen, d.h. es ist zu prüfen, 
ob der Fachmann Tenofovir-Disoproxilphosphat + Emtricitabin als Ersatz 
für Tenofovir-Disoproxilfumarat + Emtricitabin wie im fiktiven Anspruch ge-
nannt als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte.
Gemäss Bundesgericht bedarf es besonderer Gründe, weshalb der fach-
kundige Adressat annehmen muss und darf, der Patentschutz werde nicht 
beansprucht für Ausführungen, die er als gleichwirkend aufgrund seines 
allgemeinen Fachwissens in Kenntnis der Erfindung auffinden kann.44 Die 
fiktive Anspruchsfassung entspricht, bezogen auf den Offenbarungsgehalt 
des Grundpatents, was Tenofovir-Disoproxil angeht, einer einschränken-
den Auswahl aus der erteilten Anspruchsfassung, die beliebige Derivate 
und Salze erfasst. Eine solche Einschränkung führt gemäss Bundesgericht 
nur dann zu einer Reduktion des Schutzbereichs, wenn die Anmelderin 
durch die Einschränkungen Einwänden Rechnung getragen hat, welche 
sich auf den Patentschutz für die hier umstrittene Ausführung der Be-
schwerdegegnerin beziehen, z.B. den Patentanspruch im Hinblick auf den 
freien Stand der Technik für die hier umstrittene Ausführung eingeschränkt 
hat.45
Diese Bedingung ist vorliegend nicht erfüllt, denn die Einschränkung geht 
auf diesen Ansatz des fiktiven Anspruchs zurück und erfolgte nicht in Re-
aktion auf Einwände bezogen auf den Patentschutz. Die Einschränkung 
erfolgte ursprünglich für die Auswahl eines bestimmten Produkts für die 
Marktzulassung und Vermarktung, und diese führte dann zur entsprechen-
den Formulierung des ESZ. Anhaltspunkte dafür, dass die Auswahl des 
Fumarats so verstanden werden muss, dass der ESZ Inhaber keinen 
Schutz für das Phosphat haben wollte, sind nicht erkennbar.
45.
Aus den obigen Gründen kann auch das Prinzip, dass die angegriffene 
Ausführungsform als Alternative in der Beschreibung erwähnt wird, aber 
nicht beansprucht wird,46 für diesen Ansatz nicht Anwendung finden. 
46.
Selbst wenn man dieses Prinzip anwenden würde, würde es aber nicht zu 
einem Ausschluss aus dem Schutzbereich führen, denn die Beschreibung 
 
44 BGE 143 III 666 E. 5.5.3 – «Pemetrexed».
45 BGE 143 III 666 E. 5.5.4 – «Pemetrexed».
46 BGE 143 III 666 E. 5.5.4, zweitletzter Absatz in fine – «Pemetrexed».


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des Grundpatents beschreibt die Alternative zu diesem fiktiven Anspruchs-
gegenstand in Bezug auf den relevanten Wirkstoff, nämlich Tenofovir-
Disoproxilphosphat, nicht in konkreter Form. In Form mehrerer Markush-
Formeln werden generische Strukturen in der allgemeinen Beschreibung 
des Grundpatents in [0003]-[0043] erwähnt. In [0043] werden verschiedene 
Salzformen, unter anderem auch Phosphorsäure und damit das entspre-
chende Phosphat, und Fumarsäure und damit das entsprechende Fuma-
rat, als mögliche Anionen für diese allgemeinen Strukturen offenbart. 
Es gibt damit keine konkret individualisierte Offenbarung der angegriffenen 
Ausführungsform Tenofovir-Disoproxilphosphat im Grundpatent, sondern 
nur die Offenbarung einer Gattung von chemischen Verbindungen. Eine 
solche Offenbarung einer Gattung von chemischen Verbindungen, die nicht 
mit der Offenbarung der davon umfassten Einzelverbindungen gleichge-
setzt werden kann, kann nicht als Auswahlentscheidung zwischen ver-
schiedenen konkreten Möglichkeiten, wovon nur eine in den Anspruch Ein-
gang gefunden hat, betrachtet werden.47
47.
Die Beklagte behauptet, Gleichwertigkeit könne nicht gegeben sein, da mit 
dem im Grundpatent beschriebenen Gegenstand, sprich mit dem Mo-
nopräparat, verglichen werden müsse. Das ist auch hier nicht richtig, Aus-
gangspunkt für die Beantwortung der Fragen zur Äquivalenz ist der An-
spruchswortlaut und nicht die Beschreibung, die Beschreibung ist zur Aus-
legung des Anspruchswortlauts zu berücksichtigen. Folgt man diesem An-
satz, beinhaltet ein solcher fiktiver Anspruch das Kombinationspräparat 
und damit auch Emtricitabin, und die Gleichwertigkeit ist also über einen 
Vergleich der Kombinationspräparate zu bestimmen. Mithin ist zu prüfen, 
ob der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Be-
schreibung ein Kombinationspräparat, in welchem Tenofovir-Disoproxil als 
Phosphat-Salz vorliegt, als gleichwertige Lösung zu einem Kombinations-
präparat, in welchem Tenofovir-Disoproxil als Fumarat-Salz vorliegt, in Be-
tracht gezogen hätte.
Die Beklagte behauptet nicht, dass bei einer solchen Gegenüberstellung 
der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Be-
schreibung die ersetzten Merkmale nicht als gleichwertige Lösung in Be-
tracht gezogen hätte. Es gehört zum Allgemeinwissen des Fachmanns, 
dass derartige Wirkstoffe in Salzform, die bei Aufnahme im Körper im wäss-
rigen Medium dissoziieren und dabei den eigentlichen Wirkstoff freisetzen, 
 
47 BGH X ZR 29/15 vom 14. Juni 2016 - «Pemetrexed», E. 55-61.


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Seite 32
hier das Tenofovir, bei Verwendung der üblichen Anionen, und Fumarat und 
Phosphat sind übliche Anionen im pharmazeutischen Bereich, gleiche Wir-
kung zeigen, da eben die Wirkung allein durch das freigesetzte Kation be-
stimmt wird.48 Wie im ähnlich gelagerten Fall «Pemetrexed» beim Bundes-
gericht beschreibt hier das Grundpatent allgemein generische Strukturen, 
die Tenofovir-Disoproxil unabhängig vom Salz umfassen, und es ist des-
halb kein vernünftiger Grund dafür ersichtlich ist, dass die Patentinhaberin 
einen derart engen Schutz beansprucht haben sollte, wie er sich aus dem 
Wortsinn ergibt.49
Gleichwertigkeit ist entsprechend ebenfalls gegeben.
48.
Ein Eingriff in den Schutzbereich des ESZ ist damit auch dann gegeben, 
wenn man den Schutzbereich nicht am Erzeugnisbegriff orientiert, son-
dern, wie von der Beklagten vorgetragen, den Schutzbereich nach den 
«üblichen patentrechtlichen Prinzipien» bestimmt.
Unterlassungsbegehren
49.
Die Klägerin schränkt ihr Unterlassungsbegehren mit Antrag 1.b ein. Als 
Ausnahme vom Verbot soll es der Beklagten gestattet sein, Produkte ge-
mäss Begehren 1.a, die sich nachweislich bereits in unmittelbarem oder 
mittelbarem Besitz der Beklagten in der Schweiz befanden, bevor diese 
das Verbot vom 30. August 2017 im Verfahren S2017_006 zugestellt erhal-
ten hat, frühestens nach Ablauf von 40 Tagen nach Rechtskraft dieses Ur-
teils und frühestens 40 Tage nach Vorlage der entsprechenden Einfuhrdo-
kumente und Einreichung der Angaben gemäss Dispositivziffer 2 unten in 
eines der am wenigsten entwickelten Länder gemäss der Liste der UNO im 
Zeitpunkt des Urteils auszuführen. 
Dieser Einschränkung widersetzt sich die Beklagte erwartungsgemäss 
nicht, es ist nicht erkennbar, was gegen diese Einschränkung sprechen 
könnte. Damit ist dem Rechtsbegehren im eingeschränkten Umfang statt-
zugeben.
 
48 Vgl. ganz analog auch BGE 143 III 666 E. 5.4.3 – «Pemetrexed».
49 BGE 143 III 666 E. 5.5.8 – «Pemetrexed».


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Seite 33
Auskunftsbegehren
50.
Im Zusammenhang mit Rechtsbegehren 2 macht die Beklagte geltend, 
dass die Klägerin keinen finanziellen Wiedergutmachungsanspruch ge-
stellt habe und somit die verlangten Informationen (anders als bei einer 
Stufenklage) nicht zur Bezifferung von finanziellen Wiedergutmachungsan-
sprüchen benötige.
Wie die Klägerin richtig festhält, handelt es sich beim Informationsanspruch 
der Klägerin in einem Patentverletzungsprozess, und damit analog in ei-
nem Verletzungsprozess um ein ESZ, um einen materiell-rechtlichen An-
spruch (vgl. O2012_036 vom 13. Februar 2013 – «Reiseadapter»), der 
nicht davon abhängt, ob die Klägerin ihren finanziellen Anspruch in diesem 
Verfahren oder in einem späteren auf die finanzielle Entschädigung gerich-
teten separaten Verfahren richtet.
Angesichts des oben dargelegten Eingriffs in den Schutzbereich des ESZ 
ist entsprechend auch dem auf Auskunft gerichteten Rechtsbegehren statt-
zugeben.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
51.
Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO).
Ausgehend von einem unbestrittenen Streitwert von CHF 1 Mio., ist die 
Gerichtsgebühr auf CHF 60'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit 
dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 
Die Klägerin hat für die Verhandlung den Beizug einer Dolmetscherin be-
antragt, die vom Gericht entsprechend aufgeboten wurde. Die daraus er-
wachsenen Kosten betragen CHF 2'967.80. Verfahrenssprache des vorlie-
genden Verfahrens ist Deutsch, und die Klägerin hat eine Simultanüberset-
zung ins Englische beantragt, die auch ausschliesslich von der Klägerin an 
der Hauptverhandlung beansprucht wurde. Diese Kosten wurden mithin 


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durch die Klägerin allein verursacht, waren nicht notwendig und sind ihr 
deshalb unabhängig vom Ausgang aufzuerlegen (Art. 108 ZPO).50
Die Beklagte hat der Klägerin CHF 60’000 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 
ZPO).
Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist auf CHF 60'000
festzusetzen (Art. 3-5 KR-PatGer). Für die patentanwaltliche Beratung 
macht die Klägerin eine Entschädigung von CHF 9'350 geltend. Dieser Be-
trag wurde nicht bestritten und ist angemessen. Demnach beträgt die Ent-
schädigung für die patentanwaltliche Beratung CHF 9'350 (Art. 9 Abs. 2 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer).
Die Kosten des Massnahmeverfahrens S2017_006 sind ausgangsgemäss 
vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen. Zu erstatten ist aber nicht der 
im Massnahmeentscheid aufgeführte Betrag von CHF 39'382.40, dieser 
war für den Fall vorläufig verlegt worden, in dem die Klägerin die Prose-
quierung unterlassen hätte und der Betrag wäre nur für den Fall des Un-
terliegens der Klägerin im ordentlichen Verfahren zutreffend. Die Gerichts-
gebühr des Massnahmeverfahrens betrug CHF 13‘000 und für die rechts-
anwaltliche Vertretung sind CHF 11'000 geschuldet. Im Massnahmeverfah-
ren hatte die Klägerin für ihre patentanwaltlichen Aufwendungen CHF 
15‘575 geltend gemacht (S2017_006), dies blieb von der Beklagten unbe-
stritten (S2017_006) und ist angemessen. Als Entschädigung für das Mas-
snahmeverfahren schuldet die Beklagte der Klägerin somit insgesamt 
CHF 39‘575.
Schliesslich ist die mit Entscheid vom 30. August 2017 angeordnete und 
mit Entscheid vom 12. Oktober 2017 aufrechterhaltene Sicherheitsleistung 
(vgl. S2017_006, Dispositivziffer 2) aufzuheben und die Sicherheitsleistung 
ist der Klägerin zurückzuerstatten.
 
50 Vgl. Calame/Hess-Blumer/Stieger-Thouvenin, Art. 36 PatGG N 14; CPC-Bohnet 
Art. 130 N 7; Martin Kaufmann, DIKE-Komm ZPO, Art. 129 N 32; a.M. KUKO ZPO-
Weber Art. 129 N 7 sowie BSK ZPO-Gschwend Art. 129 N 8.


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Seite 35
Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von 
CHF 1‘000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, mindestens aber 
CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lt. b ZPO, sowie der Bestrafung 
ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB verboten, in der Schweiz 
pharmazeutische Produkte, die Tenofovir Disoproxil in Form eines 
Phosphatsalzes und Emtricitabin enthalten, namentlich Emtricitabin-
Tenofovir Mepha 200mg/245mg, Lactab (Swissmedic Marktzulas-
sungs-Nr. 66181) und/oder Efavirenz-Emtricitabin-Tenofovir-Mepha 
600mg, 200mg, 245mg, Lactab (Swissmedic Marktzulassungs-Nr. 
66217), während der Schutzdauer des ESZ C00915894/01 selber o-
der durch Dritte einzuführen (bzw. einführen zu lassen), auszuführen, 
zu lagern, herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere 
Weise in Verkehr zu bringen und/oder für die erwähnten Zwecke zu 
besitzen.
Als Ausnahme vom Verbot gemäss vorstehendem Absatz wird der Be-
klagten gestattet, Produkte gemäss vorstehendem Absatz, die sich 
nachweislich bereits in unmittelbarem oder mittelbarem Besitz der Be-
klagten in der Schweiz befanden, bevor diese das Verbot vom 30. Au-
gust 2017 im Verfahren S2017_006 zugestellt erhalten hat, frühestens 
nach Ablauf von 40 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils und frühes-
tens 40 Tage nach Vorlage der entsprechenden Einfuhrdokumente und 
Einreichung der Angaben gemäss nachfolgender Dispositivziffer 2 in 
eines der am wenigsten entwickelten Länder gemäss der Liste der 
UNO im Zeitpunkt des Urteils auszuführen.
2. 
Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von mindes-
tens CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung 
ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB verpflichtet, innerhalb von 40 Ka-
lendertagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen unter 
Angabe der folgenden Informationen:
a. 
Die Namen und Adressen der Lieferanten der lnhaltsstoffe 
und/oder der Halbfabrikate für die Herstellung der pharmazeuti-
schen Produkte gemäss Dispositivziffer 1; 
b. 
Die Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer der phar-
mazeutischen Produkte gemäss Dispositivziffer 1;


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c. 
Die Mengen hergestellter, eingeführter, exponierter und/oder ge-
lagerter pharmazeutischer Produkte gemäss Dispositivziffer 1 
unter Angabe der Chargen-Nummern, Packungsgrössen, An-
zahl Tabletten und Dosierungsstärken und unter Vorlage der Ein-
bzw. Ausfuhrdokumente.
3.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000.
Die weiteren Kosten betragen CHF 2'967.80 (Dolmetscherkosten).
4.
Die Kosten, mit Ausnahme der Dolmetscherkosten, werden der Be-
klagten auferlegt und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin verrech-
net. Der Fehlbetrag von CHF 2'967.80 wird von der Klägerin nachge-
fordert. Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 60’000 zu 
ersetzen.
5.
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 
von CHF 69'350 zu bezahlen und die Kosten von CHF 39'575 für das 
Massnahmeverfahren zu erstatten.
6.
Die mit Entscheidung vom 30. August 2017 im Massnahmeverfahren 
angeordnete und mit Entscheid vom 12. Oktober aufrechterhaltene Si-
cherheitsleistung in der Höhe von CHF 250'000 wird aufgehoben und 
der Klägerin zurückerstattet.
7.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage 
der Rechnung Nr. 1185001243 (inkl. Dolmetscherrechnungen), und an 
beide Parteien unter Beilage des Verhandlungsprotokolls, sowie nach 
Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-
gentum, je gegen Empfangsbestätigung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen 
und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und 
die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-
mittel sind beizulegen, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Hän-
den hat (vgl. Art. 42 BGG).


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St. Gallen, 3. Mai 2019
Im Namen des Bundespatentgerichts
Instruktionsrichter
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Christoph Gasser
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 07.05.2019