bpatger · O2015_017 · 2016-08-11 · de
Beschriftungsmaschine für konische Teile: Gutheissung Nichtigkeitsklage, mangelnde Neuheit
Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Rechtsschutzinteresse

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets 
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti 
Tri b u n al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
O2015_017 
 
 
 U r t e i l v o m 11 . A u g u s t 2 0 1 6 
Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, 
Richter Dr. sc. nat. Bremi, Referent 
Richter lic. iur. & dipl. Mikrotech.-Ing. Frank Schnyder 
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden 
 
 
Verfahrensbeteiligte 
 MADAG Printing Systems AG, 
Brunaustrasse 185, 8951 Fahrweid, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Conrad Weinmann
und lic. iur. Fabian Wigger, WEINMANN ZIMMERLI, Apollo-
strasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, und patentanwaltlich 
beraten durch Patentanwalt Marcel Schirbach, WEINMANN 
ZIMMERLI, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, 
 
Klägerin 
 
 
 gegen 
 
 Illinois Tool Works Inc., 
3600 West Lake Avenue, US-IL 60026 Glenview, 
 
Beklagte 
 
Gegenstand 
 Patentnichtigkeit; 
Beschriftungsmaschine für konische Teile 
 


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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 
1. 
Prozessgeschichte 
1.1 Mit Eingabe vom 17. Dezember 2015 machte die Klägerin die vorlie-
gende Nichtigkeitsklage rechtshängig und stellte folgende Rechtsbegeh-
ren (act. 1): 
"1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Teil des Patents EP 2 236 296 B1 
nichtig ist. 
 2. Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, unter Ein-
schluss des patentanwaltlichen Aufwands." 
1.2 Mit Verfügung vom 19. Januar 2016 wurde der Beklagten Frist ge-
setzt, um die Klage zu beantworten und um entweder ein Zustellungsdo-
mizil oder einen Zustellungsempfänger in der Schweiz zu bezeichnen. 
Letzteres unter der Androhung, dass im Säumnisfall die Zustellung an die 
Beklagte durch Publikation erfolgen werde (act. 4). 
1.3 Die Beklagte erhielt diese Verfügung per rechtshilfeweiser Zustellung 
am 22. Februar 2016 (act. 7). Die Frist sowohl zur Bezeichnung eines 
Zustellungsdomizils oder eines Zustellungsempfängers in der Schweiz als 
auch zur Einreichung der Klageantwort liess die Beklagte indes ungenutzt 
verstreichen. In Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO wurde der Beklag-
ten daher eine Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt, unter 
der Androhung, dass im Säumnisfall das Gericht einen Endentscheid trifft, 
sofern die Angelegenheit spruchreif ist, andernfalls zur Hauptverhandlung 
vorgeladen wird (act. 8). Auch diese Nachfrist liess die Beklagte unbe-
nutzt verstreichen. 
1.4 Mit Eingabe vom 16. Juni 2016 reichte die Klägerin ihre Honorarno-
ten ein (act. 12, 12_1-2). Mit Verfügung vom 30. Juni 2016 wurde der Be-
klagten Frist zur Stellungnahme angesetzt und der Spruchkörper wurde 
bekannt gegeben (act. 13). Innert Frist liess sich die Beklagte nicht ver-
nehmen. 
1.5 Die Sache erweist sich als spruchreif (Art. 223 Abs. 2 ZPO). 
2. 
Prozessuales 
2.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, die Beklagte in den USA. 
Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 22 Nr. 4 und Art. 60 Ziff. 1 LugÜ 


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sowie Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist das Bundespatentgericht für die vor-
liegende Streitsache örtlich und sachlich zuständig. 
2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 
2.3 Da es – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – für die Beurteilung 
nicht einer besonderen Fachkunde bedarf, sondern ein allgemeines tech-
nisches Verständnis genügt, ist kein Fachrichtervotum im Sinne von 
Art. 183 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 37 Abs. 3 PatGG erforderlich. Dies ist 
auch für den fachtechnischen Laien nachvollziehbar.1 
3. 
Sachverhalt 
3.1 Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz, wel-
che unter anderem die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von 
Heissprägemaschinen zum Zweck hat (act. 1 RZ 8). 
Die Beklagte ist eine amerikanische Gesellschaft und Inhaberin des 
Europäischen Patents EP 2 236 296 B1 (nachstehend Streitpatent; act. 1 
RZ 11). 
3.2 Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Mar-
kieren oder Etikettieren (act. 1 RZ 1, 12). 
Die Klägerin macht zur Begründung der Nichtigkeit insbesondere geltend, 
dass der beanspruchte Gegenstand nicht neu ist im Lichte einer offen-
kundigen Vorbenutzung (act. 1 RZ 2). 
Auf diese und weitere Vorbringen der Klägerin ist nachfolgend insoweit 
einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 
4. 
Beurteilung 
4.1 Rechtsschutzinteresse 
Die Korrespondenz der Parteien und insbesondere ein Verwarnungs-
schreiben der Patentinhaberin vom 25. Februar 2015 (act. 1_20), in wel-
chem unter Bezugnahme auf das Streitpatent und angeblich dieses wort-
sinngemäss verletzende Handlungen der Klägerin eine Verletzungsklage 
angedroht wurde (vgl. act. 1 RZ 25-41), belegen ein Rechtsschutzinteres-
se der Klägerin an der Nichtigkeitsklage. 
 
1 BGE 4A_52/2008, E. 3.4, Urteil vom 29. April 2008. 


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4.2 Rechtsbeständigkeit 
Gemäss Darstellung der Klägerin weist das Streitpatent zwei unabhängi-
ge Ansprüche 1 und 11 auf. 
Anspruch 1 nach Darstellung der Klägerin aufgeschlüsselt, lautet wie folgt 
(vgl. act. 1 RZ 52, eckige Klammern von der Klägerin hinzugefügt): 
Merkmal: 
1.1 
Maschine (2) zum Markieren oder Etikettieren von rotationssym-
metrischen Teilen (4), wobei diese Maschine Folgendes umfasst: 
1.2 
ein Organ (6) zum Markieren oder Etikettieren 
1.3 
[erste] Mittel (8) zum relativen Verlagern des Organs und eines 
Teils in einer ersten Richtung (D6), 
1.4 
eine Wiege (12), die ein Teil während seiner Markierung oder wäh-
rend der Aufbringung eines Etiketts festhalten kann, wobei diese 
Wiege mit [zweiten] Mitteln (34-44) zum rotatorischen Antreiben 
des Teils um seine Drehachse (X4) versehen ist, und 
1.5 
einen Schlitten (60) zum translatorischen (F2) Antreiben der Wie-
ge in einer zu der ersten Richtung senkrechten zweiten Richtung 
(D60), dadurch gekennzeichnet, dass die Maschine Folgendes 
umfasst: 
1.6 
[dritte] Mittel (80-90, 94-102) zum translatorischen (F3) Antreiben 
des Schlittens (60) in einer zu der ersten und zu der zweiten Rich-
tung (D6, D60) senkrechten dritten Richtung (D80) und 
1.7 
[vierte] Mittel (54, 56, 64) zum rotatorischen (R1) Antreiben der 
Wiege (12) in Bezug auf den Schlitten (60) um eine zu der ersten 
Richtung parallele Achse (X54). 
Der weitere unabhängige Anspruch 11 lautet wie folgt: 
Merkmal: 
11.0 
Verfahren zum Markieren oder Etikettieren eines rotationssymmet-
rischen Teils (4), das wenigstens zum Teil kegelstumpfförmig ist, 
wobei dieses Verfahren mittels einer Maschine nach einem der 


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vorhergehenden Ansprüche ausgeführt wird und die Schritte um-
fasst, die darin bestehen: 
11.1 
a) das Teil [4] auf die Wiege [12] in einer Ladestation (14) zu la-
den; 
11.2 
b) die mit dem Teil versehene Wiege längs einer Bahn (T) zu ver-
lagern, die von einer Ladestation (14) zu einer Entladestation (16) 
verläuft 
11.3 
c) eine relative Verlagerung des Organs (6) und des Teils längs ei-
ner ersten Richtung (D6) in der Weise zu bewerkstelligen, dass 
ein Markierungs- oder Etikettierungselement (20) auf dem Teil we-
nigstens während eines Teils der Verlagerung der Wiege längs der 
Bahn (T) des Schrittes b) aufgebracht wird und 
11.4 
d) das Teil [4] in der Entladestation (16) von der Wiege [12] zu ent-
laden, wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass 
der Schritt b) darin besteht 
11.5 
die mit dem Teil versehene Wiege längs der Bahn (T), die von der 
Ladestation (14) zu der Entladestation (16) verläuft und wenigs-
tens einen kreisbogenförmigen Abschnitt (T2) aufweist, der auf ei-
ne zu der ersten Richtung (D6) parallele[n] zweite[n] Achse (XT) 
zentriert ist, zu verlagern, 
11.6 
indem der Schlitten (60) translatorisch (F2, F3) längs der zweiten 
und der dritten Richtung (D60, D80) verlagert wird und indem die 
Wiege [12] in Bezug auf den Schlitten [60] um die zu der ersten 
Richtung (D6) parallele erste Achse (X54) gedreht (R1) wird. 
Die Klägerin legt dar, wie sie 2003 im Rahmen eines Management Buy-
outs gegründet wurde, um mit Kaufvertrag vom 11. Juli 2003 das Heiss-
präge-Geschäft der ITW Systems AG, Dietikon (nachstehend als ITW DS 
bezeichnet), inzwischen liquidiert und gelöscht, zu übernehmen. Die ITW 
DS sei eine mittelbare Tochter der Beklagten und Patentinhaberin (act. 1 
RZ 9). 
Seit Mitte 1990 hätte die Klägerin, respektive die Rechtsvorgängerin, die 
ITW DS, Heissprägemaschinen zum Bedrucken zylindrischer Kunststof-
felemente, entwickelt. Eine besondere Herausforderung sei dabei das 


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bedrucken konischer Kunststoffelemente, 
beispielsweise 
Mascara-
Verpackungen (act. 1 RZ 14). 
2001 sei eine Heissprägemaschine des Typs FAPA-EK für konische Bau-
teile auf den Markt gebracht worden als Weiterentwicklung der Maschine 
FAPA-E, einer Maschine für die Bedruckung von zylindrischen und recht-
eckigen Kunststoffteilen (act. 1 RZ 15). Zwischen 2001 und 2003 habe 
ITW DS insgesamt fünf derartige Heissprägemaschinen des Typs FAPA-
EK an die Schwan STABILO Cosmetics GmbH ausgeliefert (act. 1 RZ 
16). Die Klägerin behauptet dies unter Bezugnahme auf ein Maschinen-
nummernverzeichnis mit Lieferungsdatum (act. 1_8). Weiter wird Bezug 
genommen auf eine Auftragsbestätigung vom 1. Dezember 2000 mit ei-
ner zugehörigen Auftragsnummer MPS 5792, die auch auf dem Maschi-
nennummernverzeichnis aufgeführt ist. Im Maschinenummernverzeichnis 
wird diese Auftragsnummer zusätzlich mit der Maschinennummer 3023 
korreliert. Aus der Auftragsbestätigung ergibt sich zudem, dass die gelie-
ferte Maschine weiter eine Heissprägepresse P240 mit der Seriennum-
mer 1916 und eine Abrollvorrichtung AV 100 mit der Seriennummer 41024 
aufwies. 
Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der Beklagten habe die 
Schwan-STABILO Cosmetics GmbH der Klägerin im Januar 2015 erlaubt, 
Videoaufnahmen einer der fünf bei ihr seit Anfang der 2000er-Jahre in 
Betrieb stehenden Heissprägemaschinen des Typs FAPA-EK zu erstellen. 
Bei dieser gefilmten Maschine handle es sich um die erste an Schwan-
STABILO Cosmetics GmbH ausgelieferte FAPA-EK (act. 1 RZ 20). 
Weiter gibt die Klägerin eine technische Zeichnung aus dem Jahr 2003 
wieder, die für die Lieferung an die Schwan-STABILO Cosmetics GmbH 
angefertigt worden sei (act. 1 RZ 21). 
Die Klägerin behauptet, am technischen Aufbau der damals gelieferten 
Heissprägemaschinen sei in den mehr als 10 Jahren des Betriebs nichts 
geändert worden, was sich aus der Übereinstimmung der Videoaufnah-
men aus dem Jahr 2015 und der technischen Konstruktionszeichnung 
aus dem Jahre 2003 ergebe (act. 1 RZ 22). 
Weiter behauptet die Klägerin, die Käuferin Schwan-STABILO Cosmetics 
GmbH sei damals nicht zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen (act. 1 
RZ 108). 


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Die klägerische Sachdarstellung ist unbestritten und die Klägerin hat 
plausibel dargetan, dass 2001, d.h. weit vor dem Prioritätsdatum des 
Streitpatents – das früheste Prioritätsdatum des Streitpatents ist der 
24. März 2009 – die Maschine des Typs FAPA-EK ohne Geheimhaltungs-
verpflichtung der Schwan-STABILO Cosmetics GmbH verkauft und in de-
ren Produktionsstätten in Betrieb genommen wurde. Diese Sachdarstel-
lung wird zudem untermauert durch die Bezugnahme auf eingereichte 
Unterlagen (Maschinennummernverzeichnis, Auftragsbestätigung, Foto-
grafien und Videoaufnahmen der 2015 bei der Schwan STABILO Cosme-
tics GmbH immer noch in Betrieb befindlichen Maschine, damit überein-
stimmende technische Zeichnungen). 
Damit wird im Sinne der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. 
Entscheidung O2013_006 vom 7. Oktober 2015, E 4.1.1) ein tatsächli-
cher Vorgang der öffentlichen Zugänglichmachung des Gegenstands dar-
gelegt, namentlich, wer welchen konkreten technischen Gegenstand zu 
welchem Zeitpunkt vor dem Prioritätsdatum unter welchen Bedingungen 
wem zugänglich gemacht hat. 
Weiter zu klären ist die Frage, ob der öffentlich zugänglich gemachte Ge-
genstand technisch das offenbart, was vom Streitpatent beansprucht 
wird. 
Im Streitpatent wird eine recht komplex aufgebaute Heissprägemaschine 
mit vielen konstruktiven Details beschrieben. Auch der zugänglich ge-
machte Gegenstand ist auf den ersten Blick komplex, lässt sich aber in 
einfache Elemente zerlegen. 
Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, dass ein konisches Teil bekannt-
lich, wenn auf einer Oberfläche abgerollt, eine (halb)kreisförmige Bahn 
beschreibt. Entsprechend muss auch eine Maschine zum Markieren oder 
Etikettieren eines derartigen Teils in der Lage sein, eine entsprechende 
halbkreisförmige Bewegung mit dem zu beschriftenden Teil unter gleich-
zeitiger Rotation des Teils um seine Achse auszuführen. 
Damit lässt sich Anspruch 1 (Vorrichtungsanspruch), bezugnehmend auf 
die einzelnen Merkmale gemäss der oben angegebenen Nummerierung, 
in die folgenden Funktionselemente in einfacherer und im Hinblick auf die 
Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung spezifischerer For-
mulierung wie folgt zerlegen: 
 
 


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Merkmal 
Funktionselement 
1.2; 1.3 
Auftragungskopf, kann in einer vertikalen Richtung ver-
schoben werden (D6 als vertikale Richtung ausgewählt, 
bewegt sich gewissermassen von oben auf das zu be-
schriftende Teil); 
1.4 
Halterungsvorrichtung für das zu beschriftende Teil, das 
Teil kann damit um seine eigene Achse (X4) gedreht 
werden; 
1.5 
Schlitten, mit welchem die Halterungsvorrichtung für das 
zu beschriftende Teil entlang einer ersten horizontalen 
Richtung (D60) verschoben werden kann; 
1.6 
der Schlitten kann zusätzlich senkrecht zur ersten hori-
zontalen Richtung verschoben werden (D80); 
1.7 
es gibt ein Mittel, welches die Halterungsvorrichtung in 
Bezug auf den Schlitten zusätzlich um eine vertikale 
Achse (X54) drehen kann (das ist genau der schwen-
kende Halbkreis, der wegen des Abrollens des koni-
schen Teil auf dem Auftragungskopf erforderlich ist). 
Vereinfacht gesagt wird also eine Maschine beansprucht, bei welcher der 
Auftragungskopf in z-Richtung (D6) verschieblich gelagert ist, bei wel-
chem das zu beschriftende Teil in einer Halterung drehbar um seine 
Symmetrieachse (um X4) gelagert ist und die Halterung selber auf einem 
x-y-Schlitten (D60 und D60) angeordnet ist. Zudem gibt es das Mittel ge-
mäss Merkmal 1.7, welches es erlaubt, das zu beschriftende Bauteil zu-
sätzlich zur Drehung um seine eigene Achse im erforderlichen Halbkreis 
so unter dem Auftragungskopf entlang zu führen, dass die Oberfläche des 
Bauteils an diesem abrollt. 
Anspruch 11 formuliert das damit durchgeführte Beschriftungsverfahren 
unter Verwendung einer derartigen Maschine, wobei zusätzlich, wiederum 
in vereinfachter Darstellung, 
Merkmal 
Funktionselement 
11.1 
a) das zu beschriftende Teil in einer Ladestation auf die 
Halterung (Wiege) geladen wird, 


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Seite 9 
11.2 
b) das zu beschriftende Teil entlang einer Bahn (T) zu 
einer Entladestation verschoben wird, 
11.3 
c) der Auftragungskopf so vertikal nach unten verscho-
ben wird, dass die Beschriftung möglich ist; 
11.4 
d) in der Entladestation das zu beschriftende Teil von 
der Halterung abgenommen wird, 
11.5 
wobei die dabei beschriebene Bahn (T) einen kreisbo-
genförmigen Abschnitt (T2) aufweist, 
11.6 
bei welchem die Halterung auf dem x-y-Schlitten in bei-
de Richtungen verschoben wird und die Halterung um 
die zusätzliche vertikale Achse (X54) gedreht wird (wie-
derum die Halbkreis-Schwenkbewegung wegen der Ko-
nizität des Teils). 
Die der Öffentlichkeit 2001 zugänglich gemachte Maschine des Typs 
FAPA-EK scheint diese Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 1 bereits 
realisiert zu haben, wie sich einerseits aus einem entsprechend mit den 
Bezugszeichen des Streitpatents beschrifteten Seitenriss aus der techni-
schen Zeichnung mit angegebenen Achsen ergibt (act. 1 RZ 53): 
 


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und andererseits angesichts des Videos und den daraus abgeleiteten 
Standbildern (act. 1 RZ 77, 88, 89, 90): 
 
 


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Seite 11 
 
 


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Seite 12 
Die Funktionsweise der Konstruktion der Maschine FAPA-EK hinsichtlich 
insbesondere der halbkreisförmigen Führung um die Achse X54 lässt sich 
am besten anhand der Abbildung 9 der Klage nachvollziehen (act. 1 
RZ 57): 
 
Um den unten in dieser Abbildung angegebenen fixen Drehpunkt ist der 
Hebel 56 drehbar, und wird der Schlitten 80 von rechts nach links auf den 
Schienen GS80 verschoben, so bewegt sich die Wippe 12 auf einem 
Halbkreis, weil gleichzeitig die Beweglichkeit des die Wippe tragenden 
Schlittens entlang der Richtung D60 mit den Schienen GS60 gegeben ist. 
Damit 
ist diese Maschine des Typs FAPA-EK von 2001 eine 
Heissprägemaschine, also eine Maschine (2) zum Markieren oder 
Etikettieren von rotationssymmetrischen Teilen (4) nach Merkmal 1.1, mit: 
– 
einem Organ (6) zum Markieren oder Etikettieren (Merkmal 1.2); 
– 
ersten Mitteln (8) zum relativen Verlagern des Organs (6) und eines 
Teils (4) in einer ersten Richtung (D6), hier vertikal (Merkmal 1.3); 
– 
einer Wiege (12), die ein Teil (4) während seiner Markierung oder 
während der Aufbringung eines Etiketts festhalten kann, wobei diese 
Wiege (12) mit zweiten Mitteln (34) zum rotatorischen Antreiben des 
Teils (4) um seine Drehachse (X4) versehen ist (Merkmal 1.4); 
– 
einem Schlitten (60) zum translatorischen Antreiben der Wiege (12) in 
einer zu der ersten Richtung (DG) senkrechten zweiten hier 
horizontalen Richtung (D60) (Merkmal 1.5); 


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Seite 13 
wobei die Maschine (2) zudem Folgendes umfasst: 
– 
dritte Mittel (80) zum translatorischen Antreiben des Schlittens (60) in 
einer zu der ersten und zu der zweiten Richtung (DG, D60) 
senkrechten dritten hier horizontalen Richtung (D80), realisiert in 
Form eines Tisches (80), auf welchem der Schlitten (60) angeordnet 
ist (Merkmal 1.6); 
– 
vierte Mittel (54‘, 56) zum rotatorischen Antreiben der Wiege (12) in 
Bezug auf den Schlitten (60) um eine zu der ersten Richtung (DG) 
parallelen, hier vertikalen Achse (X54), realisiert indirekt mittels eines 
Dreharms (56) in einem festen Abstand an einem Drehlager (54‘) mit 
Drehachse XT, so dass sich die Wiege (12) beim Prägevorgang dreht 
um eine Achse X54, die parallel zu der Richtung D6, also auch 
vertikal, verläuft (Merkmal 1.7). 
Von der Klägerin wird die Verwirklichung von Merkmal 1.6 schlüssig 
behauptet (act. 1 RZ 54-56 in Verbindung mit den Abbildungen 7-10 in 
act. 1). Weiter ist das Merkmal 1.6 durch die Formulierung als "Mittel" 
sehr breit gefasst, und es ist damit nicht ausgeschlossen, dass der 
Antrieb der dritten Mittel gemäss Merkmal 1.6 und der vierten Mittel 
gemäss Merkmal 1.7 durch das gleiche Bauteil realisiert werden kann, 
namentlich durch den Dreharm 56, und das Antreiben gemäss Merkmal 
1.6 und das Antreiben gemäss Merkmal 1.7 also indirekt erfolgen kann. 
Damit nimmt die offenkundige Vorbenutzung FAPA-EK von 2001 
sämtliche Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 1 vorweg, und ist somit 
neuheitsschädlich. 
Wie von der Klägerin ebenfalls schlüssig behauptet, werden auch sämtli-
che Verfahrensschritte von Verfahrensanspruch 11 durch den Betrieb der 
Maschine FAPA-EK von 2001 verwirklicht (act. 1 RZ 91-94). 
Namentlich wird bei dieser alten Maschine (vgl. auch die obigen Abbil-
dungen) 
– 
das Teil 4 auf die Wiege 12 in einer Ladestation 14 geladen (Merkmal 
11.1); 
– 
die mit dem Teil 4 versehene Wiege 12 längs einer Bahn T verlagert, 
die von einer Ladestation 14 zu einer Entladestation 16 verläuft 
(Merkmal 11.2); 


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– 
eine relative Verlagerung des Organs (Auftragungskopf) und des Teils 
4 längs einer vertikalen ersten Richtung (D6) in der Weise bewerkstel-
ligt, dass ein Markierungs- oder Etikettierungselement 20 auf dem Teil 
4 wenigstens während eines Teils der Verlagerung der Wiege 12 
längs der Bahn T durch das Organ aufgebracht wird (Merkmal 11.3); 
– 
das Teil 4 in der Entladestation 16 von der Wiege 12 entladen (Merk-
mal 11.4); 
– 
wobei die mit dem Teil 4 versehene Wiege 12 längs der Bahn T ver-
läuft, die von der Ladestation 14 zur Entladestation verläuft, und einen 
kreisbogenförmigen Abschnitt T2 aufweist, der auf eine zu der vertika-
len ersten Richtung D6 parallele[n] zweite[n] Achse (XT) zentriert ist 
(Merkmal 11.5), 
– 
und wobei der Schlitten 60 translatorisch F2, F3 längs der zweiten 
und der dritten Richtung D60, D80 verlagert wird und die Wiege 12 in 
Bezug auf den Schlitten 60 um die zu der ersten Richtung D6 paralle-
le[n] erste[n] Achse X54 gedreht R1 wird (Merkmal 11.6). 
Damit nimmt die offenkundige Vorbenutzung FAPA-EK von 2001 auch 
sämtliche Merkmale des Verfahrensanspruchs 11 vorweg, und ist somit 
neuheitsschädlich. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es keine erheblichen Zweifel an 
der Richtigkeit der klägerischen Sachdarstellung gibt, die es angesichts 
der fortgesetzten Säumnis der Beklagten dem Gericht erlauben würden, 
einen anderen Schluss zu ziehen.2 Die Sachverhaltsdarstellung der 
Klägerin ist klar und unwiderprüchlich, bestimmt und nicht offensichtlich 
unvollständig (Art. 56 ZPO). 
Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien in ihrem 
Tatsachenvortrag in allgemeiner Weise sämtliche Tatsachen in den 
Grundzügen aber immerhin genügend detailliert benennen, dass sie unter 
die ihr Begehren stützenden Normen subsumiert werden können. Ein 
solchermassen 
vollständiger Tatsachenvortrag 
wird 
als 
schlüssig 
bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die 
anbegehrte Rechtsfolge zulässt. Bestreitet der Prozessgegner einen 
derartigen schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten 
Partei, so greift eine über diese Behauptungslast hinausgehende 
 
2 vgl. auch Art. 153 Abs. 2 sowie BSK ZPO-Willisegger Art. 223 N 23; Engler 
OFK-ZPO ZPO 223 N 3; Pahud, DIKE Komm-ZPO, Art. 223 N 6; Leuenberger 
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 223 N 7; CPC 
Tappy, art. 223, N 11. 


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erweiterte Substantiierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in 
den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend 
und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen 
der Gegenbeweis angetreten werden kann. Ein globaler Verweis auf 
eingereichte Unterlagen genügt den Anforderungen an Beahuptung und 
Substantiierung nicht.3 
Da die Behauptungen der Klägerin unbestritten geblieben sind, obliegt 
der Klägerin vorliegend keine über die Behauptungslast hinausgehende 
Substantiierungslast. 
Damit werden die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 11 des Streitpa-
tents neuheitsschädlich vorweggenommen, weshalb der Schweizer Teil 
des Europäischen Patents EP 2 236 296 B1 für nichtig zu erklären ist 
(Art. 109 Abs. 3 PatG i.V.m Art. 138 Abs. lit. a und Art. 54 EPÜ). 
5. 
Kosten- und Entschädigungsfolgen 
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 200'000.– (vgl. act. 1 RZ 7) ist 
die Gerichtsgebühr, da keine Klageantwort eingereicht wurde und weder 
eine 
Instruktions- 
noch 
eine 
Hauptverhandlung 
stattfand, 
auf 
CHF 12'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Ausgangsgemäss sind die 
Kosten der Beklagten aufzuerlegen und mit dem Kostenvorschuss der 
Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat der Klä-
gerin CHF 12'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). 
Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädi-
gung von total CHF 20'000 zu bezahlen (Art. 106 ZPO, Art. 3 lit. a und b 
i.V.m. Art. 5 und Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer), wobei CHF 10'000 auf die 
rechtsanwaltliche Vertretung und CHF 10'000 auf die patentanwaltliche 
Beratung entfallen. Die Reduktion gegenüber dem Tarif (Art. 5 und Art. 9 
Abs. 2 KR-PatGer) und gegenüber den von der Klägerin geltend gemach-
ten Kosten für Rechtsanwalt (CHF 21'327.60, act. 12_1) und Patentan-
walt (CHF 30'480.40, act. 12_2) ergeben sich wie bei der Gerichtsgebühr 
daraus, dass keine Klageantwort eingereicht wurde und weder eine In-
struktionsverhandlung noch eine Hauptverhandlung stattfand. Ausser-
dem ist weder dargetan noch ersichtlich, was eine Überschreitung des 
anwendbaren Tarifes im Sinne der geltend gemachten Kosten begründen 
könnte (vgl. Art. 8 KR-PatGer). 
 
 
 
3 BGer 4A_1/2016, Urteil vom 25. April 2016, E 2.1. 


O2015_017 
Seite 16 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
1. 
Die Klage wird gutgeheissen und der Schweizer Teil des Europäi-
schen Patents EP 2 236 296 B1 für nichtig erklärt. 
2. 
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–. 
3. 
Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klä-
gerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die Beklagte hat der 
Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu ersetzen. 
4. 
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 
von CHF 20'000.– zu bezahlen. 
5. 
Schriftliche Mitteilung an: 
- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) 
- die Beklagte (durch Publikation des Dispositivs im Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt) 
- das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt 
der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde) 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
St. Gallen, 11. August 2016 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erste Gerichtsschreiberin 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
lic. iur. Susanne Anderhalden 
Versand: 16.08.2016