bpatger · S2022_002 · 2022-06-02 · de
Massnahmegesuch vor Erteilung des Patents
Örtliche Zuständigkeit national, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch)

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2022_002
Ve r f ü g u n g v o m 2 . J u n i 2 0 2 2
Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher
Verfahrensbeteiligte
Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und
Rechtsanwältin Dr. iur. Angelika Murer, Homburger AG, Pri-
me Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
Klägerin
gegen
Mepha Pharma AG, Kirschgartenstr. 14, 4051 Basel,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES
Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich, patentanwaltlich
beraten durch Dr. Andreas Welch, Hepp Wenger Ryffel AG,
Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,
Beklagte
Gegenstand
Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

S2022_002
Seite 2
Der Präsident erwägt:
1.
Am 25. März 2022 reichte die Klägerin ein Begehren um Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen ein und stellte folgende Rechtsbegehren:
«Prayers for Relief
1.
As a precautionary measure, the Defendant is to be prohibited under the
threatof a fine of CHF 1,000 for each day of non-compliance pursuant to
Art. 343 para. 1 lit. c CPC, but at least CHF 5,000 pursuant to Art. 343 pa-
ra. 1 lit. b CPC,as well as the punishment of its organs pursuant to Art. 292
of the Swiss PenalCode with a fine in the event of non-compliance, from
manufacturing in Switzerland and Liechtenstein, importing into Switzerland
and Liechtenstein, exporting from Switzerland and Liechtenstein, offering in
Switzerland and Liechtenstein, selling in Switzerland and Liechtenstein,
otherwise putting in circulation in Switzerland and Liechtenstein, advertis-
ing or using in Switzerland and Liechtenstein, the medicament Fingolimod-
Mepha Teva® (Swissmedic marketing authorization no. 67608 and no.
68007) or assisting in any such act.
2.
Subsidiarily to Prayer for Relief No. 1, as a precautionary measure, the De-
fendant is to be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF
1,000 per day of non-compliance pursuant to Art. 343 para. 1 lit. c CPC,
but of at least CHF 5,000 pursuant to Art. 343 para. 1 lit. c CPC, as well as
punishment of its organs pursuant to Article 292 SCC in the event of non-
compliance, from manufacturing in Switzerland and Liechtenstein, import-
ing into Switzerland and Liechtenstein, exporting from Switzerland and
Liechtenstein, offering in Switzerland and Liechtenstein, selling in Switzer-
land and Liechtenstein, otherwise putting in circulation in Switzerland and
Liechtenstein, advertising or using in Switzerland and Liechtenstein, or as-
sisting in any such act,
a capsule comprising fingolimod or a pharmaceutically acceptable salt
thereof present in an amount of 0.5 mg for use in the treatment of
relapsing-remitting multiple sclerosis and administered orally once daily.
3.
As a precautionary measure, the Defendant is to be ordered under the
threat of a fine of CHF 1,000 for each day of non-compliance pursuant to
Art. 343 para. 1 lit. c CPC, but at least CHF 5,000 pursuant to Art. 343 pa-
ra. 1 lit. b CPC,as well as the punishment of its organs pursuant to Art. 292
of the Swiss PenalCode with a fine in the event of non-compliance, to take
action within a period of 72 hours from the notification of the corresponding
decision, by informing all known purchasers of the products marketed by
the Defendant in Switzerland and Liechtenstein in accordance with prayer
for relief no. 1, subsidiarily no. 2, namely Fingolimod-Mepha Teva®
(Swissmedic marketing authorization no. 67608 and no. 68007) by means

S2022_002
Seite 3
of a registered letter or a letter sent by courier with a copy to be sent to the
Applicant, the content of which is essentially as described in Annex A, that

these products infringe the Swiss part of patent EP 2 959 894;

Defendant has been provisionally prohibited by the Federal Patent
Court, under threat of penalty, from manufacturing, offering, selling, ad-
vertising, using or otherwise putting into circulation in Switzerland and
Liechtenstein, importing into Switzerland and Liechtenstein or export-
ing from Switzerland and Liechtenstein these products or from assist-
ing in any such act; and

Defendant takes back such products.
4.
All with costs and compensation to be borne by the Defendant.»
2.
Die Massnahmeantwort der Beklagten erfolgte am 3. Mai 2022. Darin
stellte sie folgende Rechtsbegehren:
«PRAYERS FOR RELIEF
1. Applicant’s prayers for relief shall be rejected as inadmissible.
2. As an auxiliary request, Applicant’s prayers for relief shall be dismissed.
3. Applicant shall be ordered to bear all costs and to pay attorneys’ fees to De-
fendant including the expenses for patent attorney advice.
PROCEDURAL REQUEST
The present proceedings shall be immediately suspended until EP 2 959 894 will
be granted.»
3.
Mit prozessleitender Verfügung vom 4. Mai 2022 ordnete der Präsident
einen zweiten Schriftenwechsel an.
4.
Am 9. Mai 2022 erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten. Als Beilage
reichte die Beklagte ein Schreiben der Beschwerdekammer des Europäi-
schen Patentamts ein, wonach diese ihren Entscheid bis Ende Juni 2022
versende. Daraus schliesst die Beklagte, dass das Patent EP 2 959 894
nicht vor August 2022 erteilt werde.

S2022_002
Seite 4
5.
Am 30. Mai 2022 reichte die Klägerin die Massnahmereplik ein und hielt
an ihren Rechtsbegehren gemäss Massnahmegesuch fest. Der pro-
zessuale Antrag der Beklagten sei abzuweisen, eventualiter sei das Urteil
bis zur Erteilung von EP 2 959 894 auszusetzen.
Massgeblicher Sachverhalt
6.
Die Klägerin macht geltend, die Beklagte verletze durch den Vertrieb des
Arzneimittels «Fingolimod-Mepha Teva®» nach dessen Erteilung den
Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 959 894. Die Anmeldung
EP 2 959 894 wurde am 25. Juni 2007 als Teilanmeldung der EP 2 698
154 eingereicht. Die Anmeldung EP 2 959 894 wurde von der Prüfungs-
abteilung zunächst zurückgewiesen. Die Anmelderin legte Beschwerde
gegen diese Entscheidung ein. An der mündlichen Verhandlung vom 8.
Februar 2022 teilte die Beschwerdekammer mit, dass die Anmeldung EP
2 959 894 gemäss Hauptantrag der Anmelderin zu erteilen sei und wies
das Verfahren zur Anpassung der Beschreibung an die Prüfungsabteilung
zurück. Die Anmelderin hatte am 7. Januar 2022 bereits eine angepasste
Beschreibung eingereicht. Der einzige Anspruch der Anmeldung EP 2 959
894 gemäss dem Hauptantrag vom 18. November 2019 lautet:
A S1P receptor modulator for use in the treatment of relapsing-
remitting multiple sclerosis, at a daily dosage of 0.5 mg p.o., wherein
said
S1P
receptor
modulator
is
2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)
ethyl]propane-1,3-diol in free form or in a pharmaceutically accepta-
ble salt form.
Wie bereits erwähnt teilte die Beschwerdekammer am 5. Mai 2022 mit,
dass ihre begründete Entscheidung voraussichtlich bis Ende Juni 2022
versandt werde.
Keine Abweisung im derzeitigen Verfahrensstadium
7.
Eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung verleiht dem Antrag-
steller in der Schweiz nicht den in Art. 64 EPÜ vorgesehenen Schutz
(Art. 111 Abs. 1 PatG).1 Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Mas-
snahmen ist ein erteiltes Patent, was auch die Klägerin nicht bestreitet.

1 BPatGer, Urteil S2021_007 vom 4. Januar 2022, E. 10 f.

S2022_002
Seite 5
Ihr Standpunkt ist vielmehr, dass die Anmeldung EP 2 959 894 in abseh-
barer Zeit erteilt werde, nachdem die Beschwerdekammer entsprechend
entschieden habe. Der einzige Anspruch, der erteilt werde, sei bekannt
und werde sich nicht mehr ändern. Auch die angepasste Beschreibung
sei eingereicht und die Prüfungsabteilung werde die Beschreibung ent-
sprechend anpassen. Der Beklagten entstehe kein Nachteil dadurch,
dass das vorliegende Massnahmeverfahren vor Erteilung des Patents
eingeleitet worden sei. Sollte das Patent noch nicht erteilt sein, wenn die
Sache spruchreif ist, könne das Urteil ausgesetzt werden.
Die Beklagte verweist auf die Verfügung S2021_007 des Bundespatent-
gerichts vom 4. Januar 2021 und führt aus, dass keine vorsorglichen
Massnahmen erlassen werden könnten, bevor das Massnahmepatent
nicht erteilt worden sei. Das Massnahmegesuch müsse mangels Recht
der Klägerin, das verletzt werden könnte, abgewiesen werden. Eventuali-
ter sei das vorliegende Massnahmeverfahren sofort zu sistieren, ansons-
ten würde die Gesuchstellerin benachteiligt, weil sie keine Möglichkeit
habe, zu der Begründung der Entscheidung der Beschwerdekammer des
Europäischen Patentamt Stellung zu nehmen.
8.
Es ist zweifellos richtig, dass vor Erteilung des Massnahmepatents keine
vorläufigen Massnahmen erlassen werden können. In der Entscheidung
S2021_007 vom 4. Januar 2022 wurde ein Massnahmeverfahren, das
nach der In-Aussicht-Stellung der Erteilung («notice of allowance») aber
vor der Erteilung («mention of publication of grant») der dortigen Mass-
nahmepatentanmeldungen eingeleitet wurde, bis zur Erteilung der Mass-
nahmepatentanmeldungen sistiert. Grund dafür war aber nicht, dass die
dortigen Anmeldungen im Zeitpunkt der Einreichung des Massnahmege-
suchs noch nicht erteilt waren, sondern dass mit deren Erteilung nicht vor
Abschluss des Massnahmeverfahrens, wenn dieses mit normalen Fristen
durchgeführt wird, gerechnet werden konnte. Denn die Erteilung der
Massnahmepatentanmeldungen war (und ist) durch eine Abtretungsklage
blockiert, die im ordentlichen Verfahren zu behandeln ist und auf jeden
Fall länger dauert, als das im summarischen Verfahren zu behandelnde
Massnahmegesuch.2
Grundsätzlich genügt es für den Erlass vorsorglicher Massnahmen, wenn
der Klägerin im Urteilszeitpunkt ein Anspruch zusteht, der verletzt ist oder
dessen Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht

2 BPatGer, Urteil S2021_007 vom 4. Januar 2022, E. 7 f.

S2022_002
Seite 6
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Die von der Beklagten ange-
rufenen Lehrmeinungen besagen nichts Anderes. HEINRICH sagt aus-
drücklich, ein Gericht könne auf eine Verletzungsklage eintreten – ge-
meint wohl: im ordentlichen Verfahren – wenn die Erteilung des Patents
nur noch eine Frage der Zeit sei und die Ansprüche feststünden.3
SCHWEIZER führt aus, die Unterlassungsklage setze ein erteiltes Patent
voraus, werde eine Unterlassungsklage (sc. im ordentlichen Verfahren)
während hängiger Anmeldung eingereicht und das Patent im Laufe des
Verfahrens erteilt, werde der Mangel aber «geheilt», weil nach allgemei-
nen zivilprozessualen Grundsätzen der Sachverhalt im Urteilszeitpunkt
massgebend sei.4 HILTY, der sich in einem Aufsatz zum «vorläufigen
Rechtsschutz» hängiger Patent- und Markenanmeldungen äussert, ver-
steht unter dem vorläufigen Rechtsschutz den materiellrechtlichen
Schutz, den das Patentgesetz einer dem Verletzer bekannten Anmeldung
in Form des auf den Zeitpunkt der Kenntnis der Anmeldung zurückbezo-
genen Schadenersatzanspruchs gewährt (Art. 73 Abs. 3 PatG).5 HILTY
äussert sich nicht zum zivilprozessualen Schutz durch vorsorgliche Mass-
nahmen.
Es ist nicht ersichtlich, weshalb im Massnahmeverfahren etwas Anderes
gelten soll als im ordentlichen Verfahren. Der Kläger kann ein Massnah-
megesuch stellen, sobald die Erteilung des Patents nur noch eine Frage
der Zeit ist und die Ansprüche feststehen. Das ist vorliegend der Fall. Der
Anspruch, den die Beschwerdekammer als erteilungsfähig beurteilt hat,
kann von der Prüfungsabteilung nicht mehr geändert werden.6 Dass der
Beklagten die Begründung der Beschwerdeabteilung nicht bekannt ist,
fügt ihr keinen massgeblichen Nachteil zu. Erstens ist auch der Klägerin
die Begründung nicht bekannt. Zweitens, und entscheidend, muss die
Beklagte die fehlende Rechtsbeständigkeit im vorliegenden Verfahren
behaupten und glaubhaft machen und auf entsprechende Gegenargu-
mente der Klägerin, die im Verfahren liegen, reagieren. Die Begründung
der Beschwerdekammer ist für das angerufene Gericht nicht bindend.
Der Antrag, das Massnahmegesuch sei abzuweisen, ist entsprechend
abzuweisen, wobei sich eine Aufnahme in das Dispositiv erübrigt, da sich

3 HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 66 N 52.
4 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 PatG N 8.
5 HILTY, Vorläufiger Rechtsschutz vor der Rechtsentstehung?, sic! 1997, 341 ff.
6 T 113/92 vom 17. Dezember 1992, zweiter Leitsatz, vgl. auch EPA, Richtlinien
für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Ausgabe März 2022, Teil E, Kapitel
XII, Ziff. 9.2.

S2022_002
Seite 7
die Fortsetzung des Verfahrens aus der Abweisung des Sistierungsan-
trags (gleich nachstehend) ergibt.
Keine Aussetzung des Verfahrens
9.
Ebenso ist der Antrag, das Massnahmeverfahren umgehend zu sistieren,
abzuweisen. Verfahren des vorsorglichen Rechtsschutzes dienen dazu,
bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen einen schnellen und
provisorischen Rechtsschutz zu gewähren. Entsprechend ist eine Ausset-
zung nur äusserst zurückhaltend anzuordnen.7
Anders als im Verfahren S2021_007 ist die Patenterteilung im vorliegen-
den Fall absehbar und wird nach allgemeiner Erfahrung erfolgen, ehe das
Verfahren spruchreif ist. Sollte das nicht der Fall sein, wäre das Urteil
auszusetzen, bis das Patent erteilt wird. Hingegen ist nicht bereits jetzt
das Verfahren auszusetzen, da dies den verfassungsmässigen Anspruch
der Klägerin auf Beurteilung innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1
BV) verletzen würde.
Entsprechend ist der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens abzuweisen.
10.
Der Beklagte ist entsprechend die Massnahmereplik zuzustellen und Frist
für die Erstattung der Massnahmeduplik anzusetzen.
Der Präsident verfügt:
1.
Der Antrag, das Verfahren bis zur Erteilung der europäischen Patent-
anmeldung EP 2 959 894 auszusetzen, wird abgewiesen.
2.
Der Beklagten wird die Massnahmereplik mit Beilagen zugestellt.
3.
Der Beklagten wird Frist bis 20. Juni 2022 angesetzt, um eine Mass-
nahmeduplik einzureichen. Bei Säumnis würde das Verfahren ohne
die versäumte Handlung weitergeführt (Art. 147 Abs. 2 ZPO).

7 KLINGLER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 252 N 17.

S2022_002
Seite 8
4.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage
der Massnahmereplik mit Beilagen.
St. Gallen, 2. Juni 2022
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erster Gerichtsschreiber
Dr. iur. Mark Schweizer
MLaw Sven Bucher
Versand: 2. Juni 2022