bpatger · S2014_003 · 2014-03-31 · de
Anbieten eines Arzneimittels (Generikum) während Laufzeit eines ESZ für die Lieferung danach, Gutheissung einer superprovisorischen Massnahme
Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Schutzzertifikat, Vergleich, Dringlichkeit

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court




S2014_003 (O2014_007)


U r t e i l v o m 3 1 . M ä r z 2 0 1 4
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter,
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden


Verfahrensbeteiligte
1. A A/S,
2. B AG,

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer

Klägerinnen


gegen

C AG

Beklagte

Gegenstand
Verletzung eines ergänzenden Schutzzertifikats



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Der Einzelrichter zieht in Erwägung,
1.
Mit Klage und Massnahmebegehren vom 27. März 2014, hier eingegan-
gen am 31. März 2014, stellten die Klägerinnen folgende Rechtsbegeh-
ren:
"1. Der Beklagten sei — wegen ausserordentlicher Dringlichkeit einst-
weilen ohne vorherige Anhörung — unter Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1'000.– pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO,
mindestens aber CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, so-
wie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz die Arzneimittel X 10
und 20 mg Lactab (Swissmedic Zulassungsnummer 11111) und Y 5,
10, 15, und 20 mg Lactab (Swissmedic Zulassungsnummer 22222)
enthaltend den Wirkstoff Z bis und mit am 31. Mai 2014 zu bewerben,
anzubieten, Bestellungen dafür entgegen zu nehmen, zu lagern, her-
zustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen,
zu verkaufen bzw. sonstwie in Verkehr zu bringen oder bei einer die-
ser Handlungen mitzuwirken oder Dritte mit solchen Handlungen zu
beauftragen.
2.
Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert
30 Tagen, eventualiter innert einer anderen kurzen richterlich zu be-
stimmenden Frist nach Rechtskraft dieses Urteils,
a) Auskunft zu erteilen über alle Apotheken, Ärzte und andere Kun-
den der Beklagten in der Schweiz, bei denen die Beklagte oder
ihre Hilfspersonen bis und mit am 31. Mai 2014 Unterlagen zur
Bestellung von Arzneimitteln gemäss Rechtsbegehren 1 abge-
geben haben (unter Angabe der Namen und Adressen dieser po-
tentiellen Abnehmer);
b) Auskunft zu erteilen über alle von ihr oder ihren Hilfspersonen
bis und mit am 31. Mai 2014 entgegengenommenen Bestellun-
gen für Arzneimittel nach Rechtsbegehren 1 (unter Angabe der
Besteller, der einzelnen Bestellmengen (aufgeschlüsselt nach
Dosierungsformen und Packungsgrössen), der Bestelldaten und
der Beträge der einzelnen Bestellungen);
c)
nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung vollstän-
dig Rechnung zu legen über den Gesamtumsatz sowie den Net-
togewinn, welche die Beklagte mit Arzneimitteln gemäss Rechts-

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begehren 1 erzielt hat, deren Bestellung die Beklagte oder Hilfs-
personen von ihr bis und mit am 31. Mai 2014 entgegen ge-
nommen haben.
Die Beklagte sei insbesondere zu verpflichten, anhand ihrer Fi-
nanz- und Betriebsbuchhaltung betreffend die Arzneimittel ge-
mäss Rechtsbegehren 1 Rechnung zu legen über die Einstands-
bzw. Herstellungskosten, die den Arzneimitteln gemäss Rechts-
begehren 1 unmittelbar zuzuordnenden Verwaltungs-, Vertriebs-
und Gemeinkosten, den erzielten Verkaufserlös und den daraus
berechneten Gewinn.
3.
Die Beklagte sei zu verpflichten, den Klägerinnen eine nach erfolgter
Auskunftserteilung und Rechnungslegung von den Klägerinnen zu
beziffernde finanzielle Kompensation zuzüglich 5% Schadenszins zu
bezahlen.
4.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag-
ten."
2.
Zur Begründung legen die Klägerinnen dar, sie seien Inhaberin bzw. aus-
schliessliche Lizenznehmerin des in der Schweiz registrierten ergänzen-
den Schutzzertifikats ESZ-Nr. C00000000/00 für den Wirkstoff Z ("Mass-
nahme-Schutzzertifikat") und des schweizerischen Teils des Europäi-
schen Patents EP 0 000 000 ("Grundpatent"), das dem Massnahme-
Schutzzertifikat zugrunde liege. Die Laufdauer des Massnahme-
Schutzzertifikats ende am 31. Mai 2014. Das Schutzzertifikat stütze sich
auf das Originalpräparat P®.
Das Massnahme-Schutzzertifikat sei für den Wirkstoff Z erlassen worden
und schütze gemäss Art. 140d Abs. 1 PatG in den Grenzen des sachli-
chen Geltungsbereichs des Grundpatents alle Verwendungen des Wirk-
stoffs Z als Arzneimittel, die vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats
genehmigt worden seien. Daraus folge, dass das Massnahme-
Schutzzertifikat Schutz gegen alle Verwendungen gewähre, die zum ei-
nen in den Schutzbereich des Grundpatents fielen, und bei denen es sich
zum anderen um eine Verwendung von Z als Arzneimittel handle, die von
Swissmedic vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats genehmigt wor-
den sei.
Die Beklagte sei Inhaberin der Marktzulassung für X® und Y®. Sie ent-
hielten als einzigen Wirkstoff Z. Als Anwendung dieser beiden Arzneimittel

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werde
in
der
publizierten
Marktzulassung
selektiver
Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer angegeben. Anspruch 1 des Grundpatents sei
auf Z und dessen nicht-toxische Säure-Additionssalze gerichtet. Die erste
Voraussetzung für eine Verletzung des Schutzzertifikats sei damit erfüllt.
Auch
das
Originalpräparat
P®
sei
als
selektiver
Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer zugelassen. Die Zulassung von X® und Y® sei
vor Ablauf des klägerischen Schutzzertifikats erfolgt. Damit sei auch die
zweite in Art. 140d PatG statuierte Voraussetzung erfüllt.
Die Beklagte habe seit spätestens dem 24. März 2014, also noch vor
dem Ablauf des klägerischen Schutzzertifikats, damit begonnen, X® bzw.
Y® in der Schweiz zu bewerben und dafür Bestellungen entgegen zu
nehmen. So habe eine Frau S., nach eigener Aussage Aussendienstmi-
tarbeiterin der Beklagten, vor wenigen Tagen Dr. K., Inhaber der Apotheke
Q, ein mit dem Logo der Beklagten versehenes Bestellformular ausge-
händigt und das Formular vorgängig vorbereitet, damit Herr Dr. K. bei der
Beklagten Generika für P® habe bestellen können. Frau S. habe auf die-
sem Formular eigenhändig die Dosierungen und Packungsgrössen der
P®-Generika der Beklagten eingesetzt, so dass Dr. K. nur noch die An-
zahl der jeweiligen Packungen hätte einsetzen und das Bestellformular
an die vorgegebene Fax-Nummer der Beklagten hätte abschicken müs-
sen. Dass Frau S. im Bestellformular nicht die Markennamen der Generi-
kaprodukte der Beklagten, sondern die von der Klägerin 1 in der Schweiz
durch die Internationale Marke IR 333 333 geschützte Bezeichnung „P“
verwendet habe, zeige, wie unverfroren die Beklagte bereits vor Ablauf
des Patents vom guten Ruf der Erzeugnisse der Klägerinnen zu profitie-
ren versuche. Die Beklagte verkaufe keine Präparate der Klägerinnen
und schon gar kein P®. Die Verwendung der Bezeichnung „P“ durch Frau
S. auf dem Bestellformular der Beklagten könne daher nur als Hinweis
auf die Generikaprodukte der Beklagten verstanden werden. Bevor Dr. K.
eine Bestellung an die Beklagte geschickt habe, habe er am 24. März
2014 V. (Senior Product Manager Psychiatry) der Klägerin 2 angerufen.
Dr. K. habe V. mitgeteilt, dass er von der Beklagten kontaktiert worden
und auf die Möglichkeit zur Bestellung von Generika-Produkten zu P®
aufmerksam gemacht worden sei. Nun würde er gerne wissen, ob die
Klägerin 2 allenfalls ein eigenes Generikum bzw. Co-Marketing-
arzneimittel auf den Markt bringen werde. Auf diese Weise habe die Klä-
gerin 2 zum ersten Mal davon erfahren, dass die Beklagte bereits damit
begonnen hatte, ihr Generikum anzubieten und zu bewerben und sogar
bereits Bestellungen entgegennehme. V. habe noch am gleichen Tag den
unterzeichnenden Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer per E-Mail und an-

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schliessend telefonisch über diesen Vorfall informiert. Am darauf folgen-
den Tag hätten die Klägerinnen die unterzeichnenden Anwälte mit der un-
verzüglichen Ausarbeitung und Einreichung der vorliegenden Rechts-
schrift beauftragt. Nach allgemeiner Lebenserfahrung und dem gewöhnli-
chem Lauf der Dinge sei zu befürchten, dass es sich hier nicht um einen
Einzelfall handle, sondern dass die Beklagte das geltende Schutzzertifikat
der Klägerinnen systematisch missachte. Die Beklagte bewerbe spätes-
tens seit dem 24. März 2014 ihre Z-Generika und verkaufe diese — nota-
bene unter der geschützten Markenbezeichnung „P“ des Produktes der
Klägerinnen. Dies obwohl der gesetzlich verliehene Patentschutz resp.
das klägerische Schutzzertifikat noch nicht abgelaufen seien.
Die Bewerbung eines Produkts, auch wenn bloss auf Patentablauf hin,
stelle nach einhelliger Lehre eine Patentverletzung dar. Auch verletze der-
jenige ein Schutzrecht, der das patentierte Erzeugnis anbiete, unabhän-
gig davon, ob er auf allfällige Bestellungen hin eine solche Sache bereits
liefere oder nicht.
Durch das Vorgehen der Beklagten drohe den Klägerinnen ein nicht leicht
wieder gutzumachender Nachteil insbesondere, weil der finanzielle Scha-
den, den sie durch das widerrechtliche Verhalten der Beklagten erlitten,
nur sehr schwer bezifferbar sei. Der Schaden der Klägerinnen bestehe
einerseits darin, dass potenzielle Kunden, deren Lager mit Z-Produkten
demnächst ausliefen, bereits jetzt Bestellungen bei der Beklagten aufgä-
ben. Diese Bestellungen und der den Klägerinnen daraus entstehende
Schaden könnten bei Gutheissung desgestellten Auskunfts- und Rech-
nungslegungsanspruchs relativ gut ermittelt werden. Schwieriger werde
es, den Schaden zu ermitteln, der den Klägerinnen dadurch entstehe,
dass Kunden, die von der Beklagten widerrechtlich auf die Bestellmög-
lichkeit und baldige Lieferung von Z-Generika aufmerksam gemacht wor-
den seien, Bestellungen bei der Klägerin 2 zurückhielten und ihre Bestel-
lung bei der Beklagten erst nach Ablauf des Schutzzertifikats aufgäben.
Wie gross dieser Anteil an Kunden sei, die aufgrund der widerrechtlichen
Werbung der Beklagten Bestellungen bis nach dem Ablauf des Schutz-
zertifikats zurückhielten, lasse sich kaum genau ermitteln und der auf die-
se Weise entstandene Schaden könne bloss geschätzt werden. Noch
schwieriger zu schätzen sei der Schaden, den die Klägerinnen dadurch
erlitten, dass die Beklagte sich bereits jetzt vor Ablauf des Schutzzertifi-
kats widerrechtlich einen bestimmten Anteil am Markt mit Z-Erzeugnissen
ergattere und diesen unlauteren Vorsprung nach Ablauf des ergänzenden
Schutzzertifikats mitnähme. Statt wie vom Gesetzgeber vorgesehen am

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1. Juni 2014 mit einem Marktanteil von Null beginnen zu müssen, werde
sich die Beklagte durch ihr Verhalten an diesem Datum bereits einen
rechtswidrigen Anfangsvorteil gesichert haben, von dem sie auch nach
Ablauf des Schutzzertifikats noch lange profitieren werde. Wie gezeigt,
bedeuteten diese Unsicherheiten bei der Berechnung des den Klägerin-
nen entstehenden Schadens einen nicht leicht wieder gutzumachenden
Nachteil, auch wenn grundsätzlich anerkannt sei, dass die Beklagte für
ihr Verhalten eine finanzielle Wiedergutmachung schulde.
Gemäss Art. 265 ZPO in Verbindung mit Art. 27 PatGG könne das Gericht
die vorsorgliche Massnahme in Fällen besonderer Dringlichkeit sofort und
zunächst ohne Anhörung der Gegenseite anordnen. Im vorliegenden Fall
wögen die Argumente für eine superprovisorische Massnahme besonders
schwer und die Abwägung der auf dem Spiel stehenden Interessen falle
eindeutig zugunsten der Klägerinnen aus: Ohne sofortige vorsorgliche
Massnahmen würden die Klägerinnen mit jedem Tag einen grösseren wi-
derrechtlichen und ungerechtfertigten Verlust von Marktanteilen erleiden.
Jeder weitere Tag, an dem die patentverletzenden Produkte der Beklag-
ten auf dem schweizerischen Markt vor dem kurz bevorstehenden Ablauf
des Rechtsschutzes zusätzlich angeboten würden und der Klägerin 2 Be-
stellungen verloren gingen, verschärfe die beschriebenen, nicht leicht
wieder gutzumachenden negativen Auswirkungen für die Klägerinnen.
Ohne umgehendes Verbot, drohe ein täglich wachsender Schaden.
3.
Vorsorgliche Massnahmen - namentlich zur vorläufigen Vollstreckung
streitiger Unterlassungsansprüche, wie vorliegend beantragt - werden
nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeord-
net, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine
gegen ein Patent des Antragstellers verstossende Handlung begangen
hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht
ersetzbarer Nachteil droht.
Glaubhaft zu machen ist demnach zum einen die Rechtsverletzung und
zum anderen, dass dem Antragsteller durch diese Verletzung ein Nachteil
droht, der nicht leicht wiedergutzumachen ist.
Für eine superprovisorische Anordnung ist zusätzlich eine besondere
Dringlichkeit glaubhaft zu machen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).



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4.
Das glaubhafterweise von der Aussendienstmitarbeiterin S. der Beklagten
dem Apotheker Dr. K. vorgelegte Bestellformular präsentiert sich wie folgt:
[Abbildung]
Das Produkt wird zwar mit "P" bezeichnet, aber nachdem die Beklagte
glaubhafterweise keine Präparate der Klägerinnen und schon gar kein P®
verkauft, hingegen die Zulassung für ein entsprechendes Generikum hat,
kann das nur verstanden werden als quasi Tarnbezeichnung für das ent-
sprechende von der Beklagten zu liefernde Generikum.
Nachdem glaubhaft dargetan ist, dass das Generikum X® bzw. Y® der
Beklagten unter das Massnahme-Schutzzertifikat fällt, stellt die Einladung
zu dessen Bestellung ein Anbieten und damit eine Patentverletzung dar
(Art. 140d in Verbindung mit Art. 8 PatG).
Dies gilt auch für den Fall, dass eine Lieferung erst auf nach Ablauf des
Schutzzertifikates in Aussicht gestellt worden sein sollte. Mit dem BGH
(X ZR 76/05 vom 5. Dezember 2006, "Simvastatin", E. 10) ist davon aus-
zugehen, dass aus dem Sinn und Zweck des Verbots des Anbietens von
Erzeugnissen, die Gegenstand des Schutzrechts sind, folgt, dass dem
Schutzrechtsinhaber während der Laufzeit des Schutzrechts der für Er-
zeugnisse gewährte Schutz hinsichtlich aller Verletzungstatbestände und
damit auch hinsichtlich des Anbietens ungeschmälert zur Verfügung ste-
hen soll. Deshalb ist es jedem Dritten, solange der Schutz besteht,
schlechthin verboten, das geschützte Erzeugnis anzubieten. Dieses um-
fassende Verbot ist durch die zeitliche Dimension des Patent- bzw.
Schutzzertifikatschutzes gedeckt und dient insbesondere dazu, den
Schutzrechtsinhaber in effektiver Weise bis zum Schutzrechtsablauf da-
durch zu schützen, dass jegliche schutzrechtsverletzende Handlung ver-
boten ist. "Eine funktionsbezogene Betrachtung des Verbots des Anbie-
tens während der Schutzdauer dahin, ob sich das Angebot auf ein weite-
res Verhalten bezieht, das für sich, etwa als Herstellen, Inverkehrbringen
oder Einfuhr, unter den zeitlich begrenzten Schutz des Patents fällt, ver-
bietet
sich
damit"
(http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&S
ort=12288&nr=38612&pos=10&anz=584).
Ebenfalls glaubhaft, ja nachgerade offensichtlich ist, dass das Vorgehen
der Beklagten einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil mit sich

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bringt, und dass, weil dieser Nachteil sich täglich fortlaufend verstärkt, ein
dringliches Einschreiten angezeigt ist.
Damit sind die Voraussetzungen zum Erlass des superprovisorisch bean-
tragten Verbots gegeben.
5.
Mit der Anordnung der superprovisorischen Massnahme sind die Parteien
zu einer Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme und
die Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahme vorzuladen.
Diese Verhandlung hat in Nachachtung von Art. 265 Abs. 2 ZPO unver-
züglich stattzufinden.
6.
Den Klägerinnen ist in Anwendung von Art. 98 ZPO ein Kostenvorschuss
aufzuerlegen.
7.
Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass das Massnahmeverfahren
unter der Prozessnummer S2014_003 und das ordentliche Verfahren un-
ter der Prozessnummer O2014_007 läuft und dass die Klageantwortfrist
im ordentlichen Verfahren nach Eingang des Kostenvorschusses ange-
setzt werden wird.

Der Einzelrichter erkennt:
1. Der Beklagten wird mit sofortiger Wirkung bis und mit 31. Mai 2014
vorsorglich verboten, in der Schweiz die Arzneimittel X 10 und 20 mg
Lactab (Swissmedic Zulassungsnummer 11111) und Y 5, 10, 15, und
20 mg Lactab (Swissmedic Zulassungsnummer 22222) enthaltend den
Wirkstoff Z zu bewerben, anzubieten, Bestellungen dafür entgegen zu
nehmen, zu lagern, herzustellen, in die Schweiz einzuführen, aus der
Schweiz auszuführen, zu verkaufen bzw. sonstwie in Verkehr zu brin-
gen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken oder Dritte mit sol-
chen Handlungen zu beauftragen. Im Widerhandlungsfall würden ihre
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse bestraft.
2. Die Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme und die
Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahme wird auf den
Montag, 7. April 2014, 9.30 Uhr, angesetzt. Die Vorladung liegt bei.

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3. Den Klägerinnen wird Frist bis 4. April 2014 zur Leistung eines Kos-
tenvorschusses von CHF 40'000.00 angesetzt, widrigenfalls auf die
Klage und das Massnahmebegehren nicht eingetreten würde.


Dieses Urteil geht an:
– Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde), unter
Beilage der Rechnung Nr. 1185000400 sowie der Vorladung
– Beklagte (per Einschreiben) unter Beilage des Massnahmege-
suchs sowie der Vorladung



St. Gallen, 31. März 2014
Im Namen des Bundespatentgerichts
Einzelrichter
Gerichtsschreiberin


Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 31. März 2014