bpatger · O2012_025 · 2008-05-13 · de
Gegenstandslosigkeit, Kosten- und Entschädigungsfolgen
Patentnichtigkeit Einrede, Rechtsbegehren

Bundespatentgeri cht 
Tri bunal fédéral des brevets 
Tri bunal e federal e dei brevetti 
Tri bunal federal da patentas 
Federal P atent Court 
 
 
 
 
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U r t e i l v o m 1 6 . J u l i 2 0 1 2 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter 
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger 
Verfahrensbeteiligte 
Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi, Streichen-
berg und Partner, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich, 
Klägerin 
gegen 
Merck & Co., Inc., 126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, 
US-07065 Rahway, NJ, 
vertreten durch Fürsprecherin Ursula In-Albon, Troller Hitz 
Troller & Partner, Münstergasse 38, 3011 Bern, 
Beklagte 
Gegenstand 
Nichtigkeit von EP-B 1 175 904 
 
 


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Der Präsident zieht in Erwägung, 
1. 
Am 31. März 2008 reichte die Klägerin am Handelsgericht des Kantons 
Zürich die Klageschrift mit folgendem Rechtsbegehren ein (act. 2_1): 
„1. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Anteil des Europäischen 
Patents EP-B 1 175 904 nichtig ist. 
2. Es sei das Institut für geistiges Eigentum anzuweisen, die Löschung 
des schweizerischen Anteils des Europäischen Patents EP-B 1 175 904 
im schweizerischen Patentregister vorzunehmen. 
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, ein-
schliesslich der Kosten für den notwendigerweise beigezogenen Patent-
anwalt.“ 
2. 
Mit Verfügung vom 13. Mai 2008 sistierte das Handelsgericht das Verfah-
ren (HG080082) bis zum rechtskräftigen Abschluss des parallelen Nich-
tigkeitsverfahrens HG080018 (Prot. Handelsgericht S. 6). 
3. 
Mit Beschluss vom 19. Januar 2012 überwies das Handelsgericht den 
Prozess zuständigkeitshalber dem Bundespatentgericht (act. 1). 
4. 
Mit Schreiben vom 30. Januar 2012 wurde der Klägerin eine Frist bis 16. 
Februar 2012 zur Bezahlung eines Kostenvorschusses von CHF 
30'000.00 angesetzt. Gleichzeitig wurde der Beklagten aufgegeben, über 
den Stand des Verfahrens HG080018 zu orientieren (act. 3). 
5. 
Die Beklagte teilte daraufhin mit Schreiben vom 15. Februar 2012 mit, 
nachdem das Streitpatent widerrufen worden sei und die Beschwerde 
hiergegen von der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts 
am 12. April 2011 abgewiesen worden sei, habe das Handelsgericht des 


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Kantons Zürich am 19. Dezember 2011 das Verfahren HG080018 als ge-
genstandslos abgeschrieben. Diese Abschreibung sei erfolgt, obwohl die 
Beklagte gegen den abschlägigen Entscheid der Beschwerdekammer die 
Grosse Beschwerdekammer angerufen habe. Das Handelsgericht habe 
dies in seiner Verfügung damit begründet, dass dem Weiterzug an die 
Grosse Beschwerdekammer keine aufschiebende Wirkung zukomme. 
Wohl werde auch das Bundespatentgericht die Parteien demnächst dazu 
einladen, zu den Auswirkungen des Widerrufs des Streitpatents auf das 
vorliegende Verfahren Stellung zu nehmen. Die Beklagte beantrage des-
halb bereits heute, dass das Verfahren nicht abgeschrieben, sondern bis 
zum Entscheid der Grossen Beschwerdekammer sistiert werde (act. 4). 
6. 
Nachdem innert Frist kein Kostenvorschuss der Klägerin einging, wurde 
ihr mit Schreiben vom 22. Februar 2012 eine Nachfrist bis zum 
5. März 2012 angesetzt, um dem Bundespatentgericht den Vorschuss zu 
überweisen. Die Klägerin wurde darauf hingewiesen, dass das Gericht 
auf die Klage nicht eintrete, wenn die Frist unbenützt ablaufe (Art. 101 
Abs. 3 ZPO). Diese Nachfrist sei nicht erstreckbar (act. 6). 
7. 
Mit Schreiben vom 6. März 2012 legte die Klägerin dar, weshalb ihres Er-
achtens die Abschreibung umgehend vorzunehmen sei; zudem reichte 
sie den Entscheid des Handelsgerichts Zürich im Verfahren HG080018 
ein (act. 7). 
8. 
Mit Schreiben vom 7. März 2012 wurde den Parteien im Hinblick auf eine 
allfällige Abschreibung des Verfahrens Frist bis 19. März 2012 zur Einrei-
chung ihrer Anwalts- und Patentanwaltsrechnungen angesetzt (act. 8), 
wovon die Parteien innert Frist Gebrauch machten (act. 9 und 10). 
9. 
Mit Urteil vom 10. Mai 2012 trat das Bundespatentgericht wegen Nicht-
leistung des Kostenvorschusses durch die Klägerin auf die Klage nicht 
ein (act. 13). 


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In der Folge stellte sich heraus, dass der Kostenvorschuss seitens der 
Klägerin fristgerecht geleistet worden war, seitens des Bundesverwal-
tungsgerichts (welches für die Buchhaltung des Bundespatentgerichts 
zuständig ist) es aber unterlassen wurde, diese Zahlung im Juris des 
Bundespatentgerichts zu vermerken (act. 15). 
Mit Eingabe vom 30. Mai 2012 stellte die Klägerin ein Gesuch um Wie-
derherstellung der Frist (act. 30), welchem Gesuch die Beklagte zustimm-
te (act. 29). 
Die Klägerin hatte die ihr gesetzte Frist gewahrt; das Gericht ging irrtüm-
lich davon aus, sie sei verpasst worden. Damit lag keine Säumnis der 
Klägerin, sondern ein Fehler des Gerichts vor. Gemäss einer verbreiteten 
kantonalen Praxis wurde das Instrument der Wiederherstellung indes 
auch auf solche Fälle angewendet (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 29, 4. 
Lemma). Dies erschien sachgerecht. Damit war, nachdem die übrigen 
Voraussetzungen von Art. 148 ZPO erfüllt waren und auch eine Zustim-
mung der Gegenseite vorlag, die Wiederherstellung vorzunehmen, bzw. 
festzustellen, dass die Zahlung der Klägerin fristgerecht erfolgt sei. Dies 
führte mit Entscheid vom 4. Juni 2012 zur Aufhebung des Urteils vom 10. 
Mai 2012 (act. 21). 
10. 
Mit ihrer Stellungnahme vom 29. Mai 2012 zum Wiederherstellungsge-
such der Klägerin hatte die Beklagte zusätzlich darüber orientiert, dass 
die Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer zur Überprüfung der ne-
gativen Entscheidung der Beschwerdekammer nicht angenommen wor-
den sei. Damit seien keinerlei Rechtsmittel gegen den Widerruf des 
Streitpatentes mehr möglich (act. 19). 
11. 
Ist das Streitpatent endgültig widerrufen, so ist der Prozess gegen-
standslos geworden (BGE 109 II 165) und entsprechend abzuschreiben 
(Art. 242 ZPO). 
12. 
Bei Gegenstandslosigkeit sind die Prozesskosten nach Ermessen zu ver-
teilen (Art. 107 Abs. 1 Bst. e ZPO). 


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Die Beklagte macht diesbezüglich geltend, die Annahme, die Beklagte 
habe die Gegenstandslosigkeit zu verantworten, weil ihr Patent widerru-
fen wurde, wäre aus mehreren Gründen zu kurz gegriffen. So sei das vor-
liegende Verfahren von der Klägerin im Wissen darum eingeleitet worden, 
dass die Erteilung des Patents noch widerrufen werden könnte. Diese 
Verfahrenseinleitung sei ohne Not geschehen. Die Klägerin hätte ohne 
Weiteres den Entscheid der Beschwerdekammer des Europäischen Pa-
tentamts abwarten können, zumal sie von der Beklagten vorprozessual 
nicht angegangen worden sei. Falls die Klägerin trotzdem befürchtet ha-
ben sollte, von der Beklagten wegen Verletzung eingeklagt zu werden, 
wäre ihr dannzumal offen gestanden, die Nichtigkeit ohne Rechtsverlust 
einrede- oder widerklageweise geltend zu machen. Zudem sei keines-
wegs erstellt, dass eine Beurteilung durch die hiesigen Gerichte zum sel-
ben Ergebnis wie der abweisende Entscheid der EPA-Beschwerde-
kammer geführt hätte. So sei der Bescheid der Beschwerdekammer auf 
Grund einer angeblichen nicht offenbarten Erweiterung des Patents (Art. 
123 EPÜ) ergangen. Diese Beanstandung sei aber mit der Klage vom 31. 
März 2008 nicht geltend gemacht worden. Die genannten Umstände sei-
en durch hälftige Kostenauflage an die Klägerin und Wettschlagung der 
Parteientschädigungen zu berücksichtigen (act. 4). 
Demgegenüber beantragt die Klägerin unter Verweis auf die Begründung 
des Abschreibungsbeschlusses im Verfahren HG080018, mit der sich die 
Beklagte auch nicht ansatzweise befasst habe, die Abschreibung eben-
falls unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten 
vorzunehmen (act. 7). 
Analog der Begründung des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist von 
folgendem auszugehen: Das Streitpatent war erteilt und dann im Ein-
spruchsverfahren widerrufen worden. Diesen Entscheid hat die Beklagte 
nicht akzeptiert, sondern dagegen Beschwerde erhoben. Wegen deren 
aufschiebender Wirkung (Art. 106 Abs. 1 EPÜ) blieb das Streitpatent in 
Kraft. Die Klägerin hatte Grund zur Annahme, die Beklagte werde gegen 
sie ein Verletzungsklage erheben (act. 2_11, Ziff. 7 und 8). Bei dieser 
Sachlage war die Einleitung der Nichtigkeitsklage - insbesondere ange-
sichts der nicht absehbaren und erfahrungsgemäss oft recht langen Dau-
er der Beschwerdeverfahren - durchaus angemessen und keineswegs 
überflüssig. Mit dem Beharren auf dem nichtigen Streitpatent hat die Be-
klagte diese dagegen gerichtete Nichtigkeitsklage verursacht, weshalb es 
angemessen erscheint, ihr die Kosten aufzuerlegen und sie zu einer Pro-
zessentschädigung an die Klägerin zu verpflichten. 


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13. 
Die Beklagte hat die Kosten des vorliegenden Verfahrens zu tragen und 
der Klägerin die Gerichtsgebühren zu ersetzen, die ihr vom Handelsge-
richt des Kantons Zürich auferlegt worden sind. 
Der Streitwert beträgt CHF 500'000.00 (act. 2_1, S. 4). Die Gerichtskos-
ten sind, weil kein Entscheid in der Sache gefällt werden musste, in An-
wendung von Art. 1 Abs. 3 KR-PatGer unter den Ansätzen von Art. 1 Abs. 
1 KR-PatGer mit CHF 8'000.00 festzulegen. 
 
14. 
Betreffend Parteientschädigung macht die Klägerin geltend, bekanntlich 
hätte das Handelsgericht des Kantons Zürich das Verfahren HG080082 
sistiert, bis das Verfahren HG080018 rechtskräftig erledigt worden sei. Da 
sich das Verfahren HG080018 gegen dasselbe Streitpatent gerichtet ha-
be, habe die Klägerin im vorliegenden Prozess ein wesentliches Interesse 
daran gehabt, dass die Klägerinnen im parallelen Verfahren HG080018 
obsiegen würden. Würde das Streitpatent in jenem Verfahren für nichtig 
erklärt, so hätte dies auch Wirkung für die Klägerin hier. Insbesondere 
würde sie von den Kosten für die Fortsetzung des Verfahrens entlastet. 
Aus diesem Grund habe die Klägerin die Klägerinnen des Verfahrens 
HG080018 finanziell unterstützt, indem sie sich anteilsmässig an den in 
jenem Verfahren angefallenen Anwalts- und Patentanwaltskosten beteiligt 
habe. Insgesamt habe die Klägerin CHF 23‘273.55 an Anwalts- und CHF 
12‘469.75 an Patentanwaltskosten bezahlt. Diese Kosten seien im Rah-
men der Ermessensprüfung zu berücksichtigen (act. 9). 
Die im Verfahren HG080018 angefallenen Rechtsanwalts- und Patentan-
waltskosten waren in jenem Verfahren geltend zu machen. Das ist offen-
sichtlich auch geschehen, und das Handelsgericht des Kantons Zürich 
hat den Klägerinnen CHF 29'250.00 als Prozessentschädigung und CHF 
49‘879.05 für Patentanwaltskosten zugesprochen (Beil. zu act. 7). Wenn 
sich die Klägerin an jenen Kosten beteiligt hat, ist es ihre Sache, von den 
dortigen Klägerinnen einen entsprechenden Anteil an den zugesproche-
nen Beträgen erhältlich zu machen. Mit dem vorliegenden Prozess hat 
das nichts zu tun. 


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Die Klägerin hat Anspruch auf eine Entschädigung für die rechtsanwaltli-
che Vertretung gemäss Art. 5 KR-PatGer. Diese ist auf CHF 24'000.00 
festzusetzen. Der Antrag der Beklagten, CHF 5'000.00 zuzusprechen 
(act. 10), wäre nachvollziehbar, sofern er sich auf eine Entschädigung für 
die Beklagte (die noch keine Klageantwort zu erstatten gehabt hatte) be-
ziehen sollte, nicht hingegen bezüglich der Entschädigung für die Kläge-
rin. 
Die Klägerin macht nicht geltend, im vorliegenden Verfahren patentan-
waltliche Aufwendungen gehabt zu haben. Damit ist diesbezüglich auch 
nichts zuzusprechen. 
 
Der Präsident erkennt: 
 
1. Das Verfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben. 
2. Die Gerichtskosten werden festgesetzt auf CHF 8'000.00. 
3. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt. Sie werden aus 
dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 30'000.00 bezo-
gen. Der nicht beanspruchte Teil des Kostenvorschusses wird der Kläge-
rin zurückerstattet. Die Gerichtskosten von CHF 8'000.00 sind der Kläge-
rin von der Beklagten zu erstatten, ebenso die CHF 3'000.00 Gerichtsge-
bühren des Handelsgerichts des Kantons Zürich. 
5. Die Beklagten wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung 
von CHF 24'000.00 zu bezahlen. 
 
Dieses Urteil geht an: 
– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) 
– die Beklagte (mit Gerichtsurkunde) 
– das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit 
Gerichtsurkunde) 
 
 


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Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
St. Gallen, 16. Juli 2012 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erster Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Dieter Brändle 
lic. iur. Jakob Zellweger 
 
Versand: 17. Juli 2012