bpatger · S2012_003 · 2012-02-02 · de
Dichtungsvorrichtung Spannzange: vorsorgliche Massnahme
Freier Stand der Technik (Einrede), Gutachten (Gericht), Patentnichtigkeit Einrede, Rechtsbegehren, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch)

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti
Tri b u n al fed eral d a p aten tas
F ed eral P aten t Co u rt




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U r t e i l v o m 2 . F e b r u a r 2 0 1 2
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ,
Vizepräsident lic. iur. & dipl. Mikrotech.-Ing. Frank Schnyder

Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger


Verfahrensbeteiligte
Rego-Fix AG, Obermattweg 60, 4456 Tenniken,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer, Fuhrer Marbach
& Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern,
Klägerin


gegen

Gewitec AG, Weststrasse 11, 3273 Kappelen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thomas Bähler, Kellerhals
Anwälte, Effingerstrasse 1, Postfach 6916, 3001 Bern,
Beklagte

Gegenstand
Vorsorgliche Massnahmen (Patentverletzung)



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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Vorgeschichte und Prozessablauf
1.
Am 24. Februar 2011 reichte die Klägerin beim Handelsgericht des Kan-
tons Bern eine Klage ein, verbunden mit einem Gesuch um Erlass vor-
sorglicher Massnahmen.
Sie stellte folgende Rechtsbegehren:
1. Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe ge-
mäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im
Widerhandlungsfall mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein zu
verbieten,
- Dichtscheiben des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie
- Dichtscheiben des Typs GEWITEC DS (DIN 6499/DIN 6388/Erickson)
gemäss KB 6.1
herzustellen, zu gebrauchen, zu verkaufen, zu liefern, gegenüber Dritten
anzubieten oder zu bewerben (auch auf dem Internet), zu importieren
bzw. zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die zur äusseren
Abdichtung einer Spannzangenaufnahme einer Werkzeugmaschine mit
eingesetzter Spannzange dienen, wobei diese Dichtscheiben in der zy-
lindrischen Fläche der Durchführungsöffnung, welche einem aufzuneh-
menden Werkzeugschaft zugewandt ist, eine ringförmig umlaufende Nut
haben,
a) in welcher sich ein formelastischer O-Ring befindet,
b) wobei die Breite der Nut grösser ist als die Schnurdicke des verwende-
ten oder verwendbaren O-Rings und
c) die Tiefe der Nut so dimensioniert ist, dass dieser O-Ring in der Nut
axial beweglich ist.
Eventualiter:

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1.1 Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe
gemäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO
im Widerhandlungsfall mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein zu
verbieten,
- Dichtscheiben des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie
- Dichtscheiben des Typs GEWITEC DS (DIN 6499/DIN 6388/Erickson)
gemäss KB 6.1
herzustellen, zu gebrauchen, zu verkaufen, zu liefern, gegenüber Dritten
anzubieten oder zu bewerben (auch auf dem Internet), zu importieren
bzw. zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die zur äusseren
Abdichtung einer Spannzangenaufnahme einer Werkzeugmaschine mit
eingesetzter Spannzange dienen, wobei diese Dichtscheiben in der zy-
lindrischen Fläche der Durchführungsöffnung, welche einem aufzuneh-
menden Werkzeugschaft zugewandt ist, eine ringförmig umlaufende Nut
haben, zugewandt ist, eine ringförmig umlaufende Nut haben,
a) in welcher sich ein formelastischer O-Ring befindet,
b) wobei die Breite der Nut grösser ist als die Schnurdicke des verwende-
ten oder verwendbaren O-Ring Rings und
c) die Tiefe der Nut so dimensioniert ist, dass dieser O-Ring in der Nut
axial beweglich ist,
d) wobei der Innendurchmesser des O-Ring Rings einem Wert zwischen
dem kleineren und grösseren Schaftmass gemäss Gravur auf der Dicht-
scheibe entspricht.
2. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss
Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im Wider-
handlungsfall
zu
verpflichten,
die
Internetseite
http://www.gewitec.ch/userfiles/file/Gewitec_Typ_DS.pdf auf ihrer Websei-
te www.gewitec.ch innert gerichtlich zu bestimmender Frist zu entfernen,
soweit dort Dichtscheiben gemäss Rechtsbegehren 1 gezeigt, angeboten
und beworben werden.
3. Es sei die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin je nach Ausgang des
Beweisverfahrens nach deren Wahl entweder

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a) den bei der Klägerin durch die in Rechtsbegehren 1 umschriebenen
Benutzungshandlungen entstandenen Schaden, mindestens jedoch CHF
30‘000.00, zuzüglich Zinsen von 5% seit wann rechtens zu ersetzen, oder
b) den von der Beklagten durch die in Rechtsbegehren 1 umschriebenen
Benutzungshandlungen erzielten Gewinn, mindestens jedoch CHF
30‘000.00, zuzüglich Zinsen von 5% seit wann rechtens herauszugeben
oder
c) die bei der Beklagten durch die in Rechtsbegehren 1 umschriebenen
Benutzungshandlungen entstandene ungerechtfertigte Bereicherung,
mindestens jedoch CHF 30‘000.00, zuzüglich Zinsen von 5% seit wann
rechtens herauszugeben.
4. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1, eventualiter Rechtsbegehren
1.1, sowie die Beseitigung gemäss Rechtsbegehren 2 sei im Sinne von
Art. 261 ff. ZPO als vorsorgliche Massnahme anzuordnen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (act.3_3).
2.
Die Beklagte beantragte Nichteintreten auf das Massnahmebegehren,
eventualiter Abweisung (act. 3_64).
3.
Mit Verfügung vom 5. Mai 2011 ordnete das Handelsgericht die Einholung
eines Kurzgutachtens an und schlug die dem Gutachter, Dr. Herbert Lae-
derach, zu stellenden Fragen vor (act. 3_93).
4.
Nach Stellungnahmen der Parteien (act. 3_102, 3_108 und 3_112) wur-
den dem Gutachter mit Verfügung vom 27. Juni 2011 folgende Fragen un-
terbreitet (act. 3_115):
a) Wie definieren Sie den massgeblichen Fachmann?
b) Handelt es sich beim Schweizerischen Patent Nr. CH 694 851 um eine
Neuheit und liegt eine erfinderische Tätigkeit bzw. ein Nicht-Naheliegen
zum damaligen Stand der Technik vor, wie er aus den eingereichten Un-
terlagen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin hervorgeht?

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c) Ist der Anspruch des Schweizerischen Patentes Nr. CH 694 851 allen-
falls vorweggenommen insbesondere durch DE 19832793 (AB 9), US Pa-
tent Nr. 5,617879 (AB4), Tietze, Handbuch der Dichtungspraxis (AB 5)
Patent, CH 684 938 (KB 17)?
d) Durch welche(s) Merkmal(e) unterscheidet sich der Anmeldungsge-
genstand von dem von Ihnen ermittelten nächstliegenden Dokument oder
Stand der Technik?
e) Ergab sich die technische Lehre gemäss Anspruch 1 des Schweizeri-
schen Patents Nr. CH 694 851 für den Durchschnittsfachmann in nahe
liegender Weise aus der Gesamtheit aller Kenntnisse, die vor dem Stich-
tag 26. Oktober 2000 bzw. 9. November 1999 durch Beschreibung, Be-
nutzung oder in sonstiger Weise, so u.a. durch DE 19832793 (AB 9) bzw.
US Patent Nr. 5,617879 (AB 4) bzw. W. Tietze, Handbuch der Dichtungs-
praxis (AB 5) bzw. CH 684 938 (KB 17) bzw. Parker Präzisions-O-Ringe-
Handbuch 1994 (AB 7, 8, 13, 14) bzw. Shigley/Mischke, Standard Hand-
book of Machine Design, (AB 15) bzw. VSM-Normenauszug 1991 (Teil
von KB 7.1.) — einzeln oder zusammengefügt — der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht worden sind?
f) Welches ist die objektive technische Aufgabe, welche darin besteht,
über die Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der
Technik die technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfindung, d.h.
der Gegenstand des Anspruchs 1 des Schweizerischen Patents Nr. 694
851, über den nächstliegenden Stand der Technik mit sich bringt?
g) Gibt es im nächstliegenden Dokument oder einem der anderen Doku-
mente einen Hinweis, durch den der Durchschnittsfachmann (lit. a) dazu
angeregt worden wäre, das fehlende Merkmal oder die fehlenden Merk-
male aus einem anderen der ge nannten Dokumente zu entnehmen und
ohne weiteres mit dem nächstliegenden Dokument zu kombinieren. Wenn
ja, welches ist der Hinweis und welches Dokument enthält das fehlende
Merkmal bzw. die fehlenden Merkmale?
h) Was lässt sich gegebenenfalls aus der Abweisung des Löschungsbe-
gehrens in Deutschland (Bescheid vom 25. Februar 2009 (KB 8) und Be-
schluss vom 20. Mai 2009 (KB 9) in technischer Hinsicht (insbesondere
Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit) ableiten? Sind das deut-
sche Gebrauchsmuster und das schweizerische Patent identisch und
welches sind gegebenenfalls die Unterschiede?

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i) Tangieren die von der Gewitec AG hergestellten Dichtscheiben des
Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie des Typs GEWITEC DS (DIN
6499/ DIN 6388/ Erickson) 16, 20, 25, 32, 40 und 50 das Patent der Ge-
suchstellerin, wenn ja, in welchen Bereichen und welche Dichtscheiben
sind gegebenenfalls patentwidrig?
j) 1) WeIche strukturellen und/oder funktionellen Merkmale des Patentan-
spruchs 1 sind bei dessen Auslegung zwingend erforderlich, um die ge-
mäss lit. f ermittel te Aufgabe zu lösen?
2) WeIche der zur Lösung der Aufgabe zwingend erforderlichen struktu-
rellen und/oder funktionellen Merkmale sind bei den von der Gesuchs-
gegnerin vertriebenen Dichtscheibe vorhanden, beurteilt nach den nach-
folgenden Typen gemäss den in den Messprotokollen KB 12.2, 15.1 und
15.2 ausgewiesenen Varianten:
a) GEWITEC OZ32 und OZ40
b) GEWITEC DS (DIN 6499/ DIN 6388/ Erickson) 16, 20, 25, 32, 40 und
50
3) Welche der zur Lösung der Aufgabe zwingend erforderlichen struktu-
rellen und/oder funktionellen Merkmale sind bei den von der Gesuchs-
gegnerin vertriebenen Dichtscheiben gegebenenfalls nicht vorhanden,
beurteilt nach den nachfolgenden Typen gemäss den in den Messproto-
kollen KB 12.2., 15.1. und 15.2. ausgewiesenen Varianten:
a) GEWITEC OZ32 und OZ40
b) GEWITEC DS (DIN 6499/ DIN 6388/ Erickson) 16, 20, 25, 32, 40 und
50
4) Sind die in den Begehren (Ziffern 1. und 1.1.) des Gesuchs erwähnten
strukturellen und/oder funktionellen Merkmale a) bis c) (Ziff. 1) bzw. a) bis
d) (Ziff.1.1.) vor dem Hintergrund von Anspruch 1 des Schweizerischen
Patents Nr. CH 694 851 geeignet, um die allenfalls patentverletzenden
Dichtscheiben technisch korrekt zu beschreiben?
k) Inwieweit bilden grössere oder vergrösserte Produktionstoleranzen von
Dichtscheibe und Dichtmittel (0-Ring) bei der Bestimmung des Schutzbe-
reiches der technischen Lehre gemäss Anspruch 1 des Schweizerischen
Patents Nr. CH 694 851 einen freien Stand der Technik?

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l) Wird mit dem im Gesuch gestellten Begehren (Ziffern 1. und 1.1) allen-
falls ein Schutz verlangt, welcher über den durch das Patent geschützten
Bereich hinaus geht?
m) Haben Sie weitere sachdienliche Hinweise?
5.
Am 29. September 2011 erstattete Dr. Laederach sein Gutachten (act.
3_123).
Er ermittelte folgende Merkmalsanalyse (S. 5f.):
Oberbegriff:
M1) Dichtungsvorrichtung zur äusseren Abdichtung einer Spannzangen-
aufnahme einer Werkzeugmaschine mit eingesetzter Spannzange
M2) bestehend aus einer der Spannzange vorgesetzten Dichtungsschei-
be,
M3) die in ihrer einem aufzunehmenden Werkzeugschaft zugewandten
zylindrischen Fläche eine ringförmig umlaufende Nut (aufweist)
M4) und einen in derselben angeordneten formelastischen Dichtungskör-
per aufweist,
Kennzeichnender Teil:
M5) wobei die Breite der genannten Nut grösser ist als der Querschnitt
des formelastischen Dichtungskörpers
M6) und die Tiefe der genannten Nut über ihre gesamte Breite grösser ist
als der Querschnitt des formelastischen Dichtungskörpers
M7) derart, dass der Dichtungskörper in der Nut axial beweglich ist.
Dabei kam er - u.a. - zum Schluss, dass das Merkmal M7 technisch über-
flüssig sei, da es durch die Umsetzung der Merkmale M5 und M6 auto-
matisch erfüllt werde (S. 12).
Sodann kam der Gutachter zum Schluss, dass sowohl Rechtsbegehren 1
als auch Rechtsbegehren 1.1 insofern über den Schutzbereich des

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Streitpatentes hinausgingen, als sie durch Weglassen des Merkmals, wo-
nach die Tiefe der Nut über ihre gesamte Breite grösser ist als der Quer-
schnitt des Dichtungskörpers [M6], den Schutzbereich in den Stand der
Technik (DE 198 32 793; act. 3_64 AB9) hinein ausdehnten (S. 43f.).
6.
Mit Schreiben vom 30. November 2011 nahm die Klägerin zum Gutachten
Stellung und reichte ein präzisiertes Unterlassungsbegehren ein:
"Neues Rechtsbegehren Ziff. 1. für das Gesuch um Erlass vorsorglicher
Massnahmen in der Fassung vom 30. November 2011 gemäss Rechts-
begehren Ziff. 4. der Klage vom 24. Februar 2011:
Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe ge-
mäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im
Widerhandlungsfall mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein zu
verbieten.
- Dichtungsvorrichtungen des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie
- Dichtungsvorrichtungen des Typs GEWITEC DS (DN 6499/DIN
6388/Erickson) gemäss KB 6.1
herzustellen, zu gebrauchen, zu verkaufen, zu liefern, gegenüber Dritten
anzubieten oder zu bewerben (auch auf dem Internet), zu importieren
bzw. zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die
a) zur äusseren Abdichtung einer Spannzangenaufnahme einer Werk-
zeugmaschine mit eingesetzter Spannzange bestimmt sind,
b) aus einer der Spannzange vorgesetzten Dichtungsscheibe bestehen,
c) wobei diese Dichtungsscheibe in der zylindrischen Fläche der Durch-
führungsöffnung, welche einem eingesetzten Werkzeugschaft zugewandt
ist, eine ringförmig umlaufende Nut aufweist,
d) in welcher sich ein formelastischer O-Ring befindet,
e) wobei die Breite der genannten Nut grösser ist als der Schnurdurch-
messer des O- Rings

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f) und die Tiefe der Nut, d.h. der Abstand zwischen dem Werkzeugschaft
und dem Nutgrund, für mindestens einen Schaftdurchmesser innerhalb
des auf der Dichtscheibe selbst (z.B. durch Gravur) oder in Begleitmateri-
al empfohlenen Bereichs grösser ist als der Schnurdurchmesser des O-
Rings." (act. 3_184).
7.
Mit Eingabe vom 19. Dezember 2011 machte die Beklagte geltend, eine
förmliche Klageänderung sei in der Eingabe der Klägerin vom 30. No-
vember nicht zu erkennen, und eine solche wäre auch nicht zulässig (act.
3_199).
8.
Darauf führte die Klägerin mit Eingabe vom 21. Dezember 2011 unter Be-
zugnahme auf das Schreiben der Beklagten vom 19. Dezember 2011
aus:
"Das dem Gutachter neu zur Prüfung vorgelegte Rechtsbegehren stellt
nichts anderes als eine Verdeutlichung des ursprünglichen Rechtsbegeh-
rens dar, indem es die „Tiefe der Nut“ und das funktionale Element der
„axialen Beweglichkeit“ entsprechend den Erkenntnissen aus dem Gut-
achten präzisiert. Eine solche Abänderung des Rechtsbegehrens würde
die Identität des Streitgegenstandes nicht verändern. Vielmehr entspricht
dieses Vorgehen der bundesgerichtlichen Praxis, wonach das Rechtsbe-
gehren die funktionalen Merkmale des Verletzungsgegenstandes mög-
lichst genau abzubilden hat (BGE 131 III 70 - Sammelhefter V).
Die Beurteilung, inwiefern ein bestimmtes Rechtsbegehren zulässig ist,
obliegt selbstredend nicht dem Gutachter. Nachdem der Gutachter das
bisherige Rechtsbegehren jedoch in Bezug auf den Stand der Technik als
zu weitgehend beurteilt hat, erachtet es die Gesuchstellerin als legitim,
dass der Gutachter das nunmehr präzisierte Rechtsbegehren auf seine
Deckungsgleichheit mit dem Verletzungstatbestand prüft. Es handelt sich
dabei ausschliesslich um eine technische und nicht um eine rechtliche
Frage, denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Verlet-
zungsform als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so
zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger
technischer Begriffe bedarf (BGE 131 III 70 E. 3.3 Sammelhefter V).
Soweit der Gutachter das vorgeschlagene Rechtsbegehren in technischer
Hinsicht für tauglich befindet, stellt die Gesuchstellerin denn auch bereits

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heute in Aussicht, dass sie ihr Rechtsbegehren entsprechend anpassen
wird." (act. 4).
Mithin hatte die Klägerin mit ihrer Eingabe vom 30. November 2011 noch
keine Änderung ihres Rechtsbegehrens vorgenommen, sondern sie hatte
lediglich dem Gutachter einen Vorschlag zur Prüfung unterbreitet, und sie
stellte in Aussicht, dass sie ihr Begehren, soweit es der Gutachter für
technisch tauglich befinde, entsprechend anpassen werde.
9.
Mit Verfügung vom 27. Dezember 2011 überwies der Präsident des Han-
delsgerichts des Kantons Bern die Sache dem Bundespatentgericht (act.
1). Die Kosten des (bernischen) Massnahmeverfahrens wurden auf CHF
4'000.00 festgelegt und aus der von der Klägerin geleisteten Vorschuss
bezogen (Disp. Ziff. 3). Die Kosten des Gutachtens von CHF 18'610.00
wurden aus den von den Parteien geleisteten Beweiskostenvorschüssen
von je CHF 10'000.00 bezogen (Disp. Ziff. 4).
10.
Mit Verfügung vom 5. Januar 2012 wurde der Klägerin Frist bis 23. Janu-
ar 2012 zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 15'000.00 ange-
setzt (act. 21). Die Zahlung erfolgte [innert erstreckter Frist] am 16. Janu-
ar 2012.

Prozessuales
11.
Nachdem vorliegend das Verständnis eines technischen Sachverhaltes
für den Entscheid von besonderer Bedeutung ist, ist in Dreierbesetzung,
mit zwei technischen Richtern, zu entscheiden (Art. 23 Abs. 3 PatGG).

Materielles
12.
Die Klägerin ist Inhaberin des Streitpatentes CH 694 851 (act. 3_3, Beila-
ge 2).

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Die Klägerin macht geltend, die Beklagte verletze mit von ihr vertriebenen
Dichtscheiben das Streitpatent.
Die Klägerin macht weiter geltend, dass ihr dadurch ein nicht leicht wie-
der gutzumachender Nachteil entstehe (act. 3_3).
13.
Vorsorgliche Massnahmen - namentlich zur vorläufigen Vollstreckung
streitiger Unterlassungsansprüche, wie vorliegend beantragt - werden
nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeord-
net, wenn der Antragssteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine
gegen ein Patent des Antragsstellers verstossende Handlung begangen
hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht
ersetzbarer Nachteil droht.
Glaubhaft zu machen ist demnach zum einen die Rechtsverletzung und
zum anderen, dass dem Gesuchsteller durch diese Verletzung ein Nach-
teil droht, der nicht leicht wiedergutzumachen ist.
14.
Damit ist vorerst zu prüfen, ob eine Verletzung des Streitpatents glaubhaft
gemacht ist.
Die Gutheissung des Unterlassungsbegehrens im Patentprozess setzt -
als notwendig, aber nicht hinreichend - voraus, dass, kumulativ
a) das Rechtsbegehren die konkrete technische Ausgestaltung der zu
verbietenden Ausführungsform – Vorrichtung bzw. Verfahren – benennt,
b) der Beklagte genau diese Vorrichtung herstellt, vertreibt etc. bzw. das
Verfahren verwendet,
c) diese Vorrichtung bzw. dieses Verfahren – wortsinngemäss oder äqui-
valent – in den Schutzbereich des Streitpatentes fällt.
Damit die Anforderung c) erfüllt ist, muss die Vorrichtung bzw. das Verfah-
ren, so wie im Rechtsbegehren definiert, – wortsinngemäss oder äquiva-
lent – als Ganzes im Schutzbereich des Streitpatentes liegen und darf al-
so nicht über den Schutzbereich des Streitpatentes hinausgehen, da an-
sonsten auch konkrete Vorrichtungen bzw. Verfahren vom Rechtsbegeh-
ren umfasst würden, die das Streitpatent gar nicht schützt.

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Ist a) nicht erfüllt, wird auf die Klage nicht eingetreten, sind b) oder c)
nicht erfüllt, wird die Klage abgewiesen (Art. 66 lit. a PatG).
Dies bedeutet, dass im Massnahmeverfahren zur Glaubhaftmachung des
Bestehens des behaupteten Unterlassungsanspruches a) erfüllt und b)
und c) glaubhaft gemacht sein müssen.
15.
In ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren 1 nahm die Klägerin eine ge-
wisse Beschreibung der technischen Ausgestaltung der angegriffenen
Ausführungsform vor. Auf den Hinweis des Gutachters hin, wonach die so
im Rechtsbegehren beschriebene Ausführungsform den Schutzbereich
des Streitpatenes überschreite, schlug die Klägerin, wie behandelt, eine
Änderung des Rechtsbegehrens vor. Zur Begründung führte sie an:
"Nachdem der Gutachter das bisherige Rechtsbegehren jedoch in Bezug
auf den Stand der Technik als zu weitgehend beurteilt hat, erachtet es die
Gesuchstellerin als legitim, dass der Gutachter das nunmehr präzisierte
Rechtsbegehren auf seine Deckungsgleichheit mit dem Verletzungstatbe-
stand prüft."
Damit vermengt die Klägerin zwei der Anforderungen an das Rechtsbe-
gehren: Der Gutachter war zum Schluss gekommen, dass das Rechtsbe-
gehren über den Schutzbereich hinausgehe (mithin die oben unter 3. auf-
geführte Anforderung c nicht erfülle), worauf die Klägerin das Rechtsbe-
gehren umformuliert und vom Gutachter geprüft haben will, ob es nun die
Verletzungsform erfasst (mithin die Anforderung a und b erfüllt).
Das Ansinnen der Klägerin, dem Gutachter eine neue Formulierung des
Rechtsbegehrens sozusagen zur Vorprüfung vorzulegen, um dann im Er-
folgsfalle das Rechtsbegehren entsprechend zu ändern, scheitert daran,
dass das Gericht ausschliesslich gestellte Rechtsbegehren, mithin sol-
che, die Prozessgegenstand bilden, beurteilt. D.h. solange die Klägerin
die Änderung nicht vorgenommen hat, und das hat sie, wie oben Ziff. I. 8.
behandelt, nicht, ist sie auch nicht zu beurteilen, weder vom Gutachter
noch vom Gericht.
Mit dem Gutachter ist davon auszugehen, dass das (ursprüngliche)
Rechtsbegehren sowohl bezüglich Rechtsbegehren 1 als auch bezüglich
Rechtsbegehren 1.1 insofern über den Schutzbereich des Streitpatentes
hinausgeht, als es durch Weglassen des Merkmals M6, wonach die Tiefe
der Nut über ihre gesamte Breite grösser ist als der Querschnitt des

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Dichtungskörpers, den Schutzbereich in den Stand der Technik (DE 198
32 793; act. 3_64 AB9) hinein ausdehnt (act. 3_123, S. 43f.). Geht das
Rechtsbegehren aber über den Schutzbereich hinaus, führt dies zur Ab-
weisung des Massnahmebegehrens, ohne dass auf weitere Fragen noch
einzugehen wäre.
Daran ändert auch die Angabe von Typenbezeichnungen im Rechtsbe-
gehren nichts; weil eine Typenbezeichnung jederzeit geändert bzw. unter
der gleichen Typenbezeichnung anderes vertrieben werden kann, können
Typenbezeichnungen die konkrete Umschreibung der technischen Aus-
gestaltung der angegriffenen Ausführungsform nicht ersetzen (BGE 131
III 70 E.3.3).
16.
Lediglich der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass auch dem neu
vorgeschlagenen Rechtsbegehren das gleiche Schicksal beschieden wä-
re: Hier fehlt neben dem Merkmal M6 auch noch das Merkmal M7 (axiale
Beweglichkeit). Dabei kann offenbleiben ob mit dem Gutachter das
Merkmal M7 bei Erfüllung von M5 und M6 als überflüssig bezeichnet
werden kann, fehlt doch hier wie gesagt nicht nur M7, sondern auch M6.
Bei dieser Sachlage kann auch offenbleiben, ob der von der Klägerin in
den Änderungsvorschlag übernommenen Definition des Gutachters be-
züglich der Nut-Tiefe gefolgt werden könnte.
17.
Ist das Massnahmebegehren abzuweisen, so erübrigt sich auch die Prü-
fung der Frage, ob die zeitliche Voraussetzung für die Gewährung einer
vorsorglichen Massnahme (relative Dringlichkeit) hier gegeben sei, nach-
dem die Klägerin die angegriffene Ausführungsform bereits seit 2007
kannte und seither mit der Beklagten in diversen Verhandlungen gestan-
den hatte.

Kosten und Entschädigungsfolgen
18.
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. Sie hat auch die Kos-
ten des Gutachtens zu tragen, weshalb sie zu verpflichten ist, der Beklag-
ten denjenigen Betrag zu ersetzen, welcher für das Gutachten dem von
der Beklagten geleisteten Beweiskostenvorschuss belastet wurde.

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19.
Zudem hat die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung zu ent-
richten.
20.
Den Streitwert (der Hauptsache) bezifferte die Klägerin mit CHF
250'000.00 klar übersteigend (act. 3_3, S. 9). Zum Streitwert des Mass-
nahmebegehrens hat sie sich nicht geäussert.
Mit der Massnahmeantwort bezeichnete die Beklagte die Streitwertbezif-
ferung der Klägerin als reichlich hoch, nachdem der von der Klägerin ge-
nannte Mindestschaden von CHF 30'000.00 [Rechtsbegehren Ziff. 3 der
Hauptklage] sich viel eher an den günstigen Stückkosten des von vielen
Anbietern in verhältnismässig geringen Stückzahlen vertriebenen Bauteils
orientiere (act. 3_64, S. 3, Ziff. 2). Diese Argumentation geht indessen für
das Massnahmeverfahren insofern an der Sache vorbei, als es hier nicht
um zurückliegende Verletzungen, sondern um ein Verbot für die Zukunft
geht. Und diesbezüglich, nun im Zusammenhang mit der Sicherheitsleis-
tung für das Massnahmeverfahren, legt die Beklagte dar, dass und wes-
halb ihr durch die Massnahme ein Schaden von mindestens CHF
120'000.00 drohe (S. 6, Ziff. 17).
Damit scheint es angemessen, für das Massnahmeverfahren von einem
Streitwert von CHF 120'000.00 auszugehen.

Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr für das bundespatentgerichtliche Massnahmeverfah-
ren wird festgesetzt auf CHF 10'000.00.
3.
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der
Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 15'000.00 bezogen. Der Restbe-
trag wird der Klägerin zurückerstattet.

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4.
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten denjenigen Betrag zu erset-
zen, welcher für das Gutachten dem von der Beklagten geleisteten Be-
weiskostenvorschuss belastet wurde.
5.
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Prozessentschädigung
von CHF 10'000.00 zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:
– die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
– die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
– das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit
Gerichtsurkunde)


Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 2. Februar 2012
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident



Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle


lic. iur. Jakob Zellweger