bpatger · S2016_006 · 2016-07-14 · de
Geräuscharmer Turbolader: Abweisung Massnahmebegehren; ungenügende Substantiierung einer Patentverletzung; Erschöpfung gemäss Art. 9a Abs. 4 PatG eingetreten
Örtliche Zuständigkeit international, Rechtsbegehren, Massnahme superprovisorisch abgewiesen

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2016_006
U r t e i l v o m 1 4 . J u l i 2 0 1 6
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
A Ltd,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und
Rechtsanwalt M.A. HSG Manuel Blättler, patentanwaltlich
beraten durch Björn Sommer,
Klägerin
gegen
B AG,
Beklagte
Gegenstand
Gesuch um (super-)provisorische Massnahmen;
geräuschärmerer Turbolader

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Der Präsident zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 12. Juli 2016 stellte die Klägerin folgendes Massnah-
mebegehren:
"1. Es sei der Gesuchgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.– pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall ohne vorgängige Anhörung super-
provisorisch zu untersagen,
das Fahrzeug des Typs F1 mit der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)
ZZZ in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben,
in ein EWR-Land zu exportieren oder zu einem dieser Zwecke zu lagern
und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken
oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
2.
Es sei der Gesuchgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.– pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5'000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall ohne vorgängige Anhörung super-
provisorisch zu untersagen,
Fahrzeuge der Typen F2, F3, F4, F5 und F6 ohne Zustimmung der Gesuch-
stellerin von ausserhalb des EWR zum Zweck der gewerblichen Veräusse-
rung in die Schweiz zu importieren oder solche von ausserhalb des EWR in
die Schweiz importierte Fahrzeuge ohne Zustimmung der Gesuchstellerin in
der Schweiz für die Erstinverkehrbringung anzubieten, zu vertreiben, zu ver-
kaufen, zu bewerben, in ein EWR-Land zu exportieren oder zu einem dieser
Zwecke zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei
ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
3.
Eventualiter seien die Massnahmen gemäss Rechtsbegehren
Nr. 1
und/oder Nr. 2 vorsorglich anzuordnen.
4.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchgegnerin."
2.
Die Klägerin führt aus, die Beklagte verletze ihr Patent EP 000 (nachste-
hend Streitpatent) indem sie Fahrzeuge, die unter das Streitpatent fielen,
welche von der Klägerin ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) und ausserhalb der Schweiz in Verkehr gebracht worden seien,
gegen den Willen der Klägerin in die Schweiz importiere und hier für die
Erstinverkehrbringung zum Kauf anbiete. Die Klägerin sieht darin einen
nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, dem nur durch eine super-
provisorische, eventuell vorsorgliche Anordnung begegnet werden könne.

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3.
Das Rechtsbegehren 1 richtet sich gegen ein durch seine Fahrzeugidenti-
fikationsnummer eindeutig bestimmtes Fahrzeug. Diesbezüglich liegt eine
genügende Konkretisierung des Begehrens vor.
Rechtsbegehren 2 hingegen richtet sich gegen Fahrzeuge, von denen nur
die Typenbezeichnung (F2, F3, F4, F5 und F6) angegeben wird. Durch
welche konkreten technischen Merkmale das Streitpatent bei diesen
Fahrzeugtypen benützt wird, ist dem Rechtsbegehren nicht zu entneh-
men. "Da Typenbezeichnungen problemlos geändert werden können,
sind sie allein grundsätzlich nicht geeignet, die angegriffene Ausführung
zu individualisieren".1
Damit ist auf das Rechtsbegehren 2 mangels genügender Konkretisie-
rung nicht einzutreten.
4.
Die Klägerin hat ihren Sitz in [Ausland], die Beklagte in der Schweiz. Es
handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. Gemäss Art. 10
lit. a i.V.m. Art. 109 Abs. 2 IPRG sowie Art. 26 lit. a PatGG ist das Bun-
despatentgericht örtlich und sachlich zuständig.
Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.
5.
Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorgli-
chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht,
dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu
befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergut-
zumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behaup-
tung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, auch wenn nicht al-
le Zweifel beseitigt sind.
Zudem ist für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme eine gewisse
Dringlichkeit erforderlich, für eine superprovisorische Anordnung eine be-
sondere Dringlichkeit (Art. 265 Abs. 1 ZPO).
6.
Zur Begründung des Vorliegens einer Patentverletzung führt die Klägerin
aus, sie habe bei ihrem Patentanwalt, DipI.-Ing. D., eine gutachterliche
Stellungnahme zur Frage eingeholt, ob die in den Modellen F3 und F2

1 BGE 131 III 70 E. 3.6.

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verwendete Technologie zum Zirkulieren von Kühlmittel im Turbolader
der Vorrichtung gemäss Anspruch 1 des Streitpatents entspreche. "Der
Patentanwalt kommt in seiner technischen Beurteilung zum Ergebnis,
dass die genannten Modelle mit der darin verbauten Kühlmittelversor-
gung des dort vorhandenen Turboladers als eine solche Gestaltung an-
gesehen werden können, wie sie durch den Anspruch 1 des Europäi-
schen Patents EP 000 definiert ist. BO: Gutachterliche Stellungnahme
des Patentanwalts D. vom 12. Juli 2016, Beilage 22".
Eine Patentverletzung kann nur dadurch substantiiert begründet werden,
dass – und zwar in der Rechtsschrift selbst – dargelegt wird, wie die ein-
zelnen Merkmale des Patentanspruchs in der angegriffenen Ausführungs-
form konkret technisch umgesetzt werden. Daran fehlt es hier gänzlich.
Die Klägerin beruft sich als Beweismittel auf das von ihr eingereichte Pri-
vatgutachten. Privatgutachten sind indes keine Beweismittel.2 Insofern ist
das Privatgutachten der Klägerin nicht dienlich. Hingegen stünde es der
Klägerin frei, die Ausführungen ihres Privatgutachters als Parteibehaup-
tungen in das Verfahren einzubringen. Ein globaler Verweis auf das Pri-
vatgutachten hingegen, wie ihn die Klägerin vornimmt, ist unzulässig.
Vorbringen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift er-
geben, von der Partei aber in der Rechtsschrift selbst nicht hinreichend
detailliert behauptet werden, sind unbeachtlich.3
Damit liegt keine substantiierte Behauptung einer Patentverletzung vor,
geschweige denn deren Glaubhaftmachung. Dies führt zur Abweisung
des Massnahmebegehrens.
Entsprechend braucht auch nicht weiter darauf eingegangen zu werden,
ob der in Rechtsbegehren 1 genannte F1 identisch oder wenigstens be-
züglich Turbolader baugleich ist mit dem im Privatgutachten behandelten
Fahrzeugtyp F7.
Anzufügen bleibt, dass der Umstand, dass die Klägerin eine Verwendung
des Patentes durch sie selbst geltend macht, an der Substantiierungsan-
forderung nichts ändert. Zwischen Patentanmeldung und Vorliegen der
serienreifen Vorrichtung liegt regelmässig eine grössere Zeitspanne, wäh-
rend welcher die Vorrichtung, die der Anmeldung zugrunde lag, weiter-
entwickelt werden kann und üblicherweise auch weiterentwickelt wird.
Deshalb ist die Frage, ob das Endprodukt tatsächlich unter das Patent
fällt, grundsätzlich völlig offen. D.h., es kann nicht etwa vermutet werden,

2 BGE 141 III 433 E. 2.5.2. und 2.5.3
3 O2012_022, Verfügung vom 3. Mai 2012 E. 10.4 mit Verweisen.

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dass der Patentinhaber nach dem Patent arbeitet. Das muss deshalb
ausgeführt werden, wie oben behandelt.
7.
Die Klägerin legt dar, sie habe das in Rechtsbegehren 1 angesprochene
Fahrzeug an einen Händler in Mazedonien, mithin ausserhalb des EWR,
geliefert.
Damit spielt die regionale Erschöpfung gemäss Art. 9a Abs. 1 PatG nicht.
Hingegen spielt die internationale Erschöpfung nach Art. 9a Abs. 4 PatG,
wenn der Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur
untergeordnete Bedeutung hat. Die untergeordnete Bedeutung wird ver-
mutet, wenn der Patentinhaber nicht das Gegenteil glaubhaft macht.
Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei bedeutend für die funkti-
onale Beschaffenheit. Die im Streitpatent beschriebene Vorrichtung zum
Zirkulieren von Kühlmittel in einem Turbolader sei ein wichtiger und nicht
abtrennbarer Bestandteil des Kühlsystems für den Turbolader in den be-
troffenen Fahrzeugen. Ohne die entsprechende Vorrichtung drohe eine
erhöhte Lärmbelastung, ein Leistungsverlust des Motors, Schäden an
den Bauteilen durch Überhitzung und eine empfindliche Einbusse bei der
Sicherheit. Damit sei die im Streitpatent beschriebene Vorrichtung von
zentraler Bedeutung für die primären Funktionen der betreffenden Fahr-
zeuge, nämlich die technische Fahrtauglichkeit sowie die Sicherheit der
Passagiere. Bereits aus diesem Grund sei eine untergeordnete Bedeu-
tung im Sinne von Art. 9a Abs. 4 PatG zu verneinen.
Diese Sachverhaltsdarstellung weicht offensichtlich nach dem Ergebnis
schielend von den tatsächlichen Gegebenheiten ab. Das Streitpatent
fasst die Erfindung wie folgt zusammen: "The present invention has been
made in an effort to provide an apparatus for circulating a coolant in a
turbocharger which prevents factors causing noise made by a coolant
flowing into a turbocharger by structurally stopping the coolant from flow-
ing into a hot turbocharger in idling state of a vehicle that is started
again". Es geht demnach einzig und allein um Geräuschverminderung.
Von Leistungsverlust des Motors, Schäden an den Bauteilen durch Über-
hitzung, Beeinträchtigung der technischen Fahrtauglichkeit und einer
empfindlichen Einbusse bei der Sicherheit für die Passagiere ist nicht die
Rede. Hätte das Fehlen der Vorrichtung tatsächlich diese verheerenden
Folgen, hätten die Turboladerfahrzeuge, welche die Klägerin bekanntlich
seit vielen Jahren vertreibt, und die die patentierte Vorrichtung nicht auf-
weisen (das Patent wurde 2014 mit einer Priorität von 2013 angemeldet)

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nie vertrieben werden können. Kurz, das Patent bezweckt die Verhinde-
rung von gewissen Geräuschen im Leerlauf nach dem Neustart des Wa-
gens, wie das auch Anspruch 1 ausdrücklich besagt, mehr nicht. Ent-
sprechend mag die Vorrichtung zwar "nice to have" sein, aber damit dürf-
te dem Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur un-
tergeordnete Bedeutung zukommen; jedenfalls ist es der Klägerin nicht
gelungen, dass Gegenteil glaubhaft zu machen.
Damit ist gemäss Art. 9a Abs. 4 PatG bezüglich des von Rechtsbegehren
1 angesprochenen Wagens internationale Erschöpfung eingetreten, wo-
mit der Patentschutz nicht in Anspruch genommen werden kann, was
ebenfalls zur Abweisung des Massnahmebegehrens führt.
8.
Erweist sich das Begehren somit – soweit darauf einzutreten ist – als of-
fensichtlich unbegründet, erübrigt sich die Abhandlung der weiteren Vo-
raussetzungen für den Erlass einer Massnahme oder superprovisori-
schen Massnahme wie Dringlichkeit und nicht leicht wieder gutzuma-
chender Nachteil.
Eine Stellungnahme der Beklagten ist nicht einzuholen (Art. 253 ZPO).
9.
Ausgangsgemäss trägt die Klägerin die Gerichtskosten (Art. 106 Abs. 1
ZPO).
Eine Parteientschädigung ist der Beklagten, nachdem sie nicht begrüsst
werden musste, nicht zuzusprechen.

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Der Präsident erkennt:
1.
Das klägerische Massnahmebegehren wird abgewiesen, soweit da-
rauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.–.
3.
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.
4.
Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage
des Massnahmegesuchs mit Beilagen, sowie nach Eintritt der
Rechtskraft an das Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Emp-
fangsbestätigung.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 14. Juli 2016
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 14. Juli 2016