bpatger · O2012_036 · 2013-02-13 · de
Patentverletzung, Teilurteil Auskunft und Rechnungslegung nach abgegebener Unterlassungserklärung
Rechnungslegung, Schadenersatz, Vergleich

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2012_036
Te i l u r t e i l v o m 1 3 . F e b r u a r 2 0 1 3
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Mark Schweizer,
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
WorldConnect AG, Werkstrasse 12a, 9444 Diepoldsau, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann, 
Weinmann Zimmerli, Apollostr. 2, Postfach 1021,
8032 Zürich,
Klägerin
gegen
Pearl Schweiz GmbH, Rütiweg 9, 4133 Pratteln, 
vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Ulrich Pfeiffer, 
Pfeiffer Rechtsanwälte, Bifänge 77, DE-79111 Freiburg i.Br.,
Zustelladresse: Pearl Schweiz GmbH, Rütiweg 9, 4133 Prat-
teln
Beklagte
Gegenstand
Patentverletzung


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Rechtsbegehren (act. 1 S. 2):
1.
Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe we-
gen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 
StGB (Busse) zu verpflichten, durch Rechnungslegung Auskunft zu 
geben über die Menge der von ihr hergestellten und unter der Be-
zeichnung „Reiseadapter“ verkauften Netzstecker sowie die dadurch 
erzielten Umsätze und Gewinne, und dabei insbesondere folgende 
mit beweiskräftigen Dokumenten belegten Angaben zu machen:
a.
Bezogene Stückzahlen, pro Monat;
b.
einzelne Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, 
-zeiten und -preisen sowie die Namen und Anschriften der Ab-
nehmer;
c.
einzelne Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, 
-zeiten und -preisen sowie die Namen und Anschriften der An-
gebotsempfänger;
d.
Nachweis der getätigten Verkäufe von Produkten an Zwischen-
händler und Endabnehmer, aufgeschlüsselt nach Mengen, Zei-
ten und Preisen sowie, wo anwendbar, Verkaufslokalen;
e.
betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren
Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;
f.
Nachweis der von der Beklagten mit den Produkten erzielten 
Umsätze, die nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen 
Kosten gemindert sind;
g.
Nachweis der fixen und variablen Gestehungskosten der Beklag-
ten zur Erwirtschaftung der Umsätze mit den Produkten sowie 
Nachweis der von ihr verbuchten Gewinne, aufgeschlüsselt nach 
Kalendermonaten.
2.
Es sei die Beklagte zu verpflichten, der klagenden Partei einen nach 
erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 1 zu beziffernden Betrag 
zuzüglich Zins von 5% p.a. seit Ende des Geschäftsjahres zu bezah-
len (Start der Zinsrechnung mit Ende des Geschäftsjahres 2010; ge-
schätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85
Abs. 1 ZPO: 
CHF 10‘000.-).
3.
Es sei die Beklagte zu verpflichten, CHF 5‘346.-, zuzüglich Zins von 
5% ab Einreichung dieser Klage, zu bezahlen.
4.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich Mehrwert-
steuerzuschlag von 8% zulasten der beklagten Partei.


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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
1. Prozessgeschichte
Mit Eingabe vom 5. Juni 2012 machte die Klägerin die vorliegende Klage 
mit dem eingangs aufgeführten Rechtsbegehren anhängig (act. 1). Nach 
Eingang des Kostenvorschusses in der Höhe von CHF 5'000.– wurde der 
Beklagten am 2. Juli 2012 Frist zur Klageantwort angesetzt (act. 5). Die 
Klageantwort erfolgte mit Eingabe vom 28. September 2012, womit Ab-
weisung der Klage beantragt wurde (act. 9). In der Folge wurden die Par-
teien auf den 21. Januar 2013 zur Hauptverhandlung vorgeladen 
(act. 19). Die im Anschluss an die Hauptverhandlung geführten Ver-
gleichsgespräche blieben erfolglos (vgl. Protokoll HV, act. 16).
2. Prozessuales
Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist ohne Weiteres gegeben 
(Art. 26 PatGG).
3. Sachverhalt
3.1 Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die mit Waren aller Art, ins-
besondere Elektrosteckern, handelt (act. 1_1). Die Beklagte, eine GmbH, 
betreibt Handel mit Waren und Dienstleistungen aller Art, insbesondere 
mit Software- und EDV-Artikeln (act. 1_2).
3.2 Gegenstand des Klagepatents EP 1 393 417 B1 ist ein Netzstecker
(act. 1_3). Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass der von der Beklag-
ten in der Schweiz unter der Bezeichnung "Reiseadapter" vertriebene 
Netzstecker mit einem Arretierkörper in den Schutzbereich des Klagepa-
tents falle. Die Beklagte sei diesbezüglich abrechnungs- und gewinnher-
ausgabepflichtig (vgl. act. 1 S. 4 f.).
Die Beklagte bringt vor, sie habe, nachdem sie erstmalig durch Schreiben 
der Klägerin vom 1. Juli 2011 vom Vorwurf Kenntnis erhalten habe, sie 
verletze mit ihrem Reiseadapter, Art.-Nr. CH 685, das Klagepatent, am 
14. September 2011 nach entsprechender Prüfung eine Unterlassungs-


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verpflichtungserklärung abgegeben. Mit Schreiben vom 6. Oktober 2011 
habe sie über die Lieferanten, Liefermenge und Anzahl verkaufter Ex-
emplare Auskunft erteilt. Am 30. November 2011 habe sie schliesslich un-
ter Abzug der Retouren die Anzahl effektiv verkaufter Produkte auf 428 
Stück beziffert. Der Gesamtumsatz aus dem Verkauf der streitgegen-
ständlichen Produkte liege bei CHF 3'922.99. Zur Vermeidung einer ge-
richtlichen Auseinandersetzung habe sie der Klägerin CHF 2'500.– be-
zahlt. Der patentanwaltliche Aufwand der Klägerin von CHF 5'346.– wer-
de bestritten. Dieser sei nicht notwendig gewesen (act. 9 S. 1 f.; act. 16
S. 3 f.). Mit der Bezahlung von CHF 2'500.– sei die Klägerin abgegolten 
(act. 9 S. 4 f.).
4. Stufenklage
4.1 Bei der Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Verurteilung 
in Geld ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängige Auskunftser-
teilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei geht, wobei das 
Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfsbegehrens bezif-
fert wird. Beim "Hilfsbegehren" handelt es sich um ein Begehren, das Ge-
genstand einer selbständigen Klage sein könnte und idealtypisch vor dem 
Hauptbegehren zu beurteilen ist (BK ZPO-Markus, N 16 f. zu Art. 85 
ZPO). 
Hauptanspruch ist vorliegend die von der Klägerin verlangte Gewinnher-
ausgabe (act. 16 S. 4) gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2, wobei der Gewinn 
mit dem Hilfsanspruch gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, d.h. nach erfolgter 
Auskunft und Rechnungslegung zu beziffern ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO).
Bei der Auskunftspflicht handelt es sich um einen materiell-rechtlichen 
Anspruch, der sich unmittelbar aus Art. 66 lit. b PatG ergibt. Vorliegend ist 
somit zunächst im Rahmen eines Teilentscheids über die Auskunfts- und 
Rechnungslegungspflicht im Sinne des Rechtsbegehrens Ziff. 1 zu befin-
den. Gemäss Art. 66 lit. b PatG besteht ein Auskunftsanspruch des Pa-
tentinhabers gegenüber dem gegenwärtigen oder früheren Besitzer der 


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patentverletzenden Sache (Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., Bern 2010, N 6 ff. 
zu Art. 66 PatG).
4.2 Die Klägerin verlangt die Gewinnherausgabe im Sinne von Art. 423 
OR bezüglich der von der Beklagten vertriebenen bzw. verkauften patent-
verletzenden Adapter. Den Bruttogewinn hat die Klägerin nachzuweisen. 
Dieser ergibt sich jedoch aus Informationen, die der Klägerin nicht be-
kannt sind, weshalb sie auf die entsprechende Auskunft und Rechnungs-
legung durch die Beklagte angewiesen ist.
4.3 Die Beklagte macht geltend, Klageantrag Ziff. 1 sei unbegründet, so-
weit sie schon Auskunft erteilt habe. Sie habe die verfügbaren Unterlagen 
in Form der Lieferantenrechnungen und Lieferscheine umfassend und 
vollständig vorgelegt. Auf der Absatzseite habe sie bereits Auskunft erteilt. 
Da ihr für die Umsatzzahlen im Einzelnen keine schriftlichen Unterlagen 
vorliegen würden, sondern alle Werte aus dem elektronischen Warenwirt-
schaftssystem entnommen worden seien, habe sie der Klägerin bereits 
angeboten, diese Daten durch einen Buchprüfer überprüfen und bestäti-
gen zu lassen. Neben den Umsatzdaten gelte Gleiches für nicht nach-
druckbare Barbelege der Kunden, die das Produkt im Ladenlokal der Be-
klagten erworben hätten. Hier erfasse das System lediglich die Veräusse-
rung als Buchungsvorgang, ein Nachdruck von Barbelegen an Kunden 
oder die Nennung der Kunden, die weder namentlich erfasst seien noch 
eine Kundennummer aufweisen würden, sei ihr technisch nicht möglich. 
Die Klägerin habe ihr Beweisangebot auf Überprüfung der Daten durch 
einen Buchprüfer nicht angenommen. Insofern habe die Klägerin die voll-
ständige Beweisführung selber verhindert. Ihr Auskunftsbegehren ver-
stosse daher gegen das allgemeine zivilrechtliche Verbot treuwidrigen 
Verhaltens und stelle sich prozessual als unzulässige Durchsetzung einer 
formalen Rechtsstellung dar. Der Klageantrag sei daher unbegründet 
(act. 9 S. 3).
4.4 Sowohl Bestand des Klagepatents als auch die Aktivlegitimation der 
Klägerin (als ausschliessliche Lizenznehmerin, vgl. act. 1 S. 4) sind nicht 
bestritten. Ebenfalls unbestritten ist eine Patentverletzung seitens der Be-


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klagten, indem sie die fraglichen Reiseadapter mit der Art.-Nr. CH-685 
vertrieben bzw. verkauft hat. Ferner bestreitet die Beklagte auch nicht, 
dass sie aufgrund der patentverletzenden Handlung einen Gewinn erzielt 
hat; strittig ist vielmehr das Quantitativ. Damit ist die Voraussetzung auf 
Auskunft und Rechungslegung gegeben.
Nachdem, wie bereits erwähnt, ein materiell-rechtlicher Anspruch auf 
Auskunftserteilung gemäss Art. 66 lit. b PatG besteht, zielt die Argumen-
tation der Beklagten, die Klägerin habe ihr Beweisangebot auf Überprü-
fung der Daten durch einen Buchprüfer nicht angenommen, weshalb sie 
die vollständige Beweisführung selber verhindert habe und der entspre-
chende Klageantrag Ziff. 1 abzuweisen sei, ins Leere. Ebenso wenig 
überzeugend ist der Hinweis der Beklagten, ein Bildschirmausdruck stelle 
keinen Beweis dar, sondern höchstens ein Indiz, da diese Daten dem 
freien Zugriff der Mitarbeiter unterliegen würden (vgl. act. 16 S. 3). Abge-
sehen davon, dass sich der Prozess noch nicht im Beweisverfahren be-
findet, ist die Beweiswürdigung Sache des Gerichts. Schliesslich räumt 
die Beklagte selber ein, die Rechnungslegung sei noch nicht umfänglich 
vorgenommen worden (vgl. act. 16 S. 3). 
4.5 Was den Umfang des Auskunftsanspruchs der Klägerin betrifft, so 
kann grundsätzlich gesagt werden, dass dieser soweit reicht, als er zur 
Durchsetzung des Hauptanspruchs notwendig ist. Der Anspruch auf Aus-
kunft im engeren Sinn bezieht sich auf die Offenlegung des Umfangs und 
der Dauer der Verletzungshandlungen oder der Vorlage eines Katalogs 
der verkauften Produkte. Der Anspruch auf Rechnungslegung bezweckt 
eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Produkte, deren Abnehmer (mit 
Namens- und Adressangabe), der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufs-
preise und der Gestehungskosten etc. und soll dem Geschäftsherrn
gestatten, die Richtigkeit der vom Geschäftsführer erteilten Auskünfte zu 
kontrollieren (Jenny, Die Eingriffskondiktionen bei Immaterialgüterrechts-
verletzungen, S. 161 f.; Heinrich, a.a.O., N 18 zu Art. 66 PatG). 
Die Beklagte äussert sich nicht konkret zu den einzelnen Auskunftsbe-
gehren gemäss Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehrens bzw. hat dage-


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gen keine Einwände. Sie macht einzig geltend, dass die Namens- und 
Adressangabe von Kunden, die das Produkt in ihrem Ladenlokal gekauft 
hätten, nicht möglich sei. Hier erfasse das System lediglich die Veräusse-
rung als Buchungsvorgang (act. 9 S. 3).
Damit ist dem Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren der Klägerin 
im beantragten Umfang stattzugeben, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
es der Beklagten nicht möglich ist, die Namen und Adressen der Endkun-
den, welche das Produkt direkt im Ladenlokal der Beklagten gekauft ha-
ben, anzugeben. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass im eingangs er-
wähnten Rechtsbegehren Ziff. 1 die Rede von "hergestellten" Netzste-
ckern ist. Dabei dürfte es sich um ein Versehen handeln, denn die Kläge-
rin macht in ihrer Begründung nicht geltend, die Beklagte stelle die fragli-
chen Reiseadapter selber her.
Die Auskunft nach Rechtsbegehren Ziff. 1 lit. d ist nicht zusätzlich erfor-
derlich, da in Ziff. 1 lit. b des Rechtsbegehrens enthalten (Dispositiv-Ziffer 
1 lit. b).
5. Strafandrohung
Die Verpflichtung zu Auskunft und Rechungslegung ist mit der Androhung 
gemäss Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 
lit. a ZPO).
6. Kosten- und Entschädigungsfolgen
Vorliegend handelt es sich um einen Teilendentscheid in Bezug auf das 
Rechtsbegehren Ziff. 1 (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO). Es erscheint allerdings 
gerechtfertigt, von der Regel abzuweichen und über die Prozesskosten 
im das vorliegende Verfahren endgültig abschliessenden Endentscheid 
zu befinden.


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Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
Die Beklagte wird verpflichtet, innert 60 Tagen ab Rechtskraft dieses 
Entscheids nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung 
Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihr vertriebenen und un-
ter der Bezeichnung "Reiseadapter", insbesondere jene geführt unter 
Art.-Nr. CH 685, verkauften Netzstecker sowie die dadurch erzielten 
Umsätze und Gewinne, unter Angabe 
a) der bezogenen Stückzahl pro Monat;
b) der einzelnen Verkäufe an Zwischenhändler und Endabnehmer, 
aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen, wo an-
wendbar Verkaufslokalen, sowie – soweit bekannt – die Namen 
und Anschriften der Abnehmer;
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, 
-zeiten und -preisen sowie – soweit bekannt – die Namen und An-
schriften der Angebotsempfänger;
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, 
deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsge-
biet;
e) des Nachweises der von der Beklagten mit den Produkten erziel-
ten Umsätze, die nicht durch den Abzug von Fixkosten und variab-
len Kosten gemindert sind;
f) des Nachweises der fixen und variablen Gestehungskosten der 
Beklagten zur Erwirtschaftung der Umsätze mit den Produkten 
sowie Nachweis der von ihr verbuchten Gewinne, aufgeschlüsselt 
nach Kalendermonaten.
2.
Die Verpflichtung gemäss Ziff. 1 erfolgt unter der Androhung der Be-
strafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver-
fügung im Sinne von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall.
3.
Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden.
Dieses Urteil geht an: 
–
Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann (mit Gerichtsurkunde) 
–
Rechtsanwalt Hans-Ulrich Pfeiffer (mit Gerichtsurkunde) 
–
das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit 
Gerichtsurkunde)


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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 13. Februar 2013
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 14. Februar 2013