bpatger · S2014_006 · 2014-10-06 · de
Kaltmilchschäumer: Gutheissung vorsorglicher Massnahmen (Patentverletzung), Anforderungen Glaubhaftmachung offenkundige Vorbenutzung, Anforderungen Sicherheitsleistung
Erfinderische Tätigkeit, Neuheit, Patentansprüche Auslegung, Patentnichtigkeit Einrede, Rechtsbegehren, Rechtsschutzinteresse, Dringlichkeit

Bundespatentgeri cht
Tri bunal fédéral des brevets
Tri bunal e federal e dei brevetti
Tri bunal federal da patentas
Federal P atent Court




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U r t e i l v o m 6 . O k t o b e r 2 0 1 4
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi,
Richter Dr. sc. techn., dipl. Masch.-Ing. ETH Herbert Laederach,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
1. A AG,
2. B AG,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti,
patentanwaltlich beraten durch Dr. Jens Ottow,
Klägerinnen
gegen
C AG,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Lorenza Ferrari Hofer und
Rechtsanwalt Dr. Michael Reinle, patentanwaltlich beraten
durch Dr. Philipp Rüfenacht,
Beklagte
Gegenstand
Patentverletzung / Vorsorgliche Massnahmen



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Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
Sachverhalt, Prozessgeschichte, Parteivorbringen
1.1
Die Klägerinnen 1 und 2 sind schweizerische Aktiengesellschaften
und gehören demselben Konzern an. Die Klägerin 1 entwickelt und ver-
treibt Spezialgeräte, die Klägerin 2 entwickelt, vertreibt und stellt Spezial-
geräte der Lebensmittel-Verarbeitung her. Dazu gehören Schlagsahneau-
tomaten, Geräte zur Erzeugung von heissem Milchschaum und insbe-
sondere auch Kaffeemaschinen. Die Klägerin 1 ist Inhaberin des Schwei-
zer Patents CH 111 (Klagepatent 1), sowie des Europäischen Patents
EP 222 (Klagepatent 2) der gleichen Patentfamilie, welche ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgeträn-
ken zum Gegenstand haben.
1.2
Die Beklagte ist ebenfalls eine schweizerische Aktiengesellschaft,
welche zur international tätigen C-Gruppe gehört. Sie produziert Kaffee-
maschinen und ist diesbezüglich eine weltweit führende Anbieterin. Sie
bietet klassische Espressomaschinen, Brühautomaten und Kaffeeauto-
maten (mit Mahlwerk) an.
1.3
Im Mittelpunkt des Streits steht ein Verfahren zur automatischen
Herstellung von kaltem Milchschaum.
2.1
Mit Eingabe vom 13. Juni 2014 stellten die Klägerinnen folgende
Massnahmebegehren:
"1) Der Beklagten sei vorsorglich zu verbieten, Kaffeemaschinen herzustellen,
anzubieten, anzupreisen, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu brin-
gen,
die geeignet sind, ein Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder
Milchgetränken mit folgenden Verfahrensschritten auszuführen:
- die Milch wird mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu
einem Auslass gefördert;
- der Milch wird Luft bzw. ein Gas beigemischt;
- das Milch-/Luft-/Gas-Gemisch kann im kalten Zustand zu Milchschaum
verarbeitet und als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert werden;
wobei die Kaffeemaschinen die folgende Bestandteile aufweisen:
eine Milchschaumerzeugung
mit einem Milchbehältnis
und einem Auslass für den Milchschaum,
einer Milchpumpe, die
eingangsseitig über eine erste Leitung mit dem Milchbehältnis verbunden ist

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Seite 3
wobei in diese erste (eingangsseitige) Leitung eine Luftzufuhrstrecke mün-
det,
in welcher ein Rückschlagventil angeordnet ist und
die Milchpumpe ausgangsseitig über eine zweite Leitung mit dem Eingang
eines Umschaltventils verbunden ist, wobei
zwischen der Milchpumpe und dem Umschaltventil eine Drosselstelle mit ei-
ner lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts angeordnet ist und
der eine Ausgang des Umschaltventils über eine dritte Leitung via einem
Durchlauferhitzer und
der andere Ausgang des Umschaltventils über eine vierte Leitung
direkt mit dem Auslass
verbunden sind.
2)
Der Beklagten sei zu verbieten, das klagepatentgemässe Milchschaumver-
fahren im Zuge der Qualitätsprüfung ihrer Kaffeemaschinen selber anzu-
wenden oder in Prospekten, über ihre Internet-Webseite oder in elektroni-
schen oder anderen Werbemedien anzupreisen bei dem
die Milch mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu einem
Auslass gefördert wird, wobei der Milch auf der Ansaugseite vor der Pumpe
Luft zugeführt wird und nach der Pumpe eine Drosselstelle in Form einer
Blende angeordnet ist, deren Durchlassöffnung verjüngt und wieder ausge-
dehnt ist, wodurch das hindurch geführte Milch-/Luftgemisch zu kaltem
Milchschaum umgewandelt und als kalter Schaum über eine Leitung zum
Auslass gefördert werden kann.
3)
Der Beklagten sei zu verbieten, durch den Verkauf ihrer Kaffeemaschinen
gemäss Rechtsbegehren 1 und/oder Anpreisung des Verfahrens gemäss
Rechtsbegehren 2, Dritten die Anwendung des klagepatentgemässen Ver-
fahrens zu ermöglichen.
4)
Die Verbote seien für den Widerhandlungsfall mit der Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1000.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-
destens aber einer Ordnungsbusse von CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs.
1 lit. b ZPO sowie kumulativ mit der Strafandrohung gegenüber den Orga-
nen der Beklagten gemäss Art. 292 StGB zu verbinden.
5)
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten unter
Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands."
2.2
Die Klägerinnen stützten sich dabei auf die beiden genannten Pa-
tente, einerseits das Schweizer Patent CH 111 (Klagepatent 1) anderer-
seits auf das Europäische Patent EP 222 (Klagepatent 2), das die Priori-
tät der Anmeldung zum Klagepatent 1 beansprucht. Die Klägerinnen führ-
ten aus, dass sie sich auf beide Patente stützen, weil die Ansprüche nicht
ganz identisch seien, weil das Klagepatent 2 im Einspruchsverfahren auf-
rechterhalten worden sei und schliesslich weil im ordentlichen Verfahren
gegebenenfalls nur gestützt auf das Klagepatent 1 vorgegangen würde.

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Hinsichtlich relevanten Standes der Technik wiesen die Klägerinnen auf
die folgenden Dokumente R1-R10 hin:
R1 = EP 0 157 069 A1,
R2 = EP 1 593 330 A2,
R3 = US 7,178,453 B2,
R4 = EP 0 485 350 A1,
R5 = WO 97/27793 A1,
R6 = US 6,192,785 B1,
R7 = WO 2006/053016 A2,
R8 = US 2002/0141742 A1,
R9 = DE 10 2004 004 817 A1,
R10 = US 2003/0232115 A1.
Für den Verfahrensanspruch 1 von Klagepatent 1 verwendeten die Kläge-
rinnen folgende Merkmalsanalyse, die auch im weiteren Verfahren beibe-
halten wird:
1/O1 Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetränken,
1/O2 bei welchem Milch mittels einer Pumpe (1) aus einem Behälter (3,
3') angesaugt und zu einem Auslass (11') gefördert wird,
1/O3 wobei der Milch Luft bzw. ein Gas beigemischt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
1/K4
das Milch/Luft-Gemisch im kalten Zustand zu Milchschaum verar-
beitet wird
1/K5
und als kalter Milchschaum zum Auslass (11') gefördert wird,
1/K6
wobei das Milch/Luft-Gemisch von der Pumpe (1) angesaugt und
zu dem Auslass (11') gepumpt wird,
1/K7
und zwar über eine Drosselstelle (12), bei der die Durchlassöff-
nung verjüngt und anschliessend wieder ausgedehnt wird, womit
das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umge-
wandelt wird.



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2.3
Betreffend den unabhängigen Vorrichtungsanspruch 3 von Klagepa-
tent 1 verwendeten die Klägerinnen folgende Merkmalsanalyse, welche
im weiteren Verfahren beibehalten wird:
3/O1 Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1
oder 2
3/O2 mit einer die Milch von einem Behälter (3, 3') über eine Ansauglei-
tung (2) ansaugenden Pumpe (1),
3/O3 mit einer von der Pumpe (1) zu einem Auslass (11') führenden
Auslassleitung (10),
3/O4 mit einer in die Ansaugleitung (2) mündenden Luftzufuhrleitung
(5), dadurch gekennzeichnet, dass
3/K5
die Auslassleitung (10) zwischen der Drosselstelle (12) und dem
Auslass (11) zwei über ein Ventil (15) wahlweise einschaltbare Pa-
rallelabschnitte (10a, 10b) aufweist,
3/K6
wobei einem dieser Auslassleitungs-Abschnitte ein Durchlauferhit-
zer (16) zugeordnet ist.
2.4
Ohne eine entsprechende Merkmalsanalyse von Anspruch 1 von
Klagepatent 2 anzugeben, führten die Klägerinnen unter anderem aus,
der Verfahrensanspruch 2 des Klagepatents 1 entspreche im Wesentli-
chen dem im europäischen Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen
Hauptanspruch 1 von Klagepatent 2.
2.5
Im Hinblick auf die Patentverletzung machten die Klägerinnen gel-
tend, das Produkt S der Beklagten, das unter der Markenbezeichnung "T"
angeboten werde, werde von der Beklagten regelmässig infolge ihrer
Qualitätskontrollen unter Verwendung des Verfahrens von Anspruch 1
von Klagepatent 1 bzw. Anspruch 1 von Klagepatent 2 eingesetzt, und
das Produkt sei eine Nachmachung sowohl des in Anspruch 3 von Klage-
patent 1 als auch in Anspruch 2 von Klagepatent 2 geschützten Gegens-
tandes, wobei sie sich auf einen Prospekt sowie das folgende Wasserver-
laufsschema stützten:

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wobei insbesondere der Teil auf der rechten Seite in diesem Schema von
Interesse sei. Im verkauften Produkt sei die mit P100 im Schema be-
zeichnete Pumpe wie folgt ausgebildet:


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und die stromab dieser Pumpe angeordnete, im Schema mit BL0.8 be-
zeichnete Blende sei wie folgt ausgebildet:


und bilde eine Drosselstelle, an welcher das zugeführte Milch/Luft-
Gemisch entspannt werde und so in einen feinporigen, stabilen (kalten)
Milchschaum übergehe.
2.6
Bezüglich Verletzung von Anspruch 1 des Klagepatents 1 machten
die Klägerinnen geltend, die Beklagte führe das Verfahren gemäss den
Verfahrensansprüchen 1 und 2 mit Sicherheit regelmässig im Zuge ihrer
Qualitätskontrollen bei ihren Kaffeemaschinen selber aus. Sie biete zu-
dem die erläuterten Kaffeemaschinen auch in der Schweiz zum Verkauf
an, bei denen dieses (klagepatentgemässe) Verfahren zur Anwendung
komme und womit sie an den patentverletzenden Handlungen teilnehme.
Damit verletzte die Beklagte selbst den Verfahrensanspruch und leiste
zudem auch Beihilfe für die Anwendung des Verfahrens durch Dritte.
Darüber hinaus stelle die Beklagte klagepatentgemässe Kaffeemaschinen
nach Anspruch 3 von Klagepatent 1 her und verletze damit direkt die Vor-
richtungsansprüche des Klagepatents.
In Bezug auf die Verletzung des Klagepatents 2 machten die Klägerinnen
darüber hinaus geltend, die im Einspruchsverfahren in erster Instanz auf-
rechterhaltene EP 222 (Klagepatent 2) unterscheide sich in den Ansprü-
chen von CH 111 (Klagepatent 1) dadurch, dass an die Stelle der Ansprü-
che 1 und 2 des CH-Patents der Hauptanspruch 1 des EP-Patents trete,
und dass an die Stelle der Ansprüche 8 und 9 des CH-Patents der
Anspruch 7 des EP-Patents trete. Die Erfüllung des Anspruchs 1 des

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EP-Patents ergebe sich unmittelbar aus der nachgewiesenen Erfüllung
der Ansprüche 1 und 2 des CH-Patents. Dasselbe gelte für den Vorrich-
tungsanspruch 2 des EP-Patents, der mit dem Vorrichtungsanspruch 3
des CH-Patents identisch sei. Für die übrigen Ansprüche des EP-Patents
würden die Aussagen gelten, die für die entsprechenden Ansprüche des
CH-Patents gemacht worden seien.
2.7
Mit Massnahmeantwort vom 18. Juli 2014 stellte die Beklagte fol-
gende Begehren:
"1. Die Massnahmenbegehren 1-5 der Gesuchstellerinnen vom 13. Juni 2014
seien vollumfänglich abzuweisen, sofern darauf einzutreten ist.
2.
Eventualiter: Sollte das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen
ganz oder teilweise gewähren, sind die Gesuchstellerinnen solidarisch zu
verpflichten, vorab eine Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 ZPO im
Betrag von mindestens CHF 2'000'000.00 zu leisten.
3.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter voller Berücksichti-
gung des rechts- und patentrechtlichen Aufwands) zu Lasten der Gesuch-
stellerinnen."
2.8
Die Beklagte machte einredeweise die Nichtigkeit von Anspruch 1/
Klagepatent 1 geltend wegen mangelnder Neuheit ausgehend von R4
oder R6 oder einer offenkundigen Vorbenutzung mit der Bezeichnung
"Esprè Magic". Ferner machte sie Nichtigkeit von Anspruch 2/Klagepatent
1 zusammen mit der Nichtigkeit von Anspruch 1/Klagepatent 2 geltend
wegen mangelnder Neuheit ausgehend von R6 oder der offenkundigen
Vorbenutzung "Esprè Magic" bzw. wegen mangelnder erfinderischer Tä-
tigkeit bei einer Kombination der R4 mit der R6.
Sodann machte die Beklagte Nichtigkeit von Anspruch 3/Klagepatent 1
bzw. Anspruch 2/Klagepatent 2 geltend, d.h. der Vorrichtungsansprüche,
und zwar wegen mangelnder Neuheit ausgehend von der R6, der offen-
kundigen Vorbenutzung "Esprè Magic" sowie wegen mangelnder erfinde-
rischer Tätigkeit ausgehend von der R4.
Im Hinblick auf die Verletzung machte die Beklagte geltend, das Produkt
S sei nur von Januar 2013 bis Ende Februar 2014 produziert und weltweit
vertrieben und nun durch das Produkt U abgelöst worden. Letzteres un-
terscheide sich wesentlich hinsichtlich Zubereitung des Milchschaumes,
namentlich werde hinter der Pumpe eine Gabelung angeordnet, hinter
welcher je mit einem eigenen Ventil (Y45 und Y46) zwei Leitungsab-
schnitte vorgesehen seien, wobei hinter jedem Ventil eine Blende ange-

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ordnet sei, die als jeweils selbstständiges Drosselventil wirke, was im
entsprechenden Schaltschema wie folgt dargestellt sei:


Die Beklagte äusserte sich nicht zur Frage, inwieweit die "alte" Konstruk-
tion S keinen Eingriff in den Schutzbereich darstelle, sondern äusserte
sich nur zum Nicht-Eingriff durch das Modell U. Weder wurden die von
den Klägerinnen behaupteten Verletzungshandlungen mit S (Durchfüh-
rung des Verfahrens im Zuge von Qualitätskontrollen, Teilnahmehandlun-
gen sowie Verletzung durch Verkauf der Produkte) bestritten, noch wurde
aufgezeigt, inwieweit das ermöglichte Verfahren bzw. die Bauweise von S
die Merkmale von Anspruch 1 bzw. Anspruch 3 von Klagepatent 1 oder
von Rechtsbegehren 1 nicht erfülle.
2.9
Mit Massnahmereplik vom 11. August 2014 stellten die Klägerinnen
die nachfolgend aufgeführten neuen Rechtsbegehren:



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Seite 10
"1) Das Massnahmeverfahren sei unverändert auf den von der Klägerin bean-
tragten Streitgegenstand (ursprünglicher "Baustand" der S mit einer Dros-
selstelle) gemäss Massnahmebegehren der Klägerinnen vom 13. Juni 2014
zu beschränken.
2)
Das Rechtsbegehren 1 gemäss Massnahmebegehren vom 13. Juni 2014
wird rein vorsorglich zusätzlich wie folgt mit Abbildungen der verletzenden
Kaffeemaschine ergänzt und die Drosselstelle näher definiert, sodass die
konkrete "Art der Milchpumpe", die "Querschnitte der Leitungen" und insbe-
sondere die "Geometrie der Drosselstelle" wie folgt bildlich ersichtlich sind
(wörtliche Ergänzung fett, kursiv und unterstrichen):
Rechtsbegehren 1
Der Beklagten sei vorsorglich zu verbieten, Kaffeemaschinen herzustellen,
anzubieten, anzupreisen, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu brin-
gen,
die geeignet sind, ein Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder
Milchgetränken mit folgenden Verfahrensschritten auszuführen:
- die Milch wird mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu
einem Auslass gefördert;
- der Milch wird Luft bzw. ein Gas beigemischt;
- das Milch-/Luft-/Gas-Gemisch kann im kalten Zustand zu Milchschaum
verarbeitet und als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert werden;
wobei die Kaffeemaschinen die folgende Bestandteile aufweisen:
eine Milchschaumerzeugung
mit einem Milchbehältnis und
einem Auslass für den Milchschaum,
einer Milchpumpe,



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die eingangsseitig über eine erste Leitung mit dem Milchbehältnis verbun-
den ist
wobei in diese erste (eingangsseitige) Leitung eine Luftzufuhrstrecke mün-
det, in welcher ein Rückschlagventil angeordnet ist und
die Milchpumpe ausgangsseitig über eine zweite Leitung mit dem Eingang
eines Umschaltventils verbunden ist, wobei
zwischen der Milchpumpe und dem Umschaltventil eine hydraulische
Drossel


mit einer lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts angeordnet ist und
der eine Ausgang des Umschaltventils über eine dritte Leitung via einem
Durchlauferhitzer und
der andere Ausgang des Umschaltventils über eine vierte Leitung
direkt mit dem Auslass
verbunden sind.
3)
Das Rechtsbegehren 2 gemäss Massnahmebegehren vom 13. Juni 2014
wird ebenfalls mit einem Verweis auf die Abbildung der Drosselstelle
gemäss Rechtsbegehren 1 oben ergänzt (kursiv, fett und unterstrichen):
Rechtsbegehren 2
Der Beklagten sei zu verbieten, das klagepatentgemässe MiIchschaumver-
fahren im Zuge der Qualitätsprüfung ihrer Kaffeemaschinen selber anzu-
wenden oder in Prospekten, über ihre Internet-Webseite oder in elektroni-
schen oder anderen Werbemedien anzupreisen bei dem
die Milch mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu einem
Auslass gefördert wird, wobei der Milch auf der Ansaugseite vor der Pumpe
Luft zugeführt wird und nach der Pumpe eine hydraulische Drossel ge-
mäss Rechtsbegehren 1 angeordnet ist, deren Durchlassöffnung verjüngt
und wieder ausgedehnt ist, wodurch das hindurch geführte Milch-/Luft-

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gemisch zu kaltem Milchschaum umgewandelt und als kalter Schaum über
eine Leitung zum Auslass gefördert werden kann.
4)
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter
Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands."
2.10 Die Klägerinnen ersetzten somit die ursprünglichen Rechtsbegeh-
ren durch die Rechtsbegehren in der Replik und hielten zudem ausdrück-
lich fest, dass das Verfahren nach wie vor nur die Bauweise S betreffe,
und die neue von der Beklagten vorgetragene Bauweise U nicht erfasst
sei. Die Klägerinnen hielten fest, dass auch so das Rechtsschutzinteres-
se gegeben sei, weil sich die Beklagte dem ursprünglichen Massnahme-
begehren weder formell noch rechtsverbindlich unterzogen habe. Die
Wiederholungsgefahr mit der ursprünglichen Bauweise S sei damit offen-
sichtlich nicht gebannt.
Zur geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung "Esprè Magic" führ-
ten die Klägerinnen insbesondere aus, dass die vorgelegten Unterlagen
nicht glaubhaft machen könnten, dass diese Maschinen im Jahr 2001 die
gleiche Bauweise gehabt hätten wie heute und legte zudem dar, warum –
selbst wenn davon auszugehen wäre – die Technik dieser Konstruktion
die beanspruchten Gegenstände nicht vorwegnehmen oder nahelegen
könne.
2.11 Mit Duplik vom 26. August 2014 stellte die Beklagte folgende geän-
derte Rechtsbegehren:
"1. Die Massnahmebegehren 1-5 der Gesuchstellerinnen vom 13. Juni 2014
und die angepassten Massnahmebegehren 1-5 vom 11. August 2014 seien
vollumfänglich abzuweisen, sofern darauf einzutreten ist.
2.
Eventualiter: Sollte das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen
ganz oder teilweise gewähren, sind die Gesuchstellerinnen solidarisch zu
verpflichten, vorab eine Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 ZPO im
Betrag von mindestens CHF 2‘000‘000. 00 zu leisten.
3.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter voller Berücksichti-
gung des rechts- und patentrechtlichen Aufwands) zu Lasten der Gesuch-
stellerinnen."
Im Hinblick auf die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "Esprè
Magic" legte die Beklagte eine eidesstattliche Erklärung vor, aus welcher
hervorgehen soll, dass die 2014 von der Beklagten gekaufte Maschine
baugleich ist zu jener aus den Jahren 2001/2002.

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2.12 Mit Eingabe vom 1. September 2014 reichten die Klägerinnen die
Belege für die Bemühungen des beigezogenen Patentanwalts ein sowie
als echtes Novum zwei einstweilige Verfügungsurteile des Landgerichts
Düsseldorf zu den beiden Bauweisen S und U. Beide Urteile seien zum
Schluss gekommen, dass ein Eingriff in den Schutzbereich vorliege und
auch in Bezug auf die S eine Wiederholungsgefahr verbleibe, wobei zur
Frage der Rechtsbeständigkeit die offenkundige Vorbenutzung "Esprè
Magic" auch in diesen beiden Verfahren berücksichtigt worden sei.
2.13 Mit Eingabe vom 5. September 2014 reichte die Beklagte ihrerseits
die Kostennoten ein zusammen mit einer Stellungnahme zur Eingabe der
Klägerinnen vom 1. September 2014.
2.14 Mit Eingabe vom 9. September 2014 opponierten die Klägerinnen
gegen die Berücksichtigung der Kosten des deutschen Patentanwalts der
Beklagten.
2.15 Mit Eingabe vom 15. September 2014 nahmen die Beklagten dazu
nochmals Stellung.
Prozessuales
3.
Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts steht vorliegend nicht
in Frage und ist ohne Weiteres gegeben (Art. 26 PatGG).
4.
Gemäss Art. 23 Abs. 3 PatGG sind vorsorgliche Massnahmen in ei-
ner Dreierbesetzung zu entscheiden, wenn wie vorliegend das Verständ-
nis des technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Be-
deutung ist. Da es – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – für die Beur-
teilung nicht einer besonderen Fachkunde bedarf, sondern ein allgemei-
nes technisches Verständnis genügt (vgl. BGE 4A.52/2008, E. 3.4), ist
kein Fachrichtervotum im Sinne von Art. 183 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 37
Abs. 3 PatGG erforderlich.
5.1
Die Beklagte machte geltend, es fehle ein genügendes Rechts-
schutzinteresse, da es sich beim von den Klägerinnen im Massnahmege-
such beschriebenen Verletzungsgegenstand um die Kaffeemaschine des
Typs S handle. Die Herstellung und den Vertrieb des Typs S habe sie je-
doch anfangs März 2014 eingestellt. Seither würden ausschliesslich Ma-
schinen des weiterentwickelten und verbesserten Typs U in der Schweiz
hergestellt und vertrieben. Daher bestehe betreffend die Maschine S kei-
ne akute und drohende Verletzungsgefahr.

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Seite 14
5.2
Das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses ist als Prozessvoraus-
setzung von Amtes wegen zu prüfen (Art. 59 f. ZPO).
Ein rechtlich geschütztes Interesse an einem Unterlassungsbegehren be-
steht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst, wenn das Verhalten der
Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz
für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in
der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu be-
fürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen wer-
den, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet.
Das trifft etwa zu, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess
das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber
nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt.1 Dabei handelt es
sich um eine widerlegbare natürliche Vermutung. Eine Wiederholungsge-
fahr entfällt in der Regel, wenn der Beklagte eine bedingungslose und
unzweideutige Verzichts- bzw. Unterlassungserklärung abgibt und diese
nicht als bloss prozesstaktisches Manöver erscheint.2
Wie bereits oben erwähnt, hat die Beklagte nicht bestritten, dass das
Produkt S einen Eingriff in den Schutzbereich und damit eine Patentver-
letzung darstellt. Zudem bestreitet die Beklagte nach wie vor die Rechts-
beständigkeit der Klagepatente und sie hat auch keine vorbehaltslose Un-
terlassungserklärung abgegeben. Weiter hat sie gemäss eigener Behaup-
tung das Produkt S noch bis Ende Februar 2014 produziert und vertrie-
ben, also noch während fünf Monaten nachdem sie von den Klägerinnen
abgemahnt worden ist und es ist anzunehmen, dass die bis Ende Februar
2014 produzierten Produkte S nach wie vor vertrieben werden, zumindest
bis keine mehr vorhanden sind. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass
die Beklagte geltend macht, das Produkt S sei durch das Produkt U abge-
löst worden, wobei sich letzteres wesentlich hinsichtlich Zubereitung des
Milchschaumes unterscheide. Dies zeigt die Beklagte mit einer Abbildung
des entsprechenden Schaltschemas, welches – auffallenderweise – mit
"S" bezeichnet ist.
Somit ist davon auszugehen, dass nach wie vor eine Verletzungsgefahr
droht, womit das Rechtsschutzinteresse für ein Unterlassungsbegehren
gegeben ist.



1 BGE 124 III 72 E. 2.a; BGE 128 III 96 E. 2.e
2 sic! 2011 S. 509, 511

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Seite 15
Materielles
6.
Allgemeines
Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorgli-
chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht,
dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu be-
fürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergut-
zumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behaup-
tung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst wenn
nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder
Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.3 Ferner muss eine
gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende
Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.4
7.
Bestimmtheit der Rechtsbegehren
7.1
Die Klägerinnen haben sich ausdrücklich und ausschliesslich auf
die in der Replik gestellten Rechtsbegehren bezogen und damit die ur-
sprünglichen Rechtsbegehren fallen gelassen. Gemäss dem nun gelten-
den Rechtsbegehren 1 werden im zweiten Absatz die Merkmale 1/O1 bis
1/K5 im Wesentlichen wörtlich wiedergegeben. Diese Merkmale werden
zusammen mit den Merkmalen 1/K6 und 1/K7 in den im Rechtsbegehren
1 wiedergegebenen Formulierungen, den Fotografien und im Schalt-
schema sehr genau präzisiert.
Bevor die Situation hinsichtlich Anspruch 1 von Klagepatent 2 diesbezüg-
lich beurteilt werden kann, sind einige allgemeine Überlegungen erforder-
lich:
Betrachtet man Anspruch 1 von Klagepatent 2, so lässt sich dieser in fol-
gende Merkmale aufteilen:
E1/O1 Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetränken,
E1/O2 bei welchem Milch mittels einer Pumpe (1) aus einem Behälter (3, 3') an-
gesaugt und zu einem Auslass (11') gefördert wird,
E1/O3 wobei der Milch Luft bzw. ein Gas beigemischt wird,

3 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.
4 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO

S2014_006
Seite 16
E1/O4 wobei das Milch/Luft-Gemisch im kalten oder heissen Zustand zu Milch-
schaum verarbeitet und als kalter oder heisser Milchschaum zum Aus-
lass (11') gefördert wird, dadurch gekennzeichnet, dass
E1/K1 die von der Pumpe (1) angesaugte und mit der Luft bzw. dem Gas ver-
mischte Milch bzw. das Milch/Luft-Gemisch
E1/K2 über eine Drosselstelle (12)
E1/K3 wahlweise direkt oder über einen Durchlauferhitzer(16) zum Auslass
(11') gefördert wird.
Der durchgestrichene Teil ist dabei jener Teil, der im Rahmen des Ein-
spruchsverfahrens von der Patentinhaberin gestrichen und zum Hauptan-
trag erhoben wurde. Das Patent wurde in dieser Form von der Ein-
spruchsabteilung dem Antrag der Patentinhaberin entsprechend auf-
rechterhalten. Die Patentinhaberin hat keine Beschwerde eingelegt und
somit ist auch dieser geänderte Anspruch diesem Verfahren zu Grunde
zu legen. Die klägerische Darstellung des geltenden Anspruchs von Kla-
gepatent 2 ist daher nicht korrekt. Es ist von der oben angegebenen An-
spruchsfassung für Anspruch 1 von Klagepatent 2 auszugehen.
Die Klägerinnen stellen die Situation so dar, als ob Anspruch 1 von Kla-
gepatent 2 einfach einer Kombination der Ansprüche 1 und 2 von Klage-
patent 1 entsprechen würde. Dies ist jedoch aus den folgenden Gründen
nicht zutreffend: Merkmal E1/O4 beinhaltet Merkmal 1/K4 (ist aber nur in
der aufrechterhaltenen Form identisch mit Merkmal 1/K4) und beinhaltet
Merkmal 1/K5 (ist aber nicht identisch mit Merkmal 1/K5, denn E1/04 er-
fasst zusätzlich die Möglichkeit, dass auch heisser Milchschaum zum
Auslass befördert wird). Merkmal E1/K1 beinhaltet Merkmal 1/K6. Merk-
mal E1/K2 hingegen beinhaltet Merkmal 1/K7 keineswegs, sondern ist
weniger präzise (es fehlt der ganze Textblock "bei der die Durchlassöff-
nung verjüngt und anschliessend wieder ausgedehnt wird, womit das zu-
geführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird").
Merkmal E1/K3 entstammt Anspruch 2 von Klagepatent 2. Diesen Unter-
schieden ist in der Folge Rechnung zu tragen.
Bezogen auf Rechtsbegehren 1 stellt man fest, dass die Merkmale
E1/O1-O4 im zweiten Absatz von Rechtsbegehren 1 im Wesentlichen
wörtlich wiedergegeben werden. Die Merkmale des kennzeichnenden
Teils werden im folgenden Teil des Rechtsbegehrens sehr konkret be-
schrieben und dargestellt unter Zuhilfenahme des Schemas und der Fo-
tografien, und insbesondere das Merkmal E1/K3 ist in seiner konkreten
Realisierung in den letzten paar Absätzen ausdrücklich aufgeführt.

S2014_006
Seite 17
7.2
Die Beklagte beanstandete die Formulierung "hydraulische Drossel"
im Rechtsbegehren 1. Im Zusammenhang mit der dort angegebenen Fo-
tografie ist klar, dass es sich dabei um das in der Fotografie erkennbare
Bauteil mit der lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts handelt. Es
gibt diesbezüglich also keine mangelnde Konkretisierung; konkreter lässt
sich das entsprechende Bauteil kaum darstellen.
7.3
Die Beklagte machte zudem geltend, das Rechtsbegehren sei zu
wenig konkret, weil die Art der Milchpumpe nicht angegeben sei, Längen
und Querschnitte der Leitungen und die Geometrie der Drosselstelle feh-
len würden.
Rechtsbegehren 1 ist eine sehr konkrete Darstellung des ins Recht ge-
fassten Gegenstandes, die Art der Milchpumpe ist im weitesten Sinne
durch deren Form in der Fotografie erkennbar, das gleiche gilt für die re-
lative Dimensionierung der Leitungen. Auch wurde von der Beklagten
weder konkret behauptet noch substantiiert, aufgrund welcher techni-
scher Argumente hier ein Mangel an Bestimmtheit wegen der Weglas-
sung dieser Parameter vorliegen soll. Rechtsbegehren 1 – das gleiche gilt
analog für Rechtsbegehren 2 – ist damit genügend bestimmt und es kann
auf diese Rechtsbegehren eingetreten werden.
Weil, wie oben dargestellt, alle Merkmale von Anspruch 1 von Klagepa-
tent 1 im Rechtsbegehren 1 genannt werden, geht Rechtsbegehren 1
auch nicht über den Gegenstand von Anspruch 1 von Klagepatent 1 oder
Anspruch 1 von Klagepatent 2 hinaus.
7.4
Gleiches gilt für die Vorrichtungsansprüche, d.h. Anspruch 3 von
Klagepatent 1 und Anspruch 2 von Klagepatent 2: Bis auf den notwendi-
gerweise anders formulierten Rückbezug auf den Verfahrensanspruch 1
allein sind Anspruch 3 von Klagepatent 1 und Anspruch 2 von Klagepa-
tent 2 identisch. Wenn entsprechend in der Folge auf den Vorrichtungs-
anspruch Bezug genommen wird, soll in beiden Fällen die im Zusam-
menhang mit Anspruch 3 von Klagepatent 1 angegebene Merkmalsana-
lyse verwendet werden.
Rechtsbegehren 1 führt sämtliche Merkmale 3/O1-3/K6 der unabhängi-
gen Vorrichtungsansprüche der Klagepatente 1 und 2 im zweiten und drit-
ten Absatz auf, wobei die Leitungen im Schaltschema und im dritten Ab-
satz sowie im letzten Absatz genannt und weiter konkretisiert werden.

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Seite 18
Auch soweit sich die Rechtsbegehren auf die Vorrichtungsansprüche
stützen, sind somit die Rechtsbegehren genügend konkret und gehen zu-
dem auch nicht über den Schutzbereich hinaus.
7.5
Zusammengefasst sind die klägerischen Rechtsbegehren somit ge-
nügend bestimmt.
8.
Auslegung der Patentansprüche
8.1
Merkmal der Drosselstelle
Dieses Merkmal ist in den beiden Klagepatenten in den Ansprüchen un-
terschiedlich definiert. In Klagepatent 1 heisst es in Merkmal 1/K7:
1/K7
und zwar über eine Drosselstelle (12), bei der die Durchlassöffnung ver-
jüngt und anschliessend wieder ausgedehnt wird, womit das zugeführte
Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird
Währenddessen ist Merkmal E1/K in Klagepatent 2 weniger spezifisch:
E1/K2 über eine Drosselstelle (12)
Im Klagepatent 1 wird die gleiche Formulierung wie in Merkmal 1/K7 auch
in der Beschreibung verwendet in [0010], die gleiche Formulierung findet
sich auch in Klagepatent 2 in Spalte 2:49-52, allerdings nur in der Be-
schreibung. Weiter wird in beiden Beschreibungen ausgeführt, dass die
Drosselstelle ein Drosselventil oder eine Düse sein kann. Zudem wird
beiderorts festgehalten, dass die Drosselstelle einen Überdruck im Sys-
tem bewirkt (Klagepatent 1 [0010]; Klagepatent 2 Spalte 2:45-46). Weite-
re Erläuterungen zum Begriff der Drosselstelle findet man in den beiden
Beschreibungen im Zusammenhang mit der Erfindung nicht, auf jeden
Fall wird durch dieses Bauelement das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu
einem Milchschaum umgewandelt.
In diesem Zusammenhang scheint eine Bemerkung zur Terminologie
"Milch/Luft-Gemisch" und "Milchschaum" erforderlich: Die technische De-
finition eines Milchschaumes ist nicht klar, die Klagepatente enthalten
keine Definition und eine Definition wurde von den Parteien auch nicht
vorgetragen. Die in der Dissertation von Katja Borcherding angegebene
Definition eines Volumenanteils des Gases von 0.5-0.97 unter Berufung
auf eine einzige Quelle kann kaum als allgemeine und fachmännisch be-
kannte und akzeptierte Definition genügen.

S2014_006
Seite 19
"Milch/Luft-Gemisch" ist ein breiter, klarer Begriff: Er umfasst jegliche Art
von Gemisch von Milch und Luft, und schliesst damit auch Milchschaum,
der im weitesten Sinne auch ein Gemisch aus Luft und Milch ist, ein.
Was den Beitrag der Drosselstelle betrifft, so muss dies im Gesamtzu-
sammenhang der Klagepatente so verstanden werden, dass die Drossel-
stelle die Milchschaumbildung wenigstens teilweise nachweislich unter-
stützt, auch wenn als Milch/Luft-Gemisch von der Pumpe z.B. schon vor-
geformter Milchschaum zugeführt wird.
In Klagepatent 1 ist im Anspruch festgehalten: "eine Drosselstelle ist eine
Stelle, bei der die Durchlassöffnung verjüngt und anschliessend wieder
ausgedehnt wird." Die Drosselstelle erzeugt einen Gegendruck und in der
Gesamtwirkung ist die Drosselstelle so ausgebildet, dass das zugeführte
Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird, verstan-
den im oben angegebenen Sinne. Das ist auch die fachmännische Auf-
fassung, wie sie von den Klägerinnen vorgetragen wird. Dem Begriff
Drosselstelle als Merkmal E1/K2 in Klagepatent 2 ist – mangels anderer
Anhaltspunkte in der Beschreibung – die gleiche Auslegung zu geben.
Somit ist eine Drosselstelle im Sinne der beiden Klagepatente jegliche Art
von Verjüngung und anschliessender Ausdehnung des Durchflussquer-
schnitts, womit ein Gegendruck erzeugt wird, wodurch das zugeführte
Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt oder die Milch-
schaumbildung wenigstens nachweislich gefördert wird. Damit sind auch
Bauelemente wie Düsen, Blenden, Ventile, Drosseln erfasst, soweit sie
diese Eigenschaften aufweisen.
9.
Rechtsbeständigkeit von Klagepatent 1
9.1
Die
Beklagte
machte
mangelnde
Neuheit
von
Anspruch
1/Klagepatent 1 ausgehend von R4 geltend.
Das Dokument R4 beschreibt eine Vorrichtung zur Erzeugung von Milch-
schaum (vgl. Spalte 1:1-10). Die Vorrichtung verfügt über eine Pumpe 1,
die Milch aus einem Behälter 4 ansaugt, wobei die angesaugte Milch vor
der Pumpe über das Ventil 5 und die entsprechende Zuleitung mit Luft
vermischt wird (vgl. Spalte 1:56-Spalte 2:10). Das Milch/Luft-Gemisch
wird von der Pumpe angesaugt und hinter der Pumpe durch die Leitung 6
zu einem Auslass 12 (spout) befördert. Gemäss Darstellung in Figur 4
verfügt dieser Auslass über den gleichen Durchmesser wie die Leitung 6.
In einem Abschnitt der Leitung 6 wird nun ein Stab 11 angeordnet, aus-

S2014_006
Seite 20
drücklich mit dem Ziel, die Durchflussquerschnittsfläche in der Leitung zu
reduzieren (vgl. Spalte 3:35-36). Die Leitung 6 hat damit hinter der Pum-
pe erst einen grossen Querschnitt, welcher sich dann im Bereich des
Stabes 11 auf einen geringeren Durchflussquerschnitt reduziert und sich
dann wieder erweitert, entweder im Auslass 12 oder spätestens unmittel-
bar dahinter. Das Dokument führt dabei aus, dass die Konstruktion des
Ausgangs und der Leitung 6 so gewählt wird, dass einerseits in der Pum-
pe die Milch geschlagen wird, und andererseits die Führung zur Volu-
menzunahme (bulk increase) der geführten Flüssigkeit beiträgt (vgl. Spal-
te 2:11-19).
9.2
Die Klägerinnen behaupteten zur Abgrenzung von der Offenbarung
der R4, die Verjüngung in der Leitung 6 der R4 sei keine Drosselstelle, an
der sich das unter Druck stehende Gemisch schlagartig entspanne. Des
Weiteren machten sie geltend, in der R4 werde die Schaumerzeugung
durch mechanisches Schlagen in der Pumpe gelehrt, wohingegen das
zentrale Prinzip des Klagepatents in der schnellen Dekompression beste-
he.
9.3
Wie bereits oben bei der Auslegung ausgeführt, wird die Drossel-
stelle im Klagepatent 1/Anspruch 1 sehr breit charakterisiert als eine Stel-
le, bei der die Durchlassöffnung verjüngt und anschliessend wieder aus-
gedehnt wird, und analog wird das auch in der Beschreibung von Klage-
patent 2 in Spalte 2:49-53 festgehalten. Es wird im Klagepatent 1 nicht
erwähnt, dass die Länge (in Strömungsrichtung) ein bestimmtes Maxi-
mum nicht überschreiten darf, damit überhaupt die Wirkung eintritt, die im
Anspruch 1 von Klagepatent 1 im letzten Merkmal genannt wird, nämlich
dass durch die Drosselstelle das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem
Milchschaum umgewandelt wird. Damit ist davon auszugehen, dass die
Verjüngung in der Leitung 6 der R4 und die anschliessende Erweiterung
am Auslass wenigstens einen Beitrag zur Schaumbildung leistet. Dies
angesichts der ausdrücklichen Bemerkung in der R4, dass die Konstruk-
tion des Ausgangs und der Leitung 6 so gewählt wird, dass einerseits in
der Pumpe die Milch geschlagen wird und andererseits die Führung zur
Volumenzunahme (bulk increase) der geführten Flüssigkeit beiträgt
(vgl. Spalte 2:11-19).
9.4
Die Argumente der Klägerinnen, die Verjüngungsstelle in der R4
entspanne nicht schlagartig, scheinen nicht überzeugend. Die Entspan-
nung im Sinne eines schlagartigen Druckabfalls findet an der der Pumpe
zugewandten Spitze des Stabes 11 in der R4, wo der Durchflussquer-
schnitt verjüngt wird, wohl statt, ist doch bekanntlich nach Venturi der

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Seite 21
Druck bei der verjüngten Stelle mit hoher Strömungsgeschwindigkeit
niedriger als stromaufwärts davon, und ist der Übergang von der weiten
zur verengten Zone in der R4 klar gestuft.
9.5
Es stellt sich noch die Frage, ob die R4 auch das Merkmal 1/K5 von
Klagepatent 1 bzw. E1/O4 von Klagepatent 2 offenbart, d.h. dass das
Milch/Luft-Gemisch als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert wird.
Die R4 beschreibt in Spalte 2 in den Zeilen 35-38 ausdrücklich, dass
Milchschaum oder geschlagene Sahne aus gekühltem Ausgangsmaterial
erzeugt werden kann, indem die Leitungen bei Raumtemperatur gehalten
werden. Dies bedeutet, dass das Heizelement 10 in Fig. 4 ausgeschaltet
bleiben kann für kalten Milchschaum. Diesfalls wird kalter Milchschaum
zum Auslass gefördert. Damit muss aus dem Offenbarungsgehalt der R4
nur einmal ausgewählt werden (Sahne oder Milch als Ausgangsmaterial),
um zum Anspruchsgegenstand zu gelangen, was zu mangelnder Neuheit
führt.
Es ist somit glaubhaft, dass die R4 neuheitsschädlich ist für Anspruch 1
von Klagepatent 1.
9.6
Nicht genau dasselbe scheint sich auf den ersten Blick aus der Ein-
spruchsentscheidung zu Klagepatent 2 zu ergeben (act. 1_31). Anspruch
1 von Klagepatent 2 unterscheidet sich im Kern und im Sinne der obigen
Auslegung von Anspruch 1 von Klagepatent 1 durch die zusätzlichen,
dem Anspruch 2 von Klagepatent 1 entnommenen Merkmale des kenn-
zeichnenden Teils.
In der Einspruchsentscheidung sind diese Merkmale auf S. 6 oben als
Merkmal (i) bezeichnet. Die R4 ist die als D3 in der Entscheidung be-
zeichnete EP 0 485 350. In der Entscheidung wird auf S. 7 oben ausge-
führt, dass die D3 dieses Merkmal (i) nicht offenbart.
Auf S. 8 unten sowie S. 9 unten der Entscheidung wird das bestätigt (dort
ist allerdings das Merkmal (i) mit Merkmal (ii) bezeichnet), wenn bei der
erfinderischen Tätigkeit von der D3 ausgegangen wird. Es wird dann aber
ausgeführt, dass die D3/R4 auch nicht offenbare, dass (i) kalter Milch-
schaum zum Auslass gefördert werde. Dies ist ein Merkmal, das auch in
Anspruch 1 von Klagepatent 1 geführt wird (Merkmal 1/K5). Das stimmt
für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit insofern, als für das
Merkmal (i) eine einfache Auswahl aus der Offenbarung der D3/R4 getrof-
fen werden muss (vgl. vorstehend Ziff. 9.5), deshalb ist das bei der Beur-
teilung der erfinderischen Tätigkeit als Unterschied auszuweisen, kann

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Seite 22
aber nicht genügen, um Neuheit zu gewährleisten, wie vorstehend unter
Ziff. 9.5 dargelegt wurde.
Damit steht die hier gefundene mangelnde Neuheit von Anspruch 1 von
Klagepatent 1 auch in Einklang mit der Entscheidung der Einspruchsab-
teilung zu Klagepatent 2.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Nichtigkeit des Klagepatents 1
wegen mangelnder Neuheit glaubhaft gemacht wurde.
10.
Rechtsbeständigkeit von Klagepatent 2
10.1 Die Beklagte stützte ihre Nichtigkeitseinwände gegen Anspruch 1
von Klagepatent 2 auf mangelnde Neuheit im Lichte von R6 oder im Lich-
te der offenkundigen Vorbenutzung "Esprè Magic", bzw. auf mangelnde
erfinderische Tätigkeit bei einer Kombination der R4 mit der R6.
Die Entgegenhaltung R6 entspricht dem Dokument D1 aus dem Ein-
spruchsverfahren. In der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu Kla-
gepatent 2 wird begründet Neuheit gegenüber der R6 gefunden. Die Be-
klagte legte nicht dar, inwieweit diese Beurteilung der Einspruchsabtei-
lung nicht korrekt sein soll, weder bei der Diskussion dieses Dokumentes
bei der Argumentation zur Neuheit von Anspruch 1/Klagepatent 1, zur
Neuheit von Anspruch 2/Klagepatent 1, noch bei der Argumentation zur
Neuheit von Anspruch 1/Klagepatent 2.
Der Begründung der Einspruchsabteilung kann gefolgt werden. Die in Fi-
gur 4 der R6 unten links separat dargestellte Verzweigung 19 könnte
zwar durchaus so ausgestaltet sein, dass dort eine Veränderung des
Strömungsquerschnittes gegeben ist, sie könnte aber ebenso gut so aus-
gestaltet sein, dass der Strömungsquerschnitt gleich ist, bspw. indem die
Arme des Y-Teiles in Bereiche des jeweiligen Schlauches eingreifen, der
einen angepasst grösseren Innendurchmesser aufweist als der restliche
Bereich des Schlauches. Zudem wird in der R6 auch nicht darauf hinge-
wiesen, dass an dieser Stelle ein weiterer Beitrag zur Schaumbildung ge-
geben ist.
Somit ist nicht glaubhaft gemacht, dass in der R6 eine Drosselstelle im
Sinne und mit der Wirkung von Anspruch 1 von Klagepatent 2 offenbart
ist. Damit ist Anspruch 1 von Klagepatent 2 neu gegenüber der R6.
10.2 Die Klägerinnen bestritten die Offenkundigkeit der Vorbenutzung
"Esprè Magic", und die Beklagte versuchte, dies durch zwei eidesstattli-

S2014_006
Seite 23
che Erklärungen von X vom 29. Juli 2014 bzw. vom 19. August 2014 aus-
zuräumen. Dabei fällt auf, dass in der ersten Erklärung vom 29. Juli 2014
festgehalten wird, dass die 2014 an die Beklagte verkaufte Maschine
baugleich sei zu jener, die 2000-2002 von der Firma Y verkauft worden
sei (wobei sich schon der angegebene Zeitraum nicht mit dem von der
Beklagten geltend gemachten Zeitraum von 2001-2002 deckt). Diese Er-
klärung scheint anschliessend durch die zweite Erklärung vom 19. August
2014 nicht einfach ergänzt, sondern vielmehr revidiert worden zu sein,
denn in der zweiten Erklärung wird festgehalten, dass die 2014 verkaufte
Maschine nicht mehr ganz vollständig sei, weil ein Thermoblock nicht
mehr vorhanden sei.
Eine solche Erklärung, die sich auf einen Sachverhalt bezieht, der mehr
als zehn Jahre zurückliegt, kann, wenn überhaupt, nur mit grösster Zu-
rückhaltung berücksichtigt werden, insbesondere wenn keine weiteren
Dokumente wie bspw. technische Zeichnungen oder Fotografien von da-
mals verfügbar sind, und sich die Erklärung allein auf das Gedächtnis ab-
stützt. Im vorliegenden Fall wirft die Tatsache, dass in einer ersten Erklä-
rung von "baugleich" die Rede ist, und in einer zweiten späteren Erklä-
rung zugestanden wird, dass eines der wesentlichsten Elemente, na-
mentlich ein Thermoblock, fehle, erhebliche Zweifel an deren Richtigkeit
auf.
Auch im Rahmen eines Massnahmeverfahrens muss gerade bei der Gel-
tendmachung von offenkundigen Vorbenutzungen, die schon längere Zeit
her sind, ein strenger Massstab angelegt werden, wenn es darum geht,
zu beurteilen, ob tatsächlich genau der geltend gemachte technische Ge-
genstand damals der Öffentlichkeit verfügbar gemacht wurde.
Die Erklärungen von X sind zudem auch in technischer Hinsicht nicht hin-
reichend konkret, und sie können angesichts der offensichtlich eben doch
nicht identischen Bauweise nicht glaubhaft machen, dass die für die Be-
urteilung der Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand erforderli-
chen technischen Merkmale damals tatsächlich der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht worden sind.
Diese Sichtweise deckt sich im Übrigen mit der Beurteilung des Landge-
richts Düsseldorf in den beiden korrespondierenden einstweiligen Verfü-
gungsverfahren zum deutschen Teil von Klagepatent 2, wo offenbar die
gleichen eidesstattlichen Erklärungen zum Beleg der Offenkundigkeit vor-
gelegt wurden.

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Seite 24
Hinzu kommt, dass – selbst wenn man davon ausgehen würde, dass be-
reits damals eine Geometrie bei den von der Beklagten der Drosselstelle
gleichgesetzten Reduzierstücken vorgelegen hätte wie bei der Maschine
von 2014 – die Beklagte nicht aufgezeigt hat, dass diese Reduzierstücke
dann auch tatsächlich einen Einfluss auf die Schaumbildung hätten. Ein
solcher Einfluss ist aber – wie oben im Zusammenhang mit der Ausle-
gung dargelegt – erforderlich, damit ein solches Reduzierstück als Dros-
selstelle im Sinne von Anspruch 1 verstanden werden kann.
Damit ist weder glaubhaft, dass mit der "Esprè Magic" eine offenkundige
Vorbenutzung vorliegt, noch ist glaubhaft, dass sie technisch so ausges-
taltet ist, dass sie den Gegenstand von Anspruch 1 von Klagepatent 1
vorweg nehmen kann.
10.3 Des weiteren machte die Beklagte geltend, Anspruch 1 von Klage-
patent 2 sei nicht erfinderisch gegenüber einer Kombination der R4 mit
der R6.
In der zugehörigen Einspruchsentscheidung wird die erfinderische Tätig-
keit gegenüber einer Kombination von D3 mit D1 (entsprechend der
Kombination von R4 mit R6) dargelegt und die Einspruchsabteilung
kommt zum Schluss, dass erfinderische Tätigkeit vorliegt.
Die Begründung der Einspruchsabteilung hält auch einer Überprüfung
stand, da der Fachmann bei einer Kombination dieser beiden Dokumente
tatsächlich keinen Grund hätte, die Drosselstelle vor dem Durchlauferhit-
zer zu platzieren. Die Beklagte trägt diesbezüglich auch nicht überzeu-
gend Gegenteiliges vor.
Damit ist nicht glaubhaft, dass der Gegenstand von Anspruch 1 von Kla-
gepatent 2 nicht erfinderisch ist gegenüber einer Kombination der R4 mit
der R6.
10.4 Zusammenfassend ist somit nicht glaubhaft, dass Anspruch 1 von
Klagepatent 2 nicht rechtsbeständig ist.
10.5 Hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit von Vorrichtungsanspruch 2
von Klagepatent 2 argumentierte die Beklagte vollständig parallel zur
Rechtsbeständigkeit von Verfahrensanspruch 1 von Klagepatent 2 und
bringt, abgesehen von einer auf die Vorrichtungsmerkmale konkretisierten
Argumentation, keine neuen Argumente, weder bei der Diskussion der
Neuheit gegenüber der R6, noch bei der Diskussion der Neuheit gegen-

S2014_006
Seite 25
über der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung, noch bei der Diskus-
sion der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der R4.
10.6 Die Einspruchsentscheidung diskutiert die Neuheit des Vorrich-
tungsanspruchs 2 gegenüber R6 und die erfinderische Tätigkeit ausge-
hend von der R4.
Aus den oben im Zusammenhang mit dem Verfahrensanspruch 1 darge-
legten Gründen hält die Beurteilung der Einspruchsabteilung einer Über-
prüfung stand, und weil zusätzlich die geltend gemachte Vorbenutzung
"Esprè Magic" – wie vorstehend dargelegt – nicht offenkundig ist, ist ent-
sprechend auch die mangelnde Rechtsbeständigkeit von Vorrichtungsan-
spruch 2 von Klagepatent 2 nicht glaubhaft.
10.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nichtigkeit von Klage-
patent 2 nicht glaubhaft gemacht wurde. Damit verfügen die Klägerinnen
insoweit über einen Anspruch im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO, als
sich die Klage auf das Klagepatent 2 stützt.
11.
Verletzung des Klagepatents 2
Die Beklagte hat eine Patentverletzung nicht bestritten, sondern lediglich
geltend gemacht, dass sie die Bauweise S nicht mehr herstelle und an-
biete, sondern nur noch die Bauweise U.
Damit ist glaubhaft, dass ein den Klägerinnen zustehender Anspruch
durch die Bauweise S verletzt wird.
12.
Nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil
12.1 Was den geltend gemachten nicht leicht wiedergutzumachenden
Nachteil betrifft, so ist ein solcher unter anderem dann gegeben, wenn ein
Vermögensschaden später allenfalls nicht mehr oder nur schwer ermittelt,
bemessen oder ersetzt werden kann.5
12.2 Die Klägerinnen begründeten diese Voraussetzung damit, dass sich
im Nachhinein kaum werde aufzeigen lassen, wie sich Umsatz und Ge-
winn hinsichtlich der klägerischen Kaffeemaschinen ohne die patentver-
letzenden Handlungen der Beklagten entwickelt hätten. Der Nachweis ei-
nes kausal verursachten Schadens durch Patentverletzung sei schwierig

5 Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss., Zürich
1998, S. 101; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, N 47 zu Vorbem.
zu Art. 23 PatGG

S2014_006
Seite 26
oder nicht möglich, wenn eine Mehrzahl von Anbietern von Kaffeema-
schinen im Allgemeinen sowie von Kaffeemaschinen mit Milchschaumer-
zeugung im Besonderen neben den Parteien auf dem Markt operierten,
da eine sichere Zuordnung einzelner Geschäfte quasi ausgeschlossen
sei. Inzwischen hätte ihre deutsche Vertriebsgesellschaft festgestellt,
dass Kunden angesichts des Angebots der Beklagten vom Erwerb kläge-
rischer Maschinen Abstand genommen hätten. Ebenfalls hätten Kunden
schon angefragt, in welchem Verhältnis ihre patentierte Erfindung zu der
Maschine S der Beklagten stehe. Dies illustriere die Gefahr, dass Dritte
angesichts des Angebots der Beklagten davon ausgehen würden, die
Klagepatente seien nicht (mehr) zu beachten oder würden nicht vertei-
digt. Hierin liegt ein Schaden durch Marktverwirrung, der künftig ebenfalls
kaum mehr beziffert und ersetzt werden könne.
12.3 Demgegenüber machte die Beklagte geltend, die Klägerinnen wür-
den an keiner Stelle erwähnen, weshalb sie einen nicht wiedergutzuma-
chenden Nachteil erlitten hätten, der nur mit der Anordnung provisori-
scher Massnahmen verhindert werden könne. Es würden auf pauschale
Weise lediglich Beweisschwierigkeiten betreffend reparatorische Ansprü-
che sowie eine Marktverwirrung auf dem deutschen Markt behauptet. Im
Zusammenhang mit den Beweisschwierigkeiten betreffend reparatorische
Ansprüche würden die Klägerinnen darauf verweisen, dass sich im Nach-
hinein kaum aufzeigen lasse, wie sich Umsatz und Gewinn für die kläge-
rischen Kaffeemaschinen ohne die behauptete Patentverletzung entwi-
ckelt hätten. Der Nachweis eines kausal verursachten Schadens sei
schwierig oder unmöglich, wenn eine Vielzahl von Anbietern vergleichba-
rer Erzeugnisse auf dem Markt seien. Die Klägerinnen würden selber
festhalten, das Marktumfeld sei sowohl auf der Hersteller- wie auch Käu-
ferseite überschaubar. Zudem würden sie geltend machen, ihr patentier-
tes Verfahren und die damit zusammenhängende Milchschaumkonsistenz
habe alles zuvor Dagewesene weit in den Schatten gestellt und ihr damit
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Die Klägerinnen würden
somit quasi eine Monopolstellung behaupten und damit, dass sie, die Be-
klagte, ihre Monopolstellung auf einem überschaubaren Markt zerstört
hätte. Gemäss Praxis des Bundesgerichts könnte diesfalls die Er-
tragseinbusse geschätzt werden. Es sei eben nicht jeder Schaden schwer
beweisbar. Ferner könne der entgangene Gewinn mittels Lizenzanalogie
berechnet werden. Die pauschalisierte Behauptung der Beweisschwierig-
keiten treffe daher nicht zu. Ferner sei unwahrscheinlich, dass sich die
Kunden der Klägerinnen mit dem patentierten Verfahren auseinanderset-
zen würden. Falls es sich bei den angeblich verwirrten Kunden um deut-

S2014_006
Seite 27
sche Kunden handeln sollte, sei zu berücksichtigen, dass vorliegend nur
eine Marktverwirrung auf dem schweizerischen Markt relevant sei.
Schliesslich sei die Behauptung der Klägerinnen, sie würden durch das
beklagtische Verhalten Kunden verlieren, falsch und auch nicht substanti-
iert. Die Klägerinnen würden nicht glaubhaft darlegen, weshalb dieser
behauptete Schaden irreversibel sein sollte, insbesondere weshalb die
Kunden nicht wieder zurückerobert werden könnten. Der behauptete
Schaden wäre daher, wenn überhaupt, zeitlich beschränkt. Dieser zeitlich
beschränkte Schaden könnte mittels Gewinnabschöpfung reguliert wer-
den.
12.4 Auch wenn der Markt in Bezug auf das im Streit liegende Produkt
überschaubar ist, so sind unbestritten mehrere Anbieter für ein vergleich-
bares Produkt auf dem Markt und die Klägerinnen haben tatsächlich kei-
ne Monopolstellung inne. Insofern trifft es zu, dass es für die Klägerinnen
schwierig werden würde, einen kausal durch die Beklagte verursachten
Schaden im Nachhinein nachzuweisen.
Ein drohender, nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil ohne die be-
antragte vorsorgliche Massnahme erscheint daher glaubhaft.
13.
Dringlichkeit
13.1 Allgemein ist zeitliche Dringlichkeit dann nicht gegeben, wenn eine
akute Gefährdungslage und damit ein Massnahmeinteresse fehlt und ein
richterliches Endurteil im ordentlichen Verfahren ohne Weiteres abgewar-
tet werden kann.6 Ein Massnahmegesuch ist nicht (mehr) dringlich, wenn
die Gesuchstellerin mit dem Einreichen des Gesuchs so lange zuwartet,
dass das Massnahmeverfahren voraussichtlich länger dauert als ein or-
dentliches Verfahren, das die Gesuchstellerin früher hätte einreichen
können.7
13.2 Die Klägerinnen machten dazu geltend, mit Schreiben vom Sep-
tember 2013 sei die Beklagte verwarnt worden. Zuvor und nach diesem
Zeitpunkt seien Vergleichsgespräche erfolgt, ohne zu einer gütlichen
Streitbeilegung zu kommen. Das Schweizer Klagepatent (Klagepatent 1)
sei im März 2014 erteilt worden. Erst ab diesem Zeitpunkt könne der Un-
terlassungsanspruch gegen Dritte geltend gemacht werden. Das europäi-

6 Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, N 22 zu
Art. 261 ZPO; Zürcher, DIKE-Komm.-ZPO, N 9 zu Art. 261 ZPO
7 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, N 54 zu Vorbem. zu Art. 23
PatGG; Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich,
Diss. Zürich 1998, S. 87 ff.

S2014_006
Seite 28
sche Klagepatent (Klagepatent 2) sei im Mai 2014 vor dem EPA aufrecht-
erhalten worden.
13.3 Demgegenüber wendete die Beklagte ein, das Klagepatent 2 sei
am 29. Februar 2012 erteilt worden. Ab diesem Datum hätten die Kläge-
rinnen ihre Ausschliesslichkeitsansprüche bei Verletzungen geltend ma-
chen und durchsetzen können. Am 9. November 2012 hätte sie, die Be-
klagte, die Klägerin 2 darüber informiert, dass sie eine neue Milchschäu-
mer-Technologie entwickeln würde. Im betreffenden Schreiben hätte sie
der Klägerin 2 auch mitgeteilt, dass das Klagepatent 2 ihrer Meinung
nach nichtig sei. Aus Gründen der Rechtssicherheit habe sie eine Nicht-
angriffsvereinbarung abschliessen wollen. Aufgrund des damaligen
Schreibens sei klar gewesen, dass sie ihre neue Technologie auf den
Markt bringen würde. Aufgrund der Auffassung, dass die Klagepatente
nichtig seien, sei auch klar gewesen, dass sie keine Patentrechtsverlet-
zung anerkennen würde und nicht auf die Vermarktung ihrer neuen Tech-
nologie verzichten würde. Die Klägerinnen würden denn auch bestätigen,
dass spätestens mit dem beklagtischen Einspruch gegen die Erteilung
des Klagepatents 2 sowie mit dem Schreiben vom 9. November 2012 die
behauptete Rechtsverletzung gedroht habe. Während den ganzen weite-
ren Gesprächen sei eine Anerkennung der behaupteten Patentrechtsver-
letzung oder ein Rückruf der betreffenden Kaffeevollautomaten nie ein
Thema gewesen. Anfangs 2013 habe sie den Kaffeevollautomaten S mit
der neuen Technologie auf den Markt gebracht. Wie die Klägerinnen sel-
ber darlegen würden, sei der Markt betreffend vollautomatische Kaffee-
maschinen in der Schweiz recht übersichtlich. Die Klägerinnen hätten da-
her ihre neue Technologie beim Markteintritt zur Kenntnis nehmen müs-
sen. Zudem habe sie am 29. November 2012 Einspruch gegen die Ertei-
lung des Klagepatents 2 erhoben. Die Klägerinnen seien daher über den
Markteintritt der neuen Technologie und deren mögliche Konsequenzen
alarmiert gewesen. Am 19. April 2013 hätten sie zudem Mitarbeiter der
Klägerin 2 besucht und die Möglichkeit gehabt, die S und deren Kompo-
nenten zu untersuchen. Nach diesem Besuch sei die Klägerin 1 der Mei-
nung gewesen, dass die S ihr Klagepatent 2 verletzen würde. Weshalb
die Klägerinnen sie trotz der Faktenlage erst mit Schreiben vom 30. Sep-
tember 2013 verwarnt hätten, könnten die Klägerinnen nicht darlegen.
13.4 Das Schweizer Patent (Klagepatent 1) wurde im März 2014 erteilt
und das Europäische Patent (Klagepatent 2) bereits im Februar 2012. Al-
lerdings hat u.a. die Beklagte im November 2012 Einspruch gegen die Er-
teilung des Klagepatents 2 erhoben und erst im Mai 2014 wurde letzteres

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vom EPA aufrechterhalten. Dass die Klägerinnen sorgfältigerweise den
Verlauf des Einspruchverfahrens abwarten wollten, kann ihnen nicht zum
Vorwurf gemacht werden und kurz nachdem das EPA entschieden hatte,
haben die Klägerinnen das vorliegende Massnahmebegehren im Juni
2014 eingereicht. Damit ist im Hinblick auf die Voraussetzung der Dring-
lichkeit das Recht der Klägerinnen auf Durchführung des vorliegenden
Massnahmeverfahrens nicht verwirkt.
13.5 Mit Gutheissung des Antrags um Erlass vorsorglicher Massnahmen
ist den Klägerinnen eine Frist von 30 Tagen zur Einreichung der Klage im
ordentlichen Verfahren anzusetzen, unter der Androhung, dass die ange-
ordneten Massnahmen bei Nichtbeachtung der Frist ohne Weiteres da-
hinfallen (Art. 263 ZPO).
14.
Sicherheitsleistung
14.1 Gemäss Art. 264 Abs. 1 ZPO kann das Gericht die Anordnung vor-
sorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit durch die ge-
suchstellende Partei abhängig machen, wenn ein Schaden für die Ge-
genpartei zu befürchten ist. Erforderlich ist dabei, dass der Gesuchsgeg-
ner Bestand der Schadenersatzgefahr und Höhe des allfälligen Schadens
glaubhaft macht.8
14.2 Die Beklagte machte geltend, sie verlange eine Sicherheitsleistung
für den Fall, dass der Gerichtspräsident die beantragten vorsorglichen
Massnahmen wider Erwarten anordnen würde, also eine mögliche Wie-
derherstellung und einen erneuten Verkauf der S (Baustand 1) durch sie
bejahen würde. Für diesen Fall und rein vorsorglich wäre eine Sicherheit
seitens der Klägerinnen geschuldet, da dann eine wichtige Vermögens-
einbusse bei ihr entstehen würde. Sie werde die S auf keinen Fall mehr
auf den Markt bringen. Sie habe diesen rein hypothetischen Schaden
aufgrund der Auftragslage für die T zu quantifizieren versucht und habe
ihre Ausführungen mit Angaben über die Verkaufszahlen und -umsätze
der U substantiiert. Welche C-Kunden sich für die S oder welche für die U
entscheiden würden, könne sie nur grob schätzen. Die rein hypothetische
Wiedereinführung der S könnte zu einer Kannibalisierung der Verkäufe
der U führen. Gerade deshalb werde sie die S ja auf keinen Fall mehr ein-
führen. Wie gross dieser Kannibalisierungseffekt sein könnte, sei, da rein
hypothetisch, kaum berechenbar. Ausgehend vom rationalen Kunden sei
davon auszugehen, dass sich höchst wahrscheinlich die Mehrheit der

8 Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 12 zu Art.
264 ZPO

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C-Kunden für das neuere, verbesserte Modell (U) entscheiden würde. Sie
verkaufe die S/U-Kaffeemaschinen weltweit durch ein spezialisiertes und
gut verankertes Vertriebsnetz. Die Umsätze mit S/U-Kaffeemaschinen
seien steigend. Sie rechne mit einem Totalumsatz von über CHF 45 Mio.
für das Jahr 2014. Sie erwarte für 2014 eine Steigerung der Produktion
auf 3200 S/U-Kaffeemaschinen. Es sei davon auszugehen, dass die Pro-
duktions- und Umsatzzahlen auch in den folgenden Jahren weiter stei-
gend sein würden. Die Einstellung der Produktion und des Vertriebs wür-
de sie desaströs treffen. Folglich sei ohne Zweifel zu befürchten, dass ihr
bei Anordnung der anbegehrten vorsorglichen Massnahmen ein Schaden
in Form von Ruf- oder Ansehensbeeinträchtigung, drohender Konflikte mit
Vertragspartnern, Abgang wertvoller Vertriebspartner sowie Manipulati-
on/Verschwindenlassen allfälliger Beweismittel entstehe. Diese vorab
immateriellen Schäden seien schwer zu beziffern. Sie schätze den allfälli-
gen Schaden auf mindestens CHF 2'000'000.– für die Dauer des Mass-
nahmeverfahrens. Bei einem geschätzten Umsatz von über CHF 45 Mio.
für 2014 wäre ein S Anteil von 4,4 % (also CHF 2 Mio.) nicht übermässig
hoch.
14.3 Demgegenüber wandten die Klägerinnen ein, die Beklagte behaup-
te selber, dass sie den Streitgegenstand dieses Massnahmeverfahrens,
nämlich die ursprüngliche S Baustand 1 mit einer Drosselstelle gar nicht
mehr herstelle. Insofern könne der Beklagten mit dem rechtsverbindlichen
vorsorglichen Verbot mit Bezug auf diesen Streitgegenstand gar kein
Schaden entstehen. Nur rein vorsorglich würden sie dennoch eine ange-
messene Sicherheitsleistung anbieten. Eine solche müsste von der Be-
klagten aber aufgrund eines tatsächlich drohenden Schadens plausibel
begründet und quantifiziert werden. Mit der Nennung einer blossen
Summe von CHF 2 Mio. sei es aufgrund des von der Beklagten zurzeit
gewählten Umgehungsversuchs jedenfalls nicht getan.
14.4 Die Beklagte betonte mehrmals, dass sie aufgrund der technisch
und geschäftsmässig begründeten Umstellung von der S zur U die S auf
keinen Fall wieder einführen bzw. auf den Markt bringen werde. Damit
aber kann der Beklagten mit der Anordnung des Verbots der Herstellung,
des Anbietens, des Verkaufs etc. dieser Maschine, die sie ohnehin nicht
mehr herzustellen und zu vertreiben bzw. anderweitig in Verkehr zu brin-
gen gedenkt, kein Schaden entstehen, und zwar unabhängig davon, wie
das Gericht die Wiederholungsgefahr beurteilt. Der Bestand einer Scha-
densgefahr ist damit nicht glaubhaft gemacht und es ist auch kein Scha-

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den zu befürchten, weshalb der Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleis-
tung durch die Klägerinnen abzuweisen ist.
15.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
15.1 Die Gerichtskosten sind den Klägerinnen aufzuerlegen und mit dem
von ihnen geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen; die endgültige
Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren
vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerinnen die Klage im ordentlichen
Verfahren nicht fristgemäss einreichen, hat es mit dieser Kostenauflage
sein Bewenden und die Klägerinnen haben der Beklagten eine Parteient-
schädigung zu entrichten (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 104 Abs. 3 ZPO und
Art. 106 Abs. 1 ZPO).
15.2 Ausgehend von einem Streitwert von CHF 2 Mio. ist die Gerichts-
gebühr auf CHF 45'000.– festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer)
und mit dem von den Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss zu ver-
rechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der nicht beanspruchte Anteil des Kosten-
vorschusses ist den Klägerinnen zurückzuerstatten. Die Parteientschädi-
gung, welche die Klägerinnen der Beklagten für den Fall zu bezahlen ha-
ben, dass sie die Frist zur Einreichung der Klage unbenutzt verstreichen
lassen, ist auf insgesamt CHF 65'580.60 festzusetzen. Diese setzt sich
zusammen aus einer Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung
von CHF 30'000.– (Art. 4, 5 und 6 KR-PatGer) sowie aus Auslagen in der
Höhe von CHF 35'580.60 (inkl. 8% MWSt.) für die patentanwaltliche Be-
ratung, was von den Klägerinnen unbestritten geblieben ist (Art. 9 Abs. 2
KR-PatGer). Nicht zusätzlich zu berücksichtigen sind die Auslagen für
den deutschen Patentanwalt. Diese Aufwendungen stehen im Zusam-
menhang mit dem Beschwerdeverfahren beim EPA und können vorlie-
gend nicht geltend gemacht werden.

Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
In Gutheissung des Begehrens um Erlass vorsorglicher Massnahmen
wird der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe
nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf
des EP 222 vorsorglich verboten:
a) Kaffeemaschinen herzustellen, anzubieten, anzupreisen, zu ver-
kaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen, die geeignet sind,

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ein Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgeträn-
ken mit folgenden Verfahrensschritten auszuführen:
- die Milch wird mittels einer Pumpe aus einem Behälter ange-
saugt und zu einem Auslass gefördert;
- der Milch wird Luft bzw. ein Gas beigemischt;
- das Milch-/Luft-/Gas-Gemisch kann im kalten Zustand zu
Milchschaum
verarbeitet und als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert
werden;
wobei die Kaffeemaschinen die folgende Bestandteile aufweisen:
eine Milchschaumerzeugung
mit einem Milchbehältnis
und einem Auslass für den Milchschaum,
einer Milchpumpe,


die eingangsseitig über eine erste Leitung mit dem Milchbehältnis
verbunden ist,
wobei in diese erste (eingangsseitige) Leitung eine Luftzufuhrstre-
cke mündet, in welcher ein Rückschlagventil angeordnet ist und
die Milchpumpe ausgangsseitig über eine zweite Leitung mit dem
Eingang eines Umschaltventils verbunden ist, wobei

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zwischen der Milchpumpe und dem Umschaltventil eine hydrauli-
sche Drossel


mit einer lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts angeord-
net ist und
der eine Ausgang des Umschaltventils über eine dritte Leitung via
einem Durchlauferhitzer und
der andere Ausgang des Umschaltventils über eine vierte Leitung
direkt mit dem Auslass verbunden sind.
b) Das Milchschaumverfahren gemäss lit. a vorstehend im Zuge der
Qualitätsprüfung ihrer Kaffeemaschinen selber anzuwenden oder
in Prospekten, über ihre Internet-Webseite oder in elektronischen
oder anderen Werbemedien anzupreisen bei dem die Milch mittels
einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu einem Aus-
lass gefördert wird, wobei der Milch auf der Ansaugseite vor der
Pumpe Luft zugeführt wird und nach der Pumpe eine hydraulische
Drossel gemäss lit. a vorstehend angeordnet ist, deren Durch-
lassöffnung verjüngt und wieder ausgedehnt ist, wodurch das hin-
durch geführte Milch-/Luftgemisch zu kaltem Milchschaum umge-
wandelt und als kalter Schaum über eine Leitung zum Auslass ge-
fördert werden kann.
c) Durch den Verkauf ihrer Kaffeemaschinen gemäss lit. a und/oder
Anpreisung des Verfahrens gemäss lit. b, Dritten die Anwendung
des Verfahrens gemäss lit. a vorstehend zu ermöglichen.

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Seite 34
2.
Der Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleistung durch die Klägerin-
nen wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 45'000.–.
4.
Die Kosten werden von der Klägerin bezogen und mit dem von ihr
geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kosten- und
Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehal-
ten. Für den Fall, dass die Klägerin nicht innert Frist Klage im ordent-
lichen Verfahren einreicht, hat es mit dieser Kostenauflage sein Be-
wenden.
5.
Den Klägerinnen wird eine Frist bis 7. November 2014 zur Einrei-
chung der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die
hiermit angeordneten vorsorglichen Massnahmen ohne Weiteres da-
hinfallen.
6.
Für den Fall, dass die Klägerinnen nicht innert Frist Klage im ordent-
lichen Verfahren einreichen, haben sie der Beklagten eine Parteient-
schädigung von CHF 65'580.60 (inkl. 8% MWSt.) zu bezahlen.
Dieses Urteil geht an:
– die Klägerinnen (mit Gerichtsurkunde)
– die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
– das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit
Gerichtsurkunde)

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).


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St. Gallen, 6. Oktober 2014
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin


Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 7. Oktober 2014