bpatger · O2025_005 · 2026-01-15 · de
Sicherheit für Parteientschädigung bei Antrag mit der Klageantwort
Kosten: Parteientschädigung

Kosten: Parteientschädigung

Bundespatentgeri cht
T ri bunal fédéral des brevets
T ri bunal e federal e dei brevetti
T ri bunal federal da patentas
Federal P atent Court




O2025_005
Ve r f ü g u n g v o m 1 5 . J a n u a r 2 0 2 6
Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher
Verfahrensbeteiligte
Takeda Pharmaceuticals U.S.A. Inc.,
95 Hayden Avenue, US-MA02421 Lexington,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und/oder
Rechtsanwältin MLaw Andrea Heiniger, patentanwaltlich
beraten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle MLL
Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,
Klägerin
gegen
Spirig HealthCare AG,
Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen,
vertreten durch Maître Dr. iur. Ralph Schlosser und/oder
Maître Maud Fragnière, beide Kasser Schlosser avocats,
av. de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, patent-
anwaltlich beraten durch Dr. Andrea Carreira, Rentsch Part-
ner AG, Kirchenweg 8, Postfach, 8034 Zürich,
Beklagte
Gegenstand
Patentverletzung; Lisdexamphetamin (Sicherheitsleistung)



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Der Präsident erwägt:
1.
Mit Klage vom 15. September 2025 prosequierte die Klägerin das Mass-
nahmeverfahren S2024_008 und stellte folgende Rechtsbegehren:
«1.
Defendant shall be prohibited under the threat of a disciplinary fine of
CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Proce-
dure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b
ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292
Swiss Criminal Code (StGB) in the event of non-compliance to store, offer,
sell, distribute, import, or otherwise place on the market, as well as pos-
sess for theses purposes, and/or incite and/or assist third parties with re-
spect to the storing, offering, selling, distributing, importing, or otherwise
placing on the market, as well as possessing for those purposes, pharma-
ceutical products containing lisdexamfetamine dimesylate, in particular the
pharmaceutical product “Lisdexamfetamin Spirig HC” (Swissmedic market-
ing authorization no. 69031).
2. […]»
2.
Mit ihrer Klageantwort vom 26. November 2025 stellte die Beklagte fol-
gende Rechtsbegehren:
«Preliminary
I.
Plaintiff is ordered to deposit with the Federal Patent Court, within 20 days,
in cash or in the form of a guarantee from a bank with a branch in Switzer-
land, the sum of CHF 140’000.- (one hundred thousand),1 as security for
party costs.
II.
If the security provided for under prayer for relief I above is not provided,
the infringement action dated September 15, 2025, shall be declared in-
admissible.
[…]»
3.
[…]
4.
Mit Schreiben vom 27. November 2025 ordnete der Präsident einen zwei-

1 Sic. Die Zahl in Ziffern und die Zahl in Worten stimmen im Rechtsbegehren
nicht überein.

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ten Schriftenwechsel an und setzte der Beklagten Frist zur Replik und zur
Stellungnahme zum Antrag auf Sicherheitsleistung an. […]
5.
Mit Schreiben vom 11. Dezember 2025 nahm die Klägerin Stellung zum
Antrag auf Sicherheitsleistung und stellte folgendes Rechtsbegehren:
«The amount of security costs shall not exceed CHF 40,000 (CHF 35,000
for attorneys’ fees and CHF 5,000 for potential patent attorney work); and
It shall be sufficient to submit the security (bank guarantee) together with the
reply, i.e., by 26 January 2026.»
6.
Die Beklagte verzichtete mit Schreiben vom 12. Januar 2026 auf eine
weitere Stellungnahme zu ihrem Antrag auf Sicherheitsleistung.

Sicherheit für Parteientschädigung
7.
Nach Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO hat die klagende Partei auf Antrag der be-
klagten Partei Sicherheit für deren Parteientschädigung zu leisten, wenn
sie keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat.
8.
Die Klägerin hat ihren Sitz in Lexington, Vereinigte Staaten von Amerika.
Damit ist die Voraussetzung von Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO erfüllt und die
Klägerin ist zur Leistung einer Sicherheit für die Parteienschädigung der
Beklagten zu verpflichten.
9.
Die Höhe der Sicherheit bemisst sich nach der zu erwartenden Parteien-
schädigung, die im Falle des Unterliegens auszurichten wäre,2 und zwar
für das ganze Verfahren vor der angerufenen Instanz.3 Das Gericht ver-

2 BGE 140 III 444 E. 3.2.2; BGer, Urteil 4A_487/2021 vom 14. Dezember 2021,
E. 6.2.
3 BK ZPO-STERCHI, Art. 99 N 9, Art. 100 N 4; BSK ZPO-HOFMANN/BAECKERT,
Art. 99 N 81.

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fügt bei der Abschätzung des im Verfahren anfallenden Aufwands über
einen weiten Ermessensspielraum.4
10.
[Ausführungen zur Höhe der Sicherheitsleistung]
11.
Die Klägerin macht gestützt auf zwei Urteile des Bundesgerichts sowie
die Lehrmeinung von GRÜTTER5 geltend, dass die Sicherheitsleistung nur
für in der Zukunft anfallende Kosten verfügt werden könne und die Kosten
für die Klageantwort folglich nicht sicherzustellen seien.
Im angerufenen Urteil 4A_26/2013 vom 5. September 2013, E. 2.2, setzte
sich das Bundesgericht mit der Frage auseinander, ob mit einer Sicher-
heitsleistung vor der Berufungs- oder Beschwerdeinstanz eine rückwir-
kende Sicherstellung der Parteikosten des erstinstanzlichen Verfahrens
möglich wäre. Das Bundesgericht liess die Frage offen, hielt aber eher
dafür («Il apparaît donc que»), dass der Berufungsbeklagte im Beru-
fungsverfahren keine Sicherheiten zur Deckung der mit dem erstinstanzli-
chen Verfahren verbundenen Kosten verlangen könne.6 Diese Frage liess
das Bundesgericht auch im zweiten angerufenen Entscheid, Urteil
4A_46/2015 vom 27. März 2015, E. 3, offen, hielt aber mit Verweis auf die
bereits ergangene bundesgerichtliche Rechtsprechung fest, dass in ei-
nem bundesgerichtlichen Verfahren eine Sicherstellung nur für zukünftig
entstehende Parteikosten verlangt werden könne. Nach dieser Recht-
sprechung werde das Gesuch um Sicherstellung der Parteikosten gegen-
standslos, wenn es zusammen mit der Beschwerdeantwort gestellt wer-
de,7 was insbesondere für Beschwerdeverfahren geeignet sei, bei denen
sich die beklagte Partei in der Regel auf einen einzigen Schriftsatz be-
schränke.8 Ob das Bundesgericht diese für das bundesgerichtliche Ver-
fahren geltende Regelung auch auf die Verfahren unter der ZPO anwen-
den würde, liess es bislang offen.9

4 BGE 140 III 444 E. 3.2.2.
5 DIKE ZPO-Grütter, Art. 99 N 4, und BGer, Urteil 4A_26/2013 vom 5. September
2013, E. 2.2; 4A_46/2015 vom 27. März 2015, E. 3.
6 BGer, Urteil 4A_26/2013 vom 5. September 2013, E. 2.3.
7 BGE 118 II 87 E. 2; BGer, Urteil 2_978/2012 vom 4. Mai 2013, E. 7, nicht publ.
in: BGE 139 II 233; BGer, Urteil 4A_301/2011 vom 21. September 2011 E. 1,
nicht publ.: in BGE 137 III 556; kritisch CR CPC-TAPPY, Art. 99 N 15.
8 BGE 132 I 134 E. 2.2.
9 BGE 140 III 444 E. 3; BGer, Urteil 4A_46/2015 vom 27. März 2015, E. 3, nicht
publ. in BGE 144 III 155.

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Die Klägerin beruft sich weiter auf die Lehrmeinung von MYRIAM GRÜT-
TER, wonach es sinnvoll sei, eine Sicherheitsleistung zu verlangen, bevor
die Aufwände im Zusammenhang mit der Klageantwort anfallen, da die
Sicherheitsleistung grundsätzlich nur zukünftige Kosten abdecke.10 Sie
verweist dabei auf die oben zitierte Rechtsprechung.
Die wohl herrschende Lehre spricht sich hingegen dafür aus, dass die
Kosten der Ausarbeitung der Klageantwort zu berücksichtigen seien,
wenn die Sicherheitsleistung mit der Klageantwort beantragt wird.11
12.
Der Wortlaut von Art. 99 ZPO lässt den Zeitpunkt offen, in dem der Antrag
auf Sicherheitsleistung spätestens zu stellen ist. Der Wortlaut lässt eben-
falls offen, ob die für die Erstellung der Klageantwort angefallenen Kosten
nur sichergestellt werden können, wenn ein entsprechender Antrag vor
Beginn dieser Arbeiten gestellt wurde.
Mit der herrschenden Lehre ist davon auszugehen, dass die mit der Aus-
arbeitung der Klageantwort angefallenen Aufwände von der Sicherheits-
leistung erfasst sind, wenn der Antrag mit der Klageantwort gestellt wird.
Das von SUTER/VON HOLZEN vorgebrachte Argument überzeugt, wonach
der Beklagte die Arbeiten zur Klageantwort vorantreiben können soll, oh-
ne dass ihm dies in Bezug auf die Sicherstellung der Parteientschädigung
zum Nachteil gereichen würde.12 Diese Überlegung drängt sich auch aus
prozessökonomischer Sicht auf und liegt ausserdem regelmässig im Inte-
resse der am zügigen Rechtsschutz interessierten Klägerin. Müsste der
Beklagte die Ausarbeitung der Klageantwort zurückstellen und zuerst eine
Sicherheit für die Parteientschädigung beantragen, dann müsste ihm die
Frist zur Erstattung der Klageantwort abgenommen und mit dem Ent-
scheid über die Sicherheit neu angesetzt werden.13 Dieses Vorgehen
würde das Verfahren um mehrere Wochen verzögern.

10 DIKE ZPO-GRÜTTER, Art. 99 N 4.
11 SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler (Hrsg.),
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl., Zürich
2025, Art. 99 N 12, Art. 100 N 9; BK ZPO-STERCHI, Art. 99 N 4 f.; BSK ZPO-
HOFMANN/BAECKERT, Art. 99 N 15, 22, 24; CR CPC-TAPPY, Art. 99 N 13 f.; CHK
ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 99 N 7; OFK ZPO JENT-SØRENSEN, Art. 99 N 2;
STAEHELIN, in: Staehelin/Grolimund (Hrsg.), Zivilprozessrecht, 4. Auflage,
Zürich/Genf 2024, § 16 N 28; STÄHLIN, in: Haas/Marghitola, Fachhandbuch
Zivilprozessrecht, Zürich 2020, N 3.35.
12 SUTER/VON HOLZEN, a.a.O., Art. 100 N 9.
13 Vgl. DIKE ZPO-GRÜTTER, Art. 99 N 4.

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Es erscheint daher gerechtfertigt, die voraussichtlichen Aufwände für das
ganze Verfahren vor der angerufenen Instanz zu berücksichtigen, auch
wenn die Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung erst mit
der Klageantwort beantragt wird.
13.
[Ausführungen zur Höhe der Sicherheitsleistung]
14.
[Ausführungen zu weiteren prozessualen Anträgen]
Der Präsident verfügt:
1. Die Klägerin wird in teilweiser Gutheissung des prozessualen Antrags
der Beklagten vom 26. November 2025 verpflichtet, bis 26. Januar
2026 für die Parteientschädigung der Beklagten eine Sicherheit in der
Höhe von CHF 80’000 auf das Konto Bundespatentgericht, Postfach,
9023 St. Gallen, IBAN: CH37 0900 0000 6062 3648 2, Vermerk:
Sicherheitsleistung zu leisten.
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