bpatger · O2022_003 · 2023-08-07 · de

Abtretungsklage abgewiesen; Erfindungsbesitz nicht bewiesen | Örtliche Zuständigkeit international, Übertragung von Patent, Vindikation

Bun despa te ntgeri c ht 
T r ibunal fé d é ral des br e vets 
T r ibunale f e derale dei b r evetti 
T r ibunal fe d e ral da pa te ntas 
F e d e r a l P a t e n t C o u r t 
 
 
 
 
O2022_003 
 
 
 U r t e i l v o m 2 . A u g u s t 2 0 2 3 
Besetzung 
 Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), 
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), 
Richter Dr. sc. nat. EPFL Lorenzo Parrini, 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 
 
Verfahrensbeteiligte 
 Société des Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé 55, 
1800 Vevey, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und/oder 
Rechtsanwältin Dr. iur. Angelika Murer, beide Homburger 
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, 
patentanwaltlich beraten durch Dr. Felix Landry, Bird & Bird 
LLP, Am Sandtorkai 50, 20547 Hamburg 
 
Klägerin 
 
 
 gegen 
 
 K-fee System GmbH, Senefelder Strasse 44, 
DE-51469 Bergisch Gladbach, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und/oder 
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith, patentanwaltlich 
beraten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, 
alle MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG, Schiff-
baustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, 
 
Beklagte 
 
Gegenstand 
 Abtretungsklage (evtl. Nichtigkeit); Barcode II 
 


O2022_003 
Seite 2 
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, 
1. 
Am 9. März 2022 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden 
Rechtsbegehren: 
«1. Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen 
nationalen Teil des EP 3 023 362 innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils 
auf die Klägerin zu übertagen. 
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen na-
tionalen Teil des EP 3 521 207 innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf 
die Klägerin zu übertagen. 
3. Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen na-
tionalen Teil des EP 3 521 209 innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf 
die Klägerin zu übertagen. 
4. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1: Die Beklagte sei zu verpflichten, den 
schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP 3 023 362 innert 10 
Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gericht festzusetzenden An-
teil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertagen. 
5. Eventualiter zu Rechtsbegehren 2: Die Beklagte sei zu verpflichten, den 
schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP 3 521 207 innert 10 
Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gericht festzusetzenden An-
teil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertragen. 
6. Eventualiter zu Rechtsbegehren 3: Die Beklagte sei zu verpflichten, den 
schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP 3 521 209 innert 10 
Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gericht festzusetzenden An-
teil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertagen. 
7. Sub-Eventualiter zu Rechtsbegehren 4: Es sei die Nichtigkeit des schwei-
zerisch/ liechtensteinischen nationalen Teils des EP 3 023 362 festzustellen. 
8. Sub-Eventualiter zu Rechtsbegehren 5: Es sei die Nichtigkeit des schwei-
zerisch/liechtensteinischen nationalen Teils des EP 3 521 207 festzustellen. 
9. Sub-Eventualiter zu Rechtsbegehren 6: Es sei die Nichtigkeit des schwei-
zerisch/liechtensteinischen nationalen Teils des EP 3 521 209 festzustellen. 
10. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.» 
2. 
Am 16. Juni 2022 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem An-


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Seite 3 
trag, die Klage sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen, 
soweit darauf einzutreten ist. 
3. 
Am 1. September 2022 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine Eini-
gung konnte dabei nicht gefunden werden. 
4. 
Am 20. Oktober 2022 erstattete die Klägerin die Replik mit unveränderten 
Rechtsbegehren. 
5. 
Am 12. Dezember 2022 erstattete die Beklagte die Duplik unter Bestäti-
gung des Antrags, die Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen 
abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 
6. 
Am 30. Januar 2023 bezog die Klägerin Stellung zu den Dupliknoven mit 
unveränderten Rechtsbegehren, worauf die Beklagte mit einer weiteren 
kurzen Eingabe am 10. Februar 2023 reagierte. 
7. 
Am 19. April 2023 erstattete der Fachrichter Tobias Bremi das Fachrich-
tervotum, das den Parteien gleichentags zugestellt wurde. 
8. 
Die Stellungnahmen der Klägerin und der Beklagten zum Fachrichtervo-
tum ergingen beide am 31. Mai 2023. 
9. 
Mit Noveneingabe vom 13. Juni 2023 reichte die Beklagte das Protokoll 
der mündlichen Verhandlung vom 25. Mai 2023 des Verfahrens vor dem 
Landesgericht Düsseldorf betreffend Abtretung der deutschen Teile der 
europäischen Patente, deren schweizerischen Teile Gegenstand des vor-
liegenden Verfahrens bilden, ein. 
10. 
Die Hauptverhandlung fand am 14. Juni 2023 in Anwesenheit der Partei-
en und deren Rechtsvertretern statt. 
 
 


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Seite 4 
Zuständigkeit 
11. 
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht und hat ih-
ren Sitz in Vevey. Die Beklagte hat ihren Sitz in Bergisch Gladbach, 
Deutschland. Damit liegt unbestrittenermassen ein internationaler Sach-
verhalt vor. Sowohl Deutschland als auch die Schweiz sind Mitgliedstaa-
ten des Lugano-Übereinkommens. Dieses geht dem IPRG vor (Art. 1 
Abs. 2 IPRG). Gegenstand dieses Verfahrens bildet die Abtretung des 
schweizerischen/liechtensteinischen Teils der Streitpatente, eventualiter 
deren Nichtigkeit. Die internationale Zuständigkeit der Schweizer Gerichte 
stützt sich mithin auf Art. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 5 Ziff. 3 und Art. 22 Ziff. 4 
LugÜ. Innerhalb der Schweiz ist das Bundespatentgericht gestützt auf 
Art. 26 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 PatGG sachlich zuständig. 
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist ge-
geben, was von den Parteien nicht bestritten ist. 
Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 Abs. 1 PatGG). 
Sachverhalt 
12. 
Der Parteivortrag der Klägerin lässt sich mit Fokus auf die entscheidungs-
relevanten Aspekte kurz wie folgt zusammenfassen: 
Die Erfinder der Nestlé Nespresso S.A. (in der Folge «Nespresso») und 
der damals mit Nespresso seit 2007 in einer Entwicklungszusammenar-
beit (Rahmenvertrag vom 20. Juli 2007) stehenden Helbling Technik Bern 
AG (in der Folge «Helbling») hätten im Winter 2009/2010 die in den 
Streitpatenten beschriebene und beanspruchte Erfindung entwickelt. Als 
Beweismittel in technischer Hinsicht dienen dafür vor allem eine Präsen-
tation von Helbling für Nespresso anlässlich eines Treffens vom 15. Ja-
nuar 2010 sowie ein sehr umfangreicher Bericht von Helbling für Nes-
presso mit Datum vom 21. Januar 2010 («Copernic-Report»). In der 
Replik ergänzt dies die Klägerin durch eine weitere Präsentation von Ste-
fan Käser von Helbling vom 15. April 2010. 
Die Rechte an der Erfindung und damit das Recht auf das Patent seien 
einerseits in Bezug auf die Erfinder von Helbling über den Rahmenvertrag 
mit der Helbling an Nespresso übergegangen und andererseits, was die 
Erfinder von Nespresso angehe, über die entsprechenden Arbeitsverträ-


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Seite 5 
ge. Bei der Klägerin lägen die Rechte wegen entsprechender interner 
Vereinbarungen innerhalb der Gruppe der Klägerin (Entwicklungsvertrag 
vom 1. Januar 2009). 
Anschliessend habe Nespresso, weil nicht im Bereich der Herstellung von 
Kaffeemaschinen tätig, die Firma A (in der Folge «A»), anlässlich eines 
ersten Treffens vom 2. Juni 2010 über dieses neue Projekt informiert und 
angeboten, A in das Projekt einzubinden. Ein zweites Treffen habe am 
16. Juni 2010 mit A auch in Anwesenheit von Helbling stattgefunden. 
Nach Zusage von A, an diesem Projekt interessiert zu sein, habe ein drit-
tes Treffen am 24. Juni 2010 im Sinne eines Kick-off-Treffens stattgefun-
den. Als Beweismittel in technischer Hinsicht dienten dafür eine Präsenta-
tion von Nespresso anlässlich des ersten Treffens vom 2. Juni 2010 mit A 
und eine weitere Präsentation vom dritten Treffen vom 24. Juni 2010. 
Die Klägerin behauptet in der Klage, anlässlich dieser drei Treffen mit A 
sei die in den Streitpatenten beschriebene und beanspruchte Erfindung A 
zugänglich gemacht worden, dies durch die gehaltenen Präsentationen, 
aber auch durch Bereitstellung des Zugriffs auf die Informationen aus 
dem genannten Copernic-Report vom 21. Januar 2010 von Helbling. In 
der Replik wird unter Zeugenangebot (Frank Kräuchi) ergänzt, dass an-
lässlich dieser Treffen sämtliche Anspruchsmerkmale der drei Streitpaten-
te kommuniziert worden seien, dies unter Bezugnahme für jedes Einzel-
merkmal auf den Offenbarungsgehalt der genannten Präsentation von 
Stefan Käser von Helbling vom 15. April 2010 als Beleg für den Entwick-
lungsstand bei der Klägerin und die Figuren der eigenen VERTUO®-
Prioritätsanmeldung vom 12. Mai 2010: eine Portionskapsel zur Herstel-
lung eines Getränks mit einem Basiselement (Merkmal 1), wobei das Ba-
siselement einen Hohlraum enthaltend ein Getränkerohmaterial aufweist 
(Merkmal 2), die Portionskapsel einen am Basiselement vorgesehenen 
Randbereich aufweist (Merkmal 3), der Hohlraum von einer am Randbe-
reich befestigten Membran verschlossen wird (Merkmal 4), die Portions-
kapsel eine Kennung aufweist, die es ermöglicht, die Portionskapsel zu 
individualisieren (Merkmal 5), die Kennung ein optisch lesbarer Code um-
fassend reflektierende und nicht reflektierende Winkelbereiche ist, und 
dieser Code an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs 
des Basiselements vorgesehen ist (Merkmal 7). 
In der Klage führt die Klägerin aus, dass, wie erst später festgestellt wor-
den sei, A zum damaligen Zeitpunkt bereits in einer weiteren Zusammen-
arbeit mit der Beklagten gewesen sei. Angesichts der Übereinstimmung 


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Seite 6 
zwischen des von der Klägerin entwickelten Gegenstands und jenem der 
Streitpatente könne es gar nicht anders sein, als dass A der Beklagten 
diesen Gegenstand übermittelt habe, was dann zur ersten Prioritätsan-
meldung vom 22. Juli 2010 für die Streitpatente geführt habe. Weiteres 
Indiz neben der nicht zufällig möglichen Übereinstimmung zwischen den 
technischen Gegenständen, die von der Klägerin entwickelt worden seien 
und jenen in den Streitpatenten, sei zudem, dass A im fraglichen Zeitraum 
Patente über den gleichen Patentanwalt angemeldet habe, wie die Be-
klagte die Streitpatente, und dass Figuren in diesen Anmeldungen über-
einstimmten. 
Sollte durch die Schilderungen in der Klage der Eindruck entstehen, dass 
behauptet werde, A hätte gegebenenfalls eine Geheimhaltungsverpflich-
tung verletzt, führt die Klägerin in der Replik aus, sie und ihre Gruppen-
gesellschaften würfen A kein widerrechtliches Verhalten vor und behaup-
teten auch nicht, dass A vertragsbrüchig geworden wäre. Es hätten zwi-
schen Nespresso und A selbstverständlich Geheimhaltungsvereinbarun-
gen bestanden. Die Klägerin werfe der A auch kein strafrechtlich relevan-
tes Verhalten vor, denn es sei nie unterstellt worden, dass die Mitarbeiter 
von A die ihnen anvertrauten technischen Informationen mutwillig oder 
absichtlich an die Beklagten weitergegeben hätten. Eine Bekanntgabe 
habe aber auch ohne böse Absicht stattfinden können. 
13. 
Die Beklagte bestreitet die Darstellung der Klägerin umfassend. Der in 
den Streitpatenten genannte Erfinder Marc Krüger habe die in den Streit-
patenten beschriebene und beanspruchte Erfindung bereits vor Dezem-
ber 2009 gemacht. Anlässlich eines ersten Treffens mit dem Patentanwalt 
Felix Wolff im Dezember 2009 habe er diesem seine Erfindung präsen-
tiert. Dass die erste Prioritätsanmeldung dann erst am 22. Juli 2010 ein-
gereicht wurde, sei nur dem Umstand geschuldet, dass der Patentanwalt 
beziehungsweise seine Kanzlei vorher keine Zeit gehabt habe, einen 
Entwurf auszuarbeiten. Mit anderen Worten habe die Beklagte die Erfin-
dung unabhängig gemacht. Entsprechend sei die Beklagte berechtigt ge-
wesen, die selber erfundenen Gegenstände zum Patent anzumelden. Als 
Beweis wird als Zeuge Patentanwalt Felix Wolff angeboten. Bespre-
chungsnotizen, frühere Entwürfe von vor dem Anmeldedatum der ersten 
Priorität oder ähnliches werden weder in der Klage noch in der Duplik als 
Beweismittel angeboten. 


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Seite 7 
Die Beklagte bestreitet, dass die Klägerin aufgezeigt habe, wer wann und 
wo individuell konkret als Erfinder (oder Kollektiv) tatsächlich vor dem 
Prioritätsdatum welchen Gegenstand erfunden habe. Die Beklagte legt 
dabei insbesondere in der Duplik viel Wert darauf, dass die Klägerin kei-
nen Erfindungsbesitz gehabt habe, d. h. nicht gezeigt habe, dass die aus 
Aufgabe und Lösung hervorgehende technische Lehre objektiv fertig und 
subjektiv derart erkannt gewesen sei, dass die tatsächliche Ausführung 
der Erfindung möglich gewesen sei. 
Der derivative Erwerb des Rechts auf das Patent wird von der Beklagten 
insoweit bestritten, als die Verträge mit Helbling nicht ausdrücklich auf 
das Projekt «Copernic» bezogen seien. Weiter wird mit Nichtwissen be-
stritten, dass die angeblichen Erfinder zu den massgeblichen Zeitpunkten 
Arbeitnehmer von Helbling beziehungsweise Nespresso waren. 
Die Beklagte bestreitet in der Klageantwort weiter, dass anlässlich der 
Treffen von Nespresso mit A tatsächlich der Gegenstand der Streitpatente 
offenbart wurde, insbesondere, dass A Kenntnisse von der angeblich von 
Nespresso und Helbling entwickelten technischen Lehre, insbesondere 
vom Bericht vom 21. Januar 2010, gehabt haben soll und dass dieser 
Gegenstand dem in den Streitpatenten beanspruchten und beschriebe-
nen entspreche. In der Kausalkette gebe es entsprechend eine erste Lü-
cke, indem A gar keine Kenntnis der angeblich von Nespresso und Helb-
ling entwickelten technischen Lehre gehabt habe. 
Weiter fehle es an einer individuell konkreten Behauptung, wie A ein der-
artiges technisches Wissen der Beklagten hätte zukommen lassen sollen. 
Die Beklagte habe die Erfindung unabhängig und selbstständig gemacht. 
Streitpatente 
14. 
Die Klage richtet sich auf drei Schweizer Teile von erteilten europäischen 
Patenten. 
Alle drei Streitpatente gehören zur gleichen Patentfamilie. Sie gehen zu-
rück auf die gemeinsame internationale Anmeldung WO2012/010317 (in 
der Folge WO 317), die im Namen der Krüger GmbH & Co KG am 22. Ju-
li 2011 unter Beanspruchung von drei Prioritäten vom 22. Juli 2010, 2. 
September 2010 und vom 7. Februar 2011 eingereicht wurde und am 26. 
Januar 2012 publiziert wurde. 


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Die Streitpatente sind Teilanmeldungen aus der regionalen EP Phase 
dieser internationalen Anmeldung. «Vereinfacht» lässt sich die Situation 
wie folgt darstellen, wobei die Streitpatente einen roten Rahmen aufwei-
sen: 
 
Abbildung 1: Übersicht über die Familie der Streitpatente (unvollständig) 
Das Streitpatent EP 3 023 362 (in der Folge EP 362) ist eine frühere Teil-
anmeldung aus der europäischen regionalen Phase EP 2 292 902, und 
die beiden weiteren Streitpatente EP 3 521 207 (in der Folge EP 207) und 
EP 3 521 209 (in der Folge EP 209) sind parallele Teilanmeldungen aus 
einem Seitenast zur EP 362. 
15. 
Alle drei Streitpatente betreffen und beanspruchen Portionskapseln zur 
Herstellung eines Getränks mit einem Basiselement, das einen Hohlraum 
aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist, und der von ei-
ner Membran, die an dem Basiselement befestigt ist, verschlossen wird 
(jeweils Abs. [0001]). 
Als Aufgabe formulieren alle drei Streitpatente, eine Portionskapsel zur 
Verfügung zu stellen, die nur für einen ganz bestimmten Kaffeeautomaten 
geeignet sei (Abs. [0002] in EP 362 beziehungsweise Abs. [0007] in EP 
207 und Abs. [0008] in EP 209). Die Aufgabe wird in der EP 207 und in 


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der EP 208 ergänzt dadurch, dass die Gefahr der Beschädigung der 
Kennung zumindest vermindert werde (Abs. [0007] in EP 207 bezie-
hungsweise Abs. [0008] in EP 209). 
Gelöst werde diese Aufgabe jeweils mit einer Portionskapsel gemäss 
dem unabhängigen Anspruch 1. 
Bemerkenswert ist hinsichtlich der behaupteten erfinderischen Lösung die 
Tatsache, dass in sämtlichen drei Streitpatenten der kennzeichnende Teil 
gleich formuliert ist und ausschliesslich das Merkmal aufweist, dass die 
Kennung ein Barcode ist, der an der der Membran abgewandten Seite 
des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist. 
 
Abbildung 2: Fig. 1 aus EP 362 und EP 207 (entspricht Fig. 2 aus EP 209), 
Bezugszeichen 17 bezeichnet den «Barcode» 
Die Ansprüche 1 der drei Streitpatente unterscheiden sich nur in den 
Oberbegriffen. Die aus der Zweiteilung der Anspruchsformulierung her-
vorgehende Abgrenzung vom Stand der Technik ist in allen drei Fällen 
identisch. 
Voraussetzungen des Abtretungsanspruchs 
16. 
Um die Abtretung eines Patents oder einer Patentanmeldung erfolgreich 
zu verlangen, muss die Klägerin substanziiert behaupten und im Bestrei-
tungsfall beweisen:1 
 
1 
BPatGer, 
Urteil 
O2012_001 
vom 
6. 
Dezember 
2013, 
E. 
28 
– 
«Warmformverfahren»; sowie Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 5.2 – 


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Seite 10 
1. welche konkrete technische Lehre welche(r) Erfinder zu welchem 
Zeitpunkt gemacht haben (Kriterium 1, originäre Entstehung des 
Rechts auf das Patent); 
2. sofern der Erfinder nicht als Kläger auftritt: Wie ein Übergang des 
Rechts auf ein Patent dieser konkreten technischen Lehre vom Er-
finder/von den Erfindern auf die Klägerin erfolgt ist (Kriterium 2, de-
rivativer Erwerb des Rechts auf das Patent); 
3. worin die spezifische technische Übereinstimmung der unter 1. ge-
machten Erfindung mit den an die Beklagte übermittelten oder von 
dieser entwendeten Informationen besteht und wann diese Informa-
tionen mit welchem technischem Inhalt unter welchen Bedingungen 
wem seitens der Beklagten tatsächlich zugänglich gemacht, ge-
zeigt, oder von der Beklagten entwendet wurden (Kriterium 3, Kau-
salität); 
4. dass der am Ende in der Anmeldung/dem Patent definierte Gegen-
stand der selber gemachten und übermittelten Erfindung entspricht 
(Kriterium 4, Übereinstimmung). 
Beweislastverteilung und Beweismass 
17. 
Gemäss der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das Vor-
handensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte 
ableitet. 
Die Klägerin verlangt, dass die Beklagte zu verpflichten sei, den schwei-
zerisch/liechtensteinischen nationalen Teil der EP 362, der EP 207 und 
der EP 209 auf die Klägerin zu übertragen; eventualiter seien die nationa-
len Teile der Streitpatente zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil 
zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertragen; subeventualiter sei 
die Nichtigkeit des nationalen Teils der Streitpatente festzustellen. Ihren 
Anspruch auf vollständige oder teilweise Übertragung beziehungsweise 
Nichtigkeit der Streitpatente leitet die Klägerin daraus ab, dass sämtliche 
an der Entwicklung der streitgegenständlichen technischen Lehre beteilig-
ten Personen ihre Rechte an der Erfindung mittels Arbeitsvertrags 
 
«Wärmetauscher»; BPatGer, Urteil O2017_002 vom 20. Mai 2020, E. 63 – 
«Freiformschneidverfahren». 


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Seite 11 
und/oder durch Abtretung im Rahmen eines Entwicklungsvertrags an die 
Klägerin abgetreten haben. 
Entsprechend trifft die Klägerin die Beweislast, dass sämtliche an der 
Entwicklung der streitgegenständlichen technischen Lehre beteiligten 
Personen ihre Rechte an der Erfindung an sie abgetreten haben. Insbe-
sondere hat sie substanziiert zu behaupten und zu beweisen, 
 
dass die auf Seiten der Klägerin involvierten Personen im relevan-
ten Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis mit der Klägerin oder einer 
ihrer Konzerngesellschaften standen und es sich bei den Erfin-
dungen um Diensterfindungen handelte; 
 
dass die auf Seiten der Helbling involvierten Personen im relevan-
ten Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis mit der Helbling standen 
oder ihre Rechte an der Erfindung auf andere Weise an die Helb-
ling abgetreten haben; 
 
und dass die so auf die Helbling übergegangenen Rechte an die 
Klägerin abgetreten wurden. 
18. 
Beweiswürdigung und Beweismass richten sich nach dem anwendbaren 
Verfahrensrecht, vorliegend der ZPO.2 Die Beweiswürdigung erfolgt nach 
Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass es keine festen Regeln zum Be-
weiswert einzelner Beweismittel gibt.3 Frei bedeutet aber nicht willkürlich. 
Der Richter muss nach seiner gesamten Sach- und Menschenkenntnis 
sowie nach Lebenserfahrung eine gewissenhafte Schlussfolgerun zie-
hen;4 die Beweiswürdigung muss in objektiv nachvollziehbarer, begründ-
barer Weise erfolgen.5 Die Begründung muss es der Rechtsmittelinstanz 
erlauben, die Rationalität der Beweiswürdigung zu überprüfen.6 
Das Beweismass umschreibt das Bundesgericht seit langem mit der 
Formulierung, ein Beweis sei erbracht, wenn das Gericht nach objektiven 
Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt 
sei. Absolute Gewissheit könne dabei nicht verlangt werden. Es genüge, 
wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaf-
 
2 BGer, Urteil 4A_510/2011 vom 22. März 2012, E. 3.1. 
3 Statt aller ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 8. 
4 ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 11. 
5 BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 157 N 5. 
6 BÜHLER, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72-
92, S. 89. 


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Seite 12 
ten Zweifel mehr habe oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht er-
schienen.7 Verbleiben mehr als leichte Zweifel, fällt das Urteil zulasten der 
Partei aus, die die Beweislast trägt, vorliegend der Klägerin. 
Originäre Entstehung des Rechts auf das Patent (Kriterium 1) 
19. 
Im Unterschied zur in Deutschland im nationalen Recht bekannten soge-
nannten «widerrechtlichen Entnahme» (vgl. § 8 DE-PatG, dort aber auch 
nur für nationale Anmeldungen und Patente, nicht für deutsche Teile von 
europäischen Anmeldungen oder Patenten, vgl. Art. II § 5 DE-IntPatÜG ) 
genügt es gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nicht, auf-
zuzeigen, dass die Vindikationsklägerin im Besitz einer technischen Lehre 
war, sondern es ist die originäre Berechtigung an der beanspruchten 
technischen Lehre aufzuzeigen. Es muss gemäss Kriterium 1 aufgezeigt 
werden, wann welche natürliche Person welche technische Lehre erfun-
den hat. Ein blosses Vorhandensein der technischen Lehre bei der Kläge-
rin z.B. auf Zeichnungen oder technischen Dokumentationen genügt 
nicht, wenn nicht gezeigt werden kann, wer diese originär geschaffen 
hat.8 
Macht die Klägerin Rechte an einer technischen Lehre geltend, die in ei-
nem Entwicklungsteam von mehreren Personen gemeinsam geschaffen 
wurde, findet dieser strenge Massstab eine Einschränkung, wenn die 
Klägerin nachweist, dass sämtliche Personen, die diese technische Lehre 
geschaffen haben, ihre Rechte an der Erfindung an die Klägerin abgetre-
ten haben. Wenn ohnehin sämtliche in Frage kommenden Erfinder ihre 
Rechte an die Klägerin abgetreten haben, ist nicht massgeblich, wer wel-
chen Beitrag zur Erfindung geleistet hat. 
 
7 BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 II 321 E. 3.2. 
8 vgl. BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 29 – 
«Warmformverfahren». 


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Seite 13 
Übergang der Rechte an der Erfindung auf die Klägerin (Kriterium 2) 
20. 
Die Klägerin bringt vor, dass es sich bei den Entwicklungsdokumenten 
(u.a. der Copernic-Report vom 21. Januar 2010) um Arbeitsprodukte des 
Entwicklungsteams für das «Project Copernic» handle, das von Januar 
bis Juni 2010 gedauert habe. Dieses Projekt habe die Patentanmeldun-
gen WO 2011/141532 (WO 532) und WO 2011/141535 (WO 535) hervor-
gebracht. Die Erfindungen seien in-house bei Nespresso gemacht wor-
den. Die Entwickler Christian Jarisch, Alexandre Perentes, Arnaud Ger-
baulet, Thomas Kaeser, Carlo Magri, Daniel Abegglen, Alfred Yoakim, Ju-
lien Mario und Frank Kräuchi seien allesamt Mitarbeiter von Nespresso 
gewesen und hätten ihre Rechte als Erfinder im Rahmen ihrer Arbeitsver-
träge auf Nespresso übertragen. Die weiteren Entwickler Stefan Käser, 
Christian Péclat, Gavrilo Bozovic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans 
Jäger und Christoph Kissling seien alle Mitarbeiter der Helbling und Helb-
ling habe Nespresso vertraglich alle Rechte an allfälligen Erfindungen 
übertragen, die im Rahmen des Projekts gemacht worden seien. Damit 
sei erstellt, dass alle Rechte an den Erfindungen an Nespresso abgetre-
ten worden seien. Als Beweismittel für den Übergang von Rechten reicht 
die Klägerin mit der Klage einzig einen weitgehend geschwärzten Ent-
wicklungsvertrag vom 20. Juli 2007 zwischen einer ihrer Konzerngesell-
schaften und Helbling ein. 
 
 


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Seite 14 
21. 
Die Beklagte bestreitet, dass der Entwicklungsvertrag vom 20. Juli 2007 
als Rahmenvertrag den Übergang der Rechte an den im Rahmen des 
konkreten Projekts «Copernic» gemachten Erfindungen regelt. Weiter ar-
gumentiert die Beklagte gestützt auf die folgende Tabelle, dass die in der 
WO 532 und WO 535 genannten Erfinder mit den Autoren des Berichts 
vom 21. Januar 2010 lediglich in zwei Mitarbeitern auf Seiten von Nes-
presso übereinstimmen, die den Bericht aber nicht verfasst, sondern le-
diglich durchgesehen hätten. Keiner der auf Seiten von Helbling am Be-
richt vom 21. Januar 2010 beteiligten Personen sei als Erfinder der 
WO 532 und/oder der WO 535 benannt. Es sei unklar, welche Erfinder 
was genau zu welchem Zeitpunkt erfunden haben sollen. 
Abbildung 3: Tabelle aus der Klageantwort 


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In der Replik argumentiert die Klägerin, dass das Projekt «Copernic» in 
zwei Phasen gegliedert gewesen sei. Die erste Phase habe den Coper-
nic-Report hervorgebracht und das Entwicklerteam habe aus den darin 
genannten Personen bestanden. An besagtem Bericht vom 21. Januar 
2010 haben gemäss der Übersichtstabelle auf Seite 2 des Berichts fol-
gende Personen gearbeitet: 
Weiter nennt die Klägerin die Zusammensetzung des Entwicklerteams für 
die zweite Phase, in der der Code entwickelt worden seien und offeriert 
als Beweis die Einvernahme von drei Zeugen. Dieses Team stimmt aber 
nicht mit jenem überein, das den hier interessierenden Bericht vom 21. 
Januar 2010 verfasst hat, weshalb in der Folge nicht weiter darauf einge-
gangen wird. 
In der Duplik bestreitet die Beklagte ausdrücklich, dass Christian Jarisch, 
Alexandre Perentes, Carlo Magri, Arnaud Gerbaulet, Thomas Kaeser, Alf-
red Yoakim und Daniel Abegglen Mitarbeiter von Nespresso gewesen 
seien. Ausserdem bestreitet sie, dass Stefan Käser, Christoph Kissling, 
Gavrilo Bozovic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger und Christi-
an Péclat im interessierenden Zeitpunkt Arbeitnehmer von Helbling ge-
wesen seien. 
In der Stellungnahme zu den Dupliknoven offeriert die Klägerin Christian 
Jarisch, Alexandre Perentes, Carlo Magri, Arnaud Gerbaulet, Daniel 
Abegglen sowie Thomas Kaeser als Zeugen für den Nachweis, dass die 
Abbildung 4: Ausschnitt aus Seite 2 des Copernic-Reports vom 21. Januar 2010. 


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angerufenen Personen im relevanten Zeitraum bei der Nestec S.A. be-
ziehungsweise bei der Nestlé Nespresso S.A. angestellt gewesen seien. 
Zu den Anstellungsverhältnissen der angeblichen Mitarbeiter von Helbling 
liess sich die Klägerin nicht vernehmen und offerierte auch keine Be-
weismittel. 
22. 
Folgt man dem Vortrag der Klägerin, dann offenbart der Copernic-Report, 
dort insbesondere die Abbildung auf S. 493, sämtliche Merkmale der in 
den Streitpatenten offenbarten Erfindungen, beziehungsweise diese wei-
chen nur in untergeordneten, handwerklichen, Details von der im Coper-
nic-Report offenbarten Erfindung ab. Die Klägerin gesteht zu, dass sie 
nicht nachweisen kann, wer von den im Copernic-Report genannten Auto-
ren die auf S. 493 offenbarte technische Lehre beigetragen hat. Dies las-
se sich aufgrund der Arbeitsweise im Team gar nicht sagen. Sie argumen-
tiert, das spiele aber keine Rolle, da ohnehin alle Mitautoren des Coper-
nic-Reports ihre Rechte an die Klägerin abgetreten hätten. 
 
Abbildung 5: Seite 493 des Copernic-Reports vom 21. Januar 2010. 
Die Klägerin bietet die in diesem Bericht genannten Christian Jarisch, 
Alexandre Perentes sowie Alfred Yoakim als Zeugen an für den Nach-
weis, dass sie im relevanten Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis mit der 
Nestec S.A. beziehungsweise der Nestlé Nespresso S.A. standen. Die 
Einvernahme dieser Personen kann aber ausbleiben, denn selbst wenn 
man arguendo davon ausgeht, dass diese Personen im massgeblichen 
Zeitraum von der Nestec S.A. beziehungsweise der Nestlé Nespresso 
S.A. angestellt waren, fehlen entsprechende Behauptungen und/oder 
Beweisofferten hinsichtlich der angeblichen Mitarbeiter der Helbling. Die 
substanziierte Bestreitung der Beklagten in der Duplik, dass die fraglichen 
Personen im interessierenden Zeitraum Arbeitnehmer der Helbling waren, 
liess die Klägerin in der Stellungnahme zu den Dupliknoven unbeantwor-
tet. Sie geht zwar substanziiert auf die eigenen angeblichen Angestellten 
ein, verliert aber kein Wort darüber, ob Christoph Kissling, Gavrilo Bozo-


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Seite 17 
vic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger oder Christian Péclat im 
interessierenden Zeitraum Arbeitnehmer der Helbling waren. 
Auch in den früheren Rechtsschriften hat sich die Klägerin nicht zum ver-
traglichen Verhältnis zwischen den vorstehend genannten Personen und 
der Helbling geäussert. In der Klage behauptet die Klägerin zwar, dass 
die Erfinder Mitarbeiter von Nespresso und von Helbling waren, offeriert 
für diese Behauptung aber keine Beweismittel. Auch das Angebot der 
Zeugenaussage von Nicolas Schärer in der Replik erfolgte nicht zur Be-
hauptung, dass die Entwickler von Helbling deren Arbeitnehmer waren, 
sondern für die Behauptung, dass Helbling die von ihren Mitarbeitern er-
worbenen Rechte an Nespresso abtrat. 
Eine bestrittene Tatsachenbehauptung, die nicht offenkundig oder ge-
richtsnotorisch ist, darf das Gericht seinem Urteil nur zugrunde legen, 
wenn sie bewiesen ist (Art. 151 ZPO e contrario). Der Übergang der 
Rechte von Christoph Kissling, Gavrilo Bozovic, Peter Siegrist, Zbynek 
Struzka, Hans Jäger oder Christian Péclat (der angeblichen Angestellten 
von Helbling) auf die Klägerin ist nicht bewiesen und kann mangels ent-
sprechender Beweisofferten auch nicht bewiesen werden. Der Klägerin 
misslingt daher der Beweis, dass das Recht auf ein Patent für die streit-
gegenständlichen technischen Lehre(n) von sämtlichen Erfindern auf sie 
überging. Als Folge hat sie nach dem strengen Massstab von Kriterium 1 
nachzuweisen, wer wann wo die technische Lehre auf Seite 493 des Co-
pernic-Reports vom 21. Januar 2010 erfunden hat. Wie die Klägerin 
selbst zugesteht, ist dieser Nachweis vorliegend nicht zu erbringen. Der 
einzelne Beitrag könne beim Zusammenarbeiten im Team unmöglich re-
konstruiert werden. In diesem Zusammenhang führt die Klägerin die von 
ihr und von Helbling angewandte «6-3-5»-Methode an, bei der die Ent-
wickler ein in Zeilen und Spalten aufgeteiltes Blatt mit einer Aufgabe er-
halten, dieses Blatt nach einer gewissen Zeit rotieren und der nächste 
Entwickler die Idee des Kollegen weiterentwickelt. Die Klägerin hält richtig 
fest, dass die Arbeit nach einer solchen Methode die Zuordnung der ein-
zelnen Erfindungsbeiträge verunmöglicht. 
23. 
Die übrigen Beweismittel, welche die Klägerin für ihren angeblichen Er-
findungsbesitz vor der frühesten Priorität der Streitpatente anführt, ver-
mögen den Erfindungsbesitz nicht zu beweisen. Aus der Präsentation von 
Urban Schnell vom 15. Januar 2010 «Reconnaissance de Capsules – 
Project Scope Evaluation» geht nicht hervor, dass ein Barcode auf der 


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Rückseite des Flansches angebracht werden soll. Zwar ist von einem «IR 
Bar Code» die Rede, wobei «IR» offenbar für «Infrarot» steht (denn der 
Barcode soll für das menschliche Auge nicht sichtbar sein), aber der Bar-
code wird ausweislich der Folie 8 auf dem Kapselkörper angebracht. 
 
Abbildung 6: Ausschnitt aus Folie 8 der Präsentation vom 15. Januar 2010 
Aus der Präsentation des Projekts «Copernic Earth» am 2. Juni 2010 bei 
A geht ebenfalls nicht hervor, dass die Kapseln mit einem auf der hinteren 
Seite des Flansches angebrachten Barcode gekennzeichnet werden soll-
ten (die Klägerin scheint dies auch nicht zu behaupten). Auch die Folien 
des «Kick-off» Treffens zum Projekt «Copernic Earth» bei A am 24. Juni 
2010 zeigen dies nicht. Zwar wird «capsule size recognition» als ein mög-
liches Merkmal des neuen Systems erwähnt, aber es wird nicht offenbart, 
wie die Grösse der Kapsel erkannt werden soll. Weiter behauptet die Klä-
gerin auch im Zusammenhang mit der Präsentation von Stefan Käser 
vom 15. April 2010 sowie den Figuren zum Prioritätsdokument vom 12. 
Mai 2010 nicht, dass die Kapseln mit einem auf der hinteren Seite des 
Flansches angebrachten Barcode gekennzeichnet werden sollten. Zu-
dem, selbst wenn anlässlich der Präsentationen bei A die Kennung mittels 
Barcodes auf der Rückseite des Flansches offenbart worden wäre, hätte 
die Klägerin immer noch nicht gezeigt, welche natürliche(n) Person(en) 
die entsprechende technische Lehre beigetragen haben und dass diese 
Personen ihre Rechte daran der Klägerin, beziehungsweise einer 
Rechtsvorgängerin der Klägerin, übertragen haben. Auf die in diesem Zu-
sammenhang offerierte Zeugenaussage von Frank Kräuchi kann daher 
verzichtet werden, denn er wird nur zur Behauptung angerufen, dass 
Frank Kräuchi die Vertreter von A anlässlich der Treffen vom 2. und 


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24. Juni 2010 mündlich darüber informiert habe, dass das neue Kapsel-
system über einen optisch auslesbaren Code verfügen soll und dass die-
ser auf der Membran oder auf dem Flansch auf der der Membran abge-
wandten Seite angebracht werden soll. Er wird nicht zur Frage aufgeru-
fen, wer wann welche Erfindung gemacht haben soll. Selbst wenn Frank 
Kräuchi den behaupteten Sachverhaltsvortrag der Klägerin bestätigen 
sollte, bliebe der originäre Erfindungsbesitz der Klägerin unbewiesen. 
24. 
Entsprechend ist die Klage abzuweisen, da die Klägerin nicht nachweisen 
kann, dass sämtliche potenziell an der Erfindung beteiligten natürlichen 
Personen ihre Rechte auf das Patent an sie übertragen haben. Dies gilt 
für die Rechtsbegehren 1-3, aber auch für die eventualiter gestellten Teil-
abtretungsbegehren 4-6, da auch nicht gezeigt wurde, welche Teile der 
Streitpatente auf die Klägerin zurückgehen. Wenn die Klägerin nicht 
nachweisen kann, dass sie an den Streitpatenten berechtigt ist, sind auch 
die sub-eventualiter gestützt auf Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG gestellten Be-
gehren auf Feststellung der Nichtigkeit der Streitpatent (Rechtsbegehren 
Nr. 7-9) abzuweisen. 
Kosten und Entschädigungsfolgen 
25. 
Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig 
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). 
Die Klägerin beziffert den Streitwert auf über 5 Millionen Franken. Die Be-
klagte widerspricht dieser Schätzung und macht geltend, dass der Streit-
wert massgeblich höher als die für die Bemessung von Gerichtskosten 
und Parteientschädigung relevante Grenze von CHF 5 Millionen sei, was 
die Klägerin in der Replik nicht bestreitet. 
Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass der Streitwert über 
CHF 5 Millionen liegt, auch wenn sie sich über die genaue Höhe nicht ei-
nig sind. Die Klägerin geht davon aus, dass sie jährlich mindestens rund 
eine Milliarde Kapseln verkaufen würde, was bei einer Patentlaufzeit von 
rund 9 ½ Jahren und einer geschätzten Lizenz für die streitgegenständli-
che Lehre von CHF 0.00135 pro Kapsel, einen Streitwert von weit über 
CHF 5 Millionen ergibt. Es rechtfertigt sich daher, die Gerichtsgebühr auf 
CHF 150’000 festzulegen (Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer) und mit dem Kosten-
vorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 


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Für die rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung ebenfalls auf 
CHF 150’000 festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer). 
26. 
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), aller-
dings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädi-
gung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif über-
steigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen 
Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.9 
Die Beklagte macht Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung in 
der Höhe von CHF 46'700 geltend. 
Die Klägerin bestreitet die Kostennote als zu hoch mit dem Hinweis, dass 
ihre Kostennote dreimal tiefer sei und dass das Schwergewicht im vorlie-
genden Prozess auf rechtlichen und nicht auf patenttechnischen Fragen 
gelegen habe. Ausserdem hätten signifikante Synergien mit dem parallel 
geführten Verletzungsverfahren bestanden. 
Der Klägerin ist zwar dahingehend beizupflichten, dass das Schwerge-
wicht des vorliegenden Prozesses auf rechtlichen und nicht auf patent-
technischen Fragen lag. Sie geht mit ihrem Vergleich der beiden Kosten-
noten jedoch fehl, denn ihre Aufstellung berücksichtigt lediglich die Auf-
wände ab dem 30. Mai 2023. Zu diesem Zeitpunkt war der Schriften-
wechsel bereits abgeschlossen. Unter diesen Umständen und unter Be-
rücksichtigung, dass mindestens für die Vorträge zum Erfindungsbesitz 
patenttechnische Beratung notwendig war, erscheint die Kostennote der 
Beklagten nicht als unhaltbar hoch. Sie liegt ausserdem «von der Grös-
senordnung her» weit unter der rechtsanwaltlichen Entschädigung und ist 
daher im vollen Umfang zu erstatten. Die Klägerin wird verpflichtet, der 
Beklagten die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung in der 
Höhe von CHF 46’700 zu ersetzen. 
 
 
 
9 
BPatGer, 
Urteil 
O2016_009 
vom 
18. 
Dezember 
2018, 
E. 
64 
– 
«Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 28. Mai 2018, E. 5. 


O2022_003 
Seite 21 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
1. 
Die Klage wird vollumfänglich abgewiesen. 
2. 
Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 150’000 festgelegt. 
3. 
Die Gerichtsgebühr wird der Klägerin auferlegt und mit ihrem Kos-
tenvorschuss in der Höhe von CHF 150’000 verrechnet. 
4. 
Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädi-
gung in der Höhe von CHF 196’700 zu bezahlen. 
5. 
Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Protokolls 
der Hauptverhandlung und der Rechnungen der Dolmetscherinnen, 
sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach 
Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde 
spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder 
zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen 
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist 
(Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas-
sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit-
tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die 
Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen 
hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 
 
 
 
 


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Seite 22 
St. Gallen, 7. August 2023 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erster Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Mark Schweizer 
MLaw Sven Bucher 
 
Versand: 07.08.2023