bpatger · S2018_004 · 2018-10-22 · de
Gutheissung vorsorgliche Massnahmen; Verletzung ESZ glaubhaft gemacht, erfinderische Tätigkeit bei einem Kombinationspräparat
Erfinderische Tätigkeit, Fachmann, Fachrichtervotum, Lugano Übereinkommen, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Priorität, Schutzzertifikat, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch), Dringlichkeit

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2018_004
U r t e i l v o m 2 2 . O k t o b e r 2 0 1 8
Besetzung
Richter Dr. iur. Christoph Gasser (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dipl. Chem.-Ing. ETH Marco Zardi,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
ViiV Healthcare UK Limited,
980 Great West Road, Brentford, GB-TW8 9GS Middlesex,
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Simon Holzer und
Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,
Klägerin
gegen
Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz,
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess und
lic. iur. Julian Schwaller, Homburger AG, Prime Tower,
Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
Beklagte
Gegenstand
Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen / Verletzung
eines ESZ; Abacavir und Lamivudin

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
1.
Prozessgeschichte
1.1 Mit Gesuch vom 25. Mai 2 2018 stellte die Klägerin folgende Rechts-
begehren:
"1. Respondent shall be prohibited under the threat of a disciplinary fine of CHF
1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Procedure
(CCP), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b CCP, as
well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 Swiss Crimi-
nal Code (StGB) to manufacture, store, offer, sell, distribute, import, export,
or otherwise place on the market, as well as possess for these purposes,
and/or incite and/or assist third parties with respect to the manufacturing,
storing, offering, selling, distributing, importing, exporting, or otherwise plac-
ing on the market, as well as possessing for those purposes, pharmaceutical
products consisting of the combination of the active ingredients abacavir and
lamivudine and in particular the pharmaceutical product Abacavir Lamivudin
Sandoz (Swissmedic marketing authorization no. 66687).
2.
All costs and fees, including the necessary expenses, to be borne by Re-
spondent."
1.2 Mit Massnahmeantwort vom 28. Juni 2018 stellte die Beklagte fol-
gende Rechtsbegehren:
"1. The Request shall be dismissed entirely.
2. Plaintiff shall be ordered to bear the costs and expenses of these proceed-
ings and to compensate Defendant for the legal costs incurred."
1.3 Die Stellungnahme der Klägerin zur Massnahmeantwort betreffend
die Einrede der Patentnichtigkeit erfolgte am 23. Juli 2018 mit unverän-
derten Rechtsbegehren.
1.4 Am 7. August 2018 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten zur
vorstehend erwähnten Eingabe der Klägerin.
1.5 Am 14. August 2018 erstattete der Referent Tobias Bremi ein Fach-
richtervotum, und den Parteien wurde Frist zur Stellungnahme angesetzt.
1.6 Die Stellungnahmen der Parteien erfolgten je am 29. August 2018.

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1.7 Am 10. September 2018 fand sodann eine mündliche Verhandlung
statt, um den Parteien das Replikrecht zu den jeweiligen Stellungnahmen
zum Fachrichtervotum zu gewähren.
1.8 Am 21. September 2018 teilte die Klägerin mit, dass die an die Ver-
handlung anschliessenden Gespräche zwischen den Parteien zu keiner
Einigung geführt hätten.
1.9 Auf die Vorbringen der Parteien ist nachfolgend nur insoweit einzu-
gehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.
2.
Prozessuales
2.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in Grossbritannien, die Beklagte in der
Schweiz, womit ein internationaler Sachverhalt vorliegt. Gemäss Art. 1
Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 und Art. 60 Abs. 1 LugÜ sowie Art. 26
Abs. 1 lit. b PatGG ist die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gege-
ben.
2.2 In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 3 PatGG entschei-
det das Gericht in Dreierbesetzung.
2.3 Die Parteien haben sich auf Englisch als Parteiensprache geeinigt,
Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 Abs. 3 PatGG).
2.4 Den Parteien wurde mit Schreiben vom 28. Juni 2018 mitgeteilt, dass
kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werde. Die Klägerin konnte
sich im Rahmen des ihr zustehenden Replikrechts noch zur Einrede der
Rechtsbeständigkeit äussern, wofür ihr ausdrücklich Frist angesetzt wur-
de. Dies bedeutet jedoch nicht, dass damit unbeschränkt neue Tatsachen
und Beweismittel hätten eingereicht werden können; das unbeschränkte
Vorbringen von Angriffs- und Verteidigungsmitteln war dem ersten Schrif-
tenwechsel, d.h. dem Massnahmegesuch und der Massnahmeantwort
vorbehalten.1 Noven sind nur noch unter den Voraussetzungen von Art.
229 Abs. 1 lit. a und b ZPO zu berücksichtigen. Daran ändert auch die
Tatsache nichts, dass eine mündliche Verhandlung stattfand, denn diese
hatte einzig den Zweck, weitere, das Verfahren verzögernde Schriften-
wechsel zu vermeiden.

1 Vgl. Sutter-Somm/Lötscher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., Art. 257 N 20.

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3.
Sachverhalt
3.1 Die Klägerin ist Inhaberin des Ergänzenden Schutzzertifikats
C00817637/01 betreffend "Abacavir + Lamivudin" (nachfolgend „ESZ“),
das sich wiederum auf das Grundpatent EP 0 817 637 B1 mit dem Titel
„Synergistische Kombinationen von Zidovudin, 1592U89 (=Abacavir) und
3TC (=Lamivudin)“ stützt (nachfolgend „Grundpatent“). Das ESZ läuft am
30. Oktober 2020 aus.
Angegriffen wird das Produkt „Abacavir Lamivudin Sandoz“ der Beklag-
ten, welches die Kombination von Abacavirhydrochlorid Monohydrat und
Lamivudin enthält. Die entsprechende Marktzulassung wurde am 15. De-
zember 2017 für die Schweiz als Generikum zum klägerischen Produkt
„Kivexa®“ erteilt und am 1. April 2018 wurde das Produkt der Beklagten
auf die Spezialitätenliste gesetzt.
3.2 Die Beklagte bestreitet nicht, dass ihr angegriffenes Produkt „Ab-
acavir Lamivudin Sandoz“ im Schutzbereich des ergänzenden Schutzzer-
tifikats liegt. Sie macht jedoch geltend, das Grundpatent und das ESZ
seien nichtig und begründet dies damit, dass die Priorität nicht gültig be-
ansprucht sei, dass mangelnde Neuheit vorliege und dass keine erfinde-
rische Tätigkeit gegeben sei.
Weiter bestreitet die Beklagte, dass die Anforderungen für den Erlass ei-
ner vorsorglichen Massnahme gegeben seien.
Im Rahmen der Vorkorrespondenz weigerte sich die Beklagte, sich zu
verpflichten, ihr Produkt nicht vor Ablauf des ESZ auf den Markt zu brin-
gen. Vielmehr kündigte sie an, das Produkt in Kalenderwoche 21 (des
Jahres 2018) auf den Markt zu bringen.
4.
Beurteilung
4.1 Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die
notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par-
tei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder
eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein
nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft ge-
macht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr
hält. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur
glaubhaft zu machen. Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit
gegeben sein, und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhält-
nismässig sein.

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4.2 Zur Frage der Rechtsbeständigkeit und Verletzung erstattete Richter
Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Der Spruchkörper schliesst sich die-
sem mit nachfolgenden Ergänzungen an.
4.3 Die Beklagte macht mangelnde Rechtsbeständigkeit im Einzelnen
mit den folgenden Argumenten geltend:
–
die Priorität sei nicht gültig beansprucht,
–
mangelnde Neuheit gegenüber der WO 96/06844 (nachfolgend „D1“)
sowie gegenüber zwei wissenschaftlichen Artikeln (GMHC Treatment
Issues, Volume 9, No. 6, June 1995, p. 12, nachfolgend „D2“ und
GMHC Treatment Issues, Volume 10, No. 2, February 1996, p. 8,
nachfolgend „D3“),
–
unter der Annahme, dass die Priorität nicht gültig sei, sei der Gegen-
stand nicht erfinderisch ausgehend von der D1 kombiniert mit dem
allgemeinen Fachwissen des Fachmanns,
–
für den Fall dass die Priorität gültig sei, sei keine erfinderische Tätig-
keit ausgehend von der wissenschaftlichen Publikation Larder (Larder
et al., The influence of combination therapy on HIV-1 viral load and
drug resistance, AIDS, Volume 8 (suppl. 4), 1994; nachfolgend „D4“)
gegeben, entweder allein wegen des allgemeinen Fachwissens oder
gegebenenfalls kombiniert mit zwei weiteren wissenschaftlichen Pub-
likationen Tisdale und Daluge (Tisdale et al., Anti-HIV Activity of
(1S,4R)-cis-4[2-amino-6(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2 cyclopen-
tene-1-methanol (1592U89), Abstract from the 34th ICAAC con-
ference, October 1994; nachfolgend „D5“; Daluge et al., A Novel Car-
bocyclic Nucleoside Analogue with Potent, Selective Anti-HIV Activity,
Abstract from the 34th ICAAC conference, October 1994; nachfolgend
„D6“).
4.4 Die Klägerin definiert den zuständigen Fachmann wie folgt:
"In the case at hand, the skilled person comprises a team consisting of an HIV vi-
rologist with expertise in the life cycle of HIV and the development and testing of
anti-HIV agents in vitro and an HIV clinician with an interest in the clinical trial of
HIV therapies. If needed, they would also consult a medicinal chemist, a phar-
macologist and a pharmaceutical technologist."
Demgegenüber definiert die Beklagte den Fachmann folgendermassen:

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"The skilled person comprises a team consisting of a pharmacologist with signifi-
cant experience in the treatment of HIV infection and the related therapies, a
medicinal chemist and a pharmaceutical technologist. If needed, they would con-
sult further specialists."
Während also die Klägerin ein Team aus einem HIV-Virologen und einem
HIV-Kliniker möchte, wobei weitere Fachleute nur nach Bedarf beigezo-
gen werden, möchte die Beklagte auf der anderen Seite ein Team aus ei-
nem HIV-Pharmakologen, einem Medizinalchemiker und einem pharma-
zeutischen Technologen.
Das ESZ betrifft eine Wirkstoffkombination, wobei beide Wirkstoffe zum
Prioritätszeitpunkt für sich allein aus dem Bereich der HIV-Behandlung
gemäss den Erläuterungen im Grundpatent selber bekannt waren (vgl.
[0004] sowie [0005]). Der Anspruch betrifft keine spezielle Formulierung,
sondern richtet sich auf die Wirkstoffkombination an sich.
Die Patentfähigkeit von solchen Kombinationsprodukt-Ansprüchen wird
wesentlich bestimmt durch entsprechende Wirksamkeitsnachweise. Die-
se werden in der Regel von einem Kliniker oder Pharmakologen betreut
und/oder erhoben und/oder ausgewertet. Der Virologe (obwohl eher in
der Grundlagenforschung anzusiedeln) ist daher eher entfernt von Inte-
resse. Der Medizinalchemiker und der "pharmaceutical technologist" da-
gegen sind in der Regel in solche Entwicklungsprozesse involviert.
Demnach ist in der Folge beim Fachmann von einem Team aus einem
Pharmakologen, einem Medizinalchemiker und einem Pharmazietechno-
logenge auszugehen, wobei diese gegebenenfalls weitere Spezialisten
beiziehen können.
4.5 Das dem ESZ zu Grunde liegende Grundpatent verfügt über ver-
schiedene unabhängige Ansprüche.
Es gibt einen breiten reinen Wirkstoffkombinations-Produktanspruch 1,
der wie folgt lautet:
„A combination comprising (1S,4R)-cis-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-
purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol or a physiologically functional derivative
thereof
and
(2R,cis)-4-amino-(2-hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl)-(1H)-
pyrimidin-2-one or a physiologically functional derivative thereof.”
Der
zuerst
genannte
Wirkstoff,
(1S,4R)-cis-4-[2-amino-6-(cyclo-
propylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol,
wird
gemäss

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[0001] des Grundpatents auch als 1592U89 bezeichnet und gehörte ge-
mäss [0004] zum Prioritätszeitpunkt bereits zum Stand der Technik als
Molekül und als Wirkstoff im Zusammenhang mit der Behandlung von
HIV. Der Wirkstoff wird auch als Abacavir bezeichnet und hat folgende
Strukturformel:
Der als zweites genannte Wirkstoff, (2R,cis)-4-amino-(2-hydroxymethyl-
1,3-oxathiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidin-2-one,
wird
gemäss
[0001]
des
Grundpatents auch als 3TC bezeichnet und gehörte gemäss [0005] zum
Prioritätszeitpunkt ebenfalls zum Stand der Technik als Molekül und im
Zusammenhang mit der Behandlung von HIV. Der Wirkstoff wird auch als
Lamivudin bezeichnet und hat folgende Strukturformel:
Weiter gibt es einen unabhängigen Verwendungsanspruch 9, der die glei-
che Wirkstoffkombination für die Behandlung oder Prophylaxe von HIV
schützt, zweckgebundene Produktansprüche 14, 17 und 18 für die glei-
che
Wirkstoffkombination
und
ebenfalls
für
die
Behandlung
oder Prophylaxe von HIV in jeweils leicht unterschiedlicher Formulierung
sowie unabhängige Ansprüche 15, 19 bis 22 gerichtet auf eine Dreier-
kombination mit den beiden oben angegebenen Wirkstoffen Abacavir und
Lamivudin sowie zusätzlich Zidovudin.

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Zidovudin ist 3-Azido-3-deoxythymidin (AZT) und besitzt folgende Struk-
turformel:
Im Grundpatent wird in [0008] zunächst als Erfindung die Dreierkombina-
tion mit Zidovudin, in [0033] sowie [0034] wird aber zusätzlich auch die
Möglichkeit der Zweierkombination beschrieben, und insbesondere auch
spezifisch die Kombination von nur Abacavir und Lamivudin, also ohne
Zidovudin.
4.6 Im Zusammenhang mit der Frage der Gültigkeit der Priorität stützt
sich die Klägerin insbesondere auf den unabhängigen Anspruch 16 im
Prioritätsdokument GB 9506490.3, der wie folgt lautet:
„Use of (2R,cis)-4-amino-l-(2-hydroxymethyl-l,3-oxathiolan-5-yl)-(1H)pyrimidin-z-
one in the manufacture of a medicament for administration simultaneously or se-
quentially
with
(1S,4R)-cis-4-(2-amino-6(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-
cyclopentene-1-methanol or zidovudine for the treatment of an HIV infection.”
Soweit die Behandlung von HIV betroffen ist (vgl. G1/15), ist damit die
Priorität von Anspruch 1 des Grundpatents glaubhaft gültig beansprucht,
denn in diesem unabhängigen Anspruch 16 werden in einem Swiss-Type
claim zwei Zweierkombinationen offenbart, nämlich die Kombination von
Lamivudin entweder mit Abacavir oder mit Zidovudin.
Die Beklagte führt zu Recht aus, dass im Prioritätsdokument in der allge-
meinen Beschreibung zunächst stets von der Dreierkombination die Rede
ist (vgl. bspw. S. 2, 5. Abs., oder S. 4, 2. Abs. von unten). Ebenfalls ist es
richtig, dass die Prioritätsunterlagen die Absätze [0032]-[0039] aus dem
Grundpatent nicht beinhalten; diese fehlen gewissermassen zwischen
dem 1. und 2. Absatz auf Seite 7 des Prioritätsdokuments. Damit fehlen
die Absätze [0033] und [0034] des Grundpatents, in denen in der allge-
meinen Beschreibung der Nachanmeldung die spezifische Zweierkombi-

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nation Lamivudin mit Abacavir offenbart wird, in der allgemeinen Be-
schreibung des Prioritätsdokuments.
Für die gültige Inanspruchnahme der Priorität reicht es gemäss Art. 88 (4)
EPÜ aus, dass die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren
Anmeldung die entsprechenden Merkmale der Erfindung deutlich offen-
bart.2
Aus Anspruch 16 der Prioritätsunterlagen wird dem Fachmann unter Be-
rücksichtigung der Beschreibung unmittelbar und eindeutig klar, dass
zwar in der allgemeinen Beschreibung zur Hauptsache die Dreierkombi-
nation beschrieben wird, dass aber eben auch Zweierkombinationen mit
Abacavir oder Zidovudin, bei welchen auf jeden Fall Lamivudin vorkommt,
als erfindungsgemäss betrachtet werden. Das wird auch durch die allge-
meine Beschreibung im zweiten und dritten vollständigen Absatz auf Sei-
te 4 im Prioritätsdokument bestätigt, denn dort ist von "Combinations of" –
und dann folgen die drei Wirkstoffe – die Rede, was eben angibt, dass
nicht allein die Dreierkombination gemeint sein kann, sondern verschie-
dene Kombinationen der drei Wirkstoffe. Weiter wird das gestützt durch
den ersten vollen Absatz auf Seite 5 der Prioritätsunterlagen, wo Abacavir
mit Zidovudin respektive Lamivudin kombiniert wird, und vor allem durch
den letzten Satz, wo es heisst (Klammern und Hervorhebungen hinzuge-
fügt): "It will be appreciated that 1592U89 (=Abacavir), zidovudine or 3TC
(=Lamivudin) or any combination thereof may be used in the manufac-
ture of the above medicament".
Damit unterscheidet sich die Situation auch von der von der Beklagten zi-
tierten Entscheidung T409/90. Dort war das nach Ansicht der Beschwer-
dekammer gemäss allgemeiner Beschreibung für die Wirkung der Erfin-
dung entscheidende Merkmal im entsprechenden Anspruch im Prioritäts-
dokument nicht genannt. Nach Ansicht der Beschwerdekammer fehlte
damit nicht einfach ein Merkmal im Anspruch im Prioritätsdokument, son-
dern gerade das für das Funktionieren der Erfindung entscheidende
Merkmal (vgl. T409/90 Nr. 2.3c).
In der Beschreibung im Prioritätsdokument gibt es keine Hinweise dafür,
dass bei der Dreierkombination gerade Zidovudin – jenes Element der
allgemein beschriebenen Dreierkombination, das im Anspruch 16 im Prio-
ritätsdokument optional ist – der für die erfindungsgemässe Wirkung ent-
scheidende Faktor ist. Die oben angegebenen Textstellen der allgemei-

2 Vgl. z.B. Bremi in Singer/Stauder, EPÜ, 7. Aufl., Rdn. 6 ff. zu Art. 87, sowie
Rdn. 57-59 zu Art. 89.

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nen Beschreibung im Prioritätsdokument zeigen auf, dass alle möglichen
Kombinationen angedacht waren und damit Zidovudin nicht zwingend
vorhanden sein muss.
Entsprechend entnimmt der Fachmann dem Prioritätsdokument, insbe-
sondere im Lichte von Anspruch 16, durchaus glaubhaft auch die techni-
sche Lehre gerichtet auf die Zweierkombination aus Abacavir und
Lamivudin.
Es ist daher glaubhaft gemacht, dass die Priorität gültig beansprucht wird
und damit als effektives Datum für die Berücksichtigung des Standes der
Technik der 30. März 1995 (Prioritätsdatum) anzunehmen ist.
4.7 Im Zusammenhang mit der Einrede der mangelnden Neuheit des
Grundpatents stützt sich die Beklagte auf die Dokumente D1-D3.
Wie oben dargelegt, ist der 30. März 1995 das Datum für die Berücksich-
tigung des Standes der Technik. Die Dokumente D2 und D3 wurden im
Juni 1995 bzw. im Februar 1996 publiziert und damit nach dem Priori-
tätsdatum, weshalb die beiden Dokumente D2 und D3 nicht zum Stand
der Technik zählen, die die unabhängigen, auf die Zweierkombination ge-
stützten Ansprüche infrage stellen könnten.
Das Dokument D1 wurde am 7. März 1996 publiziert (vgl. Deckblatt), mit-
hin nach dem Prioritätsdatum des Grundpatents. Das Anmeldedatum der
D1 ist der 25. August 1995, ebenfalls nach dem Prioritätsdatum des
Grundpatents.
Die D1 beansprucht eine Priorität vom 26. August 1994, also von vor dem
Prioritätsdatum des Grundpatents. Soweit entsprechend die D1 die Priori-
tät vom 26. August 1994 gültig beansprucht, gehört die D1 potentiell zum
Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ. Dies erfolgt noch nach den Re-
geln vor EPÜ 2000, d.h. unter Berücksichtigung der damaligen Regel 23a
EPÜ 1973.
Die Beklagte bemerkt diesbezüglich nur, dass die PCT-Anmeldung der
D1 die Schweiz benennt, was aber weder unter dem alten noch unter
dem neuen Recht genügt (vgl. Art. 153 (5) EPÜ i.V.m. R 165). Es fehlt
insbesondere die Information, ob die regionale Phase vor dem EPA ein-
geleitet wurde.
Die Frage kann jedoch offen bleiben, denn der beanspruchte Gegenstand
ist glaubhaft neu gegenüber der D1 aus den folgenden Gründen.

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Entscheidend für die Frage der Neuheit gegenüber der D1 ist letzten En-
des die Frage, wie der 2. Absatz auf Seite 3 der D1 bzw. der analoge Ab-
satz im Prioritätsdokument der D1 (S. 2 letzter Abs.) auszulegen und für
die Neuheit zu berücksichtigen ist.
Der entsprechende Absatz im Prioritätsdokument der D1 lautet wie folgt:
„The compound of the invention may be administered alone or in combination
with other therapeutic agents suitable in the treatment of HIV infections, such as
Nucleoside Reverse Transciptase Inhibitors (NRTIs) for example zidovudine,
zalcitabine,
lamivudine,
didanosine,
stavudine,
5-chloro-2',3'-dideoxy-3'-
fluorouridine and (2R,5S)-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]cyto-
sine, non-NRTIs for example nevirapine and α-APA, HIV protease inhibitors for
example saquinavir, other anti-HIV agents for example soluble CD4, immune
modulators for example interleukin II, erythyropoetin, tucaresol, and interferons
for example a-interferon. In addition the compound of the invention may be ad-
ministered in combination with other therapeutic agents suitable in the treatment
of HBV infections for example lamivudine, (2R,5S)-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-
1,3-oxathiolan-5-yl]cytosine and immune modulators as described above. Such
combinations may be administered together or sequentially providing that any
duration between the administration of each therapeutic agent does not diminish
their additive effect.”
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die compound of the invention das
Succinat-Salz von Abacavir ist (vgl. Anspruch 1 sowie 3. oder 5. Absatz
auf der 1. Seite des Prioritätsdokuments).
Anspruch 1 des Grundpatents des ESZ richtet sich hinsichtlich Abacavir
breit auf diesen Wirkstoff und nennt zusätzlich physiologisch funktionale
Derivate davon. In [0011] des Grundpatents zum ESZ wird ausgeführt,
dass unter physiologisch funktionalen Derivaten auch physiologisch ak-
zeptierte Salze zu verstehen seien. Weiter heisst es in [0015] des Grund-
patents, dass solche physiologisch akzeptierten Salze beispielsweise
Succinate sein können.
Damit umfasst Anspruch 1 des Grundpatents des ESZ ausdrücklich auch
die Succinat-Form von Abacavir, und die Tatsache, dass es in der D1 er-
findungsgemäss als compound of the invention um das Succinat geht,
ändert mithin an der Relevanz der D1 nichts.
In der oben angegebenen Textstelle, wo Kombinationspräparate mit Ab-
acavir-Succinat offenbart werden, wird ausdrücklich zunächst festgehal-

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ten, dass der Wirkstoff allein oder in Kombination eingesetzt werden
kann. Für die Auswahl einer Kombination wird dann eine Liste von mögli-
chen weiteren Wirkstoffen angegeben. Wichtig ist dabei, dass in einer
ersten Ebene zunächst verschiedene generische Klassen von Wirkstof-
fen angegeben werden, namentlich NRTIs, non-NRTIs, HIV Protease In-
hibitoren, andere anti-HIV Agenzien und Immunmodulatoren. Erst als Un-
tergruppen von jeweils diesen generischen Klassen werden dann indivi-
duell konkret Wirkstoffe aufgeführt, und in der Liste zu den NRTIs wird
dann unstrittig Lamivudin genannt, und zwar wiederum im Rahmen einer
Vielzahl von anderen Systemen.
Damit ist, um ausgehend vom Offenbarungsgehalt der D1 zum An-
spruchsgegenstand zu gelangen, wenigstens eine dreifache Auswahl er-
forderlich. Es muss aus den beiden Möglichkeiten "Einsatz des Wirkstoffs
allein" und "Einsatz des Wirkstoffs in Kombination mit einem weiteren
Wirkstoff" die Kombination ausgewählt werden. Dann muss aus den ver-
schiedenen generischen Wirkstoff-Klassen die Möglichkeit der NRTIs
herausgegriffen werden. Anschliessend muss aus der Liste von mögli-
chen Kombinationswirkstoffen aus der Klasse der NRTIs eine einzige
Auswahl getroffen werden, nämlich Lamivudin.
Gemäss ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des euro-
päischen Patentamtes begründet eine mehrfache Auswahl Neuheit.3
Dass das deutsche Bundespatentgericht in seiner vorläufigen Stellung-
nahme zu einem anderen Schluss gekommen ist, hängt damit zusam-
men, dass der Neuheitsbegriff in Deutschland anders interpretiert wird als
vom europäischen Patentamt, insbesondere bei Auswahlerfindungen.
Während beim europäischen Patentamt ein strenger Massstab angelegt
wird hinsichtlich dessen, was im geltend gemachten Dokument des Stan-
des der Technik für Neuheitsschädlichkeit offenbart sein muss (gewis-
sermassen streng fotografischer Ansatz), wird gemäss deutscher Recht-
sprechung ein grosszügigerer Massstab angelegt.4 D.h. ein Dokument ist
gemäss deutscher Rechtsprechung bei Auswahlerfindungen eher neu-
heitsschädlich als gemäss Auffassung der Rechtsprechung der Be-
schwerdekammern des europäischen Patentamts.
Das Schweizer Bundespatentgericht folgt dem Ansatz der Beschwerde-
kammern des europäischen Patentamts, weswegen wie oben dargelegt
Neuheit glaubhaft vorliegt.

3Vgl. beispielsweise Lindner in Singer/Stauder, 7. Aufl., Rdn 113 zu Art. 54.
4 Vgl. z.B. Moufang in Schulte, PatG, 10. Auflage, § 3 Anm. 128 und 129.

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Das schwedische Urteil, auf das sich die Beklagte bezieht, um zu stützen,
dass die D1 neuheitsschädlich sein soll, setzt sich mit der oben angege-
benen Textstelle der D1 zwar schon auseinander, lässt aber unberück-
sichtigt, dass bereits die Frage, ob man den Wirkstoff allein oder in Kom-
bination einsetzt, eine erste Auswahl bedeutet, und dass nicht gleich im
Zusammenhang mit der Kombination eine Liste mit Lamivudin folgt, son-
dern zunächst auf einer ersten Stufe eine Aufzählung der oben genann-
ten generischen Klassen, z.B. NRTIs und non-NRTIs. Im Gegenteil steu-
ert das schwedische Urteil direkt auf die Kombination zu und erwähnt
diese Klassen nicht. Zudem setzt sich das Urteil nicht mit der einschlägi-
gen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Pa-
tentamts zu Auswahlerfindungen bei europäischen Patenten auseinander
(vgl. Seite 14, 3. Absatz). Dem schwedischen Urteil, das zudem in einem
Massnahmeverfahren ergangen ist, kann deshalb nicht gefolgt werden.
Da bei Annahme der Gültigkeit der Priorität die Beklagte nur mangelnde
Neuheit gegenüber der D1 geltend macht und die D1 aus den oben an-
gegebenen Gründen glaubhaft nicht neuheitsschädlich ist, ist der Gegen-
stand von Anspruch 1 neu.
4.8 Für die Frage der erfinderischen Tätigkeit bei Annahme der Gültig-
keit der Priorität sind nur noch die als Alternative Scenario 2 von der Be-
klagten vorgetragenen Dokumente und Argumente einschlägig. Mithin ist
nur noch zu prüfen, ob ausgehend von der D4, kombiniert mit allgemei-
nem Fachwissen und/oder D5 bzw. D6, erfinderische Tätigkeit gegeben
ist.
Die Beklagte behauptet, ausgehend von D4 könne, weil es im Grundpa-
tent keine Daten zur Wirksamkeit der Zweierkombination gebe, die Auf-
gabe nur in der Bereitstellung einer Alternative bestehen. Mithin sei eine
Alternative für die in der D4 beschriebene Kombination Zidovudin mit
Lamivudin bereitzustellen.
Aus der D5 und gleichermassen aus der D6 sei dem Fachmann zum Pri-
oritätszeitpunkt bekannt gewesen, dass Abacavir ein weiterer möglicher
antiviraler Wirkstoff für die Therapie von HIV und insbesondere auch für
Kombinationspräparate geeignet sei.
Geht man, gewissermassen für die Patentinhaberin im schlechtesten Fall,
davon aus, dass die Aufgabe effektiv darin besteht, eine Alternative be-
reitzustellen, so stellt sich immer noch die Frage, ob es für die Kombinati-
on eine Motivation gegeben hat sowie eine angemessene Erwartung,

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dass auch die Alternative eine gleiche oder zumindest vergleichbare
Wirksamkeit zeigt, mithin dass sie effektiv eine valable Alternative ist.
In der D4 gibt es keinen Hinweis auf Abacavir, dieser Wirkstoff wird gar
nicht erwähnt. In diesem Dokument gibt es gewissermassen zwei Teile, in
einem ersten Teil werden drei verschiedene Zweierkombinationen immer
mit Zidovudin untersucht, eine davon ist eine Kombination von Zidovudin
mit einem Placebo. In einem zweiten Teil wird dann wiederum Zidovudin
einmal kombiniert mit Lamivudin und einmal mit Placebo. Damit ist Dreh-
und Angelpunkt dieses Dokuments eindeutig Zidovudin. Betrachtet man
die spezifische in der D4 offenbarte Kombination Zidovudin und Lamivu-
din, so gibt es zwar keine Hinweise, auf welchen dieser beiden Wirkstoffe
es besonders ankommt oder in Bezug auf welchen dieser beiden Wirk-
stoffe gegebenenfalls eine Motivation bestehen könnte, diesen zu erset-
zen, beispielsweise wegen Nebenwirkungen oder ähnlichem, aus der
Gesamtoffenbarung der Studie D4 geht aber hervor, dass das Kernele-
ment der Untersuchung eben Zidovudin ist.
Es gab zum Prioritätszeitpunkt eine grosse Zahl von antiviralen Wirkstof-
fen, entweder bereits für die Therapie zugelassen, im Entwicklungsstadi-
um oder im Zulassungsstadium.
Es entspricht deshalb rückschauender Betrachtungsweise, nun die bei-
den Publikationen D5 und D6 selektiv hinzuzuziehen und dann auf man-
gelnde erfinderische Tätigkeit zu erkennen.
In der D5 und der D6 werden jeweils Studien zu Abacavir vorgestellt, und
es wird darauf hingewiesen, dass dieser Wirkstoff sowohl einzeln als
auch in Kombination für die Anti-HIV-Behandlung geeignet sei. Als weite-
re Kombinationswirkstoffe werden dabei ausschliesslich Zidovudin (als
ATZ bezeichnet), Didanosin (ddl) und Zalcitabine (ddC) erwähnt.
Es gibt keinen Hinweis, welche spezifischen anderen Wirkstoffe vielleicht
mit Abacavir kombiniert werden könnten oder wenigstens in welche Rich-
tung nach solchen anderen Wirkstoffen gesucht werden könnte.
Es fehlt mithin an der Motivation, ausgehend von D4 ein Dokument wie
die D5 oder die D6 überhaupt hinzuzuziehen.
Würde man davon ausgehen, dass der Fachmann ausgehend von der D4
trotzdem ein Dokument wie die D5 oder die D6 ohne erfinderisches Zutun
beiziehen würde, gilt Folgendes: In der D4 wird die Kombination Zidovu-
din und Lamivudin vorgeschlagen, aber auch Studien von Zidovudin und

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Didanosin (ddl) bzw. Zidovudin und Zalcitabine (ddC). Es kommt somit
immer Zidovudin in der Kombination vor und wird auch mit dem Placebo
gegengetestet. Da kann es nicht naheliegend sein, ohne einen spezifi-
schen Hinweis in einem der Sekundärdokumente, dass beispielsweise
Abacavir als Ersatz von Zidovudin geeignet wäre (und solche Hinweise
sind weder der D5 noch der D6 zu entnehmen), das Kernelement
Zidovudin aus der D4 wegzulassen.
Damit ist glaubhaft gemacht, dass der beanspruchte Gegenstand auch
erfinderisch ist.
Die Einrede der Nichtigkeit des Grundpatents geht somit ins Leere.
4.9 Da die Verletzung nur mit der Nichtigkeit des Grundpatents bzw. des
ESZ bestritten wird, erübrigt es sich, die Frage der ESZ-Verletzung weiter
zu prüfen.
4.10 In Bezug auf den nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil sowie
die Dringlichkeit macht die Klägerin geltend, jede Verletzung absoluter
Rechte und damit von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten wer-
de als nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil betrachtet. Ein nicht
leicht wieder gutzumachender Nachteil sei zudem dann gegeben, wenn
sich der Beweis des Schadens oder des entgangenen Gewinns im
Hauptverfahren als schwierig erweise.
Selbst wenn das Generikum der Beklagten (Abacavir Lamivudin Sandoz)
und das Originalprodukt der Klägerin (Kivexa®) die einzigen Produkte auf
dem Schweizer Markt wären, sei es gerichtsnotorisch, dass die Gewinn-
einbusse der Klägerin durch den Markteintritt des Generikums nicht strikt
bewiesen werden könne, weil jede Gewinneinbusse auch andere Gründe
haben könne.
Im vorliegenden Fall führe das schweizerische regulatorische Umfeld
auch zu einem irreparablen Schaden, da beide betroffenen Medikamente
von der Krankenkasse erstattet werden. Generika müssten 20-70% güns-
tiger verkauft werden als das Originalprodukt, um erstattungsfähig zu
sein. Apotheker und Krankenhäuser könnten Generika durch das Origi-
nalprodukt ersetzen, es sei denn, der Arzt verschreibe das Originalpro-
dukt ausdrücklich. Selbstdispensierende Ärzte und Apotheker müssten ih-
re Patienten informieren, sobald mindestens ein Generikum auf der Spe-
zialitätenliste stehe. Aufgrund des regulatorischen Umfelds würden die
Patienten also die billigeren Substitute wählen oder zu den billigeren

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wechseln, auch wenn diese Produkte gegen Patentrechte oder ergän-
zende Schutzzertifikate verstossen. Wenn der Markteintritt der Beklagten
nicht sofort verhindert werde, würde der Schaden für die Klägerin nicht
nur in einem Rückgang der Anzahl der verkauften Einheiten von Kivexa®
aufgrund der illegalen Vermarktung von Abacavir Lamivudin Sandoz be-
stehen, sondern die Klägerin wäre auch davon betroffen, dass das Bun-
desamt für Gesundheit zu der falschen Annahme gelangt wäre, dass der
Patent-/ESZ-Schutz für Kivexa® abgelaufen ist. Dies hätte wiederum zur
Folge, dass das Bundesamt für Gesundheit eine ungerechtfertigte Preis-
überprüfung anordne, die auch zu ungerechtfertigten finanziellen Verlus-
ten durch den Markteintritt des Generikums von der Beklagten führen
würde. Sobald Generika verfügbar seien, gehe das Bundesamt für Ge-
sundheit davon aus, dass der Patent-/ESZ-Schutz des Originalprodukts
abgelaufen oder eingestellt sei und daher sein Preis überprüft werden
müsse (was regelmässig zu einer Preissenkung führe).
Darüber hinaus wäre die Klägerin weiterhin davon betroffen, dass die Be-
hörden von ihr verlangen würden, entweder den Ab-Werk-Preis von Kiv-
exa® auf das Preisniveau des billigsten Drittels der zugelassenen Arz-
neimittel mit dem gleichen Wirkstoff zu senken oder einen höheren ab-
zugsfähigen (d.h. von den Patienten zu zahlenden Anteil) von 20% statt
10% für Kivexa® zu akzeptieren, basierend auf den Regeln über die so-
genannten differenzierten Selbstbehalte, falls ein zweiter Generikaherstel-
ler auch in der Schweiz auf den Markt komme. Die allgemeine Erfahrung
zeige, dass, sobald das erste Generikaunternehmen ein Generikaprodukt
für ein bestimmtes Markenmedikament auf den Markt bringe, innerhalb
kurzer Zeit mehrere weitere Generikahersteller folgten. Wenn der Markt-
eintritt der Beklagten nicht verhindert werde, könne der kommerzielle
Druck, der durch das Vorhandensein des Produkts der Beklagten hervor-
gerufen wird, auch die Klägerin zwingen, den Preis für Kivexa® zu sen-
ken, um den Verlust des Marktanteils zu vermeiden. Es sei bekannt, dass
es nach der Senkung des Preises des Originalprodukts praktisch unmög-
lich sei, zum Originalpreis zurückzukehren, auch wenn das illegal in den
Markt eingeführte Generikum anschliessend durch eine einstweilige Ver-
fügung entfernt werde.
Deshalb würden der Klägerin in jedem Fall ein erheblicher finanzieller
Schaden und andere schwerwiegende (insbesondere regulatorische)
Nachteile entstehen, wenn das ESZ ignoriert würde und das Bundespa-
tentgericht die einstweilige Verfügung nicht unverzüglich anordnen würde.

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Weiter macht die Klägerin geltend, die Voraussetzung der Dringlichkeit
sei allgemein gegeben, wenn die vor Einleitung eines Massnahmeverfah-
rens verstrichene Zeitspanne voraussichtlich für die Durchführung des
ordentlichen Verfahrens gereicht hätte.
Das beklagtische Produkt „Abacavir Lamivudin Sandoz“ sei am 1. April
2018, also vor rund sieben Wochen der Spezialitätenliste hinzugefügt
worden. Dringlichkeit sei somit gegeben.
4.11 Die Beklagte bestreitet in der Massnahmeantwort einen nicht leicht
wieder gutzumachenden Nachteil für den Fall, dass keine vorsorglichen
Massnahmen angeordnet würden. Einen solchen habe die Klägerin nicht
genügend dargelegt. Insbesondere bestreitet sie, dass die Klägerin eine
Verkaufseinbusse ihres Produkts erleiden würde.
Konkret führt die Beklagte in der Massnahmeantwort Folgendes aus:
"Die Klägerin hat es versäumt, glaubhaft darzulegen, geschweige denn
zu begründen und zu beweisen, dass ihr ein Schaden entsteht, der bei
Ablehnung des Antrags auf einstweilige Verfügung nicht ohne weiteres
behoben werden kann. Der Beklagte bestreitet insbesondere die Vorwür-
fe in Abs. 138-141 des Antrags, nämlich die Behauptungen (i), dass die
Klägerin einen Schaden erleiden würde, der aus einem Rückgang der
Anzahl der in der Schweiz verkauften Einheiten besteht; (ii) dass die Klä-
gerin von einer Preisüberprüfung durch das Bundesamt für Gesundheit
betroffen wäre; (iii) dass die Klägerin im Falle einer Preisüberprüfung fi-
nanzielle Verluste erleiden würde; und (iv) dass das Bundesamt für Ge-
sundheit die Klägerin auffordern würde, entweder den Ab-Werkspreis von
Kivexa® zu senken oder einen höheren Selbstbehalt zu akzeptieren. In
jedem Fall kann die Beklagte nicht für etwaige Verluste haftbar gemacht
werden, die sich aus dem Markteintritt eines zweiten Generikaherstellers
ergeben (vgl. die Behauptungen in Absatz 1. 139 des Antrags betreffend
Art. 38 der Schweizerischen Pflegegeldverordnung)."
Anlässlich der Verhandlung vom 10. September 2018 brachte die Beklag-
te dann zum ersten Mal das Argument vor, es sei von der Klägerin nicht
aufgezeigt worden, dass diese, die nur Inhaberin des ESZ sei, nicht aber
die Inhaberin der Zulassung des Produkts Kivexa® für die Schweiz und
die auch das Produkt in der Schweiz auch nicht vertreibe, effektiv einen
Schaden erleide, geschweige denn einen nicht leicht wiedergutzuma-
chenden Nachteil.

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Die Beklagte bezieht sich dabei auf die folgenden Ausführungen in der
Massnahmeantwort unter dem Titel „Parties“ bzw. „Plaintiff“:
In Abs. 14 des Masssnahmegesuchs wird darauf hingewiesen, dass die
ViiV Healthcare GmbH (im Folgenden ViiV Schweiz) eine Gruppengesell-
schaft und nicht eine Tochtergesellschaft der Klägerin ist. Gemäss Han-
delsregisterauszug (act. 1_5) ist ViiV Schweiz zu 100% im Besitz der ViiV
Healthcare Overseas Limited (UK), die eine 100%ige Tochtergesellschaft
der Muttergesellschaft des ViiV-Konzerns, der ViiV Healthcare Limited,
ist. ViiV Healthcare Limited ist alleinige Gesellschafterin der Klägerin.
4.12 Grundsätzlich ergibt sich ein nicht leicht wieder gutzumachender
Nachteil einerseits daraus, dass es schwierig wäre, die Kausalität zwi-
schen Verkäufen des beklagtischen Produkts und dem Verkaufsrückgang
des Produkts der Klägerin zu zeigen, zumal zu befürchten wäre, dass bei
Abweisung des Massnahmebegehrens weitere Generikahersteller auf
den Markt träten. Andererseits wäre die durch die Verfügbarkeit von Ge-
nerika bedingte Preisreduktion ebenfalls in der Schadensberechnung zu
berücksichtigen. Dies zeigt die Schwierigkeit des Schadensnachweises
der Klägerin in einem späteren ordentlichen Verfahren.
Nun ist es zwar richtig, dass die Klägerin selber in ihrem Massnahmege-
such darauf hinwies, die ViiV Schweiz (und nicht die Klägerin selber) ver-
treibe das Produkt Kivexa® in der Schweiz. Auch ist richtig, dass die Un-
ternehmensstruktur der Gruppe der Klägerin von der Beklagten, wie oben
erwähnt, in der Massnahmeantwort kurz umrissen wurde. Dies erfolgte
aber in keinem Zusammenhang mit dem nicht leicht wiedergutzumachen-
den Nachteil. Dass die Klägerin selber aufgrund der erwähnten Unter-
nehmensstruktur keinen Schaden erleide, sondern vielmehr die ViiV
Schweiz, wird von der Beklagten in der Massnahmeantwort nicht geltend
gemacht,
sondern
erstmals
anlässlich
der
Verhandlung
vom
10. September 2018.
Wie bereits oben unter Ziff. 2.4 erwähnt, tritt nach BGE 144 III 117 E 2.2
der Aktenschluss im Massnahmeverfahren nach einmaliger Äusserung
ein.5 Die entsprechenden neuen Behauptungen der Beklagten anlässlich
der Verhandlung, dass bei der Klägerin selber aufgrund der Unterneh-
mensstruktur der ViiV-Gruppe gar kein Schaden entstehen könne und
damit auch kein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil gegeben
sei, sind daher verspätet und nicht mehr zu hören.

5 Vgl. auch Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., Art. 229, N 17; vgl. die Erwägungen oben unter Ziff. 2.4.

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Selbst wenn diese Behauptungen zugelassen würden, wäre ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil genügend glaubhaft gemacht. Es
ist offensichtlich und notorisch, dass in derartigen Gruppenkonstellationen
von pharmazeutischen Konzernen ein nicht leicht wiedergutzumachender
Nachteil bei der Gruppe anfällt und damit wenigstens indirekt auch bei
der formellen Inhaberin des Schutzrechts. Inwiefern dies in der vorliegen-
den Konstellation nicht der Fall sein sollte, ist nicht ersichtlich.
4.13 Was die Dringlichkeit betrifft, so ist festzuhalten, dass das vorliegen-
de Verfahren am 25. Mai 2018 eingeleitet wurde. Am 1. April 2018 wurde
das beklagtische Produkt in die Spezialitätenliste aufgenommen. Wie be-
reits oben ausgeführt, korrespondierten die Parteien in der Folge noch,
worauf die Beklagte der Klägerin am 8. Mai 2018 mitteilte, dass sie plane,
ihr Generikum vor Ablauf des ESZ in der Kalenderwoche 21 auf den
Markt zu bringen. Am 18. Mai 2018 teilte die Beklagte der Klägerin mit,
sie werde ihr Generikum anfangs Juni 2018 auf den Markt bringen. Die
Klägerin hat somit das vorliegende Massnahmeverfahrens gerade mal ei-
ne Woche, nachdem offensichtlich war, dass eine mögliche ESZ-
Verletzung unmittelbar bevorstand, eingeleitet. Die Marktzulassung allein,
welche am 15. Dezember 2017 erfolgte, bedeutet noch keine drohende
Verletzung, denn es ist durchaus möglich und sogar üblich, sich die
Marktzulassung bereits vor Ablauf der Schutzdauer zu besorgen, damit
der Verkauf des Generikums im Zeitpunkt des Ablaufs der Schutzdauer
zeitnah starten kann.
Entgegen der Auffassung der Beklagten kann damit der Klägerin in keiner
Weise vorgeworfen werden, sie hätte mit der Einleitung des vorliegenden
Massnahmeverfahrens zu lange zugewartet.
4.14 Aufgrund der obigen Erwägungen ist das Begehren um Erlass vor-
sorglicher Massnahmen sowie sind die beantragten Vollstreckungsmass-
nahmen gutzuheissen (vgl. Art. 267 ZPO).
5.
Der Klägerin ist gleichzeitig Frist zur Erhebung der Klage im ordentli-
chen Verfahren anzusetzen, unter der Androhung, dass ansonsten die
Massnahme dahinfällt (Art. 263 ZPO).
6.
Die Gerichtskosten sind der Klägerin aufzuerlegen und mit dem von
ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen; die endgültige Kosten-
und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehal-
ten. Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren
nicht fristgemäss einreicht, hat es mit dieser Kostenauflage sein Bewen-

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den, und die Klägerin hat der Beklagten eine Parteientschädigung zu ent-
richten (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 104 Abs. 3 ZPO und Art. 106 Abs. 1
ZPO).
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1 Mio. ist die Gerichtsgebühr
auf CHF 30‘000 festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer) und mit dem
von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111
Abs. 1 ZPO).
Die Parteientschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung, welche die
Klägerin der Beklagten zu bezahlen hat, falls sie die Frist zur Einreichung
der Klage im ordentlichen Verfahren unbenutzt verstreichen lässt, ist auf
CHF 25'000 festzusetzen (Art. 4, 5 und 6 KR-PatGer). Für die patentan-
waltliche Beratung wird keine Entschädigung geschuldet, da keine dies-
bezüglichen Aufwendungen von der Beklagten geltend gemacht wurden.
Die im Rahmen der Verhandlung eingereichte Kostennote von Dr. D.
Hawkins, Consultant Physician, wurde von der Klägerin als nicht erstatt-
bar bestritten. Sie betrifft effektiv Aufwendungen im Zusammenhang mit
einem Parteigutachten der Beklagten. Dieses ist nicht erkennbar notwen-
dig, zweckdienlich und angemessen in diesem Massnahmeverfahren,6
und qualifiziert deshalb nicht als notwendige Auslagen im Sinne von Art.
95 Abs. 3 lit. a ZPO.

6 Vgl. Rüegg in BSK ZPO, Art. 95 RZ 17.

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Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
In Gutheissung des Begehrens um Erlass vorsorglicher Massnahmen
wird es der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1‘000 pro Tag, mindestens aber CHF 5‘000, sowie der Bestra-
fung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche
Verfügungen nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall vorsorglich
bis zum Ablauf des ESZ Nr. C00817637/01 verboten, in der Schweiz
selbst und/oder durch Dritte pharmazeutische Produkte bestehend
aus der Wirkstoffkombination von Abacavir und Lamivudine, insbe-
sondere das pharmazeutische Produkt „Abacavir Lamivudine
Sandoz“ (Swissmedic Zulassungs-Nr. 66687), herzustellen, zu la-
gern, anzubieten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen, zu importie-
ren, zu exportieren, sowie zu diesen Zwecken zu besitzen.
2.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30‘000.
3.
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kosten- und Ent-
schädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten.
Für den Fall, dass die Klägerin nicht innert Frist Klage im ordentli-
chen Verfahren einreicht, hat es mit dieser Kostenauflage sein Be-
wenden.
4.
Der Klägerin wird eine Frist bis 22. November 2018 zur Einreichung
der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die hiermit
angeordneten vorsorglichen Massnahmen ohne weiteres dahinfallen.
Diese Frist läuft in den Gerichtsferien.
5.
Für den Fall, dass die Klägerin nicht innert Frist Klage im ordentli-
chen Verfahren einreicht, hat sie der Beklagten eine Parteientschädi-
gung von CHF 25'000 (inkl. MwSt.) zu bezahlen.
6.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechts-
kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen
Empfangsbestätigung.

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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 22. Oktober 2018
Im Namen des Bundespatentgerichts
Instruktionsrichter
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Christoph Gasser
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 22.10.2018