bpatger · S2013_001 · 2013-03-21 · de
Patentverletzung, vorsorgliche Massnahmen, Urteil Nachahmung (Äquivalenz)
Äquivalenz, Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Freier Stand der Technik (Einrede), Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Patentansprüche Schutzbereich (Art. 69 EPÜ), Patentnichtigkeit Einrede, Rechtsbegehren, Zollrechtliche Massnahme

S2013_001
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Urteil des Bundespatentgerichts
i.S. A. AG gegen B. AG vom 21. März 2013
Regeste:
Art. 109 PatG; Art. 69 EPÜ; Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ vom 5. Ok-
tober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000; Art.
66 Abs. 1 lit. a PatG; Nachahmung (Äquivalenz).
Damit darauf geschlossen werden kann, dass ein angegriffenes Verfahren oder eine angegrif-
fene Vorrichtung eine patentgeschützte Lehre benützt, obwohl ein oder mehrere Merkmale des
Anspruchs nicht verwirklicht werden, diese Merkmale aber durch andere ersetzt werden, müs-
sen folgende drei Fragen kumulativ bejaht werden:
1. Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung)
2. Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch
die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit)
3. Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die
ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit) (E. 17.2)
Art. 109 LBI; Art. 69 CBE; Protocole interprétatif de l'article 69 CBE du 5 octobre 1973 tel
que révisé par l'acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000; Art. 66 al.
1 lit. a LBI; Imitation (Equivalence).
Pour pouvoir admettre qu’un procédé ou un dispositif litigieux utilise un enseignement protégé
par brevet alors même qu’une ou plusieurs caractéristiques de la revendication ne sont pas re-
produites mais substituées par d’autres, il faut répondre par l’affirmative aux trois questions
cumulatives suivantes:
1. Est-ce que les caractéristiques substituées remplissent la même fonction objective? (Même
effet)
2. Est-ce que les caractéristiques substituées et leur même fonction objective sont rendues
évidentes à l’homme du métier par l’enseignement du brevet? (Accessibilité)
3. Est-ce que l’homme du métier, en s’orientant selon la lettre de la revendication à la lumière
de la description, aurait considéré que les caractéristiques substituées présentent une solution
de même valeur? (Même valeur) (consid. 17.2)
Art. 109 LBI; Art. 69 CBE; Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 della CBE
del 5 ottobre 1973, nella versione dell’Atto di revisione della CBE del 29 novembre 2000;
Art. 66 cpv. 1 let. a LBI; Imitazione (Equivalenza).
Per poter stabilire che un procedimento o un dispositivo contestato utilizzi un insegnamento
protetto da brevetto, ancorché una o più caratteristiche della rivendicazione non vengano ripro-
dotte bensì sostituite da altre, bisogna rispondere affermativamente ed in modo cumulativo alle
tre domande seguenti:
1. Le caratteristiche sostituite hanno la medesima funzione oggettiva? (Stesso effetto)
2. Le caratteristiche sostituite e la loro funzione oggettiva sono rese evidenti per l’uomo
dell’arte dall’insegnamento del brevetto? (Accessibilità)
3. L’uomo dell’arte, nell’orientarsi secondo la lettera della rivendicazione alla luce della descri-
zione, avrebbe considerato che le caratteristiche sostituite costituiscono una soluzione dello
stesso valore? (Stesso valore) (consid. 17.2)


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Art. 109 PatA; Art. 69 EPC; Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October
1973 as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000; Art. 66 para. 1 let. a
PatA; imitation (equivalence).
All three of the following questions must be cumulatively answered in the affirmative in order to
establish that a process or device in dispute uses a teaching of a patent despite the fact that
one or more features of the claim are not literally reproduced but instead have been replaced
by other features:
1. Do the replaced features have the same objective function? (same effect)
2. Are the replaced features and their same objective function obvious to a person having ordi-
nary skills in the art on the basis of the teaching of the patent? (accessibility)
3. After reading the wording of the claim in light of the description, would a person having ordi-
nary skills in the art consider the replaced features as a solution of equal value? (equal value)
(E. 17.2)


Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court




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U r t e i l v o m 2 1 . M ä r z 2 0 1 3
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin,
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

Verfahrensbeteiligte
A. AG,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und Dr.
Simon Holzer, Meyerlustenberger Lachenal, Forchstras-
se 452, Postfach 1432, 8032 Zürich, und patentanwaltlich
beraten durch Gregor S. König, König Szyka Tilmann von
Renesse, Mönchenwerther Strasse 11, D-40545 Düsseldorf,
Deutschland,

Klägerin


gegen

B. AG,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Christoph Willi und James
Merz, Streichenberg und Partner, Stockerstrasse 38,
8002 Zürich, und patentanwaltlich beraten durch Patentan-
wälte Dr. Rainer Friedrich und Dr. Holger Schimmel, df-mp,
Theatinerstrasse 16, D-80333 München, Deutschland,

Beklagte

Gegenstand
Patentverletzung / vorsorgliche Massnahmen; Drospirenon I


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Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
Sachverhalt:
1.
Mit Massnahmegesuch vom 7. Januar 2013, eingegangen am 9. Januar
2013, stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:
Es seien bis spätestens am 21. Januar 2013 vorsorgliche Massnahmen zu erlas-
sen
1. Der Gesuchgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF
1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5‘000.-
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art.
292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, in der
Schweiz die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon „D 1“ (Swissmedic Zu-
lassungsnummer a), „D 2“ (Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3“ (Swissme-
dic Zulassungsnummer c) und „D 4“ (Swissmedic Zulassungsnummer d), insbe-
sondere die am 19. Dezember 2012 und am 21. Dezember 2012 vom Zollinspek-
torat Pratteln bei der Einfuhr in die Schweiz zurückbehaltenen Produkte, selber
oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf an-
dere Weise in Verkehr zu bringen.
2. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF
1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5‘000.-
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art.
292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verpflichten, die von
ihr in Verkehr gebrachten Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 zurückzuru-
fen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer dieser Produkte innert einer Frist von ma-
ximal 5 Kalendertagen nach Rechtskraft dieses Urteils zu informieren, dass die
Gesuchsgegnerin diese Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der
übrigen Auslagen zurücknimmt.
3. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 und die Verpflichtung gemäss
Rechtsbegehren Nr. 2 seien superprovisorisch, d.h. zunächst ohne vorherige
Anhörung der Gesuchgegnerin auszusprechen und den Parteien und der Eidge-
nössischen Zollverwaltung, Oberzolldirektion, Sektion Zollverfahren, Monbi-
joustrasse 40, 3011 Bern spätestens bis am 21. Januar 2013 zu eröffnen bzw.
mitzuteilen.
4. Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 3 seien das vorsorgliche Verbot gemäss
Rechtsbegehren Nr. 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren Nr. 2 nach

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Anhörung der Gesuchsgegnerin auszusprechen, wobei aber die Eidgenössische
Zollverwaltung, Oberzolldirektion, Sektion Zollverfahren, Monbijoustrasse 40,
3011 Bern, bis spätestens am 21. Januar 2013 vorsorglich anzuweisen sei, alle
im Rahmen der Hilfeleistung der Zollverwaltung betreffend Drospirenon und
Ethinylestradiol am 19. Dezember 2012 und 21. Dezember 2012 vom Zollinspek-
torat Pratteln zurückbehaltenen Waren mindestens bis zur Eröffnung der Ent-
scheidung über die Rechtsbegehren Nr. 1 und Nr. 2 hiervor zurückzubehalten.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchgegnerin.
Die Klägerin stützte sich dabei auf zwei Streitpatente, das in einem Be-
schränkungsverfahren beschränkte europäische Patent EP 0 918 791 B3
(im Folgenden als '791 bezeichnet), sowie auf das im Rahmen eines Ein-
spruchs und anschliessenden Beschwerdeverfahrens vor dem Europäi-
schen Patentamt (EPA) rechtskräftig aufrechterhaltene europäische Pa-
tent EP 1 149 840 B1 (im Folgenden als '840 bezeichnet; zu beachten ist
die von der Beschwerdekammer des EPA aufrechterhaltene Fassung der
Ansprüche). Das Patent '840 geht auf eine Teilanmeldung zur Stamman-
meldung des Patents '791 zurück.
In der Sachverhaltsdarstellung wurde dargelegt, dass die Beklagte die
Wirkstoffe der Produkte von der K beziehe, diese anschliessend von der
L formuliert und konfektioniert und dann in die Schweiz eingeführt wür-
den. Die K stelle den Wirkstoff entweder nach einem herkömmlichen Ver-
fahren (in der Folge als "erstes Verfahren" bezeichnet) her, oder aber
nach einem geänderten Verfahren (in der Folge als "zweites Verfahren"
bezeichnet), bei welchem insbesondere für die Wasserabspaltung nicht p-
Toluolsulfonsäure, sondern Pyridin/Wasser eingesetzt werde. Diese Her-
stellungsverfahren seien einerseits (erstes Verfahren) aus einem Urteil
des Landgerichts Düsseldorf vom 26. Juni 2012 – dort auch im Zusam-
menhang mit der Frage der Verletzung der '840 – bekannt, und anderer-
seits (zweites Verfahren) aus der Korrespondenz zwischen einem ande-
ren Generikahersteller und der Lieferantin der Beklagten.
2.
Mit Verfügung vom 9. Januar 2013 setzte der Präsident nach Einsicht in
das klägerische Massnahmebegehren und in die Schutzschrift der Be-
klagten vom 28. Dezember 2012 der Beklagten eine kurze und nicht erst-
reckbare Frist bis 21. Januar 2013 zur Massnahmeantwort an (Art. 253
ZPO).

Sodann wies er das Zollamt Pratteln an, die gemäss dessen Schreiben

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vom 19. und 21. Dezember 2012 zurückbehaltenen Einheiten D bis zu
anderer Anordnung seitens des Bundespatentgerichts weiterhin zurück-
zubehalten.

Die Verfügung erging mit dem Hinweis, dass mit den Parteien im Hinblick
auf die Festlegung eines Verhandlungstermins – für den Fall, dass sich
eine Verhandlung nach Eingang der Massnahmeantwort als erforderlich
erweisen sollte – umgehend Kontakt aufgenommen würde.
Schliesslich wurde der Klägerin Frist bis 21. Januar 2013 zur Erstattung
eines Kostenvorschusses in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten
von Fr. 30'000.— angesetzt.

3.
In der fristgerecht eingegangenen Massnahmeantwort vom 21. Januar
2013 stellte die Beklagte folgende Anträge:
1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 7. Januar 2013 sei
abzuweisen.
2. Die gemäss Mitteilungen des Zollinspektorats Pratteln vom 19. und 21. De-
zember 2012 zurückbehaltenen Sendungen mit D seien mit sofortiger Wirkung
freizugeben.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin zzgl.
MwSt, unter Einschluss der Kosten für die notwendigerweise beigezogenen Pa-
tentanwälte und der Gebühren für die Schutzschrift.
Die Beklagte machte dabei geltend, dass die Streitpatente nicht verletzt
würden, und eventuell, für den Fall, dass das Bundespatentgericht zum
Schluss kommen sollte, dass eine äquivalente Verletzung der Streitpaten-
te vorliege, dass die Streitpatente nicht rechtsbeständig seien. Zudem
bestritt sie, dass das erste Verfahren verwendet werde, hingegen nicht,
dass das zweite Verfahren verwendet werde. Des Weiteren machte sie
geltend, dass der durch das Verfahren hergestellte Wirkstoff nur eine von
mehreren Wirkkomponenten des in die Schweiz importierten Produkts
sei, und dass entsprechend kein unmittelbares Verfahrenserzeugnis vor-
liege. Da das Verfahren nicht in der Schweiz durchgeführt werde, könne
sich der Schutz der Verfahrensansprüche der Streitpatente nicht auf die
importierten Produkte erstrecken.
4.
Am 18. Januar 2013 wurden die Parteien auf den 31. Januar 2013 zur
mündlichen Verhandlung (Replik/Duplik) vorgeladen.

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Seite 5
5.
Mit Schreiben vom 25. Januar 2013 wies der Präsident die Klägerin da-
rauf hin, dass im Rechtsbegehren dargestellt werden müsse, wie jedes
einzelne Merkmal des Anspruchs in der angegriffenen Ausführungsform
konkret technisch umgesetzt werde; das gelte auch für Verfahrenspaten-
te. Die Klägerin reichte am 30. Januar 2013 eine Eingabe ein.
6.
Anlässlich der Verhandlung vom 31. Januar 2013 führte der Präsident zu
dieser Eingabe aus, sie sei offenbar als eine Art Vorabinformation ge-
dacht, passe aber nicht in den Verfahrensablauf. Er wies die Klägerin da-
rauf hin, dass sie dieses Vorbringen in die mündliche Massnahmereplik
einfügen müsse, soweit sie dort Ausgeführtes vom Gericht berücksichtigt
haben wolle.
Die Klägerin hielt mit der Replik an den im Gesuch gestellten Hauptbe-
gehren 1 und 2 fest und ergänzte diese mit folgenden neuen Eventualbe-
gehren:
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1 und Nr. 2 seien die in Rechtsbegehren Nr.
1 beantragten Verbote bzw. die in Rechtsbegehren Nr. 2 beantragte Beseitigung
des rechtswidrigen Zustands auszusprechen für die Kontrazeptiva mit dem
Wirkstoff Drospirenon „D 1" (Swissmedic Zulassungsnummer a), „D 2"
(Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3" (Swissmedic Zulassungsnummer c)
und „D 4" (Swissmedic Zulassungsnummer d), insbesondere für die am 19.
Dezember 2012 und am 21. Dezember 2012 vom Zollinspektorat Pratteln bei der
Einfuhr in die Schweiz zurückbehaltenen Produkte, wobei der in den
betreffenden Produkten enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6ß, 7ß; 15ß, 16ß-
dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone)
durch
Wasserabspaltung aus 6ß, 7ß; 15ß, 16ß-dimethylen-5ß-hydroxy-3-oxo-17α-
androstan-21,17-carbolactone durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder
Pyridin mit Wasser hergestellt wurde.
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1 und Nr. 2 seien die in Rechtsbegehren Nr.
1 beantragten Verbote bzw. die in Rechtsbegehren Nr. 2 beantragte Beseitigung
des rechtswidrigen Zustands auszusprechen für die Kontrazeptiva mit dem
Wirkstoff Drospirenon „D 1" (Swissmedic Zulassungsnummer a), „D 2"
(Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3" (Swissmedic Zulassungsnummer c)
und „D 4" (Swissmedic Zulassungsnummer d), insbesondere für die am 19.
Dezember 2012 und am 21. Dezember 2012 vom Zollinspektorat Pratteln bei der
Einfuhr in die Schweiz zurückbehaltenen Produkte, wobei der in den

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betreffenden Produkten enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6ß, 7ß; 15ß, 16ß-
dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone)
durch
katalytische
Hydrierung von 17α-(3-hydroxy-1-propynyl)-6ß, 7ß; 15ß, 16ß-dimethylene-5ß-
androstane-3ß, 5, 17ß-triol in das 17α-(3-hydroxy-1-propyl)-6ß, 7ß; 15ß, 16ß-
dimethylene-5ß-androstane-3ß, 5, 17ß-triol durch anschliessende Oxidation in
das 6ß, 7ß; 15ß, 16ß-dimethylene-5ß-hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21,17-
carbolactone
in
Gegenwart
des
Katalysators
TEMPO
(2,2,6,6-
Tetramethylpiperidine-1-yl)-oxyl) hergestellt wurde.
Die Beklagte hielt mit der Duplik an ihrem Rechtsbegehren gemäss
Gesuchsantwort fest und stellte in prozessualer Hinsicht den Antrag, auf
eine Veröffentlichung des Urteils sei zu verzichten.
Nach mündlicher Replik und Duplik trug Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi
den Parteien sein Fachrichtervotum vor (Protokoll S. 37 – 46). Darauf
nahmen die Parteien zum Fachrichtervotum Stellung (Protokoll S. 46 -
49).
Mit Schreiben vom 4. Februar 2013 reichte die Klägerin ein Urteil der
Corte di Appello di Torino vom 24. Dezember 2012 und eine englische
Übersetzung dieses Urteils ein.
Das Verhandlungsprotokoll wurde den Parteien am 11. Februar 2013
zugestellt.
7.
Mit Eingabe vom 7. Februar 2013 beantragte die Klägerin im Rahmen
des bereits hängigen Massnahmeverfahrens den Erlass eines superpro-
visorischen Verbots bezüglich des Vertriebs etc. der streitgegenständli-
chen Kontrazeptiva D. Die Klägerin machte – als neuen Sachverhalt - gel-
tend, ihr sei gleichentags bekannt geworden, dass die Beklagte nun damit
begonnen habe, jene patentverletzenden Produkte, die vom Zoll offen-
sichtlich nicht zurückbehalten worden seien, in der Schweiz zu vertreiben.
Am 13. Februar 2013 beschloss das Bundespatentgericht ohne Anhörung
der Beklagten Folgendes:
1. Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000.--
pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5‘000.-- gemäss
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung vorsorglich verboten, in
der Schweiz die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon „D 1“ (Swissmedic

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Zulassungsnummer a), „D 2“ (Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3“ (Swiss-
medic Zulassungsnummer c) und „D 4“ (Swissmedic Zulassungsnummer d), wo-
bei der in den betreffenden Produkten enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6β, 7β;
15β, 16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21, 17-carbolactone) durch Was-
serabspaltung aus 6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-andro-
stan-21‚17-carbolactone durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit
Wasser hergestellt wurde, selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzu-
bieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen.
2. Die Beklagte wird unter derselben Androhung vorsorglich verpflichtet, die von
ihr in Verkehr gebrachten Produkte gemäss Dispositiv Ziff. 1 zurückzurufen, d.h.
die ihr bekannten Abnehmer dieser Produkte innert einer Frist von 24 Stunden
nach Erhalt dieses Beschlusses zu informieren, dass die Beklagte diese Produk-
te gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurück-
nimmt.
Das Gericht setzte der Beklagten Frist zur Stellungnahme an (Disp. Ziff.
3) und verpflichtete die Klägerin zur Bezahlung einer Sicherheitsleistung
von CHF 250'000.— (Disp. Ziff. 4).
8.
Mit Eingabe vom 14. Februar 2013 teilte die Klägerin mit, welche Punkte
des Protokolls ihrer Ansicht nach nicht korrekt seien, und beantragte
sinngemäss, diese seien entsprechend zu berichtigen.
Mit Stellungnahme vom 14. Februar 2013 beantragte die Beklagte, die
Verfügung vom 13. Februar 2013 sei aufzuheben (Ziff. 1) und eventuell
sei Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 13. Februar 2013 aufzuheben
(Ziff. 2), unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin
zuzüglich Mehrwertsteuer (Ziff. 3). Ferner stellte sie den prozessualen An-
trag, die in Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 13. Februar 2013 aufge-
stellte Frist von 24 Stunden, in welcher die Beklagte die ihr bekannten
Abnehmer über den angeordneten Rückruf zu informieren habe, sei der
Beklagten abzunehmen und gegebenenfalls neu anzusetzen. Zur Be-
gründung brachte sie vor, zu Unrecht habe die Klägerin den Eindruck er-
weckt, dass die Beklagte nach der mündlichen Verhandlung vom 31. Ja-
nuar 2013 den Vertrieb der beanstandeten Produkte aufgenommen habe.
Die Beklagte habe diese Produkte in der Schweiz auf den Markt ge-
bracht, bevor die Klägerin irgendwelche gerichtlichen Vorstösse initiiert
habe. Darüber hinaus habe sie aber mit Schreiben vom 12. Februar
2013, mithin vor der Verfügung vom 13. Februar, gegenüber den ihr be-

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kannten Abnehmern und Grossisten die Einstellung des Vertriebs der be-
anstandeten Produkte erklärt und ihnen die Rücknahme der beanstande-
ten Produkte offeriert. Dispositivziffer 2 der superprovisorischen Verfü-
gung sei damit gegenstandslos geworden. Sie sei auch unverhältnismäs-
sig.
Mit Eingabe vom 18. Februar 2013 teilte die Beklagte mit, wegen Ferien-
abwesenheit eines ihrer Rechtsanwälte sei eine Prüfung des Protokolls
noch nicht möglich gewesen, und sie beantragte eine formelle Fristanset-
zung für allfällige Berichtigung bis am 6. März 2013. Daraufhin wurde der
Beklagten mit Schreiben vom 20. Februar 2013 mitgeteilt, dass eine for-
melle Frist, um allfällige Einwendungen gegen das Verhandlungsprotokoll
einzureichen, nicht angesetzt werde.
Mit Eingabe vom 20. Februar 2013 beantragte die Beklagte, der Be-
schluss vom 13. Februar 2013 sei aufzuheben, eventuell sei Dispositivzif-
fer 2 des Beschlusses vom 13. Februar 2013 aufzuheben, unter Kosten-
und Entschädigungsfolge zulasten der Klägerin zzgl. MwSt.
Mit Eingabe vom 27. Februar 2013 bezog die Klägerin Stellung zum Auf-
hebungsbegehren und den Behauptungen der Beklagten vom 20. Febru-
ar 2013.
Mit Eingabe vom 28. Februar 2013 stellte die Beklagte den Antrag, das
Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2013 sei in
Bezug auf die in der Begründung genannten Stellen mit den mitgeschnit-
tenen Tonaufnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen.
Mit Eingabe vom 4. März 2013 kam die Beklagte zurück auf ihren an der
Verhandlung gestellten Antrag, den Entscheid nicht zu publizieren, und
stellte folgende Anträge:
1. Auf die Veröffentlichung des verfahrensabschliessenden Entscheides im Ver-
fahren S2013_001 sei zu verzichten.
2. Eventuell seien sämtliche Informationen betreffend das von der Beklagten und
ihrer Lieferantinnen angewendete Herstellungsverfahren zu schwärzen oder in
anderer Weise unkenntlich zu machen.
Sodann nahm die Beklagte mit Eingabe vom ebenfalls 4. März 2013 zu
den Ausführungen der Klägerin in deren Eingabe vom 27. Februar 2013
Stellung.

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Seite 9
Würdigung:
9.
Bevor auf die Beurteilung in der Sache einzugehen ist, sind die Protokoll-
berichtigungsbegehren der Parteien zu behandeln.
Nach Art. 235 Abs. 2 ZPO sind Ausführungen tatsächlicher Natur dem
wesentlichen Inhalt nach zu protokollieren, soweit sie nicht in den
Schriftsätzen der Parteien enthalten sind. Über Gesuche um Protokollbe-
richtigung entscheidet das Gericht (Abs. 3).
Eine Frist zur Stellung von Protokollberichtigungsbegehren sieht das Ge-
setz nicht vor. Es ist indes davon auszugehen, dass Berichtigungsbegeh-
ren unverzüglich nach Kenntnisnahme des vermeintlichen Fehlers ge-
stellt werden müssen, andernfalls darauf nicht einzutreten ist (vgl. Eric
Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 235 N 24; KUKO ZPO-Naegeli, Art. 235 N
14; Leuenberger in Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.,
2.A., Art. 235 N 18; Laurent Killias in Berner Kommtentar, N 19 zu Art.
235 ZPO).
Mit ihrer Eingabe vom 14. Februar 2013 reagierte die Klägerin auf die am
11. Februar 2013 erfolgte Zustellung des Protokolls zeitgerecht. Die Klä-
gerin rügte fünf konkrete Stellen als falsche Wiedergabe des Ausgeführ-
ten und gab an, wie das Protokoll jeweils richtig zu lauten habe. Diese
klägerischen Berichtigungsanträge erweisen sich als begründet; das Pro-
tokoll ist entsprechend in Gutheissung der klägerischen Anträge zu be-
richtigen.
Die Beklagte stellte mit Eingabe vom 28. Februar 2013 den Antrag, das
Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2013 sei in
Bezug auf die in der Begründung genannten Stellen mit den mitgeschnit-
tenen Tonaufnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen.
Zur Beurteilung der Frage der Rechtzeitigkeit dieses Begehrens ist von
Folgendem auszugehen: Massnahmeverfahren wie das vorliegende die-
nen dazu, in dringlichen Fällen eine vorsorgliche Regelung zu treffen,
die bis zum Endentscheid im ordentlichen Verfahren gilt. Entsprechend
muss das Massnahmeverfahren, um seinen Zweck zu erfüllen, ohne Ver-
zug durchgeführt werden. Gericht und Parteien haben sich dieser Vorga-
be anzupassen. In diesem Sinne wurde mit den Parteien noch während
der (bis 21. Januar 2013) laufenden Massnahmeantwortfrist für den Fall,
dass sich eine Verhandlung nach Eingang der Massnahmeantwort als er-

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Seite 10
forderlich erweisen sollte, zur Förderung des Verfahrens vorsorglich
schon ein Verhandlungstermin festgelegt, und zwar auf den 31. Januar
2013. Und in der Folge hat das Gericht das Protokoll, dessen Erstellung
angesichts der behandelten Materie und der namentlich seitens der Be-
klagten fehlenden Plädoyernotizen und seines Umfanges von 49 Seiten
mit einem erheblichen Aufwand verbunden war, am 11. Februar 2013 den
Parteien zugestellt. Wenn die Beklagte bei dieser Sachlage erst am 28.
Februar 2013 die von ihr als unrichtig gerügten Protokollstellen bezeich-
nete, so ist dies eindeutig nicht unverzüglich erfolgt. Zudem hat die Be-
klagte nicht etwa angegeben, wie die jeweilige gerügte Stelle richtig lau-
ten müsste, sondern nur geltend gemacht, das Protokoll stimme nicht mit
den internen Notizen der Vertreter der Beklagten überein, und zur Prü-
fung sei – durch wen, sagt die Beklagte nicht – auf die Tonbandaufnahme
abzustellen. Offenbar mangels sicheren Wissens um das von ihr Ausge-
führte kann die Beklagte nicht angeben, wie das Protokoll richtig zu lau-
ten habe, sondern sie kritisiert lediglich jeweils Protokollstellen als unge-
nau, weil z.B. noch zu diesem oder jenem gesprochen worden sei, oder
noch eine Einleitung gemacht worden sei, und will das nun anhand der
Tonaufnahme rekonstruiert haben.
Dabei verkennt die Beklagte zum einen, dass sie keinen Anspruch auf ei-
ne wörtliche oder auch nur umfassende Wiedergabe des Ausgeführten
hat, sondern dass die tatsächlichen Ausführungen nur dem wesentlichen
Inhalt nach zu protokollieren sind (Art. 235 Abs. 2 ZPO), und zum ande-
ren, dass mit dem von ihr beantragten Vorgehen eine Verzögerung eintre-
ten würde, die sich mit der Natur des Verfahrens nicht vereinbaren liesse.
Wer im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen das Protokoll be-
richtigt haben will, hat unverzüglich nach Erhalt des Protokolls, d.h. innert
weniger Tage, ein Berichtigungsbegehren zu stellen, welches konkret an-
gibt, welche Stellen im Protokoll als falsch gerügt werden und wie diese
richtig lauten müssten. Dem ist die Beklagte nicht nachgekommen. Ihr
Begehren erweist sich als ungenügend und verspätet, weshalb darauf
nicht einzutreten ist.
Zur Klarstellung bleibt noch darauf einzugehen, dass die Beklagte geltend
macht, in der Wiedergabe des Fachrichtervotums würden chemische
Strukturformeln abgebildet, obwohl das Votum nur mündlich und ohne vi-
suelle Hilfsmittel vorgetragen worden sei, weshalb diese Abbildungen aus
dem Protokoll zu streichen seien. Bei diesen Abbildungen im Protokoll
handelt es sich um die graphischen Darstellungen der Strukturformeln,
welche den im Streitpatent und entsprechend im Fachrichtervotum ver-

S2013_001
Seite 11
wendeten Abkürzungen entsprechen. Damit wird das Fachrichtervotum
inhaltlich richtig wiedergegeben. Etwas anderes behauptet ja auch die
Beklagte nicht.
10.
Die Klägerin stellt ein vorsorgliches Unterlassungsbegehren und verlangt
zudem den Rückruf der bereits verkauften Produkte. Mit dem Antrag auf
Unterlassung prosequiert die Klägerin auch die Beschlagnahme seitens
der Eidgenössischen Zollverwaltung, Zollinspektorat Pratteln (vgl. Art. 86c
PatG). Dessen ungeachtet sind die Vorgänge beim Zoll und was dazu ge-
führt haben mag – entgegen der Annahme der Beklagten – im vorliegen-
den Verfahren nicht von Bedeutung. Es ist unerheblich, weshalb der Zoll
gestützt auf welchen Antrag die Ware zurückbehalten hat. Hier ist einzig
zu beurteilen, ob der Klägerin der mit Rechtsbegehren 1 geltend gemach-
te vorsorgliche Unterlassungsanspruch bzw. der mit Rechtsbegehren 2
geltend gemachte Beseitigungsanspruch zusteht. Dazu ist zu prüfen, ob
die Ware die Streitpatente – vorausgesetzt, die Beklagte kann nicht deren
Ungültigkeit glaubhaft machen – verletzt, und falls ja, ob auch die übrigen
Voraussetzungen zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen gegeben
sind. Ist das der Fall, wird die Unterlassung ausgesprochen – völlig unab-
hängig davon, worauf die Beschlagnahme bei der Zollverwaltung beruhte.
11.
Die Klägerin macht geltend, ihre ursprünglichen Rechtsbegehren seien
klar und vollstreckbar, nachdem sie glaubhaft gemacht habe, dass die
Beklagte die von der Swissmedic zugelassenen Produkte D 1-D 4, die
unbestritten Drospirenon enthielten, von der Herstellerin in jedem Fall
nach einem Verfahren habe herstellen lassen, das unter die Streitpatente
falle. Die Verwendung eines anderen Verfahrens sei von der Beklagten
nicht behauptet, geschweige denn glaubhaft gemacht worden. Damit er-
fülle dieses Rechtsbegehren die bundesgerichtlichen Anforderungen an
ein Unterlassungsbegehren im Patentprozess.
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung müssen Unterlas-
sungsklagen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens ge-
richtet sein. Die Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschrei-
ben, dass in der Vollstreckung ohne weiteres festgestellt werden kann, ob
die verbotene Ausführungsform vorliegt. Dabei genügen Produktbezeich-
nungen normalerweise nicht, da diese problemlos geändert werden kön-
nen (BGE 131 III 70 E. 3.3, 3.6; Entscheid BPatGer vom 7. März 2012 im
Verfahren S2012_002; http://www.bpatger.ch/assets/PDFFiles/S2012_

S2013_001
Seite 12
002.pdf). Produktbezeichnungen oder Zulassungsnummern allein können
in einem Rechtsbegehren nur dann genügen, wenn sichergestellt ist,
dass unter der Bezeichnung kein anderes als das vom Patent erfasste
Produkt verkauft werden kann, was z.B. bei behördlich zugelassenen
Produkten der Fall sein kann (vgl. Entscheid BPatGer vom 24. August
2012
im
Verfahren
S2012_004,
Entscheidungsgründe
9;
http://
www.patentgericht.ch/assets/PDFFiles/S2012_004_Urteil_120324.pdf).
Bei zulassungspflichtigen Medikamenten kann demnach die Produktbe-
zeichnung oder die Zulassungsnummer allein in einem Rechtsbegehren
durchaus genügen. Dies gilt aber in der Regel nur dann, wenn sich das
zu Grunde liegende Patent auf den Wirkstoff oder eine Formulierung an
sich richtet (Stoffschutz), und die Zulassung diesen Wirkstoff respektive
die Formulierung eindeutig definiert. Handelt es sich wie hier beim gel-
tend gemachten Patent um ein Verfahrenspatent zur Herstellung eines
Wirkstoffs, und ist aus den in den Akten befindlichen öffentlich zugängli-
chen Zulassungsunterlagen nicht ersichtlich, dass das Produkt zwingend
nach einem bestimmten, unter das Patent fallenden Verfahren hergestellt
werden muss, dann muss im Rechtsbegehren dargestellt werden, wie je-
des einzelne Verfahrensmerkmal des Anspruchs in der angegriffenen
Ausführungsform konkret technisch umgesetzt wird, soweit diese Verfah-
rensmerkmale eben nicht derart durch die Zulassungsunterlagen definiert
sind. Andernfalls würden von einem auf eine Produktbezeichnung allein
gerichteten Rechtsbegehren auch Produkte umfasst, die nach einem an-
deren, vom Patent nicht erfassten Verfahren hergestellt werden. Das
Produkt, so wie im ursprünglichen Rechtsbegehren 1 und 2 definiert,
würde also über den Schutzbereich des Verfahrenspatentes hinausge-
hen, und es würden auch Produkte vom Rechtsbegehren umfasst, die
das Streitpatent nicht schützt (vgl. Kriterium c) in den Entscheidungs-
gründen 14 der Entscheidung BPatGer vom 2. Februar 2012 im Verfah-
ren
S2012_003;
http://www.patentgericht.ch/assets/PDFFiles/
S2012_003_Urteil_120202.pdf).
Die Klägerin begründete nicht hinreichend, weshalb gemäss Zulassung
zur Herstellung des angegriffenen Produktes zwingend das erste oder
das zweite Verfahren eingesetzt werden muss, respektive dass unter der
Bezeichnung des zugelassenen Produkts keines mit einem anderen Her-
stellungsverfahren verkauft werden könnte.
Damit ist auf die ursprünglichen Rechtsbegehren 1 und 2, die die Verfah-
rensmerkmale nicht enthalten, nicht einzutreten.

S2013_001
Seite 13
12.
Die Klägerin führte zum Streitwert Folgendes aus: "Die Gesuchstellerin
schätzt den Streitwert auf CHF 500‘000, was für vorsorgliche Massnah-
men im Zusammenhang mit Pharmapatenten ein üblicher Wert ist". Das
ist als Begründung nicht sachdienlich. Der Streitwert im vorliegenden Ver-
fahren bemisst sich nicht danach, was bei solchen Verfahren üblich sein
mag, sondern einzig nach den konkreten Verhältnissen im vorliegenden
Verfahren. Dabei ist zu beachten, dass für den Streitwert nicht nur der
Wert der beschlagnahmten Produkte, sondern vor allem der Wert des Un-
terlassungsbegehrens massgeblich ist (BGE 92 II 62 E. 3; Leuenber-
ger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ
2.153). Zudem ist bei dieser Bewertung nicht nur das Interesse der Klä-
gerin, sondern auch dasjenige der Beklagten zu berücksichtigen (BGE 92
II 62 E. 3). Diesbezüglich nahm die Beklagte eine mit einer Begründung
versehene Streitwertbezifferung von CHF 1 Mio. übersteigend vor. Entge-
gen den Ausführungen der Klägerin kann in einem wie hier gelegenen
Fall nicht ohne weiteres von einer Dauer des Hauptverfahrens von nur ei-
nem Jahr ausgegangen werden, und es kann nicht unberücksichtigt ge-
lassen werden, dass der Massnahmeentscheid durchaus eine präjudiziel-
le Wirkung für die andern in Europa geführten Verfahren hat. Damit ist
von einem Streitwert von CHF 1 Mio. übersteigend auszugehen.
13.
Voraussetzung zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist zum ei-
nen, dass die behauptete Verletzung glaubhaft gemacht wird, zum ande-
ren, dass der Klägerin durch die Verletzung ein nicht leicht wiedergutzu-
machender Nachteil droht (Art. 66 lit. a PatG i.V.m. Art. 72; Art. 77 Abs. 1
lit. a PatG i.V.m. Art. 261 ZPO). Zudem ist eine gewisse Dringlichkeit ge-
fordert. Der Massnahmerichter kann sich dabei auf eine summarische
Prüfung
der
Rechtsfragen
beschränken
(BGE
vom
09.01.2012,
4A_508/2012 E. 4.2 m.w.H.). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung,
wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel
beseitigt sind.
14.
Dem Fachrichtervotum folgend geht es in der Sache um ein Verfahren zur
Herstellung der Komponente Drospirenon (DRSP):

S2013_001
Seite 14

einem steroidalen Wirkstoff, der zur Gruppe der gestagenen Hormone
gehört.
Ausgangspunkt der Reaktion zur Herstellung dieses Wirkstoffes ist dabei
immer und unbestrittenermassen das Alkin-Molekül ZK34506

welches einerseits unter Hydrierung der Dreifachbindung zur offenketti-
gen Komponente ZK 92836 (Reaktionsschritt A)

S2013_001
Seite 15

und anschliessender Oxidation und Ringschliessung in die cyclische Lac-
tonform übergeführt werden muss (in der Darstellung Umsetzung der
Funktionalität oben rechts).
Andererseits wird das 1,3 Diol oxidiert, und es findet eine Wasserabspal-
tung in die entsprechende Enonform statt (in der Darstellung Umsetzung
der Funktionalität unten links), wobei dies bekanntlich über eine Enol-
Zwischenform ZK 90965 verläuft:


S2013_001
Seite 16
Resultat des Reaktionsverlaufs ist dann das weiter oben gezeigte Drospi-
renon (DRSP).
15.
Die '791 schützt, vereinfacht formuliert, folgendes Herstellungsverfahren
(Anspruch 1, in den Klammern Hinzufügungen durch das Gericht):
Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (DRSP) durch
- katalytische Hydrierung des Alkins ZK 34506 in das offenkettige ZK
92836 (Reaktionsschritt A),
- anschließende Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes in das
Enol ZK 90965 (Reaktionsschritt B) und
- anschließende Wasserabspaltung unter Ausbildung von DRSP (Reakti-
onsschritt C).
Die '840 schützt, vereinfacht formuliert, den obigen Reaktionsschritt C al-
lein, wobei jedoch spezifiziert wird, dass zur Wasserabspaltung p-
Toluolsulfonsäure eingesetzt wird.
16.
Beurteilung des ersten Verfahrens:

Eine Verletzung der '791 durch das erste Verfahren wird von der Klägerin
nicht behauptet, obwohl die Bedingungen des in der '791 im Fokus ste-
henden Oxidationsschritts unter Verwendung eines Rutheniumsalzes
(Reaktionsschritt B) im Wesentlichen gleich sind wie beim zweiten Verfah-
ren.
Die Klägerin behauptet eine Verletzung der '840 durch das erste Verfah-
ren, d.h. durch wortsinngemässe Verwirklichung der Anspruchsmerkmale.
Dass eine solche Verletzung vorliegt, ist unter anderem im Lichte des Ur-
teils des Landgerichts Düsseldorf vom 26. Juni 2012 glaubhaft. Durch das
erste Verfahren werden, wie in der eidesstattlichen Versicherung des Ge-
schäftsführers der K dargelegt, offensichtlich sämtliche Anspruchsmerk-
male der '840 im Wortlaut reproduziert. Gemäss dem ersten Verfahren er-
folgt, ausgehend vom Enol ZK 90965, eine Wasserabspaltung unter Aus-
bildung von DRSP (Reaktionsschritt C) in Anwesenheit von p-
Toluolsulfonsäure, was wörtlich dem von der Beschwerdekammer des
EPA aufrechterhaltenen Hauptanspruch der '840 entspricht.

S2013_001
Seite 17
Nicht glaubhaft scheint aber – auch im Lichte der bereits selber zweifeln-
den Ausführungen im Massnahmegesuch –, dass dieses erste Verfahren
überhaupt eingesetzt wird. Eine solche Annahme ist nicht glaubhaft dar-
getan im Lichte der vorprozessualen Korrespondenz mit einem Grup-
penmitglied der Beklagten, bei Berücksichtigung der Aussagen in der
Schutzschrift und in der Massnahmeantwort, und im Lichte der Informati-
onen aus dem Drug Master File. Zu den Informationen aus dem Drug
Master File muss allerdings bemerkt werden, dass diese nur ein Herstell-
verfahren nach einer dort als "Option 2" bezeichneten Art betreffen, und
dass nicht das ganze Drug Master File Dokument eingereicht wurde. So-
mit bleibt unklar, inwieweit eine offenbar vorhandene "erste Option“ von
der "Option 2“ abweicht. Dass das erste Verfahren überhaupt eingesetzt
wird, scheint auch im Lichte der Tatsache, dass mit Urteil des Landge-
richts Düsseldorf für Deutschland für das erste Verfahren eine Unterlas-
sung ausgesprochen wurde, unwahrscheinlich. Es scheint nicht glaub-
haft, dass die Beklagte dieses erste Verfahren ohne jegliche Änderung
weiterhin durchführt, beispielsweise selektiv nur für die Belieferung aus-
serhalb Deutschlands.
Hinsichtlich des ersten Verfahrens wurde demnach – auch in Berücksich-
tigung der Ausführungen der Klägerin in der Verhandlung – nicht glaub-
haft gemacht, dass dieses von der Beklagten tatsächlich zur Herstellung
des Wirkstoffes eingesetzt wird.
17.
Beurteilung des zweiten Verfahrens:
17.1 Vorweg ist auf ein Argument der Beklagten einzugehen. Die Beklag-
te führt aus: "Für das Verhalten der Klägerin ist es bezeichnend, dass sie
eine wortsinngemässe Verletzung der Klagepatente gar nicht erst be-
hauptet, jedenfalls nicht für das EP 0 918 791. Die Klägerin versucht
vielmehr, den Schutz ihrer Klagepatente auf andere Verfahren auszuwei-
ten, indem sie andere Mittel als äquivalent beansprucht, obwohl sie im
Patentanspruch nicht aufgeführt sind. Dies obwohl es gerade sie gewe-
sen war, welche darauf verzichtet hat, diese Mittel im Patentanspruch und
in der Beschreibung zu erwähnen. Damit beansprucht die Klägerin einen
Schutz, der weit über die erfindungsgemässe Lehre der Klagepatente
hinausgeht".
Das ist nicht nachvollziehbar. Dass Mittel als unter den Anspruch fallend
behauptet werden, die im Patentanspruch nicht aufgeführt sind, ist ja

S2013_001
Seite 18
nachgerade Voraussetzung für das Thema Äquivalenz. Und dass es um
Mittel geht, die in der Beschreibung nicht erwähnt sind, ist in der Regel
notwendige Voraussetzung dafür, dass Äquivalenz mit Erfolg behauptet
werden kann. Wäre das Mittel nämlich in der Beschreibung aufgeführt,
aber nicht im Anspruch, müsste daraus voraussichtlich geschlossen wer-
den, dass der Anmelder auf dessen Beanspruchung verzichtet hat und
die betreffende Ausführungsart nicht unter Schutz stellen wollte.
17.2 Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine Nach-
ahmung (äquivalente Verletzung, Art. 51 PatG i.V.m. Art. 66 lit. a PatG
und Art. 69 EPÜ) vor, wenn ein Verfahren oder ein Erzeugnis, obwohl es
ein oder mehrere Merkmale des Anspruchs nicht verwirklicht, diese
Merkmale durch andere ersetzt, die im Rahmen der der patentierten Lö-
sung zugrundeliegenden Aufgabe die gleiche Funktion wie die an-
spruchsgemässen Merkmale erfüllen (BGE 97 II 85, E. 2; nachstehend
als "erste Frage" bezeichnet). Um sich gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung als Nachahmung zu qualifizieren, müssen diese ande-
ren, die Anspruchsmerkmale ersetzenden Merkmale zudem dem durch-
schnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die patentierte Lehre na-
hegelegt sein (BGE 97 II 85 E. 1; BGE 125 III 29 E. 3b; 115 II 490 E. 2a;
nachstehend als "zweite Frage" bezeichnet).
Gemäss den "Schneidmesser“-Urteilen des deutschen Bundesgerichtsho-
fes (Schneidmesser I und II vom 12. März 2002, GRUR 2002, 515 und
519) sind für das Vorliegen der Äquivalenz nicht nur diese zwei, sondern
sogar drei Fragen zu prüfen, die kumulativ erfüllt sein müssen (vgl. Meier-
Beck in GRUR 2003, 905):

(1) Löst die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zu Grunde
liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden
Mitteln? (Gleichwirkung, entspricht obiger erster Frage)

(2) Wenn ja: Befähigen seine Fachkenntnisse den Fachmann, die abge-
wandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden? (Auffindbarkeit für den
Fachmann, entspricht obiger zweiter Frage)

(3) Wenn ja: Sind die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen
muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestell-
ten technischen Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende
Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine Lösung in Betracht
zieht, die der wortsinngemässen gleichwertig ist? (Gleichwertigkeit).
In Grossbritannien werden die drei so genannten "Improver"-Fragen ge-
stellt, namentlich wie folgt (Improver Corporation/Remington Consumer

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Seite 19
Products Ltd; R.P.C. 1990, 181; GRUR Int. 1993, 245):

(1) Does the variant have a material effect upon the way the invention
works? If yes, the variant is outside the claim. If no —
(2) Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been ob-
vious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art?
If no, the variant is outside the claim. If yes —
(3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from
the language of the claim that the patentee intended that strict compli-
ance with the primary meaning was an essential requirement of the inven-
tion? If yes, the variant is outside the claim.
Bei der Festlegung des über den Wortlaut hinausgehenden Schutzbe-
reichs von Patenten (Äquivalenzbereich, Bereich der Nachahmung) muss
bei aller Würdigung des Beitrags der Erfindung auch der Rechtssicherheit
Dritter Rechnung getragen werden. Dritte müssen ohne unzumutbaren
Aufwand beim Studium des Patents erkennen können, was erlaubt ist
und was nicht, was gerade im Äquivalenzbereich schwierig sein kann. Die
erste Frage der Gleichwirkung und die zweite Frage der Auffindbarkeit
oder des Naheliegens für den Fachmann tragen diesem Interesse Rech-
nung, orientieren sich aber im Lichte des Anspruchsprimats (vgl. Art. 51
PatG) zu wenig am effektiven Anspruchswortlaut. Die schweizerische
Rechtsprechung kennt bisher die sich am effektiven Wortlaut der Ansprü-
che orientierende dritte Frage der Gleichwertigkeit bei der Beurteilung der
Äquivalenz nicht. Im Hinblick auf das Vertragsziel der Rechtseinheit im
Zusammenhang mit der Auslegung des Schutzbereichs europäischer Pa-
tente, und um solche geht es vorliegend, sind aber einschlägige Ent-
scheide ausländischer Gerichte bei der Auslegung zu berücksichtigen,
wobei höchstrichterliche Urteile besonderes Gewicht haben (vgl. BGE
121 III 336 E. 5c S. 338; BGE 117 II 480 E. 2b S. 486 f.; BGE 137 III 170
E. 2.2). In diesem Sinn ist die oben diskutierte Frage der Gleichwertigkeit
auch von der schweizerischen Rechtsprechung zu berücksichtigen, und
zwar sowohl bei Europäischen als auch bei Schweizerischen Patenten,
denn diese dritte Frage gewährleistet, dass der Äquivalenzbereich in für
Dritte möglichst nachvollziehbarer Weise auf Abweichungen beschränkt
wird, die aus dem Wortlaut des Anspruchs heraus vom Fachmann als der
Abweichung zugänglich und gleichwertig erkannt werden.
17.3 Das zweite Verfahren wird in der Prozessbeschreibung der Patent-
anwältin Cristina Biggi dargelegt. Es zeichnet sich dadurch aus, dass der
Reaktionsschritt A eine Hydrierung von Alkin ZK 34506 unter basischen
Bedingungen (Pyridin, Palladium, THF) zum offenkettigen ZK 92836 um-

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Seite 20
fasst, der Reaktionsschritt B eine Oxidation unter Verwendung von TEM-
PO und Calciumhypochlorit in einem Lösungsmittel umfasst, die zum
Enol ZK 90965 führt, und der Reaktionsschritt C eine Wasserabspaltung
unter Verwendung von Pyridin/Wasser.
Dass dieses zweite Verfahren verwendet wird, wird von der Beklagten
nicht bestritten.
17.4 Verletzung der '791: Entsprechend unterscheidet sich das zweite
Verfahren vom in der '791 beanspruchten Verfahren nur hinsichtlich des
Reaktionsschritts B, denn im Anspruch 1 wird für den Reaktionsschritt A
eine katalytische Hydrierung gefordert, was beim zweiten Verfahren unter
Einsatz von Palladium der Fall ist, und das Drospirenon wird im Anspruch
im Reaktionsschritt C ohne Angabe spezifischer Reagenzien erhalten
durch Wasserabspaltung aus dem Enol ZK 90965, was auch beim zwei-
ten Verfahren der Fall ist.
Der Reaktionsschritt B wird in der '791 definiert als eine Oxidation des of-
fenkettigen ZK 92836 in Gegenwart eines Rutheniumsalzes in das Enol
ZK 90965. Welche spezifischen Rutheniumsalze dafür infrage kommen,
wird im Patent im Abschnitt [0011] ausführlich diskutiert, und es wird an-
gegeben, dass in Kombination mit diesem katalytisch wirkenden Rutheni-
umsalz ein herkömmliches einfaches Oxidationsmittel eingesetzt werden
kann. Keines davon ist dabei ein Calciumsalz oder ein Hypochlorit, ge-
schweige denn ein Calciumhypochlorid Ca(OCl)2. Des Weiteren wird
ausdrücklich hervorgehoben, dass die Schlüsselreaktion des erfindungs-
gemässen Verfahrens die Ruthenium katalysierte Oxidation des offenket-
tigen ZK 92836 zum Enol ZK 90965 ist (vergleiche Abschnitt [0012], Her-
vorhebung hinzugefügt durch das Gericht). Im Zusammenhang mit den
damit erreichten Vorteilen wird, neben der Erwähnung von erhöhter Rein-
heit und Ausbeute (vergleiche Abschnitte [0017] und [0018]), insbesonde-
re darauf hingewiesen, dass die nach dem Stand der Technik eingesetz-
ten toxischen Chromverbindungen für die Oxidation durch katalytische
Mengen eines Metalls ersetzt werden (vergleiche Abschnitt [0019], Her-
vorhebung hinzugefügt durch das Gericht).
Beim zweiten Verfahren wird der Reaktionsschritt B unter Verwendung
von TEMPO durchgeführt, einem organischen Radikal, welches mit dem
Oxidationsmittel Calciumhypochlorit Ca(OCl)2 in Kombination eingesetzt
wird. Wie sich aus der europäischen Patentschrift EP 1 746 101 B1 der

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Seite 21
Klägerin selber ergibt (dort insbesondere Abschnitte [0007] sowie [0008]),
wirkt dabei TEMPO in katalytischen Mengen.
17.5 Zur Frage der Gleichwirkung (erste Frage im Zusammenhang mit
der Äquivalenz):
Das organische TEMPO übernimmt die gleiche Funktion wie das bean-
spruchte Rutheniumsalz. Dies, weil es ebenfalls in katalytischen Mengen
als Oxidationshilfsmittel eingesetzt wird, zusammen mit einem zweiten
herkömmlichen Oxidationsmittel, hier Calciumhypochlorit, genauso wie im
Streitpatent '791 das Rutheniumsalz in katalytischen Mengen als Oxida-
tionshilfsmittel zusammen mit einem zweiten herkömmlichen Oxidations-
mittel, dort Natriumbromat im Beispiel, eingesetzt wird. Sollte im Rahmen
der Erfüllung dieser Funktion gegebenenfalls ein anderer Reaktionsme-
chanismus durchlaufen werden, ist dies nicht erheblich, denn ein spezifi-
scher Reaktionsmechanismus wird im Streitpatent '791 im Zusammen-
hang mit der Oxidationsreaktion nicht erwähnt.
Eine objektive Gleichwirkung scheint also gegeben zu sein.
17.6 Zur Frage von Auffindbarkeit und Naheliegen für den Fachmann
(zweite Frage im Zusammenhang mit der Äquivalenz):
Ob die Fachkenntnisse den Fachmann befähigten, TEMPO als gleichwir-
kenden Ersatz für das Rutheniumsalz zu erkennen, ist unklar. Dagegen
spricht, dass die Klägerin selber in ihrer späteren Anmeldung EP 1 746
101 wie ursprünglich eingereicht argumentiert, dass es unter anderem im
Lichte der '791 (vergleiche Absatz [0002]) überraschend gewesen sei,
dass bei einer solchen Oxidationsreaktion anstelle eines Rutheniumkata-
lysators TEMPO eingesetzt werden kann. Ebenfalls dagegen spricht,
dass die im Verfahren befindlichen Dokumente zur Oxidation von Diolen
unter Bildung von Lactonen mit TEMPO solche Reaktionen nur in einfa-
chen Molekülen und nicht im Zusammenhang mit komplexen stereoche-
mischen Molekülen, geschweige denn Steroiden offenbaren. Dafür spricht
auf der anderen Seite, dass im Prüfungsverfahren tatsächlich mangelnde
erfinderische Tätigkeit von TEMPO im Lichte des bekannten Rutheni-
umsalzes vom Amt geltend gemacht worden ist.
Die Frage kann aber offen bleiben, denn die Äquivalenz scheitert daran,
dass der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut und der im
Lichte der Beschreibung unter Schutz gestellten Erfindung TEMPO nicht

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als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte (dritte Frage der er-
kennbaren Gleichwertigkeit).
17.7 Zur Frage, ob die Überlegungen, die der Fachmann für den Ersatz
von Rutheniumsalz durch TEMPO anstellen muss, genügend stark am
Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen
Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführungs-
art TEMPO mit ihren abgewandelten Mitteln als Lösung in Betracht zieht,
die zur wortsinngemässen gleichwertig ist (dritte Frage im Zusammen-
hang mit der Äquivalenz):
Die Verwendung von Rutheniumsalz wird in der '791 als Schlüsselreakti-
on dargestellt (vergleiche Abschnitt [0012]). Bei der Erläuterung der Vor-
teile wird darauf hingewiesen, dass die toxischen Chromverbindungen
durch katalytische Mengen eines Metalls ersetzt werden können (verglei-
che Abschnitt [0019]). Ein organisches Molekül als Ersatz vorzusehen,
scheint dadurch nicht suggeriert zu werden.
Selbst wenn, gewissermassen als übergeordneter Erfindungsgedanke
der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre, der
Ersatz der toxischen Chromverbindungen durch ein Metall als Katalysator
angenommen würde, würde der Fachmann bei einer derart spezifischen
Nennung der Wichtigkeit des Rutheniumsalzes als Kernelement der Er-
findung in der Beschreibung und im Anspruch einen Ersatz dieses Ruthe-
niumsalzes durch ein anderes Metallsalz vielleicht noch in Betracht zie-
hen, nicht aber den Ersatz durch ein organisches Molekül, wie dann auch
noch insbesondere spezifisch ein Radikal, namentlich TEMPO. Insbeson-
dere die Auswahl des spezifischen Systems TEMPO scheint im Zusam-
menhang mit dem Drospirenon-Grundgerüst und im Zusammenhang mit
der Trennung von Oxidation und Wasserelimination, orientiert am Sinn-
gehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre,
nicht erkennbar gleichwertig zu sein, offenbaren doch die Dokumente zur
Oxidation mit TEMPO diese Reaktion nur im Zusammenhang mit kleinen
linearen Molekülen, ohne die Berücksichtigung von anschliessend unsta-
bilen und Wasser abspaltenden Struktureinheiten.
Bei einer Orientierung am Anspruchswortlaut und bei der Auslegung der
darin unter Schutz gestellten technischen Lehre auch im Lichte der Be-
schreibung (Art. 69 EPÜ), liegt also keine für den Fachmann erkennbare
Gleichwertigkeit vor. Damit scheidet die Nachahmung der in der '791 ge-
schützten technischen Lehre aus.

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Seite 23
17.8 Damit ist die '791 nicht verletzt, und die Frage der Rechtsbeständig-
keit kann offen bleiben.
18.
Verletzung der '840: Das zweite Verfahren unterscheidet sich vom in der
'840 unter Schutz gestellten Verfahren dadurch, dass im Reaktionsschritt
C anstelle der Säure p-Toluolsulfonsäure die Base Pyridin/Wasser für die
Wasserabspaltung von Enol ZK 90965 zur Ausbildung von DRSP einge-
setzt wird.
Damit liegt eindeutig keine wörtliche Verletzung vor (Nachmachung). Eine
solche wird von der Klägerin auch nicht behauptet.
18.1 Als erste Frage ist damit zu entscheiden, ob Pyridin/Wasser im
Rahmen von Reaktionsschritt C die objektiv gleiche Funktion übernimmt
wie die p-Toluolsulfonsäure. Beide Reagenzien führen dazu, dass beim
Enol ZK 90965 die Wasserabspaltung bei einer Enol Struktureinheit ab-
läuft. Auch wenn bei der säurekatalysierten Reaktion ein etwas anderer
Reaktionsmechanismus vorliegt als bei der basisch katalysierten Reakti-
on, ist es doch so, dass beide Reagenzien die gleiche Funktion über-
nehmen, nämlich die Abspaltung von Wasser zu katalysieren.
Die diesbezügliche Argumentation der Beklagten, beim zweiten Verfahren
liege keine Trennung von Reaktionsschritt B und Reaktionsschritt C vor,
weil bereits beim Schritt der Oxidation DRSP in einem wesentlichen Anteil
gebildet werde, und es gebe zwischen diesen beiden Schritten keine Iso-
lierung des Zwischenprodukts, kann nicht überzeugen. Bei den Verfahren
nach dem Stand der Technik finden Reaktionsschritt B und C stets in ei-
ner einzigen Stufe statt, das heisst die Reaktion läuft bis zum Endprodukt
DRSP durch (vergleiche diesbezüglich die Entscheidung der Beschwer-
dekammer des EPA T 2505/11, Entscheidungsgründe 9.3, dritter Absatz),
während beim zweiten Verfahren der Beklagten eindeutig getrennte Re-
aktionsschritte B und C vorliegen.
Die von der Beklagten geltend gemachte, aus dem Gutachten Gambaro
erkennbare teilweise Wasserabspaltung erweist sich als nicht überzeu-
gend, weil die Bildung von DRSP erst nach abgeschlossener Oxidation,
namentlich bei der Destillation, abläuft und damit eine von der Oxidation
getrennte thermische Wasserabspaltung darstellt. Zudem gibt es eine
solche Destillation im Verfahren nach dem Drug Master File gar nicht ex-
plizit, da in diesem nur die Entfernung des Lösungsmittels erwähnt wird,

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Seite 24
jedoch auch nach abgeschlossener Oxidation und zudem nicht explizit
unter Verwendung eines Destillationsverfahrens. Wie bereits im Urteil des
Landgerichts Düsseldorf festgehalten wird, ist es unerheblich, ob eine
Isolation des Zwischenprodukts erfolgt und in welchem Umfang dieses
Zwischenprodukt vor der Zugabe des Katalysators für die Wasserabspal-
tung vorliegt.
Damit liegt objektive Gleichwirkung der unterschiedlichen Mittel vor.
18.2 Als zweite Frage ist zu klären, ob diese objektive Gleichwirkung für
den Fachmann auffindbar und naheliegend war. Der Klägerin kann gefolgt
werden, wenn sie ausführt, dass die Eliminierung von Wasser aus einer
Enol-Funktionalität zum in den ersten Jahren des Studiums vermittelten
Grundwissen des organischen Chemikers gehört. Dabei lernt der Chemi-
ker typischerweise gerade anhand dieser Reaktion, dass die katalysierte
Wasserabspaltung im Wesentlichen gleichwertig unter sauren oder basi-
schen Bedingungen durchgeführt werden kann. Beide Möglichkeiten sind
dem Fachmann also im Rahmen seines Grundwissens bekannt, und er
kennt die dazugehörigen Reaktionsmechanismen genau. Gerade weil es
sich um eine Standardreaktion handelt, von welcher der Fachmann
weiss, dass sie über die zwei genannten Wege ablaufen kann, ist die
Verwendung einer Base anstelle einer Säure für den Fachmann nahelie-
gend.
Es stellt sich jedoch am Ende die Frage, ob der Ersatz der spezifischen
Säure p-Toluolsulfonsäure durch die spezifische Base Pyridin/Wasser für
den Fachmann naheliegt. Aus dem Streitpatent weiss der Fachmann,
dass das System Enol ZK 90965 gegenüber Säuren und basischen Be-
dingungen labil ist (vergleiche Abschnitt [0005], dort bei der Diskussion
des Standes der Technik bei einstufiger Verfahrensführung). Zudem weiss
der Fachmann aufgrund seines Grundwissens als Chemiker, dass Pyri-
din/Wasser eine übliche und häufig verwendete schwache Base ist. Im
Hinblick darauf, dass insbesondere bei der einstufigen Durchführung des
Verfahrens nach dem Stand der Technik Pyridin mit Wasser eingesetzt
wird (vergleiche in der '840 die Abschnitte [0003] und [0005] sowie den
dort zitierten Stand der Technik), würde der Fachmann nicht nur grund-
sätzlich den Ersatz der p-Toluolsulfonsäure durch eine beliebige Base in
Betracht ziehen, sondern in naheliegender Weise insbesondere den Er-
satz durch das spezifische System von Pyridin mit Wasser als aussichts-
reiche Möglichkeit erwägen.

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Damit liegt der Ersatz von p-Toluolsulfonsäure durch Pyridin mit Wasser
für den Fachmann nahe.
18.3 Zur Frage der im Lichte der Ansprüche und der Patentbeschreibung
erkennbaren Gleichwertigkeit: Der Fachmann kann die Gleichwertigkeit
von p-Toluolsulfonsäure und Pyridin/Wasser auch bei Orientierung am
Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen
Lehre erkennen und würde sie in Betracht ziehen. Dies, weil er erkennen
kann, dass der Ersatz der spezifischen Säure p-Toluolsulfonsäure durch
eine geeignete Base die gleiche Wirkung erzeugt (vergleiche Diskussion
oben), und weil er gerade die spezifische Base Pyridin in Wasser im Zu-
sammenhang mit dem vorliegenden spezifischen komplexen stereoche-
mischen Molekül aus den einstufigen Verfahren nach dem Stand der
Technik kennt und entsprechend als Base auch für den Schritt der Was-
serabspaltung im Zusammenhang mit getrennter Oxidation und Wasser-
abspaltung (zweistufiges Verfahren) in Betracht ziehen würde. Der Fach-
mann kann also davon ausgehen, dass das Pyridin/Wasser die Wassere-
limination bewirkt, ohne zu Umlagerungen oder anderen unerwünschten
Nebenreaktionen am Molekül zu führen. Somit würde er die Gleichwertig-
keit erkennen. Dem steht auch der Abschnitt [0013] und die darin enthal-
tene Nennung von starken Basen nicht entgegen im Sinne eines be-
schriebenen, aber nicht beanspruchten Ausführungsbeispiels (vgl. BGH-
Entscheid vom 10. Mai 2011, X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung; BGH
Entscheid vom 13. September 2011, X ZR 69/10 - Diglycidverbindung);
denn der Abschnitt [0013] spricht von einer starken Base, während das
System Pyridin/Wasser bekanntermassen eine schwache Base ist.
Da das ins Recht gelegte Parallelurteil aus den Niederlanden vom 24.
Januar 2013 die Frage der Gleichwertigkeit, wenn überhaupt, nur sehr
oberflächlich und unbegründet behandelt, kann die dort geschilderte ab-
weichende Meinung nicht überzeugen.
Damit liegt Gleichwertigkeit vor, und eine Nachahmung ist gegeben.
19.
Im Zusammenhang mit der Nachahmung macht die Beklagte zudem die
Einrede geltend, dass sich der Äquivalenzbereich nicht auf Ausführungs-
formen erstrecken könne, die im Stand der Technik liegen oder im Lichte
des Standes der Technik naheliegen (Formsteineinwand). Sie stützt sich
dabei auf die Beispiele 1h und 5c des Patents US 4 416 985 A, in wel-
chem beschrieben wird, dass bei der Oxidation von ZK 92836 in Anwe-

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senheit von CrO3 in Pyridin eine einstufige Reaktion zu DRSP erfolgt. Des
Weiteren stützt sich die Beklagte sich auf Angew. Chem. Int. Ed. Engl.
1982, 21, 696-697, wo die gleiche einstufige Reaktion mit den Reagenzi-
en Pyridiniumdichromat in DMF durchgeführt wird. Sie macht geltend,
dass der Gegenstand der angegriffenen Ausführungsform im Lichte die-
ses Standes der Technik nicht neu, zumindest jedoch nicht erfinderisch
sein könne, weil analoge Eliminierungsreaktionen an analogen Molekülen
unter dem Einfluss von Pyridin aus dem genannten Stand der Technik
bekannt seien.
Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Die betreffende Reaktionsfüh-
rung nach dem Stand der Technik ist immer eine einstufige Reaktionsfüh-
rung, das heisst die Reaktion verläuft vom Zwischenprodukt ZK 92836 di-
rekt zum DRSP. Dabei bildet sich als Übergangszustand vermutlich das
Enol ZK 90965 (darüber findet man allerdings im Stand der Technik keine
Offenbarung). Die Reaktion kann aber auf dieser Zwischenstufe, sofern
es sie wirklich gibt, offenbar nicht angehalten werden. Im Gegensatz dazu
beruht die Erfindung gemäss der '840, wie dies auch in der zugehörigen
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA, wo genau dieser Stand
der Technik ebenfalls entgegen stand (dort wird die US 4 416 985 sogar
als nächstliegender Stand der Technik D10 diskutiert), zum Ausdruck
kommt, darauf, ein Mittel zur Elimination von Wasser nicht bereits bei der
Oxidation hinzuzufügen, sondern erst nach erfolgter Oxidation zum Enol
ZK 90965 (vergleiche T 2505/11, Entscheidungsgründe 9). Gemäss Pa-
tentanspruch ist der Ausgangspunkt der Reaktion also das System ZK
90965, welches – dies muss die Auslegung des Anspruchs im Lichte der
Beschreibung sein – nicht als transienter hypothetischer Übergangszu-
stand im Rahmen der Oxidation durchlaufen wird, sondern als konkret
vorliegende Stufe vorgelegt und mit einem separaten katalytisch wirken-
den Reagens zum Zweck der Wasserabspaltung umgesetzt wird. Damit
ist die angegriffene Ausführungsart im Lichte des einstufigen Standes der
Technik nicht nur neu, sondern auch erfinderisch, denn die Zugabe von
Pyridin bereits bei der Oxidation, die aus dem Stand der Technik bekannt
ist, lässt es ja offenbar gerade gar nicht zu, die Enol Zwischenstufe ZK
90965 zu isolieren (zumindest gibt es im Stand der Technik keinerlei Hin-
weise darauf). Entsprechend liefert der Stand der Technik weder einen
Anreiz, noch eine konkrete Anregung, wie und mit welchen Vorteilen die
(im Stand der Technik nicht offenbarte) Enol-Zwischenstufe ZK 90965 im
Lichte der konkret im Stand der Technik offenbarten Oxidationsreaktionen
(die immer zum DRSP durchlaufen) vorgelegt wird und damit Oxidation
und Elimination in zwei Stufen aufgetrennt werden können.

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Seite 27
20.
Für den Fall einer Nachahmung macht die Beklagte eventualiter die Ein-
rede der Nichtigkeit geltend. Diese muss nur bei der '840 geprüft werden,
da bei der '791 fehlende Verletzung gefunden wurde.
Die Beklagte stützt ihre Nichtigkeitseinrede bezüglich der '840 aus-
schliesslich auf mangelnde erfinderische Tätigkeit und dies ausschliess-
lich im Lichte einer wissenschaftlichen Publikation eines der Erfinder. Sie
macht geltend, dass im Lichte dieser Publikation, die im zugehörigen Be-
schwerdeverfahren nicht berücksichtigt worden ist, erkennbar werde,
dass die Aufgabe nicht gelöst werde. Die dafür hinzugezogene Entschei-
dung der Beschwerdekammer des EPA T 1329/04 kann nicht überzeu-
gen, da diese einerseits aus dem Gebiet der Biochemie stammt und an-
dererseits die dort häufig angetroffene Problematik der spekulativen An-
meldungen betrifft, was hier nicht der Fall ist. Es ist glaubhaft, dass die
hier vorliegende Reaktion ohne weiteres zum angegebenen Produkt
führt. Die Frage, ob gegebenenfalls die Säure das DRSP anschliessend
umlagern könnte, wurde weder während des EP Verfahrens in der Sache
der '791, noch im Zusammenhang mit der '840 jemals aufgebracht. Die
Beklagte widerspricht sich mit ihrer Argumentation zudem gewissermas-
sen selbst, denn die Beklagte respektive deren Lieferantin hat offenbar
selber ein Verfahren unter Verwendung von p-Toluolsulfonsäure erfolg-
reich eingesetzt, wie sich aus dem Verfahren vor dem Landgericht Düs-
seldorf sowie der internationalen Anmeldung der K erschliesst. Der Nich-
tigkeitseinwand greift also ins Leere.
21.
Wie oben (E. 6) erwähnt, haben die Parteien nach Erstattung des Fach-
richtervotums dazu Stellung genommen. Hierzu ist ergänzend folgendes
festzuhalten:
Gemäss dem Vorbringen der Klägerin hat das Europäische Patentamt
auch ein Patent erteilt, das die Verwendung von Ruthenium nicht erfor-
dert ('840). Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass es deshalb auch
keinen diesbezüglichen Vertrauensschutz für Dritte geben könne und
man der Verwendung von Ruthenium im Anspruch nicht eine derart
Schutzbereichs-einschränkende Wirkung geben dürfe. Dazu ist festzuhal-
ten, dass das Patent '791 einschliesslich seiner Beschreibung in der Form
massgebend ist, in der es vorliegt. Bemerkenswerterweise wurden gera-
de jene Textstellen, die spezifisch auf Ruthenium als wesentliches Ele-
ment abzielen, aus der Beschreibung der '840 entfernt, während sie in

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der '791 prominent herausgestellt werden. Dieser Umstand kann nicht
unberücksichtigt bleiben.
Hinsichtlich des Hinweises der Beklagten, dass der „Formsteinweinwand“
greife, ist festzuhalten, dass gemäss dem Stand der Technik eben gerade
in einem einstufigen Verfahren gearbeitet wird. Die Trennung der beiden
Reaktionsstufen ist dem Stand der Technik nicht zu entnehmen, und sie
wird durch diesen auch nicht nahegelegt (vgl. auch die Entscheidung der
Beschwerdekammer des EPA). Zum Hinweis der Beklagten im Zusam-
menhang mit der '840, dass man sich bei der dritten „Schneidmesserfra-
ge“ nur am Anspruch orientieren dürfe, und dass die Basen in der Be-
schreibung angeführt und damit der Äquivalenz verschlossen sein müss-
ten, ist festzuhalten, dass im Abschnitt [0005] der '840 die Basen für die
Elimination im spezifischen Zusammenhang der Diskussion des Stands
der Technik erwähnt werden. Der Abschnitt [0013] der '840 betrifft starke
Basen. Demgegenüber ist Pyridin/Wasser gerade keine starke, sondern
eine schwache Base. Schliesslich ist zum Hinweis der Beklagten, die T
1329/04 zeige doch offensichtlich, dass die '840 nicht rechtsbeständig
sein könne, Folgendes zu bemerken: Die genannte Entscheidung bezieht
sich auf ein anderes technisches Gebiet, nämlich die Bioche-
mie/Biotechnologie. Ausserdem betrifft sie einen spezifischen Sachver-
halt, der im vorliegenden Fall nicht gegeben ist. Im Übrigen zeigen die
Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf, dass die Lieferantin der Be-
klagten durchaus DRSP herstellen konnte. Die Verfahren in der Sache
der '840 und '791 vor dem EPA zeigen ihrerseits, dass es offenbar kein
Problem mit der Frage der effektiven Lösung des Problems gab.
22.
Zur von der Beklagten bestrittenen Verletzungshandlung durch die Ein-
fuhr eines Produktes, bei welchem das unmittelbare Verfahrensprodukt
der Reaktion nur einer der Bestandteile ist, sei verwiesen auf BGE 70 I
194, und dort insbesondere auf den letzten Absatz der Erwägung 7. Ge-
mäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann in solchen Si-
tuationen, wo nicht allein der Wirkstoff in einem Produkt vorliegt, dann
von einem unmittelbaren Erzeugnis ausgegangen werden, wenn der
Wirkstoff für das Wesen des Endproduktes ausschlaggebend ist. Dies ist
vorliegend eindeutig der Fall, denn Drospirenon ist einer der beiden es-
senziellen Wirkstoffe im Endprodukt. Etwas anderes ist von der Beklagten
auch nicht glaubhaft gemacht worden. Damit liegen Verletzungshandlun-
gen vor.

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Seite 29
23.
Was den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil angeht, so liegt
dieser allein schon wegen der Schwierigkeit des Schadensnachweises
auf der Hand. Der Einwand der Beklagten, die Klägerin könne ihre Ver-
kaufseinbussen ohne weiteres nachweisen, ist unbehelflich, da die Kläge-
rin unter anderem darlegen müsste, dass diese Einbusse auf den Markt-
auftritt der Beklagten zurückgeht. Dies ist jedoch praktisch unmöglich,
wenn mehrere Generikahersteller auftreten. Dies räumt die Beklagte
denn auch ein, allerdings im Zusammenhang mit der Schwierigkeit, ihren
Schaden bei Erlass einer Massnahme zu beziffern: "Sind [jedoch] andere
Anbieter mit einem Präparat mit identischer Zusammensetzung auf dem
Markt, ist es unmöglich, die Umsatzentwicklung auch nur zu schätzen".
24.
Zu berücksichtigen ist des Weiteren die Frage der Verhältnismässigkeit
der Anordnung.
24.1 Die Beklagte bringt in diesem Zusammenhang vor, dass es ihr nicht
zuzumuten sei, wenn derart komplexe, technische Sachverhalte — wie
die vorliegend zu beurteilende angeblich äquivalente Patentverletzung —
zum Nachteil der Beklagten entschieden würden, ohne dass eine umfas-
sende Sachverhaltsprüfung im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens er-
folgt sei. Dies ist eine nicht nachvollziehbare Argumentation in einem
Massnahmeverfahren; in diesem geht es von Gesetzes wegen lediglich
um Glaubhaftmachen, und eben gerade nicht um eine umfassende Sach-
verhaltsabklärung. Wenn die Beklagte zudem anführt (a.a.O.), die ihr ge-
setzte kurze Frist von zehn Tagen erlaube keine angemessene Verteidi-
gung, so ist auch dies nicht zu hören, nachdem der Beklagten die Thema-
tik zum einen längstens bekannt war, und ihr zum anderen anlässlich der
mündlichen Verhandlung drei Wochen nach Zustellung des Massnahme-
begehrens noch eine uneingeschränkte Duplik zustand.
24.2 Schliesslich verweist die Beklagte darauf, dass der Allgemeinheit bei
Gutheissung der Massnahme für die Dauer der Durchführung des or-
dentlichen Verfahrens der Zugang zu günstigen Arzneimitteln verwehrt
werde, und dass dieses Resultat umso stossender sei, als die Klägerin
einmal mehr versuche, Wettbewerb zu verhindern, indem sie eine unzu-
lässige Ausdehnung des Schutzbereichs der Massnahmepatente auf Ge-
gen-
stände beantrage, auf deren Schutz sie im Erteilungsverfahren bewusst
verzichtet habe. Das letztere Argument – unzulässige Ausdehnung des

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Schutzbereichs – ist nicht schlüssig, denn kommt das Gericht zum
Schluss, es liege eine unzulässige Ausdehnung des Schutzbereichs vor,
wird das Gesuch abgewiesen. Was das Argument betrifft, mit Erlass der
Massnahme würden der Allgemeinheit günstige Arzneimittel verwehrt, so
mag dies zutreffen, ist aber Konsequenz des durch das Patent verliehe-
nen Ausschliesslichkeitsrechts, welches dem Patentinhaber für die Lauf-
zeit des Patentes als Entgelt für seine Bereicherung der Technik gewährt
wird.
25.
In Bezug auf die zeitliche Dringlichkeit ist festzuhalten, dass diesbezüg-
lich der Klägerin kein Vorwurf gemacht werden kann. Als das Medikament
eingeführt wurde, hat sie unverzüglich reagiert. Dies wurde durch den
Vortrag der Klägerin in der Eingabe vom 27. Februar 2013 auch im Zu-
sammenhang mit dem Beschluss vom 13. Februar 2013 glaubhaft darge-
tan. Zu einem früheren Zeitpunkt hätte die Klägerin keine hinreichende
Grundlage für die Einleitung der entsprechenden Schritte gehabt. Die
Dringlichkeit ergibt sich ferner aus dem Umstand, dass der Vertrieb der
streitgegenständlichen Produkte durch die Beklagte den Eindruck erwe-
cken musste, die Klägerin sei nicht willens oder in der Lage, ihr Patent
durchzusetzen. Zudem müssten Frauen, die das Produkt der Beklagten
verwenden, bei einer späteren Verhängung des Verbots das Medikament
wechseln, und zwar, aus ihrer Sicht, wegen der Klägerin, was deren Re-
putation schaden würde.
26.
Nachdem die Klägerin die Sicherheitsleistung von CHF 250'000.00 innert
der gesetzten Frist erbracht hat, ist Ziff. 1 des Beschlusses vom 13. Feb-
ruar 2013 als Massnahmeanordnung aufrecht zu erhalten. Ziff. 2 jenes
Beschlusses ist gegenstandslos geworden, nachdem die Beklagte ihren
diesbezüglichen Verpflichtungen nachgekommen ist.
Der Vollständigkeit halber bleibt anzufügen, dass der Streit der Parteien
darüber, ob die superprovisorische Anordnung vom 13. Februar 2013 auf
einer richtigen Sachdarstellung der Klägerin beruhte oder nicht, mithin
hätte ergehen oder nicht ergehen sollen, nicht zu entschieden werden
braucht, weil jene Anordnung so oder so bis zum heutigen Entscheid gilt,
und dieser für die Zukunft die Massnahme auf Grund des in den Erwä-
gungen behandelten Sachverhaltes anordnet.

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Seite 31
27.
Der Klägerin ist eine Frist von 30 Tagen zur Einreichung der Klage im or-
dentlichen Verfahren anzusetzen, ansonsten die angeordnete Massnah-
me dahinfällt (Art. 263 ZPO).
28.
Gemäss Art. 3 Abs. 1 IR-PatGer veröffentlicht das Bundespatentgericht
seine Entscheide 10 Tage nach dem Versand an die Parteien im Internet.
Die Veröffentlichung erfolgt in nicht anonymisierter Form, es sei denn, der
Schutz privater oder öffentlicher Interessen erfordert eine Anonymisie-
rung. Die Anonymisierung kann ex officio vorgenommen werden, oder bei
privaten Interessen, wenn sie beantragt wird und begründet erscheint
(Abs. 3).
Die Beklagte hatte mit der Duplik neu den Antrag gestellt, von einer Pub-
likation des Entscheides sei abzusehen. Zur Begründung hatte sie gel-
tend gemacht, es fehle an einem öffentlichen Interesse, da der Entscheid
die strittigen Fragen nur vorläufig beurteile, und es keine volle Prüfung
der Sach- und Rechtslage gebe. Eine Anonymisierung würde die Interes-
sen der Beklagten nicht schützen, da der Branchenkundige innert weni-
ger Sekunden wisse, wer die Parteien seien und um was es ginge.
Mit Eingabe vom 4. März 2013 macht die Beklagte nun präzisierend gel-
tend, bei den Informationen über das Herstellungsverfahren der bean-
standeten Produkte handle es sich um Geschäftsgeheimnisse der Be-
klagten und ihrer Lieferanten. Das Herstellungsverfahren sei nicht allge-
mein bekannt. Auf die Geschäftsgeheimnisse der Beklagten und ihrer Lie-
ferantinnen sei deshalb bei einer über das Internet erfolgenden Urteils-
veröffentlichung Rücksicht zu nehmen. Sollte das Gericht an der Urteils-
veröffentlichung über das Internet festhalten, so seien in der Urteilsbe-
gründung alle geschäftsgeheimnisrelevanten Ausführungen über das
Herstellungsverfahren zu schwärzen oder in anderer Weise unkenntlich
zu machen. Nur auf diese Weise könnten die Geschäftsgeheimnisse der
Beklagten gewahrt werden. Geschäftsgeheimnisrelevant seien insbeson-
dere alle Ausführungen über das Herstellungsverfahren, namentlich die
Ausführungen im Fachrichtervotum, namentlich die Erwägungen 4 und 5
sowie die Begründung der Nichtigkeit der Streitpatente. Dies betreffe
auch die Mittel für die Oxidation, Katalyse sowie Elimination bzw. Was-
serabspaltung der Zwischenprodukte und deren Namen. Allenfalls sei der
Beklagten Gelegenheit zu geben, die geheimhaltungsbedürftigen Stellen
zu bezeichnen, bevor das Gericht den Parteien seinen Entscheid eröffne.

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Auch hier gilt in zeitlicher Hinsicht das oben in Erwägung 9 dargelegte.
Wenn die Beklagte gewisse Stellen (offenbar aus ihren Parteivorträgen
und aus dem Fachrichtervotum) als geheimhaltungsbedürftig bezeichnen
will, bevor das Gericht seinen Entscheid den Parteien eröffnet, dann hat
die Beklagte diese Bezeichnung ungesäumt vorzunehmen und kann nicht
beantragen, dass ihr das Gericht dazu Gelegenheit gibt, will heissen, Frist
ansetzt, diese Bezeichnung vorzunehmen. Darauf ist deshalb nicht einzu-
treten.
Der vorliegende Entscheid ist gemäss Art. 3 Abs. 1 IR-PatGer im Internet
zu publizieren. Praxisgemäss ist der Entscheid, weil es sich um einen
Massnahmeentscheid handelt, bezüglich der involvierten Parteien zu
anonymisieren.
29.
Die Klägerin hat die Gerichtskosten zu bezahlen. Die endgültige Rege-
lung der Auferlegung der Kosten des Massnahmeverfahrens und der
diesbezüglichen Parteientschädigungen bleibt dem Entscheid im ordentli-
chen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin die Klage
nicht fristgemäss einreicht, hat sie der Beklagten eine Parteientschädi-
gung zu entrichten (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO).
Der Streitwert beträgt CHF 1 Mio. übersteigend. Die Gerichtsgebühr ist
angesichts des aufwändigen Verfahrens auf CHF 40'000 (Art. 31 und 33
PatGG i.V.m. Art. 1 und 2 KR-PatGer) festzusetzen. Die an die Beklagte
zu entrichtende Parteientschädigung ist auf CHF 50'000 für die rechtsan-
waltliche Vertretung festzusetzen (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff.
KR-PatGer), die Entschädigung für die patentanwaltliche Beratung ist in
gleicher Höhe festzulegen (Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer).

Das Bundespatentgericht beschliesst:
1. In Gutheissung der klägerischen Anträge vom 14. Februar 2013 wird
das Protokoll der Verhandlung berichtigt.
2. Auf das Berichtigungsbegehren der Beklagten vom 28. Februar 2013
wird nicht eingetreten.




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Seite 33
Das Bundespatentgericht erkennt:
1. In Bestätigung von Dispositiv Ziff. 1 des Beschlusses vom 13. Februar
2013 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1‘000.-- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5‘000.-- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih-
rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorg-
lich verboten, in der Schweiz die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospi-
renon „D 1“ (Swissmedic Zulassungsnummer a), „D 2“ (Swissmedic Zu-
lassungsnummer b), „D 3“ (Swissmedic Zulassungsnummer c) und „D 4“
(Swissmedic Zulassungsnummer d), wobei der in den betreffenden Pro-
dukten enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-3-
oxo-17α-pregn-4-ene-21, 17-carbolactone) durch Wasserabspaltung aus
6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-andro-stan-21‚17-
carbolactone durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit
Wasser hergestellt wurde, selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern,
anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen.
2. Es wird davon Vormerk genommen, dass Dispositiv Ziff. 2 des Be-
schlusses vom 13. Februar 2013 gegenstandslos geworden ist.
3. Im übrigen werden die klägerischen Rechtsbegehren abgewiesen, so-
weit darauf einzutreten ist.
4. Das Zollamt Pratteln wird angewiesen, die gemäss seinen Schreiben
vom 19. und 21. Dezember 2012 zurückbehaltenen Einheiten D bis zu
anderer Anordnung seitens des Bundespatentgerichts weiterhin zurück-
zubehalten.
5. Der Klägerin wird eine Frist bis 7. Mai 2013 zur Einreichung der Klage
im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die angeordnete Mass-
nahme dahinfällt.
6. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 40'000.
7. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.
8. Für den Fall, dass die Klägerin nicht innert Frist die Klage im ordentli-
chen Verfahren einreicht, hat sie der Beklagten eine Parteientschädigung
von CHF 100'000 zu bezahlen.


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Dieser Entscheid geht an:
– Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher unter Beilage der Rechnung Nr.
(mit Gerichtsurkunde); Beilagen: berichtigtes Verhandlungsprotokoll
act. 39 sowie act. 36-38
– Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi (mit Gerichtsurkunde); Beilage: be-
richtigtes Verhandlungsprotokoll act. 39
– Zollamt Pratteln (bezüglich Disp. Ziff. 4, mit Gerichtsurkunde)
– Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Ge-
richtsurkunde)


Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Der Fristenstillstand nach Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht.

St. Gallen, 21.03.2013
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 21.03.2013