bpatger · S2015_001 · 2015-02-09 · de
Dentaler Retentionseinsatz: Abweisung superprovisorischer Massnahmen, Anforderung an Gesuch um superprovisorische Massnahmen bei negativem vorläufigen internationalen Prüfungsbericht
Erfinderische Tätigkeit, Massnahme superprovisorisch abgewiesen, Neuheit

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2015_001
U r t e i l v o m 9 . F e b r u a r 2 0 1 5
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi,
Richter Dr. sc. nat., Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
A AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer und patentanwaltlich
beraten durch Silvan Latscha
Klägerin
gegen
B SA,
Beklagte
Gegenstand
Patentverletzung / superprovisorische Massnahme; Dentaler
Retentionseinsatz

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Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 27. Januar 2015 machte die Klägerin das vorlie-
gende Gesuch um Erlass vorsorglicher bzw. superprovisorischer Mass-
nahmen rechtshängig und stellte folgende Anträge:
"1.
Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
StGB mit Busse superprovisorisch zu verbieten, Retentionseinsätze für
Vorrichtungen zum Verbinden einer dentalen Prothesenkonstruktion mit ei-
ner dentalen Implantat- beziehungsweise Überkappungskonstruktion, die
einen für eine Druckknopfverbindung ausgestalteten Kopf aufweist, selber
oder durch Dritte aus der Schweiz auszuführen, die in der Aufsicht wie folgt
ausgestaltet sind.
2.
Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF
11000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten,
Retentionseinsätze für Vorrichtungen zum Verbinden einer dentalen Prothe-
senkonstruktion mit einer dentalen Implantat- beziehungsweise Überkap-
pungskonstruktion, die einen für eine Druckknopfverbindung ausgestalteten
Kopf aufweist, selber oder durch Dritte auszuführen, herzustellen, zu la-
gern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu
bringen, die in der Aufsicht wie folgt

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ausgestaltet sind.
3.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive der Kosten des
beigezogenen Patentanwalts, zu Lasten der Gesuchsgegnerin."
2.
Mit Schreiben vom 30. Januar 2015 wurde der Klägerin der Eingang
des Massnahmebegehrens bestätigt und ein Kostenvorschuss einver-
langt. Mit Eingabe vom 2. Februar 2015 reichte die Klägerin die angekün-
digten Muster sowie ein neu entdecktes Dokument ein.
3.
Die Klägerin stützt ihren Anspruch im Sinne von Art. 261 ZPO auf das
Schweizer Patent CH XX B1 (nachstehend "Massnahmepatent"). Dieses
Patent wurde am 15. Januar 2015 erteilt, beansprucht die Priorität einer
europäischen Patentanmeldung EP YY.Y vom 21. Mai 2012 und ist eine
schweizerische nationale Phase aus der internationalen Anmeldung WO
ZZ/ZZ.
4.
Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26
PatGG). In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 3 PatGG ist in
einer Dreierbesetzung zu entscheiden.

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5.1 Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vor-
sorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft
macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verlet-
zung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine
Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst
wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden
oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. Ferner muss ei-
ne gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende
Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.
Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann
das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der
Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).
5.2 Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch
beantragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn
immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge-
richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört,
nicht erlassen hätte. So heisst es in der Botschaft des Bundesrates zur
ZPO:
Ein Gesuch um ein Superprovisorium hat das Gericht umsichtig zu prüfen: Es
darf nicht leichthin auf Glaubhaftigkeit der (qualifizierten) Gefährdung schliessen,
sondern muss – nebst einer plausiblen Darstellung der Fakten – auch Belege
verlangen.1
In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in einer solchen Situation
von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der Beklagten antizipieren
und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen.
6.1 Ein Schweizer Patent wie das Massnahmepatent wird, auch wenn es
als nationale Phase aus einer internationalen PCT-Anmeldung hervorge-
gangen ist, für die Erteilung in der Schweiz nicht auf Neuheit und erfinde-
rische Tätigkeit überprüft (vgl. Art. 59 Abs. 4 PatG). In einer solchen Si-
tuation darf das Gericht bei der Beurteilung eines superprovisorischen
Massnahmebegehrens nicht einfach davon ausgehen, dass das Patent
rechtsbeständig ist.2 Dies wurde bereits in der Rechtsprechung des Bun-
despatentgerichts festgehalten: Zur Glaubhaftmachung der Rechtsbe-
ständigkeit sind weitergehende Nachweise wie beispielsweise ein amtli-

1 BBl 2006 S. 7356
2 vgl. diesbezüglich analog auch für den strafrechtlichen Schutz Art. 86 Abs. 1
zweiter Halbsatz PatG

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cher Recherchebericht oder ein vorläufiger internationaler Prüfungsbe-
richt mit Hinweis auf Patentfähigkeit erforderlich.3
6.2 Vorliegend wurde zur die Basis des Schweizer Massnahmepatents
bildenden internationalen Anmeldung bereits ein internationaler Recher-
chebericht und ein vorläufiger internationaler Prüfungsbericht angefertigt.
Dieser äussert sich ausdrücklich negativ zur Patentfähigkeit der internati-
onal publizierten Ansprüche, die identisch sind mit den für die Schweiz im
Rahmen des Klagepatents erteilten Patentansprüchen.
Die Klägerin widerspricht dem Bericht. Sie äussert sich ausführlich zur
Frage, ob die im Rahmen des vorläufigen internationalen Prüfungsbe-
richts festgehaltene mangelnde Neuheit gegenüber den Dokumenten D1
(EP 2 248 485 A1) und D2 (EP 0 894 480 A1) gerechtfertigt ist, und ar-
gumentiert zusätzlich sicherheitshalber zur Frage der Neuheit auch zu
den Dokumenten D3 (WO 2011/027229 A2) und D4 (US 5,211,561 A).
Insbesondere argumentiert die Klägerin, dass die Druckknopfverbindung
gemäss Anspruch 1 dafür vorgesehen sei, die Prothesenkonstruktion „re-
versibel und wiederholbar“ auf die Implantatkonstruktion aufzusetzen und
davon wieder abzulösen, und dass der Ring gemäss D1 weder vorgese-
hen noch (was bei einem Zweckmerkmal wie hier entscheidend ist) ge-
eignet für eine solche Druckkopfverbindung sei.
Dies ist auf den ersten Blick nicht überzeugend, zumal D1 in Abs. 0043
explizit erwähnt, dass eine lösbare Verbindung realisiert werden kann, in-
dem die Manschette 9 auf der Innenseite mit einer geeigneten Ausneh-
mung 9a versehen wird, womit klar wird, dass die in D1 gezeigten Ringe
durchaus zum Realisieren einer lösbaren Verbindung geeignet wären.
Weiter argumentiert die Klägerin, dass das koronale Ende des Rings von
D1 nicht eine kreisscheibenförmige Endseite bilde, wie dies die Prüferin
im Rahmen des internationalen Rechercheberichts geltend gemacht ha-
be.
Diesbezüglich ist zunächst darauf hinzuweisen, dass ein blosser Ring
durchaus eine Endseite in Form seiner koronalen Begrenzungsfläche be-
sitzt, so auch jener gemäss D1, und (weil diese Endseite ringförmig ist)
durchaus auch gesagt werden kann, dass es sich bei breiter Auslegung
um eine kreisscheibenförmige Endseite mit einer (mittigen) Öffnung han-
delt.

3 S2013_005, Urteil vom 24. Mai 2013 E. 3

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Weiter bezieht sich die Klägerin auf Abs. 0008 des Massnahmepatents,
wo Funktionen beschrieben seien, die ein blosser Ring ohne Endseite
nicht erfüllen könne, woraus sie auf eine enge Auslegung des Begriffs
Endseite schliesst.
In diesem Absatz sind die Ausführungen, die einen enger verstandenen
Begriff einer Endseite betreffen, jedoch nicht eindeutig als zwingend not-
wendig dargestellt, z.B. "Insbesondere kann die Endseite ... den Retenti-
onsrand ... abschliessen ...", oder "Beispielsweise kann die Endseite da-
bei einen Boden beziehungsweise Deckel bilden…". Da diese Merkmale
als optional verstanden werden können, könnte aus Abs. 0008 sogar ge-
folgert werden, dass der Begriff "Endseite" gemäss Anspruch breiter ver-
standen werden muss. Ansonsten wäre es unnötig, die entsprechenden
Ausführungen optional zu formulieren.
Somit ist die Ansicht der Prüferin, die den internationalen Recherchebe-
richt erstellt und mangelnde Neuheit von Anspruch 1 festgestellt hat, pri-
ma facie nicht widerlegt.
Selbst wenn man aber von der engen Auslegung des Begriffs "Endseite"
gemäss Klägerin ausginge, hat die Klägerin im Rahmen des Massnah-
megesuchs nicht nur die Neuheit, sondern auch die erfinderische Tätig-
keit des Massnahmepatents glaubhaft zu machen.
Die Klägerin behauptet das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit zum
Abschluss der Diskussion der Neuheit jeweils nur kurz (vgl. Massnahme-
begehren RZ 61 zur D1: "Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also neu
und erfinderisch gegenüber der Offenbarung der D1"; RZ 68 und 69 zur
D2: "Somit sind zumindest die Merkmale b, g und h des Anspruchs 1 in
der Verankerung der D2 nicht vorhanden. Der Gegenstand des An-
spruchs 1 ist also auch neu und erfinderisch gegenüber der D2."; RZ 73
und 74 zur D3: "Somit sind zumindest die Merkmale g und h des An-
spruchs 1 im Retentionseinsatz der D3 also eindeutig nicht vorhanden.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu und erfinderisch gegen-
über der Offenbarung der D3"; RZ 78 zur D4: "Der Gegenstand des An-
spruchs 1 ist somit eindeutig neu und erfinderisch gegenüber der Offen-
barung der D3").
Damit wird weder der einschlägige Fachmann definiert (zwingendes Er-
fordernis zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit), noch wird darge-
legt, warum der Fachmann nicht darauf kommen würde, zum Beispiel un-
ter Verwendung des beim Europäischen Patentamt angewendeten Prob-

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lem-Lösungsansatzes, die im Stand der Technik offenbarten Vorrichtun-
gen so zu verändern, dass der Gegenstand der beanspruchten Erfindung
resultiert.
Zudem erscheint im vorliegenden Fall (auch bei klägerischer Auslegung
des Begriffs "kreisscheibenförmige Endseite") ein Naheliegen auch nicht
von vornherein ausgeschlossen, wird doch in den Figuren 5 und 6 der D1
gemäss Klägerin im genau gleichen Zusammenhang wie im Massnah-
mepatent ein axial geschlitzter Ring offenbart, dem verglichen mit dem
beanspruchten Gegenstand bei klägerischer Auslegung nur die kreis-
scheibenförmige Endseite zu fehlen scheint, Öffnung 6 und Schlitz 10
sind vorhanden:
Auf der anderen Seite wird in Figur 8 ebenfalls der D1 auf der linken Seite
genau ein solcher mit dem Bezugszeichen 8 dargestellter geschlitzter
Ring dargestellt, und auf der rechten Seite für den Aufsatz auf ein glei-
ches männliches Teil dieses Druckknopf-ähnlichen Systems ein hauben-
förmiger Retentionseinsatz 18, der eindeutig über eine kreisscheibenför-
mige Endseite, diesmal ohne Öffnung und ohne axialen Schlitz, verfügt:

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Es ist nicht ohne weiteres erkennbar, warum in einer solchen Situation,
wo in der gleichen Figur zwei für die gleiche Funktion vorgesehene Ge-
genstände offenbart werden, der Fachmann nicht motiviert sein sollte, bei
der Kappe 18 eine Öffnung in der scheibenförmigen Endseite und einen
axialen Schlitz vorzusehen, zumal aus der D3 für solche haubenförmige
Aufsätze axiale Schlitze als geeignet bekannt waren.
6.3 Bei Vorliegen eines negativen vorläufigen internationalen Prüfungs-
berichts müsste, damit einer superprovisorischen Massnahme stattgege-
ben werden kann, zumindest gestützt auf die Vorbringen der Gesuchstel-
lerin prima facie erkennbar sein, dass dennoch Neuheit und erfinderische
Tätigkeit vorliegen. Diese Bedingungen sind hier nicht erfüllt. Damit fehlt
eine für den Erlass einer superprovisorischen Massnahme genügend
dargelegte Anspruchsgrundlage. Das Gesuch um Erlass einer superpro-
visorischen Massnahme ist daher abzuweisen.
7.
Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vor-
sorglicher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO).

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8.
Über die Prozesskosten ist im Endentscheid betreffend vorsorgliche
Massnahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).
Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
Das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird ab-
gewiesen.
2.
Der Beklagten wird eine Frist bis 23. Februar 2015 zur Erstattung
der Massnahmeantwort angesetzt.
3.
Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.
4.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestäti-
gung.
St. Gallen, 9. Februar 2015
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 09.02.2015