bpatger · O2016_010 · 2019-05-15 · de
Klarheitsprüfung bei Änderung der Patentansprüche
Erfinderische Tätigkeit, Kosten: Parteientschädigung, Neuheit, Teilnichtigkeit, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

O2016_010 
1 
 
Entscheid i.S. Gebr. Loepfe AG / Uster Technologies AG vom 15. Mai 2019 
 
Regeste: 
 
Art. 26, 27 PatG; Klarheitsprüfung bei Änderung der Patentansprüche. 
Mangelnde Klarheit ist kein Nichtigkeitsgrund. Damit ein Rechtsbegehren auf Einschränkung 
von Ansprüchen im Patentnichtigkeitsprozess zulässig ist, muss aber auch dieses genügend 
bestimmt sein. Deshalb muss die Einschränkung klar formuliert sein. 
Der Verzicht auf einen erteilten unabhängigen Anspruch bildet zwar eine Einschränkung des 
Patents, kann jedoch keine Klarheitsfrage aufwerfen, wenn, nebst dem Anspruchsverzicht als 
solches, eine blosse Umformulierung eines erteilten abhängigen Anspruches als unabhängiger 
Anspruch vorgenommen wird (E. 34). 
 
 
Art. 26, 27 LBI; Vérification de la clarté des modifications des revendications de brevet. 
Le manque de clarté n'est pas un motif de nullité. Toutefois, pour qu'une conclusion en limita-
tion des revendications soit recevable dans un procès en nullité du brevet, elle doit également 
être suffisamment déterminée. Partant, la limitation doit être clairement formulée. 
La renonciation à une revendication indépendante délivrée constitue une limitation du brevet, 
mais cette renonciation ne peut soulever une question de clarté si, outre la renonciation en tant 
que telle à la revendication, elle n’entraîne qu’une simple reformulation d'une revendication dé-
pendante délivrée en une revendication indépendante (E. 34). 
 
 
Art. 26, 27 LBI; Verifica della chiarezza delle modifiche delle rivendicazioni di brevetto. 
L’assenza di chiarezza non è un motivo di nullità. Tuttavia, perché una conclusione sulla limita-
zione delle rivendicazioni sia ricevibile in una procedura di nullità di brevetto, essa deve anche 
essere sufficientemente determinata. Pertanto, la limitazione deve essere chiaramente formula-
ta. La rinuncia a una rivendicazione indipendente concessa costituisce una limitazione del bre-
vetto, ma tale rinuncia non può sollevare una questione di chiarezza se, oltre alla rinuncia alla 
rivendicazione in quanto tale, essa non comporta che una semplice riformulazione di una ri-
vendicazione dipendente concessa in una rivendicazione indipendente (c. 34). 
 
 
Art. 26, 27 PatA; Clarity on amendment of patent claims. 
Lack of clarity is not a ground for invalidity. However, in order for a prayer for relief for limitation 
of claims in a patent nullity suit to be admissible, it must also be sufficiently determined. There-
fore, the limitation of claims must be clearly formulated. 
The waiver of a granted independent claim constitutes a limitation of the patent, but this waiver 
cannot raise a question of clarity if, apart from the waiver of a granted independent claim, a 
mere reformulation of a granted dependent claim is made as an independent claim (E. 34). 
 


Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2016_010
U r t e i l v o m 1 5 . M a i 2 0 1 9
Besetzung
Vizepräsident lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank 
Schnyder (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dipl. Ing. Phys. EPFL Christoph Müller,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Gebr. Loepfe AG, Kastellstrasse 10, 8620 Wetzikon, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Simon Holzer und 
Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. Kurt Sutter, E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Klägerin
gegen
Uster Technologies AG,
Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Homburger 
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. Paul Pliska, Uster Technologies 
AG, Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster,
Beklagte
Gegenstand
Patentnichtigkeit
Symmetrieabgleichverfahren


O2016_010
Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
Prozessgeschichte
1.
Mit Klage vom 21. Juni 2016 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegeh-
ren:
«1. Es sei festzustellen, dass der schweizerisch-liechtensteinische Teil des Eu-
ropäischen Patents EP 2 347 250 nichtig ist.
2.
Es sei festzustellen, dass der schweizerisch-liechtensteinische Teil des Eu-
ropäischen Patents EP 2 352 018 nichtig ist.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, 
einschliesslich der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts.»
2.
Die 
Nichtigkeitsklagen 
betreffend 
die 
beiden 
schweizerisch-
liechtensteinischen Teile der europäischen Patente wurden mit Verfügung 
vom 30. Juni 2016 getrennt. Das Verfahren betreffend schweizerisch-
liechtensteinischen Teil des europäischen Patents EP 2 347 250 B1 (Kla-
gepatent 1) wird unter der vorliegenden Verfahrens-Nr. O2016_010 und 
das Verfahren betreffend schweizerisch-liechtensteinischen Teil des eu-
ropäischen Patents EP 2 352 018 B1 (Klagepatent 2) wird unter der Ver-
fahrens-Nr. O2016_011 geführt.
3.
Am 6. Oktober 2016 erfolgte die Klageantwort, die Beklagte stellte darin 
folgende Rechtsbegehren:
«1. Die Klage sei abzuweisen;
2. Eventualiter sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen 
Patents EP 2 347 250 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten:
"1. 
Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) zur kapa-
zitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) 
wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Konden-
satoranordnung (21), welche Vorrichtung (1)
mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen eines 
elektrischen Wechselsignals an die Kondensatoranordnung (21), wo-
bei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) 
durch eine Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) derart abgekoppelt ist, 


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dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten 
Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst,
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektri-
schen Messgrösse eines an einer die Kondensatoranordnung (21) be-
inhaltenden Messschaltung (2) abgegriffenen elektrischen Signals,
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem min-
destens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder 
Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein 
Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, 
dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, 
konstanten Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, 
annimmt, und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die 
Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens 
einen Parameters steuerbar ist,
beinhaltet, wobei
die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentlichen 
zeitlich unverändert belassen wird,
ein elektrisches Wechselsignal von dem mindestens einen Wechsel-
signalgenerator (3) erzeugt und an die Kondensatoranordnung (21) 
angelegt wird,
ein elektrisches Ausgangssignal der Messschaltung (2) abgegriffen 
wird, 
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Messschaltung 
(2) abgegriffenen elektrischen Ausgangssignals durch die Auswer-
teschaltung (6) ausgewertet wird,
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem 
elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalge-
nerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) derart durch 
die Abgleichmittel (4) verändert wird, dass ein Ausgangssignal der 
Auswertung bei definierten, konstanten Bedingungen einen bestimm-
ten Wert, vorzugsweise Null, annimmt,
die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektri-
schen Steuersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst 
wird.


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2. 
Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Beeinflussung des elektrischen 
Steuersignals durch das Ausgangssignal automatisch in einem ge-
schlossenen Regelkreis erfolgt.
3. 
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Vor-
richtung (1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangs-
signal der Messschaltung (2) oder der Auswerteschaltung (6) auf die 
Steuermittel (7) einwirkt.
4. 
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 
431, 433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder weg-
schaltbar sind.
5. 
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation 
des elektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. 
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder pro-
grammierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wech-
selsignals beinhalten.
7. 
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 
481) beinhalten.
8. 
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.“
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.»
4.
Im Rahmen der Instruktionsverhandlung vom 2. Februar 2017 konnte 
keine Einigung erzielt werden. Am 2. Mai 2017 erstattete die Klägerin die 
Replik.
5.
Am 22. Juni 2017 erfolgte die Duplik, wobei die Beklagte geänderte 
Rechtsbegehren stellte. Diese werden in der Folge wiedergegeben, wo-
bei beim Hauptantrag die Änderungen bezüglich der erteilten Fassung 
hervorgehoben sind, und bei den folgenden Eventualanträgen 1-5 die be-
züglich Hauptantrag vorgenommenen Änderungen und in Eventualantrag 
6 die Änderungen bezüglich der erteilten Fassung:


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«Hauptantrag:
Der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 347 
250 sei wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten:
“1. Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) zur kapazitiven 
Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, 
Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21), welche 
Vorrichtung (1)
mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen eines elektrischen 
Wechselsignals an die Kondensatoranordnung (21), wobei die Kondensatoran-
ordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter- und/oder Ver-
stärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgene-
rator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie Parameter 
des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst,
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an einer die der Kondensatoranordnung (21) beinhaltenden 
Messchaltung abgegriffenen elektrischen Signals,
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens ei-
nen Wechselsignalgenerator (3) und der Messchaltung (2) Filter- und/oder Ver-
stärkerstufe (5) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des 
elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der 
Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen einen bestimm-
ten Wert, vorzugsweise Null, annimmt, und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmit-
tel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steu-
erbar ist,
beinhaltet,
wobei
die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentlichen zeitlich unver-
ändert belassen wird,
ein elektrisches Wechselsignal von dem mindestens einen Wechselsignalgene-
rator (3) erzeugt und an die Kondensatoranordnung (21) angelegt wird,
ein elektrisches Ausgangssignal der Messschaltung (2) Kondensatoranordnung 
(21) abgegriffen wird,
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Messschaltung (2) Konden-
satoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Ausgangssignals durch die 
Auswerteschaltung (6) ausgewertet wird,


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mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem elektrischen 
Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und der 
Messschaltung (2) Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) derart durch die Ab-
gleichmittel (4) verändert wird, dass ein Ausgangssignal der Auswertung bei de-
finierten, konstanten Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, 
annimmt,
die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektrischen Steu-
ersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Beeinflussung des elektrischen Steuer-
signals durch das Ausgangssignal automatisch in einem geschlossenen Regel-
kreis erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtung 
(1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Konden-
satoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) 
einwirkt.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, 
die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen 
Wechselsignals beinhalten.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstär-
kung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4)ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten.
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.“
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
2. Eventualantrag 1:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil 
des europäischen Patents EP 2 347 250 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu hal-
ten:
“1. Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) zur kapazitiven 
Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, 


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Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21), bei wel-
cher Untersuchung das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) be-
einflusst, welche Vorrichtung (1)
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen eines elektrischen Wechselsig-
nals an die Kondensatoranordnung (21), wobei die Kondensatoranordnung (21) 
vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) 
zur Filterung und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeug-
ten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie Parameter des vom Wech-
selsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst,
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen 
Signals,
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignal-
generator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und 
mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart 
veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definier-
ten, konstanten Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, an-
nimmt, und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmit-
tel(4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuer-
bar ist,
beinhaltet,
wobei
die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentlichen zeitlich unver-
ändert belassen wird,
ein elektrisches Wechselsignal von dem Wechselsignalgenerator (3) erzeugt und 
an die Kondensatoranordnung (21) angelegt wird,
ein elektrisches Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) abgegriffen 
wird,
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Kondensatoranordnung (21) 
abgegriffenen elektrischen Ausgangssignals durch die Auswerteschaltung (6) 
ausgewertet wird,
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem elektrischen 
Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstär-
kerstufe (5) derart durch die Abgleichmittel (4) verändert wird, dass ein Aus-
gangssignal der Auswertung bei definierten, konstanten Bedingungen einen be-
stimmten Wert, vorzugsweise Null, annimmt,


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die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektrischen Steu-
ersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Beeinflussung des elektrischen Steuer-
signals durch das Ausgangssignal automatisch in einem geschlossenen Regel-
kreis erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtung 
(1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Konden-
satoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) 
einwirkt.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, 
die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen 
Wechselsignals beinhalten.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstär-
kung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten.
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten"
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 
3. Eventualantrag 2:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 2 sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil 
des europäischen Patents EP 2 347 250 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu hal-
ten:
“1. Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) zur kapazitiven 
Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, 
Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21), welche 
Vorrichtung (1)
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen eines elektrischen Wechselsig-
nals an die Kondensatoranordnung (21), wobei die Kondensatoranordnung (21) 
vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) 
zur Filterung und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeug-


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ten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie die Parameter Frequenz, 
Phase und/oder Amplitude des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten 
Wechselsignals nicht beeinflusst,
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen 
Signals,
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignal-
generator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und 
mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart 
veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definier-
ten, konstanten Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, an-
nimmt, und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmit-
tel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steu-
erbar ist,
beinhaltet,
wobei
die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentlichen zeitlich unver-
ändert belassen wird,
ein elektrisches Wechselsignal von dem Wechselsignalgenerator (3) erzeugt und 
an die Kondensatoranordnung (21) angelegt wird,
ein elektrisches Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) abgegriffen 
wird,
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Kondensatoranordnung (21) 
abgegriffenen elektrischen Ausgangssignals durch die Auswerteschaltung (6) 
ausgewertet wird,
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem elektrischen 
Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstär-
kerstufe (5) derart durch die Abgleichmittel (4) verändert wird, dass ein Aus-
gangssignal der Auswertung bei definierten, konstanten Bedingungen einen be-
stimmten Wert, vorzugsweise Null, annimmt,
die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektrischen Steu-
ersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und 
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst wird.


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2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Beeinflussung des elektrischen Steuer-
signals durch das Ausgangssignal automatisch in einem geschlossenen Regel-
kreis erfolgt. 
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei d(e Vorrichtung 
(1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Konden-
satoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) 
einwirkt.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, 
die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen 
Wechselsignals beinhalten.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstär-
kung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4)ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten.
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche 1wobei die Abgleichmit-
tel (4)eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten."
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
4. Eventualantrag 3:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 3sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil 
des europäischen Patents EP 2 347 250 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu hal-
ten:
“1. Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) zur kapazitiven 
Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, 
Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21), welche 
Vorrichtung (1)
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen 
Signals, 
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung 
(21) geschaltet ist, 
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen eines elektrischen Wechselsig-
nals von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen 


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an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wo-
bei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine 
Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, 
dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsig-
nals nicht beeinflusst,
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignal-
generator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und 
mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart 
veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definier-
ten, konstanten Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, an-
nimmt und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmit-
tel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steu-
erbar ist, 
beinhaltet,
wobei
die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentlichen zeitlich unver-
ändert belassen wird, 
ein elektrisches Wechselsignal von dem Wechselsignalgenerator (3) erzeugt und 
an die Kondensatoranordnung (21) angelegt wird,
ein elektrisches Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) abgegriffen 
wird,
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Kondensatoranordnung (21) 
abgegriffenen elektrischen Ausgangssignals durch die Auswerteschaltung (6) 
ausgewertet wird,
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem elektrischen 
Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstär-
kerstufe (5) derart durch die Abgleichmittel (4) verändert wird, dass ein Aus-
gangssignal der Auswertung bei definierten, konstanten Bedingungen einen be-
stimmten Wert, vorzugsweise Null, annimmt,
die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektrischen Steu-
ersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst wird.


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2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Beeinflussung des elektrischen Steuer-
signals durch das Ausgangssignal automatisch in einem geschlossenen Regel-
kreis erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtung 
(1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Konden-
satoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) 
einwirkt.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, 
die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche. wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen 
Wechselsignals beinhalten.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstär-
kung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten.
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.“
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
5. Eventualantrag 4:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 4 sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil 
des europäischen Patents EP 2 347 250 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu hal-
ten: 
"1. Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) zur kapazitiven 
Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, 
Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21), welche 
Vorrichtung (1) 
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen eines elektrischen Wechselsig-
nals an die Kondensatoranordnung (21), wobei die Kondensatoranordnung (21) 
vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) 
zur Filterung und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeug-
ten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie Parameter des vom Wech-
selsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst,


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eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen 
Signals,
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignal-
generator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und 
mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart 
veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definier-
ten, konstanten Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, an-
nimmt
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmit-
tel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steu-
erbar ist, und
eine Rückkopplung, mittels deren [recte derer] ein Ausgangssignal der Konden-
satoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) 
einwirkt,
beinhaltet, 
wobei
die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentlichen zeitlich unver-
ändert belassen wird, 
ein elektrisches Wechselsignal von dem Wechselsignalgenerator (3) erzeugt und 
an die Kondensatoranordnung (21) angelegt wird,
ein elektrisches Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) abgegriffen 
wird,
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Kondensatoranordnung (21) 
abgegriffenen elektrischen Ausgangssignals durch die Auswerteschaltung (6) 
ausgewertet wird,
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem elektrischen 
Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstär-
kerstufe (5) derart durch die Abgleichmittel (4) verändert wird, dass ein Aus-
gangssignal der Auswertung bei definierten, konstanten Bedingungen einen be-
stimmten Wert, vorzugsweise Null, annimmt,
die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektrischen Steu-
ersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst wird,
wobei die Beeinflussung des elektrischen Steuersignals durch das Ausgangssig-
nal automatisch in einem geschlossenen Regelkreis erfolgt.


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2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von 
elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, die einzeln oder grup-
penweise zu oder wegschaltbar sind. 
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen 
Wechselsignals beinhalten.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstär-
kung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.“
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
6. Eventualantrag 5:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 5 sei der schweizerisch-Iiechtensteinische Teil 
des europäischen Patents EP 2347 250 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu hal-
ten:
“1. Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) zur kapazitiven 
Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, 
Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21), bei wel-
cher Untersuchung das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) be-
einflusst, welche Vorrichtung (1)
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen 
Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung 
(21) geschaltet ist,
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen eines elektrischen Wechselsig-
nals von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen
an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wo-
bei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine 
Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, 
dass sie die Parameter Frequenz, Phase und/oder Amplitude des vom Wechsel-
signalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst,


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Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignal-
generator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und 
mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart 
veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definier-
ten, konstanten Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, an-
nimmt,
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmit-
tel (4). mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steu-
erbar ist, und 
eine Rückkopplung, mittels deren [recte derer] ein Ausgangssignal der Konden-
satoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) 
einwirkt, 
beinhaltet, 
wobei 
die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentlichen zeitlich unver-
ändert belassen wird,
ein elektrisches Wechselsignal von dem Wechselsignalgenerator (3) erzeugt und 
an die Kondensatoranordnung (21) angelegt wird,
ein elektrisches Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) abgegriffen 
wird,
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Kondensatoranordnung (21) 
abgegriffenen elektrischen Ausgangssignals durch die Auswerteschaltung (6) 
ausgewertet wird,
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem elektrischen 
Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstär-
kerstufe (5) derart durch die Abgleichmittel (4) verändert wird, dass ein Aus-
gangssignal der Auswertung bei definierten, konstanten Bedingungen einen be-
stimmten Wert, vorzugsweise Null, annimmt, 
die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektrischen Steu-
ersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst wird,
wobei die Beeinflussung des elektrischen Steuersignals durch das Ausgangssig-
nal automatisch in einem geschlossenen Regelkreis erfolgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von 
elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, die einzeln oder grup-
penweise zu oder wegschaltbar sind.


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3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen 
Wechselsignals beinhalten.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstär-
kung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.“
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
7. Eventualantrag 6:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 6 sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil 
des europäischen Patents EP 2 347 250 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu hal-
ten:
“1. Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) zur kapazitiven 
Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, 
Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21), welche 
Vorrichtung (1) 
mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen eines elektrischen 
Wechselsignals an die Kondensatoranordnung (21), 
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an einer die der Kondensatoranordnung (21) beinhaltenden 
Messschaltung abgegriffenen elektrischen Signals, 
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens ei-
nen Wechselsignalgenerator (3) und der Messschaltung Kondensatoranordnung 
(21) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektri-
schen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Aus-
werteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen einen bestimmten 
Wert, vorzugsweise Null, annimmt, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Po-
tenziometer beinhalten, und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmit-
tel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steu-
erbar ist,
beinhaltet,
wobei


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die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentlichen zeitlich unver-
ändert belassen wird,
ein elektrisches Wechselsignal von dem mindestens einen Wechselsignalgene-
rator (3) erzeugt und an die Kondensatoranordnung (21) angelegt wird,
ein elektrisches Ausgangssignal der Messchaltung Kondensatoranordnung (21)
abgegriffen wird, 
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Messchaltung Kondensa-
toranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Ausgangssignals durch die Aus-
werteschaltung (6) ausgewertet wird, 
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem elektrischen 
Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Mes-
schaltung Kondensatoranordnung (21) derart durch die Abgleichmittel (4) verän-
dert wird, dass ein Ausgangssignal der Auswertung bei definierten, konstanten 
Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, annimmt,
die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektrischen Steu-
ersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und 
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1‚ wobei die Beeinflussung des elektrischen Steuer-
signals durch das Ausgangssignal automatisch in einem geschlossenen Regel-
kreis erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtung 
(1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Konden-
satoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) 
einwirkt.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, 
die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen 
Wechselsignals beinhalten.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmit-
tel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstär-
kung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten.
87. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleich-
mittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.“
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;


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8. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.»
6.
Am 4. September 2017 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur Dup-
lik
7.
Am 2. Oktober 2017 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten dazu, am
19. Oktober 2017 nahm wiederum die Klägerin Stellung und am 1. No-
vember 2017 nahm abschliessend die Beklagte nochmals Stellung.
8.
Am 3. Dezember 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervo-
tum.
9.
Die Parteien nahmen dazu mit Eingaben vom 31. Januar 2019 und vom 
1. Februar 2019 Stellung.
10.
Die Hauptverhandlung fand am 20. März 2019 statt.
Prozessuales
11.
Beide Parteien haben Sitz in der Schweiz und es geht um die Feststel-
lung der Nichtigkeit des schweizerisch-liechtensteinischen Teils des euro-
päischen Patents EP 2 347 250 B1. Das Bundespatentgericht ist somit für 
die Beurteilung der vorliegenden Streitsache sachlich und örtlich zustän-
dig (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG).
12.
Die Parteien sind in dem vom Klagepatent 1 betreffenden Gebiet, konkur-
rierende Unternehmen, weshalb das Feststellungsinteresse gegeben ist.
Sachverhalt, Parteivorbringen
13.
Das Klagepatent 1, angemeldet am 12. Oktober 2009 unter Beanspru-
chung der Schweizer Priorität der CH16462008 vom 16. Oktober 2008,
wurde am 30. Juli 2014 erteilt. Der Patentschutz läuft am 12. Oktober 
2029 aus.


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Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der elektrischen Messvorrichtungen 
und betrifft ein Verfahren für den Symmetrieabgleich einer kapazitiven 
Messvorrichtung für längliche textile Prüfgüter. Ein für die Erfindung be-
vorzugtes Einsatzgebiet ist die kapazitive Prüfung von textilen Gebilden 
wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe. Eine derartige Prüfung 
kann z.B. die Detektion von Fremdstoffen oder das Erkennen von Ände-
rungen der Masse pro Längeneinheit und/oder die Messung von Feuch-
tigkeit im Prüfgut zum Ziel haben (vgl. Abs. [0002] der Beschreibung).
Die im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen hätten verschiedene 
Nachteile, weshalb es Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei, ein Ver-
fahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung zur kapazitiven Un-
tersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes anzugeben, wo-
bei die Vorrichtung einfach, schnell, kostengünstig und insbesondere au-
tomatisch abgleichbar sein solle (vgl. Abs. [0009]). 
14.
Die Klägerin macht in der Klage geltend, es mangle dem Klagepatent 1 in 
der erteilten Fassung an Neuheit, eventualiter an erfinderischer Tätigkeit. 
Zudem sei Anspruch 1 unzulässig geändert worden.
In Bezug auf die in der Duplik gestellten eingeschränkten Anträge werden 
im Wesentlichen die gleichen Gründe geltend gemacht. Zum Hauptantrag 
gemäss Duplik wird insbesondere unzulässige Änderung vorgetragen, 
sowie neu mangelnde Klarheit. Mangelnde Neuheit, die ursprünglich ge-
genüber EP 1 124 134 A2 (in der Folge D1) behauptet worden war, wird 
für den neuen Hauptantrag nicht mehr geltend gemacht, dagegen weiter-
hin fehlende erfinderische Tätigkeit, ausgehend US 4,843,879 (in der Fol-
ge D2) oder ausgehend von der D1.
15.
Auf die Parteivorbringen ist im Einzelnen nachfolgend insoweit einzuge-
hen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.


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Beurteilung
Fachmann
16.
Der Fachmann, als juristische Fiktion, ist ein Mensch der Praxis, der dar-
über unterrichtet ist, was zum relevanten Zeitpunkt (Anmeldedatum oder 
Prioritätsdatum) zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betref-
fenden Gebiet gehört. Dabei ist auch zu unterstellen, dass er zu allem, 
was zum Stand der Technik gehört, Zugang hat, und dass er über die 
normalen Mittel und Fähigkeiten für routinemässige Arbeiten und Versu-
che verfügt. Der Fachmann ist der Durchschnittsfachmann auf dem be-
treffenden technischen Gebiet, der selbst gerade keine erfinderische Be-
gabung hat.1
Der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann ist weder Experte des 
betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragen-
den Kenntnissen.2 Er muss nicht den gesamten Stand der Technik über-
blicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine so-
lide Ausbildung und ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in 
Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein. Bei der Bestimmung der 
erforderlichen Qualifikation ist den Besonderheiten des technischen 
Zweiges Rechnung zu tragen. Es sind insbesondere die gewerbliche 
Zielsetzung und die in einem bestimmten Bereich übliche Art, Fachleute 
einzusetzen, zu berücksichtigen.3
Der für die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit massge-
bende Fachmann und das ihm zuzurechnende Fachwissen decken sich 
mit dem für die Frage der Ausführbarkeit und der genügenden Stützung 
durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen geltenden Prüfungs-
massstab. 
17.
Die Klägerin definiert den Fachmann als Elektroingenieur mit Erfahrungen 
im Gebiet der elektronischen Messtechnik.
Die Beklagte definiert den Fachmann demgegenüber spezifischer als 
Fachmann auf dem Gebiet der textilen Messtechnik, der typischerweise 
 
1 Lindner in Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 56, Rdn 20 ff. mit weiteren 
Hinweisen auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA.
2 BGer Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E 2.1.
3 BGE 123 III 485 E. 2b; 120 II 71 E. 2 mit Hinweisen, vgl. auch Urteil 
4C.300/2002 vom 18. Dezember 2002 E. 2.1, sic! 2003, S. 600.


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ein Elektroingenieur ist mit viel Wissen und Erfahrung bezüglich des 
Messens von textilen Prüfgütern.
18.
Das Klagepatent geht zurück auf eine Priorität vom 16. Oktober 2008. 
Damals war ein Elektroingenieur in jedem Fall schon nicht nur im Gebiet 
der elektrischen Messtechnik, sondern auch im Gebiet der elektronischen 
Messtechnik bewandert. Die Erfindung bezieht sich nicht ganz allgemein 
auf Messtechnik, sondern spezifisch auf solche im Zusammenhang mit 
textilen Prüfgütern (vgl. Absätze [0001] und [0009] des Klagepatents 1).
Entsprechend wird der Fachmann für die folgende Beurteilung definiert 
als Elektroingenieur mit Wissen und Erfahrungen im Gebiet der elektroni-
schen Messtechnik und auf dem Gebiet der textilen Messtechnik, insbe-
sondere des Messens von textilen Prüfgütern.
Hauptantrag:
19.
Als Merkmalsgliederung wird in der Folge von der Gliederung von An-
spruch 1 von Klagepatent 1 ausgegangen (Änderungen bezüglich erteilter 
Fassung hervorgehoben):
1A 
Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) 
1B 
zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen 
Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe
1C 
mittels einer Kondensatoranordnung (21),
1D‘ 
welche Vorrichtung (1) mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) 
zum Anlegen eines elektrischen Wechselsignals an die Kondensa-
toranordnung (21),
1Da‘ 
wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator 
(3) durch eine Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung 
und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten 
Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie Parameter des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beein-
flusst, 
1E‘ 
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektri-
schen Messgrösse eines an einer die der Kondensatoranordnung (21) 
beinhaltenden Messschaltung (2) abgegriffenen elektrischen Signals,
1F 
Abgleichmittel (4),


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1G“ 
die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator 
(3) und der Messschaltung (2) Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) an-
geordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des 
elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist,
1H 
dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, 
konstanten Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, 
annimmt, und
1I 
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die 
Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens 
einen Parameters steuerbar ist,
beinhaltet,
1J 
wobei die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentli-
chen zeitlich unverändert belassen wird,
1K‘ 
ein elektrisches Wechselsignal von dem mindestens einen Wechsel-
signalgenerator (3) erzeugt und an die Kondensatoranordnung (21) 
angelegt wird,
1L‘ 
ein elektrisches Ausgangssignal der Messschaltung (2) Kondensa-
toranordnung (21) abgegriffen wird,
1M‘ 
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Messschaltung 
(2) Kondensatoranordnung (21)
abgegriffenen elektrischen Aus-
gangssignals durch die Auswerteschaltung (6) ausgewertet wird,
1N“ 
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem 
elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalge-
nerator (3) und der Messschaltung (2) Filter- und/oder Verstärkerstufe 
(5) derart durch die Abgleichmittel (4) verändert wird,
1O
dass ein Ausgangssignal der Auswertung bei definierten, konstanten 
Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, annimmt,
1P 
die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektri-
schen Steuersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und
1Q 
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst 
wird.


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Zulässigkeit der Änderungen (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG, Art. 123 (2) 
EPÜ):
20.
Gemäss ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des euro-
päischen Patentamtes darf die geänderte europäische Patentanmeldung 
nichts enthalten, was nicht unmittelbar und eindeutig den ursprünglich
eingereichten Anmeldungsunterlagen entnommen werden kann. Es ge-
nügt nicht, wenn eine vorgeschlagene Änderung «nicht inkonsistent» ist 
mit dem ursprünglich Offenbarten. Nach dem sogenannten «Goldstan-
dard» ist die entscheidende Frage: Was konnte der Fachmann der Ge-
samtheit der ursprünglichen Offenbarung unter Inanspruchnahme seines 
allgemeinen Fachwissens, objektiv und auf den Anmeldetag bezogen, 
unmittelbar und eindeutig entnehmen.4
21.
Die Beklagte begründet die Stützung des Anspruchs 1 des Hauptantrags 
durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen mit der Ausführungsform 
von Figur 1 und deren Beschreibung auf den Seiten 9:30 bis 11:11, wobei 
diese Textstelle und die Figur im Lichte der allgemeinen Beschreibung auf 
Seiten 5:1 bis 8:31 zu verstehen seien, und auch die ursprünglichen An-
sprüche 14-17 zu berücksichtigen seien. 
Zu einzelnen Aspekten, die die Klägerin zur mangelnden Stützung des 
Anspruchs vor der Einreichung der eingeschränkten Fassung des Haupt-
antrags mit der Duplik vorgetragen hatte, bezieht die Beklagte spezifisch 
Stellung. Dies insbesondere zur Beeinflussung der Kondensatoranord-
nung durch das Prüfgut, zur Stelle, wo das Signal abgegriffen wird, zur 
Frage, ob die Rückkopplung zwingend ist, zur Filter und/oder Verstärker-
stufe, zur Auswahl von Varianten, zur Anordnung der Abgleichmittel, zum 
Abgleich ohne Prüfgut, sowie zum Symmetrieabgleich.
Die Klägerin macht zur eingeschränkten Fassung gemäss mit der Duplik 
eingereichtem Hauptantrag unzulässige Änderungen geltend und sie 
fasst die entsprechenden Argumente nicht abschliessend («zumindest») 
wie folgt zusammen:
 
4 Vgl. Blumer in Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage Art. 123, Rdn 45 sowie 
insbesondere T 1363/12, Nr. 1.2 sowie T 248/12, Nr. 3.3, mit Verweis auf G 2/10, 
Nr 4.3. 


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«a) Zahl der Wechselsignalgeneratoren: In Rz. 18 der Duplik wird eingeräumt, 
dass Fig. 1 der ursprünglichen Anmeldung (woraus die Änderungen angeblich ih-
re Offenbarung schöpfen sollen) nur einen Wechselsignalgenerator offenbart, 
während der vormalige Eventualantrag gemäss der Klageantwort „mindestens 
einen Wechselsignalgenerator“ erwähnte. Deshalb wurde der Anspruch in der 
Duplik nun so formuliert, dass die Vorrichtung „mindestens einen Wechselsignal-
generator ... beinhaltet“. Der Anspruch gemäss Hauptantrag schränkt jedoch die 
Anzahl von Wechselsignalgeneratoren weiterhin nicht ein (siehe oben Rz. 11 und 
28 f.).
b) Beeinflussung der Kondensatoranordnung durch das Prüfgut: Auch die 
neuen Ausführungen der Beklagten in Rz. 19-21 der Duplik vermögen nicht dar-
zulegen, wieso das Merkmal, wonach „das bewegte Prüfgut die Kondensatoran-
ordnung beeinflusst“ im Anspruch weggelassen kann (vgl. oben, Rz. 13-16).
c) Fehlende Rückkopplung: Die Ausführung gemäss Fig. 1, auf welche sich die 
Beklagte zur Offenbarung des neuen Anspruchs 1 gemäss Hauptbegehren 
stützt, verfügt als wichtiges Element über eine Rückkopplung, die im neuen An-
spruch fehlt und nicht hätte weggelassen werden dürfen (vgl. oben, Rz. 21-23) 
d) Erstreckung auf manuellen Abgleich: Neu behauptet die Beklagte in Rz. 36 
der Duplik, dass sich Anspruch 1 auch auf einen rein manuellen Abgleich bezie-
he. Sollte dies zutreffen, so würde eine unzulässige Erweiterung des Anspruchs 
vorliegen (siehe oben, Rz. 31 ff.). Sollte dem nicht so sein, so würde wie gezeigt 
die Rückkopplung in Anspruch 1 fehlen.
e) Merkmal "zwischen dem Wechselsignalgenerator und der Filter-
und/oder Verstärkerstufe": Die Anordnung der Abgleichmittel „zwischen dem 
Wechselsignalgenerator und der Filter- und/oder Verstärkerstufe“ wurde in unzu-
lässiger Weise herausgepickt. Fig. 1 liefert für die neue Anspruchsfassung keine 
Grundlage. Die neuen Argumente in Rz. 40-44 der Duplik vermögen dies nicht zu 
widerlegen (siehe oben)
f) Symmetrieabgleich ohne Referenzkondensator: Die neuen Ausführungen 
gemäss 51-56 der Duplik vermögen es auch im Zusammenhang mit dem neuen 
Anspruch nicht zu entkräften, dass die Einschränkung auf ein Verfahren zum 
Symmetrieabgleich“, wie sie im Prüfungsverfahren erfolgte, nicht zulässig ist. 
Zum einen ist der Symmetrieabgleich in der ursprünglichen Anmeldung nur im 
Zusammenhang mit dem Stand der Technik offenbart (oben Rz. 54) und zum 
anderen wurde der Symmetrieabgleich in jedem Fall nur für Vorrichtungen mit 
Referenzkondensator offenbart (oben, Rz. 56-60). Der Referenzkondensator wird 
im neuen Anspruch 1 gemäss Hauptantrag jedoch nicht erwähnt.


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g) Verschiedenes: Weiter ist die Einführung des neuen Merkmals „während des 
Abgleichs kein Prüfgut im Kondensator befinden“ so nicht zulässig (oben, Rz. 
53), und es fehlt das Merkmal, dass „drei parallele Kondensatorplatten“ vorgese-
hen sein müssen (oben, Rz. 60).»
Dazu kommen noch die weiter vorne im gleichen Schriftsatz zusätzlich 
geltend gemachten Gründe, die an dieser Stelle weiter nummeriert wer-
den sollen, um deren anschliessende Diskussion zu erleichtern:
h) es fehle in den Ansprüchen 15 und 17, auf die sich die Beklagte stütze, das 
Merkmal, dass die Kondensatoranordnung im Wesentlichen zeitlich unverändert 
belassen wird (act. 29 RZ 16);
i) im Anspruch werde nun die Wechselspannung an die Kondensatoranordnung 
angelegt, während in Figur 1 nur das Anlegen der Wechselspannung an die 
Messschaltung gezeigt sei (act. 29 RZ 27 ff.);
j) es werde eine Vielzahl von Varianten ausgewählt, wobei insbesondere auf 
Replik RZ 33 Bezug genommen wird (act. 29 RZ 29 ff.).»
22.
Dazu ist Folgendes festzustellen:
a) Anspruch 1 – wie ursprünglich eingereicht – spricht von «mindestens 
einen Wechselsignalgenerator», gleiches findet man in der allgemeinen 
Beschreibung (vgl. Anspruch 1 sowie S. 5:20-21). In Figur 1 wird ein 
Wechselsignalgenerator mit dem Bezugszeichen 3 und dem üblichen Pik-
togramm dargestellt, und in der diesbezüglichen Beschreibung wird von 
«ein Wechselsignalgenerator 3» gesprochen (S. 9:30 bis S. 11:11).
Wenn entsprechend im Rahmen von Merkmal 1D von einem Wechselsig-
nalgenerator die Rede ist, und das «mindestens» gegenüber Anspruch 1 
wie ursprünglich eingereicht gestrichen wird, kann darin keine unzulässi-
ge Änderung gesehen werden, soweit für andere Merkmale dann auf Fi-
gur 1 und die entsprechende Beschreibung abgestellt wird, da in diesem 
Zusammenhang ein Wechselsignalgenerator offenbart wird. Da die For-
mulierung nicht auf «genau einen» oder «nicht mehr als einen» reduziert 
ist, sondern «einen» ohne weitere Einschränkung, schliesst dies nicht 
aus, dass es auch noch weitere Wechselsignalgeneratoren geben kann, 
aber bedingt auch nicht, dass es mehr als einen Wechselsignalgenerator 
geben muss. Allerdings umfasst der geänderte Anspruch auch Situatio-
nen, in denen mehrere Wechselsignalgeneratoren vorhanden sind, da ei-


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ner unter mehreren Wechselsignalgeneratoren immer vorhanden ist und 
unter den so geänderten Anspruchswortlaut subsumiert werden kann.
Betrachtet man dieses Merkmal isoliert, liegt keine unzulässige Änderung 
vor.
23.
b) Anspruch 13 – wie ursprünglich eingereicht – betrifft das Untersu-
chungsverfahren, und Anspruch 17, gerichtet auf das Abgleichverfahren,
bezieht sich weder direkt noch indirekt auf Anspruch 13. Eine Stützung 
kann deshalb nicht auf Anspruch 13 zurückgehen, sondern nur auf Seite 
1:14-15, und dort fehlt die von der Klägerin beanstandete Massgabe.
Die eigentliche Messung nach dem Abgleich, konkret das Merkmal 1B 
umzusetzen, geht gar nicht anders, als dass das bewegte Prüfgut die 
Kondensatoranordnung beeinflusst; das erkennt der Fachmann ohne wei-
teres. Andernfalls würde gar keine kapazitive Untersuchung erfolgen kön-
nen, und es gäbe keinen Grund für einen Symmetrieabgleich. 
Der Fachmann liest die nach Ansicht der Klägerin fehlende Massgabe, 
dass das bewegte Prüfgut die Kondensatoranordnung beeinflusst, ent-
sprechend innerhalb von Merkmal 1B mit.
Betrachtet man dieses Merkmal isoliert, liegt keine unzulässige Änderung 
vor.
24.
c) Aus der allgemeinen Beschreibung geht hervor, dass der automatische 
Abgleich eine bevorzugte, aber nicht die einzige Variante ist (S. 4:24-25, 
S. 5:6, Beschreibung der Möglichkeit als Option, S. 8:24 der Abgleich 
kann automatisch erfolgen). Dies ergibt sich weiter im Zusammenhang 
mit der Beschreibung von Figur 1, wo ausdrücklich beschrieben wird, 
dass die Abgleichmittel 4 manuell eingestellt werden können auf S. 10:33 
bis S. 11:1), dass es aber auch möglich ist, die Abgleichmittel automa-
tisch, und insbesondere mit Rückkopplung, einstellen zu lassen (S. 11:2-
11). 
Somit ist manuelle und automatische Einstellung möglich, und die Rück-
kopplung bei einer Stützung auf Fig. 1 nicht zwingend.
Betrachtet man dieses Merkmal isoliert, liegt keine unzulässige Änderung 
vor.


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Seite 27
25.
d) Wie unter c) dargelegt, werden die manuelle Einstellung und die auto-
matische Einstellung offenbart. 
Inwieweit das im Zusammenhang mit der Rückkopplung in einer Gesamt-
schau eine zulässige oder unzulässige Änderung ist, wird weiter unten 
unter j) diskutiert.
Betrachtet man dieses Merkmal isoliert, liegt keine unzulässige Änderung 
vor.
26.
e) Im Schaltbild gemäss Figur 1 (siehe unten) ist erkennbar, dass die Ab-
gleichmittel 4 zwischen dem Wechselsignalgenerator 3 und der Filter- 
und/oder Verstärkerstufe 5 angeordnet sind (S. 10:18-19).
Inwieweit das dann in einer Gesamtschau eine zulässige oder unzulässi-
ge Änderung ist oder nicht, wird weiter unten unter j) diskutiert.
Betrachtet man dieses Merkmal isoliert, liegt keine unzulässige Änderung 
vor.
27.
f) Tatsächlich reflektiert die im Rahmen der Diskussion des Standes der 
Technik in den Absätzen [0004] und [0005] im Klagepatent und auf S. 2:9-
30 der ursprünglichen Unterlagen aufgeführte Beschreibung, dass bei 
Anordnung eines Referenzkondensators ohne Prüfgut die Messschaltung 
bei angelegter Wechselspannung ein Ausgangssignal mit dem Wert null 
oder einem bestimmten Wert annimmt. 
Mithin wird dort das beschrieben, was im ursprünglich eingereichten An-
spruch 17 definiert wird, und was dem Verständnis des Fachmanns für 


O2016_010
Seite 28
einen Symmetrieabgleich mit Ausgangssignal Null entspricht. Wie sich 
aus Seite 2:19-30 ergibt, wird der Begriff "Abgleich" im Zusammenhang 
mit einer solchen gattungsgemässen Vorrichtung synonym mit dem Be-
griff "Symmetrieabgleich" verwendet.
Im Zusammenhang mit einem Symmetrieabgleich ist nach der Beschrei-
bung allerdings ein Referenzkondensator zwingend, und es ist auf Basis 
der ursprünglich eingereichten Unterlagen für den Fachmann auch nicht 
ohne weiteres erkennbar, wie eine derartige Vorrichtung gebaut sein 
könnte, sodass ein Symmetrieabgleich ohne eine Referenz funktionieren 
könnte 
(symmetrisch 
gegenüber 
was, 
wenn 
kein(e)
Refe-
renz(kondensator) vorhanden ist?). Es ist aber keine Alternative zu einem 
Referenzkondensator offenbart. Der Referenzkondensator wird zwar bei-
spielsweise auf S. 6:23-24 ausdrücklich als bevorzugte Ausführungsform 
beschrieben, gleiches gilt im Zusammenhang mit Anspruch 10, der eben-
falls eine bevorzugte Ausführungsform der Vorrichtung gemäss Anspruch 
1 offenbart. Dort ist dieses optionale Merkmal des Referenzkondensators 
aber im allgemeinen Zusammenhang, nicht im Zusammenhang des 
Symmetrieabgleichs, aufgeführt. Im Zusammenhang mit dem Symmetrie-
abgleich ist die Anwesenheit eines Referenzkondensators zwingend.
Da der Symmetrieabgleich unmittelbar und eindeutig nur für einen vor-
handenen Referenzkondensator offenbart ist und eine Referenz benötigt 
wird, um überhaupt einen Symmetrieabgleich vornehmen zu können, ist 
ein Symmetrieabgleich ohne Referenzkondensator nicht offenbart. 
Es liegt diesbezüglich also eine unzulässige Änderung des Verfahrensan-
spruches vor.
28.
g) Hier werden eigentlich zwei Aspekte von der Klägerin aufgebracht, 
namentlich die Frage, ob "während des Abgleichs kein Prüfgut im Kon-
densator befinden" zulässigerweise in den Anspruch aufgenommen wur-
de und ob das Merkmal "drei parallele Kondensatorplatten" zulässiger-
weise nicht in den Anspruch aufgenommen wurde.
Das Merkmal "während des Abgleichs kein Prüfgut im Kondensator befin-
den" wird zweifelsfrei in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offen-
bart (S. 10:27). Inwieweit das in einer Gesamtschau eine unzulässige 
Änderung ist oder nicht, wird weiter unten unter j) diskutiert. 


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Seite 29
Betrachtet man dieses Merkmal isoliert, liegt keine unzulässige Änderung 
vor.
Die Anwesenheit von drei Kondensatorplatten ist kein zwingendes Merk-
mal der ursprünglichen Offenbarung. Die entsprechende Textstelle auf 
Seite 2:12-14 ist ausdrücklich nur eine Möglichkeit für einen Referenz-
kondensator, ist aber nicht zwingend. 
Ein Weglassen dieses Merkmals ist demnach zulässig.
29.
h) Anspruch 17, wie ursprünglich eingereicht, bezog sich effektiv auf An-
spruch 15. Letzterer beschreibt, dass die Kondensatoranordnung im We-
sentlichen zeitlich unverändert belassen wird. In der allgemeinen Be-
schreibung zum Anspruch 17 wird diese zusätzliche Massgabe dagegen 
nicht erwähnt (S. 7:5-13). 
Betrachtet man dieses Merkmal isoliert, liegt keine unzulässige Änderung 
vor. 
Inwieweit das in einer Gesamtschau über den ursprünglichen Offenba-
rungsgehalt hinausgeht, wird weiter unten unter j) diskutiert.
30.
i) Im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 wird vom Wechselsignalge-
nerator das elektrische Wechselsignal an die Kondensatoranordnung 21 
angelegt. Bei der Beschreibung von Figur 1 auf S. 9:30-S. 11:11 wird da-
gegen jeweils nur davon gesprochen, dass das Wechselsignal an die 
Messschaltung 2 angelegt wird, und die Kapazität 21, oder besser der 
Kondensator 21 ist nur Teil dieser Messschaltung, aber nicht notwendi-
gerweise der Punkt, an den das Wechselsignal direkt angelegt wird. 
Die Beschreibung von Figur 1 ist aber im Lichte der allgemeinen Be-
schreibung von S. 4:21 bis S. 8:31 zu verstehen, und im Lichte von An-
spruch 1, wie ursprünglich eingereicht, und beispielsweise auf S. 5:20-22 
wird ebenfalls davon gesprochen, dass der Wechselsignalgenerator das 
elektrische Wechselsignal an die Kondensatoranordnung anlegt.
Es kann hier entsprechend keine unzulässige Änderung erkannt werden.


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Seite 30
31.
j) Die oben beschriebenen Merkmale sind jeweils für sich isoliert betrach-
tet in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart, mit Ausnahme 
des Symmetrieabgleichs, der eben die Anwesenheit eines Referenzkon-
densators erfordert, um genügend offenbart zu sein (vgl. f) oben). 
Es muss zusätzlich geprüft werden, ob die verschiedenen Merkmale, ins-
besondere wenn in den ursprünglich eingereichten Unterlagen verschie-
dene Optionen nebeneinandergestellt respektive kombiniert werden, in ih-
rer spezifischen beanspruchten Kombination als technische Lehre unmit-
telbar und eindeutig dem Fachmann schon aus den ursprünglich einge-
reichten Unterlagen offenbart waren.
Die Beklagte stützt sich insbesondere auf die Beschreibung der Figur 1 
(S. 9:30-S. 11:11). 
In dieser Beschreibung wird offenbart (vgl. S. 10:27-28), dass während 
des Abgleichs entweder kein Prüfgut im Kondensator sein soll, oder die 
Kapazität des Prüfgutes sich zeitlich nicht ändern sollte. Als Merkmal 1J 
hat nur erstere Bedingung Eingang in den Anspruch gefunden.
Weiter wird im Zusammenhang mit der Beschreibung von Figur 1 darge-
legt, dass das vom Wechselsignalgenerator erzeugte Wechselsignal noch 
in einer Filter- und/oder Verstärkerstufe gefiltert oder verstärkt werden 
kann. Die Anwesenheit dieses Bauelements wird also optional beschrie-
ben, und nur die Option mit diesem Bauelement der Filter- und/oder Ver-
stärkerstufe hat Eingang in den Anspruch gefunden.
Weiter beinhaltet die allgemeine Beschreibung von Figur 1 die Auswer-
teeinheit, die in der Figur 1 mit dem Bezugszeichen 6 angegeben ist. In 
der Beschreibung wird ausgeführt (vgl. S. 11:10-11), dass die Regelgrös-
se vor oder hinter dieser Auswerteeinheit abgegriffen werden kann. Ein-
gang in den Anspruch hat nur letztere Variante gefunden.
Zudem wird der manuelle oder der automatische Abgleich beschrieben;
infolge der Merkmalskombination 1I, 1P und 1Q wird der Abgleich als 
Funktion des Ausgangssignals (1Q) über die Steuermittel (1I) und das 
von diesen erzeugte elektrische Steuersignal (1I) zur Beeinflussung der 
Abgleichmittel (1P) vorgegeben.
Damit wird aus an diesen vier Stellen, wo jeweils zwei verschiedene Op-
tionen angegeben werden, jene Möglichkeit ausgewählt, die auch effektiv 
in Figur 1 als Schaltbild dargestellt ist. Da auch das Steuermittel 7 als 


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Seite 31
Merkmal im Anspruch vorkommt (vgl. Merkmal 1P), kann entsprechend in 
dieser grundsätzlich mehrfachen Auswahl keine unzulässige Änderung
gesehen werden. Für diese Auswahl gab es für den Fachmann in einer 
Gesamtschau eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung in den ur-
sprünglich eingereichten Unterlagen. 
Dass die Rückkopplungsleitung 61, die in Figur 1 ebenfalls dargestellt ist, 
nicht Anspruchsmerkmal ist, steht dem nicht entgegen, da diese wenigs-
tens funktional als Merkmal 1I und 1Q Eingang gefunden hat.
32.
Zusammenfassend findet Anspruch 1 gemäss Hauptantrag keine genü-
gende Stützung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen, und dies 
aber ausschliesslich deshalb, weil für einen Symmetrieabgleich, wie er 
beansprucht wird, die Anwesenheit eines Referenzkondensators zwin-
gend ist (vgl. f) oben).
Der gleiche Mangel haftet auch den Eventualanträgen 1 und 2 an, diese 
wurden damit ebenfalls unzulässig geändert.
Eventualantrag 3:
Zulässigkeit der Änderungen (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG, Art. 123 (2) 
EPÜ):
33.
Eventualantrag 3 nimmt den Referenzkondensator, welcher in Serie zur 
Kondensatoranordnung geschaltet ist, in Anspruch 1 auf. Zu diesem 
Zweck fügt er dem Hauptantrag das zusätzliche Merkmal 1Ea mit dem 
Referenzkondensator hinzu, und nimmt dadurch veranlasst eine Ände-
rung am Merkmal 1D' vor und verschiebt das Merkmal 1E' nach oben.
Dieser Eventualantrag findet eine genügende Stützung, da nun der oben 
unter f) geschilderte Vorbehalt nicht mehr gegeben ist. Der für den Sym-
metrieabgleich, wie er beansprucht wird, zwingende Referenzkondensa-
tor ist nun Anspruchsmerkmal.
Eine unzulässige Änderung liegt somit bei Anspruch 1 gemäss Eventu-
alantrag 3 nicht mehr vor.


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Seite 32
Klarheit
34.
Weder Art. 26 Abs. 1 PatG noch Art. 138(1) und 139 EPÜ führen man-
gelnde Klarheit als Nichtigkeitsgrund auf. Die Listen der Nichtigkeitsgrün-
den in diesen Bestimmungen sind abschliessend.5
Die zivilprozessrechtliche Zulässigkeit eines Rechtbegehrens ist nicht 
damit zu verwechseln. Damit aber ein Rechtsbegehren zulässig ist, muss 
auch dieses genügend bestimmt formuliert sein.6 Das Bestimmtheitsgebot 
betrifft nicht nur Unterlassungsbegehren im Patentverletzungsprozess,7
sondern auch Rechtsbegehren auf Einschränkung von Ansprüchen im 
Patentnichtigkeitsprozess (Art. 27 PatG).
Wie bei einem Teilverzicht müssen deshalb im Zivilprozess Rechtsbegeh-
ren auf Einschränkung eines Patentanspruches (Art. 27 PatG) klar sein 
(vgl. Art. 97 Abs. 1 PatV). Ein Rechtsbegehren, das einen erteilten unab-
hängigen Anspruch durch die Aufnahme eines darauf bezogenen erteilten 
abhängigen Anspruchs beschränkt, stellt keine materielle Einschränkung 
des erteilten abhängigen Anspruchs dar. Damit wird auf den erteilten un-
abhängigen Anspruch verzichtet und der entsprechende abhängige erteil-
te Anspruch wird im eingeschränkten Patent als unabhängiger Anspruch 
weitergeführt. Der Verzicht auf den erteilten unabhängigen Anspruch bil-
det zwar eine Einschränkung des Patents gemäss Art. 27 Abs. 1 PatG. 
Dieser Verzicht kann jedoch keine Klarheitsfrage aufwerfen, denn die 
blosse Umformulierung des erteilten abhängigen Anspruches als unab-
hängiger Anspruch bildet keine weitere Einschränkung des Patents im 
Sinne von Art. 27 Abs. 1 PatG und kann entsprechend auch nicht auf 
Klarheit geprüft werden.8
35.
Die Klägerin macht im wesentlichen mangelnde Klarheit infolge zweier 
Aspekte geltend: 
 
5 BGer Urteil 4A_415/2018 vom 7. Dezember 2018 E.2.2.1.4.
6 BGer Urteil 4A_686/2014 vom 3. Juni 2015 E.4.3.1 bis 4.3.3 bestätigt in: BGE 
142 III 102 E.5.3.1 und BGer Urteil 5A_390/2017 vom 23. Mai 2018 E.2.3.2; 
BSK ZPO-Willisegger Art. 221 Rz 18.
7 BGE 131 III 70 E.3.3.
8 BGE 92 II 280 E. 3.a), BGE 120 II 357 E. 2; BGer Urteil 4C.108/1997 vom 
9. Juli 1998, E. 3.a) – „Betonpflasterstein II“, in: sic! 1999, 58 ff.; vgl. auch EPA 
Praxis in G 3/14.


O2016_010
Seite 33
(1) im Rahmen von Merkmal 1Da sei unklar, welche Parameter gemeint 
seien, und ob allenfalls neben Frequenz, Phase und/oder Amplitude noch 
weitere davon gemeint sein könnten, und 
(2) durch die Änderung ergebe sich ein Widerspruch zur Beschreibung.
36.
In der Klageantwort hat die Beklagte ausdrücklich erklärt, dass der Teil-
verzicht die Erklärung gemäss Art. 97 Abs. 2 PatV enthalten solle. Diese 
Erklärung wird als generelle Erklärung für Eventualanträge der Beklagten 
verstanden. Die von der Klägerin behaupteten Widersprüche zur Be-
schreibung nach der obigen Beanstandung (2) sind durch diese Erklärung 
ausgeräumt.
37.
Die «Parameter» im Merkmal 1Da, die von der Klägerin wegen angebli-
cher mangelnder Klarheit beanstandet werden, sind Parameter des vom 
Wechselsignalgenerator erzeugten Wechselsignals. 
Das vom Wechselsignalgenerator erzeugte Wechselsignal wird ausdrück-
lich in [0012] verdeutlicht: es handelt sich um ein elektrisches Span-
nungs- oder Stromsignal mit mindestens einem sich zeitlich ändernden, 
vorzugsweise periodischen Anteil (AC-Anteil), dem zusätzlich ein zeitlich 
im wesentlichen konstanter Anteil (DC-Anteil, Offset) überlagert sein 
kann. Weitere Erläuterungen finden sich im Zusammenhang mit Fig. 1 in 
[0022].
Es gibt unterschiedliche, dem Fachmann bekannte Weisen, ein solches 
Signal zu parametrisieren, zum Beispiel, wie von der Beklagten vorgetra-
gen, durch eine Fourier-Reihe, oder auch für nicht-periodische Signale 
generell durch eine Fourier-Analyse. 
Im Grunde kritisiert die Klägerin den Hauptanspruch wegen der Breite
des Begriffs «Parameter» im Zusammenhang mit dem erzeugten Wech-
selsignal. Eine für den Fachmann problematische Mehrdeutigkeit oder 
Unbestimmtheit des Begriffes «Parameter» trägt die Klägerin in diesem 
Zusammenhang nicht vor. Eine Unbestimmtheit des Begriffes, die einer
materiellrechtlichen Prüfung der Nichtigkeitsgründe entgegenstehen wür-
de, ist auch nicht zu erkennen. Die Tatsache, dass der Begriff «Parame-
ter» tatsächlich breit ist, wäre gegebenenfalls bei der Prüfung von Nich-
tigkeitsgründen relevant.


O2016_010
Seite 34
Die Klägerin hat nicht aufgezeigt, worin die Schwierigkeit für den Fach-
mann liegen könnte, gemäss diesem Merkmal festzustellen, ob eine be-
stimmte Filter- und/oder Verstärkerstufe welche konkreten Parameter des 
vom Wechselsignalgenerator erzeugten Wechselsignals beeinflusst oder 
nicht, und eine solche Schwierigkeit ist auch nicht erkennbar.
Ein Mangel an Klarheit liegt entsprechend nicht vor.
Ferner war der Begriff «Parameter» schon in der erteilten Fassung der 
Ansprüche des Klagepatents 1 (wenn auch in etwas anderem Zusam-
menhang) enthalten und dessen Klarheit wäre so auch in einem Ein-
spruchsverfahren vor dem EPA nicht zu rügen.
Neuheit (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG, Art. 54(2) EPÜ):
38.
Mangelnde Neuheit wird von der Klägerin in Bezug auf den mit der Duplik 
neu gestellten Hauptantrag und die Eventualanträge nicht mehr geltend 
gemacht.
Erfinderische Tätigkeit (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG, Art. 56 EPÜ):
39.
Die Klägerin behauptet mangelnde erfinderische Tätigkeit und macht zu-
nächst geltend, dass die Merkmale 1G'' und 1N'' keine technische Wir-
kung hätten, vor allem soweit die Position der Abgleichmittel vor oder hin-
ter der Filter- und/oder Verstärkerstufe betroffen sei. 
Sodann macht die Klägerin mangelnde erfinderische Tätigkeit einerseits 
ausgehend von US 4,843,879 (D2) und andererseits ausgehend von 
EP 1 124 134 (D1) geltend. 
Ausgehend von D2 wird kombiniert mit WO 01/31351 (D11), mit DE 195
35 177 (D5), mit D1, mit US 3,757,211 (D6), mit US 2007/00146019 (D4) 
mit dem allgemeinen Fachwissen, sowie mit der Publikation Huang (D3).
Ausgehend von D1 wird nicht mit weiteren Dokumenten kombiniert, son-
dern nur geltend gemacht, dass der einzige Unterschied zwischen D1 
und dem Anspruchsgegenstand keine technische Wirkung hätte und ent-
sprechend auch keine erfinderische Tätigkeit begründen könne.


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Seite 35
Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D2:
40.
Ausgehend von D2 identifiziert die Beklagte als Unterschiede zwischen 
D2 und dem Anspruchsgegenstand folgende Merkmale: 1G'', 1N'', 1I, 1P, 
1Q.
Die Klägerin gesteht ausdrücklich zu, dass das Merkmal 1I (elektrisches 
Steuersignal) in D2 nicht offenbart sei. 
Bezüglich der Merkmale 1P und 1Q behauptet die Klägerin, in D2 seien 
bereits Steuermittel offenbart. 
Nicht bestritten wird von der Klägerin, dass in D2 die Merkmale 1G'' und 
1N'' nicht offenbart sind, soweit eben in diesen Merkmalen gefordert wird, 
dass die Abgleichmittel vor der Verstärkerstufe angeordnet sein müssen.
41.
Die entscheidende Offenbarung des Dokuments D2 findet sich in Figur 5 
und Spalte 7: 12-34:


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Seite 36
Wie die Klägerin zugesteht, werden hier keine Steuermittel zur Abgabe 
eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel offenbart (Merkmal 
1I); die Abgleichmittel in Form der Regulierer-Kondensatoren 69 und 70 
werden nicht weiter spezifiziert. 
In D2 gibt es mithin keine Offenbarung eines elektrischen Steuersignals 
für die Abgleichmittel 69 und 70, entsprechend können auch die Merkma-
le 1P und 1Q nicht in D2 offenbart sein. Auch ist unstrittig, dass in der 
Schaltung gemäss D2 die Abgleichmittel 69 und 70 im Pfad zwischen 
dem Wechselsignalgenerator (in D2 der Oszillator 66) und dem Mess-
kondensator (in D2 60) nicht vor den Verstärkern 67 respektive 68 ange-
ordnet sind, sondern dahinter, d.h. zwischen den Verstärkern 67 respekti-
ve 68 und dem Messkondensator 60.
Damit unterscheidet sich der beanspruchte Gegenstand von der Offenba-
rung der D2 in den folgenden Merkmalen: 1G'', 1N'', 1I, 1P, 1Q.
42.
Im Zusammenhang mit der objektiven Aufgabe ist zunächst die strittige 
Frage zu klären, ob der Anspruchswortlaut zwingend eine automatische 
Einstellung des Abgleichs erfordert oder nicht.


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Seite 37
Gemäss Merkmal 1F müssen Abgleichmittel vorhanden sein, mit denen 
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals verändert 
werden kann (Merkmal 1G''). 
Weiter müssen Steuermittel zur Abgabe eines elektrischen Steuersig-
nals an die Abgleichmittel zur Veränderung dieses Parameters vorge-
sehen sein (Merkmal 1I). 
Das elektrische Steuersignal wird gemäss Merkmal 1Q durch das 
Ausgangssignal, das an der Kondensatoranordnung abgegriffen wird 
(Merkmal 1L'), beeinflusst, und die Veränderung dieses Parameters wird 
gemäss Merkmal 1P mit dem elektrischen Steuersignal durch die Steu-
ermittel gesteuert. 
All das wird im Zusammenhang mit einem Verfahren für den Symmetrie-
abgleich beansprucht, und insbesondere Merkmal 1P in Kombination mit 
Merkmal 1Q gibt ausdrücklich vor, dass als Funktion des Ausgangssig-
nals die Steuermittel über das elektrische Steuersignal die Abgleichmittel 
zur Veränderung des Abgleichs (Veränderung mindestens eines Parame-
ters) steuern.
Damit ist die Rückkopplung, d.h. die Verwendung der Eigenschaften des 
Ausgangssignals der Kondensatoranordnung für die Regelung der Ab-
gleichmittel über die Steuermittel ein ausdrückliches Verfahrensmerkmal.
43.
Das von der Klägerin ausgewählte Ausgangsdokument D2 für die Diskus-
sion der erfinderischen Tätigkeit wird im Klagepatent 1 bei der Diskussion 
des Standes der Technik in Abs. [0007] ausdrücklich erwähnt. 
In solchen Situationen ist in der Regel als objektive Aufgabe von der Auf-
gabe, wie sie im Klagepatent 1 angegeben wird, auszugehen.9
Im Klagepatent 1 wird einerseits als Ziel in den Abs. [0009] für die Vor-
richtung ein einfacher, schneller und kostengünstiger, insbesondere au-
tomatischer Abgleich vorgegeben. In Abs. [0011] wird ausgeführt, dass 
dadurch die Vorrichtung abgeglichen wird, ohne in die Kondensatoran-
ordnung selbst einzugreifen, was die Möglichkeit eines automatischen 
Abgleichs der Vorrichtung eröffnet. Im Zusammenhang mit dem Abgleich 
der Vorrichtung, der den konkreten Anspruchsgegenstand bildet, wird in
Abs. [0020] erneut der einfache, schnelle und kostengünstige Abgleich 
 
9 Vgl. z.B. BPatGer O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4.


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Seite 38
erwähnt, und die Möglichkeit, dass der Abgleich automatisch vom Gerät 
selbst vorgenommen werden kann ohne Eingriff einer Bedienungsperson. 
Zusätzlich wird aber auch allgemeiner die Erhöhung der Messgenauig-
keit, der Messzuverlässigkeit, der Reproduzierbarkeit und allgemein eine 
Verbesserung der Messresultate hervorgehoben.
Folglich kann als Aufgabe im Sinne der Beklagten die Erhöhung der Qua-
lität der Messresultate formuliert werden. Diese Erhöhung der Qualität der 
Messresultate kann unter anderem auch durch einen automatisch erfol-
genden Abgleich der Abgleichmittel über die Steuermittel bewirkt werden, 
der nach Anspruchswortlaut, wie oben dargelegt, umfasst, wenn auch 
nicht zwingend gefordert ist.
44.
Die Einstellung der Abgleichmittel über die Steuermittel als Funktion des 
Ausgangssignals führt zu einer Erhöhung der Qualität der Messresultate 
(vgl. Abs. [0020]). 
Die Aufgabe wird entsprechend durch die Merkmalskombination von An-
spruch 1 mit den vom Stand der Technik unterscheidenden Merkmalen 
gelöst.
45.
Kombination von D2 mit D4: Die Beklagte macht geltend, der Fach-
mann würde ausgehend von D2 das Dokument D4 nicht hinzuziehen, da 
D4 nicht auf dem Gebiet der textilen Messtechnik liege. 
Die Klägerin führt demgegenüber im Zusammenhang mit der Kombinati-
on der Dokumente D2 und D4 aus, dass die D4 ein allgemeines Doku-
ment aus dem Gebiet der Messvorrichtungen unter Verwendung von dif-
ferenziellen Kapazitäten sei und deswegen vom Fachmann ausgehend 
von D2 berücksichtigt würde.
46.
Das Dokument D2 beschreibt einen doppelten Kondensator als Messvor-
richtung für einen Faden (Zusammenfassung). Im Zusammenhang mit
der Vorrichtung gemäss Figur 5 wird ausgeführt, dass die Regulierer-
Kondensatoren 69 und 70 so eingestellt werden können, dass bei leerem
Kondensator keine Ausgangsspannung vorliegt (Spalte 7:17-19). Wie die
Einstellung der Regulierer-Kondensatoren 69 und 70 geschieht, be-
schreibt D2 nicht.


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Seite 39
Es stellt sich die Frage, ob der Fachmann ausgehend von D2 im Lichte 
der oben definierten Aufgabe der Erhöhung der Qualität der Messresulta-
te auf die Idee käme, ohne erfinderisches Zutun das Dokument D4 hinzu-
zuziehen.
Grundsätzlich beschreibt D2 wie erwähnt nicht, wie die dort beschriebe-
nen Regulierer-Kondensatoren 69 und 70 reguliert werden. Es wird auch 
kein Zusammenhang zwischen der Qualität der Messresultate und die-
sem Nullabgleich beschrieben. Es ist aber dem Fachmann bekannt, dass 
ein besserer Abgleich einer Messvorrichtung die Qualität der Messresul-
tate positiv beeinflusst.
Das Dokument D4 betrifft ebenfalls einen Nullabgleich einer Vorrichtung 
mit zwei Kondensatoren in Serie, und ist gemäss Zusammenfassung, 
Hauptanspruch und Abs. [0002] ganz allgemein für differenzielle Kapazi-
tätssensoren gedacht. MEMS Technologie wird als Möglichkeit genannt, 
aber nicht zwingend, und die Ausführungsbeispiele sind auch nicht darauf 
beschränkt. 
Auf der anderen Seite geht es aber bei D4 effektiv nicht um eine Schal-
tung, die dafür eingesetzt wird, ein Messobjekt im Kondensator zu führen 
und die dadurch verursachte Änderung zu messen. Vielmehr geht es bei 
D4 um Anordnungen, bei welchen eine mechanische Abweichung von ei-
ner Nullposition über die Änderung der Kapazität gemessen werden soll 
(Abs. [0002]). Dies ist eine andere Fragestellung als bei D2; bei der D2 
geht es nicht darum, über die Kapazität eine Position zu bestimmen.
Entsprechend würde der Fachmann nicht ohne erfinderischen Beitrag das
Dokument D4 hinzuziehen.
47.
Selbst wenn der Fachmann das Dokument D4 hinzuziehen würde, würde 
die Kombination aber nicht zum beanspruchten Gegenstand führen. Bei 
D2 wird nicht angegeben, wie die beiden einstellbaren Abgleichmittel 69 
und 70 geregelt werden. 
Bei D4 gibt es einerseits die Beschreibung einer Vorrichtung nach dem 
Stand der Technik, die in Figur 2 dargestellt ist: 


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Seite 40
Die Figur 2 geht aber bezüglich Einstellung der Abgleichmittel, d.h. der 
Einstellbarkeit der Trimmkondensatoren 6 nicht über den Offenbarungs-
gehalt von D2 hinaus, denn auch hier gibt es keine Angaben, wie die Ab-
gleichmittel zwischen den Messkondensatoren und den Oszillatoren ge-
steuert werden. Es heisst zwar programmable, aber was darunter konkret 
zu verstehen ist, ist der D4 nicht zu entnehmen. Die Möglichkeit einer 
Beeinflussung der Abgleichmittel durch das Ausgangssignal wird im Zu-
sammenhang mit der Figur 2 auf jeden Fall nicht beschrieben.
In der nach der Erfindung von D4 gestalteten Schaltung gemäss Figur 3 
gibt es gar keine Abgleichmittel, die als separate Elemente ausgestaltet 
sind. Der Nullabgleich erfolgt hier über die direkte Ansteuerung der Oszil-
latoren 12. 
Kombiniert man die technische Lehre von D2 mit jener von D4, so wie 
das in Figur 3 von D4 dargestellt ist, so erhält man nicht die beanspruchte 
Lehre, denn die Kombination wäre eine Schaltung gemäss Figur 5 von 
D2, wo man die beiden Abgleichmittel 69 und 70 ersetzt durch die Rege-
lung der Oszillatoren 12. Das ist auch der eigentliche Kern der D4; es 
geht gerade darum, den Nullabgleich mit den Oszillatoren zu machen und 
nicht mit Abgleichmitteln.
Die automatische Rückkopplung gemäss der D4 nicht für die Regelung 
der Oszillatoren einzusetzen, sondern für die Regelung separater Ab-
gleichmittel hinter den Oszillatoren, wäre zwar vielleicht möglich (could), 
es gibt dazu aber keine Veranlassung (would). 
Es fehlt mithin an der Motivation, den eigentlichen Kern der D4 gerade 
nicht zu übernehmen (Nullabgleich über die Oszillatoren), sondern nur ein 
Element davon (Rückkopplung und automatische Regelung) zu über-
nehmen für die Abgleichmittel gemäss der D2.
Selbst wenn ausgehend von der D2 die D4 hinzugezogen würde, liegt 
entsprechend erfinderische Tätigkeit vor.


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Seite 41
48.
Weiter ist Folgendes festzuhalten: Es ist unstrittig, dass weder D2 noch 
D4 die Merkmale 1G'' und 1N'' offenbaren, soweit die Abgleichmittel nicht 
hinter, sondern vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe, mithin zwischen 
der Filter- und/oder Verstärkerstufe und dem Wechselsignalgenerator, 
angeordnet sind.
Für die Klägerin kann aber dieser Unterschied, der unstrittig auch bei der 
Kombination von D2 mit D4 verbleibt, keine Abgrenzung bewirken, da 
sich aus diesem Unterschied keine technische Wirkung ergebe.
Der Anspruch definiert mit Merkmal 1G'' nicht nur die Anordnung des Ab-
gleichmittels zwischen dem Wechselsignalgenerator und der Filter-
und/oder Verstärkerstufe, sondern zusätzlich definiert Merkmal 1Da' auch 
ausdrücklich die technische Funktion dieser Filter- und/oder Verstärker-
stufe, auf jeden Fall soweit deren von der Klägerin als «Rückwärtsfunkti-
on» bezeichnete Aufgabe betroffen ist. Diese technische Funktion wird im 
Merkmal 1Da' dargelegt: Es geht darum, das Wechselsignal des Wech-
selsignalgenerators von der Kondensatoranordnung zu entkoppeln. Die 
technische Wirkung dieses Merkmals ist also ausdrücklich in den An-
spruch eingeschrieben und für den Fachmann erkennbar und verständ-
lich. 
Diese technische Wirkung muss anspruchsgemäss auch für die bean-
spruchte relative Anordnung gegeben sein, d.h. für die Anordnung des 
Abgleichmittels vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe. Bei der bean-
spruchten Anordnung vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe schützt ge-
wissermassen die Filter- und/oder Verstärkerstufe nicht nur den Genera-
tor vor Rückkopplung der Kondensatoranordnung, sondern auch die Ab-
gleichmittel, was die Steuerung der Veränderung des Parameters des 
Wechselsignals verbessert.
Entsprechend läuft das Argument der Klägerin, das Merkmal habe keine 
technische Wirkung, ins Leere.
49.
Offensichtlich offenbaren weder D2 noch D4 die Anordnung der Ab-
gleichmittel zwischen dem Wechselsignalgenerator und einer Filter-
und/oder Verstärkerstufe. 
Die Klägerin behauptet auch nicht, warum eine solche relative Anordnung 
der einzelnen Bauelemente eine nicht-erfinderische Modifikation der Of-


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fenbarung von D2 und/oder von D4 darstellen soll, sondern beschränkt 
sich darauf zu behaupten, das Merkmal habe keine technische Wirkung. 
Dies ist aber aus den oben dargelegten Gründen nicht zutreffend.
50.
Die Kombination der Dokumente D2 und D4 kann entsprechend auf jeden 
Fall auch das Merkmal 1G'' im Lichte von 1Da' nicht nahelegen.
51.
Kombination von D2 mit D11:
Die Beklagte macht geltend, dass ausgehend von D2 das Dokument D11
vom Fachmann nicht hinzugezogen würde, weil es in Ersterem um die 
Messtechnik mit starren Kondensatoranordnungen gehe, während in 
Letzterem MEMS-Sensoren mit einer beweglichen Kondensatorplatte be-
schrieben würden. Weiter macht die Beklagte geltend, würde man die 
beiden Dokumente dennoch kombinieren, dann würde selbst der Ersatz 
des kapazitiven Sensors 20A der Schaltung gemäss Figur 5 von D11 
durch die Messschaltung 60 gebildet durch die beiden Kondensatoren 62 
und 63 von D2 nicht zum beanspruchten Gegenstand führen, weil dann 
immer noch die Merkmale 1B, 1Da' sowie 1G'' nicht offenbart würden. 
Auch ein Ersetzen der Kondensatoren 69 und 70 von D2 durch die Kon-
densatorschaltung CS1 INT und CS2 INT von D11 würde der Fachmann 
nicht in Betracht ziehen und würde, selbst wenn so kombiniert, immer 
noch das Merkmal 1N'' nicht offenbaren.
Die Klägerin weist hingegen auf die allgemeine Einsetzbarkeit der gene-
rellen technischen Lehre von D11 hin und entsprechend darauf, dass der 
Fachmann ausgehend von D2 das Dokument D11 sehr wohl hinzuziehen 
würde. Zum Ersatz des kapazitiven Sensors 20A der Schaltung gemäss 
Figur 5 von D11 durch die Messschaltung 60, gebildet durch die beiden 
Kondensatoren 62 und 63 von D2, weist die Klägerin darauf hin, dass 
auch die Bauteile 220 sowie 230-232 in D11 zu berücksichtigen seien, 
und dass am Ende bei Berücksichtigung von D11 nur fehle, dass die Ver-
stärkerstufe vor und nicht nach den Abgleichmitteln angeordnet sei. Die-
ser Unterschied sei aber ohne technische Wirkung und könne keinen Bei-
trag zur erfinderischen Tätigkeit liefern. Auch im Zusammenhang mit dem 
Ersetzen der Kondensatoren 69 und 70 von D2 durch die Kondensator-
schaltung CS1 INT und CS2 INT von D11 erläutert die Klägerin, dass nur 
ein Unterschied darin zu sehen sei, dass die Verstärkerstufe vor und nicht 
nach den Abgleichmitteln angeordnet sei.


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Seite 43
52.
Auch bei D11 geht es um kapazitive Messvorrichtungen, bei welchen der 
Versatz einer Kondensatorplatte über die Veränderung der Kapazität ge-
messen wird. 
Aus den bereits im Zusammenhang mit D4 dargelegten Gründen würde 
der Fachmann ausgehend von D2 ein solches Dokument nicht ohne er-
finderischen Beitrag hinzuziehen, wenn es darum geht, die Messgenauig-
keit zu verbessern.
53.
Zudem fehlt auch bei der Kombination der Dokumente D2 und D11 unbe-
stritten das Merkmal, dass die Verstärkerstufe vor und nicht nach den Ab-
gleichmitteln angeordnet ist.
Wenn nun gewissermassen die Messhalbbrücke 62, 63 von D2 mit der 
Schnittstellenschaltung von D11 ausgemessen wird, und wenn man da-
von ausgeht, dass die Bauelemente 230-232 als Filter- und/oder Verstär-
kerstufe betrachtet werden können, dann sind die Abgleichmittel immer 
noch hinter und nicht vor dieser Filter- und/oder Verstärkerstufe angeord-
net, wie das beansprucht wird. 
Die Kombination führt also, wenn man dieser Argumentationslinie folgt, 
nicht zum beanspruchten Gegenstand, und wie oben dargelegt ist die 
Anordnung der Abgleichmittel vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe kein 
Merkmal ohne technische Wirkung. 
Die Klägerin hat auch nicht dargelegt, warum der Fachmann motiviert wä-
re und Aussicht auf Erfolg hätte, die Positionierung der Abgleichmittel an-
ders zu wählen, als dies in den Dokumenten D11 und D2 offenbart ist.
54.
Das Argument, die Abgleichkondensatoren 69, 70 durch die Kondensa-
torschaltungen CS1_INT und CS2_INT zu ersetzen, ist schon deswegen 
nicht überzeugend, weil nicht erkennbar ist, warum der Fachmann moti-
viert sein könnte, nun gerade diese Elemente aus dem komplexen 
Schaltmuster gemäss Figur 5 von D11 zu isolieren und in die Schaltung 
gemäss Figur 5 von D2 einzusetzen. 
Das ist umso mehr keine offensichtliche Massnahme, als die Abgleichmit-
tel in Figur 5 von D2 in Serie zwischen dem Oszillator und dem Messkon-
densator
angeordnet sind, 
während 
die Kondensatorschaltungen 
CS1_INT und CS2_INT parallel zum Messkondensator angeordnet sind. 


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Wenn man davon ausgeht, dass die Bauelemente 230-232 als Filter- 
und/oder Verstärkerstufe betrachtet werden können, sind aber auch bei 
diesem Ansatz die Abgleichmittel immer noch hinter und nicht vor dieser 
Filter- und/oder Verstärkerstufe, wie das beansprucht wird. Die Kombina-
tion führt also, auch wenn man dieser Argumentationslinie folgt, nicht zum 
beanspruchten Gegenstand. Zudem ist, wie oben dargelegt, die Anord-
nung der Abgleichmittel vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe kein 
Merkmal ohne technische Wirkung. 
Die Klägerin hat auch nicht dargelegt, warum der Fachmann motiviert wä-
re und Aussicht auf Erfolg hätte, die Positionierung der Abgleichmittel an-
ders zu wählen, als dies in D11 und D2 offenbart ist.
55.
Kombination von D2 mit D5:
Im Gegensatz zu D2 geht es bei D5 um ein Verfahren, bei welchem für 
die Messung eines Fadens in einem Kondensator nicht die Abweichung 
von einem Nullwert nach Kalibration als Messgrösse verwendet wird, 
sondern es wird in Serie zum Messkondensator Cx ein geregelter Kon-
densator Cy eingesetzt. Anschliessend wird immer auf null geregelt und 
die Einstellwerte des geregelten Kondensators werden als Messgrösse 
genommen (vgl. Spalte 6:68 ff.). 
Die entscheidende Schaltungstopologie von D5 ist in Figur 4 dargestellt:
Ausgehend von D2, wo die Abweichung vom Nullwert die Messgrösse ist, 
würde der Fachmann das Dokument D5 nicht ohne erfinderischen Beitrag 
hinzuziehen.


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Seite 45
56.
Zudem trifft es zu, dass, wenn man davon ausgeht, dass der Fachmann 
D2 mit D5 ohne erfinderischen Beitrag miteinander kombinieren würde, 
dann die Kombination nicht dazu führen würde, dass der Fachmann die 
Abgleichelemente 69, 70 von D2 durch zwei geregelte Kondensatoren 
des Typs Cy von D5 ersetzen würde. Die direkte Kombination der beiden 
Dokumente führt zu einer Bauweise, bei welcher der Kondensator 62 der 
D2 durch einen geregelten Kondensator ersetzt würde. 
Auch bei diesem Ansatz sind dann aber die Abgleichmittel immer noch 
hinter und nicht vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe angeordnet, wie 
das beansprucht wird. Die Kombination führt also nicht zum beanspruch-
ten Gegenstand. Zudem ist, wie oben dargelegt, die Anordnung der Ab-
gleichmittel vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe kein Merkmal ohne 
technische Wirkung. 
Die Klägerin hat auch nicht dargelegt, warum der Fachmann motiviert wä-
re und Aussicht auf Erfolg hätte, die Positionierung der Abgleichmittel an-
ders zu wählen als dies in D5 und D2 offenbart ist.
57.
Kombination von D2 mit D1:
Das Dokument D1 betrifft ebenfalls das Gebiet der Messung von Garnen. 
Die Garne werden durch einen Kondensator geführt und die Änderung 
der Kapazität wird als Messgrösse abgegriffen. Dass in D1 eine Vorrich-
tung beschrieben wird, bei welcher der Faden zwischen zwei Kondensa-
toren oszilliert, ändert nichts daran, dass es in D1 um eine gattungsglei-
che Vorrichtung geht, und entsprechend D2 und D1 dem gleichen Gebiet 
zuzuordnen sind. 
Der Fachmann würde daher D1 ausgehend von D2 hinzuziehen.
Die Tatsache, dass in D1 eine Varicap-Diode im Zusammenhang mit einer 
solchen Vorrichtung eingesetzt wird – und dann auch noch unter den 
schnell ändernden Bedingungen des Verfahrens gemäss D1 – zeigt, dass 
es keine grundsätzlichen Vorbehalte gab, solche Bauteile in derartigen 
Messschaltungen einzusetzen. Es mag zwar sein, dass das Bauteil unter 
gewissen Bedingungen für die Aufgabe nicht optimal ist, aber für die Auf-
gabe ungeeignet ist es offensichtlich nicht.


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Auch bei D1 sind aber die Abgleichmittel 23 und 24 hinter und nicht vor 
der Filter- und/oder Verstärkerstufe 12, 21 angeordnet, wie das bean-
sprucht wird. 
Die Kombination von D2 mit D1 führt also nicht zum beanspruchten Ge-
genstand, und wie oben dargelegt ist die Anordnung der Abgleichmittel 
vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe kein Merkmal ohne technische 
Wirkung. 
Die Klägerin hat auch nicht dargelegt, warum der Fachmann motiviert wä-
re und Aussicht auf Erfolg hätte, die Positionierung der Abgleichmittel 
dann anders zu wählen als dies in D1 und D2 offenbart ist.
58.
Kombination von D2 mit D6:
Wie bei D5 geht es in D6 im Gegensatz zu D2 um ein Verfahren, bei wel-
chem für die Messung eines Fadens in einem Kondensator nicht die Ab-
weichung von einem Nullwert nach Kalibration als Messgrösse verwendet 
wird, sondern es wird hier in Serie zum Messkondensator 8 ein geregelter 
Kondensator 9 eingesetzt. Dabei wird immer auf null geregelt, und die 
Einstellwerte des geregelten Kondensators werden als Messgrösse ge-
nommen. 
Ausgehend von D2, wo die Abweichung vom Nullwert die Messgrösse ist, 
würde der Fachmann deshalb das Dokument D6 nicht ohne erfinderi-
schen Beitrag hinzuziehen.
Wenn man dennoch davon ausgeht, dass der Fachmann D2 mit D6 ohne 
erfinderischen Beitrag miteinander kombinieren würde, dann würde die 
Kombination nicht dazu führen, dass der Fachmann die Abgleichelemente 
69, 70 von D2 ersetzen würde durch zwei geregelte Kondensatoren des 
Typs 9 von D6. 
Die direkte Kombination der beiden Dokumente führt zu einer Bauweise, 
bei welcher der Kondensator 62 der D2 durch einen geregelten Konden-
sator wie in der D6 beschrieben ersetzt würde. Auch bei diesem Ansatz 
sind dann aber die Abgleichmittel immer noch hinter und nicht vor der Fil-
ter- und/oder Verstärkerstufe angeordnet, wie das beansprucht wird. 
Die Kombination führt also nicht zum beanspruchten Gegenstand, und 
wie oben dargelegt ist die Anordnung der Abgleichmittel vor der Filter-
und/oder Verstärkerstufe kein Merkmal ohne technische Wirkung. 


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Die Klägerin hat auch nicht dargelegt, warum der Fachmann motiviert wä-
re und Aussicht auf Erfolg hätte, die Positionierung der Abgleichmittel 
dann anders zu wählen als dies in D6 und D2 offenbart ist.
59.
Kombination von D2 mit dem Fachwissen:
Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, es sei für den Fachmann of-
fensichtlich gewesen, die Abgleichmittel 69 und 70 von D2 automatisch 
ansteuerbar auszugestalten, und dann für den Nullabgleich das entspre-
chende Steuersignal durch den Ausgang der Messbrücke bereitzustellen.
Dazu ist zu sagen, dass es für den Nachweis der mangelnden erfinderi-
schen Tätigkeit erforderlich ist, für die vorgeschlagene Änderung Motiva-
tion und Aussicht auf Erfolg aufzuzeigen. 
Es ist zwar richtig, dass der Fachmann effektiv auf die Idee kommen 
könnte, die Abgleichmittel 69 und 70 automatisch anzusteuern, aus D2 
selber ist dafür aber kein Hinweis zu entnehmen. Weiter ist, wenn man 
die oben genannte Aufgabe vor Augen hat, die automatische Ansteuerung 
der Abgleichmittel 69 und 70 für den Nullabgleich nicht die einzige Mög-
lichkeit, die gestellte Aufgabe zu lösen. Es ist, wie D4 beispielsweise auf-
zeigt, auch möglich, den Nullabgleich über die Ansteuerung der Verstär-
kung oder des Oszillators bereitzustellen. Für die spezifische automati-
sche Ansteuerung der Abgleichmittel 69 und 70 fehlt die konkrete Motiva-
tion, um mangelnde erfinderische Tätigkeit aufzuzeigen.
Dazu kommt weiter, dass selbst wenn der Fachmann in Betracht ziehen 
würde, die Abgleichmittel 69 und 70 automatisch anzusteuern, immer 
noch fehlt, dass die Abgleichmittel vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe 
angeordnet sind. 
Warum der Fachmann motiviert sein sollte, diese weitere Modifikation bei 
der Schaltung von D2 vorzunehmen, hat die Klägerin nicht dargelegt, und 
aus den oben genannten Gründen ist es auch nicht so, dass die Platzie-
rung der Abgleichmittel vor der Filter-und/oder Verstärkerstufe keine 
technische Wirkung haben.
Auch die Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen kann entspre-
chend die beanspruchte Erfindung nicht nahelegen.


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60.
Kombination von D2 mit D3:
Die Klägerin legt dar, dass in D3 im Kapitel 4 der automatische Abgleich 
von kapazitiven Messschaltungen allgemein beschrieben werde. Es ist 
aber richtig, wie dies die Beklagte ausführt, dass in 4.1 von D3 von einem 
automatischen Abgleich keine Rede ist, und in 4.2 nur ein Verfahren be-
schrieben wird, bei welchem die Messung darin besteht, auf null zu re-
geln (analog wie in D5). 
Der Fachmann würde deswegen ausgehend von D2 das Dokument D3 
nicht ohne erfinderischen Beitrag hinzuziehen, dies aus den gleichen 
Gründen wie bereits oben im Zusammenhang mit D5 dargelegt.
Auch hier gilt aber, dass selbst wenn der Fachmann in Betracht ziehen 
würde, einen automatischen Abgleich aus D3 in Betracht zu ziehen und 
die Abgleichmittel 69 und 70 automatisch anzusteuern, immer noch fehlt, 
dass die Abgleichmittel vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe angeord-
net sind. 
Warum der Fachmann motiviert sein sollte, diese weitere Modifikation bei 
der Schaltung von D2 vorzunehmen, hat die Klägerin nicht dargelegt, und 
aus den oben genannten Gründen ist es auch nicht so, dass die Platzie-
rung der Abgleichmittel vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe keine 
technische Wirkung hat.
Auch die Kombination mit D3 kann entsprechend die beanspruchte Erfin-
dung nicht nahelegen.
61.
Ausgehend von D2 ist damit zusammenfassend für Eventualantrag 3 er-
finderische Tätigkeit gegeben, egal ob mit dem Fachwissen des Fach-
manns oder in einer Kombination mit den oben diskutierten Dokumenten.
Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D1:
62.
Ausgehend von der D1 identifiziert die Beklagte als Unterschiede zwi-
schen D1 und dem Anspruchsgegenstand auf jeden Fall folgende Merk-
male: 1G'', 1N'' sowie 1Ea.
Die Klägerin bestreitet nicht das Vorhandensein dieser Unterschiede an 
sich, sondern macht geltend, dass diese Unterschiede keine technische 


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Seite 49
Wirkung hätten und entsprechend keine erfinderische Tätigkeit begrün-
den könnten.
63.
Als Aufgabe formuliert die Beklagte eine Erhöhung der Qualität der 
Messresultate. Zur Aufgabe ausgehend von D1, wenn man den mit der 
Duplik gestellten Hauptantrag betrachtet, äussert sich die Klägerin nicht. 
Die von der Beklagten vorgeschlagene Aufgabe entspricht jener, die sich 
aus dem Patent ergibt, wie dies oben im Zusammenhang mit der erfinde-
rischen Tätigkeit ausgehend von D2 dargelegt wurde, davon ist mithin 
auch von der D1 ausgehend auszugehen.
Welche Wirkung diese unterscheidenden Merkmale haben, und warum 
sie damit die Aufgabe lösen, legt die Beklagte dar, mithin unter anderem 
auch, warum, wie bereits erwähnt, entgegen der Behauptung der Klägerin 
nicht davon ausgegangen werden kann, dass es keine technisch unter-
schiedliche Wirkung hat, ob die Abgleichmittel vor der Filter- und/oder 
Verstärkerstufe angeordnet sind oder dahinter.
Das einzige Argument, das die Klägerin im Zusammenhang mit der man-
gelnden erfinderischen Tätigkeit des mit der Duplik gestellten Hauptan-
trags ausgehend von D1 geltend macht ist, dass in diesem Unterschied 
keine technische Wirkung zu sehen sei und entsprechend auch diese Un-
terschiede keine erfinderische Tätigkeit begründen könnten.
Aus den oben im Detail dargelegten Gründen ist es aber nicht zutreffend, 
dass die Anordnung der Abgleichmittel vor oder nach der Filter- und/oder 
Verstärkerstufe keinen technischen Unterschied machen. 
Da die Klägerin auch für die Situation, in welcher von D1 ausgegangen 
wird, nicht aufzeigt, warum der Fachmann in Betracht ziehen würde, eine 
andere Anordnung der Abgleichmittel vorzunehmen, ist entsprechend auf 
erfinderische Tätigkeit zu erkennen. 
64.
Ausgehend von D1 ist somit ebenfalls erfinderische Tätigkeit gegeben.
65.
Weitere Nichtigkeitsgründe werden nicht geltend gemacht. 
Demnach ist das Klagepatent wie mit der Duplik als Eventualantrag 3 
eingeschränkt rechtsbeständig.


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Seite 50
Kosten- und Entschädigungsfolgen
66.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend scheint es gerechtfertigt, die 
Kosten den Parteien je hälftig aufzuerlegen. In der Tat wurde das Klage-
patent mit wesentlichen Einschränkungen aufrechterhalten, die bevorzug-
ten Ausführungsformen des Klagepatents sind aber immer noch ge-
schützt.
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 125'000 ist die Gerichtsgebühr 
auf CHF 22'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer), d.h. unter Berücksichti-
gung der zahlreichen Patentbeschränkungsrechtsbegehren und Nichtig-
keitsangriffe und Entgegenhaltungen, die im Verfahren vorgetragen wur-
den, im oberen Bereich des Tarifs.
Zur Parteientschädigung Folgendes: Vorliegend nicht erheblich ist die 
Tatsache, dass von der Beklagten im Rahmen der Duplik noch weitere 
Rechtsbegehren mit Einschränkungen des Klagepatents 2 eingereicht 
wurden, die nach dem doppelten Schriftenwechsel mehrere entsprechen-
de Parteistellungnahmen verursachten. Es stimmt zwar, dass das späte 
Stadium, in welchem diese Einschränkungen eingereicht wurden, das 
Verfahren verlängert hat und den Prozessaufwand für die Klägerin ent-
sprechend vergrössert hat. Die Einschränkungen waren aber anderer-
seits veranlasst durch eine Vielzahl von Dokumenten des Standes der 
Technik, die von der Nichtigkeitsklägerin eingeführt wurden, und durch 
verschiedene unterschiedliche Kombinationen von Dokumenten bei der 
Diskussion der erfinderischen Tätigkeit. Es ist deshalb nicht ersichtlich, 
dass dieses Vorgehen asymmetrisch substantiellen Mehraufwand für die 
Gegenpartei verursacht hat. Wie oben erwähnt, haben sowohl Klägerin 
wie Beklagte aufwendig prozessiert. Es wurde zudem nicht behauptet 
und es ist auch nicht ersichtlich, dass die zahlreichen Angriffe der Kläge-
rin oder die zahlreiche Eventualrechtsbegehren der Beklagten unnötig 
gewesen wären und die entsprechenden Kosten einseitig auferlegt wer-
den sollten (Art. 107-108 ZPO e contrario).
Die gesetzliche Möglichkeit für einen Patentanwalt, unter bestimmten Be-
dingungen in einem Nichtigkeitsprozess allein die berufsmässige Vertre-
tung zu übernehmen (Art. 29 PatGG), rechtfertigt nicht, in einem Nichtig-
keitsprozess generell einer Partei nur eine Vertretungsentschädigung 
(entweder für einen Patentanwalt oder für einen Rechtsanwalt) zuzuspre-
chen. Je nach Prozessverlauf kann es sich wie vorliegend ergeben, dass 
der Rechtsanwaltsbeitrag am Ende nicht den erheblichen Teil ausmacht. 


O2016_010
Seite 51
Das können die Parteien jedoch nicht im Voraus wissen. Stellen sich 
doch oft komplexe rein juristische Fragen erst im Laufe des Verfahrens. 
Auch eine Patentverletzungswiderklage, die keine rein patentanwaltliche 
Vertretung mehr zulässt (Art. 29 PatGG e contrario), kann von einer Klä-
gerin bei Einleitung eines Nichtigkeitsprozesses nicht ausgeschlossen 
werden. Aus der Tatsache, dass einer Partei die Möglichkeit gegeben 
wird, sich durch einen Patentanwalt in Nichtigkeitsprozessen vertreten zu 
lassen (Art. 29 PatGG), kann weder eine Pflicht abgeleitet werden, keinen 
Rechtsanwalt beizuziehen, noch kann sie es rechtfertigen, wenn eine 
Partei von einem Rechtsanwalt vertreten wird, keine notwendigen Ausla-
gen für den Patentanwalt mehr zuzusprechen. 
Die Tatsache, dass sich die stattgegebene Einschränkung von Klagepa-
tent 1 auf Merkmale aus der Beschreibung (und nicht bloss auf erteilte 
abhängige Ansprüche) stützt, ändert vorliegend nichts an der Verteilung 
der Prozesskosten. Es ist zutreffend, dass gemäss Rechtsprechung des 
Bundespatentgerichts eine weiterbestehende Verletzung nach einer Pa-
tenteinschränkung gestützt auf Merkmale, die aus der Beschreibung ent-
nommen wurden, in der Regel schwer voraussehbar ist und das Ver-
schulden des Patentverletzers in Frage stellt (Urteil S2013_009 vom 18. 
März 2015 E.7.3). Vorliegend wurde jedoch – anders als in dieser Recht-
sprechung – nicht auf (Nicht-)Verletzung geklagt, sondern auf Nichtigkeit 
des Klagepatents. Demnach geht es hier nicht um die Frage, ob eine 
konkrete angegriffene Ausführungsform nach Einschränkung des Klage-
patents von diesem immer noch erfasst ist. Es geht hier um die Frage, ob 
ein Patent eine von der Patentinhaberin im Rahmen eines Antrags ge-
stellte Fassung eines unabhängigen Anspruchs ermöglicht, die ein Auf-
rechterhalten des Patents in eingeschränkter Form erlaubt. Dass damit 
nicht zu rechnen war, wurde nicht behauptet. Dass die Klägerin nicht mit 
der vorliegenden spezifischen Einschränkung zu rechnen hatte, die zur 
Aufrechterhaltung des Patents führt, mag zutreffen. Die Klägerin hat je-
doch auf Nichtigkeit des Klagepatents in seinem ganzen Umfang geklagt. 
Demnach musste sie auch damit rechnen, dass das Klagepatent von der 
Patentinhaberin eingeschränkt und ggf. vom Gericht so aufrechterhalten 
würde, selbst wenn die Einschränkung gestützt auf Merkmale aus der 
Beschreibung erfolgt. Überraschend erscheint solch ein Ausgang im 
Grundsatz nicht und etwas anderes wurde auch nicht behauptet.
Unter der Berücksichtigung, dass vorliegend der rechtsanwaltliche Auf-
wand eher gering war und die technischen Fragen hauptsächlich von den 
Patentanwälten behandelt wurden (was sich auch aus den mündlichen 


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Seite 52
Parteivorträgen in der Hauptverhandlung erkennen liess), ist die entspre-
chende Parteientschädigung im unteren Tarifbereich auf CHF 16'000 
festzusetzen (Art. 4 f. KR-PatGer). Gemäss Ausgang der Streitigkeit und 
je hälftiger Verteilung verrechnen sich die gegenseitigen Forderungen für 
die rechtsanwaltliche Parteientschädigung vollumfänglich.
Die Klägerin macht patentanwaltliche Auslagen in der Höhe von 
CHF 44'841.20 geltend.
Unter der Berücksichtigung, dass der patentanwaltliche Aufwand vorlie-
gend notwendig und erheblich, jedoch nicht aussergewöhnlich war, aller-
dings im oberen Tarifrahmen des entsprechenden Streitwerts anzusiedeln 
ist, sind die notwendigen Auslagen auf CHF 30'000 festzusetzen.10
Die Beklagte macht keine patentanwaltlichen Auslagen geltend.
In Anbetracht des Ausgangs des Prozesses ist die Beklagte zu verpflich-
ten, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt 
CHF 15'000 zu bezahlen. Weiter ist die Beklagte zu verpflichten, die Hälf-
te der Gerichtskosten von CHF 22'000, d.h. CHF 11’000 zu tragen und 
der Klägerin zu erstatten.
Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
In teilweiser Gutheissung der Klage wird Patentanspruch 1 des 
schweizerisch-liechtensteinischen Teils des europäischen Patents 
EP 2 347 250 B1 wie folgt eingeschränkt:
«1. Verfahren für den Symmetrieabgleich einer Vorrichtung (1) zur kapaziti-
ven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kar-
denband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung 
(21), welche Vorrichtung (1)
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektri-
schen Signals, 
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranord-
nung (21) geschaltet ist, 
 
10 BPatGer S2018_001, Urteil vom 23.05.2018 E. 5; BPatGer O2015_009, Urteil 
vom 21.03.2018 E. 11.2; BPatGer O2017_001, Urteil vom 03.10.2017, E. 54; 
BPatGer O2012_043, Urteil vom 10.06.2016 E. 5.5.


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Seite 53
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen 
Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensa-
toranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter-
und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt 
ist, dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten 
Wechselsignals nicht beeinflusst,
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechsel-
signalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet 
sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechsel-
signals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschal-
tung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen einen bestimmten Wert, 
vorzugsweise Null, annimmt und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Ab-
gleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Pa-
rameters steuerbar ist, 
beinhaltet,
wobei
die Kondensatoranordnung (21) ohne Prüfgut (9) im Wesentlichen zeitlich 
unverändert belassen wird, 
ein elektrisches Wechselsignal von dem Wechselsignalgenerator (3) erzeugt 
und an die Kondensatoranordnung (21) angelegt wird,
ein elektrisches Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) abgegrif-
fen wird,
mindestens eine elektrische Messgrösse des an der Kondensatoranordnung 
(21) abgegriffenen elektrischen Ausgangssignals durch die Auswerteschal-
tung (6) ausgewertet wird,
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals in dem elektri-
schen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter-
und/oder Verstärkerstufe (5) derart durch die Abgleichmittel (4) verändert 
wird, dass ein Ausgangssignal der Auswertung bei definierten, konstanten 
Bedingungen einen bestimmten Wert, vorzugsweise Null, annimmt,
die Veränderung des mindestens einen Parameters mit dem elektrischen 
Steuersignal durch die Steuermittel (7) gesteuert wird, und
das elektrische Steuersignal durch das Ausgangssignal beeinflusst wird.


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Seite 54
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Beeinflussung des elektrischen 
Steuersignals durch das Ausgangssignal automatisch in einem geschlosse-
nen Regelkreis erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Vorrich-
tung (1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der 
Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steu-
ermittel (7) einwirkt.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 
433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des 
elektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmier-
barer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals bein-
halten.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) 
beinhalten.
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.»
Die Einschränkung erfolgt mit folgender Erklärung: 
«Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung 
der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gel-
ten.»
2.
Im Mehrumfang wird die Klage abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 22'000.
4.
Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt und mit dem 
Kostenvorschuss der Klägerin verrechnet. Im nicht beanspruchten 
Umfang wird der Kostenvorschuss der Klägerin zurückerstattet. Die 
Beklagte hat der Klägerin die Kosten um Umfang von CHF 11'000 zu 
ersetzen.


O2016_010
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5.
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteient-
schädigung von CHF 15'000 zu bezahlen.
6.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhand-
lungsprotokolls sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenös-
sische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsschein.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind beizulegen, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 15. Mai 2019
Im Namen des Bundespatentgerichts
Vizepräsident
Erste Gerichtsschreiberin
lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing.
lic. iur. Susanne Anderhalden
Frank Schnyder
Versand: 21.05.2019