bpatger · S2017_006 · 2017-08-30 · de
Gutheissung superprovisorische Massnahme
Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Örtliche Zuständigkeit international, Schutzzertifikat

Bu n d esp aten tg eri ch t
Tri b u n al féd éral d es b revets
Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti
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F ed eral P aten t Co u rt




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U r t e i l v o m 3 0 . A u g u s t 2 0 1 7
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte
A. Inc,
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher,
Dr. iur. Simon Holzer, und Dr. iur. Kilian Schärli,

Klägerin


gegen

B. AG,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini,

Beklagte

Gegenstand
Verletzung eines Ergänzenden Schutzzertifikates / Gesuch
um Erlass vorsorglicher Massnahmen / superprovisorische
Massnahmen


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Der Präsident zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 28. August 2017 reichte die Klägerin das vorliegende
Gesuch um Erlass superprovisorischer bzw. vorsorglicher Massnahmen
betreffend Verletzung eines Ergänzenden Schutzzertifikates ein und stell-
te folgende Rechtsbegehren:
"1. Der Gesuchgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung
ihrer Organe mit Busse im Widerhandlungsfall nach Art. 292 StGB
vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz pharmazeutische Produkte,
die S. in Form eines Phosphatsalzes und T. enthalten, selber oder
durch Dritte einzuführen, auszuführen, zu lagern, herzustellen, anzu-
bieten, zu verkaufen oder auf andere Weise während der Schutz-
dauer des ESZ 111 in der Schweiz in Verkehr zu bringen.
2. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 sei superprovisorisch, d.h.
zunächst ohne Anhörung der Gesuchgegnerin, auszusprechen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge-
suchgegnerin."
2.
Zur Begründung ihres Gesuchs macht die Klägerin geltend, das schwei-
zerische ESZ 111 der Klägerin (ESZ), das diesbezügliche Grundpatent
EP 222 (Grundpatent) und die vom ESZ geschützten Originalpräparate
U.® und V.® der Klägerin seien dem Gericht aus dem Nichtigkeitsverfah-
ren xx_yy bestens bekannt ().
Die Beklagte habe durch Einleitung des besagten Nichtigkeitsverfahrens
und ihre bisherige Korrespondenz mit der Klägerin den Eindruck erweckt,
vor einer Lancierung ihres Generikums T.-S. 200mg/245mg Lactab
(Marktzulassungs-Nr. 333) zunächst gerichtlich beurteilen zu lassen, ob
das ESZ der Klägerin angesichts der Rechtsprechung des EuGH und der
von der Beklagten postulierten Notwendigkeit einer Harmonisierung des
schweizerischen Schutzzertifikate-Rechts mit jenem der EU rechtsbe-
ständig sei. Nun habe die Klägerin – gerade einmal zwei Tage nach der
Hauptverhandlung im Verfahren xx_yy vom tt.mm.jj – auf eine Abmah-
nung der Klägerin hin angekündigt, dass sie nicht auf das Urteil im Nich-
tigkeitsverfahren warte, sondern ihr Generikum zu U.® unverzüglich
(„imminent“) auf den Schweizer Markt bringe.

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Ein weiteres Generikum der Beklagten zum Originalprodukt V.® der Klä-
gerin mit der Wirkstoffkombination R.-T.-S. habe die Marktzulassung am
tt.mm.jj erhalten (Nr. 444). Dieses Generikum werde von der Beklagten in
ihrem Schreiben vom 21. August wohl nur deshalb nicht ausdrücklich er-
wähnt, weil sie bezüglich dieses Generikums von der Gesuchstellerin
bisher noch nicht abgemahnt worden sei. Der Unterschied zum Generi-
kum zu U.® sei, dass das Generikum zu V.® ebenso wie dieses nebst S.
und T. den weiteren Wirkstoff R. enthalte. Auch diese Kombination von S.,
T. und R. verletze das ESZ, welches S. und T. als Erzeugnis schütze.
Denn der Schutzbereich gemäss Art. 140d PatG eines Schutzzertifikats,
das zwei Wirkstoffe beanspruche, schütze auch gegen ein Arzneimittel
mit diesen beiden und einem dritten Wirkstoff.
Vermutlich habe die Beklagte mit der Vermarktung schon begonnen und
werde zudem voraussichtlich am tt.mm.jj auf die Spezialitätenliste aufge-
nommen. Die Gültigkeit des Grundpatents habe die Beklagte im Verfah-
ren xx_yy ausdrücklich anerkannt, weshalb auch im vorliegenden Verfah-
ren davon auszugehen sei, dass das Grundpatent rechtsbeständig sei
bzw. gewesen sei. Die Gültigkeit des ESZ habe die Beklagte im Nichtig-
keitsverfahren einzig mit der erst lange nach der Erteilung des ESZ er-
gangenen Rechtsprechung des EuGH angegriffen. Ob die Schweizer Ge-
richte der Rechtsprechung des EuGH folgen würden, könne und müsse
im vorliegenden Verfahren offen bleiben und werde im ordentlichen Nich-
tigkeitsverfahren entschieden. Für das beantragte bloss vorsorgliche Ver-
bot müsse ausreichen, dass die Beklagte in ihrer Replik im Nichtigkeits-
verfahren anerkannt habe, dass das ESZ nach bisheriger höchstrichterli-
cher und vom Bundesverwaltungsgericht sowie vom IGE befolgter und
von der schweizerischen Lehre nicht kritisierter Rechtsprechung gültig
sei. Ebenfalls anerkannt habe die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren, dass
das Heilmittel U.® der Klägerin (bzw. die in U.® enthaltenen Wirkstoffe)
das Erzeugnis sei, das dem ESZ zu Grunde liege. Und unbestreitbar ent-
spreche das angegriffene Generikum der Beklagten dem Arzneimittel U.®
der Klägerin und falle somit unter den Schutzbereich des ESZ.
Dasselbe gelte auch für das Generikum der Beklagten zum Originalpro-
dukt V.®. Aus diesem Grund werde im Folgenden auch nur die Verletzung
des ESZ durch T.-S. dargelegt.
Angesichts der bereits begonnenen und zugegebenen unmittelbar bevor-
stehenden Vermarktung von T.-S. und einer möglichen Aufnahme auf die
Spezialitätenliste sei es geboten, das beantragte Verbot unverzüglich zu
erlassen. Denn der Klägerin entstehe damit gerichtsnotorisch ein nicht

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leicht wieder gut zu machender Nachteil, der jeden Tag exponentiell noch
grösser und unabschätzbarer werde.
3.
Die Klägerin ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in den USA.
Bei der Beklagten handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in
der Schweiz.
Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 und Art. 60 Abs. 1 LugÜ
sowie Art. 10 und Art. 109 Abs. 2 IPRG und Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist
die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gege-
ben.
4.
In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident
als Einzelrichter.
Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).
Die Akten des Verfahrens xx_yy sind beizuziehen.
5.
Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine
Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist
eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h.
selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Ein-
reden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.1 Ferner
muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuord-
nende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.2
Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann
das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der
Gegenpartei (superprovisorisch) anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).
Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch be-
antragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn
immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge-

1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E.2; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.
2 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO

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richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört,
nicht erlassen hätte.3 In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in
einer solchen Situation von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der
Beklagten antizipieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen.
6.
Die Klägerin stützt sich auf das ESZ 111, welches Gegenstand eines vor
diesem Gericht hängigen Nichtigkeitsverfahrens (xx_yy) ist. Die Haupt-
verhandlung hat am dd.mm.jj stattgefunden. Wie die Klägerin zur Recht
ausführt, anerkennt die Beklagte im vorliegenden Verfahren dort, dass
das streitige ESZ gemäss bisheriger Rechtsprechung gültig ist und be-
gründet die Nichtigkeit des ESZ einzig mit der erwähnten erforderlichen
Praxisänderung.
Solange diese Frage im Nichtigkeitsverfahren noch nicht entschieden ist,
ist von der gegenwärtigen Praxis auszugehen. Danach ist das streitige
ESZ glaubhafterweise gültig.
Gemäss Schreiben der Beklagten vom 23. August 2017 steht die Lancie-
rung des Produkts T.-S. 200mg/ 245mg unmittelbar bevor.
Die Produkte der beiden Marktzulassungen der Beklagten, T.-S.
200mg/245mg Lactab (Marktzulassungs-Nr. 333) sowie R.-T.-S. 600mg,
200mg, 245mg, Lactab (Marktzulassungs-Nr. 444) enthalten als Wirk-
stoffkombination (Hervorhebung hinzugefügt) S.-phosphat und T. .
Das ESZ richtet sich auf (Hervorhebung hinzugefügt): S.-fumarat und T.
Das ESZ richtet sich damit spezifisch auf die Fumarat-Salzform des Wirk-
stoffs S., wogegen die Beklagte das Phosphat verwendet.
Die Swissmedic hat das Generikum als Phosphat zugelassen, obwohl die
ursprüngliche Zulassung des Originalpräparats ein Fumarat war. Weiter
verweisen die Fachinformationen der Generika auf Studien mit dem
Fumarat, und hinsichtlich Einnahme während der Schwangerschaft, der
Reproduktionstoxizität sowie der Mutagenität/Kanzerogenität wird auf
diese Fumarat-Studien abgestützt.
Die Swissmedic geht also davon aus, dass kein Unterschied zwischen
dem Fumarat und dem Phosphat besteht. Die Aussagen der Beklagten in
der Fachinformation würden zudem im klaren Widerspruch stehen zu ei-

3 BBl 2006 S. 7356.

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nem allenfalls von der Beklagten vertretenen Standpunkt, es handle sich
beim Phosphat nicht um das gleiche Erzeugnis im Sinne von Art. 140d.
Damit ist glaubhaft gemacht, dass die Verletzung eines der Klägerin zu-
stehenden Anspruchs zu befürchten ist.
Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil liegt allein schon wegen
der Schwierigkeit des Schadensnachweises der Klägerin auf der Hand.
Zum einen stellt sich das Problem der Kausalität zwischen Verkäufen der
Beklagten und Verkaufsrückgang der Klägerin, insbesondere, wenn –
was bei Nichtanordnung der Massnahme zu befürchten wäre – weitere
Generikahersteller auf den Markt treten würden. Zudem würde die durch
die Verfügbarkeit von Generika bedingte Preisreduktion ebenfalls in den
Nachteil der Klägerin miteinzubeziehen sein, was insgesamt die Schwie-
rigkeiten des Schadensnachweises eindeutig erkennen lässt. Damit ist
ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil glaubhaft gemacht.
Nachdem die Beklagte selber ausdrücklich im erwähnten Schreiben fest-
hält, dass der Markteintritt unmittelbar bevorsteht ("imminent"), ist auch
die besondere Dringlichkeit zu bejahen. Schliesslich kann der drohenden
Lancierung des Produkts nur mit der Anordnung eines Verbots verhindert
werden.
Demnach ist das Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen
gutzuheissen.
7.
Mit dem Entscheid kann das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei
Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Der Ent-
scheid darüber liegt im Ermessen des Gerichts.4 Das vorliegend anzu-
ordnende Verbot ist daher mit der Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.– pro Tag sowie der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen
Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen nach Art. 292 StGB im Wi-
derhandlungsfall zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. a
und c ZPO).
8.
Da die beantragte Massnahme einstweilen ohne vorgängige Anhörung
der Beklagten gutzuheissen ist, ist ihr nachträglich das rechtliche Gehör
zu gewähren, weshalb ihr eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme an-

4 Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 25 f. zu Art. 236 ZPO

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zusetzen ist. Danach hat das Gericht definitiv über die beantragten Mass-
nahmen zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO).
9.
Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos-
tenvorschuss in der Höhe von CHF 20'000.– zu bezahlen. Nachdem die
superprovisorische Anordnung der Beklagten einen erheblichen Schaden
zufügen könnte, ist der Klägerin für den Fall, dass sich die Anordnung
nachträglich als unberechtigt herausstellen sollte, eine Sicherheitsleistung
aufzuerlegen (Art. 264 Abs. 1 ZPO). Diese ist auf CHF 250‘000.– festzu-
legen.
10.

Über die Prozesskosten ist im Endentscheid betreffend vorsorgliche
Massnahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).
11.

Nach Eingang der Massnahmeantwort wird nötigenfalls eine kurzfristig
anzuberaumende mündliche Verhandlung stattfinden. Für die Terminfest-
legung wird die Kanzlei umgehend mit den Parteien Kontakt aufnehmen.




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Der Präsident erkennt:
1.
In Gutheissung des Gesuchs um Erlass superprovisorischer Mass-
nahmen wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse
von CHF 1'000.– pro Tag sowie der Bestrafung ihrer Organe mit Bus-
se wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen nach Art. 292
StGB im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung vorsorglich verbo-
ten, in der Schweiz pharmazeutische Produkte, die S. in Form eines
Phosphatsalzes und T. enthalten, gemäss Swissmedic Zulassungs-
nummern 333 und 444, selber oder durch Dritte einzuführen, auszu-
führen, zu lagern, herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder auf
andere Weise während der Schutzdauer des ESZ 111 in Verkehr zu
bringen.
2.
Der Beklagten wird eine Frist bis 14. September 2017 zur Erstat-
tung der Massnahmeantwort angesetzt.
3.
Der Klägerin wird eine Frist bis 6. September 2017 angesetzt, um
einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 20'000.– zu bezahlen.
4. Dieselbe Frist wird der Klägerin angesetzt, um eine Sicherheitsleis-
tung in der Höhe von CHF 250‘000.– auf das Konto

Bundespatentgericht, Postfach, 9023 St. Gallen,
IBAN: CH37 0900 0000 6062 3648 2,
Vermerk: Sicherheitsleistung
zu leisten, widrigenfalls die superprovisorische Anordnung dahinfällt.
5.
Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.
6.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage
der Rechnung für den Kostenvorschuss Nr. 1185000896 und an die
Beklagte unter Beilage des Massnahmegesuchs inkl. Beilagen, je
gegen Empfangsbestätigung.

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b
ZPO).




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St. Gallen, 30. August 2017

Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin


Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden



Versand: 30.08.2017