bpatger · O2016_011 · 2019-05-15 · de
Klarheitsprüfung bei Änderung der Patentansprüche
Erfinderische Tätigkeit, Kosten: Parteientschädigung, Neuheit, Teilnichtigkeit, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
O2016_011
U r t e i l v o m 1 5 . M a i 2 0 1 9
Besetzung
Vizepräsident lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank 
Schnyder (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dipl. Ing. Phys. EPFL Christoph Müller,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Gebr. Loepfe AG, Kastellstrasse 10, 8620 Wetzikon ZH, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Simon Holzer und
Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. Kurt Sutter, E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Klägerin
gegen
Uster Technologies AG,
Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Homburger 
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Dr. Paul Pliska, Uster Technologies 
AG, Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster,
Beklagte
Gegenstand
Patentnichtigkeit
Vorrichtung zur Bestimmung einer dielektrischen Eigenschaft


O2016_011
Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:
Prozessgeschichte
1.
Mit Klage vom 21. Juni 2016 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegeh-
ren:
«1. Es sei festzustellen, dass der schweizerisch-liechtensteinische Teil des Eu-
ropäischen Patents EP 2 347 250 nichtig ist.
2.
Es sei festzustellen, dass der schweizerisch-liechtensteinische Teil des Eu-
ropäischen Patents EP 2 352 018 nichtig ist.
3. 
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, 
einschliesslich der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts.»
2.
Die 
Nichtigkeitsklagen 
betreffend 
die 
beiden 
schweizerisch-
liechtensteinischen Teile der europäischen Patente wurden mit Verfügung 
vom 30. Juni 2016 getrennt. Das Verfahren betreffend schweizerisch-
liechtensteinischen Teil des europäischen Patents EP 2 347 250 B1 (Kla-
gepatent 1) wird unter der Verfahrens-Nr. O2016_010 und das Verfahren 
betreffend schweizerisch-liechtensteinischen Teil des europäischen Pa-
tents EP 2 352 018 B1 (Klagepatent 2) wird unter der vorliegenden Ver-
fahrens-Nr. O2016_011 geführt.
3.
Am 6. Oktober 2016 erfolgte die Klageantwort, dabei stellte die Beklagte 
folgende Rechtsbegehren:
«1. Der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 
352 018 sei wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten:
“1.
Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten längli-
chen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Ge-
webe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander 
beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwi-
schen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektri-
schen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abge-
griffenen elektrischen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensa-
toranordnung (21) geschaltet ist, und


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mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei 
elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an 
die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator 
(22),
gekennzeichnet durch
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem min-
destens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoran-
ordnung (21) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Pa-
rameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass 
ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, kon-
stanten Bedingungen den Wert Nullannimmt, und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die 
Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens 
einen Parameters steuerbar ist.
2. 
Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine 
Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kon-
densatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die 
Steuermittel (7) einwirkt.
3. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart 
abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des 
angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst.
4. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 
431,433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder weg-
schaltbar sind.
5. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulati-
on deselektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder pro-
grammierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wech-
selsignals beinhalten.
7. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor 
(471, 481) beinhalten.


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Seite 4
8. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
9. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignal-
generator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im 
elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalge-
nerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind.
10.
Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen tex-
tilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wo-
bei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beein-
flusst."
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
2. 
Eventualiter sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen 
Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten:
“1. 
Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten längli-
chen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Ge-
webe mittels einer in einer Messschaltung (2) beinhalteten Kondensa-
toranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwi-
schen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile 
Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektri-
schen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abge-
griffenen elektrischen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensa-
toranordnung (21) geschaltet ist, und 
mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei 
elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an 
die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator 
(22),
gekennzeichnet durch
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem min-
destens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Messschaltung (2)
angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des 
elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Aus-
gangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten 
Bedingungen den Wert Null annimmt, und


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Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die 
Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens 
einen Parameters steuerbar ist. 
2. 
Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine 
Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kon-
densatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die 
Steuermittel (7) einwirkt.
3. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart 
abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des 
angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst.
4. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 
431,433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder weg-
schaltbar sind.
5. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulati-
on deselektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder pro-
grammierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wech-
selsignals beinhalten.
7. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor 
(471, 481) beinhalten.
8. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
9. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignal-
generator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im 
elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalge-
nerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind.
10. 
Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen tex-
tilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wo-
bei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beein-
flusst."


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und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
3. 
Subeventualiter sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäi-
schen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten:
"1. 
Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten längli-
chen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Ge-
webe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander 
beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwi-
schen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektri-
schen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abge-
griffenen elektrischen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensa-
toranordnung (21) geschaltet ist, und 
mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei 
elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an 
die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator 
(22), wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgene-
rator (3) durch eine Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) derart abge-
koppelt ist, dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) 
erzeugten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst,
gekennzeichnet durch
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem min-
destens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder 
Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein 
Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, 
dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, 
konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die 
Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens 
einen Parameters steuerbar ist.
2. 
Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine 
Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kon-
densatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die 
Steuermittel (7) einwirkt.
3. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart 


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Seite 7
abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des 
angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst.
4. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 
431, 433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder weg-
schaltbar sind.
5. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulati-
on deselektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder pro-
grammierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wech-
selsignals beinhalten.
7. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor 
(471, 481) beinhalten.
8. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
9. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignal-
generator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im 
elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalge-
nerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind.
10. 
Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen tex-
tilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wo-
bei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beein-
flusst."
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
4. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.»
Die Einschränkung wurde dabei wie bei einem Teilverzicht gemäss Art. 97 
PatV mit folgender Erklärung beantragt:
«Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung 
der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gel-
ten.»


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4.
Im Rahmen der Instruktionsverhandlung vom 2. Februar 2017 konnte
keine Einigung erzielt werden. Am 2. Mai 2017 erstattete die Klägerin die 
Replik.
5.
Am 22. Juni 2017 erfolgte die Duplik, wobei die Beklagte folgende geän-
derten Rechtsbegehren stellte:
«1. Hauptantrag:
Der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 
352 018 sei wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten:
"1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen 
textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels 
einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten 
Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche 
textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend 
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektri-
schen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranord-
nung (21) geschaltet ist, und
mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei 
elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die 
Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22),
gekennzeichnet durch
vom Referenzkondensator (22) verschiedene Abgleichmittel (4), die in ei-
nem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalge-
nerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) angeordnet sind und mittels 
derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart 
veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei de-
finierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Ab-
gleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Pa-
rameters steuerbar ist.
2. 
Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopp-
lung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung 
(21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt.


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3. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekop-
pelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten 
Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst.
4. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 
433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
5. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des 
elektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmier-
barer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals bein-
halten.
7. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) 
beinhalten.
8. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
9. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator 
(3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwi-
schen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Refe-
renzkondensator (22) angeordnet sind.
10. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche 
zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes 
(9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte 
Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.“
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
2. Eventualantrag 1:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der schweizerisch-liechtensteinische 
Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt auf-
recht zu halten:
“1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen 
textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels 
einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten 


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Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche 
textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektri-
schen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranord-
nung (21) geschaltet ist, und
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen 
Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensa-
toranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter-
und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt 
ist, dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten 
Wechselsignals nicht beeinflusst,
gekennzeichnet durch
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechsel-
signalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet 
sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechsel-
signals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschal-
tung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, 
und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Ab-
gleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Pa-
rameters steuerbar ist. 
2. 
Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopp-
lung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung 
(21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt.
3. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekop-
pelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten 
Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst.
4. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 
433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.


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5. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des 
elektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmier-
barer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals bein-
halten.
7. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) 
beinhalten.
8. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
9. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator 
(3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwi-
schen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Refe-
renzkondensator (22) angeordnet sind.
10. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche 
zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes 
(9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte 
Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.“
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
3. Eventualantrag 2:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 2 sei der schweizerisch-liechtensteinische 
Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt auf-
recht zu halten:
“1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen 
textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels 
einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten 
Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche 
textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend 
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektri-
schen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranord-
nung (21) geschaltet ist, und 


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einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen 
Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensa-
toranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter-
und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt 
ist, dass sie die Parameter Frequenz, Phase und/oder Amplitude des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst
gekennzeichnet durch
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechsel-
signalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet 
sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechsel-
signals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschal-
tung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, 
und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Ab-
gleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Pa-
rameters steuerbar ist.
2. 
Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopp-
lung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung 
(21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt.
3. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekop-
pelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten 
Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst.
4. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 
433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
5. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des 
elektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Verstärker (452,462) mit variabler oder programmier-
barer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals bein-
halten.
7. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) 
beinhalten.


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8. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
9. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator 
(3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwi-
schen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Refe-
renzkondensator (22) angeordnet sind.
10. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche 
zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes 
(9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte 
Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 
4. Eventualantrag 3:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 sei der schweizerisch-liechtensteinische 
Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt auf-
recht zu halten:
“1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen 
textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels 
einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten 
Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche 
textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektri-
schen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranord-
nung (21) geschaltet ist, und
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen 
Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensa-
toranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter-
und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt 
ist, dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten 
Wechselsignals nicht beeinflusst,
gekennzeichnet durch 
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechsel-
signalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet 


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Seite 14
sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechsel-
signals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschal-
tung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, 
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Ab-
gleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Pa-
rameters steuerbar ist, und
eine Rückkopplung, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoran-
ordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) ein-
wirkt.
2. 
Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Kondensatoranordnung (21) 
vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grund-
frequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesent-
lich beeinflusst.
3. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 
433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
4. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des 
elektrischen Wechselsignals beinhalten.
5. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmier-
barer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals bein-
halten.
6. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) 
beinhalten.
7. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
8. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator 
(3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwi-
schen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Refe-
renzkondensator (22) angeordnet sind.
9. 
Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche 
zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes 
(9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte 
Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.“


O2016_011
Seite 15
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
5. Eventualantrag 4:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 4 sei der schweizerisch-liechtensteinische 
Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt auf-
recht zu halten:
“1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen 
textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels 
einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten 
Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche 
textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektri-
schen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranord-
nung (21) geschaltet ist, und
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen 
Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensa-
toranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter-
und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt 
ist, dass sie die Parameter Frequenz, Phase und/oder Amplitude des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst,
gekennzeichnet durch
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechsel-
signalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet 
sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechsel-
signals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschal-
tung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt,
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Ab-
gleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Pa-
rameters steuerbar ist, und
eine Rückkopplung, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoran-
ordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) ein-
wirkt.
2. 
Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Kondensatoranordnung (21) 
vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grund-


O2016_011
Seite 16
frequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesent-
lich beeinflusst.
3. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 
433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
4. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des 
elektrischen Wechselsignals beinhalten.
5. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmier-
barer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals bein-
halten.
6. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) 
beinhalten.
7. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
8. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator 
(3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwi-
schen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Refe-
renzkondensator (22) angeordnet sind.
9. 
Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche 
zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes 
(9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte 
Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.“
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
6. Eventualantrag 5:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 5 sei der schweizerisch-Iiechtensteinische 
Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt auf-
recht zu halten:
"1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen 
textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels 
einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten 
Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche 
textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend


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Seite 17
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektri-
schen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranord-
nung (21) geschaltet ist, und
mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei 
elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die 
Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22),
gekennzeichnet durch
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens 
einen Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) an-
geordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen 
Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Aus-
werteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null 
annimmt, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer (471, 481) 
beinhalten, und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Ab-
gleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Pa-
rameters steuerbar ist.
2. 
Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopp-
lung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung 
(21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt.
3. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekop-
pelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten 
Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst.
4. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 
433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.
5. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des 
elektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) einen Verstärker (452,462) mit variabler oder programmier-
barer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals bein-
halten.


O2016_011
Seite 18
7. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
8. 
Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ab-
gleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator 
(3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwi-
schen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Refe-
renzkondensator (22) angeordnet sind.
9. 
Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche 
zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes 
(9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte 
Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.
und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen;
7.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.»
6.
Am 4. September 2017 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur Dup-
lik.
7.
Am 2. Oktober 2017 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten dazu, am
19. Oktober 2017 nahm wiederum die Klägerin Stellung und am 1. No-
vember 2017 nahm abschliessend die Beklagte nochmals Stellung.
8.
Am 3. Dezember 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervo-
tum.
9.
Die Parteien nahmen dazu mit Eingaben vom 31. Januar 2019 und vom 
1. Februar 2019 Stellung.
10.
Die Hauptverhandlung fand am 20. März 2019 statt.
Prozessuales
11.
Beide Parteien haben Sitz in der Schweiz und es geht um die Feststel-
lung der Nichtigkeit des schweizerisch-liechtensteinischen Teils des euro-
päischen Patents EP 2 352 018 B1. Das Bundespatentgericht ist somit für 


O2016_011
Seite 19
die Beurteilung der vorliegenden Streitsache sachlich und örtlich zustän-
dig (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG).
12.
Die Parteien sind in dem vom Klagepatent 2 betreffenden Gebiet, konkur-
rierende Unternehmen, weshalb das Feststellungsinteresse gegeben ist.
Sachverhalt, Parteivorbringen
13.
Das Klagepatent 2, angemeldet am 12. Oktober 2009 unter Beanspru-
chung der Schweizer Priorität der CH16462008 vom 16. Oktober 2008, 
wurde am 9. Januar 2013 erteilt. Der Patentschutz läuft am 12. Oktober 
2029 aus.
Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der elektrischen Messvorrichtungen 
und betrifft eine Vorrichtung zur Bestimmung einer dielektrischen Eigen-
schaft einer Kondensatoranordnung. Die Erfindung erlaubt insbesondere 
ein automatisches Abgleichen der Vorrichtung. Bevorzugtes Einsatzgebiet 
für die Erfindung ist die kapazitive Prüfung von länglichen, vorzugsweise 
textilen Gebilden wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe (vgl. Abs. 
[0001] der Beschreibung).
Die im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen hätten verschiedene 
Nachteile, weshalb es Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei, eine ein-
fache, schnelle, kostengünstige und insbesondere automatisch abgleich-
bare Vorrichtung anzugeben (vgl. Abs. [0011]). 
14.
Die Klägerin machte in der Klage in Bezug auf die ursprünglich erteilte 
Fassung geltend, es mangle dem Klagepatent 2 an Neuheit, eventualiter 
an erfinderischer Tätigkeit.
In Bezug auf die mit der Duplik gestellten eingeschränkten Anträge wer-
den im Wesentlichen die gleichen Gründe geltend gemacht. Zum Haupt-
antrag gemäss Duplik wird zudem unzulässige Änderung wegen des dem 
erteilten Anspruch neu hinzugefügten Merkmals vorgetragen. Ausserdem 
wurde bereits in der Replik mangelnde Klarheit des Merkmals 1Ea‘ des 
Eventualbegehrens geltend gemacht. Mangelnde Neuheit, die ursprüng-
lich gegenüber DE 195 35 177 A1 (in der Folge D5) behauptet worden 
war, wird für den Hauptantrag gemäss Duplik nur noch mit dem Argument 
geltend gemacht, dass das dem erteilten Anspruch neu hinzugefügte 
Merkmal unzulässig und damit auch nicht abgrenzungswirksam sei. Wei-


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Seite 20
terhin wird fehlende erfinderische Tätigkeit behauptet, und zwar ausge-
hend von D5, ausgehend von US 4,843,879 (in der Folge D2), oder aus-
gehend von EP 1 124 134 A2 (in der Folge D1).
15.
Auf die Parteivorbringen ist im Einzelnen nachfolgend insoweit einzuge-
hen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist.
Beurteilung
Fachmann:
16.
Der Fachmann, als juristische Fiktion, ist ein Mensch der Praxis, der dar-
über unterrichtet ist, was zum relevanten Zeitpunkt (Anmeldedatum oder 
Prioritätsdatum) zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betref-
fenden Gebiet gehört. Dabei ist auch zu unterstellen, dass er zu allem, 
was zum Stand der Technik gehört, Zugang hat, und dass er über die 
normalen Mittel und Fähigkeiten für routinemässige Arbeiten und Versu-
che verfügt. Der Fachmann ist der Durchschnittsfachmann auf dem be-
treffenden technischen Gebiet, der selbst gerade keine erfinderische Be-
gabung hat.1 
Der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann ist weder Experte des 
betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragen-
den Kenntnissen.2 Er muss nicht den gesamten Stand der Technik über-
blicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine so-
lide Ausbildung und ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in 
Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein. Bei der Bestimmung der 
erforderlichen Qualifikation ist den Besonderheiten des technischen 
Zweiges Rechnung zu tragen. Es sind insbesondere die gewerbliche 
Zielsetzung und die in einem bestimmten Bereich übliche Art, Fachleute 
einzusetzen, zu berücksichtigen.3
Der für die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit massge-
bende Fachmann und das ihm zuzurechnende Fachwissen decken sich 
mit dem für die Frage der Ausführbarkeit und der genügenden Stützung 
 
1 Lindner in Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 56, Rdn 20 ff. mit weiteren 
Hinweisen auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA.
2 BGer Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E 2.1.
3 BGE 123 III 485 E. 2b; 120 II 71 E. 2 mit Hinweisen, vgl. auch Urteil 
4C.300/2002 vom 18. Dezember 2002 E. 2.1, sic! 2003, S. 600.


O2016_011
Seite 21
durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen geltenden Prüfungs-
massstab.
17.
Die Klägerin definiert den Fachmann wie folgt: Elektroingenieur mit Er-
fahrungen im Gebiet der elektronischen Messtechnik.
Die Beklagte definiert den Fachmann demgegenüber wie folgt: Fachmann 
auf dem Gebiet der textilen Messtechnik, der typischerweise ein Elektro-
ingenieur ist mit viel Wissen und Erfahrung bezüglich des Messens von 
textilen Prüfgütern.
18.
Das Klagepatent 2 geht zurück auf eine Priorität vom 16. Oktober 2008. 
Damals war ein Elektroingenieur in jedem Fall schon nicht nur im Gebiet 
der elektrischen Messtechnik, sondern auch im Gebiet der elektronischen 
Messtechnik bewandert. Die Erfindung bezieht sich allgemein auf Mess-
technik, aber mit besonderem Blick auf solche im Zusammenhang mit 
textilen Prüfgütern (vgl. Absätze [0002], [0014] und [0019] des Klagepa-
tents 2).
Entsprechend wird der Fachmann für die folgende Beurteilung definiert
als Elektroingenieur mit Wissen und Erfahrungen im Gebiet der elektroni-
schen Messtechnik und auf dem Gebiet der textilen Messtechnik, insbe-
sondere des Messens von textilen Prüfgütern.
Hauptantrag:
19.
Als Merkmalsgliederung wird von der folgenden Gliederung von An-
spruch 1 von Klagepatent 2 gemäss Hauptantrag ausgegangen (Ände-
rungen bezüglich erteilter Fassung hervorgehoben):
1A‘ 
Vorrichtung (1) zur Bestimmung mindestens einer dielektrischen Ei-
genschaft kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen texti-
len Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mit-
tels
1B‘ 
einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstande-
ten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das 
längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist,


O2016_011
Seite 22
1C 
beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens 
einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung 
(21) abgegriffenen elektrischen Signals,
1D 
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensa-
toranordnung (21) geschaltet ist, und
1E 
mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei 
elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an 
die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator 
(22),
1F‘ 
vom Referenzkondensator (22) verschiedene Abgleichmittel (4),
1G 
die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen 
Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) an-
geordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des 
elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist,
1H 
dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, 
konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt,
1I 
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die 
Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens 
einen Parameters steuerbar ist.
Zulässigkeit der Änderungen (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG, Art. 123(2) 
EPÜ):
20.
Gemäss ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern darf die 
geänderte europäische Patentanmeldung nichts enthalten, was nicht un-
mittelbar und eindeutig den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunter-
lagen entnommen werden kann. Es genügt nicht, wenn eine vorgeschla-
gene Änderung «nicht inkonsistent» ist mit dem ursprünglich Offenbarten. 
Nach dem sogenannten «Goldstandard» ist die entscheidende Frage: 
Was konnte der Fachmann der Gesamtheit der ursprünglichen Offenba-
rung unter Inanspruchnahme seines allgemeinen Fachwissens, objektiv 
und auf den Anmeldetag bezogen, unmittelbar und eindeutig entnehmen.4
 
4 Vgl. Blumer in Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage Art. 123, Rdn 45 sowie 
insbesondere T 1363/12, Nr 1.2 sowie T 248/12, Nr 3.3, mit Verweis auf G 2/10, 
Nr 4.3. 


O2016_011
Seite 23
21.
Die Beklagte begründet in der Duplik die Stützung des Anspruchs 1 des 
Hauptantrags durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen in Bezug 
auf die geänderten Merkmale 1A' und 1B' unter Bezugnahme auf die Kla-
geantwort. Die Klägerin behauptet hierzu keine unzulässige Änderung.
In Bezug auf die Änderung von Merkmal 1F' behauptet die Beklagte, eine 
entsprechende Basis finde sich auf Seite 6:27-30 der ursprünglich einge-
reichten Unterlagen, da dort beschrieben sei, dass die Abgleichmittel im 
elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator und dem Refe-
renzkondensator angeordnet sein könnten. Weiter würden alle Figuren 2-
9 Schaltungen zeigen, bei welchen Referenzkondensator und Abgleich-
mittel verschiedene Bauteile seien.
Die Klägerin entgegnet, das neue Merkmal 1F' entspreche einem unzu-
lässigen Disclaimer. Das Merkmal, dass die Abgleichmittel vom Refe-
renzkondensator verschieden seien, könnten der Textstelle auf Seite 6 
der ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden, da 
dort zwei verschiedene Möglichkeiten offenbart würden und nur noch jene 
beansprucht sei, bei welcher die Abgleichmittel im Pfad zwischen Wech-
selsignalgenerator und Kondensatoranordnung angeordnet seien.
22.
Zunächst ist auszulegen, was darunter zu verstehen ist, wenn im Rah-
men von Merkmal 1G davon die Rede ist, dass «zwischen» dem Wech-
selsignalgenerator und der Kondensatoranordnung Abgleichmittel ange-
ordnet sind. 
Die Klägerin behauptet, dass die Variante (b), bei welcher die Abgleich-
mittel zwischen dem Wechselsignalgenerator und dem Referenzkonden-
sator angeordnet sind, für sich alleine nicht mehr vom Anspruch abge-
deckt sei. 
Damit würde «zwischen» im Zusammenhang mit der relativen Anordnung 
dieser Elemente bedeuten, dass die beiden umgebenden Elemente un-
mittelbar benachbart in der Schaltung angeordnet sein müssen. 
Das ist aber nicht zutreffend, was sich beispielsweise anhand von Figur 1 
des Klagepatents 2 nachvollziehen lässt: Es wird bei der entsprechenden 
Beschreibung ausgeführt (vgl. ursprünglich eingereichte Unterlagen, Sei-
te 10:18-20), dass die Abgleichmittel in dieser Figur 1 «zwischen» dem 
Wechselsignalgenerator und der Messschaltung angeordnet sind. Das 


O2016_011
Seite 24
bedeutet aber nicht, dass die Abgleichmittel bei dieser Ausgestaltung un-
mittelbar angrenzend an die Messschaltung und damit an die Kondensa-
toranordnung geschaltet sind. Vielmehr gibt es dazwischen noch das Fil-
ter/Verstärkerelement mit dem Bezugszeichen 5. 
Das Merkmal 1G ist also so auszulegen, dass darunter auch eine Situati-
on fällt, bei welcher ein Abgleichmittel im Pfad zwischen dem Wechsel-
signalgenerator und dem Referenzkondensator angeordnet ist, und dann 
hinter diesem Referenzkondensator die Kondensatoranordnung (sprich 
ein Abgleichmittel im oberen Pfad der Darstellung von act. 35 RZ 10 (a1)) 
angeordnet ist. Auch hier ist nämlich immer noch das Abgleichmittel zwi-
schen dem Wechselsignalgenerator und der Kondensatoranordnung an-
geordnet, obwohl es zusätzlich zwischen dem Abgleichmittel und der 
Kondensatoranordnung noch den Referenzkondensator gibt.
23.
Beurteilt man nun unter dieser Prämisse die Frage, ob hier eine zulässige 
oder unzulässige Änderung vorliegt, so ist Folgendes festzustellen: 
Die Frage, ob das Merkmal 1F' als «Disclaimer» zu qualifizieren ist, ist 
nicht relevant. Eine Ausnahmesituation gemäss der Entscheidung G1/03 
liegt offensichtlich nicht vor und wird von den Parteien auch nicht behaup-
tet. Für die Situation, in der eine Änderung nicht wegen einer der in der 
Entscheidung G1/03 ermöglichten Ausnahmesituationen eingeführt wird, 
muss sie die üblichen Erfordernisse der Stützung durch die ursprünglich 
eingereichten Unterlagen erfüllen. Die Änderung muss folglich dem 
Fachmann durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar 
und eindeutig offenbart sein («Goldstandard», bestätigt durch die Ent-
scheidungen G2/10 und G1/16).
24.
Damit stellt sich die Frage, ob das Merkmal 1F', unabhängig von seiner 
Qualifikation als Disclaimer oder nicht, den ursprünglich eingereichten 
Unterlagen unmittelbar und eindeutig entnommen werden kann, mithin 
die Kriterien von Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind. 
Aus Merkmal 1I und aus dem Gesamtverständnis der ursprünglich einge-
reichten Unterlagen ergibt sich, dass das Abgleichmittel ein Element ist, 
welches gesteuert werden kann (vgl. insbesondere Seite 6:6-21). Dies 
kontrastiert mit dem ebenfalls offenbarten Referenzkondensator, der an 
keiner Stelle ein zwingend steuerbares Element ist. 


O2016_011
Seite 25
Für das Abgleichmittel wird in den ursprünglich eingereichten Unterlagen 
eine Vielzahl von Möglichkeiten offenbart (vgl. insbesondere die Figuren 
2-10 sowie die Ansprüche 4-9), mithin wird eine grosse Zahl von ver-
schiedenen Realisierungsmöglichkeiten angegeben. Der Referenzkon-
densator ist stets ein von den Abgleichmitteln verschiedenes und separa-
tes Bauteil (vgl. alle Figuren und alle Ansprüche, wie ursprünglich einge-
reicht, insbesondere zum Beispiel Anspruch 12). 
Angesichts dessen versteht der Fachmann die Gesamtoffenbarung der 
ursprünglich eingereichten Unterlagen so, dass Abgleichmittel und Refe-
renzkondensator zwei verschiedene Bauteile sind, wobei nur ersteres 
zwingend gesteuert werden kann, und zwar zwecks Nullabgleich. Auch 
die Textstelle auf Seite 6:23-30 spricht nur davon, dass Referenzkonden-
sator und Abgleichmittel zwei separate und damit verschiedene Bauteile 
sind.
Entsprechend kann sich Anspruch 1 des Hauptantrags genügend auf die 
ursprünglich eingereichten Unterlagen stützen. Eine unzulässige Ände-
rung liegt nicht vor.
Neuheit (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG, Art. 54 (2) EPÜ):
25.
Die Klägerin macht, für den oben bereits beurteilten Fall der Zulässigkeit 
der Einführung des Merkmals 1F', keine Neuheitsangriffe auf den An-
spruch 1 des Hauptantrags gemäss Duplik geltend. Vielmehr bestätigt sie 
ausdrücklich, dass sich der beanspruchte Gegenstand von Anspruch 1 
des Hauptantrags durch das Merkmal 1F' von DE 195 35 177 (in der Fol-
ge D5) unterscheide, dieses Merkmal sei einfach unzulässig und damit 
auch nicht zu berücksichtigen. 
Somit macht die Klägerin, für den oben beurteilten Fall der Zulässigkeit 
der Einführung des Merkmals 1F', keine mangelnde Neuheit gegenüber 
D5 geltend.
Erfinderische Tätigkeit (Art. 26 Abs. 1 lit. a, Art. 56 EPÜ):
Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D5:
26.
Bei der Einreichung des neuen Hauptantrages mit der Duplik bezeichnet 
die Beklagte D5 als besten Ausgangspunkt für die Diskussion der erfinde-
rischen Tätigkeit und legt ausführlich dar, warum ihres Erachtens erfinde-


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rische Tätigkeit gegeben sei, unabhängig davon, mit welchem Dokument 
kombiniert werde. Konkret ausgeführt wird die Kombination der D5 mit 
US 4,843,879 (in der Folge D2), mit US 2007/0146019 (in der Folge D4), 
mit WO 01/31351 (in der Folge D11), mit der wissenschaftlichen Publika-
tion von Huang et al (in der Folge D3) sowie mit EP 1 124 134 (in der 
Folge D1).
Mit der Stellungnahme zur Duplik zeigt die Klägerin auf, warum ihrer An-
sicht nach keine erfinderische Tätigkeit gegeben ist, wobei sie die von der 
Beklagten ausgehend vom Dokument D5 vorgetragenen Argumente kon-
tert.
27.
Bestes Ausgangsdokument: Bestes Ausgangsdokument ist gemäss 
Beklagter wegen des gleichen Gebiets und wegen der grössten Überein-
stimmung von Merkmalen das Dokument D5. 
Nach Ansicht der Klägerin ist D5 nicht das beste Ausgangsdokument. Ih-
rer Ansicht nach sei von einem Stand der Technik auszugehen, bei wel-
chem der Abgleich ausserhalb von Mess- und Referenzkondensator er-
folge, sprich konkret von D2. Trotzdem wird von der Klägerin aufgezeigt, 
warum auch ausgehend von D5 keine erfinderische Tätigkeit gegeben 
sei.
Weil eine Partei das Dokument D5 als bestes Ausgangsdokument be-
hauptet hat, und weil es effektiv nur einen einzigen Unterschied im Merk-
mal 1F' gibt und D5 das Gebiet der Messung von Garnen und Ähnlichem 
betrifft, wird in der Folge die erfinderische Tätigkeit ausgehend von D5 
beurteilt.
28.
Unterschied zwischen D5 und dem Anspruchsgegenstand: Gemäss 
Beklagter unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand vom Gegenstand, 
der in der D5 offenbart wird, durch das Merkmal 1F', da in diesem Doku-
ment kein von einem Referenzkondensator verschiedenes Abgleichmittel 
offenbart sei. 
Dieser Unterschied wird von der Klägerin nicht bestritten. 
Demnach ist in der Folge davon auszugehen.
29.
Technische Wirkung und objektive Aufgabe: Nach Ansicht der Beklag-


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ten ist die technische Wirkung des Merkmals 1F' darin zu sehen, dass die 
zusätzliche Anordnung eines Referenzkondensators eine möglichst ge-
naue, von äusseren Einflüssen wie Lufttemperatur oder Luftfeuchtigkeit 
nicht beeinflusste Messung ermöglicht. Aus dem Gesamtzusammenhang 
verstehe der Fachmann, dass Mess- und Referenzkondensator möglichst 
identisch aufgebaut, nahe beieinander angeordnet, und gleichermassen 
den äusseren Einflüssen ausgesetzt sein sollten. 
Als objektive Aufgabe formuliert die Beklagte entsprechend die Bereitstel-
lung einer möglichst genauen und von äusseren Einflüssen wie Lufttem-
peratur oder Luftfeuchtigkeit nicht beeinflussten Messanordnung und 
stützt sich dabei auf die Abs. [0004], [0011] sowie [0024] des Klagepa-
tents 2. 
Die Klägerin auf der anderen Seite behauptet, die von der Beklagten dar-
gelegten Argumente ergäben sich nicht aus der Formulierung von An-
spruch 1. Das Klagepatent 2 und auch die ursprünglich eingereichten Un-
terlagen gäben zudem keine Hinweise, was für eine technische Wirkung 
dem Merkmal 1F' zugeordnet werden könnte. Weil eben diesem Merkmal 
keine technische Wirkung zugeordnet werden könne, könne dieses 
Merkmal auch nicht zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit oder zur 
Formulierung einer Aufgabe herangezogen werden. Die Begründung der 
erfinderischen Tätigkeit der Beklagten falle damit in sich zusammen.
Damit liefert die Klägerin ausgehend von D5 im Rahmen des Schriften-
wechsels und auch der Stellungnahme auf das Fachrichtervotum keine 
Argumentation, welche objektive Aufgabe formuliert werden könnte, nicht 
einmal in Form einer vergleichsweise ambitionsarmen Aufgabe, eine Al-
ternative bereitzustellen.
30.
Im Anspruch 1 des Klagepatents 2 wird im Rahmen von Merkmal 1D vor-
gegeben, dass ein Referenzkondensator in Serie zur Kondensatoranord-
nung zur eigentlichen Messung angeordnet ist. Zudem wird im Rahmen 
von Merkmal 1E vorgegeben, dass der Wechselsignalgenerator zwei 
elektrische Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen (Pha-
sendifferenz π) an den Referenzkondensator bzw. die Kondensatoran-
ordnung anlegt. Weiter wird im Rahmen von Merkmal 1H vorgegeben, 
dass die Schaltung so ausgelegt ist, dass sie auf einen Nullwert abgegli-
chen werden kann. Der Nullwert-Abgleich findet sich auch in den Abs.
[0020] und [0021] des Klagepatents. Weiter wird im Zusammenhang mit 
den Figuren erläutert (vgl. Abs. [0030]), dass der Referenzkondensator 


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Teil der Messschaltung sein kann. Zudem wird in Abs. [0030] dargelegt, 
dass beim Abgleich auf zeitlich möglichst unveränderliche Umgebungs-
bedingungen wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur geachtet wird, und 
dann so abgeglichen wird, bis das Ausgangssignal der Messschaltung 
Null ist. 
Aus den Darstellungen der Schaltungen in den Figuren 2-9 ergibt sich 
ebenfalls, dass der Referenzkondensator bei der Kondensatoranordnung 
und innerhalb der Messschaltung angeordnet ist, jeweils sogar mit einer 
gemeinsamen Kondensatorplatte, die in der Mitte für die Messung abge-
griffen wird.
31.
Dem Gesamtzusammenhang der Offenbarung des Klagepatents 2 und 
der Anspruchsmerkmale 1D, 1E und 1H entnimmt entsprechend der 
Fachmann, dass es sich beim Referenzkondensator um einen nicht zwin-
gend einstellbaren Ausgleichskondensator handelt, der es ermöglicht, die 
Kombination von Referenzkondensator und Kondensatoranordnung mit 
um π versetzten Phasen anzusteuern und ohne Beeinflussung durch ein 
Messgut einen Nullwert zu erhalten. 
Die allgemeine Thematik der möglichst genauen Messung im Sinne von 
Abs. [0004] assoziiert demnach der Fachmann in einer Gesamtschau und 
insbesondere im Lichte der Abs. [0030] und [0033] sowie den Figuren tat-
sächlich mit dem Referenzkondensator und der gesamten Ansteuerung 
gemäss den Merkmalen 1D, 1E und 1H. Er erkennt, dass dieser Refe-
renzkondensator aufgrund der Anordnung in der Messschaltung und se-
parat von den Abgleichmitteln dazu beiträgt, den Einfluss von Luftfeuch-
tigkeit und Temperatur für die Erreichung des Nullwerts ohne Messgut zu 
kompensieren, und dann zusätzlich einen weiteren Abgleich durch die 
Abgleichmittel bereitzustellen. 
Der Fachmann erkennt entsprechend ohne weiteres, dass die Anwesen-
heit des Referenzkondensators diese Wirkungen zeigt. Seine von den 
Abgleichmitteln verschiedene Ausgestaltung erlaubt es, den Referenz-
kondensator identisch aufzubauen wie den Messkondensator. Wenn der 
Referenzkondensator nicht einstellbar sein muss, können Mess- und Re-
ferenzkondensator ausserdem nahe beieinander angeordnet und gleich-
ermassen den äusseren Einflüssen ausgesetzt sein. Eine technische 
Wirkung des Merkmals 1F' ist gegeben.


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Im Lichte der Abs. [0011] sowie [0004] kann entsprechend die objektive 
Aufgabe effektiv so wie von der Beklagten vorgeschlagen formuliert wer-
den, dass eine genaue, von äusseren Einflüssen wie Lufttemperatur oder 
Luftfeuchtigkeit nicht beeinflusste Messanordnung bereitgestellt wird.
32.
Kombination von D5 mit D2: Zunächst stellt sich die Frage, ob der 
Fachmann ausgehend von D5 das Dokument D2 überhaupt bei der oben 
angegebenen objektiven Aufgabe ohne erfinderisches Zutun als Zweitdo-
kument in Betracht ziehen würde. 
Die Beklagte ist der Meinung, dass der Fachmann das Dokument D2 
nicht hinzuziehen würde. Die Klägerin dagegen meint, die beiden Doku-
mente würden kombiniert, da beide eine Messung jeweils gegenüber ei-
nem Referenzkondensator beschreiben und auch keine grundsätzlich un-
terschiedlichen Schaltungen offenbaren würden.
Bei der D5 geht es um ein Verfahren, bei welchem für die Messung eines 
Fadens in einem Kondensator nicht die Abweichung von einem Nullwert 
nach Kalibration als Messgrösse verwendet wird, sondern es wird in Serie 
zum Messkondensator Cx ein geregelter Kondensator Cy eingesetzt. Es 
wird in D5 (vgl. Spalte 6:68 ff.) anschliessend immer auf null geregelt, und 
die Einstellwerte des geregelten Kondensators werden als Messgrösse 
genommen. 
Das Dokument D2 beschreibt einen doppelten Kondensator als Messvor-
richtung für einen Faden (vgl. Zusammenfassung). Im Zusammenhang 
mit der Vorrichtung gemäss Figur 5 wird ausgeführt, dass die Regulierer-
Kondensatoren 69 und 70 so eingestellt werden können, dass bei leeren
Kondensatoren keine Ausgangsspannung vorliegt (vgl. Spalte 7:17-19). 
Wie die Einstellung der Regulierer-Kondensatoren 69 und 70 geschieht, 
beschreibt D2 nicht.
Im Gegensatz zu D5 wird also in D2 die Abweichung vom Nullwert als 
Messgrösse genommen, während der Messung findet keine Regelung 
auf einen Nullwert statt.
Es handelt sich demnach beim Verfahren gemäss D2 um ein grundsätz-
lich anderes Verfahren, weshalb der Fachmann ausgehend von D5 das 
Dokument D2 nicht ohne erfinderischen Beitrag hinzuziehen würde.
33.
Dies umso mehr, als effektiv in D5 auch von der Topologie her eine ande-


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Seite 30
re Schaltung offenbart wird als in D2. Die entscheidende Schaltungstopo-
logie von D5 ist in Figur 4 dargestellt:
Die Klägerin hat das treffend selber wie folgt dargestellt:
Vergleicht man das mit der Schaltung von D2 in Fig. 5,


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so ist für den Fachmann nicht auf Anhieb erkennbar, dass die beiden 
Prinzipien ohne weiteres kompatibel sind.
34.
Selbst wenn der Fachmann ausgehend von D5 das Dokument D2 hinzu-
ziehen würde, ist aus folgenden Gründen erfinderische Tätigkeit gegeben. 
Geht man vom Unterschied des Merkmals 1F' aus, so legt die Klägerin 
nicht dar, welche Elemente aus D2 in welcher Weise in die Schaltung der 
D5 integriert werden müssten, um eine anspruchsgemässe Anordnung zu 
erhalten. Ebenfalls legt sie nicht dar, wodurch der Vollzug dieser Schritte 
motiviert sein könnte, und welche Vorteile der Fachmann darin gesehen 
hätte (Motivation und angemessene Erfolgserwartung).
Vorteile sind effektiv auch nicht offensichtlich, denn würde der Fachmann 
den einstellbaren Kondensator Cy von D5 durch einen Referenzkonden-
sator von D2 ersetzen, würde das nicht zum Anspruchsgegenstand füh-
ren, weil dann ein Abgleichmittel fehlt. Das wäre auch nicht sinnvoll, weil 
dann die Schaltung gemäss D5 gar nicht mehr für eine Messung funktio-
nieren würde. 
Würde der Fachmann hingegen einfach den Messkondensator Cx von D5 
durch die gesamte Messanordnung 60/62/63 von D2 ersetzen, so würde 
das zwar zum beanspruchten Gegenstand führen. Es ist aber nicht klar, 
und wurde von der Klägerin auch nicht dargelegt, warum der Fachmann 
ausgehend von D5 zu einem solchen Schritt motiviert sein sollte, und was 
damit für Vorteile verbunden sein könnten. 
Zudem gibt es dafür zwei Möglichkeiten: 
Die eine Möglichkeit bestünde darin, den Kondensator Cx im oberen Pfad 
in der vereinfacht dargestellten Schaltung gemäss Klägerin als Ganzes 
durch die Messanordnung 60/62/63 von D2 zu ersetzen. Dann würde sich 


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der Spannungsabfall über dem kombinierten Bauteil einfach über die bei-
den Kondensatoren aufteilen. Vorteile für die Messgenauigkeit sind aber 
nicht erkennbar. Somit fehlen Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine 
solche Veränderung vorzunehmen.
Die andere Möglichkeit bestünde darin, die Schaltung aus 60/62/63 ge-
wissermassen so in die Schaltung aus D5 zu integrieren, dass die mittlere 
Platte am Abgleichmessgerät 21 von D5 angehängt wird. Sinn und Vortei-
le einer solchen Schaltung sind aber nicht auf Anhieb erkennbar. Das 
verschiebt gewissermassen nur den Offset für die Einstellung über den 
geregelten Kondensator Cy und damit höchstens das zugängliche Mess-
fenster in andere Bereiche. Auch hier fehlen somit Motivation und Aus-
sicht auf Erfolg, eine solche Veränderung vorzunehmen.
Es handelt sich mithin um eine typische could-would Situation: Der 
Fachmann könnte vielleicht gewisse Modifikationen inspiriert durch D2 an 
einer Schaltung gemäss D5 vornehmen (could), es fehlt aber an der Mo-
tivation und an der angemessenen Erfolgserwartung, solche Modifikatio-
nen, die dann auch zum Anspruchsgegenstand führen, vorzunehmen. 
Der Fachmann würde entsprechend eine solche Modifikation nicht vor-
nehmen (would).
Die Kombination von D5 mit D2 kann somit den beanspruchten Gegen-
stand nicht nahelegen.
35.
Kombination von D5 mit D4: Das Dokument D4 betrifft einen Nullab-
gleich einer Vorrichtung mit zwei parallelen Kondensatoren, und ist ge-
mäss Zusammenfassung, Hauptanspruch und Abs. [0002] ganz allge-
mein für differenzielle Kapazitätssensoren gedacht. MEMS Technologie 
wird als Möglichkeit genannt, aber nicht zwingend, und die Ausführungs-
beispiele sind auch nicht darauf beschränkt. 
Auf der anderen Seite geht es aber bei D4 effektiv nicht um eine Schal-
tung, die dafür eingesetzt wird, ein Messobjekt zwischen Platten einer 
Kondensatoranordnung zu führen und die dadurch verursachte Änderung 
der Kapazität zu messen, sondern es geht bei D4 um Anordnungen, bei 
welchen eine mechanische Abweichung von einer Nullposition über die 
Änderung der Kapazität gemessen werden soll (vgl. [0002] von D4). Dies 
ist aber eine andere Fragestellung als bei D5; bei D5 geht es nicht darum, 
über die gemessene Kapazität eine Position zu bestimmen.


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Seite 33
Entsprechend würde der Fachmann ausgehend von D5 nicht ohne erfin-
derischen Beitrag das Dokument D4 hinzuziehen.
36.
Selbst wenn der Fachmann das Dokument D4 hinzuziehen würde, würde 
die Kombination aber nicht in naheliegender Weise zum beanspruchten 
Gegenstand führen. 
Geht man vom Unterschied des Merkmals 1F' aus, legt die Klägerin nicht 
dar, welche Elemente aus D4 in welcher Weise in die Schaltung von D5 
integriert werden müssten, um eine anspruchsgemässe Anordnung zu 
erhalten. Weiter legt sie nicht dar, warum der Vollzug dieser Schritte moti-
viert sein könnte und welche Vorteile der Fachmann darin gesehen hätte 
(Motivation und Erfolgserwartung).
Bei D4 gibt es einerseits die Beschreibung einer Vorrichtung nach dem 
Stand der Technik, die in Figur 2 dargestellt ist. Die Figur 2 geht aber be-
züglich Einstellung der Abgleichmittel, d.h. der Einstellbarkeit der Trimm-
kondensatoren 6 nicht über den Offenbarungsgehalt von D2 hinaus, denn 
auch hier gibt es keine Angaben, wie die Abgleichmittel zwischen den 
Messkondensatoren und den Oszillatoren gesteuert werden. Es heisst 
zwar programmable, aber was darunter konkret zu verstehen ist, ist der 
D4 nicht zu entnehmen. 
In der nach der Erfindung von D4 gestalteten Schaltung gemäss Figur 3 
gibt es gar keine Abgleichmittel, die als separate Elemente ausgestaltet 
sind. Der Nullabgleich erfolgt hier über die direkte Ansteuerung der Oszil-
latoren 12. 
In D4 wird eine Schaltung mit einem Referenzkondensator beschrieben 
und dargestellt, vergleiche beispielsweise Figur 2 von D4:
Aufgrund der Grössenverhältnisse sind Schaltungen für die effektiv in D4 
beschriebenen Anwendungen (vgl. [0002]) nicht ohne weiteres für Mes-


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Seite 34
sungen entsprechend D5, das heisst Hindurchführung eines Fadens, ge-
eignet.
37.
Es gelten zudem die gleichen Argumente wie bei der Kombination mit D2:
Es ist nicht offensichtlich, welche Elemente aus D4 in welcher Weise in 
die Schaltung von D5 integriert werden müssten, um eine anspruchsge-
mässe Anordnung zu erhalten. Zudem ist nicht erkennbar, wodurch der 
Vollzug solcher Schritte motiviert sein könnte und welche Vorteile der 
Fachmann darin gesehen hätte (Motivation und Erfolgserwartung). 
Würde der Fachmann den einstellbaren Kondensator Cy von D5 durch 
einen Referenzkondensator von D4 ersetzen, würde das nicht zum An-
spruchsgegenstand führen, weil dann ein Abgleichmittel fehlt. Zudem wä-
re das auch nicht sinnvoll, denn dann würde die Schaltung gemäss D5 
gar nicht mehr zur Messung funktionieren. 
Würde der Fachmann auf der anderen Seite einfach den Messkondensa-
tor Cx von D5 durch die gesamte Messanordnung 3a/3b oder 14a/14b er-
setzen, so ist zunächst nicht erkennbar, warum eine Messanordnung ge-
mäss D4 überhaupt dazu in der Lage sein sollte, eine Messung gemäss 
D5 vorzunehmen, sprich einen Faden zwischen den Platten des Konden-
sators durchzuführen. Einen solchen Ersatz würde der Fachmann ent-
sprechend nicht in Betracht ziehen. 
Wenn er den Messkondensator Cx von D5 durch die gesamte Messan-
ordnung 3a/3b oder 14a/14b ersetzen würde, so würde das zum bean-
spruchten Gegenstand führen, es ist aber nicht klar, und wurde von der 
Klägerin auch nicht dargelegt, warum der Fachmann ausgehend von D5 
zu einem solchen Schritt motiviert sein sollte, und welche Vorteile damit 
verbunden sein könnten. 
Auch hier gibt es zudem wiederum zwei Möglichkeiten: 
Die eine Möglichkeit besteht darin, den Kondensator Cx im oberen Pfad 
in der vereinfacht dargestellten Schaltung gemäss Klägerin als Ganzes 
durch die Messanordnung 3a/3b oder 14a/14b von D4 zu ersetzen. Dann 
teilt sich der Spannungsabfall über dem kombinierten Bauteil über den
beiden Kondensatoren auf, Vorteile für die Messgenauigkeit sind aber 
nicht erkennbar. Es fehlen Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine solche 
Veränderung vorzunehmen.


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Die andere Möglichkeit besteht darin, die Schaltung aus 3a/3b oder 
14a/14b gewissermassen so in die Schaltung aus D5 zu integrieren, dass 
der mittlere Abgriffpunkt 4/16 von D4 am Abgleichmessgerät 21 von D5 
angehängt wird. Sinn und Vorteile einer solchen Schaltung sind aber nicht 
auf Anhieb erkennbar. Das verschiebt gewissermassen nur den Offset für 
die Einstellung über den geregelten Kondensator Cy und damit höchstens 
das zugängliche Messfenster in andere Bereiche. Auch hier fehlen somit 
Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine solche Veränderung vorzuneh-
men.
Es handelt sich mithin auch hier um eine could-would Situation: Der 
Fachmann könnte vielleicht gewisse Modifikationen inspiriert durch D4 an 
einer Schaltung gemäss der D5 vornehmen (could). Es fehlt aber an der 
Motivation und an der angemessenen Erfolgserwartung, solche Modifika-
tionen, die dann auch zum Anspruchsgegenstand führen, vorzunehmen, 
weshalb der Fachmann eine solche Modifikation nicht vornehmen würde 
(would not).
Somit kann die Kombination von D5 mit D4 den beanspruchten Gegen-
stand nicht nahelegen.
38.
Kombination von D5 mit D11: Wie bei D4 geht es auch beim Dokument 
D11 um kapazitive MEMS Positions-Messvorrichtungen, bei welchen der 
Versatz einer Kondensatorplatte über die Veränderung der Kapazität der 
Gesamtanordnung gemessen wird. 
Aus den bereits im Zusammenhang mit D4 dargelegten Gründen würde 
der Fachmann ausgehend von D5 ein solches Dokument D11 nicht ohne 
erfinderischen Beitrag hinzuziehen, wenn es darum geht, die genannte 
objektive Aufgabe zu lösen.
39.
Selbst wenn der Fachmann ausgehend von D5 das Dokument D11 hin-
zuziehen würde, ist aus folgenden Gründen erfinderische Tätigkeit gege-
ben. 
Geht man vom Unterschied des Merkmals 1F' aus, legt die Klägerin nicht 
dar, welche Elemente aus D11 in welcher Weise in die Schaltung von D5 
integriert werden müssten, um eine anspruchsgemässe Anordnung zu 
erhalten. Ebenfalls legt sie nicht dar, wodurch der Vollzug dieser Schritte 


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motiviert sein könnte und welche Vorteile der Fachmann darin gesehen 
hätte (Motivation und Erfolgserwartung).
Wie oben dargelegt, ist die Begrifflichkeit des Referenzkondensators im 
Zusammenhang mit Anspruch 1 so auszulegen, dass es sich um einen 
Kondensator handelt, der gewissermassen der Kompensation dient und 
der es ermöglicht, wie in den Merkmalen 1D, 1E und 1H definiert, die 
Kombination aus Referenzkondensator und Kondensatoranordnung mit 
einer um π versetzten Phase anzusteuern und als Messsignal eine Ab-
weichung vom Nullpunkt zu messen. In D11 wird zwar ebenfalls eine Ab-
weichung vom Nullpunkt gemessen, es gibt aber keinen eigentlichen Re-
ferenzkondensator zur Kompensation eines eigentlichen Messkondensa-
tors. Die gesamte Anordnung der in der komplexen Schaltung gemäss 
Figur 5 auf der linken Seite dargestellten Kondensatoren CS1 und CS2, 
wie hier in einem Ausschnitt dargestellt,
ist die eigentliche Messanordnung. 
Es ist nicht erkennbar, warum der Fachmann ausgehend von D5 den dort 
beschriebenen Messkondensator Cx durch die Messschaltung CS1 und 
CS2 von D11 ersetzen sollte. Erstens kann a priori nicht davon ausge-
gangen werden, dass eine solche Schaltung gemäss den Hauptanwen-
dungen von D11, d.h. der MEMS-Technologie, überhaupt für eine Aus-


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messung von Textil-Fäden geeignet sein könnte, was die entsprechenden 
Spaltweiten etc. angeht. Zudem ist nicht erkennbar, wo die Motivation lie-
gen könnte, einen solchen Ersatz vorzunehmen, und welche Vorteile da-
mit verbunden sein könnten. Die bewegliche zentrale Platte würde zudem 
auch einer genauen Messung eines durch den Kondensator geführten 
Fadens im Wege stehen.
Es liegt mithin eine ähnliche Situation vor, wie wenn man D4 mit D2 kom-
biniert: Würde der Fachmann den einstellbaren Kondensator Cy von D5 
durch eine Messschaltung CS1 und CS2 von D11 ersetzen, würde das 
nicht zum Anspruchsgegenstand führen, weil dann ein Abgleichmittel
fehlt. Es wäre zudem auch nicht sinnvoll, denn dann würde die Schaltung 
gemäss D5 als Messschaltung gar nicht mehr funktionieren. 
Würde der Fachmann hingegen einfach den Messkondensator Cx von D5 
durch die gesamte Messschaltung CS1 und CS2 von D11 ersetzen, so 
würde das zum beanspruchten Gegenstand führen; es ist aber nicht klar 
und wurde von der Klägerin auch nicht dargelegt, warum der Fachmann 
ausgehend von D5 zu einem solchen Schritt motiviert sein sollte, und was 
damit für Vorteile verbunden sein könnten. 
Es gibt auch da zudem wiederum zwei Möglichkeiten. 
Die eine Möglichkeit bestünde darin, den Kondensator Cx im oberen Pfad 
in der vereinfacht dargestellten Schaltung von D5 gemäss Klägerin als 
Ganzes durch die Messschaltung CS1 und CS2 von D11 zu ersetzen. 
Dann würde sich der Spannungsabfall über dem kombinierten Bauteil ein-
fach über den beiden Kondensatoren aufteilen. Vorteile für die Mess-
genauigkeit sind dabei nicht erkennbar. Im Gegenteil: durch die bewegli-
che zentrale Platte und die bei Messvorrichtungen von Textil-Fäden auf-
tretenden üblichen Vibrationen ist mit einer erheblichen Verschlechterung 
der Messgenauigkeit zu rechnen. Da fehlen Motivation und Aussicht auf 
Erfolg, eine solche Veränderung vorzunehmen. Man könnte sogar sagen, 
es gibt eher Aussicht auf Misserfolg (teaching away).
Die andere Möglichkeit bestünde darin, die Schaltung aus CS1 und CS2 
von D11 gewissermassen so in die Schaltung aus D5 zu integrieren, dass 
die mittlere bewegliche (!) Platte dann am Abgleichmessgerät 21 von D5 
angehängt wird. Sinn und Vorteile einer solchen Schaltung sind aber 
auch nicht auf Anhieb erkennbar. Das verschiebt gewissermassen nur 
den Offset für die Einstellung über den geregelten Kondensator Cy und 
damit höchstens das zugängliche Messfenster in andere Bereiche. 


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Auch hier fehlen somit Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine solche 
Veränderung vorzunehmen, und es gilt das Gleiche wie bei der ersten 
Möglichkeit, nämlich dass durch die bewegliche Platte mit einer Redukti-
on der Messgenauigkeit viel eher zu rechnen ist als mit einer Erhöhung 
der Genauigkeit.
Es handelt sich also auch hier um eine typische could-would Situation: 
Der Fachmann könnte vielleicht gewisse Modifikationen inspiriert durch
D11 an einer Schaltung gemäss D5 vornehmen (could), es fehlt aber an 
der Motivation und an der angemessenen Erfolgserwartung, solche Modi-
fikationen, die dann auch zum Anspruchsgegenstand führen, vorzuneh-
men. Der Fachmann würde eine solche Modifikation daher nicht vorneh-
men (would). Bei D11 gibt es sogar erhebliche Hinweise, die dagegen 
sprechen, dass hier Erfolg gegeben sein könnte.
Die Kombination von D5 mit D11 kann entsprechend den beanspruchten 
Gegenstand nicht nahelegen.
40.
Kombination von D5 mit D3: Hier macht die Klägerin nicht geltend, dass 
die Kombination dieser beiden Dokumente das Merkmal 1F' überhaupt of-
fenbare oder nahelege, sondern führt aus, dass der Fachmann bei dieser 
Kombination bis auf das unzulässige und für die Beurteilung der erfinderi-
schen Tätigkeit nicht zu berücksichtigende neue Merkmal 1F' ohne erfin-
derischen Beitrag zum Anspruchsgegenstand gelange. 
Da aus den oben dargelegten Gründen das Merkmal 1F' zulässig und für 
die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist, und da 
mit dem Merkmal auch technische Wirkungen und Vorteile verbunden 
sind, kann deshalb ohne weiteres auf Vorliegen von erfinderischer Tätig-
keit erkannt werden, weil die Kombination dieser beiden Dokumente das 
Merkmal 1F' auch nach Aussage der Nichtigkeitsklägerin gar nicht offen-
bart.
Die Kombination von D5 mit D3 kann entsprechend den beanspruchten 
Gegenstand nicht nahelegen.
41.
Kombination von D5 mit D1: Das Dokument D1 betrifft wie D5 das Ge-
biet der Messung von Garnen, indem diese durch einen Kondensator ge-
führt werden und die Änderung der Kapazität als Messgrösse abgegriffen 
wird. Dass in D1 eine Vorrichtung beschrieben wird, bei welcher der Fa-


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den zwischen zwei Kondensatoren oszilliert, ändert nichts daran, dass es 
in der D1 um eine gattungsgleiche Vorrichtung geht, und entsprechend 
D5 und D1 dem gleichen Gebiet zuzuordnen sind. Der Fachmann könnte 
entsprechend D1 ausgehend von der D5 hinzuziehen.
Der entscheidende Teil der Schaltung gemäss D1 wird in Figur 3 darge-
stellt:
Die Klägerin führt aus, dass sich der ursprünglich erteilte Anspruchswort-
laut von Klagepatent 2 von der Offenbarung von D1 durch die Merkmale 
1D und 1E unterscheide. Der Referenzkondensator sei nicht in Serie zur 
Kondensatoranordnung vorgesehen und es werde keine Wechselspan-
nung mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung res-
pektive den Referenzkondensator angelegt. 


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Um überhaupt einen Referenzkondensator in Serie zur Kondensatoran-
ordnung zu erhalten, bezog sich die Klägerin auf ein weiteres Dokument
D2. In der Replik behauptet die Klägerin neu zum Merkmal 1D (Referenz-
kondensator in Serie mit der Kondensatoranordnung) und der D1, dass 
die Auslegung der Beklagten des Begriffs "in Serie" zu eng sei, und be-
zieht sich dabei auf Ausführungen zu einem anderen Dokument, der US 
4,624,139 (in der Folge D7). 
Ob das bedeuten soll, dass das Merkmal 1D nach Ansicht der Klägerin 
nun doch in D1 offenbart sein soll oder nicht, wird nicht klar. Auf jeden Fall 
fehlen Erläuterungen, warum nun welche Kondensatoren von D1 als in 
Serie geschaltet und als Messkondensator respektive Referenzkondensa-
tor zu betrachten sein sollen. 
Weiter macht die Klägerin geltend, dass eine Anordnung der Abgleichmit-
tel im Referenzkondensator nach D5 nachteilig sei und dass der Fach-
mann dem Dokument D1 entnommen hätte, dass er den Abgleichkon-
densator auch im Pfad zwischen der Wechselspannungsquelle und dem 
Messkondensator einsetzen könnte.
42.
Einen Referenzkondensator im Sinne des Klagepatents, d.h. einen in Se-
rie zur Kondensatoranordnung angeordneten weiteren Kondensator, der, 
mit entgegengesetzter Phase angesteuert, ein Nullsignal als Basis er-
möglicht, ist dem Dokument D1 nicht zu entnehmen. Das Messprinzip in 
D1 ist ein anderes. Hier werden die beiden Kondensatoren 15 und 16 mit 
gleicher Phase angesteuert, und abgegriffen wird zwecks Nullabgleich 
über den speziellen Transformator, der in der Mitte der Wicklung auf 
Grund geschaltet ist.
Dem Dokument D5 ist kein von den Abgleichmitteln verschiedener Refe-
renzkondensator zu entnehmen, und gleiches gilt dann auch für D1. In D1 
gibt es ebenfalls Abgleichmittel 23 und 24, aber keinen Referenzkonden-
sator im Sinne des Klagepatents 2.
Damit fehlt bei der Kombination der Dokumente D5 und D1 das Merkmal 
des Referenzkondensators zusätzlich zum Abgleichmittel in Serie und 
des Referenzkondensators funktional eingebettet entsprechend den 
Merkmalen 1D, 1E und 1H.
Insbesondere ist aus den allgemeinen Erläuterungen der Klägerin nicht 
erkennbar, warum welches Bauteil oder welche Bauteilgruppe mit welcher 


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Motivation aus der Schaltung gemäss D1 vom Fachmann mit Aussicht auf 
welchen Erfolg im Sinne eines Referenzkondensators isoliert und in der 
Schaltung gemäss D5 eingesetzt werden sollte.
Damit ist auch erfinderische Tätigkeit bei der Kombination von D5 mit D1 
gegeben.
43.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ausgehend von D5 für den 
Hauptantrag erfinderische Tätigkeit gegeben ist.
Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D2:
44.
Für die mit der Duplik eingeschränkten Ansprüche von Klagepatent 2
stützt sich die Klägerin für die Geltendmachung mangelnder erfinderi-
scher Tätigkeit zusätzlich auf das Dokument D2 als Ausgangspunkt.
Durch das im Rahmen der Duplik hinzugefügte Merkmal 1F' ändert sich 
hinsichtlich der Unterscheidung von der Offenbarung von D2 nichts. Auch 
in D2 sind die Abgleichmittel (Kondensatoren 69 und 70) verschieden 
vom Referenzkondensator (Kondensator auf der oberen Seite 62 der 
Darstellung in Fig. 5).
In der Klage ist die Klägerin bei Klagepatent 2 für die erfinderische Tätig-
keit nicht von D2 ausgegangen. Die Beklagte hat diesen Ansatz mit Do-
kument D2 als Ausgangspunkt zum ersten Mal in der Klageantwort in das 
Verfahren eingeführt. 
Für die mit der Duplik eingeschränkten Ansprüche sind damit, wenn man 
von der D2 als Ausgangsdokument ausgeht, neben den Ausführungen 
der Klägerin in der Stellungnahme auf die Duplik die Ausführungen der 
Beklagten in der Klageantwort zu berücksichtigen. Ebenso die Ausfüh-
rungen in der Replik der Klägerin, auf die sich die Klägerin ausdrücklich in 
der Stellungnahme auf die Duplik bezieht. 
Es wird mithin von den Parteien erfinderische Tätigkeit ausgehend von 
der D2 in Kombination mit D4, D2 in Kombination mit D11, D2 mit dem
allgemeinen Fachwissen, sowie D2 in Kombination mit D3 thematisiert.
45.
Das Dokument D2 beschreibt einen doppelten Kondensator als Messvor-
richtung für einen Faden (vgl. Zusammenfassung). Im Zusammenhang 


O2016_011
Seite 42
mit der Vorrichtung gemäss Figur 5 wird ausgeführt, dass die Regulierer- 
Kondensatoren 69 und 70 so eingestellt werden können, dass bei leeren 
Kondensatoren keine Ausgangsspannung vorliegt (vgl. Spalte 7:17-19). 
Wie die Einstellung der Regulierer-Kondensatoren 69 und 70 geschieht, 
beschreibt D2 nicht.
Die entscheidende Offenbarung von D2 findet sich in Figur 5 und Spalte 
7: 12-34:
46.
Der einzige Unterschied zwischen der Offenbarung von D2 und der be-
anspruchten Erfindung besteht unbestrittenermassen darin, dass das 
Merkmal 1I nicht offenbart ist in D2, nämlich ein Steuermittel zur Abgabe 


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Seite 43
eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel, mittels dessen die 
Veränderung mindestens einen Parameters steuerbar ist.


O2016_011
Seite 44
47.
Ausgehend von D2 darf man entsprechend, um zu vermeiden, dass be-
reits Elemente der Erfindung in die Aufgabe einführt werden, und damit 
eine rückschauende Betrachtungsweise eingenommen wird, diese nicht 
so formulieren, dass man einfach nur ein einziges Element aus der Schal-
tung grundlos ersetzen möchte. 
Im Klagepatent 2 wird D2 ausdrücklich erwähnt (vergleiche Abs. [0010]. 
Dieser Absatz ist bereits in den ursprünglich eingereichten Unterlagen 
enthalten). Im Klagepatent 2 selber wird als Aufgabe formuliert, dass die 
Vorrichtung einfach, schnell, kostengünstig und insbesondere automa-
tisch abgleichbar sein soll. 
Der im Klagepatent 2 selber genannten Aufgabe ist insbesondere dann 
gebührend Rechnung zu tragen, wenn sie im Lichte des gleichen Standes 
der Technik formuliert ist, wie jener, welcher im Nichtigkeitsverfahren als 
Ausgangspunkt verwendet wird. Dies ist hier der Fall: D2 ist auch im Kla-
gepatent 2 Ausgangspunkt. 
Wenn man von D2 ausgeht, ist entsprechend die objektive Aufgabe ge-
mäss [0011] des Klagepatents 2 zu formulieren, eine Vorrichtung bereit-
zustellen, welche einfach, schnell, kostengünstig und insbesondere au-
tomatisch abgleichbar ist.
48.
Kombination von D2 mit D4: Grundsätzlich beschreibt D2 nicht, wie die 
dort beschriebenen Regulierer-Kondensatoren 69 und 70 reguliert wer-
den. Es wird auch kein Zusammenhang zwischen der Qualität der Mess-
resultate und diesem Nullabgleich beschrieben. 
Es ist aber für den Fachmann erkennbar, dass ein besserer Abgleich ei-
ner Messvorrichtung die Qualität der Messresultate positiv beeinflusst.
Das Dokument D4 betrifft ebenfalls einen Nullabgleich einer Vorrichtung 
mit zwei parallelen Kondensatoren und ist gemäss Zusammenfassung, 
Hauptanspruch und Abs. [0002] ganz allgemein für differenzielle Kapazi-
tätssensoren gedacht. MEMS Technologie wird als Möglichkeit genannt, 
aber nicht zwingend, und die Ausführungsbeispiele sind auch nicht darauf 
beschränkt. 
Auf der anderen Seite geht es aber bei D4 nicht um eine Schaltung, die 
dafür eingesetzt wird, ein Messobjekt im Kondensator zu führen und die 
dadurch verursachte Änderung der Kapazität zu messen, sondern es 


O2016_011
Seite 45
geht bei D4 um Anordnungen, bei welchen eine mechanische Abwei-
chung von einer Nullposition über die Änderung der Kapazität gemessen 
werden soll (vgl. Abs. [0002] von D4). Dies ist eine andere Fragestellung 
als bei D2; bei D2 geht es nicht darum, über die Kapazität eine Position 
zu bestimmen.
Entsprechend würde der Fachmann ausgehend von D2 nicht ohne erfin-
derischen Beitrag das Dokument D4 hinzuziehen.
49.
Selbst wenn der Fachmann das Dokument D4 hinzuziehen würde, würde 
die Kombination aber nicht zum beanspruchten Gegenstand führen. 
Bei D2 wird nicht angegeben, wie die beiden einstellbaren Abgleichmittel 
69 und 70 geregelt werden. 
Bei D4 gibt es einerseits die Beschreibung einer Vorrichtung nach dem 
Stand der Technik, die in Figur 2 dargestellt ist. Die Figur 2 geht aber be-
züglich Einstellung der Abgleichmittel, d.h. der Einstellbarkeit der Trimm-
Kondensatoren 6 nicht über den Offenbarungsgehalt von D2 hinaus, 
denn auch hier gibt es keine Angaben, wie die Abgleichmittel zwischen 
den Messkondensatoren und den Oszillatoren gesteuert werden. Es 
heisst zwar programmable, aber was darunter konkret zu verstehen ist, 
ist der D4 nicht zu entnehmen. Ein Steuermittel zur Abgabe eines elektri-
schen Steuersignals an die Abgleichmittel wird im Zusammenhang mit 
der Figur 2 auf jeden Fall nicht beschrieben.
In der nach der Erfindung von D4 gestalteten Schaltung gemäss Figur 3 
gibt es andererseits gar keine Abgleichmittel, die als separate Elemente 
ausgestaltet sind. Der Nullabgleich erfolgt hier über die direkte Ansteue-
rung der Oszillatoren 12. 
Kombiniert man die technische Lehre von D2 mit jener von D4, so wie 
das in Figur 3 von D4 dargestellt ist, so erhält man nicht die beanspruchte 
Lehre. Die Kombination wäre eine Schaltung gemäss Figur 5 von D2, wo 
man die beiden Abgleichmittel 69 und 70 ersetzt durch die Regelung der 
Oszillatoren 12. Das ist auch der eigentliche Kern von D4, es geht gerade 
darum, den Nullabgleich mit den Oszillatoren zu machen und nicht mit 
Abgleichmitteln.
Die automatische Rückkopplung gemäss D4 nicht für die Regelung der 
Oszillatoren einzusetzen, sondern für die Regelung separater Abgleich-
mittel hinter den Oszillatoren im Sinne von Steuermitteln zur Abgabe ei-


O2016_011
Seite 46
nes elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel, wäre zwar vielleicht 
möglich (could), es gibt dazu aber keine Veranlassung (would). 
Es fehlt mithin an der Motivation, den eigentlichen Kern von D4 gerade 
nicht zu übernehmen (Nullabgleich über die Oszillatoren), sondern nur ein 
Element davon (Steuermittel zur Abgabe eines elektrischen Steuersig-
nals) für die Abgleichmittel gemäss D2.
Selbst wenn ausgehend von D2 das Dokument D4 hinzugezogen würde, 
liegt entsprechend erfinderische Tätigkeit vor.
50.
Kombination von D2 mit D11: Auch bei D11 geht es um kapazitive 
Messvorrichtungen, bei welchen der Versatz einer Kondensatorplatte 
über die Veränderung der Kapazität gemessen wird. 
Aus den bereits im Zusammenhang mit D4 dargelegten Gründen würde 
der Fachmann ausgehend von D2 ein solches Dokument nicht ohne er-
finderischen Beitrag hinzuziehen, wenn es darum geht, die Messgenauig-
keit zu verbessern.
51.
Selbst wenn der Fachmann das Dokument D11 hinzuziehen würde, wür-
de die Kombination aber nicht zum beanspruchten Gegenstand führen. 
Die Abgleichkondensatoren 69, 70 von D2 durch die gesteuerten Kon-
densatorschaltungen CS1_INT und CS2_INT zu ersetzen, ist schon des-
wegen nicht überzeugend, weil nicht erkennbar ist, warum der Fachmann 
motiviert sein sollte, nun gerade diese Elemente aus dem komplexen 
Schaltmuster gemäss Figur 5 von D11 gewissermassen zu isolieren und 
in die Schaltung gemäss Figur 5 von D2 einzusetzen. 
Das ist umso mehr keine offensichtliche Massnahme, als die Abgleichmit-
tel in Figur 5 von D2 in Serie zwischen dem Oszillator und dem Messkon-
densator
angeordnet sind, 
während 
die Kondensatorschaltungen 
CS1_INT und CS2_INT parallel zum Messkondensator angeordnet sind.
Selbst wenn ausgehend von D2 das Dokument D11 hinzugezogen würde, 
liegt entsprechend erfinderische Tätigkeit vor.


O2016_011
Seite 47
52.
Kombination von D2 mit allg. Fachwissen: Zum Prioritätszeitpunkt ge-
hörte es zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns in diesem Gebiet, 
dass Kondensatoren von Hand oder elektrisch gesteuert oder geregelt 
werden können. 
Auch wenn ein Ersatzmittel für ein in einem Dokument des Standes der 
Technik beschriebenes Mittel zum allgemeinen Fachwissen gehört, ist zu 
prüfen, ob eine Motivation und geeignete Rahmenbedingungen bestan-
den, dieses Ersatzmittel auch effektiv ernsthaft in Betracht zu ziehen.5
Es gibt in D2 keine Hinweise dafür, wie die beiden Kondensatoren 69 und 
70 eingestellt werden. Es werden generell in diesem Dokument im Zu-
sammenhang mit der Erzeugung der Anregung im Oszillator 66 und mit 
dem gesamten linken Teil der Schaltung von Figur 5 keine automatisch 
geregelten oder elektrisch gesteuerten Betriebsweisen respektive dazu 
erforderliche Mittel beschrieben. 
Bei der Auswertungsseite wird aber ausdrücklich computergesteuerte 
Kontrolle hervorgehoben (Spalte 8:55-64).
Damit gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten in D2, wie die beiden Kon-
densatoren 69 und 70 angesteuert werden können, nämlich entweder 
manuell oder elektrisch gesteuert. 
Eine vereinfachte Ansteuerung eines Bauteils ist ein Optimierungsaspekt, 
den der Fachmann ohne weiteres und ohne spezifische Hinweise in Be-
tracht zieht. 
Es ist nicht erkennbar, dass die Rahmenbedingungen in der Vorrichtung 
gemäss D2 dagegen sprechen könnten, einen elektrisch gesteuerten 
Kondensator einzusetzen. Ein solcher Einsatz eines elektrisch gesteuer-
ten Kondensators ist damit objektiv zweckmässig.
Dabei ist hervorzuheben, dass der Anspruch des Hauptantrags im Rah-
men von Merkmal 1I breit und ohne jegliche Einbettung in die anderen 
Merkmale einfach nur "Steuermittel zur Abgabe eines elektrischen Steu-
ersignals an die Abgleichmittel" vorsieht. 
 
5 Vgl. analog BGH X ZR 59/16 – Kinderbett: "Die generelle Eignung eines zum 
allgemeinen Fachwissen zählenden Lösungsmittels kann nur dann als 
Veranlassung zu ihrer Heranziehung genügen, wenn für den Fachmann ohne 
weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht, in der sich 
der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt".


O2016_011
Seite 48
Das heisst, dass, um von D2 zur Erfindung zu gelangen, der Kondensator 
gemäss D2, der manuell oder elektrisch eingestellt sein könnte – eine Of-
fenbarung dazu gibt es in D2 nicht – als ein elektrisch gesteuerter Kon-
densator ausgewählt werden muss. Ein solcher ist dem Fachmann be-
kannt und im Kontext zweckmässig. Wird ein solcher elektrisch gesteuer-
ter Kondensator ausgewählt, braucht es dann auch entsprechende Steu-
ermittel, d.h. letztere ergeben sich quasi gezwungenermassen aus der 
Auswahl eines elektrisch gesteuerten Kondensators.
Steuermittel zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Ab-
gleichmittel, sprich elektrisch gesteuerte Kondensatoren 69 und 70, vor-
zusehen, würde der Fachmann entsprechend ohne weiteres ausgehend 
von D2 ernsthaft in Betracht ziehen. 
Damit liegt bei Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens ausge-
hend von D2 keine erfinderische Tätigkeit vor.
53.
Kombination von D2 mit D3: Die Klägerin legt dar, dass in D3 im Kapitel 
4 der automatische Abgleich von kapazitiven Messschaltungen allgemein 
beschrieben wird. Es ist aber so, dass in 4.1 von D3 von einem automati-
schen Abgleich keine Rede ist, und in 4.2 nur ein Verfahren beschrieben 
wird, bei welchem die Messung darin besteht, auf null zu regeln (analog 
wie in D5). 
Der Fachmann würde deswegen ausgehend von D2 das Dokument D3 
auch gar nicht ohne erfinderischen Beitrag hinzuziehen, aus den gleichen 
Gründen wie oben bei D5 dargelegt.
54.
Selbst wenn der Fachmann das Dokument D3 hinzuziehen würde, würde 
die Kombination aber nicht zum beanspruchten Gegenstand führen. 
Es ist nämlich nicht erkennbar, warum der Fachmann nun gerade die von 
der Klägerin besonders hervorgehobene Schaltung gemäss Figur 15b 
von D3 bei der oben formulierten objektiven Aufgabe in Betracht ziehen 
sollte. Dies, weil in D2 die beiden Kondensatoren 69 und 70 für einen Ab-
gleich vorgesehen sind, wenn nicht gemessen wird, während in den ge-
nannten Schaltungen von D3 die Referenz laufend während der Messung 
auf null geregelt wird.
Damit liegt ausgehend von D2 bei Berücksichtigung von D3 erfinderische 
Tätigkeit vor.


O2016_011
Seite 49
Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D1:
55.
In der Stellungnahme auf die Duplik macht die Klägerin zusätzlich gel-
tend, ausgehend von D1 sei keine erfinderische Tätigkeit gegeben. Dabei 
verweist die Klägerin auf die Ausführungen in der Replik. Es wird dort 
aber nur in der Unterschied zwischen der Offenbarung von D1 und dem 
Anspruchsgegenstand dargelegt sowie die aus diesem Unterschied resul-
tierende objektive Aufgabe. Warum dagegen ausgehend von D1 bei die-
sem Unterschied keine erfinderische Tätigkeit gegeben sein soll, wird 
nicht ausgeführt.
Ausführungen der Klägerin zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit der 
ursprünglich erteilten Fassung ausgehend von D1 finden sich weiter in 
der Klage.
56.
Die im Rahmen der Einschränkung auf den Hauptantrag in den unabhän-
gigen Anspruch aufgenommenen neuen Merkmale haben keine differen-
zierende Wirkung in Bezug auf die Dokumente D1 und D2. Tatsächlich 
werden diese Merkmale (1A': kapazitive Untersuchung eines bewegten 
länglichen textilen Prüfgutes sowie 1B': dass dieses zwischen zwei von-
einander beabstandeten Platten der Kondensatoranordnung, zwischen 
denen sich Luft befindet, einführbar ist, und 1F': Abgleich separat von Re-
ferenz) in den beiden Dokumenten D1 und D2 offenbart. 
Die Beklagte behauptet auch nicht, dass diese neu hinzugefügten Merk-
male in der eingeschränkten Fassung gemäss Hauptantrag in den Doku-
menten D1 und/oder D2 nicht offenbart seien. 
57.
Es ist unter den Parteien hinsichtlich Unterschied unstrittig, dass D1 die 
Merkmale 1D und 1E nicht offenbart. Damit ist bei der Vorrichtung ge-
mäss D1 kein Referenzkondensator in Serie zur Kondensatoranordnung 
geschaltet (1D) und mit dem Wechselstromsignalgenerator werden nicht 
zwei elektrische Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an 
die Kondensatoranordnung bzw. an den Referenzkondensator angelegt 
(1E).
58.
Keine Einigkeit herrscht bei der objektiven Aufgabe, die ausgehend von 
D1 formuliert werden soll. 


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Seite 50
Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass die Aufgabe darin be-
stehe, eine alternative, konstruktiv einfachere Lösung bereitzustellen. Der 
Transformator, über den das an den Kondensatoren abgegriffene Signal 
auf die Auswertung geleitet werde, wolle der Fachmann vermeiden, eine 
weitergehende Erläuterung, warum das die objektive Aufgabe sein soll, 
gibt die Klägerin nicht.
Die Beklagte auf der anderen Seite formuliert als objektive Aufgabe, die 
Messschaltung von D1 derart weiterzuentwickeln, dass die Qualität der 
Messresultate erhöht werde. Auch sie erläutert nicht, warum dies die ob-
jektive Aufgabe sein soll, führt aber aus, dass die von der Klägerin formu-
lierte Aufgabe falsch sei, weil sie bereits einen Teil der Lösung enthalte.
59.
Die objektive Aufgabe muss ausgehend vom Dokument formuliert wer-
den, welches als Ausgangspunkt verwendet wird, hier ausgehend von D1. 
Die im Klagepatent formulierte Aufgabe ist dabei zu berücksichtigen. So-
fern auch im Klagepatent vom gleichen oder einem ähnlichen Dokument 
des Standes der Technik ausgegangen wird, ist der im Klagepatent for-
mulierten Aufgabe viel Gewicht zu geben, mithin diese normalerweise zu 
übernehmen, sofern nicht spezifische Gründe dagegen sprechen. 
Wenn hingegen beim Klagepatent von einem anderen Stand der Technik 
ausgegangen wird, ist bei der Übernahme der Aufgabe aus dem Klagepa-
tent Vorsicht geboten, da sonst die Gefahr besteht, dass dann Elemente 
der erfindungsgemässen Lösung bereits Eingang in die Aufgabenstellung 
finden, mithin die Aufgabe bereits einen Teil der Lösung beinhaltet. Dies 
ist, weil rückschauend, zu vermeiden.
60.
D1 wird im Klagepatent 2 im Abschnitt der Diskussion des Standes der 
Technik nicht ausdrücklich erwähnt. In diesem Abschnitt im Klagepatent 2 
wird auch kein System mit einem Transformator angegeben und darauf 
hingewiesen, dass die Existenz eines solchen Transformators zu vermei-
den ist. 
Die Darstellung der Erfindung im Klagepatent 2 formuliert die Aufgabe in 
Abs. [0011] so, dass eine Vorrichtung bereitgestellt werden soll, welche 
die Nachteile des Standes der Technik nicht aufweist, einfach, schnell, 
kostengünstig und insbesondere automatisch abgleichbar sein soll. Als 
Nachteile des Standes der Technik werden im vorangehenden Kapitel von 
Klagepatent 2 eigentlich nur der mühsame manuelle Abgleich erwähnt 


O2016_011
Seite 51
(Abs. [0005]), und generell wird festgehalten, dass eine genaue Messung 
gewünscht sei (Abs. [0004]).
So richtig passt das nicht für die Situation, wenn man von D1 ausgeht, 
denn in D1 wird automatisch abgeglichen, was im Klagepatent 2 gerade 
mit «insbesondere» als einer der Aspekte der Aufgabe formuliert wird.
61.
Die Genauigkeit ist ein Thema in der Einleitung im Klagepatent 2 (Abs. 
[0004]). 
In der Beschreibung von D1 gibt es keinen Hinweis, dass der dort sehr 
speziell eingesetzte Transformator, dessen den beiden Messkondensato-
ren zugewandte Spule in der Mitte auf Grund geschaltet ist, irgendwie 
problematisch sein könnte und zu eliminieren sein könnte.
Aus D1 heraus gibt es entsprechend auch keinen Hinweis, die objektive 
Aufgabe so zu formulieren, dass der Transformator vermieden werden 
soll. 
Die Genauigkeit ist hingegen ebenfalls ein Thema in D1 (vgl. beispiels-
weise Abs. [0003]). Die Bereitstellung einer alternativen Vorrichtung mit 
besserer Messqualität ist damit ausgehend von D1 die zutreffende objek-
tive Aufgabe.
62.
Die Klägerin macht nicht geltend, dass mangelnde erfinderische Tätigkeit 
allein ausgehend von D1 gegeben sei. Das schiene auch nicht sinnvoll, 
zumal der Transformator für den Abgleich in D1 das entscheidende Bau-
teil in D1 ist.
63.
Die Klägerin kombiniert D1 mit D2. Problematisch ist dabei für die vorlie-
gende Beurteilung, dass die Klägerin in ihrer Argumentation eben von der 
falschen Aufgabe ausgeht, den Transformator zu vermeiden, und dann 
entsprechend darauf kommt, überhaupt das Dokument D2 in einer be-
stimmten Weise hinzuzuziehen. 
Hier fehlen somit die substantiierten Behauptungen der Klägerin, warum, 
ausgehend von D1, und der Aufgabe, eine alternative und genauere Vor-
richtung bereitzustellen, der Fachmann überhaupt auf die Idee käme, das
Dokument D2 hinzuzuziehen. 


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Seite 52
64.
Als erster Schritt ist stets zu prüfen, ob ausgehend von D1 überhaupt 
Veranlassung bestand, das Dokument D2 hineinzuschauen. 
Dafür spricht, dass sich beide Dokumente mit Vorrichtungen zur kontinu-
ierlichen kapazitiven Messung von textilem Prüfgut beschäftigen, und 
beide Dokumente mit der Genauigkeit der Messung befasst sind. Weiter-
hin werden bei beiden Dokumenten die Fäden in den Zwischenraum zwi-
schen den Kondensatorplatten geführt und es findet ein einstellbarer Null-
Abgleich über einen Referenz- Kondensator statt. 
Dagegen spricht, dass in D2 der Abgleich wohl eher manuell erfolgt (auf 
jeden Fall steht in D2 nichts dazu, wie der Abgleich erfolgt), und aber ein 
manueller Abgleich bei der hohen erforderlichen Abgleichgeschwindigkeit 
in der Vorrichtung von D1 kaum ernsthaft in Betracht gezogen würde.
Es ist aber in einer Gesamtschau davon auszugehen, dass der Fach-
mann ausgehend von D1 das Dokument D2 ohne erfinderisches Zutun 
hinzuziehen würde, weil beide Dokumente im gleichen Gebiet der kapazi-
tiven Messung von textilen Fäden angesiedelt sind und das gleiche 
Messprinzip einsetzen.
65.
Es ist der Sichtweise der Beklagten zu folgen, wonach der Fachmann, 
wenn er ausgehend von D1 das Dokument D2 hinzuzieht, nicht ohne er-
finderisches Zutun auf die Idee käme, gewissermassen den gesamten 
Bereich der Messschaltung gebildet durch die beiden Kondensatoren 
15/16 und den speziell geschalteten Transformator 25 von D1 als Ganzes 
zu ersetzen durch die Kondensatoranordnung 62/63 gemäss D2 und 
dann auch noch die beiden Kondensatoren so anzusteuern, dass sie mit 
entgegengesetzter Phase beaufschlagt sind. 
Die gesamte Messanordnung gemäss D1 beruht auf dem Prinzip, dass 
die beiden Kondensatoren mit gleicher Phase angesteuert werden und 
dass der Nullabgleich über den speziellen Transformator erfolgt, der in 
der Mitte der einen Wicklung auf Grund geschaltet ist. Die gesamte Kon-
struktion von D1 ist auf diese Art des Abgleichs ausgelegt und ist nicht 
kompatibel mit einem direkt in Serie geschalteten Kondensator-Aufbau 
wie in D2 dargestellt, bei welchem dann auch noch die zentrale Platte 
gemeinsam ist.


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Seite 53
66.
Erstens käme der Fachmann ausgehend von D1 nicht auf die Idee, das 
zentrale Element dieses speziell angesteuerten Transformators zur Ver-
besserung der Messqualität zu eliminieren, dazu gibt es keine Veranlas-
sung. 
Zweitens müsste der Fachmann erkennen, dass er dann, wenn der 
Transformator entfernt wäre, auch die Ansteuerung der beiden Kondensa-
toren hinsichtlich Phase verändern könnte oder für die sinnvolle Messung 
wohl auch müsste. 
Weiter darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass es bei der Vorrich-
tung gemäss D1 darum geht, dass der Faden zwischen den beiden Kon-
densatoren 15 und 16 hin und her oszilliert (Abs. [0028]). Diese Art der 
Betriebsweise wäre dann gar nicht mehr möglich, wenn man eine kombi-
nierte Kondensatoranordnung mit Referenzkondensator gemäss der D2 
einsetzen würde, wo die zentrale Kondensatorplatte gemeinsam ausge-
bildet ist. Dann kann nämlich der Faden nicht mehr einfach in einer Ebe-
ne oszilliert werden, sondern müsste zweimal um die Ecke geführt wer-
den. Das liesse sich mit der hohen Messgeschwindigkeit in D2 technisch 
wohl kaum sinnvoll realisieren.
Entsprechend ist ausgehend von D1 die beanspruchte Erfindung nicht 
naheliegend, wenn man D2 hinzuzieht.
67.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Anspruch 1 des Hauptantrags 
nicht erfinderisch ist ausgehend von D2 unter Berücksichtigung des all-
gemeinen Fachwissens.
Somit ist die Klage im Umfang des in der Duplik gestellten Hauptantrags
abzuweisen.
1. Eventualantrag:
68.
Als Merkmalsgliederung wird in der Folge von der Gliederung von An-
spruch 1 gemäss erstem Eventualantrag von Klagepatent 2 ausgegan-
gen, wobei die Änderungen bezüglich erteilter Fassung hervorgehoben 
sind, blau die über den Hauptantrag hinausgehenden Änderungen:
1A‘ 
Vorrichtung (1) zur Bestimmung mindestens einer dielektrischen Ei-
genschaft kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen texti-


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Seite 54
len Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mit-
tels
1B‘ 
einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstande-
ten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das 
längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist,
1C 
beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens 
einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung 
(21) abgegriffenen elektrischen Signals,
1D 
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensa-
toranordnung (21) geschaltet ist,
1E'
mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei 
elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an 
die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator 
(22),
1Ea'
wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator 
(3) durch eine Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung 
und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten 
Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie Parameter des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beein-
flusst,
1F
Abgleichmittel (4),
1G'''
die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen
Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe 
(5) Kondensatoranordnung (21) angeordnet sind und mittels derer
mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart 
veränderbar ist,
1H 
dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, 
konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt,
1I 
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die 
Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens 
einen Parameters steuerbar ist.


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Seite 55
Zulässigkeit der Änderungen (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG, 123(2) EPÜ):
69.
Anspruch 1 des Hauptantrags wurde bereits als genügend gestützt beur-
teilt. 
Entsprechend sind nur noch die weitergehenden Änderungen zu beurtei-
len, namentlich die weitergehenden Änderungen an den Merkmalen 1E', 
und 1G''', sowie das neue Merkmal 1Ea', dies natürlich im Kontext der 
anderen Merkmale.
70.
Merkmal 1E': Anspruch 1 wie ursprünglich eingereicht spricht von «min-
destens einen Wechselsignalgenerator», gleiches findet man auf Seite 
5:20-21 der allgemeinen Beschreibung. In Figur 1 wird ein Wechselsig-
nalgenerator mit dem Bezugszeichen 3 und dem üblichen Piktogramm 
dargestellt, und in der diesbezüglichen Beschreibung auf Seite 9:30 bis 
Seite 11:11 wird von «ein Wechselsignalgenerator 3» gesprochen.
Wenn entsprechend im Rahmen von Merkmal 1D von einem Wechselsig-
nalgenerator die Rede ist, und das «mindestens» gegenüber Anspruch 1 
wie ursprünglich eingereicht gestrichen wird, kann darin keine unzulässi-
ge Änderung gesehen werden soweit für andere Merkmale dann auf Fi-
gur 1 und die entsprechende Beschreibung abgestellt wird, da in diesem 
Zusammenhang ein Wechselsignalgenerator offenbart wird. Da die For-
mulierung nicht auf «genau einen» oder «nicht mehr als einen» reduziert 
ist, sondern «einen» ohne weitere Einschränkung, schliesst dies nicht 
aus, dass es auch noch weitere Wechselsignalgeneratoren geben kann, 
aber bedingt auch nicht, dass es mehr als einen Wechselsignalgenerator 
geben muss. Allerdings umfasst der geänderte Anspruch auch Situatio-
nen, in denen mehrere Wechselsignalgeneratoren vorhanden sind, da ei-
ner unter mehreren Wechselsignalgeneratoren immer vorhanden ist und 
unter den so geänderten Anspruchswortlaut subsumiert werden kann.
Darin kann entsprechend keine unzulässige Änderung erkannt werden.
71.
Merkmal 1Ea': Das Merkmal stützt sich auf Seite 10:1-6 der ursprünglich 
eingereichten Unterlagen, eine Offenbarungsstelle im Zusammenhang mit 
Figur 1 (vgl. Ausführungen der Beklagten). Die Klägerin hat dazu keine 
Bemerkungen.


O2016_011
Seite 56
Eine unzulässige Änderung ist in diesem isolierten Merkmal entspre-
chend nicht zu sehen.
72.
Merkmal 1G''': Tatsächlich offenbart die Beschreibung von Figur 1 in den 
ursprünglich eingereichten Unterlagen, dass die Filter- und/oder Verstär-
kerstufe 5 zwischen dem Wechselsignalgenerator und der auszumessen-
den Kapazität 21 angeordnet sein kann (Seite 10:1-3), und gewissermas-
sen parallel dazu, dass im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsig-
nalgenerator 3 und der Messschaltung 2, die die Kapazität 21 beinhaltet, 
Abgleichmittel 4 zum Abgleichen der Vorrichtung angeordnet sein können 
(Seite 10:18-21). 
Die relative Anordnung von Abgleichmittel 4 und Filter- und/oder Verstär-
kerstufe 5 ist damit der Beschreibung nicht zu entnehmen. Diese relative 
Anordnung ergibt sich effektiv nur aus Figur 1 der ursprünglich einge-
reichten Unterlagen. Da die Filter- und/oder Verstärkerstufe in den ande-
ren Figuren nicht mehr dargestellt wird (vergleiche Seite 10:6-8) findet 
sich auch keine weitergehende Beschreibung oder Darstellung dieses 
Bauelements und dessen relativer Anordnung in den restlichen Unterla-
gen.
Damit ist der einzige Offenbarungsort mit der relativen Anordnung von 
Abgleichmittel und Filter- und/oder Verstärkerstufe im Pfad zwischen 
Wechselsignalgenerator und Messschaltung die Figur 1.
Grundsätzlich ist es zulässig, Ansprüchen durch Änderungen Merkmale 
hinzuzufügen, die aus Zeichnungen entnommen wurden, sofern diese 
Merkmale bezüglich Funktion und Struktur für den Fachmann unmittelbar, 
vollständig und eindeutig aus den Zeichnungen ersichtlich sind.6 Soweit 
aber Merkmale ausschliesslich in den Figuren offenbart sind, muss, ge-
nau wie wenn aus spezifischen Ausführungsbeispielen eine Offenbarung 
isoliert wird, darauf geachtet werden, ob eine Zwischenverallgemeinerung 
vorliegt.7 Wenn in einer Figur, aus welcher Merkmale in die Ansprüche 
übernommen werden, entsprechend auch noch Merkmale offenbart wer-
den, die keinen Eingang in die Ansprüche gefunden haben, ist zu prüfen, 
ob der «Fachmann ohne weiteres erkennen kann, dass diese anderen 
Merkmale des Beispiels nicht so eng verbunden sind, dass sie die Wir-
kung der Ausführungsform als Ganzes auf aussergewöhnliche Weise und 
 
6 Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamts, 
8. Aufl. 2016, Kapitel II.E.1.12.1.
7 Vgl. Blumer in Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 123, Rdn 88-91


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in erheblichem Ausmass bestimmen».8 Eine Zwischenverallgemeinerung 
ist nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale 
oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen 
Kombination besteht oder das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar 
mit diesen Merkmalen verknüpft ist.9
73.
In Figur 1 der ursprünglich eingereichten Unterlagen sind die Abgleichmit-
tel 4 über eine Rückkopplung über die Steuereinheit 7 angesteuert. Damit 
ist die Positionierung der Abgleichmittel 4 zwischen Wechselsignalgene-
rator 3 und Filter- und/oder Verstärkerstufe 5 in dieser Figur 1 im Zusam-
menhang mit dieser Rückkopplung offenbart. Die Rückkopplung ist wich-
tig für die bereits eingangs der Beschreibung beschriebene automatische 
Abgleichbarkeit (Seite 4:21-27). Es wird in der Beschreibung der Figur 1 
auf die Möglichkeit hingewiesen, dass der Abgleich manuell oder automa-
tisch erfolgen kann (vgl. Seite 10:33-11:11), in Figur 1 ist aber nur die Va-
riante mit der Rückkopplung dargestellt und nur dort in dieser Figur 1 sind
die Abgleichmittel zwischen Wechselsignalgenerator und Filter- und/oder 
Verstärkerstufe angeordnet.
Filter und Rückkopplung sind zwar in der Figur gemeinsam dargestellt, 
sind aber für den Fachmann im Lichte der zugehörigen Beschreibung er-
kennbar nicht zwingend funktionell oder strukturell miteinander verbun-
den.
Der Fachmann kann mithin unmittelbar und eindeutig erkennen, dass die 
in der Figur ausdrücklich dargestellte Kombination von Anordnung des 
Abgleichmittels an einer spezifischen Stelle und Rückkopplung die Wir-
kung der Ausführungsform als Ganzes nicht auf aussergewöhnliche Wei-
se und in erheblichem Ausmass bestimmt. Die Rückkopplung ist damit 
nicht zwingend mit der Anwesenheit und der Anordnung des Abgleichmit-
tels verbunden, mithin ist die Übernahme der Anwesenheit und der An-
ordnung des Abgleichmittels ohne Rückkopplung auch keine Zwischen-
verallgemeinerung. 
Obwohl die Rückkopplung nicht Gegenstand von Anspruch 1 des ersten 
Eventualantrags ist liegt deshalb keine unzulässige Änderung vor.
 
8 T 201/83.
9 Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamts, 
8. Aufl. 2016, Kapitel II. E. 1.7, mit Verweis auf T 1067/97, T 25/03 sowie 
T 714/00.


O2016_011
Seite 58
Klarheit:
74.
Weder Art. 26 Abs. 1 PatG noch Art. 138(1) und 139 EPÜ führen man-
gelnde Klarheit als Nichtigkeitsgrund auf. Die Listen der Nichtigkeitsgrün-
den in diesen Bestimmungen sind abschliessend.10
Die zivilprozessrechtliche Zulässigkeit eines Rechtbegehrens ist nicht 
damit zu verwechseln. Damit aber ein Rechtsbegehren zulässig ist, muss 
auch dieses genügend bestimmt formuliert sein.11 Das Bestimmtheitsge-
bot betrifft nicht nur Unterlassungsbegehren im Patentverletzungspro-
zess,12 sondern auch Rechtsbegehren auf Einschränkung von Ansprü-
chen im Patentnichtigkeitsprozess (Art. 27 PatG). 
Wie bei einem Teilverzicht müssen deshalb im Zivilprozess Rechtsbegeh-
ren auf Einschränkung eines Patentanspruches (Art. 27 PatG) klar sein 
(vgl. Art. 97 Abs. 1 PatV). Ein Rechtsbegehren, das einen erteilten unab-
hängigen Anspruch durch die Aufnahme eines darauf bezogenen erteilten 
abhängigen Anspruchs beschränkt, stellt keine materielle Einschränkung 
des erteilten abhängigen Anspruchs dar. Damit wird auf den erteilten un-
abhängigen Anspruch verzichtet und der entsprechende abhängige erteil-
te Anspruch wird im eingeschränkten Patent als unabhängiger Anspruch 
weitergeführt. Der Verzicht auf den erteilten unabhängigen Anspruch bil-
det zwar eine Einschränkung des Patents gemäss Art. 27 Abs. 1 PatG. 
Dieser Verzicht kann jedoch keine Klarheitsfrage aufwerfen, denn die 
blosse Umformulierung des erteilten abhängigen Anspruches als unab-
hängiger Anspruch bildet keine weitere Einschränkung des Patents im 
Sinne von Art. 27 Abs. 1 PatG und kann entsprechend auch nicht auf 
Klarheit geprüft werden.13
75.
Was die von der Klägerin behauptete mangelnde Klarheit wegen der im 
Merkmal 1E' genannten Parameter angeht, so liegt diese im Lichte der 
Erläuterungen in den Abs. [0014] und [0027] des Klagepatents 2 nicht vor. 
 
10 BGer Urteil 4A_415/2018 vom 7. Dezember 2018 E.2.2.1.4.
11 BGer Urteil 4A_686/2014 vom 3. Juni 2015 E.4.3.1 bis 4.3.3 bestätigt in: BGE 
142 III 102 E.5.3.1 und BGer Urteil 5A_390/2017 vom 23. Mai 2018 E.2.3.2; BSK 
ZPO-Willisegger Art. 221 Rz 18.
12 BGE 131 III 70 E.3.3
13 BGE 92 II 280 E. 3.a), BGE 120 II 357 E. 2; BGer Urteil 4C.108/1997 vom 9. 
Juli 1998, E. 3.a) – „Betonpflasterstein II“, in: sic! 1999, 58 ff.; vgl. auch EPA 
Praxis in G 3/14.


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An den genannten Textstellen wird dargelegt, welche Parameter gemeint 
sind. 
Das vom Wechselsignalgenerator erzeugte Wechselsignal wird ausdrück-
lich in [0014] detailliert definiert: es handelt sich um ein elektrisches 
Spannungs- oder Stromsignal mit mindestens einem sich zeitlich ändern-
den, vorzugsweise periodischen Anteil (AC-Anteil), dem zusätzlich ein 
zeitlich im wesentlichen konstanter Anteil (DC-Anteil, Offset) überlagert 
sein kann. Weitere Erläuterungen finden sich im Zusammenhang mit Fig. 
1 in [0027].
Es gibt unterschiedliche, dem Fachmann bekannte Weisen, ein solches 
Signal zu parametrisieren zum Beispiel, wie von der Beklagten vorgetra-
gen, durch eine Fourier-Reihe, oder auch für nicht-periodische Signale 
generell durch eine Fourier-Analyse. 
Im Grunde kritisiert die Klägerin den Hauptanspruch wegen der Breite 
des Begriffs «Parameter» im Zusammenhang mit dem erzeugten Wech-
selsignal. Eine für den Fachmann problematische Mehrdeutigkeit oder 
Unbestimmtheit des Begriffes «Parameter» ist nicht erkennbar. 
Die Klägerin hat nicht aufgezeigt, worin die Schwierigkeit für den Fach-
mann liegen könnte, gemäss diesem Merkmal festzustellen, ob eine be-
stimmte Filter- und/oder Verstärkerstufe welche konkreten Parameter des 
vom Wechselsignalgenerator erzeugten Wechselsignals beeinflusst oder 
nicht, und eine solche Schwierigkeit ist auch nicht erkennbar.
Ein Mangel an Klarheit liegt entsprechend nicht vor.
Neuheit (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG, Art. 54 (2) EPÜ):
76.
Mangelnde Neuheit dieses ersten Eventualantrags wird von der Klägerin 
nicht geltend gemacht.
Erfinderische Tätigkeit (Art. 26 Abs. 1 lit. a, Art. 56 EPÜ):
77.
Zur erfinderischen Tätigkeit des ersten Eventualantrags argumentiert die 
Klägerin ausgehend von D2 sowie ausgehend von D5. Zu letzterer wer-
den von der Klägerin aber keine substantiierten Behauptungen gemacht,


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Seite 60
und tatsächlich ist D5 die Kombination der Merkmale 1E' und 1G''' nicht 
zu entnehmen und die Kombination ist auch durch D5 nicht nahegelegt.
Was die erfinderische Tätigkeit ausgehend von D2 angeht, so ist, weil 
Anspruch 1 gemäss erstem Eventualantrag enger ist als Anspruch 1 des 
Hauptantrags, aus den bereits im Zusammenhang mit dem Hauptantrag 
diskutierten Gründen a fortiori erfinderische Tätigkeit gegeben, soweit die 
Kombination mit spezifischen Sekundärdokumenten betroffen ist. 
78.
Einzig zu prüfen ist die Frage, ob ausgehend von D2 unter Berücksichti-
gung des allgemeinen Wissens des Fachmanns erfinderische Tätigkeit 
gegeben ist, weil dies für Anspruch 1 des Hauptantrags oben verneint 
wird. 
Die Klägerin argumentiert dazu in ihrer Stellungnahme zur Duplik.
Als Unterschied zwischen D2 und dem Anspruchsgegenstand ist unstrittig 
die relative Anordnung der Abgleichmittel vor der Filter- und/oder Verstär-
kerstufe gegeben. Die Klägerin behauptet, dieses Merkmal könne nicht 
zur Abgrenzung beitragen, da ihm keine technische Wirkung zugeordnet 
werden könne.
Der Anspruch definiert mit Merkmal 1G''' nicht nur die Anordnung des Ab-
gleichmittels zwischen dem Wechselsignalgenerator und der Filter-
und/oder Verstärkerstufe, sondern zusätzlich definiert Merkmal 1Ea' auch 
ausdrücklich die technische Funktion dieser Filter- und/oder Verstärker-
stufe. Diese technische Funktion wird im Merkmal 1Ea' dargelegt: Es geht 
darum, das Wechselsignal des Wechselsignalgenerators von der Kon-
densatoranordnung zu entkoppeln. Die technische Wirkung dieses 
Merkmals ist also ausdrücklich in den Anspruch eingeschrieben und für 
den Fachmann erkennbar und verständlich. 
Diese technische Wirkung muss anspruchsgemäss auch für die bean-
spruchte relative Anordnung gegeben sein, d.h. für die Anordnung des 
Abgleichmittels vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe. Bei der bean-
spruchten Anordnung vor der Filter- und/oder Verstärkerstufe schützt ge-
wissermassen die Filter- und/oder Verstärkerstufe nicht nur den Genera-
tor vor Rückkopplung der Kondensatoranordnung, sondern auch die Ab-
gleichmittel, was die Regelung verbessert.
Entsprechend geht das Argument der Klägerin, das Merkmal habe keine 
technische Wirkung, ins Leere.


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Seite 61
Damit liegt auch erfinderische Tätigkeit vor, denn es ist nicht erkennbar, 
warum der Fachmann ausgehend von D2 motiviert sein sollte, die in der 
D2 vor dem Abgleichmittel angeordnete Verstärkung zu verschieben.
79.
Der erste Eventualantrag ist damit rechtsbeständig.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
80.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend scheint es gerechtfertigt, die 
Kosten den Parteien je hälftig aufzuerlegen. In der Tat wurde das Klage-
patent mit wesentlichen Einschränkungen aufrechterhalten, die bevorzug-
ten Ausführungsformen des Klagepatents sind aber immer noch ge-
schützt.
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 125'000 ist die Gerichtsgebühr 
auf CHF 22'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer), d.h. unter Berücksichti-
gung der zahlreichen Patentbeschränkungsrechtsbegehren und Nichtig-
keitsangriffe und Entgegenhaltungen, die im Verfahren vorgetragen wur-
den, im oberen Bereich des Tarifs.
Zur Parteientschädigung Folgendes: Vorliegend nicht erheblich ist die 
Tatsache, dass von der Beklagten im Rahmen der Duplik noch weitere 
Rechtsbegehren mit Einschränkungen des Klagepatents 2 eingereicht 
wurden, die nach dem doppelten Schriftenwechsel mehrere entsprechen-
de Parteistellungnahmen verursachten. Es stimmt zwar, dass das späte 
Stadium, in welchem diese Einschränkungen eingereicht wurden, das 
Verfahren verlängert hat und den Prozessaufwand für die Klägerin ent-
sprechend vergrössert hat. Die Einschränkungen waren aber anderer-
seits veranlasst durch eine Vielzahl von Dokumenten des Standes der 
Technik, die von der Nichtigkeitsklägerin eingeführt wurden, und durch 
verschiedene unterschiedliche Kombinationen von Dokumenten bei der 
Diskussion der erfinderischen Tätigkeit. Es ist deshalb nicht ersichtlich, 
dass dieses Vorgehen asymmetrisch substantiellen Mehraufwand für die 
Gegenpartei verursacht hat. Wie oben erwähnt, haben sowohl Klägerin 
wie Beklagte aufwendig prozessiert. Es wurde zudem nicht behauptet 
und es ist auch nicht ersichtlich, dass die zahlreichen Angriffe der Kläge-
rin oder die zahlreiche Eventualrechtsbegehren der Beklagten unnötig 
gewesen wären und die entsprechenden Kosten einseitig auferlegt wer-
den sollten (Art. 107-108 ZPO e contrario).


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Die gesetzliche Möglichkeit für einen Patentanwalt, unter bestimmten Be-
dingungen in einem Nichtigkeitsprozess allein die berufsmässige Vertre-
tung zu übernehmen (Art. 29 PatGG), rechtfertigt nicht, in einem Nichtig-
keitsprozess generell einer Partei nur eine Vertretungsentschädigung 
(entweder für einen Patentanwalt oder für einen Rechtsanwalt) zuzuspre-
chen. Je nach Prozessverlauf kann es sich wie vorliegend ergeben, dass 
der Rechtsanwaltsbeitrag am Ende nicht den erheblichen Teil ausmacht. 
Das können die Parteien jedoch nicht im Voraus wissen. Stellen sich 
doch oft komplexe rein juristische Fragen erst im Laufe des Verfahrens. 
Auch eine Patentverletzungswiderklage, die keine rein patentanwaltliche 
Vertretung mehr zulässt (Art. 29 PatGG e contrario), kann von einer Klä-
gerin bei Einleitung eines Nichtigkeitsprozesses nicht ausgeschlossen 
werden. Aus der Tatsache, dass einer Partei die Möglichkeit gegeben 
wird, sich durch einen Patentanwalt in Nichtigkeitsprozessen vertreten zu 
lassen (Art. 29 PatGG), kann weder eine Pflicht abgeleitet werden, keinen 
Rechtsanwalt beizuziehen, noch kann sie es rechtfertigen, wenn eine 
Partei von einem Rechtsanwalt vertreten wird, keine notwendigen Ausla-
gen für den Patentanwalt mehr zuzusprechen. 
Die Tatsache, dass sich die stattgegebene Einschränkung von Klagepa-
tent 2 auf Merkmale aus der Beschreibung (und nicht bloss auf erteilte 
abhängige Ansprüche) stützt, ändert vorliegend nichts an der Verteilung 
der Prozesskosten. Es ist zutreffend, dass gemäss Rechtsprechung des 
Bundespatentgerichts eine weiterbestehende Verletzung nach einer Pa-
tenteinschränkung gestützt auf Merkmale, die aus der Beschreibung ent-
nommen wurden, in der Regel schwer voraussehbar ist und das Ver-
schulden des Patentverletzers in Frage stellt (Urteil S2013_009 vom 18. 
März 2015 E.7.3). Vorliegend wurde jedoch – anders als in dieser Recht-
sprechung – nicht auf (Nicht-)Verletzung geklagt, sondern auf Nichtigkeit 
des Klagepatents. Demnach geht es hier nicht um die Frage, ob eine 
konkrete angegriffene Ausführungsform nach Einschränkung des Klage-
patents von diesem immer noch erfasst ist. Es geht hier um die Frage, ob 
ein Patent eine von der Patentinhaberin im Rahmen eines Antrags ge-
stellte Fassung eines unabhängigen Anspruchs ermöglicht, die ein Auf-
rechterhalten des Patents in eingeschränkter Form erlaubt. Dass damit 
nicht zu rechnen war, wurde nicht behauptet. Dass die Klägerin nicht mit 
der vorliegenden spezifischen Einschränkung zu rechnen hatte, die zur 
Aufrechterhaltung des Patents führt, mag zutreffen. Die Klägerin hat je-
doch auf Nichtigkeit des Klagepatents in seinem ganzen Umfang geklagt. 
Demnach musste sie auch damit rechnen, dass das Klagepatent von der 
Patentinhaberin eingeschränkt und ggf. vom Gericht so aufrechterhalten 


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Seite 63
würde, selbst wenn die Einschränkung gestützt auf Merkmale aus der 
Beschreibung erfolgt. Überraschend erscheint solch ein Ausgang im
Grundsatz nicht und anderes wurde auch nicht behauptet.
Unter der Berücksichtigung, dass vorliegend der rechtsanwaltliche Auf-
wand eher gering war und die technischen Fragen hauptsächlich von den 
Patentanwälten behandelt wurden (was sich auch aus den mündlichen 
Parteivorträgen in der Hauptverhandlung erkennen liess), ist die entspre-
chende Parteientschädigung im unteren Tarifbereich auf CHF 16'000 
festzusetzen (Art. 4 f. KR-PatGer). Gemäss Ausgang der Streitigkeit und 
hälftiger Verteilung verrechnen sich die gegenseitigen Forderungen für 
die rechtsanwaltliche Parteientschädigung vollumfänglich.
Die Klägerin macht patentanwaltliche Auslagen in der Höhe von 
CHF 44'841.20 geltend.
Unter der Berücksichtigung, dass der patentanwaltliche Aufwand vorlie-
gend notwendig und erheblich, jedoch nicht aussergewöhnlich war, aller-
dings im oberen Tarifrahmen des entsprechenden Streitwerts anzusiedeln 
ist, sind die notwendigen Auslagen auf CHF 30'000 festzusetzen.14
Die Beklagte macht keine patentanwaltlichen Auslagen geltend.
In Anbetracht des Ausgangs des Prozesses ist die Beklagte zu verpflich-
ten, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt 
CHF 15'000 zu bezahlen. Weiter ist die Beklagte zu verpflichten, die Hälf-
te der Gerichtskosten von CHF 22'000, d.h. CHF 11’000 zu tragen und 
der Klägerin zu erstatten.
Das Bundespatentgericht erkennt:
1.
In teilweiser Gutheissung der Klage wird Patentanspruch 1 des 
schweizerisch-liechtensteinischen Teils des europäischen Patents 
EP 2 352 018 B1 wie folgt eingeschränkt:
«1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen 
textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels 
einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten 
 
14 BPatGer S2018_001, Urteil vom 23.05.2018 E. 5; BPatGer O2015_009, Urteil 
vom 21.03.2018 E. 11.2; BPatGer O2017_001, Urteil vom 03.10.2017, E. 54; 
BPatGer O2012_043, Urteil vom 10.06.2016 E. 5.5.


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Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche 
textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend
eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen 
Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektri-
schen Signals,
einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranord-
nung (21) geschaltet ist, und
einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen 
Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensa-
toranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kon-
densatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter-
und/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom 
Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt 
ist, dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten 
Wechselsignals nicht beeinflusst,
gekennzeichnet durch
Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechsel-
signalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet 
sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechsel-
signals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschal-
tung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, 
und
Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Ab-
gleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Pa-
rameters steuerbar ist. 
2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rück-
kopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoran-
ordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) ein-
wirkt.
3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abge-
koppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten 
Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst.
4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 
433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.


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5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des 
elektrischen Wechselsignals beinhalten.
6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder program-
mierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals be-
inhalten.
7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) 
beinhalten.
8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten.
9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die 
Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenera-
tor (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad 
zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Refe-
renzkondensator (22) angeordnet sind.
10. 
Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen 
Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das be-
wegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.»
Die Einschränkung erfolgt mit folgender Erklärung: 
«Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung 
der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gel-
ten.»
2.
Im Mehrumfang wird die Klage abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 22'000.
4.
Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt und mit dem 
Kostenvorschuss der Klägerin verrechnet. Im nicht beanspruchten 
Umfang wird der Kostenvorschuss der Klägerin zurückerstattet. Die 
Beklagte hat der Klägerin die Kosten um Umfang von CHF 11'000 zu 
ersetzen.
5.
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteient-
schädigung von CHF 15'000 zu bezahlen.


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6.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhand-
lungsprotokolls sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenös-
sische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsschein.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt 
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 
Entscheid und die Beweismittel sind beizulegen, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 15. Mai 2019
Im Namen des Bundespatentgerichts
Vizepräsident
Erste Gerichtsschreiberin
lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH lic. iur. Susanne Anderhalden
Frank Schnyder
Versand: 21.05.2019