bpatger · S2016_007 · 2016-08-10 · de
Abweisung superprovisorische Massnahme, Interessenabwägung, Pflicht der klagenden Partei, den relevanten Sachverhalt vollständig darzulegen
Massnahme superprovisorisch abgewiesen, Örtliche Zuständigkeit international, Patentnichtigkeit Einrede

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court
S2016_007
U r t e i l v o m 1 0 . A u g u s t 2 0 1 6
Besetzung
Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
1. A AB,
2. ….
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher
und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer,
patentanwaltlich beraten durch Dr. Thorsten Bausch
Klägerinnen
gegen
C AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess,
Beklagte
Gegenstand
Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen (superprovi-
sorisch)

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Der Präsident zieht in Erwägung:
1.
Mit Eingabe vom 3. August 2016 (hier eingegangen am 5. August 2016)
stellten die Klägerin 1, A AB (nachstehend Klägerin), und die Klägerin 2, B
AG, folgendes Massnahmebegehren:
"1.
Der Gesuchgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu
verbieten, in der Schweiz eine pharmazeutische Formulierung S, namentlich
die unter der Bezeichnung T 250 mg/5 ml mit der Zulassungsnummer 111
zum Vertrieb zugelassene verwendungsfertige Formulierung, selber oder
durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf ande-
re Weise in Verkehr zu bringen,
2.
Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber
CHF 5‘000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu
verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Produkte gemäss Rechtsbe-
gehren Nr. 1 zurückzurufen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer dieser Pro-
dukte innert einer Frist von maximal 5 Arbeitstagen nach Vollstreckbarkeit
des Urteils zu informieren, dass die Gesuchsgegnerin um Rücksendung
dieser Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen
Auslagen bittet.
3.
Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1 sei superprovisorisch, d.h. zunächst
ohne Anhörung der Gesuchgegnerin, auszusprechen.
4.
Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien das vorsorgliche Verbot gemäss
Rechtsbegehren 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren 2 nach
Anhörung der Gesuchsgegnerin lässlich einer mündlichen Verhand-
lung auszusprechen, die innerhalb von 14 Tagen anzusetzen sei.
5.
Eventualiter zu Rechtsbegehren 4 seien das vorsorgliche Verbot gemäss
Rechtsbegehren 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren 2 nach
einer schriftlichen Stellungnahme der Gesuchsgegnerin auszusprechen,
für deren Einreichung der Gesuchsgegnerin eine nicht erstreckbare Frist
von 14 Tagen anzusetzen sei.
6.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des not-
wendigerweise beigezogenen Patentanwalts, zu Lasten der Gesuchgegne-
rin."

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2.
Mit Verfügung vom 5. August 2016 wurde das Verfahren der Klägerin 2
abgetrennt und unter der Prozessnummer S2016_008 weitergeführt.
3.
Mit Eingabe vom 8. August 2016 reichte die Klägerin die Übersetzung ei-
nes bereits im Original eingereichten spanischen Urteils nach.
4.
Die Klägerin macht geltend, die Beklagte biete seit dem 26. Juli 2016 in
der Schweiz ein das Streitpatent EP 000 verletzendes Generikum T zum
Originalpräparat X® der Klägerin an. Die Klägerin sieht darin einen nicht
leicht wiedergutzumachenden Nachteil, dem nur durch eine superproviso-
rische, eventuell vorsorgliche Anordnung begegnet werden könne.
5.
Die Beklagte hatte am 15. Juli 2016 eine ihr Medikament T und (u.a.) das
Streitpatent betreffende Schutzschrift hinterlegt, welche mit Verfügung
vom gleichen Tag entgegengenommen worden war unter Festsetzung ei-
ner Beachtungsfrist bis 15. Januar 2017. Mit Eingabe vom 21. Juli 2016
hatte die Beklagte als Novum eine vorläufige Einschätzung des Deut-
schen Bundespatentgerichts vom 19. Juli 2016 in einem das Streitpatent
(bzw. dessen deutschen Teil) betreffenden Nichtigkeitsverfahren der D AG
(bekanntlich eine Tochter der hiesigen Beklagten) gegen die hiesige Klä-
gerin eingereicht. Mit Verfügung vom 25. Juli 2016 wurde diese Ergän-
zung zu den Akten genommen.
Die Schutzschrift sowie die nachträgliche Eingabe sind im vorliegenden
Verfahren zu berücksichtigen (Art. 270 Abs. 3 ZPO).
6.
Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorgli-
chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht,
dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu
befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergut-
zumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behaup-
tung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, auch wenn nicht al-
le Zweifel beseitigt sind.
Zudem ist für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme eine gewisse
Dringlichkeit erforderlich, für eine superprovisorische Anordnung eine be-
sondere Dringlichkeit (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

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7.
Die Parteien führen bereits parallele Verfahren in Deutschland, den Nie-
derlanden und Spanien. Strittig scheint unter den Parteien namentlich die
Frage der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes.
Die Klägerin macht diesbezüglich geltend, das Streitpatent habe am EPA
erfolgreich das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren durchlaufen und
sei sowohl durch das OLG Düsseldorf mit Urteil vom 25. Februar 2016 als
auch durch die Rechtbank Den Haag mit Urteil vom 27. Juli 2016 und das
Juzgado Mercantil N° 4 von Barcelona mit Urteil vom 28. Juli 2016 als
rechtsbeständig und verletzt erachtet worden. Die Klägerin führt sodann
aus: "Nachdem alle bisher involvierten Instanzen das Patent von A als
rechtsbeständig und durch das Angebot des Medikaments T als verletzt
beurteilt haben, ist es unverfroren, wenn die Gesuchsgegnerin nun auf
den Schweizer Markt gelangt, ohne vorher ein Nichtigkeitsverfahren zu-
mindest eingeleitet zu haben".
8.
Wenn die Klägerin geltend macht, alle bisher involvierten Instanzen hät-
ten das Streitpatent als rechtsbeständig erachtet, und sie es als unverfro-
ren bezeichnet, dass die Beklagte ohne vorherige Erhebung einer Nich-
tigkeitsklage mit ihrem Produkt T auf den Markt kommt, so gibt dies zu
mehreren Bemerkungen Anlass:
Als "alle involvierten Instanzen" bezeichnet die Klägerin das EPA, das
OLG Düsseldorf, die Rechtbank Den Haag und das Juzgado Mercantil
N° 4 von Barcelona. In dieser Aufzählung fehlt nicht nur das LG Düssel-
dorf, dessen Urteil vom 19. November 2015 die Rechtsbeständigkeit ver-
neint hatte (als erstinstanzliches Urteil allerdings von nur untergeordneter
Bedeutung), sondern vor allem das Deutsche Bundespatentgericht, vor
welchem die erwähnte Nichtigkeitsklage hängig ist. Darauf wird zurück-
zukommen sein.
Die Bestätigung eines Patentes nach Einspruchs- und Beschwerdever-
fahren am EPA erhöht in der Regel die Glaubhaftigkeit der Rechtsbestän-
digkeit. Dies, weil Einspruch und Beschwerde kontradiktorische Verfahren
sind. Vorliegend war der Ablauf allerdings so, dass nach der Rückwei-
sungsentscheidung der Beschwerdekammer an die Einspruchsabteilung
der einzige Einsprecher, E Ltd, seine Einsprache zurückzog (aus Grün-
den, von denen die Klägerin sagt, sie kenne sie nicht), und die Klägerin in
der Folge die ursprünglichen Ansprüche durch andere ersetzte, welche
anschliessend durch die Einspruchsabteilung für gültig befunden wurden.

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D.h. die erteilten Ansprüche sind vor dem EPA nie in einem kontradiktori-
schen Verfahren geprüft worden. Die drei nationalen Gerichte, die sich
der Auffassung der Einspruchsabteilung angeschlossen haben, haben die
Frage der Rechtsbeständigkeit nur vorfrageweise, im Rahmen von Mass-
nahmeentscheiden geprüft, und es handelt sich vor allem bei allen drei
Gerichten um solche, die mit fachtechnischen Laien besetzt sind.
Demgegenüber ist das Deutsche Bundespatentgericht das erste, das sich
mit der Rechtsbeständigkeit im ordentlichen Verfahren befasst, und dies
zudem durch fachtechnisch gebildete Richter. Und diese Richter sind
in ihrer vorläufigen Einschätzung vom 19. Juli 2016 zum Schluss gekom-
men, dass die Gegenstände des Streitpatents wegen mangelnder Patent-
fähigkeit im Hinblick auf die vorliegenden Dokumente nicht bestandsfähig
sein dürften. Sie begründen, dass und weshalb der Streitgegenstand hin-
sichtlich der Dokumente HH und MM [beide hier ebenfalls eingereicht]
bzw. HH in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt
gewesen zu sein scheint.
Diese fachkundige – wenn auch nur vorläufige – Einschätzung in einem
ordentlichen Verfahren wiegt wesentlich schwerer, als die von der Kläge-
rin angerufenen nationalen Massnahmeentscheide.
Die Klägerin hat diese für das vorliegende Verfahren ganz offensichtlich
sehr bedeutsame Einschätzung des Deutschen Bundespatentgerichts
hier nicht eingereicht, obwohl kein Zweifel daran bestehen kann, dass
das Dokument ihr zugegangen sein muss. Zudem wird die Klägerin in
Deutschland von derselben Kanzlei patentanwaltlich vertreten, die auch
im vorliegenden Verfahren beratend in Erscheinung tritt, weshalb die
Nichteinreichung Erklärungsbedarf nach sich zieht.
In prozessualer Hinsicht gilt dabei Folgendes: "Eine Prozesspartei ist
grundsätzlich nicht gehalten, eine ihr ungünstige Tatsache aus eigenem
Antrieb vorzubringen (ZR 68 Nr. 129 S. 325): Diese Regel ist aber ge-
münzt auf ein Verfahren, in welchem der Richter nach Anhörung beider
Seiten entscheidet. In einem solchen Verfahren mag sich der Kläger da-
rauf beschränken, das Klagefundament darzulegen, und er kann es dem
Beklagten überlassen, dieses Klagefundament zu bestreiten oder rechts-
hindernde oder rechtsaufhebende Tatsachen in das Verfahren einzubrin-
gen (Frank/Sträuli/Messmer, ZPO, § 113 N. 3). Für die Belange superpro-
visorischer Anordnungen ist diese Regel indes fehl am Platz. Mit einem
Begehren um Erlass einer superprovisorischen Verfügung wird der Rich-
ter ersucht, einen drastischen Eingriff in die Rechtsstellung des Beklagten

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vorzunehmen, nämlich den Erlass einer Anordnung – hier eines Verbotes
– ohne vorherige Anhörung des Beklagten. In diesem Zusammenhang
gilt, und man sollte es eigentlich für selbstverständlich halten, Folgendes:
"Die Bereitschaft des Gerichts, ein Massnahmebegehren ohne vorgängi-
ge Anhörung der Gesuchsgegnerin zu behandeln, darf nicht als Freipass
zur Umgehung der prozessualen Wahrheitspflicht verstanden werden.
Diese erhält in Bezug auf das einseitige Vorbringen im ex parte-Verfahren
eine besondere Gestalt. Als Korrelat des Privilegs der Zurückstellung der
(verfassungsrechtlich gebotenen) Anhörung des Gegners trifft die Ge-
suchsstellerin eine Pflicht, den relevanten Sachverhalt nach Treu und
Glauben vollständig darzulegen. Es ist ein Missbrauch des superproviso-
rischen Verfahrens, Tatsachen nicht offenzulegen, von denen die Ge-
suchsstellerin weiss oder annehmen muss, dass sie zu ihren Ungunsten
gewertet werden könnten. Die Verletzung dieser Pflicht schadet der
Glaubwürdigkeit der Gesuchsstellerin und zieht Sanktionen nach sich"
(Stephen Berti, Vorsorgliche Massnahmen im Schweizerischen Zivilpro-
zess, ZSR 1997, 2. Halbband, S. 220, N. 87; vergl. auch Johann Jakob
Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich,
S. 186)"1.
Ob das Verhalten der Klägerin zu sanktionieren ist,2 kann nicht beurteilt
werden, bevor sich die Klägerin dazu äussern konnte, wer genau diese
Einschätzung wann erhalten hat, und weshalb sie hier nicht eingereicht
wurde. Es kann auch – wie gleich zu zeigen sein wird – offenbleiben, ob
die Unterdrückung einer derart wichtigen Urkunde nicht allenfalls zur
Verwirkung des Anspruchs auf eine superprovisorische Verfügung führen
sollte.
Weil die Klägerin die Einschätzung des Deutschen Bundespatentgerichts
nicht eingereicht hat, konnte sie sich dazu auch nicht äussern. Sie hat
zwar die Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von MM und aus-
gehend von HH in Verbindung mit MM behandelt, aber auf der Basis des
Entscheids der Einspruchsabteilung. Damit kann deshalb die Argumenta-
tion des Deutschen Bundespatentgerichts nicht widerlegt werden. Zu die-
sem Behuf müsste auf dessen konkrete Argumentation eingegangen
werden.
Ob es der Beklagten gelungen ist, mit der vorläufigen Einschätzung des
Deutschen Bundespatentgerichts die Nichtigkeit des Streitpatentes

1 ZR 101/2002 S. 86 E. 3a
2 Art. 128 ZPO

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glaubhaft zu machen, kann – für die Belange der superprovisorischen
Massnahme – offenbleiben. Das Bundesgericht hat zum Ausdruck ge-
bracht, dass bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen auch eine
Prüfung der Interessenlage der Parteien vorzunehmen ist: « …le juge doit
procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à
l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour
l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ».3 « Plus
une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus
il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-
fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fonde-
ment juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas
seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise,
mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure pro-
visionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et
sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à cha-
cune des deux parties ».4 Die Klägerin begründet ihren Anspruch auf eine
superprovisorische Anordnung insbesondere mit der ganz überwiegenden
Wahrscheinlichkeit der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes angesichts
der positiven Beurteilung in vier kontradiktorischen Verfahren – Ein-
spruchsverfahren vor dem EPA, deutsches Verfügungsverfahren und nie-
derländische und spanische Massnahmeverfahren. Allerdings war das
EPA-Verfahren wie gezeigt bezüglich der hier geltend gemachten Ansprü-
che nicht kontradiktorisch. Der Entscheid des OLG Düsseldorf fusste auf
der Annahme, dass eine anderslautende Beurteilung der Rechtsbestän-
digkeit nicht ernstlich zu erwarten sei, wovon angesichts der vorläufigen
Einschätzung des Bundespatentgerichts keine Rede mehr sein kann. D.h.
die Klägerin bewegt sich auf dünnem Eis. Die verlangte superprovisori-
sche Anordnung würde für die Beklagte einen ganz gravierenden Ein-
schnitt darstellen, weil sie ein neu auf den Markt gebrachtes Medikament
zurückziehen müsste, mit entsprechender Einbusse ihres Renommees.
Demgegenüber geht es für die Klägerin lediglich um die Vermeidung von
Schwierigkeiten bei der Schadensberechnung. Von daher könnte die ver-
langte superprovisorische Anordnung nur getroffen werden, wenn die von
der Klägerin behauptete ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit der
Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes gegeben wäre. Dies ist, wie ge-
zeigt, eindeutig nicht der Fall. Der Antrag auf Erlass einer superprovisori-
schen Massnahme ist deshalb abzuweisen.

3 BGE 131 III 473 E. 2.3
4 BGE 131 III 473 E. 3.2

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9.
Damit ist der Beklagten Gelegenheit zur Massnahmeantwort zu geben
(Art. 253 ZPO). Die Klägerin beantragt für diesen Fall eine binnen zweier
Wochen anzusetzende Verhandlung, an der auch der Fachrichter sein
Votum mündlich abgibt. Eine Verhandlung scheint indes angesichts des
zu erwartenden Umfanges der Ausführungen der Parteien nicht geeignet.
Dass der Fachrichter im Übrigen an dieser Verhandlung sein Fachrichter-
votum abgeben sollte, würde bedeuten, dass er es entweder verfasst,
bevor er die Massnahmeantwort gehört hat, oder dass er es anlässlich
der Verhandlung extemporiert. Beides kommt offensichtlich nicht in Frage.
Es ist deshalb Frist zur schriftlichen Massnahmeantwort anzusetzen.
Die Klägerin beantragt, dafür eine nicht erstreckbarer Frist von höchstens
14 Tagen anzusetzen. Praxisgemäss sind 14 Tage anzusetzen; für ein
Versagen der Erstreckungsmöglichkeit im Voraus liegen keine Gründe
vor.
10.
Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos-
tenvorschuss in der Höhe von CHF 30'000.– zu bezahlen.
11.
Über die Prozesskosten ist im Endentscheid betreffend vorsorgliche Mas-
snahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).
12.
Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die mit dem Verfahren be-
fassten Gerichtspersonen allfällige Ausstandsgründe prüfen (vgl. insbes.
BGE 139 III 433). Um dies zu erleichtern, sollten – soweit noch nicht ge-
schehen – Konzernnamen von Parteien offengelegt werden. Sobald eine
Partei von einem Ausstandsgrund Kenntnis erhält, hat sie unverzüglich
ein entsprechendes Gesuch zu stellen (Art. 49 ZPO), um eine Verwirkung
des Ausstandsanspruchs zu verhindern (weitere Informationen unter
https://www.bundespatentgericht.ch/das-gericht/richter-richterinnen/).

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Der Präsident erkennt:
1.
Die Schutzschrift der Beklagten vom 15. Juli 2016 sowie deren Er-
gänzung vom 21. Juli 2016 werden beigezogen und berücksichtigt.
2.
Der Antrag der Klägerin auf Erlass einer superprovisorischen Mass-
nahme wird abgewiesen.
3.
Der Beklagten wird eine Frist bis 25. August 2016 zur Erstattung
der Massnahmeantwort angesetzt.
4.
Der Klägerin wird eine Frist bis 18. August 2016 angesetzt, um ei-
nen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 30'000.– zu bezahlen.
5.
Der Klägerin wird eine Frist bis 25. August 2016 angesetzt, um dar-
zulegen, wer genau die vorläufige Einschätzung des Deutschen
Bundespatentgerichts vom 19. Juli 2016 wann erhalten hat, und
weshalb dies hier nicht eingereicht wurde. Stillschweigen gilt als Ver-
zicht auf diesbezügliche Äusserung.
6.
Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.
Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b
ZPO).
Dieses Urteil geht an:
–
RA Dr. iur. Michael Ritscher
–
RA Dr. iur. Andri Hess
St. Gallen, 10. August 2016
Im Namen des Bundespatentgerichts
Präsident
Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Dieter Brändle
lic. iur. Susanne Anderhalden
Versand: 10.08.2016