bpatger · S2023_011 · 2025-12-04 · de
Beschreibung
Beschreibung, Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Sistierung auf Antrag der Parteien

Bu n d esp aten tg eri ch t 
T ri b un al féd éral d es b revets 
T ri b un al e fed eral e d ei brevetti 
T ri b un al fed eral d a p aten tas 
F ed eral P aten t Co u rt 
 
 
 
 
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U r t e i l v o m 4 . D e z e m b e r 2 0 2 5 
Besetzung 
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, 
Richter Dr. sc. nat. Hannes Spillmann 
Richter Dr. sc. nat. ETH Alfred Köpf 
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher 
Verfahrensbeteiligte 
Biofer S.p.A., Via Canina 2, IT-41036 Medolla, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame 
und/oder Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara Abegg, beide bei 
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. sc. nat. Cornelia Hoffmann, 
Schaad Balass Menzl & Partner, Bellerivestrasse 20, 
8034 Zürich, 
Klägerin 
gegen 
Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gal-
len, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Rechts-
anwältin MLaw Louisa Galbraith, Rechtsanwalt MLaw Re-
nato Bucher und/oder Rechtsanwältin MLaw Andrea Heini-
ger, sowie patentanwaltlich beraten durch Dr. nat., Dipl. 
Chem. Ulrike Ciesla, alle bei MLL Meyerlustenberger La-
chenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 
8031 Zürich, 
Beklagte 
Gegenstand 
genaue Beschreibung, eventualiter Augenschein; dreiwerti-
ger Eisenkomplex 
 


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Das Bundespatentgericht erwägt: 
Prozessgeschichte 
1. 
Mit Eingabe vom 27. Oktober 2023 reichte die Klägerin das vorliegende 
Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen ein 
und stellte folgende Rechtsbegehren (Einfärbung durch die Klägerin): 
«1. Es sei am Standort der Gesuchsgegnerin an der Rechenstrasse 37 in 9014 
St. Gallen eine Beschreibung, eventualiter ein Augenschein, des 
Herstellungsverfahrens des Arzneimittels Ferinject®) durchzuführen und 
festzustellen, dass dieses Herstellungsverfahren die folgenden Merkmale 
aufweist: 
1.1 Ein Verfahren zur Herstellung eines aktivierten Zuckereisenkomplexes, 
das den Schritt 
1.2 der Reaktion eines Zuckers, der eine Aldehyd-Endgruppe hat, mit Brom 
in einer Lösung 
1.2.1 mit einem pH zwischen 7 und 9 umfasst, worin 
1.2.2 i) der Zucker gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus 
Maltodextrinen und worin 
1.2.3 ii) das Brom in situ 
1.2.3.1 durch die Hinzugabe eines Hypochlorits eines Alkali- oder 
Erdalkalimetalls zu der Lösung hergestellt wird, 
1.2.3.2 die den zu aktivierenden Zucker und ein Bromid eines 
Alkali- oder Erdalkalimetalls enthält, 
1.2.3.3 wobei das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen mit 
Bezug auf die Aldehyd-Endgruppen hinzugefügt wird, 
1.2.3.4 worin das Hypochlorit nach und nach hinzugefügt wird, so 
dass niemals ein Überschuss von Hypochlorit in der 
Lösung vorhanden ist 
1.3 wobei in einem folgenden Schritt 
1.3.1 ein 
wasserlösliches 
Fe(III)-Salz, 
bei 
dem 
es 
sich 
um 
Eisentrichloridhexahydrat handelt, zu der Lösung, die den 
aktivierten Zucker enthält, 
1.3.2 in einem Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker von 1:0.5 bis 1:4 
zugegeben wird, um mit dem aktivierten Zucker zu reagieren, um 
einen Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex zu bilden, 
1.3.3 wobei nach der Zugabe des Eisensalzes zu der Lösung, die den 
aktivierten Zucker enthält, 


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1.3.3.1 der pH-Wert der Lösung auf einen Wert von 2,3 bis 2,7 
eingestellt wird, 
1.3.3.2 indem eine Nariumhydrogencarbonatlösung, die 15% w/v 
Natriumhydrogencarbonat enthält, 
1.3.3.3 in einer Zeit zwischen 1 und 6 Stunden zugegeben wird, 
1.3.3.4 wobei der pH-Wert der Lösung anschliessend durch 
Zugabe einer Natriumhydroxidlösung auf einen Wert 
zwischen 8 und 12 gebracht wird, um eine Lösung zu 
erhalten, die den Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex 
enthält, 
1.4 wobei der Fe (III)-aktivierte Zuckerkomplex einer Reinigung, 
1.4.1 durch Ultrafiltration unterzogen wird, 
1.4.2 mit einer Membran mit einer Trenngrenze zwischen 400 und 
50.000 Dalton für die Polysaccharidzucker, 
1.5 dadurch gekennzeichnet, dass dieser Komplex durch Erhitzen der den 
ihn enthaltenden Lösung 
1.5.1 auf eine Temperatur zwischen 75° C und 95°C 
1.5.2 über einen Zeitraum zwischen 1 und 4 Stunden 
1.5.3 bei einem pH-Wert zwischen 9,0 und 12,0 stabilisiert wird. 
2. 
Im Rahmen der gemäss Ziff. 1 durchzuführenden Beschreibung bzw. des 
Augenscheins 
seien 
insbesondere 
folgende 
Ausgangsstoffe 
und 
Verfahrensbedingungen detailliert zu dokumentieren: 
2.1 Spezifikation des eingesetzten Maltodextrins (einschliesslich Dextrose-
Äquivalent); 
2.2 Menge des eingesetzten Maltodextrins; 
2.3 Spezifikation des eingesetzten Bromsalzes; 
2.4 Menge des eingesetzten Bromsalzes; 
2.5 tatsächliche 
pH-Werte 
bzw. 
pH-Messungen 
während 
der 
Zuckeraktivierung; 
2.6 Spezifikation des eingesetzten Hypochlorits; 
2.7 Menge des eingesetzten Hypochlorits; 
2.8 Konzentration des eingesetzten Hypochlorits; 
2.9 Zeitdauer/Art 
der 
Zugabe 
des 
Hypochlorits 
(einschliesslich 
Zugabegeschwindigkeit); 
2.10 Spezifikation des eingesetzten Eisenchlorids; 
2.11 Konzentration der eingesetzten Eisenchloridlösung in w/v; 


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2.12 Verhältnis Eisen/Maltodextrin; 
2.13 tatsächliche 
pH-Werte 
bzw. 
pH-Messungen 
während 
der 
Komplexbildung; 
2.14 Spezifikation 
und 
Konzentration 
der 
eingesetzten 
Natriumhydrogencarbonatlösung; 
2.15 Zeitdauer der Komplexbildung; 
2.16 tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen nach der Erhöhung des pH-
Werts durch Zugabe einer Base; 
2.17 Spezifikation der eingesetzten Base; 
2.18 Art und Zeitpunkt der Reinigung; 
2.19 Cut-off (Trenngrenze) der eingesetzten Membran; 
2.20 Temperatur beim Stabilisierungsschritt; 
2.21 Zeitdauer des Stabilisierungsschrittes; 
2.22 tatsächliche 
pH-Werte 
bzw. 
pH-Messungen 
während 
des 
Stabilisierungsschrittes; 
2.23 Spezifikation der beim Stabilisierungsschritt eingesetzten Base. 
3. 
Es seien Auszüge aus allfälligen Standardarbeitsanweisungen («SOP»), 
Herstellungsanweisungen, Chargendokumentationen, Protokolle von effektiv 
durchgeführten 
pH-Messungen, 
Bedienungsanleitungen 
und/oder 
Produktinformationen 
der 
im 
Zusammenhang 
mit 
dem 
Ferinject® 
Herstellungsverfahren 
seit 
Beginn 
der 
Produktion 
verwendeten 
Gegenstände, Maschinen und/oder Zutaten soweit sie die in den Ziffern 1.1 
bis 1.5.3 genannten Merkmale des Ferinject® Herstellungsverfahrens bzw. 
die in den Ziffern 2.1 bis 2.23 erwähnten Ausgangsstoffe und 
Verfahrensbedingungen 
betreffen, 
in 
die 
Beschreibung 
bzw. 
das 
Augenschein-Protokoll gemäss Ziff. 1 aufzunehmen. 
4. 
Die 
Beschreibung 
bzw. 
der 
Augenschein 
gemäss 
Ziff. 
1 
sei 
superprovisorisch, d.h. unverzüglich und vorerst ohne vorherige Anhörung 
der Gesuchsgegnerin durchzuführen. 
5. 
Eventualiter zu Ziff. 4 sei der Gesuchsgegnerin zunächst superprovisorisch, 
d.h. unverzüglich und vorerst ohne Anhörung, unter Androhung einer 
Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag der Zuwiderhandlung gemäss 
Art. 343 Abs. 1 lit. c der Schweizerischen Zivilprozessordnung («ZPO») 
mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der 
Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 Strafgesetzbuch («StGB») mit 
Busse im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, den Ferinject® 
Herstellungsprozess nach der Durchführung der Beschreibung bzw. des 
Augenscheins gemäss Ziff. 1 in irgendeiner Art zu verändern. 


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6. 
Es sei den Rechtsvertretern der Gesuchstellerin sowie deren Patentanwältin 
zu gestatten, an der Beschreibung bzw. dem Augenschein gemäss Ziff. 1 
teilzunehmen, nötigenfalls seien diese gegenüber der Gesuchstellerin zur 
Verschwiegenheit über alte Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung 
bzw. des Augenscheins zu verpflichten, wobei die Geheimhaltungs-
verpflichtung mit der gerichtlichen Zustellung der Beschreibung bzw. des 
Augenscheinprotokolls in dem Umfang endet, in dem das Gericht die 
Beschreibung bzw. das Augenscheinprotokoll gegenüber der Gesuchstellerin 
offenlegt. 
7. 
Die Kosten seien einstweilen der Gesuchstellerin aufzuerlegen, unter 
Vorbehalt einer anderen Regelung in einem allfälligen ordentlichen 
Verfahren.» 
2. 
Mit Verfügung vom 20. November 2023 hiess der Präsident das Gesuch 
ohne vorherige Anhörung der Beklagten gut. Am 14. Dezember 2023 
wurde die Beschreibung am Sitz der Beklagten in St. Gallen durch den 
Präsidenten, den Richter mit technischer Ausbildung Spillmann und den 
Gerichtsschreiber Bucher unter Beisein der Parteivertreter beider Parteien 
(diejenigen der Beklagten zunächst per Telefon, beziehungsweise Video-
konferenz) durchgeführt. Das Protokoll der genauen Beschreibung wurde 
der Beklagten am 18. Dezember 2023 zugestellt. 
3. 
Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 17. Januar 2024 Stellung und stellte 
folgende Rechtsbegehren: 
«Rechtsbegehren 
1. 
Das am 14. Dezember 2023 erstellte Beschreibungsprotokoll sei wie in 
Beilage 18 bezeichnet zu berichtigen und zu schwärzen und einzig den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin sowie zwei 
von der Gesuchstellerin namentlich bezeichneten, in der Schweiz wohn-
haften und arbeitenden weiteren Personen ("Confidentiality Club") offen-
zulegen, wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbe-
fristete Verpflichtung aufzuerlegen ist, die Informationen im Beschrei-
bungsprotokoll geheim zu halten und Personen ausserhalb des Confiden-
tiality Clubs nicht offenzulegen, mit Ausnahme gegenüber dem Bundes-
patentgericht für eine allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprü-
chen der Gesuchstellerin aus dem schweizerischen/liechtensteinischen 
Teil des EP 1 858 930. 
Für den Fall, dass die Gesuchstellerin nicht zwei in der Schweiz wohn-
hafte und arbeitende Personen bezeichnen kann, sollen eventualiter 
zwei Personen von der Gesuchstellerin für den Confidentiality Club 


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bezeichnet werden, die vor der Offenlegung von Beilage 18 mit der Ge-
suchsgegnerin eine Geheimhaltungsvereinbarung mit einer Konventio-
nalstrafe von mindestens CHF 3 Millionen unterzeichnen müssen. 
Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser 
Geheimhaltungspflichten als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen 
im Sinne von Art. 292 StGB (Busse) bestraft werde. 
Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen vom 27. Oktober 2023 abzuweisen und die Geheimhaltungs-
pflichten gemäss Ziff. 4 der Verfügung vom 20. November 2023 gegen-
über den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin 
zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten. 
2. 
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1: Sollte das Bundespatentgericht das 
Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der 
berichtigten und geschwärzten Version nach Beilage 18 offenlegen, sei 
das Beschreibungsprotokoll nur den Rechtsvertretern und der Patentan-
wältin der Gesuchstellerin und nur mit der Auflage zur Kenntnis zu bringen, 
dass die Rechtsvertreter und die Patentanwältin diesbezüglich gegenüber 
der Gesuchstellerin und Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die 
Rechtsvertreter und die Patentanwältin der Gesuchstellerin dürfen das Be-
schreibungsprotokoll nur gegenüber dem Bundespatentgericht für eine all-
fällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin 
aus dem schweizerischen/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930 of-
fenlegen. 
Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser 
Geheimhaltungspflichten als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen 
im Sinne von Art. 292 StGB (Busse) sowie Art. 321 StGB bestraft werde. 
Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen vom 27. Oktober 2023 abzuweisen und die Geheimhaltungs-
pflichten gemäss Ziff. 4 der Verfügung vom 20. November 2023 gegen-
über den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin 
zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten. 
3. 
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2: Sollte das Bundespatentgericht das 
Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der 
berichtigten und geschwärzten Version nach Beilage 18 und gegenüber 
einem weiteren Kreis von Personen als gemäss Rechts­ begehren Nr. 2 
beantragt offenlegen, sei diese Offenlegung einzig gegenüber den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin sowie zwei 
von der Gesuchstellerin namentlich bezeichneten, in der Schweiz wohn-
haften und arbeitenden weiteren Personen ("Confidentiality Club") vorzu-
nehmen, wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbe-
fristete Verpflichtung aufzuerlegen ist, die Informationen im Beschrei-
bungsprotokollgeheim zu halten und Personen ausserhalb des Confiden-
tiality Clubs nicht offenzulegen. Die Personen im Confidentiality Club 


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dürfen das Beschreibungsprotokoll nur gegenüber dem Bundespatentge-
richt für eine allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der 
Gesuchstellerin aus dem schweizerischen/liechtensteinischen Teil des EP 
1 858 930 offenlegen. 
Für den Fall, dass die Gesuchstellerin nicht zwei in der Schweiz wohnhafte 
und arbeitende Personen bezeichnen kann, sollen eventualiter zwei Per-
sonen der Gesuchstellerin für den Confidentiality Club bezeichnet werden, 
die vor der Offenlegung von Beilage 18 mit der Gesuchsgegnerin eine Ge-
heimhaltungsvereinbarung mit einer Konventionalstrafe von mindestens 
CHF 3 Millionen unterzeichnen müssen. 
Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser 
Geheimhaltungspflichten als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen 
im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft werde. 
Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen vom 27. Oktober 2023 abzuweisen und die Geheimhaltungs-
pflichten gemäss Ziff. 4 der Verfügung vom 20. November 2023 gegen-
über den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin 
zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten 
4. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. Anwaltskosten von bisher 
mindestens CHF 58’750.- und einer Entschädigung für die notwendiger-
weise beigezogene Patentanwältin in der Höhe von bisher CHF 7’425.- zu 
Lasten der Gesuchstellerin. 
und mit folgenden 
Verfahrensanträgen betreffend die vorliegende Gesuchsantwort: 
1. 
Die vorliegende Gesuchsantwort sei der Gesuchstellerin respektive ihren 
Rechtsvertretern und ihrer Patentanwältin ohne die Ausführungen in 
Rz. 164-211 (Begründung der Schwärzungsanträge) zur Kenntnis zu brin-
gen. 
2. 
Eventualiter zum Verfahrensantrag Nr. 1 seien Rz. 164-211 (Begründung 
der Schwärzungsanträge) der vorliegenden Gesuchsantwort nur den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin und nur mit 
der Auflage zur Kenntnis zu bringen, dass die Rechtsvertreter und die Pa-
tentanwältin der Gesuchstellerin bezüglich Rz. 164-211 der Gesuchsant-
wort gegenüber der Gesuchstellerin und Dritten zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sind, wobei eine Verletzung dieser Geheimhaltungspflicht als Un-
gehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB 
(Busse) und gemäss Art. 321 StGB bestraft wird. 
3. 
Eventualiter zum Verfahrensantrag Nr. 2 seien Rz. 164-211 (Begründung 
der Schwärzungsanträge) der vorliegenden Gesuchsantwort nur den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin und zwei von 
der Gesuchstellerin namentlich bezeichneten und in der Schweiz wohn-
haften und arbeitenden Personen ("Confidentiality Club") zur Kenntnis zu 


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bringen, wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbefris-
tete Verpflichtung aufzuerlegen ist, die Informationen in Rz. 164-211 der 
Gesuchsantwort geheimzuhalten und Personen ausserhalb des Confiden-
tiality Clubs nicht offenzulegen. Den Personen im Confidentiality Club sei 
anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Geheimhaltungspflicht als Un-
gehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB mit 
Busse bestraft wird.» 
4. 
Mit Verfügung vom 22. Januar 2024 hiess der Präsident den Verfahrens-
antrag Nr. 1 der Beklagte gemäss Eingabe vom 17. Januar 2024 gut, stellte 
den Rechtsvertretern der Klägerin die Eingabe vom 17. Januar 2024 einst-
weilen ohne die Randziffern 164-211 zu und verpflichtete die Rechtsvertre-
ter der Klägerin zur vertraulichen Behandlung des geschwärzten Beschrei-
bungsprotokolls. 
5. 
Mit Eingabe vom 23. Februar 2024 nahm die Klägerin Stellung zur Ge-
suchsantwort und stellte folgende Begehren: 
«1. Die Rechtsbegehren der Gesuchsgegnerin seien abzuweisen. 
2. 
Die in act. 9_18 gelb markierten Schwärzungen (siehe Beilage 43) seien of-
fenzulegen, und das in diesem Sinne angepasste Beschreibungsprotokoll sei 
der Gesuchstellerin sowie ihren Rechtsvertretern und ihrer Patentanwältin mit 
der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Informationen im Beschreibungs-
protokoll geheim zu halten, bekannt zu geben. Eine Offenbarung gegenüber 
dem Bundespatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und 
den USA hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu ge-
statten. 
3. 
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2 seien die in act. 9_18 gelb markierten 
Schwärzungen (siehe Beilage 43) offenzulegen, und das in diesem Sinne an-
gepasste Beschreibungsprotokoll sei den Rechtsvertretern der Gesuchstelle-
rin und ihrer Patentanwältin sowie zwei von der Gesuchstellerin namentlich 
bezeichneten Personen mit der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Infor-
mationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten, bekannt zu geben. 
Eine Offenlegung gegenüber dem Bundespatentgericht sowie in den zwi-
schen den Parteien in Italien und den USA hängigen Verfahren gegenüber 
den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 
4. 
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 3 sei act. 9_18 der Gesuchstellerin sowie 
ihren Rechtsvertretern und ihrer Patentanwältin mit der zeitlich unbefristeten 
Verpflichtung, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten, 


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bekannt zu geben. Eine Offenlegung gegenüber dem Bundespatentgericht 
sowie in den zwischen den Parteien in Italien und den USA hängigen Verfah-
ren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 
5. 
Die geltend gemachten Anwaltskosten in der Höhe von bisher mindestens 
CHF 58’750 und die geltend gemachten Patentanwaltskosten in der Höhe von 
bisher CHF 7’425 seien im Sinne des KR-PatGer zu reduzieren.» 
6. 
Das Verfahren wurde auf gemeinsamen Antrag der Parteien sistiert und die 
Sistierung auf gemeinsame Anträge der Parteien acht Mal verlängert, bis 
die Beklagte mit Schreiben vom 25. Juli 2025 die Aufhebung der Sistierung 
beantragte. Der Beklagten wurde daraufhin Frist zur Stellungnahme zur 
Eingabe der Klägerin vom 23. Februar 2024 angesetzt. 
7. 
Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 30. Juli 2025 Stellung und stellte fol-
gende Rechtsbegehren: 
«1. Das am 14. Dezember 2023 erstellte Beschreibungsprotokoll sei der Gesuch-
stellerin mangels Rechtsschutzinteresses in keiner Form offenzulegen, das 
Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 27. Oktober 2023 inkl. der 
Anträge aus act. 14 sei abzuweisen eventualiter als gegenstandslos abzu-
schreiben, soweit darauf einzutreten ist. Die Geheimhaltungspflichten ge-
mäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin seien zeitlich 
unbefristet aufrechtzuerhalten. 
2. 
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1: Sollte das Bundespatentgericht der 
Gesuchstellerin das Beschreibungsprotokoll offenlegen wollen, sei es wie in 
act. 9_18 bezeichnet zu berichtigen und zu schwärzen und neben den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin einzig den im 
zwischen den Parteien geschlossenen Confidential Disclosure Agreement 
vom 2. Mai 2024 bezeichneten Personen offenzulegen ("Confidentiality 
Club"), wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbefristete 
Verpflichtung aufzuerlegen ist, die Informationen im Beschreibungsprotokoll 
geheim zu halten und Personen ausserhalb des Confidentiality Clubs nicht 
offenzulegen, mit Ausnahme gegenüber dem Bundespatentgericht für eine 
allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin 
aus dem schweizerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930. 


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Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Ge-
heimhaltungspflichten als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im 
Sinne von Art. 292 StGB (Busse) bestraft werde. 
Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-
men vom 27. Oktober 2023 abzuweisen eventualiter als gegenstandslos ab-
zuschreiben soweit darauf einzutreten ist, und die Geheimhaltungspflichten 
gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin zeitlich unbefris-
tet aufrechtzuerhalten. 
3. 
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2: Sollte das Bundespatentgericht das 
Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der be-
richtigten und geschwärzten Version gemäss act. 9_18 offenlegen wollen, sei 
das Beschreibungsprotokoll nur den Rechtsvertretern und der Patentanwältin 
der Gesuchstellerin und nur mit der Auflage zur Kenntnis zu bringen, dass die 
Rechtsvertreter und die Patentanwältin diesbezüglich gegenüber der Ge-
suchstellerin und Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die Rechts-
vertreter und die Patentanwältin der Gesuchstellerin dürfen das Beschrei-
bungsprotokoll nur gegenüber dem Bundespatentgericht für eine allfällige 
Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem 
schweizerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930 offenlegen. 
Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Ge-
heimhaltungspflichten als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im 
Sinne von Art. 292 StGB (Busse) sowie Art. 321 StGB bestraft werde. 
Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-
men vom 27. Oktober 2023 abzuweisen eventualiter als gegenstandslos ab-
zuschreiben soweit darauf einzutreten ist, und die Geheimhaltungspflichten 
gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin zeitlich unbefris-
tet aufrechtzuerhalten. 
4. 
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 3: Sollte das Bundespatentgericht das 
Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der be-
richtigten und geschwärzten Version gemäss act. 9_18 und gegenüber einem 
weiteren Kreis von Personen als gemäss Rechtsbegehren Nr. 3 beantragt 
offenlegen wollen, sei das Beschreibungsprotokoll neben den Rechtsvertre-
tern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin einzig den im zwischen den 
Parteien geschlossenen Confidential Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 
bezeichneten Personen offenzulegen («Confidentiality Club»), wobei allen 
Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbefristete Verpflichtung aufzu-
erlegen ist, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten 


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und Personen ausserhalb des Confidentiality Clubs nicht offenzulegen, mit 
Ausnahme gegenüber dem Bundespatentgericht für eine allfällige Geltend-
machung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem schwei-
zerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930. 
Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Ge-
heimhaltungspflichten als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im 
Sinne von Art. 292 StGB (Busse) bestraft werde. 
Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-
men vom 27. Oktober 2023 abzuweisen eventualiter als gegenstandslos ab-
zuschreiben soweit darauf einzutreten ist, und die Geheimhaltungspflichten 
gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den 
Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin zeitlich unbefris-
tet aufrechtzuerhalten. 
5. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. Anwaltskosten von mindestens 
CHF 58’750 für den Zeitraum zwischen der Durchführung der genauen Be-
schreibung am 14. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 sowie eine Ent-
schädigung nach Tarif für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum Urteils-
zeitpunkt; und einer Entschädigung für die notwendigerweise beigezogene 
Patentanwältin in der Höhe von CHF 12’937.- zu Lasten der Gesuchstellerin. 
und mit folgendem prozessualen Antrag 
1. 
Die vorliegende Eingabe und die Beilagen 20-25 seien den Rechtsvertretern 
der Gesuchstellerin unter der Auflage zuzustellen, dass sie diese neben der 
Patentanwältin der Gesuchstellerin einzig den im zwischen den Parteien ge-
schlossenen Confidential Discolsure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichne-
ten Personen offenlegen dürfen («Confidentiality Club»), wobei allen Perso-
nen im Confidentiality Club die zeitlich unbefristete Verpflichtung aufzuerle-
gen ist, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten und 
Personen ausserhalb des Confidentiality Clubs nicht offenzulegen, mit Aus-
nahme gegenüber dem Bundespatentgericht für eine allfällige Geltendma-
chung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem schweize-
risch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930.» 
8. 
Mit Verfügung vom 4. August 2025 hiess der Präsident den prozessualen 
Antrag der Beklagten vom 30. Juli 2025 vorläufig teilweise gut und stellte 
den Rechtsvertretern der Klägerin die Eingabe vom 30. Juli 2025 und die 
Beilagen unter der Auflage zu, dass sie diese neben der Patentanwältin 
der Klägerin einzig den im zwischen den Parteien geschlossenen Con-
fidential Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichneten Personen 


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Seite 12 
offenlegen dürfen und verpflichtete diese Personen die in der Eingabe und 
den Beilagen enthaltenen Informationen geheim zu halten. 
9. 
Mit Eingabe vom 5. September 2025 nahm die Klägerin Stellung und stellte 
folgende Rechtsbegehren: 
«1. Die Rechtsbegehren der Gesuchsgegnerin seien abzuweisen. 
2. 
Die in act. 14_43 gelb markierten Schwärzungen sowie die in Beilage 47 grün 
markierten Schwärzungen seien offenzulegen, und das in diesem Sinne an-
gepasste Beschreibungsprotokoll sei Gianmaria Ristori, Riccardo Morandi, 
Gian Luca Sala, Luigi Santamaria, Luigi Fontanesi, Camilla Di Fonzo, Donald 
Rhoads, Cornelia Hoffmann, Thierry Calame sowie Barbara Abegg bekannt 
zu geben, verbunden mit der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Informa-
tionen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten, solange und soweit diese 
nicht anderweitig öffentlich zugänglich sind. Eine Offenlegung gegenüber 
dem Bundespatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und 
den USA hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu ge-
statten. 
3. 
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2 sei das Beschreibungsprotokoll ge-
mäss act. 35_22 plus die darin orange markierten Schwärzungen gemäss 
Beilage 47 offenzulegen, und das in diese Sinne angepasste Beschreibungs-
protokoll sei Gianmaria Ristori, Riccardo Morandi, Gian Luca Sala, Luigi 
Santamaria, Luigi Fontanesi, Camilla Di Fonzo, Donald Rhoads, Cornelia 
Hoffmann, Thierry Calame sowie Barbara Abegg bekannt zu geben, verbun-
den mit der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Informationen im Be-
schreibungsprotokoll geheim zu halten, solange und soweit diese nicht an-
derweitig öffentlich zugänglich sind. Eine Offenlegung gegenüber dem Bun-
despatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und den USA 
hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 
4. 
Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 3 sei das Beschreibungsprotokoll ge-
mäss act. 35_22 Gianmaria Ristori, Riccardo Morandi, Gian Luca Sala, Luigi 
Santamaria, Luigi Fontanesi, Camilla Di Fonzo, Donald Rhoads, Cornelia 
Hoffmann, Thierry Calame sowie Barbara Abegg bekannt zu geben, verbun-
den mit der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Informationen im Be-
schreibungsprotokoll geheim zu halten, solange und soweit diese nicht an-
derweitig öffentlich zugänglich sind. Eine Offenlegung gegenüber dem Bun-
despatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und den USA 
hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 


S2023_011 
Seite 13 
5. 
Die Von der Gesuchsgegnerin geltend gemachten Anwaltskosten seien im 
Sinne des KR-PatGer zu reduzieren, und die als Auslagen geltend gemach-
ten Kosten in der Höhe von CHF 12’937 seien nicht zu entschädigen. 
Prozessualer Antrag 
1. 
Die Beilagen 24, 25 und 26 sowie die Abbildungen 1, 2 und 3 seien als ver-
spätet aus dem Recht zu weisen und nicht zu beachten.» 
10. 
 
Die Beklagte nahm dazu wiederum mit Eingabe vom 24. September 2025 
Stellung. 
11. 
 
Mit Schreiben vom 15. September 2025 teilte das Gericht den Parteien mit, 
dass der Spruchkörper durch den Richter mit technischer Ausbildung Alfred 
Köpf ergänzt wird. 
Prozessuales 
12. 
 
Ist das Verständnis eines technischen Sachverstands für den Entscheid 
von besonderer Bedeutung, muss das Gericht in Dreierbesetzung ent-
scheiden (Art. 23 Abs. 3 PatGG). Mit der vorliegenden Verfügung ist über 
die von der Beklagten beantragten Geheimhaltungsmassnahmen zu ent-
scheiden. Dafür bedarf es einer Interessenabwägung zwischen dem Infor-
mationsinteresse der Klägerin und dem Geheimhaltungsinteresse der Be-
klagten. Diese Abwägung ist im vorliegenden Fall, wo es um ein pharma-
zeutisches Herstellungsverfahren geht, nicht ohne technisches Verständ-
nis möglich. Es wird daher in Dreierbesetzung entschieden. 
Angeblich verspätet eingereichte Urkunden, Beilagen 24-26, und Ab-
bildungen 1-3 
13. 
 
Die Klägerin macht geltend, dass die Urkunden, Beilagen 24-26, sowie die 
Abbildungen 1-3 der Stellungnahme vom 30. Juli 2025 verspätet einge-
reicht worden seien. Das Argument der Beklagten, sie hätte die Unterlagen 
nicht vorher einreichen können, weil damals die Vertraulichkeitsvereinba-
rung vom Mai 2024 noch nicht unterzeichnet gewesen sei, verfange nicht, 
da sie entsprechende Geheimhaltungsmassnahmen auch im vorliegenden 
Verfahren hätte beantragen können. Die Beklagte hätte damit bereits in der 


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Seite 14 
Stellungnahme vom 16. Januar 2024 angebliche Details zum Herstellungs-
verfahren von Ferinject® offenlegen müssen. 
Die Beklagte widerspricht dieser Argumentation. 
14. 
 
Keines der angeblich verspäteten Beweismittel und Abbildungen ist ent-
scheidrelevant, weshalb offenbleiben kann, ob diese verspätet vorgetragen 
wurden. Der prozessuale Antrag der Klägerin vom 5. September 2025 ist 
daher abzuweisen. 
Streitpatent 
15. 
 
Das europäische Patent EP 1 858 930 B1 (im Folgenden «EP 930») wurde 
am 14. März 2006 mit Prioritätsanspruch vom 15. März 2005 angemeldet 
und am 20. Juli 2011 erteilt. Mit Entscheidung vom 9. März 2022 kam die 
Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zum Schluss, dass der 
Gegenstand von Hilfsantrag 6 ausgehend von der WO 2004/037865 A1 er-
finderisch sei. Die daraufhin angepasste Beschreibung akzeptierte die Ein-
spruchsabteilung mit Entscheidung vom 4. August 2023. 
EP 930 beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von dreiwertigen Eisen-
komplexen mit dem Polysaccharid Maltodextrin. Die Klägerin gliedert An-
spruch 1 auf der Grundlage des Hilfsantrags 6 in die folgenden Merkmale: 
1.1 
Ein Verfahren zur Herstellung eines aktivierten Zuckereisenkomplexes, 
das den Schritt 
1.2 
der Reaktion eines Zuckers, der eine Aldehyd-Endgruppe hat, mit Brom 
in einer Lösung 
1.2.1 
mit einem pH zwischen 7 und 9 umfasst, worin 
1.2.2 
i) der Zucker gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Maltodextrinen 
und worin 
1.2.3 
ii) das Brom in situ 
1.2.3.1 
durch die Hinzugabe eines Hypochlorits eines Alkali- oder Erdalkalime-
talls zu der Lösung hergestellt wird, 
1.2.3.2 
die den zu aktivierenden Zucker und ein Bromid eines Alkali- oder Erdal-
kalimetalls enthält, 


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Seite 15 
1.2.3.3 
wobei das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen mit Bezug auf die 
Aldehyd-Endgruppen hinzugefügt wird, 
1.2.3.4 
worin das Hypochlorit nach und nach hinzugefügt wird, so dass niemals 
ein Überschuss von Hypochlorit der Lösung vorhanden ist, 
1.3 
wobei in einem folgenden Schritt 
1.3.1 
ein wasserlösliches Fe(III)-Salz, bei dem es sich um Eisentrichloridhexa-
hydrat handelt, zu der Lösung, die den aktivierten Zucker enthält, 
1.3.2 
in einem Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker von 1:0,5 bis 1:4 zu-
gegeben wird, um mit dem aktivierten Zucker zu reagieren, um einen 
Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex zu bilden, 
1.3.3 
wobei nach der Zugabe des Eisensalzes zu der Lösung, die den aktivier-
ten Zucker enthält, 
1.3.3.1 
der pH-Wert der Lösung auf einen Wert von 2,3 bis 2,7 eingestellt wird, 
1.3.3.2 
indem eine Natriumhydrogencarbonatlösung, die 15% w/v Natriumhyd-
rogencarbonat enthält, 
1.3.3.3 
in einer Zeit zwischen 1 und 6 Stunden zugegeben wird, 
1.3.4 
wobei der pH-Wert der Lösung anschliessend durch Zugabe einer Natri-
umhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 12 gebracht wird, um 
eine Lösung zu erhalten, die den Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex ent-
hält, 
1.4 
wobei der Fe(III)-aktivierte Zuckerkomplex einer Reinigung 
1.4.1 
durch Ultrafiltration unterzogen wird, 
1.4.2 
mit einer Membran mit einer Trenngrenze zwischen 400 und 50’000 Dal-
ton für die Polysaccharidzucker, 
1.5 
dadurch gekennzeichnet, dass dieser Komplex durch Erhitzen der ihn 
enthaltenden Lösung 
1.5.1 
auf eine Temperatur zwischen 75° C und 95° C 
1.5.2 
über einen Zeitraum zwischen 1 und 4 Stunden 
1.5.3 
bei einem pH-Wert zwischen 9,0 und 12,0 stabilisiert wird. 
Die Beklagte widersetzt sich dieser Gliederung nicht, weshalb diesem Ur-
teil die Merkmalsgliederung der Klägerin zugrunde gelegt wird. 
Zu Merkmal 1.2.1 ist anzumerken, dass gemäss der ursprünglich erteilten 
B1-Schrift der pH-Wert der Zuckerlösung in der Tat zwischen 7 und 9 (ohne 


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Seite 16 
Nachkommastelle) liegen muss. Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurde 
der pH-Wert der Zuckerlösung aber auf zwischen 7,0 und 9,0 liegend ein-
geschränkt (mit Nachkommastelle), was die am 3. April 2024 veröffentlichte 
B2-Schrift reflektiert. Diese Fassung des EP 930 ist für das vorliegende 
Verfahren massgeblich. Merkmal 1.2.1 lautet daher: 
1.2.1 
mit einem pH zwischen 7,0 und 9,0 umfasst, worin 
Die Klägerin stützt ihren Anspruch auf genaue Beschreibung i.S.v. Art. 77 
Abs. 1 lit. b PatG auf den schweizerischen Teil des EP 930 (im Folgenden 
«Streitpatent»). 
Umfang der Offenlegung des Beschreibungsprotokolls 
16. 
Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich um 
einen spezialgesetzlich geregelten Anspruch im Sinne von Art. 158 Abs. 1 
lit. a ZPO.1 Die Beschreibung dient somit nicht nur der Beweissicherung, 
sondern kann auch der Beschaffung von Beweismitteln oder zur Klärung 
der Prozessaussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allge-
mein-umfassenden Informationsbeschaffung.2 
Nachdem die Beschreibung durchgeführt wurde, erhält die Beklagte Gele-
genheit, im Beschreibungsprotokoll enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die 
der Gegenseite nicht offengelegt werden dürfen, zu kennzeichnen, wobei 
diese Schwärzungen in jedem einzelnen Fall zu begründen sind.3 Macht 
die Beklagte auf diese Weise Geschäftsgeheimnisse geltend, entscheidet 
das Gericht in einer Interessenabwägung, inwieweit der Inhalt des Be-
schreibungsprotokolls der Klägerin offengelegt wird. Dabei hat das Gericht 
abzuwägen zwischen dem Interesse der Patentinhaberin (oder aus-
schliesslichen Lizenznehmerin) an der Offenlegung der für die Beurteilung, 
ob eine Patenverletzung vorliegt, relevanten Informationen einerseits und 
dem Interesse der Beklagten an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse 
andererseits.4 
 
1 BGE 138 III 76 E. 2.4.1 – «Schlammzuführung». 
2 CALAME/DORIGO, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger [Hrsg.], Patentgerichtsgesetz 
(PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 133 f. 
3 BPatGer, Urteil S2013_008 vom 30. August 2013, E. 8. 
4 BPatGer, Urteil S2012_007 vom 23. August 2012, E. 5; CALAME/DORIGO, a.a.O., 
Vor Art. 23 N 172; SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 77 N 33. 


S2023_011 
Seite 17 
An der Geheimhaltung einer patentverletzenden Ausführungsform oder ei-
nes patentverletzenden Verfahrens hat die Beklagte kein schützenswertes 
Interesse; das Interesse der Klägerin, ihre Rechte aus dem Patent durch-
setzen zu können, geht in diesem Fall regelmässig vor.5 Andererseits hat 
die Beklagte in der Regel ein schützenswertes Interesse daran, dass der 
Klägerin nicht offengelegt wird, wie eine Ausführungsform oder ein Verfah-
ren ausgestaltet ist, wenn diese(s) nicht patentverletzend ist.6 Zwar sprengt 
eine umfassende Beurteilung einer möglichen Patentverletzung den Rah-
men des Beschreibungsverfahrens,7 das Gericht kommt aber im Rahmen 
der Interessenabwägung nicht umhin, zumindest vorläufig zu prüfen, ob die 
angegriffene Ausführungsform oder das angegriffene Verfahren in den 
Schutzbereich des Streitpatents fallen könnte.8 
17. 
Wie eben erläutert dient die Beschreibung nicht nur der Klärung der Pro-
zessaussichten, sondern auch der Beschaffung von Beweismitteln. Nach-
dem das Gericht zwischen den Interessen der Parteien abgewogen hat und 
feststeht, welche Informationen der Klägerin offenzulegen sind, verlangt es 
der Zweck der Beschreibung, dass die Klägerin mit dem Beschreibungs-
protokoll ein taugliches Beweismittel hat. Dies setzt voraus, dass sie es 
nach Belieben benützen und an Drittparteien weitergeben darf.9 
Das bereinigte Beschreibungsprotokoll darf daher keine schützenswerten 
Geheimnisse mehr enthalten. Macht die Beklagte berechtigterweise gel-
tend, dass in der bereinigten Fassung des Beschreibungsprotokolls weiter-
hin Geschäftsgeheimnisse enthalten sind, an deren Geheimhaltung sie ein 
schützenswertes Interesse hat, und legt sie diese im Verfahren nur unter 
Geheimhaltungsmassnahmen offen, sind diese nach wie vor nicht allge-
mein bekannt oder leicht zugänglich.10 Entsprechende Informationen sind 
daher nicht offenzulegen. Die der Klägerin zugestellte Fassung des 
 
5 Im Ergebnis bereits BPatGer, Urteil S2013_008 vom 30. Oktober 2013, E. 14; 
aus der Lehre SCHWEIZER, Der Anspruch auf genaue Beschreibung nach Art. 77 
PatG, in: sic! 2010 S. 930-938, S. 933, m.w.H. 
6 CALAME, Beweissicherung im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in 
der 
Schweiz 
ab 
2011: 
Überlegungen 
zur 
«saisie 
hélvetique», 
in: 
Oertle/Wolf/Breitenstein/Diem (Hrsg.), M&A: Recht und Wirtschaft in der praxis: 
Liber amicorum für Rudolf Tschäni, Zürich 2010, S. 485-504, S. 502; 
CALAME/DORIGO, a.a.O., Vor Art. 23 N 172; HILTI/STAUBER/KÖPF/CARREIRA, 
Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Auflage, 
Bern 2021, S. 379 f. 
7 BPatGer, Urteil S2013_008 vom 30. Oktober 2013, E. 11. 
8 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 77 N 33. 
9 CALAME/DORIGO, a.a.O., Vor Art. 23 N 158 f. 
10 Vgl. zum Geheimnisbegriff BGE 103 IV 283 E. 2b. 


S2023_011 
Seite 18 
Beschreibungsprotokolls ist nicht Gegenstand weiterer Geheimhaltungs-
massnahmen, da ihr Wert als Beweismittel dann eingeschränkt wäre.11 
Schützenswertes Interesse an der Offenlegung des Beschreibungs-
protokolls 
18. 
Die Beklagte macht geltend, dass sie ausgewählten Vertretern der Klägerin 
im Rahmen von Vergleichsgesprächen und unter der Geheimhaltungsver-
einbarung vom 2. Mai 2024 Informationen offengelegt habe, die über die 
Informationen hinausgingen, die das Beschreibungsprotokoll offenbare. 
Damit verfüge die Klägerin bereits über genügend Informationen, um fest-
zustellen, dass das Herstellungsverfahren für Ferinject® das Streitpatent 
nicht verletze. Die Klägerin habe daher an der Offenlegung der geschwärz-
ten Stellen im Beschreibungsprotokoll kein schützenswertes Interesse 
mehr und das Gesuch sei abzuweisen. 
Die Klägerin macht geltend, dass ihr schützenswertes Interesse nicht erlo-
schen sei, da sie die unter der Geheimhaltungsvereinbarung vom 2. Mai 
2024 erhaltenen Informationen in einem Gerichtsverfahren nicht verwen-
den dürfe. 
19. 
Die Geheimhaltungsvereinbarung vom 2. Mai 2024 sieht in Ziffer 5 vor: 
«The Receiving Party shall not use the Disclosing Party’s Confidential In-
formation received under this Agreement in any legal dispute and/or in any 
manner that would constitute a violation of any applicable laws or regula-
tions and nothing in this Agreement grants the Receiving Party the right to 
retain, distribute, or commercialize any Confidential Information.». 
Der Klägerin ist es entsprechend untersagt, die unter der Geheimhaltungs-
vereinbarung vom 2. Mai 2024 erhaltenen vertraulichen Informationen für 
eine eventuelle Patentverletzungsklage zu verwenden. Sie hat daher nach 
wie vor ein schützenswertes Interesse daran, ein Protokoll der Beschrei-
bung zu erhalten, das sie zum Beweis von Ansprüchen gegen die Beklagte 
oder Dritte in einem gerichtlichen Verfahren verwenden kann. 
Das beklagtische Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Eingabe vom 30. Juli 
2025 ist damit teilweise (im Umfang des ersten Satzes) abzuweisen. 
 
11 A.M. CALAME/DORIGO, a.a.O., Vor Art. 23 N 159. 


S2023_011 
Seite 19 
20. 
Die weitere Prüfung, ob die strittigen Informationen im Protokoll offenzule-
gen sind, folgt der Gliederung gemäss Rechtsbegehren Nr. 2 der Klägerin 
vom 27. Oktober 2023, nach dessen Nummerierung die Informationen in 
das Protokoll aufgenommen wurden, und der von der Beklagten einge-
reichten geschwärzten Fassung des Protokolls. 
Zu den Ziffern 2.1 und 2.2 des Beschreibungsprotokolls 
21. 
Die Klägerin macht geltend, dass sie die eingesetzte Maltodextrin-Menge 
beziehungsweise das Dextrose-Äquivalent kennen müsse, um feststellen 
zu können, ob das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen mit Bezug auf 
die Aldehyd-Endgruppe hinzugefügt werde (Merkmal 1.2.3.3) und um das 
Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker (Merkmal 1.3.2) berechnen zu 
können. 
Die Beklagte wendet ein, dass die Informationen für die Beurteilung der 
Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausfüh-
rungen in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt 
wurden. 
22. 
Der Klägerin ist dahingehend zuzustimmen, dass es notwendig ist, das 
Dextrose-Äquivalent und das Gewicht des eingesetzten Maltodextrins zu 
kennen, um die Anzahl mol des verwendeten Maltodextrins zu berechnen, 
was wiederum erlaubt, die stöchiometrische Menge des Hypochlorits mit 
Bezug auf die Aldehyd-Endgruppen i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 zu berechnen. 
Ebenso wird die eingesetzte Maltodextrin-Menge benötigt, um das Verhält-
nis von Eisen und Maltodextrin i.S.v. Merkmal 1.3.2 zu ermitteln. 
Ziffer 2.2 enthält Angaben zur eingesetzten Maltodextrin-Menge für eine 
erste Batchgrösse und eine zweite Batchgrösse. Die eingesetzte Menge 
an Hypochlorit wird in Ziffer 2.7 aber nur für die erste Batchgrösse spezifi-
ziert. Ebenso beziehen sich die unter Ziffer 2.12 gemachten Angaben in 
Bezug auf das Verhältnis von Eisen/Maltodextrin ausschliesslich auf die 
erste Batchgrösse. 
Für die zweite Batchgrösse lässt sich aus den Angaben im Beschreibungs-
protoll somit nichts zum Verhältnis i.S.v. Merkmal 1.3.2 oder Merk-
mal 1.2.3.3 ableiten. Die Klägerin hat daher kein schützenswertes 


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Seite 20 
Interesse, die in Ziffer 2.2 angegebene Menge des eingesetzten Malto-
dextrins in der zweiten Batchgrösse zu erfahren. 
Wie nachstehend in Erwägung 30 dargelegt, ergeben die in den Ziffern 
2.10, 2.11 und 2.12 offenbarten Informationen zum eingesetzten Eisen-
chlorid ein Verhältnis von reinem Eisen zu Zucker, das im von Merkmal 
1.3.2 beanspruchten Bereich liegt. Die Klägerin hat daher ein schützens-
wertes Interesse, die in Ziffer 2.2 angegebene Menge des eingesetzten 
Maltodextrins in der ersten Batchgrösse zu erfahren. 
Gemäss den Erläuterungen in Erwägung 27 ergeben die unter den Ziffern 
2.6, 2.7, 2.8 und 2.1 (Dextrose-Äquivalent) offenbarten Informationen, dass 
keine stöchiometrischen Mengen i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 vorliegen. Die Klä-
gerin hat daher kein schützenswertes Interesse, das in Ziffer 2.1 angege-
bene Dextrose-Äquivalent des eingesetzten Maltodextrins zu erfahren. 
Zu den Ziffern 2.3 / 2.4 des Beschreibungsprotokolls 
23. 
Die Klägerin beanstandet die Schwärzungen in diesen Ziffern des Be-
schreibungsprotokolls nicht. Die Beklagte macht keine nicht geschwärzten 
Geschäftsgeheimnisse geltend und solche sind auch nicht ersichtlich. Ent-
sprechend sind die Schwärzungen gemäss der Eingabe der Klägerin vom 
16. Januar 2024 vorzunehmen. 
Zu Ziffer 2.5 des Beschreibungsprotokolls 
24. 
Die Klägerin macht geltend, dass allgemein bekannt sei, dass der pH-Wert 
im Verlauf der anspruchsgemässen Reaktion abnehme. Daher sei es mög-
lich, dass der pH-Wert im kritischen Bereich liege, weshalb die Werte des 
Gelb- und Rotalarms offengelegt werden müssten. 
Die Beklagte bestreitet, dass Merkmal 1.2.1 durch das streitgegenständli-
che Verfahren verwirklicht werde. Merkmal 1.2.1 sehe vor, dass die Reak-
tion eines Zuckers in einer Lösung mit einem pH-Wert zwischen 7,0 und 
9,0 erfolge. Ziffer 2.5 des geschwärzten Protokolls zeige, dass die Zucker-
aktivierung während des Herstellungsverfahrens von Ferinject® bei einem 
pH-Wert zwischen [Werte den Parteivertretern bekannt] stattfinden müsse. 
Ferner werde bei einem pH-Wert von kleiner als [Wert den Parteivertretern 
bekannt] der Rotalarm ausgelöst, das heisse, dass die Charge nicht mehr 
weiterverarbeitet werde, falls der pH-Wert unter diesen Wert falle. Damit 


S2023_011 
Seite 21 
sei klar, dass das angegriffene Herstellungsverfahren nicht unter das Streit-
patent falle. 
25. 
Umfasst ein Patentanspruch einen Zahlenbereich, gilt die Regel, dass die 
letzte angegebene Stelle von Zahlenwerten der Messgenauigkeit ent-
spricht. Falls keine anderen Fehlergrenzen angegeben sind, wird der Ma-
ximalfehler für die letzte angegebene Stelle aus der Rundungskonvention 
abgeschätzt.12 Merkmal 1.2.1 beansprucht einen pH-Wert zwischen 7,0 
und 9,0. Bei konventioneller Rundung umfasst der Schutzbereich daher ei-
nen pH-Wert zwischen 6,95 und 9,04. Es ist daher ausgeschlossen, dass 
der pH-Wert während der Aktivierung des Zuckers gemäss dem streitge-
genständlichen Verfahren auch nur zeitweise in den Schutzbereich des 
Streitpatents fällt. Die Werte für den Gelbalarm Minimum und den Rotalarm 
Minimum sind im Beschreibungsprotokoll daher nicht offenzulegen, 
ebenso wenig wie die weiteren in Ziffer 2.5 nicht geschwärzten pH-Werte, 
da diese ebenfalls ausserhalb dieses gerundeten Zahlenbereichs liegen. 
Die Soll-Werte des streitgegenständlichen Herstellungsverfahrens sind 
glaubhaft Geschäftsgeheimnisse der Beklagten. 
Zu den Ziffern 2.6 / 2.7 / 2.8 des Beschreibungsprotokolls 
26. 
Die Klägerin macht geltend, dass sie die eingesetzte Hypochloritmenge 
bzw. -konzentration kennen müsse, um feststellen zu können, ob das Hy-
pochlorit in stöchiometrischen Mengen bezogen auf die Aldehyd-End-
gruppe zugegeben wird. 
Die Beklagte wendet ein, dass die Informationen für die Beurteilung der 
Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausfüh-
rung in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wur-
den. Sie macht dort geltend, dass einzig das stöchiometrische Verhältnis 
von Javelwasser zu den Aldehydendgruppen im Zucker massgebend 
seien. 
27. 
Der Klägerin ist dahingehend zuzustimmen, dass es grundsätzlich notwen-
dig ist, die eingesetzte Hypochloritmenge bzw. -konzentration zu kennen, 
um feststellen zu können, ob das Hypochlorit i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 in 
 
12 BPatGer, Urteil O2021_004, O2021_005 vom 20. April 2023, E. 71 – 
«Deferasirox». 


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Seite 22 
stöchiometrischen Mengen bezogen auf die Aldehyd-Endgruppe des ein-
gesetzten Maltodextrins zugegeben wird. 
Hierfür muss einerseits die Anzahl mol (= Stoffmenge) der Aldehydgruppen 
als auch die Anzahl mol des Hypochlorits bekannt sein. Wie im Streitpatent, 
Abs. [0046], erläutert, reagiert jeweils eine Formeleinheit des Hypochlorits 
(NaClO) in einem ersten Reaktionsschritt 1) u.a. zu Brom (Br2), das im 
zweiten Reaktionsschritt 2) mit einem Aldehydendgruppen-tragenden Mo-
lekül R-CHO weiterreagiert. Damit liegen im vorliegenden Fall dann stöch-
iometrische Mengen vor, wenn die Stoffmenge von Hypochlorit gleich der 
Stoffmenge der Aldehyd-Endgruppen ist bzw. wenn deren molares Verhält-
nis gleich 1 ist. Dies bedeutet, dass weder ein Überschuss noch ein Mangel 
eines der zu berücksichtigenden Reaktanden (Hypochlorit und Aldehy-
dendgruppen-tragendes Molekül R-CHO) vorliegt. 
Maltodextrin ist ein wasserlösliches Kohlenhydratgemisch, das durch Hyd-
rolyse von Stärke (Poly-α-Glucose) hergestellt wird. Es ist ein Gemisch, 
das Monomere, Dimere, Oligomere und Polymere der Glucose enthalten 
kann. Je nach Hydrolysegrad unterscheidet sich die prozentuale Zusam-
mensetzung. Diese wird durch das Dextrose-Äquivalent (DE) beschrieben. 
Das Dextrose-Äquivalent ist eine Masseinheit, die sich auf den Gehalt an 
reduzierenden Zuckern in einem Produkt bezieht und den prozentualen 
Massenanteil reduzierender Zucker (berechnet als Glucose) an der Tro-
ckensubstanz angibt. 
In allen Glucosepolymeren beginnt die Molekülkette mit einem reduzieren-
den Zucker. Bei Maltodextrin wird die endständige α-D-Glucoseeinheit be-
ziehungsweise der reduzierende Zucker vom geschlossenen Ring in eine 
offenkettige Form umgewandelt und bildet so eine Aldehydgruppe. 
Die Klägerin führt im Massnahmegesuch folgendes aus: «Aus der einge-
setzten Menge und dem DE lässt sich die Anzahl mol des verwendeten 
Maltodextrins 
mit 
der 
nachfolgenden 
Formel 
bestimmen:
» 
Dies wird von der Beklagten nicht bestritten und zeigt, dass für die Berech-
nung das Dextrose-Äquivalent (DE) (Ziffer 2.1) und die Menge an Malto-
dextrin (Ziffer 2.2) erforderlich ist. Auch wenn dies von der Klägerin nicht 
ausdrücklich behauptet wird, steht der Wert n offensichtlich für die Anzahl 


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Seite 23 
mol der Glucoseäquivalente, die wiederum der Anzahl mol an Aldehyd-
gruppen entspricht. 
Für die erste in Ziffer 2.2 genannte Batchgrösse und dem Dextrose-Äqui-
valent aus Ziffer 2.1 kann unter Verwendung der oben genannten Formel 
somit der Wert n bzw. die Anzahl mol der Aldehydgruppen bestimmt wer-
den. 
Für das verwendete Natrium-Hypochlorit ergibt sich aus den Angaben in 
Ziffern 2.6, 2.7 und 2.8 sowie dem aus dem Periodensystem der Elemente 
herleitbaren Molekulargewicht von Natrium-Hypochlorit von 77.44 g/mol 
die Anzahl mol des eingesetzten Natrium-Hypochlorits. 
Ein Vergleich der beiden Werte zeigt, dass die Anzahl mol des Hypochlorits 
deutlich verschieden ist von den Anzahl mol der Aldehydgruppen. Damit 
liegen keine stöchiometrischen Mengen i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 vor. 
Die Klägerin hat daher kein schützenswertes Interesse, die in Ziffern 2.6, 
2.7 und 2.8 des Beschreibungsprotokolls offenbarten Informationen zu er-
fahren. 
Zu Ziffer 2.9 des Beschreibungsprotokolls 
28. 
Die Klägerin beanstandet die Schwärzung in diesen Ziffern nicht. Die Be-
klagte macht keine nicht geschwärzten Geschäftsgeheimnisse geltend und 
solche sind auch nicht ersichtlich. Entsprechend sind die Schwärzungen 
gemäss der Eingabe der Klägerin vom 16. Januar 2024 vorzunehmen. 
Zu den Ziffern 2.10, 2.11 und 2.12 des Beschreibungsprotokolls 
29. 
Die Klägerin argumentiert, sie müsse die eingesetzte Eisenchloridmenge 
bzw. -konzentration kennen, um das Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zu-
cker (Merkmal 1.3.2) berechnen zu können. Die Beklagte wendet ein, dass 
die Informationen für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant seien. 
Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausführungen in der Gesuchsantwort, die 
der Gesuchstellerin nicht offengelegt wurden. 
30. 
Um das Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker i.S.d. Merkmals 1.3.2 zu 


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Seite 24 
berechnen, muss die Klägerin die Menge des eingesetzten Eisen-Salzes 
und des Zuckers kennen. 
Sowohl der Wortlaut von Merkmal 1.3.2 («Eisen», nicht «Fe(III)-Salz» wie 
in Merkmal 1.3.1) als auch die Beschreibung des Streitpatents (Berech-
nung des Gewichtsverhältnisses bei Beispiel 1) lassen erkennen, dass in 
Merkmal 1.3.2 das Verhältnis des reinen Eisens zum Zucker gemeint ist. 
Die in Ziffern 2.10, 2.11 und 2.12 offenbarten Informationen zum eingesetz-
ten Eisenchlorid ergeben ein Verhältnis von reinem Eisen zu Zucker, das 
im von Merkmal 1.3.2 beanspruchten Bereich liegt. Die Klägerin hat daher 
ein schützenswertes Interesse daran, diese Informationen zu erfahren. 
Zu den Ziffern 2.13 / 2.16 des Beschreibungsprotokolls 
31. 
Die Klägerin macht geltend, dass sie die pH-Werte um 9:21 Uhr und um 
12:51 Uhr (Ende der Komplexbildung) kennen müsse, um die Verletzung 
der Merkmale 1.3.3.1 und 1.3.4 beurteilen zu können. 
Die Beklagte wendet ein, dass die Informationen für die Beurteilung der 
Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausfüh-
rung in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wur-
den. Sie macht dort im Wesentlichen geltend, dass sie freiwillig offenlegte, 
dass sie keine Natriumhydrogencarbonat-Lösung verwende. Dies genüge, 
um eine Verletzung auszuschliessen. 
32. 
Merkmal 1.3.3.1 verlangt, dass der pH-Wert der Lösung auf einen Wert von 
2,3 bis 2,7 eingestellt wird; Merkmal 1.3.4 auf einen Wert von 8 bis 12. Die 
Lösung gemäss Merkmal 1.3.4 ist dabei die (finale) Lösung, die den Fe(III)-
aktivierten Zuckerkomplex enthält, der danach der Reinigung unterzogen 
wird. Diese Lösung hat beim beklagtischen Verfahren gemäss Protokoll ei-
nen pH-Wert, der deutlich ausserhalb des von Merkmal 1.3.4 beanspruch-
ten Bereichs liegt. 
Der tatsächlich gemessene pH-Wert gemäss Merkmal 1.3.3.1 liegt aus-
serhalb des von Merkmal 1.3.3.1 beanspruchten Bereichs; auch aus-
serhalb der Rundungsgrenzen. Die Soll-pH-Werte der Lösung nach Zu-
gabe des basischen Salzes sind glaubhaft Geschäftsgeheimnisse der Be-
klagten. 


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Seite 25 
Ausserdem offenbart das geschwärzte Protokoll, dass die Beklagte keine 
Natriumhydrogencarbonat-Lösung verwendet. Die Klägerin hat daher kein 
schützenswertes Interesse an der Kenntnis der tatsächlich gemessenen 
pH-Werte. 
Zu den Ziffern 2.14 / 2.15 des Beschreibungsprotokolls 
33. 
Die Klägerin beanstandet die Schwärzung in diesen Ziffern nicht. Die Be-
klagte macht keine nicht geschwärzten Geschäftsgeheimnisse geltend und 
solche sind auch nicht ersichtlich. Entsprechend sind die Schwärzungen 
gemäss der Eingabe der Klägerin vom 16. Januar 2024 vorzunehmen. 
Zu Ziffer 2.17 des Beschreibungsprotokolls 
34. 
Die Klägerin macht geltend, dass sie die eingesetzte Base kennen müsse, 
um feststellen zu können, ob der pH-Wert der Lösung durch Zugabe einer 
Natriumhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 12 gebracht werde 
(Merkmal 1.3.4). 
Die Beklagte wendet ein, dass die Informationen für die Beurteilung der 
Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausfüh-
rung in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wur-
den. 
35. 
Merkmal 1.3.4 verlangt, dass «der pH-Wert der Lösung anschliessend 
durch Zugabe einer Natriumhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 
12 gebracht wird, um eine Lösung zu erhalten, die den Fe(III)-aktivierten 
Zuckerkomplex enthält». Wie vorstehend erörtert (E. 32), liegt der gemes-
sene pH-Wert ausserhalb der Bandbreite von Merkmal 1.3.4. (E. 32). Für 
die Frage, ob Merkmal 1.3.4 verletzt ist, ist es irrelevant zu wissen, welche 
Base die Beklagte verwendet, wenn die tatsächlichen pH-Werte, die durch 
Zugabe einer Base gemäss Merkmal 1.3.4 erreicht werden, ausserhalb 
des beanspruchten Bereichs liegen. Die Klägerin hat kein schützenswertes 
Interesse daran, zu erfahren, welche spezifische Base die Beklagte in ih-
rem Verfahren zur Herstellung eines aktivierten Zuckereisenkomplexes 
einsetzt. 


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Seite 26 
Zu den Ziffern 2.18 / 2.19 des Beschreibungsprotokolls 
36. 
Während die Klägerin in ihrer Eingabe vom 23. Februar 2024 noch keine 
Anmerkungen zu den Schwärzungen in den Ziffern 2.18 bis 2.23 machte, 
verlangt sie mit ihrer Eingabe vom 5. September 2025 erstmals die (teil-
weise) Offenlegung der Ziffern 2.18 und 2.19 des Beschreibungsprotokolls. 
Sie macht geltend, dass sie die Informationen zur Trenngrenze benötige, 
um feststellen zu können, ob die Membran eine Trenngrenze für die Poly-
saccharidzucker im Bereich von 400 bis 50’000 Dalton besitze. 
Die Beklagte kritisiert, dass dieser Offenlegungsantrag verspätet sei. 
37. 
Nachdem in Ziffer 2.18 festgestellt wird, dass das Verfahren der Beklagten 
Merkmal 1.4.1 nicht verwirklicht, hat die Klägerin kein schützenswertes In-
teresse an der Offenlegung der Trenngrenze der verwendeten Membran. 
Die von der Beklagten in diesem Verfahren freiwillig offengelegte Informa-
tion, wie sie filtert, ist glaubhaft ein schützenswertes Geschäftsgeheimnis 
der Beklagten. 
Zu den Ziffern 2.20-2.23 des Beschreibungsprotokolls 
38. 
Die Klägerin beanstandet die Schwärzung in diesen Ziffern nicht. 
39. 
Die Ziffern 2.20-2.23 enthalten Informationen, die vom Schutzbereich des 
Streitpatents nicht erfasst werden und sind daher weitgehend zu schwär-
zen. 
Zu den Dokumentenbezeichnungen und Chargennummern im Be-
schreibungsprotokoll 
40. 
Soweit die massgeblichen Informationen der direkten Beobachtung nicht 
zugänglich sind – und das trifft auf den Grossteil der Merkmale des geltend 
gemachten Patentanspruchs zu – wurden sie aus Urkunden erschlossen. 
Im Beschreibungsprotokoll ist die jeweilige Quelle der Information durch 
die interne Dokumentenidentifikation der Beklagten, einen 15- bis 30-stel-
ligen alphanumerischen Code, angegeben. 


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Die Beklagte argumentiert, die internen Dokumentenbezeichnungen, die 
Chargennummern und die Nummern der Produktionsanlage(n) seien für 
die Beurteilung, ob eine Patentverletzung vorliege, irrelevant, weshalb die 
Klägerin kein schützenswertes Interesse an ihrer Kenntnis habe. 
Die Klägerin verlangt die Offenlegung der Dokumentenbezeichnungen, 
Chargennummern und Nummern der Produktionsanlage(n) nicht. Entspre-
chend sind die Schwärzungen gemäss der Eingabe der Klägerin vom 
16. Januar 2024 vorzunehmen. 
Berichtigung 
41. 
Auf Seite 3 des Beschreibungsprotokolls heisst es: «Der Präsident infor-
miert, dass es sich um EP 1 554 315 handelt und dass die Beweisauf-
nahme von der Patentinhaberin beantragt wurde». Bei der Patentnummer 
handelt es sich um einen offensichtlichen Fehler, den das Gericht von Am-
tes wegen berichtigen kann. Die Patentnummer des Streitpatents lautet 
EP 1 858 930; dies wird berichtigt. 
Keine Geheimhaltungsmassnahmen in Bezug auf die freigegebene 
Fassung des Beschreibungsprotokolls 
42. 
Die Beklagte macht geltend, dass es sich auch bei den freiwillig gegenüber 
den Parteivertretern der Klägerin offenbarten Angaben um sensible Ge-
schäftsgeheimnisse handeln würde. Demzufolge dürfe das Protokoll nur 
einem beschränkten Personenkreis offengelegt werden und nur in Verfah-
ren vor dem Bundespatentgericht verwendet werden. 
Die Klägerin macht geltend, dass den Geheimhaltungsinteressen genüge 
getan sei, wenn das Protokoll den Mitgliedern des «Confidentiality Clubs» 
(Mitglieder gemäss Rechtsbegehren Nr. 2-4 der Eingabe vom 5. Septem-
ber 2025) offengelegt werde. Ausserdem müsse das Protokoll auch in den 
in Italien und den USA hängigen Verfahren verwendet werden dürfen. 
43. 
Die freizugebende Fassung des Beschreibungsprotokoll enthält keine In-
formationen mehr, an denen die Beklagte ein schützenswertes Geheimhal-
tungsinteresse hat. Diese Fassung kann die Klägerin somit ohne Ein-
schränkungen verwenden. Die Anordnung weiterer Geheimhaltungsmass-
nahmen erübrigt sich. 


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Seite 28 
Weitergeltung der angeordneten Geheimhaltungsmassnahmen 
44. 
Im Laufe des vorliegenden Verfahrens wurden vorsorglich verschiedene 
Geheimhaltungsmassnahmen angeordnet: 
i. 
Mit Verfügung vom 20. November 2023 wurde den Parteivertretern 
und der Patentanwältin der Klägerin verboten, der Klägerin und Drit-
ten ihre anlässlich des Beschreibungstermins gemachten Wahrneh-
mungen mitzuteilen; 
ii. 
Mit Verfügung vom 22. Januar 2024 wurden die Parteivertreter und 
die Patentanwältin der Klägerin verpflichtet, die durch die Beklagte 
geschwärzte Fassung des Beschreibungsprotokolls vertraulich zu 
behandeln und auch der Klägerin nicht zugänglich zu machen (be-
richtigt gemäss Verfügung vom 25. Januar 2024); 
iii. 
Mit Verfügung vom 4. August 2025 wurde den Parteivertretern der 
Klägerin verboten, die Eingabe der Beklagten vom 30. Juli 2025 mit 
Beilagen 20-25 anderen Personen als der Patentanwältin der Kläge-
rin und den im zwischen den Parteien geschlossenen Confidential 
Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichneten Personen of-
fenzulegen. 
Diese 
Geheimhaltungsmassnahmen 
wurden 
jeweils 
gestützt 
auf 
Art. 68 PatG angeordnet. Soweit das Bundesgericht für auf Art. 156 ZPO 
gestützte Geheimhaltungsmassnahmen festgehalten hat, dass diese nur 
für die Dauer des Prozesses angeordnet werden können,13 gilt dies nicht 
für auf die materiellrechtliche Grundlage von Art. 68 PatG gestützte Ge-
heimhaltungsmassnahmen. 
Die Parteivertreter und die Patentanwältin der Klägerin dürfen Dritten, ein-
geschlossen der Klägerin, die ihnen durch dieses Verfahren zugänglich ge-
machten Informationen bezüglich des streitgegenständlichen Herstel-
lungsverfahrens für einen aktivierten Zuckereisenkomplex auch nach Ende 
des Verfahrens nur soweit offenbaren, als sie sich aus dem bereinigten 
Beschreibungsprotokoll ergeben. Jede andere Anordnung würde den 
Zweck der Schwärzung, schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Be-
klagten nicht offenzulegen, unterlaufen. 
 
13 BGE 148 III 84 E. 3.2.4. 


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Seite 29 
Um jeden Zweifel auszuschliessen, ist im Dispositiv anzuordnen, dass die 
mit Verfügungen vom 20. November 2023, 22. Januar 2024 und 4. August 
2025 (vorsorglich) angeordneten Geheimhaltungsmassnahmen über das 
Ende des Verfahrens gelten und, soweit sie vorsorglich angeordnet wur-
den, endgültig angeordnet werden. 
45. 
Um der Beklagten zu ermöglichen, gegen dieses Urteil Beschwerde einzu-
reichen, ohne durch die sofortige Freigabe des bereinigten Beschreibungs-
protokolls an die Klägerin vollendete Tatsachen zu schaffen, wird das be-
reinigte Protokoll der Beschreibung den Parteivertretern der Klägerin unter 
Anordnung des Verbots der Weitergabe an die Klägerin zugestellt, wobei 
dieses Verbot mit Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils dahinfällt. 
Kosten und Entschädigungsfolgen 
46. 
Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 100’000. Die Beklagte be-
streitet dies und beziffert den Streitwert auf CHF 3 Mio., da es sich bei 
Ferinject® um das wirtschaftlich bedeutsamste Produkt der Beklagten mit 
einem Jahresumsatz von über CHF 1 Mia. handle und sich der Streitwert 
von vorsorglichen Massnahmen nach dem wirtschaftlichen Interesse der 
Klägerin richte. 
Der Streitwert des Massnahmeverfahrens bemisst sich nach ständiger Pra-
xis des Bundespatentgerichts nach den voraussichtlichen Prozesskosten 
des möglichen Hauptsacheverfahrens.14 Die Klägerin bestreitet den Streit-
wert eines möglichen Hauptverfahrens von CHF 3 Mio. nicht. 
Davon ausgehend werden die Prozesskosten des Hauptverfahrens auf 
CHF 300’000 geschätzt (Art. 1 und 5 KR-PatGer; je CHF 100’000 für Ent-
scheidgebühr, Entschädigung für berufsmässige Vertretung und Ersatz 
notwendiger Auslagen für den Patentanwalt). 
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 300’000 ist die Entscheidgebühr 
auf CHF 15’000 festzulegen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatGer) und 
einstweilen der Klägerin aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Eine an-
dere Verteilung in einem allfälligen Hauptverfahren bleibt vorbehalten. Die 
 
14 So auch BGer vom 16. Januar 2014, 4A_589/2013, E. 4 (nicht publ. in BGE 140 
III 12). 


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Seite 30 
Entscheidgebühr ist aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu beziehen; 
der Fehlbetrag wird von ihr nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 
Der rechtsanwaltliche Aufwand der Beklagten ist durch die Klägerin zu er-
setzen, unter Vorbehalt einer Rückerstattung entsprechend dem Ausgang 
des Hauptverfahrens.15 Die Beklagte beantragt eine Parteientschädigung 
von CHF 58’750 für die Aufwände bis zum 15. Januar 2024 sowie eine 
Entschädigung nach Tarif für den Zeitraum ab dem 16. Januar 2024. Sie 
begründet ihre Aufwände damit, dass sie anlässlich der Beschreibung ein 
Anwaltsteam per Videokonferenz zuschalten musste, während ein anderes 
Anwaltsteam sich auf den Weg an den Ort der Beschreibung machen 
musste. Ausserdem sei die Erstellung der Rechtsschriften sehr aufwändig 
gewesen, da es sich um einen technisch komplexen Fall handelte und der 
Schutz der Geschäftsgeheimnisse der Beklagten enorm wichtig gewesen 
sei. Die Klägerin bestreitet diese Beträge und beantragt eine Kürzung auf 
die tarifliche Entschädigung. 
Die von der Beklagten beantragte Entschädigung übersteigt den tariflichen 
Rahmen von Art. 4-6 KR-PatGer bei weitem und ist in dieser Höhe auch 
sachlich nicht gerechtfertigt. Zwar mag die Wahrung der Geschäftsgeheim-
nisse der Beklagten in dieser Sache von besonderer Bedeutung gewesen 
sein. Dass die Beklagte vier externe Anwälte beizog (zwei via Videozu-
schaltung und zwei vor Ort) erscheint insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass zusätzlich drei interne Mitarbeiter aus der Rechtsabteilung der Be-
klagten zugeschaltet waren, dennoch nicht erforderlich. Überdies gehen 
grosse Teile der Rechtsschriften der Beklagten an der Sache vorbei. Nach 
der Erstellung des Beschreibungsprotokolls geht es nur noch darum, in 
welchem Umfang der Klägerin der Inhalt des Protokolls offengelegt wird. 
Ausführungen, die darüber hinaus gehen, insbesondere jene über die an-
geblich fehlenden Voraussetzungen für die (superprovisorische) Anord-
nung einer genauen Beschreibung, sind nicht erforderlich. Die Entschädi-
gung für die berufsmässige Vertretung ist entsprechend auf die tarifliche 
Entschädigung von CHF 15’000 zu kürzen. 
47. 
Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können 
praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG 
i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings 
nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die 
berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der 
 
15 BGE 140 III 30 E. 3.6. 


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Seite 31 
Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» 
des Anwalts gemäss KR-PatGer.16 
Die Beklagte macht Kosten für den notwendigen Beizug eines Patentan-
walts in der Höhe von CHF 12’937 geltend. Die Klägerin bestreitet diese 
Kosten und macht geltend, dass insbesondere die Kosten für die patent-
anwaltliche Beratung für die Eingabe vom 30. Juli 2025 nicht mehr nötig 
gewesen sei. Weiter bestreitet sie, dass die Beklagte die weiteren Kosten 
tatsächlich bezahlt hat. 
Die technischen Argumente der Klägerin in ihrer Eingabe vom 23. Februar 
2024 beschränken sich auf drei Seiten und je Ziffer des Beschreibungspro-
tokolls auf einen kurzen Satz, weshalb die Passage offenzulegen sei. Der 
geltend gemachte Aufwand von CHF 5’512.50 für die Antwort auf diese 
technischen Argumente erscheint vor diesem Hintergrund nicht notwendig. 
Die Auslagen sind entsprechend um diesen Betrag zu kürzen. Die Klägerin 
ist demnach zu verpflichten, der Beklagten notwendige Auslagen für den 
Beizug eines Patentanwalts in der Höhe von CHF 7’425 zu ersetzen. 
 
Das Bundespatentgericht erkennt: 
1. 
Das Rechtsbegehren Nr. 1 der Beklagten gemäss Eingabe vom 
30. Juli 2025 wird im Umfang von Satz 1 abgewiesen. 
2. 
Der prozessuale Antrag der Klägerin vom 5. September 2025 wird ab-
gewiesen. 
3. 
In Gutheissung von Satz 2 des Rechtsbegehrens Nr. 1 der Beklagten 
gemäss Eingabe vom 30. Juli 2025 werden die mit Verfügungen vom 
20. November 2023, Dispositiv-Ziff. 4, 22. Januar 2024, Dispositiv-
Ziff. 2 (berichtigt gemäss Verfügung vom 25. Januar 2024) und 4. Au-
gust 2025, Dispositiv-Ziff. 1 und 2, angeordneten Geheimhaltungs-
massnahmen, soweit sie vorsorglich angeordnet wurden, endgültig 
angeordnet und gelten auch nach rechtskräftiger Erledigung dieses 
Verfahrens weiter. 
 
16 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – 
«Durchflussmessfühler» (st. Rspr.). 


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Seite 32 
4. In Erledigung des Verfahrens wird den Parteivertretern der Klägerin 
eine gemäss den Erwägungen dieses Urteils geschwärzte Kopie des 
Protokolls vom 14. Dezember 2023 unter der Auflage zugestellt, das 
geschwärzte Protokoll vertraulich zu behandeln und das Protokoll 
und/oder dessen Inhalt keinen Dritten, darin eingeschlossen die Klä-
gerin, zugänglich zu machen. Ein Verstoss gegen diese Auflage wird 
mit Busse gemäss Art. 292 StGB bestraft. Diese Auflage fällt mit Ein-
tritt der Rechtskraft dieses Urteils dahin. 
5. 
Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 15’000. 
6. 
Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss bezogen. Der Fehlbetrag wird von der Klägerin 
nachgefordert. 
7. 
Die Klägerin hat der Beklagten eine Parteientschädigung von 
CHF 22’425 zu bezahlen. 
8. 
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, unter Beilage des geschwärzten 
Beschreibungsprotokolls an beide Parteien und der Stellungnahme 
der Beklagten vom 24. September 2025 an die Klägerin, sowie nach 
Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-
gentum, je gegen Empfangsbestätigung. 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden 
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 
[BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes-
tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 
Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die 
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit-
tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG). 


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Seite 33 
 
St. Gallen, 4. Dezember 2025 
Im Namen des Bundespatentgerichts 
Präsident 
Erster Gerichtsschreiber 
 
 
Dr. iur. Mark Schweizer 
MLaw Sven Bucher 
 
Versand: 08.12.2025