bger · 4A_554/2023 · 2024-03-26 · de
Patentrecht,
Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht


Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_554/2023

Urteil vom 26. März 2024

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied,

Bundesrichter Rüedi,

Bundesrichterin May Canellas,

Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte

B.________ GmbH,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame und Rechtsanwältin Dr. Barbara Abegg,

Beschwerdeführerin,

gegen

A.________ AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Gregor Marcolli, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand

Patentrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 (O2023_004).

Sachverhalt:

A.

A.a.
Die B.________ GmbH (Klägerin, Beschwerdeführerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in U.________, Deutschland.

Die A.________ AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in V.________/BE.

A.b.
Die Klägerin ist Inhaberin der beiden europäischen Patente EP xxx und EP yyy.

Das Klagepatent EP xxx wurde am 12. Juli 2011 angemeldet und beansprucht die Priorität einer Anmeldung vom 19. November 2010. Der Hinweis auf die Erteilung erfolgte am 10. September 2014.

Das Klagepatent EP yyy wurde am 11. Oktober 2011 angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung erfolgte am 26. März 2014.

A.c.
Die Merkmalsanalyse von Klagepatent EP xxx in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"M11 Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17)

M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung eines ersten gegossenen

Bauteils (13, 29) mit einem zweiten gegossenen Bauteil (15),

M13 wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, mindestens aufweisend

M14 einen durch zwei sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41)

begrenzten Isolationskörper (31)

M14.1 zur thermischen Trennung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29)

von dem zweiten gegossenen Bauteil (15),

M14.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche

(39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist, und

M14.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflageflä-

che (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist,

M15 mindestens ein Druckelement (33),

M15.1 das den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39)

bis zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringt,

M16 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass

M16.1 die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein das Druckkraft

übertragende Anschlusselement (17) - in Richtung von der ersten

Auflagefläche (39) des Isolationskörpers (31) zu der zweiten Auflage-

fläche (41) des Isolationskörpers (31) - durchgängig durchlaufendes

Querkraft übertragendes Element (35) umfassen,

M17 das mindestens eine Druckelement (33) mit dem mindestens einen

Querkraft übertragendes Element (35) kraftschlüssig verbunden ist,

M18 an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen

Druckelements (33) mindestens ein Druckverteilelement (51)

ausgebildet ist."

A.d.
Das Klagepatent EP xxx stellt sich die Aufgabe, ein Verbindungselement für gegossene Bauteile (vor allem Betonböden und -wände) bereitzustellen, das Kältebrücken weitgehend eliminiert und in der Lage ist, grosse Druckkräfte und grosse Querkräfte abzufangen. Das Verbindungselement soll erlauben, mit geringem finanziellem und technischem Aufwand Energiestandards zu erfüllen und soll so ausgestaltet sein, dass eine möglichst grosse Freiheit hinsichtlich der Auswahl des Materials für den Isolationskörper besteht, ohne übermässig hinsichtlich der Höhe der Frischbetonierung oberhalb des erfindungsgemässen Anschlusselements eingeschränkt zu sein.

Die Klägerin stützte sich im Rahmen des Zivilprozesses eventualiter auf

inter partes
eingeschränkte Anspruchsfassungen von EP xxx, nämlich auf eine Eventualeinschränkung, auf eine Subeventualeinschränkung sowie auf eine Subsubeventualeinschränkung. Dabei werden bei der Eventualeinschränkung des Klagepatents EP xxx dem erteilten Anspruch folgende hervorgehobene Merkmale hinzugefügt:

"

M11a
Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem

zweiten gegossenen Bauteil und einem

M11 Druckkraft übertragende

n
s Anschlusselement (17)

M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung des

eines
ersten gegosse-

nen Bauteils (13, 29)

mit dem
einem zweiten gegossenen Bauteil (15),

M12a
wobei das erste gegossene Bauteil ausgesucht ist aus der Liste

umfassend eine Betonbodenplatte und eine Betondeckenplatte,

M13a
wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positio-

nierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet über- einander gelegen sind, wobei das Anschlusselement mindestens

aufweisend

aufweist

begrenzten Isolationskörper (31),

M15 mindestens ein Druckelement (33),

Druckelements (33) mindestens ein Druckverteilelement (51) ausge-

bildet ist."

Bei der Subeventualeinschränkung von EP xxx werden dem Anspruch gemäss Eventualanspruch weitere Merkmale hinzugefügt, während bei der Subsubeventualeinschränkung dem Anspruch gemäss Subeventualantrag ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird.

B.

B.a.
Am 16. Dezember 2020 reichte die Klägerin gestützt auf die Schweizer Teile der beiden Klagepatente EP xxx und EP yyy beim Bundespatentgericht Klage ein und stellte die folgenden - im Laufe des Verfahrens geänderten - Rechtsbegehren:

"HAUPTBEGEHREN 1 (EP xxx) :

1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz

Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine Betonkonstruktion
herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

wobei die
Normalkraftanschlüsse,

welche
unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen:

a. Ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand;

b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper

i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand,

ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und

iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Beton-wand zugewandt ist;

c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt;

d. wenigstens ein stabförmiges,

das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes
Mittel zur Querkraftübertragung,

wobei die Querkraft in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig übertragen wird
;

e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst;

f. wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächigen Ende des Druckelements.

EVENTUALBEGEHREN 1 ZU RECHTSBEGEHREN 1

1 bis Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbie-ten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine

zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion
anzubieten, zu verkaufen oder auf anderer Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen:

a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein
Ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement

zur Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand
,

welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind
;

iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist;

d. wenigstens ein stabförmiges, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes Mittel zur Querkraftübertragung;

SUBEVENTUALBEGEHREN 1 ZU EVENTUALBEGEHREN 1

1 bisbis Subeventualiter zu Eventualbegehren 1 sei der Beklagten unter Andro-hung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Be-strafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf anderer Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen:

a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind;

iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Beton- wand zugewandt ist;

e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel ver- schweisst;

g. wobei die Querkraft übertragenden Elemente aussenseitig die plattenförmigen Druckelemente begrenzen
.

HAUPTBEGEHREN 2 (EP yyy) :

2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz

wobei die
Normalkraftanschlüsse,

welche
unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden Merkmale aufweisen:

a. Ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand;

b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper,

i. wobei die Auflageflächen um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements beabstandet sind,

ii. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft über- tragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand,

iii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und

iv. wobei die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist.

c. eine den Isolationskörper mittig zwischen den sich gegenüberliegenden Auflageflächen durchlaufende Längsmittelachse;

d. wenigstens ein den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche zu dessen zweiter Auflagefläche durchdringendes Druckelement mit horizontalen, der Betondecke oder dem Betonboden und der Betonwand zugewandten Pressungsflächen in Form einer Platte auf der einen Seite und einer Stirnseite auf der anderen Seite;

e. wenigstens ein stabförmiges Mittel zur Querkraftübertragung, welches

i. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung des Beton-bodens oder der Betondecke überragt und

ii. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Beton- wand überragt,

f. das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, liegt in einem Bereich zwischen 4 und 15;

g. die Kraftresultierende der übertragbaren Druckkräfte fällt genau auf die Längsachse (LK = 0).

EVENTUALBEGEHREN 2 ZU RECHTSBEGEHREN 2:

2 bis Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse

einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion
anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden Merkmale aufweisen:

zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand
, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet;

ii. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand,

i. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung des Beton- bodens oder der Betondecke überragt und

ii. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Betonwand überragt,

SUBEVENTUALBEGEHREN 2 ZU EVENTUALBEGEHREN 2:

2 bisbis Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden Merkmale aufweisen:

a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet;

ii. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Beton-wand überragt,

g. die Kraftresultierende der übertragbaren Druckkräfte fällt genau auf die Längsachse (LK = 0);

h. wobei an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements mindestens ein Druckverteilelement als horizontale Pressungsfläche ausgebildet ist.

HAUPTBEGEHREN 3 (EP xxx / EP yyy) (NEU) :

3. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, Abnehmer von Normalkraftanschlüssen gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis zu verpflichten, diese nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand einzubauen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind.

HAUPTBEGEHREN 4 (EP xxx / EP yyy) (NEU) :

4. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis nur anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wenn die Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Fall eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und unübersehbar darauf hingewiesen werden, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis in der Schweiz nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin der Schweizer Teile der europäischen Patente xxx und/oder yyy als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind.

HAUPTBEGEHREN 5 (EP xxx / EP yyy) :

5. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils

über die Rechtsbegehren 1 und 2
alle Personen, die zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1

und
,

1

bis

, 1

bisbis

sowie 2, 2

bis

und 2

bisbis
von der Beklagten zum

Einbau in eine Betonkonstruktion
zu gewerblichen Zwecken erworben haben, unter Hinweis auf die Patentverletzung aufzufordern,

die entsprechenden
Normalkraftanschlüsse

gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2
, die noch nicht verbaut worden sind, gegen Erstattung des Kaufpreises innert 30 Tagen zu vernichten oder an die Beklagte zurückzuschicken.

5 bis

Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die betreffenden Personen schriftlich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen erworbenen Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1

bis

, 1

bisbis

sowie 2, 2

bis

und 2

bisbis

nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind
.

HAUPTBEGEHREN 6 (EP xxx / EP yyy) :

6. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils

über die Rechtsbegehren 1 und 2
nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren

1, 1

bis

, 1

bisbis

sowie 2, 2

bis

und 2

bisbis
sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenen Teilurteils angeboten

hergestellt
und/oder verkauft hat und welche

Netto Verkaufserlöse

und
Brutto- Gewinne (Verkaufserlös

e

abzüglich Einstandspreis)
sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-

Netto-
Verkaufserlöse

und Brutto-Gewinne
separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind.

HAUPTBEGEHREN 7 (EP xxx / EP yyy) :

7. Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren

6
4 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie zu bezahlenden Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszinsen von 5 % zu bezahlen.

HAUPTBEGEHREN 8 (EP xxx / EP yyy) :

8. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen."

Die Beklagte beantragte, es sei auf die Klage nicht einzutreten; eventualiter sei diese abzuweisen.

Mit Teilurteil vom 17. August 2022 erkannte das Bundespatentgericht wie folgt:

"1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte ein Mitbenützungsrecht am schweizerischen Teil von EP xxx hat.

2. Das Mitbenützungsrecht umfasst das Recht, in der Schweiz und Liechtenstein Normalkraftanschlüsse mit sämtlichen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 von EP xxx herzustellen, anzubieten und in den Verkehr zu bringen, wenn das mindestens eine Druckverteilelement als Druckverteilstab ausgebildet ist, und solche Ausführungsformen dafür anzupreisen, sie als Teil einer Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand einzubauen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegen sind.

3. In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1bis wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5'000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz an Verletzungshandlungen mitzuwirken, die sich auf Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion beziehen, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen:

a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegen sind;

f. wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächi- gen Ende des Druckelements.

4. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5'000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, beim Anbieten, Verkaufen oder anderweitigem In-Verkehr-Bringen in der Schweiz und Liechtenstein von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3 die Abnehmer und/oder potenziellen Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Fall eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 in der Schweiz und in Liechtenstein nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen Patents EP xxx als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind.

5. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5'000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, gewerbliche Abnehmer von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3, welche die Normalkraftanschlüsse zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils erworben haben, schriftlich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen erworbenen Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind.

6. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5'000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse der Typen D.________, «D.________ mit F.________» und E.________ mit Druckverteilplatten als Druckverteilelemente sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils verkauft hat und welche Brutto-Verkaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind.

7. Im weiteren Umfang werden die Rechtsbegehren der Klägerin abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

[

Kosten- und Entschädigungsfolgen
]"

Das Bundespatentgericht erwog unter anderem, der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx sei nicht neu. Hingegen ging es davon aus, hinsichtlich des (ersten) Eventualanspruchs von EP xxx sei mangels gegenteiliger Behauptungen der Beklagten von der Neuheit auszugehen und bejahte auch die erfinderische Tätigkeit ausgehend von den drei Entgegenhaltungen der Beklagten. Das Klagepatent EP yyy befand es demgegenüber als nicht rechtsbeständig.

B.b.
Die Beklagte erhob gegen das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 beim Bundesgericht Beschwerde.

Mit Urteil 4A_421/2022 vom 11. April 2023 hiess das Bundesgericht die Beschwerde der Beklagten teilweise gut, hob das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück (E. 3).

Das Bundesgericht wies darauf hin, dass sich mit dem von der Vorinstanz eingeräumten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von
Art. 35 Abs. 1 PatG
einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 7 Abs. 1 PatG
andererseits stellt, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. Das Bundespatentgericht hatte diesem Verhältnis zwischen Mitbenützungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung geschenkt. Es ging von einem Mitbenützungsrecht aus, obwohl es feststellte, die Beklagte habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche (E. 3.2). Das Bundesgericht erwog, das Bundespatentgericht habe die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx zu Unrecht nicht geprüft, was nach erfolgter Rückweisung nachzuholen sei (E. 3.3).

B.c.
Mit Urteil vom 12. Oktober 2023 wies das Bundespatentgericht die Klage ab.

Es erwog zunächst, der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in seiner Fassung gemäss Eventualantrag sei neu gegenüber dem C.________ Flyer 2005. In der Folge prüfte es in Bezug auf diesen Anspruch auch die erfinderische Tätigkeit und verneinte diese. Im Weiteren prüfte das Bundespatentgericht die Zulässigkeit der erfolgten Änderungen an den Ansprüchen gemäss Sub- und Subsubeventualantrag und erwog, diese erwiesen sich wegen Verstosses gegen
Art. 123 Abs. 2 EPÜ
bzw.
Art. 58 Abs. 2 PatG
als nicht rechtsbeständig. Damit erwiesen sich alle geltend gemachten Ansprüche auch des Klagepatents EP xxx als nicht rechtsbeständig, und die Klage sei insgesamt abzuweisen, nachdem im Teilurteil vom 17. August 2022 bereits festgestellt worden sei, dass keiner der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP yyy rechtsbeständig sei.

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 aufzuheben und die Klage sei gemäss den Rechtsbegehren in der Replik gutzuheissen. Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beklagte beantragt, auf die Beschwerde sei insbesondere wegen fehlender Sachanträge nicht einzutreten. Eventualiter sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen und das Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 zu bestätigen. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Die Parteien haben repliziert und dupliziert.

Erwägungen:

1.

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (
Art. 29 Abs. 1 BGG
;
BGE 145 I 121
E. 1;
143 III 140
E. 1;
141 III 395
E. 2.1).

1.1.
Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (
Art. 72 BGG
), sie richtet sich gegen einen Endentscheid (
Art. 90 BGG
) des Bundespatentgerichts (
Art. 75 Abs. 1 BGG
), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen (
Art. 76 Abs. 1 BGG
), ein Streitwert ist nicht erforderlich (
Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG
) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (
Art. 100 Abs. 1 BGG
).

Entgegen der in der Beschwerdeantwort vertretenen Ansicht trifft nicht zu, dass auf die Beschwerde wegen fehlenden Sachantrags nicht einzutreten wäre. Angesichts der bereits im bundesgerichtlichen Urteil 4A_421/2022 vom 11. April 2023 wiedergegebenen und klar formulierten Klagebegehren gemäss Replik im vorinstanzlichen Verfahren, auf welche die Klägerin ausdrücklich verweist, genügt ihr Rechtsbegehren in der Beschwerde bei Auslegung nach Treu und Glauben dem Bestimmtheitsgebot.

Unzutreffend ist auch der von der Beklagten erhobene Einwand, einem Eintreten stehe entgegen, dass mit Entscheid vom 17. August 2022 rechtskräftig über das Mitbenützungsrecht entschieden worden sei. Das Bundesgericht hat mit Urteil 4A_421/2022 vom 11. April 2023 das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 insgesamt aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen, womit auch das von der Vorinstanz mit diesem Teilurteil eingeräumte Mitbenützungsrecht (Dispositiv-Ziffern 1 und 2) aufgehoben wurde. Abgesehen davon würde sich die Rechtskraftwirkung auf das Urteilsdispositiv beschränken; die Urteilbegründung wird davon nicht erfasst, weshalb die Urteilserwägungen ohnehin nicht die bindende Wirkung auf andere zu beurteilende Ansprüche haben, welche die Beklagte ihnen zuschreiben will (zur Rechtskraftwirkung
BGE 141 III 229
E. 3.2.6;
136 III 345
E. 2.1).

Auf die Beschwerde ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (
Art. 42 Abs. 2 und
Art. 106 Abs. 2 BGG
) - einzutreten.

1.2.
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (
Art. 106 Abs. 1 BGG
). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (
Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG
) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (
BGE 140 III 115
E. 2;
137 III 580
E. 1.3;
135 III 397
E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (
Art. 106 Abs. 2 BGG
). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots (
Art. 9 BV
) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich (
BGE 134 II 349
E. 3
;
133 I 1
E. 5.5). Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (
BGE 144 II 281
E. 3.6.2;
141 III 564
E. 4.1;
140 III 16
E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (
BGE 142 III 364
E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch
BGE 143 IV 40
E. 3.4).

Unerlässlich ist im Hinblick auf
Art. 42 Abs. 2 und
Art. 106 Abs. 2 BGG
, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (
BGE 140 III 86
E. 2, 115 E. 2). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (
BGE 143 II 283
E. 1.2.3;
140 III 115
E. 2). Für die Beschwerdeantwort gelten dieselben Begründungsanforderungen (
BGE 140 III 115
E. 2).

1.3.
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (
Art. 105 Abs. 1 BGG
). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (
BGE 140 III 16
E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von
Art. 95 BGG
beruht; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (
Art. 97 Abs. 1 und
Art. 105 Abs. 2 BGG
). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (
BGE 145 V 188
E. 2;
140 III 115
E. 2;
135 III 397
E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (
Art. 99 Abs. 1 BGG
).

Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von
Art. 106 Abs. 2 BGG
(
BGE 140 III 264
E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (
BGE 140 III 16
E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (
BGE 140 III 86
E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (
BGE 140 III 16
E. 1.3.1).

1.4.
Entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeantwort trifft nicht zu, dass die Beschwerde durchwegs unzureichend begründet und daher insgesamt nicht darauf einzutreten wäre. Ob bezüglich einzelner Vorbringen die gesetzlichen Begründungsanforderungen verfehlt werden, wird gegebenenfalls im Rahmen der Beurteilung der Beschwerde zu prüfen sein.

2.

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz hätte aufgrund der Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids die erfinderische Tätigkeit des Eventualanspruchs des Klagepatents EP xxx nicht prüfen dürfen.

2.1.
Gemäss Rechtsprechung sind nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sowohl dieses selbst als auch die unteren Instanzen an die rechtliche Beurteilung gebunden, mit der die Rückweisung begründet wurde. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien - abgesehen von zulässigen Noven - verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren. Wie weit die Gerichte und Parteien an die erste Entscheidung gebunden sind, ergibt sich aus der Begründung der Rückweisung, die sowohl den Rahmen für die neuen Tatsachenfeststellungen als auch jenen für die neue rechtliche Begründung vorgibt (
BGE 143 IV 214
E. 5.3.3;
135 III 334
E. 2 und 2.1;
133 III 201
E. 4;
116 II 220
E. 4a; Urteil 4A_197/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.2.1 mit Hinweisen).

Die neue Entscheidung der unteren Instanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (
BGE 143 IV 214
E. 5.2.1 mit Hinweisen; Urteil 6B_216/2020 vom 1. November 2021 E. 1.3.1; nicht publ. in
BGE 148 IV 66
). Daraus folgt schliesslich auch, dass die zuvor obsiegende Beschwerdeführerin im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer Rechtsstellung erleiden darf; im für sie ungünstigsten Fall müsste sie sich mit dem bisherigen, von der Gegenpartei nicht angefochtenen Ergebnis abfinden (
BGE 135 III 334
E. 2;
131 III 91
E. 5.2;
116 II 220
E. 4a; Urteil 4A_197/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.2.2).

2.2.
Die Klägerin beanstandet zu Recht, dass sich die Vorinstanz über die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids 4A_421/2022 vom 11. April 2023 hinweggesetzt hat, indem sie die Schutzvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit (
Art. 52 Abs. 1 und
Art. 56 EPÜ 2000
bzw.
Art. 1 Abs. 2 PatG
) des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx prüfte. Das Bundesgericht erwog ausdrücklich, die Vorinstanz habe die

Neuheit
der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx zu Unrecht nicht geprüft; dies sei nach erfolgter Rückweisung nachzuholen (E. 3.3). Dies erkannte auch die Vorinstanz, prüfte in der Folge aber dennoch zusätzlich die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit, indem sie sich auf den im Rückweisungsentscheid verwendeten Begriff "rechtsbeständig" stützte ( "Sollte sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx als nicht

rechtsbeständig
erweisen [Hervorhebung hinzugefügt]"). Nachdem dieser Begriff unmittelbar anschliessend an die bundesgerichtliche Anweisung verwendet wurde, (ausschliesslich) die "Neuheit der Erfindung ge mäss Eventualanspruch von EP xxx" zu prüfen, konnte damit einzig gemeint sein, dass sich die Prüfung nach erfolgter Rückweisung auf diesen Nichtigkeitsgrund zu beschränken hat.

Soweit die Vorinstanz den weiteren Nichtigkeitsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit prüfte, setzte sie sich über die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids hinweg. Der in der Beschwerdeantwort erhobene Einwand, die Beschwerdeführerin habe keine Norm des Bundesrechts genannt, die verletzt worden sein soll, verfängt nicht. Das Bundesgerichtsgesetz enthält keine entsprechende Bestimmung, da die Bindung der unteren Instanz an den Rückweisungsentscheid als selbstverständlich angesehen wurde (
BGE 135 III 334
E. 2.1 mit Hinweis).

2.3.
Unbehelflich ist zudem der im gleichen Zusammenhang erhobene Einwand der Beklagten, das Gesetz differenziere gar nicht zwischen "Neuheit" und "erfinderischer Tätigkeit", werden diese beiden Schutzvoraussetzungen doch sowohl in
Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 PatG
sowie
Art. 7 Abs. 1 PatG
als auch in
Art. 52 Abs. 1,
Art. 54 und
Art. 56 EPÜ 2000
eindeutig auseinandergehalten (zur Neuheitsprüfung
BGE 133 III 229
E. 4.1 mit Hinweisen; zur Beurteilung des Erfinderischen
BGE 138 III 111
E. 2.1).

Ebenso wenig vermag die Beklagte etwas zu ihren Gunsten abzuleiten, indem sie in der Beschwerdeantwort unter Berufung auf
Art. 29 Abs. 2 BV
vorbringt, sie habe in ihrer Beschwerde in Zivilsachen vom 22. September 2022 (Verfahren 4A_421/2022) eine umfassende Prüfung der Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx unter dem Gesichtspunkt des C.________ Flyers 2005 verlangt. Das Bundespatentgericht hatte in seinem Teilurteil vom 12. August 2022 festgestellt, die Beklagte habe in Bezug auf den Eventualanspruch des Klagepatents EP xxx ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von CH zzz, ausgehend von EP vvv und ausgehend von EP www geltend gemacht. Aufgrund dieser Feststellung, welche die Beklagte mit ihren appellatorischen Vorbringen nicht als willkürlich (
Art. 9 BV
) auszuweisen vermag, durfte die Vorinstanz nach Treu und Glauben davon ausgehen (vgl.
Art. 52 ZPO
), die Beklagte verzichte darauf, fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend vom C.________ Flyer 2005 geltend zu machen. Ihre weiteren Ausführungen zur angeblich fehlenden erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich des Eventualanspruchs des Klagepatents EP xxx gehen an der Sache vorbei.

Appellatorisch sind auch die Vorbringen der Beklagten, wonach der eingeschränkte Anspruch 1 von EP xxx nicht erfinderisch gegenüber CH zzz sei. Ausserdem ist der von der Vorinstanz mit Teilurteil vom 12. August 2022 mangels erfinderischer Tätigkeit - zugunsten der Beklagten - als nicht rechtsbeständig beurteilte eingeschränkte Anspruch des zweiten Klagepatents EP yyy gemäss Eventualantrag nicht mehr Verfahrensgegenstand; daraus lässt sich nicht auf die fehlende Rechtsbeständigkeit von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in der Fassung gemäss Eventualantrag schliessen.

2.4.
Der angefochtene Entscheid missachtet die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Urteils 4A_421/2022 vom 11. April 2023. Die vorinstanzliche Erwägung, wonach der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP xxx in der Fassung gemäss Eventualantrag ausgehend vom C.________ Flyer 2005 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, hält damit vor Bundesrecht nicht stand.

3.

3.1.
Gegen die Erwägung im angefochtenen Entscheid, wonach der geltend gemachte Patentanspruch in seiner Fassung gemäss Eventualantrag gegenüber dem C.________ Flyer 2005 neu sei, werden in der Beschwerdeantwort keine hinreichend begründeten Rügen erhoben. Die Beklagte bringt einzig vor, aus dem ihr eingeräumten Mitbenützungsrecht folge zwangsläufig und ohne Weiteres die mangelnde Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx. Damit verkennt auch sie die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids 4A_421/2022 vom 11. April 2023, mit dem die Vorinstanz angewiesen wurde, die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx zu prüfen.

Erweist sich der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in seiner Fassung gemäss Eventualantrag als rechtsbeständig, kann auf eine Prüfung der von der Beklagten gegen die weiteren Anspruchsfassungen gemäss Sub- und Subsubeventualanträgen geltend gemachten Nichtigkeitsgründe verzichtet werden. Dies hatte die Vorinstanz in ihrem Teilurteil vom 12. August 2022 zutreffend erkannt und nahm daher folgerichtig keine Prüfung der Rechtsbeständigkeit gemäss Sub- und Subsubeventualanträgen vor. Aus den Vorbringen in der Beschwerdeantwort zu diesen weiteren Fassungen lässt sich demnach nichts zugunsten der Beklagten ableiten.

Damit zielt auch das Vorbringen ins Leere, die Klägerin verfüge über keine Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche, das die Beklagte einmal mehr - wie sich ergeben hat, zu Unrecht - damit begründet, dem Klagepatent EP xxx fehle es auch in den eingeschränkten Fassungen an der Rechtsbeständigkeit. Soweit die Beklagte im Übrigen behauptet, der in der Replik gestellte Eventualantrag zu EP xxx entspreche nicht der Eventualeinschränkung zu diesem Klagepatent, sondern sei überschiessend und unzulässig, sind ihre Ausführungen appellatorisch; eine Bundesrechtsverletzung vermag sie nicht aufzuzeigen.

3.2.
Damit bleibt es bei der Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx sowie dessen Verletzung gemäss Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 12. August 2022. Die klägerischen Rechtsbegehren sind demnach im Umfang gemäss Teilurteil gutzuheissen (Dispositiv-Ziffern 3-6) und im weiteren Umfang abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (Dispositiv-Ziffer 7).

Gleichzeitig ist zugunsten der Beklagten das gemäss Teilurteil vom 12. August 2022 zugesprochene Mitbenützungsrecht (
Art. 35 PatG
) festzustellen (Dispositiv-Ziffern 1 und 2), nachdem die Klägerin dieses Urteil nicht angefochten hatte und die Beklagte im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer Rechtsstellung erleiden darf (vgl. vorn E. 2.1). Soweit damit weiterhin ein Widerspruch zwischen der Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Patentanspruchs einerseits und dem eingeräumten Mitbenützungsrecht bestehen sollte, wie die Beklagte ins Feld führt, würde er sich aus der prozessrechtlichen Vorgabe ergeben, dass ihre Rechtsstellung nach der erfolgten Rückweisung nicht verschlechtert werden darf. Es erübrigt sich daher, auf die entsprechenden Vorbringen in der Beschwerdeantwort weiter einzugehen.

4.

Die Beschwerde der Klägerin ist teilweise gutzuheissen, das angefochtene Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 ist aufzuheben, das Mitbenützungsrecht der Beklagten ist gemäss Teilurteil vom 12. August 2022 festzustellen (Dipositiv-Ziffern 1 und 2) und die klägerischen Rechtsbegehren sind entsprechend diesem Teilurteil gutzuheissen (Dispositiv-Ziffern 3-6), im weiteren Umfang sind sie abzuweisen (Dispositiv-Ziffer 7). Im Übrigen ist die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des Verfahrens vor Bundespatentgericht sowie zur Weiterführung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (
Art. 66 Abs. 1 und
Art. 68 Abs. 2 BGG
).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, das Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

6. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
, mindestens aber CHF 5'000 gemäss
Art. 343 lit. b ZPO
, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB
mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse der Typen N, «N mit F.________» und E.________ mit Druckverteilplatten als Druckverteilelemente sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils verkauft hat und welche Brutto-Verkaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind.

7. Im weiteren Umfang werden die Rechtsbegehren Ziffern 1-6 der Klägerin abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird."

2.

Im Übrigen wird die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens sowie zur Weiterführung des Verfahrens an das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

3.

Die Gerichtskosten von Fr. 10'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 12'000.-- zu entschädigen.

5.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 26. März 2024

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Leemann