bge · 38_II_705 · 1912-07-05 · de
BGE 38 II 705
Zivilrecht


108. Arteil der I. Zivilabteilung vom 28. Dezember 1912
in Sachen
Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgaruspinnerei,
Kl. u. Ber.=Kl., gegen Frey, Bekl. u. Ber.=Bekl.
Markenrechtsschutz: Täuschende Aehnlichkeit zweier figurativen
Marken, deren Hauptbestandteil ein Sternbild ist. Erhöhung der Ver¬
wechslungsgefahr dadurch, dass der Markenberechtigte bisher auch
die im Wortbild und im Klang des Wortes Stern liegende Bezeich¬
nungskraft zur Kenntlichmachung seiner Ware benutzt hat. — Art. 6
Abs. 3 MSchG: Zweck der Bestimmung. Sie dehnt den Markenschutz
noch weiter als ausländische Gesetzgebungen über den Kreis der
Waren aus, für die die Marke hinterlegt wurde. Ob zwei Waren
«ihrer Natur nach gänzlich von einander abweichen», beurteilt sich
nach ihren Funktionen als im Verkehr zirkulierende wirtschaftliche
Güter. Hiebei kann auch ihre Herkunft von Bedeutung sein. — Sind
demnach die Schaf- und die Baumwolle gänzlich von einander ab¬
weichend? — Dass der Berechtigte die Verwendung der angefochtenen
Marke längere Zeit hat geschehen lassen, enthält nicht notwendig
einen Verzicht auf die Anfechtungsansprüche, kann aber die
Schadenersatzpflicht beeinflussen. — Recht auf Veröffentlichung des
Urteils?
A. — Durch Urteil vom 5. Juli 1912 hat das Obergericht des
Kantons Schaffhausen in vorliegender Streitsache erkannt:
Die klägerische Partei ist mit ihrer Klage gänzlich abgewiesen.
B. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin gültig die Berufung
an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen: „1. Der Be¬
„klagte sei wegen Verletzung der Markenrechte der Klägerin zur
„Bezahlung einer angemessenen Entschädigung an dieselbe zu ver¬

„urteilen. 2. Die schweizerischen Markeneintragungen Nr. 19,882
„und 19,883 des Beklagten seien gerichtlich als ungültig zu er¬
„klären und es sei die Streichung dieser Marken aus dem Marken¬
„register zu verfügen. 3. Es sei die Veröffentlichung des Urteils
„in mehreren Zeitungen auf Kosten des Beklagten anzuordnen.
C. —
In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der
Klägerin die gestellten Berufungsanträge erneuert und der Ver¬
treter des Beklagten auf Abweisung der Berufung und Bestätigung
des angefochtenen Urteils angetragen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. — Im Jahre 1892 hat I. W. Paag, der Rechtsvorgänger
der Klägerin, der „Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarn¬
spinnerei“ in Bremen, im schweizerischen Markenregister die Fabrik¬
marke Nr. 5677 eintragen lassen. Sie besteht aus dem Bild eines
schraffierten Sternes mit acht Zacken. Darunter befindet sich ein
Band, das nach seinen Enden hin gegen den Stern zu gebogen ist
und die Aufschrift „Fabrikzeichen“ trägt. Laut der Eintragung dient
die Marke für „gekämmte gefärbte Schafwolle, Strickgarne und
Posamentiergarne aus gekämmter Schafwolle und gefärbte wollene
Garne“. Am 2. Juni 1898 wurde sie als Nr. 10,121 unver¬
ändert auf die Klägerin übertragen, die damals das Geschäft Paags
übernahm.
Am 3. Januar 1906 hat der Beklagte, Hermann Frey, In¬
haber einer Baumwollzwirnerei, Bleicherei und Färberei in Schaff¬
hausen, beim eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern die zwei
Fabrikmarken Nr. 19,882/83 hinterlegt, die ebenfalls aus einem
Stern bestehen, der aber bei beiden von einer Kreislinie umgeben
ist. Bei der ersten weist der Stern radial verlaufende Schraffuren
auf, bei der andern ist er ganz schwarz gehalten und von linien¬
förmigen Strahlen umgrenzt. Laut dem Registereintrag sind die
zwei Marken bestimmt für „Baumwollzwirne aller Art, zum Detail¬
verkauf hergerichtet“
In der Eintragung und Verwendung dieser beiden Marken er¬
blickt die Klägerin eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke
Nr. 10,121 und sie hat infolgedessen Klage erhoben, mit dem
im oben erwähnten Berufungsantrag wiedergegebenen Begehren
um Verurteilung der Beklagten zu einer angemessenen Entschädi¬
gung, Ungültigerklärung und Streichung der angefochtenen Marken
und Veröffentlichung des Urteils.
2. — Mit der Vorinstanz ist der Auffassung der Klägerin zu¬
zustimmen, die beiden angefochtenen Marken seien der ihrigen so
ähnlich, daß sich im Verkehr notwendig Verwechslungen ergeben
müssen. Hauptbestandteil ist bei allen drei ein achtzackiger Stern
und dieser bestimmt den Gesamtausdruck. Hieran ändert auch nichts,
daß auf einer der angefochtenen Marken, der Nr. 19,883, das
Sternbild einheitlich — schwarz — gefärbt ist, während die Marke
der Klägerin und die andere des Beklagten Schraffierungen auf¬
weisen, vermöge deren die Zacken des Sternes nach ihrer Mittel¬
linie zu reliefförmig erhöht erscheinen. Wenn ferner der Beklagte
auf jener ersten Marke den Stern noch mit linienförmigen Aus¬
strahlungen umgibt und wenn er ihn auf beiden durch einen Kreis
umschließt, so bildet dies, wie auch das nur auf der Marke der
Klägerin angebrachte Band, im Verhältnis zu der Sternfigur als
Ganzes bloß nebensächliches Beiwerk. Für die Klägerin besitzt zu¬
dem der Stern als Markenbestandteil noch deshalb erhöhte Be¬
deutung, weil sie ihre Wollwaren auf den Verpackungen usw. als
„Sternwolle“ bezeichnet. Hiedurch benützt sie auch die im Wort¬
bilde des Sternes und im Klang des Wortes liegende Bezeichnungs¬
kraft, um ihre Erzeugnisse im Verkehr kenntlich zu machen, und
um so mehr muß daher, wenn nun ein anderer Gewerbetreibender
das Sternbild als Marke verwendet, die Gefahr eines Irrtums
nahe liegen, daß dessen Erzeugnisse von der Klägerin herrühren.
Daß der Stern für Garnartikel Freizeichen sei, hat der Beklagte
erst vor Bundesgericht näher darzutun versucht. Die Akten bieten
aber für diese Auffassung keine Anhaltspunkte.
3. — Der Beklagte wendet nun ein, seine Marken könnten,
auch wenn sie sich von denen der Klägerin nicht genügend unter¬
scheiden sollten, trotzdem nach Art. 6 Abs. 3 MSchG neben der
früher eingetragenen der Klägerin zu Recht bestehen, weil sie für
andere Waren bestimmt seien. Die Klägerin gebrauche sie für
Schaf=, der Beklagte aber für Baumwolle und es seien dies zwei
von einander gänzlich abweichende Warenarten im Sinne jener
Bestimmung. Die Vorinstanz hat dieser Auffassung beigepflichtet
und ist deswegen zur Abweisung der Klage gelangt. Es sragt sich

nun, ob sie hiebei Art. 6 Abs. 3 MSchG richtig aufgefaßt und
auf den gegebenen Tatbestand angewendet habe.
Die Bestimmung dehnt den Schutzbereich der Marke über den
Kreis der Waren, für die sie hinterlegt wurde, auf gewisse sonstige
Waren aus. Der Grund dieser Erweiterung des Schutzes liegt
vor allem darin, daß, wenn ein anderer Handels= oder Gewerbe¬
treibender solche Waren mit der nämlichen Marke versieht, unter
Umständen auch dadurch, nicht nur durch die Verwendung für die
gleiche Warenart, die irrtümliche Meinung im Publikum entstehen
kann, daß sie ebenfalls vom bisherigen Markenberechtigten her¬
rühren; und zwar ist eine solche Verwechslungsgefahr regelmäßig
dann vorhanden, wenn die beiden Warenarten in einem bestimmten
Ähnlichkeitsverhältnisse stehen. Eine unmittelbare Schmälerung seines
Absatzes erleidet der Markeninhaber in diesen Fällen freilich nicht,
da er die andere Warenart nicht führt. Wohl aber wird er in
seinem Markenrecht dadurch verletzt, daß die Möglichkeit solcher
Verwechslungen die Bezeichnungskraft seiner Marke schwächt. Dabei
kann unstatthafterweise der gute Ruf seiner Ware und seiner
Marke von jenem Andern dazu benützt werden, um seinen eigenen
Waren in Verkehrskreisen Ansehen zu verschaffen, und ferner hat
der Markenberechtigte beständig zu gewärtigen, daß seine Marke
jetzt oder später durch Minderwertigkeit der Waren des andern
Markeninhabers in Verruf kommt. Die Frage nun, wie weit der
Kreis dieser sonstigen in den Schutzbereich der Marke fallenden
Waren zu ziehen sei, hat das schweizerische Gesetz dahin gelöst, daß
es den Schutz auf alle Waren ausdehnt, die nicht „ihrer Natur
nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich
abweichen“. Hiemit ist es zu Gunsten des Markenberechtigten be¬
deutend weiter gegangen als andere Gesetzgebungen (namentlich das
deutsche Warenzeichengesetz vom 12. Mai 1894 in seinen §§ 4
und 5 und das österreichische vom 6. Januar 1890 in seinem
§ 7), die ein schutzwürdiges Interesse des Markenberechtigten an
einem Verbote, die Marke für andere Waren zu verwenden, nur
soweit anerkennen, als diese Waren mit denen des Markenberechtigten
„gleichartig" sind. Wenn sodann das schweizerische Gesetz für die
Entscheidung, ob die verlangte gänzliche Abweichung der beiden
Warenarten vorliege, auf die „Natur“ der betreffenden „Waren
oder Erzeugnisse“ abstellt, so ist damit nicht etwa die natürliche
Beschaffenheit der Gegenstände, nach Stoff, Form und Farbe ge¬
meint; und noch weniger kann der technische Charakter der Her¬
stellungsverfahren bestimmend sein. Vielmehr kommt es auf die
Natur der Gegenstände als „Erzeugnisse und Waren“, als im
Verkehr zirkulierende wirtschaftliche Güter an. Von ihrem wirt¬
schaftlichen Charakter und Zweck hängt es ab, ob und inwieweit
sich die beidseitigen Absatzgebiete decken, namentlich die Verkaufs¬
stellen und die Abnehmerkreise die gleichen seien, und ob und in
welchem Maße infolgedessen die Verwendung der nämlichen Marke
Frrtümer und Unsicherheiten im Publikum veranlassen kann. Dif¬
ferenzierende Bedeutung vermag freilich auch die Herkunft der
Waren zu gewinnen, dann, wenn sich die Käufer bewußt sind, daß
die beiden Warenarten regelmäßig von andern Produzenten stammen
und wenn das unter den gegebenen Verhältnissen genügt, um eine
Verwechslung auszuschließen (vergl. zu der Frage auch AS 24 II
S. 703 Erw. 3, 33 II S. 450 Erw. 4, 34 II S. 375 Erw. 7,
DUNANT, Marques de Fabrique et de Commerce, p. 148;
Kohler, Warenzeichenrecht 1910, S. 148 und 171; Adler,
System des österreichischen Markenrechts, S. 196 ff.; Entschei¬
dungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Bd. 60 Nr. 75
und Bd. 72 Nr. 32).
Geht man von dieser Auffassung aus, so läßt sich der Vorinstanz
zum vornherein nicht beistimmen, wenn sie ein wesentliches Unter¬
scheidungsmerkmal zwischen Schafwolle und Baumwolle in Hinsicht
auf die vorliegende Frage darin sieht, daß die eine Warengattung
animalischer und die andere vegetabilischer Natur sei. Laut dem
Gesagten können diese natürlichen Verschiedenheiten der beiden Woll¬
arten nicht für sich allein, sondern nur sofern in Betracht kommen,
als sie zugleich deren Charakter als Waren differenzieren. In dieser
Beziehung macht der Vorentscheid geltend: Gerade bei der Bekleidung
spiele das Herstellungsmaterial eine unterscheidende Rolle; man
brauche nur an die Unterschiede der Fuß= und der Kopfbekleidung,
der sog. Wäscheartikel und der Kleidungsstücke aus Tuch zu denken.
Die Zugehörigkeit der beiden Warenarten zur Bekleidungsbrauche
könne nicht maßgebend sein, sonst müßte man so grundverschiedene
Artikel, wie Schuhe, Hüte, Hemden, Pelz= und Konfektionswaren

als gleichartige Erzeugnisse ansehen. Im allgemeinen mag
Richtigkeit dieser Beweisführung ungeprüft bleiben. Jedenfalls aber
übersieht sie, daß die Warenarten, für die hier die Parteien ihre
Marken verwenden, überhaupt nicht unter die Erzeugnisse der Be¬
kleidungsbranche, als einer die gebrauchsfertigen Kleidungsstücke
umfassenden Warenkategorie, einzureihen sind, sondern unter jene
Erzeugnisse der Textilindustrie, die, namentlich als Garne und
Zwirne, erst noch der Bearbeitung zu Kleidungsstücken bedürfen
oder als Hilfsmaterial bei deren Herstellung Verwendung finden
sollen. Darauf also kommt es an, ob diese Halbfabrikate der Woll¬
und der Baumwollindustrie, die hauptsächlich in Fadenform her¬
gestellt sind und von den beiden Parteien auch wesentlich in dieser
Form in den Verkehr gebracht werden, nach ihren Eigenschaften und
Funktionen als Waren die vom Gesetze verlangten Unterschiede
aufweisen. Hiemit erledigt sich von selbst auch die vorinstanzliche
Erwägung, der Charakter eines Kleidungsstückes sei ein ganz
anderer, je nachdem es aus Wolle oder Baumwolle bestehe. Nun
scheint freilich die Vorinstanz im weitern noch anzunehmen, die
Schaf= und die Baumwolle seien auch unverarbeitet, namentlich in
Garn= und Zwirnform, äußerlich so verschieden, daß sie nicht ver¬
wechselt werden könnten; jede Hausfrau, ja sogar jedes Kind ver¬
möge sie leicht von einander zu unterscheiden. Dieser Würdigung
kann aber das Bundesgericht nicht beistimmen, indem sie nach seiner
Auffassung nicht nur der allgemeinen Lebenserfahrung widerspricht,
sondern auch durch die eingelegten Fabrikationsmuster widerlegt
wird. Zum mindesten bedarf es bei vielen dieser Fabrikate zur
Unterscheidung der beiden Wollsorten einer genauern Prüfung, die
über das Maß an Untersuchungsvermögen und an Aufmerksamkeit
hinausgeht, wie es bei den hier hauptsächlich in Betracht kommen¬
den nicht kaufmännischen Abnehmerkreisen vorausgesetzt werden darf.
Dazu ist nun aber namentlich noch auf die wirtschaftlichen Momente
zu verweisen, die eine Annäherung der zwei Wollsorten im Verkehr
zur Folge haben: Einmal werden sie im Kleinhandel durchwegs in
den nämlichen Verkaufsmagazinen ausgeboten und sodann verwen¬
den die Käufer beide im wesentlichen auf die nämliche Art und zu
dem nämlichen Zweck, indem sie sie zu Geweben verarbeiten. Dieses
Zusammenfallen der Absatzorie und =gebiete und diese — von der
Vorinstanz mit Unrecht als nebensächlich betrachtete — Gemein¬
samkeit der wirtschaftlichen Bestimmung haben zur Folge, daß die
durch die Beschaffenheit der Fabrikate bedingten Unterscheidungs¬
merkmale im Verkehr an Bedeutung einbüßen. Und damit verliert
ferner auch der weitere für die Unterscheidbarkeit sonst vielfach
wesentliche Umstand an Gewicht, daß die zwei Warenarten bekannter¬
maßen gewöhnlich von verschiedenen Produzenten hergestellt werden:
Auch soweit sich das kaufende Publikum beim Erwerbe der Waren
dessen bewußt ist, liegt die Gefahr einer Verwechslung nahe genug
namentlich deshalb, weil der Abnehmer, durch die Gleichheit oder
Ähnlichkeit des Markenbildes voreingenommen, nicht mehr hin¬
reichend darauf achtet, ob seine frühern Einkäufe sich auf die eine
oder die andere der beiden Warenarten bezogen haben. Alle diese
Gründe schließen es aus, Schaf= und Baumwolle als zwei von
einander „gänzlich abweichende“ Warenarten im gesetzlichen Sinne
anzusehen (siehe auch DUNANT, S. 148 unten, POUILLET,
Traité des marques de fabrique, Nr. 142 i. f. unter N. 3).
Mit Unrecht verlangt endlich der Beklagte, es sei ihm die Ver¬
wendung der angefochtenen Marken wenigstens für Häckelgarn
und Fadenschlag zu gestatten, weil diese Artikel in Wolle gar nicht
vorkommen. Das genügt nicht, um sie zu „gänzlich abweichenden“
Warensorten zu machen, wie ohne weiteres aus dem Gesagten
erhellt.
3. — Daß die Klägerin die Verwendung der angefochtenen
Marken durch die Beklagte mehrere Jahre lang ohne Einspruch
hat geschehen lassen, vermag ihrem Rechte, die Löschung zu ver¬
langen, keinen Abbruch zu tun: Ein Verzicht auf die ihr als
Markenberechtigten zustehenden Anfechtungsansprüche liegt in diesem
passiven Verhalten nicht. Wohl aber darf daraus entnommen wer¬
den, daß sich die Klägerin während dieser Zeit durch den Gebrauch
der angefochtenen Marken ernstlich nicht in ihrem Vermögen ge¬
schädigt gesehen hat, und es muß daher und da auch sonstige An¬
haltspunkte für eine nennenswerte Vermögensschädigung fehlen,
ihre, übrigens nicht genauer substantiierte Ersatzforderung ver¬
worfen werden. Aber auch soweit sich die Forderung auf die Zeit
nach ihrem Proteste gegen die Verwendung der angefochtenen Marken
bezieht, wird eine Schädigung durch die Akten nicht ausgewiesen.

Selbstverständlich kann ferner die Klägerin nicht, wie heute bean¬
sprucht wurde, verlangen, es solle durch Zusprechung von Schaden¬
ersatz darauf Rücksicht genommen werden, daß die ihr nach dem
kantonalen Tarif zukommende Parteientschädigung zu ihren wirk¬
lichen Auslagen in keinem Verhältnis stehe.
4. -
Abzuweisen ist endlich auch das Begehren um Veröffent¬
lichung des Urteils. Das Interesse an einer öffentlichen Klarlegung
der Sachlage wird genügend gewahrt durch die im Handelsregister
bekannt zu gebende Streichung der angefochtenen Marken (vergl.
AS 34 II S. 375, Abs. 2).
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird unter Aufhebung des angefochtenen Urteils
dahin gutgeheißen, daß die Marken Nr. 19,882/83 des Beklagten
als ungültig erklärt sind und deren Löschung im Markenregister
verfügt wird. Im übrigen wird die Berufung abgewiesen.