bge · 39_II_787 · 1913-11-29 · de
BGE 39 II 787
Zivilrecht


134. Arteil der I. Zivilabteilung vom 29. November 1913
in Sachen Gabler Webstühle A.-G., Bekl. u. Ber.=Kl.,
gegen Zwicky, Kl. u. Ber.=Bekl.
Der Vertrag, wonach ein Erfinder einem Dritten das Recht zur
Ausbeutung der Erfindung erteilt und sich verpflichtet, sie in be¬
stimmten Landern « in vollem Umfange zu patentieren », ist kein
eigentlicher Lizenzvertrag. — Verhältnis der gesetzlichen und der
vertraglichen Bestimmungen in Hinsicht auf die Garantiepflicht. —
Frage, ob jene Verpflichtung zur Patentierung « in vollem Umfange»
erfüllt sei, trotzdem ein einzelnes Element der Erfindung, weil im
Gemeingebrauch stehend, nicht patentierbar ist. Bei der Beant¬
wortung kann nicht lediglich darauf abgestellt werden, dass die Er¬
findung rechtlich eine Einheit bildet, sondern entscheidend ist die
Bedeutung der Nichtpatentierbarkeit dieses einzelnen Elementes
für den technischen und wirtschaftlichen Wert der ganzen Er¬
findung. Rückweisung zur Aktenvervollständigung in diesem Punkte
durch Expertenbeweis. Ablehnung eines beantragten Zeugenbeweises.
1. — Bei den Webstühlen müssen die leer gewordenen Faden¬
spulen ständig durch neue gefüllte ersetzt werden, und es sind daher
besondere Vorrichtungen zur selbsttätigen Auswechslung der leeren
Spule geschaffen worden, also zu deren Herausnahme aus dem
Schützen (Webschiffchen) und zu der Einführung einer gefüllten
Spule in diesen sowie deren Einfädelung. Bei der praktischen
Verwendung dieser Auswechslungsvorrichtungen haben sich aber
oft Störungen im Arbeitsprozesse gezeigt, indem die Einfädelung
der neuen Spule sich nicht vollzog, weil das Fadenende der Spule
entweder zerriß oder nicht in das Gebiet der Einfädelungsorgane
gelangte. Diesen Übelständen hat der Kläger, der in Schindellegi
eine Baumwollweberei betreibt, durch eine besonders konstruierte
Maschine abzuhelfen versucht. Zur Verwertung seiner Erfindung
trat er im Mai 1910 durch Vermittlung der Firma Heury
Baer & Cie., Fabrik für technische Apparate und Präzisionsinstru¬
mente in Zürich, mit der Beklagten, der Firma Gabler Web¬
stühle A.=G. in Zürich in Unterhandlung. Am 7. Juni 1910

stellte er der Firma Baer & Cie. einen Vertragsentwurf zu und teilte
ihr ferner mit, daß er in einer Eingabe vom 2. März 1910 an
das deutsche Palentamt folgende Patentansprüche aufgestellt habe:
„1. Verfahren zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei Web¬
„stühlen mit selbsttätiger Spulenauswechslung, dadurch gekennzeichnet,
„daß das äußere Fadenende der Spulen auf dem vorderen Hülsen¬
„ende zu einem Knäuelchen aufgewickelt wird, das bei dem Ein¬
„legen der Spulen vom Magazin in den Spulraum des Schützens
„von der Hülse abgestreift, nach unten aus dem Schützen hinaus¬
„geschleudert, und beim Vorwärtsgang des Schützens zwecks
„Streckung des herabhängenden Fadenstückes aufgefangen wird.“
2. Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch einen am Spuleinleger angeordneten Abstreifer,
der beim Auswechseln — in näher bezeichneter Weise — das
Knäuelchen von der Hülse abstreift. 3. Vorrichtung gekennzeichnet
durch ein umlaufendes Kardenband, in dem sich das herab¬
hängende Fadenende verfängt, wobei durch eine Gegenkarde das
Kardenband von den an ihm hängen bleibenden abgeschnittenen
Fadenresten befreit wird. 4. Vorrichtung gekennzeichnet durch eine
Platte am Boden des Schützenkanals mit einem nach rückwärts
auslaufenden Schlitz, in welchem sich beim Vorwärtsgang des
Schützens das herabhängende Fadenende verfängt.
Am 10. Juni 1910 erließ der Vorprüfer der Anmeldeabteilung
des deutschen Patentamtes einen Bescheid dahin, daß bereits durch
zwei britische Patentschriften eine Arbeitsweise bei Auswechselweb¬
stühlen bekannt sei, wonach das Fadenende durch einen auf die
Spulenspindel aufgestellten Haltekörper aufgenommen werde, der
dann beim Auswechseln in geeigneter Weise von der Spindel ab¬
gezogen werde. Ein neues Verfahren liege daher nicht vor. Nicht
ausgeschlossen sei dagegen die Patentierung der vom Anmelder ver¬
wendeten Spule mit Auswechslungsvorrichtung.
Am 2. Juli 1910 kam zwischen den Parteien ein Vertrag
Stande, nach dessen § 1 der Kläger der Beklagten das Recht er¬
teilte, „seine Erfindung „„Verfahren zur Erhöhung der Betriebs¬
sicherheit an Webstühlen mit automatischem Schuß=Spulen=Ersat
auszubeuten..... Laut § 2 hatte hiefür die Beklagte dem Kläger
eine einmalige Entschädigung von 15,000 Fr., und zwar 8000 Fr.
bei der Unterzeichnung des Vertrages und 7000 Fr. am 31. Dezember
1910 zu bezahlen. Die §§ 2 und 3 sehen vor, daß die Beklagte
für jeden mit der klägerischen Erfindung ausgerüsteten Stuhl eine
Stücklizenz von 10 Fr. zu entrichten habe, und daß sie diese Lizenz
in den ersten zwei Jahren, endend mit Juni 1912, für insgesamt
800 Stühle bezahlen müsse. Nach § 7 verpflichtete sich der Kläger
„die Erfindung in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Oester¬
reich in vollem Umfange zu patentieren“. Der § 11 endlich
legt die Kosten bis zur Erteilung der Patente dem Kläger und
die Patentjahrestaxen zu gleichen Teilen den beiden Parteien auf,
verpflichtet den Kläger, unter allen Umständen die Patente aufrecht
zu erhalten und die Folgen einer Nichterteilung solcher auf sich
zu nehmen, in welch letzterem Falle die zweite Anzahlung und be¬
reits bezahlten Lizenzen zurückzuerstatten seien, während die erste
Anzahlung als bei der Unterzeichnung des Vertrages verfallen
gelte.
Bald nach Abschluß des Vertrages wurde die Beklagte auf das
französische Patent Nr. 411,404 aufmerksam, das eine Firma
Diederichs für eine ähnliche Erfindung, die namentlich auch die
Idee der Anbringung einer Fadenreserve (Knäuel) an der Spulen¬
hülse verwertet, erwirkt hatte. Sie ließ sich darauf vom Patent¬
anwalt Blum in Zürich über die Frage der Ähnlichkeit beider Er¬
findungen ein Gutachten erstatten. Der Experte kam zum Schlusse,
daß das System des Klägers keine Nachahmung jenes französischen
Patentes darstelle. In der Folge erhielt der Kläger für seine Er¬
findung in allen den fünf vertraglich vorgesehenen Staaten ein
Patent, wobei aber seine Bemühungen, auch für die Fadenreserve
den Patentschutz zu erlangen, nur in Italien Erfolg hatten. Mit
Brief vom 4. November 1911 verlangte der Kläger die Auszah¬
lung der am 31. Dezember 1910 verfallenen 7000 Fr., worauf
die Beklagte erwiderte, sie schulde mangels richtiger Vertragserfüllung
durch den Kläger keine weiteren Leistungen über die beim Vertrags¬
abschluß gemachte Anzahlung von 8000 Fr. hinaus. Am 30. Juni
1912 lief der Vertrag aus, da die Beklagte von der ihr (durch
§ 5) eingeräumten Befugnis, sich für eine Fortsetzung des Ver¬
tragsverhältnisses zu erklären, keinen Gebrauch machte.
Mit seiner nunmehrigen, vorinstanzlich gutgeheißenen Klage

fordert der Kläger von der Beklagten die Entrichtung jener Quote
von 7000 Fr. mit Zins zu 5% seit dem 31. Dezember 1910,
die Bezahlung von 8000 Fr. für Lizenzgebühren nach den §§ 2
und 3 des Vertrages mit Zins zu 5% seit dem 1. Juli 1912
und die Bezahlung von 325 Fr. 55 Cts. als von der Beklagten
zu ersetzende Hälfte der bis Ende Juni 1912 erlaufenen Patent¬
taren samt Zins zu 5 % seit 19. Juli 1912. Der Kläger macht
geltend, er habe diese Gegenleistungen von der Beklagten zu bean¬
spruchen, nachdem er seinerseits den Vertrag in allen Beziehungen
erfüllt habe.
Die Beklagte bestreitet letzteres und damit ihre Zahlungspflicht,
indem sie ausführt: Die behauptete Erfindung des Klägers bestehe
zur Hauptsache in einem Verfahren, nämlich dem Aufwickeln des
Fadenendes an einem Knäuel am Spulenende, daneben in der das
Abstreifen besorgenden mechanischen Vorrichtung. Für die Beklagte
sei die Fadenreserve der einzige Gegenstand ihres Interesses ge¬
wesen und nur im Hinblick auf ihre Patentierbarkeit habe sie den
Vertrag eingegangen, wie auch der Kläger selbst auf sie das Haupt¬
gewicht gelegt habe. Nun sei ihm aber die Patentierung der Re¬
ferve nicht gelungen, weil bereits mehrere Patente darauf bestanden
hätten, nämlich das französische Patent Diederichs, die erwähnten
britischen und zwei amerikanische, Nr. 834,107 und 921,909.
Der Kläger habe also den Vertrag nicht erfüllt: Einmal habe er
entgegen dessen § 1 der Beklagten das Recht zur Ausbeutung nicht
verschafft und sodann entgegen dem §7 die Erfindung nicht „in vollem
Umfange“ patentieren lassen können. Eventuell ergebe sich das
Recht zur Verweigerung der geforderten Leistungen aus § 11 und
auch abgesehen von den vertraglichen Bestimmungen folge es aus
der Natur des Vertrages als eines Lizenzvertrages.
2. — Der Vertrag vom 2. Juli 1910 ist kein eigentlicher
Lizenzvertrag, wie die Beklagte zum Nachweise einer gesetzlichen
Garantiepflicht des Klägers behauptet; denn er überträgt der Be¬
klagten das Recht zur Ausbeutung nicht einer bereits patentierten,
sondern einer erst noch zu patentierenden Erfindung. Insofern aber
der Kläger vertraglich verpflichtet war, die der Beklagten zur Be¬
nutzung überlassene Erfindung zu patentieren, kommt der Vertrag
in seinen Wirkungen einem ordentlichen Patentlizenzvertrage gleich
und sind auch die für diesen geltenden Bestimmungen auf ihn an¬
wendbar. Nun stellt aber das Patentgesetz vom 21. Juni 1907
keine besondern Regeln über die dem Lizenzgeber obliegende Garantie
auf. Ob und wieweit eine solche bestehe, kann daher nur nach all¬
gemeinen Rechtsgrundsätzen oder nach den für ähnliche Vertragsver¬
hältnisse geltenden Bestimmungen entschieden werden, wobei zu bemerken
ist, daß über den rechtlichen Charakter des Lizenzvertrages und da¬
rüber, welchem Vertragstypus (Pacht, Einräumung eines quasi¬
dinglichen Rechtes usw.) er bei= oder unterzuordnen sei, die
Meinungen auseinandergehen (vergl. Seligsohn, Kommentar
zum deutschen Patentgesetz, III. Auflage, S. 151 Note 9, Koh¬
ler, Handbuch, S. 508 § 203, POUILLET, Traité des bre
vets d’invention, Nr. 286). Auf alle diese Fragen braucht in¬
dessen nicht eingetreten zu werden, denn den gesetzlichen Vorschriften
über die Garantie vorgängig greifen die vertraglichen Verein¬
barungen über eine solche Platz. Im vorliegenden Falle aber gibt
der Vertrag in erschöpfender Weise darüber Aufschluß, für welche
Leistungen der Kläger der Beklagten einzustehen habe.
3. — Von den in Betracht kommenden zwei Vorschriften der
§§ 1 und 7 des Vertrages ist für die Entscheidung der Sache
vor allem die letztere bedeutsam, da sie die Verpflichtung des
Klägers zur Patentierung der übertragenen Erfindung regelt und
da die von der Beklagten erhobene Einwendung des nicht erfüllten
Vertrages sich vor allem darauf stützt, daß der Kläger jener Ver¬
pflichtung nicht Genüge getan habe und daher seinerseits die Ver¬
tragserfüllung nicht verlangen könne.
In tatsächlicher Beziehung ergibt sich hiebei aus den Akten,
daß der Kläger zwar in sämtlichen fünf der in § 7 genannten
Staaten Patente erwirkt hat, daß es ihm dagegen in keinem,
außer Italien, namentlich also nicht in den beiden Staaten mit
Vorprüfungssystem, Deutschland und Oesterreich, gelungen ist, im
besonderen auch für die Fadenreserve (die Aufwicklung des
Fadenendes zu einem Knäuelchen auf dem vorderen Hülsenende)
Patentschutz zu erlangen. Bei den Vertragsunterhandlungen hatte er
aber diese Fadenreserve als Bestandteil seiner Erfindung bezeichnet
und seiner Absicht, sie als solche schützen zu lassen, Ausdruck ge¬
geben. Diese Absicht konnte er hernach nicht verwirklichen, weil sich
AS 39 1I — 1913

bei seinen Bemühungen um Erlangung der Patente herausstellte,
daß die Anbringung einer solchen Reserve nicht neu, sondern schon
Gemeingut ist, und der Kläger hat nun auch ihre Nichtpatentier¬
barkeit im Prozesse ausdrücklich zugegeben. Die Behauptung der
Beklagten dagegen, daß die Fadenreserve durch andere Patente, na¬
mentlich die erwähnten britischen und amerikanischen, als besonderer
Erfindungsgegenstand geschützt sei, und daß daher die vom Kläger
beanspruchte Erfindung in diese Patente eingreife, widerspricht der
vorinstanzlichen Tatbestandswürdigung hierüber, die bundesrechtlich
nicht anfechtbar ist.
4. — Auf Grund dieser Sachlage fragt es sich nun, ob wegen
des mangelnden Schutzes der Fadenreserve als eines im Gemein¬
gebrauche stehenden Elementes der Erfindung der § 7 des Ver¬
trages als nicht erfüllt und nicht erfüllbar gelten müsse und so¬
mit anzunehmen sei, der Kläger habe seine Erfindung nicht „in
vollem Umfange patentiert“.
Die Vorinstanz verneint dies im wesentlichen mit folgender
Begründung: Die Erfindung des Klägers möge sich technisch in
einzelne Elemente zerlegen lassen, sei aber rechtlich durchaus eine
Einheit. Wenn daher auch der eine oder andere Einzelteil sich als
Gemeingut und daher als schutzunfähig erweise, so zerstöre das
dieses Ganze nicht, vorausgesetzt, daß der Endzweck nur auf dem
vom Erfinder bezeichneten Wege erreichbar sei und dieser Weg
von niemandem sonst begangen werden dürfe. Die Nichtpatentier¬
barkeit der Reserve beeinträchtige nun aber den vom Kläger zu
leistenden Vertragsgegenstand nicht, weil die übrigen Teile, ohne
welche auch die Fadenreserve keinen technischen Wert hätte, geschützt
seien und somit nur der Kläger in der rechtlichen Lage sei, die
Erfindung auszubeuten. Hienach könne sich die Beklagte ihren
Verpflichtungen nicht entziehen. Es stehe ihr auch nicht etwa ein
Minderungsanspruch zu, da der Wert der Erfindung sich gleich
bleibe, ob sie nur in einem oder in mehreren Punkten neu sei.
Übrigens wäre es unmöglich, abzuschätzen, was die Erfindung durch
die mangelnde Schutzfähigkeit der Reserve verliere.
Diese Argumentation entbehrt aber, wenigstens soweit man den
Fall auf Grund der gegenwärtigen Aktenlage würdigt, der Schlüs¬
sigkeit. Von einer unteilbaren Einheit der Erfindung in dem
Sinne, daß ihre Einzelbestandteile als rechtlich bedeutungslos zurück¬
treten müßten, ließe sich dann sprechen, wenn alle diese Bestand¬
teile Gemeingut wären und der erfinderische Gehalt lediglich in
ihrer originellen Kombination zu einem einheitlichen Ganzen läge.
Mit einer solchen reinen Kombinationserfindung hat man es aber
nicht zu tun. Denn der Erfindungsschutz ist nicht sowohl oder
mindestens nicht ausschließlich für das Ganze, sondern für die ein¬
zelnen Elemente beansprucht und für sie, mit Ausnahme der Faden¬
reserve, auch erteilt worden. Die technische Bedeutung und der
wirtschaftliche Wert der vorliegenden Erfindung braucht daher nicht
notwendig einzig nur in der Verbindung der Elemente zu einer
Einheit und in der Schutzfähigkeit dieser zu bestehen, sondern es
kann auch wesentlich auf die Ausgestaltung der Elemente als solcher
und ihre Schutzfähigkeit ankommen. Und wenn sich daher eines
davon als nicht patentierbar erweist, so kann das unter Umständen
technisch und wirtschaftlich einen erheblichen Nachteil darstellen,
und zwar ohne daß deswegen der Erfindungscharakter des Ganzen
schlechthin zerstört zu werden brauche. Die Vorinstanz stellt denn
auch für ihre Auffassung, daß der mangelnde Schutz der Faden¬
reserve unerheblich sei, selbst nicht ausschließlich nur auf die von
ihr angenommene Einheit der Erfindung ab, sondern daneben noch
darauf, daß die Reserve ohne die andern geschützten Teile der Er¬
findung (die konstruktiven Anordnungen zum Abstreifen des
Knäuelchens, zu dessen Hinausschleudern aus dem Schützen und
dessen Verfangen im Kardenband usw.) technisch keinen Wert hätte
und daß wegen des Schutzes dieser Teile der Kläger allein in der
rechtlichen Lage zur Ausbeutung der Erfindung sei. Nun mag in
der Tat die Unpatentierbarkeit eines als schutzfähig vorausgesetzten
Elementes unter Umständen so gering ins Gewicht fallen, daß trotz
ihrer die Erfindung in ihren technischen und wirtschaftlichen Vor¬
zügen im wesentlichen die gleiche bleibt, und in diesem Falle hätte
hier der Kläger seiner Vertragspflicht zur Patentierung „in vollem
Umfange“ genügt, obwohl er für die Fadenreserve keinen Patent¬
anspruch erhalten konnte. Allein, daß hier die Fadenreserve wirklich
nur eine solche nebensächliche, den Wert der Erfindung unberührt
lassende Bedeutung besitze, ist weder aus dem Vorentscheid selbst
noch aus dem ihm zu Grunde liegenden Aktenmaterial bestimmt

ersichtlich. Die Vorinstanz begnügt sich mit der bloßen Angabe,
daß dem so sei, ohne diese Angabe durch irgendwelche Beweisgründe,
besonders solche technischer Natur zu belegen. Man kann auch nicht,
mangels einer besondern Erklärung hierüber, ohne weiteres an¬
nehmen, daß ihre Ansichtsäußerung auf eine Belehrung von Mit¬
gliedern des Gerichts sich stütze, die in den einschlägigen technischen
Fragen Fachkunde besitzen; und übrigens wäre auch in diesem
Falle eine Begründung der aufgestellten Sätze in tatsächlich¬
technischer Beziehung angezeigt. Im besondern läßt sich die An¬
nahme der Vorinstanz, der vom Kläger beschrittene Weg könne
von niemandem anders begangen werden und niemand außer ihm
sei in der rechtlichen Lage zur Ausbeutung der Erfindung, nicht
als zum vornherein einleuchtend ansehen. Es ist hier darauf zu
verweisen, daß andere Erfinder, aus den eingelegten Patenturkunden
zu schließen, den gleichen Weg wenigstens
soweit eingeschlagen
haben, als es sich um die Verwendung der Fadenreserve handelt
und daß sie im übrigen mit ihrer Erfindung den gleichen Zweck,
den einer Erhöhung der Betriebssicherheit beim automatischen
Spulenersatz, verfolgen. Damit besteht aber die Möglichkeit, daß
sie diesen Zweck dann weniger gut erreichen könnten und daher
die Erfindung des Klägers dann konkurrenzfähiger und wirtschaft¬
lich wertvoller wäre, wenn der Kläger an
Fadenreserve ein
Erfinderrecht besäße. Der Kläger hat denn auch im Prozesse nicht
etwa schlechthin darauf abgestellt, daß es auf die Schutzfähigkeit
der Reserve überhaupt nicht ankomme, sondern
gegenüber den
gegenieiligen Behauptungen der Beklagten — geltend gemacht und
zum Beweis angeboten, daß die Möglichkeit der Patentierung der
Reserve objektiv von keinem oder sehr geringem Einfluß auf den
Wert der Erfindung sei, und daß die Reserve für sich allein noch
keineswegs die Lösung des vorliegenden Problems enthalte.
5. — Laut diesen Ausführungen bedarf der festgestellte Tat¬
bestand der Vervollständigung, und es ist die Sache zu diesem
Behufe und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück¬
zuweisen (Art. 82 OG). Erst wenn im Sinne der obigen
Ausführungen genauer ermittelt ist, ob und welche nachteiligen
Folgen die Schutzunfähigkeit der Fadenreserve für die Erfin¬
dung des Klägers nach sich zieht, läßt sich entscheiden, ob der
Kläger nach der Vorschrift des § 7 die Erfindung „in vollem
Umfange pateutiert“ habe und dann erst kann auch zuverlässig
beurteilt werden, ob die Beklagte in der Lage sei, die Erfindung
so „auszubeuten“ wie es der § 1 im Auge hat. Auf welche Weise
die Vorinstanz zu den noch erforderlichen tatsächlich= technischen
Feststellungen gelangen solle, hängt von ihrem Ermessen ab, wenn
auch anzunehmen sein dürfte, daß das Mittel der Expertise unter
diesen Umständen das gegebene sei.
Vor der Vorinstanz hat die Beklagte noch die Abhörung von
Zeugen darüber verlangt, daß sie bei den Vertragsunterhandlungen
großes Gewicht auf die Fadenreserve und die Möglichkeit ihrer
Patentierung gelegt habe. Gegen die vorinstanzliche Verweigerung
dieser Beweisabnahme läßt sich bundesrechtlich nichts einwenden, da
sich die Vorinstanz hiebei innert den Schranken des kantonalen
Beweisverfahrens hält. Mit Fug konnte sie annehmen, daß diese
Beweiserhebung zu keinem nennenswerten Ergebnis führen würde
und daß die angerufenen Zeugen, besonders die Teilhaber der Firma
Baer & Cie., in der Sache nicht völlig unbefangen seien. Nament¬
lich aber kommt es für die Entscheidung im wesentlichen nicht da¬
rauf an, was vor dem Vertragsabschlusse die Beklagte hinsichtlich
der Fadenreserve für eine Meinung gehabt habe, sondern darauf,
welche Bedeutung diese Reserve tatsächlich als Bestandteil der Er¬
sindung besitzt und hierüber kann nicht der Zeuge, sondern nur der
Fachkundige Auskunft geben.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird dahin gutgeheißen, daß das angefochtene
Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 11. Juli 1913 auf¬
gehoben und die Sache zu neuer Behandlung im Sinne der Motive
an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.