bge · 57_II_222 · 1913-04-23 · de
BGE 57 II 222
Zivilrecht


222 
Erfindungsschutz. N0 36. 
VII. ERFINDUNGSSCHUTZ 
BREVETS D'INVENTION 
36. Urteil der I. ZivilabteUung vom 10./25. Februa.r 1931 
i. S. Basler A.-G. gegen James Jaquet A.-G. 
Anforderungen an ein Kombinationspatent (Erw. 2). 
Notwendigkeit der K e n n z eie h nun g der Erfindung als 
Kombinationserfindung 
im P a t e n t ans p r u c h. 
Aus-
legung desselben und Bedeutung der Patentbeschreibung. 
Ubersicht über die bisherige Rechtsprechung (Erw. 3). 
A. -
Die Klägerin, Hasler A.-G. in Bern, war Inhaberin 
des schweizerischen Patentes Nr. 64,968 vom 23. April 
1913 für einen Tourenzähler. Der Hauptanspruch dieses 
Patentes lautet: « Tourenzähler, dessen Antriebswelle an 
das Organ, dessen Geschwindigkeit gemessen werden soll, 
angedrückt, resp. verbunden wird. dadurch gekennzeich 
net, dass ein gewöhnlich arretiertes Zeigerwerk und ein 
Triebwerk vorhanden sind, von' denen ersteres durch 
letzteres selbständig während eines Bruchteils der relati-
ven Messzeit freigegeben wird.» Ausserdem bestanden fol-
gende fünf Unteransprüche : . 
« 1. Tourenzähler nach Patent anspruch, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebswelle durch Reibungs-
getriebe mit dem Zeigerwerk in Verbindung' steht, das 
durch ein zwischen Triebwerk und Zeigerwerk einge-
schaltetes, von ersterem gesteuertes Sperrorgan freigegeben 
und stillgesetzt wird. » 
« 2. Tourenzähler nach Patentanspruch und 
Unter~ 
anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrorgan 
eine Klinke ist, die einerseits mit einer Nockenscheibe 
des Triebwerks, anderseits mit einem Rad des Zeiger-
werks in Verbindung steht, welches durch da.s Sperrorgan 
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Erfindungsschutz. N° 36. 
223 
,während der Drehung der Nockenscheibe freigegeben und 
arretiert wird. » 
« 3. Tourenzähler nach Patentanspruch und Unter-
ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Nockenscheibe auf der Welle des Hemmungsrades des 
Triebwerkes sitzt, welches Hemmungsrad mit einer nur 
in der einen Drehrichtung auf einer Mitnehmerklinke 
wirksamen Daumenscheibe in Verbindung steht, das 
anderseits mit einem federbeeinflussten Antriebsrad in 
Verbindung steht, welches von Hand 'entgegen der Feder-
wirkung und nach Freigabe durch die Federwirkung 
gedreht wird, und hierbei das Hemmungsrad und die 
Nockenscheibe antreibt. » 
« 4. Tourenzähler nach Patentanspruch, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine eine Sperrklinke steuernde Stufen-
scheibe auf der Achse eines Hemmungsrades und einer 
an ihrem Umfang nur einen Zahn aufweisenden, das 
Hemmungsrad nur in einem Drehsinne mitnehmenden 
Scheibe sitzt, die mit einem Segment zwangläufig in 
Verbindung steht, das unmittelbar von einem Druckstift, 
entgegen der Wirkung einer Feder betätigt werden kann, 
das Ganze derart, dass nach Freigabe des Druckstiftes 
die Stufenscheibe die Sperrklinke erst dann zur Auslösung 
des Zeigerwerkes veranlasst, wenn sich ihre Achse in 
vollem Gange befindet, zum Zweck, einzelne Messungen 
in einem kleinen Bruchteil der relativen Messzeit durch-
führen zu können. » 
« 5. Tourenzähler nach Patentanspruch, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Antrieb und dem 
Zeigerwerk ein Getriebe eingeschaltet ist, welches ermög-
licht, das Zeigerwerk bei gleichbleibender Geschwindig-
keit des Antriebes mit verschiedenen Geschwindigkeiten 
anzutreiben. » 
Inhalt der Patentschrift bilden ausserdem eine aus-
führliche Beschreibung und elf detaillierte Abbildungen, 
auf die in der Beschreibung und in den Ansprüchen durch 
Anmerkungen verwiesen wird. 
Es ergibt sich daraus, 
224 
Erfindungsschutz. No 36. 
dass bei diesem Tourenzähler ein Uhrwerk und ein Zeiger-
werk vorhanden sind. 
Das Zeigerwerk wird von der 
Antriebswelle aus betätigt und ist mit dem Uhrwerk 
durch ein Sperrorgan dergestalt verbunden, dass das 
Zeigerwerk nur während eines eimnaligen, genau bestimm-
ten Zeitabschnittes, der einen Bruchteil der relativen 
Messzeit ausmacht, freigegeben, d. h. spielen gelassen 
wird. 
Die Beklagte, James Jaquet A.-G., hat am 17. März 
1923 ebenfalls ein Patentgesuch für einen Tourenzähler 
beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ein-
gereicht. Ihr Patent ist am 16. August 1923 unter 
Nr. lOO,978 veröffentlicht worden. Es erstreckt sich auf 
einen Hauptanspruch und drei Unteransprüche. 
Ferner haben sich heide Parteien auch ein deutsches 
Reichspatent erteilen lassen; die Klägerin ist Inhaherin 
des deutschen Patentes Nr. 277,409, dessen Hauptanspruch 
ungefähr so abgefasst ist, wie Unteranspruch 4 ihres 
schweizerischen Patentes, und die Beklagte hat ein 
deutsches Patent auf Grund des Beschlusses des Reichs-
patentamtes vom 2 .. Dezember 1924 erhalten. 
Am 30. Mai 1925 schrieb die Klägerin der Beklagten: 
« Sie haben nun seit einiger Zeit· einen Tourenzähler auf 
den Markt gebracht, welcher der Kennzeichnung des 
Hasler'schen Tourenzählers gemäss Patent 64,968 ent-
spricht... Wenn auch die vqn ihnen verwendete Kon-
struktion von derjenigen des durch die Firma Hasler seit 
Jahren vertriebenen Tourenzählers verschieden ist, so 
handelt es sich doch bei Ihnen zweifellos um . eine unter 
das Patent Nr. 64,968 fallende Ausführung... Infolge-
dessen liegt iri der Ausführung Ihres Tourenzählers ein 
Eingriff in die Patentrechte der Firma Hasler A.-G. 
Die Firma ist denn auch entschlossen, wegen dieser 
Patentverletzung auf dem Rechtswege vorzugehen, wenn 
Ihrerseits nicht zu einer Verständigung Hand geboten 
wird.» 
Die Beklagte ging auf Vermittlungsvorschläge 
jedoch nicht ein. 
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j 
Erfindungsschut~. N° 36. 
225 
B. -
Am 30. April hat die Hasler A.-G. gegen die 
James Jaquet A.-G. Klage mit den Rechtsbegehren 
erhoben: 
1. Es sei der Beklagten die Herstellung und der Vertrieb 
der nach ihrer bisherigen Konstruktion hergestellten 
Tourenzähler zu verbieten. 
2. Es seien die bei der Beklagten vorhandenen Touren-
zähler der erwähnten Konstruktion einzuziehen und der 
Erlös derselben der Klägerin auf Rechnung ihrer Schaden-
ersatzforderung zuzuweisen. 
3. Es seien die vorhandenen Drucksachen, welche sich 
auf den von der Beklagten vertriebenen Tourenzähler 
beziehen, einzuziehen und zu vernichten. 
4. Es sei das Urteil im schweizerischen Handelsamtsblatt 
auf Kosten der Beklagten zu publizieren. 
5. Die Beklagte sei zur Zahlung von 100,000 Fr. samt 
5 % Zins seit Klagezustellung zu verurteilen. 
O. -
Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt 
und Widerklage mit dem Antrage erhoben, vom Patent 
der Klägerin seien der Hauptanspruch und die Unter-
ansprüche 1, 2, 3 und 5 nichtig zu erklären. 
Das Prinzip, dass das Zeigerwerk während eines Bruch-
teiles der relativen Messzeit freigegeben wird, für das 
die Klägerin den Hauptanspruch angemeldet habe, sei 
in der Schweiz schon vor der Patenterteilung an sie in 
einer Reihe von Zählern :verwirkHcht und bekannt ge-
wesen, so in den Schweizer Patenten Nr. 5185 von 1892, 
29,459 von 1903, 39,948 von 1907, 48,991 von 1910, 
59,927 von 1912 und in den deutschen Reichspatenten 
Nr. 159,223 von 1903, 163,940 von 1904, 188,993 von 
1905, 179,478 von 1905 (Patent Thomas Wass Flory) 
und 190,516 von 1906, denen allen diese Reduktion der 
Messdauer· auf einen kleinen Bruchteil der relativen 
Messzeit gemeinsam gewesen sei, auch wenn das Problem 
verschieden gelöst worden sei. Das Deutsche Reichs-
patent der Klägerin enthalte denn auch in seinem An-
spruch dieses Prinzip nicht als eigentliches Erfindungs-
226 
Erfindutlg8schutz. No 36. 
merkmal, sondern nur als Zweck der speziellen Kon-
struktion, und dem schweizerischen Patent fehle die 
Neuheit im Sinne des Art. 16 Ziff. 4 des Patentgesetzes. 
Die in den Unteransprüchen 1 und 2 umschriebene 
Konstruktion sei derart primitiv, dass von einer Erfin-
dung überhaupt nicht die Rede sein könne. überdies 
sei sie in den verschiedensten Gebieten der Technik, 
auch bei Tourenzählern, längst bekannt gewesen. 
Unteranspruch 3 der Klägerin sei unklar gefasst und 
deshalb gemäss Art. 16 Ziff. 7 und 8 Patentgesetz nichtig 
zu erklären. überdies sei das Patent der Beklagten trotz 
Einspruches der Klägerin vom deutschen Reichspatentamt 
am 2. Dezember 1924 mit der Begründung erteilt worden, 
dass die Beklagte den Erfindungsschutz für eine besondere 
Konstruktion, die mit Stiften am Stellhebel zusammen-
arbeitende Stiftenscheibe zur Erreichung des bekannten 
Zweckes: freier Auslauf des Uhrwerkes vor der Mess-
periode und freier Auslauf nach derselben, beanspruche; 
diese Anordnung sei als bekannt nicht nachgewiesen und 
die Frage der Erfindungseigenschaft sei zu bejahen. 
In Unteranspruch 4 sei der Gedanke, die Registrierung 
erst vorzunehmen, nachdem sich das Uhrwerk, resp. der 
Registrierapparat in vollem Gang befindet, und zu sistie-
ren, bevor es abgelaufen ist, schon lange vor Erteilung 
des Patentes Nr. 64,968 durch das eidgenössische Amt 
für geistiges Eigentum an dia Klägerin bekannt gewesen. 
Unteranspruch 4 der Klägerin werde nur anerkannt, wenn 
er eingeschränkt werde, und zwar etwa im Sinne des 
deutschen Patentanspruches der Klägerin, auS dem klar 
hervorgehe, dass der Gedanke, die Achse müsse sich vor 
der Auslösung des Zeigerwerkes in vollem Gange befinden, 
nur die Wirkung der speziellen Konstruktion beschreibe, 
nicht aber selber Erfindungsmerkmal sei. 
Diese Ein-
schränkung werde dem Gerichte beantragt. Im Übrigen 
sei die Konstruktion des Aufzuges des Zählers der A.-G. 
J ames J aquet gänzlich verschieden vom Zähler der 
Klägerin. 
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Erfindungsschutz. No 36. 
227 
Unteranspruch 5 endlich sei nichtig, weil er nichts 
anderes wiedergebe, als das längst bekannte Prinzip, dass 
zur Erreichung einer andern Geschwindigkeit eine andere 
Übersetzung einzuschalten sei. 
D. -
In der Antwort auf die Widerklage hat die Klä-
ge~n betont, die Beklagte gehe mit ihrer Dars~llung am 
Erfmdungsgedanken vorbei, wenn sie die Erfindung der 
Klägerin in Einzelheiten auflöse. Das Wesen ihrer Erfin-
dung bestehe in der Erkenntnis der Notwendigkeit des 
Zusammenwirkens folgender drei Faktoren, die alle bei 
ihrem Patent verwirklicht seien; 
a) dem jedesmaligen Aufziehen des Triebwerkes vor 
jeder einzelnen Messung (Unteranspruch 3 und 4), 
b) der Vornahme der l\Iessung während eines Bruch-
teiles der relativen Messzeit, wobei Beginn und Abschluss 
der Messung selbständig vor sich gehen (Hauptanspruch 
und Unteransprüche 1 bis 4), 
c) Ausscheidung des An- und Auslaufens des Trieb-
werkes aus der Messzeit (Unteranspruch 4). 
Demgegenüber hat die Beklagte bestritten, dass die 
Erfindung der Klägerin eine Kombinationserfindung sei 
und dass sie als aolche im Patent gekennzeichnet sei. 
Das Aufziehen des Triebwerkes vor· jeder einzelnen Mes-
sung sei weder in den Patentansprüchen, noch in der 
Klage als Element der Erfindung erwähnt. 
E. -
Zur Abklärung. der technischen Fragen hat sich 
das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt ein Gutachten 
durch L. Defossez, Fabrikdirektor in Genf, und Dr. A. 
Dumas, Professor in Lausanne, erstatten lassen. Zu diesem 
Expertenbericht ist am 27. Februar 1929 noch eine 
Ergänzung eingereicht worden. 
Die Beklagte hat ein 
Privatgutachten von Ing. R. Dubs, Professor für Ma-
schinenbau an der E. T. H. zu den Akten gelegt. Auf den 
Inhalt dieser Berichte wird in den Erwägungen zurück-
zukommen sein. 
Weitere Privatgutachten sind vom 
Instruktionsrichter 
des 
Zivilgerichtes zurückgewiesen 
worden. 
228 
Erfindungsschutz. N° 36. 
Während des Prozesses, am 23. April 1928, ist die 
Schutzfrist für das Patent der Klägerin abgelaufen. 
F. -
Mit Urteil vom 21. August 1930 hat das Zivil-
gericht des Kantons Basel-Stadt als einzige kantonale 
Instanz für Patentstreitigkeiten die Klage abgewiesen und 
die Widerklage als gegenstandslos erklärt. 
G. -
Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin recht-
zeitig und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form die 
Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag 
gestellt, die Beklagte sei zur Zahlung von 131,934 Fr. 
91 Cts. samt 5 % Zins seit 30. April 1926 zu verurteilen, 
auf welchen Betrag die Klage schon vor der kantonalen 
Instanz' erhöht worden war, eventuell sei die Sache zur 
Festsetzung des Schadenersatzanspruches an das Zivil-
gericht zurückzuweisen .. 
H. -
In der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar 
1931 hat der Vertreter der Klägerin diesen Antrag wieder-
holt, .. ,;ährend die Beklagte Abweisung der Berufung und 
Bestat1gung des angefochtenen Urteils hat beantragen 
lassen. 
Vor Bundesgericht hat die Klägerin ein Rechtsgutachten 
von Prof. Dr. Ed. von' Waldkirch in Bern und die Be-
klagte eines von Justizrat Dr. Ainold Seligsohn in Berlin 
eingereicht. 
Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 
1.-
2. -
Eine Kombination liegt nach der im Schrifttum 
herrschenden Auffassung vor, wenn mehrere Arbeitsmittel 
oder Verfahren gemeinschaftlich zu einem einheitlichen 
Zweck miteinander wirken sollen (vgl. PIETZCKER, Patent-
gesetz I. ~eil Anm. 116 zu § 1). Für die Erteilung des 
Schutzes 1st es gleichgültig, ob die einzelnen Elemente 
schon bekannt gewesen oder erst mit der Kombination er-
funden worden sind (PIETZCKER, a. a. O. Anm. 62 zu § 4; 
OSTERRIETH, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes 
S. 67). Dagegen versteht es sich von selbst, dass nicht 
Erfindungsschutz. No 36. 
229 
jede Kombination auch schon eine Erfindung ist, sondern 
dass der Patentschutz grundsätzlich an dieselben Voraus-
se.tzungen geknüpft ist, wie bei einer nicht kombinierten 
Erfindung. So hat das Bundesgericht unter dem geltenden 
Patentgesetz wiederholt erkannt, dass die Kombination 
bekannter Elemente auf einem originellen Gedanken 
beruhen und einen wesentlichen technischen Fortschritt 
darstellen müsse (BGE 34 II S. 762; 37 II S. 298; 38 II 
S. 282), und in seinem Entscheid i. S. Gindrat, Delachaux 
& Cie c. Couleru vom 17. Februar 1917 hat es näher aus-
geführt: « Il est sans doute exact, que la com binaison 
d'elements deja connus peut constituer une invention, 
mais il ne suffit pas que cette com binaison se borne en 
quelque sorte a un addition des divers elements ; il faut 
que l'ensemble comme telsoit nouveau, c'est-a-dire que 
le groupement d'elements connus, mais reunis en vue 
d' obtenir un nouvel effet determine, repose sur une idee 
creatrice ei realise un progres technique notable» (BGE 
42 II S. 112, ferner 49 II S. 138). Darnach müssen drei 
Gesichtspunkte auseinander gehalten werden, erstens, ob 
man es überhaupt mit einer Kombination zu tun hat, 
d. h. ob die Elemente zu einem einheitlichen Zweck 
zusammenwirken und so einen besondern Effekt hervor-
bringen sollen; zweitens, ob die Kombination eine Erfin-
dung ist, d. h. ob sie auf einem originellen Gedanken 
beruht und gegenüber den einzelnen, bekannten Elementen 
einen wesentlichen technischen Fortschritt darstellt, und 
drittens, ob sie als Erfindung überhaupt neu ist. Im 
vorliegenden Fall müsste mit dem Gutachten Seligsohn 
zunächst die erste, mit Fug als Rechtsfrage bezeichnete 
Frage aufgeworfen werden, ob man es hier mit einerr 
Kombination zu tun habe oder nicht vielmehr mit eine 
blossen Aggregation, einem Nebeneinander von unab-
hängigen, nicht zusammenwirkenden 
Einzelelementen 
(PIETZCKER, a. a. O. S. 136), welche zwar allenfalls Vor-
teile beim klägerischen Produkt angehäuft haben, ohne 
jedoch den Anforderungen an eine Kombination im 
230 
Erfindung,;;chutz. ~o 36. 
Rechtssinne zu entsprechen. Diese Frage ist auch von 
den gerichtlichen Experten berührt und bejaht worden, 
und das Zivilgericht ist in seinem Urteil von ihrer Annahme 
ausgegangen. Allein sie hatten sich auf die kurze Be-
merkung beschränkt, die Vereinigung der drei Elemente 
« sei in der Tat etwas Neues und Schutzfähiges », ohne 
jedoch anzugeben, worin die eigentliche Kombination, 
das Zusammenwirken und der einheitliche Zweck und 
Effekt im Gegensatz zur blossen vorteilhaften Vereinigung 
unabhängiger Elemente liegen sollen, sodass sich weder 
aus der gerichtlichen Expertise, noch aus den Darlegungen 
der Klägerin in der Widerklageantwort und dem Gut-
achten von Waldkirch ohne weiteres ergibt, ob der Rechts-
begriff der Kombination auch richtig aufgefasst worden 
sei. Auf diese Frage, ob die drei Elemente technisch 
zusammenwirken, und auf die weitern, eventuellen Fragen, 
ob in der Vereinigung ein erheblicher, schöpferischer 
Fortschritt liege, und ob die Kombinationserfindung 
überhaupt neu gewesen sei, hat jedoch auch das Bundes-
gericht nicht einzutreten, bevor entschieden ist, ob die 
Klägerin für die von ihr als Kombination bezeichnete und 
als Erfindung dargestellte Vereinigung der drei Elemente 
überhaupt den Erfindungsschutz . beansprucht hat. Die 
Vorinstanz hat nämlich den Patentschutz aus dem Grunde 
verweigert, weil die behauptete Kombination als eigent-
licher Inhalt der Erfindung in der Patentschrift nicht 
gekennzeichnet sei. 
3. -
Nach Art. 5 Abs. 1 und 4 Pat.-Ges. ist für jede 
Erfindung, deren Patentierung nachgesucht'. wird, ein 
Patentanspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch 
diejenigen Begriffe definiert, die. der Patentbewerber zur 
Bestimmung des Gegenstandes des Patentes als erfor-
derlich und als ausreichend erachtet, und zur Ergänzung 
der im Patentanspruch gegebenen Definition dürfen 
Unteransprüche aufgestellt werden. Der Patentanspruch 
ist massgebend für die Neuheit der Erfindung und den 
sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Was also alle 
Erfindungsschutz. No 36. 
231 
Anforderungen an eine schutzfähige Erfindung erfültt, 
aber bei der Anmeldung des Patentes im Patentanspruch 
und allfälligen Unteransprüchen nicht als Wesen der Er-
findung umschrieben wird, ist des Schutzes nicht teilhaft 
und den Nachahmungen und N achmachungen unterworfen; 
denn es ist Sache des Bewerbers, den Gegenstand seines 
Monopolanspruches zu Randen der Öffentlichkeit klar 
und genau abzugrenzen. Darnach ist der Patentanspruch 
mit seinen Unteransprüchen so zu fassen, dass er wieder-
gibt,was nach dem Willen und derlVIeinung 
des Be wer b e r s den Inhalt der Erfindung ausmac~ 
und geschützt werden soll ; wenn der Inhalt nicht sowohl 
in einzelnen, namhaft gemachten Elementen an sich, 
sondern erst in einer Kombination von solchen bestehen 
soll, so folgt hieraus, dass diese Meinung zum Ausdruck 
kommen, dass also das Zusammenwirken, und nicht bloss 
die einzelnen Elemente oder ihre Summe als Gegenstand 
des Patentes beansprucht werden muss, sei es, dass 
ausdrücklich von einer Kombination oder dergleichen 
gesprochen und die Art des Zusammenwirkens der auf-
zuzählenden Elemente beschrieben wird, sei es, dass das 
entscheidende Moment der Kombination auf dem Wege 
der Auslegung des Anspruches oder Ansprüche ermittelt 
werden kann (BGE 49 II S. 140 ff.). 
Die Tatsache, dass sich die Klägerin noch nicht in ihrer 
Klageschrift, sondern erst in der Widerklageantwort dar-
auf berufen hat, ihr Patent sei ein Kombinationspatent 
und als solches geschützt, kann ihr vor Bundesgericht 
freilich nicht als eigentliche Einrede entgegengehalten 
werden; denn die Substantiierung der Klage gehört dem 
Prozessrecht an und ist der Kognition des Bundesgerichtes 
entzogen, soweit geltend gemacht wird, die angeblich 
zum Klagefundament gehörenden Tatsachen seien nicht 
rechtzeitig und in der durch das kantonale Prozessrecht 
vorgeschriebenen Form vorgebracht worden (BGE 26 II 
S. 291 ff.; WEISS, Berufung S. 19). Überdies wäre noch 
zu erörtern gewesen, ob alle Tatsachen, von denen die 
232 
Erfindungsschutz. N° 36. 
Gültigkeit des Patentes abhängt, zum Fundament einer 
Schadenersatzklage wegen Nachahmung gehören, oder ob 
es nicht Sache des Beklagten sei, zunächst die Ungültig-
keit des Patentes zu behaupten. 
Der Umstand, dass die Klägerin ihre Erfindung erst 
in der Widerklageantwort als Kombinationserfindung 
hingestellt hat, ist aber von der Vorinstanz immerhin 
mit guten Gründen als ein Indiz dafür aufgefasst worden, 
dass sie ursprünglich selbst nicht daran gedacht hatte, 
sich die Kombination als solche schützen zu lassen. 
Auch wenn sie prozessrechtlieh nicht gehalten gewesen 
wäre, ihren Standpunkt dazu schon in der Klageschrift 
erschöpfend darzulegen, hätte es doch nahe gelegen, 
darin den ihr und ihrem Vertreter geläufigen juristischen 
Begriff des Kombinationspatentes um einer klaren Erläu-
terung willen zu verwenden, zumal die Klage sich über 
das Wesen des Patentes der Klägerin nicht etwa aus-
schweigt. 
Entscheidend ist, dass es an der Kennzeichnung der 
Erfindung der Klägerin als Kombinationserfindung im 
Patentanspruch und den Unteransprüchen fehlt. Wohl 
ist nach dem gerichtlichen Gutachten klar, dass im 
Hasler'schen Zähler die drei Faktoren verwirklicht sind. 
Allein das Zivilgericht führt mit Recht aus, nichts deute 
darauf hin, dass sich der Patentnehmer über die in den 
Unteransprüchen 3 und 4. beschriebene Konstruktion 
hinaus den Gedanken der Verbindung der drei Faktoren 
zu einem neuen technischen Zweck als sein geistiges 
Eigentum habe schützen lassen wollen und dass 'nach seiner 
Absicht jede Zählerkonstruktion, in der sich die drei 
Faktoren finden, als Nachahmung ausgeschlossen sein 
sollte. 
Zunächst ist freilich mit der Klägerin davon auszugehen, 
dass nach Art. 5 Abs. 3 Pat.-Ges. die Beschreibung der 
Erfindung in der Patentschrift zur Auslegung des Patent-
anspruches herangezogen werden kann. Die Beschreibung 
soll nach Art. 26 Pat.-Ges. die Erfindung dergestalt dar-
Erfindungeschutz. No 36. 
233 
legen, dass ihre Auslegung durch Fachleute möglich ist. 
Darüber jedoch, wie weit diese Auslegung an Hand der 
Beschreibung gehen dürfe, hat sich die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung nicht immer auf der gleichen Linie 
bewegt. In BGE 43 II S. 524 ist ausgeführt worden : 
« Denn nach dem nauen Patentgesetz und ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist der Gegenstand 
eines Patentes nicht allein aus dem Patentanspruch zu 
ermitteln, sondern es sind nötigenfalls auch die Patent-
beschreibung und die zu ihrem Verständnis erforderliche 
und zu ihr gehörende ~eichnung heranzuziehen: Nun ist 
aus der der Patentschrift beigegebenen Zeichnung das 
charakteristische Merkmal... in durchaus klarer Weise 
ersichtlich. 
Die Definition der Erfindung im Unter-
anspruch ist damit hinreichend verdeutlicht, und es geht 
nicht an, dem Unteranspruch, wie es die Klägerin will, 
wegen des zu allgemein gefassten und darum etwas 
mangelhaften Wortlautes den gesetzlichen Schutz zu 
versagen.)) In BGE 47 II S. 495 dagegen ist es als fest-
stehende Praxis des Bundesgerichtes bezeichnet worden, 
dass Beschreibung und Zeichnung lediglich zur Auslegung 
der Ansprüche, nicht aber zu ihrer Ergänzung heran-
gezogen werden dürfen (ebenso BGE 44 Ir S. 200; 48 Ir 
S. 294; 49 II S. 141; 50 II S. 72), und dass eine Bereiche-
rung der Erfindung mit konstitutiven Elementen, die im 
Patentanspruch nicht wiedergegeben sind, im Wege der 
Patentbeschreibung ausgeschlossen sei, da sich der Patent-
schutz nur auf das' beziehe, was nach der Fassung der 
Ansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist. Von 
besonderer Bedeutung für den vorliegenden: Fall ist die 
Bemerkung im Urteil Swiss Jewel e1e S. A. c. Konkurs-
masse Gebr. Moosmann vom 31. Mai 1927 (BGE53 II 
S. 186), wo ausgeführt wurde, dass eine Erfindung nicht 
ohne weiteres den Anforderungen genüge, wenn sie auch 
durch die Beschreibung dergestalt dargelegt sei, dass ihre 
Ausführung durch Fachleute möglich ist; denn der 
Zweck, den das Gesetz mit seiner Anforderung an eine 
AB 5'1 II -
1931 
16 
234 
Erfindungsscllutz. N° 36. 
vollständige Patentbeschreibung verfolge, ist verschieden 
vom Zweck, den es bei seinen Anforderungen an die 
Patentansprüche im Sinne habe. Daraus wird man im 
vorliegenden Fall erkennen müssen, dass wenn der Wille 
. des Bewerbers, sich eine Kombination schützen zu lassen 
nicht aus den Ansprüchen hervorgeht, es als ausgeschlosse~ 
erscheint, dass sich der Schluss auf diesen Willen aus der 
Beschreibung ziehen lasse, denn diese soll ja nur die Aus-
führung durch Fachleute ermöglichen. Ob die Beschrei-
b~ zur gesetzlich erlaubten Auslegung überhaupt taugt, 
wIrd also zumeist davon abhängen, welche Frage auf 
dem Wege der Auslegung entschieden werden soll, und 
wenn, wie hier, nicht konstruktive Einzelheiten zu ermit-
teln, d. h. zu verdeutlichen sind, sondern der rechts-
geschäftliehe Wille des Ansprechers, werden Beschreibung 
und Zeichnung keine Di~nste leisten, wenn der Anspruch 
selbst versagt hat. Zusammenfassend ist vor allen Dingen 
zu betonen~ dass die Grenze zwischen Auslegung und 
Ergänzung des Patentanspruches zwat in einzelnen Fällen 
streitig werden mag, dass es aber offenbar· über den 
Wortlaut des Art. 5 Pat.-Ges. hinaus gehen würde, wenn 
man auch dort noch von einer Auslegung sprechen wollte, 
wo es an einem Gegenstande der Auslegung fehlt, wo 
also der Patentanspruch und seine Unteransprüche das 
behauptete. Wesen der Erfindung überhaupt nicht zum 
Ausdruck bringen. 
Bei der Prüfung dieser Voraussetzung (einer Auslegung) . 
ist der Klägerin allerdings, Wie schon angedeutet wurde 
in übereinstimmung mit den Gutachten von Waldkirch 
und Seligsohn und in übereinstimmung auch mit dem 
angefochtenen Entscheid einzuräumen, dass der Charakter 
eines Patentes als Kombinationspatent im Anspruch nicht 
expressis ver bis ausgedrückt sein muss und dass die beson-
dere Hervorhebung auch nicht üblich ist. Allein bei der 
Untersuchung, ob der Inhalt der Erfindung als Kombina-
tion dem Anspruch wenigstens entnommen werden könne 
musste die Vorinstanz zunächst mit Recht feststellen' , 
Erfindungsschutz. N° at. 
235 
dass das Aufziehen des Triebwerkes vor jeder Messung 
in den Ansprüchen nicht einmal als einzelnes Element 
genannt wird. Der Bemerkung von Prof. von Waldkirch 
diese Fes~tellung sei angesichts der in den Unteranspru-
ehen 3 und 4 enthaltenen Hinweise auf die Konstruktion 
mit der Feder rechtsirrtümlich und &ktenwidrig, ist 
entgegenzuhalten, dass die zitierten Sätze der Unter-
ansprüche die Konstruktion der Scheibe beschreiben 
« die mit einem Segment zwangsläufig in Verbindun~ 
steht, das unmittelbar von einem Druckstift entgegen 
der Wirkung einer Feder betätigt werden kann», ohne 
dass auch nur mit einem Worte die Funktion angedeutet 
wäre, die als solche Element eines Zusammenwirkens 
mit andern sein soll; auch der technisch gebildete, unbe-
fangene Leser der Unteransprüche wird hier nicht einen 
Kombinationsfaktor suchen, wenn er erfährt, dass durch 
Einwärtsdrücken des. Stiftes die Feder gespannt wird. 
Dazu kommt, dass in den Unteransprüchen auch die 
beiden andern Faktoren nur einzeln in ihrer konstruktiven 
Ausgestaltung zum Ausdruck gelangen, dass aber auch 
nicht einmal in einer noch auslegungsbedürftigen Wei!i!e 
von einem ZuSammenwirken zu einem bezeichneten neuen 
Effekt die Rede ist. Es handelt sich hier eben nicht um 
die zurückgestellte Frage, ob tatsächlich eine Kom bina-
tionserfindung vorliege" sondern es kommt vorläufig nur 
darauf an, ob für die von der Klägerin behauptete Kom-
bination überhaupt der Erfindungsschutz im Haupt-
anspruch und seinen Unteransprüchen mit hinreichender 
Abgrenzung begehrt worden ist. Die Argumentation des 
Gutachtens von Waldkirch wäre nur dann schlüssig, 
wenn man sagen könnte, weil aus den mehrfach genannten 
Elementen eine Kombinationserfindung abgeleitet werden 
kann, so muss auch angenommen werden, das sei zum 
mindesten stillschweigend auch in der Patentanmeldung 
der Klägerin geschehen. Damit würde man der Vorschrift 
des Art. 5 Pat.-Ges. aber nicht gerecht werden; denn es 
liegt in der Hand des Bewerbers, den Geltungsbereich 
236 
Erlindungsschutz. N° 36. 
des Patentes zu bestimmen, und er hat dabei mit grÖBster 
Sorgfalt eine klare Formulierung zu erstreben. Es ist 
dies auch im vorliegenden Fall keine unbillige Zl1mutung ; 
. denn wenn die Klägerin nicht nur die in den Ansprüchen 
angege benen Konstruktionen für sich vindizieren wollte, 
sondern darüber hinaus die Idee der Verbindung, so 
wäre das eine durchaus einfache Sache gewesen. Da 
sodann die Ansprüche nichts enthalten, was als entschei-
dend noch zu interpretieren wäre, fällt der Inhalt der 
Patentbeschreibung zum Vorneherein ausser Betracht, 
ganz abgesehen davon, dass der Mangel jeder Andeutung 
einer Kombination auch der Beschreibung anhaftet, wie 
im Gutachten Seligsohn mit Recht bemerkt worden ist. 
Weil also die Kombination, auf welche die Klägerin im 
Prozesse abgestellt hat, in der Patentschrift nicht als 
Erfindung beansprucht ist, muss die Rauptklage schon 
aus diesem Grunde abgewiesen werden, und die Fragen, 
ob die von den Experten festgestellte Erfindung wirklich 
eine Kombinationserfindung im Rechtssinne sei und ob 
sie eine Erfindung und neu sei, stellen sich nicht mehr ; 
denn nach der Darlegung der RasIer A.-G. soll die der 
Beklagten vorgeworfene Patentverletzung gerade in der 
Nachahmung der -
nicht zum Schutze angemeldeten 
und daher nicht geschützten -
Kombination liegen. 
Demnach erkennt d(ls Bundesgericht: 
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des 
Zivilgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 21. August 
1930 wird bestätigt. 
Erfindungsschutz. No 37. 
37. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilableilung 
vom 2. AprU 1931 i. S. Brenueisen gegen Xuhn. 
237 
Die P rio r i t ä t s wir k u n g eines früher angemeldeten 
P 80 t e n t e s gemäss Art. 16. Züf. 6 PatG tritt auch dann 
ein, wenn die Anmeldung des späteren Pa.tentes durch dieselbe 
Person stattgefunden hat, und sie besteht auch fort, wenn 
das ursprüngliche Patent nachträglich aus irgend einem Grunde 
erloschen ist. 
. Aus dem- Tatbestand : 
Der Beklagte meldete am 26. Oktober 1925 beim 
eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patent für efu 
Jätgerät an. Noch vor dessen Veröffentlichung brachte 
er verschiedene Verbesserungen an der fraglichen Er-
findung an, worauf er für das abgeänderte Gerät am 
10. September 1926 ein weiteres Patentgesuch einreichte, 
ohne jedoch das erste zurückzuziehen. Das erste Patent 
wurde daher am 3. Januar 1927 veröffentlicht, erlosch 
. aber am 26. Oktober 1928 wieder, zufolge Nichtbezahlung 
der vierten Jahresgebühr. Am 1. November 1928 erfolgte 
dann die Veröffentlichung des zweiten Patentes. 
Gegen letzteres wurde eine Patentnichtigkeitsklage 
angestrengt, wobei der Kläger unter anderm geltend 
machte, d~s, sofern darin -
nämlich in seinem Unter-
anspruch Nr. 12 -
eine Erfindung zu erblicken wäre, 
diese schon im ersten Patent enthalten gewesen sei. 
Das Bundesgericht hat die Nichtigkeit anerkannt. 
Aus den Erwägungen: 
Da nach' der Ansicht des Experten dieses Merkmal 
(die teilweise Schneidewirkung der Seitenteile des Rah-
mens) auf einer schöpferischen Idee beruht, so liegt hier 
an sich eine patentfähige Erfindung vor. Die VorinstanZ 
erklärt nun aber, dass dieser Anspruch durch das dahin-
gefallene erste Patent des Beklagten neuheitszerstörend 
getroffen werde. Dieser Ansicht kann nicht beigepflichtet