bge · 29_II_345 · 1903-01-22 · de
BGE 29 II 345
Zivilrecht


41. Arleil vom 2. Mai 1903 in Sachen
Schweizerische Nähmaschinensabrik, Kl. u. Ber.=Kl., gegen
Gebrüder Gegauf, Bekl. u. Ber.=Bekl.
Nichtigkeitsklage. — Patentfähige Erfindung. Verfahren sind nicht
schlechthin unpatentierbar, sondern sie sind patentfähig, insoweit
als sie durch Modelle darsteilbar sind. Art. 1 Pat.- Ges. — Erfin¬
dung. — Neuheit der Erfindung. Art. 10 Ziff. 2 Pat.-Ges.
A. Durch Urteil vom 22. Januar 1903 hat das Bezirksge¬
richt Steckborn erkannt:
Sei die Rechtsfrage:
„Ist das von der beklagten Firma am 31. Januar 1896 aus¬
„gewirkte schweizerische Patent Nr. 11,674 gerichtlich nichtig zu
„erklären?“ verneinend entschieden.
B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und in

richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit
den Anträgen
1. Die Klage sei sofort gutzuheißen;
2. Eventuell sei der von der Klägerin beantragten Oberex¬
pertise, sowie der Einvernahme des Zeugen Liz Folge zu geben.
C. In der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht wiederholt
und begründet der Vertreter der Klägerin das schriftlich gestellte
Berufungsbegehren; der Vertreter der Beklagten beantragt Ab¬
weisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. In tatsächlicher Hinsicht ist aus den Akten hervorzuheben:
Die Inhaber der beklagten Firma, Gebrüder Gegauf in Steck¬
born, haben am 2. September 1893 das eidgenössische Patent
Nr. 7281 erworben für eine „Stäffel=Saum= und Zierstichnäh¬
maschine“, welche laut Patentanspruch u. a. durch die (näher be¬
schriebene) Verwendung von „gerauhten Stofftransportbändern
charakterisiert wird. Am 31. Januar 1896 haben sie ein weiteres¬
Patent, Nr. 11,674, erwirkt für folgenden Patentgegenstand:
„Metallkörper mit gerauhten Flächen, bei welchem die Rauhung
„aus metallischem Korn besteht, welches in einem dünnen Über¬
„zug von Lotmetall, wie z. B. Zinn, sitzt.“
Im Jahre 1897 begann die Klägerin, Aktiengesellschaft
„Schweizerische Nähmaschinenfabrik“ in Luzern, ebenfalls die
Fabrikation von Transportbändern der genannten Art und setzte
dieselbe, trotz Einsprache der Beklagten, fort. In der Folge strengte
die Beklagte gegen sie eine Privatstrafklage wegen Patentrechts¬
verletzung an. Die Klägerin erhob als Strafbeklagte folgende
Einreden:
a. Der Strafklägerin fehle das Klagrecht, da sie die Bezeich¬
nung der patentierten Fabrikate im Sinne von Art. 20 des B.=G.
betreffend die Erfindungspatente unterlassen habe; b. die sub
r. 11,674 patentierte Erfindung sei nicht neu, sondern schon
im Patent Nr. 7281 enthalten; c. eventuell liege bei Patent
Nr. 11,674 eine nach schweizerischem Recht patentfähige Erfin¬
dung nicht vor, indem es sich dabei lediglich um ein Verfahren
handle. Durch Urteil vom 26. September 1899 sprach das
Obergericht des Kantons Luzern als letzte kantonale Instanz die
Strafbeklagte, gestützt auf Art. 20 Abs. 3 leg. cit., frei; das
Bundesgericht aber erklärte die gegen dieses Urteil erhobene Kassa¬
tionsbeschwerde der heutigen Beklagten durch Entscheid vom 16.
März 1900 (Amtl. Samml., Bd. XXVI, 1. Teil, Nr. 17) für
begründet und wies die Streitsache zu neuer Behandlung an das
Obergericht zurück. Im Verlaufe derselben sistierte das Obergericht
am 2. März 1901 den Strafprozeß und setzte der Strafbeklagten
im Sinne der vom Bundesgericht erteilten Weisung eine monat¬
liche Frist an zur klageweisen Geltendmachung ihrer Nichtigkeits¬
einreden gegenüber dem Patent Nr. 11,674 beim zuständigen
Richter, mit der Androhung, daß im Versäumnisfalle die Rechts¬
beständigkeit jenes Patentes als von ihr anerkannt betrachtet
würde. Hierauf erhob jene zunächst innert der angesetzten Frist
beim Bezirksgericht Luzern, sodann, nachdem sie von diesem, unter
Bestätigung durch das Obergericht, wegen örtlicher Unzuständig¬
keit abgewiesen worden war, erst nach Ablauf jener Frist beim Be¬
zirksgericht Steckborn die vorliegende Nichtigkeitsklage, indem sie die
im Strafverfahren eingewendeten Nichtigkeitsgründe (Mangel einer
patentierbaren Erfindung; eventuell Mangel der Neuheit) geltend
machte. Die Beklagte trug auf formelle, eventuell materielle Abwei¬
sung der Klage an. Das Bezirksgericht Steckborn hieß die formelle
Einrede der Verwirkung des Klagerechtes gut, weil die Klage
nicht innert der erwähnten richterlichen Frist an zuständiger Stelle
angebracht worden sei; dieser Entscheid wurde jedoch vom Bundes¬
gericht auf Berufung der Klägerin durch Urteil vom 2. Mai 1902
(Amtl. Samml., Bd. XXVIII, 2, Nr. 37) als gegen Art. 10
des Patentgesetzes verstoßend, aufgehoben und die Sache zur Akten¬
vervollständigung und materiellen Erledigung an die kantonale
Instanz zurückgewiesen. Hierauf holte diese zur Prüfung der an¬
gerufenen Nichtigkeitsgründe ein Gutachten zweier Experten, Pro¬
fessor Rud, Escher in Zürich und Ingenieur Oskar Ohler in
Aarau, darüber ein: a) ob das streitige Patent Nr. 11,674 „eine
Erfindung oder nur ein Verfahren“ sei, b) falls eine Erfindung
vorliege, ob diese neu, oder schon im Patent Nr. 7281 inbegriffen
sei. Die Klägerin focht das Gutachten (dessen Begründung und
Schlüsse, soweit erheblich, aus den nachfolgenden Erwägungen
zu ersehen sind) an und verlangte eine Oberexpertise, sowie die

Einvernahme eines frühern Arbeiters der Beklagten, namens Liz,
als Zeugen dafür, daß das Patent Nr. 11,674 keine neue Er¬
findung enthalte. Das Bezirksgericht verwarf jedoch diese Beweis¬
anträge und wies die Klage gestützt auf die Ausführungen des
eingeholten Gutachtens durch das eingangs erwähnte Urteil ab.
2. Die vorliegende Patentnichtigkeitsklage wird rechtlich
erster Linie auf die Behauptung gestützt, der Gegenstand des an¬
gefochtenen Patentes Nr. 11,674 stelle keine nach schweizerischem
Recht patentierbare Erfindung dar. Nun ist zwar dieses Argu¬
ment unter den Nichtigkeitsgründen in Art. 10 des Bundesgesetzes
betreffend die Erfindungspatente nicht ausdrücklich erwähnt, muß
aber, wie das Bundesgericht schon wiederholt entschieden hat
(vgl. Amtl. Samml., Bd. XXVI, 2. Teil, Nr. 32 Erw. 2 und
die dortigen Citate), nach der Vernunft des Gesetzes als unter
Ziffer 1 jenes Artikels inbegriffen erachtet werden. Die Klägerin
macht zur Begründung derselben ausschließlich geltend, das strei¬
tige Patent beziehe sich auf ein Verfahren; Verfahren aber ent¬
behren gemäß Art. 1 leg. cit. der Patentfähigkeit. Dieser Ein¬
wand erweist sich jedoch nach seinem Wortlaut ohne weiteres
als unzutreffend. Das citierte Patentgesetz spricht nicht etwa den
Grundsatz aus, daß Erfindungen, die in einem Verfahren bestehen,
deswegen schlechthin von der Patentierung ausgeschlossen seien
es stellt vielmehr in Art. 1 hinsichtlich des Charakters der paten¬
fähigen Erfindung (soweit hier von Belang) lediglich auf das
Erfordernis ab, daß dieselbe durch Modell darstellbar sein muß.
Demnach sind naturgemäß auch „Verfahren“ d. h. Herstellungs¬
arten von Produkten als solche des Patentschutzes fähig, sofern
sie in ihrer Wesenheit körperlich zur Anschauung gebracht werden
können. Jenes gesetzliche Requisit aber ist vorliegend gegeben.
Allerdings darf dies nicht schon aus dem Umstand geschlossen
werden, daß die durch den „Patentanspruch“ als Gegenstand des
streitigen Patentes bezeichneten „Metallkörper mit (näher charak¬
terifierten) gerauhten Flächen“ in der Patenturkunde auf Grund
ihrer Beschreibung vermittelst Zeichnung dargestellt und außerdem
in körperlicher Ausführung hinterlegt worden sind, da dem schwei¬
zerischen Patentamt nach dem System des citierten Patentgesetzes
die Kompetenz zu sachlicher Prüfung und Beurteilung der ange¬
meldeten Erfindungen und eingereichten Modelle fehlt und daher
die Rechtsgültigkeit des Patentes allgemein, folglich auch mit
Bezug auf das in Rede stehende Erfordernis, durch die Pa¬
tentverleihung keineswegs festgestellt wird. Dagegen kann über die
Existenz jenes Erfordernisses nach dem im Prozesse eingeholten
Sachverständigen=Gutachten kein Zweifel bestehen. Die Experten
haben — in soweit durchaus zutreffender Erledigung der ihnen zu¬
kommenden Aufgabe — die Frage technischer Natur, ob die vor¬
liegende Erfindung durch Modell darstellbar sei, eingehend ge¬
prüft und in überzeugender Weise bejaht. Sie gelangen nämlich
gestützt u. a. auf ein tatsächlich vorgenommenes Experiment, im
Wesentlichen zu dem Schlusse: Die Erfindung betreffe allerdings
ein Verfahren; dieses aber werde durch die patentierten Objekte
so deutlich zur Darstellung gebracht, daß danach seine Durch¬
führung, somit die Nachahmung des Patentes, einem Fachmanne
möglich sei. Damit nun ist die gesetzlich erforderte Darstellbarkeit
der Erfindung durch Modell nachgewiesen.
3. Sollte aber die Klägerin mit dem in Rede stehenden Nichtig¬
keitsargument weiterhin auch die übrigen gesetzlichen Voraus¬
setzungen der rechtsgültigen Patentverleihung (Art. 1 leg. cit.)
abgesehen vom Erfordernis der Erfindungsneuheit, welches
separat bestritten ist (vgl. Erw. 4 unten) — in Abrede stellen
wollen, was allerdings nach der im Vorstehenden behandelten,
einseitigen Begründung jenes Argumentes zweifelhaft erscheinen
mag, so muß vorab das Requisit gewerblicher Verwertbarkeit der
Erfindung als außer Frage stehend bezeichnet werden. Einerseits
nämlich ergibt sich aus den Akten, daß die Klägerin selbst seit
1897 den Gegenstand des streitigen Patentes in der Form von
Stahltransportbändern bei der Nähmaschinenfabrikation verwendet
hat; anderseits bestätigen die Experten, daß die ihnen vorgelegten
Transportwalzen und =Bänder ihren Zweck, welcher, wenn auch
in der Patentschrift nicht ausdrücklich erwähnt, offenbar vorab
auf den Transport von Stoffen und Geweben geht, zweifellos
erfüllen können. Kann es sich demnach nur noch fragen, ob über¬
haupt in casu eine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes vor¬
liege, so ist auch dies mit den Experten zu bejahen. Immerhin
darf in diesem Punkte nicht ohne weiteres auf die gesamten

Ausführungen ihres Gutachtens abgestellt werden; denn es han¬
delt sich dabei um die Auslegung eines Rechtsbegriffes, dessen
richtige Anwendung im konkreten Falle dem Richter zwar regel¬
mäßig, so auch vorliegend, nur an Hand tatsächlicher Aufklärung
durch die technischen Sachverständigen möglich sein wird, jedoch
keineswegs lediglich technischen Grundsätzen, also der ausschließ¬
lichen Kompetenz von Sachverständigen untersteht, wie die Vor¬
instanz nach ihrer zu allgemein gehaltenen, übrigens auch infolge
Gegenüberstellung der Begriffe „Erfindung“ und „Verfahren“
gemäß dem früher gesagten, unrichtigen Anweisung (Frage 1)
an die Experten rechtsirrtümlich anzunehmen scheint. Daher ist
vielmehr von der durch die bundesgerichtliche Praxis (vgl. insbe¬
sondere die Entscheidungen i. S. Müller gegen Goar, Amtl.
Samml., Bd. XVI, Nr. 85 Erw. 4; i. S. Honer gegen Schatz,
Bd. XXV, 2. Teil, Nr. 121 Erw. 2, S. 996) in Ermangelung
einer gesetzlichen Definition statuierten Grundsätzen auszugehen,
wonach das Wesen der Erfindung in einem schöpferischen Gedan¬
ken liegt, durch welchen, mit Überwindung einer gewissen technischen
Schwierigkeit, ein neuer technischer Nutzeffekt geschaffen, oder ein
bereits bekannter derartiger Effekt auf neuem Wege, der einen
Fortschritt der Technik darstellt, erreicht wird. Dieser letzte Fall
aber muß vorliegend als gegeben angenommen werden: Die Er¬
perten stellen — nach einer an sich rechtlich unmaßgeblichen Er¬
örterung über den Begriff der Erfindung — auf Grund ihrer
Fachkenntnisse, somit für den Richter verbindlich, fest, daß die
dem streitigen Patentanspruch wesentliche Idee: Die Rauhung
von Metallgegenständen durch Auflöten von Metallkörnern zu
bewirken, neu sei und einen gewissen Grad von Scharfsinn und
besonderem Geschick voraussetze. Somit kann sie jedenfalls nicht
bloß als eine im gewöhnlichen Gewerbebetrieb vorkommende,
handwerksmäßige und daher patentrechtlich irrelevante Neuerung
gelten, sondern muß als wirklicher technischer Fortschritt bezeichnet
werden.
4. Erscheint die streitige Erfindung an sich nach dem Gesagten
als patentfähig, so ist ferner zu untersuchen, ob der von der
Klägerin in zweiter Linie, eventuell, behauptete Patentnichtigkeits¬
grund mangelnder Neuheit derselben (Art. 10 Ziff. 1 leg. cit.)
gegeben sei. Nun macht die Klägerin in dieser Hinsicht geltend,
daß diese Erfindung, für welche Patent Nr. 11,674 erwirkt
wurde, bereits im Patent Nr. 7281 auf die Nähmaschine der
Beklagten enthalten sei, indem die vorliegend patentierten „Metall¬
körper mit gerauhten Flächen“ mit den dort als charakteristischen
Bestandteil jener Maschine erwähnten Stofftransportbändern iden¬
tisch seien; daß dieselbe daher infolge Veröffentlichung der Patent¬
schrift Nr. 7281 und praktischer Verwendung ihres Gegenstandes
speziell jener Bänder zur Zeit der Anmeldung des Patentes
Nr. 11,674 im Sinne von Art. 2 des Patentgesetzes bekannt
gewesen sei. Allein diese Argumentation geht fehl. Schon aus
der Vergleichung der beiden Patentschriften ergibt sich, daß die
Stofftransportbänder des frühern Patentes von den Metallkörpern
des späteren in dem hier maßgebenden Merkmal der Rauhung
wesentlich verschieden sind, da diese Rauhung bei jenen vermittelst
Schmirgel, bei diesen durch Auflöten von Metallkörnern erreicht
wird. Dazu kommt, daß die Experten, wie schon früher erwähnt,
das letztere Verfahren als neu bezeichnen und ausdrücklich einen
Zusammenhang der beiden Patente verneinen. Da nun die Klä¬
gerin eine anderweitige Notorietät der streitigen Erfindung, als
die angeblich auf jenem Zusammenhang beruhende, selbst nicht
behauptet, so muß auch der vorliegende Nichtigkeitseinwand als
unbegründet verworfen werden.
5. Die bisherigen Erwägungen führen zu sofortiger Abweisung
der Klage, somit des prinzipiellen Berufungsantrages. Es geht
aus ihnen hervor, daß schon die vorliegenden Akten zur Ent¬
scheidung der Streitsache genügen, daß speziell das angefochtene
Gutachen, soweit ihm überhaupt rechtliche Bedeutung zukommt,
als durchaus klar und einwandfrei erscheint. Damit ist das even¬
tuelle Berufungsbegehren um Rückweisung der Sache zu der be¬
antragten Aktenvervollständigung implicite widerlegt.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung der Klägerin wird abgewiesen und damit das
angefochtene Urteil des Bezirksgerichtes Steckborn vom 22. Ja¬
nuar 1903 in allen Teilen bestätigt.