bge · 47_II_354 · 1875-05-03 · de
BGE 47 II 354
Zivilrecht


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Markenschutz. N° 60. 
V. MARKENSCHUTZ 
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 
60. t1rteil der I. Zivilabtellung vom 13. J'UDi 1921 
i. S. Herder gegen Schweiz. Kesserschmiedemeisterverba.nd. 
M a r k e n r e c h t: Nichtigkeitseinrede im Nachahmullgs-
prozess. Grundsatz der Priorität früheren Gebrauches. 
Kriterien der genügenden Unterscheidbarkeit (Art. 6 
MSchG); Verneinung derselben mit Bezng anf die Marke 
der Beklagten gegenüber der 4 Pik-Ass »-Marke der Klägerin. 
Begehren um Urteilspnblikation. 
. 
A. -
Die klägerische Firma Friedrich Herder Abr. 
Sohn, die in Solingen die Fabrikation von Solinger Klin-
gen, Messern, Scheren, Schneidewerkzeugen usw. und den 
Handel mit denselben betreibt, hat am 3. Mai 1875 als 
Fabrik- und Warenzeichen folgende, von ihr als « Pik-
Ass» bezeichnete Marke tunter Nr.3999 in das deut-
sche Markenregister eintragen, und die Eintragung seit-
her periodisch erneuern lassen. Dieselbe Marke ~ 
hat 
sie so dann am 18. Juni 1918 unter Nr. 42,044 auch im 
Schweiz. Register der Fabrik- und Handelsmarken für 
folgende Waren hinterlegt: Messer, Scheren und Schneide-
werkzeuge sowie Spachteln, Sägen, Beitel, Hobeleisen. 
Beile, Hauer, Hämmer, Zangen, Kistenöffner, Hieb- und 
Stichwaffen, Gabeln, Löffel, Korkzieher und Nussbrecher. 
Die beklagte Einkaufsgenossenschaft des Schweizer. 
Messerschmiedemeisterverbandes hatte ihrerseits am 
6. Juni 1917 im Schweiz. Markenregister unter Nr. 40,028 
für Messerschmiedewaren, Rasierapparate und Rasier-
geräte nachstehende Marke eintragen lassen; 
• 
(tss. 
B. -
Durch die Führung dieser Marke seitens der Be-
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klagten fühlt sich die Klägerin in ihren Rechten verletzt. 
Sie verlangt daher, nachdem aussergerichtliche Schritte 
zu keinem Ziele geführt haben, mit der vorliegenden 
Klage, dass die Beklagte verpflichtet werde, ihre Marke 
NI'. 40,028 im Markenregister löschen zu lassen, sowie 
dass ihr untersagt werde, das II eingetragene Pik-Ass-
» Zeichen im Geschäftsverkehr überhaupt und speziell 
» beim Vertrieb ihrer Messerschmiedewaren, Rasier-
)} apparate und Rasiergeräte zu gebrauchen; }} ferner stellt 
die Klägerin das Begehren, sie sei « für berechtigt zu er-
» klären, das Urteil je ein Mal auf Kosten der Beklagten 
» im Schweizer. Handelsamtsblatt und in der Neuen 
» Zürcher Zeitung zu publizieren. l) 
C. -
Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt, 
und eventuell verlangt, es sei ihr das Recht einzuräumen, 
die noch auf Lager befindliche Ware abzusetzen. 
D . ...,- Durch Urteil vom 23. September 1920 hat das 
Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage gänzlich 
abgewiesen, indem es die Verwechslungsmöglichkeit der 
angefochtenen Marke mit derjenigen der Klägerin ver-
neinte. 
E. -
Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung 
an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag auf Gut-
heissung der Klage in vollem Umfange. 
Das Bundesge1'icht zieht in Erwägung: 
1. -
Die von der Beklagten in erster Linie gegenüber 
der klägeris~hen Marke erhobene Nichtigkeitseinrede 
ist nach der Praxis des Bundesgerichts zwar im Nach-
ahmungsprozesse zulässig, und sie darf insbesondere auch, 
wie es hier der Fall ist, damit begründet werden, dass 
die angefochtene Marke der älteren Marke eines Dritten 
täuschend ähnlich sei und daher dessen Markenrecht ver-
letze (vgl. AS 30 II Nr. 76 Erw. 3 f. ; 35 II Nr. 42 Erw. 4) . 
Materiell aber erscheint die Einrede schon deshalb als 
unbegründet, weil nach der Eintragung der in Frage 
kommenden Marke Nr. 197,840 der Firma Joseph Allen 
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& Sons im englischen Markenregister zu schliessen diese 
Marke sich von derjenigen der Klägerin genügend unter-
scheidet und beide nebeneinander des Markenschutzes 
teilhaftig sein können ; denn während die englische Marke 
aus der Kombination einer Herzfigur mit einer Pistole 
besteht, stellt sich diejenige der Klägerin als ein « Pik-
Ass )) dar, und ist seit Jahren als Pik-Ass-Marke eingeführt 
und im Handel bekannt geworden. Letztere Marke ist 
übrigens tatsächlich neben derjenigen der Firma Joseph 
Allen & Sons in das englische Markenregister aufgenom-
men worden; ob mit dem Einverständnis (auf welches 
der Vormerk: « by consent )) hindeuten soll), oder ohne 
dasselbe, kann dahingestellt bleiben. Von einem Priori-
tätsrecht jener englischen Markeninhaberin gegenüber 
der Kläaerin kann deshalb nicht die Rede sein, wie denn 
b 
_ 
• 
• 
auch die 
Beklagte nicht etwa widerklagewelse dIe 
Löschullg der klägerischen Marke verlangt hat. 
Dass aher, abgesehen VOll der Konkurrenz der klägeri-
schen Marke mit jener englischen Marke, das Markenrecht 
der Klägerin demjenigen der Beklagten vorgeht, obschon 
deren Marke vorher in das schweiz. Markenregister ein-
getragen '\vurde, und die Klägerin daher zur Erheb~n~ 
der Nachahmungsklage gegenüber der Beklagten legItI-
miert ist, ergibt sich ohne weiteres aus der Erwägung, 
dass der Nachweis des früheren Gebrauchs einer Marke 
trotz späterer Eintragung derselben die Vermutung. d~s 
besseren Rechts begründet, und der Grundsatz der PnorI-
tät früheren Gebrauchs auch denjenigen im Ausland um-
fasst (vgI. AS 43 II Nr. 15 und die do~igen .. Zit~te) ; 
denn es steht aktenmässig fest, dass dIe klagensche 
Marke in Deutschland jahrelang vor Eintragung derjeni-
gen der Beklagten verwendet worden ist. Es k.?m~t 
deshalb nichts darauf an, ob die Marke der Klagenn 
auch in der Schweiz bekannt gewesen sei. Die Beklagte 
hat freilich noch eingewendet, die Klägerin habe die 
im schweizerischen Register eingetragene Marke bisher 
überhaupt nur als Teil einer aus ihr und zwei gekreuzten 
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Schlüsseln bestehenden Kombinationsmarke gebraucht, 
sodass ihr der Schutz nur auf das Ganze in der Kombina-
tion zustehe. Allein diese Auffassung ist rechtsirrtüm-
lich : der gesetzliche Schutz erstreckt sich nur auf die 
Marke selber, nicht auf unwesentliche Zutaten; auch 
die Prämisse trifft aber nicht zu, da die Klägerin deI! 
Nachweis erbracht hat, dass sie ihr eingetragenes Waren-
zeichen als solches seit Jahren für Messer, Scheren und 
dergleichen benutzt. 
2. - Es fragt sich daher, ob in der Marke der Beklagten 
eine unerlaubte Nachahmung derjenigen der Klägerill 
im Sinne von Art. 24 litt. a MSchG zu erblicken sei; das 
hängt nach Art. 6 leg. cit. davon ab, ob jene Marke sich 
in hinlänglichem Masse von dieser unterscheide, oder ob 
sie nicht, « als Ganzes betrachtet, leicht zu einer Ver-
wechslung Anlass geben » könnte, wobei es insbesondere 
auf die durch die Marke erweckte Vorstellung von der 
Herkunft der Ware ankommt (vgl. AS 39 II S. 355). Ent-
gegen der Auffassung der Vorillstanz ist nun davon aus-
zugehen, dass die klägerische Marke offensichtlich ein 
« Pik-Ass )1 und nicht etwa ein anderes Zeichen darstellt, 
und dass sie im Ursprungslande von jeher als Pik-Ass-
Marke aufgefasst worden ist. Auch die Marke der Be-
.klagten präsentiert sich aber als ein Pik-Ass, und prägt 
sich als solches in das Gedächtnis ein. Der Umstand, dass 
das Bild hier in doppelter und etwas vergrösserter Aus-
führung erscheint, ist markenrechtlich unerheblich, und 
bildet kein genügendes Unterscheidungsmerkmal (vgI. 
AS 39 11 S. 355 f.; 43 11 S. 682 1.). Das Nämliche ist 
aber auch von dem Worte « Ass » zu sagen, das zwischen 
die beiden Pik-Ass-Zeichen hineingefügt ist, und nach 
der Meinung der Vorinstanz als die « Hauptsache, das 
eigentliche Merkmal der Marke », anzusehen ist. Dieser 
Auffassung lüsst sich nicht beipflichten. weil im Wort 
« Ass ) kein neues, markenrechtlich in Betracht fallendes 
Element, sondern lediglich eine Verdeutlichung des 
schon durch das Bild erweckten Begriffs liegt, welche 
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infolgedessen am Gesamteindruck, der nach ständiger 
Praxis des Bundesgerichts für die Beurteilung der Ver-
wechslungsfähigkeit ausschlaggebend ist, nichts zu ändern 
vermag. Durch den Zusatz « Ass» wird vielmehr das. 
kaufende Publikum in der Annahme bestärkt, dass es sich, 
gleich wie bei der klägerischen Marke, um die « Pik-Ass-
Marke» handle, ein neuer, origineller Gesamteindruck 
also jedenfalls nicht erzeugt. Hierin unterscheidet sieh 
der vorliegende Fall deutlich von dem letzthin in ent-
gegengesetztem Sinne entschiedenen Fall «Amidon Remy» 
(AS 4G II Nr. 35), indem dort den Inschriften der kon-
kurrierenden -Marken selbständige Bedeutung zukam 
und das figürliche Element in den Hintergrund trat. 
Auch mit der Erklärung, welche die Beklagte im Pro-
zess dafür, dass sie auf das Wort « As» verfallen sei, 
gegeben hat, dass sie nämlich, da die verdientesten 
französischen Flieger im Weltkrieg als « As » bezeichnet 
wurden, auf eine besonders gute Qualität der Ware habe 
hinweisen wollen, ist nichts gewonnen. Denn die Bedeu-
tung des Wortes « As » ist hier insofern die gleiche, wie 
beim Kartenspiel, als damit, wenigstens nach franzö-
sischem Sprachgebrauch, der Erste einer ganzen Reihe 
bezeichnet wird (as, as des as): Allein der Umstand, dass 
die beklagtische Marke das Wort Ass in der deutschen 
Schreibweise aufweist, trotzdem auf Deutsch Flieger 
kaum als « Asse »bezeichnet werden, sowie die Tatsache, 
dass die Beklagte ähnliche Marken mit den übrigen Spiel-
kartenzeichen hat eintragen lassen, zeigen, dass sie in 
Wirklichkeit, wie die Klägerin, die streitige Marke ein-
fach dem Kartenspiel entnommen hat. Wie dem aber sei, 
muss nach dem Gesagten und in Anbetracht des durch-
schnittlichen Unterscheidungsvermögens der Abnehmer 
angenommen werden, dass die Marke der Beklagten, 
als Ganzes betrachtet, leicht zu Verwechslungen mit der-
jenigen der Klägerin Anlass geben kann, zumal da beide 
Marken zur Bezeichnung gleichartiger Waren dienen; 
ein markenrechtlich wesentliches, die verschiedene Her-
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kunft der Waren kenntlich machendes Unterscheidungs-
merkmal besteht entgegen der Auffassung der Vorinstallz 
nicht. Hieran kann auch die Berufung der Beklagten 
auf den Bestand anderer, angeblich der klägerischen 
ähnlicher deutscher Marken selbstverständlich nichts 
ändern; übrigens hätte eine Verwechslungsmöglichkeit 
nur bei dem Warenzeichen Nr. 218,783 der Firnla 
G. Brucklacher in Berlin, das jedoch unbestrittener-
massen gelöscht worden ist, in Frage kommen können. 
3. -
Das erste, auf Löschung der beklagtischen Marke 
Nr. 40,028 im schweizerischen Markenregister gerichtete 
Klagebegehren ist darnach zuzusp'-echen. Ebenso hat 
die Klägerin Anspruch darauf, dass gemäss Klage-
begehren 2 der Beklagten untersagt werde, die genannte 
Marke im Geschäftsverkehr weiterhin zu gebrauchen; 
es rechtfertigt sich nicht, die Beklagte als berechtigt zu 
erklären. die mit der als ungültig erklärten Marke ver-
sehenen. auf Lager befindlichen Waren noch abzusetzen. 
Endlich ist angesichts der Umstände auch dem Begehren 
um je einmalige Veröffentlichung des Urteils auf Kosten 
der Beklagten im Schweizerischen Handelsamtsblatt und 
in der Neuen Zürcher Zeitung zu entsprechen, immerhin 
in der Meinung, dass nur das Dispositiv des Urteilspubli-
ziert werden solL 
Demnach erkennt das Bundesgericht: 
Die Berufung wird als begründet erklärt und damit, 
in Abänderung des Urteils des Handelsgerichts des 
Kantons Zürich vom 23. September 1920, die Klage in 
vollem Umfange gutgeheissen.