bge · 24_II_700 · 1898-10-15 · de
BGE 24 II 700
Zivilrecht


81. Urteil vom 15. Oktober 1898
in Sachen Hediger & Cie. gegen Eichenberger & Cie.
Markenschutz, Verwendung einer Marke für Cigarren bestimmter Form
durch die Kläger und für solche anderer Form durch die Beklagten
ist letzteres unstatthaft? Gleiche oder andere Waare? — Tragweite
des Markenschutzes. — Verzicht auf eine Marke durch den Beklag¬
ten, erklärt vor Einleitung des Prozesses; Wirkung, speziell für die
Vernichtung derselben (Art. 32 Markenschutzgesetz) Verpflichtung
zu Schadenersatz; Voraussetzungen, Mass. — Publikation des
Urteils?
A. Durch Urteil vom 15. Juni 1898 hat das Handelsgericht
des Kantons Aargau erkannt:
1. Den Beklagten ist die Weiterführung der Marke Telephon unter¬
sagt und die Eintragung dieser Marke im Markenregister zu löschen.
2. Mit dem Begehren um Untersagung der Weiterführung der
Marke Delicadeza werden die Kläger abgewiesen.
3. Mit den weitern Begehren um Vernichtung der vorhandenen
Marken und Plakate, um Publikation des Urteils und um Zu¬
spruch einer Entschädigung werden die Kläger abgewiesen.
B. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien die Berufung an
das Bundesgericht erklärt.
Mit Eingabe vom 19. Juli 1898 beantragten die Beklagten,
die Klage auch hinsichtlich der Verwendung des Markenwortes
Telephon für französische Cigarren (bouts) abzuweisen, und ihre
Markeneintragung für bouts zu schützen. Mit Eingabe vom
21. gleichen Monats stellten die Kläger den Berufungsantrag,
es seien ihre sämtlichen Klagbegehren, soweit sie sich auf die Tele¬
phon= und Jockey=Marke beziehen, gutzuheißen.
In der heutigen Hauptverhandlung erneuerten die Parteian¬
wälte ihre schriftlich gestellten Berufungsanträge.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Kläger, Eichenberger & Cie., Tabak= und Cigarren¬
fabrikanten in Menziken, Kantons Aargau, hatten für ihre Ci¬
garren am 26. Mai 1891 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum
eine Marke « Telephone » und eine Marke « Delicadeza, » und
am 24. April 1892 eine Marke « Jockey» eintragen lassen,
und gebrauchten diese Marken seither für Cigarren deutscher Façon
(sog. Kopfeigarren). Am 15. März 1898 erhoben sie beim
Handelsgericht des Kantons Aargau gegen die Beklagten Klage,
indem sie behaupteten, diese lassen sich seit einiger Zeit beigehen,
die genannten Marken ebenfalls zu gebrauchen, und haben sogar
die Marke « Telephone » am 3. Februar 1898 für Cigarren
französischer Form (bouts) deponiert; sie verwenden diese Marke
auf der Verpackung der Cigarrenpakete mit der allgemeinen Be¬
zeichnung « cigares » (nicht « bouts »), ebenso führen sie ein
Plakat, auf welchem sie den Namen « Telephone » besonders
hervortreten lassen. Diese Handlungsweise bedeute einen unbe¬
fugten Eingriff in das klägerische Markenrecht, durch den die
Kläger um wenigstens 1000 Fr. geschädigt worden seien. Es
werde daher das Rechtsbegehren gestellt:

1. Den Beklagten sei die Weiterführung der Marken: « Tele¬
phone », « Delicadeza » und « Jockey » zu untersagen, und
die bei ihnen vorhandenen Marken dieser Sorten, sowie die sämt¬
lichen Plakate derselben, auf denen die Telephonetiquette figuriere
(auch diejenigen der Kunden), seien zu zerstören.
2. Die Eintragung der (beklagtischen) Marke « Telephone»
im Markenregister sei zu löschen.
3. Die Beklagten seien zu verfällen, den Klägern eine Ent¬
schädigung von 1000 Fr. (richterliche Feststellung vorbehalten)
zu bezahlen.
4. Es sei den Klägern zu gestatten, das Urteil auf Kosten
der Beklagten in der „Neuen Zürcher Zeitung, den „Basler
Nachrichten“ und im „Bund“ zu veröffentlichen.
In einem Nachtrag zur Klage erhöhten die Kläger ihre Ent¬
schädigungsforderung auf 2000 Fr.
Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage: bezüglich
der Marke « Telephone », weil die Kläger diese Marke aus¬
drücklich nur für Cigarren deutscher Form deponiert haben, sie
ihnen daher nur für diese Form zustehe, die Beklagten aber ihre
Marke nur für bouts (Cigarren französischer Form) haben ein¬
tragen lassen und nur für diese thatsächlich verwenden; bezüglich
der Marke « Delicadeza », weil das ein längst bekannter und
verwendeter Eigenschaftsname sei, der nicht als schutzfähig gelten
könne, und der zudem von den Beklagten nur noch für Cigarren
in Brissagoform verwendet werde, während die Kläger auch unter
diesem Namen bisher nur Cigarren deutscher Façon verkauft
haben; bezüglich der Marke « Jockey» endlich, weil die Be¬
klagten auf deren Führung schon vor Beginn des Prozesses ver¬
zichtet, und von dieser Marke nur eine so kleine Quantität ver¬
kauft haben, daß sie gar nicht in Betracht falle.
2. Die Beklagten haben das Fundament der von den Klägern
erhobenen Markenschutzklage insoweit unangefochten gelassen, als
behauptet wird, die von ihnen verwendete Marke « Telephone »
sei so gebildet, daß sie sich nicht durch wesentliche Merkmale von
der klägerischen Telephonmarke unterscheide, und in der That kann
denn auch nach den in der bundesgerichtlichen Entscheidung in
Sachen Eichenberger & Cie. gegen Liewen vom 9. April 1897
(Amtl. Samml., Bd. XXIII, S. 644 Erw. 5 ff.) enthaltenen
Ausführungen über die Bedeutung der zu gewerblichen Unter
scheidungszeichen verwendeten sprachlichen Elemente nicht in Ab¬
rede gestellt werden, daß die Telephonmarke der Beklagten, wegen
der Verwendung des Wortes « Telephone », eine nach den Grund¬
sätzen des Markenrechtes unstatthafte Nachahmung der klägerischen
Telephonmarke enthält. Die Beklagten behaupten jedoch, daß die
Unterscheidbarkeit der beiden Herkunftszeichen für die Beurteilung
der vorliegenden Klage gar nicht in Frage komme, weil sie ihre
Marke nur für einen Artikel verwenden, für welchen die Kläger
das Recht zur ausschließlichen Verwendung der Telephonmarke
nicht erworben haben.
3. Frägt es sich also, ob eine Kollision aus dem Grunde
nicht bestehe, weil die beiden einander gegenüberstehenden Marken
sich auf verschiedene Kategorien von Waren beziehen, so ist zu
bemerken: Im Unterschied von der Geschäftsfirma, welche eine
Bezeichnung des Handels= und Gewerbetreibenden selbst ist, und
daher, wenn sie als Fabrik= oder Handelsmarke verwendet wird,
ihm von vornherein für alle Waren, die er in Verkehr bringen
mag, ausschließlich zusteht, gilt das Recht auf die gewählte Marke
(das in Art. 1 Ziff. 2 des Bundesgesetzes über den Markenschutz
genannte Zeichen) als Alleinbezeichnungsrecht grundsätzlich nur
für eine oder mehrere bestimmte Warenklassen (siehe Kohler,
Markenrecht, S. 212 f.). Dementsprechend sind mit der An¬
meldung der Marke bei der Registerbehörde die Erzeugnisse oder
Waren, für welche sie bestimmt ist, zu bezeichnen (Art. 12, litt. a
des Markenschutzgesetzes), und versagt der laut Art. 6 Abs. 1
cit. den eingetragenen Marken gegen Nachahmungen gewährte
Schutz solchen Marken gegenüber, welche für Erzeugnisse oder
Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach von den mit jener
versehenen gänzlich abweichen (Art. 6 Abs. 3 des citierten Ge¬
setzes). Wenn nun aber die Beklagten behaupten, daß zwischen
den Cigarren deutscher Façon, für welche die Kläger ihre Tele¬
phonmarke verwenden, und den Cigarren französischer Form,
welche die Beklagten mit dieser Marke in den Handel bringen,
eine derartige Verschiedenheit bestehe, daß es sich im Sinne des
Markenschutzgesetzes um eine andere Ware, bezw. um eine Ware

gänzlich abweichender Natur handle, so kann diesem Standpunkt
nicht beigetreten werden. Das Gemeinsame der beiden Fabrikate
ist gegenüber den Verschiedenheiten, die sie im Verhältnis zu
einander aufweisen, so überwiegend, daß der Typus einer und
derselben Ware durchaus gewahrt bleibt. Die von den Beklagten
hervorgehobenen Verschiedenheiten stellen sich lediglich als Nuancen,
wie sie ja bei vielen Verkehrsartikeln vorzukommen pflegen, dar,
ohne daß sie den Charakter der Ware wesentlich zu ändern ver¬
möchten. Denn trotz der angegebenen Verschiedenheiten dienen beide
Fabrikate dem gleichen Gebrauchszwecke durch ihre im Wesentlichen
gleiche Beschaffenheit und Fabrikation, und sie werden deshalb im
Verkehr mit dem gleichen Kollektivnamen benannt. Es sind beides
Eigarren, also Artikel einer gemeinsamen Warengattung, und sie
bilden auch Gegenstand eines und desselben Fabrikations= und
Handelszweiges. Innerhalb des gleichen Gewerbe= und Handels¬
zweiges, wie der Tabak= und speztell der Cigarrenindustrie, bezw.
des Tabak- und Cigarrenhandels, deutet aber eine bestimmte Marke
auf einen bestimmten Fabrikanten oder Händler hin, und wenn
daher auch zuzugeben ist, daß das kaufende Publikum die beiden
in Rede stehenden Cigarrensorten wohl auseinander hält, und
deshalb eine Irreführung desselben in der Weise kaum stattfindet,
daß dem Raucher, welcher eine Cigarre deutscher Façon von der
Marke « Telephone » kaufen will, eine solche französischer Form
untergeschoben wird, so bleibt doch immerhin die Gefahr einer
Täuschung in der Nichtung bestehen, daß das Publikum aus der
Verwendung der gleichen, oder gleich scheinenden Marke für beide
Fabrikate auf die gleiche Herkunft schließt, die mit der Marke
Telephone versehenen Cigarren französischer Façon somit unter
anderem auch deshalb an Absatz gewinnen können, weil sich die
Marke Telephone bei dem Cigarren kaufenden Publikum bereits
eines guten Rufes erfreut. Die Übertragung der Telephonmarke
auf Cigarren französischer Façon ist demnach in der That ge¬
eignet, den Fabrikanten derselben den Erfolg der gewerblichen
Anstrengungen seines Konkurrenten, der die gleiche Marke bisher
für eine andere Sorte verwendet hat, genießen zu lassen. Eine
solche Benützung des geschäftlichen Rufes eines Andern enthält
aber eine illoyale Konkurrenz, deren Bekämpfung gerade im
Zwecke des Markenschutzgesetzes liegt, und gegen die es sich durch
die Verpönung von Markennachbildungen und Nachahmungen
richtet, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die nicht
ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke ver¬
sehenen gänzlich abweichen.
4. Handelt es sich aber bei der Sorte, für welche die Beklagte
die nachgebildete Marke verwenden, im Sinne des Gesetzes um
die gleiche Ware, wie diejenige, für welche die klägerische Marke
bestimmt ist, so steht dem Verbietungsrecht der Kläger der Um¬
stand nicht entgegen, daß sie bei der Eintragung ihrer Marke
angegeben haben, dieselbe sei für Cigarren deutscher Façon be¬
stimmt; denn der gesetzliche Schutz der Marke erstreckt sich eben
seinem vernünftigen Zwecke und seiner Natur nach von selbst
nicht nur auf die besondere Sorte, für welche der Hinterleger
selbst die Marke verwendet, sondern auf die gesamte Warengattung,
Die Kläger wären, wie auch die Beklagten zugeben, unzweifelhaft
berechtigt gewesen, bei ihrer Anmeldung zu erklären, daß sie das
Markenrecht für Cigarren schlechthin verlangen; wenn sie sich
aber bei ihrer Anmeldung enger gefaßt und erklärt haben, ihre
Marke sei für Cigarren deutscher Façon bestimmt, so darf daraus
nach allgemein anerkannter Auslegungsregel nicht geschlossen
werden, daß sie ein Verbietungsrecht bezüglich der Verwendung
dieser Marke für andere Cigarrensorten nicht beanspruchen, also
des Markenschutzes nicht in dem vollen Umfange, in welchem das
Gesetz ihn an die thatsächlich erfolgte Eintragung knüpft, teil¬
haftig werden wollten. Von dieser Auffassung ist denn auch offen¬
bar die Registerbehörde ausgegangen, indem sie in der Publikation
der klägerischen Marke als Bestimmung derselben einfach die Ver¬
wendung für Cigarren schlechthin bezeichnete.
5. Da nach dem Gesagten die Verwendung der Telephonmark
durch die Beklagten eine Verletzung des klägerischen Markenrechts
enthält, ist den Beklagten somit die Weiterführung dieser Marke
zu untersagen. Bezüglich der Marke Delicadeza ist die Klage
nicht mehr aufrecht erhalten, und was die Marke Jockey betrifft,
so haben die Beklagten nicht bestritten, daß sie eine unerlaubte
Nachahmung der klägerischen Jockey=Marke enthalte, sondern sich
der Klage gegenüber lediglich darauf berufen, daß sie auf deren

Führung bereits vor dem Prozesse verzichtet haben. Mit dieser
Erklärung, bei welcher die Beklagten zu behaften sind, fällt aller¬
dings das Rechtsbegehren, es sei den Beklagten die Weiterführung
der Marke Jockey zu untersagen, als gegenstandslos dahin, nicht
aber die wegen Nachahmung dieser Marke gestellte Schadenersatz¬
forderung, und ebensowenig das Begehren um Vernichtung der
Marke. Gemäß Art. 32 des Markenschutzgesetzes ist dieses letztere
Begehren sowohl mit Bezug auf die Marke Telephone als die
Marke Jockey begründet, da beide Marken eine unerlaubte Nach¬
ahmung der entsprechenden klägerischen Warenbezeichnungen ent¬
halten. Für die von den Beklagten aufgestellte Behauptung, daß
nach Art. 32 cit. die Vernichtung nur im Strafprozesse zu ver¬
fügen fei, spricht weder der Wortlaut noch die Absicht dieser Ge¬
setzesbestimmung. Dagegen bezieht sie sich allerdings nur auf
diejenigen Gegenstände, welche zu einer eigentlichen Markenrechts¬
verletzung geführt haben, und fallen daher in casu nur die
Marken, d. h. die auf der Umhüllung der Ware angebrachten
Zeichen, darunter, und nicht auch die Plakate der Beklagten, auf
welchen das klägerische Warenzeichen nachgebildet ist. Denn als
Markenrechtsverletzung im Sinne des Bundesgesetzes gilt, wie das
Bundesgericht in ständiger Praxis festgehalten hat, nur die rechts¬
widrige Anfertigung oder Benutzung von Zeichen, die zum An¬
bringen auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung verwendet
werden, während Manipulationen anderer Art, die zu einer Täu¬
schung über den Ursprung der feilgebotenen Ware führen können,
wie Außerungen in Prospekten, Reklamen und Plakaten, auch wenn
sie rechtswidrig sind, keine Verletzung des Rechts des Marken¬
inhabers auf den ausschließlichen Gebrauch der Marke als solcher
enthalten. Das Begehren, daß die Vernichtung auch auf die Pla¬
kate der Beklagten ausgedehnt werde, ist demnach abzuweisen.
6. Die Klage auf Ersatz des Schadens, der durch die Marken¬
rechtsverletzung verursacht worden ist, setzt außer der objektiven
Rechtswidrigkeit ein Verschulden voraus. Ein solches muß aber,
im Gegensatz zu der Auffassung der Vorinstanz, bei den Beklagten
als vorhanden angenommen werden. Zugestandenermaßen haben
sie die Marke Telephone der Kläger gekannt. Wenn sie als
Konkurrenten der Kläger die gleiche Phantasiebezeichnung für ihre
Produkte verwendeten, so mußten sie sich die Frage vorlegen, ob
sie damit nicht in das Markenrecht der Kläger eingreifen, und
sie durften sich nicht leichthin dabei beruhigen, daß ja die Ver¬
wendung der Marke für eine andere Cigarrensorte geschehe, da
ihnen bei einiger Überlegung nicht entgehen konnte, daß trotz dieser
Verschiedenheit der Fabrikate die Verwendung der klägerischen
Marke dennoch geeignet sei, den Klägern Schaden zu verursachen;
wie denn übrigens kaum anzunehmen ist, daß die Beklagten aus
einer andern Veranlassung darauf gekommen seien, gerade die Be¬
zeichnung Telephone für ihre Cigarren zu wählen, als eben
deshalb, weil sie sich infolge ihrer Verwendung durch die Kläger
bereits in Raucherkreisen gut eingebürgert hatte. Auch der Um¬
stand, daß die klägerische Marke zur Verwendung für Cigarren
schlechthin, nicht etwa bloß für Cigarren deutscher Façon, vom
eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum publiziert worden war,
mußte den Beklagten ernstliche Bedenken über die Rechtmäßigkeit
ihrer Handlungsweise einflößen. Indem sie hierauf keine Rücksicht
nahmen, sondern glaubten, ohne weiteres davon ausgehen zu
dürfen, den Klägern stehe ihre Marke nur für Cigarren deutscher
Façon zu, stützten sie sich nicht auf einen „guten“ Glauben. Ihre
Handlungsweise war nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv
widerrechtlich, denn sie beruhte auf dem dolus eventualis, die
Marke für sich zu verwenden auch für den Fall, daß sie damit
in die Rechtssphäre der Kläger eingreifen. Die Beklagten sind
daher diesen für den verursachten Schaden verantwortlich. Da
das Markenschutzgesetz über das Maß des Schadenersatzes keine
besondern Bestimmungen enthält, greift hier Art. 51 O.=R. als
lex generalis ein, wonach Art und Größe des Schadenersatzes
nach freiem richterlichem Ermessen festzusetzen ist. Ein auch nur
annähernd genauer Schadensnachweis ist nun nicht erbracht, und
der Natur der Sache nach auch nicht möglich gewesen; da aber
die Verwendung der klägerischen Marke durch die Beklagten
eignet war, bei den Abnehmern den Schein zu erwecken, als
die damit bezeichnete Ware der Beklagten von den Klägern her¬
rühre, so ist nicht zweifelhaft, daß dadurch den Klägern ein
Schaden entstanden sei, wenn derselbe auch mit Rücksicht darauf
nicht hoch anzuschlagen ist, daß die Beklagten die Marke immer¬

hin für eine verschiedene Sorte verwendet haben. Für die
Schadenersatzklage kommt ferner die Verwendung der Marke Jockey
in Betracht, auf welche die Beklagten vor Anhebung des Prozesses
verzichtet haben; indessen kann auch wegen der Führung dieser
Marke der Schaden der Kläger nicht erheblich gewesen sein, da
die Beklagten dieselbe nur kurze Zeit gebraucht haben. In Erwä¬
gung dieser Umstände erscheint es angemessen, den Schaden, welchen
die Kläger durch die Markenrechtsverletzung der Beklagten erlitten
haben, im ganzen auf 50 Fr. festzusetzen.
7. Was endlich das Begehren der Kläger um Publikation des
Urteils anbetrifft, so ist der Entscheid darüber gemäß Art. 32 des
Markenschutzgesetzes in das freie Ermessen des Richters gestellt;
eine hinreichende Veranlassung, demselben zu entsprechen, liegt in
casu umsoweniger vor, als auf Begehren der Kläger die Ver¬
nichtung der noch vorhandenen, das klägerische Markenrecht ver¬
letzenden Marken der Beklagten angeordnet wird, und daher eine
Gefahr künftiger Verwechslungen als ausgeschlossen erscheint.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung der Beklagten wird als unbegründet, diejenige
der Kläger dagegen dahin als begründet erklärt, daß die Beklagten
zur Bezahlung einer Entschädigung von 50 Fr. an die Kläger
verpflichtet werden, und dem Begehren der Kläger, daß die Ver¬
nichtung der beklagtischen Marken Telephone und Jockey ange¬
ordnet werde, entsprochen wird. Im übrigen wird das Urteil des
Handelsgerichtes des Kantons Aargau, vom 15. Juni 1898,
bestätigt.