bge · 78_II_164 · 1952-02-19 · de
BGE 78 II 164
Zivilrecht


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Markenschutz. N° 32. 
vorzunehmen. Er stellte den Motor ab, schaltete die Park-
lichter ein und hiess seinen Begleiter aussteigen. Derg.e-
stalt bildete der Wagen in der Dunkelheit ein Hinderrus, 
das mit der b~sonderen, durch den Betrieb eines Moto~­
fahrzeugs geschaffenen Unfallgefahr nichts mehr gemem 
hat. 
Demnach erkennt das Bundesgericht: 
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kan-
tonsgerichtes von Graubünden vom 18./19. Februar 1952 
bestätigt. 
VII. MARKENSCHUTZ 
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 
32. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Februar 
1952 i. S. Seifenfabrik Sunlight A.-G. gegen Mlgros-Genossen-
sehaftsbund und Konsorten. 
M arkenrooht. 
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. 
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n 
Der dem Inhaber einer im schweizerISchen RegISter emg~ r~ne 
Marke zukommende Schutz wirkt gegenüber der a~andISchen 
Marke, sobald diese im Inland im Verkehr erschemt (Art. 24 
lit. c MSchG). 
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l" d' he 
Das gilt auch dann wenn der schweIzerIsche un 
~r aus an ISC 
Markenberechtigte durch Angehörigkeit zu;m gleIchen K:onzern 
wirtschaftlich miteinander verbunden . sm? sofern m der 
S hweiz das Zeichen nur für den schwelzerischen Konzernbe-
t~iligten hinterlegt ist (Art. 6bis und II MSchG). 
Droit des marques. 
'S . 
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der 
Le titulaire d'une marque enregistree, en msse p~u 
e~ 
la protection de son droit a l'egard d ~e maz;9ue, e~rangere, des 
que ceUe-ci apparait dans la circulatlOn a 1 mteneur du pays 
(art. 24 litt. c LMF). 
. 
1 t'tul . 
11 en est ainsi meme si le titulaire de la :rna:que SUISse et e 1 
aIre 
de la marque etrangere sont lies economlquement pa; leur appor-
tenance au meme cartel, en tant l].ue la marque1 n( e~ ~~s ~ 
en Suisse que pour le membre SUlSse du carte ar. 
e 
11 LMF). 
Markenschutz. N° 32. 
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Diritto delle marche. 
n titolare d'una marca registrata in Isvizzera puo chiedere la 
protezione deI suo diritto nei confronti d'una marca estera 
tosto che questa e messa in circolazione neU'interno deI paese 
(art. 24 lett. c LMF). 
Lo stesso vale anche se il titolare deUa marca svizzera e il titolare 
deUa marca estera sono vincolati economicamente a motivo 
deUa loro appartenenza ai medesimo carteUo, neUa misura in 
cui la marca e depositata in Isvizzera soltanto pel membro 
svizzero deI carteUo (art. 6bis e 11 LMF). 
A. -
Die klagende Seifenfabrik Sunlight A. G. stellt 
Wasch- und Reinigungsmittel her, namentlich Seifen aller 
Art. Sie ist dem Unilever-Konzern angeschlossen. Ihre 
Rechtsvorgängerin war die Seifenfabrik Helvetia. Diese 
liess im Jahre 1900 für Seifen und andere Wasch artikel 
die Marke « Lux» eintragen, welche im Jahre 1910 auf 
die Sunlight A. G. überging. Gleichzeitig und dann wieder 
in den Jahren 1928 und 1948 erfolgte die Erneuerung des 
Markenschutzes. Die Klägerin fabriziert u. a. eine mit 
dem Zeichen 
« Lux» versehene Toilettenseife, die an 
Wiederverkäufer geliefert wird und in schweizerischen 
Ladengeschäften zum Stückpreis von 80 Rappen erhältlich 
ist. Für deren Verpackung wurde im Jahre 1938 eine 
kombinierte Wort- und Bildmarke hinterlegt. 
Dem Unilever-Konzern gehört auch die Lever Brothers 
Company in New York an. Sie bringt eine ebenfalls mit 
der Marke « Lux » gekennzeichnete Toilettenseife auf den 
amerikanischen Markt. Die Verpackung ist nahezu gleich 
wie die von der Sunlight A. G. verwendete, nur trägt sie 
auf der Vorderseite statt deutscher und französischer 
Beschriftung die englische Warenbenennung « Toilet Soap», 
auf der Rückseite neben einem Reklametext die Herkunfts-
angabe « Lever Brothers Co., New York N. Y.,Made in 
U.S.A.», während der an gleicher Stelle auf der Ver-
packung der Klägerin angebrachte Vermerk « Schweizer 
Produkt. Savonnerie Sunlight, Olten», lautet. 
B.- ..... 
Im Sommer 1950 verschafften sich die Beklagten durch 
ihren Einkäufer in New York 2000 Kisten zu je 144 Stück 
der erwähnten, aus dem Betrieb der Lever Brothers Com-
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Markensohutz. N° 32. 
pany stammenden amerikanischen « Lux »-Toilettenseife. 
Vom 24. August 1950 an erschienen im « Bruckenbauer», 
dem Organ des Migros-Genossenschaftsbundes, und in zahl-
reichen Tages~eitungen Inserate, mit denen die Beklagten 
bekannt gaben, dass sie echte amerikanische « Lux »-
Seife zu 50 statt zu 80 Rappen das Stück verkaufen, um 
zu zeigen, wie der Preis dieses Markenartikels durch den 
« Oel-Trust » zum Nachteil des schweizerischen Abnehmers 
künstlich hochgehalten werde. Auf Gesuch der Klägerin 
hin untersagte der Einzelrichter im summarischen Ver-
fahren den Beklagten mit einstweiliger Verfügung vom 
25. August 1950, Toilettenseife unter der Marke « Lux » 
zu verkaufen und für solche Seife Reklame zu machen. 
Er hob aber das Verbot in seinem Entscheid vo.m 11. 
September 1950 wieder auf. Einen hiegegen gerichteten 
Rekurs wies -das Obergericht Zürich am 13. Oktober 1950 
ab. Die Beklagten setzten noch im Oktober 1950 sämtliche 
aus den Vereinigten Staaten von Amerika bezogenen 
« Lux »-Seifen ab, und führen seither diese Ware nicht 
mehr. 
O. -
Bei der nachfolgenden prozessualen Auseinander-
setzung vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich 
begehrte die Klägerin u. a. die Feststellung, Untersagung 
und Ahndung einer von den Beklagten begangenen Mar-
kenrechtsverletzung. 
Zur Begründung wurde geltend gemacht, die Klägerin 
sei allein berechtigt, in der Schweiz die Marke « Lux » 
für Seifen zu gebrauchen; der Vertrieb anderer, mit dieser 
Marke gezeichneter Seife im Inland sei auch dann rechts-
widrig, wenn das Anbringen der «Lux»-Marke im Ausland 
zulässig war. Die Beklagten wandten ein, ihr Vorgehen 
sei nach dem Wortlaut des MSchG erlaubt; zudem könne 
die Klägerin gegenüber der Marke einer wirtschaftlich so 
eng mit ihr verbundenen Firma keinen Schutz beanspru-
chen. 
Das Handelsgericht wies die Klage mit Urteil vom 24. 
April 1951 ab. 
Markensohutz. N° 32. 
167 
D. -
Die Klägerin legte Berufung an das Bundesgericht 
ein. Sie beantragt Gutheissung der Klage. Die Beklagten 
schliessen auf Bestätigung des kantonalen Erkenntnisses. 
Das Bundesgericht zieht in Erwägung : 
1. -
Nach Art. 24 MSchG kann im Wege des Zivil-
oder Strafprozesses u. a. belangt werden: 
« ..... 
e) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss dass sie 
mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswitkigerweise 
angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Ver-
kehr bringt ; 
d} wer bei den obbezeichneten Übertretungen wissentlich mit-
gewll'kt oder deren Ausführung begünstigt oder erleichtert hat; 
• ..... » 
Streitig ist, ob die Klägerin kraft ihrer schweizerischen 
Rechte an der- Marke. « Lux » gestützt auf diese Bestim-
mungen die Beklagten dafür zur Rechenschaft ziehen 
kann, dass sie in Amerika erworbene amerikanische 
« Lux »-Seife in die Schweiz einführten und hier um-
setzten. 
a) Die Vorinstanz verneint das. Da die von den Beklag-
ten vertriebene amerikanische Seife in den Vereinigten 
Staaten durch die Lever Brothers Company rechtmässig 
mit der Marke « Lux» gezeichnet worden sei, könnten 
diese weder als nachgemacht noch als nachgeamt noch 
als widerrechtlich angebracht betrachtet werden. Zwar 
habe das Bundesgericht (Kassationshof) in BGE 34 I 826 
erklärt, das Inverkehrbringen im Inland von Waren, die 
im Ausland rechtmässig mit einer Marke versehen wurden, 
sei unzulässig, wenn die Marke in Inland einem andern 
zustehe. Jedoch sei später mit BGE 50 I 328 (~iederum 
vom Kassationshof des Bundesgerichtes) gegenteilig be-
funden worden. Wenn Art. 9 Abs. I der Pariser Verbands-
übereinkunft in der Fassung von 1934 (PVU, vgl. AS 
55 S. 1246) vorschreibe, dass jedes widerrechtlich mit 
einer Fabrik- oder Handelsmarke versehene Erzeugnis bei 
der Einfuhr in diejenigen Verbandsländer, in welchen 
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Markenschutz. N° 32. 
diese l\1arke Anspruch auf gesetzlichen Schutz habe, mit 
Beschlag zu belegen sei, so deute dieser Wortlaut darauf 
hin, dass die. Widerrechtlichkeit bei der Einfuhr schon 
bestehen, im Ursprungslande geschaffen sein müsse. Er 
zwinge nicht zur Annahme, dass eine im Herkunftslande 
rechtmässige Marke im Einfuhrlande rechtswidrig werden 
könne oder unter Umständen werden müsse. Dem wider-
spreche Abs. 2 des Art. 9, wonach die Beschlagnahme 
auch im Lande der widerrechtlichen Anbringung vorzu-
nehmen sei. Im Gesetz nicht umschriebene Handlungen 
dürften vom Richter im allgemeinen nicht für rechts-
widrig erklärt werden, wenn die Übertretung der fraglichen 
Bestimmung -
wie bei Art. 24 lit. c und d l\1SchG -
nicht nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche 
Folgen nach sich ziehe. Anlässlich der Revision des l\ISchG 
von 1939 sei eine Änderung des Art. 24 lit. c nicht für 
notwendig gehalten worden. Erweise sich der Schutz des 
inländischen Markeninhabers durch das revidierte Gesetz 
als unzureichend, so werde neuerdings der Weg der Geset-
zesänderung zu beschreiten sein. 
b) Richtig ist wohl, dass in BGE 50 I 328 ausgeführt 
wurde, es könne, wo Produkte im Ursprungslande berech-
tigterweise mit einem Zeichen versehen wurden, von einer 
Markenrechtsverletzung durch Inverkehrbringen rechts-
widrig gezeichneter Waren im Sinne von Art. 24 lit. c 
MSchG nicht die Rede sein; und weiter, es lasse sich in 
solchem Falle eine l\1arkenrechtsverletzung auch bei wei-
testgehender Auslegung nach allgemeinen Grundsätzen 
nicht unter den seiner Fassung nach eindeutigen Tat-
bestand des Art. 24 lit. c MSchG subsumieren, während in 
einer den Rahmen der Gesetzesanwendung überschreiten-
den Unterstellung die unzulässige Ausfüllung einer Geset-
zeslücke durch Analogieschluss läge. 
Abgesehen von offenkundigen Abweichungen zwischen 
dem damals und dem heute zugrundeliegenden Sachver-
halt kann indessen, entgegen der Ansicht der Vorinstanz, 
auf jenes Präjudiz gerade deswegen nicht abgestellt 
Markenschutz. N0 32. 
169 
werden, weil es ein Strafurteil ist. Ob strafrechtlich die 
Betrachtungsweise von BGE 50 I 328 zu bestätigen oder 
ob nicht vielmehr auf diejenige in BGE 34 I 826 und 32 
I 157 zurückzugreifen wäre, mag offen bleiben. Unter 
zivilrechtlichen Gesichtspunkten jedenfalls, die der Ge-
setzesanwendung hier wie anderswo weniger enge Grenzen 
setzen, ist die von der Vorinstanz übernommene rein 
grammatikalische Auslegung des Art. 24 lit. c MSchG mit 
Sinn und Zweck der Markenschutzordnung unvereinbar. 
~ie liefe im Ergebnis auf einen für die Schweiz unerträg-
hchen Rechtszustand hinaus. Der inländische Marken-
inhaber wäre gegenüber der ausländischen Marke machtlos 
sogar dann, wenn ihm die Priorität zukommt. Hat er sein 
Zeichen im Auslande weder hinterlegt noch benützt, so 
vermöchte er dort mangels Anerkennung nicht vorzu-
gehen, weil sich das Ausland fast durchwegs zum Terri-
torialprinzip bekennt. Im eigenen Lande aber hinge die 
Abwehrmöglichkeit davon ab, ob der Ausländer nach 
Massgabe des ausländischen Rechts die Marke rechtmässig 
führt oder nicht. Das kann vernünftigerweise nicht die 
Meinung des MSchG sein. Dieses gibt dem Inhaber der 
im schweizerischen Register eingetragenen Marke ein aus-
schliessliches Gebrauchsrecht und bestimmt die zur Durch-
setzung verfügbaren Behelfe. Der damit verliehene Schutz 
ist, gleich der Geltung des Gesetzes, auf das Gebiet der 
Schweiz beschränkt. Er versagt also gegenüber dem im 
Auslande angebrachten und verwendeten Zeichen, wird 
aber wirksam, sobald das Zeichen in der Schweiz im 
Verkehr erscheint. Von jetzt an ist es gänzlich belanglos, 
wie die Verhältnisse im Auslande liegen. In der Schweiz 
ist allein der schweizerische J\Iarkeninhaber berechtigt. 
Und wenn hier das Zeichen nicht von ihm herstammt noch 
von ihm oder mit seiner Ermächtigung angebracht wurde, 
ist der Gebrauch gemäss Art. 24 lit. c MSchG rechtswidrig. 
Das folgt zwingend aus dem Wesen des Ausschlussrechts 
an der Marke. Befugnisse, die dem ausländischen Mar-
keninhaber selber nicht zustehen, kann aber noch viel 
170 
Markenschutz. N° 32. 
weniger ein Dritter haben, der im Auslande mit der dort 
gültigen Marke versehene Waren zum Wiederverkauf in 
der Schweiz erwirbt. 
2. -
Das Handelsgericht vertritt die Auffassung, dass 
die Klage auch dann abzuweisen wäre, wenn Art. 24 lit. c 
MSchG doch anwendbar sein sollte, und zwar wegen der 
engen Beziehungen der Klägerin mit der Lever Brothers 
Company (Konzernmarke). Dabei wird nochmals BGE 50 
I 328 herangezogen, und es werden dessen Erwägungen 
als in vollem Umfange zutreffend auf den gegebenen Fall 
übertragen. 
a) Rechtlich ist die Klägerin ein selbständiges Unter-
nehmen. Wegen der Zugehörigkeit zum Unilever-Konzern 
besteht aber eine wirtschaftliche Verbundenheit zwischen 
ihr und der Lever Brothers Company in New York. Aus 
der Tatsache, dass die beiden Gesellschaften für das 
gleiche Produkt die gleiche Marke führen, darf geschlossen 
werden, dass der Gebrauch dieses Zeichens konzernmässig 
geregelt ist. 
b) Das schweizerische MSchG lässt seit der Teilrevision 
durch Bundesgesetz vom 22. Juni 1939 für Konzerne zwei 
Möglichkeiten des Markenschutzes zu. Nach Art. 6 bis 
können wirtschaftlich eng miteinander verbundene Pro-
duzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch für Er-
zeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach nicht vonein-
ander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen, sofern 
weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffent-
liche InteresE!e verletzt wird. Hier ist also die Eintragung 
einer Kollektivmarke im Inland vorgesehen. Art. 11 so-
dann gestattet die Auf teilung des Markenrechts nach 
Staatsgebieten derart, dass dieselbe Marke in verschiedenen 
Ländern verschiedenen Inhabern geschützt wird. 
Die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtes ging 
davon aus, dass das Markenrecht Ausfluss des Individual-
rechts sei. Daraus musste grundsätzlich die Unteilbarkeit 
der Marke gefolgert werden. Angesichts der wirtschaftli-
chen Entwicklung, namentlich der Verflechtung und kon-
Markenschutz. N0 32. 
17l 
zernmässigen Zusammenfassung der industriellen Unter-
nehmungen und der daraus sich ergebenden praktischen 
Bedürfnisse, konnte solch strenge Bindung der Marke an 
einen bestimmten Geschäftsbetrieb nicht mehr befriedigen. 
Eine Lockerung bahnte sich in der bundesgerichtlichen 
Praxis schon vor 1939 an (vergl. etwa BGE 58 II 180). Den 
Weg zur Gesetzesrevision bereiteten die Beschlüsse der 
Londoner-Konferenz vom 2. Juni 1934. Art. 5 C Abs. 3 
PVU wurde zum Vorbild des 1939 eingeführten Art. 6 bis 
MSchG, während eine Neufassung des Art. 11 MSchG die 
Angleichung an Art. 6 quater PVU und Art. 9 ter Abs. 1 
des Madrider Abkommens brachte. Damit vollzog sich im 
schweizerischen Markenrecht die. Abkehr vom Grundsatz 
der Universalität und die Anerkennung des international 
vorherrschenden Territorialprinzips. 
Die Auf teilung einer Marke nach Ländern bewirkt im 
übrigen keine Änderung des Markenschutzes an sich. Dem 
schweizerischen Inhaber steht die hinterlegte Marke im 
Inland nach wie vor zum alleinigen Gebrauche zu, also 
unter Ausschluss auch von Inhabern der gleichen Marke 
im Auslande. Nun ist die Marke « Lux» für Seifen im 
schweizerischen Register nur für die Klägerin eingetragen. 
Zeitpunkt der letzten Erneuerung ist das Jahr 1948. Seit 
1939 hätte die Möglichkeit bestanden, das Zeichen für 
weitere, mit der Klägerin verbundene Unternehmungen 
zu hinterlegen. Da der Unilever-Konzern diese Massnahme 
unterliess, wurde ein Rechtszustand geschaffen, welcher 
der Ordnung des Art. 11 MSchG entspricht, d. h. eine 
Aufteilung der « Lux »-Marke nach Ländern. Das Aus-
schlussrecht der Klägerin am Zeichen c( Lux» in der 
Schweiz blieb daher ungeschmälert. 
e) Der von der Vorinstanz angeführte BGE 50 I 328 
beruht auf einem wesentlich verschiedenen Sachverhalt. 
Anders als sich dort für die Beteiligten und ihre Waren 
ergab, ist es hier so, dass die Klägerin und die Lever 
Brothers Compagny zueinander nicht im Verhältnis von 
Mutter- und Tochtergesellschaft stehen; dass das ameri-
172 
Markenschutz. N° 32. 
kanische nicht auf Grund einer vom schweizerischen 
Unternehmen eingeräumten Ermächtigung seine Seife 
fabriziert und unter der Marke «Lux» vertreibt; dass 
in der Bezeichnung und auf der Verpackung der Produkte 
jeder Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den 
beiden Gesellschaften fehlt. Schon das verbietet die im 
kantonalen Urteil versuchte Gleichstellung der beiden 
Fälle. Ausserdem hatte, wie bereits erwänt, das Bundes-
gericht sich damals mit dem Straf tatbestand zu befassen. 
Und es ist klar, dass für die Beantwortung der strafrecht-
lichen Schuldfrage Momente erheblich sind, welche bei 
der überprüfung zivilrechtlicher Markenschutzansprüche, 
die -
Schadenersatzbegehren ausgenommen -
ein Ver-
schulden nicht voraussetzen, keine Bedeutung haben. Hin-
zu kommt endlich, dass eben die Rechtslage seit 1924 
durch die Revision von 1939 die besprochene Neugestal-
tung erfahren hat, mit der sich zumindest die marken-
rechtlichen Ausführungen in BGE 50 I 328 nicht mehr 
vertragen. 
d) Das kantonale Urteil verkennt die Eigenart des mit 
dem MSchG angestrebten Schutzes. Die Marke ist in 
erster Linie ein Herkunftsmerkmal. Ihr Hauptzweck ist 
nicht, ein Produkt von Waren gleicher oder anderer Gat-
tung zu unterscheiden, sondern unmissverständlich auf 
den Hersteller und seinen Betrieb zu weisen (BGE 61 II 
386, 55 II 65, 22 1108). Es kommt also auch nichts darauf 
an, wie sich die Ware des Markeninhabers qualitativ zur 
Ware desjenigen verhält, der sich die Marke aneignet. Der 
Markenschutz besteht unabhängig davon. Deshalb geht 
die überlegung der Vorinstanz fehl, es könne, weil die 
Erzeugnisse der Lever Brothers Company denen der Klä-
gerin gleichwertig seien, nicht geltend gemacht werden, 
der Verkauf amerikanischer «Luxll-Seife im Inland täusche 
die schweizerische Kundschaft. Dergestalt wird der Mar-
kenschutz mit dem Warenschutz vermengt. Markenrecht-
lich ist die Täuschungsgefahr zu bejahen, wenn wie hier 
das usurpierte Zeichen geeignet ist, eine sei es auch nur 
J.l.Iarkenschutz. No 32. 
173 
indirekte Verbindung mit dem Betrieb des schweizerischen 
Mar~eninhabers herbeizuführen. Unrichtig nimmt die 
Vormstanz ferner an, die Klägerin habe kein schutzwür-
diges I~teresse an der Verteidigung ihrer Marke gegenüber 
der gleIChlautenden Marke der amerikanischen Konzern-
Gesellschaft. Das Interesse der Klägerin ist bei der gelten-
den Rechtsordnung genügend dadurch ausgewiesen dass 
für sie als einziger Konzernbeteiligter die Marke ~ der 
S~hweiz e~ge~rage:r:.ist. Ebensowenig kann gesagt werden, 
die schWeIZerISChe Offentlichkeit sei an der Auseinander-
haltung der beiden « Lux »-Marken nicht interessiert. 
Solange zugunsten der Klägerin das schweizerische Mar-
kenrecht besteht, hat sie Anspruch auf ausschliesslichen 
Gebrauch des Zeichens. Das öffentliche Interesse spielt 
nur dann herein, wenn durch solchen Gebrauch eine 
Täuschung oder ein sonstiger Nachteil bewirkt wird. 
Davon kann aber nicht die Rede sein. 
e) Mag innerhalb des Konzerns das Zeichen « Lux» als 
Konzernmarke angesehen werden, so tritt es nach aussen 
nicht als solche in Erscheinung. Dritte sind nicht legiti-
miert, sich in die gegebenen Sach- und Rechtsverhältnisse 
einzumischen, um auf diese Weise den eigenen Vorteil zu 
suchen. Die Beklagten haben dadurch, dass sie eine aus 
amerikanischem Betrieb stammende Seife unter dem 
Zeichen « Lux» in den inländischen Verkehr brachten 
die schweizerischen Markenrechte der Klägerin schuldhaf~ 
verletzt.