bge · 27_II_620 · 1901-10-25 · de
BGE 27 II 620
Zivilrecht


66. Urteil vom 25. Oktober 1901 in Sachen
Pearson & Cie. gegen Bohny, Hollinger & Cie.
Verhältnis der Klage aus illoyaler Konkurrenz, Art. 50 ff., zur
Klage wegen Markenrechtsverletzung. — Schutzfähige Wortmarke
oder gemeinfreie Sachbezeichnung ?-
Täuschende Aehnlichkeit
zweier Wortmarken (« Vasogen » und «Vasapon »); Aehnlichkeit
zweier gemischter Marken.
A. Durch Urteil vom 21. Juni 1901 hat das Handelsgericht
des Kantons Zürich erkannt:
1. Die Beklagte ist verpflichtet, die schweizerische Marke Nr.
12,639 „Vasapon“ als nichtig löschen zu lassen.
2. Der Klägerin steht für das Gebiet der Schweiz das aus¬
schließliche Recht auf den Gebrauch der Bezeichnung „Vasapon“
zu; im übrigen wird auf Rechtsbegehren 2 der Hauptklage nicht
eingetreten.
3. Die Klägerin ist berechtigt, das Urteil im Dispositiv im
„Korrespondenzblatt für Schweizerärzte, in der „Wochenschrift
für Chemie und Pharmacie“ und in der „Pharmazeutischen Zei¬
tung“ auf Kosten der Beklagten einmal veröffentlichen zu lassen.
4. Im übrigen wird die Widerklage abgewiesen.
B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und in
richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen,
mit den Anträgen: In Aufhebung des angefochtenen Urteils seien
sämtliche Begehren der Hauptklage abzuweisen, diejenigen der
Widerklage dagegen gutzuheißen; eventuell sei der Prozeß an das
Handelsgericht zurückzuweisen zur Aktenvervollständigung und zur
Ausfällung eines neuen Urteils nach Einleitung eines Beweis¬
verfahrens über die bestrittenen Parteibehauptungen, namentlich
auch darüber, ob das Publikum die beiden Artikel (Vasogen und
Vasapon) beim Apotheker direkt ohne ärztliches Recept kaufen könne.
C. In der heutigen Verhandlung erneuert und begründet der
Vertreter der Beklagten seine Berufungsanträge. Ganz eventuell
stellt er den Antrag, die Ermächtigung zur Publikation des Ur¬
teils solle nur für die zwei schweizerischen Zeitschriften (und
nicht für die „Pharmaceutische Zeitung") erteilt werden.
Der Vertreter der Klägerin trägt auf Abweisung der Berufung
an. Eventuell beantragt er Abnahme des Beweises dafür, daß
das klägerische Produkt nur an Arzte und Apotheker abgegeben
werde. Zum ganz eventuellen Antrag der Beklagten stellt er das
Begehren auf Abweisung; eventuell sei eine dritte schweizerische
Zeitschrift an Stelle der deutschen aufzunehmen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der Prozeß beruht auf folgendem Sachverhalt:
Am 20. Juli 1893 war beim eidgenössischen Amt für geistiges
Eigentum unter Nr. 6513 auf den Namen W. E. Pearson die
Wortmarke „Vasogen“ für pharmaceutische Produkte eingetragen
worden. Am 30. März 1896 ging diese Marke unter Nr. 8249
an E. T. Pearson in Hamburg über. Unter dem gleichen Datum
ließ dieser eine gemischte Marke eintragen, gebildet aus einem

liegenden Oval, in dessen weißer Innenfläche eine ruhende, von
links nach rechts blickende Sphinx mit aufgestützten vordern
Gliedmaßen erscheint, während der oben und unten Lreite, nach
den Seiten hin verlaufende schwarze Rand im obern Teil in
weißen Lettern das Wort „Vasogen“ enthält. Die Marken gingen
an die Beklagte, die im Jahr 1898 in Hamburg gegründete
Vasogenfabrik Pearson & Cie., Gesellschaft mit beschränkter Haf¬
tung, über, welche von der Übertragung am 12. April 1900
beim eidgenössischen Patentamt Vormerk nehmen ließ. Das von
der Beklagten und ihrem Rechtsvorfahren unter dem Namen
Vasogen hergestellte pharmaceutische Produkt ist ein aus oxyge¬
nierten und mit Sauerstoffträgern angereicherten Kohlenwasser¬
stoffen hergestelltes Präparat, und hat die Eigenschaft, die in ihm
gelösten Medikamente in eine lösliche resp. mit Wasser emulsions¬
fähige Form zu bringen. Von der Beklagten werden sowohl
flüssige Basogenpräparate, wie auch festes Vasogen (vasogenum
purum spissum) hergestellt. Die Beklagte meldete überdies zur
Eintragung die Wortmarke „Vasapon“ an, und zwar am 18.
Juli 1900 beim kaiserlichen deutschen Patentamt, am 30. Ok¬
tober gl. Is. beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum.
Bei ersterem wurde sie eingetragen am 15. Oktober 1900 unter
Nr. 46,044, bei letzterem am 30. Oktober 1900 unter Nr. 12,639.
Bestimmt ist auch diese Marke für pharmaceutische Präparate.
Gemäß ihrer Anmeldung in Deutschland beansprucht die Beklagte
Schutz auf jede Verwendungsart des Wortes „Vasapon,“ insbe¬
sondere auch auf dessen sprachliche Benutzung im Verkehr zur Be¬
zeichnung ihrer Waren; das Alleinrecht zum Gebrauche diefes
Wortes soll sich daher auch auf dessen Laut= und Klangwert er¬
strecken.
Schon vor Eintragung der Wortmarke „Vasapon“ durch die
Beklagte, aber nach Eintragung der Wort= und Bildmarke
Vasogen,“ nämlich am 11. Oktober 1899, hatte A. Schmidt,
Apotheker in Basel, beim eidg. Amt für geistiges Eigentum unter
Nr. 11,515 eine gemischte Marke eintragen lassen. Diese Marke
stellt ein aufrechtstehendes Oval dar, dessen inneres weißes Feld
von einem auf den Hinterfüßen stehenden, von rechts nach links
schreitenden und die Vorderbeine erhebenden Greif ausgefüllt ist,
während das die Umrahmung bildende, gleichmäßig breite schwarze
Band in weißen Lettern im obern Teil das Wort „Vasapon“
und im untern das Wort „Schutzmarke“ enthält. Diese Marke
war bestimmt für den Handel mit einem von Schmidt erfundenen
chemisch=pharmaceutischen Präparat, dem der Name Vasapon ge¬
geben wurde und das sowohl als Flüssigkeit wie in festem Zu¬
stande andere ihm beizumischende Medikamente (Jod, Ichtyol,
Kreosot 2c.) zu lösen und so dem Körper zuzuführen bestimmt
ist. Bald nach der Eintragung trat Schmidt die Produktion des
Vasapon samt der Marke an die Klägerin ab, welche in Basel
den Handel mit Droguen und chemisch=pharmaceutischen Produkten
betreibt. Diese brachte den Artikel im Sommer 1900 in den
Handel und ließ die genannte gemischte Marke am 31. August
1900 unter Nr. 12,498 auf ihren Namen übertragen. Am fol¬
genden Tage meldete die Klägerin beim eidgenössischen Amt für
geistiges Eigentum noch die reine Wortmarke „Vasapon,“ für
chemisch=pharmaceutische Präparate an, die am 1. September 1900
unter Nr. 12,499 eingetragen wurde. Ihr Versuch, die Wort¬
marke „Vasapon“ auch beim kaiserlich deutschen Patentamte ein¬
tragen zu lassen, wurde von diesem durch Entscheid vom 26. No¬
vember 1900 zurückgewiesen, mit der Begründung, das angemel¬
dete Zeichen stimme mit dem unter Nr. 46,044 eingetragenen
Zeichen der Beklagten überein. Dagegen ließ die Klägerin am
13. Dezember 1900 unter Nr. 12,765 die Wortmarke „Vasoval
für chemisch=pharmaceutische Präparate eintragen, und diese Marke
wurde gemäß Anmeldung vom 21. Dezember 1900 am 19. März
1901 unter Nr. 48,262 auch in die Zeichenrolle des kaiserlich¬
deutschen Patentamtes eingetragen.
2. Im Februar 1901 erhob nun die Klägerin beim Handels¬
gericht des Kantons Zürich gegen die Beklagte (welche bei der
Markeneintragung in Zürich Domizil verzeigt hatte) die vor¬
liegende Klage, die die Rechtsbegehren enthält:
1. Die schweizerische Marke Nr. 12,639, „Vasapon,“ sei als
nichtig zu erklären und demnach die Beklagte zu verpflichten, diese
Marke löschen zu lassen.
2. Der Klägerin sei ein ausschließliches Recht auf den Ge¬
brauch der Bezeichnung „Vasapon“ zuzuerkennen.

3. Es sei die Veröffentlichung des Erkenntnisses in mehreren
vom Gerichte zu bestimmenden Zeitungen auf Kosten der Beklag¬
ten anzuordnen.
Alles unter Vorbehalt einer Schadenersatzklage.
Zur Begründung der Klage stellte die Klägerin darauf ab:
Die Bezeichnung Vasapon sei eine freie Erfindung des Rechts¬
vorgängers der Klägerin, die vor ihm von niemandem gebraucht
worden sei. Das Wort leite sich her von „Vaseline“ und „Sapo“
(latein. Wort für „Seife“); das mit diesem Worte bezeichnete
Produkt sei ein Verseifungsprodukt von Vaseline. Auf die Marke
„Vasapon“ habe demnach die Klägerin ein Alleinrecht.
Die Beklagte trug auf Abweisung der Klage an und erhob
folgende Widerklagebegehren:
1. Es sei die schweizerische Marke Nr. 12,499 der Klägerin
Wortmarke „Vasapon“ — als eine Nachahmung der Marke
„Vasogen“ der Beklagten und daher als nichtig zu erklären, der
Klägerin deren Gebrauch auf chemisch=pharmaceutischen Präpa¬
raten zu verbieten und dieselbe zu verpflichten, diese Marke löschen
zu lassen.
2. Es sei auch die schweizerische Bildmarke Nr. 12,498 der
Klägerin als eine Nachahmung der Bildmarke der Beklagten und
daher als nichtig zu erklären, es sei der Klägerin deren Gebrauch
auf chemisch=pharmaceutischen Präparaten zu verbieten und die
Klägerin zu verpflichten, auch diese Marke löschen, eventuell das
Wort „Vasapon“ daraus entfernen zu lassen.
3. Es sei ferner auch die schweizerische Marke Nr. 12,765 der
Klägerin, „Vasoval,“ als eine Nachahmung der Marke „Vaso¬
gen“ der Beklagten zu erklären, unter denselben Folgen wie bei
1 und 2.
4. Es sei die Beklagte berechtigt zu erklären, das Urteil in
zwei vom Gerichte zu bestimmenden schweizerischen Zeitungen auf
Kosten der Klägerin zu veröffentlichen.
Die Beklagte stützte diese Widerklage in erster Linie auf das
eidgenössische Markenschutzgesetz, sodann auch auf angeblichen un¬
lautern Wettbewerb der Klägerin (Art. 50 ff. O.=R.). In letz¬
terer Beziehung machte sie geltend, nicht nur die Verwendung
der Worte „Vasapon“ und „Vasoval“ durch die Klägerin ent¬
halte eine unerlaubte Konkurrenz, sondern diese werde auch be¬
gangen durch Nachahmung der von der Beklagten für ihr „Vaso¬
gen“ verwendeten Etiketten, Fläschchen, Kapseln und Preislisten
durch die Klägerin. Auch die Beklagte hat sich eine Schadenersatz¬
klage ausdrücklich vorbehalten.
In rechtlicher Beziehung empfiehlt es sich zunächst zu prü¬
fen, ob die Widerklage aus dem Gesichtspunkte der illoyalen
Konkurrenz zulässig ist. Nun ist an sich denkbar und möglich,
daß gleichzeitig ein Anspruch aus Markenrechtsverletzung und ein
solcher aus unerlaubter Konkurrenz im Sinne der Art. 50
O.=R. zur Entstehung gelangt, und sofern nicht das kantonale
Prozeßrecht entgegensteht, ist auch eine Vereinigung zweier der¬
artiger Ansprüche in einem Prozesse zulässig. Allein damit eine
Klage aus concurrence déloyale neben der Klage aus Marken¬
rechtsverletzung Raum habe, darf erstere sich nicht auf die genau
gleiche Thatsache, d. h. eben auf die Markenrechtsverletzung,
stützen, sondern es müssen neben der Markenrechtsverletzung andere
Umstände, welche eine concurrence déloyale bewirkten, vorhan¬
den sein, wie Nachahmung der Verpackung der Waren, nicht
markenmäßige Verwendung eines Individualzeichens u. dgl. Da¬
eines Zeichens als Marke ausschließ¬
gegen wird die Verwendung
lich durch das Markenrechtsgesetz geschützt; und soweit sie nach
diesem erlaubt ist, kann
sie auch nicht den Thatbestand einer
illoyalen Konkurrenz und somit einer unerlaubten Handlung im
Sinne des Art. 50 O.=R. bilden. Wird also eine Klage aus¬
schließlich auf Verletzung des Markenrechts gestützt und eine
solche vom Gericht nicht angenommen, so kann diese Klage auch
nicht aus dem Gesichtspunkte der illoyalen Konkurrenz gutge¬
heißen werden. Soweit daher die Beklagte ihre Widerklage aus
concurrence déloyale auf die Nachahmung ihrer Marke „Vaso¬
gen" stützt, ist für diese Klage neben der Klage aus dem Mar¬
kenschutzgesetz kein Raum. Dagegen wäre nach dem Gesagten
allerdings die Klage aus illoyaler Konkurrenz neben der Klage
aus dem Spezialgesetz zulässig, soweit sie aus Nachahmung der
Flaschen 2c. hergeleitet wird. Allein die Beklagte hat eine solche
Klage, mit dahingehendem Rechtsbegehren, gar nicht gestellt, son¬
dern die betreffenden Behauptungen nur angebracht, um den

Vorsatz der Klägerin darzuthun. Auf die Widerklage aus illoyaler
Konkurrenz bezw. die Begründung der Widerklage aus diesem
Gesichtspunkte ist daher weiter nicht einzutreten.
4. Bei der Prüfung der Klage aus dem Gesichtspunkte der
Markenrechtsverletzung nun frägt es sich in erster Linie, ob die
fraglichen Wortmarken „Vasogen“, „Vasapon“ und „Vasoval
überhaupt markenfähige Bezeichnungen sind. Die Vorinstanz hat
dies ohne weiteres angenommen und auch die Parteien gehen
hievon aus. Indessen hat die Klägerin immerhin vortragen lassen,
das Wort „Vasapon“ bezeichne die Natur des Produktes, wie
sie denn auch das Wort aus der Zusammensetzung des Produktes
herleiten will; und sowohl „Vasapon“, wie „Vasogen“ werden
für chemisch=pharmaceutische Präparate bestimmter Beschaffenheit
verwendet, wie die Parteien übereinstimmend ausgeführt haben.
Es handelt sich daher allerdings um die Bezeichnung eines be¬
stimmten Produktes, ähnlich wie „Ichthyol“, „Kreosot“ (vergl.
die Zusammensetzungen „Ichthyol=Vasapon“, „Ichthyol=Vasogen“
rc., auf denen sich jeweilen angegeben findet, wie viele Bestand¬
teile des einen und des andern Produktes die Zusammensetzung
enthält). Es liegt daher nahe, entgegen der Annahme der Vor¬
instanz, die erklärt, es unterliege keinem Zweifel, daß die Wort¬
marke Vasapon an sich geeignet sei, als reine Wortmarke ver¬
wendet zu werden, da es sich hier offenbar nicht um eine Gattungs¬
bezeichnung der in Frage kommenden Ware handle, — die beiden
Marken „Vasogen“ und „Vasapon“ (wie auch „Vasoval“) als
nicht markenfähig zu bezeichnen. (Vgl. Urteile des Bundesgerichtes
vom 25. April 1896 i. S. Compagnie Parisienne de couleurs
d’Aniline c. Basler Chemische Fabrik Bindschedler, Amtl. Samml.
Bd. XXII, S. 459 ff., spez. S. 467 Erw. 6; und vom 27.
November 1897 i. S. Fahlberg, List & Cie. gegen Chemische
Union, Amtl. Samml., Bd. XXIII, S. 1630 ff., spez. S, 1632
ff., Erw. 2 f.). Allein eine derartige Annahme würde doch zu
weit gehen. Was zunächst „Vasogen“ betrifft, so ist eine Herlei¬
tung dieses Wortes aus den das Produkt zusammensetzenden Be¬
standteilen gar nicht behauptet. Aber auch bei „Vasapon“ er¬
scheint die behauptete Herleitung aus „Vaseline“ und „Sapo“
derart weitliegend, daß nicht angenommen werden kann, es wolle
damit die Beschaffenheit der Ware bezeichnet werden. Vielmehr
erscheinen beide Worte (wie auch „Vasoval“) als originelle und
Phantasiebezeichnungen; sie deuten auch nicht (wie z. B. Anti¬
pyrin, Antifebrin) eine mehr oder weniger leicht verständliche
Eigenschaft der Ware in Bezug auf ihre Wirkung an. Endlich
sind sie auch nicht — wenigstens wird dies von keiner Seite be¬
hauptet — als reine Sachbezeichnungen verwendet worden. Gegen¬
teils müssen die Bezeichnungen als Herkunftsbezeichnungen mit
Bezug auf einen bestimmten Produzenten namentlich deshalb an¬
gesehen werden, weil der Hersteller des einen und des andern
Produktes das thatsächliche Monopol zur Herstellung der betref¬
fenden chemisch=pharmaceutischen Präparate hat. Die in Frage
stehenden reinen Wortmarken sind daher als zulässig zu er¬
klären.
5. Sonach fragt es sich, da für die Rechtsbegehren 1 und 2
der Hauptklage das Schicksal des Widerklagebegehrens 1 entschei¬
dend ist, zunächst weiter, ob die Wortmarken „Vasopon“ und
„Vasoval“ eine Nachahmung der frühern Wortmarke „Vasogen“
bedeuten. Nun besteht allerdings eine Ähnlichkeit der beiden erst¬
genannten Marken mit der letztern insofern, als alle drei Marken
eine gleichlautende Silbe und gleich viele Silben besitzen und daß
bei allen drei Marken die Aufeinanderfolge und Verteilung der
Vokale und Konsonanten unter einander die gleiche ist. Bei der
Verwendung der Worte in Schrift kommt dazu, daß das „p“ in
Vasapon dem „g“ in Vasogen äußerlich ähnlich sieht. Eine ge¬
wisse Ähnlichkeit der beiden mit der Widerklage angefochtenen
klägerischen Wortmarken mit der Wortmarke der Beklagten „Va¬
sogen“ kann daher allerdings nicht geleugnet werden. Dagegen
ist die Ähnlichkeit derart äußerlich, namentlich derart wenig im
Laut= und Klangwert ausgeprägt, daß eine Verwechslung bei
Verwendung gehöriger Sorgfalt nicht wohl angenommen werden
kann. Hiebei kommt, wie die Vorinstanz richtig hervorhebt,
namentlich in Betracht, daß es sich um Medikamente handelt, so
daß auch beim Laien größere Aufmerksamkeit vorausgesetzt werden
darf, als bei Deckung der Bedürfnisse des täglichen Verkehrs. Ob
eines der beiden Produkte „Vasogen“ und „Vasapon“ oder beide
nur an Arzte und Apotheker abgegeben werden, ist dabei uner¬

heblich. Die auf Nichtigerklärung der Wortmarken „Vasapon“
und „Vasoval“ gerichteten Widerklagebegehren sind daher abzu¬
weisen; daraus folgt aber, in Verbindung mit dem in Erwägung
4 ausgeführten, und da die Klägerin unstreitig frühere Besitzerin
der Wortmarke „Vasapon“ in der Schweiz ist, als die Beklagte,
Gutheißung der Hauptklagebegehren 1 und 2, letzteres jedoch nur
insoweit, als es von der Vorinstanz gutgeheißen wurde (wie denn
auch die Klägerin sich beim Urteil der Vorinstanz beruhigt hat).
6. Was die beiden gemischten Marken Nr. 12,498 einerseits,
Nr. 8249 anderseits, betrifft, so kann von einer Ähnlichkeit, die
eine Täuschung oder Verwechslung herbeizuführen geeignet wäre,
entschieden keine Rede sein. Die einzige Ähnlichkeit besteht darin,
daß beide Bildmarken die Gestalt eines Ovales zeigen, daß die
Farben der Innenfläche und des Randes die gleichen sind, daß
sich in der Innenfläche jeder Marke ein mythisches Lebewesen be¬
findet, und daß endlich das Wort „Vasogen“ bezw. „Vasapon“
bei jeder der beiden Marken im obern Rande mit weißen Lettern
eingeschrieben ist. Diesen allerdings vorhandenen Ähnlichkeiten
in der äußern Anordnung gegenüber sind aber die Unterschiede
ganz überwiegend. Das Oval der Marke der Beklagten ist liegend,
dasjenige der Klägerin stehend; bei jener Marke ist der Rand
nach den Seiten verlaufend, bei dieser gleich breit; die Sphinx in
jener und der Greif in dieser Marke sind ganz verschiedene Gestalten.
Unter diesen Umständen ist der Gesamteindruck der beiden Marken
ein derart verschiedener, daß von einer Verwechslung bei Anwen¬
dung gehöriger Aufmerksamkeit nicht gesprochen und daß die
Marke der Klägerin nicht als Nachahmung derjenigen der Be¬
klagten bezeichnet werden kann. Daß die Löschung des Wortes
„Vasapon“ hier nicht angeordnet werden kann, folgt aus dem in
Erwägung 5 ausgeführten; übrigens erscheint dieses Wort in
der Marke keineswegs als derart erhebliches, ausschlaggebendes
Charakteristikum, daß eine bloße Unterdrückung dieses Wortes von
Bedeulung wäre. Rechtsbegehren 2 der Widerklage ist somit eben¬
falls abzuweisen.
7. Die auf Aktenvervollständigung gerichteten Anträge der
Beklagten erscheinen nach den bisherigen Ausführungen überall
als unerheblich.
8. Das Begehren der Klägerin um Publikation des Urteils
auf Kosten der Beklagten ist grundsätzlich gemäß Art. 32 Abs. 1
Markenschutzgesetz gerechtfertigt. Dagegen erscheint es angemessen,
dem heute gestellten Eventualantrage der Beklagten zu entsprechen,
daß nur die Publikation des Urteils in den zwei von der Vor¬
instanz bestimmten schweizerischen Zeitschriften gestattet werde.
Obschon auch Deutschland Absatzgebiet der Klägerin ist, und
diese allerdings deswegen ein Interesse an der Veröffentlichung
des Urteils auch in einer deutschen Zeitschrift hätte, muß doch
gesagt werden, daß sich die Beschränkung der Publikation auf
schweizerische Zeitschriften deshalb empfiehlt, weil der Prozeß nur
die schweizerischen Marken der Parteien beschlug und nur diese
beschlagen konnte, und weil die Verhältnisse in Deutschland, wo
die Beklagte rechtsgültige Inhaberin der Marke „Vasapon“ ist
anders liegen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird in der Hauptsache als unbegründet abge¬
wiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich
vom 21. Juni 1901 bestätigt, mit der Modifikation zu Dispositiv
3, daß der Klägerin die Veröffentlichung des Urteils auf Kosten
der Beklagten nur in den zwei von der Vorinstanz bestimmten
schweizerischen Zeitschriften gestattet wird.