bge · 35_II_334 · 1908-11-24 · de
BGE 35 II 334
Zivilrecht


42. Arteil vom 13. Mai 1909 in Sachen
Kuenzer & Cie., G. m. b. H., Kl. u. Ber.=Kl., gegen
Helvetia“, A.=G., Bekl. u. Ber.=Bekl.
Einrede der Markennichtigkeit gegenüber der Markennachahmungs¬
klage : Frage der abgeurleilten Sache. Gemeingut (Art. 3 Abs. 2
MSchG)? Mangelnde Priorität (Art. 6 MSchG): Dieser Einredegrund
kann von jedem Interessenten, auch unter Hinweis auf das Marken¬
recht eines Dritten, geltend gemacht werden. — Ausschluss neuer
Tatsachen in der Berufungsinstanz: Art. 80 0G.
A. — Durch Urteil vom 24. November 1908 hat der Appel¬
lations= und Kassationshof des Kantons Bern erkannt:
Die Klage wird abgewiesen.
B. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig die Be¬
rufung an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen, es
entsprechend den gestellten Klagebegehren zu erkennen: 1. daß
Beklagte nicht berechtigt sei, ihre Fabrikmarke Nr. 18,592
Kaffeesurrogate zu verwenden; 2. daß das eidgenössische Amt
geistiges Eigentum zur Löschung dieser Marke gehalten sei; 3. daß
die Beklagte der Klägerin den entstandenen Schaden zu ersetzen
habe, dessen Bestimmung die Klägerin dem Gerichte anheimstelle.
Alles unter Kostenfolge.
C. — In der Parteiverhandlung vom 6. Mai 1909, die der
heutigen Urteilsberatung vorausgegangen ist, hat der Vertreter
der Berufungsklägerin die gestellten Berufungsanträge erneuert;
derjenige der Berufungsbeklagten hat auf Abweisung der Berufung
und Bestätigung des angefochtenen Entscheides, unter Kostenfolge
zu Lasten der Berufungsklägerin, angetragen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.-
In tatsächlicher Beziehung kann vorerst auf den Bundes¬
gerichtsentscheid verwiesen werden, der am 22. November 1907 in
Sachen der heutigen Parteien ergangen ist (s. AS 33 II Nr. 96).
Durch diesen Entscheid wurde die Berufung, welche damals die
Klägerin gegen ein ihre Klagebegehren abweisendes Urteil des
bernischen Appellations= und Kassationshofes an das Bundesge¬
richt ergriffen hatte, in dem Sinne begründet erklärt, daß die Sache
zu neuer Beurteilung, gemäß den Erwägungen des bundesgericht¬
lichen Urteils, an die Vorinstanz zurückgewiesen wurde. Nach dem
Inhalte der Erwägungen ist dieses Urteilsdispositiv dahin näher
zu präzisieren: Das Bundesgericht erklärte die klägerische Marke
Nr. 8296/13,086, worauf die Klägerin die der Beklagten wegen
des Gebrauches ihrer Marke Nr. 18,592 vorgeworfene Marken¬
rechtsverletzung zum Teil gestützt hatte, mit der Vorinstanz als
nichtig, weil jene Marke eine falsche Herkunftsbezeichnung enthalte
und daher dezeptiv sei. Dagegen bezeichnete es die Auffassung der
Vorinstanz und der Beklagten, daß auch die andere der Klage zu
Grunde gelegte Marke, Nr. 13,088 — die auf den rollenförmigen
Paketen der Klägerin angebrachte Stirnflächenmarke, welche an
sich keine Herkunftsbezeichnung enthält —, dezeptiv sei, als rechts¬
irrtümlich und wies die Vorinstanz zur Beurteilung der übrigen

von der Beklagten erhobenen Einwendungen und eventuell der
Schadensfolgen an. Mit diesen Einwendungen wurde geltend ge¬
macht, daß die quadratische Kopfverzierung für zylindrische Kaffee¬
surrogatpakete, wofür die Klägerin gestützt auf die Marke Nr.
13,088 Markenschutz beansprucht, Gemeingut sei; daß andernfalls
nicht der Klägerin, sondern andern Firmen die Priorität in der
Benutzung der Marke zustehe, und daß endlich die angegriffene
Marke Nr. 18,592 der Beklagten keine gesetzwidrige Nachahmung
der klägerischen Marke Nr. 13,088 bilde.
Die Vorinstanz hat in der Folge über die genannten Punkte,
namentlich über die Frage der Priorität, eine ergänzende Beweis¬
führung angeordnet und hierauf durch das am Anfang erwähnte,
nunmehr an das Bundesgericht weitergezogene Urteil neuerdings
entschieden, und zwar wiederum im Sinne der Abweisung der
Klage, indem sie im wesentlichen von der Erwägung ausging,
daß die angefochtene Marke sich genügend von der klägerischen
unterscheide, so daß von einer Nachahmung nicht gesprochen wer¬
den könne.
2. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Be¬
rufungsklägerin den Einwendungen der Berufungsbeklagten, die in
Frage stehende quadratische Stirnflächenverzierung sei Gemeingut
geworden und eventuell stehe die Priorität daran einer dritten
Firma zu, entgegengehalten: es liege hierüber res judicata vor
diese Einwendungen seien im jetzigen Prozesse nicht mehr zulässig,
weil die Beklagte dieselben im frühern, durch den Bundesgerichts¬
entscheid vom 30. Dezember 1904 *) erledigten Prozeß nicht er¬
hoben habe und weil damals der Bestand des klägerischen Mar¬
kenrechtes auch hinsichtlich der Marke Nr. 13,088 für die Par¬
teien rechtskräftig festgestellt worden sei. Ob auf diese der Vorin¬
stanz nicht unterbreiteten Anbringen angesichts des Art. 80 OG
überhaupt noch eingetreten werden könne, mag dahingestellt bleiben.
Jedenfalls sind sie sachlich unzutreffend: Gegenstand der richter¬
lichen Entscheidung hat nämlich im frühern Prozeß nicht die Frage
gebildet, ob der Klägerin hinsichtlich ihrer Marke Nr. 13,088
wirklich ein Markenrecht zustehe. Denn sie hat damals nicht auf
* In der AS selbständig nicht publiziert; vergl. über seinen Inhalt:
AS 33 II Nr. 96 Erw. 1 S. 639.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
Feststellung dieses, von ihr zur Klagbegründung freilich behaup¬
teten Rechtes geklagt, und die Beklagte hat auch nicht etwa wider¬
klageweise auf Aberkennung dieses Rechtes angetragen. Vielmehr
ist die damalige Klage nur auf Abwehr einer von der Klägerin
behaupteten Störung ihres Rechtes gegangen, nämlich dahin, daß
der Beklagten die Verwendung ihrer Marken Nr. 11,153/14,187
und Nr. 15,151, weil das klägerische Markenrecht verletzend, ver¬
boten und daß die Löschung dieser Marken angeordnet werde. So¬
nach hat sich auch die Rechtskraft des frühern Endurteils nur auf
die Feststellung der rechtswidrigen Störung und die Sanktionie¬
rung ihrer Folgen erstreckt; es ist also nicht über das klägerische
Markenrecht selbst, sondern nur über einen daraus entsprungenen
Anspruch entschieden worden. Infolgedessen kann die Klägerin im
jetzigen Prozeß, wo sie auf Unterlassung einer anderweitigen Stö¬
rung ihres behaupteten Rechtes klagt, welche Störung nunmehr
in der Verwendung der Marke Nr. 18,592 durch die Beklagte
liegen soll, der Beklagten nicht verwehren, daß sie — was sie
früher schon hätte tun können — den Bestand des gegen sie er¬
hobenen Anspruches deshalb bestreitet, weil ihm gar kein Recht
zu Grunde liege.
3. — Die Frage, ob die klägerische Marke Nr. 13,088 über¬
haupt, oder doch die bei ihr verwendete quadratische Bildform,
Gemeingut geworden sei, wäre dann zu bejahen, wenn die Marke
oder diese Bildform so allgemein gebraucht würde, daß das kau¬
fende Publikum die Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung
des Zeichens, nämlich, den Zusammenhang der Ware mit einem
bestimmten Produzenten kenntlich zu machen, verloren hätte und
darin höchstens noch ein Zeichen für eine bestimmte Waren¬
art sähe. Daß diese Auffassung in den beteiligten Verkehrs¬
reisen wirklich durchgedrungen sei, müßte aber durch umfassendere
Erhebungen dargetan sein; und zwar hätte es der Beklagten, die
sich auf die Freizeicheneigenschaft beruft, obgelegen, die hiefür er¬
forderlichen genauern Angaben zu machen und ihre Richtigkeit
nachzuweisen. Das hat sie aber nicht getan, sondern sich auf all¬
gemeine, nicht näher substanziierte und nicht zum Beweis verstellte
Behauptungen beschränkt. Auch sonst spricht in den Akten nichts¬
für die Annahme, daß die Marke ganz oder teilweise Gemeingut

sein könne. Dieser Einwand ist daher als unbegründet abzu¬
weisen.
4. — Was sodann die Einrede der mangelnden Priorität
anbetrifft, so kann vorerst der Beklagten die Legitimation zur Geltend¬
machung dieser Einrede nicht abgesprochen werden. Die Beklagte stützt
sich hier zur Bestreitung des gegen sie erhobenen Anspruches auf
Unterlassung fernerer Verwendung und auf Löschung ihrer Marke
darauf, daß die klägerische Marke deshalb nichtig sei, weil sie der
besser berechtigten Marke eines oder sogar mehrerer Dritten täu¬
schend ähnlich sei und daher das Markenrechi dieser Dritten ver¬
letze. Soweit nun aber letzteres zutrifft, ist die damit gegebene
Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 13,088 keine bloß relative,
sodaß sie nur gegenüber jenen Markeninhabern, oder den wirklich
Berechtigten unter ihnen, bestände, sondern eine absolute, die der
Marke von jedem Interessenten entgegengehalten werden kann, also
namentlich auch von demjenigen, gegen den ein Anspruch wegen
Verletzung der nichtigen Marke erhoben wird. Zu dieser Auffassung
führt die Erwägung, daß bei der Ungültigerklärung einer sol¬
chen Marke nicht ausschließlich persönliche Interessen des dritten
Markenberechtigten, sondern auch allgemeine Interessen der Ver¬
kehrstreue und der Verkehrssicherheit zu wahren sind. Für die
nähere Begründung ist auf die Ausführungen des Bundesgerichts¬
entscheides i. S. Bächler gegen H. von Arx & Cie. (AS 30 II
Nr. 76 Erw. 3 und 4) zu verweisen, wo die Frage bereits grund¬
sätzlich erörtert worden ist.
Damit von einer Priorität eines andern Markeninhabers gegen¬
über der Klägerin gesprochen werden kann, muß zunächst feststehen,
daß die beiden Marken im Sinne von Art. 6 MSchG sich nicht
genügend von einander unterscheiden und daher nicht gleichzeitig,
neben einander, des Markenschutzes teilhaft sein können. Diese
hinreichende Verschiedenheit besteht nun in der Tat nicht bei der
klägerischen Marke Nr. 13,088 und den für gleichartige Erzeug¬
nisse verwendeten Marken anderer Firmen, denen die Beklagte die
Priorität zuerkannt wissen möchte. Das wesentliche, den Gesamt¬
eindruck bestimmende Merkmal bildet bei allen diesen Marken die
quadratförmige Anordnung der Zeichnung auf der runden Stirn¬
fläche der Pakete. Indem diese Quadratform durch scharfe Linien
oder Bänder hervorgehoben wird, treten die verschiedenen Verzie¬
rungen, die bei den einzelnen Marken verschiedenartig gestaltet
sind, als bloßes Beiwerk zurück: dieselben vermögen nicht, die be¬
treffende Marke so zu individualisieren, daß ihr Gesamtbild beim
kaufenden Publikum als ein besonderes in der Erinnerung haften
bleibt. Es fehlt somit an der für das Nebeneinanderbestehen dieser
Marken erforderlichen Voraussetzung, daß die eine sich von der
andern „in hinlänglichem Maße unterscheidet, und als Ganzes
beirachtet nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann“
(Art. 6 Abs. 2 leg. cit.).
Unerheblich ist endlich die Behauptung der Beklagten, daß die
Kopfleisten (Randleisten) der unverpackten „Aufmachungen“ (der
gesamten Umhüllung) sich durch die Verpackung in Rollen von
selbst zu einer quadratförmigen Figur zusammenfügen. Daraus
folgt nur, daß der Produzent, der auf die quadratförmige Stirn¬
flächenverzierung kein Recht hat, auch die Leisten so ausgestalten
muß, daß sich bei der Verpackung in Rollen die genannte Figur
nicht ergibt.
Die Frage nun, ob der Klägerin im Verhältnis zu jenen an¬
dern Markeninhabern die Priorität zukomme, ob ihre Marke neu
sei oder nicht (vergl. Art. 13 Abs. 2 MSchG), muß nach dem
Inhalt der Akten verneint werden. Danach steht nämlich auf alle
Fälle fest, daß die Firma Daniel Völker in Lahr ihre Marke
Nr. 73/205 mit quadratförmigem Stirnflächenbild schon am
23. Oktober 1880, bezw. 16. August 1886, und die Firma
C. Trampler in Lahr ihre Marke Nr. 279 mit gleichartiger
Stirnfläche schon am 23. Oktober 1888 beim Amt für geistiges
Eigentum haben eintragen lassen, während die Eintragung der
klägerischen Marke Nr. 8503/13,088 erst vom 17. Juli 1896
datiert. Nach Art. 5 MSchG ist somit, was das Verhältnis der
Klägerin zu Daniel Völker und zu C. Trampler betrifft, bis zum
Beweise des Gegenteils anzunehmen, daß nicht sie, sondern die
betreffende andere Firma, die wahre Berechtigte sei, wobei für den
vorliegenden Fall dahingestellt bleiben kann, wie es sich mit der
Priorität dieser Firmen unter sich verhalte. Den Beweis dafür,
daß die Klägerin ihre Marke Nr. 8503/13,088 länger gebrauche
als jene andern Produzenten — wobei nicht nur der Gebrauch
AS 35 II — 1909

in der Schweiz, sondern auch der in Deutschland in Betracht
kommen könnte (vergl. AS 26 II Nr. 83 Erw. 5) —, hat sie
vor den kantonalen Instanzen nicht erbracht, ja nicht einmal an¬
getragen; sie hat sich statt dessen auf den Standpunkt gestellt, daß
eine Verwechslungsmöglichkeit zwischen ihrer Marke und jenen
andern Marken nicht bestehe und daß daher alle markenschutzfähig
seien. Erst in der heutigen Verhandlung hat die Klägerin unter
Hinweis auf das Alter ihrer Firma behauptet, daß die Verwen¬
dung ihrer Marke am weitesten zurückgehe; sie kann aber damit
nicht mehr gehört werden, da hierin eine nach Art. 80 OG un¬
zulässige Geltendmachung neuer Tatsachen liegt. Aus gleichem
Grunde ist ihre heutige, durch eingelegte Beweismittel gestützte
Behauptung zurückzuweisen, daß die Firma Daniel Völker gegen¬
über der Klägerin kein Prioritätsrecht geltend mache. Ob und
wiefern eine solche markenrechtliche Lizenz nach schweizerischem
Rechte eingeräumt werden könne, darf deshalb unerörtert bleiben.
Übrigens mag bemerkt werden, daß diese Anbringen der Klägerin
an dem bessern Rechte, das der Firma C. Trampler ihr gegen¬
über zusteht und an der schon dadurch bedingten Ungültigkeit der
klägerischen Marke nichts ändern könnten.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil
des bernischen Appellations= und Kassationshofes in allen Teilen
bestätigt.