bge · 28_II_554 · 1902-10-24 · de
BGE 28 II 554
Zivilrecht


66. Arteil vom 29. Dezember 1902 in Sachen
Dr. Buß & Cie., Bekl., W.=Kl. u. Ber.=Kl., gegen
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, Kl., W.=Bekl. u.
Ber.=Bekl.
Markenrecht. — Wortmarke. — Phantasiebezeichnung. Ist die Be¬
zeichnung von Anfang an von der sie benutzenden Person als Sach¬
bezeichnung gebraucht worden und daher als Gemeingut anzusehen?
Ist sie im Verlaufe zur Sachbezeichnung geworden? Voraussetzungen
hiefür. — Publikation des Urteils, Art. 32 Abs. 1 M.-Sch.-Ges.
A. Durch Urteil vom 24. Oktober 1902 hat das Handels¬
gericht des Kantons Zürich erkannt:
1. Den Beklagten ist untersagt, photographische Entwickler
oder deren Umhüllungen mit einer Etikette zu versehen, welche
das Warenzeichen „Rodinal“ trägt, so bezeichnete Ware in den
Verkehr zu bringen, und auf Ankündigungen, Preislisten, Ge¬
schäftspapiere, Empfehlungen, Fakturen u. s. w. derartige Eti¬
quetten anzubringen, bezw. die Wortmarke „Rodinal“ zu be¬
nutzen.
2. Die sämtlichen bei den Beklagten noch vorhandenen, die
Bezeichnung „Rodinal“ tragenden Etiketten, Umhüllungen, Preis¬
listen, Warenverzeichnisse, Plakate, Prospekte, Brochüren, Clichés,
überhaupt alle Reklamemittel mit der genannten Bezeichnung
werden konfisziert und sind zu vernichten.
3. Die Widerklage ist abgewiesen.
4. Die Klägerin ist berechtigt, die Dispositive dieses Urteils
auf Kosten der Beklagten in einer schweizerischen und einer
deutschen Zeitung zu publizieren.
B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte und Widerklägerin in
gesetzlicher Form und Frist die Berufung an das Bundesgericht
ergriffen, mit den Anträgen: In Aufhebung des angefochtenen
Urteils sei die Hauptklage abzuweisen und die Widerklage gutzu¬
heißen; eventuell seien die Akten an die Vorinstanz zurückzuweisen
zur Abnahme der anerbotenen Beweise dafür, daß das Wort
„Rodinal“ schon von Anfang der neunziger Jahre an im Sprach¬
gebrauche der Interessentenkreise als Sachbezeichnung gebraucht
worden sei.
C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklag¬
ten Gutheißung der Berufung, der Vertreter der Klägerin Ab¬
weisung derselben beantragt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der vorliegende Prozeß beruht auf folgendem Sachverhalt:
Im Herbst 1891 erkannte ein Chemiker der Klägerin, „Aktien¬
gesellschaft für Anilinfabrikation“ in Berlin, Dr. Andresen, die
Verwendbarkeit des Stoffes Paramidophenol als photographischen
Entwicklers, und die Klägerin begann hierauf, eine Verbindung
dieses Stoffes mit gewissen Alkalien zu jenem Zwecke zu fabri¬
zieren und sie unter dem Namen „Rodinal,“ welchen Andresen
und ein anderer Angestellter erfunden hatten, als Flüssigkeit in
Handel zu bringen. Die erste Aussendung von „Rodinal“ nach
der Schweiz erfolgte im November 1891. Die Klägerin erwirkte
sofort ein Erfindungspatent für das Deutsche Reich für die
Verwendung des „Rodinals“ als Entwicklers in der Photogra¬
phie. Gleichzeitig ließ sie in Berlin eine Bildmarke eintragen, die
einen Adler über einem Schild mit aufrecht gehendem Bär und
darunter zwei Weltkugeln, welch letztere von einem Streifen, auf
dem sich das Wort „Rodinal“ befindet, überzogen sind, darstellt.
Die nämliche Bildmarke ließ sie am 8. Februar 1892 beim eidg.
Amt für geistiges Eigentum eintragen. Nachdem dann in Deutsch¬
land durch das Reichsgesetz über den Schutz der Warenbezeich¬
nungen vom 12. Mai 1894 auch Wortmarken zugelassen worden
waren, meldete sie im Oktober 1894 als solche für photographi¬
sche Artikel das Wort „Rodinal“ an; die Eintragung und
Publikation durch das deutsche Patentamt erfolgte am 4. April
1895. Am 1. Februar 1902 ist sodann im schweizerischen Marken¬
register die Wortmarke „Rodinal“ für photographische Artikel
von der Klägerin unter Nr. 14,272 eingetragen und hinterlegt
worden. Die Beklagte, die in Rüschlikon seit März 1901 eine
Fabrik photographischer Spezialitäten betreibt, hatte seit Juni
1901 begonnen, ebenfalls ein Gemenge von Paramidophenol und
alkalischen Stoffen als photographischen Entwickler in flüssiger
Form in Handel zu bringen, und zwar vertreibt sie die Ware in

vierkantigen Fläschchen (— diejenigen der Klägerin sind rund —)
mit der Firmaaufschrift und der Bezeichnung „Konzentrierter
Rodinal=Entwickler“, „1 Teil Rodinal, 30 Teile Wasser“; ferner
empfiehlt sie in Preislisten, Prospekten, Inseraten 2c. „Rodinal“
mit Beisätzen wie « développateur le plus concentré » und
ähnlichen. Die Klägerin hat hierauf, nachdem sie von der Beklag¬
ten vergeblich Unterlassung des Weitergebrauches der Bezeichnung
„Rodinal“ verlangt hatte, die vorliegende Klage erhoben, die die
Rechtsbegehren enthält: Der Beklagten sei bei Vermeidung von
Schadenersatz in jedem einzelnen Falle künftiger Zuwiderhandlung
und weiterer Rechtsnachteile gerichtlich zu untersagen, photogra¬
phische Entwickler oder deren Umhüllungen mit einer Etikette zu
versehen, welche das der Klägerin geschützte Warenzeichen „Rodi¬
nal“ trage, die so geschützte Ware in den Verkehr zu bringen,
und auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfeh¬
lungen, Fakturen u. s. w. derartige Etiketten anzubringen, bezie¬
hungsweise die geschützte Marke zu benützen; sodann seien die
sämtlichen bei der Beklagten befindlichen Etiketten, Umhüllungen,
Preislisten, Warenverzeichnisse, Plakate, Prospekte, Broschüren,
Clichés, überhaupt alle Reklamemittel mit der Bezeichnung
„Rodinal“ zu konfiszieren und zu vernichten; endlich sei das
Urteil auf Kosten der Beklagten in einer schweizerischen und einer
deutschen Zeitung zu publizieren. Die Klage stützt sich auf das
eidgenössische Markenschutzgesetz vom 26. September 1890. Die
Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage auf
Löschung der eidgenössischen Wortmarke „Rodinal“ gestellt. Sie
stellt sich auf den Standpunkt, das Wort „Rodinal“ sei von
Anfang an nicht schutzfähig gewesen, da es von Anfang an
Sachbezeichnung gewesen sei; jedenfalls sei es heute Freizeichen,
Gemeingut, geworden, und das zur einzig maßgebenden Zeit -
der Eintragung als Wortmarke in der Schweiz — schon gewesen.
Die näheren Ausführungen der Parteien, sowie des die Klage
im wesentlichen gutheißenden Urteils der Vorinstanz sind, soweit
notwendig, aus den nachfolgenden Erwägungen ersichtlich.
2. Mit Recht hat die Vorinstanz zunächst die Auffassung der
Beklagten zurückgewiesen, die dahin geht, für die Frage der Exi¬
stenz des von der Klägerin beanspruchten ausschließlichen Rechts
an der Warenbezeichnung „Rodinal“ komme lediglich der Zeit¬
punkt der Eintragung der schweizerischen Wortmarke (1. Februar
1902) in Betracht. Diese Auffassung erscheint nach schweizerischem
Markenrecht deshalb unhaltbar, weil der Eintragung der Marke
hier, wie aus Art. 5 des Markenschutzgesetzes hervorgeht, nicht
konstitutive, sondern deklarative Bedeutung zukommt, ein Recht an
einer ausschließlichen Warenbezeichnung, das als Individualrecht
zu bezeichnen ist, also schon vor der Eintragung, infolge der
bloßen Tatsache des Gebrauches der Bezeichnung, bestehen kann.
Mit der Vorinstanz sind daher auch die von der Beklagten auf¬
geworfenen Fragen: welche Bedeutung dem deutsch=schweizerischen
Übereinkommen vom 16. August 1894 mit Bezug auf die Wah¬
rung der Prioritätsfrist zukomme, und ob die streitige Marke
schon durch die deutsche und die schweizerische Bildmarke vom
Jahre 1894 markenrechtlich geschützt worden sei, unerörtert zu
lassen. Zu prüfen sind nur die in Erwägung 1 in fine wieder¬
gegebenen weiteren Standpunkte der Beklagten, das Wort „Rodi¬
nal“ sei von Anfang an Freizeichen, Gemeingut, gewesen, oder
dann jedenfalls im Verlaufe zu einem solchen geworden.
3. Für ihren Standpunkt, das Wort „Rodinal“ sei als Frei¬
zeichen, Gemeingut, anzusehen, macht die Beklagte geltend, es sei
Sachbezeichnung; die Klägerin habe es von Anfang an als all¬
gemeine Bezeichnung eines als photographischer Entwickler ver¬
wendbaren Gemenges von Paramidophenol mit Alkalien gebraucht.
Nun steht zunächst außer Zweifel, daß das Wort „Rodinal“
eine reine Phantasiebezeichnung ist, die zu diesem pharmazeutischen
Präparate für einen photographischen Entwickler in gar keiner
etymologischen Beziehung steht, ja überhaupt an sich, sprachlich
genommen, unverständlich ist. Es kann daher nicht gesagt werden,
daß das Wort vermöge seiner Wortbedeutung auf die Ware, zu
deren Bezeichnung es verwendet wird, oder auf Eigenschaften der¬
selben hinweist, in welchem Falle es allerdings, weil sach= und
eigenschaftsbezeichnend, nicht markenfähig wäre (vergl. zuletzt
Urteil des Bundesgerichts vom 25. Oktober 1901 in Sachen Pear¬
son & Cie. gegen Bohny, Hollinger & Cie., Amtl. Samml.
Bd. XXVII, 2. T., S. 626, Erw. 4, Vasapon und Vasogen).
Fraglich ist daher nur, ob nicht die Klägerin das streitige Wort

von Anfang an in dem von der Beklagten behaupteten Sinne
verwendet hal. Träfe dies zu, so müßte allerdings angenommen
werden, die Klägerin habe von Anfang an nicht den Willen
gehabt, das Wort „Rodinal“ als Individual=Bezeichnung für
einen bestimmten, von ihr hergestellten photographischen Ent¬
wickler zu verwenden, sondern damit allgemein ein pharmazeu¬
tisches Präparat gewisser Art für photographische Entwickler zu
bezeichnen, und alsdann würde dem Worte „Rodinal“ infolge des
eigenen Gebrauches durch die Klägerin die individualisierende
Bedeutung, die allein das Individualrecht und damit das Mar¬
kenrecht zu schaffen vermag, abgehen. Einer derartigen Annahme
widerspricht aber schon der Zweck, den der Produzent eines be¬
stimmten Produktes mit dessen Bezeichnung mit einem Phantasie¬
namen verfolgt. Ist, wie ausgeführt, nicht zu bezweifeln, daß
„Rodinal“ reiner Phantasiename ist, so folgt daraus auch, daß
diese Bezeichnung von der Klägerin zum Zwecke der indivi¬
duellen Bezeichnung eines ihrer Produkte gewählt werden
wollte, und daß es nicht in ihren Absichten liegen konnte, eine
Allgemeinbezeichnung für einen aus einem gewissen pharmazeuti¬
schen Präparate hergestellten photographischen Entwickler einzu¬
führen. Eine derartige Annahme ist umsomehr ausgeschlossen, als
der Klägerin in verschiedenen Staaten für die Verwendung des
betreffenden pharmazeutischen Präparates als photographischen
Entwicklers das Erfindungspatent zusteht, sie also in diesen Staa¬
ten das ausschließliche Recht zu jener Verwendung hat. Die
Klägerin hat denn auch von Anfang an durch Eintragung der
Bildmarke mit dem Worte „Rodinal“ — in Deutschland zu einer
Zeit, da die Wortmarken noch nicht zulässig waren — ihren
Willen kundgegeben, jene Bezeichnung wenigstens als Marken¬
bestandteil in Anspruch zu nehmen; und nach der auf Akt. 65
(ein von der Klägerin eingelegtes Verzeichnis der Eintragungen
der Wortmarke „Rodinal“) gestützten Feststellung der Vorinstanz
hat sie die Wortmarke „Rodinal“ schon im Jahre 1891 hinterlegt
in Frankreich und Amerika, im Jahre 1892 in England
Endlich hat die Vorinstanz mit Recht aus der von der Beklagten
angeführten chemischen Literatur den Schluß gezogen, es ergebe
sich daraus keineswegs, daß die Klägerin das Wort „Rodinal“
von Anfang an als Gemeingut, allgemeine Sachbezeichnung,
habe verwenden wollen. In jener Literatur finden sich nämlich
lediglich Bemerkungen über Vorträge des Dr. Andresen und an¬
derer z. B. über Paramidophenol als Entwickler, „welches in
„wässeriger Lösung, Gemenge mit Atzkali und Kaliumsulfit als
„„Rodinal““ in den Handel gelangt.
4. Zu prüfen ist daher nunmehr der weitere Standpunkt der
Beklagten, das Wort „Rodinal“ sei im Verlaufe der Zeit zu
einer generischen Sachbezeichnung, zum Gemeingut geworden.
Nun findet sich allerdings, wie die Vorinstanz feststellt, in einer
Reihe von Literaturstellen das Wort „Rodinal“ als ein in An¬
wendung befindlicher photographischer Entwickler, ohne daß dabei
regelmäßig auf die Klägerin als Fabrikantin beziehungsweise
Verkäuferin Bezug genommen wäre. In andern ist von „Rodi¬
nal“ als einer Chemikalie, die in gleicher Linie genannt wird,
mit chromsauren Salzen, Metol, Amidol, oxalsaurem Kali und
Aurantia, die Rede. ... Ein spezielles Gewicht legt die Beklagte
auf die Erwähnung von „Rodinal“ in den Konversationslexika von
Brockhaus (seit 1894) und Meyer (seit 1898) mit Angabe der
Zusammensetzung ohne Hinweisung auf die Klägerin. („Handels¬
name für eine Lösung von salzsaurem Paramidophenol, und dient
als Entwickler in der Photographie“; eine Lösung von salzsaurem
Paramidophenol, dient als Entwickler in der Photographie.“
Zutreffend führt aber die Vorinstanz gegen die Beweiskraft aller
dieser Literaturstellen aus: Der technologischen Literatur könne
mit Bezug auf die vorwürfige Frage überhaupt keine primäre oder
auch nur erhebliche Bedeutung zugestanden werden. Gegenstand der¬
selben bilden zunächst nur wissenschaftliche und technische Verhält¬
nisse, nicht der Handel mit technischen Produkten, während es sich
hier lediglich frage, ob in diesem tatsächlich das Wort „Rodinal“
eine allgemeine Sachbezeichnung für einen bestimmten als alkali¬
sches Gemenge von Paramidophenol hergestellten photographischen
Entwickler diene und im Verkehr üblich sei; hiefür seien aber
chemisch wissenschaftliche und technologische Publikationen offenbar
nicht die geeignete Quelle; ebenso wenig die Lexika, denn diesen
liege ihrem Zwecke nach der Hinweis auf Individualrechte und
Warenbezeichnungen auch da, wo solche bestehen und in Fachkreisen

bekannt seien, doch ziemlich ferne. Im übrigen enthalte auch jene
technologische Literatur gelegentlich den Hinweis auf die Indivi¬
dualität des „Rodinals“ im Sinne eines unmittelbaren Zusammen¬
hanges desselben mit einem bestimmten Fabrikanten. Endlich stellt
die Vorinstanz auch fest, unrichtig sei auch, daß in Fachkreisen der
Name „Rodinal“ allgemein als gleichbedeutend mit „Paramido¬
phenol“ gebraucht werde. Angesichts all dieser, durchaus nicht
aktenwidriger, vielmehr auf Durchforschung und Vergleichung der
Literatur und auf Beweiswürdigung beruhenden tatsächlichen Fest¬
stellungen der Vorinstanz kann dem Antrage der Beklagten auf
Aktenvervollständigung nach dieser Richtung keine Folge gegeben
werden, da das Gericht die angerufenen und vorgelegten Beweise
gewürdigt hat und eine Expertise ihm mit Fug als überflüssig
erscheinen mochte. Was sodann die Berufung der Beklagten für
die angebliche Verallgemeinerung des Wortes „Rodinal“ auf
Prospekte, Preislisten und Inserate von Fabrikanten und Händ¬
lern mit chemischen Produkten betrifft, so führt die Vorinstanz
hierüber aus: Das von der Beklagten beigebrachte Material sei
nur spärlich; wennschon es überdies in gewissem Maße für das
Beweisthema der Beklagten spreche, so dürfe darauf überhaupt kein
erhebliches Gewicht gelegt werden. Denn zugestandenermaßen sei
das in den genannten Preislisten aufgeführte „Rodinal“ gerade
das Produkt der Klägerin, und daß ihr Name nicht ausdrücklich
genannt sei, habe keine Bedeutung, weil es durchaus nicht allge¬
mein üblich sei, im Handel bei der Nennung des Produktes
jeweilen den betreffenden Fabrikanten mitanzuführen; das gelte
namentlich für Preislisten. Die Natur einer Warenbezeichnung
als Herkunftsbezeichnung trete ja gerade darin zu Tage, daß die
Bezeichnung der Ware schon den Namen des Fabrikanten vertrete,
sei es, daß die Abnehmer sich diesen dann ohne weiteres hinzu¬
denken, sei es, daß ihnen derselbe zwar nicht mehr geläufig, wohl
aber die Anschauung zurückgeblieben sei, daß es sich bei der unter
dem speziellen Namen verkauften Ware um die eines bestimmten
Fabrikanten handle. Es erscheine ja als natürlich, daß auch bei
den schutzfähigen Warenbezeichnungen der Name des Berechtigten
im Laufe der Zeit im Verkehre verschwinde, zunächst bei den
letzten Abnehmern, den eigentlichen Konsumenten, dann aber auch
bei den Zwischenhändlern, während der Zusammenhang der Be¬
Produzenten immerhin im
zeichnung mit einem bestimmten
Bewußtsein der betreffenden Kreise verbleibe. Hieran müsse es
nach der Intention eines derartigen Namensschutzes genügen.
Diese Ausführungen der Vorinstanz erscheinen als völlig zutref¬
fend, und es mag ihnen nur noch folgendes beigefügt werden:
Allerdings ist die Bezeichnung einer Ware mit einer Wortmarke,
speziell bei chemischen pharmazeutischen Produkten und dergleichen,
bei denen sich der Produzent und Händler leicht genötigt sieht,
zur besseren Verwendbarkeit einen vom wissenschaftlichen Fach¬
namen des Produktes verschiedenen Namen zu wählen, an sich
geeignet, die Wortmarke zu einer allgemeinen Sachbezeichnung zu
machen. Hierin liegt die Gefahr der Wortmarke für den Berech¬
tigten, während anderseits ihr Vorteil darin besteht, daß ein be¬
stimmtes Produkt nicht nur äußerlich mit einem Herkunftszeichen
versehen wird, sondern auch unter einem bestimmten Schlagwort
in den Handel und Verkehr gelangt. Anerkenni nun das Gesetz
— wie dies nach der feststehenden bundesgerichtlichen Praxis beim
eidgenössischen Markenschutzgesetze der Fall ist — die Wortmarke
als zulässig, so muß es sie beziehungsweise ein als Marke über¬
haupt zulässiges Wort auch schützen bis und so lange nicht nach¬
gewiesen ist, daß das Wort seinen Charakter als Marke, das
heißt als Bezeichnung einer Ware als herrührend von einem
bestimmten Produzenten oder Händler, verloren hat. Der bloße
Gebrauch des Wortes in Preislisten 2c. genügt nicht, ihm den
Charakter einer Marke in diesem Sinne zu nehmen. Das Akten¬
vervollständigungsbegehren der Beklagten ist daher auch hier
wegen Unerheblichkeit des Beweisthemas abzulehnen.
5. Es fragt sich daher einzig noch, ob nicht der allgemeine
Gebrauch des Wortes „Rodinal“ im Sinne einer verallgemeiner¬
ten Anwendung für einen betreffenden photographischen Entwickler
den Untergang des Individualrechts der Klägerin herbeigeführt
habe. In dieser Hinsicht kann der Gebrauch, den die Klägerin
selber von ihrer Marke gemacht hat, nicht gegen sie verwendet
werden; denn sie will ja durch die Wahl einer Wortmarke gerade
ein bestimmtes Schlagwort für ihr Produkt haben, und wenn
nun dieses Produkt allgemein unter der von ihr gewählten Be¬

zeichnung in den Verkehr gelangt, so liegt darin noch nicht eine
Aufhebung des Individualrechts der Klägerin an der betreffenden
Bezeichnung, da andernfalls eine Wortmarke ihren Zweck über¬
haupt verfehlen würde. Eine Verallgemeinerung wäre vielmehr
nur dann anzunehmen, wenn die betreffende Bezeichnung auch auf
die ähnlichen Produkte anderer Fabrikanten angewendet würde und
das in Kenntnis und mit ausdrücklichem oder stillschweigendem
Einverständnisse der Klägerin — als der ursprünglich Berechtig¬
ten
geschähe. Das trifft nun hier nicht zu. Unbestrittener¬
maßen stammt alles „Rodinal“, das vor dem Juni 1901 in den
Handel gelangt ist, aus der Fabrik der Klägerin. Erst die Be¬
klagte hat, zur angegebenen Zeit, angefangen, für ihr Produkt
den Namen „Rodinal“ zu verwenden. Durch diese Verwendung
hat jedoch ein Untergang des Markenrechts der Klägerin nicht
rbeigeführt werden können. Denn einmal war der Umsatz der
Beklagten in „Rodinal“ festgestelltermaßen nur sehr unbedeutend,
so daß von einer irgendwie erheblichen Verbreitung des Wortes
„Rodinal“ für den betreffenden Entwickler der Beklagten nicht die
Rede sein kann. Sodann aber hat die Klägerin sofort, als sie
vom Vorgehen der Beklagten Kenntnis erhalten hatte, ihr Mar¬
kenrecht gewahrt, also eine Gebrauchsberechtigung der Beklagten
in keiner Weise anerkannt.
6. Muß sonach das Markenrecht der Klägerin anerkannt
werden, so folgt daraus die Gutheißung des ersten Rechtsbegeh¬
rens der Hauptklage und damit die Abweisung der Widerklage.
Das Begehren auf Konfiskation und Vernichtung der das Wort
„Rodinal“ tragenden Etiketten 2c. der Beklagten erscheint ebenfalls
als begründet, da zu diesen Maßnahmen objektive Widerrechtlich¬
keit genügt, also der von der Beklagten angetragene Beweis des
guten Glaubens unerheblich ist. Die Erklärung der Beklagten, sie
werde bei Gutheißung der Hauptklage (im Hauptbegehren) die
erwertung jener Etiquetten 2c. sowieso unterlassen, bildet kein
Hindernis, die verlangte Maßnahme anzuordnen. Endlich erscheint
auch die von der Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils
als gerechtfertigt, „um — wie die Vorinstanz mit Recht aus¬
„führt — einer weitern Verletzung des Rechtes der Klägerin für
„die Zukunft vorzubeugen und den durch die Rechtsverletzung der
„Beklagten gefährdeten Charakter des Wortes „„Rodinal““ als
„Herkunftsbezeichnung zu Gunsten der Klägerin weiterhin
„wahren.“
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung der Beklagten wird abgewiesen und demgemäß
das Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 24. Oktober
1902 in allen Teilen bestätigt.