bge · 69_II_188 · 1943-04-20 · de
BGE 69 II 188
Zivilrecht


ISS 
Erfindungsschutz. N° 31. 
liehe Vorzüge auf, indem es durch die Unterdrückung der 
mit der Bindemasse ausgefüllten Fugen die Gefahr der 
Spalten- und Rissbildung beseitigte, ohne dass deswegen 
auf die Verwendung der die grÖBste Raumbeständigkeit 
gewährleistenden Kleinholzstücke verzichtet werden muss. 
Schon dieser Umstand allein, der die Herstellung eines 
Parketts von besonders hochstehender Qualität ermöglicht, 
stellte einen klar erkennbaren technischen Fortschritt dar, 
der auf dem Gebiete der Parkettkonstruktion von bedeu-
tender Tragweite war und darum den Anfordermtgen 
genügt, die bezüglich des technischen Fortschrittes für die 
Patentwürdigkeit gestellt werden müssen. 
Einen technischen Fortschritt bedeutet die Konstruk-
tion nach dem Hoferpatent aber auch aus dem weiteren 
Grunde, dass nach den Feststellungen der Vorinstanz die 
Arbeit des Verlegens erheblich einfacher ist als beim 
Noelpatent, darum rascher vor sich geht und infolgedessen 
billiger zu stehen kommt. 
Endlich lässt die Tatsache, dass nach den Feststellungen 
des Experten Weideli Böden nach dem Hoferparkett' in 
grosser Zahl hergestellt werden, das Vorliegen eines tech-
nischen Fortschrittes als unzweifelhaft gegeben erscheinen; 
denn die Durchsetzung 'efuer Erfindung in der Praxis ist 
sozusagen immer ein schlüssiger Beweis dafür, dass sie 
einen technischen Fortschritt in sich schliesst. 
31. Auszug aus dem Urteil der I. ZivIlabteIlung vom 20. April 
1943 i. S. Räz und Dr. Egli gegen Bigler, Splchiger u. Co., A.-G. 
1. Die neuartige Verwendung eines bekannten Stoffes stellt in 
CIIBU eine Erfindung dar. 
2. Der Richter kann ein Pa.tent nur dann beschränken (Art. 16 
Abs. 2 Pa.tG), wenn eine Partei dies beantragt (Änderung der 
Rechtsprechung). 
1. L'utilisation nouvelle d'une matiere connue constitue dans le 
CIIB particulier une invention. 
2. Le juge ne peut limiter u,n brevet (art. 16 a1. 2 LB) qua si une 
partie le demande (ohangement de jurisprudence). 
Erfindungsschutz. No 31. 
189 
1.n nuovo impiego d'u,na materia conosciuta. costituisce nel 
CMO particolare u,n'invenzione. 
2. n giudice puo limita.re il brevetto (art. 16 cp. 2 della legge 
federale sui brevetti d'invenzione) soltanto se una. parte ha 
formulato una. conclusione in tale senso (cambiamento della 
giurisprudenza ). 
A. -
Die Beklagten Hermann Räz und Dr. Paul Egli 
in Thun sind gemeinsam Inhaber des schweizerischen 
Hauptpatentes Nr. 190,289 und des Zusatzpatentes 
Nr. 192,072, die beide auf einen « Gleitschutzkörper, ins-
besondere für Hufbeschläge» lauten. Ein nach diesen 
Patenten angefertigter Hufeisenstollen wurde unter der 
Marke « Mordax » in den Handel gebracht. 
Der Anspruch des am 9. April 1936 angemeldeten 
Hauptpatentes Nr. 190,289 lautet: 
«Gleitschutzkörper, insbesondere. für Hufbeschläge, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein aus verschlel~sfeste?D- Wer~toff bestehen-
der Dorn mit nach dem Versenkende hin konISCh verjüngtem S?,ha.ft 
in eine konische Vertiefung seines aus Stab! bestehende~ Tragers 
so eingesetzt ist, dass er am Versenkende ~ICht fest auflIegt, son-
dern nur an seiner Mantelfiäche gehalten ISt. » 
Dazu kommt folgender Unteranspruch : 
«Gleitschutzkörper nach PatentansprucJ;t, dad~h ge~enn­
zeichnet, dass der Dorn in die konische VertIefu,ng semes Tragers 
kalt eingepresst ist. » 
Das Zusatzpatent Nr. 192,072 wurde am 19. Dezember 
1936, noch vor Veröffentlichung des Hauptpatentes, ange-
meldet. Sein Anspruch lautet : 
«Gleitschutzkörper insbesondere für Hufbeschläge, nach dem 
Patentanspruch des Hauptpatentes, bei ,!elcJ;tem e~ aus. ver-
schleissfestem Werkstoff bestehender Dorn m e.men Trager e~e­
setzt ist welcher auf der Seite des Dornes an emem Zapfen emen 
Kopf aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass di~ Höhe des ~äger­
kopfes dem Halbmesser des Trägerzapfens '!I"~mgst~ns ~ernd 
entspricht, u,nd dass der Dorn, ~essen ko~seltIge. Sti1;rlla.che m der 
Mitte erhöht ist, nur um Scheitelhöhe dIeser Stirnfia.che aus dem 
Träger hervorragt. » 
Dazu kommen folgende Unteransproche: 
t: 1. Gleitschutzkörper nach Patentanspruch, ~u:ch gekenn-
zeichnet, daBs der Trägerkopf eine kugelflächenformIg gewölbte 
$tirn.6iche aufweist. 
2. Gleitschutzkörper nach Unteranspruch 1, dadurch gek~­
tleichnet, dass der Dorn mit seinem untern Ende um mehr als die 
]90 
Erfindungssohutz. N° 31. 
Grössa seines DurchmessarS unter die Basisfiäche des Trägerkopfes 
in den Za.pfen des Trägers hineinragt. J) 
B. -
Die Firma Bigler, Spichiger & Co., A.-G., in 
Biglen, reichte beim Handelsgericht des Kantons :Bern 
Klage ein mit dem Begehren, die Patente Nr. 190,289 und 
Nr. 192,072 seien nichtig zu erklären. Die Klage stützt 
sich auf Art. 16 Ziff. 1, 4, 7 und 8 PatG. Die Beklagten 
beantragten Abweisung der Klage. 
Das Handelsgericht hat Zeugen einvernommen und ein 
Gutachten von Ing. Gisi, Adjunkt am Amt für geistiges 
Eigentum, eingeholt. Die Parteien legten ausserdem Privat-
gutachten vor, die Klägerin ein solches von Dr. Stäger, 
Privat-Dozent an der E.T.H. Zürich, die Beklagten ein 
solches von Dr. Eisner, Leiter der « Stellram »-Hartmetall-
fabrik Nyon. 
Mit Urteil vom 15. Juni 1942 hiess das Handelsgericht 
das Hauptbegehren der Klage gut und erklärte die beiden 
Patente als nichtig. Das Gericht stützte sich beim Haupt-
patent auf Art. 16 Ziff. 1 PatG. Es nahm durch Auslegung 
des Patentanspruches an, dass eine Kombinationserfindung 
vorliege; die drei Elemente der Kombination seien an 
sich nicht neu ; die Kombination selbst stelle keine Er-
findung dar, weil ihr die schöpferische Idee fehle. Das 
Zusatzpatent verletze den Grundsatz der Nichtidentität 
(Art. 16 Ziff. 5 PatG). 
O. -
Mit der vorliegenden Berufung beantragen die 
Beklagten: 
1. Die Sache sei gemäss Art. 64 OG zu neuer Beurteilung 
an die Vorinstanz zurückzuweisen. 
2. In Abänderung des angefochtenen Urteils sei die 
Klage im vollen Umfang abzuweisen. 
Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung. 
Aus den Erwägungen.: 
1. -
..... (Aktivlegitimation. ) 
2. -
Für die Beurteilung der ersten Streitfrage, ob 
beim Hauptpatent eine Erfindung vorhanden sei (Art. 16 
Erfindungssohutz. No 31. 
191 
Ziff. 1 PatG), ist vorab zu prüfen, ob und wodurch sich 
der Patentgegenstand vom bisher Bekannten unterscheidet, 
worin also der Erfindungsgedanke bestehen soll. 
Der durch die Streitpatente . geschützte Gleitschutz-
körper, der insbesondere als Hufeisenstollen Verwendung 
findet, setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Stollen,.. 
körper, dem Träger, und einem in den Träger eingelassenen 
Dorn. Nach dem Patentanspruch weist er folgende Merk-
male auf: 
a) Befestigung des Dornes im Träger : 
aa) Der Dorn hat einen nach dem Versenkende hin 
konisch verjüngten Schaft; die Vertiefung des ·Trägers, 
in die der Dorn eingesetzt wird, weist eine entsprechende 
konische Form auf. 
bb) Der Dorn ist so eingesetzt, dass er am Versenkende 
nicht fest aufliegt, sondern nur an seiner Mantelfläche 
gehalten wird. Nach dem Unteranspruch kann diese 
Befestigung durch kaltes Einpressen erreicht werden. 
b) Stoff des Stollens: 
aa) Der Träger besteht aus Stahl. 
bb) Der Dorn besteht aus « verschleissfestem Werk-
stoff». Als verschleissfest bezeichnet die Patentbeschrei-
bung einen mindestens den Härtegrad 9 aufweisenden 
Werkstoff, beispielsweise Wolframkarbid. 
Die Vorinstanz nahm auf Grund des Patentanspruches 
zum vorneherein an, die Erfindung bestehe im Zusammen-
wirke~ der selbständigen Elemente des Erfindungsgegen-
standes, es liege somit ein Kombinationspatent vor. Sie 
setzte damit etwas voraus, was sich erst als Antwort auf 
die Frage nach dem Erfindungsgedanken hätte ergeben 
können. Die Annahme einer Kombinationserfindung war 
daher verfrüht und -
wie sich aus den nachfolgenden 
Erwägungen ohne weiteres ergibt -
unrichtig. Da sie auf 
keiner tatbeständlichen Feststellung beruht, ist sie für 
das Bundesgericht nicht verbindlich, sodass die von den 
Beklagten dagegen erhobene Aktenwidrigkeitsrnge gegen-
standslos ist. 
192 
Erfilldungsschutz. No 31. 
Ohne Zweifel haben nicht alle im Haupt- und Unteran-
spruch aufgezählten Merkmale Erfindungscharakter. Die 
Be4Iagten geben selbsli zu, dass schon früher Hufeisen-
stollen aus einem Träger 'und einem darin eingesetzten 
härtern Dorn bekannt waren und dass die Herstellung des 
Trägers aus Stahl und die von ihnen gewählte Art der 
Befestigung des Dornes im Träger an sich nicht als Erfin-
dungen angesprochen werden können. Wie sie in der 
Klageantwort ausführen, soll der Erfindungsgedanke im 
~uletzt erwähnten Merkmal liegen, nämlich darin, dass der 
in der beschriebenen Weise geformte und in den stählernen 
Träger eingesetzte Dorn aus verschleissfestem Werkstoff 
von mindestens Härtegrad 9 besteht. 
Dieser Gedanke war zur Zeit der Patentanmeldung in 
der Tat neu. Wie die Vorinstanz feststellte, waren zwar 
Werkstoffe von dieser Härte etliche Jahre vor dem April 
1936 in der Schweiz bekannt. Es bedeutete auch nichts 
Neues, daraus Stifte oder Dornen herzustellen. Dagegen 
wurden solche Stoffe bis dahin weder für Dornen in Gleit-
schutzkörpern, noch überhaupt für Gleitschutzzwecke ver-
wendet. 
,3. -
Besteht somit der Erfindungsgedanke in der neu-
artigen Verwendung bestimmter Stoffe, !So ist weiter zu 
prüfen, ob darin eine Erfindung im Sinne des PatG liege. 
Zum vorneherein ausgeschlossen ist dies nicht. Eine Er-
findung kann auch in der erstmaligen Auswahl eines an 
sich bekannten Stoffes für eine an sich bekannte Vorrich-
tung bestehen, wenn nur die für jede Erfindung erforder-
lichen Merkmale des technischen Fortschrittes und der 
schöpferischen Idee gegeben sind (BGE 26 Ii 234 ; Urteil 
vom 20. Februar 1935 i. S. Arquint gegen Gehr. Tüscher 
& Co., unveröffentlichte Erwägung 2). 
Ob ein erheblicher techni8cher Fortschritt vorliegt, ist 
zum Teil Tat-, zum Teil Rechtsfrage. Die Vorinstanz sprach 
sich darüber nicht a118. Doch lassen sich die notwendigen 
tatsächlichen Feststellungen unschwer aus den Akt.en 
gewinnen (Art. 82 Abs. lOG), da die Yorinstanz über die 
Erfindungsaehutz. No 31. 
193 
Frage des Fortschrittes ein umfangreiches Beweisverfahren 
durchführte und insbesondere eine Reihe der berufensten 
Sachverständigen als Zeugen 'einvernahm. Die überein-
stimmenden Aussagen dieser Zeugen geben ein klares Bild 
über den Stand der Hufbeschlagtechnik in der Schweiz 
vor und nach der streitigen Erfindung. 
Mit dem Aufkommen. der Hartstrassenbeläge aus 
Asphalt und Zement war der Gleitschutz für Pferde immer 
notwendiger geworden. Die vor dem « Mordax »-Stollen in 
den Handel gebrachten Hufeisenstollen boten keinen aus-
reichenden Gleitschutz, nützten sich rasch ab und schä-
digten zum Teil den Strassenbelag. Sie waren ausserdem 
zu hoch, was eine unnatürliche Stellung des Hufes und 
häufige Krontrittverletzungen zur Folge hatte. Diese Nach-
teile bestanden nach dem Urteil des gerichtlichen Sach-
verständigen auch bei jenen -
in der Schweiz allerdings 
kaum gebrauchten -
Stollen, in die ein Dorn aus härterem 
Stahl eingesetzt war; solche Dorne griffen den Boden 
ebenfalls nicht genügend an; sie waren zudem innert 
kurzem so abgenützt, dass sie nicht mehr über den Träger 
vorstanden und deshalb das Ausgleiten nicht mehr ver-
hinderten. 
Der ausserordentlich harte Werkstoff des beim Streit-
patent verwendeten Dornes ist härter als jeder Strassen-
belag und muss, wie der gerichtliche Sachverständige aus-
führt, einen ausnehmend hohen Reibungskoeffizienten mit 
den bei Strassendecken verwendeten Werkstoffen haben. 
Der .Dorn greift daher überall an und bietet einen sichern 
Gleitschutz. Durch den Oabrauch wird er noch schärfer 
und tritt immer mehr hervor, da sich der Träger rascher 
abnützt. Allerdings bricht deshalb der vorstehende Dorn-
teil hin und wieder ab ; doch wirkt der Rest des Dornes 
weiterhlil als Gleitschütz. 
Naöh d~n Erfahrungen der Zeugen ist der « Mordax »-
Stolleti äUf Hartbelagstrassen « absolut gleitsicher », auch 
auf'. nassen, steilen und leicht vereisten Strassen. Er 
ermöglicht das Reiten und Fahren auf Strassenstrecken, 
13 
AS 69 TI -
1943 
194 
Erfindungsschutz. No 31. 
die früher nach Möglichkeit gemieden wurden. Er schont 
den Strassenbelag. Er n"!itzt sich nur langsam ab; durch den 
Gebrauch erhöht sich seine Griffigkeit. Der « Mordax »-
Stollen kann um ein Vielfaches länger verwendet werden 
als andere Stollen. Er ist sehr niedrig, was als wichtiger 
veterinär-medizinischer Vorteil bezeichnet wird; nach 
Auffassung fast aller Zeugen sind deswegen beim « Mor-
dax lI-Stollen auch Krontrittverletzungen seltener. Der 
Vorteil der Niedrigkeit beruht allerdings auf der nicht im 
Haupt- sondern im Zusatzpatent beschriebenen Konstruk-
tion; diese ist aber nur auf Grund des Erfindungsgedan-
kens des Hauptpatentes möglich. 
Veterinäroberst HeUsser; Professor der Tierheilkunde 
an der Universität Zürich, sagte als Zeuge aus: « Der 
« Mordax lI-Stollen war derjenige Stollen, auf den man seit 
langem wartete». Der Zeuge Oberst Collaud, Oberpferde-
arzt der Armee, bezeichnete den « Mordax »-Stollen als 
« umwälzende Neuerung ». In der Armee wurde der 
« Mordax »-Stollen nach eingehender Erprobung für alle 
Offiziers- und Unteroffiziersreitpferde und für die gesamte 
Kavallerie eingeführt ; einzig wegen der Kosten wurde er 
nicht auch für die Zugpferde vorgeschrieben. 
Bei dieser Sachlage liegt ohne Zweifel ein erheblicher, 
klar erkennbarer Fortschritt im Sinne des Patentrechtes 
vor. 
4. -
Ob in der Verwendung eInes verschleissfesten 
Werkstoffes vom Härtegrad 9 eine schÖPferische Idee liegt, 
hat die Vorinstanz nicht eingehend erwogen. Sie prüfte 
auch die Erfindungshöhe vom Gesichtspunkt der Kombi-
nationserfindung aus und kam zum Ergebnis, das Streit-
patent stelle einfach eine handwerksmässige Weiterbildung 
des auf Grund des amerikanischen Patentes 779,753 vom 
Jahre 1905 angefertigten und auch in der Schweiz vorbe-
kannten « Amerikastollens » dar. Dieser weist ebenfalls 
einen Träger und einen darin eingesetzten härtern Dorn 
auf, der aus hartem Stahl vom Härtegrad 7 besteht. 
Da der Erfindungsgedanke beim Streitpatent gar. nicht 
Erfindungsschutz. No 31. 
196 
in einer « Kombination» von hartem Träger und noch 
härterem Dorn besteht, ist die Gleichheit dieser Kombi-
nationbeim Amerikastollen und beim Streitpatent für die 
Frage der Erfindungshöhe unerheblich. Entscheidend ist 
einzig, ob es im Zeitpunkt der Patentanmeldung wegen 
des Amerikastollens oder wegen anderer technischer 
Gegebenheiten nahelag, für den Gleitschutzdorn einen ver-
schleissfesten Werkstoff vom Härtegrad 9 zu verwenden. 
Über diese Frage enthält das angefochtene Urteil nur die 
Erwägung, dass die Beklagten einfach {( die gerichtsnoto-
rische Zunahme der Hartstrassen in den letzten Jahren in 
Rechnung zogen » und sich andererseits {( die Fortschritte 
der Technik auf dem Gebiete der Hartmetalle seit 1905 
zu Nutzen machten ». 
Dieser Erwägung ist zunächst entgegenzuhalten, dass 
jedenfalls die Erfahrungen mit dem Amerikastollen keinen 
Anreiz zur Weiterbildung gaben. Dieser Stollen bewährte 
sich nicht (wird näher ausgeführt). 
Richtig ist dagegen, dass sich die Beklagten die Fort-
schritte der Technik auf dem Gebiete der Hartmetalle zu 
Nutze machten. Das spricht aber noch nicht gegen die 
Erfindungshöhe. Es frägt sich vielmehr, ob es nach dem 
Stand der Hartmetalltechnik zur Zeit der Patentanmeldung 
eine schöpferische Idee war, ein verschleissfestes Hartme-
tall von der Härte 9 als Dorn für einen Gleitschutzkörper 
zu verwenden. Zu dieser ausschlaggebenden Frage, die 
vorab. tatsächlicher Natur ist, aber auch eine rechtliche 
Würdigung des Tatbestandes erfordert, nahm die Vorin-
stanz nicht Stellung. Die von ihr durchgeführte Beweisauf-
nahme gestattet es jedoch dem Bundesgericht, die not-
wendigen tatsächlichen Feststellungen selbst vorzunehmen 
(Art. 82 Abs. lOG). Denn der gerichtliche Sachverständige 
Gisi kam in bezug auf diese Frage zu einem eindeutigen 
Ergebnis. Die Vorinstanz stellte nur deshalb nicht auf sein 
Gutachten ab, weil sie -
zu Unrecht und unabhängig vom 
Sachverständigen -
vom Gedanken der Kombinations-
erfindung ausging, und der Sachverständige die Erfindungs-
196 
Erfindungsschutz. N° 31. 
höhe, insbesondere arich die metallurgische Seite dieser 
Frage, gar nicht von diesem Gesichtspunkt aus hatte-
prüfen müssen. Die Sachkenntnis und Objektivität des 
Sachverständigen wird aber von der Vorinstanz nicht- in 
Zweifel gezogen. Seine Ausführungen behalten daher ihr 
volles Gewicht. 
Wie dem Gutachten zu entnehmen ist, entwickelte die 
Technik erst in den letzten Jahrzehnten brauchbare Werk-
stoffe von hoher Härte. Sie beruhen auf der Verwendung 
hochschmelzbarer Metalle und ihrer Karbide. Im Jahre 
1907 kamen zuerst Kobaltlegierungen unter der Bezeich-
nung (( Stellite» in den Handel. Sie wurden später von den 
Karbidlegierungen verdrängt. So kam im Jahre 1923 das 
W olframkarbid als Werkstoff auf. Sein Hauptnachteil, 
die grosse Sprödigkeit, konnte in der Folge durch ein neues 
Herstellungsverfahren -
Sintern statt Schmelzen -
und 
durch Zusatz von Kobalt vermindert werden. Das gebräuch-
lichste Hartmetall war zur Zeit der Patentanmeldung das 
«Widia» der Firma Krupp in Essen (gesintertes Wolfram-
karbid mit Kobaltzusatz), das im Jahre 1927 im Handel 
erschien .. Über die Verwendungsarten dieses Hartmetalls 
gibt das anfangs 1936 herausgegebene Widia-Handbuch 
der Firma Krupp Aufschluss. 
Der Sachverständige lehnt die Behauptung der Klä-
gerin ab, dass im Jahre 1936 für den Fachmann nichts 
näher lag, als das von der Stahllndustrie empfohlene 
Hartmetall als Dorneinsatz in einem Gleitschutzkörper zu 
verwenden. Weder das Widia-Handbuch noch die übrige 
von der Klägerin angeführte Literatur legten den Gedan-
ken nahe, Hartmetalle für diesen Zweck zu gebrauchen. 
Im Widia-Handbuch werden die Hartmetalle allgemein 
und insbesondere das Widia als Mittel zur Verbesserung 
von Werkzeugen, insbesondere von Schneid- und Bohr-
werkzeugen, besprochen. Das Handbuch bezeichnet daher 
die Hartmetalle auch als K Werkzeuglegierungen » und 
« Schneidlegierungen » und hebt als Haupteigenschaft des 
Widia die hohe Schneidleistung hervor. Das Widia wurde 
Erfindungsschutz. N0 31. 
197 
denn auch in Plättchen geliefert, die auf Werkzeugschnei-
den befestigt wurden. Es diente somit einem wesentlich 
andem Zweck als dem Gleitschutz und wurde von diesem 
andern Gesichtspunkt aus von den Fachleuten empfohlen 
und weiterentwickelt. Allerdings finden sich in der Lite-
ratur auch Hinweise allgemeiner Art über die Verwendungs-
möglichkeit- der Hartmetalle, so beispielsweise, es seien 
viele Anwendungsgebiete möglich. Solche Hinweise sind 
jedoch viel zu wenig bestimmt und konnten den Be-
klagten für die Stoffwahl nicht dienen. 
Die neue Verwendungsmöglichkeit, welche die Beklagten 
dem Hartmetall erschlossen, lag aber nicht nur dem bis-
herigen Anwendungsgebiet dieser Stoffe ferne, sondem 
war nach dem damaligen Stand der Technik überhaupt 
nicht zu erwarten. Wie der Sachverständige ausführt, ist 
Widia immer noch sehr spröde, wenn auch nicht mehr so 
spröde wie die früher hergestellten Hartmetalle. Auch im 
Widia-Handbuch wird dies nach Feststellung des Sach-
verständigen zugegeben. Die Literatur aus der Zeit der 
Patentanmeldung bestätigt die Sprödigkeit der Hart-
metalle. So wird u. a. in der Zeitschrift des Vereins deut-
scher Ingenieure vom Jahre 1935 S. 348 ausgeführt, dass 
Hartmetall so spröde sei wie Glas. Wegen dieser Eigen-
schaft mussten die Hartmetalle gerade für Gleitschutz-
dome in Hufeisenstollen ungeeignet erscheinen. Denn ein 
solcher Dom ist einer ausserordentlich starken schlagenden 
Beanspruchung ausgesetzt. Beim Galopp auf harter Strasse 
hat jeder einzelne Stollen während der Zeit, da er am Boden 
ist, einen Druck von etwa 100 kg zu übertragen. Aus diesem 
Grimde musste es nach Ansicht des Sachverständigen zum 
vomeherein als aussichtslos erscheinen, einen Hartmetall-
dorn in einen Stollen einzubauen, da der Dorn aller Er-
wartung nach innert kürzester Zeit zerstört werden musste. 
{( Man begreift daher nicht», führt der Sachverständige 
aus, « wie die Erfinder zu diesem Werkstoff greifen konn-
ten. Sie haben ... ein Vorurteil beseitigt, das wohlbegrundet 
schien und voraussichtlich auf hl.llge Zeit hinaus den Fort-
198 
Erfindungaschutz. N0 31. 
schritt, den ihr Stollen gebracht hat, verhindert hätte, 
und das ist nach unserer Ansicht das Kennzeichen einer 
schöpferischen Idee I). Den gleichen Standpunkt vertritt 
Dr. Eisner, der technische Leiter der grössten Schweizer 
Hartmetallfabrik, dessen Privatgutachten ohne Bedenken 
herangezogen werden darf, soweit es die Auffassung des 
gerichtlichen Sachverständigen bestätigt. Nach Dr. Eisner 
war die Überraschung auch in den engsten Fachkreisen 
ausserordentlich gross, als der neue Verwendungszweck 
für Hartmetall bekannt wurde. « Es wurde eine unbekannte 
Eigenschaft (nämlich ein besonders gearteter Verschleiss-
widerstand) an sich bekannter Werkstoffe entdeckt. » 
Die Klägerin bringt demgegenüber vor, aus der Literatur, 
namentlich dem Widia-Handbuch, ergebe sich, dass 
Hartmetall nicht nur ausserordentlich hart, sondern auch 
sehr zähe und verschleissfest sei und somit einen grossen 
Abnutzungswiderstand aufweise. Es werde sogar darauf 
hingewiesen, dass Hartmetalllegierungen auch benützt wür-
den für Gegenstände, bei denen es auf Widerstandsfahig-
keit gegen schlagende Beanspruchung ankomme, so für 
schlagende Bohrer. 
Nach dem Urteil des Sachverständigen bezogen sich aber 
alle Angaben über die Verschleissfestigkeit des Widia auf 
die Verwendung von Werkzeugen und· waren deshalb 
für die Erfinder wertlos. Weitere Angaben würden ihnen 
nicht viel genützt haben. Denn die Verschleissfestigkeit 
eines Werkstoffes bei einem bestimmten Gebrauchsgegen-
stand kann nicht auf Grund von Festigkeitsdaten, sondern 
nur durch den Versuch ermittelt werden. Das Gleiche gilt 
nach dem Sachverständigen auch für die schlagende Bean-
spruchung. 
Nach dem Stand der Technik zur Zeit der Patentan-
meldung waren die Erfinder somit auf Versuche ange-
wiesen, um die Eignung der Hartmetalle für den Gleit-
schutz kennen zu lernen, und zwar auf Versuche, die man 
in Fachkreisen nach dem Urteil von Dr. Eisner nicht der 
Mühe wert hielt. Wie der Sachverständige ausführt, konn-
Erfindnngaschutz. No 31. 
199 
ten die Beklagten namentlich nicht wissen, ob sich der 
Hartmetalldorn nicht etwa gleich dem Stahldorn ebenso 
rasch wie der Dornträger abnützen werde und aus diesem 
Grund für den Gleitschutz nicht geeignet sei. Aus den 
Akten ergibt sich, dass die Beklagten umfangreiche Ver-
suche unternahmen, die erst nach längerer Zeit zum Ziele 
führten. Im Wagnis solcher Versuche liegt das Originelle. 
Selbst wenn die neue Verwendungsmöglichkeit der Hart-
metalle theoretisch geahnt werden konnte, so erforderte 
ihre Verwirklichung doch eine gewisse Kühnheit, Ausdauer 
und Tatkraft, die den Erfinder kennzeichnet. 
Für das Vorliegen der erforderlichen Erfindungshöhe 
spricht dann vor allem auch die Tatsache, dass es etwa 
acht Jahre ging, bis das Hartmetall für den Gleitschutz 
gebraucht wurde. Das Widia wird in der schweizerischen 
Industrie seit 1928 verwendet. Trotzdem kamen weder die 
Hartmetall- noch die Hufbeschlag-Fachleute auf den Ge-
danken, Gleitschutzkörper mit Hartmetalldornen anzu-
fertigen. Diese Verwendungsart lag offenbar für die Fach-
leute nicht nahe, trotz allen praktischen Erfahrungen mit 
dem Hartmetall und trotz der allgemeinen Hinweise in der 
Literatur über die Verschleissfestigkeit und die Verwen-
dungsmöglichkeiten des Widia. Das ist amso bemerkens-
werter, als der Stand der Hufbeschlagtechnik in dieser 
Zeit nicht genügte. Oberst Collaud sagte als Zeuge' aus: 
« Jedermann, der sich für Stollen interessierte, suchte naoh 
einer nauen Idee ». Auch der von der Vorinstanz erwähnte 
Umstand, die Beklagten seien durch die Zunahme der 
Hartbelagstrassen veranlasst worden, einen den neuen 
Anforderungen gewachsenen Gleitschutz zu schaffen, 
spricht nicht gegen, sondern für die Erfindungshöhe. Trotz-
dem das Problem dringlich war, fand es vor den Beklagten 
keine befriedigende Lösung. Schliesslioh weist auch die 
Grösse des erzielten Fortschrittes auf die erfinderische 
Originalität hin. Die Beklagten haben gleichzeitig etwas 
Unerwartetes und etwas Hervorragendes geschaffen. Durch 
Überwindung eines technischen Vorurteils erreichten sie 
200 
Erfindungsschutz. N0 31. 
mit einem Schlag ein~ wesentliche Verbesserung der Huf-
beschlagtechnik. Ein~r solchen originellen Leistung von 
erheblicher technischer Tragweite muss der Erfindungs-
charakter zuerkannt werden, auch wenn man die Anfor-
derungen an die Erfindungshöhe im Sinne der neuen 
Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE ·63 II 271 ff.) 
höher stellt als früher. Man kann sich allerdings fragen, ob 
streng genommen das dort in den Vordergrund gestellte 
Erfordernis der Lösung, die nicht schon dem geschickten 
oder gut ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre, 
verwirklicht sei. Das braucht indessen nicht entschieden 
zu werden. Denn in Fällen wie dem vorliegenden, in denen 
ein technisch hervorragender Fortschritt gegen alle Vor-
aussicht auf Grund systematischer und umfassender Ver-
suche herausgefunden worden ist, liegt ein Erfindungstat-
bestand vor, der jenem andern Erfordernis gleichwertig 
ist. 
5. -
(Die Frage, ob der Patentanspruch die Erfindung 
klar definiere und ob ihre Ausführung durch Fachleute 
auf Grund der Beschreibung möglich sei (Art. 16 Ziff. 7 
und 8 PatG), ist in tatsächlicher Hinsicht unabgeklärt. 
Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen.) 
6. -
Aus den Erwägungen über den Erfindungscba-
rakter und dem Zugeständnis der Beklagten in der Klage-
antwort ergibt sich, dass der Patjentanspruch zu weit 
gefasst ist, indem er schutzunfähige Merkmale als selb-
ständige Kennzeichen der Erfindung anführt. Die Erfin-
dung besteht einzig in der Verwendung von verschleiss;,. 
festem Werkstoff für den Dorn des Gleitschutzkörpers. 
Für den Fall, dass die Vorinstanz in ihrem neuen Urteil 
die Nichtigkeit nach Art. 16 Ziff. 7 und 8 PatG verneint, 
stellt sich somit für sie die Frage, ob sie die Beschränkung 
des Patentes wegen Teilnichtigkeit im Sinne von Art. 16 
Abs. 2 PatG, die nach dem Gesagten sachlich begründet 
wäre, von Amtes wegen vorzunehmen hat. Dies ist zu ver-
neinen. Die gegenteilige Auffassting, die das Bundesgericht 
in BGE 65 II 272 ff. vertrat, kann nicht aufrechterhalten 
Erfindungsschutz. No 31. 
201 
werden. So wenig Art. 16 Abs. 1 den Richter verpflichtet, 
ein Patent von Amtes wegen nichtig zu erklären, so wenig 
will ihm dies Abs. 2 für die .Teilnichtigkeit vorschreiben. 
In beiden Fällen setzt das Urteil des Richters einen Partei-
antrag voraus. Der Bundesgesetzgeber wollte diesen aus 
dem kantonalen Zivilprozessrecht sich ergebenden allge-
meinen Grundsatz für das Patentrecht nicht aufheben; 
er hat ihn im Gegenteil durch Art. 16 Abs. 3 PatG bestätigt. 
Allerdings ist zu vermuten, dass im Antrag auf Nichtig-
erklärung auch der Antrag auf Teilnichtigerklärung als 
weniger weit gehendes Begehren enthalten ist. Doch kann 
einem Nichtigkeitskläger sehr wohl der Wille oder die 
Aktivlegitimation fehlen, um auch die Teilnichtigkeit-
anzubegehren. In einem derartigen Falle muss die Nichtig-
keitsklage auch dann ganz abgewiesen werden, wenn zwar 
nicht die Nichtigkeit, wohl aber die Beschränkung des 
Patentes sachlich begründet ist. Ein solches Ergebnis steht 
mit dem schweizerischen Patentrecht im Einklang, das 
auch gänzlich nichtige Patente bestehen lässt, solange sie 
nicht angefochten werden. 
Sollte die Nichtigkeitsklage im vorliegenden Fall unbe-
gründet sein, so hat die Vorlnstanz demnach auf Grund des 
kantonalen Prozessrechtes zunächSt zu entscheiden, ob 
im Klagebegehren das Begehren auf Teilnichtigerklärung· 
enthalten ist, und gegebenenfalls hat sie unter Berücksich-
tigung der Erwägungen des gegenwärtigen Urteils dazu 
Stellung zu nehmen. 
7. -
Mit Recht spra~h die Vorinstanz dem Zusatz-
patent den Erfindungscharakter ab. Der Hauptanspruch 
und die beiden Unteransprüche dieses Patentes unter-
scheiden sich vom Hauptpatent nur dadurch, dass sie die 
Form von Träger und Dorn des Gleitschutzkörpers und die 
Art der Befestigung des Dornes im Träger noch näher 
umschreiben. Darin liegt aber nach dein Urteil des gericht-
lichen Sachverständigen keine Erfindung. Wohl ist der 
nach dem Zusatzpatent hergestellte Gleitschutzkörper sehr 
niedrig und verkörpert wegen dieser Eigenschaft einen 
202 
Markenschutz. N0 32. 
erheblichen Fortschritt ; denn vorher war es nie gelungen, 
der Forderung der Wissenschaft nach einem möglichst 
niedrigen Stollen zu imtsprechen. Allein nachdem einmal 
Gleitschutzdorne aus Hartmetall verwendet wurden, war 
es nur noch Sache des handwerklichen Könnens, einen mög-
lichst niedrigen Stollen herzustellen, wie überhaupt die für 
die Wirkweise dieses Dornes günstigste Konstruktion 
herauszufinden. Eine schöpferische Idee, die es vom Haupt-
patent unterscheidet, enthält das Zusatzpatent nicht. 
Demgemäss erkennt das Bundesgericht: 
1. Die Berufung wird abgewiesen, soweit sie sich gegen 
die Nichtigerklärung des Zusatzpatentes Nr. 192,072 
richtet. 
2. Im übrigen wird die Berufung gutgeheissen, das Ur-
teil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 15. Juni 
1942 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung 
im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückge-
wiesen. 
VII. MARKENSCHUTZ 
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 
32. Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. März 1943 
i. S. Fofag Forsanosefabrik H. Schuberth gegen Herz & Co. 
Nichtigkeit einer Marke wegen Verstasses gegen die guten Sitten 
Art. 3, Aha. 4 MSchG. 
' 
Eine Marke, die zu Täuschungen des Durchschnittskäufers .Anlass 
.geben kann,. verstösst gegen die guten Sitten. 
Bel ~er BeurteIlung der Täuschungsgefahr ist ausschliesslich auf 
dIe Marke selbst abzustellen. 
Die .. Fra~ der Tä~chungsgetahr ist vom Bundesgericht frei zu 
uberprufe"!,, da sIe. auf Grund eines Ertalvrungssatzes zu ent-
. sc~eld~n ISt, der emem Roohtssatz gleichsteht. 
. 
N lChtl~kelt der Marke «Patentex » für einen nicht patentierten 
ArtIkel. 
Nullite d'une mru"qUe cantraire aua: bonnes malUrS art. 3 al. 4 LM. 
La marque qui risque d'indu,ire en 6rreur l'a.cheteur moyen est 
contraire aux bonnes moou,rs. 
Le risque d'erreu,r doit s'apprecier exclusivement au regard de 
la marque. 
Markenschutz. N° 32. 
203 
La Tribunal fMeral revoit librement cette question dont la solution 
resulte d'un critere d'experience equivalent A un critere de droit. 
NulliM de la. marque {( Patentex » prise pour un produit non 
brevete. 
NuUitd d'una marca contraria ai buoni castumi, art~· 3 cp. 4 della LM. 
La marca., che puo indurre in errore il compratore medio, e 
contraria ai buoni costumi. 
N el valuta.re il pericolo di errore si deve tenere esclusivamente 
conto della. marca stessa. 
Il Tribunale federale deve sindacare liberamente la questione deI 
pericolo di errore, poiche la solu,zione di essa dipende da un 
criterio di esperienza che equivale ad un' criterio di diritto. 
N ullitA del1a. mama «Patentex » adoperata per un prodotto non 
brevettato. 
3. -
Nach Art. 3 Abs. 4 MSchG dürfen Zeichen, die 
gegen die guten Sitten verstossen, nicht in eine Marke 
aufgenommen werden. Darunter fallen nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichts namentlich auch Zeichen, 
die geeignet sind, das kaufende Publikum zu täuschen 
(BGE 68 I 203,66 1191, 194 und dort erwähnte Entschei-
de). Die von der Beklagten für ihr 
Empfängnisverhü-
tungsmittel verwendete Marke « Patentex II ist daher 
unzulässig, wenn sie gemäss der Behauptung der Klägerin 
den Eindruck erweckt, die damit versehene Ware sei 
durch ein Patent geschützt, da ein solches nicht besteht. 
Dabei genügt die blosse Möglichkeit einer Täuschung. 
Des Nachweises, dass tatsächlich schon Käufer der behaup-
teten Täuschungsgefahr zum Opfer gefallen sind, bedarf 
es dagegen nicht, sowenig wie dies in Bezug auf die Frage 
der Verwechselbarkeit zweier Marken notwendig ist (BGE 
63 II· 287). Noch weniger braucht eine Schädigung nach-
gewiesen zu sein, wie sich zwangsläufig daraus ergibt, 
dass schon die blosse Täuschungsgejahr ausreicht. Aber 
auch der Nachweis einer Schädigungsgefahr, also der 
Wahrscheinlichkeit einer Schädigung, ist nicht erforder-
lich. Dies deshalb, weil der Verstoss gegen die guten 
Sitten in der Irreführung des Verkehrs an sich zu erblicken 
ist, die mit dem Gebot des Handeins nach Treu und Glau-
ben im Widerspruch steht und daher keinen Anspruch 
auf rechtlichen Schutz erheben kann (BGE 56 I 49). 
4. -
Bei der Beurteilung der Frage der Täuschungs-
gefahr ist sodann, wie auch die Vorinstanz zutreffend