bge · 27_II_613 · 1901-10-05 · de
BGE 27 II 613
Zivilrecht


65. Urteil vom 5. Oktober 1901 in Sachen
Société anonyme des Chocolats au lait F. L. Cailler
gegen Berner Chokoladenfabrik Tobler & Cie.
Passivlegitimation gegenüber einer Klage aus Markennachahmung. —
Wortmarke; Grundsätze über Zulässigkeit. Schutzfähige Phantasie¬
benennung oder gemeinfreie Sach- oder Eigenschaftsbezeichnung
(« crêmant » für Chocotadeprodukte)?
A. Durch Urteil vom 6. Juni 1901 hat der Appellations¬
und Kassationshof des Kantons Bern erkannt:
1. Die Klägerin ist mit ihren Klagebegehren, soweit dieselben
noch zu beurteilen sind, abgewiesen.
2. Der Beklagten ist ihr Widerklagebegehren zugesprochen.
B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und in
richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit
dem Antrage, es seien die modifizierten Klagebegehren gutzuheißen
und es sei demnach zu erkennen:
1. Die Beklagte sei nicht berechtigt, einzelne Qualitäten ihrer
Chokoladenprodukte mit dem Ausdrucke « Crêmant » zu bezeichnen
und es sei ihr der Gebrauch dieser Bezeichnung auf der Ver¬
packung und auf Etiketten unter Androhung der gesetzlichen Folgen
zu untersagen.
2. Die Beklagte sei der Klägerin gegenüber zu einer ange¬
messenen, gerichtlich festzusetzenden Entschädigung zu verurteilen.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, alle diejenigen Verpackungen
und Etiketten, auf welchen die Bezeichnung « Crêmant » als
Qualitätsanpreisung vorhanden ist, zu zerstören, eventuell so um¬
zuändern, daß die Bezeichnung « Crêmant » ausgetilgt werde.
4. Es sei die Publikation des gerichtlichen Entscheides in meh¬
reren Zeitungen der Schweiz auf Kosten der Beklagten anzu¬
ordnen.

In der Sitzung vom 28. September 1901 hat der Ver¬
treter der Klägerin diese Berufungsanträge begründet.
Der Vertreter der Beklagten hat auf Abweisung der Berufung
angetragen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Dem Prozesse liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:
Die Rechtsvorgängerin der Klägerin, Chokoladenfabrik F. L. Cail¬
ler in Vevey, ließ am 10./12. August 1896 beim eidgenössischen
Amte für geistiges Eigentum die Schutzmarke « Chocolat cré¬
mant Cailler » eintragen (unter Nr. 8559), welche eine ge¬
wisse originelle Anordnung der Worte und eine eigenartige Aus¬
führung der Schriftzüge aufweist. Nachdem sie hierauf ihren Sitz
nach Broc (Kanton Freiburg) verlegt hatte, hinterlegte sie am
2./3. August 1898 eine zweite Schutzmarke, lautend « F. L. Cail¬
ler’s Original Crêmant, Chocolate (Chocolat crêmant) Choco¬
lats » (unter Nr. 10,299). Am 8./15. Mai 1899 endlich ließ sie
unter Nr. 11,033 das Wort « Crêmant» als Marke eintragen. Die
Klägerin übernahm als Rechtsnachfolgerin der genannten Firma
deren sämtliche Aktiven und Passiven und ließ auch die Marken
Nr. 10,299 und 11,033 auf sich übertragen; sie tragen nun¬
mehr die Nummern 12,453 und 12,457. Letztere Marke (« Crê¬
mant ») dient nach der Eintragung zum Schutze folgender Pro¬
dukte: « Chocolats, Chocolats au lait, en poudre et en ta¬
blettes, cacao, articles de réclame. » Dagegen hat die Kläge¬
rin diese Marke bis jetzt nur für die Bezeichnung einer zum
Rohessen bestimmten Spezialität von Chokolade und auf deren Ver¬
packung angebracht; die von ihr als « crémant » verkaufte Cho¬
kolade ist keine sogenannte Milch=Chokolade (Chocolat au lait),
sondern gewöhnliche Chokolade ohne Zusatz von Milch oder Sahne,
die sie in Tafeln verkauft und speziell zum Rohessen empfiehlt.
In ihren Prospekten, Prix Courants, etc. finden sich unter der
Bezeichnung « Chocolats Crêmants » die nähern Benennungen
« très crêmant », « extra crêmant », « grand crêmant »; sie
empfiehlt darin speziell den Chocolat Crémant von dem sie sagt:
« il est destiné aux consommateurs qui recherchent avant
« tout, l’arôme exquis du cacao joint à une pâte aussi savou¬
« reuse qu'une crême. »
Die Beklagte ist die Rechtsnachfolgerin von I. Tobler, der am
26. Februar 1900 im Handelsregister von Bern die Firma „Ber¬
ner Chokoladen=Fabrik I. Tobler, Einzelfirma I. Tobler, Bern,
hatte eintragen lassen; sie hat Aktiven und Passiven dieser Firma
auf den 1. Juli 1900 übernommen.
Sowohl die Beklagte, wie auch schon ihr Rechtsvorgänger, be¬
dienten sich auf der Packung gewisser Chokoladen, die sie ebenfalls
in Tafeln verkauften und speziell zum Nohessen empfahlen, der
Worte « Crémant » und « Chocolat crémant ». Auf eine des¬
halb von der Klägerin erlassene öffentliche Warnung hin gab
der Rechtsvorgänger der Beklagten ebenfalls öffentlich unter dem
23. Februar 1900 die Erklärung ab, das Wort « crêmant » sei
für Chokolade keine schutzfähige Marke, sondern eine Eigenschafts¬
bezeichnung; gegen die der Rechtsgültigkeit entbehrende Hinter¬
legung des Wortes « crémant » werde er Stellung nehmen.
Daraufhin hat die Klägerin (im Oktober/November 1900) die
vorliegende Klage erhoben, deren — gemäß Zwischenurteil des
Appellations= und Kassationshofes des Kantons Bern vom 3. No¬
vember 1900 modifizierte — Rechtsbegehren aus Fakt. B ersicht¬
lich sind.
Die Beklagte hat auf Abweisung der Klage angetragen und
die Widerklage gestellt: Die Eintragung der Marke Nr. 12,457
der klägerischen Gesellschaft sei gerichtlich als ungültig zu erklären
und es sei die Streichung dieser Marke aus den Registern des
eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum zu verfügen.
Die Begründung der Parteianträge und des die Klage ab¬
weisenden, die Widerklage gutheißenden Urteils der Vorinstanz geht
soweit notwendig, aus den nachfolgenden Erwägungen hervor.
2. Die beklagte Gesellschaft hat in erster Linie bestritten, daß
sie überhaupt für allfällige unbefugte Benutzungen der Marke
« Crêmant » in der Zeit vor dem 1. Juli 1900 — also vor
ihrer Entstehung — belangt werden könne; sie hat also die Passiv¬
legitimation für Handlungen ihres Rechtsvorgängers und all¬
fällige daraus entspringende Schadenersatzansprüche bestritten.
Dieser Standpunkt ist unhaltbar. Die Beklagte hat zugegebener¬
maßen das Geschäft des J. Tobler mit Aktiven und Passiven
übernommen, und nun gehören zu den letztern alle Ansprüche,

die entstanden sind gegen das Geschäft durch den Betrieb des letz¬
tern, liege ihr Rechtsgrund in vertraglichen Verhältnissen oder in
einer unerlaubten Handlung. Die unbefugte Benutzung einer
Marke durch einen Geschäftsinhaber aber stellt sich als unerlaubte
Handlung dar, aus der ein Anspruch auf Unterlassung und
Schadenersatz mit dem Momente der Begehung erwächst; dieser
Anspruch besteht daher auch gegen den Rechtsnachfolger des be¬
treffenden Geschäftsinhabers, der Aktiven und Passiven des Ge¬
schäftes übernommen hat. Die Beklagte ist somit im ganzen Um¬
fange, auch für die Handlungen ihres Rechtsvorgängers, verant¬
wortlich.
3. Streitig ist im vorliegenden Verfahren und gemäß den mo¬
difizierten Vorklagebegehren in Verbindung mit der Widerklage
nur, ob der Klägerin am Worte « Crêmant » ein Markenrecht
(im Sinne des Bundesgesetzes über den Schutz der Fabrik= und
Handelsmarken ec. vom 26. September 1890) zustehe; nicht im
Streite liegt dagegen hier die Frage, ob nicht etwa die Beklagte
der Klägerin durch Nachahmung der Art der Verpackung (Farbe,
Anordnung der Aufschriften rc.) eine unerlaubte Konkurrenz be¬
reite. Sondern streitig ist nach dem Gesagten nur das Marken¬
recht am Worte « Crêmant », und die Frage, ob die marken¬
mäßige Verwendung dieses Wortes durch die Beklagte (auf der
Ware und deren Verpackung) einen Eingriff in das Markenrecht
der Klägerin enthalte.
4. Nach dem Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 kann
es nun keinem Zweifel unterliegen, daß (im Gegensatz zum frü¬
hern Gesetz vom 19. Dezember 1879, Art. 4, Abs. 2) auch bloße
Worte als Marken eingetragen werden können und des Marken¬
schutzes fähig sind; das neue Markenschutzgesetz anerkennt somit
auch die reine Wortmarke grundsätzlich an. (Vergl. Urteil des
Bundesgerichtes vom 7. Dezember 1895 in Sachen Walbaum,
Luling, Goulden & Cie. gegen Hahn, betreffend die Marke « Mo¬
nopole », Amtl. Samml., Bd. XXI, S. 1055, Erw. 3 ff.) Zweck
der Fabrik= und Handelsmarke ist nun, die Herkunft der Ware
aus einem bestimmten Geschäft, die Beziehung der Ware zum
Geschäftsinhaber, zu bezeichnen; nicht dagegen soll sie dienen zur
Bezeichnung der Ware selbst oder einer Qualität, sachlichen Eigen¬
schaft der Ware. Damit ein Wort für eine bestimmte Ware oder
Warengattung als Marke verwendbar sei, ist daher notwendig,
daß die Beziehung des Wortes zur Ware nicht eine adjektivische
sei, die eine sachliche Eigenschaft der Ware zu bezeichnen geeignet
ist. Ausgeschlossen als Wortmarken sind demnach vor allem all¬
gemeine adjektivische Qualitätsbezeichnungen, wie „gut“, „extra“
„prima“; ferner Bezeichnungen, die in Beziehung auf die be¬
treffende Ware eine Qualitätsbezeichnung ergeben, wie « dry»
« duro » bei Champagner oder bei Südweinen (als Gegensatz zu
doux), « fondant » bei Chokolade. Die Aneignung derartiger Be¬
zeichnungen als Marken, also als individuelle Zeichen, würde
eine unzulässige Monopolisierung der Warengattung selbst in sich
schließen. Die Markenberechtigung an einem an sich in Verbin¬
dung mit einer bestimmten Ware oder Warengattung marken¬
fähigen Worte wird sodann erworben durch die Priorität des Ge¬
brauchs. Es ist also notwendig, daß die Anwendung des Wortes
auf die betreffende Ware neu sei; nicht ist dagegen erforderlich,
daß das Wort selbst neu, eine reine Phantasiebezeichnung im
Sinne einer neuen Wortbildung, sei, sondern nur die Verbindung
des Wortes mit der betreffenden Ware muß neu und in diesem
Sinne originell sein. Ferner ist zu bemerken, daß eine an sich
zur Marke geeignete Bezeichnung zu einem Freizeichen, Gemein¬
gut werden kann; dies kann geschehen schon durch die Art und
Weise der ersten Benutzung, wie auch im Laufe der Zeit durch
die Entwicklung des Verkehrs. Dafür, ob ein Wort für eine be¬
stimmte Ware oder Warengattung als Marke geeignet oder aber
ob es hiefür Freizeichen, Gemeingut sei, ist maßgebend die An¬
schauung des Verkehrs (zwischen Produzenten, Händlern und Kon¬
sumenten).
5. Die Klägerin beansprucht das Wort « Crémant » als Marke
für „Chokolade, Milch=Chokolade, in Pulvern und in Tafeln,
Cacao, Reklameartikel“, d. h. also für Chokoladewaren im all¬
gemeinen. Von der Zulässigkeit des genannten Wortes als Marke
für diese Ware ist daher auszugehen, und es kommt nichts darauf
an, daß die Klägerin gegenwärtig die Bezeichnung « crémant »
nur für eine bestimmte Art Chokolade benutzt; denn ihr Anspruch
geht eben nach dem Gesagten weiter. Daß nun zunächst die Be¬
zeichnung « crémant » für diese Ware infolge Allgemeingebrauches
Freizeichen, Gemeingut geworden sei, wie die Beklagte in erster

Linie behauptet, ist unrichtig. Die Beklagte will dies daraus her¬
leiten, daß der Klägerin die Eintragung des streitigen Wortes in
das deutsche Markenregister (Zeichenrolle) abgelehnt worden sei.
Diese Thatsache ist an sich richtig, allein es folgt aus ihr nicht
der von der Beklagten daraus gezogene Schluß. Die Beanstandung
erfolgte, weil das deutsche Patentamt davon ausging, die Bezeich¬
nung « crêmant » für Chokolade stelle sich als Sach=, Eigen¬
schaftsbezeichnung dar; dagegen hat das deutsche Patentamt nicht
ausgesprochen, jene Bezeichnung sei in Deutschland Gemeingut.
Wäre letzteres der Fall, d. h. hätte die Bezeichnung « crémant»
für Chokolade in Deutschland durch Allgemeingebrauch ihre in¬
dividualisierende Bedeutung verloren, so wäre allerdings das Wort
im Inlande nicht mehr markenfähig (vergl. Urteil des Bundes¬
gerichtes vom 17. November 1899 in Sachen Hediger Söhne
gegen Union, Amtl. Samml., Bd. XXV, 2. Teil, S. 776
Allein daß dies der Fall fei, ist weder durch die erwähnten patent¬
amtlichen Verfügungen, noch sonstwie erwiesen. Im übrigen aber
ist klar, daß jene Verfügungen (oder Vorentscheide) für die schwei¬
zerischen Behörden gänzlich unverbindlich sind.
Es ist daher nunmehr der weitere — Haupt= — Standpunkt
der Beklagten zu prüfen, daß die Bezeichnung « crêmant » für
Chokolade sich als Eigenschaftsbezeichnung darstelle, und aus diesem
Grunde nicht markenfähig sei. Dem gegenüber behauptet die Klä¬
gerin, es handle sich hier, bei der Anwendung des Wortes auf
Chokolade, um eine neue, eigenartige Phantasiebezeichnung und
somit um eine des Markenschutzes fähige Benennung. Gramma¬
tikalisch und sprachlich betrachtet erscheint das Wort « crêmant »
als participium præsens des Verbums crêmer (resp., wenn
crémant geschrieben, crémer), und dieses hinwiederum leitet sich
ab vom Substantiv crême (oder crème). Letzteres bedeutet zu¬
nächst Rahm oder Sahne (von Milch); in zweiter Linie eine
sonstige dickflüssige Masse, speziell auf Lebensmittel, aber auch
auf Gebrauchsgegenstände angewandt (ersteres in Verbindungen
wie crême à la Vanille, crême au chocolat; ferner für Liqueure,
wie Crême Iva; — letzteres z. B. bei Crême Simon); endlich
bedeutet crême in abgeleiteter Beziehung etwas hohes („die Crême
der Gesellschaft“) und besonders gutes. Crémer (oder crêmer
ist nach den Wörterbüchern ein intransitives Verbum, das be¬
deutet „sich mit Crême bedecken“. Nach den von der Klägerin
beigebrachten und von der Beklagten anerkannten Auszügen aus
Wörterbüchern (Dictionnaire de l’Académie; Littré; Larousse)
findet sich crémant (mit é [accent aigu) geschrieben) nur in
Verbindung mit dem Substantiv « Champagne » und bezeichnet
einen Champagner, « qui n’a qu’une mousse légère et peu
abondante ». Hiernach ist der Klägerin zuzugeben, daß die Ver¬
wendung dieses participium præsens zwar nicht eine sprachliche
Neubildung bedeutet (ob mit é oder e geschrieben, ändert an der
Sache nichts), daß aber dessen Anwendung auf Chokolade als
Neuerung erscheint. Nach der rein sprachlichen Bedeutung dieser
Zusammenstellung ist somit allerdings richtig, daß nicht direkt
eine Eigenschaft der Chokolade, resp. einer gewissen Art Choko¬
lade, derart bezeichnet werden kann. Dagegen findet eine Er¬
innerung an Crême statt, die ebensowohl dahin gehen kann, daß
die Chokolade crêmehaltig sei, wie dahin, daß sie leicht zur Crême
im Sinne einer dickflüssigen Masse — werde, wie endlich da¬
hin, sie sei — als „Crême der Chokoladen“ — eine besonders
gute Chokolade. Diese durch die Bezeichnung « crêmant » in Ver¬
bindung mit Chokolade gegebene Andeutung ist nun jedermann
verständlich. Das Wort crême (auf welches in erster Linie ab¬
zustellen ist, und nicht auf das Verbum crêmer oder crémer
gehört der Umgangssprache an; « crêmant » hängt mit « crême»
zusammen und erinnert an die oben gegebenen Bedeutungen dieses
Wortes. Es wird also durch die Zusammenstellung immerhin auf
Eigenschaften hingedeutet, die mit Crême zusammenhängen. Der
Ausdruck « crêmant » in seiner Anwendung auf Chokolade muß
daher vom kaufenden und verkaufenden Publikum als Beschaffen¬
heitsbezeichnung aufgefaßt werden. Die Klägerin scheint denn auch
insofern selber dieser Ansicht zu sein, als sie die Bezeichnung
» crêmant » nur auf eine bestimmte Art Chokolade anwendet.
Mag letzteres indessen auch nicht ausschlaggebend sein, da die
Produzenten und Händler die verschiedenen Sorten derselben Waren¬
gattung gerne mit verschiedenen Bezeichnungen, die an sich ebenso
gut Phantasie= wie Beschaffenheitsbezeichnungen sein können, ver¬
sehen, so fällt dagegen in Betracht, daß die Klägerin selber das
Wort « crêmant » früher (und auch jetzt noch) in adjektivischer

Bedeutung gebraucht hat, wie besonders aus den Preiscourants
hervorgeht. Daraus, speziell aus dem Umstande, daß ursprünglich
der Rechtsvorgänger der Klägerin als Schutzmarke (diglich das
Bild eines Kranichs bezeichnete und hinterlegte, während die Ver¬
packung doch bereits die Aufschrift « Chocolat crêmant » u. s. w.
führt, geht einerseits hervor, daß die Klägerin selber ursprünglich
das Wort als Eigenschafts=, Beschaffenheitsbezeichnung für eine
bestimmte Art Chokolade verwendete; anderseits ergibt sich daraus,
daß die Klägerin selber das Publikum daran gewöhnt hat, unter
jener Bezeichnung eine bestimmte Art Chokolade mit gewissen, an
Crême erinnernden Eigenschaften zu verstehen, verwenden denn
übrigens auch andere Chokoladefabrikanten zwar nicht gerade das
Wort « crémant », wohl aber ähnliche von Crême hergeleitete
Worte wie « cremier » zur Bezeichnung ihrer Chokoladequalitäten.
Danach ist dann allerdings das Wort « crémant » als Eigen¬
schaftsbezeichnung aufzufassen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung der Klägerin wird abgewiesen und somit das
Urteil des Appellations= und Kassationshofes des Kantons Bern
vom 6. Juli 1901 in allen Teilen bestätigt.
Täuschende Aehnlichkeit