bge · 55_II_342 · 1927-10-20 · fr
BGE 55 II 342
Zivilrecht


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Markenschutz. N° 71. 
VII. MARKENSCHUTZ 
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 
71. Arret de 1a Ire Seetion eivile du aa d6cembre 1929 
da.ns la. cause Ba.dan Iv Oie contre Iodier. 
S'agisssnt d'une action pour ooncurrence deloyale mais basee sur 
le droit exclusif que le demandeur pretend avoir a l'emploi 
d'une designation (dans le C&S particulier, du mot « Kasha ») 
qui constitue sa marque de fabrique, l'existence de ce droit 
doit s'apprecier d'apres les principes admis en matiere de 
marques de fabrique (consid. 1). 
Ce qui est determina.nt pour la question de savoir si une deno-
mination de fantaisie est' tombOO dans le domaine public, 
c'est l'opinion des milieux interesses en Suisse, mais, s'agisant 
d'un produit qui a une renommee universelle, la :rp.aruere de 
voir des cercles interesses a l'etranger ne sera. pas indifferente 
(consid. 2). 
Le point da vue des concurrents de l'ayant droit doit etre accueilli 
avec circonspection (consid. 2). 
Importa.nce de la vigila.nce et de la diligence de l'aya.nt droit 
(consid. 2). 
La portee de l'art. 48 CO s'etend aux agissements contraires'aux 
regles da la bonne foi qui, sans constituer une concurrence 
directe, ne laissent pas de diminuer la clientele du demandeur 
(consid. 2). 
Mema une marque inscrite peut se transformer en une denomina.-
tion generique (consid. 3). 
• 
A. -
Le 20 octobre 1927, le Bureau international ":de 
la propriere industrielle, a Berne, a certifie conforme ·~u 
registre international la marque « Kasha », tissus, deposee 
le 14 octobre 1921 sous N0 25876, enregistree en France 
le 12 janvier 1916 et transmise le 5 fevrier 1926 a la 
Sociere Rodier, a Paris. Le 27 octobre 1927, le meme 
bureau a certifie conforme la marque deposee le 16 octo-
bre 1924 sous N° 38468, enregistrOO en France le 11 aout 
1924, representant un arbre au pied duquel est inscrit le 
nom de «Rodier)} et qui porte sur son tronc le mot de 
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« Kasha», tandis que dans son feuillage se trouvent· ceux 
de « Railykasha)}, 
{( Ziblikasha)}, (; Kashaduvetine)} et 
{; Kashadrap ». Ladite marque coneerne (; tous fils et tissus 
de laine ou de poil, soie, chanvre, lin, jute et autres fibres 
de eoton)}. 
Le 28 avril 1927, la maison Rodier a eerit aux (; Grands 
magasins Badan », a Geneve, entre autres ce qui suit: 
{( ... dans une de vos vitrines figure une etoffe que vous 
denommez Kasha. Comme depuis 1920 vous n'avez fait 
aucune affaire avee notre maison, nous avoils tout lieu 
de eroire que cette etoffe ne vient pas de chez nous. Or, 
le Kasha a ere ... crOO par nous, le nom en a ere depose 
internationalement aBerne .. , nous attachons une extreme 
importance au respect de nos droits)}. Le 5 mai de la meme 
annee, M. Badan, au nom des Grands magasins de ce 
nom, a reconnu n'avoir plus travaille avec la maison 
Rodier depuis 1920 et avoir expose une etoffe sous la 
denomination Kasha. Il ajoutait : « Nous ignorions que ce 
nom avait ere depose par vous et comme de multiples 
etoffes nous ont ere proposces par des voyageurs fran9ais 
sous cette denomination, nous pensions en toute bonne foi 
qu'il s'agissait la d'un terme generique que chaeun avait 
le droit d'employer. Au re9u de votre reclamation nous 
avons immediatement depatronne cet article ... » 
Le 24 mai 1927, la Sociere Rodier adressa une nouvelle 
reclamation a Badan & Cie et leur fit des propositions en 
vue d'un arrangement amiable. Les parties echangerent 
plusieu1'8lettres a ce sujet, mais ne parvinrent pas a s'en-
tendre, la maison de Geneve estimant qu'elle n'encourait 
aueune responsabilire dans cette affaire. 
B. -
Par exploit du l er septembre 1927, la Sociere a 
responsabilite limiree Rodier assigna Badan & Cie devant 
le Tribunal de Ire instanee de Geneve aux fins de : 
1. lui faire interdire de vendre ou de mettre en vente 
sous le nom de «Kasha» ou sous toute denomination 
similaire, des tissus ne provenant pas de la maison Rodier ; 
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2. la condamner a lui payer une indemnite de 5000 fr. 
a vec interets de droit ; 
3. ordonner la publication du jugement. 
A l'appui de ces conclusions, la demanderesse faisait 
valoir qu'elle fabrique un tissu de sa creation qu'elle vend 
sous le nom de ~ Kasha» ; qu'elle adepose ce nom comme 
marque de fabrique, que les defendeurs vendent et mettent 
en vente sous les noms de ~ Kasha» et « Kashasurah » 
des tissus ne provenant pas de la maison Rodier; qu'en 
se servant de ces denominations les defendeurs commettent 
un acte de concurrence deloyale qui cause un grave pre-
judice a la demanderesse. En droit, celle-ci invoque les 
art. 41 et suivants, notamment l'art. 48 CO. 
Les defendeurs n'en continuerent pas moins d'exposer 
des tissus sous le nom de Kashasurah et conclurent a 
liberation des fins de la demande, soutenant qu'ils ne 
commettaient aucun acte illicite, le nom de Kasha etant 
un terme generique que chacun avait le droit d'employer. 
C. -
Par jugement du 3 octobre 1928, le Tribunal de 
Ire instance a accueilli les deux premiers chefs de conclu-
sions de la demanderesse, en reduisant toutefois le mon-
tant des dommages-interets a 3000 fr. 
Sur appel des defendeurs et appel incident de la deman-
deresse, la Cour de Justice civile du canton de Geneve a, 
par amt du 8 octobre 1929, prononce: 
~ Confirme le jugement rendu en la cause par le Tribunal 
de premiere instance en date du 3 octobre 1928 en tant : 
» 1. qu'il a fait defense a la maison Badan & Cle de 
vendre ou de mettre en vente sous le nom de ~ Kasha » 
ou sous toute denomination similaire, des tissus ne pro-
venant pas de la maison Rodier; 
« 2. qu'il a condamne la maison Badan & Cle a payer 
a la maison Rodier la somme de 3000 Ir. a titre de dom-
mages-interets, et ce avec tous depens. 
I) Le reforme en tant qu'il n'a pas admis la demande 
de la maison Rodier tendant a la publication du jugement 
a intervenir, et statuant a llouveau : 
Markenschutz. No 71. 
»Autorise la publication du dispositii du present amt 
dans cinq journaux.suisses, au choix de la maison Rodier 
et aux frais de la maison Badan & OIe, a. concurrence d'une 
somme de 50 fr. au maximum par insertion. 
) Condamne la maison Badan & Oie aux depens d'appel 
taxes a 398 fr. 20. 
» Deboute les panies de toutes conclusions contraires. ) 
D. -
Les defendeurs ont recouru contre cet arret au 
Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions libera-
toires et en concluant subsidiairement au renvoi de la 
cause devant la Cour de Justice civile pour compIement 
d'instruction. 
La demanderesse a conclu au rejet du recours. 
Considbant en droit : 
I. -
A l'audience de ce jour, le representant des recou-
rants a allegue qu'il n'etait pas etabli que les tissus mis 
en vente par Badan & OIe SOUS le nom de «Kasha» ne 
provenaient point de la maison demanderesse. Cette alle-
gation se heurte a toute l'attitude des defendeurs dans 
le conflit anterieur au proces. Il ressort nettement de la 
correspondance versee au dossier que Badan & ote ont 
implicitement reconnu avoir vendu sous la denomination 
de Kasha des marchandises d'une autre provenance que 
la maison Rodier et se sont bornes a invoquer leur droit 
de proceder de la sorte, par le motif que la designation 
da Kaaha serait dans le domaine public. Lee constatations 
da la Oour de Justice ne sont point contredites par les 
pieces du dossier. 
2. -
La demande n'est pas fondee sur la loi federale 
concernant la protection des marques de fabrique, mais 
Bur les an. 41 et suivants 00, notamment sur l'art. 48 
qui a trait a la concurrence deloyale. La demanderessse ne 
reproche donc pas aux defendeurs d'avoir utilise le mot 
«Kasha» comme marque, mais leur fait grief de l'avoir 
employe dans leur commerce pour designer oralemen~ et 
par ecrit (catalogues, commandes, etc.) des marchandlSes 
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provenant d'autres maisons que la maison Rodier. Cette 
distinetion est conforme a la jurisprudence (RO 50 II 
p. 201 c. 4). Il n'en demeure pas moins qua l'action est 
basee sur le droit exclusif que la demanderesse pretend 
avoir a la designation de « Kasha » et aux noms derives 
de ce mot ou composes avec lui et que l'existence de ce 
droit doit s'apprecier d'apres les principes admis en 
matiere de marques de fabrique. 
Le droit alIegue etant suppose existant, on pourrait de 
prime abord se demander si l'art. 48 CO trouve applica-
tion, ear, la demanderesse etallt fabricante et les defen-
deurs eommerQants, une concnrrence directe n'entre pas 
an considerati~n. Mais l'art. 48 est conQu an termes si 
generaux qu'il est legitime d'etendre leur porree aux 
agissements contraires aux regles da la bonne foi qui, saus 
eonstituer une concurrenee directe, ont neanmoins pour 
effet de diminuer la elientele du demandeur, consequence 
que les actes reproches aux defendeurs sont de nature a 
entrainer. On serait en tout eas en presenee d'une usur-
pation de la denomination « Kaaha» a laqueile -
par 
hypothese -
la demanderesse a. seule droit pour la 
designation des tissus, et eette usurpation eonstituerait 
un acte illicite. 
Le debat se ramene des lors essentieilement a la ques-
tion de savoir si le mot « Kaaha» est tombe dans le 
domaine publie, eomme les d~fendeurs le pretendent, en 
sorte que ehacun serait en droit de se servir de cette 
designation generique pour des tissus, quelle que soit leur 
provenanee, semblables a ceux que la maison Rodier met 
dans· le commerce sous cette appellation. 
Il est en effet ineontesre que le nom de « Kasha » a ere 
invente par la demanderesse pour designer des. tissus crees 
par elle. Il s'agit done d'une denomination de fantaisie 
dont l'originalire en soi n'est -
avec raison -
point mise 
en doute, bien que, par le son, le mot de kasha rappelle 
eelui de eachemire, terme generique qui designe un. tissu 
fin en poil de chevres de Cachemire (cf. RO 54 II p. 406). 
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Les defendeurs affirment en revanche q ue le nom 
«KaSha » a perdu son originalire, et a l'appui de leur alle-
gation ils invoquent les declarations de plusieurs maisons 
de eommerce suisses ainsi que, notamment, l'avis de 
MM. E. Blum & Oe, agents de brevets aZurich. qu'ils 
ont charge de proceder a une expertise. 
Pour resoudre cette question, 1a Cour de Justice civile. 
conformement a la jurisprudence du Tribunal federal, a 
pris en eonsideration l'etat de choses tel qu'il Se presente 
en Suisse, car ce qu'il importe de savoir, ce n'est pas si 
le terme de « Kasha » est devenu une denomination gene-
rique a l'etranger, mais s'il est tombe dans le domaine 
public en Suisse Oll sa protection est reclamee (RO 39 II 
p. 116 et sv. ; 42 II p. 170 ; 43 II p. IOl et sv. : 50 I p. 330 
et sv.; 55 II p. 152). Ce principe ne doit toutefois pas 
etre applique d'une faQon trop absolue et rigide. Il saute 
aux yeux que, s'agissant d'un produit qui a une renommee 
universelle, il se formera une conception concordante dan..'1 
les divers pays et que la maniere de voir des milieux 
interesses a I' etranger influera sur celle des cercles interesses 
a l'inrerieur du pays (cf. RO 39 II p. ll7). En outre, dans 
les relations internationales, la tendance est de veiller 
toujours plus strictement a I'observation des regles de Ia 
bonne foi et de Ia loyaure commerciale. (',ette tendance se 
fait .sentir dans les traires 1es plus l'ecents (protection des 
designations de provenance, comme, par exemple. les vins 
de Champagne, les bieres de Pilsen). 
Le~ milieux interesses qui entrent en consideration sont, 
d'une part, les professionnels (fabricants et negociants) 
et, d'autre part, le public consommateur. L'opinion des 
concurrents de l' ayant droit devra toutefois etre accueillie 
avec circonspection. La concurrence, suivant la pente 
naturelle de son interet, incline a häter le moment Oll le 
nom de fantaisie d'un article en vogue tombe dans le 
domaine public, si I'ayant droit n'y prend pas garde. La 
vigilance et la diligence de ce dernier sont, en effet, impor-
tantes pour le maintien de la force distinctive d'une appe-
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lation inventee pour designer un produit special d'une 
provenance particuliere (RO 55 II p. 154 et sv.). 
3. -
La Cour de Justice civile n'a meconnu aucun des 
principes qu'on vient de rappeler, et elle les a appliques 
sainement aux faits constates par elle de f3.90n a lier le 
Tribunal federal. C'est a tort, en effet, que les recourants 
reprochent au juge contonal de s'etre mis en contradiction 
avec les pieces du dossier. Il a, au contraire, tenu compte 
de toutes les preuves fournies de part et d'autre ; Hles a 
examinees avec soin et les a appreciees comme il lui 
appartenait de le faire. 
nest des lors constant qu'en Suisse la maison Rodier 
est intervenue aupres de commelVants qui avaient vendu 
sous le nom de «Kasha» des tissus qu'elle n'avait pas 
fabriques, que la demanderesse a, notamment, adresse des 
reclamations aux defendeurs, et qu'au mois demai 1927 
-
fait significatif -
ceux-ci ont reconnu son droit exclusif. 
TI est, de plus, etabli que, si certaines maisons de com-
merce en Suisse estiment que le mot « Kasha » est devenu 
un terme generique, de nombreuses autres maisons sont 
d'un avis nettement oppose. Eu ce qui concerne l'expertise 
de MM. E. Blum & Cle, la Cour cantonale releve qu'elle 
n'a pas ete faite en contradictoire, ce qui diminue deja 
sa valeur probante. Les experts invoquent diverses decla-
rations provenant d'associations, de fabrioants et de 
commer9ants et arrivent a la conclusion que ces decla-
rations « montrentclairement que «Kasha» est devenu 
aujourd'hui un terme generique (Sachbezeichnung) ». La 
Cour de Justice observe toutefois, au sujet de ces docu-
ments, qu'ils «( ne sont d'une fa90n generale point suffi-
samment determinants », car les defendeurs « n'ont pu 
donner des renseignements» sur les ;{< conditions dans 
lesquelles ces declarations ... ont eM obtenues », en outre, 
certaines d'entre elles n'ont pas la portee que Blum & Cle 
leur ont attribuee (renseignements donnes sans aucun 
engagement ou par des personnes incompetentes ou encore 
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droit de la demanderesse reconnu ulterieurement), et pour 
les assooiations et maisons qui sont favorables a la these 
des defendeurs {< on pourrait se demander ... si elles n'ont 
pas un interet a ce que l'appellation {( Kasha )} soit consi-
ooree comme etant tombee dans le domaine public ». La 
conclusion juridique que la Cour cantonale a tiree de ces 
considerations de fait ne viole en aucune fayon le droit 
fooeral. Elle s'impose au contraire, an regard des principes 
etablis par la jurisprudence. 
Sur un point, cependant, -
point qui n'a d'ailleurs pas 
joue un role decisif en l'espece -
l'arret attaque parait 
aller trop loin. 11 attribue une portee trop absolue et 
generale au considerant de l' amt Laurent contre l' I nter-
national Harvester Gompany, du 23 janvier 1929, suivant 
lequel 
(< la protection qui resulte de l'enregistrement 
demeure tant que celui-ci persiste ». Le contexte de l'amt 
montre qu'll reconnait, conformement a la jurisprudence, 
que meme une marque inscrite peut se transformer en 
une denomination generique. 
Les recourants renouvellent leur offre de compIeter les 
preuves administrees. La Cour de Justice a rejete cette 
oHre par des motifs de fait et de droit qui ne pretent pas 
a la critique. Les pieces du dossier etablissent d'une f3.90n 
peremptoire que la demanderesse a fait le necessaire pour 
empecher le terme «Kasha » de tomber dans le domaine 
public et qu'eHectivement cette appellation n'a pas perdu 
son caractere de designation particuliere dans les cercles 
determinants. 
Quant aux consequences de l'acte illicite qui doit etre 
retenu a la charge des defendeurs, il n'y a pas de motif 
de reformer l'amt attaque. La defense de vendre on de 
mettre en vente comme etant du «Kasha, » des tissus ne 
provenant pas de la mais on dema,nderesse est le corollaire 
du droit reconnu a cette maison. Les dommages-interets 
n'apparaissent pas comme cxcessifs vn l'ünportance des 
interets leses et la pllblication. dans let'( limites Oll elle a 
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ete autorisee, constitue une :reparation justiiiee p9lr 1M 
ciroonstances. 
Pm" ces moti/8, le Tribunal /idAral 
rejette le recours et confirme I'amt attaque. 
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