bge · 34_II_362 · 1907-11-12 · de
BGE 34 II 362
Zivilrecht


39. Arteil vom 6. Juni 1908 in Sachen
Bühler, Kl. u. Ber.=Kl., gegen Weder, Bekl., Ber.=Bekl. u.
Anschl.=Ber.=Kl.
Art. 14 PatG: Einrede der Nichthinterlegung. Kompetenz der Gerichte
und der Administrativbehörden. — Nachahmung; Verschulden. —
Art. 9 Ziff. 3 PatG: Erlöschen des Patentes wegen Nichtanwen¬
dung der Erfindung. Auf provisorische Patente trifft diese Bestim¬
mung nicht zu (Art. 16 Abs. 2 leg. cit.) ; der Lauf der Erlöschungs¬
frist ist gehemmt, so lange der Erfinder im Besitz eines provisori¬
schen Patentes ist. — Mass der Entschädigung.
A. Durch Urteil vom 12. November 1907 hat das Kantons¬
gericht des Kantons St. Gallen über das Rechtsbegehren der
Kläger:
Der Beklagte sei wegen unbefugter Benutzung der unterm
15. November 1902 zu Gunsten der Kläger patentierten Anlage
für Tonbereitung, Schweizerisches Patent Nr. 27,123, pflichtig zu
erklären, den Betrieb mit seiner widerrechtlich nachgeahmten Anlage
(Kollergang verbunden mit Ziegelmaschine) einzustellen, die An¬
lage zu beseitigen und den Klägern eine Entschädigung nach rich¬
terlichem Ermessen zu bezahlen.
erkannt
1. Der Beklagte ist der rechtswidrigen Nachahmung des kläge¬
rischen eidgenössischen Patentes Nr. 27,123 schuldig erklärt und
hat der Klägerschaft als Schadenersatz einen Betrag von 1200 Fr.
zu bezahlen.
2. Die Inhibitionsklage ist wegen seitherigem Erlöschen des
klägerischen Patentes nach Art. 9 Ziff. 3 des eidgenössischen Pa¬
tentgesetzes abgewiesen.
B. Gegen dieses Urteil haben die Kläger rechtzeitig und form¬
richtig die Berufung an das Bundesgericht ergrissen, mit dem
Antrag auf Gutheißung der Inhibitionsklage und Erhöhung der
Entschädigung auf 4000 Fr.
C. Der Beklagte hat sich der Berufung rechtzeitig angeschlossen,
mit dem Antrag auf Abweisung der Klage, eventuell Reduktion
der Entschädigung auf 500 Fr.
D. In der Verhandlung vom 16. Mai haben die Vertreter der
Parteien je Gutheißung der eigenen und Abweisung der gegneri¬
schen Berufung beantragt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Kläger haben am 15. November 1902 beim eidgenös¬
sischen Amt für geistiges Eigentum folgenden Patentanspruch an¬
gemeldet:
„Anlage für Tonverarbeitung mit einem Misch= und Preß¬
„flügel aufweisenden Tonschneider und einem oder mehreren Kol¬
„lergängen, dadurch gekennzeichnet, daß der Tonschneider direkt
„unter dem oder den Kollergängen sich befindet, wobei eine ge¬
„meinsame Vertikalwelle für Tonschneider und Kollergang oder
„Kollergänge vorgesehen ist, welche die Läufer für die Kollergänge,
„sowie die Misch= und Preßflügel des Tonschneiders trägt, zum
„Zwecke, die durch Einwirkung des Tonschneiders auf das dem¬
„selben zugeführte Tonmaterial auf die Vertikalwelle ausgeübte
„Pressung nach oben durch die vom Gewicht der Läuferwelle her¬
„rührende Pressung nach unten aufzunehmen, beziehungsweise mehr
„oder weniger auszugleichen, so daß die Lager dieser Welle einen
„verhältnismäßig geringen axialen Druck aufzunehmen haben.“
Für diesen Patentanspruch wurde den Klägern am 31. Oktober
1903 ein provisorisches, gemäß gesetzlicher Vorschrift auf den
15. November 1902 zurückdatiertes, und am 31. Januar 1905
ein definitives Patent (Nr. 27,123) erteilt.
Am 15. April 1905 bestellte der Beklagte beim Litisdenunziaten
die im Rechtsbegehren der Klage beschriebene Maschine. Diese
wurde dem Beklagten am 30. Juni 1905 zum Preise von zirka
6000 Fr. geliefert und von demselben im Laufe des Sommers in
Betrieb gesetzt.
Diese Maschine bezeichnen die Kläger als eine Nachahmung
der ihrigen, während der Beklagte behauptet, es handle sich da¬
bei um eine ganz andere Maschine. Der Beklagte bestreitet ferner
die gewerbliche Verwertbarkeit der klägerischen Erfindung. Außer¬
dem, behauptet er, treffe der Erlöschungsgrund von Art. 9 Ziff.
des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, vom 29. Juni
1888, zu. Übrigens habe die Klagpartei es unterlassen, das zum
Patent gehörige Modell beim eidgenössischen Amt für geistiges

Eigentum zu hinterlegen. Eventuell treffe den Beklagten bei der
Nachahmung kein Verschulden, da die Konstruktion der Maschine
Sache des Litisdenunziaten gewesen sei. Endlich werde das Vor¬
handensein eines Schadens, eventuell dessen Höhe, bestritten.
Der Litisdenunziat hat sich am Prozesse nur behufs Unter¬
stützung des Beklagten beteiligt.
2. Mit der Vorinstanz ist zunächst der Einwand des Beklagten
zurückzuweisen, welcher sich auf die angebliche Nichthinterlegung
des zum klägerischen Patent gehörigen Modelles bezieht. Denn die
Untersuchung über das Vorhandensein der in Art. 14 des Patent¬
gesetzes von 1888 aufgestellten formellen Requisite ist
Gegensatz zur Prüfung der in Art. 10 angeführten materiellen
Voraussetzungen — ausschließlich Sache der Administrativbehörden.
Vergl. Urteil des Bundesgerichtes vom 2. Mai 1908 in Sachen
Falconnier und Adler gegen Barraud
Was nun die auf Art. 10 gestützte Einwendung des Beklagten
betrifft, wonach die klägerische Erfindung nicht gewerblich verwert¬
bar sei, so ist die Unbegründetheit dieses Standpunktes durch die
Expertise dargetan. Ein Anlaß dazu, in dieser rein technischen
Frage von der Ansicht der Sachverständigen, welche der kantonale
Richter zu der seinigen gemacht hat, abzuweichen, besteht nicht.
3. Ebenfalls in erster Linie durch die Sachverständigen zu be¬
antworten war die von den Experten bejahte Frage, ob sich die
Maschine des Beklagten als eine Nachahmung der klägerischen
Erfindung darstelle. Der Richter hat dabei wesentlich nur zu
prüfen, ob die Experten von dem richtigen Begriff der „Nach¬
ahmung“ ausgegangen seien. Dies ist hier der Fall.
Im übrigen ist zwar festgestellt, daß die Maschine des Beklag¬
ten gegenüber der Erfindung der Kläger eine nicht unbedeutende
Verbesserung aufweist, weshalb der Beklagte bezw. der Litisdenun¬
ziat, die Patentierung seiner eigenen Erfindung vorausgesetzt, nach
Ablauf von drei Jahren seit der Anmeldung des klägerischen Pa¬
tentes von den Klägern die Erteilung einer Lizenz hätte verlangen
können. Da aber die Erfindung des Beklagten oder Litisdenun¬
ziaten ihrerseits nicht patentiert worden ist, und übrigens im
Sommer 1905 noch keine drei Jahre seit Anmeldung der kläge¬
* Oben Nr. 38 S. 334 ff., spez. S. 340 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.)
rischen Erfindung verflossen waren, so kann jene Verbesserung
diesem Zusammenhange keine Berücksichtigung finden.
Die Einrede des Beklagten, es treffe ihn eventuell deshalb kein
Verschulden an der Nachahmung, weil die Konstruktion der Ma¬
schine Sache des Litisdenunziaten gewesen sei, erweist sich als un¬
stichhaltig. Denn, abgesehen davon, daß nach Art. 24 Ziff. 1 des
Patentgesetzes die bloße Benutzung der Nachahmung durch den
Beklagten genügt, stellt die Vorinstanz fest, daß der Beklagte „die
Direktiven für die Konstruktion der streitigen Maschine gegeben“
hatte. An diese Feststellung ist das Bundesgericht gebunden, da
dieselbe keineswegs aktenwidrig ist, sondern genau dem Inhalt der
Vernehmlassung des Litisdenunziaten entspricht, auf welche Rechts¬
schrift der Beklagte sich felber berufen hat. Sind aber demnach
die Direktiven für die Konstruktion der nachgeahmten Maschine
vom Beklagten gegeben worden, so ist es ihm zum Verschulden
anzurechnen, daß er sich dabei über das klägerische Patent, welches
gehörig publiziert worden war und welches er als Ziegelfabrikant
kennen mußte (vergl. Art. 22 und 23 des Gesetzes und Art. 34
der Vollziehungsverordnung) hinwegsetzte. Einer groben Fahrlässig¬
keit des Beklagten bedarf es nach Art. 24 und 25 zur Anhebung
der Zivilklage nicht.
4. Hat sich der Beklagte somit einer Nachahmung der klägeri¬
schen Erfindung schuldig gemacht, so ist die klägerische Schadener¬
satzforderung grundsätzlich gutzuheißen. Ebenso ist die Inhibitions¬
klage gutzuheißen, sofern nicht etwa, wie die Vorinstanz ange¬
nommen hat, der vom Beklagten behauptete, in Art. 9 Ziffer 3
des Gesetzes vorgesehene Erlöschungsgrund für das klägerische
Patent zutrifft. Denn daß der in Art. 20 Abs. 3 vorgefehene
Verwirkungsgrund zutreffe, ist eine erst in der heutigen Verhand¬
lung aufgestellte und daher nach Art. 80 OG nicht zu berück¬
sichtigende Behauptung des Beklagten.
Nun ist allerdings, was die Anwendbarkeit von Art. 9 Ziff. 3
betrifft, in prozessualisch unanfechtbarer Weise festgestellt, daß die
klägerische Erfindung innert drei Jahren von der Anmeldung
Patentanspruches an nicht zur gewerblichen Verwendung, d. h. zur
Verwendung in Ziegeleien, gekommen ist, sondern daß lediglich ein
naturgroßes Modell der Maschine existierte. Es würde somit nach

dem Wortlaut von Art. 9 Ziff. 3 der daselbst angeführte Er¬
löschungsgrund im vorliegenden Falle zutreffen. Denn einerseits
kann unter „Anwendung“ (application) nach der Entstehungsge¬
schichte des Gesetzes (vergl. BBl 1888 I S. 253 zu Art. 7)
nicht schon eine „Ausführung“ im Sinne von Art. 14 Ziff. 3,
sondern nur die gewerbliche Verwertung (exploitation) verstanden
werden (vergl. auch die Botschaft zum Gesetze von 1907, BBl
1906 IV S. 252 oben); und anderseits ist unter „Anmeldung“
des Patentes zweifellos die Einreichung des in Art. 14 vorge¬
sehenen Gesuches zu verstehen. Wenn diesem Gesuche ausnahms¬
weise der in Art. 14 Ziff. 3 geforderte Beweis, daß ein Modell
des erfundenen Gegenstandes existiert, nicht beigegeben wird und
infolgedessen gemäß Art. 16 auf dieses Gesuch hin nur ein pro¬
visorisches Patent erteilt wird, so handelt es sich dabei doch nicht
minder um das in Art. 14 vorgesehene „Gesuch“ bezw. um die
„Anmeldung“ des Patentes im Sinne von Art. 6 Abs. 1, wie
auch im Sinne der Überschrift zu den Artikeln 14—23.
Wäre somit nach dem Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbe¬
stimmung das klägerische Patent als erloschen zu betrachten, so ist
dagegen zu konstatieren, daß es unmöglich die Absicht des Gesetz¬
gebers gewesen sein kann, nach dem Ablauf von drei Jahren seit
der Anmeldung auch diejenigen Patente erlöschen zu lassen, welche
zuerst nur als provisorische Patente erteilt wurden. Denn da der
Inhaber eines provisorischen Patentes nach Art. 16 Abs. 2 wäh¬
rend der ersten drei Jahre, vom Datum der Anmeldung an, von
der Verpflichtung zur Erstellung eines Modelles befreit ist, so
muß er während dieser drei Jahre auch von der Verpflichtung
ur gewerblichen Verwertung seiner Erfindung befreit sein; dies
schon deshalb, weil eine Erfindung, für welche noch nicht einmal
ein Modell besteht, noch viel weniger gewerblich verwertet werden
kann; sodann aber auch deshalb, weil nach Art. 16 Abs. 2 Satz 2
dem Inhaber eines provisorischen Patentes kein Klagrecht wegen
Nachahmung oder Benutzung der Erfindung zusteht, so daß ihm
also vernünftigerweise nicht zugemutet werden kann, durch Inan¬
griffnahme der gewerblichen Verwertung seine Erfindung dem Be¬
kanntwerden auszusetzen. Das Recht, mit der Herstellung eines
Modelles bezw. der Erbringung des in Art. 14 Ziff. 3 geforder¬
ten Beweises zuzuwarten, dauert nun aber nach Art. 16 Abs. 2
genau drei Jahre. Einerseits hat also der Erfinder, der am letzten
Tage dieser dreijährigen Frist den Beweis der Existenz eines Mo¬
delles leistet, nach Art. 16 Abs. 2 und 3 ein Recht auf Erteilung
des definitiven Patentes; anderseits aber würde nach Art. 9 Ziff. 3
dieses definitive Patent im gleichen Momente erlöschen. Die Be¬
stimmung von Art. 16 Abs. 1, wonach das provisorische Patent
„dem Inhaber desselben während der Dauer von drei Jahren,
vom Tage des Gesuches an gerechnet“, „das Recht auf ein de¬
finitives Patent“ „zusichert“, wäre somit völlig illusorisch.
Daß dieses widersinnige Resultat nicht dem Willen des Gesetz¬
gebers entspricht, dürfte klar sein. Bei Aufstellung der Bestim¬
mungen von Art. 9 hatte denn auch offenbar der Gesetzgeber
lediglich den normalen Fall der Patentanmeldung und Patenter¬
teilung im Auge, den Fall nämlich, wo der Erfinder gleich von
Anfang an sämtliche in Art. 14 aufgestellten Requisite erfüllt
und daher auch sofort ein definitives Patent erhält. Auf diesen
Fall angewendet, hatte die Bestimmung von Art. 9 Ziff. 3 des
Bundesgesetzes vom 29. Juni 1888 eine ähnliche, wenn auch
nicht genau dieselbe Wirkung wie die dabei offenbar vorbildliche
Bestimmung von § 11 Ziff. 1 des deutschen Patentgesetzes, vom
25. Mai 1877, oder wie Art. 18 des neuen schweizerischen Ge¬
setzes, vom 21. Juni 1907.
Für die Annahme, daß der Gesetzgeber in Art. 9 des Bundes¬
gesetzes von 1888 nur definitive Patente im Auge gehabt habe,
spricht übrigens auch der Umstand, daß im ganzen ersten Ab¬
schnitt des Gesetzes, welcher im wesentlichen die materiell=rechtlichen
Grundsätze des schweizerischen Erfindungsrechtes enthält, von pro¬
visorischen Patenten überhaupt nirgends die Rede ist, die Ertei¬
lung von solchen vielmehr erst im zweiten Abschnitte des Gesetzes,
welcher die formellen Erfordernisse der Patenterteilung behandelt,
als eine bloße Modalität im Verfahren, vorgesehen ist. Darauf
deuten denn auch noch andere Bestimmungen des ersten Abschnit¬
tes des Gesetzes hin, wie z. B. Art. 6 Abs. 1, in welchem unter
den „Patenten“ auch nur die definitiven Patente verstanden wer¬
den können.
Endlich hätte eine wörtliche Anwendung von Art. 9 Ziff. 3 auf

die provisorischen Patente auch deshalb keinen Sinn, weil diese ja
gemäß Art. 16 Abs. 3 nach Ablauf von drei Jahren so wie so
erlöschen.
st, nach dem gesagten, Art. 9 Abs. 3 in erster Linie auf die¬
jenigen Fälle anwendbar, in welchen sofort ein definitives Patent
nachgesucht und erteilt wird, so ergibt sich daraus von selbst die
einzig mögliche Art seiner Anwendung auf den Fall, wo zuerst
nur ein provisorisches Patent erteilt wird: in diesem Falle ist
einfach der Lauf der in Art. 9 Ziff. 3 aufgestellten Frist so lange
gehemmt, als der Erfinder das Recht hat, mit der Erstellung
eines Modelles und folglich auch mit der gewerblichen Verwertung
seiner Erfindung zuzuwarten, also so lange er im Besitze eines
provisorischen Patentes ist.
Da nun im vorliegenden Falle unbestritten ist, daß die Kläger
bis zum 31. Januar 1905 ein provisorisches Patent besaßen, so
war ihr (definitives) Patent nicht nur am 15. April 1905, dem
Tage der Bestellung der nachgeahmten Maschine, und am 30. Juni
1905, dem Tage der Ablieferung derselben, sondern auch noch zur
Zeit der Klagerhebung (28. Juni 1906) vollgültig. Es ist daher
die damals gestellte Inhibitionsklage gutzuheißen.
5. Was endlich die Höhe der den Klägern zuzusprechenden Ent¬
schädigung für die vom Beklagten im Jahre 1905 begangene
Nachahmung ihrer Maschine betrifft, so ist insofern auf das Gut¬
achten der Sachverständigen abzustellen, als letztere annehmen, der
vom Beklagten für die Maschine bezahlte Preis von zirka 6000 Fr.
würde sich im Fall der Bestellung bei den Klägern um zirka
1500 Fr. („für Erfinderrechte und Anteil an Patentunkosten und
Pröbeleien“) erhöht haben, und es würde sich dabei für sie ein
Reingewinn von 20% = zirka 1500 Fr. ergeben haben. Diesen
Betrag noch weiter zu erhöhen, weil, wie die Vorinstanz erklärt,
die Kläger „den anteilmäßigen Ersatz an ihren Patentunkosten
(inklusive Kosten für Pröbeleien), der ihnen bei einem Preise von
7500 Fr. zugekommen wäre, nicht ersetzt erhalten, wenn ihnen
nur 1500 Fr. zugesprochen würden“, erscheint nicht als gerecht¬
fertigt. Anderseits ist aber auch der von der Vorinsianz ange¬
nommene Reduktionsgrund (Erlöschen des klägerischen Patentes
am 15. November 1905) nach den Ausführungen in Erw. 4
hievor ausgeschlossen. Dagegen rechtfertigt sich eine Reduktion der
Entschädigung von 1500 Fr. auf 1200 Fr. mit Rücksicht darauf,
daß, wie die Experten als wahrscheinlich annehmen, die klägerische
Maschine „schlecht arbeitete
so daß erst durch ihre Kombination
mit einer vom Litisdenunziaten erfundenen Vorrichtung eine „sehr
leistungsfähige Maschine entstand.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
1. In teilweiser Gutheißung der Hauptberufung wird das Ur¬
teil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 12. November 1907
dahin abgeändert, daß der Beklagte pflichtig erklärt wird, den Be¬
trieb seiner Anlage (Kollergang mit Ziegelmaschine) einzustellen.
2. Im übrigen wird, unter Abweisung der weitergehenden An¬
träge der Hauptberufung und in Abweisung der Anschlußberufung,
das angefochtene Urteil bestätigt.