bge · 31_II_512 · 1905-04-01 · de
BGE 31 II 512
Zivilrecht


66. Arteil vom 22. September 1905 in Sachen
Lüdy & Cie., Bekl., W.=Kl. u. Ber=Kl., gegen Ichthyolgesellschaft
Cordes, Hermanni & Cie., Kl., W.=Bekl. u. Ber.=Bekl.
Wortmarke. Gültigkeit: Phantasiebezeichnung? («Ichthyol » für ein
chemisch-pharmaceutisches Produkt). Verwendung als Sachbezeich¬
nung? Uebergang in das Gemeingut? Bedeutung der Aufnahme in
Pharmakopöen. Wirkung des Erlöschens eines Patentes für die Ware
auf die Marke. — Publikation des Urteils im Prozesse wegen Marken¬
nachahmung. Art. 24 litt. a; 32 Abs. 1 MSchG.
A. Durch Urteil vom 1. April 1905 hat der Appellations¬
und Kassationshof des Kantons Bern (III. Abteilung) über die
Rechtsbegehren:
a. Der Vorklage:
1. Es sei zu erkennen, die Beklagte sei nicht berechtigt für ihre
Produkte die Bezeichnung „Ichthyopon“ zu gebrauchen und es
sei die Marke „Ichthyopon“ der Beklagten im schweizerischen
Markenregister zu streichen.
2. Es sei zu erkennen, die Beklagte sei nicht berechtigt
ihre Produkte die Bezeichnung „Ichthyosulfosaures Ammon (am¬
mon. sulfoichthyolic.)“ zu gebrauchen.
3. Es sei zu erkennen, die Beklagte sei nicht berechtigt, für
ihre Produkte die Bezeichnung „Ichthyosulfosaures Ammon (am¬
monium ichthyolsulfonat)“ zu gebrauchen.
4. Die Beklagte sei der Klägerin gegenüber wegen Verletzung
ter Markenrechte zur Entschädigung zu verurteilen und das
Maß des zu leistenden Schadenersatzes sei gerichtlich festzustellen.
5. Das Gericht solle die Veröffentlichung des Erkenntnisses,
durch welches die hierseitige Klage zugesprochen wird, in mehre¬
ren, im Urteil zu bezeichnenden Zeitungen auf Kosten der Be¬
klagten anordnen
b. Der Verteidigung und Widerklage:
Abweisungsschluß:
Die Klägerschaft sei mit sämtlichen Rechtsbegehren ihrer Klage
abzuweisen;
Widerklage:
1. Die Eintragung der Marke Nr. 9950 („Ichthyol“) der
klägerischen Firma sei gerichtlich als ungültig zu erklären und es
sei die Streichung dieser Marke aus den Registern des eidgenös¬
sischen Amtes für geistiges Eigentum zu verfügen.
2. Die Eintragung der Marke Nr. 9950 („Sulfoichthyolicum“
der klägerischen Firma sei gerichtlich als ungültig zu erklären und
es sei die Streichung dieser Marke aus den Registern des eid¬
genössischen Amtes für geistiges Eigentum zu verfügen;
erkannt:
1. Die Klägerin ist mit ihrem ersten Klagebegehren abge¬
wiesen.
2. Derselben sind das zweite und dritte Klagsbegehren zu¬
gesprochen, ebenso das vierte, letzteres im Betrage von 200 Fr.
3. Der Klägerin wird ihr fünftes Klagsbegehren zugesprochen
in dem Sinne, daß sie ermächtigt wird, einen Auszug dieses Ur¬
teils, enthaltend die Rechtsbegehren und die Dispositive, in zwei
schweizerischen Zeitungen nach ihrer Wahl je einmal auf Kosten
der Beklagten zu publizieren.

4. Die Beklagte ist mit ihrem Widerklagsbegehren abgewiesen.
B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte und Widerklägerin
rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundes¬
gericht eingelegt mit den Anträgen:
Klagebegehren 2—5 seien abzuweisen; die beiden Rechtsbe¬
gehren der Widerklage seien zuzusprechen.
C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Be¬
klagten und Widerklägerin diese Berufungsanträge erneuert.
Der Vertreter der Klägerin und Widerbeklagten hat auf Be¬
stätigung des angefochtenen Urteils angetragen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Folgendes ist die Grundlage des Prozesses: Im Jahre
1882 begann Rudolf Schröter in Hamburg aus einem bitumi¬
nösen Schiefergestein, welches bei Seefeld im Tyrol vorkommt und
bergmännisch gewonnen wird, und das ein Rohöl enthält, ein
schwefelhaltiges, chemisches und pharmazeutisches Präparat zu er¬
stellen. Schröter erwarb das Gebiet, auf welchem das bituminöse
Gestein allein vorzukommen schien, und begann es bergmännisch
auszubeuten. Da sich im Gestein große Massen von Fischfossilien
fanden, wählte Schröter für das von ihm daraus gewonnene
Präparat den Namen „Ichthyol“. Zur Fortsetzung dieser Ver¬
suche und zur weitern Herstellung und Verwertung des fraglichen
Präparates wurde im Jahre 1884 eine Kommanditgesellschaft
unter der Firma „Ichthyol=Gesellschaft Cordes, Hermanni & Cie.“
mit Sitz in Hamburg gegründet, die heutige Klägerin. Im August
1884 ließ die Klägerin im Deutschen Reiche eine kombinierte
Marke eintragen, die in einem Oval eine von Strahlen umge¬
bene, schwebende Taube mit ausgebreiteten Flügeln, unter der das
Wort „Ichthyol“ steht, sowie in der das Oval umfassenden
Kreislinie die von Fischen begrenzten Inschriften „Ichthyol Cie.
im obern und „Hamburg“ im untern Felde enthält. Diese für
chemische und pharmazeutische Präparate und deren Verpackung
bestimmte Marke wurde am 16. September 1884 auch beim eidgen.
Amt für geistiges Eigentum eingetragen. Am 23. März 1887
ließ die Klägerin sodann „für aus schwefelhaltigen Kohlenwasser¬
stoffen hergestellte chemische und pharmazeutische Präparate“ die
französische Marke Nr. 767, bestehend aus dem Worte „Ichthyol“,
auf den Namen Georges Oelker in Paris - ihres Depositärs
für Frankreich — beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum ein¬
tragen; am 6. April 1897 erfolgte die Übertragung dieser Wort¬
marke, die schon am 16. März 1895 beim kaiserl. deutschen
Patentamt von der Klägerin angemeldet worden war, auf die
Klägerin, unter Nr. 9156. Die Eintragung einer weiteren Wort¬
marke der Klägerin, Sulfo=Ichthyolicum, für „pharmazeutische
Produkte und Präparate, organische Säuren, Basen und Salze“
beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum erfolgte am 18. März
1898, unter Nr. 9950. In Oesterreich und Italien wurde die
Marke der Klägerin, sei es als Wortmarke, sei es als kombinierte
Bild= und Wortmarke, bereits im Jahre 1884 registriert. Schon
im Mai 1885 hatte Rud. Schröter ein „Verfahren zur Abschei¬
dung von Ichthyolsulfosäure“ beim deutschen kaiserl. Patentamt
patentieren lassen, wobei der Patentanspruch wie folgt gekenn¬
zeichnet war: „Die Abscheidung der Ichthyolsulfosäure aus dem
„bei der Sulfurierung des Seefelder „Stinköles“ und von
„Mineralölen ähnlicher Zusammensetzung (die also etwa 10(
„Schwefel in natürlicher chemischer Verbindung enthalten) erhal¬
„tenen Gemisch durch Vermischen desselben mit Wasser, Auf¬
„lösen der abgeschiedenen Ichthyolsulfosäure in Wasser und Nieder¬
„schlagen mit Kochsalz dieser Löfung“; dieses Patent ist im Jahre
1900 durch Zeitablauf erloschen. Die beklagte Gesellschaft ihrer¬
seits, die in Burgdorf (Kt. Bern) eine Fabrik chemisch=pharma¬
zeutischer und =technischer Produkte betreibt, ließ am 8. Februar
1901 unter Nr. 13,029 beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum
die Wortmarke „Ichthyopon“ eintragen, bestimmt für chemisch¬
pharmazeutische Produkte. Schon vorher und seither hat die Be¬
klagte chemisch=pharmazeutische Produkte unter der Etikette „Ich¬
thyolsulfosaures Ammon (ammon. sulfoichthyolic.)“ und „Ich¬
thyolsulfosaures Ammon (ammonium-ichthyolsulfonat)“ verkauft.
2. Da das Schicksal der Widerklage — die auf Nichtiger¬
klärung und Löschung der klägerischen Marken geht — präjudi¬
zierend ist für die auf Verletzung dieser Marken gegründete Haupt¬
klage, so ist vorab über jene zu entscheiden. Auch heute, wie vor
den kantonalen Instanzen, nimmt die Beklagte zur Begründung
ihrer Widerklage den doppelten Standpunkt ein, die Wortmarke

„Ichthyol“ der Klägerin sei von Anfang an als Eigenschaftsbe¬
zeichnung einer Gattung von Produkten gebraucht worden und
stelle sich überhaupt als auf Eigenschaften der Ware hin¬
weisende Bezeichnung, nicht als markenfähige Phantasiebezeich¬
nung dar; sodann sei sie jedenfalls im Laufe der Zeit zum
Gemeingut, Freizeichen, geworden, durch Aufnahme in verschiedene
Pharmakopöen, so auch namentlich in die Pharmacopœa helvetica,
durch den eigenen Gebrauch, den die Klägerin von der Wortmarke
mache, durch die Verwendung in der fachwissenschaftlichen Litera¬
tur, endlich durch Dahinfallen des deutschen Patentes für das
Verfahren.
3. Nach feststehender bundesgerichtlicher Praxis ist eine Wort¬
marke nach dem schweiz. Markenschutzgesetze dann zulässig, wenn
sie eine Phantasiebezeichnung oder eine Bezeichnung, welche die
Beziehung der damit bezeichneten Produkte zum Produzenten ent¬
hält, darstellt; dagegen eine Bezeichnung unzulässig, die auf die
Beschaffenheit, Eigenschaften, Ursprung oder Herstellung der be¬
zeichneten Ware hindeutet, oder eine generelle Bezeichnung der
Ware im Verkehre und in diesem Sinne Sachbezeichnung ist.
Vorerst nun kann einem begründeten Zweifel nicht unterliegen,
daß das Wort „Ichthyol“ an sich für das Produkt, auf das es
von der Klägerin angewendet wird, Phantastebezeichnung ist. Die
Beklagte bestreitet das mit der Begründung, der Name weise
auf den Ursprung und die Zusammensetzung des Produktes hin;
peziell in den Kreisen, die die Abnehmer des Produktes seien —
Pharmazeuten und Arzte — sei die Bedeutung des Wortes „Ichthyol“
als Zusammensetzung mit der Stammsilbe des griechischen 2700s=
Fisch und dem lateinischen oleum ohne weiteres zu erkennen; das Wort
weise auf das fossile Fische enthaltende Gestein hin, aus dem das
Produkt gewonnen werde. Nun ist zwar richtig, daß Schröter,
der Erfinder und erste Hersteller des von ihm „Ichthyol“ ge¬
nannten Produktes, diesen Namen wegen der im betreffenden Ge¬
stein vorkommenden Fischfossilien gewählt hat; es handelt sich also
nicht um ein absolut freies Phantasiewort, etwa wie bei „Rodi¬
nal“;* auch nicht um eine Beziehung des Produktes zum Ent¬
decker oder Erfinder, sondern allerdings um eine gewisse Beziehung
des Produktes zu der Beschaffenheit des Materials, aus dem es
gewonnen wird. Allein auch wenn das Rohprodukt, das Rohöl,
aus dem Fette der fossilen Fische herstammt, wie in der geolo¬
gischen und paläontologischen Wissenschaft angenommen wird (vergl.
u. a. Heer, Urwelt der Schweiz, S. 114 f.), so ist doch die Be¬
ziehung des Kunstproduktes „Ichthyol“ zu diesen Fischfossilien zu
entfernt, als daß hieraus auf eine Eigenschafts= oder Ursprungs¬
bezeichnung geschlossen werden könnte. Das Vorkommen von Fisch¬
fossilien hat der Phantasie des Erfinders Schröter vielmehr nur
die Anregung gegeben, die Bezeichnung „Ichthyol“ zu wählen,
ohne daß damit auf die Art, Herkunft oder Beschaffenheit des
Produktes hingewiesen wäre; und die Übersetzung „Fischöl“, die
sich etwa denken ließe, würde eine durchaus falsche Vorstellung
von der Natur des Produktes erwecken, das, nach der richtigen
Definition der Vorinstanz, „ein aus einem bestimmten Gestein
auf besondere Art gewonnenes, durch chemische Prozesse speziell
verarbeitetes Produkt mineralischen Ursprungs“ ist.
4. Trotzdem so das Wort „Ichthyol“ an sich Phantasiebe¬
zeichnung und also für das Prødukt, für das es verwendet wird,
markenfähig ist, würde ihm doch die Eigenschaft einer schutzfähigen
Marke abgehen, wenn dessen Erfinder selbst von Anfang an es
als Sachbezeichnung, nicht als Phantasiebezeichnung angewendet
und in Verkehr gebracht hätte. Damit das der Fall wäre, wäre
notwendig, daß jede Beziehung des Produktes zum ersten Er¬
finder Schröter und dann auch zur Klägerin von Anfang an
ausgeschlossen worden wäre. Dagegen genügt es nicht, einzig aus
dem Grunde, daß das Wort den Namen eines bestimmten Pro¬
duktes bildet, anzunehmen, es sei als „Sachbezeichnung“ gebraucht
und nicht als Marke. In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweisen,
daß die Wortmarke ja gerade bezweckt, bestimmten Produkten
einen Namen zu geben, unter dem sie leicht in den Verkehr ge¬
langen können, so daß die Marke zum Namen des Produktes
wird; dieser Umstand allein, daß ein Produkt mit einer Marke
benannt wird, genügt nicht, die Benennung zur „Sachbezeichnung“
zu machen; unter Sachbezeichnung ist vielmehr zu verstehen die
vom Urheber, Produzenten, losgelöste, generelle Bezeichnung einer

Art von Produkten. Andernfalls, — d. h. wenn man in jeder
Namenmarke, also Benennung eines Produktes mit einer Wort¬
marke
eine nicht schutzfähige Markenbezeichnung erblicken
wollte, würde der Zweck der vom Gesetze ja erlaubten Wortmarken
nicht erreicht. (Vergl. Amtl. Samml., Bd. XXVIII, 2, S. 561
Erw. 4.) Im vorliegenden Falle nun kann nicht angenommen
werden, daß die Bezeichnung „Ichthyol“ als generelle Sachbezeich¬
nung im angedeuteten Sinne gewählt worden sei. Dagegen spricht
schon das Interesse des Erfinders, Schröter, selbst: ihm mußte
daran liegen, für das von ihm erfundene Produkt eine Individual¬
bezeichnung, nicht eine Sach bezeichnung, zu wählen und es unter
dieser in den Verkehr einzuführen, — sodann sprechen dagegen
die von der Vorinstanz hervorgehobenen Tatsachen: daß Schröter
sofort das Gebiet, auf dem ihm das betr. bituminöse Gestein allein
vorzukommen schien, erwarb; daß die Klägerin das Wort „Ichthyol“
bei ihrer Gründung in ihre Firma aufnahm — wodurch sie dessen
Verwendung als Individualbezeichnung auf das schärfste kund¬
gab —; die Aufnahme des Wortes „Ichthyol“ vor Zulässigkeit
der reinen Wortmarken in die kombinierte Marke in Deutschland
und in der Schweiz; die Registrierung der französischen Wort¬
marke „Ichthyol“ in der Schweiz; endlich die Registrierung der
Marke, sei es als reine Wortmarke, sei es als gemischte Marke,
in andern Ländern. Zu diesen von der Vorinstanz mit Recht
hervorgehobenen Indizien, die es als ausgeschlossen erscheinen
lassen, daß die Bezeichnung als generelle Sachbezeichnung, Gat¬
tungsname, gewählt wurde, gesellt sich die weitere Tatsache der
Patentierung des Verfahrens zur Herstellung des „Ichthyols“
durch Schröter in Deutschland. Das mit „Ichthyol“ bezeichnete
Produkt konnte nur durch ein bestimmtes Verfahren hergestellt
werden, und dieses Verfahren war dem Erfinder des Namens
geschützt. Wenn nun der Erfinder des Verfahrens dem Produkt
einen Namen gab, der, wie in Erwägung 3 ausgeführt, an sich
nicht anders denn als Phantasiebezeichnung gedeutet werden kann, so
ist gewiß anzunehmen, daß er diesen Namen nicht als generelle
Sachbezeichnung, sondern als Individualbezeichnung für das von
ihm hergestellte Produkt gewählt und verwendet hat und ver¬
wendet wissen wollte. Auch die Einführung des Namnens „Ichthyol“
in die fachwissenschaftliche Literatur, auf die die Beklagte ein großes
Gewicht legt, spricht nicht dagegen. In dieser Hinsicht ist vorab
zu beachten, daß ein Vorschlag von Prof. Unna — dem Schröter
im Sommer 1882 „ein teerartig aussehendes Produkt der Destilla¬
tion bituminöser Gesteine“ unter dem Namen „Ichthyol“ über¬
geben hatte, um es auf seine etwaigen dermato=therapeutische
Eigenschaften zu prüfen (vergl. Monatshefte für praktische Der¬
matologie, Bd. I [1882], S. 328 ff., kläg. Beil. 61) —, den
Namen „Ichthyol“ für das Rohöl zu verwenden, für das Kunst¬
produkt dagegen die Bezeichnung ichthyolsulfosaures Natrium,
keinen Anklang fand, und von Unna selbst bald wieder aufge¬
geben wurde. Sodann haben nach der nicht aktenwidrigen Fest¬
stellung der Vorinstanz in den ersten Jahren (circa 1882—1884)
r Unna und ferner Baumann und Schotten das „Ichthyol“
eingehend untersucht und in die Fachliteratur eingeführt; und
wenn nun die Vorinstanz gestützt auf diese Tatsache und in
Würdigung der Expertisen zu dem Ausspruche gelangt: „die sämt¬
„lichen Bearbeitungen in der Zeit vor der Gründung der kläge¬
„rischen Gesellschaft und der Eintragung der Marke im Jahre
„1884 beziehen sich ..... auf das Präparat von Schröter resp.
„der Klägerin und erfolgten im Einverständnis und im Auftrag
„desselben“, — so liegt hierin eine tatsächliche Feststellung, an
welche das Bundesgericht gebunden ist; daraus folgt aber auch der
von der Vorinstanz gezogene Schluß: daß aus diesen Arbeiten
unmöglich der Nachweis geleistet werden könne, daß „Ichthyol“
„schon damals“ Sachbezeichnung gewesen sei.
5. Danach bleibt zu untersuchen, ob „Ichthyol“ im Laufe der
Zeit zur Sachbezeichnung und somit zum Gemeingut, Freizeichen,
geworden sei. Was zunächst die von der Beklagten nach dieser
Richtung geltend gemachten Indizien: der Name „Ichthyol“ sei
in die Fachliteratur vollständig als generelle Sachbezeichnung, die
losgelöst sei von allen Beziehungen zur Klägerin, übergegangen;
ein anderer wissenschaftlicher Name für die betr. Präparate exi¬
stiere überhaupt nicht; von entscheidender Bedeutung sei sodann
die Aufnahme des Namens „Ichtyol“ in die Pharmacopœa hel¬
vetica editio tertia (1893), die ohne Widerspruch seitens der
Klägerin erfolgt sei, und in verschiedene andere Pharmakopöen;

endlich die Verwendung des Wortes „Ichthyol“ als Sachbezeich¬
nung in den gebräuchlichen Konversationslexiken, betrifft, so ist zu
bemerken: Hinsichtlich der Fachliteratur ist die Vorinstanz gestützt
auf die bei den Akten liegenden schriftlichen Zeugnisse erster Au¬
toritäten auf dem Gebiete des Arzneiwesens und der Therapeutik
in Verbindung mit den Expertisen zu dem Resultate gelangt, daß
in den fachwissenschaftlichen Kreisen ganz allgemein und überall
unter „Ichthyol“ das Präparat der Klägerin verstanden wird.
Die Frage des Beweiswertes der erwähnten schriftlichen Zeugnisse
ist augenscheinlich eine Frage des kantonalen Prozeßrechtes und
daher vom Bundesgerichte nicht zu überprüfen. Daraus ergibt sich
dann aber, an Hand der Akten, der von der Vorinstanz gezogene
Schluß von selbst. Der Umstand, daß in der Fachliteratur¬
im weitesten Sinne — nicht stets und überall auf die Beziehung
des Produktes zur Klägerin hingewiesen, es nicht überall als von
der Klägerin hergestellt bezeichnet wird, schließt die Tatsache dieser
Beziehung und das Bewußtsein der Beziehung in den Kreisen der
Fachleute keineswegs aus und ist an sich keineswegs geeignet,
aus der Phantasie= und Individualbezeichnung eine generelle Sach¬
bezeichnung zu machen. (Vergl. Urteil d. Bd.=Ger. vom 29. Dez.
1902 i. S. Dr. Buß & Cie. gegen A.=G. für Anilinfabrikation,
betr. die Wortmarke „Rodinal“: Amtl. Samml. XXVIII, 2,
S. 569 ff., Erw. 4.) Und gegenüber der Ausführung der Be¬
klagten, es existiere überhaupt kein anderer wissenschaftlicher Name
für die betr. Produkte als die Bezeichnung „Ichthyol“, ist hinzu¬
weisen auf die Feststellungen der Experten, die von der Vorinstanz
ohne weiteres zu den ihrigen gemacht werden und die daher auch
für das Bundesgericht bindend sind: daß man in den Fachkreisen
ohne weiteres voraussetze, daß alle Produkte, die „Ichthyol“ ge¬
nannt, oder in deren Bezeichnung in irgend einer Form das
Wort „Ichthyol“ sich finde, von der Klägerin fabriziert werden;
ferner daß durchaus nicht jeder auswendig wisse, wie Ichthyol
dargestellt werde; wohl aber, daß es von der Hamburger Ichthyol¬
Gesellschaft fabriziert und in den Handel gebracht werde. Was
sodann speziell die Lehrbücher der Arzneimittellehre anbetrifft, so
ist auch hier die von der Vorinstanz zu der ihrigen gemachte
Feststellung der Experten entscheidend: es wäre falsch, aus der
Tatsache, daß in denselben nur allgemein von „Ichthyol“ ohne
nähere Bezeichnung der Herstellerin gesprochen werde, den Schluß
zu ziehen, daß die Verfasser nicht das Fabrikat der Klägerin im
Auge gehabt hätten; es sei nicht üblich, in Werken dieser Art
die herstellende Fabrik namhaft zu machen. Endlich erachtet die
Vorinstanz bezüglich der Konversationsleciken, auf Grund der
schriftlichen Zeugnisse der Leiter derselben, den Beweis als er¬
bracht, daß die Verfasser oder Herausgeber bei der Bezeichnung
schthyol“ nur das Fabrikat der Klägerin gemeint haben. Auch
das ist eine das Bundesgericht bindende tatsächliche Feststellung.
Das einzige Indiz, das dafür spricht, daß die Bezeichnung „Ich¬
thyol“ in das Gemeingut gefallen sei, bleibt die widerspruchslose
(ein Widerspruch ist erst 1902 erfolgt) Aufnahme des Wortes
in einigen Pharmakopöen, so speziell in die Pharmacopœa hel¬
vetica editio tertia 1893. In tatsächlicher Beziehung ist richtig,
daß diese Pharmakopöe unter der Bezeichnung « Ammonium sul¬
foichthyolicum » (Ammonium-sulfoichtyolat. d’ammonium;
sulfoittiolato d’ammonio) folgende Angaben enthält: „Braun¬
„rote, strupartige Flüssigkeit von Teergeruch, löslich in Wasser,
„Weingeist und Ather. Beim Erwärmen mit Alkalien entwickelt
„es Ammoniak. Auf 10)° erwärmt, verliert es ungefähr 450
„Wasser. Bei höherer Temperatur verbrennt es mit brenzlichem
„Geruche; die zurückbleibende Kohle hinterlasse beim Glühen keine
„Asche. Die wässerige Lösung gebe beim Mischen mit Salzsäure
„eine dicke, dunkle Masse, die sich klar in Wasser, Ather und
„Benzin löst.“ Eine etwas andere Beschreibung und Charakteri¬
sierung findet sich in der offiziellen italienischen Pharmakopöe vom
Jahre 1892. Fragt es sich nun, welche rechtliche Bedeutung dieser
Aufnahme zukomme, so ist allerdings zuzugeben, daß die Auf¬
nahme eines chemisch=pharmazeutischen Präparates in die Phar¬
makopöe ein gewichtiges Indiz dafür ist, daß die dafür gewählte
Bezeichnung zum Freizeichen geworden ist (vergl. BGE, Bd. XXII,
S. 469 Erw. 6, i. S. „Antipyrin"; Bd. XXIII, S. 1633 u. 1635,
Erw. 2, i. S. „Saccharin“), und daß sie unter Umständen das
Verfallen einer Individualbezeichnung in das Gemeingut bewirken
kann. Denn die Pharmakopöe hat zum Zweck, die pharmazeutisch
gebrauchten Mittel, Präparate zu beschreiben und ihre Darstellung

anzugeben; durch diese Beschreibung und Charakteristerung der
Darstellung wird aber dann, wenn es sich um ein genau be¬
stimmtes, charakterisiertes chemisches Individuum handelt und
Herstellungsweise wie genaue Zusammensetzung bekannt und an¬
gegeben sind, die Darstellung jedem Fachmann ermöglicht, und
die vorherige Individualbezeichnung wird dadurch zur generellen
Sach=, Warenbezeichnung. Gerade an diesen Erfordernissen aber
fehlt es nach dem Ergebnis der Expertise, das auch hier wieder
entscheidend ist. Hienach genügen die in einzelnen Pharmakopöen
enthaltenen Beschreibungen und Prüfungsmethoden des „Ichthyol
nicht, um dieses Präparat zu charakterisieren; „das ist besonders
„deswegen der Fall, weil über den Gehalt an organisch gebun¬
„denem Schwefel, dem aller Wahrscheinlichkeit nach der therapeu¬
„tische Wert des Ichthyols zuzuschreiben ist, jede, sowohl quali¬
„tative wie quantitative Angabe fehlt; ..... da die chemische
„Beschaffenheit des Ichthyols bisher noch nicht sicher bekannt ist,
„so ist eine genaue Identifizierung des Präparates und eine
„Prüfung auf Reinheit vorläufig unmöglich.“ Es ist denn auch
festgestellt, daß das Präparat der Beklagten, das zum heutigen
Prozesse geführt hat, in seiner Zusammensetzung vom „Ichthyol“
der Klägerin nicht unwesentlich abweicht; die Beklagte darf also
ihrem vom Produkte der Klägerin abweichenden Präparat den
Namen „Ichthyol“ nicht geben. Unter diesen Umständen aber
kann auch der Aufnahme in einzelne Pharmakopöen, speziell in
die Pharmacopœa helvetica, nicht die Bedeutung einer die Indivi¬
dualbezeichnung zerstörenden Tatsache beigemessen werden. Gegenteils
sprechen für die Fortdauer des Wortes „Ichthyol“ als Indivi¬
dualbezeichnung noch die Tatsachen, daß sogar die Beklagte in
ihrem neuesten Prospekt bei „Ichthyol“ ausdrücklich die klägerische
Gesellschaft als Herstellerin angibt, und daß alle übrigen Kon¬
kurrenten der Klägerin, soweit aus den Akten ersichtlich, „Ichthyol¬
Ersatzmittel“ unter bestimmten andern Bezeichnungen eingeführt
haben; endlich die Tatsache, daß „Ichthyol“ in einer ganzen
Anzahl von Pharmakopöen, so insbesondere der deutschen
dem Ursprungslande der klägerischen Marke — nicht enthalten ist.
6. In letzter Linie leitet die Beklagte das Verfallen der Indi¬
vidualbezeichnung „Ichthyol“ in das Gemeingut her aus der
Tatsache des Erlöschens des deutschen Patentes auf das Ver¬
fahren zur Herstellung des damit bezeichneten Produktes. Hierüber
hat die Vorinstanz ausgeführt: Bei Ablauf des Patentes liege
allerdings die Gefahr der Generalisierung der zur Bezeichnung
des bestimmten Produktes verwendeten Wortmarke regelmäßig sehr
nahe, wenn und soweit das nun zu Freigut gewordene Patent
einem jeden Sachkundigen die Herstellung des bestimmten Präpa¬
rates ermögliche. Im vorliegenden Falle aber sei die Behauptung
der Klägerin erwiesen: „Daß der Patentanspruch, den sie sich
„schützen ließ, keineswegs das ganze Verfahren zur Herstellung
„des „Ichthyols“ in sich begreift, daß gewisse erhebliche Teile des
„Fabrikationsprozesses nicht im Patentanspruch enthalten seien,
„so daß die im Patent gegebenen Herstellungsangaben zur Ich¬
„thyol=Fabrikation nicht genügen.“ An Hand der Beweisführung
zumal der Expertisen, gelangt der Vorderrichter zum Schlusse:
„Das Ichthyol, d. h. das von der Klägerschaft so benannte und
„in den Handel gebrachte Präparat ist zur Zeit chemisch nicht
„charakterisiert und identifizierbar. So lange dies aber der Fall
„ist, kann es auch nicht sicher von andern hergestellt werden und
„es bleibt infolgedessen der Name Ichthyol die Bezeichnung
„das spezifische Präparat der Klägerin.“ Speziell sei bezüglich
des Präparates der Beklagten der Beweis der Nichtidentität mit
dem „Ichthyol“ der Klägerin erbracht. Soweit in diesen Aus¬
führungen Schlußfolgerungen tatsächlicher Natur liegen, wider¬
sprechen sie den Akten keineswegs und sind sie somit für das
Bundesgericht verbindlich. Unter diesen Umständen kann aber auch
nicht davon die Rede sein, daß das Erlöschen des Patentes auch
das Erlöschen des Individualrechts auf die Bezeichnung „Ichthyol
nach sich gezogen habe. Jedenfalls kann auch nicht allgemein der
Satz aufgestellt werden, das Erlöschen des Patentes für ein be¬
stimmtes Verfahren ziehe ohne weiteres und notwendig auch das
Erlöschen des Individualrechts an der Bezeichnung des betr. Pro¬
duktes nach sich: einem derartigen Rechtssatze würde schon das
Bedenken entgegenstehen, daß alsdann der Markenberechtigte, der
zugleich sein Erfinderrecht an dem mit der Marke bezeichneten
Produkte hat schützen lassen, mindern Rechtes wäre als derjenige,
der das nicht getan hat, — eine Konsequenz, die von Aufstellung

jenes Satzes abhalten muß. Eine das Produkt eines patentierten
Verfahrens bezeichnende Wortmarke kann durch das Erlöschen des
Patentes höchstens dann zum Freizeichen werden, wenn die Wort¬
marke schon zur Sachbezeichnung geworden ist. Das ist aber hier
ausgeschlossen, was ans dem in Erwägung 5 gesagten folgt. Von
Erheblichkeit ist im vorliegenden Falle, daß das Markenrecht
wenn auch nicht das Recht auf die Wortmarke — vor dem Er¬
finderrecht geschaffen worden ist. Dazu kommt, daß daß Verfahren
für die Herstellung des „Ichthyols“ in der Schweiz nie geschützt
war und daß daher das Dahinfallen des Erfindungsschutzes für
die schweizerische Marke wohl ohne Bedeutung ist, zumal die
deutsche Marke trotz Aufhörens des Erfindungsschutzes nicht auf¬
gehört hat, schutzfähig zu sein. (Vergl. Klagebeilage 9—11. Siehe
hiezu: Dunant, Traité des marques de fabriques, n° 73,
p. 137 et suiv.; Kohler, Markenschutz, S. 182; Pouillet,
Traité des marques de fabrique, 4me éd., n° 54, p. 82 et suiv.)
7. Aus dem gesagten folgt, daß die Widerklage unbegründet
ist, soweit sie gegen Marke Nr. 9156 der Klägerin, „Ichthyol“
gerichtet ist. Aber auch was Marke Nr. 9950 betrifft, ist der
Vorinstanz in ihrem die Widerklage abweisenden Erkenninis bei¬
zutreten: Hauptbestandteil dieses Wortes ist das Wort „Ichthyol“
icum ist ein adjektivischer Zusatz, sulfo ein Präfix, das auf die
Beschaffenheit der Ware hinweist. Übrigens stellt die Vorinstanz
für das Bundesgericht verbindlich fest, „daß Ichthyol und sulfo¬
ichthyolicum im Verkehr vollkommen gleichbedeutend sind“, und
daraus folgt die Unbegründetheit der Widerklage in ihrem zweiten
Teile ohne weiteres.
8. Wird nunmehr zur Hauptklage übergegangen, so ist das
erste Rechtsbegehren heute außer Streit, da die Klägerin gegen
den es abweisenden Entscheid der Vorinstanz die Berufung nicht
ergriffen hat. Hinsichtlich Rechtsbegehren 2 und 3 folgt deren
Begründetheit ohne weiteres aus der Tatsache, daß der Klägerin
an den genannten Bezeichnungen Individualrechte zustehen, die ihr
den Anspruch auf Feststellung der Nichtberechtigung der Beklagten
zur Führung der Bezeichnungen gewähren. Auch das Entschädi¬
gungsbegehren ist grundsätzlich begründet; und wenn die Vor¬
instanz das Maß der Entschädigung auf 200 Fr. festgesetzt hat,
so bieten die Akten dem Bundesgerichte keine Anhaltspunkte,
unter diesen Betrag zu gehen, was einzig in
Frage kommen
könnte. Dagegen ist im Gegensatz zur Vorinstanz das auf Publi¬
kation des Urteils gerichtete fünfte Klagebegehren abzuweisen, die
Berufung der Beklagten also 'in diesem Punkte für begründet zu
erklären. Die Vorinstanz hält dieses Begehren für gerechtfertigt
aus dem Grunde, daß es sich um ein weit verbreitetes und viel
verwendetes Fabrikat handle und die Beklagte sich auch zur
Empfehlung ihres Produktes an weitere Kreise gewandt habe.
Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß die Verbreitung doch nur
in engern — Fach= — Kreifen stattgefunden hat und daß es der
Klägerin ein leichtes sein wird, ihr Obsiegen in diesem Prozeß
diesen Kreifen — die ja zum Teil auch den Ausgang des Pro¬
zesses verfolgt haben mögen — zur Kenntnis zu bringen. Auch
steht die Anordnung der Publikation des Urteils im Widerspruch
mit der eigenen Annahme der Vorinstanz, daß die Beklagte kein
schweres Verschulden treffe. Letzterem ist beizustimmen aus den von der
Vorinstanz zutreffend ausgeführten Gründen: der Aufnahme in die
Pharmacopœa helvetica; dem Erlöschen des Patentes; der Ver¬
spätung des Protestes der Klägerin gegen die Aufnahme in die
Pharmacopœa helvetica. Ist dem aber so, so würde eine Publi¬
kation des Urteils als Unbilligkeit erscheinen; eine Warnung
des Publikums vor Machinationen der Beklagten ist nicht nötig.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
1. Die Berufung der Beklagten wird dahin als begründet er¬
klärt und das Urteil des Appellations= und Kassationshofes dahin
in Dispositiv 3 -
abgeändert, daß das Klagebegehren 5
abgewiesen wird.
2. Im übrigen — Dispositiv 2 und 4 — wird die Be¬
rufung der Beklagten abgewiesen und wird das Urteil der Vor¬
instanz bestätigt. Hinsichtlich Dispositiv 1 hat es bei demselben
sein Bewenden.