bge · 38_II_289 · 1912-02-15 · de
BGE 38 II 289
Zivilrecht


44. Arteil vom 15. Februar 1912 in Sachen
Chemische Fabrik Schweizerhall A.-G., Bekl., Widerkl. u. Ber.=Kl.,
gegen Chemische Fabrik A.-G., vorm. Moritz Milch & Cie. und
Griesel, Kl., Widerbekl. u. Ber.=Bekl.
Rechtsgültigkeit einer vorzeitig (vor Bekanntgabe des gemäss
Art. 63 Ziff. 4 0G ausgefertigten Urteils) erfolgten Be¬
rufungserklärung.— Vornahme eines Augenscheins
durch die Berufungsinstanz? — Selbständige Haftbarkeit
des Begünstigers einer Patentverletzung gemäss Art. 38 Ziff. 4
PatG. — Klage wegen Patentnachahmung und Widerklage auf
Patentnichtigkeit (Patent betr. Einrichtung zum mechanischen
Entleeren der Aufschliesskammern zur Erzeugung des Super¬
phosphats). Anwendbarkeit desaPatG für die Beurteilung
des rechtlichen Bestandes eines vor dem Inkrafttreten
des neuen Gesetzes erteilten Patentes. — Nichtzutreffen
der Nichtigkeitsgründe des Art. 10 Ziff. 1 u. 4 aPatG. Verschie¬
dene Lösungen desselben Erfindungsproblems; Erfindungs¬
charakter eines allgemeinen Lôsungsprinzips. Aus¬
führbarkeit des Patentgegenstandes an Hand der Patentschrift.
— Verhältnis von Patentnachahmungund Lizenz¬
anspruch. — Bestimmung des Schadenersatzes für die
Patentverletzung in der Höhe der Lizenzgebühr, die
der Geschädigte hätte beanspruchen können. — Unzulässigkeit
eines Entschädigungszuspruchs für zukünftige Patent¬
rechtsverletzungen.
AS 38 II — 1912

Das Bundesgericht hat
über folgendes Streitverhältnis:
A. — Die Kläger — die Chemische Fabrik Aktiengesellschaft,
orm. Moritz Milch & Cie., Zweigniederlassung Danzig, und
Fritz Griesel, Chemiker, in Schnellmühl bei Danzig -
haben
gemeinsam in Deutschland und in der Schweiz den Patentschutz
erwirkt für einen Apparat zum mechanischen Entleeren der sog.
Aufschließkammern, in denen durch Mischung von Phosphaterde
mit Schwefelsäure Superphosphat erzeugt wird, das in Pulver¬
form als Düngmittel Verwendung findet. Zum Verständnis des
Zweckes der patentierten Einrichtung ist vorauszuschicken, daß das
Superphosphat nach der chemischen Reaktion zu einer zusammen¬
backenden festen Masse erstarrt, die durch Losbrechen mit schaben¬
den oder kratzenden Instrumenten zerkleinert und so aus dem Re¬
aktionsbehälter herausgeschafft werden kann.
In Deutschland ist die Patentanmeldung der Kläger am 8. Juli
1906 erfolgt und hat zur Erteilung des Reichspatentes Nr. 193,916
geführt. Das den Klägern in der Schweiz erteilte Patent datiert,
mit Nr. 40,883, vom 19. April 1907. Es lautet auf ein „Super¬
phosphatreaktionsgefäß mit Einrichtung zum Entleeren desselben
und enthält folgende „Patentansprüche“:
„1. Superphosphatreaktionsgefäß mit Einrichtung zum Ent¬
„leeren desselben, gekennzeichnet durch eine als Reaktionsgefäß zu
„dienen bestimmte Trommel mit abnehmbaren Böden, von außen
„verschließbarem Entleerungsschlitz an der Unterseite und Füll¬
„öffnung an der Oberseite, einem rotierenden außerhalb der Trommel
„liegenden Messerwerk und ferner. Einrichtungen, um die Trommel
„und das Messerwerk einander nähern und von einander entfernen
„zu können;
„2. Einrichtung nach Anfpruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
„die Trommel fahrbar und das Messerwerk nicht verschiebbar an¬
„geordnet ist
„3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
„das Messerwerk verschiebbar und die Trommel festsitzend ange¬
„ordnet ist.“
Ein „Ausführungsbeispiel“ der Einrichtung nach Anspruch 1
und 2 ist durch Zeichnungen dargestellt.
Mit Brief vom 12. September 1908 machte die Chemische
Fabrik Aktiengesellschaft vorm. Moritz Milch & Cie. (im folgenden
abgekürzt: Chem. Fabrik Danzig genannt) die beklagte Aktien¬
gesellschaft Chemische Fabrik Schweizerhall in Basel auf ihr
Schweizerpatent aufmerksam und offerierte ihr, unter Beilegung
einer Planskizze des patentierten Anspruchs nebst detaillierter Be¬
triebsbeschreibung, eine Lizenz. Sie erhielt zunächst keine Antwort;
erst auf ein weiteres Schreiben vom 17. Dezember 1908, worin
sie die Beklagte speziell noch einlud, den Apparat bei ihr im Be¬
triebe zu besichtigen, antwortete die Beklagte durch ihren Direktor
Wenk am 21. Dezember 1908, sie selbst befasse sich schon seit einem
Jahr mit einer mechanisch funktionierenden Entleerungsvorrichtung
für Superphosphatkeller, habe sie aber wegen Zeitmangels noch
ruhen lassen müssen; es würde sie jedoch interessieren, zu erfahren,
wie hoch die ihr empfohlene Anlage für eine tägliche Leistung von
50,000 kg zu stehen komme. Hierauf machte die Chem. Fabrik
Danzig der Beklagten eine Preisofferte für Apparate der gewünsch¬
ten Größe, unter Vorbehalt der einmal zu bezahlenden Lizenz¬
gebühr, und fügte wiederum eine Zeichnung und eine eingehende
Beschreibung der Einrichtung und ihrer Betriebsweise bei. Die
Beklagte antwortete am 28. Dezember, die ihr gegebenen Erläute¬
rungen hätten ihr volles Interesse gefunden, und es werde vielleicht
ihrem Direktor Wenk möglich sein, im Frühjahr, anläßlich einer
Berlinerreise, die Fabrikationsanlage in Danzig zu besichtigen.
Gleichzeitig ersuchte sie um Mitteilung des Lizenzpreises und einiger
weiterer technischer Angaben. In der hierüber fortgesetzten Korre¬
spondenz gab die Chem. Fabrik Danzig am 4. Januar 1909 die
Lizenzgebühr unter Zugrundelegung einer Jahresproduktion der
Beklagten von 10,000 t auf total 7000 Mk. an, in der Meinung,
daß mit der einmaligen Zahlung dieses Betrages alles erledigt, d. h.
eine weitere Lizenzgebühr auch bei späterer Steigerung der Produk¬
tion seitens der Beklagten nicht mehr zu zahlen wäre. Als sie auf
diese Mitteilung ohne Antwort blieb, fragte sie die Beklagte am
25. Februar 1909 wiederum an, ob sie sich für ihren Entleerungs¬
apparat noch interessiere. Daraufhin antwortete Direktor Wenk
namens der Beklagten am 16. März 1909, ihre Verwaltung nehme
bezüglich der Superphosphatkellerentleerung eine zuwartende Haltung

ein und wolle vorläufig auf die Sache nicht eintreten, da ihr be¬
sonders die Kosten viel zu hoch erscheinen und es ihr an Platz
dafür mangle. Und als die Chem. Fabrik Danzig dann mit Brief
vom 23. März 1909 der Beklagten den Besuch ihres Direktors
zum Zwecke einer persönlichen Erörterung der Angelegenheit in
Aussicht stellte, ließ ihr die Beklagte durch Direktor Wenk mit
Schreiben vom 29. März 1909 die Mitteilung zugehen, sie habe
sich inzwischen für ein anderes System von Aufschließkellerentleerung
entschlossen und den mechanischen Teil dazu schon bestellt; der Be¬
such des Direktors von Danzig habe somit keinen Zweck. Auf diese
Mitteilung sprach ihr die Chem. Fabrik Danzig mit Brief vom
1. April 1909 ihr Bedauern darüber aus, von ihrem Entschlusse
nicht eher in Kenntnis gesetzt worden zu sein, da sie sonst in der
Lage gewesen wäre, der Beklagten über die sonstigen zur Verwen¬
dung kommenden mechanischen Entleerungen noch näheres zu be¬
richten; zugleich machte sie darauf aufmerksam, daß gemäß Entscheid
des deutschen Patentamtes „jede Fahrbarmachung eines Super¬
phosphatblocks“ als in ihr Patent eingreifend angesehen werde.
Die Beklagte bestätigte jedoch als Antwort hierauf am 3. April
1909 lediglich das mit Schreiben vom 29. März Gesagte.
Inzwischen, unter dem 19. März 1909, hatte der Direktor der
Beklagten, Emil Friedrich Wenk, in der Schweiz ein eigenes Patent,
Nr. 44,530, ausgewirkt für eine „Einrichtung zur mechanischen
Entleerung von Superphosphat=Aufschließkellern“ mit folgenden
Ansprüchen:
„Patentanspruch:
„Einrichtung zur mechanischen Entleerung von Superphosphat¬
„Aufschließkellern mittelst Aufschließbehältern und einem rotierenden
„Schabmesser, dadurch gekennzeichnet, daß die das Superphosphat
„aufzunehmen bestimmten, behufs Beschickung und Entleerung mit
„abschließbaren Offnungen versehenen Behälter in nebeneinander
„augeordneten Kammern festgemauert sind und im untern Teil ein
„aus zwei die Auslaßöffnung begrenzenden Längsschienen bestehen¬
„des Geleise besitzen, und daß zu ihrer sukzessiven Entleerung ein
„mittelst Elektromotor angetriebenes Schabemesser dient, wobei
„ersterer auf einem durch ihn betätigbaren, auf dem genannten
„Geleise fahrbaren Wagen montiert ist, das Ganze derart, daß bei
„Drehbewegung des Motors ein Rotieren und gleichzeitiges selbst¬
„tätiges Vordringen des Schabemessers im Behälter erfolgen kann.
„Unteransprüche:
„1. Einrichtung nach dem Patentanspruch, bei welcher die zur
„Beschickung dienenden Behälter in Zementbeton mit säurefester
„Auskleidung bestehen.
„2. Einrichtung nach dem Patentanspruch, bei welcher das zur
„Entleerung dienende Schabemesser die Form eines Kreuzes besitzt.“
B. — Im Gegenstande dieses Wenk'schen Patentes erblicken nun
die Kläger eine Nachahmung ihres eigenen Patentgegenstaudes und
haben deshalb gestützt auf die Tatsache, daß eine von Wenk kon¬
struierte Maschine in der Fabrik der Beklagten in Schweizerhall
installiert sei und benützt werde, gegen die Beklagte im März 1910
unter Berufung auf die Art. 38 ff. PatG vom 21. Juni 1907,
sowie 50 ff. und 70 ff. OR folgende Begehren ans Recht gesetzt:
„1. Es sei der Beklagten der Gebrauch einer Vorrichtung zu
„untersagen, wonach Superphosphatreaktionsgefäße von dem er¬
„starrten Superphosphat dadurch entleert werden, daß sich ein vom
„Reaktionsgefäß getrenntes, um eine außerhalb des Gefäßes be¬
„findliche, in dessen idealer Achsenverlängerung liegende Achse rotie¬
„rendes Messerwerk nach Entfernung der Stirnwand des Reaktions¬
„gefäßes in dessen erstarrten Inhalt einbohrt, sei es, indem sich
„das rotierende Messerwerk gegen den erstarrten Superphosphat¬
„block bewegt, sei es, daß der Superphosphatblock gegen das Messer¬
„werk bewegt wird.
„2. Es seien die der Beklagten gehörigen gemäß Rechtsbegehren 1
„beschriebenen Vorrichtungen einzuziehen und zu verwerten oder zu
„zerstören gemäß Art. 44 BG betr. die Erfindungspatente vom
„21. Juni 1907.
„3. Es sei die Beklagte zur Bezahlung von je Fr. 375 Schaden¬
„ersatz pro Monat, seit dem 1. April 1909 bis zu demjenigen
Zeitpunkte zu verurteilen, als sie die im Rechtsbegehren 1 ge¬
„nannten Vorrichtungen benützt, jedenfalls aber bis zur Rechts¬
„kraft des Urteils, samt 5 % Verzugszins vom Tage der Klage¬
„erhebung an.“
Die Beklagte hat die Klage bestritten und ihr eine Widerklage
entgegengestellt. Ihre Begehren sind, soweit heute noch von Belang,

aus der in Fakt D unten wiedergegebenen Berufungserklärung des
Advokaten Dr. B. ersichtlich.
C. — Durch Urteil vom 11. Juli 1911 hat das Zivilgericht
des Kantons Basel=Stadt, nach Einholung einer gerichtlichen Ex¬
pertise von Prof. A. Weber in Zürich, in teilweiser Gutheißung
der Klage erkannt:
„1. Es wird der Beklagten verboten, Superphosphatreaktions¬
„gefäße mit Einrichtungen zum Entleeren derselben zu gebrauchen,
„welche dadurch gekennzeichnet sind, daß sich ein Messerwerk, das
„außerhalb der als Reaktionsgefäß dienenden Trommel liegt und
„um eine in der idealen Achsenverlängerung der Trommel liegende
„Achse rotiert, in den erstarrten Inhalt der Trommel einbohrt, und
„ferner dadurch gekennzeichnet sind, daß Einrichtungen vorhanden
„sind, um Trommel und Messerwerk einander zu nähern, sei es,
„daß die Trommel fest und das Messerwerk beweglich, sei es, daß
„das Messerwerk fest und die Trommel beweglich ist.
„2. Die Beklagte wird zur Zahlung einer Entschädigung von
„Fr. 2000 (zweitausend Franken) an die Kläger verurteilt.
„3. Die Beklagte wird für den Fall, daß sie die sub 1 ge¬
„nannten Superphosphatreaktionsgefäße in Zukunft widerrechtlich
„benützt, zur Zahlung einer Entschädigung von je Fr. 100 (Franken
„hundert) für jeden Monat der Benützung an die Kläger verurteilt.
„4. Die weitergehenden Begehren der Klage sowie die Wider¬
„klage werden abgewiesen.“
D. — Gegen dieses kantonal=letztinstanzliche Urteil hat der bis¬
herige Vertreter der Beklagten, Advokat Dr. B. in Basel, auf
Grund der mündlichen Urteilseröffnung noch am gleichen Tage die
Berufung an das Bundesgericht erklärt unter Aufrechterhaltung
folgender Rechtsbegehren:
„I. Formaliter
„Es sei die Klage mangels Passivlegitimation der eingeklagten
„Aktiengesellschaft „Chemische Fabrik Schweizerhall“ abzuweisen.
„II. Sachlich:
„a) Es seien alle Klagerechtsbegehren als sachlich unbegründet
„abzuweisen.
„b) Es seien einredeweise und widerklagsweise das eidg. Patent
„Nr. 40,883 d. d. 19. April 1907 und das deutsche Patent
„Nr. 193,916 d. d. 8. Juli 1906 mangels Neuheit der Erfindung,
„resp. mangels genügender Beschreibung und mangels technischer
„Ausführbarkeit der Patentansprüche als nichtig zu erklären.
„III. Subeventuell seien die Kläger zu verurteilen, der Beklagten,
„resp. Herrn Direktor E. F. Wenk, eine Lizenz für die Verwertung
„des Wenk'schen Patentes nach Maßgabe des Art. 22 des schweiz.
„Patentgesetzes abzutreten.“
„IV. ... (Kosten)."
Dazu hat der Vertreter der Beklagten am 17. Juli ergäuzend
bemerkt, daß seine Partei den Streitwert auf mindestens Fr. 50,000
einschätze.
Nachdem dann die Parteien am 20. Juli 1911 davon in Keunt¬
nis gesetzt worden waren, daß die schriftliche Ausfertigung des Ur¬
teils auf der Zivilgerichtskanzlei zu ihrer Einsicht aufliege, hat die
Beklagte direkt mit Eingabe vom 8. August 1911 noch folgende
Ergänzung der Berufungsanträge ihres Anwaltes eingereicht:
„Ad II. Es seien eventuell die Entschädigungsbegehren für die
„Vergangenheit und Zukunft im Quantitativ zu reduzieren.
„V. 1. Es sei eine neue, aus 3 Experten bestehende Expertise
„anzuordnen und zwar durch das Bundesgericht oder eventuell, im
„Falle der Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, durch das
„Zivilgericht.
„2. Es seien die den neuen Experten vorzulegenden Fragen der
„Beklagten und Widerklägerin zur Vernehmlassung mitzuteilen,
„eventuell seien die, von der Beklagten zur ersten Expertise bean¬
„tragten, aber vom prozeßleitenden Präsidenten zurückgewiesenen
„Ergänzungsfragen den neuen Erperten zu unterbreiten.
„VI. Eventuell, falls keine neue Expertise angeordnet wird, seien:
„1. Dem Experten, Herrn Professor A. Weber, die von der
„Beklagten und Widerklägerin gestellten, aber vom Präsidenten
„zurückgewiesenen Ergänzungsfragen vorzulegen.
„2. Die vom Präsidenten mit Schreiben vom 10. März 1911
„an den Experten gerichteten Fragen und die vom Experten darau
„erteilte Antwort vom 17. März 1911 aus dem Recht zu weisen.“
E. — An der Verhandlung vor Bundesgericht vom 29. De¬
zember 1911 hat der nunmehrige Vertreter der Beklagten, Rechts¬
anwalt Dr. M. in Zürich, in Begleitung des Direktor Wenk die

schriftlich gestellten Berufungsanträge in folgendem Sinne modi¬
fiziert:
1. Das Nichtigkeitsbegehren der Beklagten sei dahin gutzu¬
heißen, daß der Anspruch 1 des schweiz. Patentes Nr. 40,883 der
Kläger auf die Ausführung nach Anspruch 2 beschränkt und An¬
pruch 3 als nichtig erklärt werde.
Eventuell sei eine weitere Expertise darüber einzuholen:
a) daß die deutschen Patente Cyganek (Nr. 140,131 und 141,489)
schon vor dem 8. Juli 1906 in der Schweiz bekannt gewesen seien;
b) daß nach dem Inhalte des schweizerischen Patentes Nr. 40,883
der Kläger der Patentanspruch 1 in der Ausführungsform des
Anspruchs 3 auch von einem Fachmann nicht ausgeführt werden
könne;
c) daß die Idee, das Messerwerk erst nach dem Erstarren des
Superphosphats in das Reaktionsgefäß einzuführen, schon in den
deutschen Patenten Cyganek zum Ausdruck gebracht sei, und die
Umänderung der Kläger diesem Patente gegenüber bloß eine auf
handwerksmäßiger Geschicklichkeit beruhende Verbesserung darstelle.
2. Die gegnerische Nachahmungsklage sei gänzlich abzuweisen,
dies schon wegen mangelnder Passivlegitimation der Beklagten und
ferner auch, weil überhaupt keine Patentverletzung vorliege, sei es
wegen der Nichtigkeit des klägerischen Patentes, sei es aus den
übrigen noch geltend gemachten Gründen.
3. Die Schadenersatzansprüche der Kläger seien gänzlich ab¬
zuweisen.
4. Jedenfalls sei Dispositiv 3 des angefochtenen Urteils gänzlich
aufzuheben, eventuell sei dessen Zuspruch in quantitativer Hinsicht
zu ermäßigen.
Ferner hat der Vertreter der Beklagten beantragt, das Bundes¬
gericht wolle zunächst einen Augenschein vornehmen, um sich über
das Funktionieren der Maschinen beider Parteien, derjenigen der
Beklagten in Schweizerhall und derjenigen der Kläger in einer
Fabrik in Freiburg, direkt zu orientieren.
Der Vertreter der Kläger hat beantragt, es sei die Berufung in
allen Teilen abzuweisen und das kantonale Urteil zu bestätigen.
F. — Durch Beschluß vom 30. Januar 1912 hat das Bundes¬
gericht den Antrag der Berufungsklägerin um Vornahme eines
Augenscheines abgelehnt und die Beurteilung der Streitsache im
übrigen auf den heutigen Termin verschoben;
in Erwägung:
Innert der in Art. 65 Abs. 1 OG umschriebenen Be¬
1. —
rufungsfrist — d. h. binnen 20 Tagen nach erfolgter Bekannt¬
gabe des gemäß Art. 63 Ziff. 4 OG ausgefertigten Urteils-
ist eingegangen zwar nur die Ergänzungseingabe der Beklagten
selbst zu der schon am Tage der mündlichen Urteilseröffnung ein¬
gereichten Berufungserklärung ihres damaligen Vertreters. Doch ist
auch diese letztere, vorzeitige Erklärung nach der bestehenden Praxis
als rechtsgültig zu betrachten (vergl. AS 25 II Nr. 43 Erw. 3
S. 366). Es würden demnach an sich die Anträge dieser beiden
Eingaben in Betracht fallen. Nun sind aber jene Anträge vom
gegenwärtigen Vertreter der Beklagten an der Parteiverhandlung
vom 29. Dezember 1911 teilweise eingeschränkt worden. Folglich
ist insoweit auf diese spätere, endgültige Formulierung der Berufung
abzustellen. Dagegen war dem in der Verhandlung vom 29. De¬
zember außerdem noch gestellten Begehren der Beklagten um Vor¬
nahme eines Augenscheins durch das Bundesgericht keine Folge
zu geben, weil das Gericht über die rechtlich relevanten Eigenschaften
der fraglichen Maschinen durch die Akten und die mündlichen Er¬
läuterungen der Parteivertreter genügend aufgeklärt worden ist. Es
kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob jenes Be¬
gehren auch deshalb abzulehnen gewesen wäre, weil es sich als An¬
rufung eines neuen Beweismittels darstelle, die nach Art. 80 OG
vor Bundesgericht ausgeschlossen ist.
Die Einrede ihrer mangelnden Passivlegitimation be¬
2. —
gründet die Beklagte mit dem Hinweise darauf, daß sie weder In¬
haberin noch Lizenzträgerin des Patentes sei, dessen Gegenstand die
Kläger als Nachahmung ihres eigenen Patentes beanstanden, daß jenes
Patent vielmehr ausschließlich ihrem Direktor Wenk persönlich zustehe.
Diese Argumentation muß mit der Vorinstanz als unerheblich be¬
zeichnet werden. Es ist unbestritten, daß Direktor Wenk einen
Superphosphat=Entleerungsapparat seiner patentierten Konstruktion
in der Fabrik der Beklagten in Schweizerhall montiert und in Be¬
trieb gesetzt hat. Die Duldung dieser Handlungen seitens der Be¬
klagten aber erfüllt, sofern der Apparat eine Verletzung des Patent¬

rechts der Kläger im Sinne von Art. 38 PatG darstellt, unzweifel¬
haft den Tatbestand der Ziffer 4 daselbst (Mitwirkung bei der
Patentverletzung im Sinne einer Begünstigung oder Erleichterung
derselben). Folglich sind die Kläger berechtigt, wegen der behaupteten
Verletzung ihres Patentrechts auf Grund des Art. 38 PatG auch
gegen die Beklagte vorzugehen. Und deren Einwand, daß sie als
bloße Begünstigerin der angeblichen Patentverletzung nur gleich¬
zeitig mit dem Haupttäter Wenk belangt werden könnte, wird
durch die Fassung des Art. 38 PatG, dessen Ziffer 4 die Begün¬
stigung der Patentverletzungen als selbständigen Verletzungs¬
tatbestand aufführt, ohne weiteres widerlegt, so daß die Zulässigkeit
der vorliegenden Belangung bloß der Beklagten schon angesichts
jener Spezialbestimmung des Patentgesetzes und abgesehen von der
allgemeinen Vorschrift des Art. 60 OR, auf die der kantonale
Richter außerdem noch abgestellt hat, zu bejahen ist.
3. — In der Sache selbst hält die Beklagte den Ansprüchen
der Kläger, die diese aus der behaupteten Nachahmung ihres Patent¬
gegenstandes durch den Gegenstand des Wenk'schen Patentes ab¬
leiten, vor allem das Begehren um Nichtigerklärung des Patentes
der Kläger im Umfange seiner angeblichen Nachahmung, d. h. mit
Bezug auf Patentanspruch 1 in der speziellen Ausführungsform
nach Patentanspruch 3, entgegen. Dabei handelt es sich nach ver¬
bindlichem Entscheide der Vorinstanz, der übrigens auch nicht an¬
gefochten ist, um eine prozessualisch rechtmäßig erhobene Widerklage,
zu deren Begründung die Beklagte in der Berufungsinstanz noch
wesentlich folgenden Standpunkt hat vertreten lassen: Es sei an
Hand der Patentschrift des schweiz. Patentes Nr. 40,883 der
Kläger einem Fachmanne nicht möglich, die patentierte Maschine
in der Variante des Anspruchs 3 zur Ausführung zu bringen;
denn weder aus der Patentbeschreibung, noch aus den zugehörigen
Zeichnungen sei ersichtlich, in welcher Weise die Vorschiebung des
Messerwerks gegen die festsitzende Trommel bewirkt werden solle,
die beschreibende und zeichnerische Erläuterung des Patentgegen¬
standes habe vielmehr bloß auf eine Ausführungsform mit ver¬
schiebbarer Trommel bei unbeweglichem Messerwerk, im Sinne des
Anspruchs 2, Bezug. Die Idee der Verwendung eines Messer¬
werks mit rotierender Vorbewegung zur Entleerung eines unbeweg¬
schon der deutschen Patentanmeldung der Kläger (vom 6. Juli
1906) nicht mehr neu gewesen, da bereits der Gegenstand des
von Johannes Cyganek am 4. Dezember 1901 angemeldeten und
mit Patentschriftausgabe vom 4. April 1903 erwirkten deutschen
Patentes Nr. 140,131 für eine „Aufschließvorrichtung für künst¬
liche Düngmittel“, nebst Zusatzpatent Nr. 141,489 vom 4. April
1902/30. Mai 1903, darauf beruhe. Diese Idee an sich bilde
jedoch ein bloßes Problem, dessen technisch brauchbare Lösung,
die Angabe einer bestimmten Art und Weise ihrer praktischen
Durchführung, erst als Erfindung angesprochen werden könne.
Eine solche Lösung aber habe Cyganek nicht gefunden, und das
Patent der Kläger enthalte in dieser Hinsicht überhaupt keine be¬
sonderen Angaben, sondern bringe als originelles, wenn auch un¬
zweckmäßiges, Eutleerungsverfahren, wie bereits erwähnt, lediglich
die Vorschiebung des Reaktionsgefäßes gegen ein unbewegliches
Messerwerk zur Darstellung. Erst das Wenk'sche Patent habe eine
brauchbare Verwendung des vorschiebbaren Messerwerks zum Gegen¬
stande.
Bei Beurteilung dieses Einwandes ist davon auszugehen, daß
für die Frage der Nichtigkeit des Patentes der Kläger nicht, wie
der kantonale Richter in Übereinstimmung mit den Parteien an¬
genommen hat, das gegenwärtig geltende PatG vom 21. Juni
1907, sondern noch das aPatG von 1888 1893 zur Anwendung
kommt, da das streitige Patent im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des neuen Gesetzes (1. Dezember 1907) bereits erteilt war und
daher in seinem rechtlichen Bestande in Ermangelung einer gegen¬
teiligen besonderen Gesetzesvorschrift nach allgemeinem Rechtsgrund¬
satze (vergl. Art. 882 aOR und Art. 1 SchlT, ZGB) noch von
der frühern Rechtsordnung abhängt. Übrigens weichen die ein¬
schlägigen Bestimmungen der beiden Gesetze inhaltlich nicht von¬
einander ab, indem nach Art. 10 Ziff. 1 und 4 aPatG, gleich
wie nach Art. 16 Ziff. 1, 4 und 7 PatG, die Wirksamkeit des
Patentschutzes eine neue Erfindung voraussetzt, deren Ausführung
nach dem Inhalte der Patentschrift jedem Sachverständigen möglich
sein muß.
Materiell sodann kann den Ausführungen der Beklagten über

den Inhalt des Patentes der Kläger und dessen Verhältnis zu den
angerufenen Cyganek'schen Patenten nicht beigepflichtet werden. Das
schon den Patenten Cyganek's zu Grunde liegende technische
Problem besteht nur darin, das Superphosphat nach dem Er¬
starren auf mechanischem Wege, allerdings speziell unter Verwen¬
dung eines rotierenden Messerwerks als Schabevorrichtung, aus
dem in Anpassung an diese Vorrichtung trommelförmig gestalteten
Reaktionsgefäß zu entfernen. Dagegen fällt die Art und Weise
der Anbringung des Messerwerks und der Vermittelung
seines Kontaktes mit der Superphosphatmasse unter
den Begriff der Löfung des Problems.
Nun hat Cyganek diese Lösung in der Weise versucht, daß er
das Messerwerk in die Reaktionstrommel eingebaut hat.
Die das Messerwerk tragende Welle liegt in der Längsaxe der
Trommel und wird zum Zwecke der fortschreitenden Einwirkung
der Messer auf den abzuschabenden Superphosphatblock samt dem
Messerwerk vermittelst einer (im Zusatzpatent näher charakterisierten)
Gewindevorrichtung mit der Rotation in der Arenrichtung ver¬
schoben. Der ganze Schabeapparat befindet sich somit im Innern
des Reaktionsgefäßes schon bei dessen Füllung. Immerhin soll das
eigentliche Messerwerk von der Berührung mit dem noch nicht er¬
starrten Superphosphatbrei dadurch fern gehalten werden, daß es
vor Einleitung des Breis an das eine Längsende der Trommel
gedreht und hier durch Einschaltung eines beweglichen Schiebers,
der dann zum Beginn der Entleerungsarbeit wieder entfernt werden
muß, vom übrigen Trommelraum getrennt wird.
Nach dem Patent der Kläger dagegen ist das rotierende Messer¬
werk vollständig — d. h. mit Einschluß der gesamten Welle
außerhalb der Reaktionstrommel, in der Verlängerung
der Längsaxe derselben, montiert und wird zur Inbetriebsetzung
nach Erstarren des Superphosphatbreies zunächst mit der Trommel
zusammengeführt, wobei sein Kontakt mit dem Superphosphatblock
durch Entfernung des ihm zugekehrten abnehmbaren Trommelbodens
ermöglicht wird. Die Mittel zur Zusammenführung von Messer¬
werk und Trommel und zur Erzeugung der Rotation des Messer¬
werks setzt die Patentschrift als bekannt voraus; denn deren Be¬
schreibung des Patentgegenstandes erwähnt lediglich die auch in den
Patentansprüchen (Ziff. 2 und 3) zum Ausdruck gebrachte alter¬
native Möglichkeit, entweder die Trommel mit dem Phosphatblock
an das festsitzende Messerwerk, oder aber umgekehrt das Messerwerk
an die festsitzende Trommel heran zu bewegen, und bemerkt dazu
diese Bewegung des einen der beiden Maschinenbestandteile gegen
den andern, eventuell beider gegeneinander, könne „in verschiedener
Weise geschehen, die Bewegung des Superphosphatblocks gegen das
Messerwerk zu (die als „Ausführungsbeispiel“ in den Patentzeich¬
nungen zur Darstellung gebracht ist) „z. B. mittelst die Trommel
verschiebenden Schraubenspindeln“. Als wesentliches Merkmal ihres
Patentgegenstandes erachten somit die Kläger hinsichtlich der Be¬
ziehung zwischen Messerwerk und Trommel nur die organisch voll¬
ständige Trennung dieser beiden Bestandteile und ihre Zusammen¬
führung erst zum Beginn der Entleerungstätigkeit. Ihr Patent
gibt m. a. W. die Lösung des oben bezeichneten Problems in der
Form des in jener gegenseitigen Anordnung und Bewegung der
beiden Bestandteile liegenden allgemeinen Lösungsprinzips
und behandelt die Erzielung der erforderlichen Bewegungen als
solcher — sowohl der Zusammenführung von Messerwerk und
Trommel, als auch der Rotationsbewegung des Messerwerks -
als eine technisch ohne weiteres gegebene, mit verschiedenen bekannten
Mitteln erreichbare Funktion.
Es fragt sich daher in erster Linie, ob dieser Problemlösung der
Kläger an sich und speziell gegenüber derjenigen Cyganek's
Charakter einer schutzfähigen Erfindung zukomme. Diese Frage
mit der Vorinstanz schon auf Grund der heutigen Aktenlage zu
bejahen. Nach den unbestrittenen Ausführungen der Kläger muß
nämlich als erstellt gelten, daß die Schabevorrichtung der Cyganek¬
schen Patente sich deswegen als mangelhaft erwiesen hat, weil die
im Superphosphatblock eingeschlossene Welle dem Antriebe des
Messerwerks einen erheblichen Widerstand entgegensetzt und über¬
dies, zufolge der Eigenschaft des erstarrten Superphosphates, bei
Reibung unter starkem Druck, wie er auf die eingebettete Welle
ausgeübt wird, sich in einen schmierigen Brei zu verwandeln, das
richtige Funktionieren des Messerwerks teilweise vereitelt. Diese
Mängel haben die Kläger mit der gänzlichen Entfernung der Welle
aus dem Bereiche des Superphosphatbreies bei ihrem Patentgegen¬

stande gehoben und dadurch unzweifelhaft einen neuen technischen
Nutzeffekt erzielt. Zu prüfen bleibt somit hinsichtlich des Erfindungs¬
begriffs nur noch, ob es sich dabei um eine bloß handwerksmäßige
Verbesserung des Cyganek'schen Patentes, oder aber um eine wirk¬
liche erfinderische Neuschöpfung handle. Die im Wesentlichen tech¬
nische Frage aber hat der vom kantonalen Richter zugezogene Ex¬
perte im letzteren Sinne beantwortet, indem er in seinem Nachtrags¬
bericht vom 17. März 1911 erklärt hat, die Anordnung der Kläger,
wonach während der Reaktion keine Teile des Messerwerks mit der
Superphosphatmasse in Berührung kommen, sei gegenüber der¬
jenigen Cyganek's als patentfähige Anderung anzuerkennen. Auf
diesen Befund des Experten ist mit der Vorinstanz abzustellen.
Neben der so erledigten Bestreitung, daß der Gegenstand des
Patentes der Kläger in der Ausführungsform des Anspruchs 3
überhaupt eine schutzfähige Erfindung darstelle, wendet die Beklagte
ferner ebenfalls zu Unrecht ein, jene Ausführungsform könne nach
den Angaben der Patentschrift von einem Fachmann nicht erstellt
werden. Die Patentbeschreibung gibt allerdings speziell für die Zu¬
sammenführung des Messerwerks mit der festsitzenden Trommel
keine Mittel an; allein es darf wohl unbedenklich angenommen
werden, daß die darin ausdrücklich nur für den umgekehrten Fall
der Vorschiebung der Trommel gegen das unbewegliche Messerwerk
als beispielsweise verwendbar bezeichneten „Schraubenspindeln“ in
Wirklichkeit in gleicher Weise auch auf die Bewegung des wesentlich
leichteren Messerwerks bezogen werden wollten. Sind doch solche
Schraubenspindeln bei dem von den Klägern im Prozesse vorge¬
legten und speziell noch in der bundesgerichtlichen Verhandlung
demonstrierten Modell ihres Patentgegenstandes in der Ausführungs¬
form des Anspruchs 3 tatsächlich zur Verwendung gebracht. Übri¬
gens scheint auch der gerichtliche Experte über die Ausführbarkeit
des fraglichen Apparates an Hand der Patentschrift keine Zweifel
gehabt zu haben, da er in dieser Hinsicht keinerlei Bedenken ge¬
äußert, insbesondere die Bemerkung der Patentbeschreibung, daß die
Bewegung von Messerwerk und Trommel gegen einander auf ver¬
schiedene Weise vermittelt werden könne, nicht beanstandet hat.
Nach dem Gesagten besteht keine Veranlassung zur Anordnung
der von der Beklagten eventuell verlangten Aktenergänzung (An¬
träge der litt. a—c unter Ziff. 1 in Fakt. E oben); vielmehr ist
ihr Widerklagebegehren auf Nichtigerklärung des streitigen Patent¬
anspruchs der Kläger in Bestätigung des Entscheides der Vor¬
instanz als unbegründet abzuweisen.
4. — Im weitern vertritt die Beklagte zur Bestreitung der
Nachahmungsklage ihrer Prozeßgegner noch den Standpunkt, eine
Nachahmung des Patentes der Kläger durch Wenk liege insofern
nicht vor, als der Gegenstand des Wenk'schen Patentes jedenfalls
eine originelle Anwendungsart des von den Klägern patentierten
allgemeinen Lösungsprinzips und als solche gemäß dem bundes¬
gerichtlichen Präjudiz i. S. Stalder gegen Mac Cormick Harvesting
Maschine Co. (AS 30 II Nr. 41 Erw. 3 S. 344 ff.) ihrerseits
ebenfalls des Patentschutzes fähig sei. Dieser Argumentation ist
mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, daß wenn auch die in den
Wenk'schen Patentansprüchen charakterisierte besondere Erzeugungs¬
art der an sich bekannten Bewegungen des Messerwerks, vermittelst
des selbstbeweglichen Elektromotors, eine schöpferische Neuerung von
patentrechtlich wesentlicher Bedeutung sein sollte (wie in der Tat
sowohl der vorinstanzliche Experte, als auch die Anmeldeabteilung IV
des deutschen Patentamtes, laut ihrem bei den Akten liegenden
Beschlusse vom 11. November 1910 über die Zulassung des von
Wenk nachgesuchten deutschen Patentes, angenommen haben), dies
die in Rede stehende Verletzung des Patentrechts der Kläger nicht
ohne weiteres ausschließen würde. Denn es geht aus dem Inhalte
der Wenk'schen Patentansprüche klar hervor, daß der Wenk'sche
Bewegungsapparat eben doch die nach dem früher Gesagten zum
Patentgegenstande der Kläger gehörende allgemeine Problemlösung
der organisch getrennten Anordnung von Messerwerk und Reak¬
tionstrommel benutzt. Und dazu hat die Vorinstanz aus der in
Fakt. A oben erwähnten, zwischen den Parteien vor der Patent¬
anmeldung Wenk's gewechselten Korrespondenz gewiß mit Recht
geschlossen und für den Berufungsrichter verbindlich festgestellt, daß
Wenk zur Zeit seiner eigenen Patentanmeldung das Patent der
Kläger genau gekannt und höchst wahrscheinlich erst auf Grund
dieser Kenntnis „die Idee zu seiner Maschine gefaßt habe“. An¬
gesichts dieser Aktenlage erscheint die noch in der Berufungsver¬
handlung verfochtene Behauptung der Beklagten, das Wenk'sche

Patent beruhe nicht auf demjenigen der Kläger, sondern vielmehr
auf den Cyganek'schen Patenten, als haltlos. Demnach aber stellt
die Verwertung des Wenk'schen Patentes trotz seiner allfälligen,
von der Beklagten geltend gemachten patentfähigen Neuerung einen
rechtswidrigen Eingriff in das Patentrecht der Kläger dar, solange
Wenk von diesen nicht gemäß Art. 22 aPatG eine Lizenz erwirkt.
Dies ist jedoch noch nicht geschehen, und das von der Beklagten
im vorliegenden Verfahren ursprünglich gestellte Lizenzbegehren ist
von der Vorinstanz zutreffend als nicht nach Vorschrift des Abs. 3
jener Gesetzesbestimmung angebracht zurückgewiesen und denn auch
in der Berufungsverhandlung nicht mehr aufgenommen worden.
5. — Nach den vorstehenden Erwägungen sind die beiden heute
noch streitigen Rechtsbegehren der Kläger, die darauf abzielen, die
Beklagte habe den weiteren Gebrauch des Wenk'schen Apparates
zu unterlassen und wegen des bisherigen Gebrauchs Schadenersatz zu
leisten, grundsätzlich gutzuheißen. Auch die Grundlage des Schaden¬
ersatzanspruchs ist gegeben, indem die Vorinstanz nicht im Wider¬
spruche mit den Akten und daher für das Bundesgericht verbindlich
festgestellt hat, daß die Beklagte den von Wenk in ihrer Fabrik
installierten Apparat tatsächlich in der Weise benutze, daß sie die
zu seinem Betriebe erforderlichen Rohmaterialien liefere und das
Produkt verkaufe. Wenn nun der kantonale Richter zur Ermittelung
des den Klägern dadurch zugefügten Schadens zunächst auf die
Lizenzgebühr abgestellt hat, gegen deren Entrichtung sich die Be¬
klagte das Recht zur Benutzung des Patentes der Kläger hätte
verschaffen können, so muß diese Art der Schadensbestimmung als
den hier gegebenen Verhältnissen durchaus angemessen bezeichnet
werden. Und daß die Vorinstanz dabei in quautitativer Hinsicht
ohne weiteres mit dem von den Klägern in ihrem Schreiben an
die Beklagte vom 4. Januar 1909 geforderten Gesamtlizenzbetrag
von Fr. 7000 gerechnet und dessen auf die Zeit der widerrechtlichen
Patentbenutzung entfallende Quote von Fr. 1200 als Schadens¬
faktor berücksichtigt hat, ist ebenfalls nicht zu beanstanden, in An¬
betracht, daß die Beklagte selbst gegen die Höhe dieser Lizenzgebühr
seinerzeit keine Einwendungen erhoben, sondern in Kenntuis der¬
selben die ihr zur Last gelegte Patentverletzung begangen hat. Da¬
gegen sind die Kläger mit dem Zuspruch der ihnen rechtswidrig
vorenthaltenen Lizenzbeträge voll entschädigt, und es geht ins¬
besondere nicht an, ihnen, wie die Vorinstanz es getan hat, eine
weitere Entschädigung noch deswegen zuzuerkennen, weil die Be¬
klagte mittels des Wenk'schen Apparates billiger als sonst, habe
arbeiten können und so den Klägern gegenüber konkurrenzfähiger
geworden sei; denn diesen Vorteil hätte die Beklagte ja durch Be¬
zahlung der geforderten Lizenzgebühr rechtmäßig erlangen können.
Endlich erscheint auch die vorinstanzliche Festsetzung einer Ent¬
schädigung für die seitens der Beklagten nach Erlaß des Urteils
allfällig noch fortgesetzte Verletzung des Patentrechtes der Kläger
(Disp. 3) als gesetzlich unstatthaft. Der im Patentgesetz normierte
Schadenersatzanspruch des Patentinhabers wegen Verletzung seines
Patentrechtes (Art. 38 ff.) kann, in Ermangelung einer abweichen¬
den besonderen Umschreibung, dem natürlichen Begriff des Schaden¬
ersatzes als eines Entgelts für bereits eingetretenen
Schaden entsprechend, nur als Leistungs anspruch mit Bezug
auf bereits erfolgte oder doch als sicher erfolgend voraussehbare
Patentrechtsverletzungen verstanden werden. Dazu aber können die
hier in Rede stehenden „zukünftigen“ Patentverletzungen offenbar
nicht gerechnet werden; denn die Vermutung spricht doch gewiß
dafür, daß die Beklagte sich dem Richterspruche unterziehen und die
ihr verbotene rechtswidrige Benutzung des Patentgegenstandes der
Kläger in Zukunft unterlassen wird.
Demnach ist der Entschädigungszuspruch an die Kläger, ab¬
weichend von der Vorinstanz, auf den von dieser ermittelten Betrag
der widerrechtlich vorenthaltenen Lizenzgebühren von Fr. 1200 zu
beschränken;
erkannt:
Die Berufung der Beklagten wird insoweit für begründet erklärt
und das Urteil des Zivilgerichts des Kantons Basel=Stadt vom
11. Juli 1911 dahin abgeändert, daß der in Dispositiv 2 dieses
Urteils den Klägern zugesprochene Entschädigungsbetrag auf Fr. 1200
herabgesetzt und Dispositiv 3 des kantonalen Urteils gestrichen wird.
In allen übrigen Punkten wird die Berufung abgewiesen und das
Urteil des Zivilgerichts bestätigt.
AS 38 1I — 1912