bge · 55_II_149 · 1929-01-01 · de
BGE 55 II 149
Zivilrecht


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Eisenbahnhaftpflicht. N0 27. 
mit einem selbständigen Inhaber eines Holzhandelge-
schäftes, d. h. weder mit einem Beamten noch mit einem 
Arbeiter zu tun hat, und der von der Beklagten gemachte 
Vorschlag, das Mittel zwischen den für Beamte und für 
Arbeiter gefundenen Werten zu nehmen, jeder objektiven 
Fundierung entbehrt. 
Hievon abgesehen hat die Be-
klagte keinerlei Momente, welche eine vorzeitige Herab-
setzung der Erwerbsfähigkeit Kälins erwarten lassen 
könnten, nachgewiesen noch auch nur behauptet. Die 
Erfahrungen des Lebens sprechen im Gegenteil eher 
gegen den Standpunkt der Beklagren. Die blesse (kauf-
männische und technische) Leitung dieses Geschäftes 
hätte Kälin allein oder doch mit Hilfe seiner Familie 
aller Voraussicht nach noch im vorgerückten Alter besor-
gen können, da es sich ja_dann um einen bereits eingeführ-
ten Betrieb gehandelt hätte, dessen Aufrechterhaltung 
nicht mehr so grosse Anforderungen an den Inhaber 
gestellt hätte wie die Gründung und die ersten Geschäfts-
jahre. Schliesslich ist auch noch daraUf hinzuweisen, dass 
Kälin zweifellos in der Lage gewesen wäre, einen allfälligen 
Ausfall in den spätern Jahren durch die nicht unbeträcht-
lichen Ersparnisse auszugleichen, die er bis dahin hätte 
machen können: Es steht fest, dass er von seinen 17,000 Fr. 
Jahreseinkommen höchstens 5000 Fr. für seine Familie 
verwendet hat ; auch wenn man die Aufwendungen für 
seine eigene Person hoch veranschlagt, so bleiben doch 
immer noch 5-7000 Fr., die er jährlich hätte zurücklegen 
können. 
Es besteht daher kein Grund, die Renten aus diesem 
Gesichtspunkt heraus zeitlich zu beschränken. 
Markenschutz. N0 28. 
VI. MARKENSCHUTZ 
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 
28. Auszug a.us dem T1rtell der I. Zivi1a.btellung 
vom 30. Aprll 1999 i. S. Va.lvoline Oll Comp. 
gegen India.n Bef"Uling Comp. 
Markenschutz: 
149 
1. Art. 6 Abs. I und II der rev. Pa.riser Verbandsübereinkunft. 
Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts bei Beurteilung 
der Frage, ob eine markenfähige Bezeichnung vorliege 
(&w. 1). 
2. Geltung des Territorialprinzips für die Frage der Freizeichen-
eigenschaft. Die Wortmarke uVruvoline» ist in ihrer Ver-
wendung für Ölprodukte weder nach deutschem, noch fran-
zösischem Sprachgebrauch deskriptiv. -
Freizeichenbildung ; 
waun vollendet ? Bedeutung der Aufnahme der Bezeichnung 
in Wörterbücher (Erw. 2). 
A. -
Die Firma Leonard & Eilis in New-York, Rechts-
vorgängerin der Klägerin, hat im Jahre 1873 die Wort-
marke (( Valvoline» und eine Wortbildmarke, bestehend 
aus einer halbmondartigen Figur mit dem als Haupt-
bestandteil querdurch geschriebenen Worte « Valvoline » 
im Markenregister der U. So A. und am 2. Januar 1884 
unter Nr. 174 und 175 für « huile a graisser» auch im 
schweiz. Markenregister eintragen lassen. Am 19. Sep-
tember 1902 wurden die beiden Zeichen auf die Klägerin, 
Valvoline on Company in New-York, übertragen, die sie 
am 1. November 1922 unter Nr. 52,797 und 52,798 beim 
Eidg. Amt für geistiges Eigentum erneuern liess. 
Die Beklagte, Indian Refining Company, mit Sitz in 
New-York, ist Inhaberin der am 9. April 1907 von der 
Firma Havemeyer Oil Company in den U. S. A. hinter-
legten und am 18. Juni 1921 unter Nr. 49,861 für «( Öle 
und Fette für Gasmaschinen und Automobile» auch im 
AB 55 TI -
1929 
II 
150 
Markensohutz. N° 28. 
schweizerischen Markenregister eingetragenen Wortmarke 
« Havoline ». 
B. -
Die Klägerin erblickte in der Verwendung der 
Marke der Beklagten eine Verletzung ihrer Zeichenrechte 
und reichte im Juli 1927 beim Handelsgericht des Kantollß 
Bern Klage ein, mit den Begehren um : 
1. Löschung der Marke der Beklagten im schweiz. Mar-
kenregister und Untersagung der weitern Verwendung 
dieser Bezeichnung für Öle und Fette und gleichartige 
Waren; 
2. Verurteilung der Beklagten zu Schadenersatz auf 
richterliche Bestimmung hin; 
3. Anordnung der Veröffentlichung des Urteils im 
Dispositiv auf Kosten der Beklagten in von der Klägerin 
zu bezeichnenden Zeitungen. 
Den Löschungsanspruch begründete sie damit, dass sich 
die Marke « Havoline» von ihrem früher eingetragenen 
Zeichen « Valvoline» nicht genügend unterscheide und 
infolgedessen zu Verwechslungen Anlass gebe. 
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage, 
indem sie das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr 
bestritt. Widerklageweise verlangte sie sodann die Lö-
schung der beiden Marken Nr. 52,797 und 52798 der 
Klägerin im schweiz. MarkenregiSter und die Veröffent-
lichung des bezüglichen Urteilsdispositivs im Schweiz. 
Handelsamts blatt und in andern Handelszeitungen der 
Schweiz. 
. 
Zur Begründung der Widerklage machte sie geltend, 
dass die Wortmarke 
« Valvoline» als allgemein übliche 
Sachbezeichnung nicht schutzfähig sei. 
Sie setze sich 
zusammen aus dem englischen Hauptwort « valve», das 
« Klappe» oder « Ventil» bedeute, und aus « oline », 
einer längst zum Gemeingut gewordenen Bezeichnung für 
Öle, insbesondere Schmieröle. 
({ Valvoline » besage daher 
nichts anderes als « Ventil- oder Klappenöl », charakteri-
siere also die Ware mit Bezug auf ihre Zweckbestimmung. 
EventuelJ, falls angenommen werde, dieses Wort sei 
Markenschutz. No 28. 
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ursprünglich ein Individualzeichen gewesen, so sei es 
jedenfalls im Laufe der Jahre zur Sachbezeichnung gewor-
den, und zwar speziell in der Westschweiz. 
O. -
Mit Urteil vom 30. November 1928 hat das Han-
delsgericht des Kantons Bern die Haupt- und Widerklage 
abgewiesen. 
D. -
Dieses von beiden Parteien mitteIst Berufung 
angefochtene Urteil hat das Bundesgericht dahin abge-
ändert, dass es die Marke « Havoline » der Beklagten aIs 
nichtig erklärte und die einmalige Veröffentlichung des 
Urteilsdispositivs a~f Kosten der Beklagten in zwei von 
der Klägerin zu bestimmenden Zei~ungen anordnete. 
A U8 den Erwägungen : 
1. -
Es ist in erster Linie das auf Löschung der Marken 
der Klägerin gerichtete Widerklagebegehren zu prüfen, 
weil die Hauptklage die Rechtsbeständigkeit dieser ange-
fochtenen Zeichen voraussetzt. Wie die Vorinstanz zu-
treffend annimmt, ist der Beurteilung das schweizerische 
Recht zugrunde zu legen. Gemäss Art. 6 Abs. I derrev. 
Pariser Verbands übereinkunft zum Schutze des gewerb-
lichen Eigentums, der sowohl die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, als die Schweiz angehören, sind die im 
Ursprungslande (U. S.. A.) eingetragenen Marken der 
Klägerin « teIles quelles » in der Schweiz zur Hinterlegung 
zuzulassen und zu schützen, es wäre denn, dass einer der 
in Abs. II Ziff. 1-3 ebenda angeführten Ausschliessungs-
gründe zuträfe. Wie das Bundesgericht in Bestätigung 
seiner bisherigen Praxis neuerdings ausgesprochen hat, 
bezieht sich Abs. I zit. Art. nur auf die äussere Form der 
Marke, während für die Frage, ob das Zeichen nach seinem 
Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, also 
insbesondere in Hinsicht darauf, ob es Freizeichencharak-
ter habe, oder Angaben über die Art der Herstellung, die 
Beschaffenheit oder Bestimmung der damit versehenen 
Ware enthalte, oder die Gefahr einer Täuschung begründe, 
die Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der 
152 
Mark,mschutz. No 28. 
markenrechtliche Schutz beansprucht wird, massgebend 
ist, also hier das schweiz. MSchG, dessen Art. 3 Abs. II 
sich materiell mit den Ungültigkeitsgründen des Art. 6 
Abs. II Ziff. 2 der Pariserkonvention deckt (vgl. BGE 55 
II 62 f. ; 53 II 360; 52 II 303 f.). 
2. -
Die Beklagte behauptet die Schutzunfähigkeit des 
Wortes ({ Valvoline » unter Hinweis darauf, dass es nach 
seiner begrifflichen Bedeutung eine Sachbezeichnung für 
Schmieröl sei. 
Da der Markenschutz in der Schweiz 
beansprucht wird, sind die Verhältnisse massgebend, wie 
sie sich hinsichtlich der Bedeutung und Verwendung dieses 
Wortes in der schweizerischen Verkehrsauffassung gebildet 
haben. Gemäss diesem nach feststehender bundesgericht-
licher Rechtsprechung für die Frage der Freizeicheneigen-
schaft geltenden Territorial- oder Nationalitätsprinzip ist 
es' daher nicht ausgeschlossen, dass eine Marke zwar im 
Auslande nicht Freizeichen ist, wohl aber im Inland als 
solches betrachtet werden muss, oder umgekehrt hier den 
Charakter als privates Herkunftszeichen bewahrt, im aus-
ländischen Verkehr dagegen eingebüsst hat (vgl. BGE 
39 II 116 ff. ; 42 II 169 f. ; 43 II lOlL ; 50 I 330 f.). 
Bei der Beurteilung, ob eine Wort marke beschreibender 
Natur sei, fällt naturgemäss der Sprachgebrauch derje-
nigen Sprache in erster Linie in Betracht, der das Wort 
angehört. Insofern bildet daher vorliegend schon die Tat-
sache, dass « Valvoline» laut den von der Vorinstanz 
angeführten amerikanischen Urteilen im englischen Sprach-
gebiet keine Sachbezeichnung ist, ein gewichtiges Indiz 
gegen den Standpunkt der Beklagten. Wie das Handels-
gericht auf Grund eines umfangreichen Beweisverfahrens 
feststellt, wird das Wort aber auch in den beteiligten 
deutsch-schweizerischen Verkehrskreisen als Marke, und 
nicht als Sachbezeichnung aufgefasst, trotz des Allgemein-
gebrauches des Suffixes « oline » als Bezeichnung für ÖI-
produkte, da der der englischen Sprache entnommene 
wesentliche Wortbestandteil « valve» im Sprachgebiete 
der deutschen Schweiz sozusagen unbekannt ist. Auch 
Markenschutz. No 28. 
153 
das deutsche Patentamt hat dieses Zeichen als schutz-
fähig anerkannt, auf Grund der Erwägung, dass, wenn 
auch die Wortbestandteile an sich in einer begrifflichen 
Beziehung zUr Ware stehen, die Wortbildung willkürlich 
und eigenartig genug sei, um individualisierend für das 
Produkt zu wirken. Die Beklagte hat übrigens heute 
nicht mehr in Abrede gestellt, dass « Valvoline » in den 
deutsch-schweizerischen Abnehmerkreisen als Phantasie-
name gebräuchlich ist. Nichts anderes gilt aber nach der 
verbindlichen Beweiswürdigung der Vorinstanz auch für 
das französische Sprachgebiet. Im Französischen kommt 
das Wort « valve » in mannigfacher Bedeutung vor, so in 
der Botanik und Zoologie im Sinne von Samenlappen, 
Fruchtklappen, Schale von Mollusken etc., in der Mecha-
nik als Bezeichnung für Ventil und in der Chirurgie zur 
Bezeichnung gewisser Instrumente (vgl. LITTRE, Diction-
naire de la langue franc;aise; LAROUSSE, illustre). Am 
bekanntesten ist wohl die Bedeutung von « Schale » oder 
« Muschel». Auf jeden Fall darf der spezielle Sinn von 
« Klappe» oder « Ventil», wie er dem Ausdruck in der 
Technik zukommt, bei den letzten Abnehmern des Öls 
nicht als derart bekannt vorausgesetzt werden, dass der 
Wortbestandteil « ValV» im angefochtenen Zeichen als 
beschreibende~. Hinweis auf die Zweckbestimmung des 
betreffenden Olproduktes allgemein verständlich wäre; 
dies umsoweniger, al<! das Wort « Valvoline» auf den 
ersten Blick erkennbar aus dem Englischen stammt und 
daher nicht vermuten lässt, dass darin auch das mehr-
deutige französische Hauptwort « valve » steckt. Bezeich-
nend in dieser Hinsicht ist die Aussage des Französisch 
sprechenden, seit Jahren im Ölhandel tätigen Zeugen 
Geiger, der nicht wusste, dass « Valvoline» eine Marke 
ist, jedoch ausdrücklich erklärte, dass ihm der Sinn dieses 
Wortes unbekannt sei. Die Vorinstanz stellt auf Grund 
des Beweisergebnisses in nicht aktenwidriger Weise fest, 
dass die in Frage kommenden Verkehrskreise der franzö-
sischen Schweiz überhaupt die Bedeutung dieses Aus 
154 
Markenschutz. No 28. 
drucks nicht kennen. 
Jedenfalls wäre die dur(;h das 
Stamm wort « Valv» begrifflich geschaffene Beziehung zu 
der betreffenden Ware nach dem allgemeinen französi-
schen Sprachgebrauch eine derart entfernte, dass sie den 
Individualcharakter des Zeichens nicht zu zerstören ver-
möchte. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung genügt zur Schutzunfähigkeit eines Wortzeichens 
nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestim-
mung der Ware; erforderlich ist vielmehr, dass das Zei-
chen nach seiner sprachlichen Bedeutung in einem so 
engen Zusammenhang mit dem damit versehenen Erzeug-
nis stehe, dass es augenfällig als eine den beteiligten Ver-
kehrskreisen allgemein verständliche Angabe über die 
Ware erscheint (vgl. BGE 54 II 406). 
Soweit die Beklagte eventuell geltend macht, dass das 
ursprüngliche IndividualZeichen « Valvoline» im Laufe 
der Zeit in der Schweiz zur generellen Sachbezeichnung 
für Schmieröl geworden sei, scheitert dieser Angriff an 
den· gegenteiligen, auf prozessualer Beweiswürdigung be-
ruhenden Feststellungen im angefochtenen Urteil. Frei-
lich hatte darnach diese Wortmarke den Charakter eines 
Kennzeichens für die Produkte der Klägerin in der welschen 
Schweiz teilweise eingebüsst, indem namentlich Klein-
abnehmer im allgemeinen « Valvoline» als Warennamen 
für « huile epaisse »), gleichgültig welcher Herkunft, an-
sahen, während sich die Garagisten und Grossabnehmer 
meistens der Bedeutung des Wortes als eines Individual-
zeichens bewusst waren. Dieser Entwicklung zum Frei-
zeichen, die nach den Beobachtungen eines sachverstän-
digen Handelsrichters dadurch veranlasst und begünstigt 
worden war, dass die Automobilfabrik Peugeot für ihre 
Autos eine Anweisung zum Schmieren gewisser Maschinen-
teile mit « huile epaisse de la marque Valvoline » heraus-
gegeben hatte, ist indessen die Klägerin durch Reklame 
und Aufklärung wirksa~ entgegengetreten, so dass das 
'Vort wiederum den Charakter einer Marke angenommen 
hat und sich als solche mehr und mehr durchsetzt. Solange 
Markenschutz. N0 28. 
155 
aber die individualisierende Bedeutung eines Wortzei-
chens dem Sprachgebrauch der beteiligten Verkehrskreise 
nicht derart entschwunden ist, dass das Wort ßich einer 
Rückwandlung als unzugänglich erweist, kann die Frei-
zeichenbildung nicht als abgeschlossen angenommen wer-
den (vgl. BGE 42 11 171), ganz abgesehen davon, dass 
hier die Bezeichnung « Valvoline » ihre Markeneigenschaft 
in der VerkehrsauHassung der deutschen Schweiz allge-
mein bewahrt hat. Bei dieser Sachlage kann daher auch 
die Tatsache, dass dieses Wort in einzelnen Wörterbüchern 
(gewöhnlichen und technischen) als Warenname verwendet 
wird, kein schlüssiges Indiz für die von der Beklagten 
behauptete Umwandlung zur schutzunfähigen Sachhe-
zeichnung bilden (vgl. BGE 39 II 119), umsoweniger, als 
« Valvoline», laut Feststellung der Vorinstanz, in eben-
sovielen andern technischen Nachschlagewerken über-
haupt nicht, oder dann ausdrücklich als Marke für Öl der 
Klägerin genannt wird. 
3. -
(Bejahung der täuschenden Ähnlichkeit der heiden 
Marken, speziell in phonetischer Hinsicht.)