bge · 39_II_129 · 1912-09-19 · de
BGE 39 II 129
Zivilrecht


23. Arteil der I. Zivilabteilung vom 21. Februar 1913
in Sachen Hildebrand, Kl., Widerbekl. u. Ber.=Kl.,
gegen Peter A.-G., Bekl., Widerkl. u. Ber.=Kl.
Schulzfählgkeit des Wortes « Corso » als Marke für Motorwagen, Fahr¬
räder und Pneumatiks. — Das Wort ist weder in Deutschland noch
in der Schweiz Freizeichen. — Dass die deutschen Patentbehörden
es als Eigenschaftsbezeichnung erklärt haben, ist für den schwei¬
zerischen Richter unverbindlich. Bei der Beurteilung, ob es in der
Schweiz Eigenschaftsbezeichnung sei, ist der Sprachgebrauch sowohl
der deutschen als der italienischen Schweiz zu berücksichtigen. Prü¬
fung dieser Frage unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedeu
tungen des Wortes. Keine Eigenschaftsbezeichnung, weil die Beziehung
zwischen Wort und Ware nicht eigentlich beschreibender, sondern
symbolischer Natur ist. — Verneinung der Priorität des Gebrauchs
durch den nicht eingetragenen Markenbenutzer, auf Grund von Art. 52
Verneinung der Schadenersatzpflicht des unbefugten
MSchG.
Markenbenutzers, weil die Rechtsverletzung aus einem subjektiv be¬
greiflichen und gerechtfertigten Bestreben zur Verteidigung seines
Interessenstandpunktes entsprungen ist und sich objektiv in ange¬
messenen Schranken hält.
A. — Durch Urteil vom 19. September 1912 hat das Bezirks¬
gericht Zürich IV. Abteilung in vorliegender Streitsache erkannt:
„1. Klage und Widerklage werden abgewiesen.
„2.—5. (Kostenpunkt und Weiterziehung.)“
B. — Gegen dieses Urteil haben beide Parteien gültig die Be¬
rufung an das Bundesgericht ergriffen:
der Kläger mit dem Autrage: Es sei das angefochtene Urteil
im Sinne der Gutheißung der Klage abzuändern,
die Beklagte mit dem Antrage: Es sei das angefochtene Urteil
im Sinne der Widerklage abzuändern.
In der heutigen Verhandlung haben die Vertreter der
C. —
Parteien die gestellten Berufungsanträge wiederholt und auf Ab¬
weisung der gegnerischen Anträge geschlossen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Der Kläger Hildebrand hat am 8. August 1907 für die
von ihm in den Handel gebrachten Motorwagen, Motorräder,
Fahrräder, Nähmaschinen und Pneumatiks beim eidg. Amt für
AS 39 11 — 1913

geistiges Eigentum in Bern unter Nr. 22,497 die Wortmarke
« Corso » eintragen lassen. In der Folge erfuhr er, daß die Be¬
klagte, die Firma Peter A.=G. in Frankfurt a. M., das gleiche
Wort — mit K geschrieben — für von ihr fabrizierte Pneumatiks
als Marke verwende. Nach erfolglosen Versuchen der Parteien,
sich zu verständigen, erwirkte der Kläger am 11./13. Mai 1911
in Zürich gegen die Beklagte einen Arrest für eine Schadenersatz¬
forderung von 550 Fr. „aus Verletzung von Markenschutz“. Diese
Forderung samt Verzugszins seit der Arresterwirkung macht er
im nunmehrigen Prozesse gerichtlich geltend. Die Beklagte trägt
auf Abweisung der Klage an und stellt widerklagsweise die An¬
träge: 1. Es sei die Anmeldung der Wortmarke « Corso » als
Anmeldung eines Freizeichens bezw. einer Qualitätsbezeichnung als
rechtsungültig zu erklären und ihre Eintragung im Markenregister
zu löschen. 2. (eventuell) Es sei die Beklagte wegen der Priorität
des Gebrauches als die wahre Berechtigte und daher das Marken¬
recht des Klägers als nicht bestehend zu erklären.
Da bei Gutheißung der Widerklage die Hauptklage gegenstandslos
wird, ist zunächst auf die Prüfung der erstern einzutreten.
2. — Die Behauptung der Beklagten, das Wort « Corso»
sei in Deutschland Freizeichen, hält vor dem Akteninhalte nicht
Stand. Die Beklagte selbst hat vor der Vorinstanz erklärt, sie habe
die Beweismittel dafür nicht beibringen können, daß in Deutschland
auch noch andere Händler als sie das Wort für ihre Waren ver¬
wendet haben, bevor der Kläger es in der Schweiz als Marke
hat eintragen lassen. Daß es nach diesem Zeitpunkte von andern
Gewerbetreibenden Deutschlands verwendet worden sei, behauptet
die Beklagte selbst nicht. Sie macht lediglich geltend, das deutsche
Patentamt habe auch seit dem Begehren um Eintragung des
Wortes als Warenzeichen abgewiesen. Die abweisenden Bescheide
der deutschen Patentbehörden siützen sich aber nach den Akten nicht
etwa darauf, daß « Corso » Freizeichen, sondern darauf, daß es
Beschaffenheitsbezeichnung sei. Auch die heute namhaft gemachte
Faktur der Gummiwerke Fulda vom 15. März 1907 ist nicht be¬
weisend: Sie tut nicht dar, daß dieses Geschäft, bei dem der Kläger
« Corso »=Pneumatiks bestellt hatte und das sie dann bei der
Rechnungsstellung als solche bezeichnete, diese Bezeichnung auch im
Verkehr mit andern Kunden angewendet habe. Nach all' dem braucht
die von den Parteien erörterte Frage nicht geprüft zu werden, ob
und inwiefern das Wort in der Schweiz ohne weiteres dann als
Freizeichen gelten müßte, wenn es in Deutschland ein solches wäre
(vergl. über diese Frage den mit der bisherigen Rechtssprechung
brechenden bundesgerichtlichen Entscheid vom 24. Januar 1913
i. S. Ten Hope c. A. G. National Starch Cy *). Daß es endlich
in der Schweiz selbst nicht zum Freizeichen geworden ist, gibt die
Beklagte zu.
3. — Für die weitere Behauptung, die angefochtene Wortmarke
sei als Eigenschaftsbezeichnung in der Schweiz nicht schützbar
beruft sich die Beklagte zunächst mit Unrecht auf die genannten
Verfügungen der deutschen Behörden. Danach ist freilich das Wort
« Corso » mehrfach, sowohl von der Anmelde= als der Beschwerde¬
abteilung des Reichspatentamtes gestützt auf den Art. 4 des deutschen
Warenzeichengesetzes als eintragungsunfähig erklärt worden, weil
es eine „Beschaffenheits= bezw. Bestimmungsangabe“ enthalte. An
diese Beschlüsse ist aber der schweizerische Richter nicht gebunden. Er
hat vielmehr selbständig und zwar auf Grund des schweizerischen
MSchG zu prüfen, ob eine nicht schützbare Qualitätsbezeichnung
vorliege (vergl. AS 27 II S. 618). Nur mittelbar und in tatsäch¬
licher Hinsicht könnten unter Umständen die genannten Verfügungen
Bedeutung gewinnen: dann nämlich, wenn sich vermöge ihrer das
Wort « Corso » im deutschen Verkehr als ein für solche Artikel
üblicher Qualitätsausdruck eingebürgert und diese Verwendung des
Ausdrucks auch auf die schweizerische Verkehrsübung übergegriffen
hätte. Allein hiefür bieten die Akten keine Anhaltspunkte.
Ob « Corso » in der Schweiz Eigenschaftsbezeichnung sei oder
nicht, beurteilt sich nach der Bedeutung, die dem Wort im all¬
gemeinen Sprachgebrauch der Schweiz beigelegt wird und zwar ist,
wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, der Sprachgebrauch nicht
nur der deutschen, sondern auch der italienischen Schweiz zu berück¬
sichtigen, da das Wort, um schützbar zu sein, auch im italienischen
Sprachgebiete nicht Eigenschaftsbezeichnung der in Frage stehenden
Handelsartikel (Motorwagen und =räder, Fahrräder, Nähmaschinen
und Pneumatiks) sein darf. Im Italienischen nun hat das Wort
Oben S. 116 fl.

verschiedene Bedeutungen. Einzelne davon, wie die Bezeichnung für
„Lehrgang“ oder „Lehrkurs“, für „Geldkurs“ usw., geben zwar
zum vornherein in keiner Weise irgendwelche Eigenschaften jener
Waren an, sind aber hier unerheblich, weil offensichtlich weder der
Markeninhaber das Wort « Corso » in diesem Sinne verstanden
wissen will, noch das Publikum es in diesem Sinne auffaßt. Da¬
gegen könnte es als Bezeichnungsmittel für die fraglichen Waren
in Betracht kommen in der Bedeutung „Lauf“, „Rennbahn“, „große
breite Straße“, „gleichmäßiges Fortschreiten“, „Lustfahrt im Wa¬
gen“ und namentlich als Ausdruck für „den eleganten, in lang¬
samer Bewegung sich vollziehenden Wagenverkehr“. Es läßt sich
nicht verkennen, daß allen diesen Bedeutungen eine gewisse sachliche
Beziehung zu den Warenarten, für deren Bezeichnung die Marke
dienen soll -
ausgenommen die Nähmaschinen — innewohnt:
Überall wird der Gedanke an die Bestimmung des bezeichneten
Gegenstandes als eines Fahrzeuges wachgerufen, durch Hinweis
entweder auf die Fahrbahn oder die Bewegung des Fahrens. Allein
dieser Hinweis ist doch nur ein mittelbarer und will nicht sowohl
die Sache hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft, ihrer Verwend¬
barkeit zum Fahren, charakterisieren, als vielmehr anderweitige Vor¬
stellungen, die sich an ihre Verwendung knüpfen (das Bild der
Fahrbahn, Eindrücke sportlichen oder gesellschaftlichen Lebens), wach¬
rufen. Sodann tritt die eigentliche Beschaffenheits= vor der Phantasie¬
bezeichnung auch deshalb zurück, weil die erwähnte Mehrdeutigkeit
des Wortes im Italienischen bewirkt, daß es als Wortmarke in
verschiedenartigem Sinne aufgefaßt werden kann, wobei die Idee
des Fahrens jeweilen höchstens ein Element der Gesamtauffassung
bildet. Auch deshalb vermag ferner dieses beschreibende Element
nicht recht zur Geltung zu kommen, weil an Stelle der ihm ent¬
sprechenden adjektivischen oder verbalen Form das Substantivum
getreten ist. Es verschwindet namentlich dann fast völlig, wenn
der Leser oder Hörer das Wort in der zuletzt erwähnten Bedeutung
eines Verkehrs von Wagen und sonstigen Fahrzeugen versteht, der
sich zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten als gesellschaft¬
liche Veranstaltung abspielt. Dies ist wohl schon im Italienischen
der vorherrschende Sinn des Ausdruckes « Corso » und der deutsche
Sprachgebrauch verwendet ihn als übernommenes Fremdwort über¬
haupt nur in dieser Bedeutung. Aber auch bei seinen sonstigen
Bedeutungen läßt sich von einer wirklichen Eigenschaftsbezeichnung
nicht sprechen, indem die Bestimmung, der die Ware dienen soll,
mehr nur nebenbei und als Anspielung zum Ausdruck gelangt
und so die Beziehung zwischen Wort und Ware nicht eigentlich
beschreibender, sondern symbolischer Natur ist (vergl. als gegenteilige
Fälle einer Qualitätsbezeichnung AS 27 II S. 618 « crêmant »,
und 31 II S. 745 « record »; s. auch Allfeld, Kommentar
zu den gewerblichen Urheberrechtsgesetzen Deutschlands, I. Aufl.
S. 467 und die dort zitierten Autoren).
4. — Mit Unrecht nimmt endlich die Beklagte die Priorität des
Gebrauches der Marke « Corso» für sich in Anspruch. Nach
Art. 5 Abs. 2 MSchG spricht die Vermutung dafür, daß der
Kläger als erster Hinterleger der wahre Berechtigte sei. Daß die
Beklagte den zur Entkräftung dieser Vermutung erforderlichen
Gegenbeweis erbracht habe, bezweifelt sie selbst. Zudem beschränkt
sie sich bei der Begründung ihres Standpunktes auf die Behauptung,
vor der Eintragung der Marke des Klägers « Korso »=Mäntel
fabriziert zu haben, und beruft sich also nicht eigentlich auf
einen markenmäßigen Gebrauch des Wortes « Korso ».
5. — Der Vorentscheid ist aber auch soweit zu bestätigen, als
er die Hauptklage abweist. Und zwar muß die Haftbarkeit der
Beklagten mit der Vorinstanz schon wegen mangelnden Verschuldens
verneint und braucht daher nicht geprüft zu werden, wie es sich
mit den andern Voraussetzungen der Ersatzpflicht verhält. Aus den
Akten ergibt sich, daß sich die Beklagte im November 1910 beim
Amt für geistiges Eigentum über die Eintragung der Marke des
Klägers erkundigt hat. Insoweit kann also von einem fahrlässigen
Verhalten der Beklagten nicht die Rede sein und es fragt sich nur,
ob sie dann nachher das Markenrecht des Klägers vorsätzlich
verletzt habe, indem sie sich über die Eintragung hinwegsetzte. Nun
liegt nach geltender Rechtssprechung (vergl. AS 37 1 S. 542 und
die dortigen Zitate) ein solcher Eventualdolus im strafrechtlichen
Sinne bei Eingriffen in gewerbliche Urheberrechte (Erfindungs=,
Markenrechte usw.) nur dann vor, wenn der Handelnde nach den
gegebenen Umständen nicht der redlichen und gewissenhaften Über¬
zeugung hat sein können, daß er kein fremdes Recht verletze, und

er kann sich dabei zu seiner Rechtfertigung auch auf einen entschuld¬
baren Rechtsirrtum berufen. Wollte man nun auch hinsichtlich
der zivilrechtlichen Folgen der Verletzung einen strengeren Maß¬
stab anlegen, so ließe sich doch jedenfalls ein Verschulden nicht
stets schon dann annehmen, wenn der Handelnde sich sagen mußte,
möglicherweise in das Recht eines andern einzugreifen. Vielmehr
ist sein Verhalten entschuldbar, wenn er nach den gegebenen Ver¬
hältnissen genügenden Anlaß hatte, am Bestand dieses Rechtes
ernstlich zu zweifeln und wenn die Rechtsverletzung aus einem
subjektiv begreiflichen und berechtigten Bestreben zur Verteidigung
seines Interessenstandpunktes entsprungen ist und sich objektiv in
den der Sachlage angemessenen Schranken hält. So liegt aber der
Fall hier: Der bloße Umstand, daß der Kläger für seine Marke
in der Schweiz die Eintragung erwirkt hatte, konnte bei der Be¬
klagten Bedenken nicht erwecken, da ja der Eintragung keine Vor¬
prüfung vorausgeht und sie keine konstitutive Wirkung entfaltet¬
Anderseits sah sich die Beklagte wiederholten, erst= und zweit¬
instanzlichen Entscheiden der deutschen Patentbehörden gegenüber,
wodurch übereinstimmend das Wort « Korso » als schutzunfähige
Eigenschaftsbezeichnung erklärt wurde. Damit hatte sie, namentlich
als in Deutschland wohnhafte Person, hinreichend Grund, um in
ihrem Verhalten gegenüber dem Kläger bis zur gerichtlichen Er¬
ledigung des Streites auf diese Rechtsauffassung abstellen zu dürfen
und zu versuchen, sie auch vor den schweizerischen Gerichten zur
Anerkennung zu bringen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Beide Berufungen werden abgewiesen und das Urteil des Be¬
zirksgerichtes Zürich IV. Abteilung vom 19. September 1912 in
allen Teilen bestätigt.