bge · 24_II_165 · 1898-03-04 · de
BGE 24 II 165
Zivilrecht


21. Urtheil vom 4. März 1898 in Sachen Hefti
gegen F. Hoffmann=La Roche & Cie.
Vertrag betr. Ueberlassung eines neuen chemischen Verfahrens, das
zu patentieren sein soll. — Nichterlangbarkeit des Patentes,—
Unsittlichkeit des Vertrages.
A. Durch Urteil vom 10. Januar 1898 hat das Appellations¬
gericht des Kantons Baselstadt erkannt:
Der Kläger wird mit seiner Klage abgewiesen.
B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger am 2. Februar 1898
die Berufung an das Bundesgericht erklärt und folgende Abände¬
rungsanträge gestellt:
1. Aufhebung des erst= und zweitinstanzlichen Urteils und
Verfällung der Beklagten gemäß dem klägerischen Rechtsbegehren.
2. Eventuell: Anordnung einer neuen Expertise betr. Dar¬
stellbarkeit und Verwertbarkeit, sowie Höhe der Erstellungskosten
des Verfahrens Hefti an Hand der übergebenen Beschreibung, auf
Grund von praktischen Laboratoriumsversuchen, und mit Rücksicht
auf die Möglichkeit der Zurückgewinnung des verwendeten Broms.
C. In der heutigen Hauptverhandlung erneuern die Anwälte
der beiden Parieien ihre Anträge.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Am 1. Juni 1896 schlossen die Litiganten einen Vertrag
ab, wonach der Kläger Hefti der beklagten Firma die Beschreibung
eines neuen Verfahrens zur Herstellung von kohlensauren Estern
aushändigte, in der Meinung, daß das Verfahren ohne direkte
Geldentschädigung in den Besitz der Firma übergehen solle, und
wogegen die Beklagte sich verpflichtete, 1. das Verfahren unter
ihrer Firma zur Patentierung einzureichen, etwelchen Einsprüchen
von anderer Seite mit allen gesetzlichen Mitteln entgegenzutreten
und die daraus erwachsenden Kosten zu ihren Lasten zu über¬
nehmen; 2. die aus dem eventuell erzielten Patentschutz sich erge¬
benden Rechte möglichst gut zu verwerten, und bei einer eventuellen
Weitergabe an einen dritten oder mehrere in Übereinstimmung mit
dem Kläger zu handeln; 3. von dem der Beklagten durch dieses

Patentrecht erwachsenden Nutzen an den Kläger einen Anteil von
50 % abzugeben, unter welchem Nutzen verstanden ist, entweder
der durch Erschließung der Patentländer sich ergebende Rein¬
gewinn aus dem in den betr. Ländern erzielten Verkauf der Kreo¬
sot= und Gujacol=Karbonate, oder der bei einem Verkaufe an einen
dritten erzielte Verkaufspreis; endlich 4. an den Kläger jährlich,
solange derselbe darauf reflektiert, eine Quantität von nicht mehr
als 1500 Kilogramm Kreosot und krystallisiertes Gujacol zu
liefern (Art. 5 des Vertrages). Aus der dem Vertragsschlusse
vorausgehenden Korrespondenz ist ein Brief des Klägers vom
12. Mai 1896 hervorzuheben, in welchem er sich über den Zweck
des Vertrages gegenüber der Beklagten folgendermaßen ausspricht:
ch wünschte in dieser Angelegenheit Sie in den Besitz des
Patentes gelangen zu sehen, und dabei für mich nicht nur eine
einmalige Entschädigung, sondern eine möglichst dauernde Beteili¬
gung am Karbonatgeschäfte herauszuholen. In einem Zusatz
vom gleichen Tage (1. Juni) verpflichtete sich der Kläger, während
der Vertragszeit sich der Fabrikation von kohlensauren Estern zu
enthalten, und dieselben von keiner andern Firma, als der Be¬
klagten, zu beziehen. Und in einem zweiten Nachtrag vom 31. Au¬
gust 1896 verpflichtete sich die Beklagte, an Stelle der Lieferung
von 1500 Kilogramm Karbonate, dem Kläger jährlich während
10 Jahren, vom 1. September 1896 an, 3500 Fr. in halbjähr¬
lichen Raten zu bezahlen, wogegen letzterer von jedem Verkauf
der Fabrikate abzustehen hatte. Nach der Feststellung der Vor¬
instanz hatte die Beklagte schon früher dasselbe Fabrikat nach dem
von der Firma von Haydens Nachfolger in Radbeul=Dresden
erfundenen und in den Patentländern patentierten Verfahren dar¬
gestellt, und in den Ländern, welche keine Patentierung von Ver¬
fahren kennen, zum Verkauf gebraucht. Die Beklagte meldete das
vom Kläger erworbene Verfahren in Deutschland zur Patentie¬
rung an, wurde jedoch vom kaiserlichen Patentamt abgewiesen, da
das Verfahren nur ein Analogieverfahren sei, welches sich von
dem patentierten von Haydenschen Verfahren nicht wesentlich un¬
terscheide. Auch in England wurde das Verfahren provisorisch
angemeldet; eine definitive Patenterteilung erfolgte aber weder dort,
noch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, welche Staaten
unbestrittenermaßen allein eine Patenterteilung auf Verfahren an
auswärtige Produzenten kennen. Mit Rücksicht auf die Unmög¬
lichkeit, das vom Kläger erworbene Verfahren in den Patent¬
ländern patentieren zu lassen, verweigerte die Beklagte die weitere
Erfüllung des mit dem Kläger abgeschlossenen Vertrages, weil
derselbe mit der Patentverweigerung als null und nichtig dahin¬
gefallen sei, worauf der Kläger am 10. April 1897 beim Civil¬
gericht Baselstadt das Klagebegehren stellte, die Beklagte sei zur
Haltung des mit ihm am 1. Juni und 31. August 1896 abge¬
schlossenen Vertrages und zur Zahlung der pro 1. März 1897
verfallenen ersten Rate von 1750 Fr. nebst Zins zu 5 % seit
Verfall zu verurteilen. Die Beklagte beantragte gänzliche Abwei¬
sung der Klage, insbesondere Feststellung der Ungültigkeit des
Vertrages; eventuell sei a) die Gültigkeit des Vertrages abhängig
zu erklären von der dauernden Erlangung der Patente in den
gerichtlich festzustellenden Patentländern, eventuell der Ablegung
des Erfindereides durch den Erfinder behufs Erlangung des
Patentes in Nordamerika; b) die Gültigkeit des Vertrages abhän¬
gig zu erklären von der Bedingung, daß der Kläger der Beklagten
die Darstellung von Kohlenoxydbromid in gewerblich verwertbarer
Quantität ermögliche. Über die Frage, ob es möglich sei, nach
der vom Kläger gegebenen Beschreibung des Verfahrens Gujacol
und Kreosot=Karbonat zu erzeugen, und ob, wenn ja, nach dem
beschriebenen Verfahren kohlensaure Estern in gewerblich verwert¬
baren Quantitäten hergestellt werden können, hat die erste Instanz
ein Gutachten zweier Sachverständigen eingeholt. Der eine der
bestellten Sachverständigen, Professor Nietzky in Basel, sprack
hierüber dahin aus: Das klägerische Verfahren unterscheide
von dem in Deutschland patentierten von Haydenschen nur da¬
durch, daß bei demselben Brom statt Chlor verwendet werde.
sei nun aber jedem Sachverständigen bekannt, daß Chlor sich fast
in allen Fällen durch Brom ersetzen lasse, und beide verwandte
Körper seien. Aus praktischen Gründen verzichte man jedoch
meistens auf diesen Tausch, denn Brom stehe im Preise etwa
4—5 mal höher als Chlor und da für 35 ½ Teile Chlor 80 Teile
Brom nötig seien, komme es in seinem Wirkungswerte mindestens
10 mal so teuer zu stehen. Daß sich die betreffenden Karbonate

nach dem klägerischen Verfahren darstellen lassen, sei 'aum zu be¬
zweifeln, obwohl experimentelle Untersuchungen darüber bis jetzt
nicht bekannt seien. Die Frage, ob nach dem beschriebenen Ver¬
fahren kohlensaure Estern in gewerblich verwertbaren Quantitäten
hergestellt werden können, sei, dem Wortlaute nach, zu bejahen,
sofern der Kostenpunkt dabei keine Rolle spiele. Wenn aber die
Frage so aufzufassen sei, daß das Verfahren ein konkurrenzfähiges,
rentables sein solle, so sei sie entschieden zu verneinen. In wesent¬
lich gleichem Sinne sprach sich auch der andere Experte, Professor
Nölting in Mühlhausen, aus, indem er dahin schloß, für Nicht¬
patentländer habe das Verfahren, weil es zu teuer sei, überhaupt
keinen Sinn, und in Patentländern werde es als Verletzung des
von Haydenschen Patentes angesehen. Die beiden kantonalen In¬
stanzen haben die Klage abgewiesen.
2. In rechtlicher Beziehung ist für das Schicksal der vorlie¬
genden Klage, wie beide Parteien richtig annehmen, von wesent¬
licher Bedeutung die Entscheidung der Frage, ob Beklagte durch
Ziffer 4 des Vertrages vom 1. Juni 1896 resp. durch den
Nachtragsvertrag vom 31. August 1896 eine selbständige von
der Erlangung des Patentes für die klägerische Erfindung unab¬
hängige Verpflichtung gegenüber dem Kläger übernommen habe
oder nicht. Die erste Instanz hat die Frage bejaht, indem sie
davon ausgeht, daß die Übernahme jener Verpflichtung durch
Beklagte sich als Aquivalent für die Ausbeutung der klägerischen
Erfindung in den patentfreien Ländern darstelle. Die zweite In¬
stanz hat zwar erklärt, daß sie sich eventuell den Erwägungen
des erstinstanzlichen Urteils anschließen würde; allein ihre eigene
Begründung stimmt damit nicht überein, indem dieselbe lediglich
darauf abstellt, daß es sich darum gehandelt habe, ein patent¬
fähiges Verfahren zu erhalten, das aber nur theoretische Bedeu¬
tung haben sollte, da man nicht nach dem neuen Verfahren,
sondern unter dem Schutze des neuen Patentes nach einem schon
anderweitig patentierten habe fabrizieren wollen, eine solche Ver¬
einbarung aber unzulässig sei. Diese Ausführung trifft offensicht¬
lich den Fall nicht, daß sich Beklagte für die Ausbeutung der
klägerischen Erfindung in den patentfreien Ländern zu der einge¬
klagten Leistung verpflichtet haben sollte, und würde also vom
Standpunkte der ersten Instanz aus zur Abweisung der Klage
nicht genügen. In der That irrt aber die erste Instanz rechtlich,
wenn sie annimmt, daß die Litiganten sich auch zur gemeinsamen
Ausbeutung der klägerischen Erfindung in den patentfreien Län¬
dern vereinigt haben, und auch in dieser Richtung ein Gesellschafts¬
vertrag vorliege. Denn nach dem klaren Wortlaute des Vertrages
steht dem Kläger weder ein Anspruch auf einen Anteil an dem
durch die Ausbeutung der Erfindung in den patentfreien Ländern
erzielten Nutzen oder Gewinn zu, noch hat er an dem etwa hierauf
resultierenden Verlust zu partizipieren, sondern sein Anspruch geht
dem eigenen Vermögen der
auf eine fest bestimmte Leistung aus
Beklagten, ohne alle Rücksicht darauf, ob dieselbe von der Erfin¬
dung des Klägers Gebrauch mache oder nicht und ob eventuell
daraus ein Nutzen oder ein Verlust für Beklagte sich ergebe. Die
erste Instanz stellt denn auch selbst fest, daß Beklagte nach dem
1. Juli 1896 die an Kläger gelieferten Produkte nicht nach sei¬
nem, sondern nach dem von Haydenschen Verfahren erstellt habe,
und es überhaupt nach dem Vertrage nicht darauf ankommen
sollte, nach welchem Verfahren Beklagte fabriziere. Nur die Aus¬
beutung des eventuell erzielten Patentes in den Patentländern
sollte insofern auf gemeinsame Rechnung geschehen, als Kläger
Anspruch auf die Hälfte des Nutzens, nicht aber Anteil an dem
etwaigen Verluste der Ausbeutung zu tragen hatte. Es könnte
also jedenfalls der Vertrag nur in diesem Umfange als Gesell¬
schaftsvertrag angesehen werden. Indes ist eine Entscheidung dieser
Frage, ob der Vertrag sich als Gesellschafts= oder, wie Beklagte
behauptet, als Dienstvertrag darstelle, in casu nicht nötig,
da das Patent thatsächlich nicht erlangt worden ist und das
Schicksal der Klage nicht von jener Entscheidung abhängt.
3. Bei selbständiger Prüfung der Frage, ob Beklagte ohne
Rücksicht auf die Patentierung der klägerischen Erfindung zu der
eingeklagten Leistung verpflichtet sei, muß indes diesseitige Instanz
zu dem gleichen Ergebnisse, wie die Vorinstanzen, gelangen. Der
Wortlaut des Vertrages steht zwar, wie auch die Beklagte aner¬
kennt, der vom Kläger vertretenen Auffassung, daß nicht der
ganze Vertrag mit der Verweigerung des Patentes dahinfalle,
nicht entgegen, und es kann für dieselbe namentlich geltend gemacht

werden, daß Art. 5 des Vertrages, worüber beide Parteien einig
gehen, sofort mit Abschluß desselben in Kraft trat, und der
Kläger sich bei der Abänderung jener Vertragsbestimmung durch
den Zusatz vom 31. August 1896 dem Ansinnen der Beklag¬
ten, auch diese Verpflichtung erst mit Erlangung des Patentes
beginnen zu lassen, mit Erfolg widersetzte, indem die Beklagte
seinen gegenteiligen Vorschlag acceptierte, ohne daß über diese
Frage irgend welche Diskussion stattgefunden zu haben scheint.
Erst nach Unterzeichnung des Zusatzvertrages ist die Beklagte
darauf zurückgekommen. Es ist auch an sich wohl gedenkbar, daß
jemand eine Erfindung definitiv, ohne Rücksicht auf deren Paten¬
rung, gegen Entgelt erwirbt, immerhin doch nur insofern, als
dieselbe auch, abgesehen von der Patentierung, als andern Pro¬
duzenten unbekanntes Geheimverfahren für patentfreie Länder
einen Wert für ihn hat, die Erfindung also ohne Erlangung
eines Patentes für den Erwerber nicht absolut, also auch für die
patentfreien Länder, wertlos ist. In casu ist aber letzteres offenbar
der Fall. Nach den Feststellungen der Vorinstanzen und den Gut¬
achten der Experten steht fest, daß das vom Kläger zur Herstel¬
lung von Kreosot und Gujacol=Karbonat erfundene Verfahren,
sofern dasselbe überhaupt eine Erfindung ist, gegenüber dem bereits
bekannten von Haydenschen Verfahren nicht nur keinen Vorteil
bietet, sondern so teuer zu stehen kommt, daß es, — auch unter
der Voraussetzung, daß Kreosot und Gujacol=Karbonat nach dem¬
selben in gewerblich verwertbaren Quantitäten hergestellt werden
können, — keinem Sachverständigen einfallen kann, dasselbe statt
des von Haydenschen anzuwenden. Dies hat denn auch der Kläger
nicht bestritten, sondern nur geltend gemacht, daß die Beklagte
auch bei Anwendung des Verfahrens, angesichts des Verkaufs¬
preises der beiden Karbonate, immer noch einen erheblichen Ge¬
winn mache. Indessen ist dies ganz unerheblich, da ja für die
Beklagte kein Hindernis bestand, für patentfreie Länder das billi¬
gere von Haydensche Verfahren anzuwenden, und sie daher keinen
Grund hatte, sich die Kenntnis und das Recht zur Benutzung
des teureren Verfahrens zu erwerben. Schon angesichts der abso¬
luten Wertlosigkeit der Erfindung für die patentfreien Länder
erscheint es als sehr bedenklich, die in Art. 5 des Vertrages
(bezw. im Zusatzvertrag vom 31. August 1896) enthaltene Ver¬
pflichtung der Beklagten als selbständige Gegenleistung der Ver¬
wertung der Erfindung in den patentfreien Ländern zu betrachten,
wie der Kläger anzunehmen scheint, und sie mit der Erlangung
eines Patentes außer Beziehung zu setzen. Dazu kommt nun aber
einerseits, daß, wie die Vorinstanz thatsächlich unanfechtbar fest¬
stellt, die Parteien gar nicht die Absicht hatten, weder in den
patentfreien, noch in den Patent=Ländern, von der klägerischen
Erfindung Gebrauch zu machen, und anderseits, daß die Erfindung
der Beklagten nach Art. 1 des Vertrages „ohne direkte Gegen¬
leistung“ behändigt wurde, und daß die streitige Verpflichtung am
Ende des Vertrages, nachdem in den vorgehenden Artikeln von
der Erlangung und der Ausbeutung des Patentes die Rede
gewesen ist, steht, ohne daß dabei die geringste Andeutung gemacht
wäre, daß dieselbe nicht die Gegenleistung für die Übergabe einer
patentfähigen Erfindung, sondern für die Ausbeutung in den
patentfreien Ländern fein solle. Wenn dies die Meinung der Par¬
teien gewesen wäre, so hätte alle Veranlassung bestanden, es aus¬
drücklich zu sagen. Die Auslegung, als ob die bezeichnete Ver¬
pflichtung der Beklagten speziell als Gegenleistung für die
Verwertung der Erfindung in den patentfreien Ländern zu
betrachten wäre, würde hiernach sowohl mit Art. 16 O.=R.,
wonach nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdruckes
haften, sondern der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist,
im Widerspruch stehen, als auch namentlich mit der allgemeinen
Rechtsregel, daß Verträge auszulegen sind, wie Treu und Glau¬
ben es erfordern. Übrigens weist auch der Brief des Klägers
vom 12. Mai 1896 darauf hin, daß auch die in Ziff. 5 enthal¬
tene Verpflichtung der Beklagten mit Rücksicht auf das zu erlan¬
gende Patent vereinbart wurde; denn der Kläger macht darin
keinen Unterschied zwischen den von der Beklagten zu überneh¬
menden Verpflichtungen, und es muß daher angenommen werden,
daß die sämtlichen von der Beklagten dem Kläger gegenüber zu
übernehmenden Verpflichtungen sich als Gegenleistung für „den
Besitz des Patentes“ darstellen sollen. Muß aber nach dem Ge¬
sagten von der Annahme ausgegangen werden, daß die Art. 2
bis 5 des Vertrages ein zusammenhängendes Ganzes und die

sämtlichen in diesen Artikeln übernommenen Verpflichtungen der
Beklagten die Gegenleistung für die Überlieferung einer patent¬
fähigen Erfindung bilden, so kann nicht zweifelhaft sein, daß
mit der Feststellung der Richterlangbarkeit des Patentes auch die
in casu streitige Verpflichtung der Beklagten aus dem Grunde
dahinfällt, weil der Kläger keine patentfähige Erfindung der
Beklagten behändigt, also die ihm obliegende Leistung nicht gemacht
hat, bezw. nicht zu gewähren in der Lage ist. Die Beklagte hat
ausdrücklich behauptet und bezüglich Deutschland auch nachgewie¬
sen, daß das Patent in den in Aussicht genommenen Patent¬
ländern nicht zu erlangen, bezw. für Deutschland von der zustän¬
digen Behörde definitiv verweigert worden sei, und der Kläger
hat die diesfälligen Behauptungen der Beklagten nicht bestritten,
sondern stillschweigend anerkannt, so daß die Patentunfähigkeit der
Erfindung prozessualisch feststeht.
4. Bei der Annahme, daß der Kläger zur Behändigung einer
patentfähigen Erfindung verpflichtet gewesen sei, muß übrigens
die Klage auch aus dem von der Vorinstanz angeführten Grunde
abgewiesen werden. Die Vorinstanz stellt thatsächlich fest, daß das
Rechtsgeschäft dem Zwecke habe dienen sollen, ein Patent für eine
Ware zu erlangen, die man nicht fabriziere, unter dessen Schutz
man aber verbotene Ware fabrizieren könne. Diese Feststellung
ist nicht nur nicht aktenwidrig, sondern nach den aktenmäßigen
Thatsachen des Prozesses vollauf zutreffend. Nun ist zwar richtig,
daß die Ware, welche die Beklagte nach dem Vertrage fabrizieren
sollte, im Inlande, in der Schweiz, nicht verboten, vielmehr der
Beklagten völlig erlaubt ist, hier Kreosot und Gujacol=Karbonat
nach dem von Haydenschen Verfahren zu fabrizieren. Allein der
Zweck des Rechtsgeschäfts war gerade, die nach diesem Verfahren
erstellten Fabrikate in denjenigen Ländern in Verkehr zu bringen,
in welchen das von Haydensche Verfahren patentiert, und da¬
her der Patentinhaber allein berechtigt ist, den Gegenstand der
Erfindung herzustellen und zu verkaufen, und nun ist der Vor¬
instanz darin beizutreten, daß auch ein solcher Verstoß gegen
remde, im Inlande nicht geltende Gesetze angesichts der mit Treu
und Glauben im Widerspruch stehenden Mittel zum Verstoß gegen
die gute Sitte werde.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt
Die Berufung des Klägers wird als unbegründet abgewiesen,
und daher das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel¬
stadt vom 10. Januar 1898 in allen Teilen bestätigt.