bge · 36_II_424 · 1909-10-14 · de
BGE 36 II 424
Zivilrecht


63. Arteil vom 14. Juli 1910 in Sachen
Degoumois, Kl. u. Ber.=Kl., gegen Obrecht & Cie., Bekl. u.
ebenfalls Ber.=Kl.
Nachahmung einer Wortmarke. (Das Wort « HONNEUR » als Nach¬
ahmung des Wortes « BONHEUR » als solchen und als Hauptbestand¬
teils einer Kombinationsmarke; Verwendung der Marken für Uhren¬
und Uhrenbestandteile). Priorität des Gebrauchs (Art. 5 MSchG).
Für den Berufungsrichter verbindliche Beweiswürdigung (Art. 81
0G). — Gesetzeskonkurrenz: Nichtanwendbarkeit der allgemeinen
Grundsätze über illoyale Konkurrenz an Stelle der Spezialbestim¬
mungen des MSchG betr. das Verbot der Markennachahmung und die
Rechtsfolgen seiner Uebertretung. — Nicht genügende Unterscheid¬
barkeit der beiden Marken. (Art. 6 MSchG): Würdigung der mass¬
Konfiskation der zur Markennachahmung
gebenden Faktoren.
verwendeten Stempel und Platten, dagegen nicht auch der mit der
nachgeahmten Marke versehenen Fabrikate (Art. 32 MSchG). Publi¬
kation des Urteils? — Schadenersatzpflicht: Faktoren der Ent¬
schädigungsbemessung.
A. — Durch Urteil vom 14. Oktober 1909 hat das Oberge¬
richt des Kantons Solothurn in vorliegender Rechtsstreitsache er¬
kannt:
Sämtliche Klagebegehren sind abgewiesen.
B. — Gegen dieses Urteil hat der Kläger einerseits die Beru¬
fung an das Bundesgericht ergriffen und anderseits bei der Vor¬
instanz ein Revisionsgesuch gestellt. Dieses Gesuch hat zu einem
neuen Urteil der Vorinstanz vom 26. Februar 1910 geführt,
wodurch erkannt wurde:
1. Das Urteil des Obergerichtes vom 14. Oktober 1909 ist
aufgehoben.
2. Die Rechtsbegehren I, II und III der Klage sind abgewiesen.
3. Das Rechtsbegehren IV der Klage ist in dem Sinne gutge¬
für die Zukunft untersagt ist, ihre
heißen, daß der Beklagtschaft
Fabrikate mit der angefochtenen Marke « Honneur » in der Form
der Urkunde D zu versehen und zu verkaufen.
4. Die Beklagtschaft hat dem Kläger wegen illoyaler Konkurrenz
den Betrag von 500 Fr. zu bezahlen, nebst Zins zu 5% seit
dem Tage der Klaganhebung (23. Dezember 1907).
5. Das Rechtsbegehren VI der Klage ist abgewiesen.
C. — Gegen dieses Urteil haben beide Parteien gültig die Be¬
rufung an das Bundesgericht ergriffen.
Der Kläger hat die in der Klage gestellten Begehren (abgesehen
von dem vorinstanzlich gutgeheißenen Eventualbegehren unter ZifferV
wieder aufgenommen und beantragt, das angefochtene Urteil sei im
Sinne dieser Begehren abzuändern.
Die Beklagte hat beantragt: Das angefochtene Urteil, insbe¬
sondere dessen Dispositive 3 und 4, seien aufzuheben und es solle
damit beim ersten Urteil vom 14. Oktober 1909 in allen Teilen
sein Bewenden haben, in der Weise, daß die gegen dieses Urteil
erklärte Berufung als unbegründet, eventuell die Klage ihrem
ganzen Umfange nach abwiesen werde.
D. — In der heutigen Verhandlung haben die Vertreter der
Parteien die gestellten Berufungsanträge wiederholt und auf Ab¬
weisung der gegnerischen Berufung unter Kostenfolge zu Lasten
der Gegenpartei geschlossen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. -
Am 10. Dezember 1898 hat der Kläger Ernst Degou¬
mois, Uhrenfabrikant in St. Immer, beim eidgenössischen Amte
für geistiges Eigentum eine Marke Nr. 10,627 für Uhren und
Uhrenbestandteile, von folgender Gestalt, hinterlegt: In einem
größern Kreise befindet sich in konzentrischer Lage ein kleinerer
Kreis, der seinerseits eine fünfzackige Sternlinie umschließt. In
deren Mitte ist der Buchstabe D angebracht. Im obern Teil des
von den Kreisen gebildeten Bandes steht das Wort « BONHEUR »,
im untern Teil das Wort « DEPOSE »; zwischen den zwei
Worten befinden sich beiderseits zwei Punkte. — Am 8. Mai 1905
hat die beklagte Firma Obrecht & Cie. in Grenchen ebenfalls für
Uhren und Uhrenbestandteile die Marke Nr. 18,786 hinterlegt,
die ausschließlich aus dem Worte « HONNEUR » besteht. Schon
vorher hatte der Kläger seine Marke « BONHEUR » unter

Weglassung der figurativen Bestandteile der frühern Eintragung
als bloße Wortmarke gebraucht, wobei er immerhin die Anfangs¬
und Endbuchstaben dieses, in Bogenform geschriebenen Wortes mit
kleinen Verzierungen umgab. In dieser neuen Form ist die Marke
am 11. April 1907 unter Nr. 21,955 eingetragen worden.
Mit der vorliegenden Klage hat nunmehr der Kläger die Be¬
gehren gestellt:
I. Die Marke « HONNEUR » der Beklagten sei als eine
Nachahmung der vom Kläger am 10. Dezember 1898 deponierten
und seit diesem Zeitpunkte gebrauchten Marke « BONHEUR » zu
erklären.
II. Die Hinterlegung der angefochtenen Marke sei nichtig zu
erklären und das Amt für geistiges Eigentum anzuweisen, diese
Marke zu löschen.
III. Die bei der Beklagten vorhandenen und mit der Marke
« HONNEUR » versehenen Uhren und Uhrenbestandteile, Platten
und Stempel seien zu konfiszieren.
IV. Es sei der Beklagten für die Zukunft zu untersagen, ihre
Fabrikate mit der angefochtenen Marke zu versehen und zu ver¬
kaufen.
V. Die Beklagte habe dem Kläger den verursachten Schaden
mit 10,000 Fr. nebst Zins zu 5% seit der Klageanhebung zu
ersetzen; eventuell sei sie grundsätzlich schadenersatzpflichtig zu erklären.
VI. Das verurteilende Erkenntnis sei auf Kosten der Beklagten
in vier Zeitungen nach der Wahl des Gerichts zu veröffentlichen.
Entsprechend dem Antrag der Beklagten hat die Vorinstanz mit
ihrem ersten Urteile vom 14. Oktober 1909 die Klage gänzlich
abgewiesen, von der Erwägung aus, daß die angefochtene Marke
sich genügend von der kombinierten Marke Nr. 10,627 unterscheide,
während sie freilich mit der vom Kläger im Jahre 1907 hinter¬
legten Wortmarke eine ausgesprochene Ähnlichkeit aufweise, daß
hingegen der Kläger den Nachweis der Priorität des Gebrauches
seiner Wortmarke gegenüber der Verwendung der angefochtenen
Marke durch die Beklagte nicht erbracht habe und damit eine Vor¬
aussetzung für die behauptete Markenrechtsverletzung fehle. Im
Revisionsurteil vom 26. Februar 1910, das diesen Entscheid auf¬
hebt, erklärt die Vorinstanz unter Berichtigung ihrer frühern An¬
nahme, jene Priorität des Gebrauchs sei durch das Beweisergebnis
dargetan; und sie führt dann aus, daß sie auch jetzt noch keine
Markenrechtsverletzung annehmen könne, daß aber eine concurrence
déloyale der Beklagten vorliege, indem diese doloser Weise eine
der klägerischen täuschend ähnliche Marke verwendet und den Kläger
dadurch geschädigt habe. Gestützt hierauf hat sie in der oben wieder¬
gegebenen Weise erkannt.
2. —
In Frage stehen nur noch die zwei gegen das Urteil
vom 26. Februar 1910 ergriffenen Berufungen, während die gegen
das Urteil vom 14. Oktober 1909 eingelegte dadurch gegenstands¬
los geworden ist, daß jenes spätere Urteil dieses frühere aufge¬
hoben und über sämtliche Klagebegehren neu entschieden hat.
3. — In tatsächlicher Beziehung muß als erstellt gelten, daß
der Kläger seine kombinierte Marke Nr. 10,627 früher hinterlegt
und verwendet, und daß er seine im Jahre 1907 hinterlegte Wort¬
marke « BONHEUR » früher verwendet hat, als die Beklagte die
angefochtene Marke « HONNEUR ». Der Vertreter der Beklagten
hat zwar heute bestritten, daß der Kläget den Beweis der Priorität
des Gebrauches seiner Wortmarke « BONHEUR » erbracht habe.
Allein die Vorinstanz nimmt gestützt auf verschiedene Zeugenaus¬
sagen (namentlich die des Zeugen Ditisheim) ohne Aktenwidrigkeit
das Gegenteil an, daß nämlich der Kläger seine Wortmarke schon
vor dem Jahre 1902 verwendet habe, als die Beklagte laut ihre
Behauptung die ihrige auf Balancier-visible-Uhren anzubringen
anfing. Das Bundesgericht hat die Lösung dieser Beweisfrage nicht
auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen, namentlich auch nicht insoweit,
als es sich um die Unbefangenheit der abgehörten Zeugen handelt,
von welchem Gesichtspunkte aus diese Lösung heute im wesentlichen
angefochten worden ist. Hat aber der Kläger seine Wortmarke vor
derjenigen der Beklagten gebraucht, so ist nach dem Art. 5 MSchG
sein Markenrecht trotz der spätern Eintragung seiner Marke zu
vermuten, und da die Beklagte diese Vermutung nicht zu entkräften
versucht hat, so ist der Kläger sowohl hinsichtlich seiner Wortmarke
als hinsichtlich seiner kombinierten Marke, bei der auch die Priorität
der Eintragung besteht, im Verhältnis zur Beklagten des Marken¬
schutzes teilhaftig.
4. — Seine Klage ist denn auch eine solche aus dem Marken¬
schutzgesetz, indem laut ihrer Begründung der Kläger sowohl seine
kombinierte, als auch seine Wortmarke (diese freilich, ohne sie in

den Klagebegehren ausdrücklich zu erwähnen) gegen Nachahmung
geschützt und die gegnerische Marke als gesetzwidrige Nachahmung
erklärt wissen will. Mit Unrecht kommt deshalb die Vorinstanz,
trotzdem sie annimmt, daß wirklich eine Nachahmung vorliege,
dazu, statt der markenrechtlichen Bestimmungen die über die con¬
currence déloyale anzuwenden und kraft ihrer der Beklagten den
künftigen Gebrauch der angefochtenen Marke zu verbieten und sie
zu einer Entschädigung zu verurteilen. Das Verbot der Nachah¬
mung einer Marke und die an die Übertretung dieses Verbotes
geknüpften Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Markenschutzgesetze
selbst, und das gemeine Recht kann dabei nicht in Konkurrenz mit
dem Spezialgesetz, sondern nur, was hier außer Betracht fällt, sub¬
sidiär zu seiner Ergänzung Platz greifen.
5. — Für die Frage der Nachahmung kommt es bei beiden
klägerischen Marken, auch bei der kombinierten Marke Nr. 10,627,
darauf an, ob das von der Beklagten gebrauchte Wort « HON-
NEUR » dem vom Kläger gebrauchten Worte « BONHEUR »
täuschend ähnlich sei. Denn wenn auch die kombinierte Marke
neben dem Wortbestandteil noch figurative Elemente aufweist, so
sind diese doch gegenüber jenem Bestandteil so elementarer und
nebensächlicher Natur, daß sie vor ihm zurücktreten und daß der
Wortbestandteil seiner bildlichen und lautlichen Eigenart und
Distinktivkraft der ganzen Marke ihr Gepräge verleiht und den in
der Erinnerung haftenden Eindruck bewirkt. Sobald deshalb die
beiden Worte täuschend ähnlich sind, so genügt das, um in der
Marke « HONNEUR » eine unerlaubte Nachahmung auch der
klägerischen Kombinationsmarke zu erblicken, ganz abgesehen davon,
ob nicht der Wortbestandteil dieser Marke für sich allein als schutz¬
fähig gelten müsse (vergl. in letzterem Sinne AS 23 I S. 645,
und Adler, System des österreichischen Markenrechtes, Wien 1909,
273/8).
Eine solche Ähnlichkeit der beiden Worte liegt nun in der Tat,
wie auch die Vorinstanz annimmt, vor: Zunächst ist der Eindruck,
den sie auf das Auge machen, ein so gleichartiger, daß die Mög¬
lichkeit der Verwechslung in hohem Grade besteht. Jedes der Worte
ist zweisilbig und enthält sieben Buchstaben, die im allgemeinen
identisch sind und sich in gleicher Reihe folgen, nämlich mit den
zwei einzigen Ausnahmen, daß der Anfangskonsonant hier ein B
und dort ein H, und der Mittelkonsonant hier ein H und dort
ein N ist, welche Unterschiede aber bei der ähnlichen Form
dieser mit Majuskeln geschriebenen Buchstaben und bei der Klein¬
heit der Schrift eine erhebliche Differenzierung der gesamten Wort¬
bilder nicht zu bewirken vermögen. Neben diese Gleichartigkeit des
Gesichtseindruckes tritt sodann eine solche des Eindruckes der ge¬
sprochenen Worte auf das Gehör; ihre Klangwirkung gleicht sich
im wesentlichen völlig, indem auch hier die zwei verschiedenen Kon¬
sonanten nur eine leichte Nüancierung zur Folge haben. Das
einzige differenzierende Moment ist die begriffliche Verschiedenheit
der beiden Worte. Aber diese besitzt für die Unterscheidbarkeit nicht
für sich allein Bedeutung, sondern nur neben und in Verbindung
mit dem Gesichts= und dem Gehöreindruck, und durch die Gleich¬
artigkeit der letztern wird seine Distinktivkraft ebenfalls abgeschwächt.
Dazu kommt sodann namentlich noch, daß die Verschiedenheit des
Sinnes der beiden Worte insoweit überhaupt keine Rolle spielt,
als dem kaufenden Publikum dieser Sinn meistens nicht erkennbar
ist. Laut den Akten befindet sich nämlich das Absatzgebiet der frag¬
lichen Uhren nicht in Frankreich, sondern in andern Ländern, be¬
sonders in Rußland, und bei dem niedrigen Preise der Uhren
können die Detailabnehmer — auf diese, und nicht auf die Grossisten,
wie die Vorinstanz meint, kommt es an — sich nur aus Bevöl¬
kerungsschichten rekrutieren, die der französischen Sprache zum größten
Teil nicht mächtig sind. Kennt aber der Käufer die Wortbedeutung
nicht, so ist er in viel höherem Maße der Verwechslungsgefahr
ausgesetzt, die die Gleichartigkeit der Gesichts= und Gehörseindrücke
in sich birgt. Das Gesagte schon läßt endlich darauf schließen, daß
man es mit einer bewußten Nachahmung zu tun hat. Ein Zweifel
darüber kann dann nicht mehr obwalten, wenn man ferner berück¬
sichtigt, daß die Beklagte als größere Firma über die in der Uhren¬
branche verwendeten Marken orientiert sein und daher auch die
gegnerische Marke gekannt haben muß und daß sie ihre Wortmarke
nicht entsprechend der Eintragung, sondern in abgeänderter, der
klägerischen angepaßter Form verwendet hat, indem sie dem Worte
« HONNEUR » ebenfalls eine bogenförmige Gestalt verlieh und
es mit ähnlichen Verzierungen umgab, wie der Kläger (vergl. im

übrigen noch AS 34 II Nr. 93, bes. S. 770 Erw. 6; Bundes¬
gerichtsentscheid i. S. Klingler c. Dr. H. Bleier & Cie., vom
22. April 1940 *; und Adler, a. a. O., S. 229).
6. — Damit gelangt man zur Gutheißung der beiden ersten
Klagebegehren, wonach die angefochtene Marke Nr. 18,776 als
Nachahmung der klägerischen Marke Nr. 10,627 nichtig erklärt
und ihre Löschung verfügt werden soll. Ferner ist das dritte
Klagebegehren gestützt auf die Art. 31 und 32 MSchG insoweit
zuzusprechen, als damit die Konsiskation der Stempel und Platten,
die zur Anbringung der Marke dienten, verlangt wird. Von einer
Konfiskation auch der mit der Marke versehenen Fabrikate ist
dagegen Umgang zu nehmen; denn sie sind nach Ausmerzung des
Markenbildes für die Beklagte noch verwendbar, und ein Miß¬
brauch scheint deshalb ausgeschlossen, weil, wie sich aus dem Ge¬
sagten bereits ergibt, auch das Rechtsbegehren IV gutzuheißen ist,
wonach der Beklagten verboten werden soll, ihre Fabrikate künftig
mit der angefochtenen Marke zu versehen oder zu verkaufen. Dem
Begehren VI aber, die Veröffentlichung des Erkenntnisses zu ver¬
fügen, ist keine Folge zu geben. Die Interessenten im Uhrenhandel
erfahren die Ungültigkeitserklärung der Marke schon aus dem amt¬
lichen Löschungsvermerke, und für das kaufende Publikum in den
allein in Frage kommenden auswärtigen Ländern ist die vorge¬
schlagene Publikation wirkungslos. Es ist auch durch das Verbot,
die Marke weiterhin zu verwenden, gegen fernere Täuschung hin¬
länglich geschützt, und dem Kläger steht es zudem frei, von sich
aus auf seine Kosten die beteiligten Verkehrskreise vom Ausgange
des Rechtsstreites noch besonders zu benachrichtigen.
Hinsichtlich des Schadenersatzes (Klagebegehrens V) ist
zu sagen, daß der Kläger gemäß dem Entscheid des Bundesgerichts
vom 19. Juni 1896 (AS 22 Nr. 94 Erw. 2) zur Liquidierung
auch des vor der Eintragung der reinen Wortmarke entstandenen
Schadens berechtigt ist. Doch wäre, selbst wenn man den in jenem
Entscheide aufgestellten Grundsätzen nicht beipflichten wollte, auch
schon gestützt auf die frühere Eintragung der kombinierten Marke
seine Legitimation hiezu anzuerkennen, da die neuere Praxis auch
des Bundesgerichts den Schutz einer kombinierten Marke auch auf
die einzelnen wesentlichen Wortbestandteile ausgedehnt hat (vergl.
* Nr. 42 dieses Bandes, S. 233 ff.
(Anm. d. Red. f. Pall.)
den schon zitierten Entscheid: AS 23 I S. 645). Im übrigen
fällt bei der Schadensbemessung zunächst in Betracht, daß die Zahl
der mit der angefochtenen Marke verkauften Uhren verhältnismäßig
gering war (1784 Stück), daß es sich um billige Uhren handelt
und daß die vom Beklagten erzielte Einnahme nicht einfach dem
entgangenen Gewinne des Klägers gleichgestellt werden kann, um¬
soweniger als die Beklagte ihre Uhren bedeutend billiger verkaufte,
als der Kläger (dieser zu 11 bis 13 Fr., jene zu 5 Fr. das
Stück). Insoweit wäre die von der Vorinstanz zugesprochene Er¬
satzsumme von 500 Fr. ausreichend. Dagegen hat die Vorinstanz
mit Unrecht verneint, daß die klägerische Marke durch das Vor¬
gehen des Beklagten diskreditiert worden sei. Nach den Akten ist
der Absatz der mit der klägerischen Marke versehenen Balancier¬
visible-Uhren nach dem Auftreten der gegnerischen Marke im
Handel von Jahr zu Jahr, namentlich anfangs, in bedeutendem
Maße, zurückgegangen. Mögen auch noch andere Ursachen dazu mit¬
gewirkt haben, so namentlich in größerem Umfange der Umstand,
daß man es mit einem Modeartikel zu tun hat, der mit der Zeit
weniger begehrt wurde, so liegt doch jedenfalls ein Grund auch
darin, daß die Beklagte die fragliche Spezialuhr in schlechterer
Qualität fabrizierte und damit eine Verminderung der Nachfrage
aus dem Kundenkreis der Klägerin bewirkte. Von diesem Gesichts¬
punkte aus rechtfertigt sich eine Erhöhung des vorinstanzlich ge¬
sprochenen Betrages auf 1500 Fr.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung des Klägers wird teilweise gutgeheißen, nämlich
dahin, daß die Klagebegehren I, II und IV voll zugesprochen wer¬
den, das Klagebegehren III, soweit der Kläger die Konfiskation
der Platten und Stempel verlangt, und das Klagebegehren V in
dem Umfange, daß die dem Kläger zu leistende Entschädigung von
500 Fr. auf 1500 Fr., zinsbar zu 5 % seit der Klageanhebung
(23. Dezember 1907), erhöht wird. In den übrigen Punkten
wird das angefochtene Urteil des solothurnischen Obergerichtes vom
26. Februar 1910 bestätigt.
Die Berufung der Beklagten wird abgewiesen.