bge · 75_II_166 · 1948-06-30 · de
BGE 75 II 166
Zivilrecht


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Erfindungsschutz. N0 27. 
Vertrage gefunden werden. Daher kann dahingestellt 
bleiben, ob Dr. Friebe die ihm gestellte Frage wirklich 
80 auffassen musste, wie die Beklagte behauptet, oder ob 
er ihr einen ~l.ndern (engern) Sinn beilegen durfte, und 
ob er die Tatsachen, über die er nach dem massgebenden 
Sinn der Frage Auskunft zu geben hatte, richtig angab 
oder nicht. 
Demnach erkennt das Bu1uIesgericht : 
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des 
Appellationshofes des Kantons Bern vom 30. Juni 1948 
bestätigt. 
VII. ERFINDUNGSSCHUTZ 
BREVETS D'INVENTION 
27. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteiluog vom 22. März 
1949 i. S. Soleit gegen Rosenool'ger & HoUinger. 
LiZBnZVBrtrag. 
Legitimation des Lizenznehmers zu,r Erhebung der Patentnichtig. 
keitsklage (Erw. 1). 
Auswirkungen der nachträglichen Feststellung der Patentnichtig-
keit auf den Lizenzvertrag und die bereits entrichteten bzw. 
fälligen Lizenzgebühren (Erw. 3). 
Oontrat de licenoo. 
QualiM du. Iicencie pou,r intenter l'action en nulliM du brevet 
(consid. 1). 
Consequences de la constatation ulMrieure de la nu,lliM du brevet 
sur Ie contrat de licence et Ies redevances deja. payees ou oohues 
(consid. 3). 
Olmtratto di licenza. 
Veste deI heneficiario d'nna licenza per promuovere l'azione di 
annullamento deI brevetto (consid. 1). 
Conseguenze dell'ulteriore accertamento della nullita. deI brevetto 
sul contratto di licenza e sulle tasse di licenza gia. pagate 0 
scadule (consid. 3). 
,~ 
I i 
Erfindungsechutz. N0 27. 
167 
1. -
In erster Linie ist die Frage der vom Beklagten 
bestrittenen Aktivlegitimation der Klägerin zur Erhebung 
der Patentnichtigkeitsklage zu prüfen. 
a) Dass beim Lizenznehmer grundsätzlich das Interesse 
vorhanden ist, von dem Art. 16 Abs. 3 PatG die Legiti-
mation zur Nichtigkeitsklage abhängig macht, steht ausser 
Zweifel. Denn regelmässig bildet das Bestehen eines gül-
tigen Patentes die Grundlage des Lizenzvertrages. Dagegen 
ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dem 
Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung der Nichtig-
keitsklage dann abzusprechen, wenn durch die Ausge-
staltung des Lizenzvertrages zwischen den Parteien ein 
besonderes Treueverhältnis begründet worden ist. In die-
sem Falle würde nämlich der Angriff des Lizenznehmers 
auf das Patent gegen Treu und Glauben verstossen (BGE 
61 II 140). Ein solches Treueverhältnis kann sich insbe-
sondere daraus ergeben, dass der konkrete Lizenzvertrag 
einen gesellschaftsähnlichen Charakter aufweist. Gesell-
schaftsähnlichkeit in diesem Sinne darf beispielsweise 
angenommen werden, wenn Konstruktionszeichnungen 
auszutauschen und Verbesserungen gegenseitig mitzuteilen 
sind; ferner etwa, wenn die Erfindung für gemeinsame 
Rechnung ausgenutzt werden soll und in Verbindung da-
mit der eine Vertragspartner Einsicht in die Bücher des 
andern verlangen darf. Ebenso liegt GeseIlschaftsähnlich-
keit vor, wenn sich die Parteien des Lizenzvertrages gegen-
seitig weitere Patente überlassen oder Aufträge, die der 
eine Teil nicht ausführen kann oder will, dem andern an-
heimfallen (vgl. RGZ 142 S. 214). 
Im vorliegenden Falle ist jedoch keine Voraussetzung 
dieser Art erfüllt, die auf ein gesellschafts ähnliches Ver-
hältnis schliessen liesse. Zwar hatten beide Parteien die 
Absicht, die Erfindung des Beklagten wirtschaftlich aus-
zuwerten und daraus für sich einen Vorteil zu ziehen. Allein 
dieser Zweck war wohl der gleiche, aber nicht ein gemein-
samer, wie es für ein geseIlschaftsähnliches Verhältnis 
erforderlich wäre. Es fehlte an der hieffu kennzeichnenden 
168 
Erfindungsschutz. N0 27. 
Zusammenarbeit, der Entfaltung einer gemeinsamen, auf 
die Erreichung des gleichen Zieles gerichteten Tätigkeit. 
b) Auch beim Fehlen eines besonderen Treueverhält-
nisses muss i~dessen unter bestimmten Voraussetzungen 
dem Lizenznehmer die Erhebung der Nichtigkeitsklage 
versagt werden. Dies ist der Fall, wenn ihm die Lizenz 
gerade deswegen eingeräumt wurde, weil die Rechtsbe-
ständigkeit des Patentes zweifelhaft war und der Patent-
inhaber es vorzog, durch Erteilung einer Lizenz an den 
Konkurrenten die Aufrollung der Frage der Gültigkeit des 
Patentes zu vermeiden. Unter solchen Umständen müsste 
selbst beim Fehlen eines ausdrücklichen Verzichts des 
Lizenznehmers nach dieser Richtung die Erhebung der 
Nichtigkeitsklage durch ihn als rechtsmissbräuchlich er-
achtet ~erden. 
Dagegen kann die Nichtigkeitsklage nicht ohne weiteres 
schon dann als missbräuchlich gelten, wenn der Lizenz-
nehmer es ohne stichhaltigen Grund unterlassen hat, auS 
einem während der ganzen Vertragsdauer unangefochten 
gebliebenen Patent Nutzen zu ziehen, wie das deutsche 
Reichsgericht in RGZ 101 S. 235 ff. dies angenommen hat. 
Diese Auffassung liesse sich allenfalls vertreten, wenn 
gemäss der im genannten Entscheid (S. 238) geäusserten 
Ansicht der Lizenzne4mer trotz nachträglicher Vernich-
tung des Patentes unter allen Umständen zur Zahlung der 
bereits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren im vollen 
Umfang gehalten bliebe. Dann hätte er nämlich in der Tat 
kein schutzwürdiges Interesse an der Vernichtung des 
Patentes. Allein die erwähnte Voraussetzung trifft nicht 
zu ; vielmehr vermag, wie im folgenden zu zeigen sein wird 
(und wie übrigens auch das Reichsgericht in RGZ 86 
S.· 55 ff. angenommen hat) die Patentvernichtung die 
Rechtsstellung des Lizenznehmers auch bezüglich der be-
reits vorher fällig gewordenen Lizenzgebühren zu beein-
flussen. Darum darf selbst dem säumigen Lizenznehmer 
nicht von vorneherein verwehrt werden, die Nichtiger-
klärung des Patentes anzustreben. 
Erfindungsschutz. N° 27. 
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c) Nach der Ansicht des Beklagten soll die Patent-
nichtigkeitsklage deshalb missbräuchlich sein, weil sich 
die Klägerin zu ihrer Begründung auf längst erloschene, 
in Fachkreisen vergessene Patente berufe und durch dieses 
Verhalten die faktisch vorhandene MonopolsteIlung des 
Beklagten selber zerstöre. 
Dieser Einwand ist haltlos. Nach der klaren Vorschrift 
von Art. 4 PatG genügt das Vorhandensein von neuheits-
schädlichen Veröffentlichungen im Inland zur Vernichtung 
des Patentes. Dass tatsächlich jemand von den betreffenden 
Publikationen Kenntnis genommen oder gar die Erfindung 
ausgeführt habe, verlangt das Gesetz nicht (BGE 41 II 
277). Dieser Regelung liegt der Gedanke zu Grunde, dass 
nur die wirklich neue, die Technik bereichernde Erfindung 
das Schutzes teilhaftig sein solle. Wieso der Lizenznehmer, 
der sich diesen Grundsatz zu Nutze macht, einen Rechts-
missbrauch begehen sollte, ist nicht einzusehen. 
Mit der Vorinstanz ist daher im vorliegenden Falle die 
Nichtigkeitsklage der Klägerin nicht als gegen Treu. und 
Glauben verstossend zu betrachten. 
(2. -
Nichtigerklärung des Patents des Beklagten.) 
3. -
a) Die Nichtigkeit des Patentes hat zur Folge, 
dass auch der darauf bezügliche Lizenzvertrag der Par-
teien nichtig ist. Denn die Patentnichtigkeit ist, mag sie 
auch erst nachträglich festgestellt werden, eine anfäng-
liche ; das Patent hat rechtlich überhaupt nie bestanden. 
Infolgedessen weist der Lizenzvertrag, gemäss welchem 
der Beklagte der Klägerin für ein bestimmtes Gebiet und 
für eine bestimmte Zeit die ausschliessliche Nutzung des 
Patentes zu überlassen hatte, einen unmöglichen Inhalt 
auf ; der Beklagte war nie in der Lage, der Klägerin das die 
Ausschliesslichkeit sichernde absolute Verbietungsrecht 
Dritten gegenüber mit rechtlicher Wirksamkeit zur Ver-
fügung zu stellen. Hatte der Lizenzvertrag aber einen 
unmöglichen Inhalt, so ist er gemäss Art. 20 Abs. 1 OR 
nichtig. Insoweit ist der Vorinstanz beizupflichten. Anders 
~äre nur dann zu entscheiden, wenn aus dem Lizenzver-
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Erfindungssohutz. N0 27. 
trag hervorginge, dass der Lizenznehmer das Risiko der 
Patentvernichtung auf sich nehmen wollte. Das ist hier 
jedoch nicht der Fall ; dje KIägerin hat sich vielmehr vom 
Beklagten die Rechtsbeständigkeit des Patentes im Ver-
trag noch ausdrücklich garantieren lassen. 
Da die Klägerin die Nichtigkeit des Patentes wie auch 
die daraus folgende Nichtigkeit des Lizenzvertrages wegen 
. unmöglichen Inhalts ausdrücklich geltend gemacht hat, 
braucht nicht untersucht zu werden, ob der Richter die 
aus den Akten ersichtliche Unmöglichkeit des Vertrags-
inhalts auch ohne Geltendmachung seitens einer Partei 
von Amteswegen zu berücksichtigen hätte. 
. 
b) Aus der Nichtigkeit des Lizenzvertrages folgert die 
Vorinstanz, dass die von der KIägerin entrichteten lizenz-
gebühren der rechtlichen Grundlage entbehrten und daher 
eine ungerechtfertigte Bereicherung des Beklagten dar-
stellen, die zurückzuerstatten sei. Grundsätzlich den glei-
chen Standpunkt hat das Bundesgericht in seinem nicht 
veröffentlichten Urteil vom 17. Mai 1944 i. S. Schoop 
c. Color-Metall A.-G. eingenommen. Doch stand in jenem 
Fall die Frage der versäumten Nutzungsmöglichkeit nicht 
zu Diskussion, und der heute interessierende Fragenkom-
plex wurde überhaupt nicht eingehend untersucht. 
Eine uneingeschränkte Anwendung der aus Art. 20 
Abs. 1 OR sich ergebenden Folgen erweist sich bei näherer 
Betrachtung mit Rücksicht auf die Besonderheiten des 
Patentrechts nicht als angängig. Denn wenn das nichtig 
erklärte Patent auch, dem Wesen der Nichtigkeit ent-
sprechend, als von Anfang an nicht bestehend zu gelten 
hat, so hat es doch infolge seiner Erteilung durch den 
Staat und seine darauf gegründete Scheinexistenz tatsäch-
lich gewisse Wirkungen entfaltet, die zum' Teil nicht mehr 
aus der Welt geschafft werden können. So hat der Lizenz-
nehmer, der die ihm aus dem Lizenzvertrag zustehenden 
Rechte ausgeübt hat, tatsächlich genau die gleiche Vor-
zugsstellung genossen, solange das Patent unangefochten 
geblieben ist, wie sie ihm ein rechtsgültiges Patent zu ver-
Erfindungssohutz. No 27. 
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schaffen vermocht hätte. Er konnte unbehelligt von den 
nicht im Genuss einer Lizenz befindlichen Konkurrenten 
den vermeintlich patentierten Gegenstand herstellen und 
vertreiben; mit Rücksicht auf die patentgeschützten be-
sonderen Vorteile bezahlten die Abnehmer einen entspre-
chend höheren Preis für die Ware; und bei der ausschliess- . 
lichen Lizenz war dem Lizenzgeber die Möglichkeit, das 
vermeintliche Patent selber ausZUnützen, durch den Li-
zenzvertrag, an den er sich gebunden glaubte, verwehrt. 
Namentlich im Hinblick auf den zuletzt genannten Um-
stand ist es daher unzutreffend, wenn die Vorinstanz aus-
führt, der Lizenznehmer habe die ihm aus d~m Lizenzver-
trag erwachsenen Vorteile nicht dem Lizenzgeber zu ver-
danken. 
Diesen tatsächlichen Auswirkungen des Scheinpatentes, 
die nachträglich nicht mehr ungeschehen gemacht werden 
können, muss billigerweise irgendwie Rechnung getragen 
werden. Die Vorinstanz glaubt, dies könne dadurch ge-
schehen, dass der Lizenznehmer einen von ihm erzielten 
Gewinn dem Lizenzgeber als ungerechtfertigte Bereicherung 
auszufolgen hätte. Die Ermittlung einer solchen Bereiche-
rung würde jedoch praktisch sehr grosse Schwierigkeiten 
bieten. Denn es liesse sich kaum feststellen, wieviel von 
dem durch den Lizenznehmer erzielten Gewinn er auch 
ohne das vermeintliche Patent gemacht hätte, und ander-
seits wäre es ungewiss, ob der Lizenzgeber in der Lage 
gewesen wäre, ein ebenso günstiges Ergebnis zu erreichen, 
wenn er das vermeintliche Patent selber ausgewertet hätte. 
Ferner erschlene es doch als einigermassen fraglich, ob 
der dem Lizenzgeber entgangene Nutzen, auf den er wegen 
der Nichtigkeit des Patentes rechtlich so wenig Anspruch 
hätte wie der Lizenznehmer, als Entreicherung im Sinne 
des Gesetzes angesehen werden könnte. Abgesehen von 
diesem Bedenken ergäbe sich auf diesem Wege keine 
befriedigende Lösung des gerade hier vorliegenden Falles, 
dass der Lizenznehmer keinen Nutzen aus dem Patent 
gezogen hat, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre, 
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Erfindungsschutz. N0 27. 
es aberunterliess, ohne dass dabei die Frage der Gültigkeit 
des Patentes irgendwie mit hineingespielt hätte; denn 
diese stand in der massgebenden Zeit gar nicht zur Dis-
kussion und wurde von keiner Seite angezweifelt. Ein vom 
Lizenznehmer bloss versäumter Nutzen könnte aber nicht 
als Bereicherung in Rechnung gestellt werden. Es wäre 
indessen im höchsten Grade stossend, die Folgen der 
Passivität des Lizenznehmers dem Lizenzgeber aufzu-
bürden, der durch den Lizenzvertrag daran gehindert war, 
das Patent selber auszuwerten. Der Lizenznehmer, der so 
auf Kosten des Lizenzgebers in efu.e günstige Geschäftslage 
versetzt worden war, sie aber nicht ausnützte, steht dem 
Schaden viel näher als der Lizenzgeber. 
Im Hinblick auf die erwähnten nicht mehr zu beseiti-
genden Auswirkungen des Scheinpatents ist es darum 
geboten, dem Lizenzgeber trotz der Nichtigerklärung des 
Patentes jedenfalls dem Grundsatze nach für die Vergan-
genheit doch einen Anspruch auf die Lizenzgebühr zuzu-
erkennen, ganz unabhängig davon, ob der Lizenznehmer 
das Patent ausgenützt hat oder nicht. Dass das schwei-
zerische Recht die Vorprüfung nic~t kennt, ist dabei ent-
gegen der Meinung der Vorinstanz völlig belanglos. Die 
faktische Lage ist für Lizenznehmer und Lizenzgeber im 
massgebenden Punkte genau die gleiche. Unerheblich ist 
in diesem Zusammenhang sodann auch, dass der Lizenz-
geber die Rechtbeständigkeit des Patentes noch ausdrück-
lich gewährleistet hat; denn eine solche Garantie hat 
. lediglich den Zweck, dem Lizenznehmer, der ein Patent 
ausnützt oder ernstlich auszunützen bemüht ist, für den 
Fall der Nichtigerklärung einen Erfüllungsanspruch zu 
verschaffen (vgl. dazu sowie zu der Frage, ob für eine un-
mögliche Leistung eine Garantie abgegeben werden könne, 
etwa OSER-SCHÖNENBERGER, N. 11 zu Art. 20 OR, sowie 
ENNEccERus, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 23./27. 
Auflage I/2 S. 99). Einen Erfüllungsanspruch hat aber 
die Klägerin -
mit Recht -
nicht geltend gemacht, weil 
sie tatsächlich auch im Falle der Rechtsbeständigkeit des 
Erfindungsschutz. N° 27. 
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Patentes aus diesem keinen Nutzen gezogen hätte. Im 
übrigen vermag das Vorliegen der Garantieerklärung nichts 
daran zu ändern, dass der Lizenznehmer die Möglichkeit 
hatte, wenigstens während einer gewissen Zeit das Patent 
völlig ungestört auszunützen. Es lässt sich sogar die Auf-
fassung vertreten, für die Vergangenheit sei der Gewährs-
pflicht voll Genüge geleistet worden, da ja der Lizenz-
nehmer in seinem Rechtsbesitz in keiner Weise gestört 
war. 
e) Für die Ablehnung der uneingeschränkten Durch-
führung der Nichtigkeit des Lizenzvertrages spricht ferner 
auch die Rechtslage beim Kauf eines nichtigen Patentes. 
Denn Patentlizenz und Patentkauf stehen sich sehr nahe. 
Der Inhaber einer für längere Zeit und für ein grösseres 
Gebiet erteilten ausschliesslichen Lizenz steht jedenfalls 
hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit des Patentes einem 
Käufer nahezu gleich. Es drängt sich daher auf, die Aus-
wirkungen der Patentnichtigkeit auf Kauf und Lizenz-
vertrag einander möglichst anzugleichen. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichts zieht nun aber die nach-
trägliche Nichtigerklärung eines Patentes nicht auch die 
Nichtigkeit des Patentkaufes nach sich, sondern es wird 
ein Fall der -Gewährleistungspflicht für ein veräussertes 
Recht angenommen, obwohl ja, wenn das Patent z. B. 
mangels Neuheit oder wegen Fehlens der Erfindungshöhe 
nichtig erklärt wird, kein Dritter im Sinne von Art. 192 OR 
ein besseres Recht geltend macht (vgl. BGE 57 II 404 ff.) . 
Der Regel nach kann allerdings Art. 192 OR nicht Anwen-
dung finden, wenn eine von Anfang an gar nicht bestehende 
Sache verkauft wurde. Eine Ausnahme ist aber im Hin-
blick auf Art. 171 OR beim Verkauf einer Forderung zu 
machen, und einer analogen Anwendung dieser Gesetzes-
bestimmung auf den Patentverkauf dürfte an sich nichts 
entgegenstehen (vgl. BECKER N. 19 zu Art. 192 OR, sowie 
SPQENDLIN in SJZ 43 S. 281 ff.). Ob mit dieser Rechtspre-
chung den Verhältnissen beinI Patentkauf restlos Rech-
nung getragen sei, mag hier dahingestellt bleiben. Auf 
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Erfindungsschutz. No 27. 
jeden Fall darf man, wenn Nichtigkeit des Kaufvertrages 
über ein .nachträglich nichtig erklärtes Patent abgelehnt 
wird, auch beim Lizenzvertrag nicht schlechthin alle in 
der Vergang~nheit eingetretenen Wirkmigen zerstören. 
d) Die Auffassung, wonach bei Patentnichtigkeit die 
auf Grund eines Lizenzvertrags über das nichtige Patent 
für die Vergangenheit bezahlten oder geschuldeten Lizenz-
gebühren grundsätzlich nicht zurückgefordert werden kön-
nen, bzw. nachträglich noch zu bezahlen sind, und zwar 
unabhängig von einem tatsächlichen Nutzen, ist denn auch 
heute kaum mehr ernstlich angefochten (so für das schwei-
zerische Recht: WEIDLICH und BLUM, Schweiz. Patenrecht, 
S. 308, STRAUSS, Die patentrechtliehe Lizenz S. 75 ff., 
GASS, Die Nichtigkeit des Patentes nach schweiz. Recht, 
S. 100 ff., SPOENDLIN, SJZ 43 S. 281 ff., RAMSEYER, Le 
conttat de Iicence des brevets d'invention, S. 44 ff. ; für 
das deutsche Recht: PIETZKER, Patentgesetz, § 6 Anm. 20, 
TETZNER, Patentgesetz § 13 Anm. 7, RASCH, Der Lizenz-
vertrag, S. 9 ff., ferner RGZ 17 S. 53 ff., 86 S. 55 ff. und 101 
S. 235 ff.; für das österreichische Recht: MUNK, Die 
patentrechtliche Lizenz, S. 148 f.; für das französische 
Recht: MAnnE, Nouveau traite des brevets d'invention, 1, 
n° 1557). Gewisse Divergenzen finden sich lediglich in der 
Begründung. Neben der hier getroffenen Lösung, dass an 
sich auch der Lizenzvertrag über ein nichtiges Patent 
grundsätzlich nichtig ist, aber gewisse in der Vergangen-
heit liegende Verhältnisse unberührt lässt, wird auch die 
Meinung. vertreten, es liege ein Fall nachträglicher Un-
möglichkeit der Erfüllung im Sinne von Art. Il9 OR vor. 
Einzelne Autoren lehnen sich dabei an die Bestimmungen 
über die Pacht (Art. 275 in Verbindung mit Art. 254/55 OR) 
an. Doch tragen diese Lösungen dem Umstand nicht ge_ 
nügend Rechnung, dass die Patentnichtigkeit eben doch 
von Anfang an vorhanden war, der Vertragsgegenstand 
also überhaupt nie existierte. Eine letzte Richtung will 
sogar annehmen, selbst bei gänzlicher, mit Wirkung ex tune 
eintretender Nichtigkeit des Lizenzvertrages müsse bei 
Prozeserecht. 
175 
der Entscheidung über das Schicksal der für die Vergangen-
heit entrichteten Lizenzgebühren berücksichtigt werden, 
dass der Lizenznehmer im vollen Genuss der ihm vertrag-
lich zugesicherten Leistung gewesen sei. Allein diese Kon-
struktion steht mit dem Wesen der Wirkung ex tune in 
unvereinbarem Widerspruch. 
e) Da die Abweichung vom Grundsatz, dass die Nich-
tigkeit eines Vertrages ex tune wirkt, eine durch die be-
sondern Verhältnisse im Patentrecht bedingte Ausnahme 
darstellt, darf dem Lizenznehmer die Pflicht zur Zahlung 
der Lizenzgebühr nur für die Zeit auferlegt werden, wäh-
rend der er das Scheinpatent tatsächlich uneingeschränkt 
nutzen konnte und ihm die Nutzung auch zumutbar war. 
Es kann darum nicht schlechthin auf den Zeitpunkt der 
Nichtigerklärung abgestellt werden, sondern als mass-
gebend ist vielmehr der Zeitpunkt zu betrachten, in dem 
erstmals die nachher tatsächlich erfolgte Nichtigerklärung 
ernstlich in Betracht gezogen werden musste (vgl. RGZ 86 
S. 55; SPOENDLIN, SJZ 43 S. 288). 
VIII. PROZESSRECHT 
PROQEDURE 
Vgl. Nr. 14, 21, 25. -
Voir nOS 14, 21, 25. 
IMPRDID!lUBS REUNIES S. A.. LAUSANNE