bge · 33_II_637 · 1907-05-28 · de
BGE 33 II 637
Zivilrecht


96. Arteil vom 22. November 1907
in Sachen Kuenzer & Cie., Kl. u. Ber.=Kl., gegen
„Helvetia“, A.-G., Bekl. u. Ber.=Bekl.
Herkunftsbezeichnung, Art. 18; 20 Ziff. 1 MSchG. Bei der Frage, ob
eine Herkunftsbezeichnung falsch sei, ist auf den tatsächlichen
Fabrikationsort, nicht auf den Ort des Vertriebes des Produktes
abzustellen.
A. Durch Urteil vom 28. Mai 1907 hat der Appellations¬
und Kassationshof des Kantons Bern (I. Abteilung) über die
Rechtsbegehren:
1. Die Beklagte sei nicht berechtigt, ihre unter Nr. 18,592 am
27. März 1905 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum
eingetragene Marke zu verwenden.
2. Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum sei anzu¬
weisen, die Löschung dieser Marke vorzunehmen,
AS 33 II — 1907

3. Die Beklagte sei schuldig, der Klägerin den derselben durch
Verletzung des Bundesgesetzes über Fabrik= und Handelsmarken ent¬
standenen Schaden auf gerichtliche Bestimmung hin zu vergüten;—
erkannt:
Die Klage wird abgewiesen.
B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und form¬
richtig die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit der sie
ihre Klagebegehren wieder aufnimmt.
C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin
seine Berufungsanträge erneuert und eventuell auf Rückweisung
der Sache zu neuer Beurteilung, insbesondere über die Freizeichen¬
qualität der Stabsquadrate der klägerischen Marken, angetragen.
Der Vertreter der Beklagten hat Bestätigung des angefochtenen
Urteils beantragt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Am 17. April 1896 ließen Kuenzer & Cie., „Fabrikanten
in Freiburg i. Br.“, beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigen¬
tum unter Nr. 8296 eine Marke für „Kaffeesurrogate“ eintragen.
Diese Marke stellt die Verpackung des in rollenförmigen Paketen
zum Verkaufe gelangenden „homöopathischen Kaffeesurrogates“
nach Längsseite und Stirnfläche dar. Auf der Längsseite ist auf¬
gedruckt „Freiburger (dieses Wort in großen Lettern auf einer
Zeile) homöopathisches Kaffeesurrogat von Kuenzer & Comp.“
(Darunter folgt eine Anpreisung des Produktes.) Die Stirnfläche
besteht aus drei ineinanderliegenden, durch breite, schwarze Striche
auf hellem Grunde gebildeten Quadraten. Am 17. Juli 1896
ließen Kuenzer & Cie. unter Nr. 8503 eine weitere eidgenössische
Marke eintragen, die aus drei ineinanderliegenden, aus schwarzen
Strichen gebildeten Quadraten, mit horizontaler, hellerer Schraf¬
fierung der Zwischenräume und der Innenflächen besteht. Beide
Marken sind, Nr. 8296 als Nr. 13,086, Nr. 8503 als
Nr. 13,088, am 25. Februar 1901 auf die Firma Kuenzer & Cie.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung — die heutige Klägerin —,
übertragen worden, wobei jedoch bei der zweiten Marke die Schraf¬
fierung weggelassen worden. Die Beklagte ihrerseits, die „A.=G.
Helvetia, Schweiz. Kaffeesurrogatfabriken in Langenthal“, hatte
am 9. Januar 1902 eine von der Firma Paul Heidlauff in
Pratteln am 12. Juni 1899 unter Nr. 11,153 eingetragene
Marke als Nr. 14,187 auf sich übertragen lassen; die Marke
zeigte zwei parallel zu einander um ein helles Mittelfeld quadrat¬
förmig herumgelegte, gezackte, schwarze Streifen; sie bildet die
Stirnfläche der — den Pakeien der Klägerin gleichsehenden
Verkaufspakete der Kaffeesurrogate der Beklagten. Am 5. November
1902 hatte die Beklagte sodann unter Nr. 15,151 das Gesamt¬
bild ihrer Aufmachung eintragen lassen. Auf Klage der Klägerin
hin ist jedoch der Beklagten, letztinstanzlich durch Urteil des
Bundesgerichts vom 30. Dezember 1904, die Führung dieser
Marke und ihrer Etikette untersagt worden, unter Anweisung an
das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, die Marke zu
löschen, und unter Verfällung der Beklagten zu Schadenersatz.
Daraufhin hat die Beklagte unterm 27. März 1905 als
Nr. 18,592 eine neue Marke für „Kaffeesurrogate und Nah¬
rungsmittel“ eintragen lassen, welche folgendes Bild zeigt: Zu
beiden Seiten befinden sich gezackte, schwarze Striche mit weißen
Zwischenräumen, so, daß das ganze sägeförmig aussieht; im
Mittelraum zwischen diesen Bändern finden sich Aufschriften. Die
Bänder dieser Marke kommen bei der rollenförmigen Verpackung
der Pakete der Beklagten auf die Stirnfläche zu liegen, wobei in
der Mitte ein Quadrat entsteht. Auf diese Marke bezieht sich die
vorliegende Klage.
2. Die Beklagte hat der Klage drei Einwendungen entgegen¬
gehalten: Erstens bilde die angegriffene Marke der Beklagten
keine Nachahmung der klägerischen Marke, zweitens sei die qua¬
dratische Kopfverzierung für zylindrische Kaffeefurrogatpakete, für
welche die Klägerin Markenschutz beansprucht, Gemeingut; even¬
tuell komme für diese Verzierungen nicht der Klägerin die Priori¬
tät zu. Drittens endlich seien die klägerischen Marken, weil sie
fälschlicherweise
indem dort von der Klägerin nicht mehr
fabriziert werde -
Freiburg i. Br. als Herkunftsort angeben,
deceptiv und daher nicht schutzfähig. Die Vorinstanz hat von
diesen Einwendungen nur die dritte geprüft und ist in deren Gut¬
heißung zu dem heute angefochtenen Urteil gelangt.
3. Vorerst kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Klägerin
in der Schweiz den schweizerischen Markenschutz genießt; das er¬
gibt sich aus Art. 1 und 2 des Übereinkommens zwischen der
Schweiz und Deutschland, vom 13. April 1892, ohne weiteres.

Klar ist sodann, daß auf die Klagebegehren als solche eidgenös¬
sisches Recht Anwendung findet und in dieser Beziehung die Kom¬
petenz des Bundesgerichts gegeben ist. Aber auch die von der
Vorinstanz einzig beurteilte Frage des deceptiven Charakters der
klägerischen Marken untersteht dem eidgenössischen Recht. Denn
die Einrede macht einen Gesichtspunkt geltend, der öffentlich=recht¬
liche Interessen berührt, den Bestand der klägerischen Marken vor
der allgemeinen Rechtsordnung betrifft; diese Einrede aber muß
dem Recht unterstehen, dem die Marken an sich unterliegen.
4. Mit Recht hat die Vorinstanz auch, entgegen der Auffassung
der Klägerin, angenommen, der Beklagten stehe die Legitimation
zur Erhebung jener Einwendung zu, und es bedürfe dazu nicht
einer besondern Klage. Es genügt, hiefür auf das Urteil des
Bundesgerichts vom 7. Oktober 1904 in Sachen Bächler gegen
von Arx & Cie., AS 30 II Nr. 76 S. 581 ff., spez. S. 583 ff.
Erw. 3 f., zu verweisen. Denn wenn dort ausgeführt worden ist,
daß eine Nichtigkeitsklage seitens eines rechtlich interessierten gegen
eine Marke zulässig sei, die sich darauf stütze, daß die angegriffene
Marke das Recht eines Dritten verletze, so muß a fortiori von
jedem rechtlich Interessierten der Einwand erhoben werden können,
eine Marke sei nichtig, weil sie deceptiv sei oder der allgemeinen
Rechtsordnung zuwiderlaufe. Daß eine falsche Herkunftsbezeich¬
nung die Marke zu einer absolut nichtigen macht, erhellt übrigens
auch aus Art. 14 Ziff. 4 MSchG, wonach das Amt für geistiges
Eigentum die Eintragung einer Marke, die eine offenkundig falsche
Herkunftsbezeichnung trägt, ex officio zu verweigern hat. Wer
aus der Eintragung einer Marke Verbietungs= und Schadenersatz¬
rechte herleitet, muß gewärtigen, daß ihm der Einwand entgegen¬
gehalten wird, das behauptete Markenrecht bestehe nicht — dieser
Einwand kann auch einredeweise geltend gemacht werden —; denn
die Eintragung der Marke hat ja nicht konstitutive Wirkung, so
daß bis zur Löschung der Markenschutz materiell zu Recht be¬
stände, sondern es kommt ihr nur deklarativer Charakter zu; eben¬
so aber auch der Löschung; eine vorgängige Löschung der Marke
ist daher keineswegs nötig. Daß endlich die Beklagte ein recht¬
liches Interesse an der Geltendmachung des Einwandes hat, be¬
darf keiner nähern Ausführung.
5. Ist sonach zu erörtern, ob tatsächlich in der Bezeichnung
„Freiburger“ homöopathisches Kaffeesurrogat eine falsche Herkunfts¬
bezeichnung liege, so ist in erster Linie zu bemerken, daß der Ent¬
scheid der Vorinstanz auf der Feststellung beruht, daß die Klägerin
gegenwärtig nicht mehr in Freiburg fabriziert, sondern in Basel,
während sie allerdings den Vertrieb ihrer Produkte von Freiburg
aus besorgt. Gestützt auf diese Feststellung ist die Vorinstanz in
Auslegung des MSchG, speziell des Art. 20 Ziff. 1, zu der
Annahme gelangt, die Herkunftsbezeichnung „Freiburger“
deceptiv. Jene tatsächliche Feststellung nun ist von der Klägerin
nicht als aktenwidrig angefochten worden und konnte auch nicht
als aktenwidrig angefochten werden, da sie den Akten, speziell den
Parteianbringen, durchaus konform ist. Dagegen wendet die Klä¬
gerin ein, die Verlegung der Fabrikation nach Basel sei nur vor¬
übergehend, und weiter, es komme überhaupt auf den Ort des
Vertriebes an, die Fabrikation erfolge in Basel unter der Leitung
von Freiburg i. Br.; endlich macht sie geltend, zur Zeit der Ein¬
tragung der Marken sei Freiburg tatsächlich noch Fabrikationsor
gewesen. Vorerst kann nun auf diesen letztern Umstand nichts an¬
kommen. Ob eine Herkunftsbezeichnung falsch sei oder nicht, be¬
urteilt sich nach dem Zeitpunkte, in dem sie verwendet wird und
ihre Wirkung nach außen entfaltet. Des weitern handelt es sich
bei der streitigen Frage um eine Auslegung des Art. 18 und
insbesondere 20 Ziff. 1 MSchG. Dem Wortlaut nach gestattet
das Gesetz (Art. 18 Abs. 2) die Anbringung der Herkunftsbezeich¬
nung dem Fabrikanten oder Produzenten des betreffenden Ortes
(wie auch dem Käufer), Art. 20 Ziff. 1 statuiert sodann eine
Ausnahme, indem er die Anbringung einer Herkunftsbezeichnung
auf einem anderwärts verfertigten Erzeugnis dann zuläßt, wenn
dies für Rechnung eines Fabrikanten geschieht, dessen Haupt¬
fabrikationsgeschäft sich in der als Fabrikationsort angegebenen
Ortlichkeit befindet. Unter diese Ausnahme fällt der Fall der
Klägerin offenbar nicht. Nach Wortlaut und Tendenz des MSchG
speziell auch der Bestimmungen über die Herkunftsbezeichnungen,
ist anzunehmen, daß am Ort der Herkunftsbezeichnung die Fabri¬
kation der Produkte stattfinden soll; der Vertrieb von einer Ort¬
lichkeit aus genügt nicht, um die Berechtigung zur Herkunfts¬
bezeichnung zu schaffen (siehe auch Dunant, Traité, Nr. 309,
S. 463 f.). Die Ausnahme, die Art. 20 Ziff. 1 aufstellt, ist

strikte zu interpretieren. Daß Freiburg i. Br. für Kaffeesurrogate
einen Ruf genießt, ist wohl für das Bundesgericht verbindlich von
der Vorinstanz festgestellt und übrigens notorisch.
6. Hiernach ergibt sich, daß die Klägerin nicht berechtigt ist,
die Herkunftsbezeichnung „Freiburger“ zu verwenden und daß da¬
her die Marke, die diese Bezeichnung enthält — Nr. 8296/13,086
allerdings deceptiv ist. Und zwar macht dieser deceptive Be¬
standteil, wie die Vorinstanz, gestützt auf Kohler, richtig aus¬
geführt hat, diese ganze Marke nichtig. Dagegen geht nun die
Vorinstanz rechtsirrtümlicher Weise zu weit, wenn sie ohne jede
nähere Begründung auch Marke Nr. 13,088 als deceptiv erklärt.
Diese Marke als solche enthält die Herkunftsbezeichnung „Frei¬
burger“ gar nicht. Daß sie tatsächlich nur in Verbindung mit
dieser Bezeichnung, auf der Verpackung, verwendet wird, tut ihrem
selbständigen Bestand als Marke keinen Eintrag. Mit Bezug auf
diese Marke ist also das von der Vorinstanz angenommene Motiv
zur Abweisung der Klage nicht durchschlagend.
7. Das hat zur Folge, daß die Sache zu neuer Beurteilung
der übrigen von der Beklagten erhobenen Einwendungen und
eventuell der Folgen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Zwar
ließe sich ein Entscheid über die Frage, ob die angegriffene Marke
eine Nachahmung der klägerischen Marke Nr. 13,088 bilde, wohl
heute schon treffen, da das ein reiner Rechtsentscheid ist, wozu es
keiner tatsächlichen Feststellungen bedarf. Da indessen über die
Frage des Gemeingutes und der Priorität jedenfalls Aktenvervoll¬
ständigung stattzufinden hat, empfiehlt es sich, auch die Frage der
Nachahmung der Vorinstanz zur Beurteilung zurückzuweisen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird in dem Sinne als begründet erklärt,
daß das Urteil des Appellations= und Kassationshofes des Kan¬
tons Bern (I. Abteilung) vom 28. Mai 1907 aufgehoben und
die Sache zu neuer Beurteilung, im Sinne der Erwägungen des
bundesgerichtlichen Urteils, an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.