bge · 74_II_187 · 1948-11-16 · de
BGE 74 II 187
Zivilrecht


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Markenschutz. N° 31. 
des MSchG, das in Art. 13 die Verantwortung für die Gül-
tigkeit einer Marke grundsätzlich dem Anmelder zuschiebt 
und demzufolge auch kein eigentliches, nach jeder Richtung 
erschöpfendes Vorprüfungsverfahren vorsieht, sondern 
lediglich eine summarische Prüfung daraufhin, ob die Ein-
tragung nicht aus einem der in Art. 13bis und 14 MSchG 
genannten Gründe offensichtlich abgelehnt werden müsse. 
In Bezug auf die Hinterlegungsberechtigung insbesondere 
verlangt die VVO zum MSchG in Art. 6 Ziff. 5 von einem 
nicht im Handelsregister eingetragenen Anmelder keinen 
Nachweis für die Eigenschaft als Produzent, Industrieller 
oder Handeltreibender, sondern lediglich eine Wohnsitz-
bescheinigung. Bei dieser Ordnung kann daher die Zu-
lassung einer Marke durch das Amt keine endgültige sein. 
Sie schafft lediglich eine Vermutung für da~ Bestehen des 
Markenrechtes, die jedoch im Streitfalle vom Richter auf 
ihre materielle Stichhaltigkeit nachgeprüft und gegebenen-
falls zerstört werden kann. So hat das Bundesgericht denn 
auch -
entgegen der in ::eGE 31 II 321 geäusserten Auf-
fassung -
von jeher nicht' nur die Frage der Nachahmung 
oder N achmachung von Marken untersucht, sOlidern auch 
geprüft, ob eine Marke Gemeingut sei, sowie ob sie gegen 
das Gesetz oder die guten Sitten verstosse usw. (vgl. statt 
vieler z. B. BGE 22 II 467, 69 II 208, 70 II 252). Ist aber 
der Richter trotz erfolgter Eintragung zur Überprüfung 
der Marke unter dem Gesichtspunkte von Art. 13bis und 
14 Ziff. 2 MSchG befugt, so ist nicht einzusehen, weshalb· 
hinsichtlich der gleichfalls· materiellen Frage der Hinter-
legungsberechtigung gemäss Art. 7 MSchG etwas anderes 
gelten sollte. Der von der Klägerin erhobene Einwand ist 
deshalb als unbegründet zurückzuweisen. 
Erfindungsschutz. N° 32. 
VI. ERFINDUNGSSCHUrZ 
BREVETS D'INVENTION 
32. Urteil der I. Zlvilabteilnng vom 16. November 1948 
i. S. Sehnell gegen Glüekler. 
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Art. 49 PatG.: Eine «zivilroohtliche Streitigkeit ~tref!end die 
Erfindungspatente » im Sinne von Art. 49 PatG hegt lllcht vor, 
wenn Patentroohtsfragen bloss einredeweise geltend gemacht 
werden. 
Art. 49 LBI: On n'est pas en presence d'une «contestation civile 
. relative aux brevets d'invention II au ~ens de l'art. 49 LBI 
lorsque des questions touchant au drOlt des brevets ne sont 
soulevees que par voie d'exception. 
Art. 49 LBI: Non si e in presenza. di una «contestazione civile 
relativa. ai brevetti d'invenzione» a norma de~'a.rt. 49 LBI se 
le questioni concementi il diritto dei brevettl sono sollevate 
soltanto incidenta.hnente. 
A. -
Durch Vertrag vom 1. Mai 1947 übertrug Albert 
Schnell dem Rudolf Glückler die Fabrikation und den 
Vertrieb einer von ihm unter der Nr. 15,527 patentierten 
Spielzeug figur gegen eine vierteljährlic~ zahlba~e, nach 
dem Fabrikationsumsatz berechnete Lizenzgebühr. Als 
Glückler nicht bezahlte, klagte Schnell vor Bezirksgericht 
Bülach die vertraglichen Lizenzgebühren im Betrag von 
Fr. 4500.- nebst Zins ein und stellte das Gesuch um 
unentgeltliche Prozessführung. Der Beklagte widersetzt~ 
sich dem Gesuch Init der Begründung, der Prozess seI 
wegen Nichtigkeit des in Lizenz ge?ebenen P~te~tes aus-
sichtslos. Mit Rücksicht auf diese Emrede qualifizIerte das 
Bezirksgericht den Rechtsstreit als eine Streitigkeit be-
treffend die Erfindungspatente im Sinne von Art. 49 PatG, 
für die gemäss § 78 Zürcher GVG das Handelsgericht als 
einzige kantonale Instanz zuständig sei. Infolgedessen 
verweigerte es dem Kläger die unentgeltliche Prozess-
führung und wies die Klage wegen Unzu~tändigkeit v~n 
der Hand. Den Rekurs des Klägers gegen diesen EntscheId 
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Erfindungsschutz. N0 32. 
wies das Obergericht des Kantons Zürich am 6. August 
1948 ab, ausführend, es entspreche der zürcherischen 
Praxis, der sich auch der Kommentar WEIDLICH jBLUM. 
N. 4 zu Art. "49 angeschlossen habe, Art. 49 PatG auch dann 
anzuwenden, wenn in einem Verfahren patentrechtliche 
Fragen llicht durch den Kläger, sondern erst durch den 
Beklagten aufgeworfen würden. 
B. -
Der Kläger greift diesen Entscheid über die Zu-
ständigkeit mit Berufung an und stellt den Antrag, das 
Bezirksgericht Bülach sei für seine Klage als zuständig zu 
erklären. 
Der Beklagte beantragt Abweisung der Berufung. 
Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 
1. -
Nach Art. 49 PatG haben die Kantone zur Behand-
lung der zivilrechtlichen Streitigkeiten betreffend die Er-
findungspatente eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, die als 
einzige kantonale Instanz entscheidet. 
Die Vorinstanz hat die Frage offen gelassen, ob das 
Handelsgericht llicht auf Grund des über Art. 49 PatG 
hinausgehenden § 78 Zürcher GVG als einzige kantonale 
Instanz zuständig sei. Sie hat dessen Zuständigkeit viel-
mehr einzig aus der bundesrechtlichen Vorschrift herge-
leitet. Infolgedessen ist auf die Berufung einzutreten. 
2. -
Die Vorinstanz verneint mit Recht, dass die Klage 
um die Lizenzgebühr eine {( Streitigkeit betreffend die 
Erfindungspatente » im Sinne von Art. 49 PatG sei. Sie 
glaubt aber, die Einrede der Nichtigkeit des in Lizenz 
gegebenen Patentes mache sie zu einer solchen. Dem kann 
llicht beigep:ßichtet werden. 
Mangels abweichender Vorschriften sind der Anwendung 
des Art. 49PatG die feststehenden Regeln, welche die Be-
stimmung der Zuständigkeit beherrschen, zugrunde zu 
legen. Es ist hiebei ein unverrückbarer Grundsatz des 
Prozessrechtes, dass die Natur des Rechtsstreites sich nach 
der Klage, llicht aber nach der ihr entgegengestellten Ein-
rede bestimmt. Allerdings lässt sich mitunter die Natur 
Erfindungsschutz. N0 32. 
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der Klage erst aus der Antwort gewinnen, aber lediglich 
im Sinne der näheren Bestimmung und Auslegung, jedoch 
llicht ihrer Änderung. Denn soll die Zuständigkeit llicht 
in der Schwebe bleiben, was sich mit einem geregelten Pro-
zessgang llicht vertrüge, so muss für sie die Klage mass-
gebend sein. Die Einrede dagegen entbehrt der selbstän-
digen Bedeutung; das Interesse des Beklagten, der sie 
erhebt, erschöpft sich in der Abweisung der Klage, wes-
halb auch der Einrede keine weiterreichende Bedeutung 
zukommt. 
Würde dagegen mit der Vorinstanz angenommen, die 
Einrede sei zuständigkeitsbegrundend, so wäre die Folge 
die, dass jede Klage, wie gering auch ihr Streitwert wäre 
und auf welcher Rechtsgrundlage -
Obligationenrecht, 
Zivilgesetzbuch, Betreibungsrecht usw. -
sie immer be-
ruhte, vor das Spezialgericht des Art. 49 PatG gebracht 
werden müsste, sobald unter den ihr entgegengestellten 
Einreden auch nur eine patentrechtlicher Natur wäre. 
Wenn indessen der Beklagte seinen Rechtsstandpunkt, 
soweit er ihn auf das Patentrecht stützt, willentlich dem 
Interesse an der Abweisung der Klage unterordnet, indem 
er ihn nur einredeweise vorbringt, so besteht kein Grund, 
den Parteien den Patentprozess aufzudrängen. Freilich 
hat damit der ordentliche Richter über eine Streitfrage zu 
entscheiden, die als Klage (oder Widerklage) in den Auf-
gabenkreis eines andern Gerichtes -
hier des Spezial-
gerichtes gemäss Art. 49 PatG -
fiele. Aber das ist im 
Prozessrecht, wenn der Richter auf Einrede hin oder vor-
frageweise entscheiden muss, eine häufige Erscheinung; 
sie erklärt sich daraus, dass diese Entscheidung für das 
ihr unterliegende, dem angerufenen Richter fremde 
Rechtsgebiet der Wichtigkeit und selbständigen Bedeutung 
entbehrt, weil sie llicht an der Rechtskraftwirkung des 
Urteils teil hat. Sie lässt vielmehr den Parteien die Mög-
lichkeit offen, vor dem Spezialgericht zu klagen, wenn 
ihnen an der autoritativen Feststellung des diesem Rechts-
gebiet angehörenden Anspruches gelegen ist. 
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Schuldbetrel'bungs- und Konkursrecbt. 
Diese Folge kann insbesondere der Beklagte herbei-
führen, indem er die Nichtigkeit des Patentes nicht bloss 
einredeweise, sondern durch Widerklage geltend macht. 
Damit wird ·sein eigenes Interesse an der Beurteilung der 
Patentrechtsfrage, das sich nicht mehr in der Abweisung 
der Klage erschöpft, sondern in einem selbständigen Klage-
begehren äussert, beachtlich, und es liegt eine « Streitigkeit 
betreffend Erfindungspatente !> vor. Es ist dann eine Frage 
des kantonalen Prozessrechtes, ob die Widerklage von 
der Vorklage zu trennen und allein der bundesrechtlich 
vorgeschriebenen einzigen kantonalen Instanz zuzuweisen 
sei unter allfälliger richterlicher Einstellung des Verfahrens 
um die Vorklage bis zu ihrer Beurteilung, oder ob beide 
Klagen zusammen vor die einzige kantonale. Instanz 
gehen. 
3. -
Liegt demnach kein Rechtsstreit im Sinne von 
Art. 49 PatG vor (womit nichts entschieden ist bezüglich 
der Anwendbarkeit von Art. 67 OG bei einredeweiser 
Geltendmachung von Patentrechtsfragen), so ist die Be-
rufung grundsätzlich gutzuheissen. Der Berufungsantrag, 
das Bezirksgericht Bülach zuständig zu erklären, geht 
jedoch zu weit. Die Vorinstanz muss erst noch Gelegenheit 
erhalten, die offen gelassene Frage zu entscheiden, ob 
nicht auf Grund von § 78 Zürcher GVG das Handelsgericht 
als einzige kantonale Instanz zuständig sei. 
VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURS-
RECHT 
POURSUITE ET FAILLITE 
Vgl. III. Teil Nr. 15, 16 und 23. 
Voir lIle partie n 08 15, 16 et 23. 
Berichtigungen. 
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BERICHTIGUNGEN. -
ERRATA 
Page 7, 17e ligne depuis le bas: 
Au lieu de: « doit etre fixe a. trois ans» lire : « peut 
etre etendu a. trois ans ». 
Pag. 7,. riga 13 dal basso: 
Invece: « dev'essere stabilito in tre anni », leggasi: 
« pub essere esteso a tre anni ». 
Seite 29, Zeile 14 von unten: 
Gegenleistung statt Gelegenleistung. 
Seite 30, Zeile 10 von oben: 
Goldes statt Geldes. 
lMPRlMERIES RBuNIBS S. A .. LAUSANNB