be_zivilstraf · HG 2025 42 · 2025-05-07 · de

Art. 261 ZPO i.V.m. Art. 13 MSchG; vorsorgliche Massnahme | vorsorgliche Massnahmen

Obergericht
des Kantons Bern
Handelsgericht
Cour suprême
du canton de Berne
Tribunal de commerce
Entscheid
HG 25 42
Hochschulstrasse 17
Postfach 
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 634 50 53
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht
Bern, 7. Mai 2025
Besetzung
Oberrichter Zuber (Präsident)
Gerichtsschreiberin Zwahlen
Verfahrensbeteiligte
A.________
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. B.________
Gesuchstellerin
gegen
C.________
vertreten durch Rechtsanwalt D.________
Gesuchsgegner
Gegenstand
Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen (mit Superproviso-
rium) vom 1. April 2025


2
Regeste 
Art. 261 ZPO i.V.m. Art. 13 MSchG; vorsorgliche Massnahme 
Das ausschliessliche Recht (Art. 13 MSchG) bezieht sich auf den Gebrauch der Marke zur 
Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen. Ein solcher Gebrauch liegt (noch) nicht 
vor, wenn einzig ein Zeichen beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) registriert wird 
(E. 18.3.1).
Die schweizerischen Hinterlegungen bzw. Markenanmeldungsgesuche bilden ein Indiz für 
einen zukünftigen Gebrauch und dürften in der Regel ein Rechtschutzinteresse für eine 
(ordentliche) Unterlassungsklage begründen. Jedoch macht die Gesuchstellerin nicht 
glaubhaft, dass ein Zeichengebrauch und eine sich daraus resultierende Marktverwirrung 
in tatsächlicher und zeitlicher Hinsicht auf eine Art und Weise drohen, die den Erlass vor-
sorglicher Massnahmen erforderlich machen (E. 19).
Erwägungen:
I.
1.
Mit Gesuch vom 1. April 2025, eingegangen am 3. April 2025, stellte die Gesuch-
stellerin folgende Rechtsbegehren (pag. 1 ff.):
(1)
Es sei dem Gesuchsgegner unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB im Wider-
handlungsfall vorsorglich zu verbieten, die Zeichen «E.________» und «F.________» im Zu-
sammenhang mit jeglichen Waren und Dienstleistungen zu verwenden, sowie weitere Marken, 
welche den Begriff «E.________» und/oder «F.________» enthalten, im Schweizer Markenre-
gister zu hinterlegen.
(2)
Es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Prüfung der Marken-
eintragungsgesuche Nr. .________/2025, Nr. .________/2025 und Nr. .________/2025, alle den 
Begriff «E.________» betreffend, vorsorglich auszusetzen und mit dem Entscheid über diese 
Markeneintragungsgesuche bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids in der Hauptsa-
che zuzuwarten.
(3)
Die in Ziffern 1–2 hiervor beantragten vorsorglichen Massnahmen seien zunächst superproviso-
risch, d.h. ohne vorgängige Anhörung des Gesuchsgegners, zu erlassen.
(4)
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Gesuchsgegners.
2.
Mit Verfügung vom 3. April 2025 wurde das Begehren um Erlass superprovisori-
scher Massnahmen abgewiesen und dem Gesuchsgegner Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben (pag. 20 ff.).
3.
Am 22. April 2025 reichte der Gesuchsgegner seine Stellungahme ein und stellte 
folgende Rechtsbegehren (pag. 25 ff.):
1.
Das Massnahmegesuch sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird.
– unter Kosten- und Entschädigungsfolgen –


3
4.
Mit Verfügung vom 23. April 2025 teilte das Gericht den Parteien mit, dass der 
Schriftenwechsel abgeschlossen ist und ein Entscheid ohne Parteiverhandlung er-
gehen wird (pag. 46 f.).
5.
Die Gesuchstellerin reichte am 5. Mai 2025 eine Eingabe zur Stellungnahme des 
Gesuchsgegners ein (pag. 48 ff.).
6.
Das Dispositiv des Entscheids wurde den Parteien am 7. Mai 2025 zugestellt 
(pag. 62 f.).
7.
Mit Eingabe vom 8. Mai 2025 ersuchte die Gesuchstellerin um Zustellung einer 
schriftlichen Entscheidbegründung (pag. 65).
II.
8.
Das Gericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvor-
aussetzungen im Sinne von Art. 59 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessord-
nung (ZPO; SR 272) erfüllt sind (Art. 60 ZPO).
9.
9.1
Die Gesuchstellerin hat ihren Sitz in G.________, der Gesuchsgegner seinen 
Wohnsitz in H.________. Es liegt ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 Abs. 1 
des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor. Völ-
kerrechtliche Verträge sind vorbehalten (Art. 1 Abs. 2 IPRG). 
9.2
Gemäss Art. 22 Nr. 4 des Lugano-Übereinkommens (LugÜ; SR 0.275.12) sind für 
Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand 
haben, ohne Rücksicht auf den Wohnsitz die Gerichte jenes durch dieses Überein-
kommen gebundenen Staates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung 
oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist (oder aufgrund eines 
Gemeinschaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als 
vorgenommen gilt), unabhängig ob die Frage klageweise oder einredeweise auf-
geworfen wird. Zumindest soweit die Gesuchstellerin in Rechtsbegehren 2 verlangt, 
es sei die Prüfung dreier Markeneintragungsgesuche des Gesuchsgegners auszu-
setzen und mit einem Entscheid über die Eintragung zuzuwarten, richtet sich die in-
ternationale Zuständigkeit nach Art. 22 Nr. 4 LugÜ (vgl. KILLIAS/LIENHARD, in:
Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl. 2023, 
N 23 zu Art. 22 LugÜ; GÜNGERICH, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 56 zu 
Art. 22 LugÜ). Ein Heranziehen von Art. 31 LugÜ entfällt (vgl. KOFMEL EHRENZEL-
LER/PHURTAG, in: SHK-Stämpflis Handkommentar, 3. Aufl. 2021, N 17 zu Art. 31 
LugÜ mit Hinweisen).
9.3
Die örtliche Zuständigkeit betreffend Rechtsbegehren 2 wie auch die internationale 
und örtliche Zuständigkeit betreffend Rechtsbegehren 1 (an den Gesuchsgegner 
gerichtetes Verbot einer Zeichenverwendung sowie einer Hinterlegung weiterer 
Marken) richten sich nach dem IPRG.


4
9.4
Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen sind gemäss Art. 10 IPRG die schwei-
zerischen Gerichte oder Behörden, die in der Hauptsache zuständig sind (Bst. a) 
oder die schweizerischen Gerichte und Behörden am Ort, an dem die Massnahme 
vollstreckt werden soll (Bst. b) zuständig. 
Für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrech-
ten in der Schweiz sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten 
zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweize-
rischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder, 
wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Sitz der schweizerischen Registerbehörde 
zuständig (Art. 109 Abs. 1 IPRG). Für Klagen betreffend Verletzung von Immateri-
algüterrechten sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten 
oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zu-
ständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort 
sowie für Klagen aufgrund der Tätigkeit einer Niederlassung in der Schweiz die Ge-
richte am Ort der Niederlassung zuständig (Art. 109 Abs. 2 IPRG). Die gleiche Zu-
ständigkeitsregelung sieht Art. 129 Abs. 1 IPRG für Klagen aus unerlaubter Hand-
lung vor.
9.5
Für das Rechtsbegehren 2 stützt sich die Gesuchstellerin auf Art. 10 Bst. a IPRG. 
Das Handelsgericht des Kantons Bern sei zuständig, weil die Weisung an das Insti-
tut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE) an dessen Sitz in Bern zu vollstre-
cken sei (Gesuch, Rz. 4). Der Gesuchsgegner bestreitet die örtliche Zuständigkeit 
nicht bzw. hat dazu im Massnahmeverfahren nichts geltend gemacht. Ob eine Ein-
lassung bezüglich der örtlichen Zuständigkeit vorliegend zulässig ist, ist strittig (vgl. 
VASELLA/KUNZ, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 13 zu Art. 6 IPRG i.V.m 
JEGHER/KUNZ, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 33 zu Art. 109 IPRG). Unter 
Berücksichtigung des Verfahrensausgangs rechtfertigt es sich nicht, diese Frage, 
das Vorliegen eines Vollstreckungsorts sowie die Zulässigkeit einer allfälligen ob-
jektiven Klagenhäufung im Sinne von Art. 8a Abs. 2 IPRG in aller Tiefe zu prüfen. 
Auf das Gesuch ist bezüglich Rechtsbegehren 2 einzutreten. 
9.6
Für das Rechtsbegehren 1 stützt sich die Gesuchstellerin auf einen Gerichtsstand 
in der Hauptsache am Handlungs- und Erfolgsort gemäss Art. 109 Abs. 2 IPRG 
sowie Art. 129 Abs. 1 IPRG (Gesuch, Rz. 5). Ob ein Erfolgsort im Kanton Bern vor-
liegend gegeben ist, kann offenbleiben, da der Gesuchsgegner die internationale 
und örtliche Zuständigkeit für das vorliegende Massnahmeverfahren nicht bestritten 
hat.
10.
Das Handelsgericht ist gestützt auf Art. 5 Bst. a und d sowie Abs. 2 ZPO i.V.m. 
Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozess-
ordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ; BSG 271.1) zur Beurteilung 
des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen sachlich zuständig. 
11.
11.1
Der Gesuchsgegner hat drei Gesuche um Hinterlegung der Wortmarke 
«E.________» im schweizerischen Markenregister eingereicht. Eine Markenan-
meldung ist ein Indiz für eine bevorstehende Verwendung des Zeichens als Marke 


5
(vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 6.2.3; 
4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 2.3), so dass hinsichtlich des Zeichens 
«E.________» ein Rechtsschutzinteresse der Gesuchstellerin gegeben ist.
11.2
Eine schweizerische Markenanmeldung des Zeichens «F.________» erfolgte bis-
her nicht. Der Gesuchsgegner bestreitet aber nicht, dass er weltweit Löschungsbe-
gehren und -klagen gegen die gesuchstellerischen Marken «E.________» und 
«F.________» der Gesuchstellerin anhängig gemacht und diverse Markenanmel-
dungen und Registrierungen auch für das Zeichen «F.________» vorgenommen 
hat (vgl. Gesuch, Rz. 24 f.; Gesuchsbeilage [GB] 16). Gestützt darauf ist ein 
Rechtsschutzinteresse auch bezüglich des Zeichens «F.________» zu bejahen.
12.
Mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen (vgl. E. III.16 ff. unten) kann offenblei-
ben, ob das Rechtsbegehren 1, wie vom Gesuchsgegner geltend gemacht (vgl. 
Stellungnahme, Rz. 4 ff.), das Bestimmtheitsgebot nicht erfüllt. Es fehlt vorliegend 
an einem Verfügungsgrund und bezüglich des zweiten Teil des Rechtsbegehrens 
zusätzlich an einem Verfügungsanspruch.
13.
Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf 
das Gesuch ist einzutreten.
14.
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit ist 
der Präsident des Handelsgerichts zuständig (Art. 45 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes 
über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; 
BSG 161.1]). Der Entscheid über das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-
men ergeht im summarischen Verfahren (Art. 248 Bst. d ZPO).
15.
15.1
Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss nach dem ersten Schriftenwechsel ein. 
Nur bis zu diesem Zeitpunkt können sich die Parteien uneingeschränkt zur Sache 
äussern (vgl. BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Alle Tatsachenbe-
hauptungen und Beweismittel sind umfassend bereits im Gesuch bzw. in der Stel-
lungnahme zum Gesuch vorzubringen (vgl. LÖTSCHER und STANISCHEWSKI, in: 
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, N 19 f. 
zu Art. 257 ZPO und N 31 zu Art. 252 ZPO).
15.2
Wird kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, haben die Parteien nach Akten-
schluss gestützt auf Art. 53 Abs. 2 ZPO die Möglichkeit, zu Eingaben der Gegen-
partei Stellung zu nehmen. Dies bedeutet indessen nicht, dass die Parteien frei 
neue Tatsachen und Beweismittel einbringen können, sondern nur unter den Vor-
aussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO (vgl. BGE 144 III 117 E. 2.2). Dieser Be-
stimmung zufolge können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksich-
tigt werden, wenn es sich entweder um erst nach Aktenschluss entstandene han-
delt (echte Noven) oder wenn sie zwar schon früher vorhanden waren, jedoch trotz 
zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven). 
Zulässige Noven sind auch neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, die 
erst durch die Ausführungen der Gegenpartei veranlasst wurden, dies wenn der 
Gesuchsgegner in seiner Stellungnahme überraschende Tatsachen und Umstände 


6
vorträgt, mit denen die Gesuchstellerin weder aufgrund der vorprozessualen Aus-
einandersetzung noch nach den Umständen rechnen musste. Diese haben sich 
aber auf die Entkräftung von Einwendungen und Einreden zu beschränken, welche 
die Gegenpartei in ihrer vorangegangenen Äusserung erstmals ins Verfahren ein-
gebracht hat (SOGO/BAECHLER, Aktenschluss im summarischen Verfahren, in: AJP 
2020, S. 324 ff.).
15.3
Die Gesuchstellerin hat am 5. Mai 2025 eine Eingabe zur Stellungnahme des Ge-
suchsgegners und als Beweismittel Beilage 19 eingereicht. Ein zweiter Schriften-
wechsel wurde nicht angeordnet (vgl. Ziff. 3 der Verfügung vom 23. Oktober 2024). 
Tatsachenbehauptungen und Beweismittelnennungen in der Eingabe der Gesuch-
stellerin vom 5. Mai 2025 sind daher grundsätzlich verspätet und können einzig un-
ter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO gehört werden. Die Gesuchstellerin hat 
auszuführen, inwiefern es sich bei ihren Vorbringen und Beweismittel um Noven 
handelt. In ihrer Eingabe nimmt sie jedoch nur Stellung zu den Ausführungen des 
Gesuchsgegners, so dass fraglich ist, ob es sich dabei um zulässige Noven han-
delt. Ob die Ausführungen und Beweismittel zu berücksichtigen sind, braucht aber 
vorliegend nicht beurteilt zu werden. Auch bei Berücksichtigung dieser Ausführun-
gen ist das Gesuch, wie nachfolgend aufgezeigt wird, abzuweisen.
III.
16.
Vorliegend ist schweizerisches Recht anwendbar (vgl. Art. 110 Abs. 1 IPRG sowie 
Art. 136 Abs. 1 IRPG).
17.
Das Gericht trifft gemäss Art. 261 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnah-
men, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender 
Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Bst. a) und ihr aus der 
Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Bst. b). Weitere 
Voraussetzungen ist die zeitliche Dringlichkeit (vgl. SPRECHER, in: Basler Kommen-
tar, 4. Aufl. 2024, N 10 zu Art. 261 ZPO; HUBER/JUTZELER, in: Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, N 22 ff. zu Art. 261 
ZPO). Nicht nur der drohende Nachteil, sondern insbesondere auch die Frage der 
Dringlichkeit bemisst sich an der Dauer des Hauptprozesses. Lässt sich nämlich 
dasselbe Ziel durch den richterlichen Endentscheid erreichen, fehlt es an der Dring-
lichkeit (HUBER/JUTZELER, a.a.O., N 22b zu Art. 261 ZPO mit Verweis auf das Urteil 
HE180084 des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. November 2018 
E. 6.1). Gemäss der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung entfällt eine In-
teressenabwägung im Sinne einer Verhältnismässigkeitsprüfung (vgl. SPRECHER, 
a.a.O., N 10 zu Art. 261 ZPO sowie HUBER/JUTZELER, a.a.O., N 23 ff. zu Art 261 
ZPO, je mit Hinweisen).
18.
Basis jeder vorsorglichen Massnahme ist ein zivilrechtlicher Anspruch der Gesuch-
stellerin. Die gesuchstellende Partei muss daher zunächst ihren Verfügungsan-
spruch, die Begründetheit ihres materiellen Hauptbegehrens glaubhaft machen. Ein 
solcher Verfügungsanspruch kann grundsätzlich jede subjektive Berechtigung des 
Zivilrechts sein, die auf eine positive oder negative Leistung, d.h. ein Tun, ein Un-


7
terlassen oder ein Dulden, gerichtet ist (vgl. SPRECHER, a.a.O., N 15 zu Art. 261 
ZPO).
18.1
Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur 
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu 
gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber 
kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 
MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere: das Zeichen auf 
Waren oder deren Verpackung anzubringen (Bst. a); unter dem Zeichen Waren an-
zubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern (Bst. b); unter 
dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (Bst. c); unter dem 
Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Bst. d); das Zeichen auf Geschäfts-
papieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen 
(Bst. e von Art. 13 Abs. 2 MSchG).
18.2
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin diverser in der Schweiz registrierter Wort- und 
Bildmarken mit dem Namen «E.________» und der Bezeichnung «F.________» 
(vgl. GB 2). Der Gesuchsgegner hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges 
Eigentum 
(IGE) 
drei 
Markeneintragungsgesuche 
(Nr. .________/2025, 
Nr. .________/2025 und Nr. I.________/2025) für die Wortmarke «E.________» 
eingereicht (GB 17). 
18.3
Die Gesuchstellerin beantragt, dem Gesuchsgegner einerseits den Gebrauch ver-
schiedener Zeichen vorsorglich zu verbieten (Rechtsbegehren 1 erster Halbsatz) 
und andererseits vorsorglich zu untersagen, weitere Marken, welche den Begriff 
«E.________» und «F.________» enthalten, im Schweizer Markenregister zu hin-
terlegen (Rechtsbegehren 1 zweiter Halbsatz) und das IGE anzuweisen, die Prü-
fung der drei Markeneintragungsgesuche des Gesuchgegners vorsorglich auszu-
setzen und bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids in der Hauptsache 
zu warten (Rechtsbegehren 2).
18.3.1 Das von der Gesuchstellerin beantragte vorsorgliche Verbot richtet sich folglich 
einerseits auf die Hinterlegung bzw. Registrierung weiterer Marken (Rechtsbegeh-
ren 1 zweiter Halbsatz). Zweck eines vorsorglichen Verbots ist die Unterlassung ei-
ner Rechtsverletzung. Inwiefern es sich bei (erneuten) Markenanmeldungen um 
widerrechtliche Handlungen handelt, führt die Gesuchstellerin nicht aus. Die Ge-
suchstellerin hat glaubhaft zu machen und darzulegen, dass ein ihr zustehender 
Anspruch durch ein Verhalten des Gesuchsgegners verletzt oder gefährdet ist. Das 
entsprechende ausschliessliche Recht (Art. 13 MSchG) bezieht sich auf den Ge-
brauch der Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen. Ein Sol-
cher liegt (noch) nicht vor, wenn einzig ein Zeichen beim IGE registriert wird. Die 
Registrierung lässt potentiell auf eine Benutzungsabsicht schliessen und vermag 
entsprechend in der Regel ein Rechtsschutzinteresse zu begründen, den marken-
mässigen Gebrauch eines verletzendes Zeichens verbieten zu lassen. Die Eintra-
gung an sich stellt jedoch keine Verletzung dar. In der Anmeldung bzw. Registrie-
rung einer Marke kann auch nicht ohne Weiteres ein rechtsmissbräuchliches oder 
unlauteres Verhalten gesehen werden. Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch, der 
ein Gesuch um Hinterlegung einer Marke verbietet. Eine Rechtsverletzung könnte 
bei Benutzung einer Marke im Geschäftsverkehr in der Schweiz drohen, wofür eine 


8
Hinterlegung bzw. Registrierung jedoch nicht Voraussetzung ist. Verletzt ein neues 
Kennzeichen eine bestehende Marke, ist diesem mit den gesetzlich vorgesehenen 
verwaltungs- und zivilrechtlichen Mitteln beizukommen. Das IGE prüft den Eintrag 
und der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen 
die Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG) und es steht ihm der 
zivilrechtliche Schutz nach Art. 51a ff. MSchG zu. 
18.3.2 Auch bezüglich des Rechtsbegehrens 2 ist kein Verfügungsanspruch glaubhaft 
gemacht. Unabhängig des Ausgangs der Prüfung durch das IGE steht die Klage an 
den Zivilrichter offen. Ein allfälliges Widerspruchsverfahren hat bloss vorläufigen 
Charakter. Das Gericht ist nicht an die Entscheide des IGE gebunden (BGE 
135 III 359 E. 2.5.3). Die Eintragung einer Marke stellt noch keine Verletzung dar. 
Es würde auch der Struktur sowie Sinn und Zweck der im Markenschutzgesetz 
vorgezeichneten Abläufe widersprechen, sofern der Zivilrichter der Verwaltungs-
behörde die Durchführung des vorgesehenen Verwaltungsverfahrens untersagt. 
18.3.3 Entsprechend fehlt es an einem Verfügungsanspruch soweit ein vorsorgliches Ver-
bot der Hinterlegung weiterer Marken und ein vorsorgliches Aussetzen der Prüfung 
der Marken durch das IGE verlangt wird. Ebenso würde es diesbezüglich an einem 
Verfügungsgrund fehlen (vgl. E. III. 19.2).
18.3.4 Soweit die Gesuchstellerin ein vorsorgliches Verbot der Verwendung der Zeichen 
«E.________» und «F.________» im Zusammenhang mit jeglichen Waren und 
Dienstleistungen beantragt (Rechtsbegehren 1 erster Halbsatz), könnte ein Verfü-
gungsanspruch bestehen. Nähere Ausführen dazu erübrigen sich jedoch, da es 
diesbezüglich an einem Verfügungsgrund fehlt (vgl. E. III.19 unten).
19.
Damit es der Gesuchstellerin gelingt, in einem vorsorglichen Massnahmeverfahren 
den Verfügungsgrund glaubhaft zu machen, muss sie dartun, dass ihr ein nicht 
leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Massgebend für die Beurteilung des 
Nachteils und der Bedrohungslage sind objektive Kriterien. Der Eintritt eines nicht 
leicht wieder gutzumachenden Nachteils muss sich ernsthaft abzeichnen (HUBER, 
a.a.O., N 20 f. zu Art. 261 ZPO). Der Verfügungsgrund besteht in einer Gefährdung 
der Rechtsstellung der gesuchstellenden Partei infolge der Prozessdauer. Aufgrund 
des drohenden Nachteils muss zudem Dringlichkeit herrschen, d.h. es ist eine so-
fortige gerichtliche Intervention geboten, um den Nachteil abzuwenden oder weite-
ren Schaden zu verhindern. Das Urteil im Prozess kann nicht abgewartet werden, 
es käme für den Rechtsschutz zu spät (vgl. SPRECHER, in: Basler Kommentar, 
4. Aufl. 2024, N 17 zu Art. 264 ZPO; GASSER/RICKLI/JOSI, ZPO Kurzkommentar, 
3. Aufl. 2025, N 4b zu Art. 261 ZPO).
19.1
Die Gesuchstellerin sieht einen drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden 
Nachteil in der bei der Registrierung und Verwendung der vom Gesuchsgegner hin-
terlegten E.________-Marken drohenden Marktverwirrung (vgl. Gesuch, Rz. 46 ff.). 
19.2
Was die Markeneintragungsgesuche und allfällige zukünftige Markeneintragungen 
betrifft, so macht der Gesuchsgegner zurecht geltend, dass nicht glaubhaft ge-
macht ist, dass durch einen blossen Registereintrag, eine Marktverwirrung entste-
hen könnte (vgl. Gesuchsantwort, Rz. 24). Eine Marktverwirrung entsteht durch 
Auftreten bzw. Teilnahme am Markt und nicht aus der blossen Registerlage.


9
19.3
Bezüglich des Verbots der Verwendung der Zeichen im Zusammenhang mit Waren 
und Dienstleistungen behauptet die Gesuchstellerin nicht, dass in der Schweiz 
konkret eine Markenrechtsverletzung droht, mithin dass der Gesuchsgegner beab-
sichtigt in naher Zukunft Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Bezüglich des 
Vorhabens des Gesuchsgegners wird einzig vorgebracht, dass er im Rahmen ei-
nes Projekts im Ausland eine Bar zum Thema E.________ plane. Weiter werden 
verschiedene Rechtsvorkehren im In- und Ausland aufgeführt (Gesuch, Rz. 23 f.). 
Zwar bilden die schweizerischen Hinterlegungen bzw. Markenanmeldungsgesuche 
für «E.________» ein Indiz für einen zukünftigen Gebrauch. Der Gesuchsgegner 
bestreitet auch nicht, dass er die Absicht hat, den Gebrauch innert der fünfjährigen 
Gebrauchsschonfrist aufzunehmen (vgl. Stellungnahme, Rz. 22). Dies dürfte 
gemäss der von der Gesuchstellerin zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
in der Regel ein Rechtschutzinteresse für eine (ordentliche) Unterlassungsklage 
begründen. Jedoch macht die Gesuchstellerin nicht glaubhaft, dass ein Zeichenge-
brauch und eine sich daraus resultierende Marktverwirrung in tatsächlicher und 
zeitlicher Hinsicht auf eine Art und Weise drohen, die den Erlass vorsorglicher 
Massnahmen erforderlich machen. Dies wäre beispielsweise denkbar, wenn der 
Gesuchsgegner bereits im Ausland entsprechende Produkte verkauft, herstellt oder 
anderweitig Anzeichen für einen Markteintritt bestehen, bevor ein ordentliches Ver-
fahren abgeschlossen sein könnte. Vorliegend wird jedoch nicht dargelegt, welche 
konkrete Markenrechtsverletzung drohen könnte. Daher ist das Gesuch mangels 
hinreichender Glaubhaftmachung eines drohenden, nicht leicht wiedergutzuma-
chenden Nachteils abzuweisen. Derzeit ist nicht rechtsgenüglich glaubhaft ge-
macht, dass bereits vor einem Entscheid im Hauptverfahren mit einem entspre-
chenden Markteintritt zu rechnen ist. Sofern in Zukunft ein Zeichengebrauch in der 
Schweiz und eine sich daraus resultierende Marktverwirrung auf hinreichend kon-
krete Weise drohen sollten, ist es der Gesuchstellerin unbenommen, diesbezüglich 
bei einem Gericht während des laufenden Hauptverfahrens ein vorsorgliches Ver-
bot zu beantragen. 
20.
Mangels Glaubhaftmachung der Voraussetzungen für die Anordnung von vorsorgli-
chen Massnahmen ist das Gesuch abzuweisen.
21.
Der vorliegende Entscheid wird dem IGE in vollständiger Ausfertigung zugestellt 
(Art. 240 ZPO i.V.m. Art. 54 MSchG). Die Eröffnungsformel ist gegenüber dem Dis-
positiventscheid insofern zu berichtigen. 
IV.
22.
Werden, wie hier, vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit des Hauptpro-
zesses angeordnet, sind die Prozesskosten im Massnahmeverfahren festzulegen 
(vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO im Umkehrschluss und HOFMANN/BAECKERT, in: Basler 
Kommentar, 4. Aufl. 2025, N 13 f. zu Art. 104 ZPO). 
23.
Beim vorliegenden Verfahrensausgang werden die Prozesskosten der Gesuchstel-
lerin, als unterliegende Partei, auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 


10
24.
Die Gerichtskosten bestehen im vorliegenden Fall aus der Pauschale für den Ent-
scheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Diese bemisst sich anhand 
des Streitwerts (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Verfahrens-
kostendekret [VKD; BSG 161.12]).
24.1
Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das 
Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre 
Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin 
schätzt 
den 
Streitwert 
für 
das 
vorsorgliche 
Massnahmeverfahren 
auf 
CHF 50ꞌ000.00 (vgl. Gesuch, Rz. 11). Der Gesuchsgegner bestreitet dies nicht 
bzw. macht keine Ausführungen dazu. Die Schätzung der Gesuchstellerin scheint 
nicht offensichtlich unrichtig zu sein, weshalb darauf abzustellen ist.
24.2
Ausgehend von einem Streitwert von CHF 50ꞌ000.00 liegt die Entscheidgebühr 
zwischen CHF 2ꞌ000.00 bis CHF 22ꞌ000.00 (Art. 42 Bst. b VKD). Innerhalb dieses 
Rahmens bemisst sich die Entscheidgebühr nach dem gesamten Zeit- und Arbeits-
aufwand, der Bedeutung des Geschäfts sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit der Kostenpflichtigen (Art. 5 VKD). Für die Anordnung vorsorglicher Massnah-
men vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage kann die Mindestgebühr unter-
schritten werden (Art. 42 Abs. 2 VKD). Unter Berücksichtigung der obgenannten 
Kriterien werden die Gerichtskosten für den vorliegenden Entscheid (ohne Super-
provisorium) auf CHF 2ꞌ000.00 festgesetzt und mit dem von der Gesuchstellerin 
geleisteten Vorschuss verrechnet. Die Gerichtskosten sind der Gesuchstellerin zur 
Bezahlung aufzuerlegen. Die zusätzliche Gebühr der superprovisorischen Mass-
nahme von CHF 500.00 wurde bereits mit Verfügung vom 3. April 2023 liquidiert.
25.
Dem Gesuchsgegner ist zudem eine angemessene Parteientschädigung zuzuspre-
chen. Als Parteientschädigung gelten im vorliegenden Fall die Kosten einer be-
rufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO). 
25.1
Der Parteikostenersatz besteht aus dem Honorar und den notwendigen Auslagen 
(Art. 2 der Parteikostenverordnung [PKV; BSG 168.811]). Gemäss Art. 5 Abs. 1 
PKV beläuft sich der Honorarrahmen bei einer Streitigkeit mit einem Streitwert bis 
CHF 50ꞌ000.00 auf CHF 3ꞌ200.00 bis CHF 15ꞌ700.00. Einschlägig ist hier des wei-
teren Art. 5 Abs. 3 PKV, welcher für summarische Verfahren bestimmt, dass das 
Honorar 30 bis 60 Prozent des Honorars gemäss Abs. 1 beträgt. Der Rahmen geht 
hier folglich von CHF 960.00 (30 % von CHF 3ꞌ200.00) bis maximal CHF 9ꞌ420.00 
(60 % von CHF 15ꞌ700.00). 
25.2
Innerhalb des Tarifrahmens bemisst sich der Parteikostenersatz gemäss Art. 41 
Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) nach dem in der Sa-
che gebotenen Zeitaufwand (Bst. a) sowie der Bedeutung der Streitsache und der 
Schwierigkeit des Prozesses (Bst. b). Der objektiv gebotene Zeitaufwand ist vorlie-
gend als durchschnittlich einzustufen. Der Streitwert liegt im oberen Bereich des 
anwendbaren Tarifrahmens. Bezüglich der Schwierigkeit der Streitsache handelt es 
sich um ein durchschnittlich anspruchsvolles Verfahren. Es rechtfertigt sich daher 
eine Ausschöpfung des Tarifrahmens von rund 45%. Entsprechend ist das Honorar 
auf rund CHF 5ꞌ000.00 festzusetzen, darin enthalten sind der Auslagenersatz und 
eine allfällige Entschädigung für die Mehrwertsteuer. Die Gesuchstellerin hat dem-


11
nach dem Gesuchsgegner eine Parteientschädigung von CHF 5'000.00 zu bezah-
len.


12
Das Handelsgericht entscheidet:
1.
Das Gesuch wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 2'000.00, werden der Gesuchstellerin zur Be-
zahlung auferlegt. Sie werden mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvor-
schuss von CHF 2'000.00 verrechnet. 
Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich die Gerichtskosten auf 
CHF 1ꞌ500.00. Diesfalls sind der Gesuchstellerin CHF 500.00 aus der Gerichtskasse 
zurückzuerstatten.
3.
Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, dem Gesuchsgegner eine Parteientschädigung 
von CHF 5'000.00 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Zu eröffnen (Einschreiben):
-
der Gesuchstellerin
-
dem Gesuchsgegner
Mitzuteilen:
-
dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
Bern, 7. Mai 2025
(Ausfertigung: 22. Mai 2025)
Im Namen des Handelsgerichts
Der Präsident:
Oberrichter Zuber
Der Gerichtsschreiberin:
Zwahlen
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Bundes-
gericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 
90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 
173.110) geführt werden. Dabei kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden, wobei 
die Rüge zu begründen ist (Art. 98 BGG, Art. 106 Abs. 2 BGG). Die Art. 95, 97 und 105 Abs. 2 BGG gelangen 
nicht zur Anwendung. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen. 
Hinweis: Der Entscheid ist rechtskräftig.