be_zivilstraf · HG 2022 74 · 2024-07-03 · de

Art. 52 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG; Nichtigkeitsklage | Markenrecht

Obergericht
des Kantons Bern
Handelsgericht
Cour suprême
du canton de Berne
Tribunal de commerce
Entscheid
HG 22 74
Hochschulstrasse 17
Postfach 
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 634 50 53
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht
Bern, 3. Juli 2024
Besetzung
Oberrichter Josi (Präsident), Handelsrichter Pfister und Handels-
richterin Geelhaar
Gerichtsschreiberin Zwahlen
Verfahrensbeteiligte
British American Tobacco (Brands) Inc., ________, 
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. B.________
Klägerin
gegen
Happy Rama Investment Corp., Ltd, ________
Beklagte
Gegenstand
Klage vom 28. September 2022


2
Regeste
Art. 52 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG; Nichtigkeitsklage
Aufgrund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Waren, der Zeichenähnlichkeit, der 
durchschnittlichen Aufmerksamkeit sowie der hohen Kennzeichnungskraft der klägerischen 
Marken ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Klage ist gutzuheissen und es ist 
festzustellen, dass der Schweizer Teil der IR Marke Nr. 1649058 «Lucky Clouds» (fig.) der 
Beklagten nichtig ist (E. 21 ff.).
Erwägungen:
I.
1.
Mit Klage vom 28. September 2022 (Eingang beim Handelsgericht am 29. Septem-
ber 2022) stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren (pag. 1 ff.):
1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Teil der IR Marke Nr. 1649058 «LUCKY CLOUDS» (fig.) 
der Beklagten nichtig ist.
2. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, der IR Marke Nr. 1649058 
«LUCKY CLOUDS» (fig.) der Beklagten für sämtliche beanspruchte Waren den Schutz in der 
Schweiz zu entziehen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.
2.
Mit Verfügung vom 7. Oktober 2022 setzte das Gericht der Beklagten zur Bezeich-
nung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz eine Frist von drei Wochen ab Zu-
stellung der Verfügung (pag. 21 f.). Die Klage und die Verfügung wurden ins Chine-
sische übersetzt und es wurde um rechtshilfeweise Zustellung ersucht (pag. 23 ff.). 
3.
Mit Verfügung vom 14. November 2023 wurde festgestellt, dass die Klage der Be-
klagten an der angegebenen Adresse nicht zugestellt werden konnte. Die Klägerin 
wurde aufgefordert, die korrekte bzw. gegebenenfalls die neue Zustellungsadresse 
der Beklagten zu ermitteln und mitzuteilen. Sollte dies nicht möglich sein, erfolgt die 
Zustellung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (pag. 36 f.).
4.
Die Klägerin teilte mit Schreiben vom 21. November 2023 mit, dass sie wiederholt 
erfolglos versucht hätten, die Zustelladresse der Beklagten zu ermitteln (pag. 38).
5.
Mit Verfügung vom 23. November 2023 wurde die Beklagte aufgefordert, innert zwei 
Monaten eine Klageantwort einzureichen und mitgeteilt, dass ein Doppel der Klage 
(in chinesischer Sprache) mitsamt Beilagen bei der Kanzlei des Handelsgerichts be-
zogen werden kann. Die Verfügung wurde der Beklagten durch Publikation im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) eröffnet (pag. 40 ff.).
6.
Mit Verfügung vom 19. Februar 2024 wurde festgestellt, dass keine Klageantwort 
eingegangen ist und der Beklagten wurde, unter Hinweis auf die Säumnisfolgen, eine 


3
Nachfrist von 10 Tagen ab Publikation der Verfügung zur Einreichung einer Kla-
geantwort angesetzt (pag. 45 ff.).
7.
Mit Verfügung vom 11. März 2024 wurde festgestellt, dass die Beklagte auch innert 
Nachfrist keine Klageantwort eingereicht hatte und das Gericht die Angelegenheit 
als spruchreif erachte. Den Parteien wurde die Fällung eines schriftlichen Endent-
scheids, ohne Durchführung einer Hauptverhandlung und ohne weitere Parteivor-
bringen, in Aussicht gestellt (pag. 50 ff.).
8.
Am 19. März 2024 reichten die Rechtsvertreter der Klägerin ihre Honorarnote ein 
(pag. 45 f.).
II.
9.
Nachdem die Beklagte innert der angesetzten Nachfrist keine Klageantwort einge-
reicht hat, ist sie nach Art. 223 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung 
(ZPO; SR 272) säumig. 
9.1
Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, d.h. das Gericht 
trifft einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es 
zur Hauptverhandlung (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist auf diese Säumnisfol-
gen hingewiesen worden (pag. 34). Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage 
aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch 
Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die 
Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offen-
sichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht aus-
üben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Ge-
richt die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der 
die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und 
rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht 
überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehaup-
tungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automa-
tisch auch als anerkannt betrachten (vgl. WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, 3. 
Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu 
Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht 
gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif 
ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis 
erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche 
Zweifel bestehen.
9.2
Im vorliegenden Fall erweist sich die Sache als spruchreif, weshalb ohne Durch-
führung einer Hauptverhandlung entschieden werden kann. 
10.
Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind 
(Art. 59 Abs. 1 ZPO). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob dies der Fall ist (Art. 
60 ZPO).


4
10.1
Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA (Klagebeilage [KB] 2) und die Beklagte in 
China (KB 9). Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des 
Bundesgesetztes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor (vgl. BGE 
135 III 185 E. 3.1; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Ver-
träge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zi-
vil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz 
für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand 
haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Ho-
heitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine 
ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweize-
rische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor. Es sind auch keine 
Berührungspunkte zu einem weiteren Vertragsstaat erforderlich (GÜNGERICH, in: 
Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; JEGHER/KUNZ, in: 
Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständlichen 
Marken wurden in der Schweiz eingetragen (KB 4 – 7). Die internationale Zuständig-
keit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt 
sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz der schweizerischen 
Registerbehörde zuständig sind, wenn der Beklagte oder sein Vertreter keinen 
Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz hat. Registerbehörde ist das Eidgenössische In-
stitut für geistiges Eigentum (IGE), mit Sitz in Bern. Damit ist das Handelsgericht des 
Kantons Bern örtlich zuständig.
11.
Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum ist das Handelsgericht 
als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 Bst. a ZPO i.V.m. 
Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozess-
ordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]).
12.
Gemäss Art. 52 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) kann, wer ein 
rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder 
Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die kla-
gende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Inter-
esse hat, das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Na-
tur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbezie-
hungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Fest-
stellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich 
ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil 
sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, vgl. Urteil 
des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Dem Inha-
ber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, 
ist ohne weiteres ein schutzwürdiges Interesse zu attestieren (vgl. STAUB, in: Stämpf-
lis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG). Durch den Gebrauch 
eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder gleichartige Produkte wird 
die Klägerin in ihrem eigenen Markenrecht beeinträchtigt. Folglich hat sie ein schutz-
würdiges Interesse an der Feststellung, dass die jüngere Marke der Beklagten im 


5
Sinne von Art. 3 MSchG vom Schutz ausgeschlossen ist. Ob dies zutrifft, ist materiell 
zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4C.175/2002 vom 21. August 2002 E. 2.2.).
13.
Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 50'000.00. Sie führt aus, dass es sich 
bei der Marke der Beklagten, deren Löschung Gegenstand des vorliegenden Ver-
fahrens bilde, um ein in der Schweiz noch nicht benutztes, wirtschaftlich unbedeu-
tendes Zeichen handle (vgl. Rz. 7 der Klage, pag. 3). Bei Nichtigkeitsklagen ist auf 
den Wert der angegriffenen Marke für den Markeninhaber abzustellen (STAUB, 
a.a.O., N 79 zu Art. 52 MSchG; Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
rechtsprozess, sic! 2002, 493 ff., 505). Vorliegend ist in Übereinstimmung mit der 
Klägerin von einer eher unbedeutenden Marke im Bereich von CHF 50'000.00 aus-
zugehen.
14.
Auch die weiteren Prozessvoraussetzungen sind erfüllt, so dass auf die Klage ein-
zutreten ist.
15.
Die Urteile des Handelsgerichts des Kantons Bern werden durch drei Richterinnen 
oder Richter gefällt, davon zwei Fachrichterinnen oder Fachrichter (Art. 3 ZPO i.V.m. 
Art. 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]).
III.
16.
16.1
Gemäss Art. 222 Abs. 2 ZPO hat die beklagte Partei in der Klageantwort darzulegen, 
welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder 
bestritten werden. Wird eine Tatsachenbehauptung nicht bestritten, braucht hierüber 
nicht Beweis geführt zu werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO); vorbehalten bleibt der Fall, 
dass das Gericht an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel 
hegt (Beweisführung von Amtes wegen; Art. 153 Abs. 2 ZPO). Bestreitungen durch 
die Beklagte müssen so konkret erfolgen, dass sich daraus ableiten lässt, welche 
einzelnen Behauptungen der klagenden Partei bestritten sind. Bei bloss pauschaler 
Bestreitung darf das Gericht von einer unbestrittenen Tatsache ausgehen (BGE 117 
II 113 E. 2; KILLIAS, a.a.O., N 17 f. zu Art. 222 ZPO). 
16.2
Vorliegend hat die Beklagte trotz Aufforderung, Nachfrist und Androhung des Ent-
scheids keine Klageantwort eingereicht (vgl. E. II.9 oben). Die Beklagte ist somit ihrer 
Bestreitungslast nicht nachgekommen. Demzufolge sind die Tatsachenbehauptun-
gen der Klägerin grundsätzlich als unbestritten zu betrachten. Da kein Anlass be-
steht, an der Richtigkeit der Darstellung der Klägerin zu zweifeln (Art. 153 Abs. 2 
ZPO) und ihre Behauptungen schlüssig sind, ist gestützt auf den Tatsachenvortrag 
der Klägerin von folgendem Sachverhalt auszugehen:


6
17.
17.1
Die Klägerin ist eine US-amerikanische Gesellschaft des British American Tobacco 
Konzerns, eines der grössten Unternehmen der Tabakindustrie (KB 2). In der 
Schweiz hatte die Klägerin 2015 einen Marktanteil von 38.8%. Sie ist Inhaberin ver-
schiedener Schweizer Marken, darunter «LUCKY STRIKE». «LUCKY STRIKE» 
wurde 1871 lanciert und gehört zu den bekanntesten Zigarettenmarken weltweit. Die 
Marken sind für Waren der Klasse 34 der Nizza Klassifikation registriert (Rz. 2 ff. der 
Klage, pag. 2 f.).
17.2
Die Klägerin besitzt insbesondere folgende Wort- und Bildmarken:
-
CH Reg. Nr. P-527988 LUCKY STRIKE (Wort und Bild)
-
CH Reg. Nr. 746230 LUCKY STRIKE (Wort und Bild)
-
CH Reg. Nr. 739319 LUCKY STRIKE SKY (Wort)
-
CH Reg. Nr. P-568258 Lucky (Wort)
17.3
Die Klägerin besitzt noch weitere LUCKY STRIKE-Wortmarken (vgl. Rz. 46 der 
Klage, pag. 14) und eine Serie von Wort- und Bildmarken betreffend Variationen der 
Ausgestaltung des Bull’s eye (vgl. Rz. 47 der Klage, pag. 15 ff.).
18.
18.1
Die Beklagte ist ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Peking (KB 9).
18.2
Sie hat am 11. Januar 2022 die Internationale Marke IR 1649058 «Lucky Clouds» 
(fig.) mit Schutzausdehnung auf die Schweiz für Waren der Klasse 34 der Nizza Klas-
sifikation registriert (KB 10). Es handelt sich um folgende Wort- und Bildmarke:
18.3
Diese Marke wurde am 10. März 2022 in der Gazette der organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI) veröffentlicht (KB 10).


7
IV.
19.
Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der 
Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Da es vorliegend um den 
schweizerischen Anteil einer international registrierten Marke geht, ist Schweizer 
Recht anwendbar.
20.
Die Klägerin beantragt, die Nichtigkeit des Schweizer Teils der IR Marke Nr. 1649058 
«Lucky Clouds» (fig.) der Beklagten festzustellen sowie das Eidgenössische Institut 
für Geistiges Eigentum anzuweisen, dieser Marke für sämtliche beanspruchte Waren 
den Schutz in der Schweiz zu entziehen.
21.
Die Nichtigkeitsklage ist ein Anwendungsfall der negativen Feststellungklage (Art. 52 
MSchG). Mit ihr verlangt die Klägerin Feststellung der Nichtigkeit einer eingetrage-
nen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf Löschung der Eintragung durch das IGE 
nach erfolgter Feststellung durch das Gericht ab. Gegenstand der Feststellung kön-
nen nur schweizerische Marken oder der schweizerische Anteil internationaler Mar-
ken sein (STAUB, a.a.O., N 44 ff. zu Art. 52 MSchG). Als Nichtigkeitsgründe kommen 
die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG in Betracht.
22.
Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur 
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu 
gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber 
kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG 
vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). 
23.
Die Klägerin beruft sich auf den Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG. 
Demnach verleiht das Markenrecht seinem Inhaber ein Ausschliesslichkeitsrecht in 
Bezug auf Zeichen, die mit der älteren Marke ähnlich sind und für gleiche oder gleich-
artige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt. Ältere Marken sind insbesondere hinterlegte oder einge-
tragenen Marken, die nach Art. 6 – 8 MSchG eine Priorität geniessen (Art. 3 Abs. 2 
MSchG). 
23.1
Die CH-Marke der Klägerin Nr. P-527988 «LUCKY STRIKE» (fig.) wurde am 15. Ok-
tober 2004, die CH-Marke Nr. P-568258 «Lucky» am 7. Dezember 2007, die CH-
Marke Nr. 739319 «LUCKY STRIKE SKY» am 28. Juni 2019 und die CH-Marke Nr. 
746230 «LUCKY STRIKE» (fig.) am 10. Dezember 2019 hinterlegt (vgl. KB 4 – 7). 
Die Marke «Lucky Clouds» (fig.) wurde von der Beklagten erst am 11. Januar 2022 
registriert (KB 10). Sämtliche Marken der Klägerin sind somit älter als diejenige der 
Beklagten. Als Inhaberin älterer Marken kann sich die Klägerin auf die Ausschluss-
gründe gemäss Art. 3 MSchG berufen (Art. 3 Abs. 3 MSchG).
23.2
Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht, wenn 
das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträch-
tigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die mass-
geblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen 
und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markenin-
haber zurechnen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder falls das Publikum die 


8
Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche 
Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschie-
dene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich 
miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (mittelbare Verwechslungs-
gefahr). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil 
verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern 
stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der 
an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlich-
keitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, 
und anderseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden 
Marken hinterlegt sind (BGE 128 III 96 E. 2a). Zu prüfen ist unter dem Stichwort der 
Verwechselbarkeit zum einen die Zeichenähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft 
der älteren Marke und zum andern die Identität bzw. Gleichartigkeit von Waren oder 
Dienstleistungen (vgl. JOLLER, in: SHK-Stämpflis Handkommentar, N 46 zu Art. 3 
MSchG).
23.2.1 Massgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck, der 
durch Wortklang und Erscheinungsbild der Marken und gegebenenfalls durch ihren 
Sinngehalt bestimmt wird. Bei Bildmarken und Bildelementen von kombinierten 
Wort-/Bildmarken bleiben sowohl die grafische Gestaltung als auch der begriffliche 
Inhalt des Bilds in Erinnerung. Keinem der beiden kommt a priori ein Vorrang zu. Der 
Gesamteindruck einer Marke kann durch einzelne, besonders charakteristische Bild-
elemente optisch bestimmt werden, z. B. durch eine originär oder infolge Benutzung 
kennzeichnungskräftige Figur. Wird eine solche telquel übernommen, führt dies in 
der Regel zu einer Markenähnlichkeit. Das Markenrecht verleiht keinen Motivschutz. 
Geschützt ist die konkret hinterlegte Marke und nicht die darin enthaltene Idee. Eine 
rechtlich relevante Ähnlichkeit liegt daher grundsätzlich nur vor, wenn die Zeichen 
das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen; allein ein übereinstimmendes Motiv be-
gründet in der Regel keine Markenähnlichkeit (vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichts 
4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.4.1, «Armani [fig] /Glycine [fig.]»; Urteile des 
BVGer B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 2.5, «Apple / Adamis Group [fig]»; B- 
1085/2008 vom 13. November 2008, E.6.4, «Red Bull /Stierbräu»; B-1778/2019 vom 
30. Juni 2021 E.7.5.2, «PYRAT / thePirate.com [fig] / thePirate.com [fig], tP the Pi-
rate.com [fig] »; B-6628/2019 vom 6. August 2021 E. 2.3.2, «Polospieler [fig] / 
USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig]»; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 85 ff. zu Art. 3 MSchG).
23.2.2 Vorliegend liegt eine Ähnlichkeit der jüngeren Marke «Lucky Clouds» (fig.) mit den 
älteren «LUCKY STRIKE» (fig.)-Marken der Klägerin vor (vgl. Abbildungen der Mar-
ken in E. 17.2 und 18.2): Diese Marken enthalten alle den Begriff «Lucky», der je-
weils am Anfang der jeweiligen Wortelemente steht. Sowohl die jüngere als auch 
diese älteren Marken enthalten zudem ein sehr ähnliches Bildelement, das aus einer 
kreisrunden Fläche besteht, die von helleren Ringen umgeben ist. Folglich ist auch 
der jeweilige Zeichenaufbau der Vergleichszeichen sehr ähnlich. Die Wortelemente 
in heller Schrift befinden sich in der Mitte der inneren, kreisrunden und dunkleren 
Fläche. Die chinesischen Zeichen bei der jüngeren Marke sind für eine Abgrenzung 
nicht geeignet, da diese für das Publikum in der Schweiz nicht zu entziffern sind und 
folglich als Bildelemente behandelt werden. Auch die ältere Wortmarke «Lucky» wird 


9
von jüngeren Marke telquel übernommen und ist in dieser immer noch als solche 
erkennbar. Dasselbe gilt ebenfalls bezüglich der älteren Wortmarke «LUCKY 
STRIKE SKY», wobei die Begriffe «clouds» der jüngeren Marke und «sky» der älte-
ren Marke der Klägerin einen Bezug zueinander haben und folglich nicht einen gänz-
lich unterschiedlichen Gesamteindruck bewirken. 
23.2.3 Eine Zeichenähnlichkeit ist vorliegend ohne weiteres gegeben, insbesondere ist der 
Wortteil «Lucky» identisch und auch das Bildelement in Form eines Kreises, umge-
ben von helleren Ringen, ist ähnlich.
23.3
Die Kennzeichnungskraft einer Marke bzw. eines Markenbestandteils bestimmt sich 
zunächst nach ihrer Unterscheidungskraft. Grundsätzlich darf originär eine normale 
Unterscheidungskraft vermutet werden. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob besondere Um-
stände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höheren 
Kennzeichnungskraft rechtfertigen. Beachtung verdient dabei, dass dasselbe Zei-
chen in unterschiedlichem Zusammenhang völlig verschieden wahrgenommen wer-
den kann. Deshalb ist die Wirkung eines Zeichens stets produktbezogen, d.h. in Be-
zug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen, zu bestimmen (vgl. JOLLER, 
a.a.O., N 84 f. zu Art. 3 MSchG). 
23.3.1 Wie die von der Klägerin eingereichten Swissreg-Listen zeigen (KB 17 und 19), ist 
sie Inhaberin zahlreicher Marken mit dem Begriff «Lucky» sowie «Lucky» und einem 
Zusatz. Zudem ist nicht bestritten, dass die Klägerin zu den grössten Tabakunter-
nehmen gehört (KB 3) und ihre Marke «LUCKY STRIKE» bereits 1871 lanciert wurde 
und seit langem eine der bekanntesten Zigarettenmarken weltweit ist (vgl. Rz. 19 der 
Klage, pag. 5). Bekannte Marken verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. 
An die Unterscheidbarkeit des jüngeren Zeichens der Beklagten sind somit höhere 
Anforderungen zu stellen.
23.4
Zwischen Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit sowie Verwechslungsgefahr be-
steht eine Wechselwirkung. Je näher sich die Waren oder Dienstleistungen sind, 
desto mehr muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben; bei Warenidentität 
ist ein besonders strenger Massstab anzulegen. Im Weiteren ist von Bedeutung, an 
welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit die 
Waren gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massen-
artikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem ge-
ringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezi-
alprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis 
von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. BGE 126 III 315 E. 6; 122 III 382 E. 3.a).
23.4.1 Bezüglich der vorliegend zu vergleichenden Waren liegt Warenidentität bzw. starke 
Warengleichartigkeit vor. Sowohl die Wortmarken als auch die kombinierten Wort-
Bildmarken der Klägerin als auch die Marke der Beklagten beanspruchen Schutz für 
Waren der Klasse 34 der Nizza Klassifikation, d.h. für Zigaretten, Tabak, Rauchwa-
ren, und ähnliches. Die Klägerin hat in Rz. 38 ff. (pag. 10 ff.) die Vergleichswaren 
detailliert aufgeführt und entsprechende Belege dafür eingereicht (KB 4 – 7 und 10). 
Daraus ist ersichtlich, dass die Marken der Klägerin und diejenige der Beklagten 
stark gleichartige, zum grossen Teil auch identische Waren beanspruchen, was sich 
z.B. aus der Gegenüberstellung der Warenverzeichnisse der Marke «LUCKY 


10
STRIKE SKY» und der streitgegenständlichen Marke ergibt (vgl. Ziff. 2c der Klage, 
pag. 13):
23.4.2 Waren der Klasse 34 der Nizza Klassifikation richten sich in erster Linie an tatsäch-
liche und potentielle Raucher über 16 Jahre, und damit an ein recht breites Publikum, 
von dem keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden kann (vgl. BVGer B-
4728/2014 E. 3.3 und B-2630/2012 E. 4.2.2; Urteil des Bundgerichts 4A_6/2013 vom 
16. April 2013 E. 3.2). Massgebend sind deshalb die Aufmerksamkeit und das Un-
terscheidungsvermögen des gewöhnlichen, nicht über eine spezielle Ausbildung ver-
fügenden Konsumenten (vgl. BGE 122 III 382 E. 3b). 
23.4.3 Aufgrund der Warenidentität bzw. starken Warengleichartigkeit ist von einem stren-
gen Massstab an die Unterscheidbarkeit der Marke der Beklagten auszugehen. Da 
die Marken gleiche bzw. stark gleichartige Waren kennzeichnen, sind Fehlzurech-
nungen des Publikums zu befürchten. Die Marken der Klägerin und die der Beklagten 
sind verwechselbar ähnlich. Auch die geringen Unterschiede zwischen den zu ver-
gleichenden Bild-/Wortzeichen (insb. durch die zusätzlichen chinesischen 
Schriftelemente oder den unterschiedlichen Zusatz «Clouds» bei der jüngeren 
Marke), vermögen daran nichts zu ändern. Alle Marken beginnen mit dem Wortbe-
standteil «Lucky», welcher sich bei den kombinierten Marken jeweils mittig in einem 
Kreis befindet, womit auch der jeweilige Zeichenaufbau verwechselbar ähnlich ist. 
Selbst wenn aufgrund der chinesischen Schriftzeichen bzw. des unterschiedlichen 
Zeichenelements «Clouds» die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen ausein-
anderhalten könnten, wäre davon auszugehen, dass das Publikum aufgrund der Be-
kanntheit der klägerischen Marke, der starken Zeichenähnlichkeit und der Identität 
bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren falsche Zusammenhänge zwi-
schen den Marken vermuten würde. Insbesondere könnte angenommen werden, mit 
dem Zeichen der Beklagten werde eine weitere Produktlinie der Klägerin gekenn-
zeichnet oder die Parteien stünden in einer wirtschaftlichen Verbindung zueinander, 


11
sodass die Produkte grundsätzlich auf denselben Ursprung zurückzuführen wären 
(sog. mittelbare Verwechslungsgefahr).
23.5
Aufgrund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Waren, der Zeichenähnlich-
keit, der durchschnittlichen Aufmerksamkeit sowie der hohen Kennzeichnungskraft 
der klägerischen Marken ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Klage der 
Klägerin ist damit gutzuheissen und es ist festzustellen, dass der Schweizer Teil der 
IR Marke Nr. 1649058 «Lucky Clouds» (fig.) der Beklagten nichtig ist.
24.
24.1
Nach Art. 35 Bst. c MSchG löscht das IGE eine Markeneintragung, wenn die Eintra-
gung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird, wobei gegenü-
ber international registrierten Marken an Stelle der Löschung der Eintragung nach 
Art. 35 Bst. c MSchG die Ungültigerklärung tritt (Art. 52 Abs. 1 Bst. b der Verordnung 
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchV; SR 232.111]) i.V.m. 
Art. 5 Abs. 6 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von 
Fabrik- und Handelsmarken (MMP).
24.2
Der vorliegende Entscheid wird dem IGE in vollständiger Ausfertigung zugestellt (Art. 
240 ZPO i.V.m. Art. 54 MSchG). Nach erfolgter Mitteilung wird das IGE die Eintra-
gung von Amtes wegen als ungültig erklären, eine Anweisung an das IGE erübrigt 
sich damit. 
V.
25.
25.1
Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei 
auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach 
dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). 
25.2
Die Klägerin ist mit ihren Begehren durchgedrungen. In Anbetracht dieses Prozess-
ausgangs sind die Prozesskosten vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen.
25.3
Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung 
(Art. 95 Abs. 1 ZPO) zusammen. 
26.
26.1
Die Gerichtskosten beschränken sich im vorliegenden Fall auf die Pauschale für den 
Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Diese bemisst sich anhand 
des Streitwerts und richtet sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 91 Abs. 1 ZPO, 
Art. 96 ZPO und Art. 42 Abs. 1 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]). 
26.2
Vorliegend beträgt der Streitwert CHF 50ꞌ000.00. Die Entscheidgebühr liegt bei ei-
nem Streitwert zwischen CHF 50ꞌ000.00 und CHF 100ꞌ000.00 zwischen CHF 
2ꞌ000.00 und CHF 22ꞌ000.00 (Art. 96 ZPO und Art. 42 Abs. 1 Bst. a VKD). Innerhalb 
dieses Rahmens bemisst sich die Entscheidgebühr nach dem gesamten Zeit- und 
Arbeitsaufwand, der Bedeutung des Geschäfts sowie der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Kostenpflichtigen (Art. 5 VKD). Erhöhungs- oder Reduktionsgründe 


12
i.S.v. Art. 6 und 7 VKD liegen keine vor. Weist ein Fall keine nennenswerten Beson-
derheiten auf, ist er mithin weder als unter- noch als überdurchschnittlich einzustu-
fen. 
26.3
Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass nur ein Schriftenwechsel (ohne Klageant-
wort) und keine mündliche Parteiverhandlung mit Beweisabnahmen durchgeführt 
werden mussten, entsprechend ist der Zeitaufwand als unterdurchschnittlich zu be-
zeichnen. Die Gerichtsgebühren (Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO) werden in Anbetracht 
des vorangehend Gesagten pauschal auf insgesamt CHF 8ꞌ369.60 (inkl. Kosten für 
die Übersetzung von CHF 2ꞌ369.60 und der Publikation im SHAB) festgesetzt und 
mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 11ꞌ600.00 verrechnet. Die 
Klägerin erhält CHF 3ꞌ230.40 aus der Gerichtskasse zurückerstattet. Die Beklagte 
wird verurteilt, der Klägerin für Gerichtskosten CHF 8ꞌ369.60 zu erstatten.
27.
27.1
Weiter sind die von der Beklagten der Klägerin zu ersetzenden Parteikosten zu be-
stimmen.
27.2
Der Parteikostenersatz besteht aus dem Honorar und den notwendigen Auslagen 
(Art. 2 der Parteikostenverordnung, [PKV; BSG 168.811]).
27.3
Gemäss Art. 5 Abs. 1 PKV beläuft sich der Honorarrahmen bei einer Streitigkeit mit 
einem Streitwert über CHF 20ꞌ000.00 bis CHF 50ꞌ000.00 zwischen CHF 3ꞌ200.00 
und CHF 15ꞌ700.00. Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz 
nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und 
der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des kantonalen Anwaltsgesetzes 
[KAG; BSG 168.11]). 
27.4
Die Klägerin macht ein Honorar von CHF 8ꞌ000.00, zzgl. Mehrwertsteuer von 8.1% 
geltend (vgl. Honorarnote, pag. 56.). Wie bereits bezüglich der Gerichtsgebühren 
ausgeführt (vgl. E. V.26.2 oben), ist das Verfahren als unterdurchschnittlich (zeit)auf-
wändig zu bewerten; die dortigen Ausführungen treffen hier ebenfalls zu. Die Bedeu-
tung der Sache, wie sie im Streitwert an der oberen Streitwertgrenze (CHF 
50ꞌ000.00) zum Ausdruck kommt, ist allerdings als hoch einzustufen. Das beantragte 
Honorar entspricht einem Ausschöpfungsgrad von rund 38% und erscheint ange-
messen und gerechtfertigt.
27.5
Aufgrund des Sitzes der Klägerin im Ausland muss der Rechtsvertreter für die von 
ihm erbrachten Leistungen keine Mehrwertsteuer abliefern (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. a, 
Art. 8 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer [Mehr-
wertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20]), entsprechend ist bei der Bestimmung der 
Entschädigungshöhe auch keine Mehrwertsteuer zu berücksichtigen.
27.6
Damit hat die Beklagte der Klägerin CHF 8ꞌ000.00 (ohne Mehrwertsteuer) als Partei-
entschädigung zu entrichten. 


13
Das Handelsgericht entscheidet:
1.
Die Klage wird gutgeheissen und es wird festgestellt, dass der Schweizer Teil der IR 
Marke Nr. 1649058 «Lucky Clouds» (fig.) der Beklagten nichtig ist.
2.
Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 8ꞌ369.60, werden der Beklagten zur Bezahlung 
auferlegt. Sie werden mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss von CHF 
11ꞌ600.00 verrechnet. Die Klägerin erhält CHF 3ꞌ230.40 aus der Gerichtskasse zurück-
erstattet. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin CHF 8ꞌ369.60 für Gerichtskosten zu 
ersetzen.
3.
Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 8ꞌ000.00 
(ohne Mehrwertsteuer) zu bezahlen. 
4.
Zu eröffnen:
-
der Klägerin (Einschreiben)
-
der Beklagten (öffentliche Bekanntmachung [SHAB])
5.
Mitzuteilen:
-
dem Institut für Geistiges Eigentum, zum Vollzug gemäss Art. 35 Bst. c MSchG 
i.V.m. Art. 52 Abs. 1 Bst. b MSchV und Art. 5 Abs. 6 MMP
Bern, 3. Juli 2024
Im Namen des Handelsgerichts
Der Präsident:
Oberrichter Josi
Die Gerichtsschreiberin:
Zwahlen
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 
1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. 
Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde 
muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen. Der Streitwert im Sinne von Art. 51 ff. BGG beträgt über 
CHF 30ꞌ000.00.
Hinweis: Der Entscheid ist rechtskräftig.