be_zivilstraf · HG 2016 2 · 2017-02-22 · de

Rechtserhaltender Markengebrauch | Markenrecht

Obergericht
des Kantons Bern
Handelsgericht
Cour suprême
du canton de Berne
Tribunal de commerce
Entscheid
HG 16 2
Hochschulstrasse 17
Postfach 
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 635 48 14
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht
Bern, 22. Februar 2017 
Besetzung
Oberrichter Schlup (Präsident), Handelsrichter Pfister und Tho-
mann
Gerichtsschreiberin Kämpfen
Verfahrensbeteiligte
A.________ S.A.
vertreten durch B.________
Klägerin
gegen
C.________ d.d.
vertreten durch D.________
Beklagte
Gegenstand
Markenrecht
Klage vom 5. Januar 2016


2
Regeste
Art. 11 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 MSchG; rechtserhaltender Gebrauch der Marke
-
Erfordernis des ernsthaften Markengebrauchs im Inland (E. 26.5–26.6).
-
Minimale Marktbearbeitung in der Schweiz verneint bei einem Gebrauch der Marke 
lediglich im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu 124 in der Schweiz wohnhaften, 
mehrheitlich slowenischen Kunden sowie im Internet (E. 26.7–26.11).
Erwägungen:
I.
Prozessgeschichte
1.
Mit Eingabe vom 5. Januar 2016 (pag. 1 ff.) reichte die A.________ S.A. (nachfol-
gend: Klägerin) beim Handelsgericht Bern eine Klage gegen die C.________ d.d. 
(nachfolgend: Beklagte) ein und stellte darin folgende Rechtsbegehren:
1.
Es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. ________ 
„E.________ (fig.)“ nichtig ist.
2.
Es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. ________ 
„E.________ (fig.)“ nichtig ist.
– unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten –
2.
Die Klage wurde der Beklagten am 29. März 2016 auf dem Rechtshilfeweg zuge-
stellt (pag. 30). 
3.
Am 30. Juni 2016 reichte die Beklagte innert erstreckter Frist (pag. 42 und 45) ihre 
Klageantwort (pag. 46 ff.) ein und beantragte darin: 
1.
Es sei die Klage vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist;
2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.
4.
Im zweiten Schriftenwechsel bestätigten beide Parteien die gestellten Rechtsbe-
gehren (vgl. Replik vom 30. August 2016 [pag. 65 ff.] und Duplik vom 1. November 
2016 [pag. 89 ff.].
5.
Die Hauptverhandlung fand am 22. Februar 2017 statt (pag. 117 ff.).
5.1
Im Rahmen ihrer Parteivorträge bestätigten beide Parteien die gestellten 
Rechtsbegehren (pag. 118, 120, 125 und 126).
5.2
Anlässlich der Hauptverhandlung wurde eine Parteibefragung mit der Beklagten 
durchgeführt (pag. 122 ff.). Auf eine Einvernahme mit einem Organ der Klägerin 
wurde im Einverständnis mit den Parteien verzichtet (pag. 121).
5.3
Seitens der Parteien wurden danach keine Beweisanträge mehr aufrechterhalten 
(pag. 125). 


3
II.
Formelles
6.
Die Schweizer Gerichte sind gemäss Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12) ausschliesslich zustän-
dig, den Bestand der Schweizer Anteile der beiden streitgegenständlichen Marken 
zu beurteilen. 
7.
Hat der Beklagte weder Wohnsitz noch einen eingetragenen Vertreter in der 
Schweiz sind gemäss Art. 109 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale 
Privatrecht (IPRG; SR 291) für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung 
von Immaterialgüterrechten in der Schweiz, die schweizerischen Gerichte am Sitz 
der schweizerischen Registerbehörde zuständig. Da das Eidgenössische Institut für 
Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE) seinen Sitz Bern hat, ist das angerufene 
Gericht für beide Klagebegehren örtlich zuständig.
8.
Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum ist das Handelsge-
richt als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 Bst. a der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272] i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Ein-
führungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Ju-
gendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]).
9.
Bei Streitigkeiten, für die nach Art. 5 und 6 ZPO eine einzige kantonale Instanz 
zuständig ist, entfällt das Schlichtungsverfahren (Art. 198 Bst. f ZPO).
10.
Gemäss Art. 90 ZPO kann eine klagende Partei mehrere Ansprüche gegen diesel-
be Partei in einer Klage vereinen, sofern das gleiche Gericht dafür sachlich zustän-
dig ist und die gleiche Verfahrensart anwendbar ist. Da vorliegend für beide 
Rechtsbegehren der Klägerin das Handelsgericht sachlich zuständig ist und beide 
im ordentlichen Verfahren zu beurteilen sind, ist die vorgenommene Klagenhäufung 
zulässig.
11.
11.1
Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 des Markenschutzge-
setzes (MSchG; SR 232.11) vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder 
Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. 
11.2
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist zur Geltendmachung des Nicht-
gebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 MSchG […] grundsätzlich jedermann 
befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine 
Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungül-
tige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt. Ausnahmsweise kann ein 
Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Op-
ponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus an-
deren Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie 
die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zei-
chenbildung bewirken kann (BGE 136 III 102 E. 3.4; 125 III 193 E. 2a).


4
11.3
Die Klägerin ist Inhaberin der jüngeren Marke «F.________ (fig.)», welche für 
dieselben Dienstleistungsklassen beansprucht wird (vgl. Rz. 17 unten). Die 
Beklagte macht nicht geltend, dass die Klägerin ihre Marke nicht benutzen kann 
oder darf. Damit ist das Feststellungsinteresse der Klägerin an der vorliegenden 
Nichtigkeitsklage zu bejahen. 
12.
Die Klägerin hat den mit Verfügung vom 11. Januar 2016 (pag. 20) einverlangten 
Kostenvorschuss von CHF 15 000.00 fristgerecht geleistet.
13.
Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzu-
treten.
III.
Unbestrittener Sachverhalt
14.
Die Klägerin ist eine als Aktiengesellschaft organisierte Bank unter spanischem 
Recht mit Sitz in G.________ (Klage Rz. 4, pag. 4; Klageantwort Rz. 4, pag. 49; 
Klagebeilage [nachfolgend: KB] 3), welche über eine Bewilligung der Eidgenössi-
schen Finanzmarktaufsicht (nachfolgend: FINMA) verfügt und in der Schweiz eine 
Vertretung hat (Klage Rz. 13, pag. 6; Klageantwort Rz. 5, pag. 50; KB 9 und 10).
15.
Die Beklagte ist eine Bank nach slowenischem Recht mit Sitz in H.________ (Kla-
ge Rz. 4, pag. 4; Klageantwort Rz. 4, pag. 49), welche keine Zweigniederlassung 
oder Vertretung in der Schweiz hat und hier auch kein Personal beschäftigt (Klage 
Rz. 39 und 41, pag. 16; Klageantwort Rz. 38, pag. 58). Die Beklagte verfügt über 
keine Bewilligung der FINMA, wobei zwischen den Parteien strittig ist, ob sie auch 
ohne solche Bewilligung ihre Marken in der Schweiz für die Erbringung und Bewer-
bung von Bankendienstleistungen verwenden darf (Klage Rz. 41, pag. 16; Kla-
geantwort Rz. 38, pag. 58; KB 9). 
16.
Die Beklagte ist Inhaberin der beiden IR-Marken Nr. ________ und Nr. ________ 
«E.________ (fig.)», deren Schutz am 29. September bzw. am 6. Oktober 2005 auf 
die Schweiz ausgedehnt wurde. Sie beanspruchen beide den Schutz für Dienstleis-
tungen der Klassen 35, 36 und 38; Nr. ________ ist zusätzlich für die Klasse 42 
eingetragen (KB 5 und 6). 
17.
Die Klägerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. ________ «F.________ (fig.)», welche 
am 2. Oktober 2014 für die Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41, 42 und 45 hinterlegt 
und deren Schutz am 23. April 2015 auf die Schweiz ausgedehnt worden ist (KB 8). 
18.
Mit Schreiben vom 23. November 2015 an die Beklagte machte die Klägerin aus-
drücklich den Nichtgebrauch der Schweizer Anteile der Marken Nr. ________ und 
Nr. ________ «E.________ (fig.)» geltend und forderte die Beklagte auf, ihre Mar-
ken zu löschen oder deren rechtserhaltenden Gebrauch aufzuzeigen (Klage Rz. 20 
und 22, pag. 10; Klageantwort Rz. 12, pag. 51; KB 11). Die Beklagte bestritt im 
Schreiben vom 15. Dezember 2015 den Nichtgebrauch der beiden Marken in der 
Schweiz, ohne der Klägerin entsprechende Gebrauchsbelege zu übermitteln (Klage 
Rz. 23 f., pag. 10 f.; Klageantwort Rz. 19, pag. 53; KB 13).


5
IV.
Parteivorbringen
19.
Die Klägerin macht die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marken der Beklag-
ten infolge Nichtgebrauchs geltend.
20.
Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage mit der Begründung, dass die 
Klägerin den Nichtgebrauch der Marken in der Schweiz nicht glaubhaft gemacht 
habe und subsidiär, dass sie selbst den rechtserhaltenden Gebrauch der Marken in 
der Schweiz nachgewiesen habe. 
V.
Materielles
21.
Nach Art. 110 Abs. 1 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht des 
Staates, für den der Schutz beansprucht wird. Da es vorliegend um die Schweizer 
Anteile von internationalen Registrierungen geht, ist vorliegend Schweizer Recht 
anwendbar.
22.
Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistun-
gen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von 
fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss 
des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht 
mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorlie-
gen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).
22.1
Wird bei einer internationalen Registrierung keine vorläufige Schutzverweigerung 
oder Schutzgewährung nach Art. 18ter Abs. 1 GAFO (Gemeinsame Ausführungs-
ordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Mar-
ken und zum Protokoll zu diesem Abkommen; SR 0.232.112.21) im Register einge-
tragen und findet das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale 
Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) aufgrund von Art. 9sexies Abs. 1 
Bst. b MMP Anwendung, beginnt die Benutzungsschonfrist ein Jahr nach dem Da-
tum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») zu laufen (vgl. 
Richtlinien in Markensachen des IGE, Stand 1. Januar 2017, Teil 6, Ziff. 5.3.1, 
S. 221).
22.2
Da die Mitteilungen der Schutzausdehnung am 29. September 2005 für die IR-
Marke Nr. ________ (KB 5) bzw. am 6. Oktober 2005 für die IR-Marke 
Nr. ________ (KB 6) erfolgten, begann die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach 
Ablauf der einjährigen Prüffrist am 29. September 2006 bzw. am 6. Oktober 2006 
zu laufen und endete am 29. September 2011 bzw. am 6. Oktober 2011.
23.
Die Wirkungen des Nichtgebrauchs treten erst ein, wenn der Nichgebrauch von 
jemandem geltend gemacht wird (BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, Mar-
kenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 12 MSchG; 
WANG, a.a.O., N. 39 zu Art. 12 MSchG).


6
23.1
Der Nichtgebrauch einer Marke kann auch durch eine ausserprozessuale Erklärung 
wirksam geltend gemacht werden (VOLKEN, a.a.O., N. 38 zu Art. 12 MSchG; WANG, 
a.a.O., N. 41 zu Art. 12 MSchG). 
23.2
Damit ist vorliegend davon auszugehen, dass der massgebende Zeitraum für den 
Gebrauch der strittigen Marken mit dem Schreiben der Klägerin vom 23. November 
2015 (KB 11), in welchem diese den Nichtgebrauch der Schweizer Anteile geltend 
gemacht hat, endete. 
24.
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 
25.
Wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; 
der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 
MSchG). 
25.1
Die Klägerin hat zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der streitgegenständ-
lichen Marken in der Schweiz eine Gebrauchsrecherche vom 11. April 2014 von 
K.________ (KB 14), die Korrespondenz zwischen den Parteien zum (Nicht-
)Gebrauch vom November/Dezember 2015 (KB 11–13) sowie eine von der 
Klägerin durchgeführte Kurzrecherche zum Gebrauch vom 30. Dezember 2015 
(KB 15) eingereicht. 
25.2
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache schon dann glaub-
haft gemacht, «wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst 
wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht 
haben könnte» (BGE 140 III 610 E. 4.1; 132 III 715 E. 3.1; 130 III 321 E. 3.3). Nicht 
ausreichend zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ist dagegen «une simple 
allégation» (Urteil des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1).
25.3
Die Beklagte ist der Auffassung, es gelinge der Klägerin nicht, den Nichtgebrauch 
der Marken durch die Beklagte glaubhaft zu machen. Sie macht insbesondere 
geltend, dass die Gebrauchsrecherche und die Kurzrecherche ungeeignet seien, 
den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, da es sich dabei um blosse 
Parteibehauptungen handle (Klageantwort Rz. 9, pag. 50 und Rz. 14, pag. 52, 
unter Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts 4A_178/2015 vom 11. September 
2015, E. 2, publiziert als BGE 141 III 433). 
25.3.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellen Privatgutachten keine 
Beweismittel im Sinne von Art. 168 ZPO dar, sondern ihnen ist die Qualität von 
blossen Parteibehauptungen beizumessen (BGE 141 III 433 E. 2.6; 132 III 83 
E. 3.5). 
25.3.2 Der Gesetzgeber hat dem Parteigutachten in der ZPO bewusst nicht die Stellung 
eines Beweismittels gegeben, mit der Begründung, es handle sich um 
Parteibehauptungen und keine eigentlichen Beweismittel (DAVID RÜETSCHI, Das 
Parteigutachten unter der neuen ZPO – Unter Berücksichtigung der geografischen 
Marke, in: Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag, S. 13, mit 
Hinweisen). 
25.3.3 Dagegen wird im Bereich des Markenrechts sowohl in der Lehre wie auch in der 
Rechtsprechung verbreitet die Auffassung vertreten, dass sich Gebrauchs-


7
recherchen zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke eignen (vgl. 
VOLKEN, a.a.O., N. 59 zu Art. 12 MSchG; WANG, a.a.O., N. 63 zu Art. 12 MSchG; 
EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1361; Entscheid 
des Obergerichts Zug vom 13. Mai 2015 E. 6.3, publiziert in: GVP 2015 S. 327; 
Entscheid des Handelsgerichts Bern vom 6. Mai 2008, publiziert in: sic! 2009, 
S. 605 E. 12; Entscheid des Handelsgerichts Bern vom 26. Februar 2008, publiziert 
in: sic! 2008, S. 805 E. 14).
Auch das IGE erachtet in seinen Richtlinien in Markensachen (Stand 1. Januar 
2017) Benutzungsrecherchen oder Bestätigung von Dritten als geeignete 
Beweismittel 
um 
den 
Nichtgebrauch 
glaubhaft 
zu 
machen 
(Teil 7: 
Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs, Ziff. 4.1, S. 247).
25.3.4 Ob der bestrittene Nichtgebrauch einer Marke alleine mit einer Gebrauchs-
recherche glaubhaft gemacht werden kann, kann vorliegend offen bleiben, da 
Parteigutachten zusammen mit bewiesenen Indizien den Beweis für bestrittene 
Tatsachenbehauptungen allenfalls zu erbringen vermögen (BGE 141 III 433 
E. 2.6).
25.3.5 Dabei ist zunächst festzuhalten, dass ein Teil der Aussagen in der Gebrauchs-
recherche (KB 14) gar nicht bestritten worden sind. So ist namentlich unbestritten 
geblieben, dass die Beklagte keine Zweigniederlassung, keine Vertretung und 
keine Mitarbeiter in der Schweiz hat. 
Weiter hat das Parteiverhör mit der Beklagten ergeben, dass die Beklagte keine 
Werbung für ihre Produkte in der Schweiz macht (pag. 123 Z. 54 sowie Z. 80–83) 
und insofern die diesbezügliche Aussage in der Gebrauchsrecherche bestätigt. 
Schliesslich enthalten auch die Beilagen zu der von der Beklagten selber 
durchgeführten Kurzrecherche verschiedene Hinweise auf den Nichtgebrauch der 
strittigen Marken in der Schweiz, wie beispielsweise die Ergebnisse der Online-
Suche nach Werbe- oder anderen Aktivitäten in der Schweiz (KB 15: Beilage G und 
H) und der Online-Auftritt der Beklagten (KB 15 S. 4). Die Beurteilung dieser 
Unterlagen erfordert keine Sachkunde und es ist nicht ersichtlich, weshalb für diese 
Unterlagen dieselbe Einschränkung gelten sollte wie für ein Privatgutachten, 
welches nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch nicht unter dem Titel der 
Urkunde doch noch als Beweismittel für die inhaltliche Richtigkeit der im Gutachten 
enthaltenen Aussagen in das Verfahren eingebracht werden darf (BGE 141 III 433 
E. 2.5.3).
Damit gelangt vorliegend nicht nur die Gebrauchsrecherche, welche von einem 
spezialisierten Drittunternehmen durchgeführt worden ist, zum Schluss, dass kein 
rechtserhaltender ernsthafter Gebrauch der Marken in der Schweiz vorliegt, 
sondern die Klägerin hat weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien 
vorgebracht, welche dieses Ergebnis bestätigen. Damit hat die Klägerin den 
Nichtgebrauch der beklagtischen Marken für den fraglichen Zeitraum in der 
Schweiz glaubhaft gemacht.


8
26.
Beweis des rechtserhaltenden Gebrauchs
26.1
Damit ist weiter zu prüfen, ob die Beklagte den Hauptbeweis (Regelbeweismass) 
für den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marken in der Schweiz erbracht hat 
(Art. 12 Abs. 3 MSchG).
26.2
Der rechtserhaltende Markengebrauch charakterisiert sich gemäss MARBACH durch 
folgende vier Merkmale (MARBACH, a.a.O., Rz. 1303 f.), welche kumulativ gegeben 
sein müssen: 
–
den Gebrauch als Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen;
–
den Gebrauch für ein eigenständiges Angebot im Wirtschaftsverkehr;
–
eine gewisse Ernsthaftigkeit des Gebrauchs;
–
den Gebrauch im Inland.
26.3
Markenmässiger Gebrauch als Kennzeichen
26.3.1 Rechtserhaltend ist nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke als 
Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen (MARBACH, a.a.O., Rz. 1305). 
26.3.2 Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung 
der Marke in Katalogen, Preislisten, Prospekten, Angeboten, Rechnungen oder 
Werbematerialien hergestellt werden (VOLKEN, a.a.O., N. 8 zu Art. 11 MSchG; 
WANG, a.a.O., N. 10 zu Art. 11 MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 1309). Auch der 
Gebrauch der Marke auf Hilfswaren wie Arbeitskleidern, Werkzeugen, Fahrzeugen 
etc., die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen 
stehen, kann eine rechtserhaltende Benutzungshandlung darstellen (VOLKEN, 
a.a.O., N. 11 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 12 zu Art. 11 MSchG). 
Insbesondere für Dienstleistungen ist der Gebrauch der Marke im Zusammenhang 
mit Hilfswaren üblich und oft notwendig, um die Marke überhaupt verwenden zu 
können (VOLKEN, a.a.O., N. 11 und 56 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 41 zu 
Art. 11 MSchG).
26.3.3 Kein markenmässiger, sondern ein unternehmensbezogener Gebrauch liegt vor, 
wenn die Konsumenten ein Zeichen zwar als Bezeichnung eines Unternehmens 
wahrnehmen, zwischen den betreffenden Waren oder Dienstleistungen und dem 
Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen 
Herkunft herstellen (VOLKEN, a.a.O., N. 18 zu Art. 11 MSchG).
26.3.4 Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen wird bei Dienstleistungs-
marken, die auch in der Firma des Erbringers erscheinen, allgemein eine gewisse 
Grosszügigkeit 
bei 
der 
Anerkennung 
des 
rechtserhaltenden 
Gebrauchs 
befürwortet, da eine Abgrenzung des markenmässigen zum unternehmens-
bezogenen Gebrauch kaum möglich ist. Daher soll der Gebrauch des Zeichens auf 
Geschäftsbriefen, Fahrzeugen und anderen Hilfsmitteln oder als Geschäfts-
bezeichnung in der Regel als rechtserhaltend gelten (VOLKEN, a.a.O., N. 28 zu 
Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 24 zu Art. 11 MSchG).
26.4
Rechtserhaltend wirkt nur der Gebrauch der Marke im Wirtschaftsverkehr (VOLKEN, 
a.a.O., N. 61 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 46 zu Art. 11 MSchG).


9
26.5
Ernsthaftigkeit des Gebrauchs
26.5.1 Nur ein ernsthafter Markengebrauch wirkt rechtserhaltend (MARBACH, a.a.O., 
Rz. 1335). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch von der Absicht getragen 
werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter 
Mindestumsatz erzielt werden muss. Er muss wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss 
zum Schein erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 
E. 6.1; 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2).
26.5.2 In objektiver Hinsicht verlangt ein ernsthafter Markengebrauch zusätzlich eine mi-
nimale Marktbearbeitung (VOLKEN, a.a.O., N. 84 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., 
N. 67 zu Art. 11 MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 1337 und 1343). Als ausreichend 
anzuerkennen sind dabei auch einfachste Massnahmen, wie sie auch vom 
schwächsten Marktteilnehmer erwartet werden können, wie beispielsweise ein 
ständiges Verkaufsgeschäft, ein periodisch erscheinender Katalog oder die 
Zusammenarbeit mit einem Vertriebspartner. Demjenigen Markeneigentümer 
hingegen, welcher selbst diesen Aufwand scheut und einfach passiv auf 
Zufallsbestellungen hofft, fehlt eine ernsthafte Gebrauchsabsicht (MARBACH, a.a.O., 
Rz. 1343).
26.5.3 Der Beurteilung einer minimalen Marktbearbeitung ist eine relative Betrachtung 
zugrunde zu legen. Die Marktbearbeitung kann in verhältnismässig geringem Um-
fang erfolgen, soweit darin ein dauerhaftes und nicht bloss ein vorübergehendes 
Angebot zum Ausdruck kommt. Entsprechend richtet sich der ernsthafte Marken-
gebrauch nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvol-
len Handelns unter Berücksichtigung von Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs 
sowie den besonderen Umständen des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in 
Frage stehenden Unternehmens (VOLKEN, a.a.O., N. 85 zu Art. 11 MSchG mit Hin-
weisen auf die Rechtsprechung). Eines bestimmten Mindestumsatzes bedarf es 
grundsätzlich nicht, was aber nicht bedeutet, dass bei der Prüfung des ernsthaften 
Gebrauchs quantitative Kriterien wie Umsatzzahlen gänzlich ausser Betracht zu 
bleiben haben (WANG, a.a.O., N. 69 zu Art. 11 MSchG). Dabei sind je nach Art der 
Produkte unterschiedliche Anforderungen an die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs zu 
stellen (VOLKEN, a.a.O., N. 86 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 70 zu Art. 11 
MSchG).
26.5.4 Die blosse Präsenz im Internet genügt in der Regel nicht, um einen ernsthaften 
Gebrauch nachzuweisen. Erforderlich ist vielmehr, dass die Internetseite 
tatsächlich besucht wird und Verkäufe darüber abgeschlossen werden (VOLKEN, 
a.a.O., N. 92 zu Art. 11; WANG, a.a.O., N. 68 zu Art. 11 MSchG).
26.6
Gebrauch im Inland
26.6.1 Nach dem Territorialitätsprinzip wirkt nur der Gebrauch in der Schweiz rechtserhal-
tend (Urteil des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 mit 
Hinweisen).
26.6.2 Verlangt wird ein klarer Inlandbezug, welcher über zufällige Verkäufe und 
Streueffekte von Werbemassnahmen hinausgeht. Das Angebot hat sich unmittelbar 
an die schweizerische Kundschaft zu richten (MARBACH, a.a.O., Rz. 1347; VOLKEN, 
a.a.O., N. 66 f. zu Art. 11 MSchG).


10
26.6.3 Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet reicht als solches nicht 
aus, um einen inländischen Gebrauch zu erstellen, insbesondere dann nicht, wenn 
die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain abrufbar sind. 
Erforderlich ist auch hier ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die 
Eignung des Internetauftritts, eine ernsthafte Nachfrage in der Schweiz auszulösen. 
Dabei müssen die im Internet angebotenen Produkte entweder einigermassen 
regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben 
oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (WANG, a.a.O., N. 52 zu 
Art. 11 MSchG; Entscheid der Eidgenössische Rekurskommission für geistiges 
Eigentum vom 24. Juni 2004, Globex/Globix, publiziert in: sic! 2004, 868 ff., E. 5 
und 7). Generell vermögen fremdsprachige Angebote und Preisangaben nur in 
ausländischer Währung keinen hinreichenden Bezug zur Schweiz herzustellen 
(VOLKEN, a.a.O., N. 69 zu Art. 11 MSchG). 
26.6.4 Der Gebrauch eines Kennzeichens im Internet soll nach den Empfehlungen der 
Versammlung der PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums) und der Generalsversammlung der WIPO (World 
Intellectual Property Organization) dann als Gebrauch in einem bestimmten Staat 
angesehen werden, wenn er dort Auswirkungen im geschäftlichen Verkehr zeitigt. 
Dies beurteilt sich anhand sämtlicher Umstände des konkreten Einzelfalls, wobei 
insbesondere folgende Faktoren zu berücksichtigen sind: Tatsächliche Belieferung 
von Kunden, Angebot von Nebenleistungen, die angegebene Währung, die Angabe 
einer lokalen Kontaktperson, die Verwendung einer Country Code Top Level 
Domain, die Sprache des Angebots, explizite Angaben über die Belieferung von 
Kunden aus dem betreffenden Land (VOLKEN, a.a.O., N. 70 zu Art. 11 MSchG; 
WANG, a.a.O., N. 53 zu Art. 11 MSchG). 
26.7
Zum Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs macht die Beklagte geltend, sie 
verfüge über 102 Kreditkartenkunden in der Schweiz, welche die mit der Marke 
versehene Kreditkarte benutzten (Klageantwort Rz. 23, pag. 54). Weiter habe sie 
die Marken in der Korrespondenz mit den 124 in der Schweiz domizilierten 
Kontoinhabern verwendet (Klageantwort Rz. 24, pag. 54) sowie in ihrer App 
«I.________» (seit 2013) und in ihrem Online-Banking Angebot «J.________». Das 
Online-Angebot werde von rund 12% (d.h. 15) und die App von rund 9% (d.h. 10) 
der Schweizer Kunden benutzt (Klageantwort Rz. 26 f., pag. 55 f.). Überdies 
würden ihre Websites von Personen mit Schweizer IP-Adresse gesucht und 
besucht. So zeigten die Google Analytics Auswertungen für das Jahr 2013 2 164 
Zugriffe von Schweizer IP-Adressen auf , für 2014 2 607 
Zugriffe und für 2015 4 777 Zugriffe und zwar verteilt auf alle Sprachregionen 
(Klageantwort 
Rz. 22, 
pag. 54). 
Schliesslich 
reicht 
die 
Beklagte 
7 
Schreiben/Formulare ins Recht, die mit Schweizer Banken und Kunden im 
Zeitraum März 2012 bis Februar 2014 ausgetauscht worden seien und auf welchen 
die streitgegenständliche Marke verwendet werde (Klageantwort Rz. 28, pag. 56; 
Klageantwortbeilage [nachfolgend: KAB] 11).
26.8
26.8.1 Die Klägerin ist der Auffassung, dass es an der notwendigen minimalen 
Bearbeitung des Schweizer Marktes durch die Beklagte fehle. Für einen 


11
rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz genüge es nicht, dass die Beklagte 
Kunden, welche ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegten, weiterbetreue, ohne dass 
eine minmale Bearbeitung des Schweizer Marktes stattfinde (Replik Rz. 18, 
pag. 73; pag. 125). Ohnehin stellten die Kunden der Beklagten in der Schweiz 
einen viel zu kleinen Anteil am Schweizer Markt dar, um für eine 10-jährige Marke 
einen rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz darzustellen (Replik Rz. 18, 
pag. 73; pag. 119; pag. 126). Die Klägerin macht weiter geltend, dass die Beklagte 
ohne FINMA-Bewilligung keine Bankdienstleistungen in der Schweiz erbringen 
oder bewerben dürfe, ohne rechtswidrig zu handeln (pag. 126).
26.8.2 Die Beklagte dagegen ist der Meinung, dass auch eine Marktbearbeitung 
hinsichtlich bestehender Kunden eine Marktbearbeitung darstelle (Duplik Rz. 19, 
pag. 96 f.). Weiter sei es falsch, die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs an der 
gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz zu messen, da von einer kleinen 
ausländischen Staatsbank nicht erwartet werden können, das breite Publikum in 
einem anderen Staat anzusprechen (Duplik Rz. 20, pag. 97). Gemessen an den 
slowenischen Staatsangehörigen in der Schweiz habe die Beklagte im fraglichen 
Zeitraum die Marke in diesem Nischenmarkt ernsthaft und rechtserhaltend 
gebraucht (Duplik Rz. 21; pag. 97). Für den Gebrauch der Marke reiche eine 
minimale Marktbearbeitung, falls es sich dabei um ein ernsthaftes und dauerhaftes 
Angebot handle (pag. 120). Unter Berücksichtigung der Grösse und Struktur der 
Unternehmung und des Umstandes, dass es sich um einen Nischenmarkt handle, 
seien die Zahlen doch beachtlich und gingen über eine passive Bearbeitung des 
Marktes hinaus (pag. 126). Als ausländische Bank, welche in der Schweiz kein 
Personal beschäftige, könne die Beklagte in der Schweiz bewilligungsfrei 
Bankdienstleistungen erbringen und bewerben (Duplik Rz. 58, pag. 37 f.).
26.9
Zur fehlenden FINMA-Bewilligung ist festzuhalten, dass der markenmässige 
Gebrauch eines Zeichens auch dann rechtserhaltend ist, wenn er rechtswidrig ist 
(VOLKEN, a.a.O., N. 17 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 6 zu Art. 11 MSchG; 
vgl. auch das Urteil des Handelsgerichts Zürich HG120273-O vom 21. März 2014 
E. 3.5.2.2 bzgl. des Vertriebs von Fondsanteilen ohne entsprechende Bewilligung 
der FINMA). Damit kann die Frage, ob die Erbringung von Bankdienstleistungen 
durch die Beklagte in der Schweiz ohne Bewilligung der FINMA rechtswidrig ist, 
offengelassen werden, da dies keine Auswirkungen auf den markenmässigen 
Gebrauch eines Zeichens hat.
26.10 Die Beklagte ist eine slowenische Bank, welche per Ende 2015 1 248 Mitarbeiter 
beschäftigte (KAB 12). Es ist unstrittig, dass die Beklagte keine Zweignieder-
lassung oder Vertretung in der Schweiz hat und hier auch keine Angestellten 
beschäftigt (vgl. oben Rz. 15; vgl. auch die Parteibefragung pag. 122 Z. 26 ff.). 
Weiter hat die Parteibefragung der Beklagten ergeben, dass diese die Geschäfte 
von Slowenien aus führt (pag. 122 Z. 27). Bei einem Grossteil der Kunden der 
Beklagten in der Schweiz handelt es sich um slowenische Staatsbürger mit 
Wohnsitz in der Schweiz (Duplik Rz. 19 pag. 96). Auf Frage nach dem 
Geschäftsmodell hat die Vertreterin der Beklagten ausgeführt, dass die Beklagte 
versuche, ihre (bestehenden) Kunden mit den Dienstleistungen, welche diese in 
der Schweiz benötigten, zu bedienen und diese so zufriedenzustellen (pag. 122 


12
Z. 16 f.). Man kann nur in Slowenien ein Konto bei der Beklagten eröffnen, nicht 
aber in oder aus der Schweiz (Parteibefragung pag. 122 Z. 30 ff.). Erst nach der 
Kontoeröffnung kann der Kunde die Dienste der Beklagten online oder am Telefon 
beanspruchen (pag. 122 Z. 35 ff.). Weiter hat die Vertreterin der Beklagten 
ausgesagt, dass die Beklagte nach ihren Kenntnissen keine direkte Werbung für 
ihre Produkte in der Schweiz mache (pag. 123 Z. 51 f. und Z. 80 ff.), weil die 
Beklagte keine Niederlassung in der Schweiz habe und es schwierig sei, etwas zu 
bewerben und dann zu sagen, die Kunden müssten dann nach Slowenien kommen 
(pag. 123 Z. 81 f.).
26.11
26.11.1 Das Erbringen von Dienstleistungen an Kunden in der Schweiz, welche ihre 
Geschäftsbeziehung mit der Beklagten in Slowenien aufgenommen haben und bei 
denen es sich mehrheitlich um slowenische Staatsbürger handelt, genügt für sich 
alleine genommen nicht, um eine genügende Marktbearbeitung in der Schweiz 
darzustellen. Diesbezüglich besteht der einzige Bezugspunkt zum Inland im 
Wohnsitz bzw. Aufenthalt des Kunden in der Schweiz, wohingegen die 
Geschäftsbeziehung ihren Ursprung in Slowenien hat und auch das Ergebnis des 
Marktauftritts der Beklagten in Slowenien sein dürfte, da die Beklagte in der 
Schweiz keine Werbung für ihre Produkte macht. Jegliche Inanspruchnahme der 
Dienstleistung der Beklagten in der Schweiz führt direkt und unmittelbar zur 
Geschäftstätigkeit der Beklagten in Slowenien. 
26.11.2 Selbst wenn die Tätigkeit der Beklagten in der Schweiz als Marktbearbeitung 
eingestuft würde, ist die Zahl der von der Beklagten behaupteten Kunden in der 
Schweiz und des in diesem Rahmen geltend gemachten Zeichengebrauchs zu 
gering, um als ernsthafte Marktbearbeitung zu gelten. Zwar ist für die 
Ernsthaftigkeit des Gebrauchs kein bestimmter Mindestumsatz erforderlich und es 
sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, allerdings bietet die Beklagte 
vorliegend Bankdienstleistungen an, welche sich an die breite Bevölkerung richten. 
Dabei ist insbesondere nicht auf den «Nischenmarkt der Slowenen in der Schweiz» 
abzustellen, da vorliegend die Beklagte in keiner Weise dartut, inwiefern sie diese 
Gruppe auf dem Territorium der Schweiz anspricht. Auch für die Slowenen in der 
Schweiz gilt, dass diese in der Schweiz kein Konto bei der Beklagten eröffnen 
können und die Dienstleistungen der Beklagten in der Schweiz nicht beworben 
werden. Damit handelt es sich nicht um einen Fall, in dem der Vertrieb bzw. die 
Erbringung von Dienstleistungen in nachvollziehbarer Weise auf eine bestimmte 
Abnehmerschaft beschränkt wird (vgl. dazu KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der 
rechtserhaltenden Markengebrauch in der Schweiz, Diss. 2008, S. 44 Bst. F). 
Vielmehr ist vorliegend der beschränkte Kundenkreis die Folge des in der Schweiz 
nicht wahrnehmbaren Angebots, weshalb die Dienstleistungen der Beklagten nur 
von Kunden wahrgenommen werden, welche einen Bezug zu Slowenien haben.
Weiter handelt es sich bei der Beklagten auch nicht um ein ganz kleines 
Unternehmen und die beanspruchten Dienstleistungsklassen gehören (zumindest 
teilweise) zum Kerngeschäft einer Bank.


13
Damit stellt die behauptete Markenbenutzung gemessen an den branchenüblichen 
Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns in der Bankenbranche 
keinen ernsthaften Markengebrauch dar. 
26.11.3 Damit kann letztlich offen bleiben, ob sich die Anzahl Kontoinhaber und 
Kreditkartennutzer in der Schweiz im behaupteten Umfang beweismässig erhärten 
lässt und ob jeder Kreditkartenkunde in der Aufstellung in KAB 4a nur einmal zu 
zählen ist (vgl. hierzu pag. 119).
Trotzdem ist aber in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass weder KAB 4a 
(Aufstellung Kreditkartenkunden) noch KAB 6 (Aufstellung Kontoinhaber) zeitliche 
Anhaltspunkte enthalten, womit unklar bleibt, ob sich die Aufstellungen tatsächlich 
und vollumfänglich auf den vorliegend interessierenden Zeitraum von fünf Jahren 
vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (22. November 2010 bis 23. November 
2015; vgl. hierzu oben Rz. 23.2) beziehen. Auch weist die Klägerin zu Recht darauf 
hin, dass sich die in KAB 4b dargestellten Zahlen (Aufstellung der abgewickelten 
Transaktionen 2010–2016) nicht den Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz 
zuordnen lassen und darin insbesondere auch die Transaktionen von Touristen 
erfasst sein könnten (Replik Rz. 20 und 43, pag. 74 und 79). Ebenfalls undatiert 
sind KAB 10a–10b (Aufstellung der aktiven User von J.________ und I.________). 
Zudem hat die Beklagte die in der Klageantwort Rz. 24 erwähnte (mit der Marke 
versehene) Korrespondenz mit den Kontoinhabern in der Schweiz nicht 
eingereicht.
26.11.4 Soweit die Beklagte auf den Zugriff auf ihre Websites aus der Schweiz verweist, ist 
festzuhalten, dass diese nur unter der länderspezifischen Endung abrufbar 
sind. Weiter bestreitet die Beklagte nicht, dass ihre Websites in keiner Schweizer 
Landessprache, sondern nur auf Slowenisch und Englisch verfügbar sind 
(Klageantwort Rz. 20, pag. 53). Es wird nicht geltend gemacht, dass die Homepage 
Angaben über die Erbringung von Dienstleistungen in der Schweiz enthält oder 
dass Schweizer Kunden auf andere Weise angesprochen würden. Kommt hinzu, 
dass die Dienstleistungen der Beklagten nicht über das Internet bestellt werden 
können und der Zugang zu den Online-Dienstleistungen nur denjenigen Kunden of-
fensteht, die in Slowenien bereits ein Konto bei der Beklagten eröffnet haben. 
Damit lässt sich vorliegend – unabhängig von der Frage der Aussagekraft der 
eingereichten Google Analytics Daten zum Zugriff auf ihre Website aus der 
Schweiz (vgl. hierzu Replik Rz. 25 ff., pag. 75 ff.) – auch aus der allgemeinen 
Internetpräsenz der Beklagten, welche einen weltweiten Zugriff auf die Internetseite 
der Beklagten erlaubt, kein spezifischer rechtserhaltender Gebrauch in der Schweiz 
ableiten.
26.11.5 Schliesslich lässt sich auch aus sieben Schreiben, verteilt auf rund vier Jahre, in 
welchen die Marke im Briefkopf verwendet wird und welche einen Bezug zur 
Schweiz aufweisen (KAB 11), keine rechtserhaltende inländische Marktbearbeitung 
ableiten. Kommt hinzu, dass es in den Schreiben bzw. Formularen um 
internationale Bankdienstleistungen der Beklagten geht, welche diese für ihre 
Kunden in Slowenien erbracht hat.


14
26.11.6 Damit hat die Beklagte den Beweis des rechtserhaltenden Gebrauchs der strittigen 
Marken in der Schweiz nicht erbracht und die Klage ist damit gutzuheissen.
VI.
Kosten
(…)


15
Das Handelsgericht entscheidet:
1.
Es wird festgestellt, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung 
Nr. ________ „E.________ (fig.)“ nichtig ist. 
2.
Es wird festgestellt, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung 
Nr. ________ „E.________ (fig.)“ nichtig ist. 
3.
Kostenregelung (…)
4.
(…)
5.
Zu eröffnen (GU):
-
den Parteien
Mitzuteilen (A-Post):
-
dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstr. 65/59g, 
3003 Bern, zwecks Vollzugs.
Bern, 22. Februar 2017 
(Ausfertigung: 26. April 2017)
Im Namen des Handelsgerichts
Der Vizepräsident:
Oberrichter Schlup
Die Gerichtsschreiberin:
Kämpfen
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesge-
richt, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 
90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforde-
rungen von Art. 42 BGG entsprechen. 
Hinweis: 
Das Bundesgericht hat mit Urteil 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 die Beschwerde gegen diesen Entscheid 
abgewiesen.