be_zivilstraf · HG 2024 32 · 2025-05-09 · de

Art. 109 Abs. 2 und Art. 129 Abs. 1 IPRG; Bestimmung des Erfolgsortes bei erst drohender Markenrechtsverletzung | Markenrecht

Obergericht
des Kantons Bern
Handelsgericht
Cour suprême
du canton de Berne
Tribunal de commerce
Entscheid
HG 24 32
Hochschulstrasse 17
A.________
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 634 50 53
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht
Bern, 9. Mai 2025
Besetzung
Oberrichter Zuber (Präsident), Handelsrichterin Geelhaar-Beuret 
und Handelsrichter Maurer 
Gerichtsschreiber Blatter
Verfahrensbeteiligte
A.________a.s.
vertreten durch Rechtsanwalt B.________ und/oder Rechtsanwäl-
tin C.________ 
Klägerin
gegen
D.________AG
vertreten durch Rechtsanwalt E.________ und/oder Rechtsanwalt 
F.________
Beklagte
Gegenstand
Markenrecht
Klage vom 6. März 2024


2
Regeste
Art. 109 Abs. 2 und Art. 129 Abs. 1 IPRG; Bestimmung des Erfolgsortes bei erst dro-
hender Markenrechtsverletzung
Die bloss potenziell bestehende Möglichkeit, dass eine hinterlegte, aber nicht gebrauchte 
Marke zu einem noch nicht bestimmbaren Zeitpunkt (auch) im Kanton Bern gebraucht wer-
den könnte, vermag noch keinen Erfolgsort zu begründen. Notwendig zur Begründung des 
Erfolgsortsgerichtsstandes wären hinreichende Anhaltspunkte für eine bevorstehende Mar-
kenrechtsverletzung (E. 18.6 und 18.7). 


3
Erwägungen:
I.
Prozessgeschichte
1.
Mit Klage vom 6. März 2024 (Eingang beim Handelsgericht des Kantons Bern am 
8. März 2024) stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren (pag. 1 ff.):
1.
Es sei festzustellen, dass die CH Marke Nr.________ – «G.________» nichtig ist.
2.
Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Wider-
handlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 nach Art. 343 
Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.00 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO für jeden Tag der 
Nichterfüllung ab Datum der Rechtskraft des Urteils mit Wirkung für die Schweiz zu verbieten,
a)
unter dem Zeichen «G.________» Tabak, Tabakersatzstoffe, Zigaretten, Zigarren, elektroni-
sche Zigaretten, Verdampfer zum Inhalieren für Raucher, Raucherartikel oder Streichhölzer 
(«WAREN») herzustellen, zu lagern, zu importieren oder zu exportieren, anzubieten, zu ver-
kaufen, zu bewerben oder sonst wie in Verkehr zu bringen,
b)
das Zeichen «G.________» zur Kennzeichnung der WAREN sonst wie im geschäftlichen Ver-
kehr zu gebrauchen oder bei entsprechenden Handlungen Dritter in irgendeiner Weise mit-
zuwirken. 
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge - 
2.
Mit Verfügung vom 11. März 2024 wurde die Beklagte aufgefordert, innert zwei Mo-
naten eine Klageantwort einzureichen (pag. 27 f.).
3.
Mit (uneinlässlicher) Klageantwort vom 29. Mai 2024 (Eingang beim Handelsgericht 
des Kantons Bern am 30. Mai 2024) stellte die Beklagte folgende Rechtsbegehren 
(pag. 37 ff.):
1.
Auf die Klage sei nicht einzutreten.
2.
Eventualiter sei die Klage vollumfänglich abzuweisen.
3.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. Mehrwertsteuer) zulasten der Klägerin.
4.
Mit Verfügung vom 3. Juni 2024 wurde die Klägerin aufgefordert, innert 40 Tagen 
eine Replik in zwei Exemplaren einzureichen (pag. 60 f.).
5.
Mit Replik vom 12. August 2024 (Eingang beim Handelsgericht des Kantons Bern 
am 14. August 2024) bestätigte die Klägerin ihre Rechtsbegehren (pag. 65 ff.).
6.
Mit Verfügung vom 15. August 2024 wurde die Beklagte aufgefordert, innert 40 Ta-
gen eine Duplik einzureichen (pag. 98 f.). 


4
7.
Mit (uneinlässlicher) Duplik vom 25. September 2024 (Eingang beim Handelsgericht 
des Kantons Bern am 27. September 2024) bestätigte die Beklagte ihre Rechtsbe-
gehren (pag. 105 ff.).
8.
Mit Verfügung vom 3. Dezember 2024 wurden die Parteien zur Hauptverhandlung 
vorgeladen (pag. 143 f.). 
9.
Mit Schreiben vom 29. Januar 2025 teilte der Präsident des Handelsgerichts des 
Kantons Bern den Parteien mit, dass ihm das Verfahren HG 24 32 zur weiteren In-
struktion übertragen worden sei und erkundigte sich bei den Parteien über deren 
Interesse an Vergleichsgesprächen (pag. 145).
10.
Mit Schreiben vom 3. Februar 2025 erklärte sich die Klägerin als grundsätzlich ver-
gleichsbereit (pag. 146).
11.
Mit Schreiben vom 18. Februar 2025 stellte die Klägerin ein Dispensationsgesuch 
für die Hauptverhandlung (pag. 151 f.). 
12.
Mit Schreiben vom 27. Februar 2025 teilte die Klägerin mit, dass sie auf die Durch-
führung der Hauptverhandlung verzichte (pag. 157 f.).
13.
Mit Schreiben vom 3. März 2025 erklärte die Beklagte, dass auch sie auf die Durch-
führung der Hauptverhandlung verzichte (pag. 161 f.).
14.
Mit Verfügung vom 10. März 2025 wurde die Hauptverhandlung vom 6. Mai 2025 
abgesetzt und ein schriftlicher Entscheid in Aussicht gestellt (pag. 164 f.). 
15.
Die Kostennote der Parteivertreter der Klägerin ging am 12. März 2025 beim Han-
delsgericht ein (pag. 166 ff.).
16.
Die Kostennote der Parteivertreter der Beklagten ging am 7. April 2025 beim Han-
delsgericht ein (pag. 171 f.).
II.
Formelles
17.
Das Gericht tritt auf die Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind 
(Art. 59 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Das Vor-
liegen der Prozessvoraussetzungen wird von Amtes wegen geprüft (Art. 60 ZPO). 
Dies gilt auch bei internationalen Sachverhalten (BGer 4A_360/2016 vom 12. Januar 
2017, E. 3.2).
17.1
Die Klägerin hat ihren Sitz in Tschechien (Klagebeilage [«KB»] 06 und 06.1), die 
Beklagte im Kanton Schwyz. Somit liegt ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor 
(vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 134 III 475 E. 4; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen 
völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG), worunter namentlich auch das 
Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-


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streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12) zu 
zählen ist.
17.2
Im Sinne einer objektiven Klagenhäufung reichte die Klägerin sowohl eine Bestan-
des- bzw. Nichtigkeitsklage (Rechtsbegehren [«RB»] 1) sowie eine Unterlassungs-
klage (RB 2) ein. Fraglich ist, ob das Handelsgericht des Kantons Bern für die Beur-
teilung dieser Klagen (international und örtlich) zuständig ist. 
Bestandes- bzw. Nichtigkeitsklage (RB 1)
17.3
Nach Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sind für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit 
von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats zuständig, in 
dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenom-
men worden ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vor-
genommen gilt. Die streitgegenständlichen Marken wurden im Schweizerischen Mar-
kenregister eingetragen (KB 02), womit die internationale Zuständigkeit der schwei-
zerischen Gerichte gegeben ist. Das LugÜ regelt nur die internationale Zuständig-
keit. Der Gerichtsstand innerhalb des nach Art. 22 LugÜ bestimmten Vertragsstaates 
richtet sich nach nationalem Recht (BLUMER, in: SHK LugÜ, 3. Aufl., Art. 22 N 124, 
127). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder 
die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Ge-
richte am Wohnsitz des Beklagten zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in 
der Schweiz, sind die Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Ver-
treters oder – in Ermangelung eines solchen – am Sitz der schweizerischen Regis-
terbehörde örtlich zuständig. Da die Beklagte Sitz in H.________SZ hat, besteht 
grundsätzlich (bzw. bei isolierter Betrachtung) keine örtliche Zuständigkeit der berni-
schen Gerichte. 
17.4
Stehen mehrere Ansprüche gegen eine beklagte Partei, die nach dem IPRG in der 
Schweiz eingeklagt werden können, in einem sachlichen Zusammenhang, so ist je-
des schweizerische Gericht zuständig, das für einen der Ansprüche zuständig ist 
(Art. 8a Abs. 2 IPRG). Zu prüfen ist daher, ob eine Zuständigkeit des Handelsge-
richts für die Beurteilung des RB 2 besteht, welche unter Umständen zu einer ein-
heitlichen Zuständigkeit nach Art. 8a IPRG führen könnte.
Unterlassungsklage (RB 2)
17.5
Unterlassungsklagen werden von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ nicht erfasst (vgl. GÜNGERICH, 
in: BSK LugÜ, 3. Aufl., Art. 22 N 56). In der vorliegenden Konstellation ebenfalls nicht 
anwendbar ist Art. 5 Ziff. 3 LugÜ, welcher im Sinne einer besonderen Zuständigkeits-
regel von Art. 2 LugÜ abweichende Gerichtsstände vorsieht (vgl. BGE 131 III 76 
E. 3.4; VISCHER/MOSIMANN, in: ZK IPRG, Bd. II, 3. Aufl., Art. 109 N 32). Daher greift 
für RB 2 die allgemeine Zuständigkeitsregel von Art. 2 Abs. 1 LugÜ, aus welcher sich 
die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ergibt. Die örtliche Zu-
ständigkeit innerhalb der Schweiz ist nach Art. 109 Abs. 2 IPRG zu bestimmen 
(BGer 4A_224/2013 vom 7. November 2013, E. 2.1 = sic! 2014, S. 162). 
17.6
Für Klagen betreffend Verletzung von Immaterialgüterrechten sind die schweizeri-
schen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen 
an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizeri-
schen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort sowie für Klagen aufgrund der Tätig-


6
keit einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung zu-
ständig (Art. 109 Abs. 2 IPRG).
17.7
Da die Beklagte ihren Sitz im Kanton Schwyz hat, ist – entsprechend den Vorbringen 
in der Klage, Rz. 9 f., pag. 5 f. – zu prüfen, ob im Kanton Bern ein Erfolgsort gege-
ben ist. Dies ist unter den Parteien strittig. 
17.8
Parteistandpunkte
17.8.1 Die Klägerin bringt vor, bei Präventivklagen wie der Vorliegenden gelte als Erfolgsort 
der Ort, wo die Verletzung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einzutreten drohe. 
Bei typischerweise flächendeckend abgesetzten Produkten – wie es die vorliegen-
den Waren der Klasse 34 [Tabak und Tabakersatzstoffe; Zigaretten und Zigarren; 
elektronische Zigaretten und Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Raucherarti-
kel; Streichhölzer, vgl. KB 02] seien – könne angenommen werden, diese würden in 
der ganzen Schweiz über Kioske und Detailhändler verkauft werden. Deshalb sei ein 
Erfolgsort im Kanton Bern gegeben (Klage, Rz. 9 f., pag. 5 f.). Die Klägerin verweist 
auf BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020. Aus dieser Rechtsprechung er-
gebe sich ein Zusammenhang zwischen örtlicher Zuständigkeit, Erstbegehungsge-
fahr und markenrechtlicher Gebrauchspflicht (Replik, Rz. 9, pag. 68). Die Eintragung 
einer Marke ins Markenregister begründe ein starkes Indiz für die Annahme einer 
Erstbegehungsgefahr. Eine registrierte Marke unterliege einem gesetzlichen Ge-
brauchszwang (Art. 11 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 MSchG). Der Umstand, dass die be-
klagte Partei die Marke verteidige, indiziere eine Gebrauchsabsicht. Bei noch nicht 
aufgenommenem Gebrauch einer registrierten Marke bei laufender Gebrauchs-
schonfrist sei angesichts dessen von einer Erstbegehungsgefahr irgendwo in der 
Schweiz auszugehen, zumal das markenrechtliche Exklusivrecht schweizweit gelte 
(Replik, Rz. 10, pag. 69). Ein Erfolgsort befinde sich im Ergebnis überall dort, wo sich 
die Verletzungshandlung auswirke bzw. auszuwirken drohe, wobei bereits eine akute 
Gefährdung genüge (Replik, Rz. 9, pag. 68). Es dürften keine zu hohen Anforderun-
gen an die Erstbegehungsgefahr (und damit spiegelbildlich an den voraussichtlichen 
Erfolgsort) gestellt werden (Replik, Rz. 53, pag. 82). Ohnehin sei ihr nicht zumutbar, 
(negative) Tatsachen zu behaupten, aus denen sich ableiten liesse, wo und wann in 
der Schweiz die Beklagte den Gebrauch der streitgegenständlichen Marke aufneh-
men werde (Replik, Rz. 11, pag. 69 f.). 
17.8.2 Die Beklagte argumentiert, der Erfolgsort einer Markenrechtsverletzung liege dort, 
wohin die Ware geliefert oder wo die Ware angeboten werde. Erfolgsort für eine dro-
hende Markenverletzung könne nur sein, wo aufgrund konkreter Anhaltspunkte mit 
gewisser Wahrscheinlichkeit eine Verletzung zu erwarten sei. Die blosse Möglich-
keit, dass Waren in das Zuständigkeitsgebiet des Gerichts geliefert werden, genüge 
hingegen nicht, um eine drohende Schädigung und damit einen Erfolgsort nachzu-
weisen (Klageantwort, Rz. 14, pag. 42 f. unter Verweis auf BGer 4A_360/2016 vom 
12. Januar 2017, E. 3; vgl. auch Duplik, Rz. 29, pag. 112 f.). Im Übrigen bestreitet 
die Beklagte, dass die von der streitbetroffenen Marke in Anspruch genommenen 
Produkte typischerweise flächendeckend abgesetzt würden bzw. werden sollten 
(Klageantwort, Rz. 18, pag. 43 f.; Rz. 20 pag. 44). Der von der Klägerin «konstru-
ierte» Zusammenhang zwischen örtlicher Zuständigkeit, Erstbegehungsgefahr und 
markenrechtlicher Gebrauchspflicht bestünde so nicht (Duplik, Rz. 24 f, pag. 111 f.). 


7
Aus der Bejahung einer Erstbegehungsgefahr in der ganzen Schweiz könne nicht 
auf einen Erfolgsort in der gesamten Schweiz geschlossen werden (Duplik, Rz. 25, 
pag. 111 f.), zumal sich BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 mit den Anfor-
derungen an das Rechtsschutzinteresse, nicht aber mit dem Erfolgsort als Anknüp-
fungspunkt bei der örtlichen Zuständigkeit auseinandersetze. 
18.
Würdigung 
18.1
Aufgrund der territorialen Wirksamkeit von Immaterialgüterrechten liegt der Erfolgs-
ort einer Immaterialgüterrechtsverletzung immer im Schutzland selbst (vgl. 
JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 69; HOFMANN/KUNZ, in: BSK LugÜ, 
3. Aufl., Art. 5 N 607 je m.w.H.; LÜTHI, System der internationalen Zuständigkeit im 
Immaterialgüterrecht, N 759). In diesem Sinne besteht für die Verletzung schweize-
rischer Schutzrechte jeweils ein schweizerischer Gerichtsstand des Erfolgsortes 
(HOFMANN/KUNZ, in: BSK LugÜ, 3. Aufl., Art. 5 N 607). Fraglich ist, in welchem Ge-
richtssprengel dieser innerstaatliche Erfolgsort belegen ist; denn streng genommen 
bestünde überall im Belegenheitsstaat ein Erfolgsort (vgl. auch LÜTHI, System der 
internationalen Zuständigkeit im Immaterialgüterrecht, N 719). Der Umstand, dass 
die Waren bspw. durch Lieferung in andere Kantone einen engeren innerstaatlichen 
Bezug zu einem bestimmten Ort aufwiesen, wäre bei solch einem engen Verständnis 
gänzlich irrelevant (vgl. REYMOND, in: sic! 2017 S. 311, 313). 
18.2
Der Erfolgsort i.S.v. Art. 109 IPRG ist der Ort, wo das geschützte Rechtsgut verletzt 
(bzw. in dieses eingegriffen, vgl. JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 69 
m.w.H.) wird, etwa durch Inverkehrbringen oder Vertrieb von gewerbliche Schutz-
rechte verletzenden Produkten oder Nutzung geschützter Kennzeichen (VI-
SCHER/MOSIMANN, in: ZK IPRG, Bd. II, 3. Aufl., Art. 109 N 27). Die Regelung in 
Art. 109 Abs. 2 IPRG stimmt dabei mit der entsprechenden Bestimmung für uner-
laubte Handlungen in Art. 129 Abs. 1 IPRG und – hinsichtlich der Anknüpfung an 
den Handlungs- und Erfolgsort – mit Art. 5 Ziff. 3 LugÜ überein (JEGHER/KUNZ, in: 
BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 65 m.w.H.; vgl. auch FELLRATH, Compétence interna-
tionale en matière d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur Internet, 
Rz. 900).
18.3
Der Gerichtsstand des Erfolgsorts zeichnet sich regelmässig durch eine besondere 
Sach- und Beweisnähe aus (vgl. hierzu JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., 
Art. 109 N 66 und HOFMANN/KUNZ, in: BSK LugÜ, 3. Aufl., Art. 5 N 455, wobei eine 
solche nicht Voraussetzung des Erfolgsortbegriffs darstellt, vgl. N 559; vgl. auch 
BGE 145 III 303 E. 4.1.2). Der Gerichtsstand am Erfolgsort verhindert, dass der Be-
rechtigte gezwungen wird, am (u.U. ausländischen) Wohnsitz des Beklagten gegen 
einen Verletzer vorzugehen, sondern die Möglichkeit hat, am inländischen Bege-
hungsort die Beseitigung der (drohenden oder bereits bestehenden) Störung zu ver-
langen (JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 66 m.w.H.). Die in Art. 109 
Abs. 2 IPRG vorgesehene (alternative) Zuständigkeit am Handlungs- und Erfolgsort 
steht im Verhältnis zum Wohnsitzgerichtsstand nicht bloss subsidiär zur Verfügung 
(VISCHER/MOSIMANN, in: ZK IPRG, Bd. II, 3. Aufl., Art. 109 N 22). 
18.4
Im Interesse einer kohärenten Rechtsordnung bezüglich der Zuständigkeitssysteme 
wird vertreten, dass sich die Auslegung von Art. 109 Abs. 2 IPRG grundsätzlich an 


8
den allgemeinen Deliktsortzuständigkeiten in Art. 129 IPRG bzw. Art. 5 LugÜ zu ori-
entieren hat (vgl. JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 65; RODRI-
GUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 129 N 16; GÖKSU/OLANO, in: CHK 
IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 18 [betreffend das Verhältnis von Art. 109 und Art. 129 
IPRG]; SIEVI/BUHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: CHK IPRG, 4. Aufl., Art. 129 N 14 [betref-
fend das Verhältnis von Art. 129 IPRG und Art. 5 LugÜ], vgl. auch BGE 131 III 153 
E. 6.2). Von einer grundlos abweichenden Auslegung des IPRG von derjenigen des 
LugÜ wird daher abgeraten (GIRSBERGER/MÜLLER-CHEN/EICHEL/SCHRAMM, Interna-
tionales Privatrecht, 5. Aufl., S. 57). Das Interesse an einer Harmonisierung des 
IPRG mit dem LugÜ ergibt sich auch aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
(BGE 126 III 334 E. 3b; BGE 135 III 556 E. 3.1; vgl. auch Botschaft zur Änderung 
des PatG, BBl 2006 1 ff., S. 38).
18.5
Art. 5 Ziff. 3 LugÜ eröffnet eine Zuständigkeit am Ort, an dem das schädigende Er-
eignis eingetreten ist bzw. an dem das auslösende Ereignis seine schädigende Wir-
kung entfaltet (EuGH, 16.07.2009, C-189/08, Nr. 27; EuGH, 21.05.2015, C-352/13, 
Nr. 52; vgl. auch KROPHOLLER/VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Aufl., 
Art. 5 EuGVO N 83d). Im Anwendungsbereich von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ vermag eine 
bloss drohende Markenrechtsverletzung einen Erfolgsort zu begründen, wenn 
hinreichende Anhaltspunkte für eine bevorstehende Schädigung vorliegen; die 
unbestimmte Möglichkeit, dass eine Schädigung eintreten könnte, genügt nicht (vgl. 
HOFMANN/KUNZ, in: BSK LugÜ, 3. Aufl., Art. 5 N 521 m.W.H. u.a. auf KROPHOL-
LER/VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Aufl., Art. 5 EuGVO N 76; ACO-
CELLA, in: DIKE Kommentar LugÜ, 2. Aufl., Art. 5 N 223). In diesem Sinne erwog 
auch das Bundesgericht in BGer 4A_360/2016, dass die unbestimmte Möglichkeit, 
dass eine Lieferung von die streitgegenständlichen Zeichen enthaltenden Produkten 
(welche in der Schweiz über einen von einer Drittpartei betriebenen Online-Shop 
bestellt werden konnten und bereits in die Kantone Genf, Waadt und Wallis geliefert 
wurden) in den Kanton Aargau erfolgen könnte, nicht ausreicht, um im Kanton Aar-
gau eine drohende Schädigung nachzuweisen (BGer 4A_360/2016 vom 12. Januar 
2017, 3.5.1, 3.5.2; vgl. auch E. 3.1 und B.e; vgl. auch OBERHAMMER, in: SHK LugÜ, 
3. Aufl., Art. 5 N 126a; KREN KOSTKIEWICZ, in: OFK IPRG/LugÜ, 2. Aufl., Art. 5 N 66 
LugÜ). Nichts anderes gilt im Bereich des unlauteren Wettbewerbs. 
18.6
Unstrittig gebraucht die Beklagte die streitgegenständliche Marke nicht (Replik, 
Rz. 11, pag. 69). Den Akten sind weder ein Internetauftritt noch ein Webshop, (ir-
gendwo in der Schweiz) in Verkehr gebrachte Waren, (konkret geplante oder durch-
geführte) Werbeanstrengungen (sei es national oder lokal) o.ä. der Beklagten zu ent-
nehmen. Hinreichende und konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Liefe-
rung von Waren in den Kanton Bern liegen nicht vor. Gleiches gilt für allenfalls bereits 
bestehende oder sich konkret im Aufbau befindende Vertriebsstrukturen. Angaben 
zu Verkaufsgeschäften, welche Waren mit den streitgegenständlichen Marken im 
Sortiment führen würden, brachte die Klägerin ebenfalls nicht bei.
18.7
Einziger Anhaltspunkt ist damit die potenziell bestehende Möglichkeit, dass die 
Beklagte ihre Waren zu einem aktuell nicht bestimmbaren Zeitpunkt (auch) in den 
Kanton Bern liefern könnte, woran auch die Ausführungen in Replik, Rz. 11, pag. 70 
nichts ändern. Solange den Akten kein von Seiten der Beklagten ausgelöstes Ereig-


9
nis zu entnehmen ist, welches schädigende Wirkung im Kanton Bern entfalten 
könnte, vermag dies (noch) keinen Erfolgsort im Zuständigkeitsbereich des Handels-
gerichts des Kantons Bern zu begründen. Im Übrigen entbindet die Prüfung von Am-
tes wegen die Parteien weder von ihrer Beweislast noch davon, an der Sammlung 
des Prozessstoffes aktiv mitzuwirken (vgl. Art. 160 ZPO). Das Gericht braucht na-
mentlich nicht von sich aus nach den Tatsachen zu forschen, welche die Zulässigkeit 
der Klage berühren (BGE 139 III 278 E. 4.3 m.w.H.; BGer 4A_360/2016 vom 12. Ja-
nuar 2017, E. 3.3.). In Ermangelung ausreichend konkreter Anhaltspunkte für bspw. 
ein Inverkehrbringen, einen Vertrieb von verletzenden Produkten oder eine Nutzung 
geschützter Kennzeichen (VISCHER/MOSIMANN, in: ZK IPRG, Bd. II, 3. Aufl., Art. 109 
N 27), besteht kein Erfolgsort im Kanton Bern. Nichts anderes ergibt sich aus 
Art. 129 IPRG bezüglich des Erfolgsortes bei unerlaubten Handlungen (wie bei-
spielsweise zukünftigen Verstössen gegen das Lauterkeitsrecht).
18.8
Dass – wie die Klägerin ausführt (Replik, Rz. 10, pag. 69) – die Hinterlegung einer 
Marke ein starkes Indiz für eine bevorstehende Verwendung des Zeichens als Marke 
bildet (BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020, E. 6.2.3), ändert daran nichts. 
Aus einer solchen – jeweils im Zusammenhang mit der Frage des ausreichenden 
Rechtsschutzinteresses diskutierten – Feststellung, kann vor dem Hintergrund der 
obigen Ausführungen nicht abgeleitet werden, in welchem Gerichtssprengel eine 
konkret eintretende schädigende Wirkung zu erwarten ist. 
18.9
Im Übrigen ist es unschädlich, dass BGer 4A_360/2016 Art. 5 LugÜ zugrunde lag 
(was die Klägerin richtigerweise hervorhebt [Replik, Rz. 15, pag. 71]). Es sind keine 
Gründe ersichtlich, weshalb nicht (auch) im Anwendungsbereich von Art. 109 Abs. 2 
IPRG hinreichend konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Schädigung ver-
langt werden sollten. Selbst bei restriktiver Handhabung der Harmonisierungsgedan-
ken (vgl. 18.4 hiervor) (so etwa LÜTHI, System der internationalen Zuständigkeit im 
Immaterialgüterrecht, Rz. 723) wäre festzuhalten, dass Art. 109 IPRG hinsichtlich 
der Anknüpfung an den Erfolgsort Art. 5 LugÜ entspricht (vgl. 18.2 hiervor). Zudem 
erscheint die Lehre und Rechtsprechung zu Art. 5 LugÜ im vorliegenden Fall als 
überzeugend. Auch die von der Klägerin zitierte Lehrmeinung (vgl. Klage, Rz. 9, 
pag. 5) würde bei drohenden Verletzungen für die Bestimmung des Erfolgsorts kon-
krete Anhaltspunkte bzw. eine gewisse Wahrscheinlichkeit verlangen. Entsprechend 
sind auch im Anwendungsbereich von Art. 109 Abs. 2 IPRG stichhaltige bzw. kon-
krete Anhaltspunkte erforderlich, wonach der befürchtete Erfolg mit grosser Wahr-
scheinlichkeit in naher Zukunft eintreten wird, z.B. weil ein flächendeckender Vertrieb 
angekündigt ist. Der blosse und nicht durch konkrete Indizien plausibilisierte Um-
stand, dass ein Erfolg (z.B. eine Lieferung) ins Zuständigkeitsgebiet des Gerichts 
möglich wäre, genügt nicht (so MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, 4. Aufl., N 970 für die Zuständigkeit im Binnenverhältnis). Wie hiervor 
aufgezeigt, vermag die Klägerin derartige Anhaltspunkte nicht zu liefern, weshalb auf 
RB 2 mangels örtlicher Zuständigkeit nicht einzutreten ist.
19.
Insgesamt ist festzuhalten, dass das Handelsgericht des Kantons Bern zur Beurtei-
lung beider Rechtsbegehren örtlich nicht zuständig ist. Auf die Klage ist nicht 
einzutreten. 


10
III.
Kosten
20.
Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung 
zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), wobei die Kantone die Tarife festsetzen (Art. 96 
ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Prozesskosten zu 
tragen, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als unterliegend gilt.
21.
Gerichtskosten
21.1
Die Gerichtskosten beschränken sich im vorliegenden Fall auf die Pauschale für den 
Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). 
21.2
Die Entscheidgebühr richtet sich nach dem Streitwert des Verfahrens (Art. 96 ZPO 
i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Dekrets betreffend die Verfahrenskosten 
und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft 
[VKD; BSG 161.12]). Wird ein Verfahren durch Nichteintreten erledigt, kann die Min-
destgebühr unterschritten werden (Art. 7 Abs. 1 VKD). Der Streitwert beläuft sich 
vorliegend auf CHF 150’000.00. Die Entscheidgebühr beträgt bei einem Streitwert in 
dieser Höhe zwischen CHF 5’000.00 und CHF 40’000.00 (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 
EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Bst. c VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemessen sich 
die Gebühren gemäss Art. 5 VKD anhand des gesamten Zeit- und Arbeitsaufwands, 
der Bedeutung des Geschäfts und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Par-
teien.
21.3
Die Bedeutung des Geschäfts ist noch als durchschnittlich zu werten. Der Streitwert 
ist im unteren Bereich der Bandbreite des Gebührenrahmens gemäss Verfahrens-
kostendekret angesiedelt. Aufgrund der Durchführung des doppelten Schriftenwech-
sels unter Verzicht auf die Hauptverhandlung ist der Zeit- und Arbeitsaufwand als 
unterdurchschnittlich zu taxieren, zumal einzig die Zuständigkeit des angerufenen 
Gerichts zu prüfen war.
21.4
Vorliegend ist es trotz des Nichteintretens nicht geboten, die Mindestgebühr zu un-
terschreiten. Bei der Festsetzung der Gebühr im Rahmen des ordentlichen Ge-
bührenrahmens ist jedoch zu berücksichtigen, dass einzig formelle Punkte zu prüfen 
waren, was den Zeit- und Arbeitsaufwand reduzierte. Unter Berücksichtigung dieser 
Umstände erscheinen dem Gericht Gebühren und damit Gerichtskosten von 
CHF 8’000.00 als der Streitsache angemessen. Diese werden vollumfänglich der 
Klägerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von CHF 16’000.00 
entnommen (Art. 111 Abs. 1 aZPO i.V.m. Art. 407f ZPO). Die Klägerin erhält 
CHF 8'000.00 aus der Gerichtskasse erstattet.
22.
Parteientschädigung
22.1
Als Parteientschädigung sind grundsätzlich der Ersatz der notwendigen Auslagen 
und die Kosten einer berufsmässigen Vertretung zu berücksichtigen (Art. 95 Abs. 3 
Bst. a und b ZPO). Die Parteien können eine Kostennote einreichen (Art. 105 Abs. 2 
ZPO).
22.2
Gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes 
(PKV; BSG 168.811) beträgt das Honorar bei einem Streitwert von über 
CHF 100’000.00 bis CHF 300'000.00 zwischen CHF 7'900.00 und CHF 35’400.00. 


11
Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz gemäss Art. 41 
Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.1) nach dem in der Sache 
gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des 
Prozesses. Ein Zuschlag von bis zu 100% auf das Honorar wird gewährt bei Verfah-
ren, die besonders viel Zeit und Arbeit beanspruchen (Art. 9 PKV). 
22.3
Die Beklagte reichte ihre Kostennote am 4. April 2025 ein (pag. 171 f.). Darin macht 
sie ein Grundhonorar von CHF 35'400.00, einen Zuschlag von 50% im Umfang von 
CHF 17'700.00 sowie Auslagen von CHF 2'124.00 zzgl. MwSt. geltend. 
22.4
Vorab wird auch in Bezug auf die Parteikostenentschädigung auf die vorne in Bezug 
auf die Gerichtskosten gemachten Erwägungen verwiesen, die grundsätzlich auch 
hier Geltung haben. Da das Verfahren nicht auf die Zuständigkeitsfrage beschränkt 
war, rechtfertigt sich allerdings keine Reduktion auf Grund des nunmehr erfolgten 
Nichteintretens. Der Umfang der Rechtschriften und die als Beweismittel eingereich-
ten Urkunden (und der damit verbundene Zeitaufwand) ist verglichen mit anderen 
Verfahren mit demselben Streitwert als durchschnittlich zu qualifizieren. Zu berück-
sichtigen ist, dass keine Verhandlung stattfand und dass nebst den zwei Schriftsät-
zen keine materiellen Eingaben (wie z.B. Schlussvorträge) einzureichen waren. Die 
Schwierigkeit des Prozesses (v.a. mit Blick auf die sich stellenden Rechtsfragen) ist 
als durchschnittlich zu werten. Bei der Bedeutung der Streitsache, welche regelmäs-
sig mit dem Streitwert gleichgesetzt wird, ist vorliegend zu beachten, dass Letzterer 
im unteren Ende der Bandbreite liegt. Über alle Kriterien hinweg gesehen fällt die 
Entschädigung durchschnittlich aus. Anlass für die Gewährung eines Zuschlags be-
steht nicht. Besondere Auslagen dürften nicht angefallen sein, zumal die Beklagte 
Sitz in der Schweiz hat, die eingereichten Urkunden nicht ausserordentlich umfang-
reich waren und keine Reisespesen für Gerichtsverhandlungen anfielen. 
22.5
Gestützt auf die obigen Erwägungen erscheint dem gebotenen Aufwand, der Bedeu-
tung sowie der Schwierigkeit der Sache entsprechend eine Parteientschädigung von 
CHF 20'000.00 als sachgerecht (inkl. Auslagen). Eine Mehrwertsteuer ist nicht ge-
schuldet (vgl. Art. 10 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteu-
ergesetz, MWSTG; SR 641.20] e contrario; Art. 28 MWSTG; Praxisfestlegung 
gemäss Beschluss der Zivilabteilung des Obergerichts Bern vom 13. November 
2014; ebenso das Verwaltungsgericht des Kantons Bern in E. 6.2 ff. seines Urteils 
100.2013.137U vom 26. Mai 2014, abgedruckt in BVR 2014, 484 ff.; vgl. auch BGer 
4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5 und 4A_465/2016 vom 15. November 2016 
E. 3.2.3). Die Klägerin schuldet der Beklagten damit ein Honorar von insgesamt 
CHF 20'000.00 (inkl. Auslagen, keine MwSt.).


12
Das Handelsgericht entscheidet:
1.
Auf die Klage wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 8'000.00, werden der Klägerin auferlegt und dem 
Gerichtkostenvorschuss von CHF 16'000.00 entnommen. Der Klägerin werden 
CHF 8'000.00 aus der Gerichtskasse erstattet.
3.
Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 20'000.00 
(inkl. Auslagen, keine Mehrwertsteuer) zu bezahlen. 
4.
Zu eröffnen (Einschreiben):
-
den Parteien
Mitzuteilen:
-
dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
Bern, 9. Mai 2025
Im Namen des Handelsgerichts
Der Präsident:
Oberrichter Zuber
Der Gerichtsschreiber:
Blatter
i.V. Gerichtsschreiberin Brönnimann
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, 
Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. 
des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen 
von Art. 42 BGG entsprechen. 
Hinweis:
Der Entscheid ist rechtskräftig.