ar_gerichte · OG D1Z-12-2 · 2017-05-29 · de
Übrige Entscheide

Obergericht Appenzell Ausserrhoden 1. Abteilung Eine von den Beklagten in Dispositiv 3 dieses Entscheids (Parteientschädigung) erhobene Beschwerde an das Bundesgericht, hat dieses mit Urteil vom 29. Mai 2017 teilweise gutgeheissen und selb

Obergericht Appenzell Ausserrhoden 1. Abteilung Eine von den Beklagten in Dispositiv 3 dieses Entscheids (Parteientschädigung) erhobene Beschwerde an das Bundesgericht, hat dieses mit Urteil vom 29. Mai 2017 teilweise gutgeheissen und selbst entschieden (A4_727/2016).
Entscheid vom 7. Juni 2016
Mitwirkende Obergerichtspräsident E. Zingg Oberrichterin S. Rohner Oberrichter B. Oberholzer, Hp. Blaser, H. Zingg Obergerichtsschreiberin B. Schittli
Verfahren Nr. D1Z 12 2
Sitzungsort Trogen Klägerin 1 A___ Inc.
Klägerin 2 B___ SA
beide vertreten durch: RA C1___ und/oder RA C2___
Beklagte 1 D___ AG
Beklagte 2 E___ AG
beide vertreten durch: RA F___ Gegenstand Nichtigkeitsklage gegen die Marke Nr. 586709 "VOGUE DE
TRINITY" und Unterlassungsklage im Sinne des UWG
Rechtsbegehren a) der Klägerinnen: 1. Es sei festzustellen, dass der Gebrauch der Schweizer Marke 586709 „VOGUE DE
TRINITY“, welche von der Beklagten 1 am 12. Mai 2009 für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ (Nizza Klassifikation 3) hinterlegt wurde, widerrechtlich ist.
2. Die schweizerische Marke 586709 „VOGUE DE TRINITY“, welche von der Beklagten 1 am 12. Mai 2009 für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ (Nizza Klassifikation 3) hinterlegt wurde, sei für nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Marke 586709 zu löschen.
3. Den Beklagten 1 und 2 sei zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen „VOGUE“ alleine
oder in Verbindung mit dem Zeichen „VOGUE DE TRINITY“ für jegliche Art von Waren, Produkten und/oder Dienstleistungen zu verwenden.
4. Den Beklagten 1 und 2 sei zu verbieten, in der Schweiz die unter der Marke 586709
„VOGUE DE TRINITY“ vertriebenen Produkte sowie Produkte mit dem Zeichen „VOGUE“ und/oder „VOGUE DE TRINITY“ herzustellen, zu benutzen, anzupreisen, zu importieren, zu exportieren, zu lagern, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder bei entsprechenden Handlungen Dritter in irgendwelcher Weise mitzuwirken.
5. Die Beklagten 1 und 2 seien zu verpflichten, das Zeichen „VOGUE“ und/oder „VOGUE DE
TRINITY“ von sämtlichen bestehenden Produkten zu entfernen sowie die sich in der Schweiz im Handel befindlichen Produkte mit dem Zeichen „VOGUE“ und/oder „VOGUE DE TRINITY“ zurückzuziehen und sämtliche Verwendungen des Zeichens „VOGUE“ auf den Webseiten der Beklagten 1 und 2 zu entfernen.
6. Die Beklagten 1 und 2 seien zu verpflichten, sämtliche Lizenznehmer, Abnehmer
und/oder Kunden, welche Produkte mit dem Zeichen „VOGUE“ und/oder „VOGUE DE TRINITY“ oder andere Produkte mit dem Zeichen „VOGUE“ vertreiben, über die Nichtigkeit der Marke „VOGUE DE TRINITY“ zu informieren und diese aufzufordern, die Marke „VOGUE DE TRINITY“ nicht bzw. nicht weiter zu gebrauchen.
Alles unter Androhung von Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung und unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten 1 und 2.
a) der Beklagten: 1. Es sei die Klage vollumfänglich abzuweisen. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Klägerinnen 1 und 2 in
Solidarhaft.
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Sachverhalt
A. Übersicht
a) Die Klägerin 1 ist ein nordamerikanischer Verlagskonzern namens A___ Inc., welche
Beteiligungen verschiedener Gesellschaften hält. Die Klägerin 1 ist Alleinaktionärin der
Klägerin 2. Die Klägerin 1 bezweckt die Publikation und Herausgabe verschiedener
weltweit bekannter Zeitschriften. Sie ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke VOGUE Nr.
403969 für Monatszeitschriften und Schnittmuster (Nizza Klassifikation 16). Diese Marke
ist eine Erneuerungsmarke der ursprünglichen Marke Nr. 49066 (act. 2/6).
b) Die Klägerin 2 ist eine Gesellschaft in Frankreich. Auch ihr Zweck liegt in der Publikation
verschiedener Zeitschriften. Sowohl die Klägerin 1 als auch die B___ S.A. (die
Muttergesellschaft der Klägerin 2) gehören dem Konzern der Klägerin 1 (nämlich A___
Inc.) an (act. 2/5 und 2/7). Die Klägerin 2 ist Inhaberin unter anderem der Marke IR
321684 „VOGUE“ für alle Druckereierzeugnisse und Schreibwaren (act. 2/8).
c) Die Beklagte 1 ist eine Gesellschaft mit Sitz in G___. Gemäss Handelsregisterauszug
betreibt die Beklagte 1 den Handel und Vertrieb von Friseurartikeln, Kosmetikprodukten,
Ersatzhaar und allen sonstigen in einem Friseurgeschäft vorhandenen Artikeln und
Gegenständen im In- und Ausland (act. 2/9). Die Beklagte 1 ist Inhaberin der Marke
VOGUE DE TRINITY Nr. 586709 und der Marke VOGUE DE TRINITY IR 1014885, beide
eingetragen für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (act. 2/10 und 2/11).
H___ ist Inhaberin des Internet Domainnamens . H___ ist im Handelsregister
als Mitglied des Verwaltungsrates der Beklagten 1 eingetragen (act. 2/9 und 2/12).
d) Die Beklagte 2 hat ihren Sitz in K___. Sie vertreibt Kosmetikprodukte der Marken VOGUE
DE TRINITY und E___ in der Schweiz (act. 2/13 und 2/14). Die Beklagte 2 ist Inhaberin
der Internet Domainnamen und (act. 2/15 und 2/16).
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B. Prozessgeschichte
a) Die Klägerinnen liessen die Klage mit Eingabe vom 9. Mai 2012 beim Obergericht
einreichen (act. 1).
b) Mit Verfügungen vom 15. Mai 2012 wurden die Klägerinnen zur Übersetzung der
eingereichten fremdsprachigen Beweismittel und zur Bezahlung eines Kostenvorschusses
von CHF 10‘000.00 aufgefordert (act. 4 und 5). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht
geleistet (act. 7). Die ins Deutsche übersetzten Unterlagen gingen am 14. Juni 2012 beim
Obergericht ein (act. 11).
c) Am 7. August 2012 ersuchte RA F___ namens der Beklagten um Sistierung des
Hauptverfahrens bis zum Entscheid über das vorsorgliche Massnahmebegehren (act. 17).
Diesem Begehren wurde mit Verfügung des Einzelrichters vom 28. September 2012
stattgegeben (act. 25). Der Entscheid im vorsorglichen Massnahmeverfahren erging am
30. November 2012 (act. 28). In der Folge wurde die Sistierung aufgehoben und die
Beklagten wurden zur Einreichung der Klageantwort aufgefordert (act. 30). Diese ging am
18. Januar 2013 beim Obergericht ein (act. 31).
d) Mit Eingaben vom 29. Januar 2013 resp. 6. Februar 2013 verzichteten die Parteien auf
die Durchführung einer mündlichen Verhandlung, ersuchten jedoch um Durchführung
eines zweiten Schriftenwechsels (act. 35 und 36). Die Replik datiert vom 20. März 2013
(act. 39), die Duplik vom 29. Mai 2013 (act. 43).
e) Am 20. Januar 2014 beschloss das Obergericht, den Klägerinnen mittels eines
demoskopischen Gutachtens Beweis zur Frage, ob die Marke VOGUE berühmt ist,
abzunehmen, und die Parteien wurden aufgefordert, innert Frist von 20 Tagen Gutachter
vorzuschlagen (act. 50).
f) Am 10. bzw. 11. Februar 2014 teilten die Parteien mit, dass sie sich auf Dr. M___, M___
Rechtsforschung GmbH, Institut für Rechtsdemoskopie, München, als Gutachterin
geeinigt hätten (act. 51 und 52).
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g) Am 12. Februar 2014 forderte das Obergericht die Klägerinnen auf, ihre Fragen an die
Gutachterin zu formulieren (act. 53). Dieser Aufforderung kamen die Klägerinnen am
4. März 2014 nach (act. 54 und 55). Daraufhin erhielten die Beklagten Gelegenheit zur
Stellungnahme (act. 56). Davon machten sie innert erstreckter Frist am 20. Mai 2014
Gebrauch (act. 59 und 60).
h) Mit Beschluss vom 7. Juli 2014 legte das Gericht die Modalitäten der demoskopischen
Befragung sowie die Fragen selbst fest (act. 64). Die Parteien verlangten je die
Ausfertigung des Beschlusses (act. 65 und 66). Der begründete Beschluss wurde am
5. September 2014 verschickt (act. 68).
i) In der Folge fanden zwischen den Parteien Vergleichsgespräche statt, welche jedoch
nicht zu einer Einigung führten (act. 71-74). Das Verfahren wurde daher wieder
aufgenommen. Die vorgeschlagene Gutachterin Dr. M___ erklärte sich bereit den
Gutachtensauftrag zu übernehmen. Die Kosten der Expertise würden von der konkreten
Ausgestaltung abhängen, wobei entscheidend sei, wie viele Interviews durchgeführt
werden müssten und ob die Befragung im Rahmen einer Mehrthemenumfrage oder einer
Individualbefragung stattfinde (act. 76).
j) Nach Anhörung der Parteien zu diesen Fragen (act. 81 und 82) nahm das Gericht
nochmals Rücksprache mit der M___ Rechtsforschung GmbH (act. 83). Alsdann wurde
den Beklagten nochmals Gelegenheit gegeben, sich zur Anzahl der Interviews zu äussern
(act. 85). Die Stellungnahme von RA F___ ging am 14. September 2015 beim Obergericht
ein (act. 90).
k) Mit Beschluss vom 24. November 2015 forderte das Obergericht die Klägerinnen auf,
innert Frist von 20 Tagen die mutmasslichen Kosten für eine persönlich-mündliche
Individual-Befragung auf der Basis eines Befragungsumfanges von 1‘500 Interviews im
Betrag von € 77‘000.00 resp. CHF 83‘433.00 auf das Konto der Gerichtskasse
einzuzahlen. Dabei wurden die Parteien darauf hingewiesen, dass die Beweisabnahme
zum Nachteil der Klägerinnen unterbleibt, sollten diese den verlangten Kostenvorschuss
nicht leisten und auch die Beklagten die Kosten nicht vorschiessen (act. 95).
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l) Mit Eingabe vom 23. Dezember 2015 liessen die Klägerinnen dem Gericht mitteilen, dass
sie aufgrund des hohen Kostenvorschusses auf das Beweismittel der demoskopischen
Umfrage verzichten würden (act. 96).
m) In der Folge gab das Gericht den Beklagten Gelegenheit den Kostenvorschuss zu leisten
und wies wiederum darauf hin, dass die Beweisabnahme bei Nichtzahlung unterbleibt
(act. 97).
n) RA F___ nahm am 21. Januar 2016 Stellung und erklärte, dass die Beklagten den
Kostenvorschuss ebenfalls nicht leisten würden (act. 98).
o) Am 27. Januar 2016 informierte die Verfahrensleitung die Parteien, dass die Erstellung
eines demoskopischen Gutachtens unterbleibe, nachdem der erforderliche
Kostenvorschuss nicht geleistet wurde. Es sei nun vorgesehen, den Fall an einer
nächsten Sitzung der 1. Abteilung des Obergerichts aufgrund der Akten zu beraten (act.
99). Gleichzeitig wurden die Parteien aufgefordert, ihre Kostennoten einzureichen.
p) Die Kostennote der Beklagten ging am 1. März 2016 beim Obergericht ein (act. 105 und
106); diejenige der Klägerinnen datiert vom 16. März 2016 (act. 107 und 108).
q) Am 21. März 2016 liessen sich die Klägerinnen zum Schreiben des Gerichts vom
27. Januar 2016 sowie zur Eingabe der Gegenpartei vom 21. Januar 2016 vernehmen
(act. 109) und reichten ein weiteres Beweisstück ein (act. 110).
r) Mit Verfügung vom 13. April 2016 wurden die neue Eingabe der Klägerinnen sowie deren
Honorarnote den Beklagten zur Kenntnis gebracht und RA C2___ die Kostennote der
Beklagten zugestellt (act. 111). Weiter wurde den Parteien mitgeteilt, dass das Gericht
anlässlich der Beratung des Prozesses darüber befinden werde, ob das mit der
Stellungnahme vom 21. März 2016 eingereichte klägerische Aktenstück Nr. 153 aus dem
Recht gewiesen werde oder nicht.
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s) Auf diese Mitteilung reagierten die Beklagten mit der Eingabe vom 20. April 2016 (act.
112) und die Klägerinnen mit derjenigen vom 28. April 2016 (act. 114). Diese wurden
seitens des Gerichts umgehend je der Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugestellt (act.
113 und 115).
t) RA F___ äusserte sich am 4. Mai 2016 abschliessend (act. 116). Diese Stellungnahme
wurde am 9. Mai 2016 an die Klägerinnen weitergeleitet (act. 117).
Auf die Ausführungen in den Schriftstücken gemäss den vorerwähnten lit. a bis u wird,
soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
C. Vorsorgliche Massnahmen
Gleichzeitig mit der Klage reichten die Klägerinnen ein Begehren um Anordnung
vorsorglicher Massnahmen ein (act. 1, S. 2 f.). Dieses wurde mit Entscheid vom 30.
November 2012 abgelehnt (Verfahren Nr. ERZ 2012 35, act. 21). Der Entscheid erwuchs
in Rechtskraft (Verfahren Nr. ERZ 2012 35, act. 23).
D. Entscheid des Obergerichts
Das Obergericht führte seine abschliessende Beratung am 7. Juni 2016 durch und
eröffnete sein Urteil den Parteien am 9. Juni 2016 im Dispositiv (act. 118).
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Erwägungen
I. Formelles
1. Sachliche und örtliche Zuständigkeit, anwendbare s Recht
Die Klägerin 1 ist ein amerikanischer Verlagskonzern, die Klägerin 2 eine Gesellschaft mit
Sitz in Frankreich (act. 1, S. 6 f.). Die Beklagten haben ihren Sitz im Kanton Appenzell
Ausserrhoden (act. 2/9 und 2/13). Somit liegt ein internationaler Sachverhalt vor.
Für Klagen betreffend Immaterialgüterrechte sind die schweizerischen Gerichte am
Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig (Art. 109 IPRG, SR 291 und Art. 2 Abs. 1
Lugano-Übereinkommen, SR 0.275.12). Die sachliche Zuständigkeit des Obergerichtes
Appenzell Ausserrhoden ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit
Art. 24 Abs. 1 lit. a Justizgesetz (JG, bGS 145.31).
Da die Streitsache offensichtlich internationalen Charakter hat, ist das anzuwendende
Recht von Amtes wegen zu prüfen.1 Die Rechtsfrage entscheidet sich einerseits gemäss
dem internationalen Privatrecht in Bezug auf den Gerichtsstand, andererseits im Hinblick
auf das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987
(IPRG, SR 291)2. Angesichts der während dem Verfahren gestellten Begehren ist die
Anwendung von Schweizer Recht in Bezug auf den Unlauteren Wettbewerb in
Anwendung von Art. 136 Abs. 1 IPRG nicht fraglich, da diese Regel auf das Prinzip des
Ortes der Marktauswirkungen oder des betroffenen Marktes abstellt3, und die behaupteten
unlauteren Handlungen in der Schweiz stattfanden. Schweizer Recht ist auch für das
Markenrecht anwendbar, da der Schutz des geistigen Eigentums für die Schweiz
eingeräumt wurde (Art. 110 Abs. 1 IPRG)4.
2. Noven
2.1 Die Klägerinnen haben mit der Eingabe vom 21. März 2016 einen Artikel aus der Neuen
Zürcher Zeitung (nachfolgend NZZ) vom 17. März 2016 eingereicht (act. 110).
1 BGE 137 III 481, E. 2.1. 2 BGE 137 III 481, E. 2.1. 3 BGE 136 III 23, E. 6.1. 4 Urteil Bundesgericht 4A_128/2012 vom 7. August 2012, E. 2.
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2.2 Die Klägerinnen lassen dazu vorbringen (act. 114), die Beklagten hätten in ihrer Eingabe
vom 20. April 2016 mit der Begründung, „es werde nichts relevant Neues vorgebracht“
ausdrücklich auf eine Erwiderung zu ihrer Eingabe vom 21. März 2016 verzichtet.
Demzufolge seien sie in Bezug auf alle neuen Vorbringen der Klägerinnen im erwähnten
Schreiben zu behaften. Ein Entscheid über die Zulassung des erwähnten Beweismittels
erübrige sich bereits aus diesem Grunde. Im Übrigen habe der erwähnte Zeitungsartikel
im Sinne von Art. 151 ZPO als offenkundige Tatsache zu gelten, da er der allgemeinen
sicheren Wahrnehmung zugänglich sei. Dies habe umso mehr dort zu gelten, wo der
Zugang weder zeitintensiv noch kostspielig bzw. sonst aufwändig sei, was insbesondere
für den Zugriff via Internet gelte. Dies sei hier der Fall, da der Artikel ohne weiteres via
Web zugänglich sei.
Dem liessen die Beklagten entgegen halten (act. 116), es sei richtig, dass sie zur Eingabe
vom 21. März 2016 auf eine Stellungnahme verzichtet hätten. Damit hätten sie
selbstverständlich nicht auf sämtliche bisher erfolgten Bestreitungen verzichtet. Ob ein
eingereichtes Novum zulässig sei, sei eine Rechtsfrage, welche das Gericht von Amtes
wegen zu prüfen habe, dies auch ohne ausdrückliche Bestreitung der Zulässigkeit der
Eingabe durch die Beklagten. Der Verzicht auf eine Stellungnahme könne nicht als
Zugeständnis gewertet werden.
2.3 Es ist also zu prüfen, wie es sich bezüglich des nachträglich durch die Klägerinnen
eingereichten Artikels in der NZZ mit dem Novenrecht verhält.
Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO bezeichnet für das erstinstanzliche Verfahren diejenigen
Tatsachen und Beweismittel als echte Noven, welche nach Aktenschluss entstanden oder
gefunden worden sind. Entgegen der „klassischen“ Definition wird somit nicht nur an den
Zeitpunkt der Entstehung angeknüpft5. Als echte Noven im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a
ZPO gelten auch Tatsachen und Beweismittel, die objektiv bereits vor Aktenschluss
existierten, jedoch erst nach Aktenschluss gefunden wurden. Als unechte Noven werde
demgegenüber nach Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO diejenigen Sachvorbringen angesehen, die
der betreffenden Partei bereits vor Aktenschluss bekannt waren, die aber aus
irgendwelchen Gründen nicht vor Aktenschluss geltend gemacht worden sind6.
5 SEBASTIEN MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2014, Rz. 538 ff.). 6 SEBASTIEN MORET, a.a.O., Rz. 583 ff.
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2.4 Vorauszuschicken ist, dass hier die Bestimmungen über das erstinstanzliche Verfahren
zur Anwendung gelangen, da das Obergericht als einzige kantonale Instanz entscheidet
(Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO).
Zunächst stellt sich die Frage, wann vorliegend der Aktenschluss eingetreten ist.
Mit Eingaben vom 29. Januar 2013 und 6. Februar 2013 haben die Parteien auf eine
mündliche Hauptverhandlung verzichtet (act. 35 und act. 36); dafür wurde ein doppelter
Schriftenwechsel durchgeführt (act. 39 und act. 43). Nach SEBASTIEN MORET tritt damit
Aktenschluss ein7. Anlässlich der Beratung vom 20. Januar 2014 fällte das Obergericht
sodann einen Beweisbeschluss (act. 50). In der Folge haben die Parteien konkludent auf
das Beweisverfahren verzichtet, indem sie den Kostenvorschuss nicht geleistet haben
(act. 96 und act. 98). Auch in diesem Fall können sie keine Noven mehr vorbringen8.
Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass der Aktenschluss mit dem Verzicht auf die
Hauptverhandlung eintrat und der fragliche NZZ-Artikel erst im Anschluss daran
eingereicht worden ist; dieser kann somit nicht mehr berücksichtigt werden.
Es stellt sich weiter die Frage, ob Fakten, die aus dem Internet erschlossen werden,
offenkundig sind. Dies kann, wenn überhaupt, nur für solche Tatsachen gelten, die sich
rasch, einfach und zuverlässig (aus sicheren Quellen) ermitteln lassen. Nach der
Botschaft ZPO ist für die Offenkundigkeit entscheidend, dass die betreffende Tatsache
der allgemeinen sicheren Wahrnehmung zugänglich ist. Indes genügen keineswegs alle
im Internet enthaltenen Daten diesem Kriterium, gibt es doch Einträge, die nur wenige
oder sogar nur einzelne Personen kennen. Interneteinträge gelten (nur) dann als
offenkundige Tatsachen, wenn die betreffenden Daten von einem beliebigen
Personenkreis unmittelbar wahrgenommen werden können und über die man sich aus
zuverlässigen Quellen ohne besondere Fachkenntnisse sicher unterrichten kann9.
Presseartikel im Internet kann wohl jeder Mann und jede Frau einsehen. Dennoch handelt
es sich bei diesen nach Meinung des Obergerichts nicht um offenkundige Tatsachen, da
diese nicht aus sogenannt sicheren Quellen stammen (wie z.B. Handelsregistereinträge,
Statistikdaten öffentlicher Behörden etc.), sondern im Wesentlichen lediglich die Meinung 7 SEBASTIEN MORET, a.a.O., Rz. 209. 8 SEBASTIEN MORET, a.a.O., Rz. 783; DANIEL WILLISEGGER, Basler Kommentar, ZPO, 2. Aufl. 2013, N.
11 zu Art. 229 ZPO. 9 FRANZ HASENBÖHLER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-
schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 3a zu Art. 151 ZPO mit weiteren Hinweisen; PETER GUYAN, Basler Kommentar, ZPO, 2. Aufl 2013, N. 2 zu Art. 151 ZPO.
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des entsprechenden Verfassers/der entsprechenden Verfasserin des Artikels
wiedergeben. Dem eingereichten Artikel aus der NZZ kommt also nicht die Qualität einer
offenkundigen Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO zu und er kann auch aus diesem
Grund keine Berücksichtigung im vorliegenden Verfahren finden.
3. Streitwert
3.1 Streitwert der Klage
3.1.1 Streitgegenstand bildet die geltend gemachte Verletzung der Marke VOGUE der
Klägerinnen durch die Marke VOGUE DE TRINITY der Beklagten. Dass es dabei um
vermögensrechtliche Interessen geht, ist unbestritten (act. 1, S. 10 und act. 31, S. 6 ff.).
3.1.2 Die Klägerinnen gehen von einem Streitwert von CHF 50‘000.00 bis CHF 100‘000.00 aus
(act. 1, S. 10 und 46). Für die Schätzung des Streitwerts in einem markenrechtlichen
Verfahren sei nicht nur der Anschaffungswert, sondern insbesondere der Gebrauchswert
entscheidend. Gemäss Lehre sei der Gebrauchswert einer neuen Marke zunächst gering,
um dann mit dem Bekanntwerden der Marke, dem Vertrieb und der Werbung des
Produkts allmählich anzusteigen. Bei der Festlegung des Streitwerts nehme das Gericht
eine grobe Schätzung der Umsätze vor und trage dabei auch der Bekanntheit und der
Zugkraft der Marke sowie der Mächtigkeit der Markeninhaberin Rechnung. In der Praxis
habe sich eine Dreiteilung entwickelt. Gehe es um wirtschaftlich eher unbedeutende
Zeichen - wie die Marke VOGUE DE TRINITY- liege der Streitwert im Bereich von
CHF 50‘000.00 bis CHF 100‘000.00. Die Beklagten hätten nicht bewiesen, dass mit der
Marke VOGUE DE TRINITY ein hoher Umsatz erzielt werde oder dass die Marke auf dem
Schweizer Markt aufgrund eines umfangreichen Vertriebs der Produkte VOGUE DE
TRINITY Bedeutung erlangt habe. Damit rechtfertige sich in keiner Weise, den Streitwert
mit einem Betrag von CHF 800‘000.00 zu beziffern (act. 39, S. 7 f.). Im Übrigen werde der
Streitwert der vorliegenden Klage weder vom Wert der Marke VOGUE noch vom
juristischen Aspekt des UWG berührt (act. 39, S. 9).
Demgegenüber beläuft sich der Streitwert der Nichtigkeitsklage in Bezug auf die
beklagtische Marke gemäss den Beklagten auf ca. CHF 800‘000.00. Ein Streitwert von
CHF 50‘000.00 bis CHF 100‘000.00 sei für Nichtigkeitsklagen gegen alltägliche
Duzendmarken gerechtfertigt. Bei Marken von mittlerer Bedeutung sei von einem
Streitwert von CHF 250‘000.00 bis CHF 500‘000.00 auszugehen. Die Beklagte 1 habe die
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Marke VOGUE DE TRINITY bereits vor drei Jahren hinterlegt, ohne dass die Klägerinnen
Widerspruch eingelegt hätten. Inzwischen habe sie basierend auf dieser Schweizer
Basismarke eine internationale Anmeldung für 26 Länder getätigt und alleine für diese
Anmeldung bis heute mehrere zehntausend Schweizer Franken ausgegeben. Wäre die
Klage in dieser Sache erfolgreich, würde der Schutz für all diese Länder dahinfallen.
Angesichts dessen rechtfertige es sich, den Streitwert für die Schweizer Basismarke auf
CHF 400‘000.00 festzulegen und dann wegen der internationalen Marke auf
CHF 800‘000.00 zu erhöhen. Der Wert der Marke VOGUE für Zeitschriften sei ebenfalls
zu berücksichtigen. Es sei davon auszugehen, dass die Schwächung und Ausnutzung
einer, wenn sie dies denn wäre, berühmten Marke einen Schaden von CHF 100‘000.00
verursachen würde (act. 31, S. 7 f.). Ein weiterer Streitwert von rund CHF 100‘000.00 sei
gestützt auf das UWG zu gewärtigen (act. 31, S. 8). Kumuliert sei somit insgesamt von
einem Streitwert von rund CHF 1‘000‘000.00 auszugehen.
3.1.3 Der Streitwert in Angelegenheiten, die sich mit dem Bestand oder der Verletzung von
Immaterialgüterrechten befassen, ist schwer bestimmbar. In der Lehre wird deshalb
vorgeschlagen, es seien aufgrund von Erfahrungswerten über den Wert der umstrittenen
Rechte Richtlinien oder Eckdaten aufzustellen, die vermutungsweise der Schätzung des
prozessual massgebenden Streitwerts zugrunde gelegt werden können. In diesem Sinne
wird in der Lehre gestützt auf die Erfahrungen in der Praxis angenommen, dass der
Streitwert zwischen CHF 50‘000.00 und CHF 100‘000.00 liegt, wenn es um eher
unbedeutende Zeichen geht. Der Streitwert beträgt CHF 500‘000.00 bis CHF 1 Million,
sofern erhebliche Werte dahinter stehen (Umsatz, Werbung usw.) und beläuft sich auf
mehr als CHF 1 Million bei sehr bekannten, wenn nicht berühmten Klagemarken, wobei
dann auch eine erhebliche Verletzungshandlung zur Diskussion stehen muss10.
Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Streitwerts ist der Zeitpunkt der
Klageeinreichung beim Gericht11. Allgemein gilt die Regel, dass über Streitwertfragen
keine Beweise zu erheben sind; der Prozess soll nicht durch ein langwieriges Verfahren
über solche Punkte belastet werden12.
10 BGE 133 III 490, E. 3.3 mit Hinweisen auf JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 7/2002, S. 493/505, sowie LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 6/2001, S. 559/560 und LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/2, 2. Aufl. 1998, S. 29.
11 MATTHIAS STEIN-WIGGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 12 zu Art. 91 ZPO; JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 493/494.
12 JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 493/496; PETER DIGGELMANN, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 26 zu Art. 91 ZPO; a.A. .MATTHIAS STEIN-WIGGER, a.a.O., N. 25 zu Art. 91 ZPO.
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3.1.4 Auszugehen ist vorliegend vom Wert der Marke der Beklagten13, also VOGUE DE
TRINITY, da das Unterlassungsinteresse der Klägerinnen nicht grösser sein kann als der
Wert der beklagtischen Marke. Diesen hat der Rechtsvertreter der Beklagten nicht
konkret, d.h. aufgrund von Umsatzzahlen etc., dargelegt. Zu beachten ist jedoch, dass die
Marke VOGUE DE TRINITY erst seit drei Jahren existiert (act. 31, S. 6) und die beiden
Marken weit voneinander entfernt sind, so dass die Gefahr einer Verwässerung klein ist,
wie nachstehend noch dargelegt wird. Von einem völlig unbedeutenden Zeichen kann
jedoch ebenfalls nicht die Rede sein. Der Streitwert ist deshalb an der Obergrenze für den
bestrittenen Bestand solcher Zeichen, also bei CHF 100‘000.00, festzulegen.
3.2 Streitwert für den Weiterzug an das Bundesgeric ht
Gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. a Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110) bestimmt sich der
Streitwert bei Beschwerden gegen kantonale Endentscheide nach den Begehren, die vor
der Vorinstanz streitig geblieben sind. Wie vorerwähnt verlangen die Klägerinnen die
Nichtigerklärung der Marke VOGUE DE TRINITY sowie ein Verbot, die Marke VOGUE
alleine oder in Verbindung mit VOGUE DE TRINIY in der Schweiz zu verwenden resp. die
unter der Marke VOGUE DE TRINIY vertriebenen Produkte herzustellen, anzupreisen etc.
Die Beklagten verlangen die vollumfängliche Abweisung der Klage. Für das vorliegende
Verfahren hat das Obergericht den Streitwert auf CHF 100‘000.00 festgesetzt (E. 3.1.4).
Damit wird die Streitwertgrenze für die Beschwerde in Zivilsachen von CHF 30‘000.00
nach Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG auf jeden Fall erreicht.
4. Beweisanträge
4.1 Die Klägerinnen haben zu zahlreichen Behauptungen die Einvernahme von Zeuginnen
bzw. Zeugen beantragt (act. 1, S. 14-23, act. 39, S. 30).
Wie noch darzulegen sein wird (E. 1.4), hängt der Ausgang der vorliegenden Streitsache
massgeblich davon ab, ob die Marke VOGUE als berühmt angesehen wird oder nicht. Mit
den von den Klägerinnen zum Zeugenbeweis verstellten Behauptungen allein lässt sich
die Berühmtheit der Marke VOGUE indes nicht darlegen, weshalb von der Einvernahme
der entsprechenden Personen abgesehen werden kann.
13 JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 493/504.
Seite 13
4.2 Für die Behauptung, die Marke VOGUE sei berühmt, lassen die Klägerinnen zunächst
zahlreiche Presseartikel anführen (act. 1, S. 23-29, act. 2/56-123). Weiter verweisen sie
auf die Ergebnisse einer Repräsentativbefragung zur Berühmtheit der Marke VOGUE in
der Schweiz (act. 2/124) sowie verschiedene Gerichtsentscheide (act. 1, S. 34 ff., act.
2/125, 2/126 und 2/136). Für den Fall, dass die Beklagten die eingereichte
demoskopische Umfrage substantiiert bestreiten, wird die Erstellung eines gerichtlichen
Gutachtens zu dieser Frage beantragt (act. 1, S. 33 f.).
Die Beklagten bestreiten mit Nachdruck, dass die Marke VOGUE berühmt ist (act. 31, S.
28 f.) und stellen mit dem Hinweis, dass es sich um ein reines Parteigutachten handle,
auch die Aussagekraft der Verkehrsbefragung des Instituts für Demoskopie Allensbach
(act. 2/124) in Frage (act. 31, S. 29 f.). Für den Fall, dass die Klägerinnen behaupten, ihre
Marke VOGUE würde in der Schweiz für Haarkosmetik oder andere mit den Produkten
der Beklagten verwechslungsfähige Produkte der Klasse 3 in Gebrauch sein und habe
sich dafür im Verkehr durchgesetzt, wird ein gerichtliches Gutachten zur
Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung VOGUE für derartige Produkte der Klasse 3
beantragt (act. 31, S. 37).
4.3.1 Das Obergericht hat am 20. Januar 2014 die Durchführung eines demoskopischen
Gutachtens zur Frage, ob die Marke VOGUE berühmt ist, beschlossen (act. 50). Zur
Erstellung des demoskopischen Gutachtens kam es in der Folge allerdings nicht, weil sich
die Parteien nicht dazu bereit erklärten, den dafür erforderlichen Kostenvorschuss zu
leisten (act. 96-98 und 100).
4.3.2 Die Behauptung der Beklagten, die Marke VOGUE sei in der Schweiz für Haarkosmetik
oder andere mit den Produkten der Beklagten verwechslungsfähige Produkte der Klasse
3 nicht in Gebrauch und habe sich dafür im Verkehr auch nicht durchgesetzt, bezeichnen
die Klägerinnen zwar als falsch (act. 39, S. 37), behaupten allerdings - für die Schweiz -
auch nicht das Gegenteil, geschweige legen sie dies dar (act. 39, S. 30). Ein Gutachten
zur Verkehrsdurchsetzung von VOGUE für Produkte der Klasse 3 ist somit ebenfalls
entbehrlich.
Seite 14
II. Materielles
1. Immaterialgüterrecht / Markenschutz
1.1 Darstellung der Standpunkte der Parteien
Die Klägerinnen machen im Wesentlichen geltend, bei der Zeitschrift VOGUE handle es
sich um eine berühmte Marke (act. 1, S. 53 ff.). Die Bestimmung von Art. 15 MSchG
vermittle berühmten Marken einen erweiterten Schutz, der über den Bereich gleicher bzw.
gleichartiger Waren oder Dienstleistungen hinausgehe. Das Spezialitätsprinzip, welches
das Markenrecht beherrsche, werde damit durchbrochen, um dem besonderen
Schutzbedürfnis berühmter Marken Rechnung zu tragen. Aufgrund ihrer überragenden
Verkehrsgeltung und wegen der allgemeinen Wertschätzung komme berühmten Marken
auch ausserhalb des Bereichs der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ein äusserst
grosser kommunikativer Wert zu, der sich dank seiner Verselbständigung von den
typischerweise unter der berühmten Marke angebotenen Waren oder Dienstleistungen
lösen und auf andere Produkte übertragen lasse. Dies mache berühmte Marken für
Nutzungen durch Dritte besonders attraktiv und entsprechend anfällig (act. 1, S. 47 f.).
Der Beweis in Bezug auf die Berühmtheit einer Marke lasse sich grundsätzlich auch ohne
demoskopisches Gutachten erbringen. Zu Recht werde in der Lehre der Standpunkt
vertreten, dass die Berühmtheit häufig gerichtsnotorisch sei (act. 1, S. 49). Diverse
gerichtliche Instanzen in der Schweiz und im Ausland hätten bereits entschieden, dass die
Marke VOGUE im Sinne von Art. 15 MSchG berühmt sei (act. 1, S. 50). Im Übrigen sei
die Berühmtheit der Marke VOGUE gerichtsnotorisch (act. 1, S. 53). Gemäss Art. 13
MSchG verleihe das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werde, zu
gebrauchen und darüber zu verfügen. Gemäss Praxis des Bundesgerichts zeichne sich
die berühmte Marke dadurch aus, dass sich ihre grosse Werbekraft nicht nur zur
Vermarktung der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, sondern auch
in anderen Bereichen wirtschaftlich nutzen lasse. Eine solche Nutzung solle dem Inhaber
der berühmten Marke, welcher den Ruf aufgebaut habe, vorbehalten bleiben. Die Marken
der Klägerinnen seien seit mehreren Jahren für die Klasse 16, insbesondere für
Modezeitschriften, eingetragen. Diese würden in der Schweiz verwendet. Die Klägerinnen
hätten zudem dargelegt, dass die Zeitschrift VOGUE als Werbeträgerin für verschiedene
Kosmetik- und Haarprodukte diene. Schliesslich hätten sie aufgezeigt, dass die Zeitschrift
VOGUE als Referenz in der Modebranche aufgefasst werde und einen aussergewöhnlich
guten Ruf sowohl in der Modewelt, als auch in der Gesamtbevölkerung geniesse. Die
Seite 15
Beklagten würden den guten Ruf der Marke der Klägerinnen in schmarotzerischer Art und
Weise ausnutzen, indem sie Haarprodukte unter der Marke VOGUE DE TRINITY
vermarkten würden. Den verschiedenen ins Recht gelegten Beweismitteln sei zu
entnehmen, dass die Beklagten ihre Wortmarke VOGUE DE TRINITY in einer Art
verwendeten, in der das Zeichen VOGUE besonders in den Vordergrund gestellt werde.
Diese führe zu einer Gefährdung der Unterscheidungskraft der klägerischen Marke
VOGUE (act. 1, S. 53 f.). Die Schweiz habe die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums und das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der
Rechte an geistigem Eigentum vom 15. April 1994 ratifiziert (SR 0.232.04; TRIPS; SR
0.632.20, Anhang 1 C). Die Voraussetzungen von Art. 16 Abs. 3 TRIPS und Art. 6bis Abs.
1 PVÜ seien vorliegend erfüllt. Die Beklagten führten durch den Gebrauch der Marke
VOGUE auf ihren Produkten VOGUE DE TRINITY eine Verbindung zur Marke VOGUE
herbei. Dieser Gebrauch diene ausschliesslich den Interessen der Beklagten, zumal den
Abnehmern vorgetäuscht werde, die Produkte der Beklagten würden im Zusammenhang
mit der berühmten Marke und Zeitschrift VOGUE stehen resp. insinuierten
fälschlicherweise eine Zusammenarbeit der Klägerinnen mit den Beklagten. Sowohl unter
Berücksichtigung von Art. 15 MSchG als auch unter Anwendung von Art. 16 Abs. 3 TRIPS
und der Empfehlung der WIPO hätten die Klägerinnen aufgrund ihrer berühmten Marke
VOGUE einen Anspruch, dass den Beklagten der Gebrauch der Marke VOGUE DE
TRINITY für alle Produkte untersagt werde und diese Marke aus dem Schweizer
Markenregister gelöscht werde (act. 1, S. 55 f.).
Inzwischen habe das Bundesgericht in einem Parallelfall (BGE 4A_128/2012)
unmissverständlich festgehalten, dass die Marke VOGUE eine berühmte Marke im Sinne
von Art. 15 MSchG sei und habe seine frühere Rechtsprechung mit Bezug auf die
Schutzwirkung revidiert (ELLE - BGE in sic! 1997, S. 159). Weiter habe das
Bundesgericht festgehalten, dass die Marke VOGUE einen erweiterten Schutz im Sinne
von Art. 15 MSchG geniesse (act. 39, S. 11 f.). Die Beklagten würden das Urteil falsch
zitieren und interpretieren. Das Bundesgericht habe im Urteil 4A_128/2012 bestätigt, dass
einer berühmten Marke - unabhängig ob sie durchgesetzt sei oder nicht - der erweiterte
Schutz im Sinne von Art. 15 MSchG zukomme. Mit anderen Worten werde das
Spezialitätsprinzip auch in diesem Fall durchbrochen. Der Markeninhaber einer
berühmten (und durchgesetzten) Marke könne anderen den Gebrauch der berühmten
Marke für jede Art von Waren und Dienstleistungen verbieten, sofern die weiteren
Voraussetzungen von Art. 15 MSchG erfüllt seien (act. 39, S. 13). Entgegen den
Behauptungen der Beklagten sei die Verkehrsbefragung des Instituts für Demoskopie
Allensbach gemäss der in der Schweiz allgemein anerkannten Befragungsmethode von
Niedermann/Schneider durchgeführt worden. Das Gutachten sei auch aktuell. Die Marke
VOGUE DE TRINITY sei im Mai 2009 in der Schweiz eingetragen worden. Gemäss Art.
Seite 16
15 Abs. 2 MSchG würden Rechte, die erworben wurden, bevor eine Marke Berühmtheit
erlangt habe, vom erweiterten Schutz berühmter Marken unberührt bleiben. Die
demoskopische Umfrage sei beachtlich, weil sie aufzeige, dass die Marke VOGUE bereits
im Jahre 2009 berühmt gewesen sei. Im Übrigen sei notorisch, dass die Marke VOGUE
seit Jahrzehnten berühmt sei, zumal Mode und damit auch die Zeitschrift VOGUE in der
Gesellschaft kontinuierlich an Bedeutung gewonnen habe. Folglich könnten die Beklagten
sich nicht auf Art. 15 Abs. 2 MSchG berufen (act. 39, S. 15 f.). Das Gutachten zeige, dass
die klare Mehrheit derer, die VOGUE als Zeitschrift kennen, auch Gütervorstellungen
äusserten: 61 Prozent des breiten Publikums insgesamt und 66 Prozent der Frauen
würden VOGUE als „hochwertig“ einstufen (act. 39, S. 18). Eintragungen anderer
VOGUE-Marken in Europäischen Markenregistern seien aufgrund des
Territorialitätsprinzips nicht massgebend. Von den 86 im schweizerischen Markenregister
eingetragenen Marken seien 16 gelöscht. 44 Marken würden einer Gesellschaft namens
American-Cigarette Company (Overseas) gehören. Diese Marken seien der Firma von
den Klägerinnen zediert worden und würden folglich mit deren Einverständnis gebraucht.
6 Marken gehörten den Klägerinnen. Die anderen im schweizerischen Markenregister
eingetragenen Marken würden nicht markenmässig in der Schweiz gebraucht oder
beträfen Produkte, welche klar einem anderen Industriezweig als Mode zuzurechnen
seien. Gegen die Marken VOGUE MY STYLE (2 Marken) und VOGUE DE TRINITY
gingen die Klägerinnen bekanntlich gerichtlich vor. Damit sei der Beweis erbracht, dass
die Klägerinnen ihre Marken aktiv schützen würden (act. 39, S. 20). Die Marke VOGUE
sei nicht beschreibend. Die Beklagten würden verkennen, dass die deutsche Übersetzung
des Wortes „vogue“ nicht für die Frage relevant sei, ob das Zeichen VOGUE
freihaltebedürftig bzw. dem Gemeingut zugehörig sei. „vogue“ sei eine altmodische
Bezeichnung und bedeute „Beliebtheit“. Die gängige Übersetzung von Mode im
Französischen sei denn auch „mode“ und nicht „vogue“. Das Wort „vogue“ sei weder dem
Gemeingut zugehörig noch freihaltebedürftig (act. 39, S. 21). Der Vermerk „durchgesetzt“
im Markenregister stelle keine Vermutung im Sinne von Art. 9 ZGB auf, sodass die
Tatsache, dass sich eine Marke beim Publikum durchgesetzt habe, im Rahmen eines
Zivilprozesses nach den Regeln von Art. 8 ZGB bewiesen werden müsse. Bedeutend sei
in dieser Hinsicht jedoch die Tatsache, dass die Marke VOGUE, bevor das Institut für
Geistiges Eigentum den Vermerk „durchgesetzte Marke“ angebracht habe, im
Schweizerischen Markenregister von 1921 bis 1992 als Marke eingetragen gewesen sei.
Es seien auch diverse VOGUE-Marken der Klägerinnen für die Klasse 16 im
Europäischen Markenregister ohne den Zusatz „durchgesetzte Marke“ eingetragen. Das
Institut scheine somit selber auch nicht vom beschreibenden Charakter der Marke
VOGUE überzeugt zu sein, ansonsten es in Bezug auf die internationalen VOGUE-
Marken, welche in Klasse 16 eingetragen seien, die Schutzwirkung für die Schweiz nicht
Seite 17
akzeptiert hätte (act. 39, S. 21 ff.). Schliesslich treffe es nicht zu, dass seitens der
Beklagten keine Rufausbeutung der Marke VOGUE vorliege (act. 39, S. 24 ff.).
Die Beklagten liessen dem entgegenhalten, VOGUE sei keine berühmte Marke und
könne es auch nicht sein, weil sie für Modebelange beschreibend sei („vogue“ heisse
„Mode“) und im Markenregister deshalb nur als „durchgesetzte Marke“ eingetragen
worden sei. Durchgesetzte Marken könnten à priori immer nur für die Belange, für welche
sie sich durchgesetzt hätten, Berühmtheit erlangen. Eine nicht bestehende Berühmtheit
könne nicht gerichtsnotorisch sein. Die Aussagekraft der Verkehrsbefragung des Instituts
für Demoskopie Allensbach werde bestritten. Die Umfrage sei ein reines Parteigutachten
und sei nicht in allen Bereichen so erstellt worden, wie vom Institut für Geistiges Eigentum
zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Marke verlangt. Den Beklagten sei zudem
keine Gelegenheit gegeben worden, die gestellten Fragen zu beeinflussen resp. eigene
Fragen zu stellen. Im Übrigen stamme die Umfrage aus dem Jahre 2009 und sei nicht
aktuell (act. 31, S. 29). Das Institut für Demoskopie Allensbach lege seinen
Schlussfolgerungen die Bestimmungen zur Verkehrsdurchsetzung zugrunde, nicht
allfällige strengere zur Berühmtheit. Vorliegend gehe es aber gerade eben nicht um die
Verkehrsdurchsetzung, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Zeitschriften. Die
Erkenntnisse der Studie seien folglich nicht stringent (act. 31, S. 30). Um einen
erweiterten Schutzbereich als berühmte Marke geltend machen zu können, müsste sich
die Marke VOGUE, wäre sie denn berühmt, folglich auch für die Produkte der Klasse 3,
für welche die Beklagten ihre Marke verwenden und geschützt haben, im Verkehr
durchgesetzt haben. Dass sie dies habe, sei von den Klägerinnen an keiner Stelle auch
nur behauptet, geschweige denn nachgewiesen worden. Die Marke VOGUE sei für
Produkte der Klasse 3 offensichtlich nicht in Gebrauch, sondern ausschliesslich für ein
Modemagazin und mithin für Klasse 16. Werde die Marke VOGUE für die Produkte der
Beklagen der Klasse 3 nicht gebraucht, dann könne sie sich für diese im Verkehr
logischerweise auch nicht durchgesetzt haben und die Klägerinnen könnten sogar dann
für diese Produkte keinen erweiterten Schutzbereich geltend machen, wenn man ihre
Marke VOGUE im Zusammenhang mit einer Modezeitschrift noch als berühmte Marke
werten wollte (act. 31, S. 36 f.). Zusammenfassend würden die Klägerinnen für ihre Marke
VOGUE keinen Markenschutz für Klasse 3 besitzen, die Marke VOGUE jedoch auch nicht
für Produkte der Klasse 3 benutzen. „vogue“ sei der französische und englische Begriff für
„Mode“ und somit eine Sachbezeichnung; dies gelte auch, wenn man „vogue“ mit
„Beliebtheit“ übersetzen wolle. Sachbezeichnungen könnten nicht für diejenigen Belange,
die sie beschreiben, als Marke geschützt werden. Sachbezeichnungen, die sich auf dem
Markt als Marke etabliert hätten und von einem Bevölkerungsanteil von mindestens 50 %
als Marke und mithin Hinweis auf einen bestimmten Hersteller eines bestimmten
Seite 18
Produktes erkannt würden, könnten als „durchgesetzte“ Marke im Markenregister
eingetragen werden. So geschehen mit der Marke VOGUE der Klägerinnen, obwohl die
Durchsetzung im vorliegenden Verfahren nicht genügend belegt werde; jedermann müsse
- insbesondere im französischen Sprachraum - „Mode“ mit „vogue“ bezeichnen dürfen.
Durchgesetzte Marken würden per definitionem einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen,
sonst würden sie nicht eingetragen. Dieser Bekanntheitsgrad könne auch zu einer
markenrechtlich relevanten Berühmtheit führen (was bezüglich der hier zur Diskussion
stehenden Marke VOGUE aber bestritten werde). Eine derartige durchgesetzte Marke, die
Berühmtheit erlangt habe, geniesse theoretisch zwar auch einen erweiterten
Schutzbereich, jedoch nicht wie kennzeichenkräftige andere berühmte Marken bezogen
auf alle möglichen Waren und Dienstleistungen, sondern nur in Bezug auf diejenigen, für
die sie, analog zu den bereits geschützten Waren und/oder Dienstleistungen, die
Marktdurchsetzung beweisen könne. Auch wenn folglich die klägerische Marke VOGUE
nicht für Produkte der Klasse 3 geschützt sei, könnten die Klägerinnen, wäre denn
VOGUE eine berühmte Marke, sich (nur) dann gegen eine Verwendung der Bezeichnung
für Produkte der Klasse 3 zur Wehr setzen, wenn sich ihre Marke auch für diese Produkte
im Verkehr durchgesetzt hätte. Für diese Produkte sei die Marke VOGUE nicht in
Gebrauch, geschweige denn, dass sie Verkehrsdurchsetzung erlangt hätte. Die Marke
VOGUE könne auch deshalb keine Berühmtheit erlangen, weil es ihr an der erforderlichen
Einmaligkeit fehle. Es gebe unzählige Marken mit dem Markenbestandteil VOGUE und
unzählige weitere Benutzer würden ihre Produkte oder Dienstleistungen so nennen.
Daraus folge, dass die Klägerinnen markenrechtlich nicht gegen die Beklagten vorgehen
könnten (act. 31, S. 70 f.).
Der von den Klägerinnen zitierte Bundesgerichtsentscheid schaffe keine Praxisänderung
und schon gar keine, die vorliegend relevant wäre. Die hier interessierende
Gesetzesauslegung habe das Bundesgericht im Entscheid ELLE klar definiert und bis
heute nicht umgestossen. Demnach sei eine „durchgesetzte Marke“, die berühmt sei, nur
in dem Umfang über den im Register eingetragenen Schutzbereich hinaus geschützt, als
sie sich auch für diesen zusätzlichen Schutzbereich auf dem Markt durchgesetzt habe.
Auch in neuesten Bundesgerichtsentscheiden werde an der Richtigkeit des vorerwähnten
Urteils festgehalten (vgl. 4A_619/2012, E. 5.2). Der Grundsatz wäre zudem nur
anzuwenden, wenn VOGUE, was vorliegend bestritten werde, eine berühmte Marke wäre
(act. 43, S. 5). Die Klägerinnen würden verkennen, dass das Bundesgericht den
Sachverhalt im Fall, der dem Entscheid 4A_128/2012 zugrunde liege, nur beschränkt
habe prüfen können. Dort hätten die Beschwerdeführerinnen - anders als die Beklagten
im vorliegenden Verfahren - keine gerichtlich angeordnete Verkehrsbefragung zur
Marktdurchsetzung oder gar zur Berühmtheit der Marke VOGUE verlangt, sondern die
Umfrage (vgl. Klagebeilage 124) akzeptiert. Weiter hätten die Beschwerdeführerinnen -
Seite 19
anders als die Klägerinnen hier - den Nichtgebrauch der Marke VOGUE für die fraglichen
Produkte - in jenem Fall Uhren - nicht rechtsgenügend glaubhaft gemacht. Wenn das
Bundesgericht im fraglichen Urteil also feststelle, dass die Marke VOGUE eine „berühmte“
sei, dann sei dies vor diesem Hintergrund zu sehen und vor allem darauf zurückzuführen,
dass entsprechende Parteianträge fehlten und das Bundesgericht deshalb auf das auch
hier vorgelegte Parteigutachten habe abstellen müssen. Eine vertiefte Überprüfung der
Berühmtheit der Marke VOGUE und des Parteigutachtens habe jedenfalls durch das
Bundesgericht nicht stattgefunden. Daraus folge, dass die auf ungeprüften Feststellungen
beruhenden Schlussfolgerungen des Bundesgerichtes keine Allgemeingültigkeit hätten
erlangen können und auch nicht präjudiziell seien. Im fraglichen Urteil habe das
Bundesgericht sich - mangels entsprechender Parteibehauptungen - unter keinem Aspekt
zum beschreibenden Charakter der Bezeichnung VOGUE geäussert, noch gehe es
darauf ein, dass VOGUE lediglich als durchgesetzte Marke eingetragen worden sei. Dass
es sich bei VOGUE um eine durchgesetzte Marke handle, werde von den Beklagten
vorliegend aber mit allem Nachdruck geltend gemacht. Damit eine Marke sich für gewisse
Produkte oder Dienstleistungen auf dem Markt durchsetzen könne, müsse sie
zwangsläufig dafür in Gebrauch sein. Die Marke VOGUE der Klägerinnen sei für keinerlei
Produkte der Klasse 3 in Gebrauch; das sei von den Klägerinnen auch nie behauptet
worden (act. 43, S. 11 ff.). Um eine Marke als „durchgesetzt“ registrieren zu können,
brauche es einen Bekanntheitsgrad von wenigstens 50 % (Richtlinien in Markensachen,
Juli 2012, Ziff. 10.3.8, S. 151). Bei einem unter 50 % liegenden Kennzeichnungsgrad
werde das fragliche Zeichen nachweislich gerade nicht als Hinweis auf eine Herkunft aus
einem bestimmten Unternehmen aufgefasst (act. 43, S. 15). Die Frage, ob VOGUE eine
berühmte Marke sei oder nicht, könnte somit unbeantwortet bleiben. VOGUE sei eine
Sachbezeichnung und werde nur als „durchgesetzte Marke“ für ein Modemagazin
geschützt und sei für nichts anderes in Gebrauch. Demgemäss könne nach den
Grundsätzen des ELLE-Entscheides auch dann nicht von einem erweiterten
Schutzbereich ausgegangen werden, wenn VOGUE auch noch eine berühmte Marke
wäre, was indessen bestritten werde. Weder das Neuenburger Gericht noch das
Bundesgericht hätten die demoskopische Umfrage rechtlich gewürdigt, da dies von den
Beklagten in jenem Verfahren nicht verlangt worden sei. Die Auswertung der
demoskopischen Umfrage sei stur nach den üblichen Kriterien für kennzeichnende
Marken geschehen und um eine solche gehe es vorliegend eben gerade nicht (act. 43, S.
18).
1.2 Rechtliche Grundlagen
Seite 20
1.2.1 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1
Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind
Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a
MSchG). Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG) und
steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt hat (Art. 6 MSchG). Die Marke ist
geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht
wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Das Markenrecht verleiht dem
Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen
(Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren
Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen vorbieten, wenn ein solcher
Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder
beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Sind die Voraussetzungen von Art. 15 MSchG
erfüllt, stehen dem Inhaber einer berühmten Marke grundsätzlich alle Rechtsbehelfe des
Markenschutzgesetzes zu, neben dem zivilrechtlichen Rechtsschutz (Art. 52 ff. MSchG)
namentlich auch die Strafbestimmungen (Art. 61 ff. MSchG)14. Wer ein rechtliches
Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder
Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht (Art. 52 MSchG). Wer in seinem Recht an
der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter
verlangen (Art. 55 Abs. 1 MSchG):
a. eine drohende Verletzung zu verbieten; b. eine bestehende Verletzung zu beseitigen; c. den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz
befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen.
1.2.2 Das Gesetz definiert die Berühmtheit nicht15, wobei der Gesetzgeber in der Botschaft
immerhin drei Charakteristika berühmter Marken genannt hat, die von der Literatur und
der Rechtsprechung im Wesentlichen übernommen wurden, nämlich die überragende
Verkehrsgeltung , die Einmaligkeit und die allgemeine Wertschätzung 16. Die
massgeblichen Kriterien für den Entscheid, ob eine solche Qualifikation auf eine
bestimmte Marke anwendbar ist, können sodann aus dem Zweck von Art. 15 MSchG
abgeleitet werden, der darin besteht, die berühmten Marken gegen die Ausnützung ihres
14 FLORENT THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar,
2009, N. 67 zu Art. 15 MSchG. 15 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 13 zu Art. 15 MSchG. 16 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 14 zu Art. 15 MSchG.
Seite 21
Rufes, dessen Beeinträchtigung und gegen die Gefährdung der Unterscheidungskraft der
Marke zu schützen. Ein solcher Schutz ist gerechtfertigt, wenn es dem Inhaber der Marke
gelungen ist, dieser eine solche Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass sie eine
durchschlagende Werbekraft besitzt, die nicht nur zur Vermarktung im angestammten
Waren- oder Dienstleistungsbereich genutzt werden kann, sondern auch den Verkauf
anderer Produkte oder die Erbringung anderer Dienstleistungen erheblich erleichtern
kann. Dies setzt voraus, dass die Marke bei einem breiten Publikum allgemeine
Wertschätzung geniesst. Denn solange nur begrenzte produktespezifische
Abnehmerkreise die Marke kennen und schätzen, besteht kein legitimes Interesse an
einem erweiterten Schutz. Für die Annahme einer berühmten Marke genügt es jedoch
nicht, dass die Marke einem grösseren Personenkreis bekannt ist, denn sonst wäre es
nicht mehr möglich, die Berühmtheit einer Marke von ihrer Bekanntheit zu unterscheiden.
Das positive Ansehen, das eine Marke beim Publikum geniesst, ist folglich ein nicht zu
vernachlässigendes Kriterium. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass dieses positive Image
allgemeine Zustimmung findet in dem Sinne, dass die durch die berühmte Marke
gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen ausnahmslos allgemeinen Beifall
finden. So können Zigaretten-Marken Berühmtheit erlangen, obwohl das Rauchen und
folglich die dazu verwendeten Substanzen als solche in der Öffentlichkeit Gegenstand von
Kontroversen bilden17.
Ob eine Marke einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist und ob sie bei den Personen, die
sie kennen, ein positives Ansehen geniesst, sind Sachverhaltsfragen, zu denen
Behauptungen erhoben werden müssen, die mit allen geeigneten Mitteln, wie etwa einer
Meinungsumfrage, zu beweisen sind. Indessen müssen notorische Tatsachen weder
behauptet noch bewiesen werden18.
Für die Inhaber berühmter Marken erweitert Art. 15 MSchG den Schutzbereich der durch
die Marke geschützten Rechte; insofern ist das Subsidiaritätsprinzip, welches das
schweizerische Immaterialgüterrecht beherrscht, nicht mehr anwendbar. Der Inhaber
einer berühmten Marke kann folglich Dritten den Gebrauch dieser Marke für Produkte und
Dienstleistungen jeder Art untersagen; insbesondere kann er ihnen verbieten, sie zu
gebrauchen, um Waren oder Dienstleistungen anzubieten, sich ihrer zu Werbezwecken
zu bedienen oder auch sie sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13
Abs. 2 MSchG). Das Verbot der Verwendung einer fremden Marke in der Werbung und im
17 BGE 130 III 748 E. 1.1 „Nestlé“ = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.1 mit weiteren Hinweisen; FLORENT
THOUVENIN, a.a.O., N. 21 zu Art. 15 MSchG. 18 BGE 130 III 748 E. 1.2 „Nestlé“ = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.2 mit weiteren Hinweisen.
Seite 22
Geschäftsverkehr ist weit auszulegen. Es bezieht sich auch auf einen Gebrauch, der nicht
im Zusammenhang mit den angebotenen Waren oder Dienstleistungen steht19.
1.3 Bestrittener / unbestrittener Sachverhalt
Erstellt ist, dass die Klägerin 1 seit 1992 Inhaberin der Schweizer Wortmarke VOGUE Nr.
403969 für Monatszeitschriften und Schnittmuster (Nizza Klassifikation 16) ist. Die
Schweizer Marke Nr. 403969 wurde als durchgesetzte Marke registriert (act. 2/6). Die
Klägerin 2 ist seit 1966 Inhaberin unter anderem der Marke IR 321684 VOGUE für alle
Druckerzeugnisse und Schreibwaren (act. 2/8). Die Beklagte 1 ist Inhaberin der Marke
VOGUE DE TRINITY Nr. 586709 und der Marke VOGUE DE TRINITY IR 1014885, beide
eingetragen für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Nizza Klassifikation 3, act. 2/10
und 2/11).
Die Behauptung der Beklagten, die Marke VOGUE sei nicht für Produkte der Klasse 3 in
Gebrauch, sondern ausschliesslich für ein Modemagazin und mithin für Klasse 16 (act.
31. S. 36 f.), haben die Klägerinnen zwar als falsch bezeichnet, aber nicht mit Fakten
widerlegt resp. entsprechende Beweisanträge gestellt (act. 39, S. 37). Auch in den Akten
finden sich keine Anhaltspunkte, dass die Marke VOGUE in der Schweiz für Produkte der
Klasse 3 in Gebrauch ist.
Umstritten ist zwischen den Parteien, ob VOGUE eine berühmte Marke ist und welches
die Folgen der Registrierung als durchgesetzte Marke sind.
1.4 Beurteilung durch das Obergericht
1.4.1 Gemäss den Klägerinnen ergibt sich aus dem Entscheid des Bundesgerichts
4A_128/2012 vom 7. August 2012, dass die Marke VOGUE eine berühmte Marke im
Sinne von Art. 15 MSchG ist (act. 39, S. 11). Die Klägerinnen des vorliegenden
Verfahrens, die auch vor dem Neuenburger Kantonsgericht geklagt haben, haben für den
Beweis, dass die Marke VOGUE berühmt sei, die Repräsentativbefragung des Institutes
Allensbach vom 1. Oktober 2009 eingereicht. Auf diese stützen sie sich auch im
vorliegenden Verfahren (act. 2/124).
19 BGE 130 III 748 E. 1.3 „Nestlé“ = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.3 mit weiteren Hinweisen.
Seite 23
Die Beklagten bestreiten demgegenüber den Beweiswert des Gutachtens Allensbach
und machen insbesondere geltend, dabei handle es sich lediglich um ein Parteigutachten.
Sie verlangen eine gerichtlich angeordnete Verkehrsbefragung zur Marktdurchsetzung
resp. zur Berühmtheit der Marke VOGUE (act. 43, S. 11 f.).
Als Privatgutachten werden Gutachten bezeichnet, die nicht durch das Gericht
angeordnet, sondern von einer Partei eingeholt und bezahlt worden sind. Sie können in
Rechtsgutachten und Sachgutachten geschieden werden20. Die Sachgutachten befassen
sich mit Untersuchungen, Feststellungen und Schlussfolgerungen zum streitigen
Sachverhalt, zum Beispiel zu behaupteten Mängeln, deren Ursachen, Behebung und
Kosten21. Private Sachgutachten sind keine Beweismittel im Sinne von Art. 183 ZPO und
werden gemeinhin den Parteibehauptungen gleichgestellt22. Das von einer Partei zu den
Akten gegebene Privatgutachten ist jedoch eine Urkunde, welche im Rahmen der freien
Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) Beachtung findet. Dabei fällt ins Gewicht, dass der
Privatgutachter nicht unabhängig ist, sondern im Auftrag einer Partei im Rahmen des
Vertretbaren deren Interessen zu wahren hat. Im Übrigen ergibt sich sein Beweiswert aus
der fachlichen Qualifikation der Verfasserin und der Überzeugungskraft der
Argumentation. Ein Privatgutachten kann das Gericht zur Ergänzung oder Erläuterung
des Gerichtsgutachtens veranlassen oder dessen Schlussfolgerungen erschüttern. Ein
gerichtliches Gutachten ersetzen kann das Privatgutachten jedoch nicht23.
Das Bundesgericht hat im Entscheid 4A_128/2012 vom 7. August 2012, E. 4.1.2,
festgehalten, dass die Beschwerdeführerinnen keine Umfrage auf einer kontradiktorischen
Basis und unter juristischer Kontrolle verlangt hätten, um nachzuweisen, dass die Marke
VOGUE eine berühmte Marke sei. Das kantonale Gericht habe sich demgemäss im Sinne
eines Indizienbeweises auf eine demoskopische Umfrage abgestützt, die im Auftrag der
Beschwerdegegnerinnen vom deutschen Meinungsforschungsinstitut „Institut für
Demoskopie Allensbach“ in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Gesellschaft
Isopublic verfasst worden sei. Diese Vorgehensweise sei rechtmässig. […] Somit habe die
kantonale Instanz die Ergebnisse der Meinungsumfrage zu Recht als aussagekräftig
20 HANS SCHMID, in: Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 15 zu Art. 183 ZPO. 21 HANS SCHMID, a.a.O., N 17 zu Art. 183 ZPO. 22 HANS SCHMID, a.a.O., N. 18 zu Art. 183 ZPO; ANNETTE DOLGE, Basler Kommentar, ZPO, 2. Aufl.
2013, N. 17 zu Art. 183 ZPO; Heinrich Andreas MÜLLER, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 28 zu Art. 183 ZPO; A.A. THOMAS WEIBEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 177 ZPO.
23 HANS SCHMID, a.a.O. mit weiteren Hinweisen; SVEN RÜETSCHI, Berner Kommentar, 2012, N. 34 ff. zu Art. 183 ZPO.
Seite 24
betrachtet und sei gestützt auf deren Ergebnisse zum Schluss gelangt, die Marke VOGUE
sei eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG.
Das bedeutet, dass das Bundesgericht weder die Repräsentativbefragung durch das
Institut für Demoskopie Allensbach noch die Frage, ob die Marke VOGUE berühmt sei,
vertieft geprüft hat resp. mangels entsprechender Parteivorbringen prüfen konnte.
Vielmehr hat es weitgehend auf die Sachverhaltsfeststellungen des Kantonsgerichts
Neuenburg abgestellt. Daraus folgt, dass die auf ungeprüften Feststellungen beruhenden
Schlussfolgerungen des Bundesgerichts im Entscheid 4A_128/2012 vom 7. August 2012
für das vorliegende Verfahren keine Allgemeingültigkeit erlangen und damit auch nicht
präjudiziell sein können.
An dieser Stelle ist weiter darauf hinzuweisen, dass die Repräsentativbefragung durch
das Institut für Demoskopie Allensbach aus dem Jahre 2009 stammt, also bereits 7 Jahre
alt ist. Das ist - gemessen am Alter der Marke - zwar kein allzu langer Zeitraum. Zu
berücksichtigen ist jedoch, dass Printmedien nach allgemeiner Erfahrung in den letzten
Jahren mit dem Aufkommen der digitalen Medien wie Smartphone, Internet etc.,
insbesondere bei der jüngeren Generation, stark an Bedeutung eingebüsst haben und
deren Stellenwert in der Gesellschaft einem rasanten Wandel unterworfen ist. Nach
Auffassung des Obergerichts ist also keineswegs gesagt, dass die Ergebnisse der
Umfrage aus dem Jahre 2009 heute noch als repräsentativ angeschaut werden können.
1.4.2 Das Obergericht hat deshalb beschlossen, den Klägerinnen mittels eines
demoskopischen Gutachtens Beweis abzunehmen, ob die Marke VOGUE berühmt ist,
das heisst, ob der Marke VOGUE überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und
allgemeine Wertschätzung zukommt (act. 50). Weil die Parteien nicht bereit waren, den
dafür erforderlichen Kostenvorschuss zu leisten (act. 96 und act. 98) unterblieb die
Beweisabnahme androhungsgemäss (act. 99).
1.4.3 Die Klägerinnen machen weiter geltend, die Berühmtheit der Marke VOGUE sei notorisch
(act. 96).
Es ist grundsätzlich richtig, dass das Bundesgericht in verschiedenen Fällen die
Berühmtheit von Marken als notorische Tatsache festgestellt hat. So zum Beispiel für
Maggi24, Gucci25, Nestlé26, Coca Cola27 oder Bugatti28. Betreffend die Marke VOGUE hat
es dies indessen gerade nicht getan29.
24 Urteil Bundesgericht 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E. 3.2. 25 BGE 116 II 614, E. 5 lit. d.
Seite 25
Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche streitige Tatsachen (Art. 150 ZPO).
Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte
Erfahrungssätze bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO).
Gerichtskundig sind Tatsachen und Vorgänge, welche das Gericht in seiner amtlichen
Tätigkeit wahrgenommen hat, ferner seine amtlichen Handlungen, z.B. Urteile. Die
betreffenden Erkenntnisse werden durch Beizug der einschlägigen Akten (oder Auszügen
hiervon) in den Prozess eingebracht. Der in einem andern Prozess über eine bestimmte
Tatsache geführte Beweis macht diesen allerdings in einem späteren Verfahren nicht
offenkundig, frühere Beweisführung darf nicht unbesehen übernommen werden. Bei
Beweisergebnissen aus früheren Verfahren (z.B. in einem Haftpflichtprozess aus einem
vorangegangenen Strafverfahren) ist danach zu differenzieren, ob es sich um ein
zwischen denselben Parteien geführtes Verfahren handelt, ob ein Pilotprozess mit
gleichem sachlichem Kontext geführt wurde, ob ein früheres Gutachten sich zu einer
abstrakt-wissenschaftlichen Fachfrage geäussert hat und deshalb einer Äusserung im
wissenschaftlichen Schrifttum gleichgestellt werden kann. Gegebenenfalls ist die
Beweisführung zu ergänzen oder zu wiederholen30.
Dass auf die in einem vergleichbaren Verfahren verwendete Repräsentativbefragung nicht
abgestellt werden kann, weil es sich lediglich um ein Parteigutachten handelt und die dort
verwendeten Prämissen im vorliegenden Verfahren explizit bestritten werden, wurde
bereits erörtert (E. 1.4.1). Dem Verweis auf die erwähnten Urteile des Bundesgerichts ist
aus verschiedenen Gründen mit Zurückhaltung zu begegnen: So existierte im alten
Markenrecht, unter welchem die Urteile zu GUCCI und COCA COLA ergingen, der Begriff
der Berühmtheit (noch) nicht31. Zudem ging es bei den Urteilen, in denen das
Bundesgericht verschiedenen Marken Berühmtheit zugestand - mit Ausnahme der
Zeitschrift ELLE (BGE in sic! 1997, S. 159) - nicht um Sach-, sondern um
Phantasiebezeichnungen resp. Eigennamen. Im Urteil des Bundesgerichtes 116 II 614
(GUCCI) machte Paolo Gucci im Wesentlichen eine Verletzung seines Namens- und
Urheberrechts geltend und es lässt sich dem Sachverhalt nicht entnehmen, inwieweit die
Frage, ob es sich bei der Marke Gucci um eine berühmte Marke handelt, vor
26 BGE 130 III 748 E. 1.2 = Pra. 94 (2005) Nr. 91 E. 1.2. 27 BGE 116 II 463. E. 2 lit. c. 28 sic! 1998, E. 1.2.1, S. 586 ff. 29 Urteil Bundesgericht 4A_128/2012 vom 7. August 2012, E. 4.1.2. 30 JÜRGEN BRÖNNIMANN, Berner Kommentar, 2012, N. 4 f. zu Art. 151 ZPO; HANS SCHMID, a.a.O., N. 4
ff. zu Art. 151 ZPO; CHRISTIAN LEU, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozssordnung, Dike-Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 19 zu Art. 151 ZPO.
31 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 3 zu Art. 15 MSchG.
Seite 26
Bundesgericht - resp. überhaupt je - streitig war. Dasselbe gilt für die Verfahren bezüglich
der Marken BUGATTI (BGE in sic! 1998, S. 586, E. 1.2.1) sowie COCA COLA (BGE 116
II 463, E. 2.c). Im Verfahren 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 (MAGGI) ging es primär
um eine Kollision zwischen dem Namen- und dem Lauterkeitsrecht. Das Bundesgericht
hielt apodiktisch fest, es könne als notorisch gelten, dass die Marke berühmt sei und der
Beklagte beanstande die entsprechenden Feststellungen im angefochtenen Urteil zu
Unrecht als offensichtliches Versehen (E. 3.2). Diese Auffassung begründete es indessen
nicht näher. Einzig im Fall NESTLE (BGE 130 III 748 = Pra. 94 (2005) Nr. 91, E. 1.2), bei
dem die Berühmtheit der Marke ebenfalls angezweifelt wurde, erklärte es, es könne -
selbst ohne konkrete Beweise als notorisch gelten, dass NESTLE, weltweit eine der
allerersten Nahrungsmittelgruppen, bestimmt der Mehrheit der Öffentlichkeit in der
Schweiz - dem Staat, in welchem das Unternehmen seinen Sitz habe - bekannt sei, dass
die unter dieser Marke auf den Markt gebrachten Produkte und Dienstleistungen
allgemein als von besserer Qualität gelten und dass sie folglich ein hohes Ansehen bei
der Öffentlichkeit geniessen würden. Nach Auffassung des Obergerichts kommt der
Marke NESTLE, mit deren grosser Produktepalette fast jede Bewohnerin und jeder
Bewohner der Schweiz beinahe täglich in Berührung kommt, indessen eine ungleich
grössere „Strahlkraft“ zu als der Marke VOGUE, unter deren Namen ein
Hochglanzmagazin für eine speziell interessierte, gutsituierte Käuferschaft vertrieben wird.
Die Ausführungen des Bundesgerichts können daher nicht einfach auf die Marke VOGUE
übertragen werden. Auch die unzähligen eingereichten Presseartikel (act. 2/60-120), in
denen die VOGUE erwähnt wird, rechtfertigen es nach Ansicht des Obergerichts nicht, auf
die Berühmtheit der Marke zu schliessen. Ein gewisser Bekanntheitsgrad ist der Marke
VOGUE in modebewussten und -interessierten, finanziell gut bis sehr gut gestellten,
urbanen Kreisen ohne weiteres zuzugestehen. Dass die Marke aber in allen Landesteilen,
Regionen, Sprach- und Altersgruppen sowie sozialen Schichten der Schweiz überragende
Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung über die
produktspezifischen Abnehmerkreise hinaus geniesst32 und dies offenkundig bzw.
notorisch ist, ist nach Auffassung des Obergerichts nicht erstellt.
1.4.4 VOGUE stammt aus dem Französischen und bedeutet „Beliebtheit“ oder „Mode“33. Es
handelt sich also um eine Sachbezeichnung. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind
Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a
MSchG). Die Verkehrsdurchsetzung ist erreicht, wenn die Marke in allen Landesteilen von
32 FLORENT THOUVENIN, a.a.O., N. 14 zu Art. 15 MSchG; EUGEN MARBACH, in: von
Büren/Marbach/Ducrey [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, Rz. 730. 33 , LEOs Online-Wörterbuch (besucht am 03. November
2016). 64 , LEOs Online-Wörterbuch (besucht am 03.
November 2016).
Seite 39
- Schliesslich ist angesichts des grossen Warenabstandes und der hervorstechenden
Unterschiede in der Ausgestaltung der Produkte auch nicht auf eine Anlehnung an
die Kennzeichnungs- und Werbekraft der VOGUE-Darstellung zu schliessen, weil die
Aufmachung der Beklagten unmissverständlich die Botschaft „gleich gut wie“ oder
„Ersatz für“ vermitteln würde. Vielmehr liegt auf der Hand, dass bei der Anpreisung
für ein Shampoo nicht auf eine Zeitschrift Bezug genommen wird und keine
entsprechenden Assoziationen geweckt werden.
2.5.3 Ein Anspruch der Klägerinnen gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG besteht daher nicht.
2.6 Generalklausel
Gemäss den obenstehenden Erwägungen (E. 2.4.3 und 2.5.2) erachtet das Obergericht
die Spezialtatbestände von Art. 3 lit. d und e UWG als nicht erfüllt. Mangels Handlungen,
welche objektiv geeignet sind, den Wettbewerb bzw. die Funktionsfähigkeit des Marktes
zu beeinflussen, erübrigt sich jedoch auch ein Rückgriff auf die Generalklausel.
2.7 Fazit
Demnach sind auch die von den Klägerinnen gestützt auf das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) geltend gemachten Ansprüche abzuweisen.
3. Beurteilung der Rechtsbegehren
Nach dem oben Gesagten sind die Rechtsbegehren Ziff. 2 bis 6 der Klägerinnen
abzuweisen.
Bezüglich Ziffer 1 des Rechtsbegehrens der Klägerinnen stellt sich die Frage, ob ein
Feststellungsbegehren zulässig ist und darauf eingetreten werden kann, wenn daneben
verschiedene Leistungs- und Unterlassungsbegehren (Ziffern 2 bis 6) gestellt werden65.
65 PAUL OBERHAMMER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 17 f. zu Art. 88 ZPO; DANIEL FÜLLEMANN, in:
Seite 40
Diese Frage kann jedoch offen gelassen werden, da Ziffer 1 des Rechtsbegehrens der
Klägerinnen entsprechend den obigen Ausführungen ebenfalls nicht geschützt werden
kann.
Demnach ist die Klage vollumfänglich abzuweisen.
III. Prozesskosten
1. Gerichtskosten
Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei
auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei
Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig
obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art.
106 Abs. 2 ZPO). Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien
beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf
solidarische Haftung erkennen (Art. 106 Abs. 3 ZPO).
Die Klägerinnen sind in diesem Verfahren vollumfänglich unterlegen, weshalb die Kosten
ihnen unter solidarischer Haftbarkeit aufzuerlegen sind.
Der Streitwert beläuft sich auf CHF 100‘000.00 (E. I.1.3). Das Verfahren gestaltete sich -
unter anderem wegen des in die Wege geleiteten Beweisverfahrens - sehr aufwändig:
Das Gericht hat, inklusive den Endentscheid, insgesamt vier Beratungen durchgeführt
(act. 50, 64, 95 und 118) und es waren überdurchschnittlich umfangreiche
Rechtsschriften, weitere Eingaben im Rahmen des Beweisverfahrens sowie Einlegerakten
zu prüfen. In Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2
Gebührentarif (bGS 233.3) werden die Gerichtskosten daher auf CHF 20‘000.00
festgelegt, wobei der von den Klägerinnen geleistete Kostenvorschuss in Höhe von CHF
10‘000.00 angerechnet wird (Art. 111 Abs. 1 ZPO, act. 7).
2. Parteientschädigung
Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, N. 12 zu Art. 88 ZPO,
Seite 41
Zu den Prozesskosten gehört nach Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO auch die
Parteientschädigung. Als Parteientschädigung gelten nach Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO die
Kosten einer berufsmässigen Vertretung. Art. 105 Abs. 2 ZPO hält fest, dass das Gericht
die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) zuspricht und die
Parteien eine Kostennote einreichen können.
Ausgangsgemäss haben die Klägerinnen die Beklagten zu entschädigen (Art. 106 Abs. 1
ZPO).
Der Rechtsvertreter der Beklagten hat eine Honorarnote in Höhe von CHF 109‘353.55
eingereicht (act. 106). Im Begleitschreiben (act. 105) wird ausgeführt, eine Berechnung
des Honorars nach Streitwert ergebe gegenüber dem getätigten Aufwand keine
genügende Vergütung. Es werde daher beantragt, gemäss Art. 2 Abs. 3 der Verordnung
über den Anwaltstarif von der Berechnung der Entschädigung gemäss Streitwert
abzuweichen und den gesamten Aufwand zu vergüten. Der Stundensatz werde analog zu
Art. 19 Abs. 3 Anwaltstarif gemäss Streitwert angegeben. Zur Verdeutlichung des grossen
Aufwandes werde zusätzlich dargelegt, wie die Berechnung nach dem Streitwert
vorzunehmen wäre. Bei einer Berechnung nach Streitwert wäre von einem solchen von
mindestens CHF 1‘000‘000.00 auszugehen. Der grundsätzlichen Bedeutung und
Schwierigkeit des Falles, den guten wirtschaftlichen Verhältnissen der Klägerinnen, der
Vertretung mehrerer Parteien sowie dem notwendigen Zeitaufwand sei mittels Zuschlägen
nach Art. 11 Anwaltstarif Rechnung zu tragen. Aufgrund des doppelten Schriftenwechsels,
der zusätzlichen Eingaben im Beweisverfahren, des aussergewöhnlich komplizierten
Prozesses und der Vergleichsbemühungen zwischen den Parteien wären sodann
Zuschläge nach Art. 12 lit. a, b, c und e Anwaltstarif gerechtfertigt. Zusammenfassend
werde beantragt, entweder einen Zuschlag gemäss Art. 12 Anwaltstarif bei 110 % des
Grundhonorars zu gestatten oder gemäss Art. 2 Abs. 3 Anwaltstarif die
Parteientschädigung nach geltend gemachtem Stundenansatz und Aufwand zu
gewähren.
Das Obergericht hat den Streitwert im vorliegenden Verfahren auf CHF 100‘000.00
festgelegt (E. I.1.3.). Es gibt somit keinen Grund, die Parteientschädigung für die
Beklagten nach Zeitaufwand und nicht gemäss ständiger Praxis nach Streitwert zu
bemessen (Art. 18 Abs. 1 Anwaltstarif).
Bei einem Streitwert von CHF 100‘000.00 beträgt das mittlere Honorar CHF 12‘400.00
(Art. 9 Abs. 2 lit. d Anwaltstarif). Dazu kann ein Zuschlag von einem Viertel, also
CHF 3‘100.00, nach Art. 11 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 lit. a gewährt werden. Weil
Seite 42
sich das Verfahren tatsächlich sehr komplex gestaltete, ein Beweisverfahren initiiert
wurde und zwischen den Parteien auch Vergleichsverhandlungen geführt wurden,
erscheinen zudem Zuschläge gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a, b, c und e Anwaltstarif als
gerechtfertigt. Diese sind insgesamt auf 100 %, d.h. CHF 12‘400.00, festzulegen (Art. 12
Abs. 2 Anwaltstarif). Dazu kommen CHF 718.20 für 1‘026 Kopien (Art. 22 Abs. 2
Anwaltstarif), CHF 187.30 für Porti und Telefonspesen, CHF 2‘700.00 für Übersetzungen
sowie CHF 2‘520.40 für die Mehrwertsteuer von 8 %. Insgesamt haben die Klägerinnen
die Beklagten also mit CHF 34‘026.00 zu entschädigen.
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Das Obergericht erkennt:
1. Die Klage wird vollumfänglich abgewiesen. 2. Die Gerichtskosten, bestehend aus einer Gebühr von CHF 20‘000.00, werden den
Klägerinnen 1 und 2 auferlegt, unter solidarischer Haftbarkeit für den gesamten Betrag. Der von ihnen geleistete Kostenvorschuss von CHF 10‘000.00 wird an die Gerichtskosten angerechnet.
3. Die Klägerinnen 1 und 2 werden solidarisch verpflichtet, die Beklagten 1 und 2 für die
Kosten ihrer Rechtsvertretung mit insgesamt CHF 34‘026.00 (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschädigen.
4. Rechtsmittel
Gegen dieses Urteil steht innert einer Frist von 30 Tagen seit Zustellung die Beschwerde in Zivilsachen an das Schweizerische Bundesgericht offen (Art. 72-77 BGG, SR 173.110). Die Beschwerde in Zivilsachen ist bei der Bundesgerichtskanzlei, Avenue du Tribunal-Fédéral 29, Postfach, 1000 Lausanne 14, schriftlich einzureichen (Art. 42 BGG). Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung (Art. 103 BGG).
5. Zustellung am 16. November 2016 an:
- RA C2___, eingeschrieben - RA F___, eingeschrieben
zur Kenntnis an:
- RA C1___, A-Post
nach Eintritt der Rechtskraft an:
- Eidg. Institut für geistiges Eigentum, Bern
Der Obergerichtspräsident: Die Gerichtsschreiberin:
lic. iur. Ernst Zingg lic. iur. Barbara Schittli
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