ag_handelsgericht · HSU.2023.29 · 2023-10-17 · de
Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HSU.2023.29


Handelsgericht
2. Kammer
HSU.2023.29 / SB
Entscheid vom 17. Oktober 2023
Besetzung Oberrichter Vetter, Vizepräsident
Gerichtsschreiber Bisegger
Gerichtsschreiberin-Stv. Hunziker
Gesuchstellerin Sola Switzerland AG, Seetalstrasse 39, 6032 Emmen
vertreten durch Dr. iur. Michael Ritscher und MLaw Andrea Heiniger,
Rechtsanwälte, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich
Gesuchs- solex GERMANY GmbH, Mulde 14, DE-75239 Eisingen
gegnerin vertreten durch Dr. iur. Christoph Gasser, Rechtsanwalt, St. Annagasse 9,
Postfach 1162, 8021 Zürich 1
Gegenstand Summarisches Verfahren betreffend Markenrechtsverletzung

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Der Vizepräsident entnimmt den Akten:
1.
1.1.
Die Gesuchstellerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in
Emmen (LU). Sie bezweckt insbesondere die Herstellung und den Vertrieb
von sowie den Handel mit Bestecken und Silberwaren sowie von einschlä-
gigen Waren aller Art für Haushalt und Gastronomie in der Schweiz sowie
im Ausland (Gesuch Rz. 9; Gesuchsbeilage [GB] 2; Antwort Rz. 16).
1.2.
Die Gesuchsgegnerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deut-
schen Rechts mit Sitz in Eisingen (Baden-Württemberg). Sie bezweckt ins-
besondere den Vertrieb von Bestecken und Tafelgeräten (Gesuch Rz. 15;
GB 13 und 14; Antwort Rz. 16 und 35; Antwortbeilage [AB] 2).
2.
2.1.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten Wort-/Bild-
marken CH P-538 454 und CH 590 572. Beide Marken sind unter anderem
in der Klasse 8 für Essbesteck, Messer, Gabeln und Löffel hinterlegt (Ge-
such Rz. 18; GB 20 und 21; Antwort Rz. 130 ff.):
(CH P-538 454) (CH 590 572)
2.2.
Am 28. April 2022 hinterlegte die Gesuchsgegnerin die Wortmarke 018 693
065 "solex" sowie die nachfolgend abgebildete Wort-/Bildmarke 018 693
066 unter anderem für Besteck in der Klasse 8 beim Amt der Europäischen
Union für geistiges Eigentum ("EUIPO"; Gesuch Rz. 22; GB 25 und 26; Ant-
wort Rz. 134):
Die Gesuchstellerin erhob Widerspruch gegen diese Markenanmeldungen
(Gesuch Rz. 24). In der Schweiz hat die Gesuchsgegnerin die Marken bis-
her nicht hinterlegt.

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3.
Sowohl die Gesuchstellerin wie auch die Gesuchsgegnerin verkaufen (un-
ter anderem) auf dem Gebiet der Schweiz Besteck (Gesuch Rz. 19 und
25 ff.; Antwort Rz. 35 ff.), wobei die Gesuchstellerin jedenfalls mindestens
teilweise die in Ziff. 2.1 erwähnte Wort-/Bildmarke CH 590 572 und die Ge-
suchsgegnerin die in Ziff. 2.2 erwähnten Zeichen zur Kennzeichnung ihres
Bestecks verwenden (Gesuch Rz. 19 ff. und 22 ff.; Antwort Rz. 131 ff. und
134 ff.).
4.
4.1.
Mit Schreiben vom 19. Mai 2023 mahnte die Gesuchstellerin die Gesuchs-
gegnerin ab und forderte diese auf "[…] to remove all products related to
cutlery marked with SOLEX trademarks from the online and offline distribu-
tion channels, catalogues, bulletins, or other marketing and packaging ma-
terial by July 30, 2023" (Gesuch Rz. 33; GB 40; Antwort Rz. 158). Mit An-
waltsschreiben vom 28. Juni 2023 forderten die Rechtsvertreter der Ge-
suchstellerin die Gesuchsgegnerin weiter auf, bis am 6. Juli 2023,
12:00 Uhr, schriftlich zu bestätigen, ab sofort in der Schweiz kein Besteck
mehr unter der Bezeichnung SOLEX direkt oder indirekt zu bewerben, an-
zubieten oder zu vertreiben und im Widerhandlungsfalle die im Schreiben
bezifferte Konventionalstrafen zu bezahlen (Gesuch Rz. 34; GB 41; Ant-
wort Rz. 160 ff.).
4.2.
Die Gesuchsgegnerin bestritt die in den Abmahnungen geltend gemachten
Forderungen der Gesuchstellerin, schlug mit Schreiben vom 12. Juli 2023
jedoch ein Treffen zwecks gütlicher Einigung vor. Die Gesuchstellerin for-
derte daraufhin als Vorbedingung für ein solches Treffen, dass die Gesuch-
stellerin den Vertrieb von Essbesteck bis auf Weiteres einstellt und die der
Gesuchstellerin entstandenen Anwaltskosten ersetzt. Darauf ging die Ge-
suchsgegnerin nicht ein (Gesuch Rz. 34 ff.; Antwort Rz. 160 ff.; AB 84, 85
und 86).
5.
5.1.
Mit Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen an das Handelsgericht
des Kantons Aargau vom 3. August 2023 (Postaufgabe: 3. August 2023)
stellte die Gesuchstellerin folgende Rechtsbegehren:
" 1.
Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag
der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse
zu verbieten, in der Schweiz Essbesteck unter dem Zeichen "solex", insbesondere wie
nachfolgend dargestellt, selber oder durch Dritte anzubieten oder in Verkehr zu bringen:

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2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerin."
Zur Begründung führte die Gesuchstellerin im Wesentlichen aus, es be-
stehe eine Verwechslungsgefahr zwischen ihren Marken und dem von der
Gesuchsgegnerin verwendeten Zeichen "solex" bzw. dem von ihr verwen-
deten "solex"-Logo, mit welchen die Gesuchsgegnerin die gleiche Katego-
rie von Waren (Besteck) wie die Gesuchstellerin kennzeichne. Entgegen
der Gesuchsgegnerin liege keine Verwirkung des Anspruchs vor. Bei Nicht-
erlass der vorsorglichen Massnahmen drohe der Gesuchstellerin ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil, da dann eine später nicht mehr be-
hebbare Marktverwirrung eintrete. Der Erlass einer vorsorglichen Mass-
nahme sei auch verhältnismässig, da die Gesuchsgegnerin ihr Angebot
und ihren Vertrieb in der Schweiz kurzfristig einstellen könne, zumal sie
noch keinen wertvollen Besitzstand aufgebaut habe (Gesuch Rz. 38 ff.).
5.2.
Mit Gesuchsantwort vom 25. September 2023 stellte die Gesuchsgegnerin
folgende Rechtsbegehren:
" 1.
a)
Das Gesuch der Gesuchstellerin vom 3. August 2023 sei abzuweisen.
b)
Eventualiter sei der Gesuchsgegnerin anstelle eines vorsorglich zu verfügenden Verbots
gemäss Ziff. 1 des Gesuchs der Gesuchstellerin vom 3. August 2023 die Leistung einer
angemessenen Sicherheit zu auferlegen.
2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchstellerin."
Überdies stellte sie die folgenden prozessualen Anträge:
" 1.
Die Buchhaltungsunterlagen aus den Jahren 2012 bis 2023 (AB 38 und AB 39) der Ge-
suchsgegnerin zum Essbesteck gemäss Ziff. 1 des Rechtsbegehrens des Gesuchs der
Gesuchstellerin vom 3. August 2023 sowie die diesbezüglichen Rechnungen der Gesuchs-
gegnerin (AB 40 und AB 53/1 bis AB 53/25), soweit sie nicht die Banholzer AG, Gewer-
bestrasse 2, 4543 Deitingen, betreffen, seien gegenüber der Gesuchstellerin und ihren
Rechtsvertretern nicht offenzulegen.

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2.
Eventualiter seien die Buchhaltungsunterlagen und Rechnungen gemäss Ziff. 1 gegenüber
der Gesuchstellerin nicht offenzulegen, wohl aber ihren Rechtsvertretern unter der Bedin-
gung, dass diese einzig zwecks Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im vorliegenden Ver-
fahren Einsicht in diese Buchhaltungsunterlagen und Rechnungen erhalten, diese und die
darin enthaltenen Angaben geheim halten und diese und die darin enthaltenen Angaben
insbesondere nicht mit der Gesuchstellerin teilen."
Die Gesuchsgegnerin führte zur Begründung im Wesentlichen aus, es be-
stehe keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Zudem führe die im
Jahr 1980 gegründete Gesuchsgegnerin mindestens seit dem Jahr 1985
Essbesteck in die Schweiz ein und vertreibe dieses in der Schweiz sowohl
direkt wie auch über Distributoren. Einer dieser Distributoren sei seit dem
Jahr 2000 auch die Banholzer AG in Deitingen (SO), an welcher die Ge-
suchstellerin seit dem Jahr 2017 als "strategischer Partner und Teilhaber"
anteilsmässig beteiligt sei. Im Rahmen der "Due Diligence" vor dem Erwerb
der Beteiligung habe die Gesuchstellerin daher zwangsläufig erfahren,
dass die Gesuchsgegnerin Besteck an die Banholzer AG in der Schweiz
liefere. Ohnehin stellten die Gesuchsgegnerin und die Gesuchstellerin seit
Jahrzehnten an den gleichen Fachmessen aus und belieferten teilweise die
gleiche Kundschaft. Die Gesuchstellerin müsse entsprechend zwangsläu-
fig immer wieder auf das Besteck der Gesuchsgegnerin gestossen sein.
Sollte daher das Handelsgericht wider Erwarten eine markenrechtliche Ver-
wechslungsgefahr bejahen, stehe der Gesuchsgegnerin jedenfalls ein Wei-
terbenützungsrecht gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG zu und im Übrigen seien
allfällige Rechte der Gesuchstellerin verwirkt. Massnahmenrechtliche
Dringlichkeit bestehe angesichts jahrzehntelanger Koexistenz ohnehin
nicht (Antwort Rz. 1 ff. und 181 ff.).
Hinsichtlich ihrer prozessualen Anträge führte die Gesuchsgegnerin zu-
sammengefasst aus, dass die Buchhaltungsunterlagen aus den Jahren
2012 bis 2023 (AB 38 und 39) sowie die diesbezüglichen Rechnungen der
Gesuchsgegnerin (AB 40, 53/1 bis 53/25) Geschäftsgeheimnisse (Umsatz-
zahlen) enthielten. Die Gesuchsgegnerin habe ein schutzwürdiges Inte-
resse i.S.v. Art. 156 ZPO daran, dass diese – nicht wie die übrigen Beilagen
in schwarzen, sondern separat in roten Ordnern eingereichten – Urkunden
nicht der mit ihr in einem Konkurrenzverhältnis stehenden Gesuchstellerin
zugänglich gemacht werden (Antwort Rz. 274 ff.).
5.3.
Mit Verfügung vom 26. September 2023 stellte der Vizepräsident die Ge-
suchantwort mit den schwarzen Beilagenordnern der Gesuchstellerin zu.
Von einer Zustellung der roten Beilagenordner (AB 38-40 sowie AB 53/1-
53/25 [vgl. oben Ziff. 5.2]) sah er ab.

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5.4.
Mit Eingabe vom 9. Oktober 2023 nahm die Gesuchstellerin zur Gesuchs-
antwort Stellung, wobei sie an ihren Rechtsbegehren festhielt.
Der Vizepräsident zieht in Erwägung:
1. Prozessvoraussetzungen
1.1. Allgemeines
Gemäss Art. 60 ZPO prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozess-
voraussetzungen gegeben sind. Zu den Prozessvoraussetzungen gehören
unter anderem die internationale sowie die örtliche und sachliche Zustän-
digkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).
1.2. Zuständigkeit
1.2.1. Internationale und örtliche Zuständigkeit
Da die Gesuchstellerin ihren Sitz in der Schweiz und die Gesuchsgegnerin
ihren Sitz in Deutschland hat, liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die
internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist primär nach den
anwendbaren völkerrechtlichen Verträgen (Art. 1 Abs. 2 IPRG), subsidiär
nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (Art. 1 lit. a
IPRG) zu bestimmen. Da sowohl die Schweiz wie auch Deutschland Ver-
tragsstaaten des Lugano-Übereinkommens sind und eine Zivil- und Han-
delssache i.S.v. Art. 1 Ziff. 1 LugÜ vorliegt, bestimmt sich die internationale
Zuständigkeit vorliegend nach dem Lugano Übereinkommen.
Gemäss Art. 31 LugÜ können die im Recht eines durch das Lugano-Über-
einkommen gebundenen Staates vorgesehenen einstweiligen Massnah-
men einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, bei den
Gerichten dieses Staates auch dann beantragt werden, wenn für die Ent-
scheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen durch das
Lugano-Übereinkommen gebundenen Staates aufgrund des Lugano-Über-
einkommens zuständig ist. Eine solche Hauptsachenzuständigkeit in der
Schweiz ist vorliegend nach dem Lugano-Übereinkommen gegeben. Art. 5
Ziff. 3 LugÜ bestimmt, dass eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsge-
biet eines durch das Lugano-Übereinkommen gebundenen Staates hat, in
einem anderen durch das Lugano-Übereinkommen gebundenen Staat ver-
klagt werden kann, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung,
die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus
einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. In diesem
Fall kann der Geschädigte vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädi-
gende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, Klage erheben. Zu
den unerlaubten Klagen im Sinne des Übereinkommens zählen auch die

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immaterialgüterrechtlichen Verletzungsklagen.1 Art. 5 Ziff. 3 LugÜ legt ge-
rade auch die örtliche Zuständigkeit fest.2 Zwischen den Parteien ist unstrit-
tig, dass die Gesuchsgegnerin ihr Besteck auch im Kanton Aargau vertreibt
und der Erfolgsort damit (auch) im Kanton Aargau liegt (Gesuch Rz. 3; Ant-
wort Rz. 11). Demgemäss besteht sowohl in internationaler wie auch in ört-
licher Hinsicht eine gerichtliche Zuständigkeit im Kanton Aargau.
1.2.2. Sachliche Zuständigkeit
Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine einzige kantonale Instanz sachlich
zuständig für Ansprüche aus geistigem Eigentum. Der Kanton Aargau hat
für solche Streitigkeiten gestützt auf Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO in § 12 Abs. 1
lit. a EG ZPO das Handelsgericht für zuständig erklärt. Für das auf vorsorg-
liche Massnahmen anwendbare Summarverfahren (Art. 248 lit. d ZPO) ist
gemäss § 13 Abs. 1 lit. a EG ZPO der Einzelrichter am Handelsgericht zu-
ständig.
2. Anwendbares Recht
Für die behaupteten markenrechtlichen Ansprüche ist gemäss Art. 110
Abs. 1 IPRG schweizerisches Recht anwendbar, da die Klägerin eine Ver-
letzung ihrer schweizerischen Marken geltend macht.3
3. Markenrechtliche Verwechslungsgefahr
3.1. Parteibehauptungen
3.1.1. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, ihr stehe gegenüber der Gesuchsgeg-
nerin ein Unterlassungsanspruch gemäss Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 13
MSchG gestützt auf die in der Schweiz auf sie eingetragenen Marken CH
P-538 454 und CH 590 572 (vgl. Abbildungen in Aktenzusammenzug
Ziff. 2.1) zu (Gesuch Rz. 38).
Beide Marken seien unter anderem für Essbesteck in Klasse 8 sowie
Tischutensilien in Klasse 21 hinterlegt. Beide Marken würden von der Ge-
suchstellerin seit vielen Jahren intensiv gebraucht und beworben. Das
Kennzeichen "sola" werde auf Besteck gedruckt, finde sich auf Verpackun-
gen und werde auch auf Lieferscheinen für Produkte der Gesuchstellerin
abgedruckt. Damit würden die Marken markenmässig benutzt (Gesuch
Rz. 38 ff.).
Es bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwi-
schen den Marken der Gesuchstellerin und dem von der Gesuchsgegnerin
etwa aufgedruckt auf Besteck oder in der Form eines Logos verwendeten
Zeichen "solex" (vgl. Abbildungen in Aktenzusammenzug Ziff. 2.2). Der
1 BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ, 2. Aufl. 2016, Art. 5 N. 504 ff.; VETTER, in: Weinmann/Münch/Herren
(Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch, 2. Aufl. 2021, § 50 N. 2.3. m.w.N.
2 BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ (Fn. 1), Art. 5 N. 32; VETTER (Fn. 1), § 50 N. 2.1.
3 Vgl. ZK IPRG II-VISCHER/MOSIMANN, 3. Aufl. 2018, Art. 110 N. 2 ff. m.w.N.

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erste und prägende Teil der "sola"-Marken, nämlich "sol", werde mit dem
Zeichen "solex" identisch übernommen. Die Endung "ex" statt "a" vermöge
keine genügende Unterscheidungskraft zu schaffen. Nach der Rechtspre-
chung sei dem Wortanfang besondere Beachtung beizumessen. Abwei-
chungen oder Übereinstimmungen in den Endungen fielen hingegen weni-
ger ins Gewicht. Auch die Wortlänge sei beinahe identisch. Bedingt durch
die Übernahme des Wortteils "sol" seien sich die Zeichen auch akustisch
ähnlich. Beide Zeichen würden ähnlich ausgesprochen (Gesuch Rz. 43 ff.).
Das Urteil des Bundesgerichts BGE 79 II 98, in welchem dieses zum
Schluss gekommen sei, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen
den Zeichen "solis" und "sollux", könne nicht auf den vorliegenden Fall
übertragen werden. Abgesehen davon, dass sich die Wahrnehmung von
Begriffen mit der Vorsilbe "sol-" nicht zuletzt wegen der durch die Klimadis-
kussion verursachten "Solar-Terminologie" in den letzten 70 und vor allem
in den jüngsten Jahren massgeblich verändert habe, sei der damalige Fall
auch deshalb nicht einschlägig, weil es anders als vorliegend im vom Bun-
desgericht beurteilten Fall nicht um identische, sondern bestenfalls um ent-
fernt gleichartige und zudem wärmespendende Waren gegangen sei, für
welche, anders als im vorliegenden Fall, eine Anspielung auf die Sonne
beschreibend sei (Stellungnahme vom 9. Oktober 2023 Rz. 26).
Auch seien die Zeichen optisch ähnlich. Die Gesuchsgegnerin habe eine
beinahe identische Schrift gewählt wie die Gesuchstellerin in ihrer Marke
CH P-538 454. Der Zusatz "Germany" sei für sich genommen nicht kenn-
zeichnungskräftig und vermöge keine Unterscheidungskraft zu begründen.
Er werde lediglich als Herkunftsangabe verstanden. Ebenso wenig ver-
möge das orange, einer Sonne ähnliche Zeichen im Logo die Zeichenähn-
lichkeit zu entkräften. Im Gegenteil werde aufgrund der den Konsumenten
durch die Verwendung der im Zusammenhang mit Solarenergie bekannten
und sowohl in den Marken der Gesuchstellerin als auch in den Bezeichnun-
gen der Gesuchsgegnerin enthaltenen Vorsilbe "sol-" die Verwechslungs-
gefahr sogar verstärkt (Gesuch Rz. 47 ff.).
Die Marken der Gesuchstellerin seien insbesondere für Besteck und
Tischutensilien eingetragen. Die Gesuchsgegnerin biete unter dem Zei-
chen "solex" ebenfalls Besteck an. Da die Zeichen folglich für identische
Waren verwendet würden, sei hinsichtlich der Verwechslungsgefahr ein
strenger Massstab anzulegen. Nebst der ähnlichen Erscheinungsform und
dem ähnlichen Wortklang, seien die Zeichen auch semantisch ähnlich.
"Sola" heisse auf Schwedisch Sonne. In Anlehnung daran verwende das
Logo der Gesuchsgegnerin eine orange Sonne, was einen falschen Zu-
sammenhang mit den Marken der Gesuchstellerin vermuten lasse. Wenn
auch nicht jedem das schwedische Wort bekannt sein möge, komme man
doch auch unter Berücksichtigung der schweizerischen Landessprachen

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zum selben Ergebnis. Im Italienischen heisse Sonne "sole", auf Franzö-
sisch "soleil". Die Bedeutung von "sola" lasse sich daher einfach herleiten
(Gesuch Rz. 52 ff.).
Beim Kauf von Besteck sei bei den Abnehmern zudem keine überdurch-
schnittliche Aufmerksamkeit zu erwarten. Insbesondere, da die Produkte
der Gesuchstellerin wie auch der Gesuchsgegnerin nicht nur an Fachper-
sonen aus Gastronomie und Hotellerie verkauft würden, sondern auch an
Konsumenten, welche in erster Linie auf das Design und nicht auf die
Marke achteten, könne nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausge-
gangen werden. Sofern es nicht zu Falschzurechnungen komme, werde
bei den Abnehmern die falsche Vermutung hervorgerufen, es bestehe ein
Zusammenhang zwischen den beiden Unternehmen, es werde also eine
sog. mittelbare Verwechslungsgefahr hervorgerufen. Aufgrund der Zei-
chenähnlichkeit könne vermutet werden, "solex" sei eine (günstigere) Pro-
duktlinie von "sola", oder allenfalls der deutsche Ableger von "sola" (Ge-
such Rz. 56 f.).
3.1.2. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin ist hingegen der Auffassung, der von der Gesuch-
stellerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch bestehe nicht. In Bezug
auf Tischutensilien in der Klasse 21 mache ihn die Gesuchstellerin in ihrem
Rechtsbegehren gar nicht erst geltend (Antwort Rz. 181). Die Gesuchstel-
lerin belege ihren Markengebrauch zudem höchstens ansatzweise. Wäh-
rend die Gesuchsgegnerin einen über mindestens knapp vierzig Jahre an-
dauernden, intensiven und flächendeckenden Gebrauch ihrer streitgegen-
ständlichen Marke in der Schweiz beweisen könne, begnüge sich die Ge-
suchstellerin mit vereinzelten Beweisangeboten, die keineswegs auf eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Streitmarken schliesse liessen. Die
Schriftart ihrer Streitmarke CH 538 454 gebrauche sie ersichtlich seit min-
destens über fünf Jahre nicht und ihre beweismässigen Hauptvorbringen –
Google Trend Auswertungen – taugten wegen methodischer Fehler bereits
im Ansatz nicht (Antwort Rz. 182 und 184).
Es bestehe keine Zeichenähnlichkeit zwischen "sola" und "solex". Bei Kurz-
zeichen würden Abweichungen schneller erkannt, weshalb bereits ver-
gleichsweise geringfügige Modifikationen einen genügenden Abstand ge-
währleisten könnten. Bei Zeichen bis fünf Buchstaben genüge bereits der
zahlenmässige Unterschied eines Buchstabens, um die wortbildliche Ver-
wechslungsgefahr auszuschliessen. Das generische Wort "sola" bestehe
aus vier, "solex" aus fünf Buchstaben. Gerade der unterschiedlich lange,
deutlich anders ausgesprochene Vokal ("e" anstatt "a") begründe ein ei-
genständiges Zeichen. Es sei insbesondere auf BGE 79 II 98 zu verweisen.
In diesem Entscheid habe das Bundesgericht entschieden, dass zwischen
"solis" und "sollux" keine Verwechslungsgefahr bestehe (Antwort

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Rz. 185 ff.), da "sol" ein schwacher Zeichenbestandteil sei, weshalb für den
Gesamteindruck die Schlusssilben prägend seien (Antwort Rz. 202).
Wenn "sola" und "solex" bereits nicht ähnlich seien, könnten auch die bei-
den Wort-/Bildzeichen der Gesuchstellerin und das Wort-/Bildzeichen
"solex GERMANY" nicht ähnlich sein (Antwort Rz. 201). Vielmehr werde
der Abstand dadurch noch vergrössert, da das Zeichen so konzeptionell in
"so" "und "lex GERMANY" aufgeteilt werde (Antwort Rz. 203).
Die Schriftart im "solex"-Logo verwende die Gesuchsgegnerin seit mindes-
tens Februar 1981 ständig, während die Gesuchstellerin zu jener Zeit an-
dere Schriftarten verwendet habe. Die angerufene Schriftart habe sie erst
mit der Streitmarke CH 538 454 am 22. Juni 2005 angemeldet und gebrau-
che sie seit mindestens fünf Jahren nicht mehr. Ohnehin gehöre diese
Schriftart zum Gemeingut (Antwort Rz. 204).
Die Aussage der nie einen Bezug zu Schweden behauptenden Gesuch-
stellerin, "sola" bedeute Sonne, sei falsch. Vielmehr handle es sich im
Schwedischen um ein transitives Verb, das mit "sonnen" zu übersetzen sei.
Sonne heisse auf Schwedisch "sol". Die massgebenden Schweizer Ver-
kehrskreise hätten allerdings ohnehin keine Kenntnisse der schwedischen
Sprache. Der ersichtlich rechtsanwaltlichem Einfallsreichtum entsprin-
gende Hinweis auf das Schwedische wiederspiegle den Umstand, dass es
der Gesuchstellerin nicht gelinge, eine Sprache zu finden, in welcher "sola"
Sonne bedeute (Antwort Rz. 211 f.). Vielmehr bedeute "sola" auf Italienisch
"allein", "einsam", "einzig" sowie "Reinfall" und "Schwindel" (Antwort
Rz. 211 ff.).
Beim Kauf von Essbesteck sei bei den massgebenden Verkehrskreisen
von beachtlicher Aufmerksamkeit auszugehen. Essbesteck gehöre nicht zu
den Konsumgütern, die täglich gekauft würden. Es werde bestritten, dass
Käufer in erster Linie auf das Design und nicht auf die Marke achteten (Ant-
wort Rz. 216).
3.2. Rechtliches
Gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke
oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter
insbesondere verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) so-
wie eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b).
Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die
Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie be-
ansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG). Der Markeninhaber kann gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG anderen
entsprechend verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1

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MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zei-
chen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen (lit. a), unter dem Zei-
chen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu
lagern (lit. b), unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu er-
bringen (lit. c), unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen
(lit. d) sowie das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder
sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (lit. e).
Vom Markenschutz nach Art. 3 Abs. 1 MSchG ausgeschlossen sind Zei-
chen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a), mit einer älteren Marke
identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind,
sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b) oder einer äl-
teren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (lit. c).
Die Gefahr der Verwechslung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG besteht,
wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunk-
tion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu be-
fürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähn-
lichkeit des Zeichens irreführen lassen und Waren, die das eine oder das
andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls
das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund
ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an
Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktelinien des gleichen Un-
ternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich verbundenen Unternehmen
kennzeichnen.4 Eine Verwechslungsgefahr kann sich ebenfalls daraus er-
geben, dass das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des
Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Denn auch durch derar-
tige Anlehnungen an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der älteren
Marke kann deren Unterscheidungsfunktion gestört werden, selbst wenn
Fehlzurechnungen im eigentlichen Sinn unwahrscheinlich sind.5
Nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Mar-
ken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurtei-
len, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinter-
lassen. Dieses wird die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrneh-
men. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen
einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungs-
bild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die
geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis
4 BGE 128 III 441 E. 3.1 m.w.N.
5 BGE 122 III 382 E. 1.

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haften zu bleiben. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der
massgebenden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeein-
flusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gat-
tung abzuwickeln pflegt.6
Je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist
sein Schutzumfang und je näher sich die Waren sind, für welche die Mar-
ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und
desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die
Verwechslungsgefahr zu bannen.7 Ob zwei Marken sich hinreichend deut-
lich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund
eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der
gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheid-
barkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbe-
reichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen
kann, und andererseits von den Warengattungen, für welche die sich ge-
genüberstehenden Marken hinterlegt sind.8 Bei Massenartikeln des tägli-
chen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringe-
ren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spe-
zialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlos-
senen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt.9 Dazwischen liegt die sog.
höhere Aufmerksamkeit, die erwartet werden darf, wenn sich ein Produkt
zwar an Konsumenten richtet, dieses aber nicht zu den alltäglich gekauften
Produkten gehört, namentlich etwa weil es sich um ein Produkt im höheren
Preissegment handelt.10
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungs-
kraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere
Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als
schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich
eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark
sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften
Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben. Die Ab-
hängigkeit des Schutzumfangs von der Kennzeichnungskraft findet ihre
Rechtfertigung vor allem darin, dass schwache Marken weniger schutzwür-
dig sind als starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert,
nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke
dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als
6 BGE 121 III 377 E. 2a.
7 BGE 128 III 441 E. 3.1, 122 III 382 E. 3a je m.w.N.
8 BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.1 (publiziert in sic! 2011, S. 666 ff.); BGE 122 III 382
E. 1.
9 BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.2 (publiziert in sic! 2011, S. 666 ff.); BGE 122 III 382
E. 3a.
10 BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.2 (publiziert in sic! 2011, S. 666 ff.).

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Kennzeichen seiner Waren eingeprägt hat. Starke Marken sind das Ergeb-
nis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen
deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Schwache Zeichen sollen
demgegenüber nicht die gleiche Sperrwirkung entfalten können und den
verbleibenden Raum für die Markenbildung nicht im gleichen Masse einen-
gen dürfen.11
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und
durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinn-
gehalt von entscheidender Bedeutung sein. Den Klang prägen insbeson-
dere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch
die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Je
nach der Ausgestaltung einer Marke ziehen ihre verschiedenen Bestand-
teile die Aufmerksamkeit der Markenadressaten in unterschiedlichem Aus-
mass an und beeinflussen sie deshalb auch den in der Erinnerung verblei-
benden Gesamteindruck unterschiedlich stark. So finden der Wortanfang
bzw. der Wortstamm sowie die Endung, insbesondere wenn sie bei der
Aussprache betont wird, in der Regel grössere Beachtung als dazwischen
geschobene, unbetonte weitere Silben.12 Auffallende Konsonanten in der
Mitte eine Wortes können jedoch auch zu Unterscheidungskraft führen.13
Im Weiteren misst das Publikum Markenbestandteilen, die es von ihrem
Sinngehalt her sogleich als beschreibend erkennt, für die Kennzeichnung
der Waren in der Regel unwillkürlich weniger Gewicht zu als originellen
Markenbestandteilen. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich de-
ren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und
prägen sich leichter ein als längere Wörter.14 Bei längeren Wörtern werden
Unterschiede leichter überhört oder überlesen .15
3.3. Würdigung
Es ist vorliegend unbestritten, dass die Gesuchsgegnerin das Zeichen
"solex" sowie das "solex"-Logo (vgl. Aktenzusammenzug Ziff. 2.2) zur
Kennzeichnung ihres Bestecks in der Schweiz verwendet, insbesondere
dieses auf ihrem Besteck sowie der Verpackung anbringt, das Besteck ent-
sprechend gekennzeichnet in die Schweiz einführt und in der Schweiz in
Verkehr bringt, indem sie es direkt oder über Vertriebspartner in der
Schweiz verkauft. Überdies verwendet die Gesuchsgegnerin das Zeichen
"solex" bzw. das "solex"-Logo auch zur Bewerbung ihres Bestecks in der
Schweiz.
11 BGE 122 III 382 E. 2a.
12 BGE 122 III 382 E. 5a., 121 III 377 E. 2b, 119 II 473 E. 2c.
13 RKGE vom 2. Oktober 1997 E. 4 (publiziert in sic! 1997, S. 568 ff., betreffend "BirkoTex" und "Bio-
tex").
14 BGE 121 III 377 E. 2b.
15 BGE 122 III 382 E. 5a, 121 III 377 E. 2b.

- 14 -
Es verhält sich zudem so, dass die gesuchstellerischen Wort-/Bildmarken
CH P-538 454 und CH 590 572 mit dem prägenden Wortbestandteil "sola"
unter anderem für Besteck in der Klasse 8 hinterlegt sind (Aktenzusam-
menzug Ziff. 2.1) und die Gesuchstellerin mindestens die Marke CH P-538
454 auch tatsächlich zur Kennzeichnung des von ihr vertriebenen Bestecks
auf dem Schweizer Markt verwendet.
Da die Wortbestandteile der gesuchstellerischen "sola"-Marken sowie der
gesuchsgegnerischen "solex"-Zeichen nicht identisch sind, ist im Folgen-
den zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG
ähnlich sind und sich aufgrund der Tatsache, dass die gesuchsgegneri-
schen Zeichen ebenfalls für die Kennzeichnung von Besteck verwendet
werden, eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Wie dargelegt, nutzen beide Parteien die streitgegenständlichen Zeichen
für die Kennzeichnung von Besteck. Da es somit um die gleichen Waren
geht, ist insoweit von hohen Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der
Zeichen auszugehen. Im Weiteren handelt es sich bei Besteck um Waren,
die sich zwar auch an Fachpersonen aus dem Bereich Gastronomie und
Hotellerie richten. Darüber hinaus wird Besteck aber auch an Konsumenten
verkauft, wenngleich diese im Vergleich zur Gastronomie und Hotellerie viel
kleinere Stückzahlen nachfragen. Neues Besteck wird aber weder von
Gastronomie- oder Hotelleriebetrieben noch von Konsumenten alltäglich
erworben. Bei Besteck handelt es sich in der Regel um ein langlebiges Pro-
dukt, das nicht oft ersetzt werden muss. Die meisten Konsumenten dürften
daher nur einige wenige Male im Leben neues Besteck kaufen. Zudem han-
delt es sich bei Besteck zwar nicht (mehr) zwingend um ein besonders teu-
res Produkt. Indessen bewegt sich der Preis von Besteck dennoch in aller
Regel in einem Bereich, bei dem von einer gewissen Aufmerksamkeit beim
Kauf ausgegangen werden kann. Zusammenfassend ist daher von einer
sog. "höheren Aufmerksamkeit" bzw. einem mittleren Unterscheidungsver-
mögen der Konsumenten beim Kauf von Besteck auszugehen. Bei Fach-
personen der Gastronomie- und Hotellerie dürfte hingegen – nur schon auf-
grund der normalerweise erworbenen grossen Stückzahlen – eine hohe
Aufmerksamkeit und damit ein hohes Unterscheidungsvermögen zu erwar-
ten sein.
Die streitgegenständlichen Zeichen überschneiden sich im Wortbestandteil
"sol-". Mit diesem Wortbestandteil hatte sich das Bundesgericht in mehre-
ren älteren Entscheiden im Zusammenhang mit dem Zeichen "solis" bereits
zu beschäftigen.16 Im in der amtlichen Sammlung publizierten Entscheid 79
II 98 hielt es fest, die Silbe "sol" sei für Marken wie für Firmen derart allge-
mein gebräuchlich, dass es für die Unterscheidungskraft überwiegend auf
16 BGE 79 II 98 sowie Urteile des Bundesgerichts vom 30. März 1954 und 8. November 1955 (publi-
ziert in ZR 55/1956 Nr. 58).

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die zusätzliche Wortgestaltung ankommen müsse.17 Das Bundesgericht
mass der Silbe "sol" folglich keine massgebliche Unterscheidungskraft zu.
Die Gesuchstellerin macht unter Verweis auf diesen Entscheid allerdings
geltend, dass sich dies wegen der durch die Klimadiskussion verursachten
"Solar-Terminologie" zwischenzeitlich geändert habe. Sie will damit darauf
anspielen, dass "sol-" Sonne bedeute bzw. auf den Begriff Sonne hindeute.
Tatsächlich bedeutet "sol" auf Lateinisch sowie auf Spanisch "Sonne". Als
Wortstamm des Wortes Sonne überlebte das lateinische "sol" sodann auch
in den romanischen Landessprachen Französisch und Italienisch (Franzö-
sisch: "soleil", Italienisch: "sole"). Das Rätoromanische hat sich hingegen
mit "sulegl" etwas weiter vom lateinischen Wortstamm entfernt.18 "Solar"
geht auf das lateinische "solarius" (zur Sonne gehörig) zurück.
Entgegen der Gesuchstellerin dürften solche etymologischen Überlegun-
gen beim Zeichen "sola" vom Publikum aber kaum gemacht werden. In der
Deutschschweiz dürfte "sola" vielmehr als von Jugendorganisationen ver-
wendete Abkürzung für Sommerlager oder als Bezeichnung für die vom
Akademischen Sportverband Zürich (ASVZ) organisierte "SOLA-Stafette"
verstanden werden19. Zwar steht die Abkürzung "SOLA" beim vom ASVZ
organisierten Lauf tatsächlich für das schwedische Wort "Solastafetten"
(Deutsch: Sonnenstafette), da die Idee eines akademischen Staffellaufs
Anfang der 1970er Jahre aus Schweden in die Schweiz kam.20 Mangels
Kenntnis der schwedischen Sprache oder der Geschichte der SOLA-Sta-
fette in der breiten Schweizer Bevölkerung wird dieser Hinweis auf das
schwedische Wort für Sonne aber nicht verstanden.
Auf Italienisch wiederum existiert das Wort "sola" und heisst übersetzt "al-
lein", "einsam, "einzig" (jeweils in der weiblichen Form) genau wie das
gleichlautende lateinische Adjektiv (solus, sola, solum), auf welches das
Wort zurückgeht. Der Wortstamm "sol-" kommt folglich in den romanischen
Sprachen nicht nur im Zusammenhang mit dem Begriff "Sonne" vor.
Überdies liegt die Herstellung einer gedanklichen Verbindung zwischen
dem Wortstamm "sol-" für Sonne in den romanischen Sprachen (und in der
schwedischen Sprache) nicht auf der Hand, wenn es wie hier um Produkte
geht, die – anders als beispielsweise Solarpanels – keinen Zusammenhang
mit der Sonne oder ihren Strahlen aufweisen. Eine Verbindung zwischen
"sol" und Sonne beim Zeichen "sola" dürfte daher höchstens von beson-
ders sprachaffinen Personen hergestellt werden. So sprach auch das Bun-
17 BGE 79 II 98 E. 1b.
18 Vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts vom 8. November 1955 (publiziert in ZR 55/1956 Nr. 58; vgl.
S. 114 E. 2b).
19 Vgl. https://www.asvz.ch/event/412-sola-stafette (zuletzt besucht am 16. Oktober 2023).
20 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/SOLA-Stafette (zuletzt besucht am 16. Oktober 2023).

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desgericht in seinem Entscheid 79 II 98 E. 1d von den "einigermassen Ge-
bildeten", welche "sol-" als Wortstamm des Wortes Sonne in den romani-
schen Sprachen erkennen. Im vom Bundesgericht beurteilten Fall ging es
allerdings um Heizkissen sowie um Quarzlampen, also Produkte, bei denen
eine Nähe zum Begriff Sonne eher gegeben ist als vorliegend.
Selbiges gilt auch für das gesuchsgegnerische "solex". Bei diesem liegt
eine Assoziation mit dem kultigen "Vélosolex" (Fahrrad mit Hilfsmotor21) je-
denfalls näher, obwohl motorisierte Fahrräder und Besteck ebenfalls kei-
nen Zusammenhang aufweisen. Richtig ist freilich, dass eine Assoziation
zwischen "solex" und Sonne eher hergestellt werden dürfte, wenn – wie
dies beim "solex"-Logo der Fall ist – "solex" gemeinsam mit einer stilisierten
Sonne abgedruckt wird. Allerdings handelt es ich bei der von der Gesuchs-
gegnerin im "solex"-Logo verwendeten stilisierten Sonne um eine doch
reichlich abstrakte Darstellung einer Sonne. Überdies ist diese in Orange
und nicht – wie dies bei Abbildungen der Sonne üblich ist – in Gelb gehal-
ten. Es erscheint daher fraglich, ob der Bildbestandteil des "solex"-Logos –
jedenfalls bei flüchtiger Betrachtung – überhaupt als Sonne erkannt wird.
Wie es sich hier genau verhält, vermag indessen offenbleiben. Da das Zei-
chen "sola" nicht mit dem Wort Sonne in Verbindung gebracht wird, führte
die Tatsache, dass das "solex"-Logo eine Assoziation mit dem Begriff
Sonne oder Sonnenstrahlen herstellt, nicht zu einer Verwechslungsgefahr
zwischen den beiden Zeichen.
Nachdem der Wortbestandteil "sol" bei den Zeichen "sola" und "solex" im
Publikum in aller Regel nicht als Hinweis auf das Wort "Sonne" verstanden
werden dürfte, ist für die Beurteilung vor allem auf den Klang und das
Schriftbild der infrage stehenden Zeichen abzustellen. Bezüglich des
Schriftbildes gilt es festzuhalten, dass sowohl "sola" wie auch "solex" kurze,
zweisilbige Begriffe sind. Allerdings besteht "solex" aus einem Buchstaben
mehr als "sola", was einerseits das Schriftbild leicht in die Länge zieht und
zudem ausgeglichener erscheinen lässt, da das "l" in "solex" anders als bei
"sola" das Wort bildlich in zwei gleich lange Hälften teilt. Zudem gelangt mit
dem Buchstaben "x" ein "eckiges" Element in das Zeichen "solex", während
"sola" ausschliesslich aus geraden und geschwungenen Formen besteht.22
Diese Unterschiede sprechen für eine Unterscheidungskraft, sind vorlie-
gend aber nicht entscheidend.
Zentraler ist vielmehr das Klangbild der beiden Zeichen. Diesbezüglich ist
die Gesuchstellerin der Auffassung, dass vorliegend vor allem die gemein-
same erste Silbe "sol" prägend sei. Dem kann nicht gefolgt werden: Nach
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung finden – wie oben dargelegt –
21 https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9losolex (zuletzt besucht am 16. Oktober 2023).
22 Vgl. diesbezüglich BGE 121 III 377 E. 3a.

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vielmehr sowohl der Wortanfang bzw. der Wortstamm wie auch die En-
dung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, Beachtung.
Demgegenüber sind dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben
meist von geringerer Bedeutung.23 Im Weiteren hat das Bundesgericht –
wie ebenfalls bereits erwähnt – entschieden, dass "sol" für Marken und Fir-
men derart allgemein gebräuchlich sei, dass es für die Unterscheidungs-
kraft überwiegend auf die zusätzliche Wortgestaltung ankomme.24 Entspre-
chend ist für die Unterscheidungskraft vorliegend vor allem auf die Endung
der infrage stehenden Zeichen abzustellen.
Im Kamillosan/Kamilan-Entscheid, in welchem das Bundesgericht dem
Wortbeginn aufgrund des beschreibenden, auf Kamille hinweisenden Cha-
rakters ebenfalls keine entscheidende Bedeutung beimass,25 erwog es,
dass die bei "Kamillosan" bzw. "Kamilan" dazwischen stehenden Laute "o"
bzw. "s" sowohl akustisch als auch optisch weniger stark hervorträten. Ent-
scheidend sei daher, dass sowohl "Kamillosan" wie auch "Kamilan" auf "an"
enden und auf dieser Endung zudem die Betonung liege. Entsprechend sei
eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Demgegenüber erkannte das Bun-
desgericht keine Verwechslungsgefahr mit "Kamillosan" bei den nachfol-
genden Zeichen, welche ein deutlich abweichendes Wortende aufweisen:
"Kamillex", "Kamillind", "Kamillofors", "Kamillamed", "Arnikamill" sowie
"Perkamillon".26
Auch in den eingangs erwähnten, verschiedenen Entscheiden, in welchen
sich das Bundesgericht mit dem Zeichen "solis" zu beschäftigen hatte, ar-
gumentierte es gleich.27 Aufgrund der unterschiedlichen Endungen ver-
neinte es eine Verwechselbarkeit zwischen "solis" und "sollux"28, bejahte
eine solche hingegen zwischen "solis" und "solaris"29 sowie "sularis"30.
Die hier infrage stehenden Zeichen "sola" und "solex" weisen mit "a" bzw.
"ex" stark abweichende Endungen auf. Es verhält sich damit vorliegend
gleich wie beispielsweise bei "Kamillosan" und "Kamillex" bzw. "solis" und
"sollux". Aufgrund der stark abweichenden Endungen ist von einer genü-
genden Unterscheidungskraft auszugehen. Die Endung "ex" führt aufgrund
der Tatsache, dass der Konsonant "x" in den vier schweizerischen Landes-
sprachen einerseits eher selten vorkommt und er andererseits einen auf-
fallenden Klang aufweist, zu einem deutlich abweichenden Klangbild als
23 BGE 122 III 382 E. 5a.
24 BGE 97 II 98 E. 1b.
25 BGE 122 III 382 E. 5b.
26 BGE 122 III 382 E. 5b. Vgl. überdies auch BGE 119 II 473, wonach bei den Waschmitteln "Radion"
und "Radomat" keine Verwechslungsgefahr besteht.
27 BGE 122 III 382 E. 5b. unter Verweis auf in BGE 79 II 98 sowie Urteile des Bundesgerichts vom
30. März 1954 und 8. November 1955 (publiziert in ZR 55/1956 Nr. 58).
28 BGE 79 II 98 E. 1b.
29 Urteil des Bundesgerichts vom 30. März 1954 (publiziert in ZR 55/1956 Nr. 58; vgl. S. 108 ff.).
30 Urteil des Bundesgerichts vom 8. November 1955 (publiziert in ZR 55/1956 Nr. 58; vgl. S. 114 f.).

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die Endung "a" des Zeichens "sola".31 Das lange "a" von "sola" wirkt im
Vergleich zu "ex" viel harmonischer und sanfter.
Dieser deutliche Unterschied in der Endung genügt auch unter Berücksich-
tigung der Tatsache, dass die Parteien die gleichen Waren (Besteck) mit
den streitgegenständlichen Zeichen kennzeichnen und – jedenfalls bei
Konsumenten – nicht mit einer hohen (immerhin aber mit einer erhöhten)
Aufmerksamkeit gerechnet werden kann. Das Zeichen "sola" kann jeden-
falls aufgrund der weiten Verbreitung der Silbe "sol" nicht als stark bezeich-
net werden. Würde im vorliegenden Fall, wo mit "ex" eine von "a" komplett
andere zweite Silbe infrage steht, eine Verwechslungsgefahr angenom-
men, führte dies faktisch zu einer Monopolisierung von Wörtern zugunsten
der Gesuchstellerin, die aus "sol" als erster Silbe und einer beliebigen zwei-
ten Silbe bestehen. Eine solche Monopolisierung kann aufgrund der bereits
erwähnten weiten Verbreitung der Silbe "sol" nicht in Betracht kommen.
4. Fazit
Das Gesuch vom 3. August 2023 ist bereits mangels Vorliegens einer mar-
kenrechtlichen Verwechslungsgefahr abzuweisen. Bei dieser Sachlage
braucht auf die weiteren Vorbringen der Parteien nicht mehr eingegangen
zu werden.
Da das Handelsgericht die AB 38, 39 und 40 sowie die AB 53/1 bis 53/25
(rote Ordner) für die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsge-
fahr nicht einsehen musste und diese Urkunden der Gesuchstellerin auch
nicht zugestellt wurden, erübrigt es sich, über die von der Gesuchsgegnerin
beantragten prozessualen Schutzmassnahmen gemäss Art. 156 ZPO zu
befinden.
5. Prozesskosten
5.1. Allgemeines
Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteient-
schädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterlie-
genden Partei auferlegt.
Da das Gesuch vollumfänglich abgewiesen wird, sind sämtliche Prozess-
kosten der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Daran ändert das Vorbringen der
Gesuchstellerin nichts, die Gesuchsgegnerin habe es vorprozessual unter-
lassen, Beweismittel für ihre bisherige Tätigkeit in der Schweiz vorzulegen
und habe sich darauf beschränkt, unbelegte Behauptungen vorzubringen,
weshalb die Gesuchstellerin habe davon ausgehen müssen, die Gesuchs-
gegnerin erhebe blosse Schutzbehauptungen (Stellungnahme vom 9. Ok-
tober 2023 Rz. 53 ff.). Das Gesuch wird nicht wegen des von der Gesuchs-
gegnerin (ebenfalls) geltend gemachten Weiterbenützungsrechts oder dem
31 Vgl. zu dieser Thematik auch BGE 121 III 377 E. 3a.

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erhobenen Verwirkungseinwand abgewiesen, sondern weil es bereits an
einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Gesuchstellerin und
den von der Gesuchsgegnerin verwendeten Zeichen fehlt. Im Übrigen war
es nachweislich nicht die Gesuchsgegnerin, sondern die Gesuchstellerin,
welche vorprozessual nicht Hand zu einer vertieften Erörterung der Sache
bot (Aktenzusammenzug Ziff. 4.2; Antwort Rz. 164 ff; AB 85 und 86). Die
keine Markenrechte der Gesuchstellerin verletzende Gesuchsgegnerin war
nicht gehalten, ihren Vertrieb in die Schweiz bis auf Weiteres einzustellen,
nur um überhaupt die Möglichkeit zu erhalten, sich mit der Gesuchstellerin
zu einer Erörterung über den Streitgegenstand treffen zu können.
5.2. Gerichtskosten
Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95
Abs. 2 lit. b ZPO), welche sich gemäss Art. 96 ZPO nach den kantonalen
Tarifen, vorliegend nach § 8 VKD bemisst. Sie wird in Berücksichtigung des
verursachten gerichtlichen Aufwands und angesichts von Schwierigkeit
und Umfang der Streitigkeit auf insgesamt Fr. 4'000.00 festgesetzt und mit
dem von der Gesuchstellerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss in glei-
cher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO).
5.3. Parteientschädigung
Die Gesuchstellerin hat der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung zu
bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Parteientschädigung wird nach dem
Streitwert – vorliegend Fr. 250'000.00 – bemessen (vgl. § 3 AnwT). Ausge-
hend von einer Grundentschädigung von Fr. 21'230.00 (§ 3 Abs. 1 lit. a
Ziff. 7 AnwT) resultiert nach Vornahme eines Summarabzugs von 50 %
(§ 3 Abs. 2 Satz 2 AnwT) ein Betrag von Fr. 10'615.00. Durch die Grun-
dentschädigung sind Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen,
Korrespondenz und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die
Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten (§ 6 Abs. 1
AnwT). Da vorliegend keine Verhandlung stattfand, ist die Grundentschä-
digung um 20 % auf Fr. 8'492.00 zu kürzen (§ 6 Abs. 2 AnwT). Nach Hin-
zurechnung einer Auslagenpauschale (§ 13 Abs. 1 Satz 2 AnwT) von pra-
xisgemäss 3% resultiert ein Betrag in der Höhe von gerundet Fr. 8'750.00.

- 20 -
Der Vizepräsident erkennt:
1.
Das Gesuch vom 3. August 2023 wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 4'000.00 werden der Gesuchstellerin
auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Gerichtskostenvorschuss in glei-
cher Höhe verrechnet.
3.
Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin eine Parteient-
schädigung in Höhe von Fr. 8'750.00 (inkl. Auslagen) zu bezahlen.
Zustellung an:
 die Gesuchstellerin (Vertreter; zweifach mit Abrechnung)
 die Gesuchsgegnerin (Vertreter; zweifach mit Stellungnahme der Ge-
suchstellerin vom 9. Oktober 2023 [inkl. Beilage])
Mitteilung an:
 Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

- 21 -
Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff.,
Art 90 ff. BGG)
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der schriftlichen Eröff-
nung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids an gerechnet, die Be-
schwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.
Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweize-
rischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elekt-
ronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid verfassungsmässige
Rechte (Art. 98 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als
Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen
hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).
Aarau, 17. Oktober 2023
Handelsgericht des Kantons Aargau
2. Kammer
Der Vizepräsident: Der Gerichtsschreiber:
Vetter Bisegger