ag_handelsgericht · HOR.2020.16 · 2023-04-25 · de
Obergericht / Handelsgericht / 1. Kammer — HOR.2020.16


Handelsgericht
1. Kammer
HOR.2020.16 / SB
Teilurteil vom 25. April 2023
Besetzung Oberrichter Dubs, Präsident
Ersatzrichter Wyss
Handelsrichterin Baumann
Handelsrichter Felber
Handelsrichter Wieland
Gerichtsschreiber Bisegger
Klägerin TY Inc.,
[…]
vertreten durch Rechtsanwälte lic. iur. Philipp Groz und
MLaw Gilles Steiger
[…]
Beklagte 1 und Carletto Management & Logistik AG,
prozessführende […]
Streitberufene vertreten durch Rechtsanwälte lic. iur. Matthias Städeli und
der Beklagten 2 lic. iur. Fabio Versolatto,
[…]
Beklagte 2 Nici GmbH,
[…]
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Noth und
Rechtsanwältin MLaw Lea Weber,
[…]
Gegenstand Ordentliches Verfahren betreffend Verstoss gegen das Verbot des unlau-
teren Wettbewerbs; Nichtigerklärung von Marken

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Das Handelsgericht entnimmt den Akten:
1. Parteien
Klägerin
Die Klägerin ist eine im US-Bundesstaat Delaware inkorporierte Gesell-
schaft mit Hauptniederlassung ("principle place of business") im US-Bun-
desstaat Illinois, wo sie als sog. "foreign corporation" registriert ist (Klage-
beilagen [KB] 4; 40). Sie ist eine weltweit tätigte Herstellerin von Plüschtie-
ren (Klage, Rz. 52; Klageantwort Beklagte 1 [KA B1], Rz. 361).
Beklagte 1
Die Beklagte 1 ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz
in Wollerau. Sie bezweckt im Wesentlichen die Übernahme, den Kauf und
Verkauf, die Verwertung, das Halten, die Verwaltung und die Belastung von
Lizenzen und anderen Immaterialgüterrechten aller Art im In- und Ausland.
Sie erbringt Management- und Beratungsdienstleistungen für Gruppenge-
sellschaften und Dritte im In- und Ausland sowie Lagerungs- und Logistik-
dienstleistungen (KB 5).
Die Beklagte 1 gehört zur sog. "Carletto-Gruppe", zu welcher namentlich
auch die Carletto AG mit Sitz in Wädenswil (KB 34) sowie die Carletto
Deutschland GmbH mit Sitz in Nürnberg (Bayern) gehören (KB 35). Bei al-
len drei Gesellschaften ist A. in exekutiver Organstellung (Delegierter des
Verwaltungsrates bei den Schweizer Aktiengesellschaften bzw. Geschäfts-
führer der deutschen GmbH; Klage, Rz. 83; KB 5, 34 und 35).
Beklagte 2
Die Beklagte 2 ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen
Rechts mit Sitz in Altenkunstadt (Bayern). Sie ist eine international tätige
Herstellerin von Plüschtieren (Klage, Rz. 86; KB 6).
2. "Distributorship Agreement" zwischen der Klägerin und der Car-
letto Deutschland GmbH
Im Jahr 2010 schlossen die Klägerin und die Carletto Deutschland GmbH
ein "Distributorship Agreement" ab, in welchem die Klägerin die Carletto
Deutschland GmbH zur exklusiven Distributorin für ihre Produkte in den
Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz ernannte (sog. DACH-Re-
gion; Klage, Rz 90; KB 40, Ziff. 2a, 1b). Die Klägerin kündigte das "Distri-
butorship Agreement" am 14. Februar 2019 per 18. Mai 2019. Seither ver-
treibt die TY UK Ltd. mit Sitz im Vereinigten Königreich die Produkte der
Klägerin in der DACH-Region (KA B1, Rz. 80 f.; Replik, Rz. 31).
1 Da die Klageantworten der Beklagten weitgehend identisch sind, wird aus Gründen der Übersicht-
lichkeit ausschliesslich auf die Klageantwort der Beklagten 1 verwiesen, soweit es nicht ausnahms-
weise angezeigt erscheint, die Klageantwort der Beklagten 2 zu zitieren.

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3. "Beanie Boos"-Plüschtierlinie der Klägerin
Unter der Bezeichnung "Beanie Boos" stellt die Klägerin Plüschtiere mit
übergrossen Köpfen und Augen her (Replik, Rz. 54; KA B1, Rz. 63). Diese
verfügen überdies über einen sog. "Hangtag", auf dem der Name des
Plüschtiers, dessen "Geburtsdatum" und dessen "Geschichte" abgedruckt
sind (Klage, Rz. 65; KA B1, Rz. 107; Duplik, Rz. 73). Die "Beanie Boos"
wurden in der DACH-Region (mindestens während einiger Jahre) auch mit
der Bezeichnung "Glubschi" bzw. "Glubschis" – ein Hinweis auf deren über-
grosse Augen ("Glubschaugen") – beworben. Zwar befanden sich die Be-
zeichnungen "Glubschi" bzw. "Glubschis" nie auf den Plüschtieren selbst,
sie waren aber auf Prospekten, "Point of Sale"-Werbematerial (bspw.
Plüschtierständern), Merchandising-Artikeln etc. abgedruckt (Klage, Rz. 2,
54 ff.; KA B1, Rz. 55 ff., 58 ff.; Replik, Rz. 68; Duplik, Rz. 52 ff.).
4. Markenanmeldungen durch die Beklagte 1
Am 29. April 2013 meldete die Beklagte 1 in der Schweiz die Wortmarke
CH 645 779 "Glubschi" und am 4. November 2015 gestützt auf eine deut-
sche Basismarke die internationale Wortmarke IR 1 281 710 "Glubschis"
an. Ebenfalls meldete die Beklagte 1 am 4. November 2015 gestützt auf
eine deutsche Basismarke das nachfolgende "Glubschis"-Logo als interna-
tionale Wort/Bild-Marke (IR 1 285 540) an (Klage, Rz. 96; KB 11-13; KA B1,
Rz. 49) an:
5. Kooperation zwischen den Beklagten und neue Glubschi-Plüsch-
tierlinie
Im Oktober 2019 – also nach Beendigung des "Distributorship Agreements"
zwischen der Klägerin und der Carletto Deutschland GmbH (vgl. oben,
Ziff. 2) – kündigte die Beklagte 2 an, in der zweiten Jahreshälfte 2020 in
Kooperation mit der Beklagten 1 eine "Glubschis"-Plüschtierlinie auf den
Markt zu bringen (Klage, Rz, 98 ff.; KA B1, Rz. 85 ff.). Die angekündigten
Plüschtiere sollten übergrosse Augen und Köpfe haben sowie über einen
"Hangtag", auf dem der Name und das "Motto" des Plüschtiers abgedruckt
sind, verfügen. Auch das Logo der neuen Plüschtierlinie wurde vorgestellt
(Klage, Rz. 98 ff.; Duplik, Rz. 73; KB 9, 42-43):
6. Gegenseitige Abmahnungen
Nachdem die Klägerin die Wortmarke CH 737 011 "GLUBSCHIS" am
10. Oktober 2019 in der Schweiz als Marke hinterlegt hatte, wurde sie von
der Beklagten 1 mit Anwaltsschreiben vom 12. November 2019 unter Hin-
weis auf die Marke IR 1 281 710 "Glubschis" abgemahnt. Die Beklagte 1

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verlangte, dass die Klägerin von einer kennzeichnungsmässigen Verwen-
dung für unter anderem Plüschtiere absehe, eine entsprechende Unterlas-
sungserklärung abgebe und die Marke löschen lasse (Klage, Rz. 107;
KB 48; KA B1, Rz. 87 ff.). Die Klägerin wies diese Aufforderung mit An-
waltsschreiben vom 18. November 2019 zurück und verlangte ihrerseits,
dass die Beklagte 1 ihre "Glubschi"-Marken (d.h. IR 1 285 540, IR 1 281
710 und CH 645 779) auf die Klägerin übertrage und von einem kennzeich-
nungsmässigen Gebrauch der Zeichen "Glubschi" bzw. "Glubschis" ab-
sehe (Klage, Rz. 108; KB 49; KA B1, Rz. 90). Weiter mahnte die Klägerin
mit Anwaltsschreiben vom 4. Dezember 2019 auch die Beklagte 2 ab
(Klage, Rz. 110; KB 50; KA B1, Rz. 90). Beide Beklagten wiesen die Ab-
mahnungen der Klägerin zurück (Klage, Rz. 109, 111; KB 10 und 51).
7. Vorsorgliche Massnahmen
Auf Gesuch der Klägerin vom 10. Dezember 2019 erliess der Präsident des
Handelsgerichts des Kantons Aargau am 20. Januar 2020 folgende vor-
sorgliche Massnahmen gegen die Beklagten (Verfahren: HSU.2019.149;
Klage, Rz. 4; KB 2 [vgl. auch Superprovisorium KB 1]):
" 1.
In Gutheissung des Gesuchs vom 11. Dezember 2019 wird der Gesuchs-
gegnerin 1 und der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung einer Ordnungs-
busse für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO so-
wie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit
Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz im geschäftlichen
Verkehr die nachfolgend abgebildeten Plüschtiere und Plüschtier-Schlüs-
selanhänger unter den Bezeichnungen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS"
anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen oder verkaufen zu lassen.

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2.
Art. 292 StGB lautet:
" Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zustän-
digen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses
Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet,
wird mit Busse bestraft."
3.
Der Gesuchstellerin wird Frist bis zum 20. April 2020 angesetzt, um
Klage im ordentlichen Verfahren anzuheben. Im Säumnisfall fallen
die in vorstehender Dispositiv-Ziff. 1 angeordneten vorsorglichen
Massnahmen dahin.
4.
4.1.
Die von der Gesuchstellerin in Nachachtung von Ziff. 4 der Verfü-
gung vom 12. Dezember 2019 bereits geleistete Sicherheitsleis-
tung in Höhe von Fr. 200'000.00 zugunsten der Gesuchsgegnerin-
nen bleibt bestehen.
4.2.
Den Gesuchsgegnerinnen wird Frist bis zum 20. Januar 2021 an-
gesetzt zur Einreichung einer Schadenersatzklage gegen die Ge-
suchstellerin im Zusammenhang mit der vorliegenden vorsorglichen
Massnahme. Im Säumnisfall verfällt die Sicherheitsleistung gemäss
Ziff. 4.1.
Die Gesuchsgegnerinnen haben dem Handelsgericht des Kantons
Aargau eine Klageeinleitung an einem anderen Gericht innert Frist
mitzuteilen.
5.
5.1.
Die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 7'000.00 sind unter solidari-
scher Haftbarkeit von den Gesuchsgegnerinnen zu tragen.
Die Gerichtskosten werden mit dem von der Gesuchstellerin in der
Höhe von Fr. 7'000.00 geleisteten Vorschuss verrechnet. Die Ge-
suchsgegnerinnen haben der Gesuchstellerin unter solidarischer
Haftbarkeit Fr. 7'000.00 direkt zu ersetzen.

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5.2.
Die Gesuchsgegnerinnen haben der Gesuchstellerin unter solidari-
scher Haftbarkeit eine Parteientschädigung in der Höhe von
Fr. 9'990.00 (inkl. Auslagen) zu leisten.
5.3.
Eine abweichende Verteilung der in Ziff. 5.1 und 5.2 vorstehend ver-
legten Gerichts- und Parteikosten im allfälligen Hauptprozess bleibt
vorbehalten, falls dieser vor dem Handelsgericht des Kantons Aar-
gau durchgeführt wird."
8. Klage
In Prosequierung des Massnahmeentscheids vom 20. Januar 2020 reichte
die Klägerin am 17. April 2020 Klage ein und stellte folgende Rechtsbegeh-
ren:
" 1.
Der Beklagten 1 und der Beklagten 2 sei unter Androhung einer Ordnungs-
busse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens
aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie unter Andro-
hung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wider-
handlungsfall zu verbieten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die
nachfolgend abgebildeten Plüschtiere und Plüschtier-Schlüsselanhänger
unter den Bezeichnungen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS" anzubieten,
zu bewerben, in Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder durch Dritte anbie-
ten, bewerben, in Verkehr bringen oder verkaufen zu lassen.
[Es folgen dieselben Abbildungen von Plüschtieren und Plüsch-
tier-Schlüsselanhängern wie in Dispositiv-Ziff. 1 des Massnah-
meentscheids vom 20. Januar 2020.]
2.
Die Beklagte 1 und die Beklagte 2 seien unter Androhung einer Ordnungs-
busse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens
aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie unter Andro-
hung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wider-
handlungsfall zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils
Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungs-
legung Rechnung zu legen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum
des Urteils durch den Verkauf von den in Rechtsbegehren 1 abgebildeten
Plüschtieren und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnun-
gen "GLUBSCHI" oder "GLUBSCHIS" in der Schweiz erzielt wurde.
3.
Die Beklagte 1 und die Beklagte 2 seien zu verpflichten, der Klägerin einen
nach dem Ergebnis der Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 2
durch die Klägerin noch zu beziffernden oder durch das Gericht zu schät-
zenden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen.
4.
Die Schweizer Marke CH 645 779 GLUBSCHI, sowie der Schweizer Teil
der internationalen Marke IR 1 281 710 GLUBSCHIS und der internationa-
len Marke IR 1 285 540 – GLUBSCHIS (fig.) der Beklagten 1 seien für
sämtliche beanspruchten Waren für nichtig zu erklären.

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5.
Es sei das rechtskräftige Urteil dem Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum, Stauffacherstrasse 65/69g, 3003 Bern, mitzuteilen.
6.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zu Lasten der Be-
klagten, je unter solidarischer Haftbarkeit.
sowie dem prozessualen Antrag
Es sei das Verfahren in einem ersten Schritt auf die Rechtsbegehren 1, 2,
4, 5 und 6 zu beschränken."
Die Klägerin behauptete im Wesentlichen, ihre "Beanie Boos"-Plüschtiere
würden in der Schweiz seit 1995 vertrieben. Die Bezeichnung "Glubschi"
werde nachweislich bereits seit mindestens 2010 und somit schon vor Be-
gründung des Vertriebsverhältnisses zwischen ihr und der Carletto-Gruppe
und erst Recht vor Anmeldung der Marken durch die Beklagte 1 (Klage,
Rz. 59) verwendet. Auch das Glubschaugen-Logo werde seit Jahren für
ihre "Beanie Boos" verwendet (Klage, Rz. 55). "Glubschi" werde von Händ-
lern und Konsumenten als Produkt und Marke der Klägerin wahrgenommen
(Klage, Rz. 70) und habe sich entsprechend als Produktmarke im Verkehr
durchgesetzt (Klage, Rz. 77). Auch heute würden die "Beanie Boos" bei-
spielsweise in Spielwarenhäusern mit dieser Bezeichnung angeboten
(Klage, Rz. 71).
Gemäss dem "Distributorship Agreement" habe die Carletto Deutschland
GmbH ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag auf alle Unternehmen der
Carletto-Gruppe überbinden müssen (Klage, Rz. 94). Die Beklagte 1 sei
jahrelang als Vertriebspartnerin für die Schweiz zuständig gewesen (Klage,
Rz 77). Gemäss dem "Distributorship Agreement" sei der Carletto-Gruppe
lediglich eine beschränkte nicht-exklusive Lizenz an den klägerischen Im-
materialgüterrechten zugestanden. Nach dem "Distributorship Agreement"
habe die Carletto-Gruppe offensichtlich nicht Rechteinhaberin an Produk-
ten und Produktmarken werden sollen (Klage, Rz. 93 f.). Zudem habe die
Klägerin das Recht gehabt, alle Marketingmassnahmen zu überwachen
und gegebenenfalls ein Veto einzulegen (Klage, Rz. 95). Im Weiteren sei
es der Carletto-Gruppe nach dem "Distributorship Agreement" untersagt,
nach Vertragsbeendigung klägerische Marken weiter zu verwenden (Klage,
Rz. 96). Trotz dieser klaren vertraglichen Bestimmungen habe die Be-
klagte 1 bereits während der Vertragslaufzeit die Wortmarken CH 645 779
"Glubschi", IR 1 281 710 "Glubschis" und das Logo IR 1 285 540 "Glub-
schis" (fig.) angemeldet (Klage, Rz. 96). Es handle sich hierbei um eigen-
mächtig eingetragene Agentenmarken, die zu löschen seien (Klage,
Rz. 109). Überdies seien die Marken wegen Nichtgebrauchs zu löschen
(Klage, Rz. 183 ff.).

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Es sei zudem unlauter, dass die in einer geschäftlichen Kooperation ste-
henden Beklagten nunmehr unter der identischen Bezeichnung "Glubschi",
mit neuem, aber täuschend ähnlichen Logo und den identischen charakte-
ristischen Merkmalen und gleichen Sujets Plüschtiere auf den Markt ge-
bracht hätten, die von den "Beanie Boos" der Klägerin nicht auseinander-
gehalten werden könnten (Klage, Rz. 98 f.; 104, 109, 112 ff.). Die Be-
klagte 1 habe diese Plüschtierserie zudem unter Verwendung von ihr aus
der Vertriebsbeziehung mit der Klägerin bekannten Interna, Geschäftsge-
heimnissen und Know-how entwickelt (Klage, Rz. 101).
9. Verfahrensbeschränkung und Aktenbeizug
Nachdem sich beide Beklagten mit dem prozessualen Antrag der Klägerin
sowie dem Beizug der Akten des Massnahmenverfahrens einverstanden
erklärt hatten (Schreiben der Beklagten 1 vom 18. Mai 2020 und der Be-
klagten 2 vom 19. Mai 2020), wurde das Verfahren mit Verfügung vom
20. Mai 2020 auf die klägerischen Rechtsbegehren 1, 2, 4, 5 und 6 be-
schränkt.
10. Klageantworten
Mit (je separaten, inhaltlich – mit wenigen Ausnahmen – aber identischen)
Klageantworten (im beschränkten Verfahren) vom 13. Juli 2020 beantrag-
ten die Beklagten:
" 1.
Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin."
Überdies stellten sie den folgenden Verfahrensantrag:
" Es sei nach dem ersten Schriftenwechsel der Parteien eine Instruktions-
verhandlung durchzuführen, welche unter Mitwirkung des Gerichts dem
Versuch einer Einigung der Parteien dienen soll."
Hinsichtlich des Rechtsbegehrens 4 der Klägerin erhob die Beklagte 1 die
Einrede der örtlichen Unzuständigkeit des angerufenen Handelsgerichts
und beantragte, dass das Handelsgericht über die Zuständigkeit für dieses
Rechtsbegehren durch Zwischenentscheid entscheide.
Sodann verkündete die Beklagte 2 in ihrer Klageantwort der Beklagten 1
den Streit (Klageantwort Beklagte 2 [KA B2], Rz. 40).
In der Sache behaupteten die Beklagten im Wesentlichen, die Carletto
Deutschland GmbH habe während des exklusiven Vertriebsverhältnisses
mit der Klägerin auf eigene Kosten und Risiken die für den deutschsprachi-
gen Markt aufgrund ihrer beschreibenden Anklänge passende Vertriebs-

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marke "Glubschi" bzw. "Glubschis" entwickelt und für ihre Absatzbemühun-
gen benutzt. Der Begriff "Glubschis" sei erstmals am 30. Juni 2011 von
zwei ihrer Vertriebsmitarbeiterinnen ins Spiel gebracht worden. In der Folge
habe der Gründer der Klägerin – B. – seine Zustimmung zur Entwicklung
der Vertriebsmarke gegeben. Die Vertriebsmarken "Glubschi" bzw. "Glub-
schis" seien erstmals an der Spielwarenmesse Nürnberg im Januar/Feb-
ruar 2012 verwendet worden. Die Hinterlegung der entsprechenden Mar-
ken sei der Klägerin im Übrigen bekannt gewesen. Bei "Glubschi" bzw.
"Glubschis" handle es sich um ausschliesslich für Marketingmassnahmen,
Werbung und "Point of Sale"-Materialien entwickelte Vertriebsmarken,
während die Marken der Klägerin ausschliesslich der Kennzeichnung der
verkauften Produkte gedient hätten. Die Klägerin habe den nach dem "Dis-
tributorship Agreement" im Übrigen zulässigen Aufbau einer Vertriebs-
marke geduldet, weil sie davon profitiert habe und ihre eigenen Marken
hierdurch nicht beeinträchtigt worden seien (KA B1, Rz. 3, 45 f., 49, 52,
58 ff., 64 f.). Nach der Kündigung des Vertriebsverhältnisses sei es der Be-
klagten 1 freigestanden, die Vertriebsmarke in Kooperation mit der Beklag-
ten 2 zu nutzen (KA B1, Rz. 4). Im Übrigen sei ohnehin nicht die Beklagte 1
als Sub-Distributorin für das Gebiet der Schweiz tätig gewesen, sondern
die Carletto AG (KA B1, Rz. 49). Der inländische Besitzstand in Bezug auf
"Glubschi" bzw. "Glubschis" stehe der Carletto Deutschland GmbH bzw.
der Beklagten 1 zu (KA B1, Rz. 5c). Diese Zeichen würden von Händlern
und Einkäufern von Plüschtieren als eigenständige Vertriebsmarke der
Carletto Deutschland GmbH und der Beklagten 1 wahrgenommen und die-
sen und nicht der Klägerin zugeordnet (KA B1, Rz. 5d, 67, 121 ff.). Durch-
schnittsabnehmer von Plüschtieren (Kinder) würden "Glubschi" bzw. "Glub-
schis" dagegen in erster Linie als Sachbegriff für Plüschtiere mit grossen
Augen verstehen (KA B1, Rz. 129).
Weder führten die von den Beklagten nunmehr herausgebrachten Plüsch-
tiere zu einer Verwechslungsgefahr zu den klägerischen "Beanie Boos",
noch würden sie sich an diesen anlehnen: Plüschtiere mit grossen Kuller-
augen seien im Spielzeugmarkt weit verbreitet und banal. Alle im Wettbe-
werb stehenden Plüschtiere dieser Art wiesen sehr ähnliche Eigenschaften
(Kulleraugen, "Hangtag" mit Namen des Plüschtiers etc.) auf. Solche Cha-
rakteristika würden daher nicht der Klägerin zugerechnet. Auch lehnten
sich die Beklagten nicht an Sujets der Klägerin an. Vielmehr hätten sie –
wie andere Mitbewerber auch – die üblichsten freihaltebedürftigen und
bestverkäuflichsten Tiersujets ausgewählt. Allerdings treffe es ohnehin
nicht zu, dass die Beklagten alle Tiersujets übernommen hätten. Zudem
hebe sich ihr Design von den klägerischen Produkten ab (KA B1, Rz. 5a-b,
91 ff.). Namentlich finde sich auf den Produkten der "Nici"-Stern und auf
dem "Hangtag" und der Etikette das "Nici"-Kennzeichen (KA B1, Rz. 111).
Auch aus der gemeinfreien Abbildung von zwei Augen könne die Klägerin
nichts zu ihren Gunsten ableiten (Klage, Rz. 146). Falsch sei, dass die Be-

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klagte 1 bei der Entwicklung der Plüschtierserie Interna, Geschäftsgeheim-
nisse sowie Know-how aus der Vertriebsbeziehung mit der Klägerin habe
einfliessen lassen (Klage B1, Rz. 159). Die Produkte der Klägerin seien
überdies weder besonders bekannt, noch verfügten sie über eine beson-
dere Qualität oder Eigenschaft, welche ihnen einen Ruf verleihen würde.
Vielmehr handle es sich um preiswerte Durchschnittsprodukte (KA B1,
Rz. 5e, 133 ff.). Im Gegensatz zu Deutschland – wo das Zeichen durch die
McDonald's "Happy-Meal"-Beigabe im Jahr 2016 eine gewisse Bekanntheit
erlangt habe (KA B1, Rz. 7) – verfüge das Zeichen Glubschi in der Schweiz
nicht über eine gewisse Bekanntheit (KA B1, Rz. 5e).
Das Verhalten der Klägerin sei auch widersprüchlich. Sie habe zu keinem
Zeitpunkt ein Interesse an der Verwendung der Zeichen "Glubschi" oder
"Glubschis" gehabt. Vielmehr habe sie stets nur ihre eigenen Marken ver-
wendet (KA B1, Rz. 6a, 135 ff.). Mit Wirkung ab 1. Januar 2018 habe die
Klägerin zudem entschieden, dass ihre Produkte nicht mehr mit der Ver-
triebsmarke "Glubschi" weitervertrieben werden sollten, sondern wieder
ausschliesslich mit ihren eigenen Marken. Entsprechend seien der Verkauf
und die Marketingmassnahmen wieder wie zu Beginn der Zusammenarbeit
ausschliesslich unter der Marke "Beanie Boos" erfolgt (KA B1, Rz. 76 f.).
Auch jetzt wolle die Klägerin die "Beanie Boos" nicht mit dem Zeichen
"Glubschi" vertreiben. Bei der von der Klägerin angemeldeten Marke
handle es sich um eine Sperrmarke (KA B1, Rz. 6b, 139).
11. Streitverkündung
Nachdem die Beklagte 1 mit Verfügung vom 17. Juli 2020 aufgefordert wor-
den war, sich zur Streitverkündung zu äussern, reichte sie mit Eingabe vom
28. Juli 2020 eine gemeinsame Erklärung der beiden Beklagten ein, ge-
mäss welcher die Beklagte 1 die Streitverkündung annimmt und den Pro-
zess mit Einverständnis der Beklagten 2 als deren Prozessstandschafterin
führt. Mit Verfügung 29. Juli 2020 wurde die gemeinsame Erklärung zur
Kenntnis genommen und das Rubrum entsprechend angepasst.
12. Replik und Duplik sowie weitere Schriftsätze
In Replik und Duplik sowie den weiteren Schriftsätzen hielten die Parteien
an ihren Anträgen fest. Auch hielten sie im Wesentlichen an ihren Behaup-
tungen fest und führten diese weiter aus.
13. Instruktionsverhandlung
Am 28. Juni 2022 fand eine Instruktionsverhandlung statt. Die anlässlich
der Instruktionsverhandlung geführten Vergleichsgespräche verliefen er-
gebnislos.

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14. Kein Verzicht auf Hauptverhandlung und Schlussvorträge
Am 18. August 2022 wurde die Beweisverfügung erlassen und die Parteien
aufgefordert, dem Handelsgericht mitzuteilen, ob sie auf eine Hauptver-
handlung sowie auf die Schlussvorträge verzichten. Während die Beklag-
ten auf die Hauptverhandlung und Schlussvorträge verzichteten, wünschte
die Klägerin deren Durchführung mit mündlichem Schlussvortrag.
15. Vorladung zur Hauptverhandlung und Bestellung des Gerichts
Mit Verfügung vom 19. Dezember 2022 wurden die Parteien zur Hauptver-
handlung am 17. Januar 2023 vorgeladen. Gleichzeitig wurde ihnen die Be-
setzung der Kammer bekanntgegeben. Auf Gesuch der Klägerin wurde die
Hauptverhandlung mit Verfügung vom 22. Dezember 2022 abgesagt und
mit Verfügung vom 4. Januar 2023 auf den 9. März 2022 neu angesetzt.
16. Hauptverhandlung
Am 9. März 2023 fand die Hauptverhandlung statt, anlässlich welcher die
Parteien ihre Schlussvorträge hielten, wobei die Parteien von ihrem Recht
auf einen zweiten Vortrag Gebrauch machten.
Das Handelsgericht zieht in Erwägung:
1. Prozessvoraussetzungen
Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt
sind (Art. 60 ZPO).
Zuständigkeit für Rechtsbegehren 1, 2 und 4
1.1.1. Internationale und örtliche Zuständigkeit
Da sowohl die Klägerin als auch die Beklagte 2 ihren Sitz ausserhalb der
Schweiz haben, liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die internationale
Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist primär nach den anwendbaren
völkerrechtlichen Verträgen (Art. 1 Abs. 2 IPRG), subsidiär nach dem IPRG
(Art. 1 lit. a IPRG) zu bestimmen. Da beide Beklagten ihren Sitz im Hoheits-
gebiet eines Vertragsstaates des LugÜ haben, ist die internationale Zustän-
digkeit vorliegend nach dem LugÜ zu bestimmen.
1.1.1.1. Beklagte 2
Die Beklagte 2 betreffen – im Rahmen des beschränkten Verfahrens – le-
diglich die Rechtsbegehren 1 und 2. Mit Bezug auf diese Rechtsbegehren
hat sich die Beklagte 2 i.S.v. Art. 24 LugÜ vorbehaltlos auf das Verfahren
eingelassen (vgl. KA B2, Rz. 14 ff.).

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Die internationale und örtliche Zuständigkeit ergibt sich unabhängig von ei-
ner Einlassung aber auch aus Art. 5 Ziff. 3 LugÜ.2 Demnach kann eine Per-
son, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, vor den
Gerichten des Vertragsstaates verklagt werden, an dem das schädigende
Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, wenn eine unerlaubte Hand-
lung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist,
oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des
Verfahrens bilden. Nach der Rechtsprechung ist der Begriff der unerlaubten
Handlung des LugÜ weit auszulegen. Er erfasst insbesondere auch An-
sprüche aus Lauterkeitsrecht.3 Auf solche Ansprüche stützt die Klägerin die
Rechtsbegehren 1 und 2. Sie behauptet, die lauterkeitsrechtlich beanstan-
dete "Glubschi"-Produktelinie der Beklagten solle in der ganzen Schweiz
vertrieben werden. Nach der Darstellung der Klägerin liegt demgemäss der
Erfolgsort der unlauteren Handlungen (auch) im Kanton Aargau.4 Die be-
hauptete schädigende Handlung sowie der Handlungs- und Erfolgsort bei
einer unerlaubten Handlung stellen sog. doppelrelevante Tatsachen dar.
Bei doppelrelevanten Tatsachen ist für die Beurteilung der Zuständigkeit
einzig auf das Vorbringen der klagenden Partei abzustellen, sofern die gel-
tend gemachten Tatsachen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutref-
fen.5 Dies ist hier der Fall, nachdem die Beklagten nicht in Abrede stellen,
die "Glubschi"-Produktelinie in der ganzen Schweiz vertreiben zu wollen.
1.1.1.2. Beklagte 1
1.1.1.2.1. Rechtsbegehren 1 und 2
Auch die Beklagte 1 liess sich mit Bezug auf die Rechtsbegehren 1 und 2
im Sinne von Art. 24 LugÜ vorbehaltlos auf das Verfahren ein (KA B1,
Rz. 14 ff.). Dies auch insoweit, als die Klägerin bezüglich der Beklagten 1
ihre Rechtsbegehren 1 und 2 mit Ansprüchen aus dem "Distributorship Ag-
reement" (KB 40) begründet. Dieses enthält in Ziff. 26 zwar eine Gerichts-
standsvereinbarung zugunsten des United States District Court, Northern
District of Illinois, Eastern Division. Gerichtsstandsvereinbarungen sind in-
dessen nicht von Amtes wegen zu beachten6 und die Beklagte erhob mit
Bezug auf die vertraglichen Ansprüche keine Unzuständigkeitseinrede.
Zwar wies sie darauf hin, nicht Partei des "Distributorship Agreements" zu
sein bzw. nicht daran gebunden zu sein (KA B1, Rz. 49, Rz. 203 ff.). Damit
wehrte sie sich aber nicht gegen die Zuständigkeit des angerufenen Ge-
richts, sondern stellte bloss ihre Passivlegitimation in Abrede, verteidigte
sich also lediglich mit einem materiell-rechtlichen Argument und liess sich
demgemäss auf den Prozess ein.
2 BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ, 2. Aufl. 2016, Art. 5 N. 28.
3 BGer 4C.341/2005 vom 6. März 2007 E. 4; 4A_360/2016 E. 3.4; vgl. auch: BSK LugÜ-HOF-
MANN/KUNZ (Fn. 2), Art. 5 N. 479.
4 BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ (Fn. 2), Art. 5 N. 568.
5 BGE 136 III 486 E. 4; BSK IPRG-RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, 4. Aufl. 2021, Art. 129 N. 34; BSK
LugÜ-HOFMANN/KUNZ (Fn 2), Art. 5 N. 635 ff.
6 BSK IPRG-VASELLA/KUNZ, 4. Aufl. 2021, Art. 6 N. 16.

- 13 -
Abgesehen von den vertraglichen Ansprüchen (für welche eine Gerichts-
standvereinbarung besteht) ist das angerufene Gericht für die Rechtsbe-
gehren 1 und 2 aber auch unabhängig von einer Einlassung international
und örtlich zuständig. Zwar ergibt sich die internationale und örtliche Zu-
ständigkeit für die in der Schweiz domizilierte Beklagte 1 (anders als für die
in Deutschland domizilierte Beklagte 2) nicht aus Art. 5 LugÜ, da diese Be-
stimmung nur auf Personen Anwendung findet, die ihren Wohnsitz oder
Sitz in einem anderen Vertragsstaat des LugÜ (vorliegend also in einem
anderen Vertragsstaat als der Schweiz) haben.7 Die internationale Zustän-
digkeit ergibt sich aber aus Art. 2 Ziff. 1 LugÜ.8 Gemäss dieser Bestimmung
sind vorbehaltlich abweichender Vorschriften – solche gibt es vorliegend
keine – Personen, die ihren Wohnsitz in einen Vertragsstaat haben, ohne
Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Staates
zu verklagen.
Die örtliche Zuständigkeit ist demgegenüber nach dem IPRG zu bestim-
men, da Art. 2 Ziff. 1 LugÜ (anders als beispielsweise Art. 5 LugÜ) lediglich
die internationale, nicht aber die örtliche Zuständigkeit bestimmt.9 Die örtli-
che Zuständigkeit ergibt sich vorliegend aus Art. 129 Abs. 1 IPRG. Nach
dieser Bestimmung sind für Klagen aus unerlaubter Handlung die schwei-
zerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher
fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Über-
dies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort so-
wie für Klagen aufgrund der Tätigkeit einer Niederlassung in der Schweiz
die Gerichte am Ort der Niederlassung zuständig. Unter den Begriff der
unerlaubten Handlung sind wie beim LugÜ auch die lauterkeitsrechtlichen
Ansprüche zu subsumieren.10 Auch bezüglich des Erfolgsortes11 sowie der
doppelrelevanten Tatsachen12 gilt das zum LugÜ Gesagte für Art. 129
Abs. 1 IPRG entsprechend (oben E. 1.1.1.1).
1.1.1.2.2. Rechtsbegehren 4
Zu Rechtsbegehren 4 – das ausschliesslich die Beklagte 1 betrifft – macht
die Beklagte 1 die Unzuständigkeit des angerufenen Handelsgerichts gel-
tend.
Mit Rechtsbegehren 4 begehrt die Klägerin die Feststellung der Nichtigkeit
einer Schweizer Marke bzw. die Nichtigerklärung des Schweizer Teils von
7 BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ (Fn. 2), Art. 5 N. 28.
8 BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ (Fn. 2), Art. 5 N. 28.
9 BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ (Fn. 2), Art. 5 N. 28.
10 BGE 117 II 204 E. 2a; BSK IPRG-RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT (Fn. 5), Art. 129 N 5.
11 LGVE 1999 I Nr. 15 E. 4.2; vgl. auch BSK IPRG-RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT (Fn. 5), Art. 129
N. 26 ff. wo sich zahlreiche Verweise auf die Rechtsprechung zum LugÜ finden.
12 BGE 136 III 486 E. 4; BSK IPRG-RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT (Fn. 5), Art. 129 N. 34.

- 14 -
internationalen Marken. Es handelt sich hierbei um eine negative Feststel-
lungsklage i.S.v. Art. 52 MSchG.13 International zuständig für die Beurtei-
lung der Gültigkeit der Eintragung von Marken sind nach Art. 22 Ziff. 4
LugÜ die Gerichte des Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet sie hinter-
legt wurden oder als hinterlegt gelten.14 Da die Klage eine schweizerische
Marke bzw. den schweizerischen Teil von internationalen Marken betrifft,
ist die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte gegeben.
Die örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz bestimmt sich nach dem
IPRG.15 Einschlägig ist Art. 109 Abs. 1 Satz 1 IPRG, der bestimmt, dass für
Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüter-
rechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz (bzw.
Sitz, vgl. Art. 21 Abs. 1 IPRG) des Beklagten zuständig sind. Die Beklagte 1
ist Inhaberin der angegriffenen Marken. Sie hat ihren Sitz im Kanton
Schwyz. Nach dieser Bestimmung fehlt den aargauischen Gerichten folg-
lich die örtliche Zuständigkeit.
Zu beachten ist indessen Art. 8a Abs. 2 IPRG. Gemäss dieser Bestimmung
ist jedes schweizerische Gericht zuständig, das für einen Anspruch zustän-
dig ist, wenn mehrere Ansprüche gegen eine beklagte Partei, die nach dem
IPRG in der Schweiz eingeklagt werden kann, in einem sachlichen Zusam-
menhang stehen.16
Das Vorliegen eines sachlichen Zusammenhangs wird angenommen,
wenn die infrage stehenden Ansprüche auf demselben Lebenssachverhalt
beruhen, wie etwa, wenn aus einem Verkehrsunfall verschiedene Ansprü-
che geltend gemacht werden. Ein sachlicher Zusammenhang wird weiter
angenommen, wenn die Ansprüche zwar nicht auf demselben Sachverhalt
beruhen, jedoch in einer engen rechtlichen Beziehung zueinander stehen,
namentlich wenn sie auf demselben Rechtsverhältnis beruhen. Kein sach-
licher Zusammenhang ist jedoch gegeben, wenn es sich nur um gleichar-
tige Klagen handelt oder bloss Gründe der Prozessökonomie für eine ge-
meinsame Beurteilung sprechen oder wenn die geltend gemachten An-
sprüche auf verschiedenen Rechtsverhältnissen beruhen und nur durch
personelle Verflechtungen der beteiligten Personen in Zusammenhang ste-
hen oder wenn die Beteiligten bloss anderweitig in geschäftlichen Bezie-
hungen zueinander stehen. Ein gemeinsamer Lebenssachverhalt beider
13 BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 52 N. 18 ff.
14 Vgl. auch: BSK LugÜ-GÜNGERICH, 2. Aufl. 2016, Art. 22 N. 55 f.
15 BSK LugÜ-GÜNGERICH (Fn. 14), Art. 22 N. 20.
16 Diese Bestimmung stimmt wörtlich beinahe mit dessen Pendant für Binnensachverhalte (Art. 15
Abs. 2 ZPO) überein. Sodann setzt auch der (Binnen-)Gerichtsstand der Widerklage i.S.v. Art. 14
Abs. 2 ZPO einen sachlichen Zusammenhang voraus. Demgemäss kann für die Auslegung von
Art. 8a Abs. 2 IPRG auf die entsprechende Lehre und Rechtsprechung zur ZPO Bezug genommen
werden; vgl. BSK IPRG-DROESE, 4. Aufl. 2021, Art. 8a N. 15; SUTTER-SOMM/GRIEDER, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
3. Aufl. 2016, Art. 14 N. 19.

- 15 -
Ansprüche als Grundlage für den sachlichen Zusammenhang ist zudem
dann nicht gegeben, wenn es ohne weiteres möglich ist, den für die Beur-
teilung des einen Anspruchs massgebenden Sachverhalt ohne Rücksicht
auf die tatsächlichen Grundlagen des anderen Anspruchs abzuklären. Weil
es für die Beurteilung des einen Anspruchs in einem solchen Fall zusätzli-
che und andere Sachverhaltselemente als für die Beurteilung des anderen
Anspruchs braucht, liegt kein gemeinsamer Lebenssachverhalt vor.17
Die Beklagte 1 ist der Ansicht, ein sachlicher Zusammenhang i.S.v. Art. 8a
Abs. 2 IPRG bestehe vorliegend nicht. Einerseits lägen zwei voneinander
unabhängige und unterschiedliche Lebenssachverhalte vor. Das behaup-
tete Agentenverhältnis, aus dem sich der Nichtigkeitsgrund angeblich er-
gebe, sei die Klägerin mit einer im vorliegenden Verfahren nicht involvierten
dritten Person – der Carletto Deutschland GmbH – eingegangen. Die Be-
urteilung der Klage auf Nichtigerklärung setze somit die Berücksichtigung
von anderen und zusätzlichen Sachverhaltselementen voraus. Anderer-
seits bestehe auch kein enger rechtlicher Zusammenhang. Mit der Klage
verlange die Klägerin die lauterkeitsrechtliche Beurteilung der von der Be-
klagten 2 vertriebenen Plüschtiere. Demgegenüber verlange die Klägerin
mit der auf Markenrecht gestützten Nichtigkeitsklage die Löschung von
Marken (bzw. des Schweizer Teils von internationalen Marken) der Beklag-
ten 1. Diese Marken hätten mit dem Streitgegenstand nichts zu tun. Die
Klägerin mache vorliegend keine Ansprüche aus den Marken CH 645 779
"Glubschi", IR 1 281 710 "Glubschis" bzw. IR 1 285 540 "Glubschis" (fig.)
geltend (KA B1, Rz. 15 ff.).
Gegenstand des Verfahrens bildet im Wesentlichen die Frage, ob die Be-
klagten berechtigt sind, grossäugige Plüschtiere unter der Bezeichnung
"Glubschis" in der Schweiz zu vertreiben. Dass die Klägerin nicht nur das
konkrete Geschäftsgebahren der Beklagten lauterkeitsrechtlich bean-
standet, sondern auch die in diesem Zusammenhang von der Beklagten 1
hinterlegten Marken angreift, sie mithin also Ansprüche aus zwei Gebieten
des gewerblichen Rechtsschutzes geltend macht, vermag an der Tatsache
nichts zu ändern, dass es um einen im Wesentlichen einheitlichen Sach-
verhalt geht. Entgegen der Darstellung der Beklagten verhält es sich auch
nicht so, dass das (gekündigte) "Distributorship Agreement" zwischen der
Klägerin und der Carletto Deutschland GmbH einzig im Zusammenhang
mit den markenrechtlichen Ansprüchen stehen würde (hierzu vgl. Klage,
Rz. 156 ff.), stützt die Klägerin ihre Rechtsbegehren 1 und 2 (jedenfalls so-
weit die Beklagte 1 betreffend) doch auch auf diesen Vertrag, indem sie
insbesondere behauptet, nicht nur die Carletto Deutschland GmbH, son-
dern auch die Beklagte 1 sei an diesen Vertrag gebunden (Klage,
Rz. 144 ff.). Weiter stellen auch die Beklagten selbst die von der Klägerin
erhobenen lauterkeitsrechtlichen Vorwürfe in einen Zusammenhang mit
17 Vgl. SUTTER-SOMM /GRIEDER (Fn. 16), Art. 14 N 10.

- 16 -
dem ehemals bestehenden Vertriebsverhältnis zwischen der Klägerin und
der Carletto Deutschland GmbH. So verteidigen sich die Beklagten gegen
die lauterkeitsrechtlichen Vorwürfe unter anderem mit der Behauptung, die
Klägerin habe ihre Plüschtiere nie als "Glubschis" bezeichnet. Vielmehr
handle es sich um eine einzig von den Carletto-Gesellschaften mit Duldung
der Klägerin zu Werbezwecken verwendete Bezeichnung, welche diese
letztlich zu einer eigenständigen Vertriebsmarke aufgebaut hätten (KA B1,
Rz. 164 ff.; vgl. auch Ausführungen der Klägerin hierzu in Replik, Rz. 139
ff.). Es geht damit aus den Vorträgen aller Parteien hervor, dass diese so-
wohl für die markenrechtliche wie auch die lauterkeitsrechtliche Beurteilung
das einst bestehende Vertriebsverhältnis zwischen der Klägerin und der
Carletto Deutschland GmbH – deren Grundlage das "Distributorship Agree-
ment" ist – für relevant halten. Folglich liegt ein sachlicher Zusammenhang
vor.
1.1.2. Sachliche und funktionelle Zuständigkeit
Die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Handelsgerichts für die
Rechtsbegehren 1, 2 und 4 ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d, Art. 6
Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO. Der für die Beurteilung
der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche notwendige Streitwert von
Fr. 30'000.00 wird unstrittig deutlich überschritten (Klage, Rz. 29; KA B1,
Rz. 26 ff.). Auch die funktionelle Zuständigkeit ist gegeben: In Verfahren
nach Art. 5 ZPO entfällt ein vorgängiges Schlichtungsverfahren (Art. 198
lit. f ZPO).
1.2. Rechtsbegehren 5
Mit Bezug auf das Rechtsbegehren 5 mag dahinstehen, ob das angerufene
Handelsgericht für dessen Beurteilung zuständig wäre. Mit diesem Begeh-
ren verlangt die Klägerin, dass das rechtskräftige Urteil dem Institut für
Geistiges Eigentum mitgeteilt werde. Zu Recht führen die Beklagten aus,
dass dieses Rechtsbegehren überflüssig sei (KA B1, Rz. 25). In der Tat hat
das Handelsgericht nach Art. 54 MSchG dem Institut für Geistiges Eigen-
tum von Amtes wegen sämtliche Entscheide im Bereich des Markenrechts
nach ihrem Erlass ohne Verzug in vollständiger Ausfertigung und unent-
geltlich zuzustellen. Die Mitteilung an das Institut für geistiges Eigentum hat
unverzüglich zu erfolgen.18 Entsprechend fehlt es der Klägerin an einem
schutzwürdigen Interesse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Auf Rechtsbegehren 5
ist gestützt auf Art. 59 Abs. 1 ZPO nicht einzutreten.
1.3. Klagehäufung, einfache Streitgenossenschaft und Prozessstand-
schaft zufolge Streitverkündung und Prozessübernahme
Die von der Klägerin vorgenommene Klagehäufung erweist sich als nach
Art. 90 ZPO zulässig. Wie soeben dargelegt, ist das angerufene Gericht für
die Rechtsbegehren der Klägerin, soweit auf sie einzutreten ist (hierzu:
18 BSK MSchG-FRICK (Fn. 13), Art. 55 N. 7.

- 17 -
E. 1.2), sachlich zuständig (oben, E. 1.1.2). Überdies findet für sämtliche
Ansprüche das ordentliche Verfahren (Art. 219 ff. ZPO) Anwendung
(Art. 243 Abs. 3 ZPO). Die Beklagten sind mit Bezug auf die Rechtsbegeh-
ren 1 und 2 einfache Streitgenossen i.S.v. Art. 71 Abs. 1 ZPO. Zufolge
Streitverkündung ist die Beklagte 1 überdies Prozessstandschafterin der
Beklagten 2 und führt den Prozess für diese (Art. 79 Abs. 1 lit. b ZPO; vgl.
hierzu: Verfügungen vom 17. Juli 2020 [insbesondere E. 4] sowie vom
29. Juli 2020).19
1.4. Feststellungsinteresse (Rechtsbegehren 4)
Mit Rechtsbegehren 4 verlangt die Beklagte die Nichtigerklärung von meh-
reren "Glubschi"-Marken der Beklagten 1 für sämtliche beanspruchten Wa-
ren, wobei die Klägerin sich auf das Vorliegen von Agentenmarken i.S.v.
Art. 4 MSchG sowie (mit Bezug auf die Schweizer Marke CH 645 779
"Glubschi") Nichtgebrauch i.S.v. Art. 12 MSchG beruft. Bei einer solchen
Nichtigkeitsklage handelt es sich um eine (negative) Feststellungsklage
i.S.v. Art. 52 MSchG (vgl. auch Art. 35 lit. c MSchG).20 Für solche Klagen
gelten im Vergleich zu gewöhnlichen Feststellungsklagen nach Art. 88 ZPO
herabgesetzte Anforderungen an das für die Zulässigkeit notwendige Fest-
stellungsinteresse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO):
Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat je-
dermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss,
in absehbarer Zeit durch den Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der
Klageberechtigten gehören daher insbesondere Konkurrenten, welche die
eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung eben-
falls verwenden wollen.21 Ob die Klägerin eine verwechselbare Bezeich-
nung ebenfalls verwenden will, ist strittig (Klage, Rz. 54 ff.; KA B1, Rz. 6,
135 ff.). Da diese Frage auch materiell-rechtlich eine Rolle spielt – insbe-
sondere im Zusammenhang mit dem von der Klägerin behaupteten Vorlie-
gen einer Agentenmarke – handelt es sich um eine doppelrelevante Tatsa-
che. Entsprechend ist im Rahmen des Eintretens vom Vortrag der Klägerin
auszugehen (zu den doppelrelevanten Tatsache bereits oben, E. 1.1.1.1).
Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs ist grundsätzlich jedermann
ohne weiteres berechtigt (Interesse, an der Zeichenbildung nicht gehindert
zu sein, genügt). Ein zusätzlicher Interessenachweis ist nur dann erforder-
lich, wenn die klagende Partei das streitgegenständliche Zeichen, auch
wenn es als Marke gelöscht würde, gar nicht gebrauchen dürfte.22 Ein sol-
cher Ausnahmefall liegt hier nicht vor.
19 BSK ZPO-FREI, 3. Aufl. 2017, Art. 79 N. 12.
20 BSK MSchG-FRICK (Fn. 13), Art. 52 N. 10, 18, 22.
21 BSK MSchG-FRICK (Fn. 13), Art. 52 N. 21.
22 BSK MSchG-FRICK (Fn. 13), Art. 52 N. 24.

- 18 -
1.5. Einhaltung der Prosequierungsfrist
Die mit Massnahmenentscheid vom 20. Januar 2020 angesetzte Prose-
quierungsfrist bis zum 20. April 2020 (Dispositiv-Ziff. 3) hat die Klägerin mit
Klage vom 17. April 2021 gewahrt.
1.6. Stufenklage und Beschränkung des Verfahrens (Rechtsbegeh-
ren Ziff. 3)
Die Klägerin verlangt im Hinblick auf die Bezifferung der von ihr geltend
gemachten finanziellen Ansprüche (Rechtsbegehren Ziff. 3), dass die Be-
klagten zur Rechnungslegung verpflichtet werden (Rechtsbegehren 2; sog.
Stufenklage, vgl. Art. 85 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren wurde daher be-
schränkt. Auf Rechtsbegehren 3, das die finanziellen Ansprüche betrifft, ist
im Rahmen des beschränkten Verfahrens nicht einzugehen (vgl. Verfügung
vom 20. Mai 2020).
2. Vertraglicher Unterlassungsanspruch
Argumentation der Klägerin
Die Klägerin beruft sich hinsichtlich der Rechtsbegehren 1 und 2, soweit
sich diese gegen die Beklagte 1 richten, auch auf einen sich nach ihrer
Darstellung aus dem "Distributorship Agreement" (KB 40) ergebenden ver-
traglichen Unterlassungsanspruch. Der Sache nach macht sie eine Verlet-
zung der – nach ihrer Darstellung – in diesem Vertrag vereinbarten nicht-
exklusiven Lizenzvereinbarung geltend (Klage, Rz. 144 ff.). Dabei verkennt
sie nicht, dass sie diesen Vertrag mit der Carletto Deutschland GmbH und
nicht mit der Beklagten 1 schloss. Sie stellt sich indessen auf den Stand-
punkt, dass die Verpflichtungen aus dem "Distributorship Agreement" auf
alle Carletto-Gesellschaften überbunden worden seien (Klage, Rz. 144).
Insbesondere würden die Verpflichtungen aus dem "Distributorship Agree-
ment" auch für die Beklagte 1 gelten, da diese für den Vertrieb der Produkte
der Klägerin auf dem Gebiet der Schweiz zuständig gewesen sei. Sodann
könne die Beklagte 1 der Klägerin nicht ihre Firmenstruktur entgegenhalten
(Replik, Rz. 152).
Argumentation der Beklagten 1
Die Beklagte 1 macht dagegen geltend, Verträge würden immer nur inter
partes gelten. Die ursprünglichen Vertragsparteien könnten wiederum Ver-
träge mit Drittparteien schliessen. Dies führe aber nicht zu einer "Durch-
griffswirkung". Es gebe auch keine pauschale Konzernhaftung. Die Be-
klagte 1 sei daher mit Bezug auf die angeblichen vertraglichen Unterlas-
sungsansprüche nicht passivlegitimiert (KA B1, Rz. 203 ff.). Im Übrigen sei
die Carletto AG und nicht sie als Sub-Distributorin der Carletto Deutsch-
land GmbH für das Gebiet der Schweiz tätig gewesen (KA B1, Rz. 49).

- 19 -
Beurteilung
Das infrage stehende "Distributorship Agreement" untersteht dem Recht
des US-Bundesstaates Illinois (vgl. Ziff. 26 von KB 40; gültige Rechtswahl
i.S.v. Art. 116 IPRG).
Verträge wirken nur inter partes, also zwischen den Vertragsparteien. Es
handelt sich hierbei um einen Rechtsgrundsatz, der nicht nur im civil law,23
sondern auch im common law (sog. "privity of contract") gilt, insbesondere
auch im US-Bundesstaat Illinois.24 Die Klägerin hätte daher aufzuzeigen
und zu belegen, dass die Beklagte 1 erklärte, ebenfalls an das "Distribu-
torship Agreement" gebunden zu sein. Dies hält Ziff. 2(b) des "Distribu-
torship Agreements" mit Bezug auf Sub-Distributoren übrigens auch aus-
drücklich fest:
" DISTRIBUTOR, with the prior written approval of TY, which approval may
be withheld for any reason whatsoever, may appoint sub-distributors for
the resale of the Products in the Territory. Any sub-distributor appointed by
DISTRIBUTOR will execute an agreement containing the same terms and
conditions as set forth in this Agreement […]."
Die Klägerin unterlässt es, darzulegen, wann die Beklagte 1 erklärt hätte,
auch an das "Distributorship Agreement" gebunden zu sein. Folglich ist in
rechtlicher Hinsicht nicht davon auszugehen, dass die Beklagte 1 an die
sich aus dem "Distributorship Agreement" ergebenden Verpflichtungen ge-
bunden ist. Daran ändert nichts, dass sowohl die Beklagte 1 wie auch die
Carletto Deutschland GmbH zur sog. Carletto-Gruppe gehören. Auch in
Konzernstrukturen sind die unterschiedlichen Rechtspersönlichkeiten der
einzelnen zum Konzern gehörenden Gesellschaften grundsätzlich zu be-
achten.25 Dass hier ausnahmsweise ein Fall vorliegen würde, bei welchem
die Berufung auf die unterschiedlichen Rechtspersönlichkeiten rechtsmiss-
bräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB) wäre, legt die Klägerin nicht dar und ist auch
nicht ersichtlich. Insbesondere begründet die Tatsache, dass bei beiden
Gesellschaften A. in exekutiver Stellung ist, keinen Rechtsmissbrauch.
Vielmehr sind solche personellen Verflechtungen innerhalb einer Unterneh-
mensgruppe geradezu typisch.
3. Aktivlegitimation der Klägerin bezüglich Ansprüchen aus UWG
Argumentation der Beklagten
Die Klägerin wirft den Beklagten unlauteres Verhalten vor. Die Beklagten
wenden dagegen in grundsätzlicher Hinsicht ein, dass es der Klägerin an
23 Vgl. zum schweizerischen Recht: HUGUENIN, Obligationenrecht - Allgemeiner und Besonderer Teil,
3. Aufl. 2019, N. 1168.
24 Zum Grundsatz des privity of contract im common law im Allgemeinen sowie im Recht des US-
Bundesstaates Illinois im Besonderen (unter Berücksichtigung der Ausnahmen von diesem Grund-
satz, insbesondere gemäss Illinois Commercial Code § 2-318), vgl. BONANNO, Privity, Products Lia-
bility, and UCC Warranties: A Retrospect of and Prospects for Illinois Commercial Code 2-318, The
John Marshall Law Review, Band 25 (1991), S. 177 ff.
25 Vgl. BGE 120 II 331 E. 3a.

- 20 -
der Aktivlegitimation fehle, um sich auf die Vorschriften des UWG berufen
zu können. Sie machen geltend, die Klägerin nehme nicht am wirtschaftli-
chen Wettbewerb in der Schweiz teil und könne daher keine eigenen wirt-
schaftlichen Interessen geltend machen. Trotzdem bezeichneten sie die
Klägerin in der Klageantwort als Herstellerin, die ausser in den USA und in
Kanada den Vertrieb Dritten überlasse. In der DACH-Region überlasse die
Klägerin den Vertrieb der TY UK Ltd (KA B1, Rz. 29 ff.). Dazu (scheinbar)
teilweise in Widerspruch stehend, führten die Beklagten in der Duplik aus,
die Klägerin sei keine Verkehrsteilnehmerin im Schweizer Wettbewerb und
zwar weder Warenherstellerin noch Produzentin, Importeurin, Exporteurin,
Händlerin oder Lizenznehmerin von Schutzrechten. Irgendwelche diffusen
Verantwortlichkeiten oder das Anbringen eines "Hangtags" mit dem eige-
nen Kennzeichen reichten hierzu nicht aus, ansonsten jeder ausländische
Zeichenanbringer unabhängig vom effektiven Gebrauch und Auftritt in der
Schweiz lauterkeitsrechtlich legitimiert wäre. Daran ändere auch die Re-
gistrierung der irrelevanten Schweizer Wort-/Bildmarke CH P-471 329 "Ty"
(fig.) und der mittels Widerspruch angefochtenen, bösgläubigen sowie
ohne Gebrauchsabsicht hinterlegten Marke CH 737 011 "GLUBSCHIS"
nichts (Duplik, Rz. 13 ff.). In ihrer Eingabe vom 16. April 2021 (Rz. 18 ff.)
präzisierten die Beklagten ihre Ausführungen in der Duplik und führten aus,
sie behaupteten nicht, dass die Klägerin nicht Warenherstellerin sei, son-
dern dass sie die Spielwaren weder in der Schweiz herstelle noch diese
hier als Rechtssubjekt bzw. Wettbewerbsteilnehmerin vermarkte. Im Wei-
teren machten sie geltend, die von der Klägerin als Reaktion auf die
(scheinbar widersprüchlichen) Ausführungen der Beklagten in der Duplik
eingereichte Beilage 86 (Vertriebsvertrag der Klägerin mit der TY UK Ltd)
sei unbeachtlich.
Argumentation der Klägerin
Die Klägerin führte demgegenüber aus, sie biete ihre Produkte wissentlich
und willentlich auf dem Schweizer Markt an. Sie sei somit offensichtlich am
wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt. Es sei anerkannt, dass auch auslän-
dische Hersteller oder Exporteure in ihren eigenen wirtschaftlichen Interes-
sen im Sinne des Lauterkeitsrechts beeinträchtigt sein könnten. Es sei un-
bestritten, dass sie als Warenherstellerin auf dem Schweizer Markt tätig
sei. Ihre Produkte würden unter Verwendung von in der Schweiz hinterleg-
ten Marken als solche gekennzeichnet und sie sei für diese Produkte ver-
antwortlich. Es sei unerheblich, ob sie die Produkte in der Schweiz selbst
vertreibe, oder ob dies über einen Vertriebspartner geschehe (Replik,
Rz. 18 ff.; s. auch: Stellungnahme zur Duplik vom 6. April 2021, Rz. 12 ff.).

- 21 -
Rechtliches
Wer zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Lauterkeitsrechts legitimiert
ist, regelt Art. 9 Abs. 1 UWG.26 Nach dieser Bestimmung ist aktivlegitimiert,
wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder
beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirt-
schaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Aktivlegitimiert sind folg-
lich Rechtssubjekte, die selbst am wirtschaftlichen Wettbewerb (in der
Schweiz) beteiligt sind und eigene wirtschaftliche Interessen geltend ma-
chen können.27 Wird gegen einen direkten Konkurrenten vorgegangen, ist
die Aktivlegitimation stets zu bejahen. Unter dem geltenden UWG besteht
allerdings Einigkeit darüber, dass keine direkte Konkurrenzsituation zwi-
schen der klagenden und der beklagten Partei mehr erforderlich ist, um die
Aktivlegitimation zu begründen.28 Verlangt wird dagegen stets eine Beein-
trächtigung im Wettbewerb, was voraussetzt, dass die klagende Partei sich
tatsächlich am Wettbewerb beteiligt hat oder sich daran beteiligen will. Vor-
aussetzung ist ausserdem, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem
Verhalten der beklagten Partei und der Beeinträchtigung der wirtschaftli-
chen Interessen der klagenden Partei besteht.29 Aktivlegitimiert können da-
mit namentlich Warenhersteller und Dienstleistungsanbieter, Produzenten,
Importeure und Exporteure (soweit bei internationalen Sachverhalten das
UWG nach IPR-Grundsätzen anwendbar ist), Distributoren (Gross-/Zwi-
schen- und Detailhandel), verarbeitendes Gewerbe, Assembler, exklusive
und nicht-exklusive Lizenznehmer und Abtretungsgläubiger von Schutz-
rechten sein. Auch der Lieferant (Zulieferer) ist aktivlegitimiert, da er selbst
als Anbieter auftritt. Abnehmer sind als Kunden über Art. 10 Abs. 1 UWG
aktivlegitimiert, wobei sowohl gewerbliche Abnehmer wie Konsumenten er-
fasst sind.30
Beurteilung
Nachdem die Beklagten ihren Vortrag in der Duplik präzisierten, ist unbe-
stritten, dass die Klägerin Herstellerin von Plüschtieren ist. Unbestritten ist
auch, dass die Klägerin ihre Plüschtiere über eine Vertriebspartnerin – ge-
genwärtig die TY UK Ltd – in der DACH-Region vertreibt. Als Herstellerin
von Plüschtieren, die auf dem schweizerischen Markt erhältlich sind, tritt
die Klägerin entgegen den Beklagten auf dem schweizerischen Markt in
Erscheinung. Darauf, dass sie ihre Waren über eine Vertriebsgesellschaft
auf dem schweizerischen Markt anbietet, kommt es in rechtlicher Hinsicht
nicht an.
26 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/FRICK, 1. Aufl. 2013, Art. 9 N. 1; die Marginalie "Klageberechtigung" ist
ungenau, vgl. hierzu: SPITZ, in: Jung/Spitz (Hrsg.), SHK – Stämpflis Handkommentar, Bundesge-
setz über den unlauteren Wettbewerb, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N. 8.
27 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH/Frick (Fn. 26), Art. 9 N. 1.
28 BSK UWG- RÜETSCHI/ROTH/Frick (Fn. 26), Art. 9 N. 6.
29 BSK UWG- RÜETSCHI/ROTH/Frick (Fn. 26), Art. 9 N. 6.
30 SPITZ, in: Jung/Spitz (Fn. 26), Art. 9 N. 8, N. 14.

- 22 -
Im Weiteren besteht auch ein direkter Kausalzusammenhang zwischen
dem den Beklagten vorgeworfenen unlauteren Verhalten und den wirt-
schaftlichen Interessen der Klägerin: So macht die Klägerin geltend, die
neue "Glubschis"-Plüschtierlinie der Beklagten habe Auswirkungen auf ihre
auch auf dem schweizerischen Markt (über eine Vertriebsgesellschaft) an-
gebotenene "Beanie Boo"-Produktelinie.
Die Aktivlegitimation der Klägerin ist entsprechend gegeben. Bei dieser
Sachlage kann offenbleiben, ob der von der Klägerin erst nach Akten-
schluss eingereichte Vertriebsvertrag mit der TY UK Ltd (KB 86) zivilpro-
zessual als Beweismittel berücksichtigt werden könnte, da es für die Beur-
teilung der Aktivlegitimation der Klägerin nicht auf dieses Beweismittel an-
kommt.
4. Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG)
Argumentation der Klägerin
Die Klägerin wirft den Beklagten unlauteres Handeln i.S.v. Art. 3 Abs. 1
lit. d UWG vor. Die Bezeichnung "Glubschis" werde seit einem Jahrzehnt
von der Mehrheit des Publikums, von Fachkreisen und Händlern als klarer
Hinweis auf die von der Klägerin angebotenen Plüschtiere verwendet und
entsprechend verstanden. Bei den klägerischen "Glubschis" handle es sich
um bekannte Produkte und Sammelobjekte. Den Verbrauchern sei daran
gelegen, "Original-Glubischis" der Klägerin zu erwerben. Die Bezeichnung
"Glubschis" werde alleine mit den Produkten der Klägerin verbunden und
habe sich für diese als Produktmarke durchgesetzt. Ihr komme daher auch
die erforderliche lauterkeitsrechtliche Kennzeichnungskraft zu. Diesen Um-
stand nutzten die Beklagten aus, um die Verbraucher irrezuführen und eine
Verwechslungsgefahr zu erzeugen. Sie erweckten den Eindruck, dass die
schon seit über einem Jahrzehnt und auch noch heute von der Klägerin
hergestellte Plüschtierserie nunmehr von einem neuen Unternehmen an-
geboten werde. Die Beklagten würden nicht nur beinahe identische Plüsch-
tierfiguren unter der identischen Bezeichnung "Glubschis" anbieten. Dar-
über hinaus täten sie dies auch noch unter Verwendung eines Logos, das
mit dem der Klägerin beinahe identisch sei. An der Verwechslungsgefahr
ändere der auf den beklagtischen Plüschtieren angebrachte Stern nichts.
Ein solcher sei bei Plüschtieren nicht ungewöhnlich. Auch werde der Stern
in der Schweiz nicht der Beklagten 2 zugeordnet. Der Stern sei den Kon-
sumenten nicht bekannt (Klage, Rz. 130 ff.; Replik, Rz. 142 ff.).
Argumentation der Beklagten
Die Beklagten machen geltend, sie nutzten keine fremde geistige Leistung,
sondern die von ihr aufgebaute und finanzierte Vertriebsmarke. Den Be-
zeichnungen "Glubschi" bzw. "Glubschis" fehle die erforderliche Kenn-
zeichnungskraft. Dies gehe aus der von den Beklagten eingeholten demo-
skopischen Umfrage hervor. Es werde bestritten, dass die Bezeichnungen

- 23 -
"Glubschi" bzw. "Glubschis" allein mit den Produkten der Klägerin verbun-
den seien und sich ausschliesslich für die klägerischen Produkte durchge-
setzt hätten. Der minimale Kennzeichnungsgrad von "Glubschis" in der
Schweiz sei die Folge davon, dass die grossäugigen Plüschtierprodukte
der Klägerin von Beginn an immer nur mit der Produktemarke "Beanie
Boos" sowie dem Herkunftshinweis "Ty" vertrieben worden seien und sich
die Bezeichnung "Glubschis" nie auf dem Produkt selbst befunden habe.
Die Klägerin habe die Bezeichnung "Glubschi" bzw. "Glubschis" auch nicht
zuerst verwendet. Dies seien vielmehr die Carletto-Gesellschaften gewe-
sen. Die Bezeichnung "Glubschis" sei nur auf Marketingmaterialen verwen-
det worden und dies auch nur in der Deutschschweiz. Das Produkt zuhause
beim Abnehmer heisse "Beanie Boos" und nicht "Glubschi". Es handle sich
überdies um billige Artikel des täglichen Bedarfs, bei denen der Hersteller
(Produktmarke) für die Abnehmer keine wesentliche Rolle spiele. Auch die
Verkehrskreise der Einkäufer und anderer gewerblicher Abnehmer könnten
sehr wohl zwischen den Bezeichnungen "Ty", "Beanie Boos", "Carletto"
und "Glubschis" unterscheiden. Auf internationalen Messen sei die Be-
zeichnung "Glubschis" als Vertriebsmarke auf Messeständen und Marke-
tingmaterialien verwendet worden. Die Marken "Ty" und "Beanie Boos"
seien jeweils klar von der Vertriebsmarke "Glubschis" abgehoben gewe-
sen. Es müsse der Beklagten 1 als Markeninhaberin unbenommen sein,
den Hersteller zu wechseln. Die Beklagte 1 weise im Markt stets unzwei-
deutig darauf hin, dass die Beklagte 2 Lizenznehmerin, Herstellerin und
Vertreiberin sei. Sie habe die zumutbaren Massnahmen zur Vermeidung
einer Verwechslungsgefahr daher getroffen. Der blosse Vertrieb von
Plüschtieren mit grossen Augen und Köpfen genüge nicht für die Annahme
einer Nachahmung der klägerischen Produkte (KA B1, Rz. 178 ff.; Duplik,
Rz. 94 ff.)
Rechtliches
Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die ge-
eignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder
dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
Unter diesen als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten
Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Wer-
ken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche
Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Ver-
wechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbe-
werber auszubeuten.31 Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung im ganzen Kennzeichen- und Lauter-
keitsrecht derselbe. Es geht stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem
anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr
laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln oder falsche
31 BGE 135 III 446 E. 6.1 m.w.N.

- 24 -
Zusammenhänge zu vermuten.32 Die Verwechslungsgefahr kann auch nur
mittelbar sein, d.h. es genügt, wenn der Täter die Vorstellung erweckt, dass
zwei an sich unterschiedliche Produkte aus demselben Unternehmen stam-
men.33 Sie hängt von der Gesamtheit der Umstände ab, unter denen die
Adressaten die Zeichen wahrnehmen und wie sie sie verstehen und sich
an sie erinnern.34 Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck
und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des durchschnittli-
chen Publikums zu beurteilen.35 Ein Nachweis, dass es tatsächlich zu Ver-
wechslungen gekommen ist, ist nicht erforderlich. Vielmehr genügt die be-
gründete Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen.36 Bei der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr sind zum einen die Merkmale der sich gegen-
überstehenden Zeichen zu berücksichtigen.37 Erschöpft sich die Überein-
stimmung oder die Ähnlichkeit von zwei Zeichen in gemeinfreien Bestand-
teilen, ist die Verwechslungsgefahr grundsätzlich zu verneinen. Zumindest
genügen bereits relativ geringe Abweichungen um die Verwechslungsge-
fahr abzuwenden.38
Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr ist indes wettbewerbsrechtlich
nur relevant, sofern die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft
besitzt, indem sie vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei
es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung.39 Nicht schutz-
fähig sind Elemente oder Merkmale, die im Gemeingut oder banal oder we-
gen Gesetzes- bzw. Sittenwidrigkeit vom Schutz ausgeschlossen sind.
Starke bzw. prägende Elemente sind eher geeignet, in der Erinnerung haf-
ten zu bleiben. Stark sind insbesondere Eigennamen und originelle Ele-
mente oder reine Fantasieworte. Schwache Elemente sind insbesondere
beschreibende oder sachbezogene Begriffe, das heisst, Elemente, die sich
eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Kommt
einem Kennzeichen keine besondere Kennzeichnungskraft zu, so genügen
bereits relativ geringe Abweichungen, um eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen.40 Schützbar wird ein ursprünglich nicht unterscheidungskräfti-
ges Zeichen ausnahmsweise dann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt
32 BGE 134 I 83 E. 4.2.3; BSK UWG ARPAGAUS, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 64 m.w.N.
33 BGer 4A_467/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2.
34 BGer 6B_1038/2018 vom 29. Mai 2019 E. 5.1; BSK UWG ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d
N. 68 ff. m.w.N.
35 BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.1, 4A_315/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2.1,
4C_240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.1.1
36 BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 122 ff.
37 BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 92 ff.
38 BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 99
39 BGE 135 III 446 E. 6.2 m.w.H.
40 AppGer BS ZK.2020.2 vom 23. September 2020 E. 5.2 m.w.N.

- 25 -
hat. Hiervon ist auszugehen, wenn ein erheblicher Teil der Abnehmer die-
ses tatsächlich als Kennzeichen erkennt.41 Eine Gegenausnahme liegt wie-
derum dann vor, wenn das Zeichen absolut freihaltebedürftig ist (Freizei-
chen). Diesfalls ist es vom Schutz ausgeschlossen.42 Hierzu zählen etwa
unentbehrliche Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs oder unent-
behrliche Elemente des täglichen Geschäftsverkehrs.43 Die Freihaltebe-
dürftigkeit eines Zeichens beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. dem Ver-
ständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterschei-
dungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzu-
stellen ist.44
Zu beachten bleibt, dass bei der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr neben dem reinen Vergleich der Kennzeichen auch das
die Verwechslungsgefahr hervorrufende Verhalten und damit das Umfeld
der Kennzeichen zu berücksichtigen ist. Es ist dabei nicht nur mit Blick auf
die isolierten Zeichen, sondern unter Würdigung der gesamten die Indivi-
dualisierung prägenden Umstände des Einzelfalles und einer Interessen-
abwägung zu entscheiden, ob eine unlautere Irreführung der Marktgegen-
seite vorliegt. Dies folgt aus dem Zweck der Norm, die nicht nur die Inte-
ressen der Anbieter (Mitbewerber), sondern auch die Abnehmer vor Irre-
führung schützen möchte.45
Wo genau die erlaubte Nachahmung dabei aufhört und das unlautere Ver-
halten einsetzt, lässt sich nicht generell oder mittels einer Faustregel be-
stimmen, sondern ist in Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfal-
les und aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden.46
Beurteilung
4.4.1. Gestalterische Aspekte
Zwischen den Parteien ist streitig, ob die "Beanie Boos"-Plüschtiere und
die "Glubschi"-Plüschtiere der Beklagten als ähnlich oder sogar als beinahe
identisch zu beurteilen sind.
Diesbezüglich kann aufgrund der Gegenüberstellungen der beiden Plüsch-
tierlinien in der Klage (Rz. 105; vgl. auch: Replik, Rz. 101) festgestellt wer-
den, dass sich gewisse Sujets der beiden Plüschtierlinien voneinander un-
terscheiden. Bei einigen Designs weicht nicht nur die farbliche Gestaltung
ab. Vielmehr weisen die Plüschtiere auch eine jeweils eigenständige
41 BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 46, 51 f; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRK-
HÄUSER, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Abs.1 lit. d N. 15.
42 BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53; SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER
(Fn. 41), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 16.
43 BGE 139 III 176 E. 2; BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 53.
44 BGE 139 III 176 E. 2.
45 SHK UWG-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 41), Art. 3 Abs.1 lit. d N. 34 f.
46 BSK UWG-ARPAGAUS (Fn. 32), Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 40.

- 26 -
Formsprache auf. So etwa die beiden nachfolgenden Beispiele (links: Be-
klagte; rechts: Klägerin):
Andere Designs der Beklagten weisen indessen erhebliche Ähnlichkeiten
mit denjenigen der Klägerin auf und können von diesen nur schwer ausei-
nandergehalten werden. Wohl ist nicht zu verkennen, dass die Beklagten
das Design der Klägerin zwar nicht einfach kopiert haben (so im Übrigen
auch die Klägerin; vgl. Replik, Rz. 96). Es finden sich bei allen Plüschtieren
gewisse Unterschiede in der Gestaltung. Insbesondere weisen die Beklag-
ten zurecht daraufhin, dass ihre Plüschtiere anders als jene der Klägerin
über sog. Schlenkerbeine verfügen (KA B1, Rz. 111). Die gestalterischen
Unterschiede sind bei einigen Designs aber nicht derart erheblich, dass von
einer eigenen Designsprache gesprochen werden könnte und der Konsu-
ment – dem anders als dem Gericht – die beiden Modelle in der Regel nicht
zum direkten Vergleich vorliegen, diese ohne weiteres unterscheiden
könnte. Auch die Tatsache, dass die Plüschtiere klar als von der Beklag-
ten 2 hergestellt deklariert werden, ändert daran nichts (KA B1, Rz. 111).
Denn die Klägerin macht nicht geltend, die Beklagten würden über die Her-
stellereigenschaft täuschen. Vielmehr erhebt die Klägerin den Vorwurf, die
beklagtischen "Glubschi"-Plüschtiere könnten mit den zuvor unter der iden-
tischen Bezeichnung "Glubschis" beworbenen "Beanie Boos"-Plüschtieren
verwechselt werden. Beispiele solcher nur schwer zu unterscheidenden
Plüschtiere finden sich nachfolgend (Klage, Rz. 105):

- 27 -
Die Beklagten machen in diesem Zusammenhang zu Recht geltend, dass
die Plüschtierprodukte des Typs "Kulleraugen" (bzw. "Glubschaugen")
zahlreicher Herstellern teilweise durchaus ähnlich seien und diese teilweise
nur schwer voneinander unterschieden werden könnten (vgl. KA B1,
Rz. 91 ff. sowie Duplik, Rz. 67 ff.). In der Tat heben sich weder die Designs
der Klägerin noch jene der Beklagten von andern Konkurrenzprodukten ab
und könnten als originell bezeichnet werden. Auch die von den verschiede-
nen Herstellern für ihre Plüschtiere ausgewählten Tierarten sind häufig die
gleichen. Es leuchtet denn auch ohne weiteres ein, dass – wie die Beklag-
ten ausführen (KA B1, Rz. 95 ff.) – sämtliche Hersteller die bei Kindern ge-
rade besonders beliebten Tierarten als Plüschtiere herausbringen. Die Be-
klagten zeigen Beispiele von "Glubschaugen"-Plüschtieren verschiedener
Anbieter, die sich ähnlich und nur schwer unterscheidbar sind (KA B1
Rz. 98 S. 31; KA B2 Rz. 105 S. 44):

- 28 -
Unzutreffend ist die klägerische Behauptung, dass sich ihre Plüschtiere al-
leine durch den "Hangtag" (mit persönlichen Angaben über das Plüschtier)
von den Konkurrenzprodukten abheben würden (vgl. Replik, Rz. 97). Die
Beklagten legten nämlich zahlreiche Fotos von Plüschtieren anderer Her-
steller vor, an welchen sich vergleichbare "Hangtags" finden (d.h. "Hang-
tags" mit Namen, Motto, Geburtsdaten etc.; vgl. Duplik, Rz. 73 ff.), sodass
auch die Verwendung eines "Hangtags" für sich alleine nicht als originell
oder als Alleinstellungsmerkmal der klägerischen Plüschtierlinie "Beanie
Boos" bezeichnet werden könnte. Vielmehr ist eine solche Gestaltung im
Markt verbreitet und üblich.
Die Gestaltung der Plüschtiere orientiert sich bei beiden Plüschtierlinien an
den am Markt üblichen Gestaltungen. Das Design der klägerischen Plüsch-
tiere ist daher isoliert betrachtet nicht kennzeichnungskräftig und somit
nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Klägerin
kann den Beklagten folglich nicht vorwerfen, ähnlich beliebige Plüschtier-
designs zu verwenden. Denn solche Gestaltungen sind im Markt verbreitet
und werden auch von zahlreichen anderen Markteilnehmern in vergleich-
barer Art und Weise angeboten.
4.4.2. Bezeichnung der Plüschtiere als "Glubschis"
Mit Blick auf eine allfällige Verkehrsdurchsetzung sind einleitend die mass-
gebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Die massgebenden Verkehrs-
kreise sind vorliegend sämtliche potentiellen Erwerber von Plüschtieren.
Dies dürfte der überwiegende Teil der Schweizer Bevölkerung sein: Kinder
kaufen Plüschtiere mit Taschengeld für sich selbst, Geschwister oder

- 29 -
Freunde, Erwachsene für ihre Kinder, Grosskindern, Neffen, Nichten, Pa-
tenkinder etc.47 Zu den Verkehrskreisen zählen überdies selbstredend auch
kommerzielle Händler, welche Plüschtiere zum Wiederverkauf erwerben.
Aus den klägerischen Beweismitteln kann nicht der Schluss gezogen wer-
den, dass der überwiegende Teil der Schweizer Bevölkerung unter der Be-
zeichnung "Glubschi" einen Herkunftshinweis versteht. Wahrscheinlicher
ist vielmehr, dass die Schweizer Bevölkerung unter der naheliegenden Ab-
kürzung "Glubschi" ein niedliches, glubschäugiges Ding (wie beispiels-
weise ein Plüschtier) versteht und sie diesen Begriff nicht mit der Klägerin
in Verbindung bringt. Hinsichtlich der kommerziell agierenden Händler ist
ohnehin von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, was zusätzlich
gegen eine Verwechslungsgefahr spricht.
Dass sich der Begriff "Glubschi" nicht zugunsten der Klägerin durchgesetzt
hat, beweist auch das von der Beklagten beim C. eingeholte Privatgutach-
ten (KA B1 55). Gemäss diesem Gutachten kennen zwar 22% der Befrag-
ten sowie 27% der aktuellen bzw. potentiellen Käufer von Plüschtieren die
Bezeichnung "Glubschis" in Zusammenhang mit Plüschtieren. Demgegen-
über ordnet aber nur ein vernachlässigbarer Prozentsatz den Begriff "Glub-
schi" der Klägerin zu, nämlich nur je ein Prozent der Befragten und der
Verkehrsbeteiligten. Etwas weniger als 0.5% der Befragten sowie 1% der
Verkehrsbeteiligten identifizieren mit "Glubschis" das Unternehmen "NICI".
Weitere Unternehmen wie z.B. Migros oder Coop werden ebenfalls von we-
niger als 0.5% als Herstellerunternehmen genannt. Das Gutachten bestä-
tigt somit das oben Gesagte, dass "Glubschi" bzw. "Glubschis" im Verkehr
zwar wohl tatsächlich in erheblichem Umfang mit (glubschäugigen) Plüsch-
tieren und verwandten Spielsachen in Zusammenhang gebracht werden,
diese Bezeichnungen sich jedoch nicht für einen bestimmten Marktteilneh-
mer durchgesetzt haben.
Dem Privatgutachten kommt entgegen der Darstellung der Klägerin (vgl.
Stellungnahme zur Duplik vom 6. April 2021, Rz. 57 ff.) nicht bloss die Be-
deutung einer Parteibehauptung zu. Gemäss neuster bundesgerichtlicher
Rechtsprechung sind Privatgutachten als Urkunden i.S.v. Art. 177 ff. ZPO
und damit als Beweismittel zu qualifizieren, sofern es im Gutachten um ob-
jektive, durch das Gericht nachvollziehbare und nachprüfbare Parameter
geht und der Ersteller keine wertende Beurteilung gestützt auf eigenes
Fachwissen vornimmt, sondern bloss ermittelte Tatsachen weitergibt. Das
Bundesgericht hat diese Voraussetzungen als bei demoskopischen Umfra-
gen gegeben erachtet, soweit diese auf wissenschaftlich konzipierten und
korrekt durchgeführten Umfragen basieren.48 Daran, dass das vorliegend
infrage stehende demoskopische Gutachten des renommierten C. diese
47 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 41), Art. 2 N. 208.
48 BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 4.5.3 (zur Publikation vorgesehen).

- 30 -
Voraussetzungen erfüllt, bestehen keine Zweifel, zumal es im bundesge-
richtlichen Leitentscheid auch um ein Gutachten dieses Instituts ging.
4.4.3. Ist die Kombination verschiedener Elemente zufolge Originali-
tät kennzeichnungskräftig?
Die Klägerin will gemäss ihrem Rechtsbegehren den Beklagten allerdings
weder den Vertrieb ihrer grossäuigen Plüschtierserie als solches, noch die
Verwendung des Zeichens "Glubschi" in grundsätzlicher Hinsicht verbieten.
Sie beanstandet vielmehr die kombinierte Übernahme von verschiedenen
Elementen. Nämlich, dass die Beklagten eine Serie von grossäugige
Plüschtieren herausbrachten, die sich teilweise und mit Blick auf mehrere
der Plüschtiere kaum von der klägerischen unterscheiden lässt (teilweise
kaum unterscheidbare Designs, Verwendung von Hangtags etc.) und ihre
Plüschtiere zusätzlich ebenfalls als "Glubschis" bezeichnen.
Es stellt sich deshalb die Frage, ob die vorgenannten Elemente für die klä-
gerischen Plüschtiere kennzeichnungskräftig sind und ob die Verwendung
dieser Elemente zu einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr füh-
ren.
Im Zusammenhang mit der Frage, ob die verschiedenen Elemente in Kom-
bination kennzeichnungskräftig sind, gilt es zunächst darauf einzugehen,
wie das Zeichen "Glubschi" im Zusammenhang mit der klägerischen
Plüschtierlinie verwendet wurde. Es ist unbestritten, dass die Klägerin ihre
Plüschtiere stets als "Beanie Boos" bezeichnet und beworben hat (KA B1,
Rz. 57; Replik, Rz. 68). Die "Beanie Boos" wurden indessen zweitweise un-
ter Verwendung der zusätzlichen Bezeichnung "Glubschis" im Markt be-
worben. Die Bezeichnung "Glubschi" fand sich entsprechend auf Werbe-
und Marketingmaterialien (KA B1, Rz. 3; Replik, Rz. 68; Duplik, Rz. 57).
Die Beklagten behaupten, es sei eine Idee von Mitarbeiterinnen von Car-
letto-Gesellschaften gewesen, die klägerischen Produkte mit dieser Be-
zeichnung zu vertreiben. Entsprechend habe die Klägerin diese Bezeich-
nung vor Begründung des Vertriebsverhältnisses mit der Carletto Deutsch-
land GmbH nie verwendet. Die Beklagten leiten daraus ab, dass es sich bei
"Glubschi" um eine Vertriebsmarke der Carletto-Gesellschaften und nicht
um eine Produktmarke der Klägerin handle (KA B1, Rz. 58 ff.). Der Sache
nach dürften die Beklagten damit geltend machen, es habe die von der
Klägerin behauptete Kombination aus ihrer Plüschtierlinie und dem Zeichen
"Glubschi" nie gegeben. Die Bezeichnung "Glubschi" sei daher nicht den
klägerischen Plüschtieren zuzurechnen, sondern als den Carletto-Gesell-
schaften zurechenbare Vertriebsmarke zu verstehen.
Betrachtet man die im Recht liegenden Beweismittel, so kann festgestellt
werden, dass in der Werbung mit Aussagen wie den folgenden für die klä-
gerischen Plüschtiere geworben wurde: "Die original Ty Beanie Boos bes-
ser bekannt als Glubschis" oder "Neu 25.11.2011 Das Original - die Ty

- 31 -
Glubschi's exklusiv jetzt bei Carletto" (Klage, Rz. 54 ff.; 109; KA B1,
Rz. 58 ff.; Replik, Rz. 67 ff.). Zudem wurde die Bezeichnung auch grafisch
ins Szene gesetzt, insbesondere unter Verwendung des "Glubschi"-Logos
(Klage, Rz. 54, 72; KA B1, Rz. 67):
Aus den obigen Beispielen ergibt sich, dass die Bezeichnung "Glubschis"
stets nur im Zusammenhang mit den klägerischen Produkten und Marken
verwendet wurde. Ein Hinweis auf die Beklagte oder andere Carletto-Ge-
sellschaften findet sich dagegen nicht. So stellt insbesondere auch die Wer-
bebotschaft, dass die "Ty Glubschis" jetzt bei Carletto erhältlich seien,
keine Verwendung der Bezeichnung "Glubschis" als Vertriebsmarke dar.
Vielmehr wird mit dieser Bewerbung lediglich darauf hingewiesen, dass die
glubschäugigen Plüschtiere der Klägerin bei Carletto-Gesellschaften bezo-
gen werden können. Die Tatsache, dass die Carletto-Gesellschaften auf
den Werbematerialen regelmässig durch einen Schutzrechtsvermerk (TM
oder ®) auf das Bestehen eines Markenrechts hinwiesen, deutet ebenfalls
nicht daraufhin, dass es sich bei "Glubschi" um eine Vertriebsmarke von
Carletto-Gesellschaften handelt. Denn der Schutzrechtsvermerk orientiert
lediglich über das Bestehen eines Rechts, nicht jedoch über dessen Inha-
berschaft.
Die einzige im Recht liegende Ausnahme, welche einen Hinweis auf die
Markeninhaberschaft der Beklagten 1 bzw. der Carletto-Gesellschaften
enthält, ist die "Happy Meal"-Beigabe bei McDonald's (KA B1, Rz. 68; Rep-
lik, Rz. 71):
Dieser isolierte und etwas versteckte Hinweis dürfte indessen kaum wahr-
genommen worden sein. Doch selbst wenn der Hinweis, dass eine Car-
letto-Gesellschaft Markeninhaberin ist, wahrgenommen worden wäre, be-
deutete dies nicht, dass es sich bei "Glubschi" um eine Vertriebsmarke han-

- 32 -
delt bzw. "Glubschi" als solche wahrgenommen worden wäre. Es ist näm-
lich durchaus möglich, dass ein Distributor während der Laufzeit des Ver-
triebsvertrages eine Produktemarke für den Hersteller als Inhaber verwal-
tet. Jedenfalls wurde "Glubschi" auch im Zusammenhang mit der Happy
Meal"-Beigabe einzig im Zusammenhang mit klägerischen Produkten und
Zeichen verwendet.
Im Ergebnis verhält es sich damit nicht so, dass das Zeichen "Glubschi"
den Carletto-Gesellschaften als Produktmarke zuzurechnen wäre. Bei die-
ser Sachlage mag auch dahinstehen, ob die "Happy Meal"-Beigabe nur in
Deutschland oder auch in der Schweiz bei McDonald's erhältlich war
(Klage, Rz. 68 f.; KA B1, Rz. 69). Ebenfalls ist unerheblich, ob die Klägerin
die Bezeichnung "Glubschi" schon vor Eingehung der Zusammenarbeit mit
der Carletto Deutschland GmbH verwendete.
Folglich handelt es sich bei der Bezeichnung "Glubschi" nicht um eine
(selbständige) Vertriebsmarke der Carletto-Gesellschaften. Vielmehr
wurde das Zeichen "Glubschi" quasi als alternative Bezeichnung für "Bea-
nie Boos" verwendet.
Nachdem feststeht, dass eine Kombination zwischen der klägerischen
Plüschtierserie und dem Zeichen "Glubschi" vorliegt, stellt sich die Frage,
ob diese Kombination kennzeichnungskräftig ist.
Diesbezüglich ist festzuhalten, dass nicht nachgewiesen wäre, dass sich
diese Kombination im Markt durchgesetzt hätte. Zwar ist angesichts der
unbestrittenen Tatsache, dass die Carletto-Gesellschaften mit dem Zei-
chen "Glubschi" für die klägerischen Produkte warben, einzuräumen, dass
die Bezeichnung "Glubschi" auf dem Brancheninformationsportal Brandora
in Verbindung mit den klägerischen Produkten verwendet wird (vgl. KB 19-
22, 32), oder dass das Zeichen "Glubschi" in Webshops (KB 27, 33) sowie
auf Werbe- und Marketingmaterial zur Bewerbung der klägerischen Pro-
dukte zu finden ist (KB 27-30). Auch trifft es zu, dass Wiederverkäufer (vgl.
KB 31) oder Fans der klägerischen Produkte diesen Begriff teilweise eben-
falls nutzen (KB 16-18, 25). Wenig erstaunlich ist zudem die Tatsache, dass
entsprechende Abfragen auf Suchmaschinen auf die Produkte der Klägerin
weisen, nachdem bisher einzig die Produkte der Klägerin aktiv mit diesem
Begriff beworben worden sind. Dies alles beweist jedoch nicht, dass sich
der Begriff bei den massgebenden Verkehrskreisen durchgesetzt hätte,
d.h. diese oder ein erheblicher Teil davon das Zeichen "Glubschi" als Her-
kunftshinweis verstehen würden.49
49 HEINEMANN, in: Heinzmann/Loacker (Hrsg.), UWG Kommentar, 1. Aufl. 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d
UWG.

- 33 -
Indessen kann der Kombination zwischen glubschäugigen Plüschtieren
und dem Zeichen "Glubschi" eine gewisse Originalität und damit Kenn-
zeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Zwar gilt es zu beachten,
dass es ist in der deutschen Sprache im Allgemeinen und im schweizer-
deutschen Dialekt im Besonderen verbreitet ist, dass (insbesondere ver-
niedlichende) Abkürzungen auf den Vokal "i" enden, und zwar unabhängig
davon, ob das vollständige, nicht abgekürzte Wort an entsprechender
Stelle überhaupt ein "i" enthält (beispielsweise "Chindsgi" [CH] für Kinder-
garten; "Lüchzgi" [CH] für Leuchtbändel oder "Gymi" [CH] für Gymnasium).
Auch Vornamen werden regelmässig so abgekürzt (beispielsweise Kathi
[D] oder Käthi [CH] für Katharina; "Andi" für Andreas). Das Wort "Glubsch-
auge" mit "Glubschi" abzukürzen und mit diesem Zeichen glubschäugige
Plüschtiere zu bewerben ist folglich zwar nicht besonders einfallsreich, al-
lerdings auch nicht derart banal, dass der Kombination jegliche Kennzeich-
nungskraft begründende Originalität abgesprochen werden könnte.
Vorliegend gilt es die Kombination des Gesamtverhaltens der Beklagten zu
beurteilen. Wie vorangehend dargelegt, ist bei der Beurteilung der lauter-
keitsrechtlichen Verwechslungsgefahr neben dem reinen Vergleich der
Kennzeichen eben auch das die Verwechslungsgefahr hervorrufende Ver-
halten und damit das Umfeld der Kennzeichen zu berücksichtigen. Mass-
gebend ist das Gesamtbild. Bei der vorzunehmenden Würdigung der ge-
samten Umstände des vorliegenden Einzelfalles fällt dabei ins Gewicht,
dass die Beklagte nicht nur zahlreiche Plüschtiere aus der klägerischen
Plüschtierlinie gewissermassen übernimmt (wie gesehen weisen zahlrei-
che Plüschtiere eine grosse optische Ähnlichkeit auf) und die Plüschtieren
dabei jeweils genau wie die Klägerin dies tut mit einem Hangtag versieht
(was zwar für sich alleine noch nicht unterscheidungskräftig wäre, indessen
für den Verkauf von Plüschtieren auch nicht nahe liegt), sondern dabei
auch noch das Kennzeichen "Glubschi" verwendet, welches nachweislich
für die Plüschtiere der Klägerin verwendet wurde.
Indem die Beklagten die kennzeichnungskräftige Kombination der (für sich
alleine betrachtet zwar noch nicht ausreichend unterscheidungskräftigen)
verschiedenen Elemente der klägerischen Plüschtierlinie (glubschäugige
Plüschtiere mit Hangtag und Verwendung des Zeichens Glubschis) für ihre
Plüschtierlinie übernommen haben, schaffen sie eine Verwechslungsge-
fahr zwischen der klägerischen und der beklagtischen Plüschtierlinie. Das
massgebliche Gesamtbild lässt erkennen, dass die Beklagte durch die ver-
schiedenen Elemente und Aspekte (offensichtliche, optische Annäherung
der Produkte, Verwendung des nicht zwingend notwendigen Hangtags, be-
wusste Wahl der Bezeichnung "Glubschi" welche im Zusammenhang mit
den Produkten der Klägerin verwendet wird oder zumindest wurde) gewis-
sermassen eine rote Linie überschritten hat und dabei bewusst eine Ver-
wechslungsgefahr schafft.

- 34 -
Es liegt folglich eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr vor.
5. Weitere geltend gemachte lauterkeitsrechtliche Ansprüche
Da eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, braucht auf die
weiteren von der Klägerin geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen An-
sprüche nicht mehr eingegangen zu werden.
6. Vollstreckungsmassnahmen
Argumentation der Parteien
Beide Parteien äussern sich zu den Vollstreckungsmassnahmen nur im Zu-
sammenhang mit den Auskunftsbegehren. Es darf aber davon ausgegan-
gen werden, dass diese Ausführungen auch für die Vollstreckungsmass-
nahmen gelten, welche von der Klägerin für die Unterlassungsbegehren
beantragt wurden.
Die Klägerin macht geltend, die Androhung einer Ordnungsbusse gemäss
Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO und die Androhung der Bestrafung der Or-
gane mit Busse nach Art. 292 StGB eigneten sich als Massnahmen der
Zwangsvollstreckung und seien als mildestes wirksames Mittel angemes-
sen (Klage, Rz. 151 f.).
Die Beklagte führt demgegenüber aus, die (kumulativen) Vollstreckungs-
massnahmen seien unverhältnismässig (KA B1, Rz. 217 f.).
Rechtliches
Das urteilende Gericht kann laut Art. 236 Abs. 3 ZPO auf Begehren der
obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen anordnen (sog. direkte
Vollstreckung). Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun,
Unterlassen oder Dulden, kann das Gericht gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO
eine Strafdrohung nach Art. 292 StGB (lit. a), eine Ordnungsbusse bis zu
Fr. 5'000.00 (lit. b) oder eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.00 für jeden
Tag der Nichterfüllung (lit. c) anordnen. Das Vollstreckungsgericht kann
mehrere Massnahmen miteinander verbinden.50
Der Vollstreckungskläger hat bloss Antrag auf Vollstreckung zu stellen, das
Vollstreckungsgericht entscheidet von Amtes wegen, welche Vollstre-
ckungsmittel zur Anwendung gelangen, es ist dabei nicht an einen Antrag
des Vollstreckungsklägers gebunden, auch nicht bei den direkten Zwangs-
massnahmen. Welche Massnahmen anzuordnen sind, entscheidet das
Vollstreckungsgericht nach seinem eigenen Ermessen. Es hat die zur
Durchsetzung wirksamste Anordnung zu wählen. Selbstverständlich kann
der Vollstreckungskläger konkrete Vollstreckungsmassnahmen beantra-
gen, welche das Gericht wenn möglich auch beachten soll. Bei der Wahl
50 BSK ZPO-ZINSLI, 3. Aufl. 2017, Art. 343 N. 4.

- 35 -
der Vollstreckungsmassnahme hat das Gericht den Grundsatz der Verhält-
nismässigkeit zu beachten.
Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann sich nur an natürliche Perso-
nen richten. Entsprechend dem Grundsatz, dass eine Gesellschaft kein De-
likt begehen kann, lässt sich Art. 292 StGB nicht auf juristische Personen
anwenden. Bei Gesellschaften bzw. juristischen Personen ist die Strafan-
drohung wegen Ungehorsams an die zuständigen Organe bzw. vertre-
tungsberechtigten Personen zu richten.51
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebietet, dass die Höhe einer Ord-
nungsbusse dem objektiven Ausmass der Zuwiderhandlung angemessen
ist. Es geht nicht an, jede noch so geringfügige Zuwiderhandlung gegen
eine gerichtliche Verhaltensanweisung schematisch mit dem Höchstbetrag
der angedrohten Ordnungsbusse zu ahnden.52 Die Anordnung von Ord-
nungsbussen sollte daher stets den gesetzlich vorgesehenen Zusatz "bis
zu" enthalten oder gar keinen konkreten Betrag nennen.
Beurteilung
Entgegen der Ansicht der Beklagten ist es zulässig, mehrere Vollstre-
ckungsmassnahmen zu kombinieren. Es ist daher im Grundsatz nicht zu
beanstanden, dass die Klägerin die Anordnung verschiedener Vollstre-
ckungsmassnahmen beantragt hat.
Allerdings erscheint es nicht notwendig, neben der Strafandrohung gemäss
Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO) sowie der Androhung einer Ord-
nungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO)
zusätzlich auch noch eine Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b
ZPO anzudrohen. Die Kombination von Strafandrohung nach Art. 292
StGB und Androhung einer täglichen Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1
lit. c ZPO erscheint sinnvoll. Die Androhung gemäss Art. 292 StGB zielt auf
eine Verfolgung und Bestrafung durch die Strafbehörden. Der verpflichte-
ten Partei (bzw. ihren Organen) droht bei Nichterfüllung der gerichtlichen
Anweisung folglich eine strafrechtliche Verfolgung und die Bestrafung mit
Busse. Die Androhung einer täglichen Ordnungsbusse als zweiter Kompo-
nente führt zwar nicht zu einer eigentlichen strafrechtlichen Verfolgung und
ist insoweit schwächer als eine Androhung nach Art. 292 StGB. Indessen
ist diese Massnahme besonders geeignet, Druck auf die verpflichtete Per-
son auszuüben, weil die Ordnungsbusse mit jedem Tag der Nichterfüllung
höher wird. Demgegenüber ist nicht ersichtlich, welchen zusätzlichen Nut-
zen die Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO
hätte, droht der verpflichteten Partei durch die Strafandrohung gemäss
Art. 292 StGB doch bereits eine (einmalige) Busse.
51 BSK ZPO-ZINSLI, 3. Aufl. 2017, Art. 343 N. 15.
52 BGE 142 III 587 E. 6.2.

- 36 -
In Abweichung zum klägerischen Rechtsbegehren ist überdies festzuhal-
ten, dass die Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung bis zu
Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung beträgt (und nicht in jedem Fall der
Maximalbetrag von Fr. 1'000.00 auszufällen ist).
7. Rechnungslegung
Argumentation der Klägerin
Die Klägerin beantragte mit Rechtsbegehren 3, dass die Beklagten 1 und 2
unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.00 pro Tag nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber Fr. 5'000.00 gemäss Art. 343
Abs. 1 lit. b ZPO, sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verpflichten seien, in-
nert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach
anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über
den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf von
den in Rechtsbegehren 1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-Schlüs-
selanhängern unter den Bezeichnungen "Glubschi" oder "Glubschis" in der
Schweiz erzielt wurde.
Zur Begründung führte die Klägerin aus, sie benötige zur Bezifferung ihrer
finanziellen Ansprüche Informationen aus der Sphäre der Beklagten. Der
Klägerin stehe aufgrund der Verletzung ihrer Rechte gestützt auf Art. 2
ZGB ein Anspruch auf Rechnungslegung zur Bezifferung der lauterkeits-
rechtlichen Ansprüche zu. Die Frist von 30 Kalendertagen zur Auskunftser-
teilung sei angemessen. Die anbegehrten Informationen seien genügend
bezeichnet und zu Bestimmung der Schadenersatzhöhe notwendig. Die
Anordnung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO
und die Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse nach Art. 242
StGB eigne sich zur Zwangsvollstreckung und sei als mildestes wirksames
Mittel angemessen (Klage, Rz. 151 f.).
Argumentation der Beklagten
Die Beklagten machen demgegenüber geltend, die begehrten 30 Kalender-
tage seien von vornherein viel zu kurz und unangemessen, was die Länge
der Frist anbelange. Gleiches gelte für die unverhältnismässigen (kumula-
tiven) Vollstreckungsmassnahmen (KA B1, Rz. 217 f.; KA B2, Rz. 214).
Zum Auskunftsbegehren im Allgemeinen
7.3.1. Rechtliches
Der aus Art. 2 Abs. 1 ZGB abgeleitete (Hilfs- bzw. Neben-)Anspruch auf
Auskunft und Rechnungslegung53 ist nicht dazu da, die beklagte Partei be-
liebig auszuforschen. Aus der Hilfsfunktion des präparatorischen Informati-
53 BGE 143 III 297 E. 8.2.5.1 mit Hinweisen.

- 37 -
onsanspruchs im Rahmen einer Stufenklage folgt, dass er sich nur auf re-
levante Informationen bezieht, das heisst auf solche, die für die inhalts-
oder umfangmässige Bestimmung des Zielanspruchs von Interesse sind.
Das Ausforschungsverbot will in erster Linie verhindern, dass der Kläger
seinen Informationsanspruch dazu missbraucht, einen bloss vermuteten
Hauptanspruch ausfindig zu machen oder Anspruchsvoraussetzungen
nachzuspüren, die den Inhalt oder Umfang des Hauptanspruchs gar nicht
tangieren. Freilich muss die klagende Partei mit Blick auf die inhaltliche
Konkretisierung des Zielanspruchs auch Angaben dazu machen, was Ge-
genstand der Informationspflicht ist.
Die Anforderungen an die Bestimmtheit des Informationsbegehrens dürfen
aber nicht zu streng sein. Da die klagende Partei noch gar nicht weiss, was
genau der Inhalt der ihr zustehenden Informationen ist, kann von ihr nicht
verlangt werden, jeden verlangten Beleg einzeln zu bezeichnen. Vielmehr
muss es genügen, wenn sie mit ihrem Antrag Klarheit darüber schafft, zu
welchem Zweck sie worüber Auskunft oder Rechnungslegung verlangt und
für welchen Zeitraum und in welcher Form sie dies begehrt. Verlangt die
klagende Partei mit Blick auf einen konkreten Zweck nicht genau bestimmte
Unterlagen, so ist es Sache des Beklagten, die Auswahl der Belege vorzu-
nehmen. Ist das Informationsbegehren zwar klar, aber zu umfassend for-
muliert, hat der Richter es in geeigneter Weise einzugrenzen und den An-
trag im Übrigen abzuweisen.54
7.3.2. Beurteilung
Die Klägerin verlangt Rechnungslegung nach den einschlägigen anerkann-
ten Grundsätzen über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils
durch den Verkauf von den in Rechtsbegehren 1 abgebildeten Plüschtieren
und Plüschtier-Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "Glubschi"
oder "Glubschis" in der Schweiz erzielt wurde. Das Auskunftsbegehren ist
folglich klar spezifiziert. Auch die Beklagten machen nicht geltend, aufgrund
dieses Begehrens sei nicht klar, welche Informationen die Klägerin ver-
lange. Überdies machen sie zu Recht nicht geltend, die Klägerin betreibe
Ausforschung. Vielmehr verlangt die Klägerin einzig Angaben zum Verlet-
zergewinn, womit davon auszugehen ist, dass sie ihr finanzielles Wieder-
gutmachungsbegehren auf Art. 423 OR stützen wird (auch, wenn sie in
Klage Rz. 154 auch noch weitere Anspruchsgrundlagen nennt).
7.3.3. Zur Frist
Die Klägerin beantragt, dass die Beklagten ihr Auskunftsbegehren innert
einer Frist von 30 Tagen erfüllen. Diese Frist erscheint angemessen. Das
Handelsgericht hat auch in vergleichbaren Fällen schon Fristen von 30 Ta-
gen zur Erfüllung von Auskunftsbegehren gesetzt (vgl. etwa Urteil des Han-
delsgerichts HOR.2018.56 vom 16. Januar 2023). Die Beklagten halten
54 BGE 143 III 297 E. 8.2.5.4.

- 38 -
diese Frist zwar für viel zu kurz. Sie begründen diese Ansicht aber nicht
weiter, weshalb sich weitere Erwägungen hierzu erübrigen.
7.3.4. Zu den beantragten Vollstreckungsmassnahmen
Es kann vollumfänglich auf die Ausführungen oben in E. 6 verwiesen wer-
den.
8. Agentenmarke (Art. 4 MSchG)
Argumentation der Klägerin
Die Klägerin macht geltend, dass es sich bei den von ihr mit dem Rechts-
begehren 4 angegriffenen Marken um sog. Agentenmarken i.S.v. Art. 4
MSchG handle, die zu löschen seien. Die angegriffenen Marken seien von
der Beklagten 1 ohne ihre Zustimmung noch während der Dauer des Ver-
triebsverhältnisses für eine Produktbezeichnung angemeldet worden, die
von der Carletto-Unternehmensgruppe vor und zu diesem Zeitpunkt aus-
schliesslich als Produktmarke im Zusammenhang mit dem Vertrieb der
Plüschtiere der Klägerin verwendet worden sei. Die Marken seien zu einer
Zeit eingetragen worden, als die Beklagte 1 bzw. deren Rechtsvorgängerin
einer vertraglichen Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht gegenüber
der Klägerin unterlegen sei. Einziges Ziel der Beklagten 1 sei es, mit der
Anmeldung und Benutzung bzw. gar Lizenzierung der "Glubschi"- Marken
vom Marktwert, der alleine den Produkten der Klägerin zukomme, zu profi-
tieren. Es treffe auch nicht zu, dass die Beklagte 1 für die "Schöpfung" die-
ser Marke verantwortlich sei. Der Begriff "Glubschis" sei schon vor Beginn
des Vertriebsverhältnisses auf dem Markt für ihre grossäugigen Plüschtier-
produkte verwendet worden. Doch selbst wenn dies nicht der Fall gewesen
wäre, ändere dies nichts an besseren Recht der Klägerin. Denn die Schöp-
fungs- und Entwicklungshandlungen seien im Rahmen des Vertriebsvertra-
ges zur Förderung ihrer Produkte getätigt worden. Wesentlicher Bestand-
teil des Vertriebsvertrages sei es gewesen, den Ruf der Produkte der Klä-
gerin zu fördern, was der Beklagten 1 auch bewusst gewesen sei. Dies
würden Werbeaussagen wie "Die original Ty Beanie Boos besser bekannt
als 'Glubschis'" beweisen (Klage, Rz. 156 ff.; Replik, Rz. 155 ff.; Stellung-
nahme zur Duplik vom 6. April 2021, Rz. 78 ff.).
Argumentation der Beklagten 1
Die Beklagte 1 führt aus, es liege kein Fall von Art. 4 MSchG vor. Die Pro-
dukte der Klägerin seien nie mit dem Zeichen "Glubschi" oder "Glubschis"
gekennzeichnet worden. Die Klägerin habe diese Zeichen vor der Zusam-
menarbeit mit den Carletto-Gesellschaften zu keinem Zeitpunkt selber ge-
braucht oder durch Dritte verwenden lassen. Die Klägerin habe als Pro-
duktmarke stets "TY" oder "Beanie Boos" verwendet. Sie habe die streitge-
genständlichen Zeichen weder selbst entwickelt noch irgendwo angemel-
det oder gebraucht. Diese Zeichen seien ihr wirtschaftlich nicht zuzurech-
nen. Überdies treffe es nicht zu, dass die Klägerin keine Kenntnis davon

- 39 -
gehabt habe, dass die Beklagte 1 die streitgegenständlichen Marken an-
melde (KA B1, Rz. 221 ff.; Duplik, Rz. 121 ff.).
Rechtliches
Gemäss Art. 4 MSchG geniessen Marken keinen Schutz, die ohne Zustim-
mung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen
zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall
der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Diese Bestimmung be-
zweckt den Schutz des Markeninhabers gegenüber einem Nutzungsbe-
rechtigten, der bloss zum Gebrauch der Marke ermächtigt ist. Solche Per-
sonen dürfen die Marke nur mit Zustimmung des besser Berechtigten auf
ihren eigenen Namen eintragen und müssen, sobald die Zustimmung – bei-
spielsweise wegen Beendigung der Zusammenarbeit – weggefallen ist, die
Eintragung der Marke löschen lassen. Der an der fraglichen Marke besser
berechtigten Person soll in solchen Konstellationen – etwa bei Absatzmit-
tlerverträgen – ein Sonderschutz zur Verfügung gestellt werden; dieser be-
ruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem In-
haber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loy-
alitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt Art. 4 MSchG einen
Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inha-
ber der Marke bestanden hat oder noch besteht. Erforderlich ist ein Vertrag,
der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum
Inhalt hat und eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke.55
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung folgt damit der (wohl) von der herr-
schenden Lehre vertretenden Auffassung nicht, wonach Art. 4 MSchG nicht
nur zur Anwendung gelange, wenn zwischen dem sog. Agenten und der
besser berechtigten Person eine vertragliche Bindung bestehe, sondern
auch dann, wenn die Hinterlegungen durch den Geschäftsführer, leitende
Angestellte oder Hauptaktionäre des Agenten beziehungsweise von mit
dem Agenten nahestehenden Dritten oder Strohmännern vorgenommen
worden seien, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem
im Rahmen der Ermächtigung erfolgenden Markengebrauch stünden.56
Beurteilung
Wie bereits oben in E. 2.3 dargelegt, wurde das "Distributorship Agree-
ment" zwischen der Klägerin und der Carletto Deutschland GmbH ge-
schlossen. Demgegenüber stand die Beklagte 1 in keinem Vertragsverhält-
nis zur Klägerin. Folglich kann sich die Klägerin nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung gegenüber der Beklagten nicht auf Art. 4 MSchG be-
rufen.
55 BGer 4A_128/2013 vom 30. September 2013 E. 3.2.1; 4A_39/2011, 4A_47/2011 vom 8. August
2011 E. 8.5.2; 4A;253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.2, publiziert in: sic 2009, S. 268 ff.
56 WANG, in: Jung/Spitz (Hrsg.), SHK – Stämpflis Handkommentar, Bundesgesetz über den unlaute-
ren Wettbewerb, 2. Aufl. 2016, Art. 4 N. 6; BSK MSchG-STÄDELI, 1. Aufl 2017, Art. 4 N. 11.

- 40 -
9. Nichtgebrauch der Schweizer Marke CH 645 779 "Glubschi"
(Art. 11 f. MSchG)
Argumentation der Klägerin
Die Klägerin führt aus, die Schweizer Marke CH 645 779 sei ursprünglich
am 29. April 2013 hinterlegt und am 4. Juli 2013 im Schweizer Markenre-
gister eingetragen worden. Es sei weder aus absoluten noch aus relativen
Ausschlussgründen eine Schutzverweigerung erlassen worden, sodass die
fünfjährige Karenzfrist seit längerem abgelaufen sei. Aus dem Territoriali-
tätsprinzip folge, dass die Marke grundsätzlich in der Schweiz gebraucht
werden müsse. Die Beklagte 1 habe die Marke aber offensichtlich für sämt-
liche Waren, für welche die Marke hinterlegt worden sei, bis zum Ablauf der
Gebrauchsschonfrist nie gebraucht. Dass sie die Bezeichnung "Glubschi"
zur Bewerbung der klägerischen Produkte gebraucht habe, könne sich die
Beklagte 1 nicht als eigenen Markengebrauch zurechnen lassen (Klage,
Rz. 183 ff.).
Argumentation der Beklagten
Die Beklagte 1 macht geltend, es mute geradezu widersprüchlich an, bei
der vermeintlichen Agentenmarke auf der einen Seite zu behaupten, der
Gebrauch der Marke "Glubschi" durch die Beklagte 1 sei der Klägerin zu-
zurechnen (unter Verweisung auf Klage, Rz. 161), und auf der anderen
Seite derselben Partei, nämlich der Beklagten 1 und den Gesellschaften
der Carletto-Gruppe, vorzuwerfen, sie hätten die Marke für Spielzeug und
Spiele nicht gebraucht.
Fakt sei, dass die Gesellschaften der Carletto-Gruppe mit Duldung der Klä-
gerin die Zeichen "Glubschi" und "Glubschis" zu Promotionszwecken im
Rahmen ihrer Absatzbemühungen über viele Jahre (mindestens von 2013
bis 2019) zur Bewerbung der Produkte der Klägerin verwendet hätten. Dies
stelle markenmässigen Gebrauch für die Waren der Klasse 28 wie Plüsch-
tiere, Spielzeug und Spiele dar (KA B1, Rz. 231 ff.). Überdies sei nach Be-
endigung des Vertriebsverhältnisses die Wiederaufnahme des Gebrauchs
der Vertriebsmarke "Glubschis" vorbereitet, dann aber gerichtlich in der
Schweiz einstweilen gestoppt worden (Duplik, Rz. 124).
Benutzungsschonfrist
9.3.1. Rechtliches
Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienst-
leistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen
Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist
oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so
kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wich-
tige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer
den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen;

- 41 -
der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12
Abs. 3 MSchG).
9.3.2. Beurteilung
Es ist unstreitig, dass die klägerischen Produkte jedenfalls in den Jahren
2013 bis 2017 von Gesellschaften der Carletto-Gruppe mit dem Begriff
"Glubschi" beworben worden sind (KA B1, Rz. 76 ff.; Klage, Rz. 59 ff.). Das
Zeichen ist daher im schweizerischen Markt vor Ablauf der Benutzungs-
schonfrist benutzt worden. Die Klägerin wirft allerdings die Frage auf, ob
dieser Gebrauch der Beklagten 1 als eigener Markengebrauch zugerech-
net werden kann. Wie es sich damit verhält, kann – wie im Folgenden auf-
zuzeigen sein wird – offenbleiben.
Spätere Aufnahme des Gebrauchs der Marke in Deutschland
Nach Art. 12 Abs. 2 MSchG gilt, dass dann, wenn der Gebrauch der Marke
nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen wird, das
Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auflebt, sofern
vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Ge-
brauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Art. 12 Abs. 1
MSchG geltend gemacht hat.
Vorliegend ist unumstritten, dass die Beklagte 1 nach Beendigung des Ver-
triebsverhältnisses zwischen der Carletto Deutschland GmbH und der Klä-
gerin eine Kooperation mit der Beklagten 2 eingegangen ist und die streit-
gegenständliche Marke der Beklagten 2 zum Gebrauch lizenzierte (Klage,
Rz. 99 f.; KA B1, Rz. 4, 85 f.). Die beklagtischen Plüschtiere waren im Zeit-
punkt der Klageeinreichung auch unter Verwendung dieser Marken in
Deutschland erhältlich (Klage, Rz. 15, 100; Replik, Rz. 100; Stellungnahme
zur Duplik vom 6. April 2021, Rz. 61; KB 8 und 68). In der Schweiz werden
diese Plüschtiere aufgrund der vom Handelsgerichtspräsidenten angeord-
neten vorsorglichen Massnahmen allerdings unter der Bezeichnung "NICI-
eyes" vertrieben (Replik, Rz. 100; KB 67).
Nach Art. 11 Abs. 3 MSchG gilt der Gebrauch der Marke mit Zustimmung
des Inhabers als Gebrauch durch diesen selbst. Unter diese Bestimmung
fällt auch der Gebrauch einer Marke durch einen Lizenznehmer.57 Die Be-
klagte 1 kann sich demgemäss den Gebrauch der Marke durch die Be-
klagte 2 zurechnen lassen. Überdies gilt der Gebrauch der Marke in
Deutschland nach Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der
Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster-
und Markenschutz (SR 0.232.149.136) auch als rechtserhaltender Ge-
brauch in der Schweiz, sofern die Marke in beiden Staaten hinterlegt ist,
57 BSK MSchG-VOLKEN, 1. Aufl. 2017, Art. 11 N. 139.

- 42 -
wobei es genügt, wenn die Marken in den wesentlichen Bestandteilen über-
einstimmen.58 Zwar hat die Bundesrepublik Deutschland das Übereinkom-
men vom 13. April 1969 mit Note vom 30. April 2021 gekündigt.59 Nach
Art. 56 des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der
Verträge (SR 0.111) wurde die Kündigung aber erst am 31. Mai 2022 wirk-
sam. Demgemäss findet das Übereinkommen vom 13. April 1969 auf sämt-
liche Benutzungshandlungen bis zum 31. Mai 2022 noch Anwendung.60 Für
den vorliegend zu beurteilenden Fall ist das Übereinkommen vom 13. April
1969 daher noch anwendbar. Die Wortmarke "Glubschi" ist unter der Num-
mer DE 302 011 052 397 seit dem 25. September 2011 beim Deutschen
Patent- und Markenamt hinterlegt (Replik, Rz. 157). Im Weiteren machte
die Klägerin den Ablauf der Benützungsschonfrist erst im Rahmen der
Klage, mithin also erst nachdem die Beklagte 2 den Gebrauch der Marke
in Deutschland aufgenommen hatte (und in der Schweiz ohne die vom Han-
delsgerichtspräsidenten angeordneten vorsorglichen Massnahmen aufge-
nommen hätte), erstmals geltend. Zwar ist es nicht zwingend, die Nichtig-
keit der Marke auf gerichtlichem Wege geltend zu machen.61 Entsprechend
hätte die Beklagte diesen Einwand auch in einer vor- oder ausserprozessu-
alen Korrespondenz der Beklagten 1 entgegenhalten können. Sie machte
den Ablauf der Benutzungsschonfrist aber in keinem der dem Gericht vor-
liegenden Schreiben geltend (Klage, Rz. 107 ff.).
Selbst wenn also die Beklagte 1 die schweizerische Marke "Glubschi" vor
Ablauf der Benützungsschonfrist nie gebraucht hätte, hat sie den Gebrauch
folglich jedenfalls aufgenommen, bevor ihr die Nichtigkeit ihrer Marke we-
gen Ablaufs der Benützungsschonfrist erstmals entgegengehalten worden
war. Dementsprechend wäre die Nichtbenutzung der Marke vor Ablauf der
Benützungsschonfrist jedenfalls nach Art. 12 Abs. 2 MSchG geheilt.
9.4.1. Warenverzeichnis
Eine andere Frage ist jedoch, ob die Marke für sämtliche hinterlegten Wa-
ren benützt worden ist. Wird die Marke nämlich nur für einen Teil der hin-
terlegten Waren benützt, so kann mit Bezug auf die nicht benutzen Waren
immerhin eine Teilnichtigkeit geltend gemacht werden.62 Auch die Be-
klagte 1 behauptet nicht, sie habe die Marke je für andere Produkte als für
Plüschtiere gebraucht. Im Markenregister sind folglich sämtliche Warenka-
tegorien zu löschen, die nicht im Zusammenhang mit Plüschtieren stehen.
Rechtserhaltender Gebrauch liegt einzig mit Bezug auf die Waren Spiele,
58 BSK MSchG-VOLKEN (Fn. 57), Art. 11 N. 11, 76 ff.
59 Vgl. AS 2022 156.
60 So auch die Praxis des IGE, vgl. https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/news-
room/news/news-ansicht/kuendigung-des-vertrags-zwischen-der-schweiz-und-deutschland-betref-
fend-den-gegenseitigen-patent-muster-und-markenschutz; letztmals besucht am 25. April 2023.
61 BSK MSchG-VOLKEN (Fn. 57), Art. 11 N. 38 f.
62 BSK MSchG-VOLKEN (Fn. 57), Art. 11 N. 31 ff.

- 43 -
Spielzeug und Plüschtiere in Klasse 28 vor. Zu löschen sind folglich sämt-
liche Waren der Klassen 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-
, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-
und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und
andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Appa-
rate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverar-
beitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und 25 (Beklei-
dungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) und bei der Klasse 28 Turn-
und Sportartikel sowie Christbaumschmuck.
10. Prozesskosten
Über die Prozesskosten wird gestützt auf Art. 104 Abs. 1 ZPO im Endent-
scheid entschieden.

- 44 -
Das Handelsgericht erkennt:
1.
Den Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu
Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1
lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,
in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die nachfolgend abgebildeten
Plüschtiere und Plüschtier-Schlüsselanhänger unter den Bezeichnungen
"Glubschi" oder "Glubschis" anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu brin-
gen oder verkaufen zu lassen.

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Die Beklagten werden unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu
Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1
lit. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflich-
tet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und
nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen
über den Gesamtgewinn, der bis zum Datum des Urteils durch den Verkauf
von den in Dispositivziffer 1.1 abgebildeten Plüschtieren und Plüschtier-
Schlüsselanhängern unter den Bezeichnungen "Glubschi" oder "Glub-
schis" in der Schweiz erzielt wurde.
Art. 292 StGB lautet:
" Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten
unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Ver-
fügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft."
Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "Glubschi" der Beklagten 1 wird für
die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-,
fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-
und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und

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andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Appa-
rate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverar-
beitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte) und der
Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) sowie für
die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie Christ-
baumschmuck) für nichtig erklärt.
Im Übrigen werden die im Rahmen des hier zu beurteilenden beschränkten
Verfahrens gestellten klägerischen Rechtsbegehren abgewiesen, soweit
auf sie eingetreten wird.
2.
Die Prozesskosten sind im Endentscheid zu liquidieren.
Zustellung an:
 die Klägerin (Vertreter; zweifach)
 die Beklagte 1 (Vertreter; zweifach)
 die Beklagte 2 (Vertreter; zweifach)
 das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
Mitteilung an:
 die Obergerichtskasse
1. Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff.,
Art. 90 ff. BGG)
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, gerechnet von der schrift-
lichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheides an, die
Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.
Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweize-
rischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elekt-
ronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG)
verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind
beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der ange-
fochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

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Aarau, 25. April 2023
Handelsgericht des Kantons Aargau
1. Kammer
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Dubs Bisegger