ECLI: ECLI:NL:PHR:2009:BG7412

Titel: ECLI:NL:PHR:2009:BG7412 Parket bij de Hoge Raad , 06-03-2009 / C07/085HR

Gerecht: Parket bij de Hoge Raad

Datum uitspraak: 2009-03-06

Zaaknummer: C07/085HR

Proceduretype: 

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Conclusie

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:PHR:2009:BG7412

---

Octrooirecht. Europees octrooi; beschermingsomvang, uitleg, maatstaf; nietigheid, nieuwheid en inventiviteit; overgangsrecht, onmiddellijke werking van EOV 2000, terugwerkende kracht voor op 13 december 2007 verleende Europese octrooien; samenloop nietigheidsprocedure nationale rechter (art. 138 EOV 2000) en centrale beperkingsprocedure EOB (art. 105a-c EOV 2000), invloed besluit EOB op beslissing rechter;  partiële vernietiging Nederlands deel van Europees octrooi, maatstaf uit HR 16 februari 2001, nr. C99/195, NJ 2001, 393 (Wiva/Van Egmond) niet verenigbaar met per 13 december 2007 geldend verdragsrecht; cassatie, ontvankelijkheid, belang; feitelijke grondslag middelen (art. 419 Rv.), toelaatbaar feitelijk novum; verwijzingsinstructie, door wijziging conclusies beperkt octrooi uitgangspunt van beoordeling in geding na verwijzing.

C07/085HR 
       Mr. F.F. Langemeijer 
       Zitting 12 december 2008  
     
     
     Conclusie inzake: 
     
     Boston Scientific Scimed Inc. 
     
     tegen 
     
     Medinol Ltd. 
     
     In dit geding is in reconventie de nietigverklaring gevorderd van een octrooi voor een medisch instrument. Nadat de eerste rechter het octrooi nietig had verklaard, heeft de octrooihoudster in hoger beroep een nadere uitleg aan het octrooischrift gegeven. Het gerechtshof heeft die uitleg niet gevolgd en ook het subsidiaire standpunt van de octrooihouder (beperking van de algehele nietigverklaring tot een partiële nietigverklaring) verworpen.  
     
     1. De feiten en het procesverloop 
     
     1.1. Het omstreden octrooi heeft betrekking op een medisch instrument voor de bestrijding van hart- en vaatziekten. Het gaat om een dilatatieballonkatheter die wordt gebruikt voor zgn. Dotterbehandelingen en het plaatsen van stents in geval van stenose van arteriën (zgn. angioplastieke behandelingen)(1). Via een snede in de lies wordt een katheter in het lichaam gebracht en door het vaatstelsel geschoven tot aan de plaats van de vernauwing. De ballon, bevestigd aan het distale uiteinde van de ingreepkatheter (dat is het uiteinde dat het verst verwijderd is van de arts-operateur), wordt opgeblazen met vloeistof. Daartoe is in de katheter ruimte vrijgehouden voor de doorgang van de vloeistof; deze holte wordt in de stukken aangeduid als de "inflation lumen". Door het opblazen van de ballon wordt de ader plaatselijk verwijd ("dilatation") en wordt de plaque in de vaatwand weggeduwd, waardoor de bloeddoorstroming verbetert. Zo nodig wordt ter ondersteuning van de vaatwand een stent aangebracht, die daartoe over de ballon wordt geplaatst, door het opblazen van de ballon expandeert en ter plaatse achterblijft. Na de ballon te hebben laten leeglopen wordt de katheter verwijderd.  
     
     
       1.2. In cassatie kan m.i. worden uitgegaan van het volgende(2): 
       1.2.1. Eiseres tot cassatie (hierna: Scimed) is houdster van het Europees octrooi EP 0591199 B1, naar de naam van de uitvinder ook wel aangeduid als het "Keith-octrooi". 
       1.2.2. De PCT-aanvrage(3) voor het octrooi is ingediend op 27 augustus 1991, waarbij prioriteit is ingeroepen vanaf 28 augustus 1990, berustend op de Amerikaanse octrooiaanvrage US 574265. De verlening van het Europees octrooi is gepubliceerd op 13 mei 1998 en heeft betrekking op Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland. 
       1.2.3. Tegen de octrooiverlening is geopponeerd. Bij beslissing van de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) van 2 oktober 2000 is het verzet ongegrond verklaard en het octrooi ongewijzigd in stand gelaten. 
       1.2.4. Naar de stand van de techniek op de prioriteitsdatum waren drie soorten ballonkatheters bekend, te weten: vaste draad-katheters ("fixed wire"), over de draad-katheters ("over the wire") en zgn. snel verwisselbare katheters ("rapid exchange"). Een katheter moet aan de distale zijde buigzaam zijn, om de krommingen van de aderen te kunnen volgen en de stenose te bereiken. Aan de proximale zijde (dat is het uiteinde dat het dichtst bij de arts-operateur is) moet de katheter juist relatief stijf zijn om in de aderen te kunnen worden voortgeduwd. 
       1.2.5. Bij katheters van het type `over de draad' wordt de ballonkatheter heen en weer geschoven over een in de aderen geplaatste geleidedraad. In dit type ballonkatheter is ruimte voor de doorgang voor de opblaasvloeistof (de eerder genoemde "inflation lumen") en voor de doorgang van de geleidedraad ("guide wire lumen"). 
       1.2.6. Een katheter van het type `snel verwisselbare katheter' gaat van hetzelfde principe uit als een `over de draad'-katheter, maar onderscheidt zich daarvan doordat hij uit twee verschillende delen bestaat: een (flexibel) distaal deel en een (relatief stijf) proximaal deel (de "hypotube"). Bij dit type katheter loopt de geleidedraad alleen door het distale deel; daarvoor is een opening gemaakt, waar de geleidedraad de katheterschacht in wordt geleid. Een voordeel hiervan is dat de geleidedraad korter kan zijn, zodat de ballonkatheter zo nodig tijdens de operatie gemakkelijker kan worden verwisseld. 
       1.2.7. Het Keith-octrooi heeft betrekking op een katheter van het type`snel verwisselbare katheter'. Conclusie 1 in het octrooischrift luidt als volgt(4): 
       "1. A balloon dilatation catheter comprising: 
       a shaft including a metallic tube defining a first shaft section (22, 22B, 22C, 22D) having a proximal end (28) and a distal end (30, 30B, 30C), and a second shaft section (24, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H), more flexible than the first shaft section, disposed distally of the first shaft section;  
       the first and second shaft sections having an inflation lumen (62, 104, 62B, 104B, 62C, 104C, 62D, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H) defined therethrough; 
       a dilatation balloon (26) attached to the distal end (34) of the second shaft section, the dilatation balloon being in fluid communication with the inflation lumen such that inflation pressure may be provided to the balloon therethrough; 
       a guidewire tube (80, 80B, 80C) defining a second lumen (52, 52B, 52C), shorter than the inflation lumen extending from a proximal lumen opening (92, 92C) proximal to the balloon to a distal lumen opening (94) distal to the balloon; and  
       a transition section (110, 110A, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810) extending distal of the proximal lumen opening (92) and being disposed adjacent to the distal end of the first shaft section, the transition section being configured to have a stiffness between the stiffness of the first shaft section and the stiffness of the second shaft section." 
     
     
     1.3. Bij inleidende dagvaarding van 22 oktober 2002 heeft Scimed de huidige verweerster in cassatie, Medinol, gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Scimed vorderde dat aan Medinol zal worden verboden inbreuk te maken op het Keith-octrooi, voor zover betrekking hebbend op Nederland. De nevenvorderingen in conventie kunnen thans onbesproken blijven. 
     
     1.4. Medinol heeft de vorderingen van Scimed bestreden. In reconventie heeft Medinol gevorderd dat het octrooi van Scimed zal worden nietigverklaard, althans zal worden vernietigd, voor zover verleend voor Nederland. Medinol stelde dat de geoctrooieerde uitvinding niet voldoet aan de vereisten van nieuwheid(5) en inventiviteit(6).  
     
     1.5. Bij vonnis van 10 september 2003 (LJN: AP1792) heeft de rechtbank in reconventie het Europees octrooi van Scimed, voor zover verleend voor Nederland, in zijn geheel nietig verklaard wegens gebrek aan inventiviteit. Dienovereenkomstig heeft de rechtbank in conventie de op octrooi-inbreuk gebaseerde vorderingen afgewezen. 
     
     1.6. Volgens de rechtbank is, voor wat betreft de stand van de techniek, in het octrooischrift tot uitgangspunt genomen de op de prioriteitsdatum reeds bekende `snel verwisselbare katheter' waarvan het proximale deel bestaat uit een metalen relatief stijve buis (de "hypotube") en het distale deel buigzaam is. In de beschrijving in het octrooischrift is vermeld dat de betrekkelijk abrupte overgang qua stijfheid van het proximale deel ten opzichte van het distale deel het technische probleem oplevert dat de katheter `knakt' tijdens het backloaden(7). Dit technische probleem wordt opgelost door aan het distale uiteinde van de hypotube een overgangsgedeelte ("transition section") aan te brengen dat minder stijf is dan de hypotube, maar stijver dan het tweede, flexibele deel van de katheter (rov. 5 Rb). De rechtbank was van oordeel dat de gemiddelde vakman die het `knikprobleem' onderkent, zelf zonder meer op de gedachte zal komen dat dit probleem wordt veroorzaakt door de overgang van het stijve naar het flexibele deel (rov. 12 Rb). De in het Keith-octrooi voor dit probleem gepresenteerde oplossing, te weten een overgangsgedeelte dat een `tussenstijfheid' heeft, lag voor de gemiddelde vakman voor de hand. De rechtbank baseerde dit op het advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom (rov. 14 - 17 Rb). 
     
     
       1.7. Scimed heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. Tijdens de procedure in hoger beroep heeft Scimed de vordering in conventie verminderd tot nihil (met compensatie van proceskosten), in verband met een tussen partijen getroffen schikking. Ten aanzien van de vordering in reconventie tot nietigverklaring van het octrooi, is de procedure in hoger beroep evenwel voortgezet. Scimed heeft haar verweer in reconventie ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Volgens Scimed was in de stand van de techniek al een katheter bekend waarbij een relatief stijf proximaal deel (de hypotube) werd gecombineerd met een flexibel distaal deel, te weten de katheter volgens `Enger'. Scimed heeft dit in het debat aangeduid als: maatregel A. Volgens Scimed omvat het omstreden Keith-octrooi ook een maatregel B en een maatregel C. Maatregel B houdt volgens Scimed in dat de holte voor de doorgang van de geleidedraad en die voor de doorgang van de opblaasvloeistof coaxiaal(8) ten opzichte van elkaar zijn aangebracht (zgn. tube in tube-constructie). Maatregel C houdt volgens Scimed in dat een semi-stijf overgangsgedeelte is aangebracht op de plaats waar de hypotube overgaat in het flexibele deel van de katheter. Volgens het in hoger beroep gewijzigde standpunt van Scimed behelst de in het Keith-octrooi beschreven uitvinding niet alleen de toevoeging van maatregel C aan de stand van de techniek, zoals de rechtbank had verondersteld: het Keith-octrooi behelst het combineren van de maatregelen A, B en C: 
       "De inventiviteit van het Keith octrooi is gelegen in het verschaffen van een snel verwisselbare catheter die nog flexibeler is dan die volgens de Enger aanvrage en een betere inflatietijd en/of een kleinere diameter heeft, waarbij is onderkend dat een dergelijke catheter een probleem opleverde (defecten aan de catheter) welk probleem, evenals de oorzaak daarvan (knikking) niet waarneembaar was, niet bekend was en niet voor de hand lag, maar niettemin is overkomen met een specifiek gedefinieerde technische maatregel (de "transition section")."(9) 
     
     
     Medinol heeft ook dit nieuwe standpunt van Scimed tegengesproken. 
     
     1.8. Bij arrest van 14 december 2006 (LJN: BA3335) heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het hof verwierp eerst de procedurele bezwaren van Medinol tegen de koerswijziging van Scimed in hoger beroep (zie rov. 7.3, in cassatie onbestreden). Vervolgens toetste het hof de nieuwe uitleg die Scimed in hoger beroep aan het Keith-octrooi had gegeven. Anders dan Scimed, kwam het hof tot de slotsom dat de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat de claim niet is beperkt tot katheters met een tube in tube-constructie (zie rov. 8.2 - 8.5). 
     
     
       1.9. Vervolgens besprak het hof het subsidiaire standpunt van Scimed, inhoudend dat zij in deze nietigheidsprocedure conclusie 1 van het octrooi beperkt wil zien, althans vrijwillig wil beperken, tot een zgn. combinatieuitvinding(10), gekenmerkt door de combinatie van de maatregelen A en B en C(11). Het hof heeft in het kort overwogen: 
       - dat, uitgaande van de bewoordingen van art. 123, leden 2 en 3, (oud) EOV, de door Scimed voorgestelde beperking aanvaardbaar is (rov. 9.1);  
       - dat het de gemiddelde vakman echter direct zal opvallen dat de maatregelen B en C onderwerpen van uitvinding betreffen die geen verband met elkaar houden: er is geen sprake van `eenheid van uitvinding' als bedoeld in art. 82 (oud) EOV (rov. 9.2); 
       - er zijn aanwijzingen dat een afsplitsing van de octrooiaanvrage heeft plaatsgevonden; bij gebreke van het dossier van de octrooiverleningsprocedure kan het hof dit echter niet nagaan. Zou tijdens de octrooiverleningsprocedure een afsplitsing van maatregel B hebben plaatsgevonden, dan is de thans voorgestelde beperking van het octrooi niet toelaatbaar omdat Scimed daarmee weer materie terughaalt, waarvan zij eerder te kennen had gegeven daarvan in dit octrooi afstand te willen doen (rov. 9.2); 
       - de door Scimed voorgestelde beperking van conclusie 1 komt in strijd met de rechtszekerheid voor derden en is daarom niet toelaatbaar: zij is niet aan te merken als een aanvulling die voor de gemiddelde vakman voldoende voor de hand lag om aan de hand van het oorspronkelijke octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts in de aldus beperkte vorm had behoren te worden verleend en binnen die grenzen wel geldig was (rov. 9.4). 
     
     
     1.10. Uitgaande van de uitleg van het octrooischrift die het hof in rov. 8 voor juist heeft gehouden, heeft het hof vervolgens het Keith-octrooi getoetst aan het vereiste van nieuwheid (rov. 10) en aan het vereiste van inventiviteit (rov. 11). Aan laatstgenoemd vereiste is volgens het hof niet voldaan. Het hof sloot zich hiermee aan bij het oordeel van de rechtbank dat het octrooi nietig is. 
     
     1.11. Namens Scimed is - tijdig - beroep in cassatie ingesteld. Medinol heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten met re- en dupliek.  
     
     1.12. Ter rolzitting van 26 september 2008 heeft Scimed een beslissing van het Europees Octrooibureau (EOB) als bedoeld in art. 105a (nieuw) EOV d.d. 23 juli 2008 in het geding gebracht, waarop Medinol schriftelijk heeft gereageerd. 
     
     2. Inleidende beschouwingen 
     
     
       2.1. Alvorens op de klachten in te gaan, kan het nuttig zijn enkele bepalingen op een rijtje te zetten. Het gaat in deze zaak om een Europees octrooi(12). In de procedure tot verlening van een Europees octrooi of tijdens een oppositieprocedure voor het Europees Octrooibureau kan de aanvrager zijn octrooiaanvrage nog wijzigen (art. 123 lid 1 EOV). De leden 2 en 3 (oud) van dit artikel stelden hieraan beperkingen: 
       "2. A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extents beyond the content of the application as filed. 
       3. The claims of the European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred." 
     
     
     
       2.2. Is eenmaal een Europees octrooi verleend, al dan niet gevolgd door een oppositieprocedure, dan kan het octrooi door de nationale rechter op vordering van een belanghebbende derde worden nietig verklaard voor het grondgebied van dat land. Art. 138 lid 1 (oud) in deel VIII van het EOV ("Impact on national law") omschreef de gronden waarop een nietigverklaring ("revocation") mogelijk is. Voor dit geding zijn de volgende nietigheidsgronden van belang: 
       a. if the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57; 
       b. (...) 
       c. if the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed; 
       d. if the protection conferred by the European patent has been extended; 
       e. (...). 
     
     
     
       2.3. In beginsel is mogelijk dat wordt volstaan met een partiële nietigverklaring van het octrooi. Art. 138 lid 2 (oud) EOV bepaalde hieromtrent: 
       "If the grounds for revocation only affect the European patent in part, revocation shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the said patent. If the national law so allows, the limitation may be effected in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings." 
     
     
     
       In het nationale recht bepaalt art. 75 lid 1 ROW 1995, voor zover voor dit geschil van belang, dat het octrooi door de rechter wordt vernietigd voor zover : 
       a. (...) het octrooi ingevolge de artikelen 52 tot en met 57 van het EOV niet had behoren te worden verleend; 
       b. (...) 
       c. het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage of, indien het octrooi is verleend op een afgesplitste of gewijzigde aanvrage dan wel op een nieuwe Europese octrooiaanvrage die is ingediend overeenkomstig artikel 61 EOV, door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage; 
       d. na octrooiverlening uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden; 
       e. (...). 
     
     
     
       2.4. In HR 9 februari 1996 (Spiro/Flamco), NJ 1998, 2 m.nt. DWFV, waarin de partiële nietigheid ter discussie stond van een octrooi dat nog was verleend onder de Rijksoctrooiwet van 1910, zijn aan de partiële nietigverklaring (dus tevens: gedeeltelijke instandhouding) van een octrooi de volgende eisen gesteld(13): 
       "In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer (1) voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist (2) dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens (3) dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens (4) moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd." 
     
     
     2.5. In HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV, is dezelfde maatstaf toegepast op een Europees octrooi. Daarbij verdient aantekening, aldus de Hoge Raad, dat art. 138 lid 2 (oud) EOV bepaalt dat indien de nationale wetgeving zulks toelaat, de beperking van een Europees octrooi kan geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen. Van deze mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt, zoals blijkt uit art. 51 lid 5 ROW 1910 (zie thans: art. 75 ROW 1995).  
     
     
       2.6. Bij Akte van München van 29 november 2000, in werking getreden op 13 december 2007(14), is het Europees Octrooiverdrag op een aantal punten gewijzigd. Art. 138 EOV is, voor zover van belang voor dit geding, in de Engelstalige tekst komen te luiden als volgt: 
       "1. Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that: 
       a. the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57; 
       b. (...) 
       c. the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed; 
       d. the protection conferred by the European patent has been extended; 
       e. (...). 
     
     
     
       2. If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part. 
       3. In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings." 
     
     
     
       2.7. Aan de octrooihouder is hiermee het recht toegekend, zijn octrooirecht te beperken in een procedure tot nietigverklaring van het octrooi voor de nationale rechter. Een octrooihouder kan belang hebben bij een vrijwillige beperking, indien daarmee de nietigverklaring van zijn octrooi wordt voorkomen. Daarnaast kan een octrooihouder sinds 13 december 2007 zijn Europees octrooi centraal beperken voor alle landen waarvoor het is verleend. Daartoe zijn de volgende nieuwe bepalingen in het EOV opgenomen: 
       art. 105a, lid 1:  
       "At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations(15). It shall not be deemed to have been filed until the limitation or revocation fee has been paid." 
     
     
     
       art. 105b: 
       "1. The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met. 
       2. If the European Patent Office considers that the request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall reject the request. 
       3. The decision to limit or revoke the European patent shall apply to the European patent in all the Contracting States in respect of which it has been granted. It shall take effect on the date on which the mention of the decision is published in the European Patent Bulletin." 
     
     
     
       2.8. Van de bepalingen in de (eveneens per 13 december 2007 gewijzigde) Implementing Regulations is voor dit geschil Rule 92, onder d, van belang. Hierin is bepaald dat de octrooihouder die aan het Europees Octrooibureau centrale beperking van zijn octrooi verzoekt, moet indienen: "the complete version of the amended claims and, as the case may be, of the amended description and drawings". Van belang is de koppeling welke in Rule 95 is gemaakt met artikel 84 en met artikel 123, leden 2 en 3, EOV. Rule 95, lid 2, luidt als volgt: 
       "If a request for limitation is admissible, the Examining Division shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings and comply with Article 84 and Article 123, paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with these requirements, the Examining Division shall give the requester one opportunity to correct any deficiencies noted, and to amend the claims and, where appropriate, the description and the drawings, within a period to be specified." 
     
     
     
       Art. 84 EOV bepaalt:  
       "The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description"(16). 
     
     
     
       De leden 2 en 3 van art. 123 EOV kwamen hiervoor al aan de orde. Zij hebben slechts redactionele wijzigingen ondergaan en luiden sedert 13 december 2007: 
       "2. The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. 
       3. The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers." 
     
     
     
       2.9. Een beperking van het octrooi werkt terug in de tijd. Art. 68 EOV bepaalt sinds 13 december 2007: 
       "The European patent application and the resulting European patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings."(17) 
     
     
     
       2.10. Deze wijzigingen van het EOV zijn voor verscheidene auteurs aanleiding geweest om het standpunt in te nemen dat de criteria voor partiële nietigverklaring uit het Spiro/Flamco-arrest in ieder geval vanaf 13 december 2007 niet langer geldig zijn, althans voor zover het een Europees octrooi betreft(18). De belangrijkste argumenten voor dat standpunt zijn, heel kort samengevat: 
       a. art. 2 lid 2 EOV brengt mee dat een Europees octrooi, verleend voor het grondgebied van een verdragsstaat, dezelfde rechtsgevolgen heeft als een nationaal octrooi tenzij dit verdrag anders bepaalt.  
       b. één van de gevallen waarin het EOV anders bepaalt, is het (gewijzigde) artikel 138, waarin de gronden voor nietigverklaring van een Europees octrooi limitatief zijn opgesomd en waarin duidelijk wordt gemaakt dat de nietigheid niet verder gaat dan noodzakelijk.  
       c. de verwijzing naar het nationale recht in het tweede lid van art. 138 EOV is met ingang van 13 december 2007 komen te vervallen. Uit de travaux préparatoires van deze wijziging van het EOV(19) volgt dat dit een bewuste keuze van de verdragsluitende partijen was; in zoverre strekt de gewijzigde bepaling tot harmonisatie van de nationale regelingen omtrent partiële wijziging van een Europees octrooi. 
       d. uit art. 138 EOV, welk voorschrift is te beschouwen als een rechtstreeks uitvoerbare verdragsbepaling, volgt dat de octrooihouder het recht heeft zijn octrooiconclusie(s) te beperken (hetzij voor de nationale rechter in een procedure tot nietigverklaring van het octrooi, hetzij centraal via het EOB). Een dergelijke beperking werkt steeds ab initio. 
       e. aan de uitoefening van dit recht van beperking worden grenzen gesteld ter bescherming van de rechtszekerheid van derden. Deze grenzen zijn neergelegd in art. 123, lid 2 en lid 3, EOV. Uit de samenhang van art. 123, art. 138 en art. 105a EOV, gelezen in verband met de travaux préparatoires en de gewijzigde Rules, volgt dat deze grenzen geharmoniseerd en dus overal dezelfde zijn. Voor de nationale rechter zit er niets anders op dan zich aan te sluiten bij deze Europese normen. 
     
     
     2.11. De Haagse rechtbank heeft zich inmiddels laten overtuigen. In een vonnis van 8 oktober 2008(20) heeft de rechtbank, in het voetspoor van de genoemde bijdrage van Visscher, geoordeeld dat ingaande 13 december 2007 een verdergaande Europese harmonisatie van de regels voor partiële nietigverklaring is doorgevoerd. Daarmee is er volgens de rechtbank geen plaats meer voor de beperkende criteria uit de Spiro/Flamco-leer, die het zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder in een nationale geldigheidsprocedure zouden inperken (rov. 4.15 Rb).  
     
     2.12. Het thans bestreden arrest is op 14 december 2006 uitgesproken, dus voordat de wijzigingen van het EOV in werking zijn getreden. In deze cassatieprocedure staat ter toetsing of het hof heeft beslist in strijd met het op 14 december 2006 geldende recht. Om die reden zou de Hoge Raad deze zaak kunnen afdoen aan de hand van de criteria van het Spiro/Flamco- en het Wiva-arrest. Zo doende, zou evenwel het antwoord open blijven op de in de vakliteratuur zo indringend aan de orde gestelde vraag, of die criteria vanaf 13 december 2007 nog gelding hebben. Ik geef daarom de mogelijkheid van een prospective ruling in overweging. Bij de bespreking van onderdeel 3 kom ik hierop terug; zie alinea's 3.23 en 3.24 hierna. 
     
     
       2.13. Een afzonderlijk probleem is de vraag of bij de beoordeling in cassatie rekening mag worden gehouden met de centrale beperking van het Keith-octrooi die, blijkens de in cassatie overgelegde documenten, bij beslissing van het EOB van 23 juli 2008 is vastgesteld (EP 0 591 199 B3). De wijziging houdt, voor zover van belang, in dat in de tekst van conclusie 1 tussen de voorlaatste en de laatste alinea de volgende passage wordt ingelast: 
       "the second shaft section including an outer sleeve (82) which extends over a proximal segment (84) of the guidewire tube to define an annular inflation lumen (104, 104B, 104C, 104D, 104 E, 104F, 104G, 104H) between the guidewire tube and the outer sleeve that is in fluid communication with the inflation lumen (62, 62B, 62C, 62D) of the metallic tube;".(21) 
     
     
     2.14. Het lijdt m.i. geen twijfel dat deze beperking als bedoeld in art. 105a EOV op grond van art. 68 EOV terugwerkende kracht heeft en het Keith-octrooi ab initio beperkt. Art. 419 Rv schrijft evenwel voor dat de feitelijke grondslag der middelen alleen kan worden gevonden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding. De Hoge Raad is bovendien gebonden aan hetgeen in de bestreden uitspraak omtrent de feiten is vastgesteld. De beslissing van het Europees Octrooibureau van 23 juli 2008, daterend van na de bestreden uitspraak, behoort m.i. te worden aangemerkt als een novum waarmee bij de beoordeling van de middelen in cassatie geen rekening mag worden gehouden. Dit vloeit voort uit de taak van een cassatierechter, die niet zelf het geschil berecht maar slechts toetst of de beslissing van het hof in strijd is met het recht dan wel bij die beslissing sprake is van vormverzuim(22). Voor voorstanders van harmonisatie van Europese octrooiregels moge dit onbevredigend zijn, maar dat is nu eenmaal geen rechtsgrond om het voorschrift van art. 419 Rv opzij te zetten. Zelfs het gemeenschapsrecht verplicht de nationale rechter niet, ambtshalve een rechtsgrond in het geding te brengen, ontleend aan schending van gemeenschaps-bepalingen, wanneer hij voor het onderzoek van dat middel de hem passende lijdelijkheid zou moeten verzaken door buiten de rechtsstrijd van partijen te treden en zich te baseren op andere feiten en omstandigheden dan die welke de partij die bij de toepassing belang heeft, aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd(23).  
     
     2.15. Bij toepassing van de nietigheidsgronden van het EOV wordt in de vakliteratuur gewaarschuwd voor de zgn. inescapable trap voor octrooihouders. In de fase waarin de octrooiaanvrage bij het EOB is ingediend maar daarop nog niet is beslist, kan de aanvrager zijn claim(s) verminderen of uitbreiden, mits hij binnen de grenzen van zijn oorspronkelijke aanvrage blijft. De cumulatie van het vereiste in het tweede en dat in het derde lid van art. 123 EOV brengt mee dat, wanneer het octrooi eenmaal is verleend, de mogelijkheden voor wijziging afnemen: de gewijzigde claim mag noch een uitbreiding vormen van het octrooi zoals verleend, noch de grenzen van de oorspronkelijke aanvrage te buiten gaan(24). 
     
     2.16. In de praktijk kan een beperking van octrooiconclusies geschieden door het laten vallen van een onafhankelijke conclusie onder handhaving van een of meer volgconclusies dan wel door het formuleren van een of meer nieuwe conclusies(25). De discussie over de criteria in het Spiro/Flamco-arrest is voornamelijk interessant voor gevallen waarin de octrooihouder (of zelfs de rechter, die op basis van een vordering tot nietigverklaring van het octrooi tot partiële nietigverklaring besluit(26)) zelf nieuwe octrooiconclusies gaat formuleren. Het spreekt voor zich, dat de beperking van het octrooi niet mag ontaarden in een (beoogde of onbeoogde) uitbreiding van het octrooi. Toetsing aan de maatstaf van art. 123 lid 3 EOV leidt m.i. niet tot een ander resultaat dan een toetsing aan de vierde eis in Spiro/Flamco. Toetsing aan de maatstaf van art. 123 lid 2 EOV gaat evenals de Spiro/Flamco-criteria uit van de noodzaak van bescherming van de rechtszekerheid van derden, maar verschilt daarvan omdat de Spiro/Flamco-criteria niet vastknopen aan de oorspronkelijke octrooiaanvrage.  
     
     2.17. Wanneer wordt gekozen voor het formuleren van nieuwe conclusies moeten deze, zoals alle octrooiconclusies, voldoen aan de maatstaf van art. 84 EOV. Het gaat hierbij niet om een extra, d.w.z. niet in art. 138 EOV voorzien, vereiste voor partiële nietigverklaring, waarmee de octrooihouder in zijn recht tot beperking van zijn octrooi zou worden beknot, maar om een heel gewoon vereiste dat aan alle octrooiconclusies, oorspronkelijk of aangepast, wordt gesteld(27). Artikel 84 berust op dezelfde gedachte als de tweede eis in de Spiro/Flamco-criteria, te weten de bescherming van de rechtszekerheid voor derden(28), maar is op een andere manier onder woorden gebracht. Het belangrijkste verschil is gelegen in de overige eisen die de Spiro/Flamco-criteria stellen ter bescherming van de rechtszekerheid van derden. De Spiro/Flamco-criteria zijn daardoor stringenter voor octrooihouders.  
     
     3. Bespreking van het cassatiemiddel  
     
     3.1. Onderdeel 1 van het middel dient slechts ter inleiding en bevat geen klacht. Onderdeel 2 komt op tegen de verwerping van de uitleg die Scimed in hoger beroep aan het Keith-octrooi heeft gegeven (rov. 8.2 - 8.5). Onderdeel 3 is gericht tegen het oordeel dat de door Scimed subsidiair bepleite beperking van het octrooi ontoelaatbaar is (rov. 9.2 - 9.4). Onderdeel 4 is gericht op beslissingen van het hof die op deze oordelen voortbouwen.  
     
     Uitleg van het octrooi 
     
     
       3.2. Het hof heeft vastgesteld dat de Rijksoctrooiwet 1995 van toepassing is (en niet de Rijksoctrooiwet van 1910; zie rov. 6, in cassatie onbestreden). Voor de uitleg van een octrooi geldt de volgende maatstaf. Art. 53 lid 2 ROW 1995 sluit aan bij art. 69 lid 1 (oud) EOV en houdt in dat het uitsluitend recht van de octrooihouder wordt bepaald door (de inhoud van) de conclusies van het octrooischrift(29), waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Bij art. 69 lid 1 EOV behoort een Protocol van Uitleg dat bepaalt: 
       "Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekening bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden."(30) 
     
     
     Deze maatstaf is in de rechtspraak van de Hoge Raad meermalen toegepast(31).  
     
     3.3. Het hof heeft in rov. 8.1 genoteerd dat Scimed het standpunt inneemt dat de vakman, die conclusie 1 van het octrooischrift leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zonder meer tot de slotsom zal komen dat deze betrekking heeft op het combineren van de maatregelen A en B en C als oplossing voor het technische probleem. Dit standpunt is door het hof in rov. 8.2 - 8.5 getoetst. In rov. 8.2 bespreekt het hof de argumenten die Scimed heeft ontleend aan de tekst van de conclusie, in rov. 8.3 de argumenten ontleend aan de tekeningen en in rov. 8.4 de argumenten ontleend aan de beschrijving. 
     
     3.4. Onderdeel 2, gelezen in verbinding met onderdeel 2.1, klaagt dat het hof heeft miskend dat het uitsluitend recht van de octrooihouder wordt bepaald door de inhoud van de conclusie(s), waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusie(s): de maatstaf van art. 53 lid 2 ROW 1995 en art. 69 (oud) EOV. Volgens de klacht heeft het hof zich laten leiden door de tekst van de conclusie en de beschrijving en tekeningen slechts bij de uitleg betrokken teneinde eventuele onduidelijkheden die in de conclusies zouden voorkomen, op te heffen. Evenzeer heeft het hof volgens de klacht miskend dat de uitleg van de conclusie(s) op een objectieve wijze dient plaats te vinden, waarbij het gezichtspunt van de gemiddelde vakman op het betrokken technisch gebied bepalend is. In verband daarmee is Scimed van mening dat de overgelegde verklaringen van deskundigen op dat vakgebied in de motivering hadden moeten worden betrokken.  
     
     3.5. Het hof heeft met zoveel woorden het inzicht van de gemiddelde vakman, en daarmee een objectieve maatstaf, tot uitgangspunt genomen bij de uitleg van het octrooi. Zowel in de vraagstelling (rov. 8.1: "de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen") als in de bespreking (in rov. 8.2, 8.3 en 8.4 spreekt het hof telkens van "de gemiddelde vakman" of kortweg "de vakman") als in de gevolgtrekking (rov. 8.5: "de gemiddelde vakman") heeft het hof hiervan blijk gegeven.  
     
     3.6. De algemene klacht is door Scimed nader uitgewerkt in subonderdelen. Subonderdeel 2.1.1 klaagt nader dat het hof niet de eis mogen stellen dat het inzicht, dat het distale deel van de katheter bestaat uit een coaxiale ("tube in tube")-constructie, "zonder meer" steun vindt in de tekst van de octrooiconclusie op een voor de vakman "duidelijke" wijze. Volgens Scimed is al genoeg dat dit voor de gemiddelde vakman, die de conclusie leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen voldoende kenbaar is. 
     
     3.7. Bij deze klacht lijkt uit het oog te zijn verloren dat Scimed in hoger beroep zelf had betoogd dat de gemiddelde vakman op dit terrein "zonder meer" tot de slotsom komt dat conclusie 1 in het octrooischrift betrekking heeft op een uitvinding die gekenmerkt wordt door de combinatie van de maatregelen A en B en C: zie de weergave van Scimeds stelling in rov. 8.1. Waar het hof in rov. 8.2 overweegt dat niet aannemelijk is dat de (in hoger beroep gewijzigde) inzichten van Scimed "zonder meer" steun vinden in conclusie 1 op een voor de gemiddelde vakman duidelijk kenbare wijze, neemt het hof slechts afstand van dat betoog van Scimed. De gronden waarop het oordeel berust zijn in de overwegingen daarna uitgewerkt.  
     
     3.8. In hetzelfde subonderdeel wordt geklaagd dat het hof ten onrechte geen aandacht heeft besteed aan de schriftelijke verklaringen van de deskundigen waarop Scimed in hoger beroep een beroep had gedaan. Om die reden acht Scimed de beslissing onvoldoende gemotiveerd. 
     
     3.9. Bij MvG (onder 32 e.v.) heeft Scimed zich beroepen op een verklaring van de Amerikaanse cardioloog dr. Schwartz. Bij gelegenheid van het pleidooi in appel heeft Scimed schriftelijke verklaringen overgelegd van de werktuigbouwkundige Herder en de Belgische cardioloog-hoogleraar De Scheerder (prod. 18 en 19). Het hof heeft van al deze verklaringen wel kennis genomen (zie blz. 1 van het arrest), maar heeft deze niet met zoveel woorden besproken. Mijns inziens kan in het midden blijven of het hof de verklaringen van deze drie experts ongenoemd heeft gelaten omdat het hof de bij hen aanwezige kennis niet heeft beschouwd als representatief voor die van de - voor de uitleg van een octrooi maatgevende - gemiddelde vakman(32), dan wel om een andere reden. Het gestelde verzuim maakt de beslissing van het hof niet onbegrijpelijk. De feitenrechter heeft immers de vrijheid om uit al het aan hem voorgelegde bewijsmateriaal een selectie te maken door sommige bewijsstukken of verklaringen naar voren te halen en aan zijn beslissing ten grondslag te leggen en andere ter zijde te stellen als minder overtuigend. Zo ook had het hof de vrijheid om de gevolgtrekkingen van dr. Schwartz (in het bijzonder die op blz. 11-12 van zijn verslag) naast zich neer te leggen en tot een daarvan afwijkend bewijsoordeel te komen. Een motiveringsregel, inhoudend dat de rechter in octrooizaken met zoveel woorden aandacht moet besteden aan elk onderzoeksrapport van een eigen deskundige dat door een procespartij in het geding is gebracht, bestaat bij mijn weten niet. 
     
     3.10. Het hof is in rov. 8.3 en 8.4 inhoudelijk wel ingegaan op de belangrijkste argumenten die Scimed in haar pleidooi in appel aan de verklaringen van deze drie experts had ontleend. Daarmee heeft het hof zijn beslissing naar behoren met redenen omkleed. De motiveringsklacht van subonderdeel 2.1.1 leidt niet tot cassatie.  
     
     3.11. Aan het slot van subonderdeel 2.1.1 wordt geklaagd dat het hof in rov. 8.2 heeft miskend dat de aanvankelijke zienswijze van Scimed zelf niet relevant is, omdat maatgevend is: het inzicht van de gemiddelde vakman. 
     
     3.12. Het hof heeft in rov. 8.2 als een argument gebruikt dat Scimed op basis van conclusie 1 in alle procedures tot nu toe heeft verdedigd dat het inventieve van de geoctrooieerde uitvinding moet worden gezien in het toepassen van maatregel C bij een katheter volgens de octrooiaanvrage van Enger. Dat lijkt een krachtig argument: als Scimed aanvankelijk zélf al niet begreep waarin het inventieve van haar geoctrooieerde uitvinding is gelegen, hoe zou de gemiddelde vakman dat dan hebben moeten begrijpen? Zou het hof het hierbij gelaten hebben, dan zou er sprake zijn geweest van onvoldoende onderbouwing van het oordeel, omdat een octrooihouder niet per se de uitvinder en zelfs niet eens een vakman behoeft te zijn: de octrooihouder is slechts de gerechtigde tot het uitsluitend recht. Nu het hof in rov. 8.2 - 8.4 nog een aantal andere gronden heeft gebezigd, en dit argument het karakter heeft van een op zich begrijpelijk steunargument, gaat de klacht niet op. 
     
     3.13. Subonderdeel 2.1.2 klaagt in de eerste plaats dat het hof ten onrechte geen acht heeft geslagen op (althans geen gewicht heeft toegekend aan) het feit dat de katheter die als enige in de figuren (tekeningen) van het octrooi is getoond, de maatregelen A en B en C omvat. 
     
     3.14. Blijkens de eerste volzin van rov. 8.3, heeft het hof dit argument van Scimed wel gezien, maar anders gelezen: het hof heeft dit argument verstaan in relatie tot de cijfers in de octrooiconclusie, die naar de tekeningen verwijzen. De interpretatie van de stellingen van partijen in hoger beroep is voorbehouden aan het hof. Om die reden treft de klacht geen doel. Ook overigens zou de klacht niet tot cassatie hebben geleid. In haar s.t. (blz. 17) gaat Scimed ervan uit dat de kenmerken van de uitvinding volgens de conclusie, wanneer de gemiddelde vakman daarbij de figuren betrekt, maar één uitleg toelaten, te weten die van Scimed(33). Kennelijk, en niet onbegrijpelijk, heeft het hof hierover anders geoordeeld. De juistheid van dat feitelijke oordeel kan in cassatie niet worden getoetst. Uit het arrest kan niet worden opgemaakt dat het hof, in strijd met het Protocol van Uitleg van art. 69 EOV, de beschrijving en de tekeningen in het octrooischrift enkel en uitsluitend bij de uitleg zou hebben betrokken om onduidelijkheden, welke in de conclusie(s) van het octrooischrift zouden voorkomen, op te heffen. 
     
     3.15. Het subonderdeel klaagt in de tweede plaats dat het hof in rov. 8.3 ten onrechte de cijfermatige verwijzingen in de conclusie naar de figuren ter zijde heeft gesteld met een beroep op de Implementing Regulations, Rule 29 lid 7 (oud), zoals nader uitgewerkt in de Guidelines. Volgens de klacht heeft het hof miskend dat de regel, inhoudend dat dergelijke cijfermatige verwijzingen niet zo mogen worden opgevat dat zij de conclusie beperken, niet afdoet aan de algemene regel dat de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies.  
     
     3.16. Het hof heeft in de aanvang van rov. 8.3 het genoemde argument van Scimed verworpen onder verwijzing naar de heersende opvatting, zoals deze is neergelegd in Rule 29 lid 7. Als ik het goed zie, bestrijdt het middel niet de vaststelling dat dit de heersende opvatting is. Hoe dan ook, het hof heeft de tekeningen in het octrooischrift kennelijk beschouwd als niet meer dan een uitvoeringsvoorbeeld(34); niet als een aanwijzing voor de gemiddelde vakman dat het octrooi zich beperkt tot katheters die een combinatie omvatten van de maatregelen A, B en C of, anders gezegd: tot katheters van het type snel verwisselbare katheter met een hypotube, die zowel zijn voorzien van bedoelde tube in tube-constructie als van bedoelde semi-stijve transition section. De klacht faalt daarom. 
     
     3.17. In subonderdeel 2.1.3 klaagt Scimed over de verwerping van haar stelling dat in conclusie 1 sprake is van een buis (buis voor de geleidedraad), die gezien de uitvoeringsvorm volgens de figuren een ronde buis met een cirkelvormige dwarsdoorsnede is (de binnenbuis), coaxiaal aangebracht in een opblaasdoorgang die wordt gevormd door de ronde buis met een grotere diameter (tube in tube-constructie). Volgens de klacht schiet de motivering hier tekort, omdat het hof enkel verwijst naar de tekst van de conclusie, terwijl Scimed nu juist had gewezen op het belang van de tekeningen voor de uitleg van de conclusie. Bovendien heeft het hof de door Scimed in appel overgelegde schriftelijke verklaringen van de drie bovengenoemde deskundigen niet kenbaar in zijn afweging betrokken. De in rov. 8.3 aan het begrip "buis" gegeven uitleg acht Scimed onjuist: het gaat niet om wat in het algemeen onder een buis wordt verstaan, maar om hetgeen de gemiddelde vakman op dit specifieke vakgebied hierbij voor ogen heeft. 
     
     3.18. Het hof heeft blijkens rov. 8.3 onderzocht welke betekenis het begrip "buis" voor de gemiddelde vakman heeft. Scimed bestrijdt niet de vaststelling van het hof dat in de conclusies niets wordt gezegd over de dwarsdoorsnede en de plaatsing van de buis (80) in relatie tot de doorgang voor de opblaasvloeistof ("inflation lumen"). Het hof heeft in rov. 8.3 de gronden genoemd waarop zijn oordeel berust over hetgeen de vakman in de conclusie leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen. Het middel wil klaarblijkelijk de opvatting ingang doen vinden dat, gelet op de figuur in het octrooischrift, met het woord "buis" in conclusie 1 niets anders bedoeld kan zijn dan een ronde buis in een tube in tube-constructie. Dat is een andere interpretatie, maar niet een grond voor cassatie. Ook de stelling aan het slot van dit middelonderdeel, dat juist bij medische instrumenten als deze een ronde dwarsdoorsnede zo al niet noodzakelijk dan toch zeer aanbevelenswaardig is - waar ik me iets bij kan voorstellen -, is m.i. onvoldoende om bij de beoordeling in cassatie ervan uit te gaan dat het hof niet de kennis of het gezichtspunt van de gemiddelde vakman op het betrokken technische terrein als maatstaf heeft genomen. De klacht faalt. 
     
     3.19. Subonderdeel 2.1.4 is gericht tegen rov. 8.4, waar het hof de argumenten besprak die Scimed ontleende aan de beschrijving. De klacht houdt in dat het hof de beschrijving enkel heeft betrokken op de kink resistant structure van de transition section, maar heeft nagelaten deze mede te betrekken op de andere technische kenmerken, in het bijzonder op het flexibele deel van de katheter. Scimed had in de feitelijke instanties aangegeven dat ook de beschrijving alleen ziet op katheters met een tube in tube-constructie.  
     
     3.20. Het hof heeft blijkens zijn overwegingen onderkend dat Scimed in hoger beroep van mening was dat (naast de conclusie en de tekeningen ook) de beschrijving in het octrooischrift ziet op katheters waarin de maatregelen A (combinatie van stijve hypotube en flexibel distaal deel), B (tube in tube-constructie) en C (transition section van een `tussenstijfheid' tussen beide delen) zijn gecombineerd. Naar aanleiding van het in hoger beroep gewijzigde standpunt van Scimed is tussen partijen discussie ontstaan over de vraag wat precies het technische probleem was, waarvoor de geoctrooieerde uitvinding een oplossing pretendeert te bieden(35). In eerste aanleg had Scimed gesteld een goede oplossing te hebben gevonden voor het `knakprobleem'(36), namelijk: maatregel C. In hoger beroep heeft Scimed maatregel B (de tube in tube-constructie) erbij gehaald, stellend dat het inventieve van de geoctrooieerde uitvinding was gelegen in het combineren van de maatregelen A, B en C. Scimed heeft tegelijkertijd de technische probleemstelling willen verleggen: volgens Scimed - zie ook het citaat in alinea 1.7 hiervoor - hadden de reeds bekende katheters (i.h.b. de katheter van Enger, gemaakt van massieve kunststof waarin naast elkaar twee afzonderlijke doorgangen zijn vrijgehouden: één voor de geleidedraad en één voor de opblaasvloeistof; side by side-constructie) het nadeel dat zij onvoldoende buigzaam zijn en een grote diameter hebben hoewel bij angioplastieke behandelingen als de onderhavige een kleine diameter gewenst is. Voor die problemen wees het Keith-octrooi volgens Scimed een oplossing aan, doordat daarin ook maatregel B (tube in tube-constructie) is opgenomen. De daarmee bereikte grotere flexibiliteit van de katheter riep volgens Scimed een `knakprobleem' op. Voor beide problemen tezamen bood het combineren van de maatregelen A, B en C de oplossing, aldus Scimed. Medinol heeft het gewijzigde standpunt van Scimed bestreden met het argument dat een zodanige uitvinding niet kenbaar is voor de gemiddelde vakman die kennis neemt van de conclusie(s) en deze leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen. In rov. 8.4 heeft het hof deze discussie samengevat. Het hof deelde het standpunt van Medinol.  
     
     3.21. De tegen deze beslissing gerichte motiveringsklacht faalt. Hetzelfde geldt voor de aanvullende motiveringsklacht aan het slot van dit middelonderdeel. Mijns inziens wordt in het middel er iets te gemakkelijk overheen gestapt, dat de koersverandering van Scimed in appel niet alleen betrekking had op de gepresenteerde oplossing, maar ook betrekking had op de afbakening van het technische probleem. In de redenering van het hof is niet voldoende dat de gemiddelde vakman in het (enige) uitvoeringsvoorbeeld een plaatje van een ronde buis (tube in tube-constructie) herkent: de vakman moet de functie van de uitvinding kunnen begrijpen. 
     
     3.22. Onderdeel 2.2 is gericht tegen de gevolgtrekking in rov. 8.5. De eerste volzin bouwt uitsluitend voort op de voorafgaande klachten en behoeft daarom geen afzonderlijke bespreking. De tweede volzin bevat de klacht dat het oordeel over de uitleg van het octrooi onbegrijpelijk is in het licht van de vaststelling in rov. 9.3, dat maatregel B steun vindt in de beschrijving van het octrooi en dat het flexibele (distale) deel van de katheter in het enige uitvoeringsvoorbeeld is toegelicht aan de hand van een flexibel distaal deel met een tube in tube-constructie. Volgens de klacht is zelfs sprake van een innerlijke tegenstrijdigheid in de motivering. 
     
     3.23. In rov. 9.3 heeft het hof overwogen dat het flexibele distale deel van de katheter volgens het octrooi in het enige uitvoeringsvoorbeeld is toegelicht aan de hand van een flexibel distaal deel met een tube in tube-constructie en dat maatregel B steun vindt in de beschrijving van het verleende octrooi. Hier past echter een waarschuwing tegen het vergelijken van appelen en peren. In rov. 9.3 bespreekt het hof de mogelijkheid dat tijdens de aanvraagprocedure een afsplitsing van maatregel B uit de octrooiaanvrage heeft plaatsgevonden. De zo-even geciteerde overweging past in die veronderstelling. Het hof denkt als het ware met Scimed mee: als het zo zou zijn dat de oorspronkelijke octrooiaanvrage ook maatregel B (de tube in tube-constructie) als een kenmerk van de uitvinding omvatte, en vervolgens een afsplitsing heeft plaatsgevonden, dan staat het Scimed nu niet meer vrij materie terug te halen waarvan zij tijdens de octrooiverleningsprocedure afstand heeft gedaan. Van een innerlijke tegenstrijdigheid met hetgeen het hof eerder, in rov. 8.2 - 8.5, had overwogen is m.i. geen sprake. Zoals hiervoor al ter sprake kwam, gaat het in rov. 8.2 - 8.5 niet alleen om de vraag of maatregel B steun vindt in de beschrijving of in de tekeningen, maar om de vraag of voor de gemiddelde vakman duidelijk is wat nu precies de uitvinding was: een oplossing voor het `knak-risico', zoals Scimed het octrooi in eerste aanleg had voorgesteld, of een verbetering van de flexibiliteit en diameter ten opzichte van de reeds bekende katheters, zoals Scimed het in hoger beroep had voorgesteld. De slotsom is dat onderdeel 2 in zijn geheel faalt. 
     
     Vrijwillige beperking; partiële nietigheid van het octrooi? 
     
     3.24. Onderdeel 3 is gericht tegen de verwerping van het subsidiaire standpunt van Scimed. Het hof heeft het subsidiaire standpunt aldus verstaan dat Scimed conclusie 1 in deze nietigheidsprocedure beperkt wil zien althans vrijwillig wil beperken tot de bovenbedoelde combinatie-uitvinding. Het hof heeft ook dit standpunt verworpen. 
     
     3.25. Indien in cassatie rekening zou mogen worden gehouden met de beslissing van het EOB van 23 juli 2008, waarbij het octrooi op verzoek van Scimed op de voet van art. 105a EOV is beperkt, zou Scimed - buiten de proceskostenveroordeling - geen belang meer hebben bij een beslissing over de vraag of het hof de door haar voorgestelde beperking op goede gronden heeft geweigerd. Zoals gezegd (zie alinea 2.13 - 2.14 hiervoor), meen ik dat art. 419 Rv geen ruimte laat om deze latere beslissing van het EOB in de beoordeling van het middel te betrekken. In cassatie staat slechts ter beoordeling of het hof op 14 december 2006, uitgaande van de toen nog ongewijzigde tekst van de octrooiconclusie, tot zijn beslissing kon komen.  
     
     3.26. Indien om enigerlei reden bij de beoordeling van het cassatiemiddel zou worden geanticipeerd op de inwerkingtreding op 13 december 2007 van de in rubriek 2 besproken wijzigingen van het EOV en de Rules, zouden de Spiro/Flamco-criteria, waarop de bestreden beslissing is gebouwd, mijns inziens niet meer onverkort kunnen worden toegepast. Indien de nationale rechter de toelaatbaarheid van de door de octrooihouder voorgestelde beperking van het octrooi toetst aan de gronden van art. 138 EOV, gelezen in verbinding met art. 84 EOV en art. 123, tweede en derde lid, EOV, kan langs die weg ervoor worden gewaakt dat het na beperking overblijvende octrooi: (a) niet buiten de grenzen van de oorspronkelijke aanvrage treedt, (b) niet buiten de grenzen van het (al dan niet: na oppositie) verleende octrooi treedt en bovendien (c) voldoet aan de algemene vereisten van duidelijkheid en volledigheid die aan ieder Europees octrooi worden gesteld.  
     
     3.27. In het hierna volgende betoog zal ik echter uitgaan van de toepasselijkheid van het tot 13 december 2007 geldende recht en van de veronderstelling dat de Hoge Raad in deze zaak vasthoudt aan de Spiro/Flamco-criteria. Voor dat geval - toepassing van oud recht - moge ik Uw Raad in overweging geven, in een obiter dictum ten behoeve van de rechtspraktijk duidelijk te maken, hoe in zaken waarop het vanaf 13 december 2007 geldende recht door de Nederlandse rechter wordt toegepast moet worden omgegaan met verzoeken van een octrooihouder tot beperking van zijn octrooi, al dan niet subsidiair gedaan wanneer een algehele nietigverklaring van zijn octrooi dreigt.  
     
     3.28. De redengeving van het hof hinkt enigszins op twee benen, als ik het zo oneerbiedig mag uitdrukken. Ik bedoel hiermee het volgende. De redengeving vangt in rov. 9.1 aan met een toetsing aan art. 123, leden 2 en 3, EOV. Het hof maakt die toetsing echter niet af, kennelijk vanwege het gemis van het dossier van de verleningsprocedure. Het hof geeft slechts een voorwaardelijk oordeel, uitgaande van de veronderstelling dat maatregel B tijdens de verleningsprocedure van de oorspronkelijke octrooiaanvrage is afgesplitst(37). In dat veronderstelde geval kan de octrooihoudster nu niet meer materie terughalen waarvan zij eerder afstand heeft gedaan (rov. 9.2 - 9.3). Los van het antwoord op de vraag of maatregel B wel of geen steun vindt in de beschrijving of in een volgconclusie, het hof acht de door Scimed in appel voorgestelde beperking sowieso ontoelaatbaar. Het hof noemt in dit verband de criteria van het Spiro/Flamco-arrest en een bepaling in de Guidelines van het Europees Octrooibureau (rov. 9.4). 
     
     
       3.29. Onderdeel 3.1.1 klaagt dat het hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel zijn taak als appelrechter heeft misverstaan, door in rov. 9.2 vast te stellen dat de maatregelen B en C betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindingsonderwerpen die geen `eenheid van uitvinding' vormen (art. 82 EOV). Deze klacht wordt toegelicht in twee subonderdelen: 
       Subonderdeel 3.1.2 voert aan dat het vereiste van `eenheid van uitvinding' in de Europese regelgeving slechts van administratieve betekenis is en uitsluitend een rol kan spelen in de fase waarin een octrooiaanvrage door het Europees Octrooibureau wordt behandeld. Is eenmaal een Europees octrooi verleend, dan doet een eventuele niet-eenheid er niet meer toe. 
       Subonderdeel 3.1.3 klaagt dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, omdat Medinol in dit geding geen beroep heeft gedaan op `niet-eenheid' van maatregel B en maatregel C. Ten minste zou sprake zijn van een ongeoorloofde verrassingsbeslissing, omdat het hof Scimed niet in de gelegenheid heeft gesteld zich hierover uit te laten. 
     
     
     3.30. Zoals gezegd (zie alinea 3.25), berust het uiteindelijke oordeel van het hof niet hierop, zodat Scimed belang mist bij deze klacht. Voor het geval dat de Hoge Raad zich toch hierover zou willen uitspreken, merk ik het volgende op. Art. 82 EOV bepaalt dat een octrooiaanvraag slechts betrekking mag hebben op één uitvinding of op een groep van uitvindingen die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten. Dit eenheidsvereiste heeft een administratieve achtergrond. De grote Kamer van Beroep van het EOB heeft met betrekking tot art. 82 EOV beslist, dat hoewel het hier gaat om een materieel vereiste voor verkrijging van een octrooi, dit vereiste voornamelijk berust op administratieve overwegingen en in het bijzonder bedoeld is om de verantwoordelijkheden van de diverse afdelingen van het EOB af te bakenen(38). Dat doel is bereikt wanneer het octrooi is verleend. Opposanten hebben daarom niet de mogelijkheid op grond van niet-eenheid van uitvinding een octrooi aan te tasten. Het voorschrift houdt daarnaast verband met de heffing van leges voor de indiening en behandeling van Europese octrooiaanvragen. Deze mogen niet worden ontdoken door verschillende octrooiaanvragen samen te voegen tot één octrooiaanvraag.  
     
     3.31. De klacht mist m.i. feitelijke grondslag: het hof heeft niet beslist dat de door Scimed voorgestelde beperking van het octrooi niet aanvaardbaar is omdat sprake is van niet-eenheid. Het hof heeft zich slechts gebogen over de veronderstelde situatie, dat vanwege niet-eenheid van beide maatregelen tijdens de verleningsprocedure sprake is geweest van een afsplitsing van de octrooiaanvrage. In die veronderstelde situatie (na afsplitsing) achtte het hof de door Scimed voorgestelde wijziging van de tekst van de octrooiconclusie niet aanvaardbaar.  
     
     3.32. Mogelijk is subonderdeel 3.1.2 geïnspireerd door de discussie over het Parteurosa-arrest van het Haagse hof(39). Indien met succes de nietigheid is ingeroepen van een hoofdconclusie en de rechter toekomt aan de vraag of de volgconclusies(40) wel in stand kunnen blijven dan wel door de octrooihouder een nieuwe conclusie wordt geformuleerd, komt de rechter voor de vraag te staan of het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking (één van de vereisten uit het Spiro/Flamco-arrest). Indien de volgconclusies geen eenheid van uitvinding vertonen nadat de hoofdconclusie waarvan zij zijn afgeleid is weggevallen, kan die omstandigheid bijdragen tot het oordeel dat voor de gemiddelde vakman de beoogde aanvulling niet voor de hand lag. In deze discussie gaat het dus niet om de vraag of aan het vereiste van eenheid van uitvinding in art. 82 EOV is voldaan, maar om de vraag of de aanvulling voor de gemiddelde vakman voor de hand lag in de zin van de Spiro/Flamco-criteria. 
     
     3.33. Voor het geval de Hoge Raad aan subonderdeel 3.1.3 zou toekomen, merk ik op dat het juridische uitgangspunt van de klacht juist is. Naar vaste rechtspraak staat het de rechter niet vrij, zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of verweren die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de desbetreffende partij niet aan haar vordering of verweer ten grondslag zijn gelegd. Daardoor wordt de wederpartij immers tekort gedaan in haar recht zich daartegen naar behoren te kunnen verdedigen. De feitelijke grondslag van de klacht ontbreekt evenwel, omdat de klacht berust op een onjuiste lezing van de aangevallen rechtsoverweging. De m.i. juiste lezing kwam in de vorige alinea's al aan de orde. 
     
     3.34. Onderdeel 3.2 klaagt over onbegrijpelijkheid van de zinsnede dat alleen constructieve maatregel C als (enkele) uitvinding in het octrooi is aan te wijzen (rov. 9.2, tweede alinea). Volgens de klacht is deze vaststelling niet te verklaren zonder een nadere toelichting, welke ontbreekt. 
     
     3.35. Deze motiveringsklacht faalt. Het hof heeft deze overweging laten voorafgaan door de overweging dat de maatregelen B en C betrekking hadden op twee zelfstandige onderwerpen die geen eenheid van uitvinding vormen. Aangezien geen van partijen had betoogd dat de uitvinding uitsluitend maatregel B zou omvatten, ging de rechtsstrijd over de vraag of de uitvinding uitsluitend maatregel C omvatte (waarvan de rechtbank was uitgegaan) dan wel gelegen is in het combineren van de maatregelen A, B en C. Wanneer het hof deze laatste mogelijkheid ecarteert, blijft staan dat alleen maatregel C in het octrooi is aan te wijzen. Overigens vermag de onbevangen lezer van het middel niet in te zien, waarom het eventuele wegstrepen van deze zinsnede tot een andere uitkomst van het hoger beroep zou hebben moeten leiden. 
     
     
       3.36. Onderdeel 3.3 is gericht tegen hetgeen het hof in rov. 9.2 en 9.3 heeft overwogen over de gevolgen van een eventuele afsplitsing tijdens de octrooiverleningsprocedure. De klachten houden samengevat het volgende in: 
       -het hof heeft miskend dat bij afsplitsing geen afstand wordt gedaan van materie uit de oorspronkelijke aanvrage en dat de reikwijdte van het `moederoctrooi' niet kleiner wordt; de verwijzing door het hof naar een passage in de Guidelines is niet ter zake dienende, omdat die passage op een andere situatie betrekking heeft (subonderdeel 3.3.1); 
       -het oordeel over de afsplitsing is onbegrijpelijk omdat geen inbreuk ter beoordeling voorligt, maar een vordering tot nietigverklaring (subonderdeel 3.3.2); 
       -het hof heeft miskend dat afstand door de octrooihouder van een gedeelte van het octrooi pas mag worden aangenomen indien daarvoor goede grond bestaat; indien het hof van oordeel is dat voor afstand goede grond bestaat, is onbegrijpelijk waarop dat oordeel berust (subonderdeel 3.3.3); 
       -het hof is buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden omdat Medinol in de feitelijke instanties niet had aangevoerd dat maatregel B uit de aanvrage is afgesplitst; subsidiair wordt geklaagd over een ongeoorloofde verrassingsbeslissing (subonderdeel 3.3.4). 
     
     
     3.37. Ook voor deze onderwerpen geldt dat de aangevallen overwegingen (in rov. 9.2 - 9.3) de beslissing uiteindelijk niet dragen. Zoals gezegd (alinea 3.25), is het hof uitgegaan van een veronderstelde situatie, te weten dat tijdens de verleningsprocedure een afsplitsing van de octrooiaanvrage heeft plaatsgevonden. Overigens is juist, dat bij afsplitsing geen afstand wordt gedaan van materie uit de oorspronkelijke octrooiaanvrage; de bestaande octrooiaanvrage wordt slechts gesplitst in twee afzonderlijke aanvragen(41). Dat doet niet af aan de juistheid van 's hofs overweging. De verwijzing door het hof naar de Guidelines (D, hoofdstuk V, par. 6.2), voor een vergelijkbare situatie, is niet misplaatst. Die aanwijzing verbiedt een beroep op onderwerpen die in de octrooiaanvrage zijn achtergebleven, maar waarover het octrooi zich niet uitstrekt. 
     
     3.38. Onderdeel 3.4 klaagt dat rov. 9.4, voor zover zij voortbouwt op rov. 9.2 en 9.3, niet in stand kan blijven om dezelfde redenen, op grond waarvan de rov. 9.2 en 9.3 in de voorgaande klachten zijn bestreden. Deze klacht behoeft niet afzonderlijk bespreking. 
     
     3.39. Voor het overige klaagt onderdeel 3.4 dat het oordeel in rov. 9.4, dat de rechtszekerheid zich verzet tegen de door Scimed voorgestelde beperking van het octrooi, rechtens onjuist is, althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk. Het voert daartoe aan dat, wanneer juist is dat dat maatregel B (de tube in tube-constructie) "steun vindt in de beschrijving van het verleende octrooi", zoals het hof in rov. 9.3 overwoog, de gemiddelde vakman dit zal onderkennen.  
     
     3.40. Het hof heeft in rov. 9.4 getoetst of de door Scimed subsidiair voorgestelde wijziging is aan te merken als "een aanvulling die voor de gemiddelde vakman voldoende voor de hand lag om aan de hand van het oorspronkelijke octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts in de aldus beperkte vorm had behoren te worden verleend en binnen die grenzen dus wel geldig was". Dit is onmiskenbaar een verwijzing naar het Spiro/Flamco-arrest. Aldus beschouwd, is begrijpelijk dat - en waarom - het hof de door Scimed subsidiair voorgestelde beperking van het octrooi niet heeft aanvaard. Zoals hiervoor al aan de orde kwam, liet het EOV tot 13 december 2007 enige ruimte voor eigen maatstaven in het nationale recht. 
     
     3.41. Het middelonderdeel berust kennelijk op de gedachte dat, indien maatregel B steun vindt in de beschrijving van het verleende octrooi zoals het hof heeft aangenomen, dit voor de gemiddelde vakman voldoende is om aan de uitvinding dezelfde betekenis toe te kennen, die Scimed in appel heeft verdedigd. Die gedachtensprong gaat mij te ver en is klaarblijkelijk ook door het hof niet aanvaard. Zoals hiervoor al aan de orde kwam, hield de koersverandering, die Scimed in appel heeft ingezet, niet alleen in dat aan maatregel C (de semi-stijve transition section) een maatregel B (de tube in tube-constructie) werd toegevoegd. Scimed heeft door haar nieuwe stellingname(42) ook het op te lossen technische probleem gewijzigd. In zoverre is het hof tot het oordeel kunnen komen dat Scimed er een andere uitvinding van wil maken. In ieder geval noopte de enkele omstandigheid dat maatregel B steun vindt in de beschrijving, het hof niet tot een andere beslissing. De slotsom is, dat - uitgaande van de toepasselijkheid van het tot 13 december 2007 geldende recht - onderdeel 3 niet tot cassatie leidt. 
     
     3.42. Onderdeel 4 klaagt dat, als een of meer van de voorgaande klachten slagen, ook de daarop voortbouwende overwegingen 10 - 13 niet in stand kunnen blijven. De klacht behoeft geen afzonderlijke bespreking. 
     
     4. Conclusie 
     
     De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. 
     
     
       De Procureur-Generaal bij de 
       Hoge Raad der Nederlanden, 
     
     
     
       1 Een stenose is een vernauwing in een ader, meestal ontstaan door het achterblijven van vetdeeltjes (plaque) in de ader. Een stent is een cilindervormig gaaswerkje, dat ter versteviging van de aderwand in de ader kan worden achtergelaten. 
       2 Vgl. rov. 1, 4 en 5 van het bestreden arrest, in samenhang met het vonnis in eerste aanleg onder 1.a - 1.h. 
       3 Patent Cooperation Treaty; zie daarover ook art. 150 e.v. Europees Octrooiverdrag (EOV). 
       4 In cassatie speelt alleen conclusie 1 een rol. Zie voor de volledige tekst van de conclusies: rov. 5 van het bestreden arrest. 
       5 Zie voor dit vereiste: art. 138, lid 1 onder a, Europees Octrooiverdrag (EOV), in verbinding met art. 52 en art. 54 ("An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. (...)"). Zie in het nationale recht: art. 2 in verbinding met art. 4 ROW 1995 ("Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek").  
       6 Zie voor het vereiste van inventiviteit: art. 138, lid 1 onder a, in verbinding met art. 52 en art. 56 EOV ("An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art."). Zie in het nationale recht: art. 2 in verbinding met art. 6 ROW 1995 ("Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek"). 
       7 Met backloading is bedoeld het op de draad rijgen van de ballonkatheter voordat deze in het lichaam van de patiënt wordt gebracht. Volgens Scimed bestaat een risico dat door het `knakken' (zijwaarts verbuigen) de inflation lumen en/of de guide wire lumen geheel of gedeeltelijk wordt afgekneld en vervormd, zonder dat dit gevolg voor de arts-operateur terstond merkbaar is. 
       8 Coaxiaal wil zeggen: dezelfde as hebbend; een binnenbuis in een buitenbuis. 
       9 MvG onder nr. 72. 
       10 Het octrooirecht staat in beginsel toe dat een voor de gemiddelde vakman niet voor de hand liggende combinatie van maatregelen wordt geoctrooieerd, ook al zijn deze maatregelen ieder afzonderlijk reeds bekend. Zie o.m.: Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom, deel 1, Bescherming van technische innovatie, bew. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, 2002, blz. 94; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2006 (hierna verkort aan te halen als: Case Law 2006), blz. 147 e.v.; Intellectuele eigendom, losbl., deel II, aant. 11.4 op art. 6 ROW 1995 (F.W.E. Eijsvogels). 
       11 Scimed bestrijdt niet dat de hypotube (maatregel A) en een tube in tube-constructie (maatregel B) afzonderlijk al bekend waren; zie de pleitnota namens Scimed in appel, blz. 9. 
       12 In feite gaat het bij een Europees octrooi steeds om een bundel nationale octrooien, waarbij centraal wordt beslist over het verlenen van het octrooi. De verlening is geregeld in het Europees Octrooiverdrag, dat ingaande 13 december 2007 ingrijpend is veranderd (zie alinea 2.6 hierna). Waar nodig voor een goed begrip, wordt hierna telkens onderscheid gemaakt tussen de oude en de nieuwe of gewijzigde bepaling. 
       13 De cijfers in de tekst zijn door mij ter verduidelijking toegevoegd, A-G. Zie over dit arrest ook: Steinhauser en Brinkhof in BIE 1996, 94; J. den Hartog in BIE 1997, blz. 27-28; Van Breda, IER 1997, blz. 89-92. 
       14 Trb. 2002, 64; zie voor de datum van inwerkingtreding: Trb. 2007, 233. De verdragswijziging is voor Nederland goedgekeurd bij Rijkswet van 17 november 2005, Stb. 2006, 22, in werking getreden op 13 december 2007 (KB 17 september 2007, Stb. 2007, 342). 
       15 Zie Rule 90 - 96 van het Uitvoeringsreglement (Implementing Regulations): www.epo.org. 
       16 Voor een overzicht van hetgeen de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau verstaan onder "clear", respectievelijk "concise": zie Case Law 2006, blz. 186 - 201. 
       17 Volledigheidshalve zij ook nog gewezen op het gewijzigde tweede lid van art. 69 EOV. 
       18 Uitgebreid hierover: E.H. Visscher, Wijziging en gedeeltelijke nietigheid van octrooien: van Spiro/Flamco naar de ontwikkeling van Europese maatstaven, BIE 2008/1; J.J. Brinkhof, Over de arresten van de Hoge Raad op het gebied van het octrooirecht en over 13 annotaties en 7 conclusies van Verkade, BIE 2008, blz. 112 - 137 (bijzondere uitgave blz. 9 - 37). (Ik ben mij ervan bewust dat, gelet op het tijdstip van publicatie, Medinol daarop niet meer in rechte heeft kunnen reageren, maar het gaat mij te ver deze publicatie om die reden voor de lezer te verzwijgen. Over het onderwerp van de publicatie heeft Medinol zich in dit geding kunnen uitspreken en inderdaad uitgesproken). Kort hierover: Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2007, blz. 81. 
       19 Te raadplegen via www.epo.org. Voor dit geding zijn in het bijzonder van belang: het Explanatory Memorandum; het oorspronkelijke voorstel tot de verdragswijziging (MR 2/00, i.h.b. blz. 199 - 201); de nadere toelichting op art. 138 (CA/PL 19/00) en de notulen van het mondeling overleg over de wijziging van art. 138 EOV (CA/PL PV 13, punt 98). 
       20 Rolnr. 77437/Ha Za 97-1605, ten tijde van het schrijven van deze conclusie nog niet onherroepelijk. 
       21 Annular = ringvormig. In mijn eigen woorden komt de wijziging van het octrooi hierop neer dat - door maatregel B (de "tube in tube"-constructie) als kenmerk in de omschrijving van de uitvinding op te nemen - de beschermingsomvang van het octrooi door de octrooihouder centraal voor alle aangewezen landen is beperkt. 
       22 Volledigheidshalve: bij de beoordeling of een eiser in cassatie nog belang heeft bij zijn klacht, hetgeen een vraag van feitelijke aard is die voor elke instantie afzonderlijk wordt beoordeeld, kan wel met een novum rekening worden gehouden (zie HR 26 april 2002, NJ 2002, 324). In de huidige zaak is niet in discussie dat Scimed belang heeft bij haar beroep, reeds omdat zij in de proceskosten is veroordeeld. 
       23 HvJ EG 14 december 1995, NJ 1997, 116 m.nt. P.J. Slot en HJS onder nr. 118; HvJ EG 7 juni 2007, NJ 2007, 391 m.nt. MRM. 
       24 Zie hierover: Visscher in zijn genoemde bijdrage in BIE 2008/1, onder 5.4 en 5.5. Zie in de travaux préparatoires: stuk nr. CA/PL 26/99 en voorts: Singer/Stauder, The European Patent Convention, a Commentary, 2003, aant. 27 op art. 123. 
       25 Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2007, blz. 80 - 81. Zie over partiële nietigverklaring voorts: Van Nieuwenhoven Helbach 2002, blz. 273 - 274 en vooral: F. Liefrink, Het onzekere bestaan van een octrooi. Een onderzoek naar de wijze waarop de belangen van de octrooihouder en van derden bij de vernietiging en het doen van afstand van een octrooi tot hun recht komen, scriptie 2007 (verkrijgbaar via de infotheek van Octrooicentrum Nederland). 
       26 Verscheidene schrijvers waarschuwen voor risico's wanneer de rechter zelf aan het formuleren slaat. Blijkbaar bestaat een voorkeur voor de variant waarin de rechter de octrooihouder (één keer?, vgl. Rule 95 lid 2) in de gelegenheid stelt een gewijzigde (beperkte) octrooiconclusie aan de rechter ter toetsing voor te leggen. Het Nederlandse procesrecht laat deze werkwijze toe, maar zij is afhankelijk van de bereidheid van de octrooihouder om in te binden. Zo nodig kan de rechter op de voet van art. 25 EOV technisch advies vragen aan het Europees Octrooibureau, maar daartoe is hij niet verplicht: zie o.m. HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV.  
       27 Vgl. Technical Board of Appeal T-301/87, OJ 90.335. 
       28 Vgl. Case Law 2006, blz. 186; Singer/Stauder, The European Patent Convention, a Commentary, Köln: Heymanns 2003, aant. 8 op art. 84. 
       29 Sedert de inwerkingtreding op 13 december 2007 van de Rijkswet van 17 november 2005, Stb. 2006, 22, zijn de woorden "de inhoud van" vervallen.  
       30 Ingaande 13 december 2007 is aan deze bepaling een tweede artikel toegevoegd over equivalentie. 
       31 Zie onder meer: HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV; HR 7 september 2007, NJ 2007, 466 (rov. 3.3); Van Nieuwenhoven Helbach 2002, blz. 209 - 219. Deze rechtspraak is kritisch besproken in de reeds genoemde bijdrage van J.J. Brinkhof, Over de arresten van de Hoge Raad op het gebied van het octrooirecht en over 13 annotaties en 7 conclusies van Verkade, BIE 2008, blz. 112 - 137. 
       32 Vgl. Case Law 2006, blz. 135: "According to the board's case law, the person skilled in the art should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date (average skilled person). He should also be presumed to have had acces to everything in the state of the art, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation". 
       33 Volgens Scimed is dit een essentieel verschil met de reeds bekende snel verwisselbare katheters: daarin zijn de holte voor de doorgang van de opblaasvloeistof ("inflation lumen") en die voor de doorgang van de geleidedraad ("guide wire lumen") naast elkaar gelegen ("side by side"-constructie). In een "tube in tube"-constructie kan volgens Scimed de diameter van de katheter kleiner zijn dan bij een "side by side"-constructie.  
       34 Zie rov. 8.3: "Gezien de catheteruitvoeringsvormen volgens de figuren ..."; zie ook rov. 9.3, waarover hieronder meer. 
       35 Zie o.m.: MvG nrs. 41, 42 en 68; MvA 12 - 20. 
       36 In rov. 8.4 omschreven als: "dat bij een zijwaarts buigen van het flexibele distale deel ten opzichte van de metalen hypotube de leidraaddoorgang en de opblaasdoorgang worden afgesloten"; zie ook noot 7 hiervoor. 
       37 Op grond van art. 76 (oud) EOV kan de aanvrager voor het gedeelte ten aanzien waarvan het bezwaar van niet-eenheid is opgeworpen een nieuwe octrooiaanvraag indienen, die de `afgesplitste' aanvraag wordt genoemd. Overigens heeft een aanvrager steeds de vrijheid om een afgesplitste aanvraag in te dienen; hij hoeft daarmee niet te wachten tot hij door de betrokken instanties op de niet-eenheid wordt gewezen.  
       38 Zie G 0001/91 (Official Journal of the EPO 1992, 253); zie over eenheid van uitvinding ook de Guidelines, part C, Guidelines for substantive examination, hoofdstuk VI, par. 3.4; Singer/Stauder, The European Patent Convention, a Commentary, 2003, aant. 7 op art. 82. 
       39 Hof 's-Gravenhage 24 maart 2005, BIE 2006, 8 m.nt. J. Den Hartog. 
       40 Dat zijn dikwijls subsidiaire conclusies waarin bijzondere kenmerken plegen te worden toegevoegd die in de hoofdconclusie ontbreken. 
       41 Zie over afsplitsing van Europese octrooiaanvragen (divisional applications): art. 76 (oud) EOV; Case Law 2006, blz. 281 - 285.  
       42 Zie nogmaals het citaat in alinea 1.7.