ECLI: ECLI:NL:RBUTR:2004:AO7861

Titel: ECLI:NL:RBUTR:2004:AO7861 Rechtbank Utrecht , 14-04-2004 / 161817/HAZA 03-1049

Gerecht: Rechtbank Utrecht

Datum uitspraak: 2004-04-14

Zaaknummer: 161817/HAZA 03-1049

Proceduretype: Eerste aanleg - enkelvoudig

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBUTR:2004:AO7861

---

Betreft merkenrecht, handelsnaamrecht. McSmart maakt geen inbreuk op merkrecht McDonald's. 
         Ingeval een teken wordt gebruikt voor niet-soortgelijke waren, kan een merkhouder het gebruik van dit teken verbieden, indien het gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gebruikt en door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt voor het bestaan van "overeenstemming" tussen teken en merk niet vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek tussen het merk en het teken, doch kan daarbij worden volstaan met een zodanige overeenstemming dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (vgl. HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01 Adidas/Fitness World).

VONNIS  
       van de rechtbank Utrecht, enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken, in de zaak van: 
     
     
     
     
       1. de vennootschap naar vreemd recht 
       McDONALD'S INTERNATIONAL 
       PROPERTY COMPANY LTD, 
       gevestigd te Wilmington (Delaware), 
       Verenigde Staten van Amerika, 
       2. de vennootschap naar vreemd recht 
       McDONALD'S CORPORATION, 
       gevestigd te Dover (Delaware), 
       Verenigde Staten van Amerika, 
       e i s e r s, 
       hierna in enkelvoud te noemen: McDonald's, 
       procureur: mr. B.F. Keulen, 
     
     
     
     - t e g e n - 
     
     
     
       [gedaagde], 
       wonende te [woonplaats], 
       g e d a a g d e, 
       hierna te noemen: [gedaagde], 
       procureur: mr. T.E. Bax. 
     
     
     
     
       1. 
       Het verloop van de procedure 
     
     
     
       Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende processuele handelingen: 
       - dagvaarding d.d. 15 mei 2003, met producties; 
       - conclusie van antwoord, met producties; 
       - conclusie van repliek tevens akte vermeerdering van eis, met producties; 
       - conclusie van dupliek, met één productie; 
       - pleidooi op 22 januari 2004. 
     
     
     Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd. 
     
     
     
       2.  
       De feiten  
     
     
     
       2.1 
       Eiseres sub 1 heeft in het Benelux merkenregister onder meer de volgende woordmerken gedeponeerd: McDONALD'S, BIG MAC, MC HAPPY DAY, McMENU, MC KROKET, MCFRITES, McRIB, MC PIZZA, McSNACK, MC DRIVE, McCOLA, McBURGER, MacSHAKE, MC DELUXE, MCSUNDAY, MC CROISANT, McFLURRY, McSTOP, McDONUT, MCCHICKEN, CHICKEN MC NUGGETS, MC SUNDAE, McMORNING en McSPECIAL.  
     
     
     
     Daarnaast heeft zij onder meer het hieronder weergegeven beeldmerk gedeponeerd. 
     
       
     
       2.2 
       Eiseres sub 2 is als licentieneemster van eiseres sub 1 gerechtigd tot het gebruik van de door laatstgenoemde gedeponeerde merken. 
     
     
     
       2.3 
       [Gedaagde] heeft in het Benelux merkenregister het woordmerk "McSmart" gedeponeerd onder merkinschrijving nr. 683908), alsmede het hieronder weergegeven beeldmerk (onder merkinschrijving nr. 706411). 
     
     
       
     
       3. 
       De vordering en het verweer 
     
     
     
       3.1 
       McDonald's heeft -  kort weergegeven -  na eiswijziging gevorderd: 
       a. dat de rechtbank de onder 2.3 bedoelde merkinschrijvingen nietig verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt; 
       b. dat [gedaagde] verboden wordt direct of indirect inbreuk te maken op de merkrechten van McDonald's, in het bijzonder door middel van het gebruik van het woord- en het beeldmerk "McSmart"; 
       c. dat [gedaagde] verboden wordt direct of indirect inbreuk te maken op de handelsnaam-rechten van McDonald's ten aanzien van de handelsnaam McDonald's. 
     
     
     
       3.2 
       [Gedaagde] heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van McDonald's in haar vordering, althans tot afwijzing van deze vordering. 
     
     
     
       3.3  
       De overige stellingen van partijen komen in het volgende, voor zover nodig, aan de orde. 
     
     
     
     
       4. 
       De beoordeling 
     
     
     
       4.1 
       Nu McDonald's gevestigd is op het grondgebied van een andere staat dan Nederland en de vorderingen uit dien hoofde een internationaal karakter dragen, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter (en in het bijzonder de rechtbank Utrecht) bevoegd is van deze vorderingen kennis te nemen. De rechtbank beantwoordt deze vraag - zowel voor zover de vorderingen op het merkenrecht als op het handelsnaamrecht zijn gebaseerd - bevestigend, en wel op grond van het feit dat [gedaagde] in Nederland (in het arrondissement Utrecht) woonachtig is. 
     
     
     
       4.2 
       Partijen hebben zich niet uitgelaten over het toepasselijke recht. De rechtbank begrijpt voorshands daaruit, en uit de op het Nederlandse recht gebaseerde stellingen van partijen, dat partijen voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht hebben gekozen. 
     
     
     
     MERKENRECHT 
     
     
       4.3 
       Ter onderbouwing van haar vordering heeft McDonald's onder meer aangevoerd dat [gedaagde] door het gebruik van het woord- en beeldmerk "McSmart" inbreuk maakt op de door haar gedeponeerde merken waarvan het bestanddeel "Mc" of "Mac" deel uitmaakt. Zij beroept zich in deze in het bijzonder op schending door [gedaagde] van het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub b, c en d van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (zoals gewijzigd door het Protocol tot aanpassing van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, dat op 1 januari 2004 in werking is getreden), verder te noemen: de BMW. Voorts roept zij de nietigheid in van de depots van het woord- en beeldmerk "McSmart" op grond van het bepaalde in artikel 14B lid 2 juncto artikel 4 lid 5 en 6 van de BMW.  
     
     
     
     A. Schending van artikel 13A lid 1 sub b BMW  
     
     
       4.4 
       Op grond van artikel 13 A lid 1 sub b BMW kan een merkhouder het gebruik van een teken verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruik wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 
     
     
     
       4.5 
       Partijen verschillen onder meer van mening over het antwoord op de vraag of de onder hun merken verkochte waren soortgelijk zijn. De beantwoording van deze vraag  dient plaats te vinden aan de hand van het criterium of het publiek de waren naar hun aard als verwant beschouwt. Daarbij dient ingevolge artikel 13B van de BMW geen rekening te worden gehouden met de klassen waarin de merken in het Benelux Merkenregister zijn ingeschreven. Een grote gelijkenis tussen de klassenindelingen kan echter op zichzelf wel een aanwijzing vormen voor het bestaan van verwantschap tussen de betreffende waren.  
       In het onderhavige geval zijn de klassenindelingen weliswaar op enkele punten dezelfde, maar de klassenomschrijvingen zijn dermate verschillend dat in de gelijkenis tussen de klassenindelingen geen aanwijzing als hiervoor bedoeld kan worden gevonden. 
       De vergelijking van de aard van de waren van McDonald's en [gedaagde] leidt de rechtbank tot de volgende conclusies: 
       - zowel de waren van McDonald's als die van [gedaagde] zijn bedoeld voor menselijke consumptie; 
       - de waren van McDonald's worden aangeboden vanuit eetgelegenheden; die van [gedaagde] vanuit winkels (en tevens via internet); 
       - Mc Donald's richt zich met haar waren op de fastfoodmarkt; [gedaagde] richt zich op de markt voor reformartikelen en zogenaamde smartproducten; 
       - de waren van McDonald's worden gekocht door een zeer groot gedeelte van de bevolking; de waren van [gedaagde] worden afgenomen door een beperkt gedeelte van het publiek. 
       Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het publiek de door McDonald's onder haar merken verkochte waren niet als verwant met de onder de merken van [gedaagde] verkochte waren zal beschouwen. Dit betekent dat de vorderingen - voor zover deze zijn gebaseerd op artikel 13A lid 1 sub b BMW - dienen te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de vordering tot nietigverklaring van de merkinschrijvingen, voor zover deze gebaseerd is op artikel 14B lid 2 juncto artikel 4 lid 6 BMW, nu laatstgenoemd artikel eveneens het vereiste stelt van het gebruik van een teken voor soortgelijke waren. 
     
     
     
     B. Schending van artikel 13A lid 1 sub c BMW 
     
     
       4.6 
       Ingeval een teken wordt gebruikt voor niet-soortgelijke waren, kan een merkhouder het gebruik van dit teken verbieden, indien het gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gebruikt en door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt voor het bestaan van "overeenstemming" tussen teken en merk niet vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek tussen het merk en het teken, doch kan daarbij worden volstaan met een zodanige overeenstemming dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (vgl. HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01 Adidas/Fitness World). 
     
     
     
       4.7 
       Bij de beoordeling van de vraag of het publiek dit verband legt, dienen alle merken waarvan McDonald's in deze procedure bescherming vraagt, zowel individueel als collectief te worden vergeleken met de tekens/merken, zoals die door [gedaagde] worden gebruikt. 
     
     
     
       4.8 
       Voor zover [gedaagde] heeft gesteld dat het door hem gedeponeerde woordmerk "McSmart" bij deze vergelijking niet dient te worden betrokken, omdat niet hij maar de besloten vennootschap McSmart B.V. dit merk gebruikt, overweegt de rechtbank dat het enkel deponeren van een merk reeds als gebruik van een merk in het economisch verkeer kan worden beschouwd. Door het deponeren van een merk belet de deposant immers derden om hetzelfde merk te deponeren. Nu vaststaat dat [gedaagde] het woordmerk "McSmart" heeft gedeponeerd, kan [gedaagde] - ongeacht het antwoord op de vraag of hij al dan niet aan McSmart B.V. (stilzwijgend) toestemming heeft gegeven om het woordmerk te gebruiken - aangesproken worden op een eventuele inbreuk die door het depot van het woordmerk wordt gemaakt op de merkrechten van McDonald's. Het woordmerk "McSmart" zal dan ook wel bij de hierna volgende vergelijking worden betrokken. 
     
     
     Gelijkenissen tussen de merken 
     
     
       4.9 
       Indien de merken van McDonald's waarvan zij in deze procedure de merkenrechtelijke bescherming inroept, individueel worden vergeleken met het woord- en beeldmerk "McSmart" van [gedaagde], dient te worden geconstateerd dat zij - ook het 'sterke' merk "McDonalds" - slechts in die zin (auditieve en visuele) gelijkenissen vertonen dat een aanzienlijk deel van deze merken  het bestanddeel "Mc" of "Mac" in zich dragen. Het beeldmerk "Mc", dat onder 2.2 is weergegeven, bestaat zelfs alleen uit het bestanddeel "Mc". 
       Van de door McDonald's in deze procedure aangehaalde merken is er echter slechts één, waarvan het tweede bestanddeel ook in auditieve en visuele zin enige gelijkenis vertoont met de woord- en beeldmerken van [gedaagde]: "McSnack". De rechtbank zal haar beoordeling dan ook beperken tot het beeldmerk "Mc", het woordmerk "McSnack" alsmede de eventuele rechten van McDonald's op grond van het zogenaamde 'serie-argument'. 
     
     
     
     "McSnack" 
     
     
       4.10 
       De gelijkenissen tussen McSnack en McSmart zijn naar het oordeel van de rechtbank zeer beperkt.  
       In auditieve zin bestaat de gelijkenis tussen deze merken uit de letter "S", waarmee het tweede bestanddeel van beide merken begint, alsmede de - vergelijkbare - "N"- en "M"-klank die volgt op deze letter S. Daar staat tegenover dat de letter "A" in beide merken verschillend dient te worden uitgesproken en beide merken op een andere klank eindigen. 
       In visuele zin bestaat de gelijkenis tussen de merken uit het hoofdlettergebruik (hoofdletter "M", gevolgd door kleine letter "c", en vervolgens een hoofdletter "S"), alsmede uit de aanwezigheid van de dubbele medeklinkers aan het begin en einde van de woorden "Snack" en "Smart". Voorts komt in het midden van beide woorden de letter "a" voor. Daar staat echter tegenover dat de medeklinker die volgt op de letter "S" alsmede de medeklinkers aan het eind van de woorden Snack en Smart in visuele zin verschillen. Ten aanzien van het beeldmerk van [gedaagde] geldt daarnaast nog dat de kleurstelling daarvan (rood, blauwpaars en geelbeige), alsmede de stilering van de letters "McSmart" en het gebruik van een figuratieve voorstelling van een kameleon een verschillend totaalbeeld oplevert ten opzichte van het woordmerk "McSnack". 
       In begripsmatige zin is er naar het oordeel van de rechtbank geen gelijkenis tussen  beide merken. Bij het merk "McSnack" volgt na de - nietszeggende - lettercombinatie "Mc" een aanduiding van een fastfood-product, terwijl het bestanddeel "Smart" in het woord- en beeldmerk van [gedaagde] een benaming vormt voor de onder de merken van  [gedaagde] verkochte waren: reformartikelen en artikelen als joints en cannabiszaden.  
     
     
     Beeldmerk "Mc" 
     
     
       4.11 
       De gelijkenissen in auditieve en visuele zin tussen het beeldmerk "Mc" van  McDonald's en de merken van [gedaagde] bestaat enkel uit de letters "Mc". Voor het overige (het kleurgebruik, het aantal bestanddelen, de aanwezigheid van een figuratieve voorstelling en de stilering van de letters) zijn er - ook in begripsmatige zin - geen gelijkenissen tussen de merken. 
     
     
     "Mc"-serie 
     
     
       4.12 
       Indien de merken van McDonald's als een serie of reeks worden vergeleken met de merken van [gedaagde] moet worden geconstateerd dat deze - behoudens het element "Mc" - geen gelijkenissen vertonen, ook niet in begripsmatige zin. De "Mc"-merken van McDonald's bestaan uit de samenstelling van de (nietszeggende) lettercombinatie "Mc" en fastfood-producten of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. De merken van [gedaagde] vormen een combinatie van de letters "Mc" en het woord "Smart". Zoals hiervoor reeds is overwogen, is met het woord "Smart" door [gedaagde] bedoeld een verwijzing te geven naar de onder de merken verkochte waren, de zogenaamde 'smartproducten'. Naar het oordeel van de rechtbank kan echter worden betwijfeld of deze term wel als zodanig bij het algemene publiek bekend is. In ieder geval kan niet worden aangenomen dat het publiek de term "Smart" zal betrekken op fastfood-producten. 
     
     
     
     Legt het publiek een verband? 
     
     
       4.13 
       Teneinde te kunnen beoordelen of het publiek een verband legt tussen de hiervoor behandelde merken van McDonald's en de merken van [gedaagde] dienen de gelijkenissen in auditieve, visuele of begripsmatige zin tussen de merken te worden gerelateerd aan de totaalindruk die door de merken worden opgeroepen en de werking die daarvan uitgaat op het publiek. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken, alsook met alle relevante bijzonderheden en omstandigheden van het geval, waaronder de onderscheidende kracht van de merken als zodanig. 
     
     
     Onderscheidend vermogen 
     
     
       4.14 
       Teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre het overeenstemmende element "Mc" of (in auditieve zin) "Mac" al dan niet in combinatie met een ander woord, merkenrechtelijke bescherming toekomt en of de aanwezigheid van dit element in een merk of teken bij het publiek kan leiden tot het leggen van het verband tussen de merken van partijen, dient vooreerst te worden vastgesteld of, en zo ja in hoeverre, aan dit element onderscheidend vermogen toekomt (dat wil zeggen of de identiteit van de waren waarvoor het teken als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd). 
       Vooropgesteld dient te worden dat de lettercombinatie "Mc" of "Mac" op zichzelf geen betekenis heeft in de Nederlandse of Engelse taal (afgezien van de mogelijke verwijzingsfunctie naar een Schotse oorsprong van de producten die onder het merk worden aangeboden (waarop McDonald's zich in het onderhavige geval overigens niet heeft beroepen)). Voorts dient uit de door [gedaagde] overgelegde producties te worden afgeleid dat in Nederland alleen al vele merken en handelsnamen bestaan, waarvan de letters "Mc" of "Mac" deel uitmaken. Dit rechtvaardigt de conclusie dat het publiek gewend is aan het voorkomen van deze lettercombinaties in merken of handelsnamen en dat zij de enkele aanwezigheid van deze lettercombinatie "Mc" of "Mac" in een merk niet automatisch zal betrekken op de handelsnaam en de merken van McDonald's. 
       Voor zover de merken van McDonald's een tweede bestanddeel naast "Mc" of "Mac" hebben, verwijst dit bestanddeel (in de - in merken en handelsnamen veelvuldig gebruikte - Engelse taal) - behoudens het merk "McDonald's", dat hierna aan de orde zal komen - naar de waren die onder de merken verkocht worden (fastfoodproducten) dan wel naar rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken (bijvoorbeeld "McMenu"). In zoverre zijn de merken dan ook beschrijvend van aard. Gezien het feit dat ook de combinatie van de letters "Mc"/"Mac" met een beschrijvend bestanddeel veel voorkomt, heeft de combinatie van de letters "Mc"/"Mac" en het beschrijvende bestanddeel in de merken van McDonald's - zo deze combinatie al voldoende onderscheidend is om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen - in ieder geval slechts een gering onderscheidend vermogen.  
       Het onderscheidend vermogen van een dergelijk van oorsprong 'zwak' merk kan echter  door inburgering groter worden. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in het onderhavige geval sprake. McDonald's heeft door haar jarenlange intensieve reclamecampagnes en uniforme uitstraling van haar eetgelegenheden bij het publiek een zeer grote bekendheid verworven met haar handelsnaam, alsmede met een aanzienlijk deel van de door haar gedeponeerde merken. Met name de gestileerde letter M met de kleuren rood en geel, alsmede het (woord-)merk "McDonald's" hebben daardoor een groot onderscheidend vermogen verworven. 
       Ten aanzien van de overige (naast het merk "McDonald's") door McDonald's gedeponeerde woordmerken - voor zover deze het element "Mc" of "Mac" bevatten - is de conclusie dat op bovenstaande wijze sprake is van inburgering, echter niet zonder meer gerechtvaardigd, nu daarbij de bekende gestileerde letter en de bekende kleuren ontbreken en  - zoals hiervoor reeds is overwogen - het element "Mc"/"Mac" in merken en handelsnamen in Nederland veel voorkomt. Daarvoor zijn naar het oordeel van de rechtbank bijkomende omstandigheden vereist. Een zodanige bijkomende omstandigheid is in het onderhavige geval gelegen in het feit dat McDonald's voor haar waren gebruik maakt van een serie merken waarin steeds een combinatie voorkomt van de letters "Mc"/"Mac" en een fastfoodproduct of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. In jarenlange intensieve reclamecampagnes heeft McDonald's het publiek vervolgens met deze combinatie in zodanige mate bekend gemaakt dat het publiek de producten die onder merken met een dergelijke combinatie worden aangeboden, herkent als producten die afkomstig zijn van McDonald's.  
       Dit laatste brengt de rechtbank tot het oordeel dat ook de door McDonald's gedeponeerde woordmerken voor zover deze een combinatie in zich bergen van het bestanddeel "Mc"/"Mac" en een beschrijvend bestanddeel dat verwijst naar een voedingsproduct (in het bijzonder een fastfoodproduct) of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken, geen gering onderscheidend vermogen hebben, doch door inburgering een groter onderscheidend vermogen hebben verworven. 
     
     
     Verband tussen de merken 
     
     
       4.15 
       Zoals onder 4.9 reeds is overwogen, bestaan tussen de merken van McDonald's en de woordmerken van [gedaagde] - indien deze individueel worden vergeleken - gelijkenissen in die zin dat zij het bestanddeel "Mc" of "Mac" in zich dragen. Voor het overige vertoont alleen het merk "McSnack" van McDonald's gelijkenissen in auditieve en visuele zin met de merken van [gedaagde]. Deze gelijkenissen zijn - blijkens het onder 4.10 overwogene - echter te beperkt om tot het oordeel te kunnen leiden dat de woordmerken "McSnack" en "McSmart" bij het publiek de totaalindruk zullen wekken dat tussen deze merken een verband bestaat. 
       De gelijkenis tussen het sterke merk "McDonald's" en het merk "McSmart" bestaat eveneens slechts uit het bestanddeel "Mc". Zoals volgt uit hetgeen onder 4.14 is overwogen, komt dit bestanddeel echter in zoveel merken en handelsnamen voor dat de enkele aanwezigheid van dit bestanddeel in het merk "McDonald's" (alsmede de overige merken van McDonald's) en de merken van [gedaagde] niet de conclusie kan rechtvaardigen dat het publiek een verband tussen de merken van partijen zal leggen. Dit kan anders zijn, indien de merken van partijen zouden bestaan uit een combinatie van de letters "Mc" of "Mac" en een beschrijvend bestanddeel dat verwijst naar een voedingsproduct (in het bijzonder een fastfoodproduct) of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. Daarvan is bij het merk "McDonald's" geen sprake. De overige merken waarvan McDonald's in deze procedure bescherming inroept, bevatten wel een dergelijke combinatie. Echter, naar het oordeel van de rechtbank zijn er geen feiten of omstandigheden op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat het publiek het woord "Smart" in de merken van [gedaagde] zal betrekken op (fastfood-) voedingsproducten of rechtstreeks met de consumptie daarvan  samenhangende zaken, zodat ook in zoverre de conclusie niet gerechtvaardigd is dat het publiek een verband tussen de woordmerken van partijen zal leggen.  
     
     
     
       4.16 
       Tenslotte zijn de visuele gelijkenissen tussen het beeldmerk van McDonald's en de merken van [gedaagde] blijkens het onder 4.11 overwogene zo gering dat ook in zoverre geen aanleiding is om te veronderstellen dat het publiek een verband tussen deze merken zal leggen. 
     
     
     
     Conclusie 
     
     
       4.17 
       Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen - ook voor zover deze hun grondslag vinden in de artikelen 13A lid 1 sub c BMW - dienen te worden afgewezen. Uit het voorgaande volgt dat evenmin voor verwarringsgevaar in de zin van artikel 4 lid 5 BMW te duchten is, zodat de vorderingen  - ook voor zover deze gebaseerd zijn op artikel 14B lid 2 juncto artikel 4 lid 5 BMW - niet voor toewijzing vatbaar zijn. 
     
     
     
     C. Schending van artikel 13A lid 1 sub d BMW 
     
     
       4.18 
       Ingevolge artikel 13A lid 1 sub d kan een merkhouder het gebruik van een teken verbieden, wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In het onderhavige geval worden de merken van [gedaagde] naar het oordeel van de rechtbank wel gebruikt ter onderscheiding van waren (de merken worden aangebracht op artikelen die worden verkocht), zodat McDonald's geen beroep op deze bepaling toekomt. Ook voor zover de vorderingen hun grondslag vinden in artikel 13A lid 1 sub d BMW, dienen deze te worden afgewezen. 
     
     
     
     Conclusie 
     
     
       4.19 
       De vorderingen zullen dan ook - voor zover deze op het merkenrecht zijn gebaseerd - worden afgewezen. 
     
     
     
     HANDELSNAAMRECHT 
     
     
       4.20 
       McDonald's heeft voorts aangevoerd dat [gedaagde] door het gebruik van haar merken handelt in strijd met haar handelsnaamrechten. 
     
     
     
       4.21 
       Niet gesteld of gebleken is dat [gedaagde] zijn merken tevens als handelsnaam gebruikt. De enkele omstandigheid dat [gedaagde] enig middellijk bestuurder is van een besloten vennootschap (McSmart B.V.) die "McSmart" (kennelijk met toestemming van [gedaagde]) wel als handelsnaam gebruikt, is onvoldoende om een grondslag te bieden voor toewijzing van de onderhavige vorderingen jegens [gedaagde]. Overigens zouden de vorderingen evenmin voor toewijzing in aanmerking zijn gekomen op grond van het feit dat - zoals onder 4.16 is overwogen - niet geconcludeerd kan worden dat het publiek een verband zal leggen tussen de merken van partijen, zodat a fortiori geldt dat evenmin geoordeeld kan worden dat door het gebruik van de merken van [gedaagde] als handelsnaam verwarringsgevaar bij het publiek tussen de ondernemingen te duchten is. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. 
     
     
     
     PROCESKOSTEN 
     
     
       4.22 
       McDonald's zal, als zij in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. 
     
     
     
     
       5.  
       Beslissing 
     
     
     De rechtbank: 
     
     
       5.1 
       Wijst de vorderingen af; 
     
     
     
       5.2 
       Veroordeelt McDonald's in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] gevallen, tot op deze uitspraak begroot op € 205,-- aan verschotten en op € 1.560,-- aan salaris; 
     
     
     
       5.3 
       Verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
     
     
     
     
     Dit vonnis is gewezen door mr. W.C. Haasnoot en is in het openbaar uitgesproken op woensdag 14 april 2004. 
     
     
     w.g. griffier						w.g. rechter