ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2013:4997

Titel: ECLI:NL:GHSHE:2013:4997 Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 22-10-2013 / HD 200.100.036-01

Gerecht: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak: 2013-10-22

Zaaknummer: HD 200.100.036-01

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:4997

---

Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wordt thans toegelaten tot het bewijs dat de goederen door de merkgerechtigde of met haar toestemming, onder haar merk , in de EG of EER in het verkeer zijn gebracht.

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH 
     Afdeling civiel recht 
     
     
       zaaknummer HD 200.100.036/01 
     
     
     
       
         arrest van 22 oktober 2013 
       
     
     
     
       in de zaak van  
     
     
   
   
     
       1 Converse Inc., gevestigd te [vestigingsplaats 1] , Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, 
     
       2.  Kesbo Sport B.V. , gevestigd te [vestigingsplaats 2] , 
       appellanten in principaal hoger beroep, 
       geïntimeerden in incidenteel hoger beroep,  
       advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
   
   
     
       1 Aspo [vestigingsplaats 3] B.V., 
     
       gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
       geïntimeerde in principaal hoger beroep, 
       appellante in incidenteel hoger beroep, 
     
     
       2.	Achten Beheer B.V. , 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       3.	L.A. Gear Europe B.V. , 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       4.	ULC Holding B.V. , 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       5.	H-Shoes International B.V. , 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       6.	Otazu Shoes B.V. , 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       7.	The New Shoecompany B.V ., 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       8.	British Knight Europe B.V. , 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       9.	Orces Design B.V ., 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       10.	Eegim Shoe’s B.V ., 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       11.	Herco International B.V ., 
     gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       12.	United License Company B.V ., 
     
       gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
       geïntimeerden, 
       advocaat: mr. L.Y. Pawlikowski te Waalwijk, 
     
     
     
       en 
     
     
     
       
         Dieseel A.G. 
       
       gevestigd te [vestigingsplaats 4] , Zwitserland 
       interveniënt aan de zijde van Aspo [vestigingsplaats 3] B.V. 
       appellante in incidenteel hoger beroep, 
       advocaat: mr. G.S.C.M. van Roeyen 
     
     
     
     
       als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 24 april 2012 in het hoger beroep van het door de rechtbank Breda onder zaaknummer 199300/HA ZA 09-169 gewezen vonnis van 19 oktober 2011. 
     
     
     
       Partijen worden hierna Converse, Kesbo, Aspo en Dieseel genoemd; Converse en Kesbo zullen veelal ook gezamenlijk in enkelvoud worden aangeduid als Converse. 
     
     
     
   
   
     
       5 Het verloop van de procedure 
     
     
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
     
     - het tussenarrest van 24 april 2012 
     
       
         de memorie van grieven van Converse met producties 32A tot en met 40 
       
       
         de memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel zowel in conventie als in (voorwaardelijke) reconventie van Aspo met producties 10 tot en met 39 
       
       
         de memorie van antwoord tevens houdende incidenteel appel van Dieseel met productie 1 
       
       
         de memorie van antwoord in het incidenteel appel van Converse  
       
       
         de akte van Converse van 4 juli 2013 houdende overlegging van producties 41 tot en met 44 
       
       
         een H12-formulier van 20 juni 2013 waarbij ten behoeve van het pleidooi op 4 juli 2013 door Aspo in het geding werden gebracht producties 40 tot en met 42 
       
       
         de akte van Dieseel van 4 juli 2013 houdende overlegging van producties 2 tot en met 11. 
       
     
     
     
       Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten, Converse door mrs. Mulder en Kroon, Aspo door mr. Pawlikowski en Dieseel door mr. van Roeyen. Hun pleitnotities zijn bij het dossier gevoegd.  
     
     
     
       Partijen hebben arrest gevraagd. Het hof doet uitspraak op het ten behoeve van het pleidooi overgelegde dossier. 
     
     
     
   
   
     
       6 De verdere beoordeling 
     
     
       
         in principaal en incidenteel hoger beroep 
       
     
     
     
       6.1. 
       Bij genoemd tussenarrest werd de tussenkomst en voeging door Dieseel toegestaan. 
     
     
       6.2. 
       Nu Aspo in Nederland is gevestigd is het hof krachtens art. 4.6 lid 1 BVIE bevoegd kennis te nemen van dit geschil. 
     
     
       6.3. 
       Het gaat in dit geschil om sport- of vrijetijdsschoenen, type basketbalschoen, van het merk en type Converse All Stars. Converse brengt deze op de markt en is merkrechthebbende, althans merkrechthebbende geweest. Het geschil heeft betrekking ofwel op authentieke, ofwel op identieke, ofwel op nagenoeg identieke schoenen welke zonder toestemming van Converse op de markt zouden zijn gebracht. Converse heeft onder Aspo een groot aantal volgens Converse inbreukmakende schoenen in beslag genomen. Aspo heeft schoenen van dit type ingekocht bij Dieseel. 
     
     
       6.4. 
       Kortheidshalve verwijst het hof naar de niet met grieven bestreden weergave van de vaststaande feiten in het vonnis van 19 oktober 2011 waarvan beroep, in r.o. 3.1. 
     
     
       6.5. 
       In eerste aanleg stelde Converse, en betwistten Aspo en Dieseel, dat het bij de door Aspo verkochte schoenen, welke leken op Converse schoenen, ging om namaakschoenen (counterfeit) . De vorderingen van Converse waren primair gebaseerd op de stelling dat het om namaakschoenen zou gaan. 
     
     
       6.6. 
       Aspo stelde dat van namaak geen sprake was, en stelde voorts die schoenen van Dieseel te hebben betrokken, en dat het daarbij ging om legale parallelimport van schoenen welke eerder met toestemming van Converse binnen de EER op de markt waren gebracht. 
     
     
       6.7. 
       Het begrip namaak is door partijen niet gedefinieerd.  Het hof beschouwt - louter voor de onderhavige procedure - als "authentiek", dus niet als namaak, schoenen die worden vervaardigd in fabrieken van de merkhouder zelf dan wel in opdracht van de merkhouder in fabrieken van derden, volgens een nauwkeurig door de merkhouder omschreven procedé met gebruikmaking van door deze nauwkeurig omschreven grondstoffen of halffabricaten, en - in voorkomend geval - onder het aanbrengen van alle door de merkhouder verlangde zichtbare en onzichtbare kenmerken welke het mogelijk maken de waren als echt of namaak te onderscheiden.  
     
     
       6.8. 
       Converse stelde zich in eerste aanleg op het standpunt dat het geschil niet ging over parallelimport, maar louter over namaak. 
     
     
       6.9. 
       De rechtbank was van oordeel dat de namaak onvoldoende was komen vast te staan en dat daartoe ook onvoldoende was gesteld, reden waarom de vordering van Converse werd afgewezen. Kesbo werd niet ontvankelijk verklaard en aan een door Aspo ingestelde reconventionele vordering kwam de rechtbank niet toe. 
     
     
       6.10. 
       In het kader van het hoger beroep is Converse een andere koers gaan varen. waarover later meer.  
     
     
       6.11. 
       Alvorens het hof zal ingaan op de vordering van Converse en de grondslagen daarvoor dienen enkele formele kwesties te worden besproken. 
     
     
       6.12. 
       
         Merkoverdracht 
       
       
         6.12.1. 
         Bij gelegenheid van het pleidooi is aan de orde gekomen dat Converse haar merkrechten op 8 mei 2013 heeft overgedragen. Dat roept de vraag op of en in hoeverre zij gerechtigd is tot het instellen van de onderhavige vorderingen, althans daarbij belang heeft. Converse merkte vervolgens op dat zij een procesvolmacht heeft maar kon die niet tonen. Reeds daarom dient de zaak te worden aangehouden teneinde Converse in de gelegenheid te stellen aan te tonen dat zij met toestemming van en/of namens de thans merkgerechtigde deze procedure voortzet. 
       
     
     
       6.13. 
       
         Aspo en andere geïntimeerden 
       
       
         6.13.1. 
         In eerste aanleg was niet alleen Aspo gedagvaard, maar waren ook nog elf andere rechtspersonen (alle gevestigd op hetzelfde adres als Aspo) gedagvaard. In het vonnis waarvan beroep constateert de rechtbank onder 1.2 dat Converse haar vorderingen tegen die elf rechtspersonen had ingetrokken. Desondanks is de appeldagvaarding niet alleen tegen Aspo, maar ook tegen de elf andere rechtspersonen uitgebracht.  De memorie van grieven noemt enkel Aspo als geïntimeerde. Zekerheidshalve heeft de advocaat van Aspo zich ook voor de andere elf rechtspersonen gesteld. Desgevraagd heeft Converse bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep verklaard dat zij enkel heeft bedoeld haar appel te richten tegen Aspo. Haar grieven zijn ook enkel tegen Aspo gericht. Dit betekent dat, nu de appeldagvaarding uitdrukkelijk ook tegen die andere elf rechtspersonen was gericht, Converse in zoverre in haar appel niet kan worden ontvangen zodat zij daarin niet-ontvankelijk zal worden verklaard met haar veroordeling in de kosten van die partijen; die kosten zijn echter te begroten op nihil. Overigens kan die niet-ontvankelijkheid eerst worden uitgesproken - desnoods bij een volgend tussenarrest - nadat de procesvolmacht als hiervoor bedoeld is getoond. 
       
     
     
       6.14. 
       
         Ontvankelijkheid Kesbo 
       
       
         6.14.1. 
         In eerste aanleg was naast Converse als merkhoudster ook Kesbo als licentieneemster opgetreden. De rechtbank achtte Kesbo niet ontvankelijk omdat de licentie niet voldoende zou zijn onderbouwd.  Hiertegen is  grief 2 van Converse en Kesbo  gericht. Volgens Aspo slaagt de grief en Dieseel refereert zich aan het oordeel van de rechtbank. Converse en Kesbo wijzen erop dat in eerste aanleg Aspo de licentie niet had betwist en Dieseel deze uitdrukkelijk had erkend. Voorts hebben Converse en Kesbo de licentieovereenkomsten overgelegd. 
       
       
         6.14.2. 
         Gelet daarop slaagt de grief. Kesbo is wel ontvankelijk in haar vordering. Het vonnis waarvan beroep, voor zoveer in conventie gewezen, zou in zoverre dienen te worden vernietigd. Dit is echter ook afhankelijk van het eindoordeel op de vraag of er wel van merkinbreuk sprake ìs. 
       
     
     
       6.15. 
       
         Vordering in reconventie van Aspo 
       
       
         6.15.1. 
         Bij conclusie van antwoord in conventie, tevens voorwaardelijke eis in reconventie van 7 oktober 2009 heeft Aspo voor het geval in conventie ten nadele van Converse zou worden beslist een vordering ingesteld tot het vergoeden van schade welke zij leed door de alsdan onrechtmatige aantijgingen van merkinbreuk door Converse. De rechtbank wees de vorderingen van Converse af en overwoog met betrekking tot de voorwaardelijke vordering in reconventie dat, nu niet was voldaan aan de voorwaarde waaronder die vordering in reconventie was ingesteld, deze geen bespreking behoefde. Hiertegen is de  grief in het incidenteel appel van Aspo  gericht. Converse concludeert tot afwijzing van de grief, doch ten onrechte.  De beslissing van de rechtbank berust op een kennelijke misslag. De in reconventie ingestelde vordering kan er geen misverstand over laten bestaan dat in de visie van Aspo, in het geval het oordeel in conventie zou inhouden dat de vorderingen van Converse moesten worden afgewezen, vast staat dat Converse haar - Aspo - ten onrechte van merkinbreuk heeft beschuldigd waardoor Aspo nadeel heeft ondervonden. De grief slaagt mitsdien. Ten onrechte heeft de rechtbank bij die stand van zaken de vordering in reconventie niet in behandeling genomen. Of dit tot vernietiging van het vonnis dient te leiden is afhankelijk van het eindoordeel omtrent de vorderingen van Converse (en Kesbo) in conventie. 
       
     
     
       6.16. 
       
         Incidenteel appel Dieseel 
       
       
         6.16.1. 
         Dieseel was in eerste aanleg geen gedaagde, doch tussenkomende partij.  Dieseel is in deze procedure niet door Converse in hoger beroep gedagvaard en is dus geen geïntimeerde. Aangenomen dat Dieseel belang zou hebben bij het instellen van appel en daartoe bevoegd zou zijn, impliceert dat niet dat zij bevoegd zou zijn zulks te doen bij wege van incidenteel appel. Immers, krachtens art. 339 lid 3 Rv. kan (enkel) de gedaagde in hoger beroep (dus geïntimeerde) incidenteel hoger beroep instellen, en enkel Aspo en haar medegedaagden zijn geïntimeerden. Mitsdien kan Dieseel niet in haar incidenteel hoger beroep worden ontvangen. 
       
     
     
       6.17. 
       
         Wijziging grondslag eis Converse 
       
       
         6.17.1. 
         Converse baseerde haar vorderingen in eerste aanleg - expliciet - uitdrukkelijk op de stelling dat het ging om namaak. In reactie op weren dat het zou gaan om parallelimport heeft Converse bij herhaling en met nadruk gesteld dat het daar niet om ging, en dat het enkel om een namaakkwestie ging. 
       
       
         6.17.2. 
         Converse is in hoger beroep een geheel andere koers gaan varen, hoezeer ook zij tracht te benadrukken dat dit niet het geval is en dat zij in feite ook reeds in eerste aanleg het verweer voerde zoals zij dat thans in hoger beroep ontwikkelt. Thans beroept zij zich op het feit dat - of er nu sprake is van namaak of niet - vaststaat dat de schoenen identiek of nagenoeg identiek zijn aan de authentieke Converse All Stars-schoenen, dat er sprake is van merkinbreuk, nu eveneens vast staat dat Aspo van Converse geen toestemming als bedoeld in art. 2:20 BVIE heeft verkregen voor dit merkgebruik. Converse stelt dat het verwijt van namaak door haar nog steeds wordt gehandhaafd, doch thans louter ter ontzenuwing van het uitputtingsverweer van Aspo/Dieseel.  Het namaakverwijt is in hoger beroep door haar niet ingetrokken, doch (uitdrukkelijk) niet - beter gezegd: niet meer - als "rechtscheppend feit" naar voren gebracht.  
       
       
         6.17.3. 
         Anders dan Dieseel stelt - zie onder meer pleitnota in hoger beroep sub 3.2 - is er geen sprake van een gerechtelijke erkentenis. Converse erkende immers niet zozeer een "feit", doch omlijnde slechts de grondslag van haar vordering. Waar het hoger beroep ook strekt tot het herstel van eigen fouten mocht Converse daarop terug komen. Zij heeft dat bij de eerste gelegenheid gedaan. Dat is toelaatbaar, ook al missen Aspo en Dieseel daardoor een instantie. Of en in hoeverre deze koersverandering bijdraagt aan de geloofwaardigheid van het standpunt van Converse is een andere kwestie, die eventueel aan de orde zal komen bij de waardering van haar stellingen.  
       
     
     
       6.18. 
       
         Tussenstand 
       
       
         6.18.1. 
         Indien Converse de procesvolmacht in het geding brengt, bestaat dus de volgende situatie: 
         
           
             appellanten zijn Converse en Kesbo; beiden zijn ontvankelijk in de door hen ingestelde vorderingen 
           
           
             enkel in het tegen Aspo ingestelde principaal appel zijn zij ontvankelijk, niet in het tegen de overige principaal geïntimeerden ingestelde appel 
           
           
             aan de orde zijn de in conventie door Converse en Kesbo tegen Aspo ingestelde vorderingen, alsmede de door Aspo in reconventie ingestelde vorderingen 
           
           
             Dieseel is niet ontvankelijk in haar incidenteel appel zodat haar incidentele grieven geen bespreking behoeven 
           
           
             de vorderingen van Converse kunnen worden behandeld op basis van de door haar in hoger beroep aangedragen grondslagen. 
           
         
       
       
         6.18.2. 
         Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde Converse in de gelegenheid te stellen de procesvolmacht(en) in het geding te brengen. 
         
       
     
   
   
     
       7 De uitspraak 
     
     
       Het hof: 
     
     
     
       
         op het principaal en incidenteel hoger beroep 
       
     
     
     
       verwijst de zaak naar de rolzitting van 19 november 2013 teneinde Converse in de gelegenheid te stellen procesvolmachten van de merkrechthebbende in het geding te brengen; 
     
     
     
       houdt iedere verdere beslissing aan. 
     
     
     
       Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, P.M. Huijbers-Koopman en P.S. Kamminga en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 22 oktober 2013.