ECLI: ECLI:NL:RBOBR:2020:3525

Titel: ECLI:NL:RBOBR:2020:3525 Rechtbank Oost-Brabant , 13-07-2020 / C/01/358373 / KG ZA 20-253

Gerecht: Rechtbank Oost-Brabant

Datum uitspraak: 2020-07-13

Zaaknummer: C/01/358373 / KG ZA 20-253

Proceduretype: Kort geding

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:3525

---

Kort geding. auteursrecht modellenrecht slaafse nabootsing

vonnis 
     RECHTBANK OOST-BRABANT 
     
     
       Civiel Recht 
       Zittingsplaats 's-Hertogenbosch 
     
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/01/358373 / KG ZA 20-253 
     
     
     
       
         Vonnis in kort geding van 13 juli 2020 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
       
         HOMEFASHION GROUP B.V. , 
       gevestigd te Tilburg, 
       eiseres, 
       advocaten mrs. M.R. Rijks en L.T. de Groot te Eindhoven, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       de vennootschap naar Frans recht 
       
         MAISON DU MONDE FRANCE S.A. , 
       gevestigd te Vertou, Frankrijk 
       gedaagde, 
       advocaten mrs. J.A. Schaap en M.J. Kroon te Amsterdam. 
     
     
     
     
       Partijen zullen hierna HFG en MDM genoemd worden. 
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       1.1. 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       
         
           de dagvaarding van 20 mei 2020 met producties, genummerd 1 tot en met 16; 
         
         
           de dagvaarding van 20 mei 2020 met producties, genummerd 1 tot en met 16, in het Frans vertaald; 
         
         
           de conclusie van antwoord van mrs. Schaap en Kroon met producties, genummerd 1 tot en met 11; 
         
         
           het e-mailbericht van mr. Kroon van 10 juni 2020 met een herzien exemplaar van productie 9 bij de conclusie van antwoord; 
         
         
           het e-mailbericht van mr. Schaap van 12 juni 2020 met producties, genummerd 12 en 13; 
         
         
           de akte overlegging aanvullende producties met producties 17 tot en met 27 van mrs. Rijks en De Groot 
         
         
           de mondelinge behandeling ter zitting van 15 juni 2020; 
         
         
           de pleitnota van mrs. Rijks en De Groot; 
         
         
           de pleitnota van mrs. J.A. Schaap en M.J. Kroon; 
         
       
       
     
     
       1.2. 
       Ten slotte is vonnis bepaald. 
       
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
       2.1. 
       HFG is via dochteronderneming Kwantum Nederland B.V. de moedermaatschappij van een aantal retailconcepten. Kwantum Nederland B.V. exploiteert de woonwarenhuisketen Kwantum met meer dan honderd vestigingen in Nederland en België alsmede webwinkels via de website  www.kwantum.nl  en www.kwantum.be. 
       
     
     
       2.2. 
       MDM is een beursgenoteerde onderneming. Zij exploiteert honderden fysieke winkels in twaalf Europese landen alsmede een webshop via de website  www.maisondumonde.com . In Nederland zijn er geen fysieke winkels en is alleen de webshop toegankelijk. Bestellingen via de webshop worden geleverd vanuit Saint Martin de Crau in Zuid-Frankrijk 
       
     
     
       2.3. 
       Tussen juli en oktober 2017 heeft [naam ontwerper] van het Amerikaanse design bureau Formnation LLC (hierna: FormNation) in opdracht van HFG een stoel ontworpen: de Livorno stoel. HFG biedt deze stoel sinds augustus 2018 te koop aan via Kwantum. 
       
     
     
       2.4. 
       Op 8 maart 2018 hebben HFG en Formnation een “cooperation agreement” gesloten (productie 4 bij de dagvaarding). Daarin staat, voor zover in dit geding van belang, het volgende vermeld.  
       
       
         
           “(…) 
         
       
       
       
         
           WHEREAS: 
         
       
       
       
         
           (…) 
         
       
       
       
         (c) Homefashion Group wishes to outsource the development of product design to FormNation and FormNation wishes to accept the outsourced work. More in particular, Homefashion Group will retain FormNation to provide Design Services with respect tot he product design, such as the development of interior products; 
       
       
       
         
           Article 2    Term 
         
       
       
       1.  This Agreement becomes effective as of the Signing Date. 
       
       
         
           Article 3    Cooperation, obligations and liability 
         
       
       
       
         
           
             Parties hereby agree that FormNation will, upon request of Homefashion Group, provide Design Services to Homefashion group. 
           
         
         
           
             Design services will include product design. 
           
         
       
       
       
         
           (…) 
         
       
       
       
         
           Article 5      Intellectual property rights and indemnification 
         
       
       
       1.  All Intellectual Property Rights that result of the Design Services in connection with this Agreement, will vest in Homefashion Group unconditionally and immediately upon their creation. Accordingly, FormNation hereby assigns to Homefashion Group with full title guarantee all (future) Intellectual Property Rights with respect tot he Designs. (…) 
       
     
     
       2.5. 
       
         Op 13 november 2018 heeft HFG een Beneluxmodelregistratie gedeponeerd voor  vier varianten van het ontwerp van de Livorno stoel, te weten: 
         -Benelux modelregistratie nr. 87817-01 met vermelding van de kleuren blauw, rood, oranje, geel, bruin, beige, wit en zwart (een stoel met bloemachtig patroon) 
         -Benelux modelregistratie nr. 87817-02 met vermelding van de kleuren groen en zwart; 
         -Benelux modelregistratie nr. 87817-03 met vermelding van de kleuren blauw en zwart; 
         -Benelux modelregistratie nr. 87817-04 met vermelding van de kleuren beige, roze en goud. 
         De registratie is op 16 november 2018 ingeschreven (producties 5 a t/m d bij de dagvaarding). 
       
       
     
     
       2.6. 
       MDM biedt via haar website onder meer een eetkamerstoel en een barkruk te koop aan onder de naam Luna (hierna: de Luna stoel en de Bar Luna stoel). De stoel wordt door MDM betrokken van haar Chinese leverancier, die deze stoel onder de naam Moon in haar collectie heeft opgenomen. Op verzoek van MDM heeft de leverancier enige modificaties aangebracht en en barkrukversie gemaakt. 
       
     
     
       2.7. 
       Op 4 juli 2019 heeft de maker van de Luna stoel een Europese modelrechtregistratie verricht voor de Luna Stoel (productie 12 van mrs. Schaap en Kroon). 
       
     
     
       2.8. 
       Bij brief van 7 april 2020 heeft HFG MDM onder meer gesommeerd om iedere inbreuk op de model- en auteursrechten van HFG te staken en zich te onthouden van iedere inbreukmakende handeling op straffe van een boete (productie 12 bij de dagvaarding). 
       
     
     
       2.9. 
       Bij brief van 14 april 2020 heeft HFG MDM gesommeerd om uiterlijk op 17 april 2020 te voldoen aan hetgeen waartoe MDM bij brief van 7 april 2020 is gesommeerd (productie 13 bij de dagvaarding). 
       
     
     
       2.10. 
       Op 8 juni 2020 zijn Formnation en HFG als volgt overeengekomen (productie 17 van mrs. Rijks en De Groot): 
       
       
         
           “(…)		 
         
         1.  Assignment 
       
     
     
       1.1 
       
         
           FormNation hereby from de Date of Signing assigns to Homefashion Group all IP Rights related to the Livorno Chair as well as any claims regarding the IP Rights related to the Livorno Chair for no additional consideration and Homefashion Group accepts this assignment. 
         
         2.  Obligations 
       
     
     
       2.1 
       
         
           FormNation undertakes to perform all acts upon Homefashion Group’s first request that may be addionally necessary to finalize this assignment or any future assignment of (future) IP Rights. 
         
         3.  Moral rights 
       
     
     
       3.1 
       
         
           FormNation and [naam ontwerper] will waive, as far as permitted under Dutch law, its moral rights (‘persoonlijkheidsrechten’) within the meaning of article 25 section 3 of the Dutch Copyright Act related to the IP Rights regarding the Livorno Chair. 
         
         
           (…)” 
         
       
       
     
   
   
     
       3 Het geschil  
     
     
       3.1. 
       
         HFG vordert  samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 
         I. MDM te bevelen iedere inbreuk op de rechten van HFG ten aanzien van haar Beneluxmodelrecht in de gehele Benelux en haar auteursrecht in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te bevelen te staken en gestaakt te houden het verkopen, aanbieden (zoals maar niet beperkt tot verkoop en aanbieding via internet), invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen van de Luna Stoel en de Bar Luna Stoel; 
         II. MDM te bevelen om in Nederland ieder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te bevelen te staken en gestaakt te houden het verkopen, aanbieden (zoals maar niet beperkt tot verkoop en aanbieding via internet), invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen van de Luna Stoel en de Bar Luna Stoel; 
         III. MDM te bevelen opgave te doen van: 
         a. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij MDM, dan wel bij enige aan haar gelieerde (rechts)persoon, per datum vonnis aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden; 
         b. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die MDM, dan wel bij enige aan haar gelieerde (rechts)persoon heeft ingekocht dan wel vervaardigd of heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen; 
         c. de door MDM intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen en de door MDM gehanteerde verkoopprijzen voor de inbreukmakende producten; 
         d. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die MDM, dan wel enig aan haar gelieerde (rechts)persoon heeft verkocht; 
         e. het totale bedrag van de door MDM als gevold\g van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan; 
         f. de namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen, alsook de namen en adressen van de (rechts)personen aan wie de inbreukmakende producten zijn geleverd;  
         IV. MDM te bevelen binnen 24 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis op haar Nederlandstalige homepage onder de internet domeinnaam  http://www.maisondumonde.com/NL/nl  en  https://www.maisondumonde.com/BE/nl  een rectificatie te plaatsen met de volgende tekst: 
       
       
       
         
           “RECTIFICATIE 
         
         
           Geachte heer/mevrouw, 
         
         
           De rechtbank Oost-Brabant heeft geoordeeld dat de door ons aangeboden en verkochte Luna Stoel met productnummers [invullen productnummers] inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Homefashion Group ten aanzien van de Livorno stoel die door Kwantum wordt aangehouden. Bij vonnis [invullen datum vonnis] zijn wij bevolen om de verhandeling van deze inbreukmakende producten met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden. 
         
       
       
       
         
           Hoogachtend, 
         
         
           [invullen naam van bestuurder] 
         
         
           Namens Maisons de Monde SA.”  
         
       
       
       
         V. MDM te bevelen deze rectificatie binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis per e-mail aan alle onder III f genoemde (rechts)personen te versturen en kopieën van alle verstuurde e-mails aan de advocaat van HFG te verstrekken; 
         VI. MDM te bevelen om de totale voorraad inbreukmakende producten, waaronder begrepen de door de afnemers van geretourneerde inbreukmakende producten, aan HFG af te geven, totdat over de bestemming van deze producten in een procedure dan wel bij overeenkomst tussen partijen onherroepelijk is beslist; 
         VII. MDM te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van de onder I, II, III, IV, V of VI genoemde bevelen dan wel uitsluitend ter keuze van HFG een dwangsom voor iedere handeling die een overtreding van de onder I, II, III, IV, V of VI gevorderde bevelen oplevert; 
         VIII. MDM op de voet van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten; 
         IX. De termijn ex artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis. 
       
       
     
     
       3.2. 
       HFG legt hieraan –kort weergegeven- het volgende ten grondslag. 
       
       
         
           Bescherming 
         
       
       
       
         3.2.1. 
         HFG is in de Benelux exclusief modelrechthebbende met betrekking tot de vormgeving van de Livorno stoel. HFG staat immers als rechthebbende in het modellenregister vermeld. De Livorno stoel geniet dan ook bescherming op grond van het modelrecht. Het model van de Livorno stoel voldoet bovendien aan de vereisten van artikel 3.1 van het BVIE: het model is nieuw en heeft een eigen karakter.  
         
       
       
         3.2.2. 
         
           De vormgeving van de Livorno stoel geniet bovendien bescherming op grond van de Auteurswet. Uit artikel 47 Aw jo. 5 lid 4 BC blijkt dat op het ontwerp van de Livorno stoel Nederlands auteursrecht rust. HFG is door de Cooperation Agreement immers auteursrechthebbende geworden op de Livorno stoel. Subsidiair geldt dat HFG op basis van artikel 8 Auteurswet als maker moet worden beschouwd omdat zij de Livorno stoel als eerste als een van haar afkomstige, eigen creatie openbaar heeft gemaakt zonder daarbij Formnation als ontwerper te vermelden.  
           De Livorno stoel geniet bescherming omdat zij oorspronkelijk is en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het ontwerp is het resultaat van subjectieve en creatieve keuzes en is voldoende origineel. De Livorno stoel is dan ook een eigen intellectuele schepping van de maker. 
         
         
         
           
             Inbreuk 
           
         
         
       
       
         3.2.3. 
         Met de Luna stoel maakt MDM inbreuk op de model- en auteursrechten die HFG heeft ten aanzien van deze stoel. Met de Bar Luna stoel maakt MDM inbreuk op de auteursrechten van MDM met betrekking tot de Livorno stoel. Subsidiair stelt HFG dat sprake is van slaafse nabootsing van de Livorno stoel door MDM. Door de inbreukmakende en onrechtmatige handelwijzen van MDM lijdt HFG schade en zal HFG schade blijven lijden zolang het verhandelen van de Luna stoel door HFG niet wordt gestaakt. 
         
       
       
         3.2.4. 
         Er is sprake van inbreuk op modelrechten van HFG omdat de door MDM verhandelde Luna stoel qua vormgeving geen andere algemene indruk wekt dan het model in de zin van artikel 3.16 BVIE. De afstand tussen de Luna stoel en de Livorno stoel is vele malen kleiner dan de afstand tussen de Livorno stoel en het vormgevingserfgoed. De Luna stoel bevat alle karakteristieke elementen van de Livorno stoel en wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan de Livorno stoel. 
         
       
       
         3.2.5. 
         Er is bovendien sprake van een auteursrechtinbreuk. De totaalindruk van de Luna stoel komt namelijk overeen met die van de Livorno stoel. De overeenstemming is het gevolg van de overname van de kenmerkende, auteursrechtelijk beschermde trekken, althans de specifieke combinatie daarvan. Dit geldt ook voor de Bar Luna stoel. MDM heeft alle creatieve elementen van de Livorno stoel overgenomen in de Bar Luna stoel. De langere poten doen daar niet aan af. 
         
       
       
         3.2.6. 
         
           Subsidiair stelt HFG dat MDM zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Er zijn immers talloze manieren om een eetkamerstoel vorm te geven en MDM had gemakkelijk, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid, andere keuzes kunnen maken bij het ontwerp. Door dit na te laten, heeft MDM verwarring gesticht. De Luna stoel en Bar Luna stoel zijn bijna een exacte kopie van de Livorno stoel.  
           Alle kenmerkende elementen van de Livorno stoel zijn overgenomen in de Luna stoel. De totaalindruk van de Luna Stoel is dezelfde als die van de Livorno stoel en veroorzaakt daarom verwarringsgevaar. Tegelijkertijd heeft de Livorno stoel onderscheidend vermogen. De stoel heeft immers een eigen gezicht in de markt en onderscheidt zich naar zijn uiterlijke verschijningsvormen van andere gelijksoortige producten. 
         
         
       
       
         3.2.7. 
         Door het aanbieden van de Luna stoel en de Bar Luna stoel profiteert MDM op onrechtmatige wijze van de herkenbaarheid, populariteit, reputatie en goodwill van de Livorno stoel. HFG lijdt schade door deze handelwijze van MDM. Teneinde de omvang van de schade te kunnen vaststellen, vordert HFG alle informatie zoals weergegeven onder III van de vorderingen. 
         
       
     
     
       3.3. 
       Uit het Cofemelarrest blijkt dat voor wat betreft de inbreuk op het auteursrecht een Europees verbod kan worden toegewezen. Het auteursrecht op design is immers op Europeesrechtelijk niveau geharmoniseerd. Voor wat betreft de modelrechtinbreuk vordert HFG een verbod voor de Benelux. Het verbod behoort ook de inbreukmakende catalogus van MDM te bevatten. 
       
       
         3.3.1. 
         Door het vermarkten van de Luna stoel en de Bar Luna stoel is bij de klanten, tussenpersonen en relevante markt van HFG een onjuist beeld ontstaan. HFG meent dat MDM dit onjuiste beeld moet herstellen middels een rectificatie op de Nederlandstalige website van MDM. 
         
       
     
     
       3.4. 
       
         MDM heeft als verweer het volgende naar voren gebracht.   
         De Livorno stoel komt geen bescherming toe op grond van het auteursrecht of modelrecht omdat de stoel te weinig afwijkt van het vormgevingserfgoed.  
       
       
       
         
           Geen bescherming op grond van modelrecht 
         
       
       
         3.4.1. 
         
           De modelregistraties van HFG zijn nietig op grond van artikel 3.23 lid 1 sub a jo. 3.1 lid 1 jo. 3.3 BVIE. HFG kan aan die registratie geen rechten ontlenen. Het ontwerp van de Livorno stoel is niet nieuw en beschikt ook niet over een eigen karakter als bedoeld in artikel 3.3 lid 1 en 2 BVIE. Van een inbreuk op het modelrecht van HFG kan reeds hierom geen sprake zijn.  
           Specifiek geldt het volgende: 
         
         a. De vormgeving is niet nieuw in de zin van artikel 3.3 lid 1 BVIE; 
         Niet alleen de enkele elementen van de Livorno stoel bestonden al langer maar ook de combinatie van die elementen.  
         De Livorno stoel beschikt niet over een eigen karakter in de zin van artikel 3.3 lid 2 BVIE; 
         De Livorno stoel wekt namelijk geen andere algemene indruk bij de gemiddeld geïnformeerde gebruiker die verschilt van andere, oudere modellen. Er bestaan al veel (oudere) stoelen die over dezelfde vormgeving beschikken. Verschillen op detailpunten doen er daarbij niet toe nu de totaalindruk hetzelfde is. 
         
       
     
     
       3.5. 
       Zo de Livorno stoel desalniettemin modelrechtelijke bescherming geniet, dan is de beschermingsomvang van de Livorno stoel zeer gering door het meervoudig depot dat HFG voor de Livorno stoel heeft verricht. Door de verschillende kleurendepots heeft HFG de beschermingsomvang van haar modelregistraties beperkt tot de kleuren waarin zij heeft gedeponeerd. Een op het oog vergelijkbare stoel met een andere kleur kwalificert dan als een ander model en maakt zodoende geen inbreuk meer op de modelrechten van HFG. Gelet hierop maken de okergele, zwarte, lichtgroene en donkerblauwe variant alleen al vanwege de andere kleur geen inbreuk op het modelrecht van HFG. De verschillen tussen de Livorno stoel en de Luna stoel zijn echter groter dan (alleen) een kleurverschil en dus is de Luna stoel, een nieuw model ten opzichte van de gedeponeerde Livorno modellen. 
       
       
         
           Geen inbreuk op grond van modelrecht 
         
       
       
     
     
       3.6. 
       Als al sprake is van modelrechtelijke bescherming van de Livorno stoel dan is er in ieder geval geen sprake van een inbreuk op het modelrecht: de verschillen tussen de Livorno en de Luna stoel zijn te groot voor de enigszins oplettende en geinformeerde waarnemer. 
       
       
         
           Geen bescherming op grond van auteursrecht 
         
       
       
       
         3.6.1. 
         De Livorno stoel voldoet verder ook niet aan de vereisten die gelden voor auteursrechtelijke bescherming, te weten dat de stoel een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker draagt. Van een eigen intellectuele schepping is geen sprake. Daarvoor zijn de verschillen tussen de stoelen in het vormgevingserfgoed en de Livorno stoel te klein. Alle kenmerkende elementen van de Livorno stoel zijn immers terug te vinden in het vormgevingserfgoed en ook nog eens in de combinatie met elkaar. De Livorno stoel verdient het dan ook niet om als werk te worden gekwalificeerd in de zin van de Auteurswet. 
         
         
           
             Geen inbreuk op grond van auteursrecht 
           
         
         
       
     
     
       3.7. 
       
         Indien de Livorno stoel desalniettemin bescherming toekomt, dan is de beschermingsomvang vanwege de  prior art  zeer gering en zijn er zoveel verschillen tussen de Luna stoelen en de Livorno stoel, dat van een inbreuk geen sprake kan zijn.  
         Bij de toets van de totaalindruk moeten alle elementen van het vormgevingserfgoed worden weggedacht alsmede de elementen die technisch bepaald zijn, waarna moet worden gekeken naar de verschillen. Vanwege de in dat kader in aanmerking te nemen verschillen tussen de Livorno stoel en de Luna stoel geeft de Luna stoel een andere totaalindruk dan de Livorno stoel, hetgeen nog in versterkte mate geldt voor de Bar Luna Kruk. Gelet hierop is van een inbreuk op het auteursrecht van HFG geen sprake.  
       
       
       
         3.7.1. 
         
           MDM betwist overigens dat het auteursrecht van Formnation is overgedragen aan HFG. De Livorno stoel valt in elk geval niet onder de overeenkomst van 8 maart 2018.  
           De overeenkomst is onvoldoende bepaald. Uit de overeenkomst blijkt niet dat deze betrekking heeft op de Livorno stoel. 
         
         
       
     
     
       3.8. 
       Van slaafse nabootsing is geen sprake. De Livorno stoel beschikt immers niet over een eigen gezicht op de markt, nu er veel andere en oudere stoelen bestaan van andere fabrikanten, met een soortgelijke vormgeving. Daarbij komt dat de Luna stoel op een aantal belangrijke punten verschilt van de Livorno stoel, zodat van nodeloze verwarring geen sprake kan zijn. Dit geldt helemaal voor de Bar Luna stoel. 
       
     
     
       3.9. 
       In geval van intellectuele eigendomsrechten waarbij de inbreuk heeft plaatsgevonden via het aanbieden of openbaar maken van een auteursrechtelijk werk op internet, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant geen pan-Europees verbod opleggen. De bevoegdheid van de rechter van de locus damni is daarbij beperkt tot het grondgebied van zijn eigen lidstaat. Nederland is in dit geval alleen de locus damni (de website van MDM is immers in Nederland toegankelijk) en niet (ook) de locus actus, hetgeen maakt dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter beperkt is tot Nederland.  
       
     
     
       3.10. 
       Het is bovendien nog de vraag in welke landen HFG als rechthebbende op het auteursrecht van de Livornostoel kan worden beschouwd. HFG baseert zich op een akte van overdracht tussen de Amerikaanse onderneming Formnation en HFG. In Duitsland en Frankrijk bestaat echter niet zoiets als werkgeverauteursrecht. Duits en Frans recht kennen niet de overdracht van [naam ontwerper] aan Formnation en daarmee staat ook de overdracht van Formnation aan HFG op losse schroeven. 
       
     
     
       3.11. 
       Van een eventueel verbod moet in ieder geval de opname van de Luna stoelen in de huidige catalogus van MDM worden uitgezonderd. Een dergelijk verbod treft immers niet alleen de Luna stoelen maar alle producten in de catalogus. MDM ziet in dat geval 10 miljoen euro aan investeringen vervliegen. In het kader van een belangenafweging dient de huidige catalogus 2020 van een eventuel verbod te worden uitgezonderd. 
       
     
     
       3.12. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.  
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     
       4.1. 
       
         De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant is op de voet van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd kennis te nemen van het geschil in het onderhavige kort geding aangezien de gestelde inbreuk plaatsvindt via een op de Nederlandse markt gerichte website en de gestelde inbreuk zich daarmee ook in het arrondissement Oost-Brabant voordoet.  
         Voor zover HFG haar vorderingen heeft gebaseerd op aan haar toekomende auteursrechten en slaafse nabootsing is de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant bevoegd vanwege de verknochtheid van deze vorderingen aan de vorderingen die gebaseerd zijn op het modelrecht. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant is bovendien op basis van artikel 102 Rv jo. artikel 7 lid 2 EEX Vo bevoegd kennis te nemen van deze vorderingen omdat het schadebrengende feit zich ook in het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant afspeelt. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter is overigens niet bestreden door MDM. Dat Nederlands recht van toepassing is volgt uit art. 8 van de verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees parlement en de Raad van 11 juli 2007 (“Rome II”) en is tussen partijen ook niet in geschil. 
       
       
     
     
       4.2. 
       HFG heeft bij haar vorderingen een voldoende spoedeisend belang. Als inbreuk wordt gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten of anderszins voortdurend onrechtmatig jegens haar wordt gehandeld, bijvoorbeeld vanwege slaafse nabootsing van haar producten, heeft zij er immers belang bij dat daaraan op zo kort mogelijke termijn een einde komt.  
       
       
         
           Bescherming Livorno stoel op grond van modelrecht 
         
       
       
     
     
       4.3. 
       Aan de hand van het gedeponeerde model (de modelinschrijving) moet worden beoordeeld of het uit het depot blijkend uiterlijk van de Livorno stoel aan de beschermingswaarden voldoet van artikel 3.1 BVIE, te weten dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft.  
       
     
     
       4.4. 
       Voorshands moet worden geoordeeld dat de Livorno stoel niet voldoet aan het nieuwheidsvereiste van artikel 3.1 jo. 3.3 lid 1 BVIE. Er is immers sprake van identieke modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór 13 november 2018 (zijnde datum depot van de Livorno stoel), te weten de 302 Stoel ontworpen door [naam ontwerper 2] (productie 5B van mrs. Schaap en Kroon), verkocht door Kembo Easychair (hierna: “de [naam ontwerper 2] ”) en de [naam ontwerper 3] , verkocht door Tati (hierna: “de Tati”).  
       
     
     
       4.5. 
       Volgens HFG bezit de Livorno stoel, in tegenstelling tot alle andere ten tijde van het ontwerpproces van de Livorno stoel bestaande eetkamerstoelen, de volgende unieke (combinatie van) kenmerken:  
       
         
           De proporties (maatvoering) van het Model (de hoogte, breedte en diepte); 
         
         
           De ronde, licht ovaal en licht gebogen vormgegeven rugleuning; 
         
         
           Het ronde, licht ovaal en licht gebogen vormgegeven zitvlak; 
         
         
           De combinatie van min of meer gelijk vormgegeven zitvlak en rugleuning, waarbij het zitvak iets groter, ovaler is vormgegeven, waarbij de combinatie van deze elementen doet denken aan een opengeklapte schelp; 
         
         
           De twee dunne, licht uit elkaar geplaatste stalen onderdelen (stangen) die onderdeel uitmaken van het frame (onderstel) en de rugleuning en het zitvlak op een subtiele wijze met elkaar bevestigen en daarmee het vooraanzicht mede bepalen; 
         
         
           Het gebruik van dezelfde kleuren op de rugleuning en het zitvlak (roze, lichtgroen en donkergroen); 
         
         
           De vormgeving van het frame en de slank vormgegeven ronde poten, waarbij de voorpoten iets breder uit elkaar zijn geplaatst dan de achterpoten; 
         
         
           De keuze voor het gebruik van velours op zowel de rugleuning als op het zitvlak in dezelfde kleur op beide oppervlakken. 
         
       
       
     
     
       4.6. 
       
         Zowel de [naam ontwerper 2] als de Tati bevatten juist al deze combinatie van kenmerkende elementen.  
         Volgens HFG is de Livorno stoel een compleet ander ontwerp dan de [naam ontwerper 2] en verschillen de Livorno stoel en de [naam ontwerper 2] op de volgende punten: 
       
       
         
           de [naam ontwerper 2] is een zitstoel en geen eetkamerstoel zoals de Livorno; 
         
         
           de [naam ontwerper 2] heeft een aanmerkelijk schuiner, breder uitlopend onderstel dat van achter duidelijk zichtbaar is op de achterkant van de rugleuning,  
         
         
           het onderstel is bij het zit- en rugvlak anders vormgegeven en daarbij is de ruimte tussen deze onderdelen veel groter dan bij de Livorno stoel en zitten de vlakken anders aan het frame bevestigd. 
         
       
       Gelet op deze verschillen is volgens HFG geenszins sprake van (oudere) identieke modellen. 
       
     
     
       4.7. 
       
         Het enkele feit dat de [naam ontwerper 2] een zitstoel is en de Livorno een eetkamerstoel maakt op zichzelf nog niet dat de stoelen niet identiek zijn in de zin van artikel 3.3 lid 1 BVIE. Daarvoor is nodig dat de uiterlijke kenmerken van die stoelen op meer dan onbelangrijke details van elkaar verschillen. Daarvan is echter geen sprake. De Livorno stoel heeft evenals de [naam ontwerper 2] een enigszins breed uitlopend onderstel. Dat het onderstel van de [naam ontwerper 2] wellicht nog iets breder uitloopt dan het onderstel van de Livorno stoel, moet als een onbelangrijk detail worden gezien nu het hier geen in het (blote) oog springend detail betreft en geen invloed uitoefent op de totaalindruk. Gesteld noch gebleken is dat de Livorno stoel qua maatvoering op andere punten afwijkt van de [naam ontwerper 2] .  
         Ten aanzien van het feit dat het onderstel bij het zit- en rugvlak anders is vormgegeven, overweegt de voorzieningenrechter dat aan de achterkant van de rugleuning van beide stoelen weliswaar te zien is dat dit rugvlak verschillend aan het frame is bevestigd maar dat dit enkele afwijkende element als een onbelangrijk detail moet worden gezien dat de Livorno ten opzichte van de [naam ontwerper 2] geen nieuw karakter verschaft. Van uiterlijke vormgevingskenmerken van de Livorno stoel die in meer dan ondergeschikte details verschillen van de [naam ontwerper 2] is geen sprake. Immers, alle kenmerkende en in het oog springende details van de Livorno stoel zijn terug te vinden in de [naam ontwerper 2] , zoals de ronde, lichte ovale en gebogen rugleuning en zitvlak in combinatie met dunne metalen poten. Bij beide stoelen is het zitvlak iets groter en ovaler vormgegeven. HFG heeft nog gesteld dat de ruimte tussen het zitvlak en het rugvlak bij de Livorno groter is dan bij de [naam ontwerper 2] , maar dit is op basis van het gepresenterde fotomateriaal, bij gebreke van enige nadere feitelijke onderbouwing, niet aannemelijk geworden. Ook de [naam ontwerper 2] gebruikt dezelfde kleuren voor de rugleuning en het zitvlak en ook bij de [naam ontwerper 2] is sprake van slank vormgegeven ronde poten waarbij de voorpoten iets breder uit elkaar lijken te zijn geplaatst dan de achterpoten. MDM heeft nog aangegeven dat het feit dat de voorpoten wat verder uit elkaar staan dan de achterpoten een technisch bepaald element is vanwege het zitcomfort, hetgeen HFG niet heeft weersproken. MDM heeft tevens onweersproken aangevoerd dat ook de [naam ontwerper 2] in velours wordt uitgevoerd. 
       
       
     
     
       4.8. 
       
         HFG heeft ter zitting nog aangegeven dat zij betwist dat de [naam ontwerper 2] in de vorm zoals weergegeven in productie 5B van MDM vóór de depotdatum van de Livorno op de markt is gebracht en het origineel in deze verschijningsvorm is ontworpen. Volgens HFG blijkt nergens uit dat deze uitvoering van de [naam ontwerper 2] al in de jaren ’50 beschikbaar was gesteld aan het publiek. Volgens HFG gaat het waarschijnlijk om een  costumized  versie. HFG heeft als productie 23 echter zelf een uitdraai van een webpagina overgelegd waaruit vooralsnog het tegendeel blijkt. Ook MDM heeft in haar conclusie van antwoord verwezen naar de website van de betreffende webpagina. Op deze website staat onder meer vermeld: 
         
           “DESCRIPTION 
         
         
           Original Kembo chair, model 302, designed by [naam ontwerper 2] in 1952-1954. The 302 was the first design from [naam ontwerper 2] for Kembo. The design was awarded during the Italian Triënnale in 1954.” 
         
         Hieruit blijkt geenszins dat het hier om een  costumized  versie van de [naam ontwerper 2] gaat. Het tegendeel is het geval nu de omschrijving juist aangeeft dat het om een  originele  stoel gaat. Bovendien blijkt hieruit dat de [naam ontwerper 2] in ieder geval reeds in 1954 beschikbaar was gesteld aan het publiek. Voorshands acht de voorzieningenrechter dit voldoende om aan te nemen dat de [naam ontwerper 2] al voor de depotdatum van de Livorno op de markt is gebracht. 
       
       
     
     
       4.9. 
       
         Ook wijkt de Livorno stoel slechts op onbelangrijke details af van de Tati. Dat het rugvlak en het zitvlak van de Tati breder zijn dan het rugvlak en zitvlak van de Livorno stoel maakt op zichzelf nog niet dat de Livorno stoel daarmee nieuw is in de zin van artikel 3.1 jo. 3.3 lid 1 BVIE.   
         Ook in de vergelijking met de Tati heeft te gelden dat zij reeds alle bij de Livorno stoel pregnant in het oog springende vormgevingselementen bezit, te weten een lichte ovale en gebogen rugleuning en zitvlak in combinatie met dunne, ronde, metalen poten die enigszins breed uitlopen. Ook bij de Tati wordt dezelfde kleur gebruikt voor het rugvlak en het zitvlak. Dat het rugvlak en het zitvlak van de Tati iets breder uitlopen dan het rugvlak en zitvlak van de Livorno stoel moet daarbij als een onbelangrijk detail worden gekwalificeerd en maakt nog niet dat de Livorno stoel daarmee nieuw is in de zin van artikel 3.1 jo. 3.3 lid 1 BVIE. Dit geldt ook voor het enkele feit dat voor beide stoelen verschillende stoffen worden gebruikt. 
       
       
     
     
       4.10. 
       Ook ten aanzien van de Tati betwist HFG dat deze stoel aan het publiek beschikbaar was gesteld vóór de depotdatum van de Livorno stoel. Uit de website waar MDM in haar conclusie van antwoord naar verwijst, blijkt echter dat de Tati in november 2015 dus vóór de depotdatum van de Livorno stoel in november 2018, beschikbaar is gesteld aan het publiek. Anders dan HFG stelt, maakt de webpagina onderdeel uit van het procesdossier nu deze tijdig is ingebracht en door eenieder eenvoudig te raadplegen is. Bovendien heeft HFG zelf als productie 23 een uitdraai van een webpagina van die site overgelegd. 
       
     
     
       4.11. 
       Daarnaast beschikt de Livorno stoel naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet over een eigen karakter in de zin van artikel 3.3 lid 2 BVIE. De algemene indruk die de Livorno stoel bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt immers niet van de algemene indruk die eerder (vóór de datum van het depot van de Livorno stoel) aan het publiek beschikbaar gestelde modellen (de [naam ontwerper 2] en de Tati) bij de geïnformeerde gebruiker wekken. De Livorno stoel heeft geen eigen gezicht en wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere totaalindruk dan het vormgevingserfgoed. Zoals hiervoor reeds is overwogen springen de ronde, lichte ovale en gebogen rugleuning en zitvlak in combinatie met de dunne metalen poten direct in het oog. Juist de combinatie van al deze kenmerken zal de geïnformeerde gebruiker (en in ieder geval ook deze voorzieningenrechter) direct herkennen uit het vormgevingserfgoed. Gelet op het feit dat de beperkte verschillen tussen de Livorno stoel en het vormgevingserfgoed ondergeschikte details betreffen, zullen deze details ook de  geïnformeerde  gebruiker niet direct opvallen, waardoor de algemene indruk van de Livorno stoel niet zal verschillen met die van de [naam ontwerper 2] of de Tati.  
       
     
     
       4.12. 
       Het voorgaande leidt de voorzieningenrechter tot de voorlopige conclusie dat de Livorno stoel niet voldoet aan de beschermingsvoorwaarden van artikel 3.1 BVIE en dat de stoel daarom geen modelrechtelijke bescherming geniet. Mitsdien kan HFG geen rechten ontlenen aan haar modelregistraties. Een vergelijking van de Livorno stoel met andere stoelen zoals door MDM naar voren gebracht, hoeft gezien het voorgaande niet meer aan de orde te komen. 
       
       
         
           Bescherming Livorno stoel op grond van auteursrecht 
         
       
       
     
     
       4.13. 
       HFG stelt zich op het standpunt dat zij via overdracht door Formnation aan HFG (neergelegd in in de “cooperation agreement”) auteursrechthebbende is geworden op de Livorno stoel, hetgeen MDM betwist.  
       
     
     
       4.14. 
       
         De tekst van de cooperation agreement is hierover duidelijk. Artikel 5 lid 1 bepaalt:  All Intellectual Property Rights that result of the Design Services in connection with this Agreement, will vest in Homefashion Group unconditionally and immediately upon their creation. Accordingly, FormNation hereby assigns to Homefashion Group with full title guarantee all (future) Intellectual Property Rights with respect to the Designs. (…) 
         Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot werken die Formnation in opdracht van HFG heeft ontworpen, komen dus direct nadat het betreffende ontwerp is gemaakt bij HFG te liggen. Verder bepaalt artikel 2 lid 2 van de cooperation agreement:  This Agreement becomes effective as of the Signing Date.  Dit betekent dat de intellectuele eigendomsrechten van alle vanaf 8 maart 2018 in opdracht van HFG ontworpen werken bij HFG liggen. De overeenkomst is duidelijk hierover en vastgesteld moet dan ook worden dat deze voldoet aan het bepaalbaarheidsvereiste van artikel 3:84 lid 2 BW. 
       
       
     
     
       4.15. 
       Niet in geschil is dat [naam ontwerper] de Livorno stoel reeds in 2017 en dus vóór 8 maart 2018 had ontworpen. Blijkens de verklaring van [naam ontwerper] die als productie 19 heeft overgelegd, was de opdracht in juni 2017 binnengekomen en was het ontwerpproces in oktober 2017 afgerond. Evident is dan ook dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Livorno stoel niet onder de overeenkomst vallen, hetgeen betekent dat het auteursrecht met betrekking tot de Livorno stoel niet aan HFG is overgedragen. De conslusie is dat HFG in ieder geval geen auteursrecht heeft op de Livorno stoel op grond van de overeenkomst van 8 maart 2018. 
       
     
     
       4.16. 
       Dat HFG en Formnation nadien, te weten op 8 juni 2020, alsnog bij akte zijn overeengekomen dat ook de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Livorno stoel vanaf 8 maart 2018 moeten worden geacht te zijn overgedragen aan HFG, maakt het voorgaande niet anders. Auteursrechten kunnen immers niet met terugwerkende kracht worden overgedragen. Overdracht van auteursrecht met terugwerkende kracht tot een datum gelegen vóór de datum van de akte is in strijd met het karakter van ontstaansvereiste van de overdrachtsakte (Hof ’s-Hertogenbosch 13 mei 1997, AMI 1998, 16 (Pola/ Happylight).  
       
     
     
       4.17. 
       Wel kan HFG op grond van artikel 8 Aw als auteursrechthebbende worden aangemerkt. Artikel 8 Aw bepaalt immers dat wanneer een openbare instelling, een vereniging, stichting of vennootschap, een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden, zij in beginsel als de maker van dat werk wordt aangemerkt. Niet in geschil is dat HFG de Livorno stoel als eerste en voor het eerst (op 21 augustus 2018) openbaar heeft gemaakt als een van haar afkomstige creatie zonder daarbij Formnation als ontwerper te vermelden.  
       
     
     
       4.18. 
       De Livorno stoel geniet echter geen auteursrechtelijke bescherming. Hiertoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt. 
       
     
     
       4.19. 
       Om als auteursrechtelijk werk in de zin van artikel 10 Aw voor bescherming in aanmerking te komen, moet het voortbrengsel een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijk stempel van de maker dragen  (HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC215, IER 2008/58 (Endstra)) , ofwel: het moet een eigen intellectuele schepping van de maker zijn die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk  (HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288 (Infopaq))  en  (HvJ EU 1 december 2011, NJ 2013, 66 (Painer)).  Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet  (Hoge Raad, 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke / H3 Products)). 
       
     
     
       4.20. 
       
         Met MDM is de voorzieningenrechter van oordeel dat van een eigen oorspronkelijk karakter van de Livorno stoel geen sprake is. Ook draagt de Livorno stoel niet het persoonlijk stempel van de maker. Aan HFG moet worden toegegeven dat het feit dat de stoel is ontworpen in de retro stijl op zichzelf niet betekent dat de stoel geen oorspronkelijk ontwerp kan zijn. De verschillen tussen de stoelen in het vormgevingserfgoed en de Livorno stoel zijn echter zo klein dat van een eigen intellectuele schepping van de maker geen sprake kan zijn. Zoals in rechtsoverweging 4.7 is uiteengezet, kwamen alle kenmerkende en in het oog springende details van de Livorno stoel –ook in combinatie met elkaar- reeds voor in het vormgevingserfgoed. De Livorno stoel wekt vanuit esthetisch oogpunt geen opvallend visueel effect op. Ware dit wel het geval, dan was dit gegeven op zichzelf nog steeds onvoldoende om de stoel te kwalificeren als een oorspronkelijk werk in de zin van artikel 10 van de Auteurswet  (HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, NJ 2020/90 (Cofemel / G-Star)) .  
         De verklaring van [naam ontwerper] (productie 19 HFG) dat het ontwerp van de Livorno stoel zelfstandig tot stand is gekomen en niet is gekopieerd uit andere ontwerpen van stoelen, maakt het voorgaande niet anders.  
       
       
     
     
       4.21. 
       De conclusie is dat de Livorno stoel geen auteursrechtelijk beschermd werk is in de zin van artikel 10 Aw.  
       
       
         
           Slaafse nabootsing 
         
       
       
     
     
       4.22. 
       Om in aanmerking te komen voor bescherming op grond van artikel 6:162 BW vanwege slaafse nabootsing dient het uiterlijk van het product een eigen gezicht in de markt te hebben. Die beoordeling dient te geschieden door de ogen van de gemiddelde consument. De gemiddelde consument is minder deskundig dan de geïnformeerde gebruiker uit het modellenrecht en zal dus minder verschillen zien tussen het model en het vormgevingserfgoed. 
       
     
     
       4.23. 
       In rechtsoverweging 4.11 heeft de voorzieningenrechter reeds geoordeeld dat de Livorno stoel bij de geïnformeerde consument geen andere totaalindruk wekt dan het vormgevingserfgoed en dat de beperkte verschillen ondergeschikte details betreffen, die de geïnformeerde gebruiker niet zullen opvallen. Nu de Livorno stoel voor de geïnformeerde  consument geen eigen gezicht in de markt heeft, valt niet goed voor te stellen dat dit voor de gemiddelde consument wel het geval is. HFG heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit het tegendeel kan worden afgeleid. Dat met de Livorno stoel op grote schaal wordt geadverteerd en dat er 12.000 Livorno stoelen per jaar worden verkocht maakt nog niet dat sprake is van een stoel met een eigen gezicht in de markt voor de gemiddelde consument. 
       
     
     
       4.24. 
       Vastgesteld moet dan ook worden dat de Livorno stoel geen eigen gezicht in de markt heeft. Reeds hierom kan van slaafse nabootsing geen sprake zijn. De Livorno stoel geniet dan geen bescherming op grond van artikel 6:162 BW.  
       
     
     
       4.25. 
       De slotsom is dat de vorderingen moeten worden afgewezen.  
       
     
     
       4.26. 
       HFG zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De voorzieningenrechter zal de proceskosten met toepassing van artikel 1019h RV begroten conform de Indicatietarieven rechtbanken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gaat het hier, gelet op het feit dat de vorderingen op een aantal verschillende grondslagen zijn gebaseerd, niet om een eenvoudig, maar om een normaal kort geding. De voorzieningenrechter zal de advocaatkosten daarom beperken tot € 15.000,00. Daarnaast zal HFG worden veroordeel tot het betalen van € 656,00 aan griffierecht.  
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     De voorzieningenrechter: 
     
     
       5.1. 
       wijst de vorderingen af; 
       
     
     
       5.2. 
       veroordeelt HFG in de proceskosten, aan de zijde van MDM tot op heden begroot op € 15.656,00; 
       
     
     
       5.3. 
       verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. W. Schoorlemmer en in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2020.