ECLI: ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3086

Titel: ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3086 Rechtbank 's-Gravenhage , 29-04-2008 / 304119 / KG ZA 08-171

Gerecht: Rechtbank 's-Gravenhage

Datum uitspraak: 2008-04-29

Zaaknummer: 304119 / KG ZA 08-171

Proceduretype: Kort geding

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3086

---

soortnaam/ merknaam/ woordmerk Spin/ Spinning / Spinner

vonnis 
     
     
       RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE 
       Sector civiel recht 
       zaaknummer / rolnummer: 304119 / KG ZA 08-171 
     
     
     
       Vonnis in kort geding van 29 april 2008 
       in de zaak van 
       de rechtspersoon naar vreemd recht 
     
     
     
       MAD DOGG ATHLETICS, INC., 
       gevestigd te Venice, Californië, Verenigde Staten van Amerika, 
       eiseres, 
       procureur: mr. E. Grabandt, 
       advocaten: mrs. F.V.B.M. Mutsaerts en T.M. Berendsen 
     
     
     tegen 
     
     
       de besloten vennootschap 
       BATAVUS B.V., 
       gevestigd te Heerenveen, 
       gedaagde, 
       procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, 
       advocaat: mr. D. van der Kolk. 
     
     
     Partijen zullen hierna Mad Dogg en Batavus genoemd worden. 
     
     
       1. De procedure 
       1.1. Bij exploot van 11 februari 2008 heeft Mad Dogg Batavus gedagvaard 
       om te verschijnen op de zitting van 16 april 2008 bij de voorzieningenrechter 
       van deze rechtbank. Mad Dogg heeft 48 producties overgelegd. Batavus heeft 
       10 producties (A tot en met J) overgelegd. 
     
     
     
       1.2. De advocaten van Mad Dogg hebben de vorderingen aan de hand van 
       pleitnotities en de producties nader toegelicht. Batavus heeft verweer gevoerd 
       bij monde van haar advocaat, eveneens aan de aan de hand van pleitnotities en 
       producties, en heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen. 
     
     
     
       1.3. Partijen hebben hun stukken waaronder de pleitnotities, de producties 
       en gespecificeerde opgaven van de proceskosten overgelegd. Het vonnis is bepaald 
       op heden. 
     
     
     
       2 
       2. De feiten 
     
     
     
       2.1. Mad Dogg is houdster van merkrechten met betrekking tot onder meer 
       de woordmerken SPIN, SPINNER en SPINNING. 
     
     
     
       2.2. Mad Dogg gebruikt voornoemde merken bij de exploitatie van een rond 
       1990 door de Amerikaan Johnny Goldberg ontwikkeld concept voor een fitness 
       programma. Dit concept wordt sinds 1992 onder het merk SPINNING aangeboden 
       door Mad Dogg. Spinning is het staand of zittend fietsen op een speciale 
       hometrainer. Dit gebeurt op de maat van de muziek waarbij de deelnemers 
       wordt opgezweept door de instructeur. 
     
     
     
       2.3. De daarbij te gebruiken hometrainer is voorzien van een zwaar vliegwiel 
       welke door de trapbeweging tot snelle rotatie kan worden gebracht. Op het 
       stuur of in het frame zit een voorziening waarmee de weerstand verhoogd en 
       verlaagd kan worden en waarmee geremd kan worden. Het zadel en het stuur 
       zijn in hoogte en tevens naar voren en achteren te verstellen zodat voor iedereen 
       de juiste fietshouding gevonden kan worden. 
     
     
     
       2.4. Momenteel wordt het spinningconcept door Mad Dogg aangeboden en 
       gepromoot in meer dan 60 landen, waaronder Nederland. 
     
     
     
       2.5. In verband met het gebruik door Batavus van de tekens spinner en spinning 
       in haar catalogus 2007 heeft Mad Dogg op 4 juni 2007 Batavus gesommeerd 
       het gebruik van die tekens te staken. Batavus heeft zich daaraan aanvankelijk 
       geconformeerd maar is daar later weer op teruggekomen. Zij heeft dit 
       op 13 november 2007 schriftelijk bericht aan de toenmalige raadsman van Mad 
       Dogg. 
     
     
     
       2.6. Thans biedt Batavus op haar website www.batavus.nl een fiets aan onder 
       de aanduiding Ultimate Spinning S3. 
       Hierbij gebruikt zij de afbeelding hiernaast.  
     
     
     
       
         Ultimate Spinning S3 
         
           
         
       
     
     
     
       Batavus omschrijft op haar website de aangeboden fiets als volgt: 
       Onze spinner is professioneel en kwalitatief zeer hoogwaardig. Ideaal voor mensen die zeer veel vragen van hun spinner. Het vliegwiel is zwaar en de gebruikte onderdelen zeer duurzaam. De zwaarste workout kan de Ultimate Spinning S3 met gemak aan! 
     
     
     
     
       3 
       3. Het geschil 
     
     
     
       3.1. Mad Dogg vordert - samengevat – uitvoerbaar bij voorraad Batavus te 
       verbieden de tekens Spinning en Spinner of enig ander daarmee overeenstemmend 
       teken te gebruiken. Zij vordert daarnaast de veroordeling van Batavus tot 
       het doen van opgaven, de betaling van dwangsommen en tot betaling van de 
       volledige kosten van de procedure. 
     
     
     
       3.2. Batavus voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor 
       zover van belang, nader ingegaan. 
     
     
     
       4. De beoordeling 
       4.1. Bij dagvaarding specificeert Mad Dogg geen van de haar toekomende 
       merkrechten. Als producties 2, 3 en 4 legt zij over drie bundels diverse merkinschrijvingen. 
       Een eiser in een merkenzaak kan als regel niet volstaan met een 
       datadump van merkrechten uit CTM-Online of BMB-Online. De eiser dient aan te 
       geven op welke rechten zij bepaaldelijk een beroep doet. In beginsel zou in deze 
       zaak reeds op grond van dit verzuim de vordering kunnen worden afgewezen. 
       Batavus doet hierop evenwel geen beroep. De voorzieningenrechter zal de vordering 
       daarom niet onmiddellijk afwijzen, maar de beoordeling wel beperken tot 
       de volgende, met het oog op de door Mad Dogg gestelde inbreuk, door de voorzieningenrechter 
       relevant geachte merkrechten: 
       • het Gemeenschapswoordmerk SPINNING met nummer 002374320, aangevraagd 
       op 12 september 2001 en ingeschreven op 1 augustus 2003 
       voor waren in de klasse 12: Bicycles and bicycle components; 
       • het Gemeenschapswoordmerk SPINNING met nummer 000175117, aangevraagd 
       op 1 april 1996 en ingeschreven op 3 april 2000 voor waren in 
       de klassen 9: audio and video cassettes en 28 exercise equipment en 
       diensten in de klasse 41: exercise training, dit woordmerk heeft de status 
       cancellation pending; 
       • het Gemeenschapswoordmerk SPINNER met nummer 000175158, aangevraagd 
       op 1 april 1996 en ingeschreven op 18 december 1998 voor 
       waren in de klasse 28: exercise equipment en diensten in de klasse 41: 
       exercise training; sales, advertising and promotion in connection with 
       the aforesaid services. 
       4.2. Gegeven het beroep op Gemeenschapsmerken is de voorzieningenrechter 
       van deze rechtbank op grond van artikel 99 GmerkVo juncto artikel 3 uitvoeringswet 
       GmerkVo bij uitsluiting bevoegd. De voorzieningenrechter begrijpt dat 
       de vordering van Mad Dogg ziet op Nederland, althans zij vordert niet het pan- 
       Europese verbod voorzien in artikel 99 lid 2 GmerkVo. 
     
     
     
       4.3. Batavus erkent dat zij een fiets bestemd voor spinning onder de aanduidingen 
       spinner en spinning via haar internet catalogus aanbiedt op de Nederlandse 
       markt. Deze fiets is ook vermeld in de gedrukte catalogus welke wordt 
       verspreid bij haar dealers (fietshandelaren) in Nederland en in Vlaams-België. 
     
     
     
       4.4. Het verweer van Batavus berust op de door haar gestelde verwording 
       tot soortnaam van de merken SPINNING en SPINNER. Zij stelt daartoe dat in 
       het Nederlandse taalgebied door het relevante publiek zowel de activiteit als de 
       daarvoor te gebruiken fiets worden aangeduid als spinning respectievelijk spinner. 
     
     
     
       4.5. Het relevante publiek omvat enerzijds degene die fitnesscentra bezoeken 
       of wel zouden willen bezoeken, anderzijds ook degenen die een fitness centrum 
       exploiteren en daarin een concept zoals spinning zouden willen aanbieden, 
       dit is in het algemeen het publiek dat bekend is met het door Mad Dogg gepromote 
       concept. De vraag waar het in verband met de eventuele verwording tot 
       generieke aanduiding om gaat, is dan welke term dit publiek gebruikt ter aanduiding 
       van de bedoelde activiteit en de daarbij te gebruiken fiets. 
     
     
     
       4.6. Beide partijen hebben de voorzieningenrechter in ruime mate voorzien 
       van screendumps van vele internet sites. Het internet wordt kennelijk door beiden 
       aanvaard als valide kenbron van taalkundige gebruiken van het relevante 
       publiek. 
     
     
     
       4.7. Volgens Mad Dogg zal dit publiek de activiteit en de te gebruiken fiets 
       aanduiden met de termen indoor cycling voor de activiteit, respectievelijk indoor 
       cycle of indoor bike voor de fiets. SPINNING en SPINNER zal dit publiek uitsluitend 
       gebruiken, en ook alleen mogen gebruiken, indien er sprake is van fitness 
       training gegeven door een officieel door een door Mad Dogg erkende instelling 
       opgeleide instructeur en waarbij uitsluitend fietsen worden gebruikt van door 
       Mad Dogg erkende leveranciers. 
     
     
     
       4.8. Batavus stelt dat het relevante publiek de activiteit en de fiets zal aanduiden 
       met de woorden spinning of spin(nen) respectievelijk spinner. Met name 
       het woord spinning valt te beschouwen als een gewoon woord uit de Nederlandse 
       taal. Batavus heeft daartoe een rapport overgelegd van de lexicoloog dr J.G. 
       Kruyt. 
     
     
     
       4.9. Naar voorlopig oordeel heeft Mad Dogg niet aannemelijk gemaakt dat er 
       sprake is van levend (taal-)gebruik van de door haar voorgestelde alternatieven. 
       Van belang is dat indoor cycling de aanduiding is voor de onder supervisie van 
       de Internationale Wieler Unie (UCI) georganiseerde sport die Cycle Ball en Artistic 
       Cycling omvat. Veel internet hits voor indoor cycling blijken in die richting te 
       wijzen. Daarnaast kan indoor cycling ook slaan op ander vormen van wielersport 
       onder dak waaronder ook vormen van fitness die weliswaar op een fiets worden 
       bedreven maar niet zijn aan te merken als spinning, zoals bijvoorbeeld een race- 
       fiets op een rollenbank. 
     
     
     
       4.10. Mad Dogg heeft weliswaar een aanzienlijk aantal internet hits overgelegd 
       die gebruik aantonen van indoor cycling, met of zonder spatie, ter aanduiding 
       van spinning als activiteit, maar in meerderheid betreffen dit hits buiten het 
       Nederlandse taalgebied. Wat betreft de hits in het Nederlanse taalgebied heeft 
       Mad Dogg onvoldoende weersproken dat het gebruik van deze alternatieve benamingen 
       door aanbieders van spinning gevolg is van het door haar gevolgde 
       aanschrijvings- en handhavingsbeleid of dat deze aanbieders zich daar toe contractueel 
       hebben verbonden. Dit tezamen voert naar voorlopig oordeel tot de 
       conclusie dat in elk geval in het Nederlanse taalgebied woorden als indoor cycling 
       of indoor bike niet eenduidig worden begrepen als verwijzend naar de door 
       Mad Dogg beoogde activiteit of de daarbij te gebruiken fiets. 
     
     
     
       4.11. Batavus heeft overgelegd een rapport met de titel ‘Incorporatie van het 
       woord spinning in de Nederlandse taal’. Dit rapport betreft de vraag “of spinning 
       voldoende in de Nederlandse taal geïncorporeerd is om als ‘beschrijvend’ te worden 
       beschouwd”. Daargelaten dat deze vraagstelling onjuist is, is naar voorlopig 
       oordeel de conclusie van de rapporteur mw dr J.G. Kruyt, niet zonder belang. Zij 
       concludeert: 
       Hoewel het woord spinning als zelfstandig woord of in woordcombinaties nog vrij 
       jong is, kan toch al gesteld worden dat het in een dusdanig behoorlijke mate in 
       het Nederlands geïncorporeerd is en bij een grote groep Nederlanders bekend is, 
       dat het een 'beschrijvend' karakter heeft. Dat er bedrijven zijn die productnamen 
       met spinning geregistreerd hebben (zie bijlage 3) doet daar niets aan af, 
       omdat het merendeel van de mensen die niet als zodanig herkent. 
       Argumenten voor deze conclusie zijn: 
       - Het hoge aantal hits van spinning (ca. 592.000/635.000; vgl. aerobics: 
       323.000/383.000 en een gewoon Nederlands woord als allerminst met 
       361.000/540.000). Spinning wordt al te lang en te vaak in het Nederlands gebruikt 
       om te verwachten dat het op afzienbare termijn zou verdwijnen. 
       - Taalkundige kenmerken van vernederlandsing. De vorming van samenstellingen 
       volgens de Nederlandse schrijfwijze (zonder spatie), waarvan er verscheidene 
       zijn met een hoog aantal hits. De opkomst van andere woorden, zoals het 
       werkwoord spinnen en het zelfstandig naamwoord spinner, nu al met twee betekenissen. 
       - De aard van de bronnen betreft een uitgebreide sector van de sport- en recreatiewereld, 
       waarin een groot publiek actief is: niet alleen mensen die van sport 
       (in competitiesfeer) houden, maar ook een brede laag van de bevolking die zijn 
       conditie en/of gewicht op peil wil houden ('bewegen moet'). Dit wordt bevestigd 
       door de commercie daaromheen. Tevens wordt het woord in algemene bronnen 
       gebruikt, zoals het Volkskrantarchief, de Volkskrantblog en algemene advertentiesites 
       als marktplaats.nl, speurders.nl en e-bay.nl. En, last but not least, bij de 
       sinds 2003 steeds populairder spinningmarathons gaat het niet alleen om een 
       groot aantal sporters, maar ook over een groot publiek van toeschouwers. 
       Het uitgebreide artikel in de Wikipedia kan gezien worden als een opstap naar 
       opname in de gevestigde woordenboeken. 
     
     
     
       4.12. Waar het om gaat blijft de vraag met welk(e) woord(en) het relevante 
       publiek zal verwijzen naar de door Mad Dogg gepromote activiteit. Naar voorlopig 
       oordeel is dat met het woord spinning. De door Mad Dogg gesuggereerde 
       alternatieven leven niet in de Nederlandse taal als termen ter omschrijving van 
       die activiteit. 
     
     
     
       4.13. Aan voorgaande conclusie wordt niet afgedaan door het door Mad Dogg 
       aangevoerde gegeven dat in de meerderheid van de gevallen waar het woord 
       spinning wordt gebruikt, het relevante publiek daarbij het oog heeft op de officiële 
       vorm van spinning welke onder het merk SPINNING wordt aangeboden. Dit 
       gegeven is het onvermijdelijk gevolg van de positie als marktleider van Mad 
       Dogg. 
     
     
     
       4.14. Dit tezamen voert voorshands tot de conclusie dat wat betreft het Nederlandse 
       taalgebied het woord spinning is aan te merken als de generieke benaming 
       van de door Mad Dogg gepromote activiteit. In zoverre is het merk 
       SPINNING in Nederland dan ook verworden tot een soortnaam. 
     
     
     
       4.15. Voor SPINNEN en SPINNER geldt hetzelfde. Daargelaten dat Mad Dogg 
       voor spinnen geen merkrechten heeft, is van belang is dat spinnen een gewoon 
       Nederlands woord is, dat niet alleen verwijst naar het vormen van een draad 
       maar ook naar de draaiende beweging, bijvoorbeeld van een spinnewiel, zoals in 
       het Engels het werkwoord to spin. Het Nederlandse woord spinner is dan ook 
       even goed aan te merken als afgeleid van het werkwoord spinnen en ziet dan 
       ook op degene die aan het spinnen is en dat doet op een spinner als daartoe 
       bestemde fiets die in het Nederlands dan ook zeer wel als spinner kan worden 
       aangeduid. Ten slotte geldt dat ook voor de fiets, naast spinner, weinig alternatieve 
       benamingen beschikbaar zijn die voor Mad Dogg acceptabel zijn en toch 
       eenduidig verwijzen naar toepassing van de fiets voor spinning. In plaats van 
       spinner zou spinfiets of spin-bike kunnen worden gebruikt maar ter zitting is 
       duidelijk geworden dat Mad Dogg daar ook bezwaar tegen heeft, dat ook omdat 
       zij merkrechten heeft met betrekking tot SPIN. 
     
     
     
       4.16. Een volgende vraag is of de verwording tot een soortnaam ook leidt tot 
       verval van het merkrecht. In beginsel doet zich dat enkel voor indien de verwording 
       tot soortnaam gevolg is van doen of nalaten van de merkhouder (artikel 
       50 lid 1, sub b GmerkVo. 
     
     
     
       4.17. In kort geding kan verval van het merkrecht niet worden uitgesproken. 
       Het criterium is dat er een redelijke mate van waarschijnlijkheid moet zijn dat 
       de bevoegde instantie, indien deze daartoe zou worden aangezocht, daartoe zou 
       besluiten. Artikel 95 GmerkVo, dat voorschrijft dat de geldigheid van het merk 
       als uitgangspunt dient te worden genomen, sluit niet uit dat in kort geding het 
       verval wordt aangenomen, maar impliceert dat de rechter in kort geding terughoudend 
       dient te zijn. Omdat in deze procedure onvoldoende is komen vast te 
       staan met betrekking tot het doen of nalaten van Mad Dogg ter handhaving van 
       haar rechten, zal de voorzieningenrechter in deze zaak er niet vanuit gaan dat 
       het merkrecht van Mad Dogg dreigt te vervallen. 
     
     
     
       4.18. De voorzieningenrechter gaat derhalve uit van geldige merken SPINNER 
       en SPINNING maar gaat er ook van uit dat deze merken – in het Nederlandse 
       taalgebied feitelijk zijn verworden tot generieke aanduidingen (soortnamen) 
       voor een specifieke fiets en de daarbij behorende activiteit. Dit heeft als consequentie 
       dat is uit te gaan van een verminderde beschermingsomvang maar ook 
       – omdat daar overeenkomstig criteria gelden wat betreft beschikbaarheid van 
       alternatieve aanduidingen - van een groter toepassingsgebied van artikel 12 sub 
       c GmerkVo. 
     
     
     
       4.19. Batavus doet met name een beroep op de grond sub c van voornoemde 
       bepaling. Zij stelt dat zij de merken SPINNER en SPINNING gebruikt om de bestemming 
       van de door haar aangeboden fiets aan te geven. Zij heeft ter zitting 
       erkend dat het marketing overwegingen waren die haar ertoe hebben gebracht 
       – na aanvankelijke berusting – de benamingen spinning en spinner weer te gebruiken. 
       Zij acht dit een eerlijk gebruik omdat het gebruik van de merken SPINNER 
       en SPINNING nodig is om de bestemming van de waar of dienst aan te geven. 
     
     
     
       4.20. Naar voorlopig oordeel slaagt het beroep van Batavus op artikel 12 sub 
       c GmerkVo. Batavus onderbouwt haar beroep met een verwijzing naar HvJ EG 
       17 maart 2005, IER 2005 nr 51 (Gilette). Die zaak betrof waren die onder eigen 
       merk werd aangeboden maar waar het merk van Gilette werd gebruikt om aan 
       te geven dat de waar compatibel is met producten van Gilette. Gilette leert ook 
       dat artikel 12 sub c GmerkVo toepasselijk is indien een derde gebruik maakt van 
       het merk van ene ander voor het complete product. Het toepassingsbereik van 
       genoemde bepaling beperkt zich dus niet tot onderdelen of accessoires, daargelaten 
       nog dat de door Batavus aangeboden fiets kan worden aangemerkt als een 
       noodzakelijk onderdeel van het door Mad Dogg onder het merk SPINNING aangeboden 
       fitness concept. 
     
     
     
       4.21. Batavus heeft aan de door haar aangeboden fiets de tekens spinning en 
       spinner verbonden als aanduiding inzake een wezenlijk kenmerk van die fiets 
       namelijk de bestemming als spinner te gebruiken bij spinning. Deze tekens 
       stemmen weliswaar overeen met de merken van Mad Dogg, maar zoals hierboven 
       overwogen waren er voor Batavus, gegeven de feitelijke verwording tot 
       soortnaam van spinner en spinning, geen reële – door het relevante publiek 
       eenduidig begrepen – alternatieve aanduidingen beschikbaar. 
     
     
     
       4.22. Dit is ook een eerlijk gebruik in de handel zoals bedoeld in het slot van 
       artikel 12 GmerkVo, omdat in beginsel iedereen fietsen ten behoeve van spinning 
       mag produceren en aanbieden zodat de ‘spinning’ markt als zodanig vrij 
       toegankelijk is. Dat Batavus ook uit marketing overwegingen de aanduidingen 
       spinner en spinning wil gebruiken doet daar niet aan af. Zowel het concept van 
       de activiteit waar het merk SPINNING op ziet als de daarvoor te gebruiken fiets 
       zijn op zichzelf niet beschermd. Batavus mag een dergelijke fiets op de markt 
       brengen. Batuvus heeft voldoende inzichtelijke gemaakt dat er voor haar een 
       praktische noodzaak bestaat de aanduidingen te gebruiken. Nadat zij. na daartoe 
       door Mad Dogg te zijn gesommeerd, zich enige tijd heeft onthouden van het 
       verdere gebruik van spinner en spinning, heeft zij ervaren dat het zonder die 
       aanduidingen niet goed mogelijk bleek om haar fiets in de ‘spinning’ markt te 
       zetten. Het is dan ook door die noodzaak dat zij de aanduidingen weer opnieuw 
       is gaan gebruiken. 
     
     
     
       4.23. Bij deze stand van zaken dienen de vorderingen van Mad Dogg te worden 
       afgewezen en zal zij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Partijen 
       hebben gespecificeerde opgaven van hun kosten gedaan. Deze zijn over en 
       weer onbetwist gebleven. Batavus heeft in dit verband opgegeven het bedrag 
       van € 21.083,12, inclusief verschotten en exclusief BTW. Mad Dogg zal tot betaling 
       van dat bedrag worden veroordeeld. 
     
     
     
       De beslissing 
       De voorzieningenrechter: 
       wijst de vorderingen af; 
     
     
     
       veroordeelt Mad Dogg in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde 
       van Batavus begroot op € 21.083,12; 
       verklaart dit vonnis wat de kosten veroordeling betreft uitvoerbaar bij vooraad. 
       Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken 
       op 29 april 2008, in het bijzijn van de griffier.