ECLI: ECLI:NL:OGEAC:2016:124

Titel: ECLI:NL:OGEAC:2016:124 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao , 17-11-2016 / KG 80609/2016

Gerecht: Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Datum uitspraak: 2016-11-17

Zaaknummer: KG 80609/2016

Proceduretype: Kort geding

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:OGEAC:2016:124

---

Voortijdig verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van een merk. Merkenlandsverordening 1995.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO 
     
     
     
       
         VONNIS IN KORT GEDING 
       
     
     
     
       In de zaak van: 
     
     
     
       de naamloze vennootschap 
       
         DOUGLAS & DOUGLAS LEGAL, FISCAL AND ACCOUNTING SERVICES N.V., 
       
       gevestigd in Curaçao, 
       eiseres, 
       gemachtigde: mr. L.M. Douglas (directeur), 
     
     
     
       --tegen-- 
     
     
     
       de openbare rechtspersoon 
       
         BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN CURAÇAO, 
       
       gevestigd te Curaçao, 
       gedaagde, 
       gemachtigde: mr. M.J. Eisden. 
     
     
     
       Partijen zullen hierna Douglas en BIE genoemd worden. 
     
     
   
   
     
       1 Verloop van de procedure 
     
       1.1. 
       Douglas heeft op 12 oktober 2016 een verzoekschrift met producties ingediend en op 1 november 2016 een akte houdende wijziging van eis. BIE heeft op 2 november 2016 producties ingediend. Vervolgens heeft op 3 november 2016 de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij partijen en de gemachtigden zijn verschenen en de gemachtigden het woord hebben gevoerd aan de hand van overgelegde pleitnotities.  
       
     
     
       1.2. 
       Vonnis is bepaald op heden. 
       
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
       2.1. 
       Douglas heeft, als merkgemachtigde voor de merkhouder Goya Foods Inc. (hierna: de merkhouder), in opdracht van (de advocaat van) de merkhouder een verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van het depot van het merk Goya bij BIE ingediend door middel van het formulier “RENEWAL OF REGISTRATION”.  
       
     
     
       2.2. 
       Op het formulier is achter “Expiration date” de datum 15 december 2016 vermeld. 
       
     
     
       2.3. 
       BIE heeft de voor de vernieuwing van het depot verschuldigde rechten ad NAf 1.050,00 bij factuur van 12 mei 2016 in rekening gebracht. 
       
     
     
       2.4. 
       Douglas heeft de gefactureerde rechten op 12 mei 2016 voldaan. 
       
     
     
       2.5. 
       Op 23 juni 2016 heeft BIE telefonisch aan Douglas bericht dat het verzoek tot vernieuwing te vroeg was ingediend en dat zij een nieuw verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van het depot van het merk Goya bij BIE dient in te dienen en de rechten voor dat nieuwe verzoek dient te betalen. 
       
     
   
   
     
       3 Het geschil 
     
       3.1. 
       Douglas vordert - na wijziging van haar eis - dat het Gerecht, oordelend in kort geding, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 
       a. a) BIE beveelt om binnen 24 uur na het wijzen van het vonnis het bewijs van vernieuwing van de merkregistratie aan haar af te (doen) geven, zonder daaraan de voorwaarde te hechten om nogmaals kosten te betalen,  
       b) onder verbeurte van een direct opeisbare boete van NAf 750,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat BIE nalaat om aan het bevel te voldoen,  
       c) met veroordeling van BIE in de proceskosten, daaronder begrepen het griffierecht en de zegelkosten. 
       
     
     
       3.2. 
       Douglas heeft aan haar vordering het volgende ten grondslag gelegd. Het verzoek tot vernieuwing van het depot van het merk is zeven maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving en dus tijdig ingediend. BIE is pas bereid het vernieuwingsbewijs af te geven tegen betaling van nogmaals NAf 1.050,00. Dit is in strijd met de wet en de redelijkheid en billijkheid. 
       
     
     
       3.3. 
       BIE heeft gemotiveerd verschillende verweren gevoerd.  
       
     
     
       3.4. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     
       4.1. 
       BIE heeft allereerst het verweer gevoerd dat Douglas niet als belanghebbende in de zin van artikel 226 Rv kan worden aangemerkt. Het Gerecht verwerpt dit verweer. De vordering van Douglas ziet op een verzoek tot vernieuwing van een depot dat Douglas in opdracht van de merkhouder bij BIE heeft ingediend en waarvoor Douglas de rechten heeft betaald. Nu Douglas heeft gesteld dat de merkhouder haar rekening niet heeft betaald omdat zij bewijzen wil zien, heeft Douglas een zelfstandig belang bij de vordering en is zij als belanghebbende partij aan te merken.  
       
     
     
       4.2. 
       BIE heeft voorts als verweer aangevoerd dat een spoedeisend belang bij de vordering ontbreekt. Dit verweer wordt eveneens verworpen. Het spoedeisend belang blijkt voldoende uit de aard van de vordering en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen. Hoe langer het geschil tussen partijen over de verschuldigdheid van de rechten voor het tweede vernieuwingsverzoek in stand blijft, hoe langer de vernieuwing van de inschrijving op zich laat wachten, met als mogelijk gevolg dat de vernieuwingstermijn verstrijkt dan wel extra kosten verschuldigd worden. Voorts heeft Douglas - onweersproken - gesteld dat zij al een brief van (de advocaat van) haar cliënt, de merkhouder, heeft ontvangen waarin om uitleg over het uitblijven van het vernieuwingsbewijs wordt gevraagd. 
       
     
     
       4.3. 
       Daarmee komt het Gerecht toe aan de beoordeling van de vordering. Ingevolge het toepasselijke artikel 20 lid 4 van de Merkenlandsverordening 1995 “moet” de vernieuwing van een inschrijving van een depot worden verzocht “binnen de zes maanden, die aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving voorafgaan”. Douglas stelt dat zij hieraan heeft voldaan, nu zij het verzoek tot vernieuwing van de onderhavige inschrijving (hierna ook: het vernieuwingsverzoek) zeven maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur op 15 december 2016 heeft ingediend. BIE stelt zich op het standpunt dat het vernieuwingsverzoek binnen de zes maanden voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur moet worden ingediend en dus niet eerder dan 15 juni 2016 kan worden ingediend. Nu het op 12 mei 2016 ingediende vernieuwingsverzoek voortijdig is, dient Douglas een nieuw verzoek tot vernieuwing bij BIE in te dienen en daarvoor de rechten te betalen. Er bestaat geen wettelijke grondslag tot terugbetaling van de op 12 mei 2016 door Douglas betaalde rechten, aldus nog steeds BIE. Het Gerecht overweegt hieromtrent als volgt. 
       
     
     
       4.4. 
       Artikel 20 lid 4 van de Merkenlandsverordening 1995 regelt de termijn waarbinnen een verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van een depot moet worden ingediend: binnen zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur. Het geval waarin een verzoek te vroeg wordt ingediend, is niet in de Merkenlandsverordening 1995 geregeld. De Merkenlandsverordening 1995 voorziet wel in het geval dat een dergelijk verzoek te laat wordt ingediend; in dat geval kan vernieuwing plaatsvinden tegen betaling van extra rechten (artikel 20 lid 4 laatste zin). Daarnaast is bijvoorbeeld in het toepasselijke Merkenlandsbesluit geregeld dat als binnen een bepaalde termijn niet aan de vereisten is voldaan, de verzoeker wordt meegedeeld dat de inschrijving niet wordt vernieuwd en de ontvangen rechten, verminderd met de helft, aan hem worden terugbetaald (artikel 11).  
       
     
     
       4.5. 
       Uit het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat BIE het vernieuwingsverzoek van 12 mei 2016 in behandeling heeft genomen en naar aanleiding van het verzoek feitelijk onderzoek naar de verzochte vernieuwing van de inschrijving heeft verricht. Pas daarna, op 23 juni 2016, heeft BIE Douglas ervan op de hoogte gesteld dat het verzoek voortijdig is ingediend en niet in behandeling kan worden genomen. In deze omstandigheden - mede gezien de hiervoor onder 4.4. vermelde systematiek van de wet - acht het Gerecht het voorshands aannemelijk dat de bodemrechter, later oordelend, het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar acht dat BIE tweemaal de rechten voor een zelfde vernieuwingsverzoek bij Douglas in rekening brengt. De vordering in kort geding ligt derhalve voor toewijzing gereed.  
       
     
     
       4.6. 
       Nu BIE ter comparitie heeft verklaard dat het bewijs van vernieuwing van de merkregistratie kan worden afgegeven, is de gevorderde afgifte toewijsbaar. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd tot redelijk geachte bedragen, een en ander zoals hieronder nader is bepaald. 
       
     
     
       4.7. 
       Als de in het ongelijk gestelde partij zal BIE worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Douglas. De verschotten worden vastgesteld op NAf 367,95 aan oproepingskosten en NAf 450,00 wegens griffierechten. Nu de gemachtigde van Douglas directeur van de vennootschap is, wordt geen gemachtigdensalaris toegekend. 
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     Het Gerecht: 
     
     
       Rechtdoende in kort geding: 
     
     
     
       5.1. 
       beveelt BIE om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis het bewijs van vernieuwing van de merkregistratie van het merk Goya aan Douglas af te (doen) geven, zonder daaraan de voorwaarde te hechten om nogmaals kosten te betalen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van NAf 525,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat BIE in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, met een maximum van NAf 1.050,00; 
       
     
     
       5.2. 
       veroordeelt BIE in de proceskosten, aan de zijde van de Douglas tot op heden begroot op NAf 817,95 aan verschotten; 
       
     
     
       5.3. 
       verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 
       
     
     
       5.4. 
       wijst het meer of anders gevorderde af. 
       
       
     
     Dit vonnis in kort geding is gewezen door mr. I.H. Lips, rechter in voormeld Gerecht, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 17 november 2016.