ECLI: ECLI:NL:HR:2006:AV3384

Titel: ECLI:NL:HR:2006:AV3384 Hoge Raad , 08-09-2006 / C05/071HR

Gerecht: Hoge Raad

Datum uitspraak: 2006-09-08

Zaaknummer: C05/071HR

Proceduretype: Cassatie

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:HR:2006:AV3384

---

IE-zaak; geschil tussen Nederlandse (G-Star) en Italiaanse textielhandelsonderneming (Benetton) over de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming van een met kenmerken van werk- en motorsportkleding alsmede met kniestukken vormgegeven spijkerbroek van G-Star (Elwood), verkoop Benetton-broek op Nederlandse markt via franchisenemers; internationale rechtsmacht Nederlandse rechter (art. 37 BMW); belang bij inbreukverbod; rechtsgeldigheid vormmerken, onderscheidend vermogen, beoordelingsmoment; teken bestaande uit vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, uitsluitingsgrond art. 1 lid 2 BMW/art. 3 lid 1 onder e Merkenrichtlijn, maatstaf; invloed van de wervingskracht die samenhangt met bekendheid van vorm als merk, prejudiciële vragen aan het HvJEG; samenloop tussen merk- en auteursrechtelijke bescherming, belangvereiste; verwatering auteursrecht; schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, kosten gemoeid met verweer tegen vordering (art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c, BW).

8 september 2006 
       Eerste Kamer 
       Nr. C05/071HR 
       JMH/MK 
     
     
     Hoge Raad der Nederlanden 
     
     Arrest 
     
     in de zaak van: 
     
     
       de vennootschap naar buitenlands recht BENETTON GROUP SpA, 
       gevestigd te Ponzano, Italië, 
       EISERES tot cassatie, 
       advocaat: mr. W.E. Pors, 
     
     
     t e g e n 
     
     
       G-STAR INTERNATIONAL B.V., 
       gevestigd te Amsterdam, 
       VERWEERSTER in cassatie, 
       advocaten: mrs. R.S. Meijer en F.E. Vermeulen. 
     
     
     1. Het geding in feitelijke instanties 
     
     
       Verweerster in cassatie - verder te noemen: G-Star - heeft bij exploot van 25 mei 2000 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Benetton - op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en - na vermindering van eis - gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren: 
       I. voor recht te verklaren dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren van de in de dagvaarding nader omschreven Benetton-broek inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 624182, alsmede op het Benelux-vormmerk met depotnummer 951056, en derhalve onrechtmatig is jegens G-Star; 
       II. voor recht te verklaren dat de Benetton-broek een verveelvoudiging in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 Auteurswet is van het model "Elwood", en dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren van de Benetton-broek derhalve onrechtmatig is jegens G-Star; 
       III. Benetton te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merk- en auteursrechten van G-Star op haar model Elwood te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door in Nederland de vervaardiging, verhandeling en/of distributie van de Benetton-broek te staken en gestaakt te houden; 
       IV. Benetton te gebieden uiterlijk 28 dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de procureur van G-Star te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant of accountant-administratieconsulent gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie: 
     
     
     
       a. de afnemers alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata, en afleveradressen van de inbreukmakende broeken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen; 
       b. de bij Benetton op de dag van betekening van dit vonnis in de Benelux nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende broeken zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende broeken; 
       c. de met de inbreukmakende broeken behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken; 
     
     
     
       V. Benetton te gebieden: 
       a. binnen zes weken na betekening van het te wijzen vonnis de gehele in de Benelux aanwezige voorraad van inbreukmakende broeken te vernietigen; 
       b. binnen twee dagen na deze vernietiging van de inbreukmakende broeken een proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de procureur van G-Star; 
       VI. een dwangsom te verbinden van ƒ 10.000,-- voor iedere overtreding van de onder III en IV genoemde bevelen, en/of naar keuze van eiseres van ƒ 1.000,-- voor elke dag dat Benetton met de gehele of gedeeltelijke nakoming van de onder III en IV genoemde bevelen in gebreke blijft; 
       VII. Benetton te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan G-Star te betalen de schade, op te maken bij staat en te vereffenen bij wet, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, als vergoeding voor de ten gevolge van de inbreuk geleden schade ten gevolge van de onderhavige inbreuk op de merk- en auteursrechten van G-Star op haar model "Elwood"; 
       VIII. Benetton te veroordelen in de kosten van deze procedure. 
     
     
     
       Benetton heeft de vordering bestreden en in reconventie gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 
       (a) nietig te verklaren het depot ten grondslag liggend aan de Beneluxmerkinschrijving 624182 van 7 augustus 1997 ten name van G-Star en ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van het nietig verklaarde depot uit te spreken; 
       (b) nietig te verklaren het depot 0951056 van 24 november 1999 ten name van G-Star en ambtshalve de doorhaling van het nietig verklaarde depot, en voor zover van toepassing, de inschrijving daarvan, uit te spreken; 
       (c) G-Star te veroordelen tot betaling van een bedrag van ƒ 10.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding, tot aan de datum der gehele voldoening; 
       (d) G-Star te veroordelen in de kosten in reconventie. 
     
     
     
       De rechtbank heeft - na een incidenteel vonnis dat in cassatie geen rol meer speelt - bij rolbeschikking van 4 april 2001 de zaak naar de rol verwezen voor conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van G-Star. 
       G-Star heeft de vorderingen in reconventie bestreden. 
       De rechtbank heeft bij vonnis van 6 maart 2002 in conventie de vorderingen grotendeels toegewezen en in reconventie de vorderingen afgewezen. 
       Tegen het vonnis van 6 maart 2002 heeft Benetton hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. G-Star heeft incidenteel hoger beroep ingesteld. 
       Daarbij heeft G-Star geconcludeerd dat het hof bij arrest het vonnis gedeeltelijk zal vernietigen onder instandhouding van het dictum, maar onder verbetering van gronden aan het dictum zal toevoegen: 
       (1) een verklaring voor recht dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren in de Benelux van de Benetton-broek inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 624182, alsmede op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 662447, en derhalve onrechtmatig is jegens G-Star; 
       (2) aan het tweede onderdeel van het dictum van de rechtbank, na de zinsnede "inbreuk op het auteursrecht van G-Star op haar model Elwood": "en de hierboven genoemde merkrechten" en de zinsnede "in Nederland", te vervangen door "in de Benelux"; 
       (3) aan het zesde onderdeel van het dictum van de rechtbank, na de zinsnede "ten gevolge van de inbreuk op haar auteursrecht op de Elwood", de zinsnede: "en de hierboven genoemde merkrechten van G-Star"; 
     
     
     
       met bekrachtiging van het vonnis voor het overige. 
       Bij arrest van 25 november 2004 heeft het hof: 
       in principaal en incidenteel appel: 
       - bekrachtigd het vonnis waarvan beroep, met uitzondering van het in conventie gewezen onderdeel waarin het anders of meer gevorderde wordt afgewezen, en dat onderdeel vernietigd; 
       - en in zoverre opnieuw rechtdoende: 
       - voor recht verklaard dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren in de Benelux van de Benetton-broek inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 624182, alsmede op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 662447, en derhalve onrechtmatig is jegens G-Star; 
       - Benetton geboden met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest iedere inbreuk op de hierboven genoemde merkrechten te staken en gestaakt te houden, door in de Benelux de vervaardiging, verhandeling en/of distributie van de in dit arrest bedoelde Benetton-broek te staken en gestaakt te houden; 
       - bepaald dat Benetton een dwangsom verbeurt van € 400,-- voor elke dag dat zij met nakoming van deze veroordeling in gebreke zal zijn, met maximering van het bedrag dat per overtreding verschu1digd zal zijn op € 16.000,-- en van het totale bedrag dat wegens overtreding van alle in het vonnis waarvan beroep en in dit arrest gegeven veroordelingen door Benetton verschuldigd zal zijn op € 90.000,--; 
       - Benetton veroordeeld aan G-Star te vergoeden de schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, die G-Star ten gevolge van de inbreuk op de hierboven genoemde merkrechten van G-Star door het handelen van Benetton heeft geleden; 
       - Benetton in het principaal appel en in het incidenteel appel veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep, en 
       - dit arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 
     
     
     Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 
     
     2. Het geding in cassatie 
     
     
       Tegen het arrest van het hof heeft Benetton beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 
       G-Star heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 
       De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. 
       De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing naar een aangrenzend hof. 
       De advocaat van Benetton heeft bij brief van 27 februari 2006 op die conclusie gereageerd. 
       Mr. F.E. Vermeulen heeft namens G-Star bij brief van 2 maart 2006 op die conclusie gereageerd. 
     
     
     3. Beoordeling van de middelen 
     
     
       3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 
       (i) G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding (in het bijzonder jeans) van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt.  
       (ii) Benetton is een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen. In Nederland geschiedt de verkoop van haar producten via franchisenemers.  
       (iii) Tot de collectie van G-Star behoort onder meer een broek van het model 'Elwood', dat in de periode augustus-oktober 1995 in opdracht van G-Star is ontworpen en in maart 1996 op beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek is getoond. De Elwood-broek is door G-Star onder meer in de Benelux verkocht.  
       (iv) Bij akte van 20 december 1995 hebben de ontwerper van de Elwood, P. Morissey en zijn besloten vennootschap Depeche Hommes BV te Maastricht, het auteursrecht op de Elwood-broek, voor zover nodig, overgedragen aan G-Star, die deze overdracht heeft aanvaard.  
       (v) G-Star is houder van de Benelux-vormmerken met inschrijvingsnummer 624.182, gedeponeerd op 7 augustus 1997, en met inschrijvingsnummer 662.447, gedeponeerd op 24 november 1999 (hierna ook respectievelijk: het eerste en het tweede vormmerk). 
       (vi) Het vormmerk onder 624.182 is per 7 augustus 1997 ingeschreven voor waren in klasse 25 (kleding). Als onderscheidende elementen vermeldt het depot: "bescherming wordt ingeroepen voor onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt." Bij het depot is een tekening gevoegd van de voor- en achterzijde van een broek waarop deze elementen te zien zijn.  
       (vii)Het vormmerk onder 662.447 is per 24 november 1999 ingeschreven in klasse 25 voor spijkerbroeken en andere broeken, gemaakt van stof. Op het formulier zijn delen van de voor- en zijkant van een broek afgebeeld en de beschrijving luidt: "De onderscheidende elementen van het merk bestaan uit de vorm, naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins. De afbeelding links is het vooraanzicht van het merk, de afbeelding rechts het zij-aanzicht van het merk."  
       (viii) In de zomer van 1999 is door Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte (hierna ook: de Benetton-broek). In januari 2000 heeft G-Star aan Benetton en een aantal van haar filialen meegedeeld dat de Benetton-broek naar haar mening inbreuk maakte op haar auteurs- en merkrechten. G-Star heeft Benetton en deze filiaalhouders gesommeerd om de verhandeling ervan te staken. De Benetton-broek is door Benetton in de Benelux op 18 februari 2000 uit de handel genomen.  
     
     
     
       3.2.1 G-Star heeft haar onder 1 vermelde vordering doen steunen op de stelling dat Benetton met het vervaardigen en op de markt brengen van de Benetton-broek inbreuk maakt op haar hiervoor in 3.1 onder (iv) en (v) bedoelde merk- en auteursrechten. De reconventionele vordering van Benetton ziet op nietigverklaring van de merkdepots van G-Star op de grond dat (a) de vormmerken onderscheidend vermogen missen, (b) de vormmerken de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden en (c) het depot van het tweede vormmerk te kwader trouw is verricht, alsmede schadevergoeding voor, kort gezegd, buitengerechtelijke rechtsbijstand. De rechtbank heeft het beroep op nietigheid van de vormmerken verworpen en, in het verlengde daarvan de op art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c, BW stoelende schadevergoedingsvordering afgewezen. In conventie achtte de rechtbank merkinbreuk niet aanwezig, maar inbreuk op auteursrecht wel. Het principale appèl van Benetton had geen succes - behoudens ten aanzien van een aspect van de feitenvaststelling - maar alle incidentele grieven van G-Star oordeelde het hof gegrond. Het overwoog als volgt, voor zover in cassatie van belang: 
       Bevoegdheid: 
       - Gelet op art. 37 BMW was de rechtbank en is derhalve het hof bevoegd van de merkenrechtelijke vorderingen kennis te nemen, nu de niet in de Benelux gevestigde Benetton de Benetton-broek in Nederland op de markt heeft laten brengen en die ook in het arrondissement Amsterdam is gedistribueerd en verhandeld (rov. 4.2). 
       Merkenrechtelijke grondslag: 
       - Het eerste vormmerk wordt aldus begrepen dat het bescherming biedt voor de combinatie van de vijf daarbij vermelde vormgevingselementen (rov. 4.6). 
       - Het onderscheidend vermogen van de merken dient te worden beoordeeld naar het moment dat bescherming van de merken wordt ingeroepen, niet naar dat van de depots daarvan (rov. 4.8). 
       - Door de combinatie van de vijf vormgevingselementen van het eerste vormmerk had G-Star met de Elwood-broek in 1996 een voor die tijd uniek type spijkerbroek, sterk afwijkend van andere spijkerbroeken. Dat daarbij gebruik is gemaakt van kenmerken van werk- en motorsportkleding doet daaraan niet af, omdat die kenmerken bij die kleding louter functioneel waren en het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star wordt gevormd door de (originele en onderscheidende) combinatie van de kenmerken. Toen G-Star de bescherming van het merk inriep tegen Benetton had de Elwood-broek nog niet aan onderscheidend vermogen ingeboet. Het eerste vormmerk kan derhalve dienen om de Elwood-broek als afkomstig van G-Star te onderscheiden. Dat het publiek de combinatie van vormgevingselementen niet tezamen kan waarnemen, doet daaraan niet af (rov. 4.12-4.13). 
       - De stelling van Benetton dat het Europees Merkenbureau (OHIM) de inschrijving van het eerste vormmerk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen heeft geweigerd, doet aan het vorenstaande niet af, nu de reden van die weigering niet is vermeld in het daarvan overgelegde stuk en het in dit geding niet om de geldigheid van een Gemeenschapsmerk gaat (rov. 4.14). 
       - Het vorenstaande geldt ook voor het tweede vormmerk (kniestuk), dat het publiek niet enkel als versiering zal opvatten, nu G-Star heeft aangetoond dat juist dat kniestuk zo specifiek is vormgegeven dat de in aanmerking komende consument het als afkomstig van G-Star zal kunnen herkennen (rov. 4.16). 
       - Met betrekking tot de stelling van Benetton dat het publiek de Elwood-broek aanschaft louter vanwege de fraaiheid en vorm, zodat de gedeponeerde vormen de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden (art. 1 lid 2 BMW), is beslissend of de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vorm door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij beslissend is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen (rov. 4.21). 
       - Het hof acht het oordeel van de rechtbank juist, dat inhield dat vaststaat dat de Elwood-broek een groot verkoopsucces is, dat G-Star intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood-broek met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven, dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof overweegt in dat verband dat G-Star overtuigend heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gemaakt en dat zij daarbij met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende kenmerken van de broek en op het kniestuk (rov. 4.22). 
       - Het beroep van Benetton op nietigheid van het depot van het tweede vormmerk (kniestuk) op de grond dat G-Star wist of behoorde te weten dat Benetton (en anderen) binnen de laatste drie jaren in de Benelux een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hadden gebruikt, wordt verworpen. G-Star heeft voldoende gesteld om het voorgebruik van Benetton als niet te goeder trouw te kwalificeren. G-Star had immers bij het depot van haar eerste vormmerk de vorm van het kniestuk als een van de vijf kenmerkende elementen ingeroepen. Naar het oordeel van het hof heeft G-Star het depot van het kniestuk niet verricht met het oogmerk het gebruik van de bewuste kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden, maar heeft zij haar bestaande rechten op het kniestuk nog eens willen bevestigen (rov.4.25-4.27). 
       - Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat sprake is van inbreuk op het tweede vormmerk, aangezien het kniestuk van de Benetton-broek, zowel van voren gezien als van de zijkant, dezelfde totaalindruk geeft als dat van de Elwood-broek. Nu het kniestuk, naar het hof eerder overwoog, van huis uit onderscheidingskracht heeft en het dankzij de promotionele activiteiten van  
       G-Star ook los van de broek bij het relevante publiek bekendheid heeft gekregen, acht het hof de beschermingsomvang van het vormmerk kniestuk niet gering. Het hof acht verwarringsgevaar aanwezig. (rov. 4.30-4.31). 
       - Nu in de Benetton-broek de drie meest dominerende punten van de vijf onderscheidende elementen van het eerste vormmerk - schuine, contrasterende stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, de kniestukken en het horizontale stiksel op kniehoogte op het achterpand - zijn overgenomen, geven de beide broeken dezelfde totaalindruk, zodat het gevaar van directe en indirecte verwarring bij het publiek bestaat, mogelijk ook na aankoop van de broeken, zodat het verweer van Benetton dat haar broek alleen in een Benetton-omgeving gekocht kan worden, niet doorslaggevend is voor de verwarringsvraag, nog daargelaten dat de broek ook elders te koop is geweest (rov. 4.32). 
       Cumulatie merk- en auteursrecht: 
       - Het verweer van Benetton dat G-Star geen beroep meer toekomt op het auteursrecht omdat zij reeds de merkenrechtelijke bescherming heeft ingeroepen, faalt.  
       G-Star heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij een specifiek, van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden belang heeft bij handhaving van haar ingeroepen auteursrecht. Gesteld noch gebleken is dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan die welke in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend (rov. 4.33-4.34). 
       Auteursrechtelijke grondslag: 
       - De Elwood-broek heeft naar het oordeel van (ook) het hof een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker, omdat de wijze waarop de karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood-broek zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij is in aanmerking genomen dat die elementen destijds niet gebruikelijk waren in dit deel van de kledingbranche en G-Star sedert de introductie van de broek consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk, waarmee de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood-broek zou zijn 'verwaterd' voldoende is bestreden. Benetton heeft onvoldoende gesteld om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot 'onbeschermde stijl' (rov. 4.36). 
       - De Benetton-broek vertoont in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood-broek, dat de totaalindrukken die de beide broeken maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Benetton-broek als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Er is derhalve sprake van auteursrechtinbreuk, waarbij kan worden voorbijgegaan aan de stelling van Benetton dat zij het ontwerp van haar broek niet heeft ontleend aan de vorm van de Elwood-broek, nu te dier zake de bewijslast op Benetton rust en Benetton onvoldoende heeft gesteld op grond waarvan zij het tegendeel heeft bewezen, dan wel om tot het bewijs van het tegendeel te kunnen worden toegelaten (rov. 4.37-4.39). 
       Buitengerechtelijke kosten: 
       - De vordering van Benetton tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is terecht door de rechtbank afgewezen, nu ook in hoger beroep de reconventionele vordering van Benetton wordt afgewezen (rov. 4.40). 
       Schadevergoeding: 
       - De grief tegen de veroordeling van Benetton tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de met de inbreukmakende broeken behaalde winst en tegen de veroordeling tot schadevergoeding slaagt niet, aangezien, nu het hof oordeelt dat Benetton zowel op de merk- als de auteursrechten van G-Star inbreuk heeft gemaakt, voldoende aannemelijk is dat een en ander tot schade aan de zijde van G-Star heeft geleid. Of, en zo ja in hoeverre, winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt, zal, nu G-Star niet afzonderlijk winstafdracht heeft gevorderd, in de schadestaatprocedure beoordeeld moeten worden (rov. 4.42). 
     
     
     3.2.2 Benetton komt met dertien middelen op tegen dit arrest. Het eerste middel heeft betrekking op de beslissing inzake de bevoegdheid van het hof (rov. 4.2), de middelen II-VIII op de merkenrechtelijke beslissingen, middel IX op het in rov. 4.33-4.34 gegeven oordeel omtrent de cumulatie van merk- en auteursrechtelijke bescherming, de middelen X-XI op de beslissingen inzake de auteursrechtelijke aanspraken, middel XII op de afwijzing van de vordering tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en middel XIII op de in rov. 4.42 neergelegde beslissing met betrekking tot de schadevergoeding. 
     
     
       3.3 Middel I klaagt dat het hof, dat, naar aanleiding van het verweer van Benetton dat zij niet zelf actief is in Nederland, heeft vastgesteld dat de verkoop in Nederland van de Benetton-producten geschiedt via franchisenemers, op de voet van art. 37 BMW de bevoegdheid van de rechter te Amsterdam heeft aangenomen - naar de Hoge Raad begrijpt: met betrekking tot de merkenrechtelijke vordering - hoewel het hof niet heeft vastgesteld dat Benetton zelf enige merkenrechtelijk relevante handeling in Nederland of in het arrondissement Amsterdam heeft gepleegd en Benetton niet in Nederland is gevestigd. Het middel klaagt voorts dat om dezelfde reden zonder nadere uiteenzetting onbegrijpelijk is waarom  
       G-Star belang zou hebben bij een inbreukverbod jegens Benetton. Het middel faalt. Uit de in cassatie niet bestreden vaststelling dat Benetton haar broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen - waarbij het hof klaarblijkelijk het oog heeft gehad op de vaststelling dat de verkoop van haar producten in Nederland geschiedt via franchisenemers; zie hiervoor in 3.1 onder (ii) - en dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is verhandeld, heeft het hof kunnen afleiden dat Benetton aldaar merkinbreuk heeft gepleegd. In dat oordeel ligt de verwerping besloten van het volgens het middel door Benetton gevoerde verweer dat zij in Nederland niet actief is, voor zover Benetton daarmee bedoeld heeft: actief op merkenrechtelijk relevante wijze. Daarmee is ook het belang van G-Star bij een verbod jegens Benetton gegeven. 
     
     
     3.4 Middel II klaagt dat het hof (in rov. 4.7 en 4.8) ten onrechte, althans op onbegrijpelijke wijze, heeft beslist dat voor de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen bezit, beslissend is het moment dat de bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet het tijdstip van het depot van het merk. Daaromtrent wordt overwogen dat de Benelux-regelgever (tot de invoering per 1 januari 2004 van het Protocol waarbij art. 14ter in de BMW werd opgenomen, dat in deze zaak evenwel nog geen toepassing kon vinden) ervan heeft afgezien gebruik te maken van de door art. 3 lid 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Merkenrichtlijn) geboden mogelijkheid in de nationale wet te bepalen dat weigering tot inschrijving of nietigverklaring van een merk dat ten tijde van het depot onderscheidend vermogen miste, achterwege blijft indien het merk na de (aanvrage om) inschrijving alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen - anders gezegd: is ingeburgerd - als gevolg van het gebruik dat van het merk is gemaakt (vgl. BenGH 26 juni 2000, nr. A98/2, NJ 2000, 551). Dat brengt mee dat het middel met juistheid betoogt dat, anders dan het hof in rov. 4.8 heeft overwogen, voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen met het oog op de gestelde nietigheid van het merk de situatie op het moment van het depot bepalend is. Het kan evenwel niet tot cassatie leiden, aangezien uit 's hofs in cassatie onbestreden rov. 4.9-4.17 blijkt dat het hof van oordeel is dat beide vormmerken 'van huis uit', dus zonder dat daartoe inburgering nodig was, onderscheidend vermogen bezitten. 
     
     3.5 Middel III houdt een rechts- en een motiveringsklacht in tegen 's hofs verwerping in rov. 4.14 van het verweer van Benetton, inhoudende dat het Europees Merkenbureau (OHIM) de inschrijving van het eerste vormmerk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen heeft geweigerd. Het klaagt dat het hof miskent dat voor de geldigheid van Gemeenschapsmerken en Benelux-merken (voor zover hier relevant) dezelfde eisen gelden, terwijl de Benelux-Merkenwet voor het Benelux-merk extra eisen stelt en voor Gemeenschapsmerken slechts één verdergaande eis geldt dan voor Benelux-merken, die hier evenwel niet van belang is. Het middel faalt, nu het hof het bedoelde verweer heeft verworpen met de overweging dat uit het door Benetton dienaangaande overgelegde stuk de reden van de weigering door het OHIM niet blijkt. Het hof heeft zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk op die grond kunnen oordelen dat het verweer van Benetton niet afdeed aan hetgeen het hof omtrent het onderscheidend vermogen eerder had overwogen. 
     
     3.6 Middel IV bestempelt als onjuist, althans onbegrijpelijk 's hofs beslissing in rov. 4.17 dat de vordering van Benetton tot nietigverklaring van de beide merkdepots niet toewijsbaar is op de grond dat het hof tot het oordeel is gekomen dat de beide merken onderscheidend vermogen hebben. Het klaagt dat Benetton haar nietigheidsvordering ook heeft gebaseerd op art. 1 lid 2 BMW, en, wat het tweede vormmerk betreft, op art. 4 lid 6 BMW. Het middel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien het uitgaat van een onjuiste lezing van de bestreden overweging. In rov. 4.17 heeft het hof slechts geoordeeld dat de vordering tot nietigverklaring van de merken niet toewijsbaar is op de gestelde grond dat zij onderscheidend vermogen missen en daarom (slechts) grief 2 ongegrond verklaard. In rov. 4.19-4.22 en 4.23-4.27 heeft het hof de grieven die betrekking hebben op de andere door Benetton ingeroepen nietigheidsgronden - respectievelijk dat de vormen wezenlijke waarde aan de waar geven en het tweede vormmerk te kwader trouw is gedeponeerd - behandeld. 
     
     3.7.1 Middel V keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen hetgeen het hof, in rov. 4.19-4.22, heeft overwogen en beslist op het verweer van Benetton dat de beide vormmerken nietig zijn wegens strijd met art. 1 lid 2 BMW, daarin bestaande dat de vorm van de merken een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Het behelst klachten in het bijzonder tegen de oordelen (i) dat de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moet worden (rov. 4.22), (ii) dat enerzijds de uitsluiting zich alleen voordoet wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen (rov. 4.21), maar anderzijds dat zich dat hier niet voordoet omdat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk (rov. 4.22) en (iii) dat voor bepaling of aan deze uitsluiting is voldaan beslissend is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet de situatie ten tijde van het depot (rov. 4.21). 
     
     
       3.7.2 De klacht tegen de met (iii) aangeduide beslissing treft doel. Art. 3 lid 1 van de Merkenrichtlijn vermeldt de uitsluiting van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft onder (e). Het derde lid luidt: 
       "Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving." 
       Daaruit volgt dat een teken dat de in het eerste lid onder (e) bedoelde eigenschappen bezit niet door inburgering onderscheidend vermogen kan verkrijgen, ook niet indien die inburgering voorafgaand aan de inschrijving haar beslag heeft gekregen. Dienovereenkomstig heeft het HvJEG in zijn arrest van 18 juni 2002, nr. C-299/99, NJ 2003, 481 inz. Philips/Remington - waarin het overigens ging om een van de andere in art. 3 lid 1 onder e genoemde uitsluitingsgronden - in de eerste plaats eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3 lid 1 onder e, van de Richtlijn in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3 lid 3 (rov. 57) en dat een teken waarvan de inschrijving op basis van dat artikel wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt (rov. 75). Het onderdeel klaagt terecht dat het hof deze regel heeft miskend door te overwegen dat voor de toepasselijkheid van de in het geding zijnde uitsluiting bepalend is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen (rov. 4.21). Het hof waarnaar de zaak te zijner tijd zal worden verwezen zal de toepasselijkheid van de ingeroepen uitsluiting alsnog dienen te beoordelen met inachtneming van hetgeen hierna verder nog wordt overwogen. 
     
     
     
       3.7.3 De klachten tegen de beslissingen die hiervoor in 3.7.1 onder (i) en (ii) zijn vermeld lenen zich voor gezamenlijke behandeling. De in het middel bedoelde, ter uitvoering van art. 3 lid 1 van de Merkenrichtlijn in de wet opgenomen uitsluitingsgrond van art. 1 lid 2 BMW heeft betrekking op tekens die uitsluitend bestaan in een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Opmerking verdient dat in deze bepalingen van Benelux-Merkenwet en Merkenrichtlijn het woord 'uitsluitend' niet betrekking heeft op de mate waarin de als merk gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar op de eis dat het teken uit niets anders bestaat dan de vorm die deze eigenschap bezit. Volgens de uitleg die het Benelux-Gerechtshof in zijn rechtspraak geeft aan art. 1 lid 2 BMW gaat het daarbij om de betekenis van fraaiheid of oorspronkelijk karakter van uiterlijk en vormgeving voor de marktwaarde van de waar, en moet daarom daarbij de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing blijven (vgl. BenGH 14 april 1989, nr. A87/8, NJ 1989, 834).  
       In rov. 4.21 heeft het hof tot, in cassatie niet bestreden, maatstaf genomen dat de uitsluiting alleen dan van toepassing is wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, en, met overneming van het oordeel van de rechtbank, in rov. 4.22 geoordeeld dat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk en daartoe redengevend geacht dat de Elwood-broek een groot verkoopsucces is, dat G-Star intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood-broek als een product van G-Star bekendheid te geven en dat steeds tegen inbreuken is opgetreden. Dat oordeel wordt in de klacht onder 24 van het middel terecht als onbegrijpelijk bestreden, nu het hof aldus niet heeft vastgesteld dat zich niet het geval voordoet dat uiterlijk en vormgeving van de Elwood-broek door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het genoemde arrest van het Benelux-Gerechtshof meebrengt dat wanneer vaststaat dat het publiek de waar met het als merk gedeponeerde uiterlijk vanwege die vorm aantrekkelijk vindt, de rechter tevens dient te onderzoeken of die aantrekkingskracht schuilt in de vorm als zodanig, dan wel in de omstandigheid dat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat het een teken ter onderscheiding van de waar is. Onderzocht dient derhalve te worden of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood-broek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek van het merk G-Star. De enkele omstandigheid dat G-Star ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gemaakt en daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk, zoals het hof in het voetspoor van de rechtbank overweegt, kan, gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen, dus niet tot de gevolgtrekking leiden dat de marktwaarde van de broeken toegeschreven kan worden aan de wens van het publiek waren met dat merk aan te schaffen. 
     
     
     
       3.7.4 De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor in 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, eerste streepje van de Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de door de aard van de waar bepaalde vorm, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd - gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen: voorafgaande aan het depot - de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk. Het HvJEG heeft (in rov. 75 van het eerdergenoemde arrest inz. Philips/Remington), zoals vermeld hiervoor in 3.7.2, weliswaar eraan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond van (onder meer) art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het geding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het omstreden merk. 
       De Hoge Raad zal daarom op dit punt de hierna onder 5 te formuleren prejudiciële vragen aan het HvJEG voorleggen. 
     
     
     3.8 Middel VI, dat klaagt over 's hofs oordeel in rov. 4.22 dat de door G-Star bij memorie van antwoord ingebrachte gegevens door Benetton bij pleidooi in hoger beroep niet meer zijn betwist, mist, gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.3 is overwogen, belang voor de vraag of de meerbedoelde uitsluiting van toepassing is, nu die gegevens betrekking hadden op de promotionele activiteiten van G-Star. Voor het geval de merken wel geldigheid bezitten, faalt het, nu het hof uit de stellingen van Benetton heeft kunnen afleiden dat zij de in rov. 4.22 bedoelde stellingen van G-Star omtrent haar reclame-inspanningen inderdaad niet heeft weersproken. 
     
     3.9 Indien het verwijzingshof te zijner tijd tot het oordeel komt dat de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW aan de geldigheid van beide vormmerken in de weg staat, komt aan het beroep van Benetton op het te kwader trouw zijn van het depot van het tweede vormmerk geen betekenis meer toe. Mocht het verwijzingshof de uitsluiting niet van toepassing achten op het tweede vormmerk (het kniestuk), dan mist middel VII, dat betrekking heeft op het oordeel van het hof in rov. 4.23-4.27 omtrent dat beroep, doel. In dat geval heeft G-Star immers te gelden als de partij die zelf de vorm van het kniestuk gebruikte voordat Benetton daarmee een aanvang maakte, zodat Benetton zich tegenover G-Star niet erop kan beroepen dat deze een teken heeft gedeponeerd dat Benetton binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt (vgl. BenGH 25 juni 2004, nr. A 2003/1, NJ 2005, 526). Dat Benetton, zoals zij klaagt, zich, anders dan het hof heeft overwogen, niet heeft beroepen op kwade trouw in de zin van art. 4 lid 6, aanhef en onder a, BMW, maar op 'een andere variant van kwade trouw' doet daaraan niet af, omdat niet valt in te zien waarom hetgeen het Benelux-Gerechtshof in het evenbedoelde arrest heeft overwogen niet ook voor de door Benetton bedoelde variant van kwade trouw zou hebben te gelden. Het middel behelst voorts de klacht dat het hof in rov. 4.27 ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd heeft overwogen dat G-Star bij het depot van het tweede vormmerk enkel haar reeds bestaande rechten heeft willen bevestigen. Ook daarvoor geldt dat het tevergeefs is voorgesteld indien het tweede vormmerk niet aan de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW onderhevig is, nu uit de aangehaalde uitspraak van het Benelux-Gerechtshof niet valt af te leiden dat de daarin gegeven regel niet zou gelden indien een deposant enkel reeds bestaande rechten op het merk wil bevestigen. 
     
     3.10 Middel VIII klaagt over de beslissingen van het hof dat het kniestukmerk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit en dat zowel ten aanzien van het eerste als het tweede vormmerk verwarringsgevaar bestaat. Kennelijk richt het middel zich tegen rov. 4.31 en 4.32. Voor onderdeel (i) verwijst het middel naar 'hetgeen hiervoor is opgemerkt'. In zoverre voldoet het middel niet aan de eisen die ingevolge art. 407 lid 2 Rv. aan een cassatiemiddel moeten worden gesteld. De eerste klacht van onderdeel (ii) houdt in dat het hof ten onrechte betekenis heeft toegekend aan de mogelijkheid van zogeheten 'post sale confusion', dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het inbreukmakende teken nadat het daarmee gemerkte product is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht. Deze klacht faalt, aangezien de mogelijkheid van post sale confusion een rol kan spelen bij de beoordeling van het voor merkinbreuk van belang zijnde verwarringsgevaar, zoals is beslist in HvJEG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ 2003, 265 inz. Arsenal/Reed (zie rov. 56 en 57). De tweede klacht van het onderdeel, gericht tegen 's hofs oordeel omtrent de verkooppunten van de Benetton-broek behoeft geen behandeling, nu die zich richt tegen een ten overvloede gegeven overweging. 
     
     
       3.11 Middel IX richt zich tegen de beslissing, vervat in rov. 4.33-4.34, dat cumulatie van de merk- en auteursrechtelijke bescherming is toegestaan. Het gaat ervan uit dat het hof het oog heeft gehad op de situatie waarin een partij met het auteursrecht een doel probeert te bereiken dat met het merkenrecht niet bereikt kan worden en klaagt dat uit rov. 4.33 niet valt op te maken op welke wijze het auteursrecht een aanvulling zou kunnen vormen op de merkenrechtelijke bescherming. Wat de betekenis is van de omstandigheden dat het auteursrecht ouder is en dat het betrekking heeft op het hele ontwerp maakt het hof niet duidelijk. Bij het ontbreken van die aanvullende bescherming heeft G-Star geen belang bij het auteursrecht, aldus het middel. Voorts betoogt het middel dat ofwel G-Star geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, maar dan ook geen auteursrechtelijke, ofwel zij door het merkenrecht beschermd wordt, maar dan heeft zij bij de auteursrechtelijke bescherming geen enkel belang, althans dat het andersluidende oordeel van het hof zonder nadere motivering niet begrijpelijk is. Dat bij het ontbreken van merkenrechtelijke bescherming ook geen auteursrechtelijke bescherming bestaat, volgt volgens het middel uit het arrest HvJEG 4 november 1997, nr. C-337/95, NJ 2001, 132 inz. Dior/Evora. Het middel faalt. 
       Uitgangspunt is dat een rechthebbende op zowel een merkrecht als een auteursrecht beide naast elkaar kan handhaven, mits de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming (art. 3:303 BW). Het hof heeft geoordeeld dat G-Star dienaangaande voldoende heeft gesteld, welk oordeel in cassatie niet is bestreden, anders dan met de stelling dat G-Star geen belang heeft bij een op het auteursrecht stoelend verbod omdat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom het door G-Star aangevoerde tot aanvullende bescherming zou leiden. Deze klacht faalt, reeds omdat de enkele door het hof in aanmerking genomen stelling van G-Star dat haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de broek en de merkrechten slechts op bescherming van het kniestuk, respectievelijk de vijf onderscheidende elementen van de Elwood-broek, toereikend is voor het oordeel dat G-Star belang bij auteursrechtelijke bescherming heeft. Het beroep op het arrest Dior/Evora mist doel, omdat het HvJEG de daarin bedoelde beperking van de auteursrechtelijke bescherming voor zover die de begrenzing van de merkenrechtelijke bescherming te buiten gaat, heeft gegeven voor het zich hier niet voordoende geval van parallelimport. 
     
     
     3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64. 
     
     3.13 Middel XI is gericht tegen het oordeel van het hof (in rov. 4.36) dat G-Star de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood-broek is 'verwaterd' voldoende heeft bestreden. De motiveringsklacht komt erop neer dat het hof uitsluitend heeft geoordeeld over verwatering als gevolg van het handelen van derden - waartegen G-Star volgens het hof consequent is opgetreden - maar niet over handelingen van G-Star zelf waardoor het auteursrecht zou zijn verwaterd. Benetton verwijst naar haar stelling bij memorie van grieven dat G-Star ook zelf vele broeken op de markt heeft gebracht die een of meer vormgevingselementen van de Elwood-broek bevatten. Uit hetgeen Benetton in die memorie heeft aangevoerd (onder 8.9.2) heeft het hof begrepen - naar in cassatie ook niet wordt bestreden - dat met verwatering van het auteursrecht gedoeld is op het verworden van de vormgevingselementen tot een 'onbeschermde stijl'. Voor zover het middel erover klaagt dat het hof niet op het genoemde element van het verweer heeft beslist, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Door te overwegen dat Benetton onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot 'onbeschermde stijl', heeft het hof Benettons verweer in zijn geheel verworpen. Tot nadere motivering van dit oordeel was het hof niet gehouden, alleen al omdat zonder nadere toelichting, die Benetton niet heeft gegeven, niet valt in te zien dat van verwatering in de hier bedoelde zin sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in andere werken bezigt. 
     
     3.14 Middel XII klaagt over de beslissing - kennelijk ziet het middel op rov. 4.40 - dat Benetton geen recht heeft op de in reconventie gevorderde buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover het middel voortbouwt op de voorgaande middelen die betrekking hebben op de reconventionele vordering van Benetton behoeft het geen behandeling. Voor zover het betoogt dat schadevergoeding op de voet van art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c, BW ook toewijsbaar is ter zake van de kosten die gemoeid zijn met het verweer tegen een vordering van de wederpartij, berust het op een onjuiste rechtsopvatting. De daar bedoelde kosten kunnen slechts worden gevorderd indien zij zijn gemaakt als gevolg van gedragingen waarvoor de wederpartij aansprakelijkheid draagt, waaronder niet begrepen de enkele omstandigheid dat de wederpartij tevergeefs een vordering in rechte heeft ingesteld (vgl. HR 18 februari 2005, nr. C03/185, NJ 2005, 216). Dat van een dergelijke gedraging sprake is, is door Benetton in feitelijke instanties niet gesteld. 
     
     3.15 Middel XIII bestrijdt als onjuist althans onbegrijpelijk de beslissing in rov. 4.42 van het bestreden arrest dat de vraag of en, zo ja in hoeverre, winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt, in een schadestaatprocedure beoordeeld moet worden, nu door G-Star niet afzonderlijk winstafdracht is gevorderd. Het betoogt dat een winstafdracht niet eerst in een schadestaatprocedure kan worden gevorderd. Het middel faalt reeds omdat het hof, in cassatie onbestreden, heeft vastgesteld dat G-Star wel degelijk schadevergoeding (mede) in de vorm van winstafdracht heeft gevorderd. 
     
     4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast 
     
     De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan. 
     
     5. Vragen van uitleg 
     
     De vragen van uitleg van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 3.7.4 overwogene, beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende: 
     
     
       1. Moet art. 3 lid 1 onder e, eerste streepje, aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken? 
       2. Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn? 
     
     
     6. Beslissing 
     
     
       De Hoge Raad: 
       verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen; 
       houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. 
     
     
     Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.D.H. Asser op 8 september 2006.