ECLI: ECLI:NL:GHARL:2019:285

Titel: ECLI:NL:GHARL:2019:285 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , 15-01-2019 / 200.192.588/01

Gerecht: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak: 2019-01-15

Zaaknummer: 200.192.588/01

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHARL:2019:285

---

Uitleg licentieovereenkomst, toepasselijk recht, kwalificatie rechtsverhouding.

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN 
     locatie Leeuwarden 
     
     
       afdeling civiel recht 
     
     
     
       zaaknummer gerechtshof 200.192.588 
       (zaaknummer rechtbank Overijssel C/08/145983) 
     
     
     
     
       
         arrest van 15 januari 2019 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       de vennootschap naar Australisch recht 
       
         Marecon PTY LTD ,  
       gevestigd te Subiaco, Australië, 
       appellante, 
       in eerste aanleg: eiseres, 
       hierna: Marecon, 
       advocaat: mr. P.J. de Jong Schouwenburg, 
     
     
     
       tegen: 
     
     
     
       de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
       
         Robusta B.V. , 
       gevestigd te Genemuiden (gemeente Zwartewaterland), 
       geïntimeerde, 
       in eerste aanleg: gedaagde, 
       hierna: Robusta, 
       advocaat: mr. C.P.B. Kroep. 
     
     
   
   
     
       1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep 
     
       1.1 
       Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 3 april 2018 hier over.  
     
     
       1.2 
       Het verdere verloop blijkt uit het proces-verbaal van de comparitie van partijen van  25 september 2018, waarbij akte is verleend van de stukken die mr. De Jong Schouwenburg namens Marecon bij brief van 23 augustus 2018 heeft toegestuurd en van de stukken die mr. Kroep namens Robusta bij brief van 18 september 2018 heeft toegestuurd. Na de comparitie heeft Marecom bij brief van 9 oktober 2018 twee producties overgelegd, waarop Robusta heeft gereageerd bij akte van 16 oktober 2018. Het hof laat beide documenten buiten beschouwing, omdat na de comparitie de procedure slechts naar de rol was verwezen opdat partijen zich erover zouden kunnen uitlaten of hun onderhandelingen tot een schikking had geleid. Voor het indienen van nadere processtukken was geen gelegenheid meer.  
     
     
       1.3 
       Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald. 
     
     
       1.4 
       
         Marecon vordert in het hoger beroep na aanvulling van haar eis dat het hof het vonnis van de rechtbank Overijssel zal vernietigen en  
         (I) voor recht zal verklaren dat Robusta gehouden is ter zake van de door CAT afgenomen lusjesdoek de overeengekomen royalty’s af te dragen, althans de door Marecon geleden schade te vergoeden, gelijk aan het bedrag van de voor het geleverde lusjesdoek verschuldigde royalty’s, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de leveringen, althans vanaf de dag der dagvaarding, zo nodig op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 
         (II) Robusta zal opdragen binnen een week na betekening van dit arrest overzichten aan Marecon te verstrekken van alle sinds 1996 aan CAT geleverde hoeveelheden lusjesdoek en de daarvoor ontvangen betalingen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag met een maximum van € 1.000.000,00; 
         (III) Robusta zal veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties. 
       
     
   
   
     
       2 De vaststaande feiten 
     
       2.1 
       Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.10 van het (bestreden) vonnis van 25 maart 2015, waartegen geen grieven zijn gericht. Die feiten worden hier voor de volledigheid weergegeven. 
     
     
       2.2 
       Marecon is een onderneming die licenties verleent inzake het ontwerp, de fabricage en de installatie van betonblokken matten onder de naam 'Flexmat'. 
     
     
       2.3 
       Robusta is een onderneming die zich bezighoudt met de productie en wereldwijde levering van technische weefsels, waaronder polypropyleen loopmatting weefsels (lusjesdoeken). Deze lusjesdoeken worden onder meer gebruikt om oevers en taluds te beschermen tegen erosie als gevolg van stroming en/of golfslag. De lusjesdoeken worden bevestigd aan betonblokken. De betonblokken matten komen in verschillende varianten voor, zoals staaldraad, touw en kunststof pennen die aan de lusjesdoeken worden bevestigd. 
     
     
       2.4 
       Op 15 januari 1986 heeft Marecon het woord 'Flexmat' als handelsmerk in Australië laten registreren. 
     
     
       2.5 
       Op 8 juli 1996 hebben CSR Ltd (hierna: CSR) en Corporacion Argentina Technologica (hierna: CAT) een licentieovereenkomst ('Technology Licence Agreement'; hierna: de Licentieovereenkomst) gesloten. Op basis van deze overeenkomst is het CAT toegestaan om met toepassing van een ontwikkelde 'Product Technology' (een technologie die betrekking heeft op een softwareprogramma voor het ontwerpen en berekenen van de juiste vorm en grootte van te fabriceren betonblokken matten) onder de naam Flexmat betonblokken matten te vervaardigen en te verkopen. De Licentieovereenkomst luidt, voor zover hier van belang, als volgt: 
       1. DEFINITIONS ANS INTERPRETATION 
       
         1.1 
         
           Definitions  
         
         
           In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following terms when used with initial capital letters have the following meanings: 
         
         
           “Royalty” is the total amount payable as per clause 5.1, 5.2 & 5.3. 
         
         
           “Products” means Flexmat™ for the actual or future application only using Robusta Loopmatting Type in their manufacture.  
         
         
           “Product Technology” means all technology rigths of the Licensor (whether registered or unregistered) relating to the manufacture, marketing and sale of the Products, now or in the future owned or otherwise acquired. Without limiting the generality of the foregoing, the Product Technology shall include data, drawings, designs and design specifications, equipment specifications, formula, information concerning cost of production of the Products, know-how, manufacturing and engineering materials specifications, methods, procedures, quality control procedures, plans, programs, scientific and technical information, software specifications, technology, test data, testing methods, design rigths and trade secrets, whether patented or not (patentable) and regardless of the form in which such technology may be embodied and all similar information pertinent to the design, development, manufacture, marketing and sale of the Products, including the services and technology set out in Appendix A. 
         
       
       2 GRANT OF LICENCE 
       
         2.1. 
         
           The Licensor (CSR, toevoeging rechtbank) grants the Licensee (CAT, toevoeging rechtbank) a licence as set out under Recitals A,B&C during the term of this Agreement to use the Product Technology in order to manufacture, market and sell the Products during the term of this Agreement.  
         
         2.2 
         
           In consideration of the Licensor granting the License, the Licensee undertakes to:  
         
       
       
         (a) pay the Licensor the royalty fees set out in Clause 5; 
       
       5 ROYALTIES 
       
         5.1 
         
           The Licensee will pay the Royalty Rate as described in Clause 5.2 via Robusta based on square meter rate of total area supplied.  
         
         5.2. 
         
           The Royalty Rate 13.3% of the Robusta’s ex works price.  
         
         5.3 
         
           The Licensee shall pay the Licensor as per Clause 5.1 a minimum annual Royalty in respect of loopmatting each year during the term of the Agreement for the use of the know how AUD 20.000,00 per annum (the 'Minimum Royalty Payment') with any excedent credited to the next calender year.  
         
       
     
     
       2.6 
       
         Bij faxbericht van 25 oktober 1996 heeft Robusta aan Marecon, voor zover hier van belang, het volgende meegedeeld: 
         
           Wat betreft de Royalties over de lopende zaken CSR/Marecon voor het Loopmatting weefsel kan dit voorlopig doorlopen. Maar het zou beter zijn dat dit ook rechtstreeks met CAT geregeld gaat worden. Omdat over het weefsel incl. royalties steeds invoerrechten etc. betaald moeten worden. Dit echter ook eerst met CSR bespreken. 
         
       
     
     
       2.7 
       
         Bij faxbericht van 22 juli 1998 heeft Robusta aan Wembley Cement Industries (deze vennootschap is later overgenomen door CSR), voor zover hier van belang, het volgende meegedeeld: 
         
           Based on this payment situation and the fact that paying Importduties and taxes over this amount is increasing the Flexmat prices, Robusta does not want to be anymore responsible for paying this Royalties. 
         
         
           We have discussed this situation with CAT and they should take this up with CSR and make a new agreement with CSR. 
         
       
     
     
       2.8 
       
         Bij faxbericht van 6 augustus 1998 heeft CSR (Wembley Cement) aan Robusta het volgende meegedeeld: 
         
           Thank you for informing us on the Royalty situation and Robustas unwillingness anymore to be responsible for the collection of Royalties payable to CSR via yourselves. 
         
         
           In order for me to calculate any future Royalty payable directly to CSR I need to know what the ex works rate is you worked on for CAT. I approached Marecon as your agent who could not answer this so I am now approaching you direct. 
         
         
           Once I received this we will get the wheels in motion to modify the agreement. 
         
         
           Thank you for past efforts in collecting Royalties and trust that Robusta would keep us informed on future quantities in m2 as confirmation without our Physical presence in Argentina to confirm this. 
         
       
     
     
       2.9 
       Op 15 juni 2001 hebben Spuncon Pty Ltd, CSR en Marecon een overeenkomst ('Deed of Assignment of Technology') gesloten. Deze overeenkomst luidt, voor zover hier van belang, als volgt: 
       1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 
       
         1.1 
         
           In this Deed, unless the context otherwise requires:  
         
         
           “CSR Patent” means Australian Patent Number 721855; 
         
       
       3 ASSIGMENT OF CSR PATENT 
       
         3.1 
         
           CSR assigns and transmits to Marecon and Marecon accepts the assignment and transmission of, the whole of CSR’s right, title in and to the CSR Patent.  
         
       
       11 ASSIGNMENT 
       
         11.1 
         
           Licensee shall not assign this Agreement or any of its rigths or obligations without the prior written consent of Licensor PROVIDED THAT:  
         
       
       
         (b) notwithstanding paragraph (a) above, the Licensor may assigns its interests in this Agreement, by notice to the Licensee without the need for written consent to assignment from the Licensee, where the assignment arises from the sale of substantially all of its corporate assets related to the Products and the Product Technology, in which event the Licensor shall be relieved from its obligations under this Agreement by obtaining appropriate covenants in the agreement from the purchaser of those assets, to require such purchaser to abide by, and be bound by, the terms of this Agreement. 
       
     
     
       2.10 
       
         Bij brief van 11 november 2004 heeft Readymix Holdings Pty Ltd (de rechtsopvolgster van CSR) aan CAT, voor zover hier van belang, het volgende meegedeeld: 
         
           In your letter you state that Mr Papadopoulos accepted that the Technical License Agreement was terminated. In light of this and knowing that the License was terminated (…). 
         
         
           In light of your response it would be costly and time consuming to pursue action to retrieve any royalties that we believe are due. Given that CSR does not wish to pursue the matter and Rinker have no current interest our claim on your company is withdrawn. We do acknowledge that the Technology Licence Agreement is terminated and in so doing all reference to CSR shall be discontinued from your promotional and technical literature. 
         
       
     
     
       2.11 
       Bij brief van 7 juni 2013 heeft Marecon jegens Robusta aanspraak gemaakt op gemelde royalty tot een geschat bedrag van € 860.000,-. 
     
     
       2.12 
       Bij e-mail van 22 juni 2013 heeft Robusta de claim van Marecon afgewezen. 
     
   
   
     
       3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg 
     
       3.1 
       
         Marecon heeft in eerste aanleg gevorderd dat de rechtbank: 
         (I) voor recht zal verklaren dat Robusta gehouden is ter zake van de door CAT afgenomen lusjesdoek de overeengekomen royalty af te dragen; 
         (II) Robusta zal opdragen binnen een week na betekening van dit vonnis overzichten aan Marecon te verstrekken van alle sinds 1996 aan CAT geleverde hoeveelheden lusjesdoek en de daarvoor ontvangen betalingen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag met een maximum van € 1.000.000,00; 
         (III) Robusta zal veroordelen in de kosten van het geding. 
       
     
     
       3.2 
       De rechtbank heeft bij vonnis van 25 maart 2015 de vorderingen van Marecon afgewezen en Marecon in de kosten van het geding veroordeeld. 
     
   
   
     
       4 De beoordeling van de grieven en de vordering  
     
       4.1 
       In essentie gaat deze zaak om het volgende. CSR heeft de Argentijnse vennootschap CAT in 1996 een licentie verstrekt voor het gebruik van technologie ten behoeve van het ontwerpen en berekenen van betonblokken matten. De licentievergoeding die CAT daarvoor verschuldigd was, werd berekend aan de hand van de oppervlakte aan lusjesdoek dat Robusta aan CAT had geleverd en werd via Robusta aan CSR betaald. Marecon, die stelt de rechtsopvolger van CSR te zijn, vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat Robusta gehouden is de licentievergoeding aan Marecon af te dragen ook voor na 1998 verrichte leveringen van lusjesdoek door Robusta aan CAT, althans dat Robusta schadeplichtig is voor door Marecon gemiste licentievergoedingen, en een bevel dat Robusta opgave doet van het door Robusta na 1998 geleverde lusjesdoek aan CAT. De rechtbank heeft de vorderingen van Marecon afgewezen. Marecon is in hoger beroep gekomen onder aanvoering van 6 grieven. 
     
     
       4.2 
       Op grond van artikel 2 Rv komt aan rechtbank en hof rechtsmacht toe dit geschil te beoordelen.  
     
     
       4.3 
       
         Grief 1  richt zich tegen rechtsoverweging 4.1 van het bestreden vonnis, voor zover de rechtbank daarin heeft beslist dat tussen partijen niet in geschil is dat hun rechtsverhouding wordt beheerst door Nederlands recht. Marecon stelt dat de Licentieovereenkomst en de  “Deed of Assignment of Technology”  worden beheerst door Australisch recht, en dat voor haar aanspraken jegens Robusta (zo begrijpt het hof) hetzelfde geldt. Deze grief kan niet slagen. Ook als wordt verondersteld dat Australisch recht van toepassing is op de genoemde overeenkomsten volgt daaruit nog niet dat de rechtsverhouding tussen Marecom en Robusta eveneens naar Australisch recht moet worden beoordeeld. Robusta heeft onbetwist gesteld dat zij niet betrokken was bij de totstandkoming van de Licentieovereenkomst (nr. 31 van de conclusie van dupliek). Robusta is niet als partij vermeld in de Licentieovereenkomst en zij heeft deze niet ondertekend. De rechtsverhouding tussen Marecom en Robusta, als leverancier van een halffabricaat aan CAT, moet daarom los gezien worden van de Licentieovereenkomst. Hetzelfde geldt, a fortiori, voor de  Deed of Assignment of Technology  waarbij Robusta op geen enkele wijze betrokken was. Indien de rechtsverhouding tussen CSR en Robusta al kwalificeerde als een overeenkomst  (en niet als een onverplichte service aan CSR) dan hield deze in dat Robusta de licentievergoedingen bij CAT in rekening zou brengen en na inning zou doorbetalen aan CSR. De betreffende afspraak zou in het midden van de jaren ’90 zijn gemaakt zodat het toepasselijke recht dient te worden bepaald aan de hand van het (oude) Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst,  Trb.  1980/156 (hierna: EVO); vgl. art. 28 van Verordening (EG) 593/2008 (Rome I). Op grond van artikel 4 lid 2 EVO wordt deze rechtsverhouding bij gebreke van een rechtskeuze beheerst door Nederlands recht, als het recht van het land waar de gewone verblijfplaats en hoofdvestiging is van de partij die de karakteristieke prestatie levert, namelijk het factureren, incasseren en doorbetalen van de licentievergoeding. Naar Nederlands recht kwalificeert een dergelijke rechtsverhouding als lastgeving. 
     
     
       4.4 
       
         De grieven 2 en 4  betreffen de vraag of de Licentieovereenkomst na 1998 van kracht is gebleven, althans of CAT na 1998 licentievergoedingen verschuldigd is geworden. De grieven zijn ongegrond. Robusta heeft aangevoerd dat CAT rond 1998 problemen ondervond bij de aanleg van betonblokken matten voor het Cauleta Paula Port Project, dat zij vergeefs steun heeft gevraagd bij CSR/Marecon en dat zij daarom zelf software heeft ontworpen met behulp van het Waterloopkundig Laboratorium te Delft en dat zij vanaf die datum geen gebruik meer heeft gemaakt van de technologie van CSR en daarom geen licentievergoeding aan CSR/Marecon verschuldigd was. Dit verweer wordt niet voldoende bestreden met de stellingen dat CAT haar activiteiten is blijven uitvoeren onder de merknaam Flexmat en dat Robusta lusjesdoek is blijven leveren aan CAT. De eerste stelling gaat niet op, omdat de Licentieovereenkomst het gebruik van technologie betrof en niet het gebruik van een merk, laat staan van een merk dat kennelijk uitsluitend was geregistreerd voor Australië. De tweede stelling gaat niet op, omdat de levering van lusjesdoek door Robusta niet noodzakelijk meebrengt dat de daarmee vervaardigde betonblokken matten zijn ontworpen en berekend met behulp van de technologie van CSR/Marecon. Ten onrechte merkt Marecon dan ook in nr. 1.12 van de memorie van grieven op dat het niet ter zake doet op welke wijze het product wordt geproduceerd. Het op p. 3 van de pleitnota van Marecon in eerste instantie gedane bewijsaanbod ter zake van de levering van lusjesdoek door Robusta aan CAT na 1998 passeert het hof daarom als niet ter zake dienend. De rechtbank heeft in rechtsoverweging voor het slagen van het verweer ook relevant geacht dat CSR/Marecon na 6 augustus 1998 geen aanspraak heeft gemaakt op grond van artikel 5.3 van de Licentieovereenkomst op betaling van de minimale licentievergoeding van AUS$ 20.000 per jaar, tegen welke overweging Marecon geen grief heeft gericht. Die omstandigheid draagt naar het oordeel van het hof bij aan het beeld dat ook CSR/Marecon aannam dat de licentieovereenkomst was beëindigd. Marecon heeft ten slotte onvoldoende toegelicht waarom CAT naar Australisch recht na 1998 licentievergoedingen aan haar verschuldigd zou zijn, ook zonder dat CAT gebruik heeft gemaakt van de technologie van CSR/Marecon.  
     
     
       4.5 
       In  grief 5  komt Marecon op tegen de beslissing van de rechtbank dat Robusta niet verplicht was de licentievergoeding aan CSR/Marecon af te dragen. Ook die grief is ongegrond. In artikel 5.2 is bepaald dat de  “Licencee”  de licentievergoeding dient af te dragen. CAT als  “Licencee”  is daarmee de schuldenaar van deze verplichting. Dat betaling van de licentievergoeding is geschied via Robusta maakt haar nog geen schuldenaar van deze verbintenis. Zoals in 4.3 overwogen heeft Robusta onbetwist gesteld dat zij niet betrokken was bij de totstandkoming van de Licentieovereenkomst en moet de lastgevingsovereenkomst tussen CSR/Marecom en Robusta los worden gezien van de Licentieovereenkomst. In dit licht heeft Marecon onvoldoende gesteld (ook indien wordt uitgegaan van haar stelling dat op de Licentieovereenkomst Australisch recht van toepassing is) op grond waarvan zou kunnen worden vastgesteld dat in weerwil van de duidelijke tekst van artikel 5 van de Licentieovereenkomst, Robusta gehouden is de licentievergoeding aan CSR/Marecon af te dragen, ook in die gevallen waarin CAT de licentievergoeding niet aan haar heeft betaald of zich op het standpunt stelt de licentievergoeding niet verschuldigd te zijn. Daar komt bij, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen in rechtsoverweging 4.6 van het bestreden vonnis, dat Robusta en CSR in hun correspondentie van 22 juli 1998 en 6 augustus 1998 zijn overeengekomen dat Robusta niet langer als doorgeefluik zou fungeren voor de inning van de licentievergoeding. Uit hetgeen Robusta in nrs. 16 - 21 van de conclusie van antwoord heeft aangevoerd, leidt het hof af dat Robusta zich er ook op heeft beroepen dat zij de lastgeving in 1998 heeft opgezegd (zie artikelen 7:422 en 7:408 lid 2 BW) en daarom niet meer gehouden was de licentievergoeding te innen en door te betalen, welk verweer ook gegrond is. 
     
     
       4.6 
       
         De grieven 3 en 6 , die de uitleg van de  “Deed of Assigment of Technology”  van        15 juni 2001 respectievelijk de mogelijke verjaring van de rechtsvordering van Marecon betreffen, behoeven geen behandeling. De beslissingen dat (1) niet is komen vast te staan dat CAT na 6 augustus 1998 nog gebruikt heeft gemaakt van de door Marecon ter beschikking gestelde technologie en daarom een licentievergoeding aan CSR/Marecom verschuldigd was en (2) dat Robusta niet de schuldenaar van de verplichting tot betaling van de licentievergoeding is en na 1998 niet meer gehouden was als lasthebber de licentievergoeding te innen en door te betalen, kunnen de afwijzing van de vorderingen van Marecon zelfstandig dragen. 
     
   
   
     
       5 Slotsom 
     
       5.1 
        De grieven falen. Omdat niet is komen vast te staan dat Robusta wanprestatie heeft gepleegd of onrechtmatig heeft gehandeld, moet ook de verklaring voor recht dat Robusta gehouden is schadevergoeding aan Marecon te betalen, worden afgewezen. Het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd. Als de in het ongelijk te stellen partij zal het hof Marecon in de kosten van het hoger beroep veroordelen. De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van Robusta zullen worden vastgesteld op € 718,- aan griffierecht en op € 2.148,- voor salaris advocaat overeenkomstig het liquidatietarief (2 punten x tarief II).  
     
     
       5.2 
       Als niet weersproken zal het hof ook de nakosten toewijzen zoals hierna vermeld.  
     
   
   
     
       6 De beslissing 
     
       Het hof, recht doende in hoger beroep: 
       bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Overijssel van 25 maart 2015; 
       veroordeelt Marecon in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Robusta vastgesteld op € 718,- voor verschotten en op € 2.148,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief; 
       veroordeelt Marecon in de nakosten, begroot op € 157,-, met bepaling dat dit bedrag zal worden verhoogd met € 82,- in geval Marecon niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan deze uitspraak heeft voldaan én betekening heeft plaatsgevonden; 
       verklaart dit arrest ten aanzien van de daarin vervatte veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. 
       Dit arrest is gewezen door mr. F.J. de Vries, mr. R.E. Weening en mr. M. Schut, is bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de oudste raadsheer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2019.