ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2019:1344

Titel: ECLI:NL:GHSHE:2019:1344 Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 09-04-2019 / 200.245.258_01

Gerecht: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak: 2019-04-09

Zaaknummer: 200.245.258_01

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:1344

---

Merkenrecht. Arrest in incident ex artikel 351 Rv. Geen schorsing van de tenuitvoerlegging van het eindvonnis.

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH  
     Team Handelsrecht  
     
     
       zaaknummer 200.245.258/01 
     
     
     
       
         arrest van 9 april 2019 
       
     
     
     
       gewezen in het incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex artikel 351 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv)  
     
     
     
       in de zaak van  
     
     
     1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
     
       Converse Inc., 
       gevestigd te Boston, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, 
     2.  Kesbo Sport B.V., gevestigd te Weert, 
     
       appellanten in de hoofdzaak, 
       eiseressen in het incident,  
       advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
   
   
     
       1 Mr. R.G.B. Hermsen q.q.  
     
       in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van  
       
         Sporttrading Holland B.V.,  
       
       
         Sport Concept B.V.,  
       
       
         Ferro Footwear B.V.  en  
       
         Brandustry B.V., 
         kantoorhoudende te Tilburg, 
       geïntimeerde in de hoofdzaak, 
       verweerder in het incident, 
       advocaat: mr. C.M. van den Reek te Breda, 
       2.  Mexx Industries B.V.,  
       voorheen geheten  FM Fashion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Drunen, gemeente Heusden, 
       geïntimeerde in de hoofdzaak, 
       verweerster in het incident, 
       advocaat: mr. J.G.A. Linssen te Breda, 
     
     
     
       op het bij exploot van dagvaarding van 3 augustus 2018 ingeleide hoger beroep van de vonnissen van 4 september 2013, 25 juni 2014, 21 januari 2015, 15 juni 2016 en 4 juli 2018, de laatste zoals hersteld bij vonnis van 5 september 2018, door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, gewezen tussen appellanten - hierna afzonderlijk aan te duiden als Converse respectievelijk Kesbo en tezamen als Converse c.s. (vrouwelijk enkelvoud) - als eiseressen in conventie, verweersters in reconventie en geïntimeerden - hierna aan te duiden als respectievelijk de curator, Sporttrading Holland, Sport Concept, Ferro Footwear, Brandustry en FM Fashion - als gedaagden in conventie, eiser respectievelijk eiseres in reconventie. 
     
     
   
   
     
       1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/02/205120 / HA ZA 09-1107) 
     
     
       Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen. 
     
     
   
   
     
       2 Het geding in hoger beroep 
     
     
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
     
     
       
         de dagvaarding in hoger beroep tevens incidentele conclusie tot schorsing van de tenuitvoerlegging; 
       
       
         de akte overlegging producties van Converse c.s.; 
       
       
         de antwoordmemorie in het incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de curator met producties; 
       
       
         de antwoordmemorie in het incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging van FM Fashion met producties; 
       
       
         de memorie van grieven tevens houdende incidentele vordering tot inzage in en afschrift van bescheiden ex artikel 843a Rv en 1019a Rv tevens houdende wijziging van eis met producties; 
       
       
         de antwoordmemorie in het incident tot inzage in en afschrift van bescheiden van de curator met een productie; 
       
       
         de antwoordmemorie in het incident tot inzage in en afschrift van bescheiden van FM Fashion met producties. 
       
     
     
     
       Het hof heeft daarna een datum bepaald voor arrest in het incident ex artikel 351 Rv. In het incident ex artikel 843a Rv is een datum voor mondeling pleidooi bepaald. 
     
     
   
   
     
       3 De beoordeling 
     
     
       3.1. 
       Het gaat in deze zaak - kort gezegd - om het volgende.  
       
       
         3.1.1. 
         
           Converse houdt zich - kort gezegd - bezig met het (doen) ontwerpen en (doen) produceren van sport- en vrijetijdskleding en sport- en vrijetijdsschoenen. Converse was tot  
           6 november 2012 houder van de Converse merken. De huidige merkhouder is All Star C.V. gevestigd in Nederland. 
         
         
       
       
         3.1.2. 
         Kesbo was uit hoofde van een met Converse gesloten licentieovereenkomst exclusief bevoegd om de Converse merken te gebruiken voor de verkoop en marketing van sport- en vrijetijdskleding en sport- en vrijetijdsschoenen in de Benelux.  
         
       
       
         3.1.3. 
         Sporttrading Holland, Sport Concept, Ferro Footwear, Brandustry en FM Fashion (hierna gezamenlijk ook aangeduid met Sporttrading c.s.) zijn (voormalig) handelaren in onder meer schoeisel. 
         
       
       
         3.1.4. 
         Sporttrading Holland, Sport Concept, Ferro Footwear en Brandustry zijn in mei en juni 2010 in staat van faillissement verklaard met benoeming van de curator als zodanig. 
         
       
       
         3.1.5. 
         FM Fashion heeft haar naam gewijzigd in Mexx Industries B.V. 
         
       
       
         3.1.6. 
         Converse c.s. heeft in 2009 conservatoir beslag tot afgifte ter vernietiging doen leggen op een partij van ruim 60.000 paar Converse schoenen en conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Sporttrading c.s. Van de administratie is een kopie gemaakt. De schoenen en de kopie van de administratie zijn in gerechtelijke bewaring genomen. 
         
       
       
         3.1.7. 
         Na onderzoek van de schoenen heeft Converse c.s. ongeveer de helft van de in beslag genomen Converse schoenen weer vrijgegeven. 
         
       
       
         3.1.8. 
         Tussen Converse en Kesbo enerzijds en aanvankelijk Sporttrading c.s. en nadien de curator en FM Fashion anderzijds is in eerste aanleg een procedure gevoerd over vermeende inbreuk door Sporttrading c.s. op de merken van (toen nog) Converse. Sporttrading c.s. zou volgens Converse c.s. grote partijen namaak Converse schoenen op de Nederlandse en Belgische markt hebben gebracht althans zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongeoorloofde parellelimport - het zonder toestemming (of medewerking van een licentiehouder) van Converse c.s. importeren en verder binnen de EER verhandelen van Converse schoenen -, dan wel fraude. 
         
       
       
         3.1.9. 
         
           Na tussenvonnissen op 4 september 2013, 25 juni 2014, 21 januari 2015 en 15 juni 2016 is de rechtbank op 4 juli 2018 bij eindvonnis (hierna ook aan te duiden met het vonnis) tot de slotsom gekomen dat er van merkinbreuk geen sprake is. De rechtbank heeft de vorderingen van Converse c.s. in conventie daarom afgewezen en heeft in reconventie de door Converse c.s. gelegde beslagen opgeheven met bevel tot teruggave van de in beslag genomen schoenen en administratie aan de curator en Converse c.s. hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van de door de curator en FM Fashion geleden schade en voor de begroting van die schade de zaak verwezen naar de schadestaatprocedure. Converse c.s. zijn zowel in conventie als in reconventie veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, welke kosten door de rechtbank aan de zijde van de curator zijn begroot op een bedrag van  
           € 201.510,00 en aan de zijde van FM Fashion op een bedrag van € 265.866,73. Het vonnis is in conventie en in reconventie uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 
         
         
       
       
         3.1.10. 
         Op 5 september 2018 is ten aanzien van het eindvonnis van 4 juli 2018 nog een herstelvonnis gevolgd, dat voor dit incident geen bijzondere betekenis heeft.  
         
       
       
         3.1.11. 
         FM Fashion heeft het vonnis op 6 juli 2018 aan Kesbo doen betekenen en heeft executoriaal derdenbeslag gelegd ter inning van de proceskosten. Converse c.s. heeft vervolgens aan FM Fashion het bedrag van € 265.866,73 aan proceskosten betaald vermeerderd met de kosten van betekening van het vonnis en de beslagkosten. 
         
       
       
         3.1.12. 
         Converse c.s. heeft het bedrag van € 201.510,00 aan proceskosten in overleg met de curator overgemaakt op de derdengeldrekening van de advocaat van de curator. Voorts is afgesproken dat het geld daar zal blijven staan totdat in dit incident arrest zal zijn gewezen. 
         
       
       
         3.1.13. 
         Op 23 juli 2018 heeft Converse c.s. met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant opnieuw conservatoir beslag doen leggen op de eerder in beslag genomen Converse schoenen en administratie van Sporttrading c.s. waarvan de beslagen bij het vonnis van 4 juli 2018 door de rechtbank zijn opgeheven. Ten aanzien van het hernieuwde beslag op de administratie van Sporttrading, Sport Concept, Ferro Footwear en Brandustry zijn Converse c.s. en de curator overeengekomen dat daarvan vooralsnog geen opheffing zal worden gevorderd. 
         
       
       
         3.1.14. 
         Op 3 augustus 2018, gelijktijdig met het uitbrengen van de appeldagvaarding in dit hoger beroep, heeft Converse c.s. bij de rechtbank Oost-Brabant een kort geding aanhangig gemaakt, strekkende tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het (eind)vonnis van 4 juli 2018 totdat in het onderhavige incident zal zijn beslist. In dit kort geding heeft de curator in reconventie (subsidiair) ten aanzien van de in beslag en bewaring genomen Converse schoenen de onmiddellijke opheffing van het op 23 juli 2018 door Converse c.s. gelegde beslag en teruggave van deze schoenen gevorderd. 
         
       
       
         3.1.15. 
         Bij vonnis van 16 oktober 2018 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen in conventie en in reconventie afgewezen. 
         
       
     
     
       3.2. 
       Converse c.s. is van (onder meer) het eindvonnis van 4 juli 2018 in hoger beroep gekomen. Bij appeldagvaarding heeft Converse c.s. een incidentele vordering ingesteld op de voet van artikel 351 Rv. Converse c.s. vordert in het incident schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden eindvonnis, met hoofdelijke veroordeling van de curator en FM Fashion in de volledige proceskosten en andere kosten ex artikel 1019h Rv die Converse c.s. in het incident heeft gemaakt, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf acht dagen na het wijzen van het arrest in incident. 
       
     
     
       3.3. 
       
         Converse c.s. leggen daaraan, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.  
         De curator en FM Fashion maken misbruik van recht door het bestreden eindvonnis ten uitvoer te leggen en handelen daarmee onrechtmatig jegens Converse c.s. Het vonnis berust namelijk op een aantal kennelijke feitelijke en juridische misslagen. Concreet heeft Converse c.s. de volgende kennelijke misslagen genoemd:  
       
       
       
         A.  
         Ten aanzien van de opheffing van de beslagen: 
       
       1. Het vonnis is in strijd met artikel 23 Rv (het “non ultra petita” beginsel) omdat de beslagen zijn opgeheven terwijl FM Fashion dat niet heeft gevorderd. In strijd met artikel 19 Rv (het beginsel van hoor en wederhoor) is een vordering toegewezen zonder dat Converse c.s. zich daarover heeft kunnen uitlaten. 
       2. De rechtbank heeft in strijd met de artikelen 19 en 23 Rv beslist door de beslagen op te heffen terwijl de curator slechts een veroordeling tot opheffing had gevorderd. 
       3. De rechtbank had een belangenafweging moeten verrichten alvorens zij kon overgaan tot opheffing van de beslagen. 
       
       
         B. 	 
         Ten aanzien van de proceskostenveroordeling ten gunste van de curator heeft de rechtbank  
         eveneens in strijd beslist met het beginsel van hoor en wederhoor door de hoogte van de proceskosten te begroten op basis van een productie waar Converse c.s. niet op heeft kunnen reageren. Daarbij is de rechtbank bij haar oordeel dat de door de curator en FM Fashion gevorderde proceskosten redelijk en evenredig zijn, uitgegaan van een onjuist bedrag aan door Converse c.s. opgevoerde advocaatkosten, hetgeen een kennelijke feitelijke misslag oplevert. Converse c.s. zijn door de rechtbank benadeeld omdat zij steekhoudende argumenten hebben aangevoerd tegen (de hoogte van) de gevorderde kostenveroordeling en die argumenten door de rechtbank ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten. 
         Ook ten aanzien van de proceskostenveroordeling ten gunste van FM Fashion heeft de rechtbank in strijd beslist met het beginsel van hoor en wederhoor. De rechtbank heeft de verweren van Converse c.s. tegen (de hoogte van) de gevorderde kostenveroordeling ten onrechte buiten beschouwing gelaten. 
       
       
       
         C. 	 
         Daarnaast bevat het vonnis en de daaraan voorafgegane tussenvonnissen nog een aantal  
         andere kennelijke feitelijke en juridische misslagen, door Converse c.s. nader uitgewerkt in  
         productie 9 bij akte d.d. 4 september 2018: 
       
       - Converse c.s. heeft het gezag van gewijsde van het arrest van het Oberlandesgericht Hamburg d.d. 15 september 2011 ingeroepen. Het arrest had daarom moeten leiden tot toewijzing van de vorderingen van Converse c.s. maar de rechtbank maakt er in haar vonnissen geen melding van;  
       - de rechtbank heeft ten onrechte een bewijsaanbod van Converse c.s. afgewezen omdat dit niet specifiek genoeg zou zijn; 
       - de rechtbank heeft ten onrechte het beroep van Converse c.s. dat de schoenen counterfeit zijn gepasseerd; 
       - de rechtbank heeft miskend dat zogenaamde “back door sales” irrelevant zijn; 
       - de rechtbank heeft ten onrechte betekenis toegekend aan de HLB-rapporten; 
       - de rechtbank stelt in het tussenvonnis van 4 september 2013 en het vonnis van 4 juli 2018 ten onrechte dat Converse c.s. het bestaan van de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom zou hebben erkend;  
       - de rechtbank heeft de bewijslast ten onrechte omgekeerd en de bewijslast bij Converse c.s. neergelegd; 
       - de rechtbank heeft Converse c.s. een onjuiste bewijsopdracht gegeven. 
       
       
         Converse c.s. stelt dat haar belangen bij schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis van 4 juli 2018 aanzienlijk zwaarder wegen dan de belangen van de curator en FM Fashion bij onverwijlde tenuitvoerlegging daarvan. Converse c.s. heeft daartoe - kort gezegd - het volgende aangevoerd. 
         Haar belangen zullen door de tenuitvoerlegging van het vonnis op ernstige en onherstelbare  
         wijze worden geschaad: 
       
       - Bewijsmateriaal om de inbreuk op de merkrechten van Converse c.s. in kaart te brengen zal verloren gaan. Converse c.s. heeft (vooralsnog) geen toegang tot de (kopie van de) administratie en heeft ook geen inzagerecht verkregen. De (kopie van de) administratie bevindt zich bij de gerechtelijk bewaarder. 
       - Een aanzienlijke hoeveelheid inbreukmakende Converse schoenen zal op de markt komen waardoor Converse c.s. onherstelbare schade zal lijden waarvoor de curator en FM Fashion geen verhaal bieden.  
       - De effectiviteit van het hoger beroep zal ernstig worden ondermijnd. 
       
         De curator heeft geen last van de beslagen. Hij zal de schoenen toch niet kunnen verkopen zo lang niet vaststaat dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Converse c.s. De in beslag genomen administratie betreft een kopie van de administratie van Sporttrading c.s., zodat de curator onverminderd toegang heeft tot deze administratie.  
         FM Fashion stelt nooit te hebben gehandeld in Converse schoenen zodat zij al helemaal niet wordt getroffen door de beslagen en mitsdien ook geen belang heeft bij teruggave van de schoenen en/of de administratie. 
       
       
     
     
       3.4. 
       De curator en FM Fashion hebben gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de incidentele vordering en tot (hoofdelijke) veroordeling van Converse c.s. in de kosten van het incident. FM Fashion maakt aanspraak op vergoeding van de werkelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv. 
       
     
     
       3.5. 
       Het hof stelt het volgende voorop. 
       
     
     
       3.6. 
       Voor toewijzing van een incidentele vordering op grond van artikel 351 Rv is plaats in geval van misbruik van recht, waarvan met name sprake kan zijn indien het vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust, dan wel in geval een afweging van de belangen van partijen in het licht van nieuwe – door incidenteel eiser te stellen – omstandigheden daartoe aanleiding geeft. Als nieuwe omstandigheden komen alleen in aanmerking omstandigheden die zich hebben voorgedaan nadat de zaak in eerste aanleg in staat van wijzen is gekomen; hieronder vallen dus niet omstandigheden die reeds aanwezig waren voor de staat van wijzen, maar die door partijen in de procedure in eerste aanleg niet zijn aangevoerd. De kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel dient bij de belangenafweging in de regel buiten beschouwing te blijven. 
       
     
     
       3.7. 
       Het hof oordeelt als volgt.  
       
       
         
           De opheffing van de beslagen door de rechtbank  
         
       
       
       
         -  Ontbreken vereiste belang bij schorsing van de tenuitvoerlegging 
       
       
     
     
       3.8. 
       De rechtbank heeft bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de gelegde beslagen opgeheven. Door dit constitutieve vonnis zijn de beslagen reeds opgeheven en is het vonnis in zoverre ten uitvoer gelegd. Converse c.s. heeft reeds daarom geen belang bij de gevorderde schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. 
       
       
         
           De proceskostenveroordelingen ten gunste van de curator en van FM Fashion  
         
       
       
       
         -  Ontbreken vereiste belang bij schorsing van de tenuitvoerlegging 
       
       
     
     
       3.9. 
       Converse c.s. heeft volgens haar eigen stelling aan FM Fashion de proceskosten reeds betaald en ingevolge overeenkomst met de curator diens proceskosten op de derdengeldrekening van diens advocaat gestort. Gelet hierop is het vonnis wat betreft de proceskostenveroordelingen reeds ten uitvoer gelegd, zodat schorsing van de tenuitvoerlegging geen doel meer kan treffen en daarbij derhalve geen belang meer bestaat. 
       
       
         
           Schadestaatprocedure  
         
       
       
     
     
       3.10. 
       Ook de gevorderde schorsing van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, moet worden afgewezen. 
       
     
     
       3.11. 
       Converse c.s. stelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis door middel van het entameren van een schadestaatprocedure jegens haar onrechtmatig is. Hetgeen Converse c.s. daaraan ten grondslag legt, is in het voorgaande reeds besproken en te licht bevonden. 
       
     
     
       3.12. 
       Voorts stelt Converse c.s. dat de proceseconomie er niet mee gediend zou zijn, indien de curator en/of FM Fashion reeds nu een schadestaatprocedure zou(den) entameren, gelet op het aanhangige hoger beroep. Dit argument van Converse c.s. komt er in feite op neer dat een eiser die vergoeding van schade op te maken bij staat vordert steeds zou moeten wachten totdat de veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan voordat hij zijn schade zou kunnen laten vaststellen en een veroordeling tot betaling daarvan zou kunnen verkrijgen. Dat is niet de bedoeling van de wetgever, te meer nu de schadestaatprocedure een bijzondere wijze van tenuitvoerlegging vormt en als een voortzetting van het hoofdgeding valt te zien. Het argument van de proceseconomie kan er voorts niet toe leiden dat in de onderhavige zaak de curator en/of FM Fashion na vaststelling van de aansprakelijkheid (waarvan het hof heeft uit te gaan bij de beoordeling van de incidentele vordering) geen belang kunnen hebben bij zo spoedig mogelijke vaststelling en betaling van hun schade in een schadestaatprocedure of dat hun belangen in dit opzicht minder zwaar wegen dan het belang van Converse c.s. bij handhaving van de bestaande toestand.  
       
     
     
       3.13. 
       Bij deze stand van zaken wegen de belangen van de curator en FM Fashion bij voldoening aan het vonnis zwaarder dan het belang van Converse c.s. bij het afwachten van de uitkomst van het hoger beroep. 
       
       
         
           Slotsom 
         
       
       
     
     
       3.14. 
       Het voorgaande leidt tot de slotsom dat hetgeen door Converse c.s. is aangevoerd – zowel op zichzelf als in onderlinge samenhang bezien – onvoldoende is voor toewijzing van de incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging. Het hof zal de incidentele vordering dan ook afwijzen. 
       
     
     
       3.15. 
       Het hof zal de kosten van het incident aanhouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak. 
       
       
         
           In de hoofdzaak 
         
       
       
     
     
       3.16. 
       
         De zaak wordt naar de rol verwezen voor memorie van antwoord in incidenteel appel.  
         Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. 
       
       
     
   
   
     
       4 De beslissing 
     
     
       Het hof: 
     
     
     
       
         in het incident ex artikel 351 Rv : 
     
     
     
       wijst af de incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex artikel 351 Rv; 
     
     
     
       houdt de beslissing over de proceskosten aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak; 
     
     
     
       
         in de hoofdzaak:  
       
     
     
     
       verwijst de zaak naar de rol van 23 april 2019 voor memorie van antwoord in incidenteel appel; 
     
     
     
       houdt iedere verdere beslissing aan. 
     
     
     
       Dit arrest is gewezen door mrs. S.M.A.M. Venhuizen, H.AE. Uniken Venema en J.M.H. Schoenmakers en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 9 april 2019. 
     
     
     
       	griffier					rolraadsheer