ECLI: ECLI:NL:PHR:2003:AF9714

Titel: ECLI:NL:PHR:2003:AF9714 Parket bij de Hoge Raad , 19-12-2003 / C02/228HR en C02/280HR

Gerecht: Parket bij de Hoge Raad

Datum uitspraak: 2003-12-19

Zaaknummer: C02/228HR en C02/280HR

Proceduretype: 

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Conclusie

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:PHR:2003:AF9714

---

19 december 2003 Eerste Kamer Nr. C02/228HR en C02/280HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in beide zaken van: 1. ROCHE NEDERLAND B.V. gevestigd te Mijdrecht, 2. de vennootschap naar Amerikaans recht ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEMS INC., gevestigd te Somerville, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, 3. de vennootschap naar Belgisch recht N.V. ROCHE S.A., gevestigd te Brussel, België, 4. de vennootschap naar Duits recht HOFFMANN-LA ROCHE ACTIEN-GESELLSCHAFT, gevestigd te Grensach-Wyhlen, Bondsrepubliek Duitsland, 5. de vennootschap naar Frans recht PRODUITS ROCHE S.A., gevestigd te Neuilly sur Seine, Frankrijk, 6. de vennootschap naar Engels recht ROCHE PRODUCTS LIMITED, gevestigd te Welwyn Garden City, Verenigd Koninkrijk, 7. de vennootschap naar Zwitsers recht F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., gevestigd te Basel, Zwitserland, 8. de vennootschap naar Oostenrijks recht HOFFMANN-LA ROCHE WIEN GMBH., gevestigd te Wenen, Oostenrijk, 9. de vennootschap naar Zweeds recht ROCHE AB., gevestigd te Stockholm, Zweden, EISERESSEN tot cassatie, incidenteel verweersters, advocaat: mr. R.S. Meijer, tegen 1. [verweerder 1], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten, van Amerika, 2. [verweerder 2], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika, VERWEERDERS in cassatie, incidenteel eisers, advocaat: mr. W. Taekema. 1. Het geding in feitelijke instanties...

C 02/228 HR en C 02/280 HR 
       Mr. F.F. Langemeijer 
       Zitting 6 juni 2003 (inbreukprocedure) 
     
     
     Conclusie inzake: 
     
     
       1. Roche Nederland B.V. 
       2. Roche Diagnostic Systems Inc. (USA) 
       3. N.V. Roche S.A. (B) 
       4. Hoffmann-La Roche A.G. (BRD) 
       5. Produits Roche S.A. (F) 
       6. Roche Products Ltd. (G-B) 
       7. F. Hoffmann-La Roche A.G. (CH) 
       8. Hoffmann-La Roche Wien GmbH (A) 
       9. Roche A.B. (S) 
     
     
     tegen 
     
     
       1. [verweerder 1] 
       2. [verweerder 2] 
     
     
     In dit omvangrijke octrooigeschil hebben de octrooihouders vorderingen ingesteld op grond van octrooi-inbreuk. In cassatie gaat het voornamelijk om de beschermingsomvang van het octrooi, om de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en om de vraag welke vorderingen kunnen worden toegewezen tegen de buitenlandse gedaagden. Ten verwere is onder meer beroep gedaan op de nietigheid van het octrooi, welke ook aan de orde is in de parallelprocedure onder nr. C 01/151 HR. 
     
     1. De feiten en het procesverloop 
     
     1.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten vermeld in rov. 1 van het tussenarrest d.d. 15 februari 2001, dat weer verwijst naar het vonnis in eerste aanleg. In het cassatiestadium is daaruit het volgende van belang: 
     
     1.1.1. [Verweerder 1] en [verweerder 2] zijn rechthebbende op het Europees octrooi nr. 131.627, dat op 20 mei 1992 aan hen is verleend op hun aanvrage d.d. 20 januari 1984, voor "specific CEA-family antigens, antibodies specific thereto and their methods of use". In de octrooiaanvrage is beroep gedaan op prioriteit vanaf 21 januari 1983. Het octrooi strekt zich uit over de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. 
     
     
       1.1.2. De conclusies 1 en 2 van het octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst: 
       "1. A purified hybridoma-derived monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on carcinoembryonic antigen (CEA), said antibody being a Class III anti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on 200,000 dalton CEA, but does not specifically bind to either meconium antigen or non-specific crossreacting antigen. 
     
     
     
       2. Pure meconium antigen, characterized in that: 
       it has a molecular weight of 185,000 
       it has the a1 and ß1 and ß2 antigenic sites of CEA but lacks the gamma1 site." 
     
     
     De octrooiconclusies onder 3 tot en met 6 beschrijven een immunoproef-werkwijze voor het bepalen van carcino-embryonaal antigeen (CEA) in een serum- of plasmamonster, in diverse varianten. De conclusies onder 7 tot en met 10 beschrijven de daarvoor benodigde uitrusting ("immuno-assay kit")(1).  
     
     1.1.3. Bij beslissing d.d. 23 maart 1995 van de Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau is het door een derde (Behringwerke A.G.) ingestelde verzet verworpen en is het octrooi gehandhaafd in de vorm waarin het oorspronkelijk was verleend. 
     
     
       1.1.4. Het octrooi heeft betrekking op enzym-immunoassays. Daarbij wordt een bepaalde stof, in casu het antigeen CEA, gedetecteerd doordat een oplossing waarin dat antigeen wordt vermoed in aanraking wordt gebracht met een vaste fase waarop een antilichaam is aangebracht dat specifiek reageert met het te detecteren antigeen en dat antigeen a.h.w. "vangt" en aldus bindt aan die vaste fase. Dit antilichaam wordt ook wel aangeduid als "capture antibody". Een reactie tussen een monoclonaal antilichaam en een antigeen vindt plaats doordat het desbetreffende antigeen een voor het monoclonale antilichaam specifieke bindingsplaats (epitoop) bezit. 
       Vervolgens wordt de aldus op de vaste fase gevormde combinatie van capture-antibody en antigeen in aanraking gebracht met een vloeistof waarin zich vrije antilichamen bevinden - eveneens specifiek voor het te detecteren antigeen - gekoppeld aan een enzym. Dit laatste anti-lichaam-met-enzym (ook wel aangeduid als "probe-antibody") bindt aan het op de vaste fase gebonden antigeen. Vervolgens wordt een enzym-substraat toegevoegd dat door het enzymgedeelte van de combinatie (vaste fase)-(capture-antibody)-(antigeen)-(probe-antibody)-(enzym) zal worden omgezet in, bijvoorbeeld, een kleurstof zodat de hoeveelheid "gevangen" antigeen kan worden gemeten. 
     
     
     
       1.1.5. Voor zover hier van belang kunnen antilichamen worden onderverdeeld in drie klassen: 
       Klasse I: reageert zowel met CEA als met NCA en MA; 
       Klasse II:reageert alleen met CEA en NCA;(2) 
       Klasse III:reageert uitsluitend met CEA. 
     
     
     
       1.1.6. Verweerders in het principaal cassatieberoep, althans Roche Nederland B.V., brengen CEA-kits in het verkeer onder de merknaam Cobas Core CEA EIA(3). In deze kits wordt gebruik gemaakt van monoclonale antilichamen (Mab = monoclonal antibody) en wel: van de Mab C 19 (als capture Mab) en T 84.66 (als probe Mab, sinds 1986). In de bijsluiter bij hun Cobas Core CEA EIA-kits vermelden de Roche-vennootschappen: 
       "Two monoclonal antibodies are used as catcher and tracer antibodies. Both are highly specific for CEA-epitopes. No cross-reactivity was observed with Meconium antigen, NCA, NCA-2 and bilary glycoprotein I." 
     
     
     1.2. Bij inleidende dagvaarding d.d. 24 maart 1997 hebben [verweerder 1], [verweerder 2] en hun Amerikaanse licentiehouder (Immunomedics Inc.) de Roche-vennootschappen gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Zij hebben gevorderd dat aan de Roche-vennootschappen zal worden verboden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die direct dan wel indirect inbreuk maken op genoemd Europees octrooi, "niet alleen met betrekking tot Nederland maar ook met betrekking tot directe of indirecte inbreuk in andere landen waarvoor dit octrooi van toepassing is". Daarnaast hebben zij enkele nevenvorderingen ingesteld(4). Aan hun vorderingen hebben [verweerder 1] en [verweerder 2] ten grondslag gelegd dat de antilichamen die de Roche-vennootschappen in de Cobas Core CEA EIA-kits gebruiken inbreuk maken op octrooirechten die [verweerder 1] en [verweerder 2] aan het Europees octrooi ontlenen. 
     
     1.3. De buitenlandse Roche-vennootschappen (d.w.z. verweerders in cassatie onder 2 tot en met 9) hebben vóór alle andere weren de exceptie van onbevoegdheid van de Nederlandse rechter opgeworpen. Zij stellen uitsluitend in rechte te zijn verschenen teneinde de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten. 
     
     1.4. Roche Nederland B.V. - en de overige Roche-vennootschappen: subsidiair - hebben bestreden dat zij inbreuk maken op genoemd Europees octrooi. Daarnaast hebben zij aangevoerd dat het octrooi van [verweerder 1] en [verweerder 2] nietig is, in welk verband zij hebben gewezen op de stellingen in de parallelprocedure, strekkende tot nietigverklaring van het octrooi, voor zover verleend voor Nederland. 
     
     1.5. Bij vonnis van 1 oktober 1997 heeft de rechtbank deze exceptie van onbevoegdheid verworpen omdat de buitenlandse Roche-vennootschappen tegelijk zijn gedagvaard met Roche Nederland B.V. De rechtbank achtte zich bevoegd op grond van art. 6 lid 1 EEX (m.b.t. de gedaagden onder 3 - 6), resp. art. 6 lid 1 EVEX (m.b.t. de gedaagden onder 7 - 9), resp. art. 126 lid 7 (oud) Rv (m.b.t. de gedaagde onder 2).  
     
     1.6. De rechtbank heeft licentiehoudster Immunomedics Inc. in haar vorderingen niet-ontvankelijk verklaard(5). Die beslissing is in appel niet bestreden, zodat Immunomedics Inc. verder buiten beschouwing kan blijven. Met betrekking tot het inhoudelijke geschil heeft de rechtbank de juistheid van het nietigheidsverweer uitdrukkelijk in het midden gelaten (rov. 29 Rb). De rechtbank heeft overwogen dat ook wanneer veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van het standpunt van [verweerder 1] en [verweerder 2] dat het octrooi in de oorspronkelijke vorm geldig is, de beschermingsomvang van het octrooi beperkt is tot antilichamen die specifiek reageren op 200.000 Dalton CEA: daaronder valt niet een antilichaam tegen CEA met een molecuulgewicht van 180.000 Dalton, zoals de Roche-vennootschappen gebruiken. De rechtbank heeft de vorderingen van [verweerder 1] en [verweerder 2] daarom afgewezen. 
     
     
       1.7. [Verweerder 1] en [verweerder 2] hebben hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Samengevat hebben zij in hoger beroep gevorderd: 
       a. aan de Roche-vennootschappen te verbieden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die direct dan wel indirect inbreuk maken op het Europees octrooi, zulks in alle landen die in dit octrooi zijn gedesigneerd; 
       b. aan de Roche-vennootschappen te bevelen om binnen 14 dagen (later gewijzigd in: 60 dagen)(6) een gecontroleerde lijst met afnemers van de inbreukmakende producten en bijbehorende gegevens aan [verweerder] c.s. te verschaffen; 
       c. aan de Roche-vennootschappen te bevelen om alle aan derden afgeleverde preparaten welke inbreuk maken op het Europees octrooi terug te halen, althans de afnemers aan te schrijven tot terugzending van deze preparaten op kosten van gedaagden; 
       d. aan de Roche-vennootschappen te bevelen om de nog in voorraad zijnde, teruggehaalde en teruggezonden preparaten welke inbreuk maken op genoemd Europees octrooi te vernietigen; 
       e. een dwangsomsanctie; 
       f. de Roche-vennootschappen te veroordelen tot vergoeding van de door [verweerder 1] en [verweerder 2] geleden schade dan wel, zulks ter keuze van appellanten, tot afdracht van de door hen door de octrooi-inbreuk genoten winst, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. 
     
     
     
       1.8. Bij tussenarrest van 15 februari 2001 heeft het hof de volgende beslissingen genomen: 
       - het hof gaat ervan uit dat de Roche-vennootschappen onder 2 t/m 9 in hoger beroep stilzwijgend de rechtsmacht van de Nederlandse rechter hebben aanvaard; voor zover de Roche-vennootschappen bij pleidooi in hoger beroep de rechtsmacht alsnog betwistten, gaat het hof aan die betwisting voorbij als in strijd met een goede procesorde (rov. 4); 
       - ingevolge de overgangsbepaling van art. 103 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 zijn in dit geding nog de bepalingen van de Rijksoctrooiwet van 1910 toepasselijk (rov. 6; deze beslissing is in cassatie niet bestreden); 
       -met betrekking tot het nietigheidsverweer heeft het hof het oordeel uit zijn arrest in de parallelprocedure d.d. 25 januari 2001 overgenomen; dit betekent dat het hof in de inbreukprocedure uitgaat van de tekst van de octrooiconclusie, met inbegrip van de aan octrooiconclusie nr. 1 toegevoegde clausule (rov. 8). 
     
     
     
       1.9. Vervolgens toekomend aan de vraag of het door de Roche-vennootschappen in het verkeer gebrachte antilichaam T 84.66 valt onder de beschermingsomvang van het aan [verweerder 1] en [verweerder 2] verleende Europees octrooi, heeft het hof drie bestanddelen onderscheiden. Om onder de beschermingsomvang te vallen moet het antilichaam de volgende eigenschappen hebben: 
       a. het bindt specifiek aan een epitoop op 200.000 Dalton CEA; 
       b. het bindt niet specifiek aan meconium antigeen (MA) of niet-specifiek kruisreagerend antigeen (NCA); 
       c. de binding aan CEA wordt volledig verhinderd door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum (dat is die toegevoegde clausule). 
       Het hof is na onderzoek tot de slotsom gekomen dat het antilichaam van Roche inderdaad de eigenschappen heeft zoals bedoeld onder a en c (rov. 11). Met betrekking tot de vraag of het antilichaam van Roche ook de eigenschap bedoeld onder b bezit, heeft het hof de zaak naar de rol verwezen om inlichtingen in te winnen. 
     
     
     1.10. Bij eindarrest van 27 juni 2002 heeft het hof met betrekking tot het bevoegdheidsverweer een extra overweging toegevoegd (rov. 1). Vervolgens heeft het hof het onderzoek hervat naar de vraag of het antilichaam van Roche beschikt over de eigenschap bedoeld onder b. In rov. 8 is het hof tot de slotsom gekomen dat het antilichaam van Roche niet specifiek bindt aan MA of aan NCA en dus ook de eigenschap bedoeld onder b heeft. Dit leidde het hof tot de gevolgtrekking dat inderdaad sprake is van octrooi-inbreuk. De Roche-vennootschappen hebben niet bestreden dat zij, ieder afzonderlijk, een Cobas Core CEA EIA-kit in het verkeer brengen in een land dat in dit Europees octrooi is aangewezen. Het hof achtte het gevorderde verbod van directe inbreuk daarom toewijsbaar tegen alle Roche-vennootschappen (rov. 10-11). Volgens het hof is te weinig gesteld om ook een verbod van indirecte inbreuk te rechtvaardigen.  
     
     1.11. Met betrekking tot de toewijsbaarheid van de nevenvorderingen heeft het hof onderscheid gemaakt tussen de verschillende Roche-vennootschappen. Het hof achtte de vordering tot schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, uitsluitend toewijsbaar tegen Roche Nederland B.V. (rov. 11). Ook de vordering tot het doen van opgave van de afnemers van de inbreukmakende producten achtte het hof uitsluitend toewijsbaar tegen Roche Nederland B.V. (rov. 12). De vordering tot het terughalen van inbreukmakende producten achtte het hof een onevenredig zware maatregel en werd daarom afgewezen. 
     
     1.12. Bij dagvaarding d.d. 19 juli 2002, dus tijdig, hebben de Roche-vennootschappen cassatieberoep ingesteld tegen het tussenarrest en het eindarrest. De wederpartijen, [verweerder 1] en [verweerder 2], hebben de zaak vervroegd aangebracht en op de rol laten inschrijven. Zij hebben op 6 september 2002 geconcludeerd tot verwerping van het principaal cassatieberoep en incidenteel cassatieberoep ingesteld tegen het eindarrest. De Roche-vennootschappen hebben geantwoord op het incidenteel cassatieberoep. Deze procedure heeft rolnr. C 02/228.  
     
     1.13. Bij dagvaarding d.d. 27 september 2002, dus nog binnen de cassatietermijn, hebben de Roche-vennootschappen andermaal cassatieberoep ingesteld tegen het tussenarrest en het eindarrest, met een cassatiemiddel waarin de klachten uit de eerste cassatiedagvaarding werden aangevuld met nieuwe klachten. [Verweerder 1] en [verweerder 2] hebben geconcludeerd tot verwerping van dat beroep. Deze procedure heeft rolnr. C 02/280. Beide zaken zijn gevoegd behandeld. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten met re- en dupliek. 
     
     2. De ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
     
     2.1. In hun s.t. (punt 1.4) hebben de Roche-vennootschappen gesteld dat, wat hen betreft, de eerste cassatiedagvaarding mag worden genegeerd en uitgegaan kan worden van het cassatiemiddel in de tweede dagvaarding. De s.t. van [verweerder 1] en [verweerder 2] (punt 40-44) strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de Roche-vennootschappen in het tweede cassatieberoep voor zover daarin nieuwe klachten voorkomen. In de redenering van [verweerder 1] en [verweerder 2] moeten de Roche-vennootschappen geacht worden te hebben berust in al die beslissingen van het hof waartegen in de eerste cassatiedagvaarding geen klacht was gericht (art. 400 Rv). 
     
     2.2. Met dit ontvankelijkheidsverweer zijn [verweerder 1] en [verweerder 2] te laat: art. 411, tweede lid, Rv bepaalt dat de verweerder in cassatie, op straffe van verval van het recht daartoe, gehouden is zijn exceptieve verweren gelijktijdig voor te dragen met het antwoord ten principale. In de conclusie van antwoord in cassatie (rolnr. C 02/280) is dit ontvankelijkheidsverweer niet opgeworpen, zodat het buiten beschouwing moet blijven. Ten overvloede merk ik op dat aan berusting de eis wordt gesteld dat de desbetreffende partij na het vonnis jegens de wederpartij een houding heeft ingenomen waaruit, in het licht van de omstandigheden van het geval, ondubbelzinnig blijkt dat zij zich bij de uitspraak neerlegt(7). Aan deze eis is m.i. niet voldaan. 
     
     2.3. Partijen hebben in cassatie voorts gestreden over de vraag of de tweede cassatiedagvaarding zich verdraagt met een goede procesorde. Het gaat in dit geval niet om een herstel-exploit, zoals bedoeld in art. 120 jo. 418a Rv(8), maar om een tweede dagvaarding waarmee een nieuwe cassatieprocedure wordt ingeleid. De Roche-vennootschappen wijzen in hun s.t. op HR 10 juni 1983, NJ 1984, 294 m.nt. WK en WHH. Die zaak betrof een geval waarin een groot aantal erfgenamen in feitelijke aanleg in het ongelijk was gesteld. De Hoge Raad ontving twee afzonderlijke cassatierekesten waarbij gedeeltelijk dezelfde personen optraden als verzoeker in cassatie. Op het desbetreffende ontvankelijkheidsverweer overwoog de Hoge Raad dat, nu de cassatiemiddelen òf op hetzelfde neerkomen òf elkaar aanvullen - in dier voege dat van onverenigbaarheid geen sprake is -, de eisen van een goede procesorde zich niet ertegen verzetten beide cassatieberoepen ontvankelijk te achten. Deze redenering zou volgens de Roche-vennootschappen ook in de onderhavige zaak kunnen worden toegepast.  
     
     2.4. De cassatiemiddelen in de tweede dagvaarding zijn gedeeltelijk identiek aan en gedeeltelijk een aanvulling op die in de eerste dagvaarding(9). Van een onderlinge onverenigbaarheid van de voorgestelde cassatiemiddelen is hier geen sprake. Ook in rov. 3.4 van HR 8 oktober 1993, NJ 508 m.nt. HJS, waar het ging om een tweede dagvaarding in kort geding terwijl het hoger beroep in de eerste kort gedingprocedure nog liep, werd de maatstaf gevormd door de goede procesorde(10). [Verweerder 1] en [verweerder 2] hebben niet aangevoerd dat zij in een bepaald opzicht in hun verdediging in cassatie of in hun incidenteel cassatieberoep zijn benadeeld, bijv. doordat zij door de eerste dagvaarding op het verkeerde spoor zouden zijn gezet. In HR 9 juli 1999, NJ 1999, 699, en recent in HR 4 april 2003 (C 01/251 HR, nog niet gepubliceerd) heeft de Hoge Raad een tweede appel binnen de appeltermijn geaccepteerd. Onder deze omstandigheden meen ik dat het verantwoord is, te beslissen dat de Roche-vennootschappen in hun tweede cassatieberoep kunnen worden ontvangen. Ongeacht de uitkomst van het beroep, kan in de proceskostenveroordeling tot uitdrukking worden gebracht dat het tweemaal dagvaarden voor de wederpartij nodeloos kosten heeft veroorzaakt.  
     
     2.5. Hierna, bij de bespreking van de klachten van de Roche-vennootschappen, neem ik de (nummering van de) tweede cassatiedagvaarding tot uitgangspunt. 
     
     3. Bespreking van het principaal cassatiemiddel 
     
     3.1. De klachten van de Roche-vennootschappen kunnen als volgt worden ingedeeld. De onderdelen 1 - 4 hebben betrekking op de beschermingsomvang van het Europees octrooi van [verweerder 1] en [verweerder 2] en de vraag of het antilichaam van Roche daaronder valt. Deze klachten hebben achtereenvolgens betrekking op de eigenschappen, door het hof genoemd onder a, onder b en onder c. Onderdeel 5 klaagt dat het hof ten onrechte bevoegdheid van de Nederlandse rechter heeft aangenomen t.a.v. de buitenlandse Roche-vennootschappen. Onderdeel 6 heeft betrekking op de vraag of het gevorderde grensoverschrijdende verbod kan worden toegewezen tegen de (buitenlandse) Roche-vennootschappen. De onderdelen 7 - 9 hebben betrekking op de partiële verwerping van het beroep op de nietigheid van het octrooi. Zij zijn zakelijk gelijkluidend aan de onderdelen 1 - 3 van het cassatiemiddel in de parallelprocedure(11). 
     
     Beschermingsomvang van het octrooi; is hier sprake van inbreuk? 
     
     3.2. De toe te passen maatstaf is neergelegd in art. 69 Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende Protocol. Art. 30 lid 2 ROW 1910 geeft uitvoering aan deze verdragsbepaling. Het standaardarrest in Nederland met betrekking tot dit criterium is HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV (Ciba Geigy/Oté). Nadien heeft de Hoge Raad de formule van het arrest Ciba Geigy/Oté in verscheidene octrooizaken toegepast(12). Ik zou dus hebben kunnen volstaan met een verwijzing naar deze jurisprudentie, ware het niet dat Huydecoper en Van Nispen hun twijfel hebben uitgesproken over de vraag of deze jurisprudentie voldoende recht doet aan genoemd Protocol en in het bijzonder aan het aspect van de rechtszekerheid voor derden die van het octrooischrift en de stand van de techniek kennis nemen. Wanneer de Hoge Raad betekenis toekent aan het wezenlijke van de uitvinding, is naar hun mening het voornaamste probleem: hoe moet worden vastgesteld wat het wezenlijke van de uitvinding in een gegeven geval is?(13). M.i. maakt het arrest Ciba Geigy/Oté duidelijk dat de Hoge Raad wel degelijk afstand heeft genomen van de in HR 20 juni 1930, NJ 1930 p. 1217 m.nt. PS, neergelegde leer dat het bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi aankomt op dat, waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. De leer van het wezen van de uitvinding, gedegradeerd van uitgangspunt tot gezichtspunt, is door de Hoge Raad immers ingekaderd in de norm van art. 69 EOV. In de jurisprudentie nadien wordt weliswaar gewezen op "het wezenlijke van de uitvinding", maar is uiteindelijk bepalend geacht wat de derde (de gemiddelde vakman) bij kennisneming van de conclusie(s), beschrijving, tekeningen en eventueel andere openbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier zal aannemen en begrijpen(14). Een voor de gemiddelde vakman verborgen "wezen" van de uitvinding telt dus niet mee. Het onderhavige cassatieberoep kan eventueel door de Hoge Raad worden benut om op dit punt meer duidelijkheid te verschaffen. 
     
     
       3.3. Onderdeel 1 heeft betrekking op de eigenschap onder a en is gericht tegen rov. 11 van het tussenarrest. De redenering van het hof berust op de volgende stappen: 
       - uit het octrooischrift blijkt dat het moleculair gewicht van het CEA waarop het octrooi betrekking heeft, slechts is geschat; 
       - uit de processtukken, i.h.b. het artikel van [betrokkene 4](15), blijkt dat CEA een ongewoon hoge mate van heterogeniteit in de molecuulgrootte heeft; 
       - hieruit leidt het hof af dat 200.000 Dalton CEA volgens octrooiconclusie nr. 1 niet een andere stof is dan 180.000 Dalton CEA, dat deze gewichtsaanduiding in feite nietszeggend is en reeds daarom niet als beperkend mag worden opgevat. 
     
     
     3.4. Subonderdeel 1.1 opent met de klacht dat dit oordeel onbegrijpelijk is in het licht van een aantal, in feitelijke instanties door de Roche-vennootschappen ingenomen stellingen. De klacht wordt uitgewerkt in de daarop volgende subonderdelen. Subonderdeel 1.2 herhaalt dat het gaat om een passage die [verweerder 1] en [verweerder 2] tijdens de verleningsprocedure uitdrukkelijk hebben ingelast in octrooiconclusie nr. 1 teneinde hun uitvinding daarmee af te bakenen van de stand van de techniek zoals bekend uit het Wistar-octrooi. In de redenering van de Roche-vennootschappen is het het één of het ander: indien het gaat om hetzelfde CEA als genoemd in het Wistar-octrooi, is de gewichtsaanduiding (200.000 Dalton CEA) een duidelijke beperking van de claim van [verweerder 1] en [verweerder 2]. Indien het om een andere stof gaat, valt niet in te zien waarvoor deze gewichtsaanduiding nodig was. Zelfs de door [verweerder 1] en [verweerder 2] in de verleningsprocedure van hun Amerikaanse octrooi gebruikte verklaring van [betrokkene 1] (geciteerd in het subonderdeel) wijst erop dat een reëel verschil bestaat tussen 180.000 Dalton CEA/S en 200.000 Dalton CEA. Subonderdeel 1.3 voegt hieraan toe dat een uitdrukkelijke beperking van de claim, die tijdens de octrooiverleningsprocedure is aangebracht teneinde de verlening van het octrooi mogelijk te maken, niet buiten beschouwing kan worden gelaten bij de vaststelling van de beschermingsomvang van dat octrooi. Volgens het subonderdeel heeft het hof deze regel miskend. Deze klachten lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. 
     
     3.5. Op zich is juist dat de rechter bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een octrooi mede acht dient te slaan op beperkingen van de claim die de octrooihouders tijdens de verleningsprocedure hebben aangebracht, wanneer door de beweerdelijke inbreukmaker daarop een beroep wordt gedaan. In rov. 3.5 van HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH, werd reeds gewezen op de mogelijkheid dat de gemiddelde vakman, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hem kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, tot de bevinding komt dat de octrooihouder van een bepaalde vorm van bescherming afstand heeft gedaan. In latere rechtspraak, waaronder HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. Ch. Gielen, is dit herhaald(16). In de vakliteratuur en in het cassatiemiddel wordt gebruik gemaakt van de Amerikaanse rechtsterm "file wrapper estoppel", waarmee - kort gezegd - wordt bedoeld dat, wanneer de octrooihouder in de verleningsprocedure, geconfronteerd met de stand van de techniek, zijn claim beperkt of daaraan een beperkende uitleg geeft, de rechtszekerheid meebrengt dat derden die ná de octrooiverlening het octrooiverleningsdossier raadplegen teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de beschermingsomvang, op die beperking mogen afgaan. De leer zou in Nederland wellicht kunnen gekwalificeerd als: rechtsverwerking door de octrooihouder. 
     
     3.6. Het staat vast dat [verweerder 1] en [verweerder 2] tijdens de verleningsprocedure de passage over 200.000 Dalton hebben ingelast teneinde hun uitvinding af te bakenen van de stand van de techniek en in bijzonder van het Wistar-octrooi. M.i. heeft het hof dit niet miskend. De inlas is bedoeld als een beperking van de claim en is, als zodanig, niet "nietszeggend". De vraag is slechts welke uitleg aan deze inlas moet worden gegeven. Partijen verschillen van mening over de vraag of de vermelding "200.000 Dalton CEA" in octrooiconclusie nr. 1 ("said antibody being a Class III anti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on 200,000 dalton CEA") door de gemiddelde vakman aldus wordt verstaan dat het octrooi uitsluitend betrekking heeft op een antilichaam dat specifiek bindt aan CEA met een molecuulgewicht van 200.000 Dalton en dus niet aan CEA met een ander molecuulgewicht (= standpunt Roche-vennootschappen) dan wel wordt verstaan als een soortaanduiding van het door [verweerder 1] en [verweerder 2] bedoelde CEA, ongeacht het werkelijke molecuulgewicht, dat in feite kan variëren tussen 180.000 en 200.000 Dalton (= standpunt [verweerder 1] en [verweerder 2]). Het hof heeft de opvatting van [verweerder 1] en [verweerder 2] gevolgd. Met het woord "nietszeggend" bedoelt het hof dus dat het werkelijke molecuulgewicht van het CEA niet ter zake doet. 
     
     3.7. Het argument van de zijde van [verweerder 1] en [verweerder 2] is voor de onbevangen leek op dit vakgebied niet gemakkelijk te volgen. In de tekst van de octrooiconclusie wordt niet gesproken over "CEA van het type 200.000 Dalton" of iets dergelijks, maar wordt rechtstreeks verband gelegd met het molecuulgewicht van het CEA. De leek is dan geneigd het standpunt van de Roche-vennootschappen te volgen en de vermelding van 200.000 Dalton CEA te beschouwen als een beperking van de claim van de octrooihouder tot antilichamen die specifiek binden met CEA dat een molecuulgewicht heeft van 200.000 Dalton, zulks temeer omdat in het Wistar-octrooi uitdrukkelijk sprake is van een antilichaam dat specifiek bindt aan CEA met een molecuulgewicht van 180.000 Dalton. Maar hiermee kan ik niet volstaan: beslissend is immers hoe de gemiddelde vakman dit leest. Daarmee kom ik bij de subonderdelen 1.4 - 1.7. 
     
     3.8. Subonderdeel 1.4 wijst op de maatstaf van art. 69 EOV met bijbehorend Protocol en stelt dat een vergelijking van beide antilichamen aan de hand van deze maatstaf geen andere uitkomst toelaat dan deze: het door de Roche-vennootschappen in hun Cobas Core CEA EIA-kit gebruikte antilichaam, dat specifiek bindt aan 180.000 Dalton CEA, is iets anders dan het geoctrooieerde antilichaam van [verweerder 1] en [verweerder 2], dat specifiek bindt aan 200.000 Dalton CEA. Subonderdeel 1.5 voegt hieraan toe dat wanneer de gemiddelde vakman bij twijfel het verleningsdossier zou raadplegen, hij slechts tot de slotsom zou kunnen komen dat de vermelding van "200.000 Dalton CEA" belangrijk is om de uitvinding van [verweerder 1] en [verweerder 2] te kunnen afbakenen van de stand van de techniek. De subonderdelen 1.6 en 1.7 verbinden hieraan de conclusie dat het hof hetzij de regel van art. 69 EOV heeft miskend, hetzij zijn beslissing niet toereikend heeft gemotiveerd. De klachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 
     
     3.9. De cassatierechter kan niet ingrijpen in de feitelijke en (door de verwijzing naar het verslag van [betrokkene 4]) behoorlijk gemotiveerde vaststelling van het hof dat CEA een ongewoon hoge mate van heterogeniteit in de molecuulgrootte heeft(17). Ik wil dus, voor de beoordeling van het cassatiemiddel, aannemen dat het molecuulgewicht van CEA feitelijk kan variëren tussen 180.000 en 200.000 Dalton. Maar dan komt de essentiële stap in de redenering: het hof leidt hieruit af dat de gemiddelde vakman wel zal begrijpen dat het in het octrooi van [verweerder 1] en [verweerder 2] bedoelde CEA (dat immers kan variëren in molecuulgewicht) een andere stof moet zijn dan het in het octrooi van Wistar bedoelde CEA. Waaraan het hof die wetenschap ontleent, is mij uit de motivering niet duidelijk geworden. Het hof heeft geen deskundigenbericht ingewonnen. Mogelijk berust het oordeel van het hof op de volgende gedachtengang: de gemiddelde vakman zal denken dat er geen Europese octrooien worden verleend voor een uitvinding die niet nieuw is, dus moet "200.000 Dalton CEA" wel een soortaanduiding van het door [verweerder 1] en [verweerder 2] bedoelde CEA zijn en niet een aanduiding van het molecuulgewicht van het CEA.  
     
     3.10. Een dergelijke gedachtengang zou, zonder nadere motivering, welke hier ontbreekt, niet in overeenstemming zijn met de maatstaf van aft. 69 EOV. Het hof heeft niet vastgesteld dat het in vakkringen gebruikelijk is een stof, waarvan het molecuulgewicht zózeer kan variëren, aan te duiden door middel van een gefixeerd molecuulgewicht (in casu: 200.000 Dalton). Wanneer dit niet een gebruikelijke wijze van aanduiden is, is niet begrijpelijk waarom de gemiddelde vakman, die het octrooischrift leest, daarmee rekening zou moeten houden. Daarbij komt, dat de term CEA uit de stand van de techniek reeds bekend was. Bij zgn. pionieruitvindingen wil het nog wel eens gebeuren dat de octrooihouder een nieuw begrip introduceert en een nadere aanduiding (zoals het molecuulgewicht) in het octrooischrift nodig heeft omdat de gemiddelde vakman zonder die nadere aanduiding het nieuw geïntroduceerde begrip niet zou begrijpen. In zulke pioniergevallen wordt wel gesteld dat het niet fair is om die nadere aanduiding aan de octrooihouder als een beperking tegen te werpen: iemand die terra incognita in kaart moet brengen heeft het nu eenmaal moeilijker dan iemand die een zijpad aan een reeds bestaande hoofdweg beschrijft. In dit geval echter, gaat het niet om een nieuw begrip: [verweerder 1] en [verweerder 2] wisten dat de term CEA reeds eerder was gebruikt. Wellicht was de term "CEA" toen in gebruik voor een stof die behoort tot een meer omvattende CEA-family of voor een stof die (achteraf beschouwd) de naam CEA niet verdiende omdat er sprake was van vervuiling met NCA of MA, zoals [verweerder 1] en [verweerder 2] in dit geding stellen. Dat doet er niet toe, het neemt immers niet weg dát de term CEA eerder in gebruik was. De gewichtsaanduiding was dus niet noodzakelijk om de term CEA aan de gemiddelde vakman uit te leggen. Zij was nodig om een afbakening te vinden ten opzichte van het Wistar-octrooi, waarin diezelfde term werd gebruikt. Om deze reden acht ik de klachten van onderdeel 1 gegrond: het hof heeft m.i. hetzij de maatstaf van art. 69 EOV geschonden, hetzij zijn beslissing niet toereikend gemotiveerd. 
     
     3.11. Onderdeel 2 heeft betrekking op eigenschap b van het geoctrooieerde antilichaam. Dat is de eigenschap dat het antilichaam niet specifiek bindt aan meconium antigeen (MA) of aan niet-specifiek kruisreagerend antigeen (NCA). Het hof behandelt deze vraag in het tussenarrest en in de rov. 3 - 8 van het eindarrest. Subonderdeel 2.1 bevat een algemene motiveringsklacht die in de subonderdelen 2.3 e.v. wordt uitgewerkt (subonderdeel 2.2 bevat geen klacht). 
     
     3.12. Subonderdeel 2.3 is gericht tegen rov. 4 van het eindarrest. Ter onderbouwing van hun stelling dat hun antilichaam T 84.66 niet een klasse III-antilichaam is, hebben de Roche-vennootschappen in hoger beroep verwezen naar de verslagen van proefnemingen die zij hebben laten houden. Het hof heeft deze proefnemingen om de door het hof genoemde redenen niet overtuigend geacht. Bovendien, zo merkt het hof op, zijn de door Roche in de proeven gebruikte concentraties hoog, wat het gevaar meebrengt dat antilichamen aspecifiek zullen binden aan andere eiwitten. Hieraan verbindt het hof de gevolgtrekking "dat uit de proevenverslagen van Roche c.s. niet de eigenschappen van het Mab T 84.66 kunnen worden afgeleid".  
     
     3.13. Wie mét de steller van het middel aanneemt dat een "gevaar", nl. dat antilichamen aspecifiek zullen binden aan andere eiwitten, slechts een kans aangeeft en niet voldoende is om daarop de conclusie te baseren dat Mab T 84.66 een antilichaam van klasse III is, moet niettemin constateren dat de klacht geen doel treft. Het oordeel dat Mab T 84.66 voldoet aan de eigenschap onder b is niet op dit gevaar gebaseerd. Het hof heeft het genoemde gevaar - naast andere argumenten - slechts gebruikt om te motiveren waarom de proefnemingen van de Roche-vennootschappen niet uitsluiten dat Mab T 84.66 een klasse III-antilichaam is. De klacht mist dus feitelijke grondslag. 
     
     3.14. Subonderdeel 2.4 is gericht tegen rov. 5. Door de proefnemingen van [betrokkene 3] te accepteren en geen gewicht toe te kennen aan de proefnemingen van de zijde van de Roche-vennootschappen heeft het hof, volgens het middelonderdeel, aan het octrooi een definitie toegevoegd of ingelezen die in het octrooischrift zelf niet is terug te vinden (namelijk: een definitie van de condities waaronder het antilichaam al dan niet specifiek bindt aan MA of NCA). In elk geval had het hof, volgens het subonderdeel, niet mogen aannemen dat [betrokkene 3] de gebruikelijke condities heeft gehanteerd zonder eerst vast te stellen en te motiveren wat moet worden verstaan onder "de gebruikelijke condities". 
     
     3.15. Het hof is begonnen met de frappante vaststelling dat de Roche-vennootschappen zélf in hun bijsluiter vermelden dat geen kruisreactie wordt gezien met MA en NCA. Volgens de Roche-vennootschappen zou de bijsluiter zó moeten worden gelezen dat geen kruisreactie is waargenomen; daarmee is nog niet aangetoond dat de gebruikte antilichamen niet aan MA en NCA kunnen binden. Vervolgens heeft het hof ook dit laatste onderzocht en is het aan de hand van de proefnemingen van [betrokkene 3] tot de slotsom gekomen dat het antilichaam van Roche c.s. niet specifiek bindt aan NCA. Hieruit valt m.i. niet af te leiden dat het hof een definitie of bepaalde condities in de octrooiconclusie heeft "ingelezen". In zoverre mist de klacht feitelijke grondslag. Het hof heeft overwogen dat, voor zover uit de verslagen van de proefnemingen naar voren komt, [betrokkene 3] gebruik heeft gemaakt van "in de literatuur beschreven, aanvaardbare methodes en condities". Daarmee is voldoende duidelijk welke methoden en condities het hof bedoelt, namelijk de condities die blijken uit de verslagen van de proefnemingen. Er is geen reden om aan dit oordeel verdergaande motiveringseisen te stellen. 
     
     3.16. Subonderdeel 2.5 bouwt voort op de voorafgaande klachten en faalt om dezelfde redenen. Voor het overige wordt in dit subonderdeel eraan voorbijgegaan dat niet "extreme omstandigheden", maar de onvolledige verslaglegging van de proefnemingen van Roche voor het hof de voornaamste reden was om het resultaat van deze proefnemingen naast zich neer te leggen; zie de tweede zin van rov. 4. Subonderdeel 2.6 komt neer op een herhaling van subonderdeel 2.3. Naar mijn mening lenen alle klachten van onderdeel 2 zich voor verwerping met toepassing van art. 81 RO. 
     
     3.17. Onderdeel 3 heeft betrekking op de eigenschap onder c. Dat is de (tijdens deze procedure aan de octrooiconclusie toegevoegde) eigenschap dat de binding van het antilichaam aan CEA volledig wordt verhinderd door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum. Het hof heeft deze kwestie afgedaan in rov. 11 van het tussenarrest aan de hand van een verslag van proefnemingen van [betrokkene 2]. Subonderdeel 3.1 bevat geen klacht. Subonderdeel 3.2 klaagt dat onbegrijpelijk is waarom het hof van oordeel is dat de Roche-vennootschappen het verslag van [betrokkene 2] niet hebben bestreden. Het wijst erop, dat de Roche-vennootschappen in de fase tot en met het pleidooi in appel d.d. 2 maart 2000 geen aanleiding hadden om het verslag van [betrokkene 2] te bestrijden: de eigenschap onder c maakte toen nog geen deel uit van de octrooi-conclusie. De hiermee samenhangende subonderdelen 3.3 en 3.4 komen neer op de klacht dat 's hofs oordeel strijdig is met een goede procesorde omdat de Roche-vennootschappen niet de kans hebben gehad zich op een behoorlijke wijze tegen het rapport van [betrokkene 2] te verdedigen. 
     
     3.18. N.m.m. zijn deze klachten gegrond. De eigenschap onder c is, als ik me zo mag uitdrukken, "overgewaaid" uit de appelbeslissing in de parallelprocedure. Tussen die appelbeslissing, gedateerd 25 januari 2001, en het thans bestreden arrest d.d. 15 februari 2001 zijn de Roche-vennootschappen in de inbreukprocedure niet meer aan het woord geweest. Nu zou men kunnen zeggen(18) dat de Roche-vennootschappen sedert de beslissing van het Bundespatentgericht rekening hadden moeten houden met de mogelijkheid dat ook voor het Nederlandse octrooirecht dat voortvloeit uit het Europees octrooi een dergelijke clausule zou worden toegevoegd aan octrooiconclusie nr. 1 en dat zij dus op voorhand het rapport van [betrokkene 2] hadden kunnen bestrijden, desnoods voorwaardelijk of subsidiair. Dat gaat mij te ver. Aangezien hier een nieuwe eigenschap aan de geoctrooieerde uitvinding werd toegevoegd, die maakte dat de Roche-vennootschappen er belang bij kregen het rapport van [betrokkene 2] alsnog te gaan bestrijden, had het hof m.i. niet mogen volstaan met de enkele constatering dat het rapport niet bestreden was. Het hof had in de overname van het oordeel in de parallelprocedure aanleiding behoren te vinden om de Roche-vennootschappen opnieuw in de gelegenheid te stellen zich uit te spreken over de vraag of hun antilichaam beschikte over de eigenschap onder c en om zich alsnog uit te laten over het rapport van [betrokkene 2](19). 
     
     3.19. Subonderdeel 3.5 klaagt dat de in subonderdeel 3.2 bedoelde werkwijze van het hof in strijd met de goede procesorde is en dat het hof de Roche-vennootschappen in de gelegenheid had behoren te stellen om te onderzoeken of hun antilichaam aan de nieuw toegevoegde eigenschap beantwoordt. Deze klacht ligt geheel in de lijn van de voorgaande klachten en behoeft niet afzonderlijk besproken te worden. Subonderdeel 3.6 bevat geen klacht, maar betoogt waarom de Roche-vennootschappen belang erbij hadden om van het hof gelegenheid te krijgen het rapport van [betrokkene 2] alsnog te bestrijden. 
     
     3.20. Onderdeel 4 bouwt voort op de voorgaande klachten, voor zover deze doorwerken in het eindarrest. Onderdeel 4 deelt dus in het lot van die voorgaande klachten. De gegrondbevinding van de onderdelen 1 en 3 behoort m.i. te leiden tot vernietiging van de bestreden arresten en verwijzing van de zaak, opdat opnieuw wordt onderzocht of het antilichaam van de Roche-vennootschappen beschikt over de eigenschappen onder a en c en of er sprake is van octrooi-inbreuk. Dit wil niet zeggen dat de (buitenlandse) Roche-venootschappen belang missen bij bespreking van de onderdelen 5 en 6. De mogelijkheid bestaat immers, dat de rechter na verwijzing opnieuw oordeelt dat er sprake is van een octrooi-inbreuk. 
     
     Bevoegdheid Nederlandse rechter vrijwillig aanvaard? 
     
     3.21. Onderdeel 5 heeft betrekking op de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen. De rechtbank heeft zich bevoegd geacht. Het hof heeft in rov. 4 van het tussenarrest de Nederlandse rechter bevoegd geacht op grond van het feit dat de buitenlandse Roche-vennootschappen geacht moeten worden de rechtsmacht van de Nederlandse rechter vrijwillig te hebben aanvaard. Tegen dat oordeel zijn de subonderdelen 5.1 - 5.3 gericht. De grond voor bevoegdheid die de rechtbank heeft gehanteerd, en die door het hof in het eindarrest alsnog is overgenomen, zal afzonderlijk aan de orde komen bij de subonderdelen 5.4 en 5.5. 
     
     
       3.22. De redenering van het hof in het tussenarrest omvat de volgende stappen: 
       - de (buitenlandse) Roche-vennootschappen hebben geen incidenteel hoger beroep ingesteld(20); 
       - in hun memorie van antwoord (blz. 4) hebben de Roche-vennootschappen wel vermeld dat zij de niet-inbreukargumentatie en het verweer dat het octrooi nietig is ten volle handhaven, maar zij hebben niets gezegd over hun (door de eerste rechter verworpen) beroep op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter; 
       - in hun memorie van antwoord (blz. 18) hebben de Roche-vennootschappen zelfs erop gewezen dat [verweerder 1] en [verweerder 2] zich hebben vergist door in hun memorie van grieven per abuis rechtsoverwegingen m.b.t. de bevoegdheid aan te halen; 
       - [verweerder 1] en [verweerder 2] mochten daarom redelijkerwijs ervan uitgaan dat de Roche-vennootschappen in hoger beroep de bevoegdheid van de Nederlandse rechter stilzwijgend hebben aanvaard op de voet van art. 18 EEX/EVEX. Eerst bij pleidooi in appel hebben de Roche-vennootschappen (wederom) een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter. Deze koerswijziging is in strijd met een goede procesorde, omdat [verweerder 1] en [verweerder 2] daarop niet meer behoorlijk hebben kunnen reageren; 
       - ook ambtshalve oordelend gaat het hof uit van een stilzwijgende aanvaarding door de buitenlandse Roche-vennootschappen van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. 
     
     
     3.23. Subonderdeel 5.1 klaagt dat het hof de devolutieve werking van het hoger beroep heeft miskend. Na de grieven van [verweerder 1] en [verweerder 2] gegrond te hebben bevonden, was het hof gehouden om alle verweren die de Roche-vennootschappen in hoger beroep niet hadden prijsgegeven opnieuw te beoordelen, dus ook het bevoegdheidsverweer. Subonderdeel 5.2 sluit hierbij aan: voor zover het hof van oordeel is dat de buitenlandse Roche-vennootschappen het bevoegdheidsverweer in hoger beroep hebben prijsgegeven, noemt het subonderdeel dit oordeel onbegrijpelijk. 
     
     3.24. Het uitgangspunt, waarop deze klachten berusten, vindt steun in de rechtspraak over de devolutieve werking van het hoger beroep(21) en in de vakliteratuur(22). In eerste aanleg verworpen of buiten behandeling gebleven verweren van de oorspronkelijke gedaagde die in hoger beroep niet zijn prijsgegeven moeten door de appelrechter opnieuw, resp: alsnog, worden onderzocht, voor zover het hoger beroep de toewijsbaarheid van de vordering opnieuw aan de orde stelt. Aan deze laatste eis is hier voldaan: het hoger beroep van [verweerder 1] en [verweerder 2] stelde de toewijsbaarheid van hun vorderingen opnieuw aan de orde. De door het hof genoemde omstandigheid dat de Roche-vennootschappen in hun memorie van antwoord niet uitdrukkelijk hebben volhard bij hun beroep op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter is irrelevant. Het is niet nodig dat de in eerste aanleg in het gelijk gestelde geïntimeerde zijn verweer in appel uitdrukkelijk herhaalt. De Roche-vennootschappen mochten erop rekenen dat, wanneer het hof een of meer grieven van [verweerder 1] en [verweerder 2] gegrond zou bevinden, het hof ambtshalve zou overgaan tot onderzoek van het bevoegdheidsverweer  
     
     3.25. Voor zover het hof van oordeel is geweest dat de buitenlandse Roche-vennootschappen het bevoegdheidsverweer in appel hebben prijsgegeven, is dit oordeel inderdaad niet begrijpelijk. Bij pleidooi in appel hebben de Roche-vennootschappen het bevoegdheidsverweer uitdrukkelijk gehandhaafd(23). Dat was geen koerswijziging ten opzichte van de memorie van antwoord; in de memorie van antwoord hebben zij niet gesteld dat zij het bevoegdheidsverweer prijsgaven. De omstandigheid dat de Roche-vennootschappen in de MvA aandacht hebben gevraagd voor een vergissing in de MvG kan m.i. niet, althans niet zonder nadere motivering, welke ontbreekt, worden beschouwd als een prijsgeven van het bevoegdheidsverweer. De klachten in deze subonderdelen zijn gegrond. 
     
     3.26. De appelrechter behoort, zo nodig ambtshalve, de bestreden uitspraak te toetsen aan de regels van internationale rechtsmacht(24). Het hof heeft dit gedaan en is tot de slotsom gekomen dat de buitenlandse Roche-vennootschappen de rechtsmacht van de Nederlandse rechter stilzwijgend hebben aanvaard. Dit oordeel wordt bestreden in subonderdeel 5.3.  
     
     
       3.27. Binnen de grenzen van het materiële en formele toepassingsgebied van het EEX is de in dit verdrag vervatte bevoegdheidsregeling dwingend en uitputtend(25). Art. 18 van het EEG-executieverdrag (EEX)(26) luidt: 
       "Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit andere bepalingen van dit verdrag, is de rechter van een Verdragsluitende Staat, voor wie de verweerder verschijnt, bevoegd. Dit voorschrift is niet van toepassing indien de verschijning uitsluitend ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten, of indien er een ander gerecht bestaat dat krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd is." 
     
     
     Art. 18 EVEX(27) komt overeen met deze bepaling. De verwijzing in art. 18 EEX naar art. 16 is van belang omdat art. 16, aanhef en onder 4, EEX onder meer bepaalt dat ten aanzien van de geldigheid van octrooien bij uitsluiting bevoegd zijn: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst(28). Reeds eerder is beslist dat de regel "indien de verschijning uitsluitend ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten" óók van toepassing is wanneer de verweerder - zoals in de huidige zaak - aan zijn primaire beroep op het ontbreken van internationale rechtsmacht subsidiair één of meer andere verweren (bijv. materiële verweren) toevoegt(29). 
     
     3.28. In de vakliteratuur heerst enige onzekerheid over het antwoord op de vraag of art. 18 EEX vereist dat een in eerste aanleg gedaan beroep op het ontbreken van internationale bevoegdheid van de rechter door die procespartij in hoger beroep uitdrukkelijk wordt herhaald(30). Het vraagstuk doet zich met name voor in die gevallen, waarin de verweerder in eerste aanleg dubbel in het ongelijk is gesteld: door verwerping van zowel het primaire bevoegdheidsverweer als het subsidiaire (materiële) verweer. Men kan zich dan op het standpunt stellen dat zo'n verweerder, die zich tot de appelrechter wendt en uitsluitend grieven aanvoert tegen de verwerping van zijn subsidiaire verweer, geacht moet worden zijn primaire bevoegdheidsverweer te hebben laten varen en in appel alsnog stilzwijgend te hebben ingestemd met de rechtsmacht van de rechter. In ons geval is de eiser in eerste aanleg materieel in het ongelijk gesteld en is dus de eiser degene die het rechtsmiddel aanwendt. Is dan nog nodig dat de verweerder in hoger beroep het verweer omtrent het ontbreken van internationale bevoegdheid van de rechter herhaalt? In dit geval is het bevoegdheidsverweer in hoger beroep herhaald, nl. bij pleidooi in hoger beroep. 
     
     3.29. Als een herhaling van het verweer nodig is, rest nog de vraag of het beroep op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter in hoger beroep tijdig is gedaan: moet dat reeds in de memorie van antwoord gebeuren of mag het ook nog bij pleidooi in appel? . In HvJ EG 24 juni 1981, NJ 1981, 546 m.nt. JCS, werd de eis gesteld dat de betwisting van de bevoegdheid, zo zij al niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, niet plaats vindt ná het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor de aangezochte rechter voorgedragen verweer is te beschouwen. In dit geval is naar nationaal procesrecht het verweer tijdig gevoerd. Mijn slotsom is dat de grond waarop het hof in het tussenarrest het bevoegdheidsverweer heeft verworpen (de vrijwillige aanvaarding van rechtsmacht) niet houdbaar is en dat deze subonderdelen slagen. Dit heeft tot gevolg dat de tweede grond, waarop het hof in het eindarrest het bevoegdheidsverweer heeft verworpen, nu moet worden onderzocht. 
     
     Bevoegdheid Nederlandse rechter op grond van art. 6, onder 1, EEX/art. 126 (oud) Rv? 
     
     3.30. Subonderdeel 5.4 is gericht tegen rov. 1 van het eindarrest. Na het tussenarrest hebben de Roche-vennootschappen bij het hof bezwaar gemaakt tegen de grond (vrijwillige aanvaarding) waarop het hof de bevoegdheid van de Nederlandse rechter had aangenomen. Kennelijk in reactie op deze bezwaren, heeft het hof in het eindarrest toegevoegd dat het hof zich verenigt met de gronden waarop de rechtbank de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter had aangenomen. Volgens het subonderdeel miskent het hof, dat rov. 4 van het tussenarrest een uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissing bevatte waaraan het hof tijdens de verdere loop van het geding gebonden was.  
     
     3.31. M.i. treft deze klacht geen doel. Het hof is niet teruggekomen van zijn eerdere beslissing tot verwerping van het bevoegdheidsverweer. Integendeel: het hof is bij zijn beslissing gebleven en heeft daaraan een tweede grond toegevoegd. De in de rechtspraak verankerde regel dat de rechter, die in een tussenvonnis een of meer geschilpunten uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft beslist, in het verdere verloop van de procedure op die beslissingen niet mag terugkomen, heeft een - uit het oogpunt van een goede procesorde positief te waarderen - op beperking van het debat gerichte functie. De betreffende geschilpunten gelden immers, wat het aanhangig geding betreft, als afgedaan, hetgeen meebrengt dat zij slechts kunnen worden bestreden door aanwending van een bij de wet aangegeven rechtsmiddel en dat voor een heropening van het debat met betrekking tot die punten in de lopende instantie geen plaats is(31). Met deze ratio van deze regel is verenigbaar dat het hof het standpunt weerlegt van een procespartij die, in strijd met deze regel, het debat in dezelfde instantie heeft willen heropenen. In rov. 4 van het tussenarrest heeft het hof de bevoegdheid van de Nederlandse rechter gebaseerd op de proceshouding van de Roche-vennootschappen in appel. Het hof heeft in die overweging niet het door de rechtbank gegeven oordeel omtrent de bevoegdheidsvraag verworpen, ook niet impliciet.  
     
     
       3.32. Subonderdeel 5.5 is gericht tegen de in rov. 1 van het eindarrest gegeven toevoeging: 
       "althans verenigt het hof zich met het oordeel van de rechtbank omtrent de bevoegdheid van deze, in 1997 aangebrachte zaak kennis te nemen op de in het vonnis vermelde gronden." 
     
     
     
       De motivering van de rechtbank laat zich samenvatten als volgt: 
       a. De rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen Roche Nederland B.V., die in Nederland gevestigd is. Naar de tekst van art. 6 lid 1 EEX, art. 6 lid 1 EVEX en art. 126 (oud) Rv is de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen de medegedaagden (rov. 6 Rb). 
       b. De Roche-vennootschappen hebben, onder verwijzing naar HvJ EG 27 september 1988, NJ 1990, 425 m.nt. JCS, aangevoerd dat niet voldaan is aan de eis dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat, bij afzonderlijke berechting, onverenigbare uitspraken worden gegeven. Ter toelichting hebben zij gesteld dat voor elk land een afzonderlijk octrooi geldt(32). Dit argument gaat volgens de rechtbank niet op. Het octrooi moet ingevolge art. 69 EOV in alle aangewezen landen op dezelfde wijze worden uitgelegd. Daarmee zou strijdig zijn dat in het ene aangewezen land wél een inbreuk wordt aangenomen en in het andere land niet. Bovendien behoren alle Roche-vennootschappen tot hetzelfde concern, hetgeen de samenhang tussen de vorderingen onderstreept (rov. 7-8 Rb).  
       c. Het HvJ EG heeft in rov. 11 en 12 van het arrest van 27 september 1988 verband gelegd met het begrip "samenhangende vorderingen" in art. 22 EEX(33). In een uitspraak over art. 22 EEX heeft het HvJ EG overwogen: 
       "Om een goede rechtsbedeling te verzekeren moet deze uitlegging ruim zijn en alle gevallen omvatten waarin er gevaar voor tegenstrijdige uitspraken bestaat, ook al kunnen de uitspraken afzonderlijk ten uitvoer worden gelegd en sluiten de rechtsgevolgen ervan elkaar niet uit." (HvJ EG 6 december 1994, NJ 1995, 659, rov. 53). 
     
     
     
       Nu in dat geval door het HvJ EG voldoende samenhang werd aangenomen, valt niet in te zien waarom de onderhavige vorderingen, betrekking hebbend op gestelde inbreuken op verschillende doch gelijkluidende(34) Europese octrooien, niet voldoende zouden samenhangen om een beroep op art. 6 lid 1 EEX te rechtvaardigen (rov. 9 Rb). 
       d. Dit zou anders zijn indien de vordering tegen één of meer gedaagden was ingesteld enkel met het doel die gedaagde(n) af te trekken van het land van zijn woon- c.q. vestigingsplaats (vgl. HvJ EG 27 september 1988, rov. 9). Daarvan is in dit geval geen sprake (rov. 10 Rb). 
       e. De Roche-vennootschappen hebben zich in dit verband beroepen op HvJ EG 7 maart 1995, NJ 1996, 269 m.nt. ThMdB, waarin het HvJ EG een restrictieve uitleg voorstond. Dat beroep gaat niet op omdat in dit arrest de uitleg van art. 5 onder 3 EEX aan de orde was. Bovendien, zelfs al zou uit dit arrest worden afgeleid dat elke uitzonderingen op de hoofdregel (het forum rei) beperkt moet worden uitgelegd, dan nog geldt dat, in dit geval, de vordering is aangebracht bij het forum rei van één der gedaagden. Bovendien zou bij een zó beperkte uitleg van art. 6 onder 1 EEX, daaraan vrijwel iedere betekenis worden ontnomen (rov. 11-12 Rb). 
       f. Hetzelfde geldt voor art. 6 onder 1 EVEX. Met betrekking tot Roche Diagnostic Systems Inc., gevestigd in de U.S.A., spelen EEX en EVEX geen rol en past de rechtbank art. 126 lid 7 (oud) Rv toe. 
     
     
     
       3.33. De bestreden beslissing - en dus ook het cassatiemiddel - moet worden gezien tegen de achtergrond van een reeds lang lopende discussie over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in octrooi-inbreukzaken. Wanneer in verscheidene Europese landen tegelijkertijd inbreuk wordt gemaakt op een Europees octrooi, is het voor de octrooihouder in het algemeen aantrekkelijk te kunnen volstaan met één procedure in één Europees land. Het alternatief is immers, dat de octrooihouder voor ieder in het Europees octrooi aangewezen land een afzonderlijke inbreukprocedure moet voeren. In HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 m.nt. DWFV - een kort geding in een merkenzaak - heeft de Hoge Raad overwogen: 
       "Onderdeel 4 (...) strekt ten betoge, dat de Nederlandse rechter niet "bevoegd" is om, zoals het hof heeft gedaan, een verbod op te leggen van handelingen en gedragingen buiten het nationale territoir, en meer in het bijzonder niet een verbod van inbreuk op een Benelux-merkrecht dat zich uitstrekt tot gedragingen in België en Luxemburg. 
       Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen. 
       Een meer beperkte opvatting als door het onderdeel verdedigd vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter - zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten (...) - de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden. De algemene stelling van het middel faalt derhalve. (...) (rov. 4.2.4). 
     
     
     3.34. Voor alle duidelijkheid: de zojuist geciteerde passage gaat niet over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van een vordering, gericht tegen een in het buitenland wonende/gevestigde gedaagde. De geciteerde passage gaat slechts over de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is een veroordeling uit te spreken die in het buitenland moet worden nagekomen (ongeacht of de veroordeelde gedaagde in Nederland dan wel in het buitenland woont of gevestigd is). In de wandeling wordt gesproken van: grensoverschrijdende verboden of cross border-injunctions. Deze beslissing is een noodzakelijke tussenstap: zou de Nederlandse rechter niet de bevoegdheid hebben een grensoverschrijdend verbod uit te spreken, dan zou het natuurlijk geen enkele zin hebben om in Nederland een procedure te beginnen tegen een buitenlandse gedaagde teneinde een verbod of bevel te krijgen dat in het buitenland moet worden nagekomen.  
     
     
       3.35. Sinds 24 november 1989 hebben octrooihouders procedures terzake van gelijktijdige octrooi-inbreuken in verschillende landen door gelieerde ondernemingen, aangebracht bij de rechtbank te 's-Gravenhage. Daarbij was ten aanzien van de buitenlandse gedaagden telkens een discussiepunt, waarop de rechtsmacht van de Nederlandse rechter gebaseerd kan worden. In de discussie staan centraal: 
       - art. 5 onder 3 EEX (ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan); 
       - art. 24 EEX (voorlopige of bewarende maatregelen, zelfs indien een gerecht van een ander EEX-land krachtens het EEX bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen); 
       - art. 6 onder 1 EEX (indien er meer dan één verweerder is, het gerecht van de woonplaats van een hunner). 
     
     
     
       3.36. In dit geding gaat het alleen om de laatste bepaling, art. 6 onder 1 EEX. De toelichting op deze bepaling in het rapport-Jenard vermeldt dat voor de toepassing nodig is een band tussen de tegen elk van de verweerders ingestelde vorderingen, bijv. dat het hoofdelijke schuldenaren zijn. Hieruit volgt dat dat een eis niet uitsluitend kan worden ingesteld om een van de verweerders af te trekken van de rechter van het land waar hij zijn woonplaats heeft. De Haagse rechtbank (binnen Nederland aangewezen voor octrooigeschillen) heeft voor de toepassing van art. 6 onder 1 EEX in octrooizaken een beleid ontwikkeld. Dit beleid kwam, kort gezegd, hierop neer dat wanneer de houder van een Europees octrooi een vordering wegens inbreuk instelt tegen een in Nederland wonende/gevestigde gedaagde, de rechtbank zich op grond van art. 6 onder 1 EEX bevoegd acht om kennis te nemen van de vorderingen terzake van inbreuk op datzelfde octrooi tegen alle medegedaagden die in andere EEX-landen woonachtig of gevestigd zijn, tenzij er sprake is van misbruik van bevoegdheid. Aangezien de octrooihouder doorgaans een gerechtvaardigd belang heeft bij concentratie van inbreukprocedures bij één rechter in Europa, is er niet spoedig sprake van misbruik van bevoegdheid. Dit ruime beleid met betrekking tot de rechtsmacht heeft geleid tot een toename van internationale octrooi-inbreukprocedures bij de Haagse rechtbank. Dit heeft aanleiding gegeven tot enig ongenoegen in het buitenland(35). Overigens moet hierbij onderscheid worden gemaakt tussen het ongenoegen over de ingezette koers in het algemeen(36) en een bijzondere ongenoegen over de procesrechtelijke vrijheid die het Nederlandse recht aan de rechter in kort geding geeft. De buitenlandse kritiek heeft mede ertoe geleid dat het gerechtshof te Den Haag op 23 april 1998 een uitvoerig gemotiveerd arrest heeft gewezen, waarin grenzen zijn gesteld aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in octrooi-inbreukzaken tegen buitenlandse mede-gedaagden(37). Het hof overwoog in dat arrest onder meer: 
       "Gelet op de centrale betekenis van artikel 2 van het EEX-/EVEX-verdrag en het uitzonderingskarakter van artikel 6 (1) behoort het belang van de gedaagde om te worden gedagvaard voor de rechter van het land waar hij woonachtig of gevestigd is, echter zwaarder te wegen dan het ongemak voor de octrooihouder, in aanmerking genomen dat de mogelijkheid van onderling afwijkende oordelen in de aard van het Europees octrooi besloten ligt. Het hof tekent hierbij aan dat de landen die het EOV hebben gesloten, dit ongemak voor octrooihouders moeten hebben voorzien en niet hebben opgeheven." 
     
     
     3.37. Met betrekking tot de vraag of er sprake is van de in het rapport-Jenard en in HvJ EG 27 september 1988 bedoelde band tussen de gelijktijdig ingestelde vorderingen, benadrukte het hof op 23 april 1998 dat een Europees octrooi niets anders is dan een bundel nationale octrooirechten. Deze komen weliswaar op dezelfde wijze tot stand maar na de verlening door het EOB leiden zij een eigen leven. Het hof achtte de Nederlandse rechter daarom in beginsel niet bevoegd op grond van art. 6 onder 1 EEX ten aanzien van de vordering van een octrooihouder tegen in het buitenland wonende/gevestigde gedaagde met betrekking tot een inbreuk op het buitenlandse octrooi uit de bundel. Volgens het hof is dit anders wanneer verscheidene, tot één internationaal concern behorende ondernemingen identieke producten op verschillende nationale markten brengen. Dat kan worden beschouwd als één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Daarmee is volgens het hof nog niet gezegd dat de octrooihouder in zo'n geval de vrijheid heeft om alle tot het concern behorende partijen te zijner keuze te dagvaarden voor de rechter van de vestigingsplaats van één van de tot het concern behorende partijen. Het hof is van oordeel dat in zo'n geval de vorderingen slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. In de vakliteratuur wordt dit wel aangeduid als de "spin in het web": alleen de rechter van het land van de woonplaats resp. plaats van vestiging(38) van de "spin" (d.w.z. de moedermaatschappij, respectievelijk de onderneming die de inbreukmakende actie coördineert) is bevoegd van de vordering kennis te nemen.  
     
     3.38. Het is op zich al opmerkelijk, dat de Haagse rechtbank en het Haagse hof aan dezelfde uitspraken van het HvJ EG een zó uiteenlopende uitleg geven. De leer van de "spin in het web" is nog niet geheel uitgekristalliseerd. In commentaren wordt erop gewezen dat voor een octrooihouder niet altijd duidelijk is, wélke vennootschap van de tot een concern behorende vennootschappen als de "spin in het web" moet worden beschouwd. Ook is nog niet geheel duidelijk bij welke rechter de octrooihouder terecht kan in de situatie dat niet alle gedaagden woonachtig of gevestigd zijn in een verdragsstaat van EEX/EVEX, met name indien de "spin in het web" buiten Europa is gevestigd. Wat daarvan zij, belangrijker is dat het hof in de onderhavige zaak - door zich te verenigen met de gronden van de rechtbank - impliciet weer terugkomt op zijn genoemde beslissing van 23 april 1998(39). Weliswaar vermeldt de rechtbank dat alle Roche-vennootschappen behoren tot één concern, maar noch de rechtbank noch het hof hebben iets vastgesteld omtrent de vestigingsplaats van het desbetreffende hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Het lijkt mij geboden dat de Hoge Raad, alvorens deze vragen te beantwoorden, prejudiciële vragen stelt aan het HvJ EG.  
     
     
       3.39. In de door de Hoge Raad te formuleren prejudiciële vragen zouden, wat mij betreft, de volgende kwesties aan de orde kunnen komen: 
       a. Welke uitleg moet aan art. 6, aanhef en onder 1, EEX worden gegeven wanneer de nationale rechter voor de vraag staat of hij bevoegd is ten aanzien van de vordering van een houder van een Europees octrooi tegen een partij die woonachtig of gevestigd is in een andere Verdragsstaat wegens beweerdelijke inbreuk op een in die Verdragsstaat geldend octrooirecht, wanneer tegelijk door de octrooihouder een vordering wordt ingesteld tegen een partij die woonachtig of gevestigd is in de Staat van de nationale rechter wegens beweerdelijke inbreuk op het voor die Staat geldende octrooirecht?  
       a.1. Moet bij de beantwoording van vraag a meer gewicht worden toegekend aan het belang van de octrooihouder bij concentratie van inbreukprocedures in één land of juist aan het belang van de gedaagde dat hij wordt gedagvaard voor de rechter van het land waarin hij woont respectievelijk gevestigd is?  
       a.2. Maakt bij de beantwoording van de voorgaande vragen verschil: 
       - of de gedaagden behoren tot één concern? 
       -of de gedaagden identieke producten op verschillende nationale markten brengen? 
       -of sprake is van een gezamenlijk handelen van de gedaagden waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt?  
     
     
     
       3.40. Bij de uitwerking van de vragen stuitte ik op een ander probleem. In de vakliteratuur en jurisprudentie wordt soms aangenomen dat voor de vaststelling van de bevoegdheid van de aangezochte rechter uitsluitend bepalend is wat in de inleidende dagvaarding daaromtrent is gesteld(40). Deze leer wordt in Nederland bijvoorbeeld aangehouden bij de afbakening tussen burgerlijke rechtspraak en bestuursrechtspraak: als de stellingen van de eiser daaromtrent onjuist zijn, leiden zij tot niet-ontvankelijkverklaring of afwijzing van de vordering, niet tot een onbevoegdverklaring. Anderen betogen dat bij de beantwoording van de bevoegdheidsvraag ook het verweer van de gedaagde moet worden betrokken, hetgeen natuurlijk vooral klemt wanneer de eiser stelt dat partijen tezamen een bepaald forum zijn overeengekomen(41). Het EEX geeft ten aanzien van art. 6 niet een duidelijke regel. Dit geeft mij aanleiding de volgende vraag voor te stellen: 
       b.1. Wordt bij toepassing van art. 6, aanhef en onder 1, EEX de bevoegdheid beoordeeld alleen aan de hand van de stellingen in het inleidende processtuk of ook aan de hand van het verweer? 
     
     
     
       3.41. Er is reeds gewezen op art. 16 EEX, dat onder meer bepaalt waar vorderingen tot nietigverklaring van een octrooi moeten worden ingesteld. Als men de band tussen de vordering wegens octrooi-inbreuk en de beslissing over de nietigheid doorslaggevend vindt, zou de consequentie zijn dat inbreukacties door de octrooihouder alleen nog maar in het desbetreffende land kunnen worden ingesteld. Octrooihouders achten de juridische band tussen de vorderingen tegen de diverse inbreukmakers dikwijls belangrijker dan de band tussen de inbreukvordering en de nietigheidsvordering. Deze kwestie zou de Hoge Raad aanleiding kunnen geven tot een aanvullende vraag:  
       b.2. Komt bij de beantwoording van de voorafgaande vragen betekenis toe aan de omstandigheid dat in een inbreukzaak steeds de mogelijkheid bestaat dat de verweerder als verweermiddel een beroep doet op de gehele of gedeeltelijke nietigheid van het desbetreffende Europees octrooi, nu art. 16, aanhef en onder 4, EEX een bijzondere regel van bevoegdheid geeft met betrekking tot vorderingen tot nietigverklaring van een octrooi? 
     
     
     3.42. Ten aanzien van de verweerders onder 7 - 9 gold ten tijde van de inleidende dagvaarding het EVEX. Omdat de uitleg van art. 6 onder 1 EVEX afhankelijk wordt gesteld van de uitleg van art. 6 onder 1 EEX(42), kan de beslissing over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter ten aanzien van hen blijven rusten. Ten aanzien van verweerder onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc., gevestigd in de V.S.) kan alleen art. 126 lid 7 (oud) Rv als grondslag voor de rechtsmacht van de Nederlandse rechter dienen. De ratio van deze wettelijke bepaling is gelegen in de wenselijkheid dat rechtsvorderingen welke tegen meerdere verweerders tezamen kunnen worden ingesteld en worden ingesteld, ten aanzien van alle verweerders in één geding door dezelfde rechter worden berecht(43). Het is wenselijk dat ook ten aanzien van deze verweerster de beslissing omtrent de rechtsmacht van de Nederlandse rechter wordt aangehouden tot na de beantwoording van de prejudiciële vragen. In dit verband verdient aantekening dat art. 126 lid 7 (oud) Rv bij de herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is vervangen door art. 7 lid 1 Rv, dat in belangrijke mate door art. 6 lid 1 EEX is geïnspireerd. 
     
     Grensoverschrijdend verbod mogelijk? 
     
     3.43. Ook onderdeel 6 betreft de buitenlandse Roche-vennootschappen. Subonderdeel 6.1 stelt allereerst dat de tijdens dit geding in octrooiconclusie nr. 1 aangebrachte beperking ("the binding of the antibody to CEA being completely inhibited by polyclonal goat anti-CEA antiserum") uitsluitend geldt voor het Nederlandse deel van de octrooibundel, maar niet voor de andere gedesigneerde landen(44). Het subonderdeel klaagt dat het hof dit aspect uit het oog heeft verloren. 
     
     3.44. M.i. is de klacht gegrond. Het hof heeft de beslissing in hoger beroep uit de parallelprocedure overgenomen. In de parallelprocedure stond ter beoordeling de geldigheid van het Europees octrooi voor zover verleend voor Nederland. In de andere aangewezen landen (behalve Duitsland, sedert de beslissing van het Bundespatentgericht) geldt nog steeds de oorspronkelijke tekst van het octrooi. Het hof heeft het gedrag van de buitenlandse Roche-vennootschappen getoetst aan de hand van de (voor Nederland) gewijzigde tekst van het octrooi. Indien de Nederlandse rechter bevoegd is, moet aan de hand van de juiste octrooitekst opnieuw worden onderzocht of de buitenlandse Roche-vennootschappen inbreuk maken op het desbetreffende octrooirecht uit de bundel van dit Europees octrooi.  
     
     3.45. Subonderdeel 6.2 stelt dat het hof zich had behoren te onthouden van toewijzing van het gevorderde verbod tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen, nu - blijkens het eigen oordeel van het hof over het Nederlandse deel van het octrooi - minstgenomen serieuze aanwijzingen voorhanden zijn dat het octrooi in zijn oorspronkelijke tekst nietig is, ook in de andere aangewezen landen. De Roche-vennootschappen hebben hieraan toegevoegd dat niet in alle aangewezen landen wettelijk de mogelijkheid bestaat een octrooi slechts gedeeltelijk nietig te verklaren. Zij bedoelen hiermee kennelijk te stellen dat het octrooi in die landen geheel nietig behoort te worden verklaard. In subonderdeel 6.3 wordt aangevoerd dat het hof niet, althans niet toereikend gemotiveerd, heeft getoetst aan de voorwaarde dat een grensoverschrijdend verbod "op basis van efficiency-overwegingen op zijn plaats is".  
     
     
       3.46. Het nationale recht (art. 56 lid 3 ROW 1910; vgl. art. 83 lid 3 ROW 1995) geeft de rechter de bevoegdheid om de behandeling van de zaak te schorsen totdat over de vordering tot nietigverklaring is beslist. Deze bepaling kan overeenkomstig worden toegepast wanneer blijkt dat voor een buitenlandse rechter een vordering tot nietigverklaring van hetzelfde octrooi (uit de bundel van het Europees octrooi) is ingesteld. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft in het meer genoemde arrest van 23 april 1998 het volgende uitgangspunt geformuleerd: 
       "Het instellen van nietigheidsvorderingen kan wel gevolgen hebben voor de behandeling van de inbreukvorderingen. Feit is dat inbreuk en nietigheid onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn; inbreuk op een nietig octrooi is immers uitgesloten. Tenzij een nietigheidsvordering onmiddellijk als niet serieus bedoeld moet worden aangemerkt, zal in een bodemprocedure de rechter aan wie gevraagd wordt over de inbreuk een oordeel uit te spreken, zich ten aanzien van de inbreukvordering terughoudend dienen op te stellen en in beginsel de behandeling van de inbreukvordering schorsen tot het oordeel over de nietigheid door de buitenlandse rechter." (rov. 28). 
     
     
     Het hof heeft dit oordeel later herhaald voor een kort gedingprocedure(45). Het cassatiemiddel haakt aan bij deze maatstaf, nl. door het standpunt in te nemen dat serieuze aanwijzingen bestaan dat het onderhavige Europees octrooi nietig is.  
     
     3.47. De klacht van onderdeel 6.2 gaat m.i. niet op. De zojuist geciteerde jurisprudentie van het gerechtshof te 's-Gravenhage veronderstelt dat in het buitenland reeds een procedure aanhangig is. De Roche-vennootschappen hebben niet gesteld dat in de andere, in het Europees octrooi aangewezen landen procedures zijn ingesteld tot nietigverklaring van het voor die landen geldende octrooi uit de Europese octrooibundel. Zolang de op grond van art. 16 EEX bevoegde rechter niet de nietigverklaring van het octrooi heeft uitgesproken, heeft de rechter in beginsel uit te gaan van de geldigheid van het octrooi. Ook onderdeel 6.3 gaat niet op. Er bestaat niet een wettelijke of verdragsrechtelijke voorwaarde die inhoudt dat een grensoverschrijdend verbod op basis van efficiency-overwegingen op zijn plaats moet zijn. Het is aan het beleid van de rechter overgelaten of hij zijn beslissing enige tijd wil aanhouden teneinde de gedagvaarde wederpartij in de gelegenheid te stellen zijn bewering, dat het octrooi (in het desbetreffende, in het Europees octrooi aangewezen land buiten Nederland) nietig is, om te zetten in een vordering tot nietigverklaring bij de daartoe bevoegde rechter. 
     
     Verwerping van het beroep op de nietigheid van het octrooi 
     
     3.48. In rov. 8 van het tussenarrest heeft het hof zijn oordeel uit het arrest van 25 januari 2001 in de parallelprocedure, alsmede de motivering daarvan in de rov. 7 - 25, uitdrukkelijk overgenomen. Onderdeel 7 keert zich - voorwaardelijk - tegen dit oordeel, voor zover daarmee de rov. 13 - 18 uit het arrest van 25 januari 2001 dienen als een weerlegging van hetgeen de Roche-vennootschappen (ook) in de onderhavige inbreukprocedure hebben gesteld.  
     
     3.49. Aangezien de 17 subonderdelen van dit middelonderdeel overeenkomen met de onderdelen 1 tot en met 3 van het cassatiemiddel van de Roche-vennootschappen in de parallelprocedure(46), moge ik volstaan met verwijzing naar mijn conclusie in de parallelprocedure. Deze strekt tot verwerping van de klachten. 
     
     4. Bespreking van het incidenteel cassatiemiddel 
     
     
       4.1. Het incidenteel cassatiemiddel is gericht tegen het tweede gedeelte van rov. 11 van het eindarrest. In rov. 10 is het hof tot de slotsom gekomen dat de Roche-vennootschappen, door de Roche-kit (de Cobas Core CEA EIA-kit) in één van de in het Europees octrooi aangewezen landen in het verkeer te brengen, direct inbreuk maken op het octrooirecht van [verweerder 1] en [verweerder 2] in dat land. Met betrekking tot de nevenvordering tot schadevergoeding overwoog het hof: 
       "De vordering strekkende tot veroordeling tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat, is jegens Roche sub 1 toewijsbaar, voor zover zij desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben gehandeld, terwijl de mogelijkheid van schade tengevolge van inbreuk op het octrooi aannemelijk is. Het hof ziet in de gegeven omstandigheden geen aanleiding om Roche c.s. te veroordelen tot winstafdracht. 
       Voor een schadestaat-procedure jegens de in het buitenland gevestigde Roche-vennootschappen sub 2 tot en met 9 acht het hof geen termen aanwezig. Niet gebleken is dat bedoelde Roche-vennootschappen voldoen aan de eisen, welke in verband met schadevergoeding worden gesteld in de wetgeving en/of het recht van de desbetreffende landen. Daarenboven is enige terughoudendheid van de nationale rechter jegens de in het buitenland gevestigde vennootschappen op dit punt op zijn plaats. Het desbetreffende bewijsaanbod van [verweerder] c.s. wordt daarom gepasseerd." 
     
     
     4.2. De vordering tot schadevergoeding is uitsluitend toegewezen tegen Roche Nederland B.V. Onderdeel 1 komt neer op de klacht dat wanneer de toewijzing beperkt blijft tot schade tengevolge van inbreuken op het octrooirecht dat [verweerder 1] en [verweerder 2] uit hoofde van het Europees octrooi voor het Nederlandse grondgebied hebben, deze beperking onjuist althans onbegrijpelijk is. 
     
     4.3. Het middelonderdeel wil, blijkens de toelichting, uit rov. 10 afleiden dat Roche Nederland B.V. zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op het octrooirecht, ook voor zover het Europees octrooi is verleend voor de andere, daarin aangewezen landen. Die vaststelling valt in rov. 10 echter niet te lezen. Het hof bedoelt kennelijk dat ieder van de Roche-vennootschappen, dus ook Roche Nederland B.V., de Cobas Core CEA EIA-kit van Roche alleen in het eigen land in het verkeer brengt. Hierop wijst ook het gebruik van het woord "afzonderlijk". Dit oordeel is niet in strijd met enige rechtsregel. 's Hofs vaststelling is niet onbegrijpelijk in het licht van de stelling van de Roche-vennootschappen, dat iedere Roche-vennootschap uitsluitend op het eigen territoir handelt(47). Ook de motiveringsklacht faalt. 
     
     4.4. De motiveringsklacht van onderdeel 2 ("Voorzover" enz.) mist feitelijke grondslag. Het hof heeft Roche Nederland B.V. niet veroordeeld tot vergoeding van schade als gevolg van inbreuk op het octrooirecht voor andere, in het Europees octrooi aangewezen landen. Deze lezing van het arrest strookt met rov. 10, waarvan de uitleg hiervoor reeds werd besproken.  
     
     Het desbewustheidsvereiste 
     
     4.5. Onderdeel 3 valt uiteen in twee klachten. De tweede klacht gaat uit van de veronderstelling dat het hof Roche Nederland B.V. heeft veroordeeld tot vergoeding van schade wegens inbreuk op het octrooirecht voor de andere, in het Europees octrooi aangewezen landen. Die veronderstelling mist, zoals gezegd, feiteljke grondslag. De eerste klacht maakt bezwaar tegen het oordeel dat, met betrekking tot Nederland, de vordering tot schadevergoeding slechts toewijsbaar is voor zover Roche Nederland B.V. desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben gehandeld. Volgens het middelonderdeel had de maatstaf behoren zijn: voor zover Roche Nederland B.V. wist of had behoren te weten dat zij inbreuk pleegde. 
     
     
       4.6. De door het hof gebruikte maatstaf vloeit voort uit art. 43 lid 2 ROW 1910: schadevergoeding kan slechts worden gevorderd van hem, die de handelingen desbewust verricht(48). De terminologie waaraan het middelonderdeel de voorkeur geeft is afkomstig uit art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag, dat luidt: 
       "The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that persons's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity".  
     
     
     In de vakliteratuur is al eerder erop gewezen dat de wettelijke eis van desbewustheid niet in overeenstemming is met art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag(49). De eis van desbewustheid gaat verder dan: wist of behoorde te weten. De eis van desbewustheid houdt in dat hij die de inbreuk pleegde wist dat hij handelde in strijd met het octrooi(50).  
     
     4.7. De vraag is evenwel, of in dit geding met succes een beroep kan worden gedaan op de strijdigheid van de Nederlandse Rijksoctrooiwet met het TRIPs-verdrag. Daarvoor is volgens art. 93 Grondwet nodig dat het gaat om een bepaling die naar haar aard een ieder kan verbinden, m.a.w. een self executing-bepaling. Volgens Van Nispen bevat art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag zo'n duidelijk omschreven verplichting, voor de uitvoering waarvan geen verdere (overheids-)handeling is vereist(51). Daartegenover staat dat de wetgever bij de aanpassing van de ROW 1995 aan het TRIPs-verdrag geen aanleiding heeft gezien om het vereiste van desbewustheid te laten varen(52). In de jurisprudentie van de Haagse rechtbank wordt ervan uitgegaan dat art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag inderdaad het vereiste van desbewustheid in de ROW opzij zet(53). In het kader van het Europees gemeenschapsrecht is uitgemaakt dat de bepalingen van het TRIPs-verdrag niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen(54). Voor gebieden waarop het TRIPs-verdrag van toepassing is en de Gemeenschap regelgevend is opgetreden, zoals het merkenrecht, moet de rechter zijn nationale regels zoveel mogelijk toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van (in dat geval: art. 50 van het) TRIPs-verdrag. Betreft het daarentegen een gebied waar de Gemeenschap (nog) niet regelgevend is opgetreden, zoals het octrooirecht, dan wordt de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten niet door het gemeenschapsrecht beheerst. In dat geval is aan het nationale recht van de lidstaten overgelaten of rechtstreekse werking wordt toegekend aan de TRIPs-bepaling.  
     
     4.8. M.i. kan de bepaling van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag worden beschouwd als een verdragsbepaling die naar haar aard een ieder kan verbinden. [Verweerder 1] en [verweerder 2], als onderdanen van de V.S. als lidstaat bij het TRIPs-verdrag, kunnen zich op deze verdragsbepaling beroepen. Op het eerste gezicht lijkt het opzij zetten van het desbewustheidsvereiste een grote stap: ik zou niet graag worden overvallen met een schadeclaim op de grond dat ik een werkwijze toepas die ergens ter wereld geoctrooieerd blijkt te zijn zonder dat ik dat wist(55). De rechtszekerheid behoort zwaar te wegen. Daartegenover staat dat ook de regel van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag ("reasonable grounds") ruimte biedt om de rechtszekerheid te beschermen. Ook bij toepassing van deze regel is het in beginsel de eisende octrooihouder, die zal moeten stellen, en zo nodig bewijzen, dat de inbreukmaker wist of behoorde te weten dat hij inbreuk maakte op het octrooirecht. De gepubliceerde gevallen waarin de Haagse rechtbank tot dusver de maatstaf van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag heeft toegepast bieden geen aanwijzing dat de toepassing van deze maatstaf leidt tot onredelijk bezwarende resultaten voor de inbreukmaker. Daarbij komt dat de toepassing van een internationaal aanvaarde norm als art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag voor internationaal georiënteerde bedrijven niet onverwacht zal komen. Om deze redenen acht ik de klacht gegrond. Wanneer de Hoge Raad deze opvatting deelt, zou na vernietiging en verwijzing opnieuw moeten worden onderzocht of de vordering tot schadevergoeding toewijsbaar is wanneer de maatstaf van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag wordt gehanteerd. Daarbij verdient aantekening dat het TRIPs-verdrag in Nederland vanaf 1 januari 1996 moet worden toegepast (zie art. 65 lid 1 TRIPs-verdrag). Handelingen die vóór die datum door een of meer Roche-vennootschappen in Nederland zijn gepleegd, worden nog beoordeeld aan de hand van het desbewustheidsvereiste. 
     
     4.9. In dit verband kan nog de - niet door partijen besproken - vraag worden gesteld of het loslaten van het desbewustheidsvereiste meebrengt dat de faciliteiten welke de overige leden van art. 45 ROW 1910 aan een benadeelde octrooihouder bieden, hun bestaansgrond verliezen. Het in vergelijking met het gemene recht strengere schuldvereiste in het tweede lid (de eis van desbewustheid) heeft de wetgever gepaard doen gaan met de bijzondere schadevergoedingsregel in het derde lid(56). M.i. kunnen deze beide kwesties om systematische reden beter los van elkaar worden beschouwd. Het resultaat is dat de regel van het derde lid van art. 43 ROW 1910 ook wordt toegepast wanneer het vereiste van desbewustheid wegens strijdigheid met het TRIPs-verdrag wordt losgelaten. 
     
     Winstafdracht en schadevergoeding 
     
     
       4.10. Onderdeel 4 is in het bijzonder gericht tegen het oordeel dat het hof in de gegeven omstandigheden geen aanleiding ziet om de Roche-vennootschappen te veroordelen tot winstafdracht. Art. 43 lid 3 ROW 1910 luidt: 
       "In plaats van schadevergoeding(57) kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen." 
     
     
     Het hof heeft, blijkens de verwijzing naar "de gegeven omstandigheden", van deze bevoegdheid gebruik gemaakt.  
     
     4.11. Voor wat betreft de schade door de octrooi-inbreuk in Nederland houdt de klacht in dat dit oordeel onjuist, althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk is tegen de achtergrond van het wettelijk uitgangspunt, dat de octrooihouder in beginsel recht heeft op winstafdracht. Volgens het middelonderdeel is onduidelijk wat het hof bedoelt met "de gegeven omstandigheden". Volgens het middelonderdeel hebben de Roche-vennootschappen in feitelijke instanties geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die tot afwijzing van deze vordering zouden kunnen leiden. 
     
     
       4.12. De parlementaire geschiedenis van deze bepaling leert dat de wetgever de winstafdracht heeft gezien als een faciliteit ten behoeve van de benadeelde octrooihouder: 
       "Het meest voor de hand ligt de schade te berekenen aan de hand van de winst, die de octrooihouder is ontgaan, doordat de inbreukmaker handelingen heeft verricht, die het uitsluitend recht van de octrooihouder uitmaken. Doch als de laatste het octrooi niet zelf exploiteert of nog geen of slechts een geringe winst maakte, zal de vordering tot schadevergoeding hem weinig of geen baat brengen. Is de gederfde winst wel aanmerkelijk, dan staat de octrooihouder vaak voor het volgende dilemma. Hij zal het bedrag der gederfde winst alleen dan met succes kunnen opvorderen, als hij de hoogte ervan aantoont, waartoe hij vaak gegevens ter tafel moet leggen, die hij om begrijpelijke redenen niet aan zijn concurrenten wil prijsgeven. Wil hij deze gegevens echter niet tonen, dan zal de vordering tot opeising der gederfde winst niet slagen. 
       (...) 
       De moeilijkheden, waarvoor de octrooihouder zich geplaatst ziet bij een vordering tot vergoeding van de geleden schade, doen zich niet voor bij een vordering, waarbij de inbreukmaker de winst moet afdragen, die hij ten gevolge van de inbreuk heeft gemaakt. Bij deze vordering is de octrooihouder ook ontslagen van het leveren van bewijs van de door hem geleden schade en ligt het in de rede de inbreukmaker rekening en verantwoording te doen afleggen van de als gevolg van de inbreuk gemaakte winst. 
       Weliswaar kan men tegen deze vordering aanvoeren, dat de gemaakte winst mede het gevolg is van factoren, die de verdienste zijn van de inbreukmaker, zoals bijv. diens kennis en inspanning, doch hiertegenover staat dat de uitvinding van de octrooihouder, op wiens octrooi inbreuk wordt gepleegd, voor deze winst de basis vormde. Het is evenwel denkbaar, dat er gevallen zijn, waarin de winst in zodanige mate bepaald wordt door factoren, die de inbreukmaker kunnen worden toegerekend, dat het onredelijk zou zijn deze winst aan de octrooihouder ten goede te doen komen.  
       Samengevat betekent het bovenstaande, dat er bij inbreuk op een octrooirecht klemmende gronden zijn de octrooihouder niet slechts de mogelijkheid te geven een vordering tot schadevergoeding in te stellen, doch hem ook de gelegenheid te geven in plaats daarvan van de inbreukmaker de door deze genoten winst op te eisen. De omstandigheden kunnen in een bepaald geval echter zo zijn, dat zij het instellen van zulk een vordering niet billijken. De rechter dient daarom de mogelijkheid te hebben zodanige vordering af te wijzen en slechts schadevergoeding toe te kennen."(58) 
     
     
     4.13. Deze toelichting duidt m.i. erop dat het uitgangspunt van de wetgever is geweest dat in beginsel de benadeelde octrooihouder degene is die discretionair een keuze maakt tussen winstafdracht en schadevergoeding, niet de rechter(59). Dat de rechter de gedaagde(n) in plaats van de gevorderde winstafdracht tot betaling van een schadevergoeding kan veroordelen is, naar ik hieruit begrijp, door de wetgever bedoeld als een correctiemechanisme om eventueel onbillijke resultaten van het uitgangspunt te corrigeren. Tegen deze achtergrond geeft 's hofs oordeel hetzij blijk van een onjuiste opvatting van de regel van art. 43 lid 3 ROW 1910, hetzij is het ontoereikend gemotiveerd. Herlezing van de gedingstukken in eerste en tweede aanleg maakt inderdaad niet duidelijk op welke omstandigheden het hof het oog heeft gehad: de gevorderde winstafdracht is, als zodanig, geen onderwerp van debat geweest. De klacht is n.m.m. gegrond. 
     
     4.14. Voor wat betreft de schade door octrooi-inbreuk in de andere in het Europees octrooi aangewezen landen, houdt de klacht in dat 's hofs oordeel reeds onjuist is omdat de rechtsgevolgen van de octrooi-inbreuk moeten worden beoordeeld naar het recht van het desbetreffende land, niet aan de hand van de ROW 1910. De hoofdregel van de lex loci delicti brengt naar Nederlands internationaal privaatrecht inderdaad mee dat het hof de toewijsbaarheid van dit gedeelte van de vordering diende te beoordelen naar het recht van het desbetreffende land: zie de art. 3 en 7 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad(60). Het Europese octrooiverdrag wijkt hiervan niet af; zie art. 2 lid 2 in verbinding met art. 64 lid 3 EOV. Ook deze klacht acht ik gegrond.  
     
     4.15. In onderdeel 5 wordt geklaagd over de overweging dat bij beoordeling van de vordering tot schadevergoeding terughoudendheid op zijn plaats is jegens de in het buitenland gevestigde Roche-vennootschappen. Het middelonderdeel betoogt onder a dat dit onbegrijpelijk is: wanneer het hof zich eenmaal bevoegd heeft verklaard, nota bene op grond van vrijwillige aanvaarding van rechtsmacht door de buitenlandse Roche-vennootschappen, is er geen reden meer om terughoudendheid te betrachten ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding. Verder acht het onderdeel onbegrijpelijk waarom het hof wel terughoudendheid toont bij de eis tot schadevergoeding, maar niet bij de veel ingrijpender verbodsvordering. 
     
     4.16. Het hof heeft overwogen dat ten aanzien van de in het buitenland gevestigde Roche-vennootschappen niet is voldaan aan de eisen, welke met betrekking tot schadevergoeding worden gesteld in de wet en/of het recht van de desbetreffende landen. Die beslissing kan op grond van (thans) art. 79, lid 1 onder b, R.O. in cassatie niet ter toetsing komen. Voor zover subonderdeel 5.c klaagt over onjuiste toepassing van vreemd recht stuit het hierop af. 
     
     4.17. In subonderdeel 5.b wordt geklaagd dat het hof ten onrechte, althans op onbegrijpelijke gronden, voorbij is gegaan aan het aanbod van [verweerder 1] en [verweerder 2] te bewijzen dat ten aanzien van de in het buitenland gevestigde Roche-vennootschappen wél is voldaan aan de eisen welke m.b.t. schadevergoeding worden gesteld in het recht van de desbetreffende landen. De genoemde terughoudendheid was voor het hof reden om het bewijsaanbod te passeren. 
     
     
       4.18. Wanneer de reden voor 's hofs terughoudendheid is geweest dat het in deze zaak gaat om landen met het recht waarvan de Nederlandse rechter minder vertrouwd is, om van taalproblemen nog maar te zwijgen, mag de terughoudendheid niet ten koste gaan van één van de gedingvoerende partijen(61). [Verweerder 1] en [verweerder 2] hebben bij pleidooi in hoger beroep bovendien uitdrukkelijk aangeboden te bewijzen: 
       "dat zij in alle gedesigneerde landen recht heeft op schadevergoeding en/of afdracht van winst vanaf in ieder geval de datum van de verlening van het octrooi (en in sommige landen bijv. UK, Frankrijk, vanaf de datum van de publicatie van de Europese aanvrage)."(62) 
     
     
     Wanneer de reden voor de terughoudendheid dezelfde is geweest als in rov. 28-30 van meergenoemd arrest van het hof van 23 april 1998, nl. dat de tot nietigheid van het octrooi strekkende argumenten allerminst bij voorbaat als ontoereikend zijn aan te merken, is zonder nadere redengeving inderdaad niet duidelijk waarom het hof wél het gevorderde verbod, maar niet de gevorderde schadevergoeding toewijst. In zoverre is de klacht gegrond. 
     
     4.19. Aan het slot van deze conclusie gekomen, attendeer ik op de mogelijkheid de zaken te splitsen, des dat in de zaak tegen Roche Nederland B.V. het bestreden arrest wordt vernietigd en verwijzing plaatsvindt, terwijl in de zaken tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen prejudiciële vragen worden gesteld. Vooralsnog lijkt het mij aanbeveling te verdienen dat de zaken bij elkaar worden gehouden(63). 
     
     5. Conclusie 
     
     De conclusie strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de E.G. over de in deze conclusie aangeduide onderwerpen. 
     
     
       De Procureur-Generaal bij de 
       Hoge Raad der Nederlanden, 
     
     
     
       1 Zie het rechtbankvonnis voor de volledige tekst. De bezwaren tegen de octrooiconclusies onder 3 e.v. zijn - in het cassatiestadium - slechts een afgeleide van de bezwaren tegen de octrooiconclusies onder 1 en 2.  
       2 Zo staat het in het vonnis. In het octrooischrift en elders in de gedingstukken wordt klasse II omschreven als: reageert specifiek met CEA en MA. 
       3 De afkorting EIA staat voor: enzyme immuno assay.  
       4 De provisionele vordering en enkele subsidiaire vorderingen die in cassatie geen rol meer spelen, zijn hier onvermeld gelaten. In de appeldagvaarding is de eis opnieuw geformuleerd. 
       5 Zie art. 43 ROW 1910. 
       6 Zie de akte tot wijziging van eis d.d. 2 maart 2000. Overigens lijkt deze akte terug te grijpen op de formulering van de eis in de inleidende dagvaarding. In de dagvaarding in hoger beroep was de eis reeds gewijzigd. 
       7 Vaste rechtspraak; zie bijv. HR 19 februari 1999, NJ 1999, 367. 
       8 H.J. Snijders, noot onder HR 12 januari 2001, NJ 2002, 34, geeft een nuttig overzicht van de rechtspraak m.b.t. herstelexploiten. 
       9 Vergelijking van de twee dagvaardingen leert dat de onderdelen 2, 3, 5 en 6 in de tweede dagvaarding nieuw zijn, dat subonderdeel 1.2 is herschreven en dat onderdeel 7 nagenoeg overeenkomt met onderdeel 2 van de eerste dagvaarding. Zie ook de transponeringtabel op blz. 2 van de cassatierepliek zijdens de Roche-vennootschappen. 
       10 Y.E.M. Beukers, Eenmaal andermaal? (1994), hoofdstuk 5, bespreekt de regel ne bis in idem en de eisen van een goede procesorde in het civiele proces. Deze auteur betrekt dit op de situatie waarin de eerste vordering is afgedaan en de eiser een tweede procedure begint. In het strafrecht bestaat jurisprudentie over de zgn. "inhaaldagvaarding". In beginsel wordt aangenomen dat het stelsel van het WvSv zich verzet tegen het uitbrengen van een tweede dagvaarding door de officier van justitie vóórdat onherroepelijk is beslist over de lot van de strafvervolging die met de eerste dagvaarding is begonnen: HR 15 februari 1949, NJ 1949, 305 m.nt. BVAR; G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht (2002) blz. 207. 
       11 Die onderdelen gaan achtereenvolgens over de vraag of octrooiconclusie nr. 1 mét de daaraan toegevoegde clausule voldoet aan de vereisten van nieuwheid en inventiviteit. 
       12 HR 5 september 1997, NJ 1999, 410 m.nt DWFV; HR 9 april 1999, NJ 1999, 599; HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV; HR 2 november 2001, NJ 2001, 686; HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. Ch. Gielen. 
       13 Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, bew. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen (2002), blz. 215-219, i.h.b. nr. III.5.2.15 n.a.v. HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530. 
       14 Bijv. rov. 3.5.4 en 3.5.5 van HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530. Vgl. A-G Verkade, conclusie d.d. 20 september 2002 (rolnr. C 01/044 HR), alinea's 5.13-5.14. 
       15 Prod. 1 CvA in de nietigheidsprocedure; anno 1993. 
       16 In alinea 2.11 van de conclusie, voorafgaand aan laatstgenoemd arrest, is gewezen op een WIPO-ontwerpverdragstekst, luidende: "In determining the extent of the protection, due account shall be taken of any statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the owner of the patent during procedures concerning the grant or the validity of the patent". 
       17 Zie voor een samenvatting van deze zeer gespecialiseerde materie: de pleitaantekeningen van de octrooigemachtigde H.W. Prins in eerste aanleg, nrs. 15-35. 
       18 Vgl. de cassatiedupliek zijdens [verweerder] c.s. onder 7. 
       19 Uit HR 29 november 2002, RvdW 2002, 189, kan m.i. worden afgeleid dat de rechter ambtshalve een taak heeft bij het nagaan of de wederpartij behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich over een productie uit te spreken. 
       20 Het hof vermeldt naast elkaar het incidenteel vonnis en het vonnis in de hoofdzaak. Ik zie dit niet als twee verschillende vonnissen waarvan afzonderlijk zou moeten worden geappelleerd: het verweer dat de Nederlandse rechter onbevoegd is betreft de toewijsbaarheid van de vordering in de hoofdzaak. 
       21 Zie o.m.: HR 22 november 1991, NJ 1992, 192; HR 13 oktober 1995, NJ 1996, 430 m.nt. HER, die spreekt van "ondubbelzinnig prijsgeven"; HR 11 juni 1999, NJ 1999, 625. 
       22 O.m.: Snijders/Wendels, Civiel appel (1999) nr. 244; H.E. Ras/A. Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (2001), nrs. 74-83. 
       23 Pleitnota in appel d.d. 2 maart 2000, punten 2 - 5. 
       24 Dit vloeit voort uit de omstandigheid dat de regels omtrent de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter van openbare orde zijn; zie A-G Strikwerda, conclusie voor HR 9 februari 2001, NJ 2001, 290 m.nt. PV, alinea 15 met verdere verwijzingen; Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (2001), nr. 57. 
       25 HR 9 februari 2001, NJ 2001, 290 m.nt. PV, rov. 3.5. 
       26 Volledigheidshalve merk ik op dat het EEX inmiddels is omgezet in een Europese verordening, die op 1 maart 2002 in werking is getreden. Blijkens de overgangsbepaling in art. 66 lid 1 is de EEX-verordening slechts van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld na de inwerkingtreding ervan. 
       27 Ten tijde van de inleidende dagvaarding van belang voor de verweerders onder 7 - 9, gevestigd in Zwitserland, Oostenrijk en Zweden. 
       28 De toetsing aan art. 16 EEX moet, zo nodig, met voorbijgaan aan het nationale procesrecht van de lidstaat geschieden: HvJ EG 15 november 1983, NJ 1984, 695. 
       29 HvJ EG 24 juni 1981, NJ 1981, 546 m.nt. JCS, herhaald in HvJ EG 22 oktober 1981, NJ 1982, 144 en HvJ EG 31 maart 1982, NJ 1982, 281 m.nt. JCS. 
       30 P. de Meij, Samenloop van CMR-verdrag en EEX-verordening, diss. 2003, nr. 6.2.5; S. Schulte-Beckhausen, Internationale Zuständigkeit durch rügelose Einlassung im Europäischen Zivilprozeßrecht (Bielefeld 1994), blz. 225-226; R. Geimer en R.A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht (München 1997), aant. 53 op art. 18 EEX (EuGVÜ); J. Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht (Heidelberg 2002), aant. 13 op art. 18 EEX-verordening. 
       31 HR 4 mei 1984, NJ 1985, 3 m.nt. WHH. 
       32 Een door het Europees Octrooi Bureau verleend octrooi (Europees octrooi) heeft in elke verdragsluitende staat, die in de betrokken octrooiaanvrage is aangewezen, dezelfde rechtsgevolgen als een nationaal octrooi in de betrokken staat. Het Europees octrooi - uniform van inhoud voor de landen waarvoor het is verleend - valt na zijn verlening voor wat betreft de verdere gevolgen ervan uiteen in een aantal nationale, vormt daarom als het ware een bundel nationale octrooien van dezelfde inhoud (MvT, Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 2). 
       33 Art. 22 lid 3 EEX luidt: Samenhangend in de zin van dit artikel zijn vorderingen waartussen een zodanig nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uitspraken worden gegeven. 
       34 De Roche-vennootschappen bestrijden dat het hier gaat om gelijkluidende octrooien: dat is het onderwerp van subonderdeel 6.1. 
       35 J.J. Brinkhof, Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken in kort geding, in: F.W. Grosheide en K. Boele-Woelki (red.), Europees privaatrecht 1995, blz. 225-261; H. Bertrams, Das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen Patentrecht, GRUR Int. 1995 blz. 193-201; J.J. Brinkhof, Geht das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen einstweiligen Verfügungsverfahren zu weit?, GRUR 1997, blz. 489-497, met op blz. 495-496 een opsomming van de bezwaren uit het buitenland; D. Stauder, Grenzüberschreitender Rechtsschutz für europäische Patente, GRUR Int. 1997, blz. 859-864. 
       36 Er is niet veel fantasie nodig voor de veronderstelling dat buitenlandse, met name Britse, advocatenkantoren de verlegging van de stroom inbreukzaken naar de Nederlandse rechter met argwaan hebben gadegeslagen. De Court of Appeal te Londen heeft op 27 oktober 1997 (BIE 1998 nr. 7, m.nt. Br.) prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EG, maar deze procedure is niet doorgezet zodat de vragen niet tot een uitspraak van het HvJ EG hebben geleid. 
       37 Hof 's-Gravenhage 23 april 1998, BIE 2002 nr. 8; IER 1998, blz. 170 m.nt. SdW. Het arrest is besproken door R.E. Ebbink in IER 1998, blz. 239-243 en door C. van Nispen in BIE 1998, blz. 181-183 resp. 243-244. Het arrest is ook in het buitenland opgemerkt; zie W. von Meibom en J. Pitz, Die europäische "Transborderrechtsprechung" stößt an ihre Grenzen, GRUR Int. 1998, blz. 765-771; P. Meier-Beck, Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens, GRUR Int. 1999, blz. 379-384. De beslissing is herhaald in Hof 's-Gravenhage 26 november 1998, BIE 2002 nr. 10. Zie, meer in het algemeen over deze jurisprudentie: M.E. Koppenol-Laforce, De grenzen van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij inbreuk op een "Europees octrooi", NTBR 1999, blz. 119-132; D. Stauder, Grenzüberschreitende Verletzungsverbote im gewerblichen Rechtsschutz und das EuGVÜ, IPRax 1998, blz. 317-222; Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom, Deel I: Bescherming van technische innovatie (2002), bew. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, blz. 251-252.  
       38 Het begrip "plaats van vestiging" is een probleem op zich. Zie laatstelijk: HvJ EG 5 november 2002, NJ 2003, 58 m.nt. PV. 
       39 Het besproken arrest van 23 april 1998 dateert van ná het vonnis van de rechtbank in de onderhavige zaak. Mogelijk is hier sprake van rechterlijk "overgangsrecht", in die zin dat het hof de leer van het arrest van 23 april 1998 niet heeft willen toepassen op zaken die vóór die datum in eerste aanleg aanhangig zijn gemaakt, maar ik acht dat onwaarschijnlijk. 
       40 M.E. Koppenol-Laforce, NTBR 1999, blz. 130. Vgl. hof 's-Gravenhage 23 april 1998 (reeds aangehaald), rov. 27; Rb. 's-Gravenhage 22 februari 2000, BIE 2000 nr. 84; Landgericht Düsseldorf 31 mei 2001, GRUR Int. 2001, blz. 983. 
       41 A-G Franx, conclusie voor HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 765 m.nt. JCS, i.h.b. alinea 3.3; noot Brinkhof onder Pres. Rb. 's-Gravenhage 18 juli 200, BIE 2000, nr. 105. 
       42 Zie A-G Strikwerda, alinea 12 van de conclusie voor HR 21 juni 2002, NJ 2002, 563 m.nt. PV. 
       43 HR 16 november 1962, NJ 1965, 117. 
       44 Behalve de Bondsrepubliek Duitsland, zo voeg ik toe, omdat in de procedure bij het Bundespatentgericht dezelfde clausule is gehanteerd. NB: aan de in onderdeel 6 behandelde vraag komt de Nederlandse rechter alleen toe indien hij rechtsmacht heeft om te oordelen over de vorderingen tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen. 
       45 Hof 's-Gravenhage 26 november 1998, BIE 2002 nr. 10. 
       46 De s.t. zijdens de Roche-vennootschappen bevat op blz. 22 een vergelijkingstabel. 
       47 Vgl. s.t. zijdens de Roche-vennootschappen onder 4.4. 
       48 Dezelfde maatstaf is opgenomen in art. 70 lid 3 ROW 1995. 
       49 Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom, Deel I: Bescherming van technische innovatie, bew. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen (2002), blz. 260 en 402. 
       50 HR 10 mei 1946, NJ 1946, 404. Zie ook Gielen in T&C I.E., aant. 4 op art. 70 ROW 1995: "Veelal wordt hieronder verstaan dat de inbreukmaker niet alleen het octrooi kende maar zich ook bewust is van het feit dat de door hem gepleegde handelingen daarop inbreuk maken". 
       51 C.J.J.C. Van Nispen, Handhaving van intellectuele eigendomsrechten; tussen TRIPs en Boek 9, BIE 1996, blz. 327-331. Zie meer in het algemeen: T. Cohen Jehoram en W.J.M. Diekman, De directe werking van TRIPs, I/AMI 1996, blz. 127-136. 
       52 Vgl. T&C IE, aant. 4 op art. 70 ROW 1995 (Ch. Gielen). M.i. zegt dit niet zoveel, omdat de discussie hierover eerst nadien, in 1996, is begonnen met het zo-even genoemde artikel van Van Nispen. 
       53 Pres. Rb. Den Haag 9 april 1996, BIE 1998 nr. 8; Rb. Den Haag 10 december 1997, BiE 1999 nr. 79; Rb. Den Haag 1 april 1998, BIE 2001 nr. 19; Rb. Den Haag 9 december 1998, BIE 2000 nr. 103. 
       54 HvJ EG 14 december 2000, NJ 2001, 403, rov. 44. Zie ook: HvJ EG 13 september 2001, NJ 2002, 90 m.nt. DWFV, rov. 53. 
       55 Dit is ook de drijfveer geweest voor het opnemen van het desbewustheidsvereiste. De regering van 1909/1910 had het nodige te stellen om het parlement achter een nieuwe octrooiwet te krijgen en de "rechtszekerheidseis" van art. 43 lid 2 was één van de elementen daarvan (noot DWFV in NJ 1990, 663). 
       56 A-G Strikwerda, conclusie voor HR 23 februari 1990, NJ 1990, 663 m.nt. DWFV, al. 2.7. Van Nispen, a.w., BIE 1996 blz. 330, stelt een tussenoplossing voor: "indien de inbreukmaker de inbreuk niet valt toe te rekenen is enkel een actie uit ongerechtvaardigde verrijking toelaatbaar." 
       57 Het huidige art. 70 lid 4 ROW 1995 spreekt van: "Naast schadevergoeding kan worden gevorderd ...". 
       58 MvT, Kamerstukken II 1974/75, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 58-59. In gelijke zin: de MvA, Kamerstukken II 1975/76, 13 209 (R 967), nr. 8, blz. 11. 
       59 De vorderingen kunnen zelfs worden toegewezen in een alternatieve vorm, in die zin dat de octrooihouder de keuze behoudt uit een schadestaatprocedure of winstafdracht nadat rekening en verantwoording zal zijn afgelegd: HR 9 november 1990, NJ 1991, 169 m.nt. DWFV. Zie over dit arrest ook: T. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, diss. 1994, blz. 210-211. 
       60 Wet van 11 april 2001, Stb. 190. Weliswaar spreekt art. 7 van deze wet alleen over "schadevergoeding" en niet over "winstafdracht", maar het ligt m.i. in de rede deze regel van i.p.r. overeenkomstig toe te passen op winstafdracht. 
       61 In dit verband verdient aantekening dat alle bij deze zaak betrokken Europese landen partij zijn bij de Europese overeenkomst d.d. 7 juni 1968 nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht, Trb. 1968, 142. Zie ook art. 131 lid 1 EOV. 
       62 Pleitnota in hoger beroep d.d. 2 maart 2000, blz. 25 onder V. Anders dan de Roche-vennootschappen menen (s.t. onder 4.9) is dit aanbod voldoende gespecificeerd. 
       63 Partijen kunnen zich desgewenst hierover uitspreken in een Borgersbrief.