ECLI: ECLI:NL:HR:2011:BR3059

Titel: ECLI:NL:HR:2011:BR3059 Hoge Raad , 28-10-2011 / 10/00642

Gerecht: Hoge Raad

Datum uitspraak: 2011-10-28

Zaaknummer: 10/00642

Proceduretype: Cassatie

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:HR:2011:BR3059

---

Intellectuele eigendom. Inbreukactie; auteursrecht, merkenrecht, oneerlijke mededinging (slaafse nabootsing). Criterium reciprociteitsregel art. 2 lid 7 Berner Conventie; niet alleen in land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van belang, maar ook met concrete werk samenhangende factoren die in weg staan aan auteursechtelijke bescherming in land van oorsprong. Bewijsplicht auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong rust op partij die aanspraak op bescherming maakt (art. 150 Rv). Betwisting merkrecht kan ook bestaan in stelling dat merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Geen restrictieve toepassing art. 14 lid 8 BTMW (oud); vgl. BenGH 21 december 1990, LJN AD1316 (Prince). Geen rechtstreekse werking art. 10 bis Verdrag van Parijs. Prejudiciële vragen van overgangsrecht met betrekking tot wijziging art. 14 lid 1 en vervallen van art. 14 lid 8 BTMW (oud) per 1 december 2003.

28 oktober 2011 
       Eerste Kamer 
       10/00642 
       DV/AS 
     
     
     Hoge Raad der Nederlanden 
     
     Arrest 
     
     in de zaak van: 
     
     
       de vennootschap naar het recht van Californië MAG INSTRUMENT INCORPORATED, 
       gevestigd te Ontario, Verenigde Staten van Amerika, 
       EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,  
       advocaat: mr. R.A.A. Duk, 
     
     
     t e g e n 
     
     
       1. EDCO EINDHOVEN B.V., 
       gevestigd te Eindhoven, 
       2. P.P. IMPEX B.V., 
       gevestigd te Valkenswaard, 
       VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,  
       advocaat: mr. J.C.A. Stevens. 
     
     
     Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als MAG en Edco c.s. 
     
     1. Het geding in feitelijke instanties 
     
     
       Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:  
       a. het incidentele vonnis in de zaak met het rolnummer H 02.0552 van de rechtbank Amsterdam van 4 september 2002; 
       a. de vonnissen in de zaak 239343/HA ZA 02-552 van de rechtbank Amsterdam van 10 maart 2004 en 21 februari 2007; 
       b. het arrest in de zaak 106.006.776/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 20 oktober 2009.  
       Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 
     
     
     2. Het geding in cassatie 
     
     
       Tegen het arrest van het hof heeft MAG beroep in cassatie ingesteld. Edco c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld.  
       De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. 
       Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 
       De zaak is voor MAG toegelicht door mrs. T. Cohen Jehoram en V. Rörsch, advocaten te Amsterdam, en voor Edco c.s. door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam. 
       De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt in het principale beroep tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof en in het incidentele beroep tot verwerping. 
       Mr. Rörsch, voornoemd, heeft voor MAG bij brief van 22 juli 2011 op die conclusie gereageerd; mr. R.F. Thunnissen, advocaat bij de Hoge Raad, heeft dat namens Edco c.s. gedaan bij brief van 21 juli 2011. 
     
     
     3. Feitelijke uitgangspunten in cassatie 
     
     
       (i) MAG produceert en verkoopt door haar in diverse modellen ontworpen zaklampen, verder aangeduid als de Mag-Lite zaklampen. Ter zake van deze Mag-Lite zaklampen heeft zij diverse merkdepots verricht, waaronder twee op 29 juli 1994 onder nummers 551401 en 551402 geregistreerde driedimensionale Benelux vormmerken - door MAG ook aangeduid als de D-cell zaklamp respectievelijk de C-cell zaklamp - voor warenklasse 11 (o.a. draagbare lampen en zaklantaarns). Beide merkdepots bevatten een tweedimensionale tekening van (de vorm van) de bedoelde zaklamp en de aantekening "Het merk is driedimensionaal en bestaat uit de vorm van de waar".  
       (ii) Naar aanleiding van een eerder gerezen geschil over door Edco in 1998 op de markt gebrachte zaklampen hebben MAG enerzijds en Edco en een aantal andere partijen anderzijds in 2000 een vaststellingsovereenkomst (settlement agreement) gesloten, waarin onder meer het volgende is bepaald: "WHEREAS MAG, EDCO (...) are desirous of settling any and all disputes between themselves regarding the importation, marketing and distribution by EDCO (...) of MINI-SUNLITE flashlights (...) which are copies and/or look-a-likes of MAG's flashlights, and more specifically of the MINI MAGLITE flashlights (...) 
       parties agree as follows:  
       (...) 
       1.2. EDCO represents that it has refrained itself as per 19 June, 1998 and will in the future refrain itself in whatever country from any further storing, offering, selling, advertising, supplying and/or distributing of copies and/or look-a-likes of MAG's flashlights.  
       (...)  
       1.4. If any copies and/or look-a-likes of the MAG flashlights come into EDCO's possession, custody or control, EDCO will deliver to MAG such flashlights within fourteen (14) days of receipt. In case of doubt, EDCO will sell no copies and/or look-a-likes without having consulted with MAG.  
       (...)  
       3.1. EDCO (...) acknowledge MAG's intellectual property rights relating to the MAG flashlights, including the rights with regard to trademarks and the shape, style and overall appearance of MAG's flashlights  
       (...)"  
       (iii) Edco heeft in de periode gelegen tussen het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en het uitbrengen van de inleidende dagvaarding onder meer binnen het arrondissement Amsterdam opnieuw zaklampen (hierna: de Alu-zaklamp) op de markt gebracht en in voorraad gehouden. PP Impex, die zich in het onderhavige geding aan de zijde van Edco heeft gevoegd, wil een identieke zaklamp als de Alu-zaklamp op de markt brengen, uitgevoerd in verschillende kleuren onder de naam Super-zaklamp. 
     
     
     4. Het geschil, de vorderingen en de beoordeling daarvan in eerste aanleg en in hoger beroep 
     
     4.1 Deze zaak betreft een geschil tussen MAG en Edco. PP Impex heeft - voor zover in cassatie van belang - met het oog op haar belangen bij het op de markt brengen van haar Super-zaklamp mede verweer gevoerd tegen de hierna samengevatte vorderingen van MAG tegen Edco. 
     
     
       4.2 MAG stelt zich, kort gezegd, op het standpunt dat Edco met het op de markt brengen en in voorraad houden van de Alu-zaklamp inbreuk maken op haar auteursrecht op de vorm van haar D-cell en C-cell zaklampen en op haar merkenrechten op die lampen, en dat Edco door haar Alu-zaklamp op de markt te brengen onrechtmatig jegens MAG handelt aangezien deze zaklamp een slaafse nabootsing is van de genoemde zaklampen van MAG, en Edco zich dan ook schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging. 
       Op grond hiervan heeft MAG in dit geding tegen Edco een aantal vorderingen ingesteld, te weten, in hoofdzaak, een bevel aan Edco tot nakoming van de hiervoor in 3 (ii) geciteerde vaststellingsovereenkomst, een verklaring voor recht dat Edco met het verkopen, ten verkoop aanbieden, leveren en in voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en openbaar maken van de Alu-zaklamp inbreuk maakt op de merk- en auteursrechten van MAG en jegens MAG onrechtmatig handelt, een bevel aan Edco tot staking van deze inbreukmakende en met de vaststellingsovereenkomst strijdige handelingen, met nevenvorderingen, een en ander op straffe van een dwangsom, en een vordering tot vergoeding van schade, buitengerechtelijke kosten en proceskosten. 
     
     
     4.3 De rechtbank heeft deze vorderingen grotendeels toegewezen. Het hof heeft in het door Edco c.s. ingestelde principaal hoger beroep het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen afgewezen. De grieven die MAG in het incidenteel hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank heeft aangevoerd, heeft het hof verworpen.  
     
     5. Beoordeling van het middel 
     
     5.1 In cassatie spelen spelen nog slechts drie grondslagen van de vorderingen van MAG een rol. In de volgorde van het cassatiemiddel zijn dat : (a) inbreuk op de auteursrechten van MAG op de vorm van de zaklampen, (b) inbreuk op de merkrechten van MAG op haar zaklampen en (c) de ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing) door Edco. 
     
     5.2(a) Onderdeel I. Inbreuk op de auteursrechten van MAG 
     
     5.2.1 Het hof heeft in rov. 5.12 van het bestreden arrest deze grondslag van de vordering afgewezen. Het hof was van oordeel dat uit de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 Berner Conventie volgt dat, bij afwezigheid van door MAG bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Volgens het hof gaat het (bij de toepassing van de in dit verband aan te leggen materiële reciprociteitstoets) er niet om of in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst categoriaal is uitgesloten, maar om de vraag of dit voor het specifieke concrete werk (de Mag-Lite zaklampen) het geval is.  
     
     
       5.2.2 Onderdeel I.1.a bestrijdt de juistheid van het door het hof bij het materiële reciprociteitstoets gehanteerde criterium. Volgens het onderdeel gaat het er niet om of de Verenigde Staten het specifieke voorwerp, zoals hier de zaklamp van MAG, auteursrechtelijke bescherming bieden maar of zij werken van toegepaste kunst in het algemeen of bepaalde categorieën daarvan, zoals zaklampen, van auteursrechtelijke bescherming hebben uitgesloten. 
       Bij dit uitgangspunt betoogt onderdeel I.1.b, onder verwijzing naar met name een door MAG in eerste aanleg geproduceerde opinie, dat zaklampontwerpen in de Verenigde Staten als land van oorsprong niet categoriaal van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. 
     
     
     
       5.2.3 Ten aanzien van de vraag welk van deze twee criteria het juiste is, geldt het volgende. Uitgangspunt moet zijn dat de rechter tot taak heeft te oordelen over de aan hem voorgelegde vordering tot het bieden van auteursrechtelijke bescherming ten aanzien van een concreet voorwerp als werk van toegepaste kunst. Het is in dit kader dat de rechter in voorkomend geval de door art. 2 lid 7 Berner Conventie van hem verlangde materiële reprociteitstoets dient uit te voeren. Die toets strekt ertoe dat aan een voorwerp als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk geen bescherming wordt geboden als die in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt. 
       Daarom ligt in de rede dat de rechter die toets op een zodanige manier uitvoert dat hij aan de beide partijen (de eisende partij met betrekking tot de door haar verlangde auteursrechtelijke bescherming en de verwerende partij ten aanzien van haar verweer daartegen) rechtsbescherming biedt die zo veel mogelijk gelijk is aan de rechtsbescherming die zou zijn geboden indien de zaak zou zijn berecht door de rechter van het land van oorsprong. De rechter zal dan ook bij het uitvoeren van die toets dienen te letten op alle factoren die in het land van oorsprong bepalend zijn voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre de partij die in Nederland aanspraak maakt op auteursrechtelijke bescherming van het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst, in het land van oorsprong een zodanige bescherming geniet. Tot de genoemde factoren behoren onder meer niet alleen de in het land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst als die van het voorwerp waarover de rechter heeft te beslissen, maar ook de in het bijzonder met het concrete werk samenhangende factoren die in de weg (zouden) staan aan auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong. 
       Is bij deze toets gebleken dat in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming aan het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst toekomt, dan zal de rechter vervolgens naar de hier te lande geldende regels hebben te beoordelen of die bescherming ook in Nederland moet worden verleend. 
       Bij dit alles moet worden aangetekend dat het in de eerste plaats de partijen zijn die de rechter ten aanzien van de al of niet geboden auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong (zo nodig) de gegevens omtrent het recht van dat land zullen hebben te verschaffen. Daarbij geldt in het bijzonder dat de partij die aanspraak maakt op deze bescherming op grond van de hoofdregel van art. 150 Rv. de feiten zal hebben te stellen en zonodig hebben te bewijzen waaruit blijkt dat auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong niet alleen niet is uitgesloten maar ook met betrekking tot het voorwerp waarvoor die bescherming wordt ingeroepen, wordt geboden. Immers, alleen als dit naar het oordeel van de rechter voldoende komt vast te staan, kan aan die partij die auteursrechtelijke bescherming in Nederland worden toegekend. 
     
     
     5.2.4 Het voorgaande brengt mee dat onderdeel I.1.a berust op een verkeerde rechtsopvatting en daarom faalt. Dat lot deelt onderdeel I.1.b voor zover het op onderdeel I.1.a voortbouwt. 
     
     5.2.5 Uit hetgeen hiervoor in de laatste alinea van 5.2.3 is overwogen volgt tevens dat onderdeel I.2 tevergeefs bestrijdt het oordeel van het hof dat op MAG de bewijslast rust met betrekking tot het bestaan van auteursrechtelijke bescherming van de (vorm van de) Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten als land van oorsprong. 
     
     5.2.6 Aan het slot van onderdeel I.1.a en van onderdeel I.1.b betoogt MAG, onder verwijzing naar door haar overgelegde deskundigenopinies, dat bij een concrete toetsing tot uitgangspunt moet worden genomen dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat door het hof niet anders is geoordeeld. Op grond daarvan klagen de onderdelen, in onderling verband gelezen, dat hetgeen het hof in rov. 5.12 overweegt onbegrijpelijk is. 
     
     5.2.7 Deze klacht slaagt. In rov. 5.12 is inderdaad geen verwerping te vinden van het betoog van MAG dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het hof overweegt wel dat "bij afwezigheid van door Mag Instrument bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt", maar uit hetgeen volgt, te weten dat het hof in de stellingen van MAG geen aanleiding heeft gevonden om met betrekking tot "deze bewijslast" anders te oordelen dan het heeft gedaan in zijn arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak MAG tegen Buzaglo (gepubliceerd in BIE 2002, 80), komt naar voren dat het hof slechts zijn opvatting ten aanzien van de bewijslast heeft herhaald. Indien in de zojuist geciteerde passage of in de verwijzing naar het genoemde arrest in de zaak MAG tegen Buzaglo al tevens besloten zou liggen dat MAG in dit geding geen bewijs van haar stelling heeft bijgebracht, geeft het hof geen inzicht in zijn gedachtegang die tot dat oordeel heeft geleid. De verwijzing naar genoemd arrest geeft onvoldoende opheldering reeds omdat in dat arrest geen oordeel is gegeven over de daarbij aan MAG opgedragen bewijslevering op het onderhavige punt; oordelen over dit bewijs zijn eerst door het hof in die zaak gegeven in zijn arresten van 26 augustus 1999 en 12 oktober 2000, naar welke arresten het hof echter niet verwijst. Die bewijsoordelen, gegeven in een andere zaak tussen deels andere partijen, onthieven het hof bovendien niet van een zelfstandige beoordeling van het in de onderhavige zaak door MAG aangedragen bewijs en konden evenmin in de weg staan aan eventuele verdere bewijslevering door MAG in de onderhavige zaak, dat door haar is aangeboden. 
     
     5.2.8 Nu inzoverre onderdeel I.1 slaagt komt het door Edco c.s. voorwaardelijk voorgestelde middel aan de orde. De klachten daarvan kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 
     
     5.3(b) Onderdeel II. Inbreuk op de merkrechten van MAG 
     
     5.3.1 In rov. 5.10 van het bestreden arrest heeft het hof beslist dat de merkenrechtelijke grondslag de vordering van MAG niet kan dragen. Hetgeen het hof daartoe heeft overwogen in rov. 5.7 - 5.9 komt erop neer dat de vormmerken onvoldoende onderscheidend vermogen hebben als bedoeld in art. 2.1 BVIE. De kenmerken van de vormmerken bestaan volgens het hof grotendeels uit functionele elementen van de zaklampen die stuk voor stuk ook al elders zijn toegepast. Niet is gebleken dat de door deze elementen bepaalde vorm van de zaklampen op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de onderhavige sector gangbaar is, zodat niet gezegd kan worden dat de kenmerken, in samenhang bezien, de beide merken hun essentiële functie als herkomstaanduiding doen vervullen (rov. 5.7). Het betoog van MAG dat voor zover de vormmerken oorspronkelijk te weinig onderscheidend vermogen zouden hebben gehad, zij door de jaren heen als gevolg van het zeer intensieve gebruik voor de betrokken waren wereldwijd, de opname in musea, de toekenning van prijzen en de grote reclame-inspanningen, door inburgering een zeer groot onderscheidend vermogen hebben gekregen, wordt door het hof verworpen. Voorzover de zaklampen van MAG al op onderdelen zouden afwijken van die van andere herkomst, gaat het voornamelijk om vormafwijkingen die door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde van de zaklampen bepalen of die functioneel zijn bepaald, zoals het profiel op het cilindrische batterijhuis en de verzonken schakelaar. Dat zijn, aldus het hof, vormen als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE die (geen kenmerkend onderdeel van een) merk kunnen zijn, ook niet door inburgering als voorzien in art. 2.28 lid 2 BVIE. Wat betreft de afgeronde, licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen, die niet als (louter) functioneel bepaald onderscheidend kenmerk is aan te duiden, geldt dat de licht geknikte vorm van de kop van de Alu-zaklamp voldoende afwijkt om verwarring bij het publiek te voorkomen (rov. 5.8 - 5.9). 
     
     
       5.3.2 Deze oordelen worden bestreden door onderdeel II van het middel, echter tevergeefs.  
       Onderdeel II.1 neemt tot uitgangspunt dat in de feitelijke instanties de geldigheid van de beide vormmerken niet met een reconventionele vordering is bestreden - behoudens de reconventionele vordering van PP Impex, die in hoger beroep niet meer aan de orde was - en dat ook anderszins de merken geen inzet zijn geweest van een nietigheids- of vervallenverklaringsprocedure, en verbindt daaraan het gevolg dat in appel diende te worden uitgegaan van de geldigheid van de vormmerken. Het onderdeel faalt want berust op een onjuiste rechtsopvatting. Het miskent immers dat in een geding zoals het onderhavige waarin een Benelux-merkrecht wordt ingeroepen, de betwisting van dat merkrecht ook kan bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Een daartoe strekkend verweer is in de feitelijke instanties in deze zaak gevoerd. 
       De in de onderdelen II.2 tot en met II.6.b aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 
     
     
     5.4(c) Onderdeel III. Ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing) 
     
     
       5.4.1 In rov. 5.13 heeft het hof beslist dat ook de beweerdelijk slaafse nabootsing door Edco de vordering van MAG niet kan dragen. Art. 14 lid 8 BTMW (oud), zoals dat tot 1 december 2003 luidde, sloot het instellen van een vordering wegens oneerlijke mededinging uit voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden. Aangezien de inleidende dagvaarding op een eerder tijdstip is uitgebracht, geldt die uitsluiting in deze zaak. Daarbij komt dat de Alu zaklamp - gelet op de afwijkende vorm waar het de niet (louter) functionele kenmerken betreft - niet als een slaafse nabootsing van de Mag-Lite zaklampen kan worden aangemerkt, aldus het hof. 
       Onderdeel III bestrijdt de juistheid van dit oordeel. 
     
     
     5.4.2 Onderdeel III.1 betoogt, kort gezegd, dat voor de beoordeling van de vorderingen van MAG het recht van toepassing is dat geldt vanaf 1 december 2003, zodat art. 14 lid 8 BTMW (oud) dat met ingang van dat tijdstip was vervallen, ten onrechte door het hof is toegepast. 
     
     
       5.4.3.1 Hieromtrent wordt het volgende vooropgesteld.  
       De BTMW (oud) is bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, Trb. 2002, 129 (hierna: het Protocol), gewijzigd. Deze wijziging is op 1 december 2003 in werking getreden. 
     
     
     
       5.4.3.2 Art. 14 lid 8 BTMW (oud) luidde tot 1 december 2003: 
       "8. Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging." 
     
     
     Ingevolge art. I M van het Protocol is deze bepaling vervallen met ingang van 1 december 2003. 
     
     
       5.4.3.3 Art. IV van het Protocol bevat met betrekking tot art. 14, zoals gewijzigd bij het Protocol, de volgende overgangsbepaling: 
       "Artikel 14, onder 1, is niet van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kan verzetten tegen deze handelingen krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol." 
     
     
     
       Art. 14 lid 1 luidde voor het hier genoemde tijdstip als volgt: 
       "1. Op grond van zijn uitsluitend recht op een tekening of model kan de houder daarvan zich verzetten tegen elke vervaardiging, invoer, uitvoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont." 
     
     
     
       Bij het Protocol is art. 14 lid 1 BTMW (oud) gewijzigd als gevolg waarvan de eerste zin aldus is gaan aanvangen:  
       "Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder (enz.)" 
     
     
     Aldus kan de houder van een tekening of model zich in Nederland mede op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) tegen de in lid 1 genoemde inbreuk makende handelingen verzetten.  
     
     5.4.3.4 Dit stelsel is onder de BVIE gehandhaafd, zoals is uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.50.1-2. 
     
     5.4.4 De overgangsbepaling in art. IV van het Protocol bevat geen bijzonderheden met betrekking tot de toepassing van art. 14 lid 8 BTMW (oud). Uit de uiteenzettingen in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.50.2 - 4.53 komt naar voren dat met betrekking tot het overgangsrecht ten aanzien van het ingevolge het Protocol gewijzigde eerste lid en vervallen achtste lid van art. 14 BTMW (oud) vragen van uitleg rijzen welke hierna in 7 worden geformuleerd en welke de Hoge Raad zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof, nu niet gezegd kan worden dat er redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de beantwoording van die vragen van uitleg. 
     
     5.4.5 Onderdeel III.2 betoogt, kort samengevat, dat het hof met zijn oordeel in rov. 5.13 heeft miskend dat ook bij toepassing van art. 14 lid 8 BTMW (oud) een vordering op grond van ongeoorloofde mededinging niet was uitgesloten - waartoe het onderdeel verwijst naar HR 31 mei 1991, LJN ZC0259, NJ 1992/391 (Raamuitzetter), en dat het ten onrechte is voorbijgegaan aan de essentiële stellingen van MAG dat zich hier bijkomende omstandigheden hebben voorgedaan die op zichzelf al een onrechtmatig handelen van Edco inhielden. 
     
     
       5.4.6 Het onderdeel faalt. Het betoog van het onderdeel, mede gelezen in het licht van de toelichting daarop, neemt kennelijk in de eerste plaats tot uitgangspunt dat op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad waarnaar het onderdeel verwijst, een restrictieve toepassing van art. 14 lid 8 BTMW (oud) op haar plaats is. Dit uitgangspunt is onjuist omdat het zich niet laat verenigen met het arrest van het BenGH van 21 december 1990, A 89/6, LJN AD1316, NJ 1991/429 (Prince). Daarin is beslist dat indien aan een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering, behalve handelingen die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van art. 14 BTMW (oud) bepaalde, vallen aan te merken als "inbreuk op een tekening of model", mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, die vordering alleen dan voor toewijzing in aanmerking kan komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht ongeoorloofde mededinging oplevert. In dat geval staat art. 14 lid 8 BTMW (oud) enkel dan niet in de weg aan het uitspreken van een verbod van, of toewijzing van schadevergoeding ter zake van een als inbreuk aan te merken handeling, indien zulk een verbod of schadevergoeding onder de gegeven omstandigheden de enig passende wijze van redres van de ongeoorloofde mededinging vormt. 
       Aan deze maatstaf voldoen de door MAG aangevoerde "bijkomende omstandigheden" waarnaar het onderdeel verwijst en zoals vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62, niet, zoals is uiteengezet in die conclusie onder 4.65. 
     
     
     5.4.7 Voorzover het onderdeel zich beroept op art. 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 (laatstelijk Trb. 1967, 187) en tot uitgangspunt neemt dat die bepaling rechtstreekse werking heeft, faalt het omdat dit uitgangspunt onjuist is.  
     
     5.4.8 De beoordeling van onderdeel III.3, dat een subsidiair karakter heeft, wordt aangehouden tot na de beantwoording door het Benelux-Gerechtshof van de hierna geformuleerde prejudiciële vragen. 
     
     
       6. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast 
       Voor de omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, verwijst de Hoge Raad naar de hiervoor onder 3 gegeven omschrijving van de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan. 
     
     
     
       7. Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002 
       1. Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol? 
       2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol? 
     
     
     8. Beslissing 
     
     
       De Hoge Raad: 
       - verzoekt het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen over de hiervoor in 7 geformuleerde vragen van uitleg van het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002; 
       - houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. 
     
     
     Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, W.A.M. van Schendel, W.D.H. Asser en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 28 oktober 2011.