ECLI: ECLI:NL:HR:2009:BH8674

Titel: ECLI:NL:HR:2009:BH8674 Hoge Raad , 26-06-2009 / 07/10594

Gerecht: Hoge Raad

Datum uitspraak: 2009-06-26

Zaaknummer: 07/10594

Proceduretype: Cassatie

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:HR:2009:BH8674

---

Merkenrecht. Nietigheid van inschrijving van merk wegens verwarring met algemeen bekend woord/beeldmerk (JAGUAR) in zin van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE (art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW) en art. 6bis Unieverdrag?, maatstaf; eis van soortgelijkheid als bedoeld in art. 6bis; prejudiciële vragen aan Benelux-Gerechtshof over uitleg van art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW voor de periode vóór inwerkingtreding van art. 16 lid 3 Trips-Verdrag.

26 juni 2009 
       Eerste Kamer 
       07/10594 
       RM/TT 
     
     
     Hoge Raad der Nederlanden 
     
     Arrest 
     
     in de zaak van: 
     
     
       1. [Eiseres 1], 
       gevestigd te [vestigingsplaats], 
       2. PINOCCHIO SCHOENEN B.V., 
       gevestigd te Waalwijk, 
       3. [Eiser 3], 
       wonende te [woonplaats], 
       4. [Eiser 4], 
       wonende te [woonplaats], 
       5. CEJE BEHEER B.V., 
       gevestigd te Waalwijk, 
       6. [Eiseres 6], 
       gevestigd te [vestigingsplaats], 
       EISERS tot cassatie,  
       advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen, thans mr. R.A.A. Duk, 
     
     
     t e g e n 
     
     
       1. de vennootschap naar Engels recht THE JAGUAR COLLECTION LIMITED,  
       gevestigd te Allesley-Coventry, Verenigd Koninkrijk, 
       2. de vennootschap naar Engels recht JAGUAR CARS LIMITED,  
       gevestigd te Allesley-Coventry, Verenigd Koninkrijk, 
       3. de vennootschap naar buitenlands recht JAGUAR DEUTSCHLAND GMBH,  
       gevestigd te Schwalbach, Duitsland, 
       4. [Verweerster 4], 
       gevestigd te [vestigingsplaats], 
       5. UNIVERSAL FOOTWEAR GROUP B.V., 
       gevestigd te Kaatsheuvel, 
       VERWEERSTERS in cassatie,  
       advocaat: aanvankelijk mr. H.J.A. Knijff, thans mr. J.C.A. Steevens. 
     
     
     Eisers tot cassatie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als [eiser] c.s.; eiseressen tot cassatie onder 1 en 2 worden afzonderlijk ook aangeduid als [eiseres 1] respectievelijk Pinocchio. Verweerders in cassatie worden hierna gezamenlijk aangeduid als Jaguar c.s. 
     
     1. Het geding in feitelijke instanties 
     
     
       Jaguar c.s. hebben bij exploot van 23 oktober 2003 [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank Breda en - na wijziging van eis - gevorderd: 
       1. [Eiser] c.s. te verbieden de wereldbekende Jaguar merken en handelsnaam of daarmee overeenstemmende tekens (zoals bijvoorbeeld "Jaguar by Pinocchio" en "Jaguar Shoes for Men") op enigerlei wijze te gebruiken, meer in het bijzonder voor of op waren of voor diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven; 
       [Eiser] c.s. te bevelen het onrechtmatig handelen, in het bijzonder ieder gebruik van Jaguar waarbij de belangen van Jaguar c.s. worden benadeeld, te staken en gestaakt te houden een en ander met nevenvorderingen en op straffe van verbeurde van een dwangsom; 
       2. te verklaren voor recht dat  
       (i) [Eiser] c.s. door ieder gebruik van de wereldbekende Jaguar merken en handelsnaam dan wel daarmee overeenstemmende tekens, meer in het bijzonder ook door ieder gebruik van 'Jaguar by Pinocchio', 'Jaguar Shoes for Men' zich schuldig maken en hebben gemaakt aan merkinbreuk op grond van art. 6bis Unieverdrag, 16 lid 3 TRIPs-Verdrag alsmede op grond van art. 13A lid 1 onder a, b, c en d BMW (oud) alsmede zich schuldig maken en hebben gemaakt aan verboden en onrechtmatig gebruik van de handelsnaam Jaguar alsmede onrechtmatig handelen en hebben gehandeld jegens Jaguar c.s.; 
       (ii) [Eiser] c.s. uit hoofde van het bepaalde onder (i) jegens Jaguar c.s. aansprakelijk zijn voor alle schade die Jaguar c.s. daardoor hebben geleden en lijdt; 
       (iii) Jaguar c.s. gerechtigd zijn alle door [eiser] c.s. en hun afnemers aan de advocaat van Jaguar reeds ter beschikking gestelde en nog te stellen inbreukmakende schoenen te vernietigen voor rekening van [eiser] c.s.; 
       (iv) [Eiseres 1] en Pinocchio het door het hof tussen partijen op 22 april 2003 in kort geding gewezen arrest hebben overtreden en uit dien hoofde dwangsommen hebben verbeurd; 
       3. de nietigheid uit te spreken van het Benelux merkendepot met registratienummer 404141 van het woordmerk JAGUAR van Pinocchio en ambtshalve de doorhaling uit te spreken van het aldus nietig verklaarde depot; 
       4. dit woordmerk vervallen te verklaren op grond van art. 5 lid 2 onder a en/of onder c alsmede art. 14 onder B BMW (oud). 
     
     
     
       [Eiser] c.s. hebben de vorderingen bestreden. 
       De rechtbank heeft bij (tussen)vonnis van 4 mei 2005 de vorderingen van Jaguar c.s. grotendeels afgewezen.  
       Bij vonnis van 28 september 2005 heeft de rechtbank bepaald dat tegen het vonnis van 4 mei 2005 beroep kan worden ingesteld voor de einduitspraak. 
       Tegen het (tussen)vonnis van 4 mei 2005 hebben Jaguar c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.  
       Bij arrest van 13 maart 2007 heeft het hof het tussenvonnis van de rechtbank jegens [eiseres 1] en Pinocchio vernietigd voor zover dit betrekking heeft op de merkenrechtelijke (grondslag voor de) vorderingen van Jaguar c.s. Het hof heeft voorts het tussenvonnis voor het overige bekrachtigd en de zaak terugverwezen naar de rechtbank Breda ter verdere behandeling. Bij arrest van 28 augustus 2007 heeft het hof bepaald dat tegen het arrest van 13 maart 2007 tussentijds beroep in cassatie kan worden ingesteld. 
       De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht. 
     
     
     2. Het geding in cassatie 
     
     
       Tegen het arrest van 13 maart 2007 hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 
       Jaguar c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 
       De zaak is voor [eiser] c.s. toegelicht door hun advocaat en voor Jaguar c.s. door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam, alsmede door mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch. 
       De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad: 
       - het beroep van eisers tot cassatie nrs. 3-6 niet-ontvankelijk verklaart;  
       - ten aanzien van het beroep van eisers tot cassatie 1 en 2, alvorens verder te beslissen, het Benelux-Gerechtshof zal verzoeken over de in nr. 5.20.2 van de conclusie bedoelde vraag van uitleg van Benelux merkenrecht uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.  
       De behandelend advocaat van Jaguar c.s. heeft bij brief van 9 april 2009 op die conclusie gereageerd. 
     
     
     3. De ontvankelijkheid van het beroep 
     
     De eisers tot cassatie [eiser 3], [eiser 4], Ceje Beheer B.V. en [eiseres 6]  dienen op de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4 genoemde gronden niet-ontvankelijk te worden verklaard in hun beroep. 
     
     4. Beoordeling van de middelen 
     
     
       4.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 
       (i) Jaguar c.s. beroepen zich op de volgende gedeponeerde merken:  
       (a) het woordmerk JAGUAR dat op 16 november 1971 door Jaguar Cars Ltd voor klasse 12 (automobielen en onderdelen) is gedeponeerd en onder nummer 062549 is ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau (BMB); 
       (b) het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 8 mei 1980 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor sportkleding en schoeisel voor spel en sport is gedeponeerd en onder nummer 367034 is ingeschreven bij het BMB; 
       (c) het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 2 december 1985 door Jaguar Deutschland GmbH onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 498048 is ingeschreven bij de World Intellectual Property Organization (WIPO); (d) het woordmerk JAGUAR dat op 11 februari 1987 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 428697 is ingeschreven bij het BMB;  
       (e) het woord/beeldmerk JAGUAR dat op 14 maart 1989 door The Jaguar Collection Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 462314 is ingeschreven bij het BMB;  
       (f) het woordmerk JAGUAR RACING dat op 19 januari 2000 door Jaguar Cars Ltd onder meer voor klasse 25 voor schoenen is gedeponeerd en onder nummer 670953 is ingeschreven bij het BMB;  
       (g) het beeldmerk 'Ghura Head' (vooraanzicht kop roofdier) dat op 31 juli 1985 door Jaguar Cars Ltd voor de warenklassen 12 is gedeponeerd en onder nummer 410619 is ingeschreven bij het BMB.  
     
     
     (ii) United Fashion Makers Holding B.V. (UFM) is algemeen licentienemer van voornoemde merken. UFM heeft een sublicentie verleend aan [verweerster 4], welk bedrijf via UFM handelt in schoenen onder het merk JAGUAR.  
     
     (iii) [Eiseres 1] is een groot- en detailhandel in schoenen. Ceje Beheer is enig aandeelhouder van [eiseres 1]. Bestuurders van [eiseres 1] zijn Ceje Beheer en [eiseres 6]. [eiser 4] is enig aandeelhouder en bestuurder van Ceje Beheer. [Eiseres 6] is enig aandeelhouder en bestuurder van Pinocchio. Bestuurders van [eiseres 6] zijn [eiser 3] en [betrokkene 1].  
     
     (iv) [A] B.V. heeft het woordmerk JAGUAR op 22 november 1971 onder nummer 079918 ingeschreven bij het BMB voor de warenklassen 18 en 25 voor schoenen, laarzen, sandalen en pantoffels, bij welk depot werd aangetekend: voorgebruik sedert 1953. In 1982 is dit depotnummer verkocht en geleverd aan Pinocchio. Wegens niet tijdige vernieuwing is de geldigheidsduur van dit depot verstreken op 22 november 1983.  
     
     (v) Op 23 november 1984 heeft Pinocchio het merk JAGUAR opnieuw gedeponeerd bij het BMB onder nummer 404141 voor de klasse leder en kunstleder producten en voor de warenklassen 18 en 25 voor laarzen, schoenen en pantoffels.  
     
     (vi) Pinocchio heeft in 1996 bij de president van de rechtbank Breda een kort geding aanhangig gemaakt tegen UFM, Jaguar Collection en Jaguar Cars, teneinde UFM, die toen voornemens was onder licentie van Jaguar Collection en/of Jaguar Cars herenschoenen onder het merk JAGUAR op de markt te brengen, te doen verbieden inbreuk te maken op haar merkrecht. In reconventie hebben UFM, Jaguar Collection en Jaguar Cars gevorderd Pinocchio te verbieden het merk JAGUAR te gebruiken.  
     
     (vii) Bij vonnis van 25 juli 1996 heeft de president de vordering in conventie toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen. In hoger beroep heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 12 november 1996 het vonnis in conventie vernietigd, de vordering van Pinocchio in conventie alsnog afgewezen en het vonnis in reconventie bekrachtigd.  
     
     (viii) In het najaar van 2002 heeft [eiseres 1] herenschoenen op de markt gebracht onder de naam 'Jaguar Shoes for Men', met op de binnenzool de tekst: 'JAGUAR (r) SHOES FOR MEN'.  
     
     (ix) Naar aanleiding hiervan heeft Jaguar [eiseres 1] en Pinocchio gedagvaard in kort geding, stellende dat [eiseres 1] en Pinocchio door de wijze waarop zij zich in de media hebben geuit en zich op de ISN beurs te Waalwijk hebben gepresenteerd, merkinbreuk hebben gepleegd en onrechtmatig hebben gehandeld, en dat Jaguar beschikt over nieuw bewijs dat het depot van Pinocchio van het merk JAGUAR te kwader trouw is geschied. Bij vonnis van 12 november 2002 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda de vorderingen van Jaguar afgewezen.  
     
     (x) In hoger beroep van dat vonnis in kort geding heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 22 april 2003 onder meer geoordeeld dat onvoldoende aan-nemelijk is geworden dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponeerd, maar dat Jaguar zich wel kan verzetten tegen gebruik van het merk JAGUAR door [eiseres 1] op de wijze als is geschied in het najaar van 2002 met betrekking tot de herenschoenen 'Jaguar Shoes For Men', door in reclame-uitingen slogans te bezigen als 'de wereldbekende naam Jaguar staat voor kwaliteit en zekerheid' en 'de befaamde Jaguars'. 
     
     4.2.1 In het onderhavige, door Jaguar c.s. aanhangig gemaakte bodemgeding hebben Jaguar c.s. de vorderingen ingesteld die hiervoor in 1 zijn vermeld.  
     
     4.2.2 Het geschil dat in dit geding thans in cassatie aan de orde is, betreft de vraag of Jaguar c.s. zich op grond van hun hiervoor genoemde merkrechten met vrucht kunnen verzetten tegen het gebruik door [eiser] c.s. van het teken (woord) "Jaguar" voor, kort gezegd, schoenen die door [eiser] c.s. onder de naam "Jaguar Shoes For Men" op de markt worden gebracht.  
     
     4.2.3 De rechtbank heeft geoordeeld dat de daartoe strekkende vorderingen van Jaguar c.s., voorzover gebaseerd op hun merkrechten, niet toewijsbaar zijn.  
     
     
       4.2.4 Het hof heeft echter in andere zin geoordeeld. Hetgeen het hof daartoe, voorzover thans van belang, heeft overwogen, kan als volgt worden samengevat.  
       Het automerk Jaguar was ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 en is thans nog steeds een algemeen bekend merk in de zin van (thans) art. 2.4, aanhef en onder e, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) en het daarin vermelde artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (Unieverdrag). Die algemene bekendheid blijkt reeds uit de door de rechtbank aangehaalde producties en [eiser] c.s. hebben dat onvoldoende weersproken. Tegen dit uitgangspunt is overigens geen (incidentele) grief gericht (rov. 4.13). 
       Op grond van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Unieverdrag dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend. Hierbij is niet doorslaggevend of de inschrijving al dan niet voor soortgelijke waren plaatsvindt. Wel is vereist dat sprake kan zijn van verwarring (rov. 4.15). Verwarring in de zin van deze bepaling kan bestaan doordat de indruk wordt gewekt dat producten met het later ingeschreven merk afkomstig zijn van ondernemingen die gelieerd zijn met de onderneming die het algemeen bekende merk voert. Jaguar c.s., die hebben aangevoerd en met bescheiden onderbouwd dat de "merchandising" van algemeen bekende automerken reeds in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op gang is gekomen, hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat ook in 1984 het depot door Pinocchio verwarring met hun algemeen bekende automerk kon stichten (rov. 4.16). 
       [Eiser] c.s. beroepen zich op de termijn van vijf jaar waarbinnen de nietigheid van een merkinschrijving moet worden ingeroepen (art. 2.28 lid 3, aanhef en onder b, BVIE). Dit beroep gaat op, tenzij het depot door Pinocchio in 1984 te kwader trouw is geschied (rov. 4.17). Hierbij gaat het om de eventuele kwade trouw bij Pinocchio in 1984 en niet om het gebruik en het depot door [A] B.V. van wie in 1982 het later, op 22 november 1983, vervallen schoenenmerk Jaguar was gekocht (rov. 4.18).  
       Het depot in 1984 herstelde niet dat vervallen merkrecht en dient als een nieuwe inschrijving te worden beschouwd. In de ten tijde van dit depot bestaande, in rov. 4.16 aangeduide, situatie met betrekking tot het algemeen bekende automerk Jaguar, diende ermee rekening te worden gehouden dat de actieradius van het merk Jaguar inmiddels groter was geworden dan alleen de autobranche. Van degene die dan een merk wil deponeren mag worden verlangd dat hij de registers raadpleegt om te zien of hij dit zonder problemen kan doen. Het bestaan van het algemeen bekende merk, ook al is dit bestemd voor andere waren dan waarvoor men zelf een merk wil deponeren, fungeert als waarschuwing die niet te goeder trouw genegeerd kan worden (rov. 4.19). Evident is dat de waren - onder meer sportschoenen - waarvoor in 1980 het woord/beeldmerk Jaguar was ingeschreven (zie hiervoor in 4.1 (i) (b)) soortgelijk zijn aan die van het depot door Pinocchio in 1984. Bij onderzoek in het Benelux-Merkenregister zou duidelijk zijn geworden dat laatstgenoemd depot niet zonder meer vrijelijk kon geschieden (rov. 4.20).  
       Een en ander leidt tot de slotsom dat het depot door Pinocchio in 1984 als te kwader trouw moet worden aangemerkt, dat [eiser] c.s. daarom zich niet op de hiervoor in rov. 4.17 genoemde termijn van vijf jaar kunnen beroepen en dat Jaguar c.s. zich met vrucht kunnen beroepen op art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE, zodat aan het depot geen werking toekomt (rov. 4.21). 
     
     
     4.3 Hiertegen keren zich de middelen met verscheidene klachten. 
     
     4.4.1 Middel I bestrijdt dat, zoals het hof heeft geoordeeld, aan Jaguar de bescherming tegenover het depot door Pinocchio in 1984 toekomt die art. 6bis Unieverdrag verleent aan een algemeen bekend merk. Volgens het middel miskent het hof dat art. 6bis Unieverdrag alleen betrekking heeft op merken die in het betrokken Unieland door hun gebruik als merk van een ander dan de deposant algemeen bekend zijn. De term "algemeen bekend merk" in art. 4, aanhef en onder 5, van de voormalige Benelux-Merkenwet (BMW (oud)) zag niet op merken waarop een uitsluitend recht was verkregen door een eerste Benelux-depot of voortvloeiend uit een internationaal depot. 
     
     4.4.2 Het middel faalt. Hoezeer ook art. 6bis Unieverdrag vooral zijn betekenis ontleent aan de bescherming die het biedt aan een algemeen bekend merk dat niet in het betrokken Unieland is ingeschreven, inschrijving van dat algemeen bekende merk staat aan (voortduring van) die bescherming niet in de weg. 
     
     4.5.1 Middel II richt zich tegen het oordeel van het hof in rov. 4.13 dat het automerk Jaguar een algemeen bekend merk in 1984 was en nog steeds is in de zin van (thans) art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE en het daarin vermelde artikel 6bis Unieverdrag. 
     
     4.5.2 Onderdeel 1 klaagt dat het hof door voor de bepaling of sprake is van een algemeen bekend merk uit te gaan van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, namelijk niet die van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud). Volgens deze laatste bepaling moest het algemene publiek het merk kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten. Door de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag op 1 januari 1996 is de drempel substantieel verlaagd doordat volgens art. 16 (2) van dat verdrag bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, aldus het onderdeel. 
     
     4.5.3 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden omdat het berust op een verkeerde lezing van het arrest. In de eerste plaats blijkt uit rov. 4.14 dat het hof - terecht - onder ogen heeft gezien dat het TRIPs-Verdrag in deze zaak geen rol speelt. Bovendien blijkt uit de eerste zin van rov. 4.13 dat het hof zich aansluit bij het desbetreffende oordeel van de rechtbank in rov. 3.6 van haar vonnis, "dat het automerk JAGUAR van Jaguar c.s. ten tijde van het merkdepot door Pinocchio in 1984 een algemeen bekend merk in de zin van de BMW (oud) was". Aangenomen moet daarom worden dat het hof door in rov. 4.13 te spreken van een algemeen bekend merk "in de zin van (thans) artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE" slechts vanuit een oogpunt van actualisering verwijst naar de bepaling van het BVIE die met art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) correspondeert en geen andere maatstaf heeft gehanteerd dan de rechtbank met inachtneming van laatstgenoemd artikel heeft aangelegd. 
     
     
       4.5.4 De onderdelen 2 en 3, die tot uitgangspunt nemen dat het hof de juiste maatstaf heeft aangelegd, bestrijden het oordeel van het hof met verdere rechts- en motiveringsklachten.  
       De onderdelen falen omdat het bestreden oordeel niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en voor het overige zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het in cassatie niet op zijn juistheid kan worden onderzocht, terwijl het niet onbegrijpelijk is en geen nadere motivering behoefde, ook niet in het licht van de in de onderdelen genoemde passages in de gedingstukken. 
     
     
     4.5.5 Onderdeel 4 dat het hof verwijt in de laatste zin van rov. 4.14 de devolutieve werking van het hoger beroep te hebben miskend, is weliswaar terecht voorgesteld maar kan niet tot cassatie leiden omdat het zich richt tegen een klaarblijkelijk ten overvloede gegeven oordeel. 
     
     4.6.1 Middel III komt op tegen hetgeen het hof overweegt in rov. 4.15-4.16. De centrale klacht van dit middel is dat het hof voor het antwoord op de vraag of een merk waarvoor inschrijving is verkregen verwarring met een algemeen bekend merk kan stichten, zoals bedoeld in art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), ten onrechte niet de door die bepaling (en art. 6bis Unieverdrag) gestelde eis van soortgelijkheid van de waren in acht heeft genomen. 
     
     4.6.2 Bij de beoordeling van deze klacht dient als uitgangspunt dat ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 art. 6bis Unieverdrag voor de bescherming van een algemeen bekend merk de eis stelde dat dit merk werd gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren als die waarvoor het ingeschreven, mogelijk verwarring stichtende, merk werd gebruikt. De tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) spreekt in dit verband slechts van een merk dat verwarring kan stichten "met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs", zonder die eis uitdrukkelijk te noemen. Art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag breidt de bescherming van art. 6bis Unieverdrag onder bepaalde voorwaarden uit tot waren (en diensten) die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het mogelijk verwarring stichtende merk is ingeschreven, maar die uitbreiding dient, zoals gezegd (hiervoor in 4.5.3), in deze zaak buiten beschouwing te blijven. 
     
     4.6.3 Aldus rijzen vragen van uitleg van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) welke hierna in 6 worden geformuleerd en welke de Hoge Raad zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof, nu niet gezegd kan worden dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vragen van uitleg. 
     
     5. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast 
     
     Voor de omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, verwijst de Hoge Raad naar de hiervoor onder 4.1 gegeven omschrijving van de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan. 
     
     6. Vragen van uitleg met betrekking tot de voormalige Benelux-Merkenwet 
     
     1. Moet, voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, beperkt tot het recht zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt? 
     
     2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode dan andere eisen of voorwaarden? 
     
     3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode naast de eis van (soort)gelijkheid van waren nog andere eisen of voorwaarden? 
     
     7. Beslissing 
     
     
       De Hoge Raad: 
       verklaart [eiser 3], [eiser 4], Ceje Beheer B.V. en [eiseres 6] niet ontvankelijk in hun beroep; 
       - verzoekt het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen over de hiervoor in 6 geformuleerde vragen van uitleg van de voormalige Benelux-Merkenwet; 
       - houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. 
     
     
     Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 26 juni 2009.