ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2016:5526

Titel: ECLI:NL:GHSHE:2016:5526 Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 13-12-2016 / 200 177 541_01

Gerecht: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak: 2016-12-13

Zaaknummer: 200 177 541_01

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:5526

---

Toepassingsbereik artikel 1019h Rv in een procedure waarin de wederpartij van de houder van het intellectuele eigendomsrecht onder meer een verklaring voor recht vordert dat de merkdepots te kwader trouw zijn verricht.

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH             
     Afdeling civiel recht 
     
     
       zaaknummer 200.177.541/01 
     
     
     
       
         arrest van 13 december 2016 
       
     
     
     
       in de zaak van  
     
     
     
       
         
          [appellante]
         , 
       gevestigd te [vestigingsplaats] , 
       appellante in principaal hoger beroep, 
       geïntimeerde in incidenteel hoger beroep, 
       hierna aan te duiden als [appellante] , 
       advocaat: mr. W.J.G. Maas te Eindhoven, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       
         
          [geïntimeerde] , 
       
       wonende te [woonplaats] , 
       geïntimeerde in principaal hoger beroep, 
       appellant in incidenteel hoger beroep, 
       hierna aan te duiden als [geïntimeerde] , 
       advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam, 
     
     
     
       op het bij exploot van dagvaarding van 11 augustus 2015 ingeleide hoger beroep van het vonnis van 3 juni 2015, door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda gewezen tussen [appellante] en [zustermaastschappij van appellante] als gedaagden en [geïntimeerde] als eiser. 
     
     
   
   
     
       1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/02/292836/HA ZA 14-959) 
     
     
       Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis en naar de vonnissen van 4 maart 2015 en 18 maart 2015. 
     
     
   
   
     
       2 Het geding in hoger beroep 
     
     
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
     
     
       
         de dagvaarding in hoger beroep; 
       
       
         het exploot van anticipatie van 10 september 2015; 
       
       
         de memorie van grieven in incidenteel hoger beroep van 24 november 2015; 
       
       
         de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep van 26 januari 2016; 
       
       
         het schriftelijk pleidooi op 22 maart 2016; beide partijen hebben een pleitnota overgelegd. [geïntimeerde] heeft bij zijn pleitnota tevens een productie gevoegd en zijn eis verminderd. 
       
     
     
     
       Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg. 
     
     
     
   
   
     
       3 De beoordeling 
     
     
       3.1.1. 
       Het principaal hoger beroep is niet meer aande orde. In dit (incidenteel) hoger beroep is enkel nog de vraag aan de orde of in eerste aanleg terecht artikel 1019h Rv niet van toepassing is geoordeeld. Voor de achtergrond van de zaak neemt het hof volledigheidshalve de – in hoger beroep niet betwiste – feitenvaststelling door de rechtbank hieronder op: 
       
       
         “3.1.1.	[appellante] houdt zich bezig met de ontwikkeling van, het participeren in en eigenaar zijn van concepten en bedrijven. [medegedaagde in eerste aanleg] (hof: medegedaagde in eerste aanleg [zustermaastschappij van appellante] ) is een zustermaatschappij van [appellante] en betreft een marketingbureau dat diensten aanbiedt op het gebied van strategie, communicatie en marketing.  
         De heer [directeur] is directeur van [Holding BV] Holding BV, enig bestuurder van [appellante] en [zustermaastschappij van appellante] .  
       
       
     
     
       3.1.2. 
       
        [geïntimeerde] is een bekende Nederlander en tv-persoonlijkheid.  
       
     
     
       3.1.3. 
       In 2012 was [geïntimeerde] als stylist te zien in het televisieprogramma ‘Gypsy Girls’. Op 28 oktober 2013 is het eerste seizoen van het televisieprogramma ‘ [geïntimeerde] : Stylist van het Zuiden’ uitgezonden. Volgens diverse media en Stichting Kijkonderzoek behaalde het programma in 2013 tot circa 700.000 kijkers per aflevering. Op 29 april 2014 is het tweede seizoen en op 28 oktober 2014 is het derde seizoen van voornoemd televisieprogramma uitgezonden.  
       
     
     
       3.1.4. 
       
        [geïntimeerde] exploiteert en verkoopt een kledinglijn onder het merk [merknaam 1] en met gebruikmaking van het door hem gedeponeerde merk [gedeponeerd merk] . [geïntimeerde] is vooral bekend van het zogenaamde ‘huispak’.  
       
     
     
       3.1.5. 
       Op 20 november 2013 heeft [geïntimeerde] het Benelux beeldmerk [gedeponeerd merk] met nummer [gedeponeerd merknummer] voor klasse 25 gedeponeerd.  
       
     
     
       3.1.6. 
       Op 19 december 2013 heeft [appellante] het Benelux woordmerk [woordmerk] met nummer [woordmerknummer 1] voor klassen 14, 18 en 25 gedeponeerd.  
       
     
     
       3.1.7. 
       Op 30 april 2014 heeft [zustermaastschappij van appellante] een e-mail aan de manager van [geïntimeerde] gestuurd met het verzoek om in contact te komen met [geïntimeerde] teneinde zaken met hem te bespreken omtrent de productie, distributie en promotie van zijn kledinglijn.  
       
     
     
       3.1.8. 
       Op 9 mei 2014 heeft [appellante] het Benelux woordmerk [woordmerk] met nummer [woordmerknummer 2] voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 gedeponeerd.  
       
     
     
       3.1.9. 
       Op 15 mei 2014 heeft een gesprek tussen [zustermaastschappij van appellante] en de manager van [geïntimeerde] plaatsgevonden en heeft [zustermaastschappij van appellante] een presentatie gegeven. 
       
     
     
       3.1.10. 
       In het kader van het wereldkampioenschap voetbal is supermarktketen Jumbo op 20 mei 2014 in samenwerking met [geïntimeerde] de verkoop gestart van een oranje gekleurd huispak van [geïntimeerde] , onder de speciaal voor dat evenement bedachte naam ‘ [juichpak] juichpak’.  
       
     
     
       3.1.11. 
       
         Bij email van 29 augustus 2014 heeft [zustermaastschappij van appellante] aan de manager van [geïntimeerde] het volgende meegedeeld. 
         
           “Heb je zojuist gebeld op je mobiel en bij Intertune om een afspraak te maken. We hebben een tijd geleden een voorstel gedaan voor marketing en productontwikkeling voor [geïntimeerde] . Mede omdat ik ook de merkrechten daarvoor heb via het Benelux Merkenbureau. Ik zou hier graag met [geïntimeerde] verder mee willen en daarom een afspraak met jullie maken om de mogelijkheden en planning te bespreken.  
         
         
           Ik zag overigens dat op naam van [geïntimeerde] het merk [merknaam 2] is vastgelegd, maar dat daarna Flügel daar weer overheen komt met het merk [merknaam 3] aanelkaar geschreven. Niet echt handig en ook goed om dit merkenbeleid te structureren.  
         
         
           Ik hoor graag van je wanneer een afspraak mogelijk is op korte termijn met jou, [geïntimeerde] , mij en mijn collega [collega van zuster maatschappij van appellante] .” 
         
       
       
     
     
       3.1.12. 
       
         In antwoord hierop heeft de manager van [geïntimeerde] op 29 augustus 2014 aan [zustermaastschappij van appellante] het volgende meegedeeld. 
         
           “Wij zijn nog niet zover.  
         
         
           
            [geïntimeerde] heeft inmiddels wel afspraken gemaakt over de bouw van een webwinkel en produktie van kleding (kledinglijn). 
         
         
           Als deze afspraken door mij bekrachtigd zijn in een overeenkomst, gaan wij verder kijken welke private labels/produkten passen in onze webwinkel.  
         
         
           Dan komen wij wellicht bij jullie terug; vooralsnog is het te vroeg. 
         
         
           Ik wil nog wel even opmerken dat jullie in ons kennismakingsgesprek duidelijk hebben aangegeven niets te zullen doen met de merknaam [merknaam 1] . Dat kan ook niet, ook al heb je deze naam aangemeld bij het Benelux Merkenbureau.” 
         
       
       
     
     
       3.1.13. 
       De advocaat van [appellante] heeft bij brief van 2 oktober 2014 Jumbo Groep gesommeerd de verkoop van het juichpak en ieder gebruik van de merken [merknaam 1] of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden.  
       
     
     
       3.1.14. 
       De advocaat van [geïntimeerde] heeft hierop bij brief van 30 oktober 2014 gereageerd en [appellante] gesommeerd ieder gebruik van het merk en de persoonsnaam [merknaam 1] te staken, de merken aan [geïntimeerde] over te dragen en een voorschot op schadevergoeding en juridische kosten te betalen.  
       
     
     
       3.1.15. 
       
        [appellante] heeft geweigerd aan de sommatie van [geïntimeerde] te voldoen.” 
       
     
     
       3.2.1. 
       
         In de onderhavige procedure vorderde [geïntimeerde] om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 
         I. voor recht te verklaren dat [appellante] de in het lichaam van de dagvaarding genoemde merken te kwader trouw heeft gedeponeerd, althans dat [appellante] onrechtmatig heeft gehandeld jegens [geïntimeerde] , en te bepalen dat [appellante] gehouden is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 
         II. [appellante]  primair  te bevelen het Benelux woordmerk [merknaam 1] met nummer [woordmerknummer 1] voor klassen 14, 18 en 25 en het Benelux woordmerk [merknaam 1] met nummer [woordmerknummer 2] voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 binnen 48 uur na het in deze te wijzen vonnis over te dragen aan [geïntimeerde] , zulks door indiening van een daartoe strekkende akte bij het BBIE, en te bepalen dat het in deze te wijzen vonnis strekt tot toestemming en medewerking van [appellante] tot overdracht van deze merken, waarmee [geïntimeerde] de overdracht zelfstandig kan bewerkstelligen indien [appellante] in gebreke blijft aan het hier gegeven bevel te voldoen; 
         III. dan wel  subsidiair  de doorhaling te bevelen van het Benelux woordmerk [merknaam 1] met nummer [woordmerknummer 1] voor klassen 14, 18 en 25 en het Benelux woordmerk [merknaam 1] met nummer [woordmerknummer 2] voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom; 
         IV. [zustermaastschappij van appellante] ieder voor zich te bevelen ieder gebruik van het teken ‘ [merknaam 1] ’, of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden in het handelsverkeer, zulks omdat het gebruik van deze tekens kwalificeert als onrechtmatige daad dan wel als oneerlijke handelspraktijk dan wel als misleidende reclame dan wel als gebruik van een misleidend teken als bedoeld onder 2.26 lid 2 sub c BVIE; 
         V. [zustermaastschappij van appellante] te veroordelen (des de een betalende, de ander gekweten zal zijn) tot betaling aan [geïntimeerde] van een voorschot op de geleden schade van € 10.000,00; 
         
           en voorts, voorwaardelijk, namelijk in het geval dat de rechtbank de overdracht van de litigieuze merken door [appellante] aan [geïntimeerde] gelast: 
         
         VI. [zustermaastschappij van appellante] ieder voor zich te bevelen iedere vorm van inbreuk op het Benelux woordmerk [merknaam 1] met nummer [woordmerknummer 1] voor klassen 14, 18 en 25 en het Benelux woordmerk [merknaam 1] met nummer [woordmerknummer 2] voor klassen 3, 9, 16, 35 en 41 te staken en gestaakt te houden,  op voorwaarde dat  overdracht van de merken aan [geïntimeerde] wordt bevolen als hierboven gevorderd uit hoofde van het in deze te wijzen vonnis; 
         
           zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk: 
         
         VII. [zustermaastschappij van appellante] ieder voor zich te veroordelen tot betaling van een dwangsom van  € 10.000,00 per dag of keer, zulks ter vrije keuze van [geïntimeerde] , dat de betreffende gedaagde in gebreke blijft of in strijd handelt met het onder II. IV. en/of VI. gevorderde; 
         VIII. [zustermaastschappij van appellante] te veroordelen (des dat de een betalende, de ander gekweten zal zijn) in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Rv, te weten de redelijke en evenredige advocaatkosten op basis van een door [geïntimeerde] in te dienen specificatie, althans [zustermaastschappij van appellante] te veroordelen in de door de rechtbank redelijk geachte kosten van het geding.  
       
       
     
     
       3.2.2. 
       Aan deze vorderingen heeft [geïntimeerde] , kort samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. De merkdepots door [appellante] zijn te kwader trouw. Voorafgaande aan de depots gebruikte [geïntimeerde] het teken [merknaam 1] als merk. [appellante] wist dat. Toen [geïntimeerde] niet met [appellante] wilde samenwerken is [appellante] zich als merkhouder gaan gedragen. Zo heeft zij supermarktketen Jumbo, die in samenwerking met [geïntimeerde] in het kader van het wereldkampioenschap voetbal oranje [merknaam 1] juichpakken verkocht, gesommeerd de verkoop van het [merknaam 1] juichpak en ieder gebruik van het merk of daarmee overeenstemmende tekens blijvend te staken. Deze handelwijze is ook onrechtmatig jegens en schadelijk voor [geïntimeerde] , aldus [geïntimeerde] . 
       
     
     
       3.2.3. 
       
        [appellante] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen. 
       
     
     
       3.3.1. 
       In het tussenvonnis van 4 maart 2015 (hersteld bij vonnis van 18 maart 2015)  heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast. De comparitie heeft op 17 april 2015 plaatsgevonden. Het proces-verbaal daarvan bevindt zich bij de stukken. 
       
     
     
       3.3.2. 
       
         In het eindvonnis van 3 juni 2015 heeft de rechtbank voor recht verklaard dat beide depots van het woordmerk [merknaam 1] (rov. 3.1.1/3.1.6 en 3.1.1/3.1.8) door [appellante] te kwader trouw zijn verricht en dat [appellante] gehouden is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden, op te maken bij staat. Voorts beval de rechtbank de doorhaling van beide merkinschrijvingen. De rechtbank veroordeelde [appellante] in de proceskosten en begrootte die kosten conform het liquidatietarief op € 1.876,70. De overige vorderingen van [geïntimeerde] wees de rechtbank af. 
         De rechtbank oordeelde daartoe, samengevat, het volgende. [appellante] moet ten tijde van de depots op de hoogte zijn geweest van het (voor)gebruik door [geïntimeerde] van het merk. De rechtbank verwierp het verweer van [appellante] dat zij met de depots geen bedoeling had om [geïntimeerde] te benadelen. De rechtbank oordeelde dat [appellante] immers het merkdepot heeft gebruikt om het gebruik door [geïntimeerde] van het merk [merknaam 1] te beletten door Jumbo te sommeren de verkoop van het juichpak met het merk [merknaam 1] te staken. De mogelijkheid dat [geïntimeerde] schade heeft geleden is voldoende aannemelijk, aldus de rechtbank.  
         Volgens de rechtbank heeft [geïntimeerde] geen belang bij de gevorderde overdracht omdat hij het merk zelf kan registreren. Gelet op de afwijzing van de gevorderde overdracht hoeft op het voorwaardelijk gevorderde verbod van merkinbreuk niet te worden beslist, aldus de rechtbank. De rechtbank oordeelde voorts dat [geïntimeerde] geen feiten of omstandigheden had gesteld op grond waarvan blijkt van een (dreigend) gebruik door [appellante] van het teken [merknaam 1] ter onderscheiding van waren of diensten. Bij gebreke van enige onderbouwing van schade wees de rechtbank het gevorderde voorschot op schadevergoeding af.  
         Ten slotte oordeelde de rechtbank dat, omdat enkel de vorderingen van [geïntimeerde] met betrekking tot de nietigheid van de door [appellante] gedeponeerde merken worden toegewezen, de inbreukvordering wordt afgewezen en er geen sprake is van een handhavingsactie door [appellante] richting [geïntimeerde] , er geen grond is voor toepassing van artikel 1019h Rv. 
         Overigens wees de rechtbank de vorderingen tegen [zustermaastschappij van appellante] af. Deze partij is niet betrokken in dit hoger beroep. 
       
       
     
     
       3.4.1. 
       
        [appellante] heeft een appeldagvaarding tegen [geïntimeerde] uitgebracht, maar zij heeft vervolgens de zaak niet aangebracht. [geïntimeerde] heeft de zaak (door middel van anticipatie) aangebracht en incidenteel appel ingesteld. Aanvankelijk is [appellante] niet verschenen. Nadat [geïntimeerde] van grieven had gediend, heeft [appellante] het verstek gezuiverd. Partijen hebben vervolgens in (uitsluitend) het incidentele appel voortgeprocedeerd.  
       
     
     
       3.4.2. 
       
         
          [geïntimeerde] heeft één grief tegen het bestreden eindvonnis aangevoerd. De grief houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is. [geïntimeerde] heeft geconcludeerd tot instandhouding van het vonnis voor wat betreft het materiële oordeel over de depots te kwader trouw, vernietiging van het vonnis voor het overige en veroordeling van [appellante] in de proceskosten, voor de eerste aanleg te begroten op de voet van artikel 1019h Rv en voor het hoger beroep te begroten op basis van het liquidatietarief. 
         Hoewel [geïntimeerde] vernietiging van het vonnis “ voor het overige ” vordert en daar dus ook de afwijzing van de gevorderde overdracht van de merkinschrijvingen, van het verbod van gebruik van het teken door [appellante] en van het voorschot op schadevergoeding onder vallen, begrijpt het hof (evenals kennelijk [appellante] ) het incidentele appel aldus dat het [geïntimeerde] enkel gaat om de door de rechtbank toegepaste proceskostenbegroting. [geïntimeerde] heeft immers geen grieven aangevoerd tegen de oordelen waarbij zijn overige vorderingen werden afgewezen en hij heeft evenmin geconcludeerd tot toewijzing alsnog van al zijn vorderingen. 
       
       
     
     
       3.5.1. 
       
        [geïntimeerde] heeft, samengevat, het volgende aangevoerd. [geïntimeerde] heeft deze procedure tegen [appellante] aanhangig gemaakt als directe reactie op de sommatie door [appellante] van Jumbo. [geïntimeerde] had een samenwerkingsovereenkomst met Jumbo gesloten, waarbij hij onder meer zijn naam aan de juichpakken verbond, toezegde mee te zullen doen in een t.v.-spot en fotoshoots en waarbij [geïntimeerde] Jumbo vrijwaarde tegen eventuele vorderingen van derden. Gelet daarop heeft (de advocaat van) [geïntimeerde] op de sommatie van [appellante] gereageerd en met Jumbo afgesproken de handhaving door [appellante] aan te pakken door haar te sommeren de te kwader trouw gedeponeerde merken over te dragen. Nadat het geschil tussen [geïntimeerde] en [appellante] aldus was ontstaan, heeft [appellante] ook handhavingsacties ondernomen jegens de producent van het t.v.-programma “ [merknaam 1] :Stylist van het Zuiden”. Door de acties van [appellante] werd [geïntimeerde] dus belet zijn eigen naam te gebruiken en bestond ook de dreiging dat hij met zijn t.v.-programma zou moeten stoppen. Er is een samenhang tussen de sommaties door [appellante] , het “wapperen”, en de nietigheidsactie. In zo’n geval is artikel 1019h Rv van toepassing, aldus [geïntimeerde] . [geïntimeerde] heeft zich tevens beroepen op de uitspraak van het hof Den Haag in Danisco/Novozymes (ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902) en de conclusie van AG Verkade in Leo Pharma/Sandoz (ECLI:NL:PHR:2014:224, meer in het bijzonder randnummer 5.8.1). 
       
     
     
       3.5.2. 
       
        [appellante] heeft betoogd dat artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EU (hierna: de Handhavingsrichtlijn) en artikel 1019h Rv enkel zien op procedures tussen de houder van een IE-recht enerzijds en een inbreukmaker anderzijds, waarbij aan de orde is of de inbreukmaker handelingen verricht die voorbehouden zijn aan de houder van dat IE-recht. [appellante] heeft verwezen naar de uitspraak van het Hof van Justitie in Bericap/Plastinnova. Volgens [appellante] mist artikel 1019h Rv in deze zaak toepassing, omdat [geïntimeerde] geen IE-rechten heeft en zulke rechten dus niet jegens [appellante] inroept. Van een directe reactie op een concrete handhavingsactie van de IE-rechthebbende tegen degene die de procedure instelt is geen sprake, en daarmee tevens niet van een vooruitgeschoven inbreukverweer, aldus [appellante] . 
       
     
     
       3.5.3. 
       Het hof stelt het volgende voorop. Artikel 1019h Rv is tot stand gekomen als implementatie van de Handhavingsrichtlijn. Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn, waarmee het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv dient overeen te stemmen, is nader omlijnd in de uitspraken van het Hof van Justitie in Bericap/Plastinnova (ECLI:EU:C:2012:717) en Thuiskopie (ECLI:EU:C:2014:254). In die arresten heeft het Hof geoordeeld (zie ook hof Den Haag 2 februari 2016 ECLI:NL:GHDHA:2016:152 rov. 5.3) dat de bepalingen van de handhavingsrichtlijn enkel de handhaving waarborgen van de verschillende rechten van de personen die intellectuele-eigendomsrechten verkregen hebben, te weten de houders van dergelijke rechten, en dat zij niet in die zin kunnen worden uitgelegd dat zij beogen de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld van de personen die door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn (Bericap-arrest, punt 77 en Thuiskopie-arrest, punt 62). Daarbij heeft het Hof van Justitie opgemerkt dat een nietigheidsprocedure juist ter beschikking wordt gesteld van een persoon die, zonder houder van een intellectuele-eigendomsrecht te zijn, opkomt tegen de bescherming van een recht van intellectuele eigendom dat aan de houder van de overeenkomstige rechten is verleend (Bericap-arrest, punt 78). Een dergelijke procedure beoogt, volgens het Hof van Justitie, niet de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de betrokken bepalingen (Bericap-arrest, punt 79). Die procedure betreft immers geen inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, of het nu gaat om de persoon die deze procedure inleidt, aangezien deze geen houder van een dergelijk recht is en derhalve per definitie geen inbreuk op dit recht kan ondergaan, of om de houder van een recht waarop die procedure betrekking heeft, aangezien een tegen hem gerichte rechtsvordering waarbij het bestaan van zijn intellectuele-eigendomsrecht in rechte wordt betwist, per definitie niet als een inbreuk kan worden aangemerkt (Bericap-arrest, punt 80). 
       
     
     
       3.5.4. 
       Er is rechtspraak van het hof Den Haag waarin is geoordeeld dat artikel 1019h Rv wel van toepassing is in de situatie dat een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt als verweer tegen dreigend handhavend optreden door de rechthebbende. [geïntimeerde] heeft in dit verband terecht gewezen op het arrest Danisco/Novozymes (rov. 3.5.1). Het hof is evenals het Haagse hof van oordeel dat in nietigheidsprocedures die samenhangen met een concrete (voorgenomen) inbreukactie de inbreukvraag (en daarmee de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv) aan de orde is in de vorm van een vooruitgeschoven inbreukverweer. En voorts dat, nu immers niet alleen de houder van het intellectuele eigendomsrecht (bij winst van de procedure) aanspraak kan maken op vergoeding van zijn (redelijke en evenredige) kosten, maar ook de wederpartij die ten onrechte van (dreigend) inbreukmakend handelen is beticht, niet valt in te zien waarom het met het oog op het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv verschil zou maken of het verweer van de vermeende inbreukmaker tegen handhavend optreden van de houder van het intellectuele eigendomsrecht wordt gevoerd in de vorm van een vordering tot nietigverklaring die voorafgaat aan het verwachte optreden van de rechthebbende, dan wel in reactie daarop (hof Den Haag in Danisco/Novozymes rov. 17). 
       
     
     
       3.5.5. 
       Of de procedure in een geval als het onderhavige moet worden beschouwd als betrekking hebbend op handhaving van een intellectueel-eigendomsrecht in de zin van art. 1019h j° 1019 Rv, hangt er naar het oordeel van het hof van af of de eiser in de nietigheidsprocedure de handelwijze van de (pretens) rechthebbende, overeenkomstig de zin die hij daar onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze aan mocht toekennen, heeft opgevat als (mede) tegen hemzelf gerichte rechtsmaatregelen tot handhaving van dat intellectuele-eigendomsrecht dan wel een concrete dreiging daarvan.  
       
     
     
       3.5.6. 
       
         Naar het oordeel van het hof kon [geïntimeerde] de handelwijze van JansenConcepts aldus opvatten. Dat oordeel is gegrond op de volgende, in onderlinge samenhang te beschouwen feiten en omstandigheden: 
         i) [appellante] heeft getracht [geïntimeerde] er toe te bewegen [appellante] in te schakelen voor marketing en productontwikkeling, waarbij [appellante] er op heeft gewezen dat zij de merkrechten van [merknaam 1] had (rov. 3.1.1/3.1.11). Nadat [geïntimeerde] [appellante] had laten weten (nog) geen interesse in de door [appellante] aangeboden diensten te hebben en daarbij had vermeld dat [appellante] niets met de merknaam [merknaam 1] zou kunnen doen (rov. 3.1.1./3.1.12), heeft [appellante] op 1 september 2014 aan [geïntimeerde] geschreven: “ Je vermeldt in je mail dat wij niets kunnen doen met de merknaam [merknaam 1] . Dit is niet juist, deze is wel degelijk op onze naam geregistreerd. ” Daarmee maakte [appellante] aan [geïntimeerde] duidelijk dat zij zich mogelijk op haar merkrechten zou gaan beroepen. Dat deed [appellante] vervolgens ook. Een maand later sommeerde zij Jumbo immers om het merkgebruik te staken; 
         ii) [appellante] heeft haar sommatiebrieven weliswaar niet rechtstreeks aan [geïntimeerde] gericht, maar het was evident dat zij met die handhavingsacties rechtstreeks de belangen van [geïntimeerde] zou treffen. Dat de actie met de juichpakken (rov. 3.1.1/3.1.10) een samenwerking tussen [geïntimeerde] en Jumbo was, waarbij [geïntimeerde] zijn naam exploiteerde, was bij [appellante] immers bekend. Zo schrijft haar advocaat in de sommatiebrief aan Jumbo onder meer: “Cliënte respecteert uw samenwerking met [merknaam 1] ”. En voor wat betreft de sommatie van [appellante] jegens de producent van het t.v.-programma “ [merknaam 1] : Stylist van het Zuiden” is de conclusie gerechtvaardigd dat [appellante] wist dat [geïntimeerde] in dat televisieprogramma zijn eigen kledinglijn op de markt bracht; 
         iii) nadat de producent van genoemd t.v.-programma in reactie op de sommatie van [appellante] had laten weten aan de sommatie geen gevolg te zullen geven aangezien de depots waarop [appellante] zich beriep te kwader trouw waren verricht, heeft (de advocaat van) [appellante] de sommatie herhaald en daarbij vermeld: “ Allereerst is de discussie omtrent een (al dan niet) depot te kwader trouw, een discussie tussen cliënte en (…) de heer [merknaam 1] . U bent daarbij geen partij en kunt dit argument in onderhavig geschil dan ook niet voeren. Bovendien is er ten aanzien van voornoemde discussie (nog) geen rechterlijke uitspraak waarin is geoordeeld dat de depots van cliënte te kwader trouw zijn verricht en/of de merken van cliënte zijn vernietigd. Vooralsnog dienen de merken dan ook geldig te worden geacht. ” Ook volgens [appellante] bestaat dus samenhang tussen haar handhavingsacties waarbij zij zich op haar merkrechten beroept en de door [geïntimeerde] aan de rechter voorgelegde vraag of de merkdepots te kwader trouw door [appellante] zijn verricht. [geïntimeerde] heeft terecht aangevoerd dat [appellante] concreet handhaafde en dat  
         
          [geïntimeerde] als reactie daarop deze procedure is gestart; 
         iv) [appellante] is niet opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank waarin de rechtbank de merkdepots als te kwader trouw verricht kwalificeerde, en daarbij onder meer overwoog “ Janssen heeft daarentegen wel het merkdepot gebruikt om het gebruik door [geïntimeerde] van het merk [merknaam 1] te beletten door kort gezegd Jumbo te sommeren de verkoop van het juichpak met het merk [merknaam 1] te staken. ” (vs 3 juni 2015, 3.18). Dit staat dus tussen partijen vast. 
       
       
     
     
       3.5.7. 
       
         
          [appellante] heeft dus met een beroep op haar merkrechten het gebruik door [geïntimeerde] (in samenwerking met derden) van het merk [merknaam 1] belet of geprobeerd te beletten, waarop [geïntimeerde] zich gedwongen zag om de onderhavige procedure tegen [appellante] te starten. Naar het oordeel van het hof valt die procedure onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv. 
         De grief slaagt. 
       
       
       
         
           Omvang gevorderde proceskosten 
         
       
       
     
     
       3.6.1. 
       
         
          [geïntimeerde] heeft een geactualiseerd overzicht van de gevorderde kosten overgelegd (productie 47) en zijn eis verminderd tot € 15.121,82. Hoewel deze wijziging van eis niet bij memorie van grieven (in incidenteel appel) maar bij het schriftelijk pleidooi is gedaan, zal het hof recht doen op deze gewijzigde eis, nu het een vermindering van de vordering betreft en [appellante] tegen de wijziging zelf geen bezwaar heeft gemaakt.  
         
          [geïntimeerde] heeft betoogd dat het gevorderde bedrag het midden houdt tussen het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak zonder re- en dupliek en/of pleidooi (€ 8.000,--) en het indicatietarief voor een “overige bodemzaak” met re- en dupliek en/of pleidooi (€ 25.000,--), dat de gevorderde kosten niet buitensporig zijn, dat terecht tijd gemoeid is geweest met het in kaart brengen van het voorgebruik en dat de zaak grondig moest worden aangepakt, nu het ging om de voor [geïntimeerde] fundamentele vraag of een ander “ er zomaar van door mocht gaan met zijn persoonsnaam ”, juist omdat [geïntimeerde] in zijn levensonderhoud voor een groot deel afhankelijk is van de commerciële exploitatie van zijn naam. 
       
       
     
     
       3.6.2. 
       
        [appellante] heeft betoogd dat de gevorderde kosten niet redelijk en evenredig zijn. Volgens haar betreft het een relatief eenvoudige zaak en wordt ten onrechte voor de voorbereiding van de comparitie en de comparitie zelf tijd geschreven door twee advocaten. 
       
     
     
       3.6.3. 
       
         Naar het oordeel van het hof zijn de door [geïntimeerde] gevorderde kosten als redelijk en evenredig aan te merken. Afgezien van de door [appellante] gestelde dubbele urenregistratie met betrekking tot de in eerste aanleg gehouden comparitie, heeft [appellante] niet concreet aangegeven welke kosten volgens haar niet redelijk en evenredig zijn. Evenmin heeft [appellante] aangegeven welk bedrag op de gevorderde kosten in mindering zou moeten worden gebracht, terwijl het hof de door [geïntimeerde] opgegeven en gespecificeerde kosten, gelet op de omvang van het (redelijkerwijs noodzakelijke) feitenonderzoek voorafgaand aan de procedure, de grondslagen van de vorderingen en het door [appellante] gevoerde verweer, niet onredelijk voorkomen. Van een dubbele urenregistratie met betrekking tot de comparitie in eerste aanleg blijkt, anders dan [appellante] betoogt, niets. 
         Het gevorderde bedrag aan proceskosten zal worden toegewezen. 
       
       
       
         
           Slotsom  
         
       
       
     
     
       3.7. 
       
         De slotsom is dat het bestreden vonnis, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, zal worden vernietigd maar uitsluitend op het punt van de in eerste aanleg begrote proceskosten.  
         
          [appellante] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in beide instanties, voor wat betreft de eerste aanleg op de voet van artikel 1019h Rv en voor wat betreft het hoger beroep, overeenkomstig de vordering van [geïntimeerde] , op basis van het liquidatietarief. 
       
       
     
   
   
     
       4 De uitspraak 
     
     
     
       Het hof: 
     
     
     
       vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover dat aan het oordeel van het hof is onderworpen en alleen voor zover daarbij de aan de zijde van [geïntimeerde] gevallen proceskosten zijn begroot op € 1.876,70; 
     
     
     
       in zoverre opnieuw rechtdoende: 
     
     
     
       veroordeelt [appellante] in de proceskosten, aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op 
       € 15.121,82 exclusief btw; 
     
     
     
       bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige; 
     
     
     
       veroordeelt [appellante] in de proceskosten van het hoger beroep, en begroot die kosten tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde] op € 94,19 (incl. btw) aan kosten van het exploot ex artikel 126 Rv (anticipatie), op € 311,-- aan griffierecht en op € 1.788,-- aan salaris advocaat. 
     
     
     
       Dit arrest is gewezen door mrs. M.A. Wabeke, J.F.M. Pols en H. Struik en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 13 december 2016. 
     
     
     
       	griffier					rolraadsheer