ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2019:9878

Titel: ECLI:NL:RBDHA:2019:9878 Rechtbank Den Haag , 18-09-2019 / C/09/553859 / HA ZA 18-613

Gerecht: Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak: 2019-09-18

Zaaknummer: C/09/553859 / HA ZA 18-613

Proceduretype: Bodemzaak

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:9878

---

Merkregistratie te kwader trouw. Vordering tot nietigverklaring toegewezen. Proceskosten conform liquidatietarief toegewezen.

vonnis 
     RECHTBANK DEN HAAG 
     
     
       Team handel 
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/09/553859 / HA ZA 18-613 
     
     
     
     
       
         Vonnis van 18 september 2019 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       de vennootschap naar vreemd recht  SAMSUNG ELECTRONICS CO.  te Gyeonggi-do, Zuid-Korea, 
       eiseres, 
       advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     1. de vennootschap naar vreemd recht  EBB DEVELOPMENT LIMITED  te 	Folkestone, Groot-Brittannië,  
     2.	 [gedaagde sub 2] , zonder bekende woonplaats binnen of buiten 	Nederland, 
     
       gedaagden, 
       advocaat mr. A. Das Gupta te Amsterdam. 
     
     
     
     
       Eiseres zal hierna worden aangeduid als Samsung en gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als EBB c.s. en afzonderlijk als EBB en [gedaagde sub 2] . 
     
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       1.1. 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       
         
           de dagvaarding van 23 februari 2018; 
         
         
           de akte overlegging producties van Samsung met producties 1 t/m 22; 
         
         
           de conclusie van antwoord van 1 augustus 2018 met producties 1 t/m 9; 
         
         
           het tussenvonnis van 10 oktober 2018 waarin een comparitie van partijen is gelast; 
         
         
           de ten behoeve van de comparitie toegezonden brief van 6 maart 2019 met producties 10 t/m 12 van EBB c.s.; 
         
         
           de brief van 20 maart 2019 met een geactualiseerde kostenopgave van EBB c.s.; 
         
         
           de tijdens de comparitie genomen akte houdende overlegging producties van Samsung met producties 23 t/m 35; 
         
         
           het proces-verbaal van comparitie van 22 maart 2019. 
         
       
       
     
     
       1.2. 
       Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Samsung heeft bij brief van 16 april 2019 gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om opmerkingen te maken over het proces-verbaal. 
       
     
     
       1.3. 
       Vervolgens is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald. 
       
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
       2.1. 
       Samsung heeft een virtuele of AI (artificieel intelligente) assistent ontwikkeld voor haar mobiele Galaxy telefoons. Nadat internationaal onderzoek in merkregisters in de zomer en het najaar van 2016 had uitgewezen dat het teken/de naam BIXBY vrij was, heeft Samsung besloten deze naam te gaan gebruiken voor haar virtuele assistent.  
       
     
     
       2.2. 
       EBB is een van de honderden rechtspersonen waarbij haar enig aandeelhouder en bestuurder [gedaagde sub 2] betrokken is. Deze bedrijven worden hierna ook tezamen aangeduid als ‘de [gedaagde sub 2] -bedrijven’.  
       
     
     
       2.3. 
       Op 10 oktober 2016 heeft EBB drie woordmerken met het teken BIBBY gedeponeerd in het Pakistaanse merkenregister (hierna: ‘de Pakistaanse BIBBY-merken’). 
       
     
     
       2.4. 
       Samsung heeft op 2 november 2016 inschrijving van het woordmerk BIXBY als Uniemerk aangevraagd voor waren en diensten in de klassen 9 en 42. Deze aanvraag is ingeschreven onder registratienummer 015994635 (hierna: ‘het BIXBY-merk’). 
       
     
     
       2.5. 
       De eerste mediapublicatie over het gebruik van het BIXBY-merk door Samsung dateert van 5 november 2016. 
       
     
     
       2.6. 
       Op 28 februari 2017 heeft EBB:  
       
         
           i) het Beneluxmerk BIBBY (hierna: het BIBBY-Beneluxmerk) aangevraagd. Het BIBBY-Beneluxmerk is op 15 mei 2017 onder registratienummer 1010691 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 09, 38 en 41; 
         
         
           ii) een van 10 oktober 2016 daterende prioriteit van de Pakistaanse BIBBY- merken ingeroepen, en  
         
         
           iii) oppositie ingesteld tegen het BIXBY-merk. 
         
       
       
       
     
   
   
     
       3 Het geschil 
     
       3.1. 
       Samsung vordert – verkort weergegeven – dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:  
       A.  primair:  de nietigheid uitspreekt van het BIBBY-Beneluxmerk en de doorhaling daarvan gelast; 
       
       
         subsidiair:  voor recht verklaart dat het teken BIXBY geen inbreuk maakt op het BIBBY-Beneluxmerk; 
       
       
         meer subsidiair:  EBB c.s. verbiedt zich op basis van haar Benelux-merkregistratie te verzetten tegen registratie van het BIXBY-merk van Samsung, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,- per dag dat het gebod wordt overtreden; 
       
       EBB c.s. beveelt alle schade te vergoeden die Samsung heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen zijdens EBB c.s. op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;  
       
       EBB c.s. veroordeelt in de kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv. 
       
     
     
       3.2. 
       
         Samsung stoelt haar vorderingen op de volgende stellingen:  
         A 	 primair:  EBB heeft een aanvraag te kwader trouw in de zin van artikel 2.2bis lid 2 BVIE  van het BIBBY-Beneluxmerk gedaan. Zij heeft daarbij haar merkrechten gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze verleend zijn en gehandeld in strijd met Samsungs in artikel 16 EU Handvest neergelegde grondrecht van vrij ondernemerschap. 
         B 	 subsidiair:  Samsung maakt met haar BIXBY-merk geen inbreuk op het BIBBY-Beneluxmerk. 
         C 	 meer subsidiair:  – voor zover de rechtbank aanneemt dat beide merken wel verwarringwekkend overeenstemmen – vormen de feiten en de hiervoor ingenomen stellingen grond voor toewijzing van dit verbod, dat ook wordt gerechtvaardigd door de oneerlijke concurrentie met het BIBBY-Beneluxmerk ten opzichte van de naam BIXBY, die Samsung eerder in Nederland gebruikte. 
         D	Als gevolg van het hiervoor genoemde handelen lijden Samsung en de met haar verbonden ondernemingen schade en dreigt grotere schade. De nu nog niet deugdelijk te begroten schade bestaat onder meer uit de kosten voor het beteugelen van de complicaties die zijn ontstaan door de handelwijze van EBB en [gedaagde sub 2] , die Samsung als ‘spin in het web’ verantwoordelijk en aansprakelijk houdt voor het handelen van EBB.  
       
       
     
     
       3.3. 
       EBB c.s. voeren verweer.  
       
     
     
       3.4. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
       
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     in beide zaken 
     
     
       
         Bevoegdheid 
       
     
     
       4.1. 
       De rechtbank moet ambtshalve bezien of zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen EBB met betrekking tot het BIBBY-Beneluxmerk. De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE, nu Samsung noch EBB gevestigd zijn binnen het Benelux-gebied.  
       
     
     
       4.2. 
       EBB c.s. zijn verschenen zonder de bevoegdheid van deze rechtbank te bestrijden en hebben daarmee, indien en voor zover nodig, de bevoegdheid van deze rechtbank voor de vorderingen op andere grondslagen aanvaard. 
       
       
         
           Toepasselijk recht 
         
       
     
     
       4.3. 
       Partijen hebben de discussie over de niet in het BVIE geregelde onderwerpen gevoerd aan de hand van bepalingen van Nederlands recht. Daarmee hebben zij, indien en voor zover nodig, een processuele rechtskeuze voor dit recht gedaan. 
       
       
         
           in de zaak tegen EBB 
         
       
       
       
         
           Aanvraag te kwader trouw? 
         
       
     
     
       4.4. 
       Op grond van artikel 2.28 lid 1 BVIE in samenhang met artikel 2.2bis lid 2 BVIE kan een merk op vordering van iedere belanghebbende nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. 
       
       
         
           Peilmoment 
         
       
     
     
       4.5. 
       Het reguliere peilmoment voor de beoordeling van de door Samsung gestelde kwade trouw is het tijdstip van de aanvraag, 28 februari 2017. EBB betoogt dat in dit geval, waarin sprake is van een aanvraag op basis van ingeroepen recht op voorrang, als peilmoment de registratiedatum van de Pakistaanse BIBBY-merken (10 oktober 2016) moet worden aangehouden. De rechtbank volgt EBB hierin niet en overweegt daartoe als volgt. 
       
     
     
       4.6. 
       De in artikel 2.2bis BVIE bedoelde kwade trouw is een geharmoniseerd begrip,  dat moet worden uitgelegd conform de jurisprudentie van het HvJEU over artikel 4 lid 2 Merkenrichtlijn en (overeenkomstig) artikel (thans) 51 lid 1 onder b UMVo.  Daarin geldt het moment van de aanvraag van het merk als peildatum voor de kwader trouw.  Dat wordt ook aangenomen in gevallen waarin bij de inschrijving een beroep op een voorrangsrecht wordt gedaan.  Dit strookt met de tekst en het systeem van het BVIE, waarin de aanvraag voor het Beneluxmerk wordt onderscheiden van het daarbij of binnen een maand daarna in te roepen voorrangsrecht  en een ingeroepen voorrangsrecht ertoe leidt dat het Beneluxmerk bij inschrijving de prioriteit van de voorrangsdatum  krijgt.  Het aanhouden van het moment van de aanvraag als peildatum voor beoordeling van de kwade trouw strookt ook met de strekking van artikel 2.2bis lid 2 BVIE, dat bedoeld is als een correctie ter voorkoming van misbruik van het in het BVIE neergelegde territoriaal werkende depotstelsel,  waarin een Beneluxmerk wordt verkregen door inschrijving in het daartoe bestemde register op een aanvraag binnen het Beneluxgebied. 
       
     
     
       4.7. 
       EBB betoogt dat het internationale prioriteitsrecht wordt uitgehold en het prioriteitssysteem zinledig wordt als wordt uitgegaan van de datum van de Beneluxaanvraag bij beoordeling van de kwade trouw. Gezien de manier waarop het voorrangsrecht op grond van het BVIE prioriteit verleent aan het Beneluxmerk waarbij het wordt ingeroepen, is EBB ten volle in staat haar recht van voorrang op basis van de Pakistaanse BIBBY-merken uit te oefenen als bij toepassing van artikel 2.2bis BVIE wordt uitgegaan van de aanvraagdatum van het BIBBY-Belenuxmerk. Dit betoog gaat dus niet op. De door Samsung gestelde aanvraag te kwader trouw van het BIBBY-Beneluxmerk zal worden beoordeeld naar de situatie ten tijde van de aanvraag tot inschrijving van dat merk. 
       
       
         
           Kwade trouw? 
         
       
     
     
       4.8. 
       Het geharmoniseerde begrip kwade trouw heeft betrekking op de subjectieve beweegredenen van de aanvrager, bestaande uit een oneerlijke bedoeling of een ander onzuiver motief. Dit veronderstelt gedrag dat afwijkt van de goede zeden of eerlijke zaken- of handelspraktijken.  Bij beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval op het tijdstip van indiening van de aanvraag en met name met: 
       
         
           i) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd; 
         
         
           ii) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dat teken te beletten, 
         
       
       	     en 
       ( iii) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten. 
       Dit zijn nadrukkelijk voorbeelden van de grote verscheidenheid van omstandigheden die een rol kunnen spelen.  Zo kan ook zonder de onder (i) bedoelde wetenschap sprake zijn van kwade trouw.  Het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager moet worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, waaronder met name de commerciële logica van de indiening van de inschrijvingsaanvraag.  In het bijzonder moet worden nagegaan of de aanvrager van plan is het merk te gebruiken voor de wezenlijke functie daarvan, die bestaat uit het voor de consument of de eindgebruiker waarborgen van de identiteit of de oorsprong van de betrokken waar of diensten, in de zin dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van een andere herkomst.  Daarbij kan rekening worden gehouden met de oorsprong van het teken, de commerciële logica die de indiening van de aanvraag tot merkregistratie volgt en de voor deze aanvraag relevante chronologische volgorde. 
       
     
     
       4.9. 
       Goede trouw wordt in beginsel verondersteld. Het is aan Samsung om objectieve feiten en omstandigheden aan te dragen waaruit volgt dat EBB de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk te kwader trouw heeft gedaan. Het is vervolgens aan EBB om een plausibele verklaring te geven aangaande zijn oogmerk en de commerciële logica van de aanvraag tot merkregistratie. 
       
     
     
       4.10. 
       Samsung wijst op de onder 2.6 bedoelde feiten met betrekking de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk: EBB heeft het BIBBY-Beneluxmerk aangevraagd nadat bekend was geworden dat Samsung haar virtuele assistent BIXBY zou noemen en het Uniemerk BIXBY had geregistreerd en heeft op dezelfde dag prioriteit ingeroepen van de Pakistaanse BIBBY-merken en oppositie ingesteld tegen het BIXBY-merk. Met Samsung is de rechtbank van oordeel dat hieruit volgt dat de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk kennelijk ertoe strekte oppositie in te stellen tegen het BIXBY-merk. 
       
     
     
       4.11. 
       Samsung wijst voorts erop dat het Pakistaanse merkenregister niet openbaar is en ook niet volledig transparant, omdat depots niet binnen een jaar worden gepubliceerd. Als gevolg van deze, niet door EBB weersproken omstandigheden, waren de Pakistaanse BIBBY-merken aan het zicht onttrokken en kwamen deze merken bij wereldwijd onderzoek zoals Samsung dat heeft gedaan (zie onder 2.1) niet aan het licht. Tijdens de comparitie heeft [gedaagde sub 2] verklaard dat EBB de Pakistaanse merkregistraties ieder half jaar vernieuwt om de prioriteit van deze merken te behouden. EBB ‘ververste’ de Pakistaanse BIBBY-merken dus met het oogmerk op basis daarvan elders een recht van voorrang in te roepen, zoals zij heeft gedaan bij haar aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk. Met registratie in Pakistan en het steeds verversen daarvan, heeft EBB dus bewerkstelligd dat zij beschikte over voortdurend aan het zicht onttrokken merkregistraties op basis waarvan zij elders prioriteit kon inroepen en oppositie kon aantekenen. Deze strategie wordt bevestigd door de verklaring van [gedaagde sub 2] tijdens de comparitie, dat EBB ‘BIBBY’ alleen als merk in Pakistan en de Benelux heeft geregistreerd, “ omdat een dergelijke registratie voldoende is om een Uniemerk-registratie te kunnen aanvallen .”  
       
     
     
       4.12. 
       
         Samsung wijst voorts op de omstandigheid dat de BIBBY-merken nog nooit zijn gebruikt en nu ook niet worden gebruikt. Concrete plannen voor gebruik bestaan evenmin. Volgens EBB liggen de plannen ‘ op de tekentafel (...) tot het juiste moment om het merk zelf in de markt te zetten of op een andere wijze te gebruiken, zoals het eventueel in licentie te geven .’ In antwoord op de vraag wat nu concreet op de tekentafel ligt, heeft [gedaagde sub 2] ter zitting verklaard: 
         
           “Wij bouwen een grote merkenportfolio op voor mogelijk bruikbare merken. Ik investeer in apps, die een naam nodig hebben. Alle nieuwe technologieën hebben een naam nodig. Wij hebben namen/merken beschikbaar voor bedrijven die ze nodig hebben. BIBBY is een naam die wereldwijd aantrekkelijk is, omdat het makkelijk is uit te spreken. We willen graag de kans hebben om dit merk te gebruiken.” 
         
       
       
     
     
       4.13. 
       
         Uit deze verklaring volgt dat EBB ‘BIBBY’ als woordmerk wenst vrij te houden om het op enig moment te kunnen exploiteren, door het te verkopen of in licentie te geven voor nog onbepaalde waren of diensten. Dat is geen gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk. Hierin ligt voorts het oogmerk van EBB besloten deze merken op enig moment te gelde te maken en tot die tijd of met het oog daarop gebruik van identieke of soortgelijke tekens door derden – zoals nu Samsung – te blokkeren door het BIBBY-Beneluxmerk onder inroeping van prioriteit aan te vragen en oppositie in te stellen tegen het BIXBY-merk. Dit wordt bevestigd door de verklaring van [gedaagde sub 2] , die ter zitting heeft toegelicht dat hij beschikt over een staf van meer dan 100 mensen die dagelijks voor de [gedaagde sub 2] -bedrijven onderzoeken of er een kans is dat een bepaalde naam een wereldwijd merk kan worden, en verklaarde:  
          “ U moet het zien zoals de eigendom van een stuk land waarvan op voorhand niet duidelijk is wat de bestemming is en/of wat daaromheen gebeurt. Afhankelijk van de ontwikkeling kan de waarde van die eigendom zich in positieve zin ontwikkelen en kan het dus een goede investering zijn. Zo is het ook met de merken. De rechten daarop zijn vergelijkbaar met echt eigendom en de waarde daarvan kan zich – afhankelijk van de omstandigheden – gunstig ontwikkelen, zeker als het een aantrekkelijke merknaam is zoals BIBBY.” 
       
       
     
     
       4.14. 
       De onder 4.10 tot en met 4.13 bedoelde feiten en omstandigheden wijzen erop dat de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk te kwader trouw is gedaan. EBB betwist dit, door aan te voeren dat zij tezamen met de andere [gedaagde sub 2] -bedrijven en aangestuurd door [gedaagde sub 2] , een ‘ uniek merkbeleid’  voert en dat de [gedaagde sub 2] -bedrijven ‘ niet meer dan zeer actieve deposanten van merken’  zijn. Volgens EBB hebben deze merkdepots niets te maken met de door Samsung gesuggereerde ‘ trade mark squatting’ -praktijken, maar met doordacht ondernemerschap waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande mogelijkheden. EBB benadrukt dat eenieder de vrijheid toekomt die de [gedaagde sub 2] -bedrijven benutten. 
       
     
     
       4.15. 
       Met haar in algemene termen geformuleerde betoog over [gedaagde sub 2] onconventionele stijl van ondernemen, zijn positieve ‘ can do’  mentaliteit en het door EBB en andere [gedaagde sub 2] -bedrijven gebruik maken van de ter beschikking staande mogelijkheden, heeft EBB niets concreets aangevoerd over haar oogmerk en de commerciële logica van de aanvraag tot registratie van het BIBBY-Beneluxmerk. Zoals hiervoor is overwogen, ziet EBB het BIBBY-merk kennelijk als een investering en speculeert zij erop dat de waarde ervan stijgt omdat het een aantrekkelijk woord is voor een merk en iemand BIBBY (of een daarop gelijkend teken) als merk wil gebruiken. De vaststaande feiten en omstandigheden met betrekking tot de aanvraag voor het BIBBY-Beneluxmerk wijzen erop dat deze aanvraag is gedaan met dit speculatieve oogmerk. Daarmee is de aanvraag niet gedaan met het oog op gebruik volgens de wezenlijke functie van een merk. 
       
     
     
       4.16. 
       Zowel Samsung als EBB gaan in op het merkenbeleid van de [gedaagde sub 2] -bedrijven. De rechtbank zal dit daarom in haar beoordeling betrekken. De hieronder onder 4.17 tot en met 4.19 te bespreken feiten en omstandigheden met betrekking tot dit merkenbeleid en de uitvoering daarvan, vormen een reden temeer om aan te nemen dat de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk te kwader trouw is gedaan.   
       
     
     
       4.17. 
       Relevant is dat de [gedaagde sub 2] -bedrijven – naar niet in geschil is – wereldwijd over duizenden merkregistraties beschikken, waaronder van bekende merken zoals TESLA, HOME DEPOT, NEYMAR, APPLE, IPHONE, IPOD, LANCASTER, BAIDU, LEHMAN BROTHERS,. PAN AM, EUIPO en EUTM, vele voornamen en willekeurige lettercombinaties, zoals JHX, BQT of DMY. Op basis van deze merken voeren de [gedaagde sub 2] -bedrijven honderden oppositieprocedures en komen zij op tegen domeinnamen. Daarbij roepen de [gedaagde sub 2] -bedrijven regelmatig ‘onzichtbare prioriteit’ in en zetten zij vaak Beneluxmerken in. De [gedaagde sub 2] -bedrijven hebben ook nietigheidsacties wegens non-usus ingesteld met betrekking tot meer dan 200 merkinschrijvingen en hebben vervolgens veel van deze merken zelf geregistreerd.  
       
     
     
       4.18. 
       Samsung wijst onweersproken erop dat:  
       
         
           het Britse merkenbureau UKIPO [gedaagde sub 2] -bedrijven terecht heeft gewezen vanwege 86 als misbruik van recht aangemerkte opposities tegen merken van Apple Inc,  
         
         
           merkaanvragen door [gedaagde sub 2] -bedrijven als te kwader trouw zijn beoordeeld, onder meer door het UKIPO met betrekking tot de merken VIVA,  Xero.com,  ALEXANDER,  HELIUM,  WORLD,  EASY,  PETRUS,  MEME,  PALLADIUM,  TRUMP TV,  SNOOP  en ALMOND , 
         
       
       - in een groot aantal UDRP-procedures bij diverse arbitrage instituten (WIPO, NAF, ADR.eu) is geoordeeld dat de [gedaagde sub 2] -bedrijven te kwader trouw hebben gehandeld met de registratie en het gebruik van domeinnamen. 
       
     
     
       4.19. 
       Tot slot is in dit verband relevant het Linkedin-profiel van een voormalig ‘ Intellectual property (Trademarks) Manager’  bij een van de [gedaagde sub 2] -bedrijven, waarop Samung wijst. Daarin staat dat hij daar de volgende ervaring heeft opgedaan: 
       
         
           
         
       
       
         EBB betwist niet dat de genoemde werkzaamheden, met inbegrip van de exploitatie van ‘ priority chains’  en ‘ reverse domain name hacking’  deel uitmaakten van het takenpakket van de voormalig werknemer van een van de [gedaagde sub 2] -bedrijven.  
       
       
     
     
       4.20. 
       De slotsom van het voorgaande is dat uit de vaststaande feiten en omstandigheden met betrekking tot de aanvraag van het BIBBY-Belenuxmerk volgt dat deze te kwader trouw is gedaan. Dit wordt bevestigd door de onder 4.17 tot en met 4.19 besproken feiten en omstandigheden met betrekking tot het merkenbeleid van de [gedaagde sub 2] -bedrijven en de uitvoering daarvan.  
       
     
     
       4.21. 
       Niet relevant is of EBB al dan niet daadwerkelijk heeft getracht munt te slaan uit de aanvraag voor het BIBBY-Beneluxmerk, door een schikkingsvoorstel te doen aan Samsung in verband met haar oppositie, zoals Samsung in eerste instantie stelde. Ook zonder zo’n voorstel, is de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk in de gegeven omstandigheden te kwader trouw gedaan.  
       
     
     
       4.22. 
       De primaire vordering A zal worden toegewezen. De overige geschilpunten over deze vordering en die over subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen B en C behoeven geen bespreking. 
       
       
         
           Schadevergoeding? 
         
       
     
     
       4.23. 
       Met Samsung is de rechtbank van oordeel dat de aanvraag te kwader trouw van het BIBBY-Beneluxmerk in de gegeven omstandigheden misbruik van recht oplevert in de zin van artikel 3:13 BW. Uit r.o. 4.10 t/m 4.19 bedoelde feiten en omstandigheden volgt dat EBB het recht om een aanvraag te doen tot inschrijving van een merk heeft aangewend voor een ander doel dan waarvoor het is gegeven, nu die aanvraag niet was gericht op gebruik van het BIBBY-Beneluxmerk overeenkomstig de wezenlijke functie van een merk. Nu dit misbruik van recht geschiedde met het oog op het instellen van oppositie van het BIXBY-merk van Samsung, heeft EBB onrechtmatig gehandeld jegens Samsung, die naar het oordeel van de rechtbank voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij als gevolg daarvan schade heeft geleden in de vorm van kosten voor oppositie en het beteugelen van complicaties die zijn ontstaan die door de bij de aanvraag ingestelde oppositie op basis van het BIBBY-Beneluxmerk zijn ontstaan.  
       
     
     
       4.24. 
       Vordering D wordt dus toegewezen ten aanzien van EBB. De schade moet worden begroot in de schadestaatprocedure. Het gaat daarbij om andere kosten dan de proceskosten van deze procedure en alleen om de kosten van Samsung zelf, niet ook van de in de dagvaarding genoemde kosten van aan haar gelieerde ondernemingen.  
       
       
         
           in de zaak tegen [gedaagde sub 2] 
         
       
       
     
     
       4.25. 
       Als uitgangspunt geldt dat indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Aldus gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap hogere eisen dan in het algemeen het geval is. Een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij primair sprake is van handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen. Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval. 
       
     
     
       4.26. 
       Ingeval van merkinbreuk bestaat ruimte om ook de bestuurder een verbod op te leggen, indien aannemelijk is dat de bestuurder door de inbreuk te bevorderen of niet te verhinderen, terwijl hij daartoe wel in staat was, ook zelf onzorgvuldig handelt.  Naar analogie hiervan kan worden aangenomen dat [gedaagde sub 2] , als hij de door EBB te kwader trouw gedane aanvraag heeft bevorderd of niet heeft verhinderd, terwijl hij daartoe wel in staat was, ook zelf onzorgvuldig handelt ten aanzien van Samsung, die wordt getroffen door dit misbruik van recht door EBB. Als hem daarvoor persoonlijk een ernstig verwijt kan  worden gemaakt, kan [gedaagde sub 2] in dat geval naast EBB persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor de schade die Samsung lijdt als gevolg van de aanvraag te kwader trouw. Dat persoonlijk ernstig verwijt kan worden aangenomen als [gedaagde sub 2] ten tijde van de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk wist of behoorde te begrijpen dat die aanvraag tot schade zou leiden bij Samsung. 
       
     
     
       4.27. 
       Niet ter discussie staat dat [gedaagde sub 2] volledig op de hoogte was van de door EBB te kwader trouw gedane aanvraag voor het BIBBY-Beneluxmerk, die volgens zijn eigen toelichting past binnen de door hem bepaalde strategie van de [gedaagde sub 2] -bedrijven. Daarmee heeft hij de aanvraag bevorderd, terwijl hij – naar niet ter discussie staat – ook had kunnen verhinderen dat de aanvraag werd gedaan. [gedaagde sub 2] , die ervan blijk heeft gegeven goed op de hoogte te zijn van de werking van het merkenrecht, wist, of had in ieder geval behoren te begrijpen, dat Samsung kosten zou moeten maken in verband met de door EBB ingestelde oppositie voor het beteugelen van de daarmee verband houdende complicaties voor het BIXBY-merk. Daarmee is naar het oordeel van de rechtbank voldaan aan de eisen voor de onder D gevorderde hoofdelijke veroordeling van [gedaagde sub 2] tot betaling van schadevergoeding aan Samsung.  
       
       
         
           Proceskosten 
         
       
     
     
       4.28. 
       EBB c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Samsung maakt op de voet van artikel 1019h Rv aanspraak op vergoeding van de proceskosten. Partijen hebben gediscussieerd over de hoogte van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Eerst zal echter de vraag moeten worden beantwoord of onderhavige procedure (geheel) als een handhavingsprocedure in de zin van artikel 1019 Rv kan worden aangemerkt. De rechtbank overweegt daarover het volgende. 
       
     
     
       4.29. 
       Artikel 1019 Rv en 1019h Rv moeten zo worden uitgelegd dat het toepassingsbereik daarvan overeenstemt met het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn,  waarvan deze bepalingen de implementatie vormen, en de rechtspraak van het Hof van Justitie daarover. Daaruit volgt dat de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn enkel de handhaving waarborgen van de verschillende rechten van de personen die intellectuele-eigendomsrechten  verkregen  hebben, te weten de  houders  van dergelijke rechten (cursiveringen rechtbank). Deze bepalingen kunnen niet in die zin worden uitgelegd dat zij beogen de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld van de personen die door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn.  Een nietigheidsprocedure, die niet een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht betreft, wordt juist ter beschikking gesteld van een persoon die, zonder houder van een intellectuele-eigendomsrecht te zijn, opkomt tegen de bescherming van een recht van intellectuele eigendom dat aan de houder van de overeenkomstige rechten is verleend. Zo’n procedure beoogt dus niet de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de Handhavingsrichtlijn. 
     
     
       4.30. 
       Als echter duidelijke aanwijzingen bestaan dat een nietigheidsprocedure, die in beginsel niet onder 1019h Rv valt, te kwalificeren is als een vooruitgeschoven verweer tegen dreigend handhavend optreden door de rechthebbende, kan artikel 1019h Rv wel van toepassing worden geacht. Daarvoor is vereist dat duidelijke aanwijzingen bestaan dat de rechthebbende daadwerkelijk voornemens is handhavend op te treden. 
       
     
     
       4.31. 
       Gezien het voorgaande en nu ten aanzien van de tegen EBB ingestelde nietigheidsvordering gesteld noch gebleken is dat deze procedure aangemerkt kan worden als een vooruitgeschoven inbreukverweer tegen dreigende handhaving door EBB in de hiervoor onder 4.30 bedoelde zin, valt deze procedure (in zoverre) niet onder artikel 1019h Rv. Dat geldt ook voor de tegen EBB en [gedaagde sub 2] ingestelde vordering D, die schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad en bestuurdersaansprakelijkheid daarvoor betreffen. 
       
     
     
       4.32. 
       De proceskosten zullen dan ook conform het toepasselijke liquidatietarief worden begroot op € 1.086,- (2 punten x tarief II) aan salaris advocaat, € 626,- aan griffierechten en € 81,- aan deurwaarderskosten, derhalve op een totaalbedrag van € 1.793,-. 
       
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     De rechtbank 
     
     
       5.1. 
       verklaart nietig het Benelux woordmerk BIBBY met registratienummer 1010691 en spreekt de doorhaling daarvan uit; 
       
     
     
       5.2. 
       beveelt EBB c.s. alle schade te vergoeden die Samsung heeft geleden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 
       
     
     
       5.3. 
       veroordeelt EBB c.s. in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Samsung begroot op € 1.793,-; 
       
     
     
       5.4. 
       verklaart de veroordelingen onder 5.2 en 5.3 uitvoerbaar bij voorraad; 
       
     
     
       5.5. 
       wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. 
       
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2019. 
       
     
   
   
     Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
   
   
     Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in de artikelnummering geldend tot 1 maart 2019. De rechtbank zal in deze zaak verder de huidige artikelnummering van het BVIE vermelden, die op grond van artikel 6.2 BVIE per 1 maart 2019 van kracht is geworden. De bepalingen van het BVIE waarop partijen zich in deze zaak hebben beroepen, zijn door de wijziging van het BVIE op 1 maart 2019 niet inhoudelijk gewijzigd op voor deze zaak relevante punten en moeten – voor zover dat wel zo zou zijn – richtlijnconform worden uitgelegd. 
   
   
      Verg. HvJEU 27 juni 2013 3-320/12 (Malaysia Dairy). 
   
   
      Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie), zoals geldend vanaf 1 oktober 2017. 
   
   
      Verg. HvJ EG 11 juni 2009, EU:C:2009:361 (Lindt&Sprüngli/Frans Hauswirth) (hierna: Lindt), punt 35. 
   
   
      Verg. Gerecht EU 7 juli 2016 (Copernicus/EUIPO en Maquet) (hierna: Copernicus), punt 140. 
   
   
      Zie artikel 2.6 lid 1 en 3 BVIE. 
   
   
      De datum van indiening van de eerdere aanvraag op basis waarvan het voorrangsrecht wordt ingeroepen. 
   
   
      Dit vloeit voort uit artikel 4 lid A Verdrag van Parijs en het TRIPS Verdrag, waarnaar wordt verwezen in artikel 2.6 BVIE, gelezen in samenhang met artikel 2.10 lid 1 BVIE. Effectuering van het recht van voorrang geschiedt door bij inschrijving van het Beneluxmerk gegevens over het voorrangsrecht te vermelden (Regel 1.4 lid 1 Uitvoeringsreglement BVIE) en door het in Regel 1.6 lid 1 aanhef en onder c van het Uitvoeringsreglement BVIE bedoelde noteren van de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt, wordt uitgegaan van de voorrangsdatum. 
   
   
      Zie de Memorie van toelichting bij het BVIE, onder 3a. 
   
   
      Artikel 2.2 BVIE. 
   
   
      Verg. de conclusie van AG Sharpston bij Lindt, punt 60, Gerecht EU 14 februari 2012, EU:T:2012:77, (Peeters Landbouwmachines) (hierna: Peeters Landbouwmachines), punten 35-38, Copernicus, punt 28. 
   
   
      Verg. Lindt, punt 35. 
   
   
      Verg. Lindt, punten 22 en 38, Peeters Landbouwmachines, punt 20, en Gerecht EU 5 mei 2017, ECLI:EU:T:2017:316 (PayPal/EUIPO/Hub Culture) (hierna: PayPal), punt 44. 
   
   
      Verg. Copernicus, punt 28 en 92-97. 
   
   
      Verg. Lindt, punten 37, 42 en 53. 
   
   
      Verg. Lindt, punt 45, Copernicus, punt 32, en PayPal, punt 45. 
      Verg. PayPal, punt 51-59. 
   
   
      Verg. Copernicus, punt 32, en PayPal, punt 45. 
   
   
      Verg. Copernicus, punt 33, en PayPal, punt 51-59. 
   
   
      UKIPO 7 september 2017, uk-ipo-O-418-17. 
   
   
      UKIPO 6 oktober 2017, uk-ipo-O-484-17. 
   
   
      UKIPO 19 september 2017, uk-ipo-O-442-17. 
   
   
      UKIPO 15 maart 2018, uk-ipo-O-173-18. 
   
   
      UKIPO 18 april 2018, uk-ipo-O-242-18. 
   
   
      UKIPO 3 mei 2018, uk-ipo-O-427-18. 
   
   
      UKIPO 5 mei 2018, uk-ipo-O-267-18. 
   
   
      UKIPO 9 mei 2018, uk-ipo-O-281-18. 
   
   
      UKIPO 22 mei 2018, uk-ipo-O-315-18. 
   
   
      UKIPO 14 juli 2018, uk-ipo-O-409-18. 
   
   
      UKIPO 16 juli 2018, uk-ipo-O-424-18. 
   
   
      UKIPO 27 september 2018, uk-ipo-O-612-18.  
     De hiervoor in noot 20 t/m 31 genoemde uitspraken zijn overgelegd als EP28A-L. 
   
   
      Uitspraken overgelegd als EP30A. 
   
   
      Verg. HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959 en HR 05 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627. 
   
   
      Verg. HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:AD6095. 
   
   
      Verg. naar analogie HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008: BC4959 (Beklamel) en HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 (Ontvanger/Roelofsen), waarin de eis wordt gesteld van wetenschap bij de bestuurder (weten of behoren te begrijpen) van het schadetoebrengende gevolg van de gedraging van de vennootschap. 
   
   
      Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. 
   
   
      HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, ECLI:EU:C:2012:717 (Bericap), punten 77-80. 
   
   
      Bericap, punt 78-79. 
   
   
      Verg. gerechtshof Den Haag 26 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:575.