ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2019:2856

Titel: ECLI:NL:RBAMS:2019:2856 Rechtbank Amsterdam , 03-04-2019 / C/13/649834 / HA ZA 18-628

Gerecht: Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak: 2019-04-03

Zaaknummer: C/13/649834 / HA ZA 18-628

Proceduretype: Eerste aanleg - enkelvoudig

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:2856

---

IE-recht. Tussenvonnis. Inbreuk op Uniemerk: verwarringsgevaar, grote mate van overeenstemming merk en teken. Geen auteursrechtinbreuk: beschermingsomvang hangt samen met de mate van oorspronkelijkheid van het werk waarvan is overgenomen. Het werk is, anders dan eiser stelt, geen ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe versie op de tot dan toe bestaande pictogrammen/concepten van “Hipsters”. Daarbij past een beperkte beschermingsomvang.

vonnis 
     RECHTBANK AMSTERDAM 
     
     
       Afdeling privaatrecht 
     
     
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/13/649834 / HA ZA 18-628 
     
     
     
       
         Vonnis van 3 april 2019 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
     
       
         
          [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1]
         , 
       gevestigd te [vestigingsplaats] , 
     
     2.	 [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] , 
     
       wonende te [woonplaats] , 
       eisers in conventie, 
       verweerders in voorwaardelijke reconventie,  
       advocaat mr. K. Meijer te Alkmaar, 
     
     
     
       tegen 
     
     
   
   
     
       1  [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] ,  
     
       wonende te [woonplaats] , 
       2.	 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] , 
       wonende te [woonplaats] , 
       gedaagden in conventie, 
       eisers in voorwaardelijke reconventie, 
       advocaat mr. S.H. Kingma te Amsterdam. 
     
     
     
     
       Eisers in conventie worden hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] , [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] en gezamenlijk [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] genoemd. Gedaagden in conventie worden [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] genoemd.  
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       1.1. 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       
         
           de dagvaarding d.d. 12 juni 2018 met producties; 
         
         
           de conclusie van antwoord, tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie, tevens houdende akte producties; 
         
         
           het tussenvonnis van 21 november 2018 waarbij een comparitie van partijen is gelast; 
         
         
           het proces-verbaal van comparitie van 18 februari 2019 en de daarin genoemde stukken, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie alsmede de akte wijziging van eis tevens overlegging producties van de zijde van [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] 
         
       
       
     
     
       1.2. 
       Ten slotte is vonnis bepaald. 
       
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
       2.1. 
       
        [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] is een ondernemer die zich, onder de naam [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] , bezighoudt met het (ver)maken en verkopen van (maat)kleding, waaronder hoeden en schoenen. 
       
     
     
       2.2. 
       
        [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] heeft de merkrechten ter zake de eenmanszaak [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] overgedragen aan c.q. ingebracht in [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] . [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] is aandeelhouder en enig bestuurder van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] . 
       
     
     
       2.3. 
       
        [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] maakt bij de verkoop van zijn waren gebruik van het navolgende logo: 
       
       
         
           
         
       
       
     
     
       2.4. 
       Bovenstaand logo is vervaardigd door ontwerpbureau [naam ontwerpburo] en in opdracht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] gewijzigd. Bij akte van 6 juni 2017 zijn alle auteursrechten op het logo door [naam ontwerpburo] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] overgedragen.  
       
     
     
       2.5. 
       
        [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] is houdster van de volgende merkregistraties: 
       i. het op 29 januari 2016 onder nummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 1] ingeschreven Benelux beeldmerk: 
       
         
           
         
       
       
          het op 31 augustus 2017 onder nummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 2] ingeschreven Benelux woordmerk: ‘ [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] ’; 
           het op 19 maart 2018 onder nummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 3] ingeschreven Benelux beeldmerk: 
       
       
       
     
     
       2.6. 
       
        [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] is houdster van de drie Benelux (beeld)merken die zij in licentie heeft uitgegeven aan [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] . 
       
     
     
       2.7. 
       
        [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] is oprichter en thans weer exploitant van de als eenmanszaak gedreven onderneming [naam eenmanszaak] , opgericht op 16 juni 2015. Blijkens een uittreksel van de Kamer van Koophandel is [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] in de periode 7 september 2016 tot 1 oktober 2017 als eigenaar van [naam eenmanszaak] ingeschreven geweest. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van 4 januari 2019 is [naam eenmanszaak] opgeheven met ingang van 3 januari 2019. 
       
     
     
       2.8. 
       
        [naam eenmanszaak] hield zich bezig met de verkoop van voornamelijk hoeden en bediende zich daarbij van het logo: 
       
       
         
           
         
       
       
     
     
       2.9. 
       
         De advocaat van [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] bij brieven van  
         13 november 2015, 17 februari 2016 en 3 mei 2017 gesommeerd om haar inbreukmakende handelen blijvend te staken. 
       
       
     
   
   
     
       3 Het geschil 
     in conventie 
     
       3.1. 
       
        [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] vordert enigszins samengevat, na wijziging van eis, bij vonnis, voor zover en indien mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 
       
       
         I. een verklaring voor recht dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] inbreuk maakt en/of heeft gemaakt op de exclusieve merkrechten van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] ter zake van het Benelux beeldmerk met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 1] ; 
         II. hoofdelijke veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] om met onmiddelijke ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik in de Benelux van het in de dagvaarding genoemde beeldmerk met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 1] of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden; 
         III. een verklaring voor recht dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] inbreuk maakt en/of heeft gemaakt op de exclusieve auteursrechten van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] ter zake van het in de dagvaarding omschreven en afgebeelde logo; 
         IV. hoofdelijke veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] om zich met onmiddelijke ingang na betekening van het vonnis te onthouden van iedere inbreuk op het auteursrecht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] met betrekking tot het werk, en derhalve het openbaar maken en/of verveelvoudigen van het werk (waaronder in ieder geval is te verstaan het (doen) vervaardigen, (doen) invoeren, (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, (doen) verhuren, te huur (doen) aanbieden, (doen) tentoonstellen, (doen) leveren, (doen) gebruiken, dan wel in voorraad (doen) hebben van inbreukmakende producten voor een van deze doeleinden of anderszins verhandelen van inbreukmakende producten) te staken en gestaakt te houden; 
         V. hoofdelijke veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] om binnen drie weken na betekening van het vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde verklaring te verstrekken ten aanzien van: 
       
       
         
           de leveranciers van producten waarop het inbreukmakend teken is aangebracht; 
         
         
           de geleverde inbreukmakende producten; 
         
         
           de afnemers en verkochte aantallen; 
         
         
           e voorraad inbreukmakende producten; 
         
         
           met verkoop inbreukmakende productie gemaakte omzet en winst;  
         
       
       
         VI.	hoofdelijke veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] tot betaling van een dwangsom van € 1.000,00 aan [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] , althans een in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere overtreding van de onder II, IV, V. verzochte bevelen; 
         VII. hoofdelijke veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] om binnen vier weken na betekening van het vonnis aan [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] , althans aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] , althans aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] af te dragen het totaal aan door hen met de verkoop van de producten genoten winst zoals vastgesteld door de registeraccountant gevorderde verklaring; 
         VIII. hoofdelijke veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] tot betaling van de totaal geleden schade nader op te maken bij staat; 
         IX. hoofdelijke veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] tot betaling van de werkelijke proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), inclusief nakosten en te vermeerderen met rente.  
       
       
     
     
       3.2. 
       Aan haar vorderingen legt [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] – kort samengevat – het navolgende ten grondslag. Met het gebruik maken van het logo (zie 2.8) van [naam eenmanszaak] hebben [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] inbreuk gemaakt op de auteursrechten van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] en het merkenrecht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] . Door het inbreukmakende en onrechtmatige handelen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] heeft [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] schade geleden en lijdt [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] thans nog steeds schade.  
       
     
     
       3.3. 
       
        [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] voeren gemotiveerd verweer.  
       
     
     
       3.4. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan. 
       
       
         
           In voorwaardelijke reconventie 
         
       
     
     
       3.5. 
       
        [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] vorderen in voorwaardelijke reconventie, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 
       
       
         I. de nietigverklaring van de merkenrechten van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] geregistreerd als Benelux merken onder inschrijfnummers [inschrijvingsnummer beeldmerk 1] , [inschrijvingsnummer beeldmerk 2] en [inschrijvingsnummer beeldmerk 3] , uit te spreken, met bevel van doorhaling daarvan in het Benelux-merkenregister, binnen  
         14 dagen na dagtekening van het in dezen te wijzen vonnis; 
         II. hoofdelijke veroordeling van [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] tot betaling van de werkelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv inclusief nakosten en te vermeerderen met rente.  
       
       
     
     
       3.6. 
       De vordering in reconventie is ingesteld onder de voorwaarde dat de vordering van [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] in conventie zal worden toegewezen.  
       
     
     
       3.7. 
       
        [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] voert verweer.  
       
     
     
       3.8. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan. 
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     
       
         in conventie 
       
       
         Merkenrecht 
       
     
     
     
       4.1. 
       Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk ook in dit arrondissement plaatsvindt (artikel 4.6 lid 1 BVIE).  
       
     
     
       4.2. 
       
        [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] heeft zijn vordering uitsluitend gebaseerd op een gestelde merkinbreuk door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] op het hiervoor onder r.o. 2.5 onder i) aangeduide beeldmerk. De eerste vraag in deze procedure is of het gebruik van het teken door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] inbreuk maakt op dit beeldmerk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] . [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] grondt haar vordering primair op artikel 2.20 lid 1 sub a en subsidiair op artikel 2.20 lid 1 sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). De rechtbank ziet aanleiding eerst het beroep op subonderdeel b van artikel 2.20 lid 1 BVIE te behandelen. 
       
     
     
       4.3. 
       Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.   
       
     
     
       4.4. 
       Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG/EU moet het verwarringsgevaar – het gevaar dat het in aanmerking te nemen publiek de betreffende waren zelf verwart, dan wel dat dit publiek een verband legt tussen merk en teken, met name ten aanzien van de herkomst van de waren – globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij spelen een rol de mate van overeenstemming van merk en teken, de mate van onderscheidend vermogen, de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie en de soortgelijkheid van de betreffende waren. Deze globale beoordeling moet, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij de vergelijking moet meer aandacht worden gegeven aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. De indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterlaat speelt daarbij een beslissende rol.  
       
     
     
       4.5. 
       Ter adstructie van haar standpunt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] inbreuk maken op het merkrecht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] heeft [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] in de eerste plaats naar voren gebracht dat sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] betwisten dat van verwarring bij het publiek sprake is omdat de tekens slechts op visueel vlak in zeer geringe mate overeenstemmen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] zijn dan ook van oordeel dat, wat de totaalindruk van het merk en teken betreft, er geen sprake is van overeenstemming, althans van onvoldoende overeenstemming om merkrechtinbreuk aan te nemen.  
       
     
     
       4.6. 
       In het onderhavige geval gaat het derhalve om de vraag of er zodanige gelijkenis bestaat tussen het beeldmerk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] enerzijds en het teken van [naam eenmanszaak] anderzijds, dat het gebruik van het teken van [naam eenmanszaak] bij het publiek gevaar voor verwarring in bovengenoemde zin met het beeldmerk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] kan doen ontstaan:  
       
       
         
           
             
           
         
         
           
             
           
         
       
       
     
     
       4.7. 
       De rechtbank stelt hieromtrent voorop dat het merk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] en het teken van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt. Over de gelijkenis tussen merk en teken wordt overwogen dat het teken van [naam eenmanszaak] visueel een grote gelijkenis vertoont met het merk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] . Zo bestaan beide tekens uit een zwart-wit silhouet van een (vooraan)gezicht van een man, een gekantelde hoed en een baard. Bovendien is de vorm van het silhouet hetzelfde.  
       
     
     
       4.8. 
       De rechtbank acht het dan ook voorstelbaar dat de consument het merk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] en het teken van [naam eenmanszaak] met elkaar verwart, althans dat de consument ondanks het uit elkaar houden van merk en teken, toch door de gelijkenis ervan meent dat er een verband bestaat, bijvoorbeeld dat de ondernemingen die de merken gebruiken dezelfde zijn of met elkaar een of andere juridische en/ of economische band hebben. Weliswaar hebben [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] zich op het standpunt gesteld dat de dominerende bestanddelen slechts de hoed en de zwart-wit afbeelding zijn en dat daarom slechts sprake is van een geringe mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, maar de rechtbank heeft uit de ter zitting overgelegde screenshots van Facebook respectievelijk Instagram waargenomen dat het afgeleid teken op de hoeden van [naam eenmanszaak] sterke gelijkenissen vertoont met het beeldmerk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] . Het verweer dat het teken van [naam eenmanszaak] woordelementen heeft, doet, anders dan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] stellen, aan dat onderscheidend vermogen niet af. Ook het feit dat er geen auditieve vergelijking mogelijk is maakt, gezien de grote mate van overeenstemming tussen merk en teken, het eventuele verwarringsgevaar voor de consument niet minder.  
       
     
     
       4.9. 
       Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat sprake is (geweest) van een inbreuk op het merkrecht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] op grond artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en zij zich derhalve tegen het gebruik van het logo van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] als teken kan verzetten. Dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] niets afwisten van het vermeende merk, zij nimmer verwarring hebben willen stichten en het feit dat [naam eenmanszaak] een kleine onderneming is, doet aan dit alles niets af. Dat is een omstandigheid die voor rekening en risico van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] komt. Of [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] daartoe ook een beroep op grond van subonderdeel a van artikel 2.20 lid 1 BVIE toekomt, kan bij deze uitkomst in het midden blijven.  
     
     
       4.10. 
       Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn het door [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] gevorderde verbod en de nevenvorderingen, voor zover gegrond op de merkinbreuk, toewijsbaar. De gevraagde hoofdelijke veroordeling is niet toewijsbaar. Nu [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] opvolgend de eenmanszaak hebben geëxploiteerd kan niet worden geoordeeld dat zij voor dezelfde schade aansprakelijk zijn. Aan de toe te wijzen bevelen zal de rechtbank een te maximeren dwangsom verbinden. 
       
       
         
           Auteursrecht 
         
       
       
     
     
       4.11. 
       
         De tweede vraag in deze procedure betreft de vraag of [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] door gebruikmaking van hun logo inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] . 
         
          [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat het werk van [naam eenmanszaak] c.s. moet worden aangemerkt als een onrechtmatige openbaarmaking en verveelvoudiging – in de zin van artikel 10 jº artikel 13 Auteurswet (hierna: Aw) – van het werk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] . [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] heeft hiertoe aangevoerd dat het werk het resultaat is van een samenwerking tussen [naam ontwerpburo] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] , waarbij de auteursrechten zijn overgedragen aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] , waardoor [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] auteursrechthebbende is. Volgens [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] heeft het werk een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het de persoonlijk stempel van de maker. [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] stelt voorts dat het logo van [naam eenmanszaak] in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het logo van [naam eenmanszaak] als een zelfstandig (nieuw) werk kan worden aangemerkt. Nu [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] zonder toestemming gebruik hebben gemaakt van zijn werk is sprake van een auteursrechtinbreuk, aldus [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] .  
       
       
     
     
       4.12. 
       
        [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] betwisten dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] auteursrechtelijke bescherming toekomt omdat het logo geen eigen oorspronkelijk karakter heeft gelet op het vormgevingserfgoed, dan wel een zeer beperkte beschermingsomvang heeft. Bovendien betogen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] dat geen sprake is van inbreuk omdat de totaalindruk van de werken, gelet op de auteursrechtelijk beschermde elementen, te verschillend is.  
       
     
     
       4.13. 
       De vraag die allereerst dient te worden beantwoord, is of in dit geval sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk (in de zin van artikel 10 Aw). Voor auteursrechtelijke bescherming is volgens vaste rechtspraak vereist dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De eis dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft, houdt – kort gezegd – in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Het gaat bij de eis van het persoonlijk stempel van de maker om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen (HR 30 mei 2008,  NJ  2008, 556, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 [partijnamen] ). De rechtbank is van oordeel dat met de hiervoor onder 4.7 genoemde onderscheidende kenmerken creatieve keuzes zijn gemaakt. [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] heeft ook inzicht gegeven in die keuzes door ook in het geding te brengen de eerste tekening die zij aan [naam ontwerpburo] ter beschikking heeft gesteld en de aanpassingen die daaraan nog zijn gedaan, waardoor het uiteindelijke logo is ontstaan. De rechtbank stelt derhalve vast dat het logo van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] een werk is in de zin van artikel 10 Aw en [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] auteursrechthebbende op het werk is, nu het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] draagt. Dit betekent dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] in beginsel bescherming tegen verveelvoudiging en openbaarmaking toekomt.  
       
     
     
       4.14. 
       Dát er gelijkenis bestaat tussen de werken leidt nog niet automatisch tot de conclusie dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] inbreuk maken op het auteursrecht. De beschermingsomvang hangt immers samen met de mate van de mate van oorspronkelijkheid van het werk waarvan is overgenomen. Een globale gelijkenis tussen twee werken impliceert nog geen verveelvoudiging, evenmin geldt hier het merkenrechtelijk associatiecriterium.  
       
     
     
       4.15. 
       Het gaat in dit geval om een pictogram van een zogenaamde “hipster” dat dicht blijft bij reeds bestaande pictogrammen van “hipsters”. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] hebben in hun conclusie van antwoord een groot aantal voorbeelden laten zien van soortgelijke logo’s die allemaal gebruikt worden om diensten of waren aan te prijzen voor een bepaalde doelgroep. Naar het oordeel van de rechtbank, en anders dan [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] stelt, is dan ook geen sprake van een ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe versie op de tot dan toe bestaande concepten/pictogrammen van “hipsters”. Daarbij past een beperkte beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin aldus moet worden uitgegaan van een beperkte beschermingsomvang, kan niet worden vastgesteld dat het gebruik in een eigen logo van enkele auteursrechtelijk beschermde trekken uit een ander werk zou meebrengen dat van een auteursrechtinbreuk sprake is. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan immers tegen deze achtergrond niet worden aangenomen dat per se sprake is geweest van verveelvoudiging juist van het logo van [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] Het gebruik van het logo van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] kan daarom niet worden gekwalificeerd als een inbreuk op een auteursrecht van [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] Dit betekent dat de vorderingen onder III en IV bij eindvonnis zullen worden afgewezen.  
       
       
         
           Schade 
         
       
       
     
     
       4.16. 
       Dit doet de vraag rijzen welke schade [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] door de onder r.o. 4.9. genoemde inbreuk van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] heeft geleden. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] rust, dat zij haar, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade als gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend, aldus artikel 6:98 BW.   
       
     
     
       4.17. 
       
        [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] heeft onder meer gesteld dat zij schade heeft geleden door de inbreuk. De rechtbank acht aannemelijk dat mogelijk schade is geleden door de merkinbreuk door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] . Omdat [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] een verwijzing naar de schadestaatprocedure heeft gevorderd, heeft het debat tussen partijen over de geleden schade en het causaal verband tussen de gestelde schade en de inbreuk door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] nog niet plaatsgevonden. Ter comparitie is besproken dat indien de rechtbank toe zou komen aan een inbreuk van recht partijen zich alsdan nog zullen mogen uitlaten over de schade. Dit betekent dat [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] zich bij akte zal mogen uitlaten over de geleden schade als gevolg van de merkinbreuk, zulks zoveel mogelijk gestaafd met schriftelijke bewijsstukken. Daarbij dient [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] zich ook uit te laten over het causaal verband tussen de gestelde schade en de merkinbreuk en het onder r.o. 4.16. vermelde uitgangspunt. Vervolgens zullen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] hierop bij antwoordakte mogen reageren.  
       
     
     
       4.18. 
       
        [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] heeft voor de berekening van de schade opgave gevorderd van de onder 3.1 onder V. genoemde informatie. Nu de merkinbreuk vaststaat, zal deze vordering worden toegewezen, met dien verstande dat ook hier geen grond bestaat voor hoofdelijke veroordeling. Indien [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] om uitstel zal verzoeken totdat deze opgave is gedaan, zal de rechtbank een dergelijk uitstel toestaan. De rechtbank geeft partijen ook in overweging om de zaak onderling te regelen met inachtneming van dit vonnis.  
       
       
         
           In reconventie 
         
       
       
     
     
       4.19. 
       
         Nu de rechtbank heeft vastgesteld dat sprake is van merkenrechtelijk verwarringsgevaar tussen het logo van [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] en het logo van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] , is voldaan aan de voorwaarde waaronder [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] de vordering in reconventie hebben ingesteld. De rechtbank zal deze hierna dan ook beoordelen.  
         
           woordmerk  ‘ [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] ’ ( [inschrijvingsnummer beeldmerk 2] ) en beeldmerk  ( [inschrijvingsnummer beeldmerk 3] ) 
       
       
     
     
       4.20. 
       De rechtbank stelt voorop dat [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] , in ieder geval na wijziging van eis, in conventie alleen het beeldmerk met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 1] tegen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] heeft ingeroepen. Het woordmerk met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 2] en het beeldmerk met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 3] heeft [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] nadrukkelijk niet tegen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] ingeroepen. De reconventie wordt dan ook geacht niet te zijn ingesteld ten aanzien van het woordmerk [inschrijvingsnummer beeldmerk 2] en het beeldmerk [inschrijvingsnummer beeldmerk 3] . Dit betekent dat de rechtbank niet toe komt aan een inhoudelijke beoordeling hiervan.  
       
       
         
           
         
       
       
         
           beeldmerk [inschrijvingsnummer beeldmerk 1] 
         
       
       
     
     
       4.21. 
       Resteert het beroep op nietigheid van het beeldmerk [inschrijvingsnummer beeldmerk 1] . [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] hebben aan hun vordering ten grondslag gelegd dat het depot voor het Benelux beeldmerk te kwader trouw is verricht, zulks op grond van, naar de rechtbank begrijpt, artikel 2.4 sub f BVIE. Hiertoe hebben [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] aangevoerd dat het logo van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] tezamen met [naam 1] reeds in het najaar van 2014 is ontworpen en wereldkundig is gemaakt en [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] , althans [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] geen voor-voorgebruiker(s) zijn, het beeldmerk niet voor hoeden wordt gebruikt en er geen sprake is van merkgebruik. Volgens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] daarmee onrechtmatig jegens haar gehandeld. [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] heeft de vordering betwist. Hiertoe heeft [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] aangevoerd dat er geen gebruiksplicht geldt, zij haar merk wel voor hoeden gebruikt en dat zij het beeldmerk niet te kwader trouw heeft gedeponeerd.  
       
     
     
       4.22. 
       De rechtbank stelt voorop dat het artikel waar [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] zich op beroepen per 1 maart 2019 is komen te vervallen. Door herindeling van het BVIE zijn de absolute en relatieve weigerings- en vernietigingsgronden niet langer opgenomen in artikel 2.28 BVIE, maar verplaatst naar artikel 2.2bis en artikel 2.2ter BVIE. Richtlijn 2015/2436 voorziet echter niet in overgangsbepalingen, in elk geval niet in die zin dat de toetsing aan de criteria van artikel 2 lid 4 sub f BVIE en de eventuele toepassing van de nietigheidssanctie anders zou moeten verlopen in gevallen die betrekking hebben op vóór de uiterste implementatiedatum (14 januari 2019) gedeponeerde c.q. ingeschreven merken.  
       
     
     
       4.23. 
       Ingevolge artikel 2.4 sub f BVIE (oud) wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.  
       
     
     
       4.24. 
       Naar het oordeel van de rechtbank hebben [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] de vordering en hetgeen zij daartoe stellen tegenover de gemotiveerde betwisting door [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] onvoldoende onderbouwd. In dit verband dienen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] immers te stellen en – indien daaraan wordt toegekomen – te bewijzen dat [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] , althans [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] , het beeldmerk heeft gedeponeerd in de wetenschap van een eerder bonafide gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waarden of diensten binnen de Benelux door een derde. Zelfs indien [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] wist of had behoren te weten van het bestaan van het teken van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] , is dat enkele feit onvoldoende om van kwade trouw uit te gaan. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig die niet zijn gesteld. Daarbij komt dat er geen gebruiksrecht geldt en voor (het aannemen van) kwade trouw zeer strenge eisen aan de stel- en bewijsplicht worden gesteld. Dit betekent dat de vordering in reconventie bij eindvonnis zal worden afgewezen.  
       
       
         
           In conventie en in reconventie voorts 
         
       
       
       
         
           Proceskosten 
         
       
       
     
     
       4.25. 
       Gelet op de toewijzing van het op merkinbreuk gegronde inbreukverbod, zullen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] bij eindvonnis als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. 
       
     
     
       4.26. 
       
         
          [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] vordert op de voet van artikel 1019h Rv veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] in de volledige proceskosten, welke kosten voor wat betreft de advocaatkosten volgens de door haar overgelegde specificatie tot op heden € 16.503,01 inclusief btw bedragen. Nu deze procedure ziet op de handhaving en bescherming van intellectuele eigendomsrechten is artikel 1019h Rv van toepassing. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Nu [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] in het minnelijke traject niet bereid zijn gebleken aan de sommaties van [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] te voldoen en de zaak buiten rechte te regelen, heeft [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] in redelijkheid tot dagvaarden kunnen overgaan met alle kosten van dien. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de rechtbank uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken.  
         In dit geval is de rechtbank voornemens bij eindvonnis aan te sluiten bij het (maximum) tarief behorende bij een eenvoudige zaak, te weten € 8.000,00, nu het een eenvoudige inbreukkwestie betreft, waarbij de grondslagen gebaseerd zijn op hetzelfde beperkte feitencomplex en elkaar deels overlappen.  
       
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     
     
       De rechtbank 
     
     
     
       
         in conventie 
       
     
     
       5.1. 
       verklaart voor recht dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] inbreuk maken en/of hebben gemaakt op het exclusieve merkrecht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] ter zake van het Benelux beeldmerk met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 1] ; 
       
     
     
       5.2. 
       beveelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Benelux beeldmerk met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer beeldmerk 1] of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden; 
       
     
     
       5.3. 
       beveelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] om binnen drie weken na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant – op basis van een zelfstandig door die registeraccountant te verrichten onderzoek – gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de advocaat van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] , mr. K. Meijer, vergezeld met alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende: 
       
       
         
           de volledige (handels)namen van de leverancier(s), maker(s), product(en) en/of distributeur(s), van wie de producten waarop het inbreukmakende teken is aangebracht (hierna: inbreukmakende producten) door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] hoofdelijk verkregen zijn, onder mededeling van hun adres(sen), e-mailadres(sen) en telefoon- en faxnummer(s); 
         
         
           de aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per leverancier, maker, producent en/of distributeur van de inbreukmakende producten, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen; 
         
         
           de afnemers, alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen) en telefoon-en faxnummer(s) van de afnemers; 
         
         
           e bij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende producten onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende zaken zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende producten; 
         
         
           de met de verkoop van de inbreukmakende producten behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte direct aan de inbreukmakende producten toerekenbare kosten, voorzien van duidelijk en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost. 
         
       
       
     
     
       5.4. 
       
         bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] een dwangsom verbeuren van € 1.000,00 voor iedere overtreding van het bepaalde onder 5.2. en 5.3 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende producten geldt als een afzonderlijke overtreding, met een maximum van  
         € 50.000,00; 
       
       
     
     
       5.5. 
       bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van  15 mei 2019  voor het nemen van een akte door [gedaagde in conventie, eisers in reconventie] over hetgeen is vermeld in r.o. 4.17.; 
       
       
         
           in conventie voorts en in reconventie 
         
       
       
     
     
       5.6. 
       houdt iedere verdere beslissing aan; 
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Rombouts, rechter, bijgestaan door mr. M.M. de Keizer, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 april 2019. 
       
     
   
   
     type:  
     coll: