ECLI: ECLI:NL:RBOBR:2014:5042

Titel: ECLI:NL:RBOBR:2014:5042 Rechtbank Oost-Brabant , 20-08-2014 / C/01/271164 / HA ZA 13-845

Gerecht: Rechtbank Oost-Brabant

Datum uitspraak: 2014-08-20

Zaaknummer: C/01/271164 / HA ZA 13-845

Proceduretype: Op tegenspraak

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBOBR:2014:5042

---

Merkenrecht. Afwijkende totaalindruk. Stelling dat sprake is van een bekend merk onvoldoende onderbouwd. In reconventie stelling dat sprake is van onrechtmatig handelen onvoldoende onderbouwd.

vonnis 
     RECHTBANK OOST-BRABANT 
     
     
       Handelsrecht 
       Zittingsplaats 's-Hertogenbosch 
     
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/01/271164 / HA ZA 13-845 
     
     
     
       
         Vonnis van 20 augustus 2014 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
     
       
         EUROSAFE SOLUTIONS B.V. , 
       gevestigd te Zwolle, 
     
     2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
     
       
         WELGELEGEN BEHEER B.V. , 
       gevestigd te Zwolle, 
       eiseressen in conventie, 
       verweersters in reconventie, 
       advocaat mr. M.A. Mak te Alkmaar, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
       
         ENSAFE B.V. , 
       gevestigd te Eindhoven, 
       gedaagde in conventie, 
       eiseres in reconventie, 
       advocaat mr. B.J.M. van  Helvert te Eindhoven. 
     
     
     
     
       Partijen zullen hierna Eurosafe en Ensafe (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Eiseressen zullen afzonderlijk ook wel worden aangeduid als Eurosafe Solutions respectievelijk Welgelegen. 
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       1.1. 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       
         
           het tussenvonnis van 5 februari 2014 
         
         
           de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie tevens houdende overlegging producties 26 en 27 van Eurosafe 
         
         
           het proces-verbaal van comparitie van 17 juni 2014, bij welke gelegenheid de voorwaardelijke vordering in reconventie is ingetrokken. 
         
       
       
     
     
       1.2. 
       Ten slotte is vonnis bepaald. 
       
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
       2.1. 
       Eurosafe is opgericht in 2000. Eurosafe is gespecialiseerd in valbeveiliging. Zij is distributeur van Latchways Plc.  
       
     
     
       2.2. 
       Op 2 september 2005 heeft Welgelegen een beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux merkenregister (inmiddels omgedoopt tot Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)). Daarop is inschrijving gevolgd. Het merk is ingeschreven onder nummer 0782437. Het beeldmerk bestaat uit de hieronder sub 2.3. weergegeven rood-witte ruitvorm, met daarin de letters E en S, en het woord  eurosafe solutions (in het zwart en eurosafe dikgedrukt). Eurosafe Solutions is het merk gaan gebruiken als licentieneemster.  
       
     
     
       2.3. 
       Sinds 2006 gebruikt Eurosafe het volgende (aangepaste) teken. 
       
       
         
           
         
       
       
       
         Welgelegen heeft dit teken op 9 april 2013 als beeldmerk gedeponeerd bij het BBIE. Daarop is inschrijving gevolgd. Het merk is ingeschreven onder nummer 0936074. Bij de inschrijving staan als kleuren vermeld: rood, blauw en wit. Eurosafe Solutions is de exclusieve licentieneemster van Welgelegen.  
       
       
     
     
       2.4. 
       Ensafe is opgericht in 2011 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 28 september 2011. Ensafe is evenals Eurosafe gespecialiseerd in valbeveiliging. Ensafe heeft een lijn met eigen valbeveiligingsproducten ontwikkeld onder het merk Marq. Deze producten worden verkocht en geïnstalleerd door dealers/installateurs. 
       
     
     
       2.5. 
       Een van de bestuurders van Ensafe is Roofsecure Nederland B.V. (hierna: Roofsecure). Roofsecure heeft op 8 juli 2011 het (grijs-zwarte) beeldmerk Ensafe gedeponeerd bij het BBIE. Daarop is inschrijving gevolgd. Het merk is ingeschreven onder nummer 1228880. De “s” van Ensafe is daarin gestileerd zoals in het hieronder sub 2.7. weergegeven teken.  
       
     
     
       2.6. 
       Aanvankelijk gebruikte Ensafe de kleuren groen en grijs/blauw.  
       
     
     
       2.7. 
       Sinds januari 2013 is Ensafe onder meer het volgende teken gaan gebruiken: 
       
       
         
           
             
               
             
           
           Veilig op niveau 
         
       
       
       
         Ensafe gebruikt haar teken “Ensafe” altijd in combinatie met de zogenaamde chapeau “veilig op niveau”, maar soms staat deze chapeau op een andere plek op een pagina of onderaan een pagina, uitgevoerd in witte letters in een rode balk.  
       
       
     
     
       2.8. 
       Inmiddels maakt Ensafe geen gebruik meer van de kleuren groen en grijs/blauw 
       
     
     
       2.9. 
       In juli 2013 heeft Eurosafe Ensafe gedagvaard in kort geding en gevorderd Ensafe te gebieden iedere inbreuk op haar merkrechten te staken. Bij vonnis van 25 juli 2013, gewezen onder zaak-/rolnummer C/01/263762 / KG ZA 13-352 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vorderingen van Eurosafe afgewezen. 
       
       
     
   
   
     
       3 Het geschil 
     in conventie 
     
       3.1. 
       
         Eurosafe vordert  samengevat –  
         I. Ensafe te gebieden met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van Eurosafe te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom bij overtreding van dit gebod 
         II. Ensafe te veroordelen tot vergoeding van de door Eurosafe geleden schade, op te maken bij staat 
         III. Ensafe te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 
       
       
     
     
       3.2. 
       
         Eurosafe legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. 
         Ensafe biedt op de Nederlandse markt soortgelijke producten en diensten aan als Eurosafe. In februari 2013 heeft Eurosafe geconstateerd dat Ensafe een teken gebruikt in de kleuren rood, wit en blauw dat overeenstemt met het teken van Eurosafe, zoals zij dat sinds 2006 gebruikt. Eurosafe heeft weliswaar haar teken in de kleuren rood, wit en blauw pas op 9 april 2013 doen inschrijven, maar omdat zij het teken al sinds 2006 gebruikt, is zij voor-voorgebruiker.  
         Eurosafe verzet zich op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE tegen het teken dat Ensafe gebruikt, nu dat teken overeenstemmend is met het merk van Eurosafe voor soortgelijke waren en diensten en door dat gebruik bij het in aanmerking komende publiek direct of indirect verwarring kan ontstaan. Doordat Eurosafe marktleider is in de Benelux en het om een bekend merk gaat moet worden aangenomen dat er snel verwarringsgevaar optreedt. Er heeft zich ook verwarring voorgedaan.  
         Omdat Eurosafe marktleider is, is haar merk een bekend merk. Ensafe trekt ongerechtvaardigd voordeel uit de goede reputatie van Eurosafe, doordat zij een teken gebruikt dat zeer nauw aansluit bij het merk van Eurosafe. Op grond van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE kan Eurosafe zich daartegen verzetten.  
         Eurosafe lijdt schade door de inbreuk die Ensafe op haar merk maakt.  
       
       
     
     
       3.3. 
       Ensafe voert verweer.  
       
     
     
       3.4. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
       
       
         
           in reconventie 
         
       
     
     
       3.5. 
       
         Ensafe vordert na intrekking van de voorwaardelijke vordering in reconventie  samengevat –  
         I. te verklaren voor recht dat het door Ensafe gebruikte teken en haar handelen geen inbreuk maken op de door Eurosafe geregistreerde woord-/beeldmerken  
         II. Eurosafe te veroordelen  tot vergoeding van de door Ensafe geleden schade, op te maken bij staat 
         III. Eurosafe te gebieden zich te onthouden van negatieve gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben de naam en reputatie van Ensafe en haar Marq-producten aan te tasten, op straffe van een dwangsom bij overtreding van dit gebod. 
         IV. Eurosafe hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 
       
       
     
     
       3.6. 
       
         Ensafe legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.  
         Ensafe maakt op geen enkele wijze inbreuk op het merk van Eurosafe. Ensafe heeft er belang bij dat de rechtsverhouding tussen partijen bindend komt vast te staan. Zij heeft er daarom belang bij dat voor recht wordt verklaard dat er van een inbreuk geen sprake is.  
         Eurosafe heeft onrechtmatig gehandeld jegens Ensafe. Door het onrechtmatig handelen van Eurosafe heeft Ensafe schade geleden, die Eurosafe verplicht is te vergoeden. Ensafe heeft er belang bij dat het Eurosafe verboden wordt haar naam en reputatie nog langer aan te tasten.  
       
       
     
     
       3.7. 
       Eurosafe voert verweer.  
       
     
     
       3.8. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     in conventie en in reconventie  
     
       4.1. 
       
         Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6. lid 3 BVIE wordt vooropgesteld dat deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen in conventie. Dit vloeit voort uit het feit dat Ensafe in dit arrondissement gevestigd is. Op grond van artikel 4.6. lid 4 BVIE is de rechtbank tevens bevoegd tot kennisneming van de vorderingen in reconventie.  
         
           in conventie voorts 
         
       
     
     
       4.2. 
       Tussen partijen is niet in geschil dat Eurosafe het door Welgelegen op 9 april 2013 als merk gedeponeerde teken al sinds 2006 op normale wijze gebruikt en daarmee als voor-voorgebruiker moet worden beschouwd. De inschrijving die dateert van na de datum waarop Eurosafe bekend is geraakt met het door Ensafe gebruikte teken is daarom niet te kwader trouw in de zin van artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE (Benelux Gerechtshof 25-6-2004, NJ 2005, 526 (Winner Taco)). Door het depot op 9 april 2013 van het merk en de daarop gevolgde inschrijving heeft Eurosafe derhalve een geldig recht op het merk. 
       
       
         
           Het beroep op artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE 
         
       
       
     
     
       4.3. 
       Op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE kan Eurosafe het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk van Eurosafe en dat teken in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, dient de rechtbank alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht te nemen, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten. De rechtbank dient derhalve te onderzoeken of sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of diensten en of het teken van Ensafe zodanig overeenstemt met het merk van Eurosafe dat sprake is van verwarringsgevaar. De rechtbank zal daarbij betrekken de stelling van Eurosafe dat haar merk een bekend merk in de valbeveiligingsmarkt is. Immers zal het verwarringsgevaar groter zijn naarmate het merk van Eurosafe vanwege zijn bekendheid bij het publiek een grotere onderscheidende kracht heeft. (HvJ EG 1-11-1997, NJ 1998/523 (Puma/Sabel)) 
       
       
         4.3.1. 
         
           Eurosafe voert het volgende aan. Er is sprake van soortgelijke waren en/of diensten onder meer omdat Ensafe net als zij risico-inventarisaties en evaluaties (R I & E) verzorgt. Dit betreft service met betrekking tot de geïnstalleerde producten en controle. Eurosafe is anders dan Ensafe geen producent en zij ontwikkelt geen producten. Zij richten zich echter beiden op de hele bouwmarkt. Ensafe richt zich net als Eurosafe op gebouweigenaren, aannemers, dakdekkers en architecten. Dat doet zij in het kader van consultancy, controle en R I &E. Ook staat Ensafe op beurzen. Zij richt zich dus op dezelfde groep als Eurosafe. Er bestaan slechts kleine verschillen, doordat Ensafe zich bedient van dealers. Uiteindelijk is de doelgroep exact dezelfde. Het relevante publiek is dus hetzelfde.  
           Het teken van Ensafe ( zoals hiervoor weergegeven onder 2.7. , rb.) stemt overeen met het merk van Eurosafe ( zoals weergegeven onder 2.3. , rb.) welk merk zij gebruikt sinds 2006. Beide tekens vangen aan met een E en beide tekens bevatten het woord “safe”. “EN” in ENSAFE verwijst naar Nederland. Net als “Euro” in Eurosafe is er sprake van een territoriale aanduiding. Conceptueel is het teken van Ensafe daarom hetzelfde als “Eurosafe”. Eurosafe wordt ook in Amerika gebruikt. Daar zien ze geen verschil tussen Europa of Nederland.  
           Met name de visuele gelijkenis is groot. Volgens het merkdepot van Eurosafe zijn de onderscheidende elementen rood, blauw en wit. Ensafe gebruikt dezelfde kleuren als Eurosafe. Dat mag wel, maar niet op dezelfde wijze als Eurosafe. Ensafe gebruikt net als Eurosafe eerst de kleur rood, net als bij Eurosafe verspringt het teken naar blauw bij de “S”, Ensafe gebruikt net als Eurosafe het “registered trademark”-teken. In de “S” van Ensafe wordt rood boven gebruikt en blauw beneden net als in het “vierkantje” voor het merk van Eurosafe. Ensafe wordt net als Eurosafe niet los geschreven.  
           De pay-offs dienen bij de beoordeling betrokken te worden, omdat het publiek de pay-offs meeneemt bij de vergelijking van beide tekens. De pay-off van Eurosafe is “valbeveiliging”. De pay-off/chapeau van Ensafe is “veilig op niveau”, net als Eurosafe in het Nederlands. Hoewel de pay-offs verschillen (andere woorden hebben), worden ze wel op gelijke wijze geschreven. Ensafe gebruikt net als Eurosafe een slanke pay-off. Beide pay-offs beginnen met een V en in beide zit het woord “veilig”.  
         
         
         
           Eurosafe is één van de eerste bedrijven in Nederland die zich met valbeveiliging bezig houden. Eurosafe is marktleider op het gebied van valbeveiliging in de Benelux. Haar omzet bedraagt jaarlijks rond de € 20.000.000. De directeur van Eurosafe, [naam 1], is uitgeroepen tot ondernemer van het jaar 2012. Eurosafe geeft jaarlijks rond de € 200.000 uit  aan promotiekosten, bijvoorbeeld door de deelname aan beurzen. Eurosafe schat haar marktaandeel in de Benelux-markt op ongeveer 25%. Ensafe heeft reeds tijdens de kort geding procedure erkend dat er een marktaandeel is van 10%. Dit moet worden beschouwd als een gerechtelijke erkentenis, waarop Eurosafe niet meer kan terugkomen.  
           Het leidende blad voor de bouw is Cobouw. Ensafe wordt daarin niet genoemd. Eurosafe wordt daarin acht maal genoemd.  
           Door haar pionierspositie, het grote marktaandeel, en het landurige gebruik van het merk in Nederland en de overige landen van de Benelux, het maken van reclame en het staan op beurzen gedurende deze periode is het logo van Eurosafe een bekend merk.  
         
         
         
           Eurosafe legt twee verklaringen over van haar werknemer [naam 2], een verklaring van [naam 3], facilitair specialist van Rabobank Weerterland en Cranendonck en een verklaring van [naam 4], directeur van Cazdak dakbedekkingen. Uit deze verklaringen blijkt volgens Eurosafe dat zich daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan, zodat aangenomen moet worden dat er verwarringsgevaar bestaat.  
         
         
       
       
         4.3.2. 
         
           Ensafe voert het volgende verweer.  
           Er is geen sprake van dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Eurosafe betrekt haar valbeveiligingsproducten van Latchways en installeert deze. Eurosafe verkoopt de producten rechtstreeks aan de eindgebruikers. Ensafe ontwikkelt, fabriceert en distribueert valbeveiligingsproducten. De activiteiten van Ensafe zijn meer omvattend dan die van Eurosafe. Ensafe bevindt zich met haar activiteiten in een andere schakel van de keten dan Eurosafe, omdat zij haar waren alleen aan haar 12 dealers/installateurs levert onder het merk Marq. De dealers verkopen en installeren de Marq-producten bij de eindgebruikers. Dat doet Ensafe niet. Zij heeft dus alleen via haar dealers contact met de eindgebruiker. Wel verricht Ensafe een enkele keer R I & E bij de eindgebruikers.  
           Er is voorts geen sprake van overeenstemmende tekens. Het merk van Eurosafe bestaat uit zwakke onderdelen, het is in hoge mate beschrijvend en kent daarom een geringe beschermingsomvang. Er is bijna geen speler in de betreffende markt van valbeveiliging zonder “safe” in zijn merk. Het auditieve element van het merk “Eurosafesolutions” is langer en klankrijker. Er zitten andere medeklinkers in en meer klinkers.  
           Met het gebruik van “EN” in haar naam wil Ensafe aansluiten bij het begrip “Europese norm” en niet bij een territoriaal begrip. “EN” staat niet voor Nederland, maar voor Europese Norm.  
           Voor wat betreft de visuele gelijkenis wijst Ensafe erop dat de “S” in het teken “Ensafe” het meest onderscheidende element is. Het is vormgegeven als een Nederlandse vlag. De letters in de beide tekens zijn anders: de letters van Eurosafe zijn klein en rond, de letters van Ensafe dik en hoekig (en ze staan dichter op elkaar). De pay-off van Eurosafe staat dichter bij de naam dan de chapeau van Ensafe. Een pay-off staat altijd direct onder de naam, daarom spreekt Ensafe liever van een chapeau. De kleurencombinatie rood, wit en blauw wordt in de onderhavige markt door meerdere bedrijven gebruikt en is mede daarom niet onderscheidend. Eurosafe zegt zelf dat Ensafe deze kleuren mag gebruiken. Het teken van Ensafe is eenvoudiger van aard dan dat van Eurosafe.  
         
         
         
           Ensafe betwist dat het merk van Eurosafe een bekend merk is. Ter gelegenheid van de kort-gedingzitting heeft Eurosafe beweerd dat haar marktaandeel 25% was. Toen heeft Ensafe al het verweer gevoerd dat Eurosafe geen marktonderzoek liet zien en heeft zij betwist dat het marktaandeel 25% zou zijn. De inschatting van Ensafe toen was dat het marktaandeel ongeveer 10% was. Dit kan niet worden beschouwd als een erkenning. Ensafe had op dat moment beperkte informatie. De heer [naam 5] heeft zich na het kort geding nog eens verdiept in de cijfers. Eurosafe is naast Patina, Oranjedak en Valprevent licentienemer van Latchways. Deze vier licentienemers beheersen gezamenlijk ongeveer 10 tot 15 procent op de valbeveiligingsmarkt in de Benelux. De omzet van Eurosafe bedroeg in 2011 € 10,6 miljoen. De omzet op de gehele markt voor valbeveiliging bedroeg in dat jaar meer dan  
           € 200 miljoen. Het marktaandeel van Eurosafe bedroeg toen dus maar ongeveer 5%.  
           Ensafe betwist dan ook dat Eurosafe jaarlijks een omzet van € 20.000.000 behaalt. Uit de door Eurosafe gedeponeerde jaarrekening aangaande het boekjaar 2013 blijkt slechts van een bruto-marge van € 4.946.373 en van een netto omzetresultaat van € 4.699.524. De omzet van Eurosafe in België bedraagt nog geen € 1.000.000. Alleen al Heli Equipment, een Belgisch bedrijf dat handelt in valbeveiligingsmiddelen, heeft een omzet van € 15.000.000. Het is niet aan Ensafe om aan te tonen hoe groot het marktaandeel van Eurosafe is, maar aan Eurosafe zelf. 
         
         
         
           De door Eurosafe gestelde promotiekosten van € 200.000 per jaar zijn niet onderbouwd. Uit het door haar als productie 5 overgelegde kostenoverzicht volgt hooguit dat tussen  
           € 115.000 en € 182.000 per jaar wordt uitgegeven. Het kostenoverzicht is echter niet te controleren. In de specificatie zijn alle beweerdelijke uitgavenposten weggelakt.  
           Eurosafe staat in Cobouw, omdat zij, anders dan Ensafe, rechtstreeks de markt benadert. De klanten van Ensafe kennen alleen het merk Marq en de dealers van Ensafe. Bovendien richt Cobouw zich op nieuwbouw, net als Eurosafe. De dealers van Ensafe zijn gericht op de renovatiemarkt, op bestaande gebouwen. Daarom is Cobouw geen platform voor Ensafe.   
         
         
         
           Eurosafe heeft dezelfde verklaringen omtrent het verwarringsgevaar overgelegd die zij ook al bij het kort geding had overgelegd. Die verklaringen zijn destijds al door Ensafe betwist. De verklaringen van de heer [naam 3] en de heer [naam 4] zijn zowel qua inhoud als qua woordkeuze vrijwel identiek. De heer [naam 2] verklaart over verwarring bij de heer [naam 6]. Ensafe vraagt zich af waarom er geen verklaring van de heer [naam 6] in het geding is gebracht. Uit de verklaringen blijkt niet waardoor de verwarring zou zijn ontstaan.  
         
         
       
       
         4.3.3. 
         
           De rechtbank overweegt het volgende. Partijen gebruiken de tekens niet voor waren. Eurosafe verkoopt immers niet haar eigen waren, maar de waren van Latchways. Ensafe verkoopt haar waren onder het merk Marq. Het merk van Eurosafe en het teken van Ensafe worden derhalve alleen voor de door hen geleverde diensten gebruikt, onder welke diensten ook worden begrepen de verkoop en levering van valbeveiligingsproducten.  
           Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van soortgelijke diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend of complementair karakter ervan. (HvJ EG 29-9-1998, NJ 1999/393 (Canon/Cannon)).  
           Beide partijen bewegen zich op de markt van valbeveiliging en staan kennelijk op dezelfde beurzen. Beide partijen verrichten R I & E-werkzaamheden. In zoverre is sprake van dezelfde diensten. Voor wat betreft de overige diensten kan gezegd worden dat deze complementair zijn, nu Ensafe zich met haar activiteiten weliswaar in een andere schakel maar wel in dezelfde keten bevindt. Niet doorslaggevend is dat bij de levering van de diensten van Ensafe doorgaans een dealer/tussenpersoon betrokken is en bij Eurosafe niet. De uiteindelijke afnemers van Eurosafe en Ensafe zijn niet particulieren, maar professionele afnemers. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat sprake is van soortgelijke diensten.  
         
         
       
     
     
       4.4. 
       De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken dient globaal te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komend publiek wordt achtergelaten, gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.  
       
       
         4.4.1. 
         
           In visueel opzicht is sprake van enige gelijkenis tussen het merk en het teken door het kleurgebruik, het halverwege het merk/teken verspringen van rood naar blauw en het gebruik van het registered trademark teken in de kleur blauw.  
           Het meest onderscheidende element in het teken van Ensafe, de gestileerde S in het midden die het beeld van de Nederlandse vlag oproept, wijkt echter significant af van het meest onderscheidende element in het merk van Eurosafe, de rood-blauwe ruitvorm met daarin de letters E en S. Bovendien staat deze ruitvorm, anders dan de gestileerde S in het midden van Ensafe, vóór de naam Eurosafesolutions. In beide pay-offs zijn slanke letters gebruikt, maar de pay-off van Eurosafe staat direct onder de naam Eurosafesolutions in rode letters, terwijl de blauwe pay-off/chapeau van Ensafe op enige afstand van de naam Ensafe staat. Ook voor het overige wijken de tekens visueel af door het gebruik van totaal verschillende lettertypes en doordat het teken van Ensafe korter en compacter is dan het merk van Eurosafe.  
         
       
       
         4.4.2. 
         Eurosafe heeft ter zitting verklaard dat zij het visuele aspect het voornaamst vindt en dat zij zich beroept op de visuele gelijkenis tussen merk en teken en niet op de auditieve of begripsmatige gelijkenis. Nu partijen zijn ingegaan op een aantal aspecten die met name auditief en/of begripsmatig zijn, neemt de rechtbank deze mee bij haar beoordeling, omdat ook deze aspecten een rol spelen bij de totaalindruk.  
       
       
         4.4.3. 
         
           Voor wat betreft het auditieve en het begripsmatige aspect is sprake van enige gelijkenis, doordat het element “safe” in beide tekens voorkomt en doordat beide pay-offs het element “veilig” bevatten. Deze zwakke elementen zijn niet onderscheidend voor diensten op het gebied van valbeveiliging, zodat deze bij de totaalindruk nauwelijks een rol spelen.  
           Anders dan Eurosafe stelt, bestaat er volgens de rechtbank geen begripsmatige overeenstemming tussen de elementen “Euro” en “EN”. Het door Ensafe in de arm genomen reclamebureau Phasis heeft in haar advies opgemerkt dat “EN”, uitgesproken als N, lijkt te refereren aan Nederland, maar de rechtbank acht dat vergezocht. Het relevante publiek in de Benelux zal een dergelijk verband niet snel leggen, maar eerder denken aan EN-normen. De stelling van Eurosafe dat haar merk ook in Amerika wordt gebruikt en dat men daar geen verschil ziet tussen Europa of Nederland kan haar niet baten, nu de onderhavige zaak alleen betrekking heeft op haar Benelux-merkinschrijving en het gebruik door Ensafe van haar teken in de Benelux.  
         
       
       
         4.4.4. 
         Uit een en ander volgt dat de totaalindruk die het onder 2.7. weergegeven teken van Ensafe oproept, afwijkt van de totaalindruk die het onder 2.3. weergegeven merk van Eurosafe oproept en dat er in feite alleen voor wat betreft het kleurgebruik overeenstemming bestaat tussen het merk en het teken.  
         
       
     
     
       4.5. 
       Wil Eurosafe bescherming inroepen voor juist dit kleurgebruik, dan dient vast te komen staan dat dit kleurgebruik is ingeburgerd door gebruik en daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. Ter onderbouwing van het onderscheidend vermogen van haar merk stelt Eurosafe dat haar merk een bekend merk is. Van bekendheid van het merk is sprake wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de rechtbank alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Voldoende is dat het merk bekend is in één van de Beneluxlanden (HvJ EG 14-9-1999, NJ 2000/376 (Chevy)). 
       
     
     
       4.6. 
       De rechtbank verwerpt de stelling van Eurosafe dat sprake zou zijn van een gerechtelijke erkentenis door Ensafe, omdat Ensafe bij gelegenheid van het kort geding heeft  ingeschat  dat het marktaandeel van Eurosafe 10% bedroeg. Van een gerechtelijke  erkentenis  is sprake, indien een partij de waarheid van een of meer stellingen van de wederpartij uitdrukkelijk erkent. Hier gaat het om een inschatting door Ensafe, die mede gelet op de omstandigheden waarin deze inschatting is gemaakt, niet kan worden beschouwd als een uitdrukkelijke erkentenis. 
       
     
     
       4.7. 
       
         In het licht van de gemotiveerde betwisting door Ensafe, heeft Eurosafe dan ook onvoldoende onderbouwd dat haar merk een bekend merk is. De rechtbank passeert het door Eurosafe gedane bewijsaanbod door middel van een marktonderzoek. Eurosafe voert aan dat zij een dergelijk marktonderzoek niet heeft laten doen, omdat sprake was van een gerechtelijke erkentenis. Zij had uit het verweer van Ensafe echter moeten begrijpen dat van een dergelijke gerechtelijke erkentenis geen sprake was, zodat het op haar weg had gelegen haar stelling met een marktonderzoek dan wel op andere wijze te onderbouwen. Derhalve is in dit geding niet komen vast te staan dat het merk van Eurosafe een bekend merk is. Ook anderszins heeft Eurosafe onvoldoende onderbouwd dat haar merk en met name haar kleurgebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering. Weliswaar gebruikt zij de kleurencombinatie rood, wit en blauw sinds 2006, maar er zijn meerdere bedrijven actief op de markt van valbeveiliging die de kleuren rood, wit en blauw gebruiken. Uit de door Eurosafe zelf overgelegde productie 24 blijkt dat ook de bedrijven SkySafe, DakSafe en Roof Safety Systems deze kleuren gebruiken. De gestelde promotiekosten van  
         € 200.000 zijn evenmin onderbouwd.  
       
       
     
     
       4.8. 
       
         Nu Eurosafe stelt dat zich verwarring heeft voorgedaan, op grond waarvan volgens haar aangenomen moet worden dat er verwarringsgevaar bestaat, zal de rechtbank daarop nog apart ingaan. Drie van de vier door Eurosafe overgelegde verklaringen omtrent de verwarring die zich zou hebben voorgedaan, zijn dezelfde als de in het kort geding overgelegde verklaringen. De voorzieningenrechter heeft daaromtrent toen het volgende overwogen:  “Het betreft slechts drie verklaringen, hetgeen op zichzelf al een indicatie is voor een beperkte omvang van de problematiek. Belangrijk is dat Ensafe ter zitting de overtuigingskracht van een van die drie verklaringen overtuigend onderuit heeft gehaald. In de overgelegde verklaring van de heer [naam 2] is sprake van een door de in verwarring geraakte heer [naam 6] getoond visitekaartje van Ensafe, welk visitekaartje Eurosafe Solutions niet in het geding heeft gebracht. Ensafe daarentegen heeft ter zitting een voorbeeld van de visitekaartjes getoond die zij tot op heden gebruikt. Daarop stond het oude logo van Ensafe, dat volstrekt niet overeenstemt met het gedeponeerde merk van Eurosafe Solutions.” 
         De vierde verklaring die Eurosafe thans overlegt is een tweede verklaring van haar werknemer [naam 2] omtrent de heer [naam 6], die in verwarring zou zijn geraakt ten tijde van de Bouwbeurs in Utrecht waar Ensafe met haar nieuwe logo naar buiten was getreden en waarbij de verwarring zou zijn opgeheven na het zien van het oude visitekaartje van Ensafe. Het betreft derhalve geen nieuw geval van verwarring.  
         Kennelijk heeft zich sinds het kort geding geen concrete verwarring voorgedaan. Dit verbaast niet. Nu de totaalindruk die het onder 2.7. weergegeven teken van Ensafe oproept afwijkt van de totaalindruk die het onder 2.3. weergegeven merk van Eurosafe oproept, niet is komen vast te staan dat voor wat betreft het kleurgebruik sprake is van onderscheidend vermogen door inburgering en niet is komen vast te staan dat het merk van Eurosafe zodanig bekend is in de relevante markt, dat het onderscheidend vermogen daarvan groot is, is naar het oordeel van de rechtbank noch direct noch indirect gevaar van verwarring bij het relevante publiek te duchten, zodat aan Eurosafe geen beroep op artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE toekomt.  
       
       
       
         
           Het beroep op artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE 
         
       
       
     
     
       4.9. 
       Nu niet is komen vast te staan dat het merk van Eurosafe een bekend merk is, komt haar evenmin een beroep op artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE toe.  
       
     
     
       4.10. 
       De slotsom is dat Ensafe op geen enkele wijze inbreuk maakt op het merkrecht van Eurosafe en dat alle vorderingen van Eurosafe dienen te worden afgewezen. 
       
       
         
           in reconventie voorts  
         
       
       
     
     
       4.11. 
       Nu in conventie is komen vast te staan dat Ensafe op geen enkele wijze inbreuk maakt op het merkrecht van Eurosafe, zal de gevorderde verklaring voor recht worden toegewezen.  
       
       
         
           Heeft Eurosafe onrechtmatig gehandeld jegens Ensafe?  
         
       
       
     
     
       4.12. 
       
         Ensafe voert aan dat Eurosafe deze procedure enkel aanhangig heeft gemaakt met het doel om de goede naam van Ensafe te schaden, de groei van haar marktaandeel te remmen en haar financieel uit te putten. Dakgroep 90 heeft in 2012, nadat zij van Eurosafe had vernomen dat zij gerechtelijke stappen jegens Ensafe wilde nemen, aangegeven geen zaken meer te willen doen met Ensafe. Eurosafe heeft met haar handelwijze inbreuk gemaakt op het recht van Ensafe op een goede naam. Dit is in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid en daarmee onrechtmatig.  
         Voorts heeft Eurosafe videomateriaal gemaakt van tests waaraan zij de Marq-producten van Ensafe heeft onderworpen, aldus Ensafe. In dit videomateriaal laat Eurosafe een kapot getrokken Marq-product zien. Dit kapotte product is het resultaat van moedwillig onjuist en te zwaar testen. Eurosafe toont dit videomateriaal aan gebouweigenaren om deze er - ten onrechte - van te overtuigen dat de Marq-producten ondeugdelijk zijn. Dit is eveneens onrechtmatig handelen van Eurosafe jegens Ensafe. Een en ander aldus Ensafe. 
       
       
     
     
       4.13. 
       Eurosafe betwist dat zij deze procedure alleen aanhangig zou hebben gemaakt om Ensafe te schade. Zij is te goeder trouw van mening dat Ensafe inbreuk maakt op haar merkrecht. Het vertrek van Dakgroep 90 als klant van Ensafe heeft niet te maken met deze zaak, maar met haar distribiteurschap van Uniline valbeveiliging. Dakgroep 90 verkreeg deze producten van Daksecure. Daksecure heeft vervolgens Ensafe opgezet. Dakgroep 90 heeft toen haar relatie met Uniline opgezegd en is gaan samenwerken met XS Platforms. XS Platforms is niet gerelateerd aan Eurosafe. Eurosafe betwist voorts dat zij aan derden video’s toont van de Marq-producten. Er bestaat wel een video over de Marq-producten, maar die is niet gemaakt door Eurosafe. Ten einde zeker te zijn dat de video niet door Eurosafe wordt getoond aan derden heeft Eurosafe op 2 juni 2014 nog een waarschuwing door de onderneming gestuurd en erop gewezen dat er geen negatieve uitlatingen mogen worden gedaan over concurrenten, aldus Eurosafe.  
       
     
     
       4.14. 
       Naar het oordeel van de rechtbank kan niet gezegd worden dat het voor Eurosafe bij voorbaat al duidelijk had moeten zijn dat haar inbreukvorderingen geen kans van slagen hadden. Derhalve kan ook niet gezegd worden dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ensafe door het aanhangig maken van de onderhavige procedure. Er bestaat dan ook geen grond om Eurosafe te veroordelen tot vergoeding van eventuele schade die Ensafe geleden heeft als gevolg van de procedure. De vordering onder II. zal daarom worden afgewezen.  
       
     
     
       4.15. 
       Gelet op de gemotiveerde betwisting door Eurosafe heeft Ensafe onvoldoende onderbouwd dat Eurosafe onheuse, onnodig grievende of onjuiste uitlatingen jegens derden heeft gedaan. De betreffende video is niet in het geding gebracht, zodat de rechtbank een en ander niet kan beoordelen. De vordering onder III. zal daarom eveneens worden afgewezen.  
       
       
         
           in conventie en in reconventie voorts 
         
       
       
     
     
       4.16. 
       
         Eurosafe zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten, de nakosten daaronder begrepen. De door Ensafe in reconventie ingestelde vorderingen op basis van het door haar gestelde onrechtmatig handelen van Eurosafe maken een te verwaarlozen onderdeel van het totale geschil uit en zijn daarom ook nauwelijks aan de orde gekomen. De rechtbank begroot de kosten van Ensafe daarom op voet van artikel 1019h Rv. De tot heden gemaakte kosten worden aldus begroot op € 589,00 griffierecht en € 17.831,66 salaris advocaat, in totaal derhalve  
         € 18.420,66.  
       
       
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     De rechtbank 
     
     
       
         in conventie 
       
     
     
       5.1. 
       wijst de vorderingen af, 
       
       
         
           in reconventie 
         
       
     
     
       5.2. 
       verklaart voor recht dat het door Ensafe gebruikte teken (in combinatie met het verschillende gebruik van de chapeau) en haar handelen geen inbreuk maken op de door Eurosafe geregistreerde woord-/beeldmerken en dat derhalve geen sprake is van onrechtmatig handelen aan de zijde van Ensafe, 
       
       
         
           in conventie en in reconventie  
         
       
       
     
     
       5.3. 
       
         veroordeelt Eurosafe hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Ensafe tot op heden begroot op  
         € 18.420,66, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening, 
       
       
     
     
       5.4. 
       veroordeelt Eurosafe hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 205,00  aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Eurosafe niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening, 
       
     
     
       5.5. 
       verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad, 
       
     
     
       5.6. 
       wijst het meer of anders gevorderde af. 
       
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. H. Benek, mr. E.J.C. Adang en mr. H.A.J.M. van Kaam en in het openbaar uitgesproken op 20 augustus 2014.