ECLI: ECLI:NL:RBROT:2015:4494

Titel: ECLI:NL:RBROT:2015:4494 Rechtbank Rotterdam , 17-06-2015 / C/10/448860 / HA ZA 14-408

Gerecht: Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak: 2015-06-17

Zaaknummer: C/10/448860 / HA ZA 14-408

Proceduretype: Eerste aanleg - enkelvoudig

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBROT:2015:4494

---

Nietigverklaring Benelux woordmerken “CONES” wegens beschrijvende karakter daarvan voor de ingeschreven waar: sigarettenhulzen. Beschrijvende karakter geldt niet voor beeldmerken. 
         Art. 1019h Rv niet van toepassing geacht op procedure in conventie.

vonnis 
     RECHTBANK ROTTERDAM 
     
     
       Team Haven en Handel 
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/10/448860 / HA ZA 14-408 
     
     
     
       
         Vonnis van 17 juni 2015 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       rechtspersoon naar vreemd recht 
       
         
          [eiseres]
         
       
       gevestigd te Denpasar (Indonesië), 
       eiseres in conventie, 
       verweerster in reconventie, 
       advocaat mr. drs. M.G. Jansen, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
       
         
          [gedaagde]
         , 
       gevestigd te Oud-Beijerland, 
       gedaagde in conventie, 
       eiseres in reconventie, 
       advocaat mr. D. Knottenbelt. 
     
     
     
       Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. 
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       1.1. 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       
         
           de dagvaarding van 25 september 2013 met producties 1-11; 
         
         
           het vonnis in incident van 19 maart 2014 van de rechtbank te Den Haag, waarbij de zaak  (deels) is verwezen naar de rechtbank Rotterdam; 
         
         
           het exploot van oproeping van 1 april 2014 voor de rechtbank Rotterdam; 
         
         
           de conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie; 
         
         
           het tussenvonnis van 17 december 2014 waarbij een comparitie van partijen is gelast; 
         
         
           de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte overlegging producties 12-329; 
         
         
           de akte houdende producties 16-22 aan de zijde van [gedaagde]; 
         
         
           de akte houdende producties 330-354 aan de zijde van [eiseres]; 
         
         
           de fax van 18 februari 2015 van [gedaagde] met een kostenoverzicht; 
         
         
           de fax van 18 februari 2015 van [eiseres] met een aanvullend kostenoverzicht;   
         
         
           het proces-verbaal van comparitie van 19 februari 2015, waaraan gehecht de door beide partijen overgelegde spreekaantekeningen; 
         
         
           de brief van 12 maart 2015 van [eiseres] met aanvullende kostenspecificatie; 
         
         
           de brief van 13 maart 2015 van [gedaagde]; 
         
         
           de brief van 20 maart 2015 van [eiseres]. 
         
       
       Op de vraag of ook de laatste, na comparitie van partijen, nog ingediende stukken tot het procesdossier behoren, zal nader worden ingegaan onder 4.1.  
     
     
       1.2. 
       De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden. 
       
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
     
       2.1. 
       
        [gedaagde] is een Nederlandse producent van (onder meer) sigaretten-, sigaren en jointhulzen. [gedaagde] levert haar producten louter aan professionele afnemers. Daarnaast levert [gedaagde] ook machines en andere benodigdheden voor het vullen en kompressen van de voorgedraaide jointhulzen.  
       
     
     
       2.2. 
       
        [gedaagde] is houdster van onder meer de volgende merkregistraties: 
       
       a.	het Benelux woordmerk CONES, gedeponeerd op 22 december 1995 en ingeschreven onder nummer 0578242 voor waren en diensten in de klasse 16 voor: papier, karton en andere drukwerken van diverse aard, in de klasse 28 voor: speelkaarten en in de klasse 34 voor: tabak, artikelen voor rokers en lucifers; 
       
       b. 	het Benelux woordmerk CONES gedeponeerd op 13 april 2000 en ingeschreven onder nummer 0666226 in de klasse 34 voor: sigarettenhulzen;  
       
       c.	het Benelux woordmerk CONES gedeponeerd op 11 december 2002 en ingeschreven onder nummer 0722129 in de klasse 34 voor: tabak, artikelen voor rokers, lucifers, sigarettenpapier, sigarettenhulzen, sigarenhulzen en aanstekers voor rokers; 
       
       d.	het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk CONES gedeponeerd op 11 december 2002 en ingeschreven onder nummer 0722130 in de klasse 34 voor: tabak, artikelen voor: rokers, lucifers, sigarettenpapier, sigarettenhulzen, sigarenhulzen en aanstekers voor rokers; 
       
       
         
           
         
       
       
       e. 	het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk CONES in de kleuren rood, geel en zwart gedeponeerd op 11 december 2002 en ingeschreven onder nummer 0722131 in de klasse 34 voor: tabak, artikelen voor rokers, lucifers, sigarettenpapier, sigarettenhulzen, sigarenhulzen en aanstekers voor rokers; 
       
       
         
           
         
       
       f. 	het Gemeenschapswoordmerk CONES gedeponeerd op 8 maart 2004 en ingeschreven onder nummer 003699791 in de klasse 34 voor: tobacco, smokers articles, matches, cigarette paper, cigarette tubes, cigar tubes, lighters for smokers; 
       
       g. 	het Gemeenschapsbeeldmerk CONES (gelijk aan het beeldmerk onder sub d) gedeponeerd op 8 maart 2004 en ingeschreven onder nummer 003699841 in de klasse 34 voor: tobacco, smokers articles, matches, cigarette paper, cigarette tubes, cigar tubes, lighters for smokers. 
       
     
     
       2.3. 
       
        [gedaagde] gebruikt thans op de verpakking van haar artikelen en ter aanprijzing daarvan op haar website (ook) het navolgende logo:  
       
       
         
           
         
       
       
       
     
     
       2.4. 
       Hierna zijn een aantal varianten weergegeven van de verpakkingen van [gedaagde].   
       
       
       
       
         
           
         
       
     
     
       2.5. 
       
        [eiseres] is een onderneming die is gevestigd op Bali (Indonesië). [eiseres] produceert eveneens voorgedraaide jointhulzen. [eiseres] levert de door haar geproduceerde jointhulzen aan consumenten en aan de professionele afnemer. Ook [eiseres] levert daarbij vul- en kompressystemen. 
       
     
     
       2.6. 
       
        [eiseres] brengt haar producten onder meer met de volgende verpakkingen op de markt. 
       
         
           
         
       
       
       
     
     
       2.7. 
       Bij schrijven van 15 januari 2010 heeft [gedaagde] [eiseres] gesommeerd om onmiddellijk te bevestigen dat zij ieder gebruik van de aanduiding “cones”, waaronder het gebruik van het woord “cones” op de verpakkingen van haar producten zal staken en gestaakt zal houden.  
       
     
     
       2.8. 
       Bij schrijven van 29 januari 2010 heeft de advocaat van [eiseres] aan [gedaagde] laten weten geen grond aanwezig te achten om aan de sommatie te voldoen nu [eiseres] de aanduiding “paper cones” uitsluitend gebruikt ter aanduiding van “paper cones”, zodat geen sprake is van inbreuk op een merk.  
       
       
     
   
   
     
       3 Het geschil 
     in conventie 
     
       3.1. 
       
        [eiseres] heeft bij oorspronkelijke dagvaarding – verkort weergegeven – gevorderd, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 
       
         
           i) nietig, althans vervallen, te verklaren de merkdepots van de hiervoor onder 2.2. onder sub a tot en met g vermelde Beneluxmerken en Gemeenschapsmerken en de doorhaling van deze merken (ambtshalve) uit te spreken en te gelasten; 
         
         
           ii)  [gedaagde] te veroordelen in de werkelijke proceskosten op grond van artikel 1019h Rv te vergoeden binnen drie dagen na het in deze te wijzen vonnis, met uitvoerbaar bij voorraadverklaring specifiek ten aanzien van deze kosten. 
         
       
       Bij exploot van 4 april 2014 heeft zij gevorderd voor deze rechtbank verder te procederen (uitsluitend) voor zover deze de vordering de Beneluxmerken betreft.  
       
     
     
       3.2. 
       
         Aan haar vordering heeft [eiseres] – verkort en zakelijk weergegeven – het navolgende ten grondslag gelegd. 
         
          [eiseres] vordert primair de nietigverklaring van alle Beneluxmerken op grond van artikel 2.28 lid 1 onder b, c en d BVIE wegens het ontberen van onderscheidend vermogen, het beschrijvende karakter daarvan en het feit dat cones een gebruikelijke aanduiding is geworden voor sigaretten- en jointhulzen. Subsidiair vordert [eiseres] vervallenverklaring van de rechten op deze merken wegens verwording tot soortnaam op grond van artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub sub b BVIE alsook wegens non-usus op grond van artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE.  
       
       
     
     
       3.3. 
       
        [gedaagde] voert verweer en concludeert tot niet ontvankelijkverklaring althans tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Rv.  
       
     
     
       3.4. 
       Op de stellingen van partijen wordt, voor zover relevant, hierna bij de beoordeling ingegaan. 
       
       
         
           in reconventie 
         
       
     
     
       3.5. 
       
        [gedaagde] vordert bij antwoord in reconventie:  
       - [eiseres] te bevelen om onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden in de gehele Benelux iedere verdere inbreuk op de Benelux registraties van de woordmerken CONES met de nummers 578.242, 666.226 en 722.129, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden in de gehele Benelux ieder gebruik van het teken CONES, dan van enig ander teken dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de woordmerken CONES van [gedaagde]; 
       zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,- (vijfduizend euro) voor ieder afzonderlijk exemplaar waarmee dit bevel wordt overtreden, of — zulks naar keuze van [gedaagde]  voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat de inbreuk voortduurt; 
       
       - [eiseres] te bevelen om binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de volgende rectificatie op de Nederlandstalige versie van de website www.[eiseres].org  te plaatsen, met uitsluitend de volgende inhoud, d.w.z. zonder enige toevoeging in woord of beeld: 
       
         
           “Geachte heer/mevrouw, 
         
         
           Op [datum] heeft de rechtbank Rotterdam bepaald dat de PT. Mitra Prodin tevens handelende onder de naam [eiseres] door het gebruik van het merk CONES inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van VandenBerg Special Products B.V. 
           
           Voor de duidelijkheid: CONES is een merk van VandenBerg Special Products en zal dus niet meer door onze onderneming ter onderscheiding of ter aanduiding van onze producten worden gebruikt. 
         
       
       
       
         
           Hoogachtend, 
         
         
           
            [eiseres]” 
         
       
       
       
         zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare dwangsom 
         van € 5.000,- (vijfduizend euro) per dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) 
         waarop Intermedium ( kennelijk bedoeld: [eiseres], Rb ) in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan dit bevel te voldoen; 
       
       
       - met veroordeling van [eiseres] in de kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Rv.  
       
     
     
       3.6. 
       
        [gedaagde] legt aan haar vordering ten grondslag dat [eiseres] inbreuk maakt op haar exclusieve merkrechten ten aanzien van haar Beneluxmerkregistraties voor het woordmerk CONES in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a of artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 
       
     
     
       3.7. 
       
        [eiseres] voert verweer en concludeert tot niet ontvankelijkverklaring van [gedaagde], althans deze haar vordering te ontzeggen, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding op grond van artikel 1019h RV.  
       
     
     
       3.8. 
       Op de stellingen van partijen wordt, voor zover van belang, hierna bij de beoordeling ingegaan. 
       
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     
       
         in conventie en in reconventie 
       
       
         procesdossier 
       
     
     
     
       4.1. 
       
         
          [gedaagde] heeft verzocht de door [eiseres] ten behoeve van de comparitie van partijen nog bij brief van 17 februari 2015 in het geding gebrachte producties 330-354 buiten beschouwing te laten om reden dat deze niet, als bevolen in het comparitievonnis, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de zitting zijn ingediend. De rechtbank verwerpt dit verzoek. Deze stukken zijn weliswaar niet overeenkomstig artikel 2.9 van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken ingediend, maar [gedaagde] is door de te late indiening van deze stukken niet in haar belangen geschaad. De nog overgelegde producties bevatten uitdraaien van een aantal websites dienend als tegenbewijs tegen eerder door [gedaagde] ingediende uitdraaien van dezelfde websites, zij het van andere pagina’s, zodat [gedaagde] met de inhoud daarvan reeds eerder bekend kan worden verondersteld. Zij heeft daar ter zitting ook inhoudelijk op gereageerd. 
         Beide partijen hebben voorts bij fax van 18 februari 2015 nog een aanvullende specificatie van de proceskosten in het geding gebracht. Nu deze stukken overeenkomstig de richtlijnen als vervat in de Indicatietarieven in eerste aanleg 24 uur voor de zitting zijn ingediend en partijen daartegen over en weer voor zover het betreft de aanvullende kosten advocaat geen bezwaar tegen hebben gemaakt, maken deze stukken in zoverre tevens onderdeel uit van het procesdossier. Dit laatste geldt niet voor zover deze laatste stukken zien op de aanvullende niet gespecificeerde kosten van [eiseres] ziend op kosten onderzoek en reis-en verblijfkosten en de na de zitting van 19 februari 2015 daarvan door [eiseres] ingediende aanvullende specificaties, waartegen door [gedaagde] wel bezwaar is aangetekend, aangezien deze specificaties – gelet op het Endstra-arrest van de Hoge Raad van 30 mei 2008 (LJN: BC2153) alsmede gelet op voormelde richtlijnen – niet tijdig zijn ingebracht en de rechtbank ter zitting geen reden heeft gezien anders te beslissen naar aanleiding van het ter zitting van [eiseres] ter zake nog gedane bewijsaanbod. Daarbij weegt mee dat geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit kan worden opgemaakt dat het onmogelijk was ook deze specificaties uiterlijk 24 uur voor de zitting in het geding te brengen.  
       
       
       
         
           in conventie 
         
       
     
     
       4.2. 
       
         
          [eiseres] vordert primair de nietigverklaring van alle Beneluxmerken op grond van artikel 2.28 lid 1 onder b, c en d BVIE. Subsidiair vordert [eiseres] vervallenverklaring van de rechten op deze merken op grond van artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a en sub b BVIE.  
         Gerelateerd aan de soort waren, waarvoor ingeschreven, zijn de nadere stellingen als ten grondslag gelegd aan deze vorderingen onder te verdelen in enerzijds stellingen met betrekking tot waren in de klasse 34 toegespitst op sigarettenhulzen, waarop de vordering tot nietigverklaring wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, de beschrijvende aard van de merken CONES, althans het gebruik van deze tekens als generieke aanduiding voor de waar c.q. de vervallenverklaring van het merk tot soortnaam ziet en anderzijds stellingen met betrekking tot waren in de klasse 16 en 28 alsmede in de klasse 34 in relatie tot de andere (rook)waren dan sigarettenhulzen, waarop de vordering tot vervallenverklaring wegens non-usus grotendeels ziet. Betrekking op alle waren hebben alleen de aanvullende stellingen van [eiseres] met betrekking tot de door haar gestelde non-usus van de beeldmerken.  
       
       
       
         
           Benelux merkinschrijvingen voor sigarettenhulzen 
         
       
       
     
     
       4.3. 
       De rechtbank zal allereerst ingaan op de vraag of de tekens van de woordmerken CONES als (ook) geregistreerd voor sigarettenhulzen onder de nummers 0666226 en 0722129 (de inschrijving van het woordmerk onder nummer 578242 ziet niet ook op sigarettenhulzen) en de beeldmerken geregistreerd onder de nummers 722130 en 722131 onderscheidend vermogen ontberen als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 onder b dan wel als uitsluitend beschrijvend in de zin van artikel 2.28 lid 1 onder c dan wel als een gebruikelijke aanduiding als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 onder d kunnen worden aangemerkt voor deze waren. Nu de stellingen van partijen ter zake van deze rechtsgronden, hoewel formeel te onderscheiden, nauw samenhangen en elkaar overlappen worden deze hierna gezamenlijk behandeld.  
       
     
     
       4.4. 
       
        [eiseres] heeft – samengevat – gesteld dat de merken onderscheidend vermogen missen omdat CONES beschrijvend is voor de ingeschreven waar en ter nadere toelichting daarop aangevoerd dat CONES een beschrijving is voor en verwijst naar het kegelvormige uiterlijk van sigaretten- of jointhulzen. Dit maakt dat de merken ongeschikt zijn om de wezenlijke functie van een merk, het duiden van de herkomst van de waar te vervullen. Derden dienen ongestoord gebruik te kunnen maken van dit beschrijvende woord. CONES is bovendien, naar zij stelt, een gebruikelijke benaming voor sigaretten- of jointhulzen met een kegelvormig uiterlijk en juist voor deze waren wordt het woordteken daadwerkelijk gebruikt. [gedaagde] heeft daartegenover onder meer gesteld dat het merk CONES wel degelijk onderscheidend vermogen heeft en zich daarbij met name beroepen op het feit dat het BBIE tot drie keer toe na “streng en volledig” onderzoek als voor de Benelux is vereist op grond van artikel 2.11 lid 1 sub b en c BVIE het merk heeft geaccepteerd. Dat dit Engelse woord in de Benelux als beschrijvend kan worden aangemerkt of een gebruikelijke aanduiding zou zijn geworden voor sigaretten- of jointhulzen door een aanzienlijk deel van de consumenten van deze waar heeft zij ten stelligste betwist, daarbij onder meer wijzend op het feit dat in de Benelux meestal andere beschrijvingen worden gebezigd om de waar aan te duiden, zoals voorgedraaide jointhuls of (conical) pre-rolled (cigarette) paper, (rolling) tubes, paper tubes of conical paper joint. Voor zover de term wel wordt gebruikt, is dit een direct gevolg van de bekendheid van de merken CONES, aldus [gedaagde]. 
       
     
     
       4.5. 
       Bij de beoordeling hiervan dient het navolgende in ogenschouw te worden genomen. Allereerst is van belang dat de vraag of aan de in voornoemde bepalingen opgenomen voorwaarden voor nietigverklaring van de merken is voldaan, moet worden beantwoord naar het moment van het indienen van de depots. Om te kunnen concluderen dat het merk onderscheidend vermogen mist omdat het beschrijvend aard is, dient dit  uitsluitend  te bestaan uit verwijzende of beschrijvende aanduidingen. Gelet op de vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (zie o.a.: HvJEU 23-10-2003, zaak C-191/01, Doublemint, IER 2004, 12) is het echter niet vereist dat het merk op het moment van depot reeds daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de ingeschreven waar. Voldoende is dat de kenmerken door het merk ten tijde van het depot  kunnen  worden beschreven, anders gezegd: dat het redelijkerwijs mogelijk is dat het merk de kenmerken in de toekomst gaat beschrijven. Zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, moet het voor een ieder vrij staan de beschrijvende aanduiding te gebruiken. Voorts is niet van belang dat er ook andere aanduidingen bestaan waarmee de waar ook omschreven kan worden, die mogelijk gebruikelijker zijn/waren dan die waaruit het merk bestaat (HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, IER 2004, 22). Evenmin is van belang of er een groot of klein aantal concurrenten op het moment van de depots dan wel pas daarna belang kan hebben bij het vrije gebruik van de aanduidingen. Voor alle rechtsgronden geldt dat bij de beoordeling daarvan steeds de totaalindruk van het merk worden beschouwd en steeds afzonderlijk voor iedere waar waarvoor het is ingeschreven. Een en ander moet worden bezien vanuit de perceptie van (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek, dat wil zeggen van de gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waar. Ook in een situatie als de onderhavige waarin de waren voornamelijk aan de professionele tussenhandelaren wordt geleverd, bestaat het relevante publiek met name uit deze consument of  eindgebruiker op de specifieke markt, maar daarnaast mag rekening worden gehouden met de perceptie van de tussenpersonen (HvJEU 29 april 2004, C-371/02, Bostongurka). Ten slotte is van belang dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van de verwording van het merk tot een gebruikelijke aanduiding, niet is vereist dat de aanduiding (tevens) beschrijvend is.   
       
       
         
           woordmerken  
         
       
       
     
     
       4.6. 
       
         Met inachtneming van voormeld toetsingskader overweegt de rechtbank ten aanzien van de woordmerken als volgt.  
         In de discussie tussen partijen staat centraal de vraag of CONES beschrijvend kan worden geacht voor de kegelvormige joint- of sigarettenhuls. Deze vorm maakt de voorgedraaide papieren huls – zo blijkt uit de toelichtingen voor het gebruik daarvan op internet, als opgenomen in de door [eiseres] overgelegde producties – met name geschikt voor het roken van wiet. Deze kegelvorm kan dan ook geacht worden een niet onbelangrijk kenmerk te zijn van de waar waarvoor ingeschreven. Niet in geschil is dat deze waar in ieder geval ten tijde van de depots van de woordmerken waar het hier om gaat in 2000 en 2002 reeds op de markt was. [gedaagde] betwist dat CONES beschrijvend is of een gebruikelijke aanduiding zou zijn voor de kegelvormige sigaretten- of jointhulzen, maar erkent wel dat het woord – zij het naar haar mening op kleine schaal – wordt gebruikt ter beschrijving van de waar en ook dat zij dit zelf wel heeft gedaan. Bovendien blijkt uit de door [eiseres] overgelegde producties dat een deel van het relevante publiek, wederverkopers én consumenten van softdrugs, het woord ‘cones’ daadwerkelijk in beschrijvende zin gebruikt. Dat dit niet een door iedereen wordt gedaan en dat er ook andere beschrijvende termen worden gebezigd is -gelet op de jurisprudentie van het hof- niet relevant. Voldoende is immers dat het woord  kan  dienen ter beschrijving van de kegelvormige eigenschap van sigaretten- of jointhulzen in de perceptie van het relevante publiek. Naar het oordeel van de rechtbank is hiervan voldoende gebleken. Aan de gebleken mogelijkheid het woord ‘cones’ in beschrijvende zin te gebruiken ter aanduiding van de waar kan de nog door [gedaagde] opgeworpen omstandigheid dat het hier om een Engels woord gaat niet afdoen, gelet op de bekendheid van de Engelse taal in de Benelux, hetgeen zeker heeft te gelden voor de consument in de wereld van de softdrugs waar vaak met Engelse termen wordt gewerkt. Daar komt bij dat het Engelse woord ‘cone’ vrijwel gelijkluidend is aan het Franse woord ‘le cône’, die beide kegel betekenen, zodat ook niet gezegd kan worden dat het Franstalig deel van het Beneluxpubliek onbekend zal zijn met de betekenis van deze term. Naar het oordeel van de rechtbank is het beschrijvende karakter van de woordmerken CONES met een en ander voldoende komen vast te staan, wat maakt dat deze geen onderscheidend vermogen bezitten. Daarbij komt dat, voor zover [gedaagde] met haar stelling dat het beschrijvende gebruik een gevolg is van de bekendheid van het merk heeft willen stellen dat het merk is ingeburgerd, dit verweer dient te worden gepasseerd, aangezien zij dit verder op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Voorts staat het enkele feit dat bij het indienen van de depots het BBIE de tekens wel onderscheidend vermogen heeft toegedicht niet in de weg aan een ander oordeel daaromtrent van de rechter. 
         De conclusie is dat althans aan de woordmerken CONES onderscheidend vermogen moet worden ontzegd vanwege het beschrijvende karakter daarvan voor sigarettenhulzen, zodat het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover ingeschreven voor deze waren, dienen te worden vernietigd. Of CONES tevens kan worden aangemerkt als een gebruikelijke aanduiding kan in dit verband derhalve buiten bespreking blijven. 
       
       
       
         
           beeldmerken 
         
       
       
     
     
       4.7. 
       Hetgeen hiervoor is overwogen geldt echter niet onverkort met betrekking tot de  beeldmerken. Weliswaar blijft gelden dat aan de tekens CONES als ook onderdeel uitmakend van deze beeldmerken geen onderscheidend vermogen toekomt vanwege het beschrijvende karakter daarvan, maar – zoals [gedaagde] terecht heeft opgemerkt – is dat  onvoldoende om reeds daarom ook die beeldmerken onderscheidend vermogen te ontzeggen. Bij de beoordeling van de merken gaat het immers om de totaalindruk en moeten alle bestanddelen tezamen in aanmerking worden genomen, derhalve inclusief de aan het woord toegevoegde beeldelementen. Bij het ellipsvormige beeldmerk gaat het daarbij om de schrijfwijze van het woord CONES in vette schuingeplaatste zwarte kapitalen tegen de achtergrond van het licht grijs gekleurde ellips, waarbuiten valt linksonder een klein gedeelte van de eerste letter en rechtsboven een klein stukje van de laatste letter. Het totaal der bestanddelen maakt dat niet gezegd kan worden dat dit beeldmerk uitsluitend beschrijvend van aard is. De totaalindruk die door de combinatie van de tekens ontstaat, is naar het oordeel van de rechtbank ook voldoende onderscheidend om de herkomst van de waar te kunnen duiden. De stelling van [eiseres] dat het hier slechts gaat om een eenvoudige grafische figuur met geen enkel onderscheidend vermogen wordt dan ook verworpen. Hetzelfde geldt voor het rechthoekige beeldmerk. De totaalindruk wordt hier met name verkregen door de toegevoegde beeldelementen bestaande uit de vorm in combinatie met de kleuren rood en geel. De conclusie is dat vernietiging van deze merken op grond van artikel 2.28 lid 1 onder b en c BVIE dient te worden afgewezen.  
       
       
         Hetgeen hiervoor is overwogen impliceert dat ook al zou tevens kunnen worden geoordeeld dat het woord CONES is verworden tot een gebruikelijke aanduiding voor de ingeschreven waar sigarettenhulzen reeds ten tijde van de depots als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 onder d BVIE dan wel dat van een latere verwording tot soortnaam sprake is als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub b BVIE - partijen verschillen daarover van mening - dit nog niet tot het oordeel zou kunnen leiden dat dit ook geldt voor de beeldmerken (zie: HR 20 januari 2012, LJN BU7244, Bach Flower Remedies, rov 4.4.2.). Dit betekent dat ook de vordering tot vernietiging c.q. vervallenverklaring op deze gronden niet kan worden toegewezen.  
       
       
       
         
           Benelux merkinschrijvingen woordmerken anders dan voor sigarettenhulzen 
         
       
       
     
     
       4.8. 
       De stellingen van [eiseres] voor zover betrekking hebbend op de registraties van de woordmerken voor andere waren dan sigarettenhulzen komen er op neer dat deze merkregistraties in zoverre vervallen moeten worden verklaard op grond van artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE, omdat de merken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar door [gedaagde] niet op normale wijze voor deze andere waren zijn gebruikt. Het gaat dan om het woordmerk geregistreerd in 1995 onder nummer 578242 (klasse 16, 28 en 34, maar niet voor sigarettenhulzen) en het in 2002 geregistreerde woordmerk onder nummer 722129 (klasse 34 ook voor andere rokerswaren).  
       
     
     
       4.9. 
       
        [gedaagde] heeft de gestelde non-usus van deze merken voor andere waren dan sigarettenhulzen onbetwist gelaten, zodat de vordering tot vervallenverklaring van deze merkregistraties in zoverre dient te worden toegewezen. 
       
       
         
           vordering tot vervallenverklaring van de beeldmerken wegens niet normaal gebruik 
         
       
       
     
     
       4.10. 
       Resteert de beoordeling van de vordering tot vervallenverklaring van de beeldmerken wegens niet normaal gebruik van deze merken. 
       
     
     
       4.11. 
       Met betrekking tot het ellipsvormige beeldmerk als geregistreerd onder nummer 722130 heeft [eiseres] aangevoerd dat [gedaagde] dit merk thans niet gebruikt zoals gedeponeerd, maar met toevoeging van een aantal nieuwe en sterk afwijkende beeldelementen.   
       
     
     
       4.12. 
       Deze grondslag kan de vordering niet dragen. Uit de hiervoor onder 2.4. weergegeven volgens [gedaagde] door [gedaagde] gebruikte verpakkingen van [gedaagde], als getoond door [gedaagde] in haar conclusie van antwoord, kan worden opgemaakt dat [gedaagde] dit merk nog steeds gebruikt in de vorm en in de zwart-grijs kleurstelling zoals is ingeschreven, zodat het op de weg van [eiseres] had gelegen haar stelling op dit punt nader te onderbouwen. Nu zij dit heeft nagelaten, dient de vordering als onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen. Daarbij wordt overwogen dat het enkele feit dat [gedaagde] haar merk - zelfs indien uitsluitend - in gewijzigde vorm gebruikt, in de kleurstelling en met toegevoegde beeldelementen als hiervoor is weergegeven onder 2.3., nog niet betekent dat geen sprake meer is van normaal gebruik, nu het onderscheidend vermogen van het beeldmerk, zoals dat is ingeschreven, daarmee niet is gewijzigd (zie o.a.: HvJEU 25 oktober 2012, C-553/11, Rinitsch/Eder, IER 2013, 2).  
       
     
     
       4.13. 
       Met betrekking tot het rechthoekige beeldmerk als geregistreerd onder nummer 722131 heeft [eiseres] volstaan met de stelling dat dit merk gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet meer is gebruikt voor de waren waarvoor ingeschreven.  
       
     
     
       4.14. 
       
        [gedaagde] heeft deze stelling niet betwist, zodat de vordering tot vervallenverklaring van dit beeldmerk dient te worden toegewezen. 
       
       
         
           slotsom 
         
       
       
     
     
       4.15. 
       
         De slotsom dat is dat de primaire vordering tot nietigverklaring van de Beneluxmerken uitsluitend kan worden toegewezen voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover de inschrijving van dit merk ziet op sigarettenhulzen. De inschrijving van dit laatste woordmerk voor andere waren dan sigarettenhulzen alsmede die van het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0578242 zal vervallen worden verklaard wegens non-usus.  
         De vordering tot vernietiging van de beeldmerken is niet toewijsbaar, terwijl de vordering tot vervallenverklaring daarvan uitsluitend toewijsbaar is voor het rechthoekige beeldmerk als geregistreerd onder nummer 0722131, eveneens wegens non-usus. De rechtbank zal in zoverre de vorderingen worden toegewezen op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE (ambtshalve) de doorhaling van die merken uitspreken. 
       
       
     
     
       4.16. 
       Het gevorderde bevel tot doorhaling met uitvoerbaar bij voorraad verklaring is niet toewijsbaar. De nietigverklaring en vervallenverklaring zelf kunnen naar hun aard niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zodat voor het uitvaardigen van een bevel al voordat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan geen rechtsgrond bestaat. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, kan de meest gerede partij op de voet van artikel 1.14 BVIE de doorhaling van de merken, voor zover relevant, verzoeken aan het BBIE. Bij een niet uitvoervaar bij voorraad verklaard bevel heeft [eiseres] daarom geen belang.  
       
       
         
           in reconventie 
         
       
     
     
       4.17. 
       De vordering in reconventie heeft uitsluitend betrekking op de drie woordmerken CONES. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in conventie, dient deze vordering te worden afgewezen. 
       
       
         
           in conventie en in reconventie voorts 
         
       
       
       
         
           proceskosten 
         
       
       
     
     
       4.18. 
       
        [gedaagde] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. [eiseres] heeft veroordeling in de werkelijke kosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd.  
       
     
     
       4.19. 
       
         De onderhavige zaak betreft in conventie de nietig- en vervallenverklaring van de [gedaagde] merken. Een dergelijke procedure valt in beginsel niet onder de handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarvoor een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen, aangezien een dergelijke procedure niet kan worden aangemerkt als een procedure met betrekking tot de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht waarop de Europese richtlijn 2004/48 en in navolging daarvan artikel 1019 Rv ziet (HvJEU 15 november 2012, C-180/11, Bericap-Plastinova).  
         
          [eiseres] heeft in eerste instantie wel een volledige proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv gevorderd, maar – na betwisting daarvan door [gedaagde] – hebben beide partijen ter comparitie gesteld dat deze bepaling toepassing mist met betrekking tot de procedure in conventie. Gelet op het feit dat gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] eerder een nadere actie richting [eiseres] heeft ondernomen na het weigerachtig antwoord van [eiseres] op haar sommatie in 2010 (zie onder 2.7) dan vooreerst in deze procedure, waardoor twijfel zou kunnen bestaan of het starten van de onderhavige procedure gekwalificeerd kan worden als een vooruitgeschoven verweer op een (dreigende) inbreukactie in de zin van voormeld arrest, ziet de rechtbank geen reden ambtshalve af te wijken van het standpunt van partijen. Dit betekent dat voor wat betreft de procedure in conventie het normale liquidatie tarief zal worden toegepast als hierna bepaald en uitsluitend voor wat betreft de procedure in reconventie toepassing zal worden gegeven aan artikel 1019h Rv.  
       
       
       
         De daadwerkelijke kosten van [eiseres] bedragen naar zij stelt in totaal € 32.639,74 (incl. BTW). [eiseres] heeft daarbij geen onderscheid gemaakt tussen kosten in conventie en in reconventie; bij deze totale kosten zijn inbegrepen de kosten voor verschotten in conventie alsook de niet gespecificeerde kosten die krachtens hetgeen hiervoor onder 4.1. reeds is overwogen buiten beschouwing dienen te blijven. Hiermee rekening houdend, alsmede rekening houdend met de nauwe samenhang van de procedure in conventie en in reconventie zullen de kosten in reconventie redelijkerwijs worden begroot op een derde van de gestelde – en niet betwiste – kosten advocaat en kantoorkosten zijnde (1/3 x [€ 19.416,50 + € 1.569,16] =) € 6.995,22 (excl. BTW).  
         De proceskostenveroordeling zal, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.  
       
       
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     De rechtbank 
     
     
       
         in conventie 
       
     
     
     
       wijst af de vordering van [eiseres] tot nietig- c.q. vervallenverklaring van het Beneluxbeeldmerk CONES ingeschreven onder nummer 0722130; 
     
     
     
       verklaart het Beneluxwoordmerk CONES ingeschreven onder het nummer 0666226 nietig voor de waren waarvoor het is ingeschreven (sigarettenhulzen) en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit; 
     
     
     
       verklaart het Beneluxwoordmerk CONES ingeschreven onder nummer 0722129 nietig voor de ingeschreven waren “sigarettenhulzen” en vervallen voor alle overige ingeschreven waren en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit; 
     
     
     
       verklaart het Beneluxwoordmerk CONES ingeschreven onder het nummer 0578242 vervallen voor alle waren waarvoor het is ingeschrevenen en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit;  
     
     
     
       verklaart het Beneluxbeeldmerk CONES ingeschreven onder nummer 0722131 vervallen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit;  
     
     
     
       veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure aan de zijde van [eiseres] begroot op € 827,59 aan verschotten (€ 598, - griffierecht en € 132,46 en € 106,13 aan explootkosten) en op € 1.356, - aan kosten advocaat (3 punten, tarief II);  
     
     
     
       
         in reconventie 
       
     
     
     
       wijst af de vorderingen van [gedaagde]; 
     
     
     
       veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure aan de zijde van [eiseres] begroot op € 6.995,22; 
     
     
     
       
         in conventie en in reconventie voorts 
       
     
     
     
       verklaart deze uitspraak voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; 
     
     
     
       wijst af het meer of anders gevorderde. 
     
     
     
     
       Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2015. 
       1515/2066 
     
   
   
     type:  
     coll: