ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:1845

Titel: ECLI:NL:GHDHA:2015:1845 Gerechtshof Den Haag , 30-06-2015 / 200.158.420-01

Gerecht: Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak: 2015-06-30

Zaaknummer: 200.158.420-01

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:1845

---

merkenrecht; oppositie deels toegewezen; normaal gebruik gemeenschapsmerk; gebruikt als merk; overeenstemming; verwarringsgevaar.

GERECHTSHOF DEN HAAG 
     Afdeling Civiel recht 
     
     
       Zaaknummer: 200.158.420/01 
     
     
   
   
     beschikking d.d. 30 juni 2015 
     
     
       inzake 
     
     
   
   
     de vennootschap naar vreemd recht DSQUARED2 TM S.A., 
     
       gevestigd te Luxemburg, Luxemburg, 
       verzoekster,  
       hierna te noemen: DSQ, 
       advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
   
   
     DEAN’S FASHION COMPANY B.V., 
     
       gevestigd te Middenbeemster, 
       verweerster, 
       hierna te noemen: DF, 
       advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam.  
     
     
   
   
     De procedure 
     
     
       Bij op 17 oktober 2014 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft DSQ het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 18 augustus 2014, waarbij de door DSQ tegen inschrijving van het woordmerk DEAN RICH gerichte oppositie (nr. 2008019) is afgewezen, te vernietigen,  alsnog de oppositie toe te wijzen (en, begrijpt het hof, te besluiten dat de inschrijving van de merkaanvrage wordt geweigerd), met veroordeling van DF in de kosten van beide instanties. Bij brief van 27 oktober 2014 heeft DSQ producties 4 en 9 bij het verzoekschrift (alsnog) overgelegd.   
     
     
     
       Bij op 13 januari 2015 bij het hof ingekomen memorie van antwoord (verweerschrift), met producties, heeft DF het verzoek bestreden. 
     
     
     
       De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 16 februari 2015, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten, DSQ door haar voormelde  advocaat en DF door haar advocaat en zijn kantoorgenoot mr. B.B. Duivenvoorde. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft het hof op 27 januari 2015 producties 15 tot en met 19 van DSQ ontvangen, die in het geding zijn gebracht. 
     
     
     
       DSQ heeft haar verzoek tot voeging van de onderhavige zaak met de eveneens bij dit hof tussen partijen aanhangige zaak met zaaknummer 200.158.418/01 ingetrokken.   
     
     
   
   
     Beoordeling van het verzoek 
     
     
       1.   Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.  
     
     
     
       1.1. 
       Op 5 juli 2012 heeft DF een Benelux-depot (depotnummer: 1250760) van het woordmerk DEAN RICH – hierna ook aan te duiden als: het teken – ingediend voor waren in klassen 14, 18 en 25. De aanvraag is gepubliceerd op 11 juli 2012.  
       
     
     
       1.2. 
       Op 1 oktober 2012 heeft DSQ oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving met nummer 4880589 van het woordmerk DEAN & DAN – hierna: het merk –, ingediend op 3 februari 2006 en ingeschreven op 11 januari 2007 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25; 
       
     
     
       1.3 
       Bij beslissing van 18 augustus 2014 heeft het Bureau de oppositie (nr 2008019) afgewezen en beslist dat voormelde Benelux-merkaanvrage met nummer 1250760 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend, met veroordeling van DSQ in de kosten van de oppositie.  
       
       2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald: 
       
       
         
           “1. De deposant of houder van een ouder merk kan (…) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat: 
           
           a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (…)”. 
         
       
       
       
         Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: (…) 
       
       
         b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (…)”. 
       
       
       3. Ter onderbouwing van haar afwijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat uit de door DSQ ingediende stukken niet blijkt dat het ingeroepen recht in de relevante periode van 11 juli 2007 tot 11 juli 2012 normaal is gebruikt in de Europese Unie voor de aangeduide waren.   
       
       4. De bezwaren van DSQ in haar verzoekschrift richten zich tegen het oordeel van het Bureau dat het vereiste normaal gebruik niet is gebleken. 
       
       5. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo). In dit artikel is bepaald:  
       
         “Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”   
       
       
       
         Uit rechtspraak over normaal gebruik van nationale merken volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (vergelijk de arresten van het HvJEU van 11 november 2003, C-40/01,  ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul) en 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310  (Sunrider), alsmede de beschikking van het HvJEU van 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 ( La Mer Technology). 
         Het HvJEU heeft geoordeeld dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is (zie arrest Sunrider). 
       
       6. Het HvJEU heeft overwogen dat deze uitlegging mutatis mutandis kan worden toegepast op gemeenschapsmerken. Zoals het bureau terecht overweegt heeft het HvJEU in zijn arrest van 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (ONEL/OMEL) deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof  dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van normaal gebruik te kunnen spreken, maar het in bepaalde omstandigheden evenwel niet is uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt, in welk geval het gebruik van het gemeenschapsmerk op dit grondgebied kan voldoen aan de voorwaarden van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk. Anderszijds hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gekwalificeerd te kunnen worden Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:  
       
         “Van een gemeenschapsmerk wordt “normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.” 
       
       
       
         De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk.  
       
       
       7. Het normale gebruik van het merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangetoond, maar dient te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01, Hiwatt en 6 oktober 2004, T-356/02, Vitakraft).  
       
       8. DSQ heeft gesteld dat het merk in de relevante periode normaal in de Europese Unie is gebruikt nu kleding en sneakers, voorzien van het merk onder meer zijn verkocht in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Nederland en België.  
       
       9. DF heeft betwist 
       
         
           dat het merk gebruikt is in de Europese Unie;  
         
         
           dat, als al sprake zou zijn van gebruik, het publiek dit als merkgebruik zou opvatten; 
         
         
           dat, als er al sprake zou zijn van merkgebruik, dit normaal gebruik in de Europese Unie zou opleveren; 
         
         
           at het gebruik gemaakt is door DSQ. 
         
       
       
       
         Het hof zal deze verweren hieronder puntsgewijs behandelen. 
       
       
       
         Ad  a.  Gebruik van het merk in de Europese Unie ? 
       
       
       10. DSQ heeft, ter onderbouwing van het door haar gestelde gebruik als productie 8 afbeeldingen van kleding, schoeisel en labels/logo’s waarop de aanduiding DEAN & DAN of de woorden DEAN en DAN, veelal in combinatie met andere woorden en/of beeldtekens voorkomen, alsmede een groot aantal facturen (dubbel) overgelegd. Het gaat om facturen aan detaillisten in Nederland, België, Frankrijk en Spanje in de periode 2008-2012. Zij stelt dat uit vergelijking van de op de afbeeldingen en facturen vermelde (gelijke) artikelnummers blijkt dat de desbetreffende kleding en sneakers middels deze facturen aan de detaillisten zijn gefactureerd en dus zijn aangeboden en verkocht in de desbetreffende winkels. Zij heeft acht voorbeelden gegeven, waarbij steeds tekeningen en/of foto’s van kleding/schoeisel/labels/ logo’s met artikelnummers, alsmede facturen waarop die artikelnummers voorkomen, in combinatie zijn overgelegd. Bij deze 8 voorbeelden gaat het om facturen aan detaillisten in Nederland en België. Daarnaast heeft zij in Annex 1 nog meer afbeeldingen van kledingstukken en labels of logo’s overgelegd, met daarachter een groot aantal facturen. 
       
       11. DF betwist dat uit de overgelegde documenten blijkt dat in de relevante periode daadwerkelijk producten op de markt zijn gebracht waarop de aanduiding DEAN & DAN heeft gestaan. In dat verband  
       
         
           betwist zij de authenticiteit van de afbeeldingen en logo’s, ofwel het daadwerkelijk bestaan van de afgebeelde producten, voorzien van het merk, zoals in de afbeeldingen aangegeven, in welk verband zij erop wijst dat de afbeeldingen niet gedateerd zijn en deels uit tekeningen bestaan; 
         
         
           stelt zij dat op de facturen niet de het merk DEAN & DAN voorkomt. 
         
       
       
       12. DSQ stelt dat het gaat om met de computer gemaakte afbeeldingen uit catalogi, waaruit het model en de artikelnummers (die weer zijn terug te vinden op de facturen) blijken.  
       
       13. Gelet op de relatie die door middel van het artikelnummer met de factuur moet worden gelegd, is begrijpelijk dat DSQ gebruik heeft gemaakt van afbeeldingen met artikelnummers uit catalogi en niet slechts van foto’s van kledingstukken. Wat betreft de als productie 8 en de voor/bij pleidooi overgelegde afbeeldingen merkt het hof het volgende op:   
       
         
           bij voorbeeld 8 zijn foto’s overgelegd van schoenen, waarop bij het merendeel het merk te zien is; 
         
         
           bij voorbeeld 7 bevindt zich een foto van het relevante deel van de desbetreffende broek, waarop het merk te zien is; 
         
         
           van de in voorbeelden 1, 2 en 3 “getekende” broeken/T-shirt zijn door DSQ in haar pleitnotities foto’s opgenomen, waarop het merk te zien is; 
         
         
           uit de tekeningen van T-shirts, truien/sweaters/hoodies, in combinatie met de afgebeelde logo’s in de voorbeelden 5 en 6 en in Annex 1, is, ook zonder foto’s, af te leiden hoe de desbetreffende kledingstukken eruit zien en hoe het merk daarop is afgebeeld; 
         
         
           DSQ heeft foto’s overgelegd van een modeshow in 2010 in Milaan, waarop te zien is dat modellen de in Annex 1 afgebeelde gele trui met als logo een ranger met een bord met de opdruk CANADIAN CAMPING, DEAN & DAN en DSQUARED! (artikelnummer 25034/71GP286) – hierna ook: het 286-logo – en roze sweater met het merk in blauwe letters en DSQUARED! in witte letters (artikelnummer 25034/71GP285) – hierna ook het 285-logo – dragen (de logo’s afgebeeld in ro. 23).  
         
       
       
       14. Op grond van het bovenstaande gaat het hof aan het verweer dat geen sprake is van daadwerkelijk bestaande kleding en schoenen waarop het merk voorkomt, als onvoldoende onderbouwd voorbij. Om te beoordelen of het merk is gebruikt dient nog te worden vastgesteld of de overgelegde facturen zien op de verkoop van de desbetreffende kledingstukken en schoeisel in de relevante periode van 11 juli 2007 tot 11 juli 2012. 
       Het hof is van oordeel  
       
         
           dat uit de bij voorbeelden 1, 2 en 3 overgelegde facturen valt af te leiden dat exemplaren van de daarbij afgebeelde broeken (artikelnrs. S74LA0414 en -15 – hierna ook: het 414/915-logo – en S74LA0352 en -53) en het T-shirt (artikelnr. S71GCO940 – hierna ook: het 940-logo –) zijn verkocht aan detaillisten in Enschede, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen (-Deurne), Knokke en/of Luxemburg in 2011 en het eerste kwartaal van 2012; 
         
         
           dat uit de bij voorbeeld 4 overgelegde factuur valt af te leiden dat exemplaren van het daarbij afgebeelde T-shirt (artikelnummer S74GCO662 – hierna: ook: het 662-logo –) in 2010 zijn verkocht aan een detaillist in Bloemendaal;  
         
         
           dat uit de bij voorbeeld 5 overgelegde factuur valt af te leiden dat exemplaren van de daarbij afgebeelde sweater artikelnummer 71GP236 – hierna ook: het 236-logo –) in 2009 zijn verkocht aan een detaillist in Amsterdam;  
         
         
           dat uit de bij voorbeeld 6 overgelegde facturen valt af te leiden dat exemplaren van de daarbij afgebeelde sweater in 2008 zijn verkocht aan detaillisten in Amsterdam en Antwerpen (-Deurne);  
         
         
           dat uit de bij voorbeeld 7 overgelegde facturen valt af te leiden dat exemplaren van de daarbij afgebeelde broeken (artikelnrs 72LA096/97) in 2008 zijn verkocht aan detaillisten in Eindhoven en Laren.  
         
         
           dat uit de bij voorbeeld 8 overgelegde facturen  niet  valt af te leiden dat exemplaren van schoenen met het merk zijn verkocht, nu op de facturen artikelnummers  S 11SN020 en S11SN026 voorkomen, maar er geen schoen met het eerste nummers is afgebeeld (wel met artikelnr.  W 11SN020, maar zonder toelichting, die ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat het om dezelfde schoen gaat) en op de afbeelding van de schoen met artikelnr S11SN026 het merk niet valt te ontwaren.  
         
       
       Het bovenstaande acht het hof voldoende om aan te nemen dat het merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor kleding in de Benelux, zodat nadere  bestudering van de overige facturen aan detaillisten in de Benelux (ordner 1 en eerste helft ordner 2) daarvoor niet nodig is.  
       
       15. Naast facturen aan detaillisten in de Benelux bevinden zich in ordner 2 facturen aan detaillisten in Spanje en Frankrijk.  
       
       16. DSQ heeft honderden facturen aan Spaanse detaillisten overgelegd. Daarop is niet aangegeven uit welke facturen merkgebruik blijkt. Een groot deel van deze facturen heeft geen betrekking op producten voorzien van het merk. Redelijkerwijs kan, zonder specifieke toelichting, die ontbreekt, niet worden vastsgesteld of zich op deze facturen artikelnummers bevinden die te herleiden zijn tot de als Annex 1 overgelegde afbeeldingen van kleding waarop het merk voorkomt. Ook gelet op de betwisting door DF had het op de weg van DSQ gelegen gespecificeerd aan te geven waar en/of hoe uit de facturen blijkt dat aan detaillisten in Spanje kleding of andere producten voorzien van het merk zijn verkocht. Van het hof en DF kan niet gevergd worden dat zij honderden facturen doorspitten en vergelijken met willekeurig samengevoegde afbeeldingen van ongeveer 70 producten en daarbij behorende nummers. Nu DSQ heeft nagelaten de facturen toe te lichten, kan het hof daaruit geen gebruik in Spanje afleiden. 
       
       17. In de (ongeveer 30) overgelegde facturen aan Franse detaillisten is op een aantal facturen met de pen aangegeven welke aankopen relevant zijn. Het gaat daarbij om kleding met artikelnummers die volgens de afbeeldingen in Annex 1 behoren bij daarin afgebeelde  sweaters met het 285- of 286-logo en sweaters waarop een met het 285-logo overeenstemmend logo in een andere kleurstelling voorkomt (artikelnummer 21048/72GP232) – hierna ook: het 232-logo –, alsmede T-shirts, voorzien van het merk (artikelnummer s21085/71GCD777) – hierna ook: het 777-logo. Het gaat steeds om kledingstukken voorzien van het merk.  
       
       18. Voorts heeft DSQ een verklaring d.d. 5 november 2014 overgelegd van Patrice Chegard, die verklaart dat hij sedert september 2011 manager is van de Dsquared Flagship store in Parijs aan de Rue St. Honoré en dat hij kleding en sneakers met het merk DEAN & DAN vanaf het seizoen Spring/Summer 2012 verkoopt. DF heeft de authenticiteit en de juistheid van deze verklaring niet betwist. Zij stelt echter dat daaruit niet blijkt om welke en om hoeveel producten het gaat en dat niet objectief kan worden vastgesteld of het gebruik van de aanduiding (het merk) DEAN & DAN op de desbetreffende producten als merkgebruik is te kwalificeren. Gelet op de overgelegde foto’s van kledingstukken en sneakers waarop het merk, in het algemeen in combinatie met andere tekens, is afgebeeld, gaat het hof ervan uit dat Chegard in zijn verklaring doelt op kleding/sneakers waarop het merk is afgebeeld op dezelfde of een daarmee vergelijkbare wijze, dus in combinatie met het merk DSQUARED! en veelal ook andere afbeeldingen. Of dat (soort) gebruik kan worden gekwalificeerd als merkgebruik zal het hof hierna beoordelen. Gelet op het bovenstaande gaat hof ervan uit dat in 2012, vóór 11 juli 2012 kleding en sneakers voorzien van het merk in deze Flagship store zijn aangeboden. 
       
       19. Op grond van het bovenstaande gaat het hof, de data op de facturen in aanmerking nemende, ervan uit dat in 2010, 2011 en 2012 kleding en sneakers voorzien van het merk zijn aangeboden en verkocht in Frankrijk. 
       
       20. Ten slotte heeft DSQ als producties 15 en 16 foto’s overgelegd van een modeshow in Milaan van de collectie(s) spring/summer 2010, waarop modellen te zien zijn die kleding en hoedjes, waarop het merk is afgebeeld, dragen. DSQ heeft gesteld dat de daar getoonde kleding ook voor de Europese Unie bestemd was. Nu dit door DF niet voldoende gemotiveerd is betwist en de tijdens de show getoonde kleding met de 285 en 286-logo’s blijkens de overgelegde facturen in Frankrijk is verkocht, gaat het hof daarvan uit.  
       Op grond van het bovenstaande komt het hof tot het oordeel dat het merk in de relevante periode ook in Italië gebruikt is voor kleding. De door DSQ aangekondigde verklaring van de heer Sartor over verkoop van kleding met het merk in de Flagship store in Milaan ontbreekt bij de overgelegde stukken.   
       
       21. Uit de overgelegde gebruiksbewijzen blijkt naar het oordeel van het hof voldoende dat het merk in de relevante periode is gebruikt in de Benelux, Frankrijk en Italië voor kleding in klasse 25. Dat het merk niet op de facturen is vermeld kan daaraan niet afdoen. Uit de gebruiksbewijzen kan niet worden afgeleid dat het merk ook is gebruikt voor waren in de klassen 14 en 18, waarvoor het merk en het teken ook zijn gedeponeerd.  
       
       
         Ad b    Merkgebruik? 
       
       
       22. Voor beantwoording van de vraag of sprake is van gebruik als merk, dus ter onderscheiding van voor waren en diensten, moet gekeken worden naar de opvattingen van het in aanmerking komende publiek: de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, nu het, naar beide partijen stellen, gaat om kleding in de hogere prijsklasse voor het high-end segment, de modebewuste, althans de gewone consument.  
       
       23. Op de kleding, die in de relevante periode in de EU is aangeboden, waren onder meer de volgende logo’s aangebracht (de nummers verwijzen naar voormelde logo’s). 
       
         
           
             
           
         
         
           
             
           
         
       
       
                                                                                286 
       
       
         
           
         
       
       
         285 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
           
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         	777 
         
           
             
               
             
           
           
             
               
             
           940                     236  
       
       
       
       
       
         
           
         
       
       
       
         
           
         
       
       
         414/15                                                                             662 
       
       
         
           
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       24. Het hof kan DF niet volgen in haar stelling dat het relevante publiek het onderhavige gebruik van de aanduiding DEAN & DAN niet zal opvatten als merkgebruik. Het gaat immers om een niet-beschrijvend onderscheidend teken (op de stelling van DF dat de naam DEAN op zichzelf nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, zal het hof hieronder in rechtsoverweging 29 ingaan; DF betwist niet het onderscheidend vermogen van het merk als geheel) bestaande uit een combinatie van (eigen)namen, dat is aangebracht op de kleding. Niet betwist is dat het in de modebranche gebruikelijk is dat eigennamen, waaronder voornamen van ontwerpers, fungeren als merk (COCO van COCO CHANEL en GIO van GIORGIO ARMANI) en dat submerken worden gebruikt in combinatie met het hoofdmerk, in casu DSQUARED!. Ook is niet ongebruikelijk dat het gebruik van het merk wordt gecombineerd met andere tekens. Het bovenstaande, alsmede de omstandigheid dat het gebruikelijk is merken op kleding (aan de buitenkant) weer te geven in aanmerking nemende, zal het relevante publiek een combinatie van eigennamen op kleding, al dan niet in combinatie met andere tekens, in het algemeen opvatten als merkgebruik. Dat en waarom in afwijking daarvan de aanduiding in dit geval door het relevante publiek uitsluitend als versiering zou worden opgevat valt, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien. De stelling van DF dat DSQ de aanduiding gebruikt om de ontwerpers bij name te noemen, sluit geenszins uit dat het ook als merk wordt opgevat. De stellingen van DF dat het merk niet op de facturen, op de homepage van de website van DSQ en een aantal webshops van derden wordt genoemd, kunnen onvoldoende afdoen aan voormeld oordeel over de opvatting van het relevante publiek. De door DF genoemde uitspraken van het OHIM (waaraan het hof niet gebonden is), waarin de onderdelen “bio-lift” (voor cosmetica) en “Reserva de la familia” (voor sterke drank) in gecombineerde logo’s niet als een (sub)merk werden aangemerkt, zijn voor deze zaak niet van belang, alleen al omdat het daarbij ging om beschrijvende aanduidingen. Dat het merk ook nog op andere wijzen op kleding is aangebracht (zoals afgebeeld op pagina 10 van de pleitnotities van DF) doet aan het bovenstaande evenmin af. Het verweer dat het gebruik van het merk niet als merkgebruik kan worden gekwalificeerd faalt dan ook.    
       
       
         Ad c   Normaal gebruik?  
       
       
       25. Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het merk dient met name rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen. Vergelijk voormeld arrest van het HvJEU inzake La Mer Technology, waaruit ook valt af te leiden dat gering gebruik voldoende kan zijn om normaal gebruik aan te nemen. Er moet sprake zijn van reële commerciële exploitatie teneinde voor de waren afzet te vinden of te behouden. Uit de gebruiksbewijzen blijkt naar het oordeel van het hof van zodanige exploitatie in de Benelux, Frankrijk en Italië. Weliswaar gaat het in de voorbeelden en de Franse facturen tezamen slechts om enkele honderden kledingstukken, maar in aanmerking nemende 
       
         
           dat DSQ het merk pas in 2007 (als submerk) is gaan voeren, 
         
         
           dat het gaat om (zeer) dure exclusieve kleding (niet betwist is dat een zomerjas uit de ready-to-wear (confectie)-collectie al snel meer dan € 1200,-- kost, uit de facturen blijkt dat de  inkoops prijs voor de detaillist van een sweater tussen de € 80 en 115,-- ligt, terwijl uit de door DF overgelegde Screenshot van de webwinkel Stef Store.nl blijkt dat de prijs van een overhemd € 460,00 is),  
         
         
           dat het gebruik heeft plaatsgevonden in verschillende winkels verspreid over de Benelux en Frankrijk gedurende ten minste een aantal jaren, 
         
         
           dat DSQ haar merk promoot tijdens, naar DSQ onbetwist heeft gesteld, bij modeliefhebbers en vakpers bekende en spectaculaire modeshows in Milaan,  
         
       
       is het hof van oordeel dat sprake is van normaal gebruik van het merk voor kleding in de Europese Unie in de relevante periode. Of het merk ook normaal gebruikt is voor de andere waren waarvoor het is ingeschreven in klasse 25 (schoeisel, hoofddeksels) kan, gelet op hetgeen hierna bij de warenvergelijking wordt overwogen, in het midden blijven. 
       
       26. Overigens merkt het hof op dat uit de honderden overgelegde facturen aan Spaanse detaillisten blijkt dat kleding voorzien van het merk ook is geleverd aan een aanzienlijk aantal detaillisten in Spanje. Het hof legt deze constatering evenwel niet aan  zijn beslissing ten grondslag om de hiervoor in rechtsoverweging 16 aangegeven redenen.  
       
       
         Ad d.  Gebruik van het merk door of namens DSQ 
       
       
       27. DF stelt dat geen sprake is van gebruik door of met toestemming van de merkhouder omdat de facturen zijn verstuurd door STAFF International S.p.A. – hierna: Staff – . In reactie hierop heeft DSQ gesteld dat Staff als outsourcingbedrijf met haar toestemming producten, voorzien van het merk, produceert en levert en dus factureert. Dit is, zoals DSQ onbetwist heeft gesteld, in de modebranche gebruikelijk. Dat sprake is van afspraken, althans samenwerking tussen DSQ en Staff valt overigens af te leiden uit de omstandigheden dat Staff al jaren ongestoord producten, voorzien van merken van DSQ, verkoopt en dat DSQ in deze procedure over de facturen van Staff beschikt. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan dit verweer als onvoldoende onderbouwd voorbij.      
       
       28. Het bovenstaande brengt mee dat de bezwaren van DSQ tegen het oordeel van het Bureau dat niet blijkt dat het merk in de Europese Unie normaal is gebruikt in de relevante periode, slagen en het hof alsnog moet beoordelen of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren verwarring kan ontstaan. Partijen verwijzen in dit verband naar hun bij het Bureau aangevoerde argumenten. 
       
       
         
           Overeenstemming? 
         
       
       
       29. Het hof is met DSQ van oordeel dat er sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht, al door het overeenstemmende bestanddeel DEAN, dat (ongeveer) de helft van zowel het merk als het teken uitmaakt, dat zich op dezelfde plaats in het merk en het teken vooraan bevindt en dat een, niet beschrijvende, in de Benelux vrij ongebruikelijke jongensnaam is. De stelling van DF dat DEAN nauwelijks onderscheidend is passeert het hof als onvoldoende onderbouwd. De enkele omstandigheid dat de naam DEAN onderdeel uitmaakt van zes in de Europese unie ingeschreven merken voor waren en diensten in de mode-industrie, is daartoe onvoldoende, temeer nu niet gesteld of gebleken is dat deze merken ook worden gebruikt. Dat sprake is van visuele en auditieve overeenstemming geldt temeer nu zowel in het merk als in het teken het woord DEAN meer bepalend is voor het totaalbeeld daarvan dan het/de andere onderde(e)l(en) daarvan; in het merk is het woord DEAN meer bepalend dan DAN door zijn plaatsing vóór het woord DAN; in het teken is het woord DEAN meer bepalend omdat het relevante publiek in de Benelux – dat voldoende bekend is met de Engelse taal om het woord rich (waarmee naar het oordeel van beide partijen “rijk” is bedoeld) in deze combinatie te begrijpen – het woord rich zal opvatten als “rijk” en dus als een niet-onderscheidende term, waarmee (slechts) iets gezegd wordt over het woord waarmee het is gecombineerd DEAN. 
       Voorts is sprake van begripsmatige overeenstemming nu merk en teken dezelfde jongensnaam bevatten (vergelijk Gerecht EU 5 oktober 2011, T-421/10, Rosalia).  
       
       
         
           Soortgelijke waren? 
         
       
       
       30. Nu naar het oordeel van het hof sprake is van overeenstemming, dient alsnog een vergelijking van de betrokken waren plaats te vinden. Hiervoor heeft het hof aangenomen dat het merk normaal is gebruikt in de relevante periode voor kleding in klasse 25 en dat gebruik voor de waren in klassen 14 en 18 niet is gebleken.    
       
       31. Het teken is gedeponeerd voor de volgende waren: 
       
       
         Klasse 14: Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.  Klasse 18: Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.  Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.  
       
       
       32. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken, zoals onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. 
       
       33. Partijen hebben beide naar hun bij het Bureau aangevoerde argumenten verwezen. In haar nadere toelichting bij het Bureau (overgelegd als productie 8 bij het verzoekschrift) heeft DSQ gesteld dat de waren waarvoor het teken in de klassen 14 en 18 is aangevraagd soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25, waarvoor het merk is ingeschreven. Zij heeft ter onderbouwing daarvan gesteld dat het gebruikelijk is dat juwelen, waaronder het hof tevens bijouterieën begrijpt, (klasse 14), leren riemen en (reis)koffers (klasse 18) en kleding worden gedistribueerd en verkocht via dezelfde kanalen, met name in kledingwinkels en dus sprake is van complementariteit. DF heeft wel in algemene termen  betwist dat de waren in klassen 14 en 18 soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25, maar zij heeft de gestelde complementariteit niet gemotiveerd betwist. Het hof gaat er dan ook van uit dat juwelen, bijouterieën, reiskoffers en koffers soortgelijk zijn aan kleding. Dit geldt temeer voor de waren schoeisel en hoofddeksels in klasse 25, ten aanzien waarvan DF zelf stelt dat deze soortgelijk zijn. Voor de overige waren in de klassen 14 (edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten) en 18 (dierenhuiden, paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren) heeft DSQ haar stelling dat sprake is van soortgelijke waren naar het oordeel van het hof niet voldoende onderbouwd, zodat het hof, ook gelet op de algemene betwisting van DF, in zoverre geen soortgelijkheid aanwezig acht. In zoverre dient de oppositie dus te worden afgewezen.   
       
       
         
           Verwarringsgevaar? 
         
       
       
       34. Ten aanzien van de waren die het hof soortgelijk acht aan kleding, dient nog te worden onderzocht of sprake is van verwarringsgevaar. 
       
       35. Bij de beoordeling van de vraag of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren, in casu de gewone consument (nu het hof in het kader van deze oppositie moet uitgaan van het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk is ingeschreven en niet van het publiek dat de waren daadwerkelijk afneemt) achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren.  
       
       36. Gelet op de overeenstemming tussen het teken en het merk en de soortgelijkheid van de waren acht het hof verwarringsgevaar aanwezig. Dit geldt temeer nu het teken DEAN RICH, door de betekenis van het woord RICH, ook in aanmerking nemende dat het merk bestaat uit de namen van twee personen, de indruk kan wekken dat het gaat om een submerk van DEAN & DAN, waaronder een bijzondere lijn of collectie producten, die bijvoorbeeld door alleen DEAN is ontworpen en/of extra “rijk” is (qua exclusiviteit, materiaal of versiering bijvoorbeeld), met dezelfde herkomst als de DEAN & DAN-producten, op de markt wordt gebracht. 
       
       37. Het bovenstaande brengt mee dat het verzoek en de oppositie voor toewijzing in aanmerking komen met betrekking tot alle waren in klasse 25 en de waren juwelen en bijouterieën (in klasse 14) en reiskoffers en koffers (in klasse 18). 
       DF zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de oppositie en het beroep.   
       
     
   
   
     Beslissing 
     
     
       Het hof:  
     
     
     
       vernietigt de beslissing in oppositie (nummer 2008019) van het Bureau van 18 augustus 2014 
     
     
     
       en opnieuw rechtdoende: 
     
     
     
       besluit: 
     
     - de oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen; 
     
     - het Benelux-depot met nummer 1250760 wordt geweigerd en niet ingeschreven voor  
     
       a. alle waren waarvoor het is ingediend in klasse 25; 
       b. de waren juwelen en bijouterieën in klasse 14 waarvoor het is ingediend; 
       c. de waren reiskoffers en koffers in klasse 18 waarvoor het is ingediend;  
     
     
     - het Benelux-depot wordt ingeschreven voor de overige waren in klassen 14 en 18, waarvoor het is ingediend; 
     
     - DF is € 1.000,-- verschuldigd aan DSQ ter zake van de kosten van de oppositie; 
     
     
     
     
       veroordeelt DF in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van DSQ begroot op    € 704,--  aan verschotten en € 1.788,-- aan salaris voor de advocaat;     
     
     
     
       wijst het verzoek voor het overige af. 
     
     
     
       Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M Pinckaers en M.P.J. Ruijpers; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 juni 2015, in aanwezigheid van de griffier.