ECLI: ECLI:NL:PHR:2010:BN1414

Titel: ECLI:NL:PHR:2010:BN1414 Parket bij de Hoge Raad , 15-10-2010 / C07/034HR

Gerecht: Parket bij de Hoge Raad

Datum uitspraak: 2010-10-15

Zaaknummer: C07/034HR

Proceduretype: 

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Conclusie

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:PHR:2010:BN1414

---

Vervolg HR 11 juli 2008, LJN BC9766, NJ 2008, 417. Prejudiciële vragen van uitleg aan HvJEU. Beantwoording door HvJEU bij arrest van 15 oktober 2009, nr. C-324/08, LJN BK2759. Uit het antwoord van het HvJEU volgt dat de in de Davidoff-rechtspraak van het HvJEU ontwikkelde maatstaf voor de beoordeling of sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn, ook geldt voor goederen die door een derde die niet economisch is verbonden met de merkhouder zonder diens expliciete toestemming voor het eerst direct binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Omdat in dit geval het antwoord van het HvJEU meebrengt dat de maatstaf uit de Davidoff-rechtspraak alleen toegepast dient te worden bij afwezigheid van economische verbondenheid tussen de merkhouder en de derde als bedoeld in HvJEU 22 juni 1994, C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995/480 (IHT Dantzig / Ideal Standard), had het hof de Davidoff-maatstaf niet mogen toepassen zonder een onderzoek naar die economische verbondenheid te verrichten.

Rolnr. C07/034HR 
       Mr. D.W.F. Verkade 
       Zitting 9 juli 2010 (bij vervroeging)  
     
     
     Nadere conclusie inzake: 
     
     
       1. de (voormalige) commanditaire vennootschap MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V., 
       2. METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V., en  
       3. REMO ZAANDAM B.V. , 
     
     
     tegen 
     
     de vennootschap naar Italiaans recht DIESEL S.P.A.  
     
     1. Inleiding, feiten en procesverloop 
     
     1.1. Deze zaak is terug bij de Hoge Raad na diens tussenarrest van 11 juli 2008(1) waarbij de Hoge Raad vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen stelde, en na de beantwoording van die vragen door dat Hof bij arrest van 15 oktober 2009 (nr. C-324/08)(2).  
     
     1.2. Eiseressen tot cassatie zullen ook in deze conclusie doorgaans worden aangeduid als Makro c.s., eiseres onder 1 ook als Makro. Verweerster in cassatie zal worden aangeduid als Diesel.  
     
     1.3. Voor de feiten en het procesverloop t/m het arrest van 11 juli 2008 kan verwezen worden naar dat arrest. De door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen worden hieronder in nr. 2.2 weergegeven.  
     
     1.4. Na het arrest van het HvJEG hebben partijen nadere schriftelijke toelichtingen gegeven, gevolgd door re- en dupliek. Op 9 respectievelijk 16 april 2010 is gefourneerd voor arrest.  
     
     2. De prejudiciële vragen en de beantwoording daarvan  
     
     
       2.1. Artikel 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) (hierna ook: richtlijn 89/104 of Merkenrichtlijn), luidt:  
       '1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.'(3) 
     
     
     
       2.2. De door de Hoge Raad gestelde vragen luidden:  
       '1) Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht?  
       2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: welke - al dan niet (mede) aan de hiervoor in 3.6.4.2 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994 C-9/93, Jur. 1994, blz. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, ontleende - maatstaven moeten dan in het in die vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de genoemde richtlijn?'  
     
     
     
       2.3. Het Hof van Justitie van de EG heeft in antwoord op vraag 1 voor recht verklaard:  
       'Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.'  
     
     
     2.4. Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoefde de tweede vraag geen beantwoording, aldus rov. 36 van het HvJ EG.  
     
     3. Nadere bespreking van onderdeel 2.1 van het cassatiemiddel  
     
     3.1. De Hoge Raad heeft de prejudiciële vragen gesteld naar aanleiding van de in het cassatiemiddel van Makro c.s. in onderdeel 2.1 (2.1 t/m 2.1.11) aan de orde gestelde kwestie (door de Hoge Raad in rov. 3.3.2 aangeduid als kwestie (c)) of het gerechtshof te Amsterdam met betrekking tot de toestemming van Diesel de juiste maatstaven heeft aangelegd. Gemakshalve geef ik hieronder nog weer hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2008 in rov. 3.6.1 - 3.6.3 hiertoe heeft overwogen:  
     
     
       '3.6.1 Het hof heeft ten aanzien van de aan te leggen maatstaven het volgende, hier en daar samengevat, overwogen.  
       De vraag of Diesel toestemming heeft verleend voor het in het verkeer brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen in de EER, dient te worden beantwoord aan de hand van art. 13, onder A, lid 9 BMW, welke bepaling de uitvoering van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn vormt. De uitleg van deze bepaling wordt volgens het hof bepaald door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waaronder het arrest HvJEG 20 november 2001, C-414/99 tot en met C 416/99, Jur. 2001, p. I-8691, NJ 2002, 183, door het hof, en hierna, aangeduid als de "Davidoff-rechtspraak" (rov. 4.5).  
       Makro c.s. hebben in hoger beroep aangevoerd dat deze rechtspraak op het onderhavige geval niet van toepassing is. Hun betoog komt erop neer dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen de situatie dat de inbreukmakende goederen aanvankelijk buiten de EER op de markt zijn gebracht en vervolgens in een van de lidstaten van de EER zijn geïmporteerd, en de situatie dat de goederen direct binnen de EER op de markt zijn gebracht. De Davidoff-rechtspraak geldt, aldus Makro c.s., uitsluitend in de eerstgenoemde situatie. In het onderhavige geval zijn de schoenen oorspronkelijk in Spanje, dus binnen de EER op de markt gebracht. In die situatie moet volgens Makro c.s. de vraag of de merkhouder toestemming heeft verleend worden beoordeeld aan de hand van het recht van het land dat op die toestemming van toepassing is, in dit geval Spaans recht (rov. 4.6). 
       Het hof heeft dit betoog verworpen en daartoe overwogen dat noch uit de tekst van de Merkenrichtlijn, noch uit de rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden opgemaakt dat het door Makro c.s. bedoelde onderscheid moet worden gemaakt. De enkele omstandigheid dat aan de rechtspraak van het Hof van Justitie steeds gevallen ten grondslag lagen waarin de goederen oorspronkelijk buiten de Europese Unie in het verkeer waren gebracht, is volgens het hof niet voldoende om anders te oordelen. Het hof achtte het veeleer voor de hand liggend dat in de twee door Makro c.s. onderscheiden gevallen hetzelfde criterium moet worden gebruikt, aangezien art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn en het daarop gebaseerde art. 13A lid 9 BMW het bedoelde onderscheid juist niet maken (rov. 4.7).  
       Het hof dient derhalve aan de hand van de Davidoff-rechtspraak te beoordelen of Diesel de bedoelde toestemming heeft verleend. Deze rechtspraak houdt, kort gezegd en voorzover hier relevant, in dat de toestemming van de merkhouder tot het in de EER verhandelen van van dat merk voorziene producten zowel expliciet als impliciet kan geschieden, en dat het erom gaat dat de nationale rechter met zekerheid kan vaststellen dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen (rov. 4.8).  
       3.6.2 Dit oordeel wordt bestreden in onderdeel 2.1, uitgewerkt in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.11. Makro c.s. betogen daarin opnieuw dat de Davidoff-rechtspraak niet van toepassing is en dat het hof de vraag of Diesel toestemming had gegeven, had dienen te beantwoorden naar het door de Merkenrichtlijn beheerste Spaanse merkenrecht aan de hand van het Spaanse contractenrecht dat van toepassing is op de contractuele relatie tussen Diesel en Cosmos.'  
       3.6.3 Aldus stellen de onderdelen vragen van uitleg van het gemeenschapsrecht aan de orde die zich ertoe lenen op de voet van art. 234 EG aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te worden voorgelegd.'  
     
     
     
       3.2. Komt het antwoord van het Hof van Justitie er nu kort en goed op neer dat op de onderhavige, door Cosmos in Spanje in het verkeer gebrachte 'DIESEL'-goederen - van waaruit Makro deze heeft betrokken - de door de Hoge Raad en door het Hof van Justitie bedoelde 'Davidoff-jurisprudentie' wél van toepassing is?  
       In die zin luidt het (primaire) standpunt van Diesel in haar stellingname na het arrest van het HvJ EG.  
       Makro c.s. - die persisteren bij hun eis tot vernietiging van het bestreden arrest - menen dat het anders is.  
     
     
     
       3.3. Analyse harerzijds (en trouwens ook van Diesel) laat zien dat het antwoord van het HvJ EG niet zonder meer op de vraagstelling van de Hoge Raad aansluit.  
       Uit vraag 1 van de Hoge Raad releveer ik nog even, nu met toegevoegde cursivering:  
       'Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder [...] dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht?'  
       En uit het antwoord van het HvJ EG releveer ik nog even, nu met toegevoegde cursivering:  
       'Artikel 7, lid 1 [van richtlijn 89/104/EEG] moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de [EER] door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.'  
     
     
     3.4. Het laatste deel van het antwoord, na de gecursiveerde strofe, sluit (wél) duidelijk aan bij de vraagstelling van de Hoge Raad. In dat deel van het antwoord gaat het immers om een herhaling - thans voor in het verkeer brengen bínnen de EER - van de 'Davidoff-maatstaf': de maatstaf die het HvJ EG eerder voor het geval van in het verkeer brengen buíten de EER had aangegeven. De toestemming van de merkhouder kan niet alleen expliciet gegeven zijn, maar ook impliciet: doch in dit laatste geval moet sprake zijn feiten en omstandigheden waaruit 'met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht'.  
     
     3.5. Uit de tekstweergave in nr. 3.3 blijkt intussen dat het Hof van Justitie deze verklaring voor recht koppelt aan het verhandelen van waren onder het merk direct in de [EER] in het verkeer gebrachte waren door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder. Hier komt de door mij gecursiveerde - in de vraagstelling van de Hoge Raad niet voorkomende - zinsnede dus terug. Het antwoord geldt dus klaarblijkelijk niet in het geval van een derde die wél economisch verbonden is met de merkhouder.  
     
     
       3.6. Bedoelt het Hof van Justitie met 'een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder' wellicht (gewoon) een derde zoals Makro? Dat zou een rechttoe-rechtaan antwoord zijn, en daarmee zou de zaak gauw beslist zijn, gelet op rov. 4 van het tussenarrest van de Hoge Raad.  
       Aldus het primaire standpunt van Diesel in haar stellingname na het arrest van het HvJ.  
     
     
     3.7.1. Die lezing acht ik - met Makro c.s. in haar postprejudiciële stellingname - evenwel onjuist. Die lezing zou meebrengen dat volgens het Hof van Justitie de merkhouder van iedere, buiten het door of namens de merkhouder opgezette distributiesysteem opererende wederverkoper die binnen de EER door de merkhouder of door een met de merkhouder economisch verbonden derde in het verkeer gebrachte merkartikelen verhandelt, zou kunnen verlangen dat deze wederverkoper feiten en omstandigheden moet aantonen waaruit 'met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht'. Dit zou (dus) meebrengen dat het Hof teruggekomen zou zijn van het aloude communautaire acquis, waarbij - bijvoorbeeld - een moeder- of zustervennootschap, tevens merkhouder M in lidstaat Y niét de wederverkoop onder het merk kan tegengaan van door handelaar H in lidstaat Z door bijv. dochter- of zustervennootschap D in het verkeer gebrachte goederen. Veelal zal zo'n moeder- of zustervennootschap M juist graag de verkoop van parallel geïmporteerde goederen willen verhinderen, waarmee gegeven is de onmogelijkheid van het aantonen van feiten en omstandigheden waaruit 'met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht'(4).  
     
     3.7.2. Dat die lezing (dus) niet juist kan zijn, vindt m.i. steun in de (nog minder) ondubbelzinnige Franse tekst van de betrokken zinsnede(5), en blijkt m.i. voorts uit nadere analyse van de rechtsoverwegingen 23-24 alsmede 32 van het onderhavige Diesel/Makro-arrest van het HvJ EG. Ik geef deze overwegingen gemakshalve - voorzien van cursiveringen mijnerzijds - hieronder weer:  
     
     '23 Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van die toestemming (reeds aangehaalde arresten Zino Davidoff en Levi Strauss, punt 46, en Copad, punt 42). De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen hebben evenwel ertoe geleid dat het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke regel wijzigingen kan ondergaan.  
     
     24 Zo heeft het Hof geoordeeld dat de uitputting van het uitsluitend recht in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 onder meer effect kan sorteren wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder, zoals bijvoorbeeld een licentiehouder (zie in die zin reeds aangehaalde arresten IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, punt 34, en Copad, punt 43).  
     
     [...]  
     
     32 Ter waarborging van de bescherming van de aan het merk verbonden rechten en teneinde de latere verhandeling van waren onder een merk mogelijk te maken zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten, is het derhalve van wezenlijk belang dat deze merkhouder de eerste verhandeling van deze waren in de EER kan controleren [...].' 
     
     
       3.7.3. De hierboven geciteerde rechtsoverwegingen maken onmiskenbaar duidelijk dat - in het belang van het vrije goederenverkeer in de EER - buiten een 'normaliter' uit een uitdrukkelijke formulering blijkende toestemming, uitputting óók aangenomen kan worden  
       'wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder, zoals bijvoorbeeld een licentiehouder'.  
       In rov. 24 van het arrest verwijst het HvJ EG nog uitdrukkelijk naar rov. 34 van het arrest IHT en Danzinger/Ideal Standard van 22 juni 1994, C-9/93, waarin aldus was geoordeeld. Ik herinner ook nog aan rov. 35-39 van dat arrest, en aan de daarvan gegeven synthese in het tussenarrest van de Hoge Raad, rov. 3.6.4.2. In deze overwegingen gaf het Hof - samengevat - aan (i) dat, in geval van licentiëring, de merkhouder/licentiegever de mogelijkheden heeft om de controle uit te oefenen over (de kwaliteit van) het voor het eerst op de markt brengen van het product, en (ii) dat het bestaan van die mogelijkheid voor de merkhouder afdoende is om zijn reputatie als merkhouder te beschermen. Dat is beslissend (rov. 38). Het treffen van onvoldoende voorzieningen in licentiecontracten of het niet ingrijpen bij de licentienemer in geval van schending daarvan, komt voor risico van de merkhouder/licentiegever en kan niet aan de derde/afnemer van de licentienemer worden tegengeworpen.  
       Dat brengt dus mee dat de positie van een derde (of 'vierde') zonder economische band (zoals Makro) niet alleen geldt bij in het verkeer brengen door merkhouder zelf, maar ook bij in het verkeer brengen door een derde die juist wel economisch verbonden is met de merkhouder, ook als ten opzichte van de merkhouder én ten opzichte van die economisch verbonden derde geen sprake is van 'feiten en omstandigheden' waaruit 'met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht'.  
     
     
     3.7.4. Uit nrs, 3.7.1 - 3.7.3 blijkt dat ik Diesels primaire standpunt (als zou het Hof van Justitie met 'een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder' doelen op een derde zoals Makro, vgl. hierboven nr. 3.6) niet juist acht.  
     
     
       3.8. Volgens Makro c.s. heeft het Hof (i) geantwoord dat in gevallen waarin geen sprake is van een economische band tussen de merkhouder en degene die de goederen binnen de EER voor het eerst in het verkeer brengt, óók de Davidoff-jurisprudentie - met zijn (nogal strikte(6)) eisen voor het aannemen van impliciete toestemming - geldt, net als wanneer de goederen voor het eerst buiten de EER in het verkeer worden gebracht.  
        Volgens Makro c.s. heeft het Hof echter (ii) met de zinsnede '[verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder' tot uitdrukking gebracht, dat in dát geval de Davidoff-jurisprudentie niet geldt: voor dat geval blijft is de IHT Danzinger/Ideal Standard-jurisprudentie van kracht gebleven. Toestemming wordt dan verondersteld (of is irrelevant); aan een toetsing van de aanwezigheid van 'impliciete toestemming' volgens de Davidoff-jurisprudentie komt men dan niet toe.  
     
     
     3.9. Uit hetgeen ik in nrs. 3.7.1-3.7.3 heb opgemerkt, vloeit voort dat ik de lezing van Makro c.s.(7) juist acht, evenwel met een hierna te bespreken belangrijk voorbehoud, ontleend aan het door het Hof van Justitie inmiddels gewezen Copad-arrest.  
     
     3.10.1. Alvorens daarop in te gaan, sta ik stil bij het door Diesel ingenomen processuele standpunt dat Makro c.s. geen beroep (meer) zouden kunnen doen op een positie van Flexi Casual respectievelijk Cosmos als 'economisch verbonden derde(n)', omdat Makro c.s. daarop tot dusverre geen beroep zouden hebben gedaan(8). Makro c.s. zouden zich steeds beroepen hebben op een uitputting meebrengende toestemming van of namens Diesel, en niet op een uitputting meebrengende economische verbondenheid. De Hoge Raad zou het verweer van Makro c.s. ook niet aldus opgevat hebben.  
     
     
       3.10.2. Deze stellingname van Diesel gaat m.i. niet op. Ook al hebben Makro c.s. een beroep op door of namens Diesel gegeven toestemming vooropgesteld - allicht mede ingegeven door het oordeel in die zin van het Hof van Appel te Valencia -, dat neemt niet weg dat zij het begrip toestemming onmiskenbaar mede gebezigd hebben als een ruim (genus-)begrip, omvattende zowel (de species) toestemming in engere zin, als (de species) economische verbondenheid, door Makro c.s. ook wel aangeduid als 'betrokkenheid'(9).  
       Om dezelfde reden gaat m.i. niet op de stellingname van Diesel dat Makro c.s. een economische verbondenheid tussen Flexi Casual/Cosmos enerzijds en Diesel/Difsa anderzijds niet gesteld zouden hebben. Met de door Makro c.s. gestelde(10) distributiecontracten en licentieverhoudingen hebben Makro c.s. - vanzelfsprekend - juist gedoeld op economische verbondenheid in de hiervoor bedoelde zin.  
       Dat de Hoge Raad de hier bedoelde stellingnamen van Makro c.s. aldus heeft opgevat, blijkt m.i. uit rov. 3.6.4.2, waar de Hoge Raad refereert aan de mogelijke toepasselijkheid van de Europese (onder meer Danzinger/Ideal Standard-)jurisprudentie, die nu juist uitgaat van een - voor het resultaat van uitputting - met toestemming gelijk te stellen economische verbondenheid(11), zoals aanwezig bij bijv. een licentieverhouding.  
     
     
     
       Het Copad-arrest van 23 april 2009, C-59/08(12)  
       3.11. Het Copad-arrest is gewezen ná het tussenarrest van de Hoge Raad, maar vóór het arrest van het HvJ EG in de onderhavige Diesel/Makro-zaak.  
       In zijn Diesel/Makro-arrest verwijst het HvJ EG (in rov. 22-24) naar dit recente Copad-arrest.  
     
     
     
       3.11.1. In rov. 43 e.v. van het Copad-arrest wordt, voor de licentiesituatie, enerzijds de IHT Danzinger/Ideal Standard-jurisprudentie in herinnering geroepen. Anderzijds laat het Hof in rov. 46 daarop volgen: 'Wanneer een licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit dus in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.'  
       De door mij gecursiveerde woorden 'in beginsel' blijken er niet voor niets te staan.  
     
     
     3.11.2. De IHT Danzinger/Ideal Standard-jurisprudentie heeft in het Copad-arrest een nadere verfijning ondergaan. In dat arrest is meer uitsluitsel verkregen over de merkenrechtelijke gevolgen van schending van een contractuele verplichting door een licentienemer. De desbetreffende rechtsoordelen van het HvJ EG zijn voor deze zaak Makro/Diesel van belang.  
     
     3.12.1. Voordat ik daar nader op inga, citeer ik, gemakshalve, art. 8 van de Merkenrichtlijn:  
     
     
       '1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn. 
        2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.'  
     
     
     3.12.2. In het Copad-arrest heeft het Hof van Justitie overwogen (cursiveringen toegevoegd):  
     
     '43 Evenwel blijkt tevens uit de rechtspraak van het Hof dat in bepaalde gevallen dit uitputtingsbeginsel effect sorteert wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder. Dit is in het bijzonder het geval bij een licentiehouder (zie, in die zin, arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punt 34). 
     
     44 In een dergelijke situatie kan de licentiegever immers de kwaliteit van de waren van de licentiehouder controleren door in de licentieovereenkomst specifieke clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren. 
     
     45 Volgens de rechtspraak van het Hof volstaat een dergelijke mogelijkheid opdat het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen, die - zoals in punt 22 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht - erin bestaat de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie, in die zin, arrest IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, reeds aangehaald, punten 37 en 38).  
     
     46 Wanneer een licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit dus in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.  
     
     47 Hieruit vloeit weliswaar voort dat in dergelijke omstandigheden de merkhouder niet met een beroep op de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst de aan het merk verbonden rechten kan inroepen tegen de licentiehouder, maar dit neemt niet weg dat, anders dan Copad aanvoert, de licentieovereenkomst niet gelijkstaat met een absolute en onvoorwaardelijke toestemming van de merkhouder aan de licentiehouder om van dit merk voorziene waren in de handel te brengen.  
     
     48 Artikel 8, lid 2, van de richtlijn voorziet immers uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de merkhouder om de aan het merk verbonden rechten in te roepen tegen een licentiehouder wanneer deze laatste handelt in strijd met bepaalde bepalingen van de licentieovereenkomst.  
     
     [...]  
     
     51 Gelet op een en ander, dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.'  
     
     3.12.3. De verfijning - (pas) in het Copad-arrest - ten opzichte van de IHT Danzinger/Ideal Standard-jurisprudentie is deze, dat thans is uitgemaakt dat het niet in acht nemen van een van de in art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn bedoelde bepalingen van een licentieovereenkomst, merkenrechtelijke derdenwerking heeft. Het Hof verklaart immers voor recht dat in dát geval óók van toestemming in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn (de nu juist voor derden geschreven uitputtingsbepaling) geen sprake is.  
     
     
       Verdere beoordeling mede aan de hand van het Copad-arrest van 23 april 2009 
       3.13.1. Gezien dit aan het Copad-arrest ontleende éclaircissement, is de vraag - thans - of er in casu aan de zijde van Flexi Casual en/of Cosmos van sprake is, of kan zijn, van een handelen in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn.  
     
     
     
       3.13.2. Hierbij rijst de - processuele - tussenvraag of partijen alsnog in staat gesteld moeten worden hun stellingen aan te passen aan de ten tijde van de cassatieprocedure vóór het tussenarrest nog niet aanwezige Copad-jurisprudentie.  
       Ik meen dat daarvoor geen reden is. Als gezegd, verwijst het Hof van Justitie in zijn arrest in de onderhavige Diesel/Makro-zaak naar het Copad-arrest, zodat partijen bij de nadere schriftelijke toelichtingen alle gelegenheid hadden hierop in te gaan. Lezing van deze post-prejudiciële schriftelijke toelichtingen, respectievelijk de re- en dupliek, laat voorts zien dát beide partijen ook daadwerkelijk naar het Copad-arrest verwijzen en daaraan (nadere) stellingen ontleend hebben(13).  
     
     
     3.14.1. In de onderhavige zaak Diesel/Makro c.s. stond en staat - nu weer even los van eventuele toepasselijkheid van art. 8 lid 2 van richtlijn 89/104 - in ieder geval reeds vast, dát er in casu sprake is van schending van licentievoorwaarden, dan wel het ontbreken van uitdrukkelijke toestemming in (een) licentieovereenkomst(en). Dit blijkt uit het volgende.  
     
     3.14.2. Het gerechtshof te Amsterdam heeft - feitelijk - geoordeeld:  
     
     '4.11 Voor de beantwoording van de vraag of Diesel de bedoelde toestemming heeft verleend is in het bijzonder de tussen Difsa en Flexi Casual gesloten overeenkomst van 29 september 1994 van belang. De door [betrokkene 1] aan Cosmos verleende machtiging van 21 oktober 1997 berust op die overeenkomst, zodat moet worden aangenomen dat die machtiging de in de overeenkomst van 29 september 1994 getrokken grenzen niet te buiten mag gaan. Daar komt bij dat, anders dan Makro c.s. aanvoert, niet kan worden aangenomen dat [betrokkene 1] bij het verlenen van die machtiging handelde namens Diesel. Gelet op het feit dat [betrokkene 1] bestuurder van Flexi Casual is en niet is verbonden aan Diesel, is de enkele omstandigheid dat de kop van het briefpapier "Diesel" vermeldde daarvoor onvoldoende.  
     
     
       4.12 Makro c.s. hebben zich op artikel 1.4 van de overeenkomst van 29 september 1994 beroepen. De Nederlandse vertaling luidt als volgt:  
       "Het is Flexi Casual toegestaan, opdat dit door DIFSA aan Diesel kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst om met schoeisel van HET MERK en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GEBIED (Portugal, Andorra en Spanje, hof) passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen."  
     
     
     4.13 Naar het oordeel van het hof geeft deze bepaling geen aanleiding te veronderstellen dat Diesel aldus toestemming heeft verleend om Diesel-schoenen binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer te brengen. Uit de bepaling volgt veeleer het tegendeel. De tekst van de bepaling biedt slechts de mogelijkheid om (via Difsa) aan Diesel toestemming te vragen voor het nemen van steekproeven met schoeisel die voorzien waren van "HET MERK". Het is allerminst aannemelijk dat Diesel/Difsa hiermee bedoelde aan Flexi Casual/Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel. Makro c.s. hebben ook onvoldoende aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat zij hebben mogen begrijpen dat Flexi Casual/Cosmos dit recht wel aan die overeenkomst kon ontlenen.  
     
     4.14 Dit wordt niet anders indien bij het vorenstaande tevens de (ongedateerde, maar kennelijk op 11 november 1994 verstrekte) machtiging van Difsa aan Flexi Casual wordt betrokken (productie D bij memorie van grieven). Die machtiging bepaalt immers ook slechts dat Flexi Casual "bij wijze van monsterproefneming en marktverkenning" schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of "voor cessie van de licentie tot vervaardiging" aan Diesel. Voorzover Flexi Casual aan die machtiging al meer rechten kan ontlenen dan aan de overeenkomst van 29 september 1994, vloeit daaruit evenmin voort dat Flexi Casual/Cosmos een algemeen recht tot het produceren van schoenen met het DIESEL-woordmerk.'  
     
     3.14.3. Tegen rov. 4.11 en 4.12 als zodanig zijn (begrijpelijkerwijs) geen klachten aangevoerd. Over de klachten tegen rov. 4.13 en 4.14 heeft de Hoge Raad in rov. 4 van het tussenarrest geoordeeld:  
     
     
       'Hiernaast dienen, op grond van de in zoverre niet of tevergeefs in cassatie bestreden oordelen van het hof (rov. 4.13-14), als feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast, te worden beschouwd dat,  
       - Diesel of Difsa met het hiervoor in 3.1 (iii) geciteerde art. 1.4 van de overeenkomst van 29 september 1994 tussen Difsa en Flexi Casual, niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel;  
       - Makro c.s. niet hebben mogen begrijpen dat Flexi Casual respectievelijk Cosmos dit recht wel aan die overeenkomst kon ontlenen;  
       - voorzover Flexi Casual aan de hiervoor in 3.1 (iv) vermelde machtiging meer rechten kan ontlenen dan aan de overeenkomst van 29 september 1994, daaruit niet voortvloeit dat zij of Cosmos een algemeen recht tot het produceren van schoenen met het DIESEL-woordmerk hadden.  
       Deze oordelen die berusten op een aan het hof voorbehouden uitleg van de desbetreffende (rechts)handelingen en documenten, zijn niet afhankelijk van de maatstaven die moeten worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake was van toestemming van Diesel in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn.  
       Het onderhavige geval wordt dus feitelijk hierdoor gekenmerkt dat de schoenen in kwestie niet door Diesel en evenmin met haar uitdrukkelijke toestemming in de EER (Spanje) in het verkeer zijn gebracht.'  
     
     
     
       3.15.1. Thans bezie ik, als aangekondigd, deze overwegingen in het licht van de vraag of in casu aan de zijde van Flexi Casual en/of Cosmos van sprake is - of kan zijn - van een handelen in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn.  
       Ik zet de in art. 8 lid 2 bedoelde categorieën van bepalingen op een rij:  
       (i) de duur van de licentieovereenkomst,  
       (ii) de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt,  
       (iii) de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend,  
       (iv) het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht,  
       (v) de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.  
     
     
     
       3.15.2. Ik merk op dat in deze - limitatieve(14) - lijst van art. 8 lid 2 geen plaats is ingeruimd voor kwantitatieve beperkingen en [intra-EER-]exportbeperkingen. Dat ligt met het oog op art. 34 en 36 VwEU (oud: art. 28 en 30 EG) voor de hand.  
       Zoals bleek, kan de merkhouder zich wél een kwaliteitsoordeel voorbehouden.  
     
     
     3.15.3. Blijkens het Copad-arrest is overtreding van één van de in art. 8 lid 2 van richtlijn 89/104 bedoelde typen voorwaarden in de licentieovereenkomst voldoende om de licentienemer ook merkenrechtelijk aansprakelijk te maken, en om het gevolg van het ontbreken van toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn - en daarmee het niet-intreden van uitputting te moeten aannemen (vgl. nr. 3.12.3).  
     
     
       3.15.4. In casu zijn met name de onder (iii) en (v) vermelde categorieën van belang. Aan categorieën (ii) en (iv) kan worden voorbij gegaan.  
       Ik vestig tussendoor nog even de aandacht op categorie (i). Die categorie impliceert dat een licentie tijdelijk kan zijn, en dat na het overeengekomen tijdsverloop alsnog door de licentiehouder geproduceerde c.q. in het verkeer gebrachte goederen niét kunnen profiteren van de IHT Danzinger/Ideal Standard-jurisprudentie.  
     
     
     3.16. Ik keer nu terug naar het arrest van het gerechtshof te Amsterdam.  
     
     
       3.16.1. Het hof heeft in rov. 4.13 - 4.14, in cassatie niet of niet met succes bestreden, geoordeeld dat het in rov. 4.12 gereleveerde contract tussen Difsa en Flexi Casual aan laatstgenoemde (respectievelijk Cosmos), voor zover hier van belang, slechts toestemming (licentie) had verkregen voor het vervaardigen van schoenen met het oog op 'steekproeven' (monsterproefneming; testverkopen) 'door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten', 'teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen', en wel 'opdat dit door DIFSA aan Diesel kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop'. Anders gezegd: slechts toestemming of licentie voor proefpartijen, waarna de als proef geproduceerde schoenmodellen met de resultaten van de testverkopen met het oog op een mogelijk vervolg aan Diesel konden worden voorgelegd.  
       In dat feitelijk oordeel - en het feitelijk oordeel in rov. 4.13 dat de door Makro ingeroepen bepaling geen aanleiding geeft te veronderstellen dat Diesel aldus toestemming heeft verleend om DIESEL-schoenen binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer te brengen - ligt besloten 's hofs oordeel dat Flexi Casual (respectievelijk Cosmos) in het geheel geen toestemming had verkregen voor het vervaardigen van schoenen onder het merk DIESEL en het in het verkeer brengen van door haar aldus vervaardigde schoenen, behoudens de genoemde, zeer beperkte uitzondering.  
     
     
     
       3.16.2. Een toestemming als in casu wél aanwezig geoordeeld, laat zich kwalificeren als: toestemming voor een of meer proefnemingen. Dat brengt mee dat in 's hofs oordeel besloten ligt dat Flexi Casual (respectievelijk Cosmos) handelde in strijd met de in art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn bedoelde voorwaarde van de licentieovereenkomst inzake 'de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend' (er was geen zodanige licentie verleend; alleen voor een of meer proefnemingen).  
       Omdat de toestemming beperkt was tot een of meer proefnemingen, waarna van Diesel - uiteraard mede met het oog op kwaliteitscontrole - toestemming verkregen diende te worden voor een eventuele niet tot proefneming beperkte productie en verkopen, ligt in 's hofs oordeel eveneens besloten dat Flexi Casual (respectievelijk Cosmos) handelde in strijd met de in art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn bedoelde voorwaarde van de licentieovereenkomst met betrekking tot 'de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten'.  
       Dit oordeel van het hof getuigt - gelet op het hierboven gereleveerde Copad-arrest - van een juiste rechtsopvatting. In communautairrechtelijke (Unierechtelijke) context kwalificeert het - gelet op het Copad-arrest - als een acte éclairé.  
     
     
     
       3.16.3. Het vorenstaande brengt mee dat onderdeel 2.1 niet tot cassatie kan leiden.  
       Indien - anders dan waar ik hierboven van uitga - in de overwegingen van het hof geen toetsing aan art. 8 lid 2 van richtlijn 89/104 besloten zou worden geacht, moet m.i. hetzelfde gelden. Alsdan ligt voor de hand dat de Hoge Raad tot het oordeel komt dat de meer bedoelde bepaling(en) in de overeenkomst(en) tussen Difsa en Flexi Casual (respectievelijk Cosmos) - ook na eventuele vernietiging en verwijzing - geen andere uitleg toela(a)t(en) dan als hierboven onder 3.16.2 aangegeven. Ook al mogen klachten van Makro c.s. over 's hofs toepassing van de 'Davidoff-maatstaf' dan op zichzelf terecht zijn voorgesteld, zij stranden aldus bij gebrek aan (processueel) belang.  
     
     
     
       3.17. De Hoge Raad heeft in het tussenarrest (rov. 3.4.4, laatste alinea) reeds beslist dat de klachten van onderdeel 2.1 die betogen dat het [Amsterdamse] hof gebonden was aan het oordeel van de rechter te Valencia, falen. Voor zover in het onderdeel nog de motiveringsklacht besloten ligt dat onbegrijpelijk is dat het [Amsterdamse] hof, voor zover het daartoe als feitenrechter de ruimte had, zonder nadere motivering zijn oordeel boven de het oordeel van het Hof van Appel te Valencia heeft gesteld, mist het feitelijke grondslag. Het [Amsterdamse] hof heeft in rov. 4.5 e.v., met name in rov. 4.9, aangegeven dat en waarom hij die ruimte begrensd achtte door de 'Davidoff-maatstaf', en in rov. 4.15 - feitelijk en niet onbegrijpelijk - aangegeven waarom hij binnen die 'ruimte' tot een ander oordeel kwam.  
       Dit wordt niet anders doordat in plaats van de door het [Amsterdamse] hof genoemde 'Davidoff-maatstaf', de destijds niet als zodanig aan het [Amsterdamse] hof, noch aan het Hof van Appel te Valencia bekende 'Copad-maatstaf' moet worden toegepast.  
     
     
     4. Slotsom  
     
     
       In het tussenarrest van 11 juli 2008 had de Hoge Raad reeds - onder aantekening dat de onderdelen 1 en 2.4 geen zelfstandige klachten bevatten (rov. 3.3.2, tweede alinea) - de onderdelen 2.2 en 2.3 verworpen (rov. 3.4.4, voorlaatste alinea, en rov. 3.5), evenals de klachten van onderdeel 2.1 die betogen dat het [Amsterdamse] hof gebonden was aan het oordeel van de rechter te Valencia (rov. 3.4.4, laatste alinea).  
       Uit paragraaf 3 van deze conclusie vloeit voort dat onderdeel 2.1 ook voor het overige niet tot cassatie kan leiden.  
     
     
     5. Conclusie  
     
     Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.  
     
     
       De procureur-generaal bij de  
       Hoge Raad der Nederlanden,  
     
     
     A-G i.b.d.  
     
     
       1 LJN BC9766, NJ 2007, 492, IER 2008, nr. 68, blz. 277 m.nt. ChG, BIE 2008, nr. 52, blz. 412.  
       2 IER 2010, nr. 9, blz. 57 m.nt. HMHS.  
       3 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte juncto bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst werd dit artikel 7, lid 1, voor de toepassing van deze Overeenkomst gewijzigd in die zin dat de uitdrukking 'in de Gemeenschap' werd vervangen door de woorden 'in een overeenkomstsluitende partij'.  
       4 Vgl. bijv. de klassieke Centrafarm-jurisprudentie (HvJ EG 31 oktober 1974, 16/74, Centrafarm/ Winthrop, Jur. 1974, blz. 1183, rov. 7-11), waarin het HvJ EG, toen nog oordelend op basis van art. 30 en 36 EEG-Verdrag (oud) ten deze de voorrang van het vrij verkeer van goederen boven merkrechten in verschillende, maar economisch verbonden, handen vestigde. Het Hof van Justitie refereerde hieraan (zelfs sprekend over 'manipulaties') in rov. 33-36 van het arrest van 22 juni 1994, C-9/93, Jur. 1994, blz. I-2757, NJ 1995, 480 (IHT Danzinger/Ideal Standard); daarover ook hierna in nr. 3.7.3.  
       5 De Franse tekst luidt: '... doit être interpreté en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation de produits revêtus de cette marque effectuée directement dans l'Espace économique européen par un tiers n'ayant aucun lien économique avec ce titulaire peut être implicite...'.  
       Ik vermeld ook de Engelse tekst: '... must be interpreted as meaning that the consent of the proprietor of a trade mark to the marketing of goods bearing that mark carried out directly in the European Economic Area by a third party who has no economic link to that proprietor may be implied...'; en de Duitse tekst: '... ist dahin auszulegen, dass die Zustimmung des Inhabers einer Marke zum Inverkehrbringen von mit dieser Marke versehenen Ware unmittelbar im EWR durch einen Dritten, der keinerlei wirtschaftliche Verbindung zu dem Markeninhaber aufweist, konkludent sein kann...'.   
       6 Vgl. rov. 3.6.4.1, voorlaatste alinea, van het tussenarrest van de Hoge Raad.  
       7 Die lezing blijkt overigens subsidiair aanvaard te worden door Diesel in de schriftelijke toelichting na arrest HvJ EG, nr. 30.  
       8 Schriftelijke toelichting na arrest HvJ EG, nr. 45 e.v.  
       9 Vgl. middelonderdelen 2.1.5 - 2.1.7.  
       10 Vgl. bijv. Memorie van Grieven Makro, pp. 3-5 (punten 13-15).  
       11 In de schriftelijke toelichting na arrest HvJ EG, nr. 59, doet Diesel zelf opmerken: 'De Hoge Raad heeft in het kader van zijn vragen met nadruk verwezen naar de rechtspraak inzake economische betrokkenheid. Ook Diesel is hier in de Schriftelijke Opmerkingen zeer uitgebreid op ingegaan.'  
       12 Copad c.s./Dior, IER 2009, nr. 47, blz. 207 m.nt. ChG.  
       13 Niet verbazingwekkend: in uiteenlopende zin.  
       14 Rov. 20 van het Copad-arrest.