ECLI: ECLI:NL:RBALK:2006:AV4170

Titel: ECLI:NL:RBALK:2006:AV4170 Rechtbank Alkmaar , 09-03-2006 / 06-59

Gerecht: Rechtbank Alkmaar

Datum uitspraak: 2006-03-09

Zaaknummer: 06-59

Proceduretype: Kort geding

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBALK:2006:AV4170

---

Gedaagde moet domeinnaam overdragen.

RECHTBANK TE ALKMAAR 
     
     Sector civiel recht 
     
     
       KG nummer: 06.59  
       datum: 9 maart 2006 
     
     
     Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding 
     
     in de zaak van: 
     
     
       de besloten vennootschap TRADEKAR INTERNATIONAL B.V., 
       gevestigd en kantoorhoudende te Culemborg, 
       EISERES IN KORT GEDING IN CONVENTIE, 
       VERWEERSTER IN KORT GEDING IN RECONVENTIE, 
       procureur mr. H.R.M. Jenné, 
       advocaat  mr. M.C. Rosier, 
     
     
     tegen: 
     
     
       de besloten vennootschap PAT EUROPE B.V., 
       gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, 
       GEDAAGDE IN KORT GEDING IN CONVENTIE, 
       EISERES IN KORT GDING IN RECONVENTIE, 
       procureur mr. A.J. Vondeling-Van der Veen. 
     
     
     
     1. HET VERLOOP VAN HET GEDING 
     
     Ter terechtzitting van 28 februari 2006 heeft Tradekar in conventie gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.  
     
     Pat heeft die vordering bestreden en een reconventionele eis ingesteld. 
     
     Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Tradekar de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd. 
     
     De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd. 
     
     Partijen worden hierna aangeduid als Tradekar en Pat. 
     
     
     
       2.  
       DE UITGANGSPUNTEN 
     
     
     In conventie en in reconventie. 
     
     
       2.1 Tradekar is een groothandel in onder meer autoaccessoires. Pat was distributeur daarvan en zij nam goederen van Tradekar af. 
       2.2 Kingavon Limited in Ipwich, Groot Brittannië, hierna te noemen Kingavon, was voorheen houdster van het merk Pro User in Groot Brittannië en zij gebruikte het merk in Europa. Bij fax van 4 juli 2002 heeft Kingavon aan Tradekar toegestaan om de naam Pro User in Nederland en Duitsland te gebruiken. 
       2.3 Vervolgens heeft Tradekar aan Pat toegestaan om de naam Pro User in Nederland te gebruiken. 
       2.4 Pat heeft het merk Pro User op haar naam doen registreren voor de Benelux. 
       2.5 Bij overeenkomst van 12 april heeft Pat het merk Pro User om niet overgedragen aan Kingavon. 
       2.6 Inmiddels had Pat, onder meer, de domeinnamen www.pro-user.com en www.pro-user.nl op haar naam doen registreren. Tradekar heeft Pat benaderd met het verzoek tot overschrijving van domeinnaamregistratie van Pro User op haar, Tradekars, naam en wel voor het bedrag van Euro 1.000,-. Uit E-mailverkeer tussen medewerkers van partijen blijkt dat Pat zich daartoe akkoord verklaarde, met als overgangsdatum 31 maart 2006. Als onderwerp is op de desbetreffende E-mails aangegeven; "Pro-User". 
       2.7 Vervolgens heeft wederom correspondentie tussen partijen plaatsgevonden en nadat Pat in een later stadium - zich op het standpunt stellende dat geen overeenkomst ten aanzien van overdracht van de beide domeinnamen tot stand was gekomen - weigerde aan de overdracht mee te werken, heeft Stadekar op 3 februari 2006 conservatoir beslag tot overdracht doen leggen op de beide domeinnamen, dus zowel op www.pro-user.com als www.pro-user.nl . 
     
     
     3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 
     
     
       3.1 Tradekar vordert in conventie, samengevat en in primaire en subsidiaire vorm, overdracht van de beide domeinnamen aan haar onder verbeurte van dwangsommen en indeplaatsstelling van het vonnis als Pat daaraan niet voldoet. 
       3.2 Volgens Tradekar is er tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen wat betreft de overdracht van de beide domeinnamen, hetgeen volgens Tradekar blijkt uit het indertijd uitgewisselde E-mailverkeer tussen partijen en in het bijzonder de E-mail van 10 augustus 2005 waarin de vertegenwoordiger van Pat meedeelde dat een en ander akkoord was en dat de overgangsdatum zou kunnen worden bepaald op 31 maart 2006. Bovendien, aldus Tradekar, heeft haar eigen vertegenwoordiger bij brief met bijlagen van 29 november 2005 overdracht van de beide domeinnamen per 31 maart 2006 nog eens uitdrukkelijk aanvaard. 
       3.3 Pat bestrijdt de vordering. Volgens Pat ging het uitsluitend om de overdracht van de domeinnaam www.pro-user.com, zoals volgens haar uit de indertijd uitgewisselde E-mailberichten blijkt, waar nergens over www.pro-user.nl wordt gesproken. Volgens Pat hebben partijen langs elkaar heen gepraat en is tengevolge daarvan geen overeenstemming bereikt en dus geen overeenkomst tot stand gekomen. De aanvaarding zoals door Tradekar bedoeld heeft volgens Pat op een veel te laat tijdstip plaatsgevonden. Pat beschouwt een in dat kader gedaan verzoek om beide domeinnamen over te dragen als een nieuwe aanbod van Tradekar dat Pat niet heeft aanvaard.  
       3.4 Pat heeft een reconventionele vordering ingesteld die strekt tot opheffing van de beslagen, waarbij zij verwijst naar hetgeen zij reeds in conventie heeft betoogd. 
       3.5 Partijen hebben hun wederzijdse standpunten nader toegelicht onder meer aan de hand van pleitnotities. Voor zover nodig voor de beslissing zal daarop hierna uitdrukkelijk worden ingegaan. 
     
     
     4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING 
     
     
       4.1 Nu vast staat dat Kingavon in ieder geval sedert 2002 houdster in Groot Brittannië en gebruikster in Europa van het merk Pro Use is, moet het oudste gebruik aan Kingavon worden toegekend. Ouder gebruik geldt ook voor Tradekar, nu zij het recht van gebruik kreeg van Kingavon en nadien dat recht aan Pat verleende. 
       4.2 Daarom is het nog maar de vraag of Pat zonder meer het recht toekwam om het merkrecht Pro User op haar naam voor de Benelux te doen inschrijven. In dat kader kan ook de overdracht van het merkrecht van 12 april 2005 van Pat aan Kingavon worden gezien, namelijk om niet en zonder nadere voorwaarden. Pat heeft betoogd dat zij aan de overdracht meewerkte omdat zij ervan uitging dat zij nadien als vanouds, via Tradekar, de importeur, als distributeur zou kunnen blijven optreden, maar het zou meer dan voor de hand liggen dat dat streven, al dan niet met Tradekar als derde partij, in de overeenkomst van 12 april 2005 zou zijn opgenomen, waarvan niet is gebleken. 
       4.1 Overdracht van een merk brengt wellicht niet mee dat automatisch de domeinnaam wordt overgedragen, maar het feit dat de merkhouder ervan wordt weerhouden zijn eigen merk en/of naam als domeinnaam te registreren doordat die domeinnaam al door een derde is geregistreerd kan onder omstandigheden - in het bijzonder wanneer de registratie door de derde zonder geldige reden is geschied - als onrechtmatig jegens de merkhouder, respectievelijk degene waarvan het ouder gebruik vast staat, worden aangemerkt. In de onderhavige zaak is nog een complicerende factor dat Tradekar niet de merkhouder is maar degene die het gebruik van de merkhouder heeft verkregen, maar gelet op die omstandigheid komt het niet ongewoon voor dat Tradekar een, weliswaar  relatief bescheiden geldbedrag zoals in casu de Euro 1.000,-, voor de daadwerkelijke overschrijving van de domeinnaamregistratie voldoet. 
       4.4 Pat heeft als geldige reden voor registratie opgegeven dat zij zeker wilde zijn van een voortdurend gebruik van de naam Pro User, mede omdat zij aanzienlijke bedragen zou hebben geïnvesteerd in de naam, maar Tradekar heeft dat laatste bestreden en Pat heeft vervolgens in het geheel niet aannemelijk gemaakt dat zij dermate grote investeringen heeft gedaan in de naam Pro User dat overdracht onbillijk zou zijn. Bovendien is de stelling dat het haar bedoeling was uitsluitend de domeinnaam .com over te dragen, zoals hierna behandeld,  daarmee in strijd, want waarom zou .com wel voor een gering bedrag kunnen worden overgedragen en .nl niet? Verder is niet aannemelijk dat een naam opgebouwd in de automaterialenbranche bekendheid zou opleveren in de kantoorartikelenbranche, waarop Pat stelt zich momenteel te richten. 
       4.5 Pat heeft betoogd dat het desbetreffende E-mailverkeer uitsluitend betrekking had op de domeinnaam www.pro-user.com en niet op www.pro-user.nl maar die stelling komt gekunsteld voor. Beide domeinnamen in samenhang met het merk moeten immers als onlosmakelijk worden beschouwd en het kan dan ook niet anders dan dat partijen in de onderhandelingen omtrent de overdracht over en weer van elkaar mochten verwachten dat het de bedoeling was dat naast .com ook .nl zou worden overgedragen. Het "onderwerp" zoals gemeld op de E-mailberichten, namelijk "Pro-User", dus zonder de vermelding .com, wijst daar bovendien op. Niet in de laatste plaats wordt in dit kader verwezen naar de inhoud van meergenoemde overeenkomst van 12 april 2005, waarin wordt gemeld dat Kingavon "in het geheel" tot het merk gerechtigd is. Zoals hiervoor reeds overwogen wijst dat laatste niet op een voorbehoud terzake de domeinnamen.  
       4.6 Gelet op het vorenstaande wordt ervan uitgegaan dat zowel een overeenkomst van overdracht ten aanzien van de beide domeinnamen tot stand is gekomen en dat ook overigens Pat de plicht zal hebben ten behoeve van Tradekar afstand te doen van de door haar indertijd geregistreerde domeinnamen www.pro-user.com en www.pro-user.nl. 
       4.7 Dat brengt mee dat de gevorderde overdracht in conventie zal worden toegewezen en dat de reconventionele vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt. Bij de bedoelde toewijzing wordt er mede van uitgegaan dat Tradekar terzake de overdracht bij nakoming door Pat Euro 1.000,- aan laatstgenoemde voldoet. 
       4.8 De in conventie gevorderde indeplaatsstelling komt overbodig voor nu reeds de overdracht onder verbeurte van dwangsommen bij niet-nakoming wordt toegewezen. Bovendien zou het processueel onwenselijk zijn dat Tradekar bij weigering door Pat eerst dwangsommen zou kunnen laten vollopen en daarna zelfstandig tot overschrijving zou kunnen overgaan. Aan het totaal der te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden, maar ook dat is een processuele kwestie. 
       4.9 Pat zal, zowel in conventie als in reconventie, worden veroordeeld in de kosten van het geding. Omdat de vordering in reconventie feitelijk het spiegelbeeld vormt van die in conventie waarbij dezelfde stellingen zijn geponeerd,  zullen de kosten in reconventie tot heden worden begroot op nihil. 
       4.10 Nu de grondslag van de vorderingen in conventie nakoming van een overeenkomst is en slechts zijdelings betrekking heeft op bescherming van intellectuele eigendom is het Trips-verdrag niet van toepassing en zal geen termijn als bedoeld in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden bepaald. 
     
     
     
     5. DE BESLISSING 
     
     De voorzieningenrechter:  
     
     in conventie 
     
     - veroordeelt Pat om de met Tradekar gesloten overeenkomst naar behoren na te komen en de domeinnamen uiterlijk op 31 maart 2006 op naam van Tradekar te laten registreren, op straffe van een dwangsom van Euro 5.000,- per dag of dagdeel na 31 maart 2006 waarin Pat de domeinnamen niet heeft laten overschrijven op naam van Tradekar, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van Euro 150.000,-; 
     
     - veroordeelt Pat in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Tradekar begroot op Euro 319,32 aan verschotten en op Euro 816,- aan salaris procureur; 
     
     - weigert de meer of anders gevorderde voorziening; 
     
     in reconventie 
     
     - weigert de gevorderde voorziening; 
     
     - veroordeelt Pat in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Tradekar begroot op nihil; 
     
     in conventie en in reconventie 
     
     - verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. 
     
     
     Gewezen door mr. J.M. Vrakking, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 maart 2006 door mr. J.H. Gisolf in tegenwoordigheid van J.J.M. Jeurissen, griffier.