ECLI: ECLI:NL:OGHACMB:2014:118

Titel: ECLI:NL:OGHACMB:2014:118 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba , 19-08-2014 / EJ 53156 - H 321/11

Gerecht: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Datum uitspraak: 2014-08-19

Zaaknummer: EJ 53156 - H 321/11

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:OGHACMB:2014:118

---

Aruba. Merkinbreuk. Geding na verwijzing. Bewijsopdracht.

Burgerlijke zaken over 2014					Vonnis no.: 
     Registratienummer: EJ 53156 - H 321/11 
     Uitspraak: 19 augustus 2014 
     
     
     
       
         GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE 
       
       van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en 
       van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
     
     
     
       V O N N I S 
     
     
     
       in de zaak van: 
     
     
     
       de naamloze vennootschap 
       
         ARUBAGS & MORE N.V., 
       
       gevestigd in Aruba, 
       oorspronkelijk eiseres, 
       thans appellante,  
       gemachtigde: mr. G. de Hoogd, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     1.  [mevrouw GEÏNTIMEERDE], 
     2.  Francisco Victor [GEÏNTIMEERDE],  
     
       beiden wonende in Aruba, 
       oorspronkelijk gedaagden, 
       thans geïntimeerden,  
       gemachtigde: mr. L.D. Gomez. 
     
     
     
     
       De partijen worden hierna Arubags en [geïntimeerde] c.s. genoemd. [geïntimeerde] c.s. worden afzonderlijk mevrouw [geïntimeerde] en de heer [geïntimeerde] genoemd. 
     
     
   
   
     
       1 Het verloop van de procedure 
     
     
       1.1 
       Bij beroepschrift van 27 september 2011, met producties, is Arubags in hoger beroep gekomen van de tussen partijen gewezen en op 16 augustus 2011 uitgesproken beschikking van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (verder: GEA). Hierin heeft zij het hoger beroep toegelicht en geconcludeerd dat het Hof de bestreden beschikking zal vernietigen, aan [geïntimeerde] c.s. bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de in het beroepschrift omschreven verboden en bevelen zal geven, op straffe van verbeurte van dwangsommen, en [geïntimeerde] c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat, met wettelijke rente, met veroordeling van [geïntimeerde] c.s. in de proceskosten in beide instanties.  
       
     
     
       1.2 
       Bij verweerschrift, met producties, hebben [geïntimeerde] c.s. het hoger beroep bestreden. Hun conclusie strekt ertoe dat het Hof de vorderingen van Arubags zal afwijzen.  
       
     
     
       1.3 
       Op 15 mei 2012 heeft een mondeling pleidooi plaatsgevonden. Partijen zijn verschenen, Arubags vertegenwoordigd door haar directeur [betrokkene 1] en haar gemachtigde, en [geïntimeerde] c.s. in persoon. [geïntimeerde] c.s. hebben tevoren bij brieven van 4 mei 2012 en 10 mei 2012 producties ingezonden. Ter zitting is een groot aantal tassen getoond. Enkele tassen zijn, op verzoek van het Hof, overgelegd. De gemachtigde van Arubags en [geïntimeerde] c.s. hebben pleitaantekeningen met producties overgelegd. 
       
     
     
       1.4 
       Op 14 augustus 2012 heeft het Hof vonnis gewezen in deze zaak. 
       
     
     
       1.5 
       Bij beschikking van 31 januari 2014 heeft de Hoge Raad het vonnis van het Hof van 14 augustus 2012 vernietigd en het geding naar het Hof verwezen ter verdere behandeling en beslissing. 
       
     
     
       1.6 
       
         Arubags heeft een akte uitlating na cassatie ingediend. [geïntimeerde] c.s. hebben vervolgens een gedingstuk getiteld "uitlating na cassatie" ingediend. 
         Vonnis is bepaald op heden. 
       
       
     
   
   
     
       2 De beoordeling 
     
     
       2.1 
       Gelet op de aard van de door Arubags ingestelde vorderingen had het GEA uitspraak moeten doen bij vonnis in plaats van bij beschikking en had Arubags appel moeten instellen bij akte van appel in plaats van bij beroepschrift. Het Hof zal uitspraak doen bij vonnis. 
       
     
     
       2.2 
       In dit geding na cassatie en verwijzing moet worden uitgegaan van de feiten als vermeld in rov. 3.1 van de beschikking van de Hoge Raad. Dat zijn de volgende feiten. 
       
       
         2.2.1 
         In of omstreeks week 45 van 2010 zijn in de winkels van [geïntimeerde] c.s. tassen aangetroffen waarbij het woord 'Aruba' over de gehele tas is gebruikt. Deze tassen zijn identiek aan tassen die door Arubags worden verkocht. 
         
       
       
         2.2.2 [ 
         
           geïntimeerde] c.s. hebben een verklaring van een leverancier van  
           30 maart 2011 overgelegd, waarin - zakelijk weergegeven en vertaald in het Nederlands - wordt vermeld: 
         
         
         
           "Vanaf 2004 werkt ons bedrijf samen met mevrouw [geïntimeerde]. Wij leveren haar vanaf die tijd onder meer grote en kleine (strand)tassen, paspoorthouders en portemonnees voorzien van logo's zoals Aruba Aruba Aruba, I love Aruba, etc." 
         
         
       
     
     
       2.3 
       In dit geding heeft Arubags, verkort weergegeven, onder inroeping van twee in Aruba ingeschreven merkrechten, jegens [geïntimeerde] c.s. een verbod van merkinbreuk gevorderd, en een aan [geïntimeerde] c.s. op te leggen verbod tot onrechtmatig handelen, met diverse nevenvorderingen. Aan haar vorderingen heeft Arubags ten grondslag gelegd dat zij sinds 10 juni 2010 rechthebbende is op een beeld- en combimerk waarbij gebruik wordt gemaakt van het woord 'Aruba' en het concept van het handelsmerk Robin Ruth, en dat [geïntimeerde] c.s. in hun winkels, zonder toestemming van Arubags, de hiervoor in rov. 2.2.1 genoemde tassen hebben verhandeld. Het GEA heeft de vorderingen van Arubags afgewezen op grond van - kort gezegd - het door [geïntimeerde] c.s. gestelde eerdere gebruik van het teken 'Aruba' door hen, voorafgaand aan het depot door Arubags en de inschrijving als Arubaans merk op naam van Arubags. 
       
     
     
       2.4 
       Bij vonnis van 14 augustus 2012 heeft het Hof het merendeel van de vorderingen van Arubags toegewezen, en wel op auteursrechtelijke grondslag. De Hoge Raad heeft dit vonnis vernietigd en daartoe overwogen dat het Hof zowel de grenzen van de rechtsstrijd heeft miskend als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing heeft gegeven, doordat het de toewijzing van Arubags' vorderingen heeft gebaseerd op de niet door Arubags aangevoerde grondslag van inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht. Op grond hiervan moet in dit geding na cassatie en verwijzing worden aangenomen dat de grondslag van inbreuk op een aan Arubags toekomend auteursrecht niet door Arubags is aangevoerd. Niet is toegelaten dat Arubags deze grondslag na cassatie en verwijzing alsnog aanvoert. 
       
     
     
       2.5 [ 
       geïntimeerde] c.s. hebben zich niet alleen beroepen op de hiervoor in rov. 2.2.2 bedoelde verklaring, maar ook op: 
       - een Spaanstalige verklaring van [betrokkene 2], namens Servicios Generales MASA S.R.L., die inhoudt dat deze vanaf 2004 de in de verklaring omschreven tassen aan mevrouw [geïntimeerde] levert; 
       - een Spaanstalige verklaring van [betrokkene 3], die inhoudt dat zij vanaf 2002 onder meer tassen aan mevrouw [geïntimeerde] levert; en 
       - douanepapieren uit 2007 en 2009. 
       
     
     
       2.6 
       Arubags heeft aangevoerd dat [betrokkene 4] een auteursrecht heeft op de Robin Ruth tas(sen) en dat dit recht teruggaat tot het eerste ontwerp in 2002. Uit deze stellingen kan op zichzelf niet de stelling worden afgeleid dat Arubags vanaf 2002 of vanaf enig ander moment in Aruba gebruik maakt van een of meer van beide in 2010 door haar gedeponeerde merken.  
       
     
     
       2.7 
       Art. 2 lid 1 Merkenverordening bepaalt:  
       
       
         "Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen komt toe aan degene, die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren of diensten, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik." 
       
       
       
         Op grond van voorgaande overwegingen acht het Hof voorshands bewezen dat mevrouw [geïntimeerde] degene is, die het eerst tot het in het merkinschrijvingsverzoek van 10 juni 2010 (productie 4 bij inleidend verzoekschrift) omschreven doel van het in dat inschrijvingsverzoek omschreven merk in Aruba gebruik heeft gemaakt. Arubags zal worden toegelaten tot tegenbewijs. Bij de eventuele getuigenverhoren kunnen de hiervoor in rov. 2.6 weergegeven stellingen ook aan de orde komen. 
       
       
     
     
       2.8 
       In rov. 5.9 van het vonnis van 14 augustus 2012 heeft het Hof overwogen dat bij de getoonde pretense namaaktassen niet van het Robin Ruth-teken gebruik is gemaakt. Op grond daarvan oordeelt het Hof thans dat niet kan worden aangenomen dat [geïntimeerde] c.s. gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van het in het merkinschrijvingsverzoek van 10 september 2010 (productie 5 bij inleidend verzoekschrift) omschreven merk. 
       
       
       
         B E S L I S S I N G 
       
       
       
         Het Hof: 
       
       
       
         draagt Arubags op tegenbewijs te leveren tegen de stelling dat mevrouw [geïntimeerde] degene is, die het eerst tot het in het merkinschrijvingsverzoek van 10 juni 2010 omschreven doel van het in dat inschrijvingsverzoek omschreven merk in Aruba gebruik heeft gemaakt; 
       
       
       
         bepaalt dat Arubags, indien zij daartoe getuigen wil doen horen, deze kan voorbrengen op dinsdag 16 september 2014 te 14.00 uur voor een nader aan te wijzen lid van het Hof, in het gerechtsgebouw in Aruba; 
       
       
       
         houdt iedere verdere beslissing aan. 
       
       
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mrs. G.C.C. Lewin, H.J. van Kooten en  
         M. Schoemaker, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Aruba uitgesproken op 19 augustus 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.