ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2022:1292

Titel: ECLI:NL:GHDHA:2022:1292 Gerechtshof Den Haag , 08-02-2022 / 200.276.633

Gerecht: Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak: 2022-02-08

Zaaknummer: 200.276.633

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHDHA:2022:1292

---

Tussenarrest. Heeft geïntimeerde inbreukmakende schoenen aan appellant verkocht en geleverd? Is zij verplicht om appellant te vrijwaren voor schade ten gevolge van inbreuk? Toelating tot tegenbewijs.

GERECHTSHOF DEN HAAG  
     
     
       Afdeling Civiel recht 
     
     
     
       Zaaknummer	: 200.276.633/01 
     
     
     
     
       Zaak-/rolnummer rechtbank	:  C/09/466730 / HA 14-632 en  
       C/09/492670 / HA ZA 15-832 
     
     
     
       
         Arrest van 8 februari 2022 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       
         Gamma Distribution B.V.  (voorheen geheten Van Caem Sports B.V.), 
       gevestigd te Leiden, 
       appellante, 
       hierna te noemen: VCS, 
       advocaat: mr. E.J. Eijsberg te Rotterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       
         
          [geïntimeerde]
         , handelend onder de naam En-S Sports,  
       wonende te [woonplaats], 
       geïntimeerde,  
       hierna te noemen: EN-S, 
       advocaat: mr. J.W.A. Meddens te Amsterdam. 
     
     
     
   
   
     
       1 Het geding 
     
     
       1.1. 
       Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken: 
       - het dossier van de procedure in eerste aanleg, met daarin onder meer de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank Den Haag van 4 november 2015, 3 januari 2018 en 4 juli 2018 (hierna: de tussenvonnissen) en van 20 maart 2019 (hierna: het eindvonnis), 
       - de dagvaarding in hoger beroep van 17 juni 2019, hersteld bij exploot van 23 december 2019,  
       - de memorie van grieven van VCS, 
       - de memorie van antwoord van EN-S. 
     
     
       1.2. 
       Op 14 juni 2021 hebben partijen met hun advocaten de standpunten verder mondeling toegelicht. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd. Vervolgens is de zaak enige tijd aangehouden geweest, waarin partijen hebben getracht tot een minnelijke regeling te komen. Op 14 september 2021 hebben partijen het hof gevraagd een datum voor arrest te bepalen. 
       
     
   
   
     
       2 Waar de zaak over gaat 
     
     
       VCS is jegens Converse en Goeiemode veroordeeld tot onder meer schadevergoeding wegens de verkoop van inbreukmakende schoenen. EN-S heeft schoenen aan VCS verkocht en geleverd. In de onderhavige zaak gaat het om de vraag of de door EN-S aan VCS geleverde schoenen de inbreukmakende schoenen zijn en of EN-S verplicht is om VCS te vrijwaren voor de schade die zij ten gevolge van de inbreuk aan Converse en Goeiemode dient te vergoeden. 
     
     
   
   
     
       3 De vaststaande feiten 
     
     
       De volgende feiten zijn niet in geschil, zodat het hof van die feiten uit gaat.  
     
     
     
       3.1. 
       Converse Inc., gevestigd te Massachusetts, USA (hierna: Converse), is houdster van twee, krachtens internationale inschrijving met aanduiding Europese Gemeenschap geregistreerde, Uniewoord-/beeldmerken ‘Converse’ en ‘Converse All Star’ (hierna samen met de in 3.2. beschreven merken: “de Merken”). 
       
     
     
       3.2. 
       All Star C.V. (hierna: All Star) is houdster van: 
       - een Benelux woordmerk en een Uniewoordmerk ‘CONVERSE’,  
       - een Benelux woord-/beeldmerk en een Uniewoord-/beeldmerk ‘Converse’,  
       - twee Benelux woord-/beeldmerken ‘Converse Chuck Taylor All Star’, en  
       - een Unie woord-/beeldmerk Converse All Star,  
       voor onder andere schoenen/schoeisel en sportschoenen. All Star heeft aan Converse een exclusieve licentie verstrekt tot het gebruik van deze merken, voor de productie en verhandeling van haar schoenen. 
       
     
     
       3.3. 
       De onderneming Goeiemode B.V. (hierna: Goeiemode) heeft in juni 2013 schoenen te koop aangeboden en verkocht met het uiterlijk van de ‘Chuck Taylor All Star’ schoen van Converse en voorzien van de Merken. 
       
     
     
       3.4. 
       Goeiemode heeft de in r.o. 3.3 bedoelde schoenen ingekocht bij VCS.  
       
     
     
       3.5. 
       VCS heeft op 28 februari 2013 en op 10 april 2013 “Converse schoenen” ingekocht van EN-S. 
       
     
     
       3.6. 
       In een brief van 21 februari 2013 heeft [geïntimeerde] ten aanzien van de partij van 28 februari 2013 aan VCS geschreven: 
       
       
         “(…) 
         I hereby confirm that this company has purchased the merchandise invoiced as per your proforma invoice 13/210213, within the EEA. All products are therefore available for sale and circulation within the EEA without restriction supported by our suppliers Lawyers letter attached herewith in the mail. 
         This is with reference to the following- 5226 pairs of Converse shoes as per delivery details list attached in this mail (...). Seller (EN-S Sports) will take full responsibility in case of merchandise being copies and on demand of Van came Sports, will take back counterfeit stocks and will pay all costs arisen due to products being copies. EN-S Sports indemnifies in case the sale and circulation is restricted and/or infringements of intellectual property rights (authenticity of the products). 
         (…)’’ 
       
       
     
     
       3.7. 
       Op 19 april 2013 heeft [geïntimeerde] ten aanzien van de partij van 10 april 2013 een gelijkluidende verklaring afgelegd, met dien verstande dat het factuurnummer en het aantal schoenen in die brief afwijkt (in dat geval ging het om 12.866 paar schoenen). 
       
     
     
       3.8. 
       In een brief van 21 februari 2013 heeft Ph. Rocchesani, advocaat te Marseille, namens de Franse onderneming SMATT s.a.r.l. (hierna: SMATT), het volgende aan EN-S geschreven:  
       
       
         “(…) 
         My client has passed on me your command, concerning shoes «CONVERSE» for following references and quantities: 
       
       
         
           
         
       
       
       
         I give evidence that I received an uninterrupted billing chain, which indicate that SMATT Company has bought shoes “CONVERSE” to a company whose situated in the European Economic Area, and in quantity at least equal at that which have been sold to you for each reference. 
       
       
       
         In view of this same billing chain, I give evidence that SMATT’s supplier has also bought goods (CONVERSE shoes), with same references and in quantity at least equal, to a company situated in the European Economic Area. 
       
       
       
         In fine, I give evidence that this last Company bought goods (CONVERSE shoes), with same references and in quantity at least equal, to a company also situated in the European Economic Area, and which is mentioned on the CONVERSE’S website1 as official 
         supplier. 
       
       
       
         Reading these documents and conforming to the actual french and european law, and without prejudice to information that would not be available to me, it appears that these goods are presumably freely (radable by SMATT Company in the European Economic Area, but only if they don’t leave this area.  
         (…)” 
       
       
     
     
       3.9. 
       
         In een brief van 18 april 2013 heeft Rocchesani een vrijwel gelijkluidende verklaring 
         afgelegd, met dien verstande dat de tabel er als volgt uit ziet: 
       
       
       
         
           
         
       
       
       
         en dat de in r.o. 3.8. geciteerde laatste alinea in de verklaring ontbreekt. 
       
       
     
     
       3.10. 
       EN-S heeft in april 2013 12.866 paar “Converse schoenen” geleverd gekregen van SMATT, die de door haar geleverde schoenen heeft ingekocht bij de Ierse onderneming Fairview Sports Trading (hierna: Fairview) en de Zwitserse onderneming Dieseel AG. 
       
     
     
       3.11. 
       Op 5 juli 2013 hebben Converse en All Star (hierna: Converse c.s.) beslag tot afgifte gelegd onder VCS. Daarbij zijn 4.770 paar van de Merken voorziene schoenen in beslag genomen en in bewaring gegeven (tezamen met de in r.o. 3.3. bedoelde schoenen hierna te noemen: de Schoenen).  
       
     
     
       3.12. 
       Converse c.s. heeft VCS en Goeiemode wegens merkinbreuk gedagvaard voor de rechtbank Den Haag, (in een zaak met zaak/rolnummer C/09/454667 / HA ZA 13-1291, hierna: de hoofdzaak). VCS heeft hierop EN-S (in een zaak met zaak-/rolnummer C/09/466730 / HA 14-632, zie hierna in r.o. 4.1), en SMATT (in een zaak met zaak-/rolnummer C/09/466731 / HA ZA 14-633), samengevat, in vrijwaring opgeroepen.  
       
     
     
       3.13. 
       Goeiemode heeft (in een zaak met zaak-/rolnummer C/09/481255 / HA ZA 15-86) op haar beurt VCS gedagvaard wegens toerekenbare tekortkoming van de tussen hen geldende verbintenissen. VCS heeft hierop, samengevat, EN-S (in een zaak met zaak-/rolnummer C/09/492670 / HA ZA 15-832, zie hierna in r.o. 4.2) in vrijwaring opgeroepen.  
       
     
     
       3.14. 
       EN-S heeft SMATT, samengevat, in (onder)vrijwaring opgeroepen (in een zaak met zaak-/rolnummer: C/09/486219 / HA ZA 15-420) en SMATT heeft Fairview (in een zaak met zaak-/rolnummer 15-457), samengevat, in (onder-onder)vrijwaring opgeroepen.  
       
     
     
       3.15. 
       Alle hiervoor genoemde zaken zijn gevoegd behandeld. In het tussenvonnis van 3 januari 2018 heeft de rechtbank, voor zover in deze procedure relevant:  
       - in de hoofdzaak (met zaaknummer 13-1291): 	 
       - geoordeeld dat VCS en Goeiemode met de verkoop van de Schoenen inbreuk hebben gemaakt op de Merken,  
       - toegewezen: het inbreukverbod (op straffe van een dwangsom), de vordering tot afgifte ter vernietiging van zich nog onder VCS en Goeiemode bevindende Schoenen, de vordering tot het doen van opgave van de aan hen geleverde aantallen en leverdata, van de door hen verkochte en/of geleverde of in voorraad gehouden Schoenen en van hun leverancier(s) en afnemer(s),  
       - VCS en Goeiemode veroordeeld tot het vergoeden van de schade die Converse c.s. heeft geleden ten gevolge van de inbreuk op haar merkrechten, nader op te maken bij staat, en  
       - VCS en Goeiemode veroordeeld in de kosten van de procedure, waarbij de rechtbank het door VCS aan Converse c.s. te betalen bedrag heeft begroot op € 23.287,07; 
       - in de zaak met nummer 15-86: 
       - geoordeeld dat VCS toerekenbaar is tekortgeschoten in de met Goeiemode gesloten overeenkomsten, door inbreukmakende schoenen te verkopen en leveren, 
       - VCS veroordeeld om aan Goeiemode € 9.965,42 (de proceskosten waarin Goeiemode in de hoofdzaak met rolnummer 13-1291 is veroordeeld) te betalen wegens gevolge van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen VCS en Goeiemode, 
       - VCS veroordeeld om aan Goeiemode te betalen de door Goeiemode ten gevolge van de tekortkoming geleden overige schade, nader op te maken bij staat, 
       - VCS veroordeeld in de buitengerechtelijke kosten, begroot op € 925,00, en 
       - VCS veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Goeiemode begroot op € 981,84. 
       
     
   
   
     
       4 De procedure in de zaken met nummers 14-632 en 15-832 bij de rechtbank 
     
     
       4.1. 
       In de zaak met nummer 14-632 heeft VCS, samengevat, gevorderd dat EN-S wordt veroordeeld om aan VCS te betalen al hetgeen waartoe VCS in de hoofdzaak (met zaaknummer 13-1291) mocht worden veroordeeld, met veroordeling van EN-S in de proceskosten.  
       
     
     
       4.2. 
       In de zaak met nummer 15-832 heeft VCS, samengevat, gevorderd dat EN-S wordt veroordeeld om aan VCS te betalen al hetgeen waartoe VCS mocht worden veroordeeld in de zaak met nummer 15-86. Voorts heeft VCS gevorderd dat, voor zover de in de zaak met nummer 15-86 gevorderde verklaring voor recht mocht worden toegewezen, in de zaak met nummer 15-832 voor recht wordt verklaard dat EN-S jegens VCS is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten tussen partijen, met veroordeling van EN-S in de proceskosten. 
       
     
     
       4.3. 
       VCS heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat EN-S gehouden is haar te vrijwaren, omdat VCS de Schoenen in twee transacties heeft afgenomen van EN-S en dat EN-S bij beide transacties een garantie- en vrijwaringsverklaring jegens haar heeft afgelegd (de in r.o. 3.6 en 3.7 beschreven verklaringen, hierna: de vrijwaringsverklaringen), beide met overlegging van een verklaring van de leverancier van EN-S (de in r.o. 3.8 en 3.9 beschreven verklaringen), en omdat er sprake van non-conformiteit van de door EN-S geleverde schoenen in de zin van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Als meest verstrekkende verweer heeft EN-S daartegen aangevoerd dat de Schoenen niet dezelfde zijn als de schoenen die EN-S heeft geleverd aan VCS. 
       
     
     
       4.4. 
       In het tussenvonnis van 3 januari 2018 heeft de rechtbank in de zaken met de nummers 14-632 en 15-832: 
       - VCS toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat de door EN-S aan haar geleverde schoenen dezelfde zijn als de Schoenen, waarvan in de hoofdzaak is geoordeeld dat deze inbreukmakend zijn, en 
       - geoordeeld dat EN-S, indien VCS slaagt in haar bewijsopdracht, gehouden is VCS schadeloos te stellen voor de gevolgen van het feit dat hij inbreukmakende schoenen aan VCS heeft verkocht.  
       
     
     
       4.5. 
       In het eindvonnis van 20 maart 2019 heeft de rechtbank overwogen dat VCS niet was geslaagd in het aan haar opgedragen bewijs, omdat zij slechts niet controleerbare - en door EN-S gemotiveerd betwiste - verklaringen heeft overgelegd van haar Business Controller R.T.M. [Business Controller] (hierna: [Business Controller]), en haar CFO [CFO] MSc (hierna: [CFO]), en geen verifieerbare gegevens uit haar administratie waaruit volgt welke weg de twee door EN-S aan haar geleverde partijen schoenen hebben afgelegd. Aan het aanbod van VCS om alsnog bewijs te leveren door een deskundigenbericht en door [Business Controller] en [CFO] als getuigen te horen, is de rechtbank voorbij gegaan wegens strijd met beginselen van goede procesorde respectievelijk omdat herhaling van de verklaringen van [Business Controller] en [CFO] onder ede niet kan leiden tot het bijbrengen van het benodigde bewijs. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en VCS veroordeeld in de kosten van de procedure, begroot conform het liquidatietarief.  
       
     
   
   
     
       5 Het geschil in hoger beroep 
     
     
       5.1. 
       In hoger beroep vordert VCS, samengevat, dat het hof het eindvonnis bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest vernietigt en, opnieuw rechtdoende, haar oorspronkelijke vorderingen alsnog toewijst, met verwijzing van EN-S in de kosten van beide instanties in de werkelijk gemaakt kosten van juridische bijstand op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en het indicatietarief in IE-zaken, en met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten, met uitzondering van de kosten betreffende de akte van 28 februari 2018.  
       
     
     
       5.2. 
       VCS voert daartoe twee grieven aan. Zij stelt in haar  eerste grief  dat haar vorderingen alsnog moeten worden toegewezen, omdat zij thans heeft bewezen dat de door EN-S aan haar geleverde schoenen dezelfde zijn als de Schoenen, waarvan in de hoofdzaak is geoordeeld dat deze inbreukmakend zijn. In haar  tweede grief  stelt zij dat de rechtbank VCS ten onrechte heeft veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg. 
       
     
     
       5.3. 
       EN-S voert verweer en concludeert tot bekrachtiging van het bestreden vonnis met - uitvoerbaar bij voorraad te verklaren - veroordeling van VCS in de kosten van de procedure.  
       
     
   
   
     
       6 De beoordeling 
     
     
       
         Zijn de door EN-S geleverde schoenen de inbreukmakende schoenen? 
       
     
     
     
       6.1. 
       Ter onderbouwing van haar stelling dat de door EN-S aan haar geleverde schoenen dezelfde zijn als de Schoenen, waarvan in de hoofdzaak met nummer 13-1291 is geoordeeld dat deze inbreukmakend zijn, verwijst VCS naar de door haar in eerste aanleg overgelegde verklaringen van [Business Controller] en [CFO] en naar het door haar in hoger beroep overgelegde rapport van [onderzoeker] Msc RA van Grant Thornton Forensic & Investigation Services (hierna: Grant Thornton).  
       
     
     
       6.2. 
       Uit dat rapport blijkt dat Grant Thornton op grond van de administratie van VCS heeft vastgesteld: 
       - dat er geen Converse producten bij VCS op voorraad waren op 31 december 2012,  
       - dat er voor het eerst Converse producten bij VCS op voorraad waren op 1 maart 2013, waarna diverse andere mutaties hebben plaatsgevonden, 
       - dat de data, de aantallen Converse producten op voorraad, en de productomschrijvingen (uitgaande van de inkoopfacturen) volledig overeenstemmen met inkopen bij EN-S, en  
       - dat VCS alleen bij EN-S Converse producten heeft ingekocht.  
       De bevindingen van Grant Thornton zijn in lijn met de in eerste aanleg overgelegde verklaringen van [Business Controller] en [CFO] dat de Schoenen, gelet op het verloop van voorraad en in- en verkoop in de relevante periode, noodzakelijkerwijs van EN-S afkomstig moeten zijn, omdat VCS ten tijde van de inkoop bij EN-S geen Converse-schoenen op voorraad had en VCS in de periode daarna tot aan de beslaglegging ook geen Converse-schoenen van een andere leverancier heeft betrokken.  
       
     
     
       6.3. 
       EN-S betwist dat VCS hiermee heeft aangetoond dat de Schoenen van hem afkomstig zijn. Hij wijst er op dat uit het rapport van Grant Thornton ook blijkt dat er bij de beslaglegging bij VCS (zie r.o. 3.11) 214 paar schoenen meer zijn gevonden dan er volgens de door Grant Thornton geschetste administratie bij VCS aanwezig hadden moeten zijn. Hij betoogt dat een goede verklaring hiervoor ontbreekt en dat het rapport dus geen zekerheid geeft dat de Schoenen van EN-S en niet van een andere bron afkomstig zijn. Het hof volgt EN-S hierin niet. Grant Thornton heeft het verschil in haar rapport opgemerkt en heeft hierover verklaard dat zij uit juridische stukken (“ legal documents ”) heeft begrepen dat het verschil in administratieve en feitelijke voorraad op de datum van beslag kan zijn veroorzaakt door producten die retour gekomen zijn. Daar komt bij dat ten pleidooie van de zijde van VCS (bij monde van [medewerker], ‘ Head Legal ’ van VCS) overtuigend is toegelicht dat sprake moet zijn van een administratieve fout of mistelling, omdat een aantal van 214 paar schoenen te klein is om een separaat ingekochte partij te zijn. Aldus heeft VCS een afdoende verklaring gegeven voor het verschil.  
       
     
     
       6.4. 
       Het feit dat bij de aankoopinspectie van de bij EN-S ingekochte schoenen geen namaak-schoenen zijn aangetroffen, kan - anders dan EN-S betoogt - (op zichzelf of in samenhang met het hiervoor besproken verschil) ook niet leiden tot de conclusie dat de Schoenen niet van EN-S afkomstig zijn, reeds omdat niet vast staat dat de Schoenen namaak-schoenen zouden zijn. De merkinbreuk is in de hoofdzaak aangenomen omdat de Schoenen zonder toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht. Of het om namaak-schoenen gaat is door de rechtbank uitdrukkelijk in het midden gelaten. 
       
     
     
       6.5. 
       Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het hof voorshands, behoudens tegenbewijs, van oordeel is dat VCS is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat de Schoenen van EN-S afkomstig zijn. EN-S zal, gelet op zijn concrete bewijsaanbod, evenwel worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs.  
       
     
     
       6.6. 
       Indien EN-S slaagt in het leveren van tegenbewijs, falen de grieven van VCS en zal het hof het vonnis bekrachtigen, met veroordeling van VCS in de door EN-S in hoger beroep gemaakte proceskosten. 
       
     
     
       6.7. 
       Indien EN-S niet slaagt in het leveren van tegenbewijs zijn de overige verweren van EN-S relevant, mede gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep. In eerste aanleg heeft EN-S (naast het hiervoor besproken verweer dat de Schoenen niet van hem afkomstig waren), beknopt weergegeven, de volgende verweren gevoerd:  
       a.	de door EN-S geleverde schoenen zijn geen namaak-schoenen en EN-S had geen reden om aan de echtheid te twijfelen; 
       b.	de door EN-S geleverde schoenen zijn door een geautoriseerde Cyprische distributeur in de EER op de markt gebracht, zodat de merkrechten op de schoenen waren uitgeput; 
       c.	EN-S is niet aansprakelijk jegens VCS, aangezien hij niet kan controleren of VCS in de hoofdzaak de juiste weren heeft gevoerd; 
       d. 	EN-S is niet aansprakelijk jegens VCS, omdat EN-S niet meer was dan een tussenpersoon/bemiddelaar/schakel tussen VCS en SMATT; 
       e.	de vordering tot vergoeding van alle schade die VCS aan Converse c.s., respectievelijk aan Goeiemode, dient te vergoeden is te abstract en geeft EN-S geen mogelijkheid zich daartegen te verweren; en  
       f. 	voor zover VCS wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag aan winstafdracht aan Converse c.s., hoeft EN-S dat bedrag niet aan VCS te vergoeden, omdat geen sprake is van schade aan de zijde van VCS. 
       In hoger beroep heeft EN-S daar nog aan toegevoegd: 
       g.	als VCS al schade heeft geleden, dan is dat te wijten aan haar eigen handelen (eigen schuld), zodat VCS zich niet op de in de vrijwaringsverklaringen kan beroepen. 
       Het hof bespreekt deze verweren van EN-S in het navolgende.  
       
       
         
           verweer a: namaak? 
         
       
       
     
     
       6.8. 
       Of de door EN-S aan VCS geleverde schoenen namaak-schoenen zijn en of EN-S aan de echtheid moest twijfelen, kan in het midden blijven. Zoals in r.o. 6.4 reeds is overwogen, is de merkinbreuk in de hoofdzaak immers niet aangenomen omdat het om namaak schoenen zou gaan, maar omdat de Schoenen niet door Converse c.s. of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.  
       
       
         
           verweer b: uitputting? 
         
       
       
     
     
       6.9. 
       
         Het verweer van EN-S dat de merkrechten op de Schoenen waren uitgeput faalt.  
         EN-S heeft ter comparitie in eerste aanleg verklaard dat hij de beschikking had gekregen over stukken waaruit zou blijken dat de Schoenen in de EER in het verkeer zijn gebracht door een geautoriseerde distributeur van Converse c.s., Triple Jump te Cyprus. Converse c.s. heeft tijdens de comparitie echter gemotiveerd bestreden dat die stukken dat bewijs kunnen leveren. Zij heeft daartoe aangevoerd dat in een eerdere procedure die Converse c.s. in Denemarken heeft gevoerd door Dieseel facturen van Triple Jump zijn overgelegd ten bewijze van uitputting, die vals bleken te zijn. EN-S is hier in eerste aanleg, noch in hoger beroep nader op ingegaan. Bovendien heeft EN-S de door hem bedoelde stukken niet overgelegd, hoewel hij daar ruimschoots de gelegenheid voor heeft gehad. Het hof stelt het verweer dat de Schoenen door een geautoriseerde distributeur van Converse c.s. in de EER in de handel zouden zijn gebracht gelet op dit alles als onvoldoende gemotiveerd ter zijde. Voor bewijslevering op dit punt is dus geen plaats.  
       
       
     
     
       6.10. 
       Het voorgaande betekent dat ook in deze zaak als uitgangspunt geldt dat de merkrechten op de Schoenen niet waren uitgeput, zodat deze niet vrij verhandelbaar waren in de EER.  
       
       
         
           verweer c en d: aansprakelijkheid EN-S 
         
       
       
     
     
       6.11. 
       
         EN-S heeft in de vrijwaringsverklaringen (onder meer) gegarandeerd dat de door hem verkochte schoenen vrij verhandelbaar waren in de EER en heeft verklaard dat hij VCS zou vrijwaren voor kosten indien de vrije verhandeling van de goederen was beperkt en/of indien sprake was van i.e.-inbreuken. Het hof is (met de rechtbank) van oordeel dat hieruit blijkt dat VCS en EN-S de bedoeling hadden dat EN-S VCS schadeloos zou stellen als de door EN-S geleverde schoenen niet vrij verhandelbaar zouden zijn in de EER. EN-S heeft geen andere feiten of omstandigheden gesteld waaruit zou kunnen volgen dat partijen iets anders hebben bedoeld. Dat VCS bekend was met de inhoud van de verklaring van de advocaat van SMATT leidt naar het oordeel van het hof niet tot een andere conclusie, nu  
         EN-S eigen vrijwaringsverklaringen heeft afgegeven die er juist toe strekten het risico van het niet-verhandelbaar zijn in de EER bij EN-S te leggen.  
       
       
     
     
       6.12. 
       De rechtbank gaat er, bij gebreke van verweer op dit punt, van uit dat het in r.o. 6.11 overwogene niet anders is naar het (op de Franse Code Civil gebaseerde) recht van Monaco.  
       
     
     
       6.13. 
       Indien EN-S niet slaagt in het door hem te leveren tegenbewijs staat vast dat de Schoenen van hem afkomstig waren. Hij heeft in dat geval dus schoenen aan VCS geleverd die niet vrij verhandelbaar waren in de EER, zodat hij op grond van de vrijwaringsverklaringen aansprakelijk is voor de schade die VCS ten gevolge daarvan lijdt. 
       
     
     
       6.14. 
       EN-S kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken met het betoog dat hij niet kan controleren of VCS in de hoofdzaak de juiste weren heeft gevoerd. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, had EN-S in de hoofdzaak kunnen tussenkomen of zich aan de zijde van VCS kunnen voegen om te verzekeren dat alle weren in de hoofdzaak die hij van belang acht, zouden worden gevoerd. Nu hij geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheden, kan hij zich in de onderhavige zaken niet verweren met het betoog dat VCS in de hoofdzaak niet de juiste verweren heeft gevoerd. Ten aanzien van het beroep van EN-S op uitputting komt daar nog bij dat de rechtbank de argumenten van EN-S in de hoofdzaak bij de beoordeling heeft betrokken. 
       
     
     
       6.15. 
       EN-S kan VCS ook niet naar SMATT verwijzen. Hij heeft, gelet op de vrijwaringsverklaringen, een eigen verplichting jegens VCS om VCS schadeloos te stellen. Dat hij slechts zou hebben gehandeld als tussenpersoon van SMATT en dat de verplichting tot schadeloosstelling naar het recht van Monaco op SMATT zou rusten, heeft EN-S onvoldoende gemotiveerd. 
       
       
         
           verweer g: eigen schuld, rechtsverwerking 
         
       
       
     
     
       6.16. 
       Ten aanzien van het verweer van EN-S dat de vordering van VCS wegens eigen schuld of rechtsverwerking dienen te worden afgewezen geldt het volgende. EN-S baseert zijn verweer op het feit dat de expert van VCS (Andrade) voorafgaand aan de transactie tussen partijen de schoenen heeft geïnspecteerd en zijn akkoord heeft gegeven en op het feit dat VCS bekend was met de door de advocaat van SMATT afgegeven verklaringen (zie r.o. 3.8 en 3.9). EN-S betoogt op grond daarvan dat VCS heeft gekregen wat zij mocht verwachten en dat VCS zich tot SMATT zou moeten wenden. Het hof volgt EN-S hierin niet. Met de vrijwaringsverklaringen hebben partijen afspraken gemaakt over de verdeling van het risico indien de schoenen - ondanks de inspectie en de verklaring van de advocaat van SMATT - inbreukmakend zouden blijken te zijn. Reeds daarom kan EN-S zich niet op eigen schuld van VCS of rechtsverwerking beroepen, wat er verder ook zij van de vraag of VCS enig verwijt valt te maken en daargelaten dat EN-S zich in strijd met de twee-conclusie-regel pas tijdens het pleidooi op rechtsverwerking heeft beroepen. Ook hier gaat het hof er, bij gebreke van verweer op dit punt, van uit dat dit naar het recht van Monaco niet anders is.  
       
       
         
           verweer e en f: toewijsbaarheid vorderingen 
         
       
       
     
     
       6.17. 
       Het hof volgt EN-S niet in zijn verweer dat de vordering tot vergoeding van alle schade die VCS aan Converse c.s., respectievelijk aan Goeiemode, dient te vergoeden te abstract is en EN-S geen mogelijkheid geeft zich daartegen te verweren. De vorderingen zijn duidelijk en in lijn met de afgegeven vrijwaringsverklaringen.  
       
     
     
       6.18. 
       Het verweer dat EN-S, indien VCS wordt veroordeeld tot winstafdracht, het daarmee gepaard gaande bedrag niet aan VCS hoeft te vergoeden, behoeft geen bespreking, omdat VCS in de hoofdzaak niet tot winstafdracht is veroordeeld. 
       
     
     
       6.19. 
       De slotsom van het voorgaande luidt dat de vorderingen van VCS in beide zaken toewijsbaar zijn als EN-S niet slaagt in het door hem te leveren tegenbewijs. Dat is slechts anders voor de in de zaak met nummer 15-832 voorwaardelijk gevorderde verklaring voor recht en de vordering strekkende tot vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv). De in de zaak met nummer 15-832 voorwaardelijk gevorderde verklaring voor recht is niet toewijsbaar omdat niet aan de voorwaarde is voldaan. In de zaak met nummer 15-86 is de gevorderde verklaring voor recht immers afgewezen. De gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv is niet toewijsbaar omdat VCS haar vorderingen grondt op de contractuele verplichtingen van EN-S. Er is dus geen sprake van een kwestie als bedoeld in artikel 1019h Rv. Het hof zal de proceskosten in het eindarrest begroten op basis van het liquidatietarief.  
       
       
         
           Tot slot 
         
       
       
     
     
       6.20. 
       In afwachting van de in r.o. 6.5 bedoelde bewijslevering zal het hof iedere verdere beslissing aanhouden.  
       
     
     
       6.21. 
       Inmiddels is op een groot aantal stellingen en verweren beslist. Het hof dient - na bewijslevering - alleen nog te beoordelen of EN-S in het aan hem opgedragen tegenbewijs is geslaagd. Gelet op de tijd en de kosten die voor partijen met de bewijslevering zullen zijn gemoeid en het bewijsrisico voor beide partijen, geeft het hof partijen in overweging zich op korte termijn met elkaar te verstaan over de mogelijkheden om alsnog een minnelijke regeling te treffen. 
       
     
   
   
     
       7 Beslissing 
     
     
       Het hof: 
     
     
     - laat EN-S toe tot het tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat de door EN-S aan VCS geleverde schoenen dezelfde zijn als de Schoenen waarvan in de hoofdzaak met nummer 13-1291 is geoordeeld dat deze inbreukmakend zijn; 
     
     - bepaalt dat, indien EN-S getuigen wil doen horen, de getuigenverhoren zullen worden gehouden in een der zittingszalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te ’s-Gravenhage ten overstaan van de hierbij benoemde raadsheer-commissaris mr. J.I. de Vreese-Rood, op  4 april 2022 te 13:30 uur ; 
     
     - bepaalt dat de raadsheer-commissaris (in beginsel eenmalig) een nadere datum en tijdstip voor de getuigenverhoren zal vaststellen, indien één der partijen binnen veertien dagen na heden opgeeft op de hiervoor genoemde datum en tijd verhinderd te zijn, onder gelijktijdige opgave van de verhinderdata van beide partijen en de te horen getuigen in de maanden april tot en met juni van 2022; 
     
     - bepaalt dat de namen en woonplaatsen van de getuigen ten minste een week voor het verhoor aan de wederpartij en aan de griffier dienen te worden opgegeven; 
     
     - verstaat dat het hof reeds beschikt over een kopie van de volledige procesdossiers in eerste aanleg en in hoger beroep, inclusief producties, zodat overlegging daarvan voor het getuigenverhoor niet nodig is;  
     
     - houdt iedere verdere beslissing aan. 
     
     
     
       Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, op 8 februari 2022 in aanwezigheid van de griffier.