ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2018:363

Titel: ECLI:NL:RBAMS:2018:363 Rechtbank Amsterdam , 25-01-2018 / C/13/639376 / KG ZA 17-1273

Gerecht: Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak: 2018-01-25

Zaaknummer: C/13/639376 / KG ZA 17-1273

Proceduretype: Kort geding

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:363

---

Kort geding. Vordering verhoging dwangsommen afgewezen. Merkinbreuk door oorspronkelijke merkhouder.

vonnis 
     RECHTBANK AMSTERDAM 
     
     
       Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/13/639376 / KG ZA 17-1273 CB/MB 
     
     
     
     
       
         Vonnis in kort geding van 25 januari 2018 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     1. de vennootschap naar buitenlands recht 
     
       
         
          [eiser sub 1]
         , 
       gevestigd te [plaats] , 
     
     2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
     
       
         
          [eiser sub 2]
         , 
       gevestigd te [plaats] , 
     
     3.	 [eiser sub 3] , 
     wonende te [plaats] , 
     4.	 [eiser sub 4] , 
     
       wonende te [plaats] , 
       eisers bij dagvaarding van 13 december 2017, 
       advocaten mrs. J.E.W. Koehof en L. Oosting te Amsterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       
         
          [gedaagde]
         , 
       wonende te [plaats] , 
       gedaagde, 
       advocaten mrs. G. Altena, te Arnhem, en W.W.H. Timmermans, te Berlijn. 
     
     
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       1.1. 
       Voor de aanvang van de behandeling ter zitting heeft gedaagde, hierna [gedaagde] , bij incidentele conclusie van 9 januari 2017 gevorderd dat eiseres sub 1, hierna [eiser sub 1] , zekerheid zou stellen voor de proceskosten op grond van artikel 224 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.). [eiser sub 1] heeft daartegen primair verweer gevoerd en subsidiair de verlangde zekerheid gesteld, waarna zij ter zitting desgevraagd heeft meegedeeld haar verweer niet langer te handhaven, zodat tot inhoudelijke behandeling kon worden overgegaan.  
       
     
     
       1.2. 
       
         Ter zitting van 11 januari 2018 hebben eisers, hierna gezamenlijk [eisers] en afzonderlijk [eiser sub 1] , [eiser sub 2] , [eiser sub 3] en [eiser sub 4] , gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [gedaagde] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht, waaronder van de kant van [eisers] een USB-stick met een filmpje deel uitmakend van het op 1 oktober 2017 uitgezonden SBS6 televisieprogramma LXRYTV. 
         Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. 
         Ter zitting waren aanwezig:  
         aan de zijde van [eisers] : [eiser sub 3] , [eiser sub 4] , mr. Koehof en mr. Oosting; 
         aan de zijde van [gedaagde] : mr. Timmermans. 
       
       
       
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
       2.1. 
       
        [gedaagde] is ontwerper van sieraden. Hij was enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap [B.V. 1] en via die vennootschap onder meer bestuurder van [B.V. 2] en [B.V. 3] Via die laatste vennootschap, tevens merkhoudster van de Benelux woordmerken [woordmerk 1] en [woordmerk 2] , dreef [gedaagde] een onderneming gericht op de verkoop van sieraden. 
       
     
     
       2.2. 
       Eind 2008 is de onderneming van [gedaagde] in financiële problemen geraakt. [gedaagde] heeft toen [eiser sub 3] benaderd met de vraag hem bij te staan om de onderneming er weer bovenop te helpen. In dat verband heeft [gedaagde] begin 2009 een aantal van de merken van zijn onderneming (onder meer de woordmerken [woordmerk 1] en [woordmerk 2] ) overgedragen aan [eisers] (althans aan hen gelieerde vennootschappen) en is hij in februari 2009 bij een vennootschap van [eiser sub 3] in dienst getreden. Dit dienstverband is eind 2011 geëindigd. Partijen werken sindsdien niet meer samen.  
       
     
     
       2.3. 
       Op 22 december 2011 is [eiser sub 2] opgericht, waarmee een onderneming wordt gedreven die sieraden en accessoires op de markt brengt. [eiser sub 4] is indirect bestuurder en aandeelhouder van [eiser sub 2] . Zij is ook de levenspartner van [eiser sub 3] . 
       
     
     
       2.4. 
       
         In maart 2015 heeft [gedaagde] [eisers] gedagvaard in een bodemprocedure bij deze rechtbank. In deze procedure heeft [gedaagde] in conventie (in het incident bij wijze van voorlopige voorziening) onder meer gevorderd [eisers] te verbieden de tekens [teken 1] , [teken 2] of daarmee verwarringwekkende overeenstemmende tekens (opnieuw) als merk te registreren en de inbreuken op de auteursrechten en andere rechten van [gedaagde] , alsmede ieder onrechtmatig handelen, waaronder begrepen het exploiteren van kopieën van sieraden van [gedaagde] , jegens hem te staken en gestaakt te houden. Daarnaast heeft [gedaagde] (in conventie in de hoofdzaak) onder meer gevorderd voor recht te verklaren dat [eisers] de woordmerken [woordmerk 3] en [woordmerk 2] te kwader trouw heeft geregistreerd en dat deze daarom nietig zijn en moeten worden doorgehaald.  
         In reconventie hebben [eisers] onder meer gevorderd [gedaagde] te veroordelen om iedere inbreuk op de merken van [eisers] te staken en gestaakt te houden en om [gedaagde] te gebieden zich te onthouden van lasterlijke en/of diskwalificerende uitlatingen over [eisers] of één of meer van hen. 
       
       
     
     
       2.5. 
       
         Bij vonnis van 8 maart 2017 heeft deze rechtbank in de onder 2.4 genoemde procedure de vorderingen van [gedaagde] in conventie grotendeels afgewezen en de vorderingen van [eisers] in reconventie grotendeels toegewezen.  
         Het dictum van dat vonnis (hierna: het bodemvonnis), waarin [gedaagde] wordt aangeduid met [gedaagde] , luidt, voor zover hier van belang, als volgt: 
         “ in reconventie 
       
     
     
       5.8. 
       
         veroordeelt [gedaagde] om na de betekening van dit vonnis het gebruik van het teken ‘ [teken 3] ’ en het logo (…) voor het aanbieden en verhandelen van sieraden en accesoires te staken en gestaakt te houden, dan wel een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken voor het aanbieden en verhandelen van sieraden en accesoires, 
       
     
     
       5.9. 
       
         
           veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser sub 1] een dwangsom te betalen van  
         
         
           € 1.000,00 voor iedere dag, dan wel € 100,00 voor ieder product waarmee hij niet aan de in 5.8. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van  
         
         
           € 500.000,00 is bereikt, 
         
       
     
     
       5.10. 
       
         veroordeelt [gedaagde] om zich te onthouden van uitlatingen over [eiser sub 3] , [eiser sub 4] en [eiser sub 2] , waarin wordt gesteld of de suggestie wordt gewekt dat zij betrokken zijn bij de maffia, of dat zij voortvluchtig zijn of dat [eiser sub 3] , [eiser sub 4] en [eiser sub 2] namaakproducten verkopen,  
       
     
     
       5.11. 
       
         
           veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser sub 3] , [eiser sub 4] en [eiser sub 2] een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere voor iedere keer dat hij niet aan de in 5.10. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt, 
         
         
           (…) 
         
       
     
     
       5.16. 
       
         verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad ” 
       
     
     
       2.6. 
       
         
          [gedaagde] heeft tegen het bodemvonnis hoger beroep aangetekend. 
         Deze procedure loopt nog. 
       
       
     
     
       2.7. 
       
        [gedaagde] heeft vanaf het adres [mailadres] (onder meer aan [eiser sub 4] ) mailings gezonden waarin sieraden worden aangeprezen onder het kopje “ [teken 3] is proud to invite you” en waarin wordt verwezen naar de website [naam website] .  
       
     
     
       2.8. 
       
        [eisers] heeft screenshots in het geding gebracht van sociale media kanalen van [gedaagde] (Instagram, Twitter, Pinterest en Facebook) waarop afbeeldingen worden getoond van sieraden, met verwijzing naar de onder 2.7 genoemde website. Op de Pinterest-pagina maakt [gedaagde] gebruik van een logo, bestaande uit een gestileerde weergave van de tekst “ [teken 3] ”:  
       
       Om privacyredenen wordt het logo niet getoond. 
       
     
     
       2.9. 
       Als productie 7 heeft [eisers] screenshots in het geding gebracht van de Flickr-pagina van [gedaagde] op internet. Daarop staan afbeeldingen van sieraden met daaroverheen de tekst: “ Fake fake fake Amsterdam!!!”  en daaronder: “ [eiser sub 3] doing Fake again. ” 
       
     
     
       2.10. 
       Op 15 mei 2017 hebben [eisers] ten aanzien van de in de bodemprocedure toegewezen proceskosten executoriaal beslag laten leggen op een pand van [gedaagde] aan de [adres] te [plaats] . Naderhand hebben zij nogmaals beslag gelegd voor volgens hen door [gedaagde] verbeurde dwangsommen. 
       
     
     
       2.11. 
       Op 1 oktober 2017 is in het televisieprogramma LXRYTV een interview met [gedaagde] uitgezonden, waarin wordt ingegaan op de carrière van [gedaagde] als ontwerper van sieraden onder meer in Nederland. Rondom het interview zijn beelden gemonteerd die afkomstig zijn van de website van [eiser sub 2] . 
       
     
     
       2.12. 
       
         Onder de gedingstukken (productie 11 van [eisers] ) bevinden zich afdrukken van tweets afkomstig van [gedaagde] met de tekst:  
         “ Evil Never Wins ” 
         en: 
         “ They are in Holland I met few. (…) they look like normal people but then you discover they are evil.. the worst kind ”. [Twitter naam] . 
       
       
       
     
   
   
     
       3 Het geschil 
     
     
       3.1. 
       
        [eisers] vorderen – samengevat – veroordeling van [gedaagde] om: 
       1. het gebruik van het teken “ [teken 3] ” en het in het petitum van de kortgedingdagvaarding (en bij 5.8 in het dictum van het bodemvonnis) opgenomen logo (of een daarmee overeenstemmend teken) voor het aanbieden en verhandelen van sieraden en accessoires te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag dan wel € 5.000,- voor ieder product waarmee [gedaagde] niet aan de veroordeling voldoet; 
       2. zich te onthouden van uitlatingen over [eiser sub 3] , [eiser sub 4] en [eiser sub 2] , waarin wordt gesteld of de suggestie wordt gewekt dat zij betrokken zijn bij de maffia, of dat zij voortvluchtig zijn, of dat [eiser sub 3] , [eiser sub 4] en [eiser sub 2] namaakproducten verkopen, en de reeds gedane uitlatingen daaromtrent te verwijderen; 
       3. zich te onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van [eisers] waaronder de merkrechten op het teken “ [woordmerk 1] ” en “ [woordmerk 2] ”; 
       4. zich te onthouden van het verspreiden van fragmenten van het televisie-item van LXRYTV van 1 oktober 2017 waarin [gedaagde] voorkomt; 
       5. zich te onthouden van het doen van uitlatingen aan het adres van [eisers] die suggereren dat zij onrechtmatig jegens [gedaagde] handelen of hebben gehandeld en/of een kwaadaardig karakter hebben. 
       
         Met betrekking tot de vorderingen onder 2 tot en met 5 vorderen [eisers] om een dwangsom op te leggen van € 5.000,- per dag of dagdeel dat [gedaagde] niet aan de veroordeling voldoet, zonder daaraan een maximum te verbinden. 
         Tot slot vorderen [eisers] om [gedaagde] te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.  
       
       
     
     
       3.2. 
       
        [eisers] stellen daartoe, heel kort gezegd, dat [gedaagde] het bodemvonnis aan zijn laars lapt, zodat de dwangsommen verhoogd en niet gelimiteerd dienen te worden en dat hij zich schuldig maakt aan nieuwe onrechtmatigheden, op grond waarvan nieuwe veroordelingen uitgesproken moeten worden. [eisers] hebben daarbij een spoedeisend belang aangezien zij (reputatie)schade lijden. 
       
     
     
       3.3. 
       
        [gedaagde] voert verweer.  
       
     
     
       3.4. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.  
       
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     
       4.1. 
       Tussen partijen is niet in geschil dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is. De voorzieningenrechter ziet ambtshalve geen gronden voor een ander oordeel, nu de gestelde schadebrengende feiten zich mede voordoen, dan wel zich dreigen voor te doen, in Amsterdam en het geschil tussen partijen mede ziet op de ten uitvoerlegging van een vonnis (het bodemvonnis) van deze rechtbank. 
       
     
     
       4.2. 
       Uitgangspunt is dat [gedaagde] het bodemvonnis, dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, dient na te leven, ook al is hij het er niet mee eens. Daarin komt alleen verandering als het bodemvonnis in hoger beroep zou worden vernietigd, wat in dit kort geding niet aan de orde is. 
       
     
     
       4.3. 
       
         
          [gedaagde] , die thans in [plaats] woont en werkt, heeft betwist dat hij het bodemvonnis niet naleeft, onder meer door te stellen dat hij zich momenteel niet richt op de markt in de Benelux. [eisers] hebben niet weersproken dat de veroordelingen uit het bodemvonnis gebaseerd zijn op de Beneluxmerken van [eisers] en dat de veroordelingen wat de merken betreft ook (alleen) zien op die landen. Zij hebben echter terecht naar voren gebracht dat de sociale media kanalen van [gedaagde] ook voor het publiek uit de Benelux toegankelijk zijn en dat via de verwijzing naar de website van [gedaagde] ook voor dit publiek producten worden aangeprezen. Voor zover dat gebeurt onder de merknaam ‘ [teken 3] ’ of met vermelding van het bij 2.8 weergegeven logo, overtreedt [gedaagde] daarmee het bodemvonnis. In rechtsoverweging 5.8 van het bodemvonnis is een hierop gericht verbod uitgesproken, op straffe van verbeurte van dwangsommen. Partijen zijn het erover eens dat voor zover [gedaagde] reeds dwangsommen op basis van dit verbod heeft verbeurd, daarmee in elk geval bij lange na nog niet het vastgestelde maximum is bereikt. Voor een ongelimiteerde verhoging van de dwangsommen, zoals [eisers] hebben gevorderd, is daarom vooralsnog geen plaats, te minder nu niet is gebleken dat zij [gedaagde] , voorafgaand aan de kort geding dagvaarding, een duidelijke aanzegging hebben gestuurd met concrete specificaties van de overtredingen die hij heeft begaan en waarop de volgens [eisers] verbeurde dwangsommen exact zien.  
         Dit betekent dat de vordering onder 1. wordt afgewezen. 	 
       
       
     
     
       4.4. 
       
         
          [gedaagde] is in het bodemvonnis ook veroordeeld zich te onthouden  
         van uitlatingen over [eiser sub 3] , [eiser sub 4] en [eiser sub 2] , waarin wordt gesteld of de suggestie wordt gewekt dat zij betrokken zijn bij de maffia, of dat zij voortvluchtig zijn of dat [eiser sub 3] , [eiser sub 4] en [eiser sub 2] namaakproducten verkopen. [eisers] stellen dat [gedaagde] zich ook op dit punt niet aan het vonnis houdt. [gedaagde] bestrijdt dat. Aan [gedaagde] kan worden toegegeven dat voorshands geen aanwijzingen bestaan dat hij [eisers] beschuldigt van maffiapraktijken, maar met de onder 2.9 geciteerde uiting maakt hij wel duidelijk dat zij in zijn visie namaakproducten verkopen, wat eveneens strijd met het bodemvonnis oplevert. [gedaagde] stelt deze uiting inmiddels (recentelijk) te hebben verwijderd. Wat daarvan ook zij, duidelijk is dat [gedaagde] zich van dergelijke uitingen dient te onthouden. Ook op dit punt is echter, om dezelfde redenen als genoemd onder 4.3 vooralsnog onvoldoende grond voor verhoging van de dwangsommen. Wel bestaat aanleiding de veroordeling aan te scherpen in die zin dat [gedaagde] zal worden geboden de reeds verrichte uitingen te verwijderen (en verwijderd te houden) en een dwangsom verbeurt voor iedere overtreding van de geboden op dit punt en voor iedere dag of dagdeel dat deze overtreding(en) voortduurt(voortduren).   
       
       
     
     
       4.5. 
       
        [gedaagde] heeft betwist inbreuk te maken op de merkrechten “ [woordmerk 1] ” en “ [woordmerk 2] ”. [eisers] hebben in dit verband met name verwezen naar het op LXRYTV uitgezonden filmpje (hierna ook: het filmpje). Anders dan [eisers] hebben betoogd is dit veeleer te beschouwen als een portret van de sieradenontwerper [gedaagde] (wat nou eenmaal zijn beroep en naam is) dan als een item waarin [gedaagde] de indruk wekt (nog steeds) de ontwerper te zijn van producten van [eisers] in Nederland en/of een commerciële band suggereert tussen hemzelf en de ondernemingen van [eisers] Voor een nieuw verbod op grond van het filmpje om inbreuk te maken op de merken “ [woordmerk 1] en “ [woordmerk 2] ” bestaat daarom vooralsnog onvoldoende grond.  
       
     
     
       4.6. 
       
        [gedaagde] heeft erkend dat in het filmpje fragmenten zijn gemonteerd van de website van [eisers] , zonder hun medeweten en toestemming. [gedaagde] heeft aangevoerd dat niet hij maar de makers van LXRYTV dat hebben gedaan, maar het lag op zijn weg om, zodra hij ervan kennis had dat deze beelden ter illustratie van zijn portret werden gebruikt, de makers erop te wijzen dat dit beelden betrof van [eisers] en de programmamakers te verzoeken deze niet te gebruiken. Door dat niet te doen en het filmpje inclusief deze beelden via zijn eigen kanalen te verspreiden, handelt [gedaagde] onrechtmatig jegens [eisers] De vordering om [gedaagde] te gebieden zich te onthouden van het verspreiden van het filmpje (oftewel dat te verbieden) zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat het gebod (verbod) niet geldt voor de fragmenten waarin [gedaagde] wordt geïnterviewd zonder dat daarbij beelden van de website van [eisers] worden getoond. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd, als na te melden. 
       
     
     
       4.7. 
       De vordering vermeld bij 3.1 onder 5 is te algemeen van aard om toe te wijzen in dit kort geding. Opgemerkt wordt dat [gedaagde] het zakelijke conflict dat hij heeft met [eisers] zakelijk dient te houden en zich niet mag uiten zoals aangehaald bij 2.9. Het bodemvonnis bevat daarvoor al een duidelijk verbod. Voor een uitbreiding zoals gevorderd bestaat voorshands onvoldoende grond. De bij 2.12 genoemde uitlatingen bieden daarvoor thans geen basis, aangezien daarbij niet de namen van [eisers] zijn vermeld, zodat niet zonder meer kan worden vastgesteld dat daarmee op hen wordt geduid. Wel wordt aan [gedaagde] meegegeven dat hij er verstandig aan doet zich hoe dan ook van dit soort teksten of van andere onrechtmatigheden te onthouden, alleen al omdat deze niet zullen bijdragen aan de oplossing van dit al lang lopende geschil.  
       
     
     
       4.8. 
       Nu beide partijen op belangrijke punten in het (on)gelijk zijn gesteld, bestaat aanleiding om de proceskosten te compenseren, zoals hierna in het dictum vermeld.  
       
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     De voorzieningenrechter 
     
     
       5.1. 
       veroordeelt [gedaagde] om zich te onthouden van uitlatingen over [eiser sub 3] , [eiser sub 4] en [eiser sub 2] , waarin wordt gesteld of de suggestie wordt gewekt dat zij betrokken zijn bij de maffia, of dat zij voortvluchtig zijn, of dat [eiser sub 3] , [eiser sub 4] en [eiser sub 2] namaakproducten verkopen, en gebiedt hem om de reeds gedane uitlatingen daaromtrent te verwijderen en verwijderd te houden; 
       
     
     
       5.2. 
       bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere overtreding van de onder 5.1 genoemde geboden en voor iedere dag of dagdeel dat deze overtreding(en) voortduurt(voortduren), met een maximum van € 100.000,-; 
       
     
     
       5.3. 
       verbiedt [gedaagde] om fragmenten van het televisie-item van LXRYTV van 1 oktober 2017 waarin [gedaagde] voorkomt te verspreiden, voor zover daarin beeldmateriaal voorkomt afkomstig van de website van [eisers] ; 
       
     
     
       5.4. 
       bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere overtreding van het onder 5.3 genoemde verbod en voor iedere dag of dagdeel dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,-; 
       
     
     
       5.5. 
       verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
       
     
     
       5.6. 
       compenseert de kosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt; 
       
     
     
       5.7. 
       wijst het meer of anders gevorderde af. 
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter civiel, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 25 januari 2018.