ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2019:9724

Titel: ECLI:NL:RBAMS:2019:9724 Rechtbank Amsterdam , 20-12-2019 / C/13/675004 / KG ZA 19-1157

Gerecht: Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak: 2019-12-20

Zaaknummer: C/13/675004 / KG ZA 19-1157

Proceduretype: Kort geding

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:9724

---

Merkenrecht, auteursrecht, slaafse nabootsing. 
       
       
         Primark hoeft niet te stoppen met verkoop schoenen. Volgens Airwair zouden de door Primark verkochte schoenen inbreuk maken op haar merk- en auteursrechten op Dr. Martens schoenen.  
         Airwair heeft zich niet beroepen op het woordmerk “Dr. Martens”, maar op haar gedeponeerde vormmerken. Daarvan is niet aannemelijk gemaakt dat ze bekend zijn. Ook is verwarringsgevaar van de Primark schoenen met de ingeroepen vormmerken niet aannemelijk. Voor zover de Airwair schoenen auteursrechtelijke bescherming genieten, hebben ze een andere totaalindruk dan de Primark schoenen. De gevraagde voorziening, gegrond op auteursrechtinbreuk, wordt afgewezen. Slaafse nabootsing is niet aannemelijk gemaakt.

vonnis 
     RECHTBANK AMSTERDAM 
     
     
       Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 
     
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/13/675004 / KG ZA 19-1157 FB/MB 
     
     
     
     
       
         Vonnis in kort geding van 20 december 2019  
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       de vennootschap naar vreemd recht 
       
         AIRWAIR INTERNATIONAL LIMITED , 
       gevestigd te Wollaston, Wellingborough, Verenigd Koninkrijk,  
       eiseres bij dagvaarding van 14 november 2019, 
       advocaat mr. A.M.E. Verschuur te Amsterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
       
         PRIMARK NETHERLANDS B.V. , 
       gevestigd te Amsterdam, 
       gedaagde, 
       advocaat mr. M. Rieger-Jansen te Den Haag. 
     
     
     
     
       Partijen zullen hierna Airwair en Primark worden genoemd. 
     
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       Ter zitting van 10 december 2019 heeft Airwair de vordering(en) zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Primark heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend. Vonnis is bepaald op heden. 
       Ter zitting waren aanwezig:  
     
     - aan de kant van Airwair: [naam 1] , IP Counsel, [naam 2] , IP Commercial Counsel, mr. Verschuur en haar kantoorgenote mr. L. Bekke; 
     - aan de kant van Primark: [naam 3] , mr. Rieger-Jansen en haar kantoorgenote mr. N.Q. Dorenbosch. 
     Tevens waren aanwezig A. Burrough en K. van den Berg, tolken  in de Engelse taal ten behoeve van [naam 2] , [naam 1] en [naam 3] . 
     
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
       2.1. 
       Airwair brengt schoenen op de markt met de naam “Dr. Martens”.  
       
     
     
       2.2. 
       Bij het Benelux merkenregister zijn op naam van Airwair op 6 februari 1996 de volgende vier vormmerken geregistreerd, in klasse 25: “Schoeisel, hun onderdelen en toebehoren, voor zover niet begrepen in andere klassen”: 
       
       1. Vormmerk 0588723: 
       
       
         
           Weergave van het merk 
         
       
       
       
         
           
         
       
       
         
           Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen 
         
         CFE 9.9.15-17;25.7.21;26.11.1-3-11 
       
       
       
         De kenmerkende bestanddelen van het merk bestaan uit het voorkomen van groeven in de rand van een schoenzool, daarbij inbegrepen de rand van het reepje tussen bovenleer en  
         schoenzool, welke van een donkerder kleur is. 
       
       
       2. Vormmerk 0588725:  
       
       
         
           Weergave van het merk 
         
       
       
       
         
           
         
       
       
         
           Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen 
         
         CFE 9.9.7 
       
       
       
       
       3. Vormmerk 0588726: 
       
       
         
           
         
       
       
       4. Vormmerk 0588727: 
       
       
         
           Weergave van het merk 
         
       
       
       
         
           
         
       
       
         
           Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen 
         
         CFE 9.9.15-17;25.7.21 
       
       
       
         Deze merken zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als ‘de vormmerken’ en individueel respectievelijk ‘Airwair Merk I’, ‘Airwair Merk II’, ‘Airwair Merk III’ en ‘Airwair Merk IV’. 
       
       
     
     
       2.3. 
       Primark heeft inmiddels bij het BVIE een nietigheidsactie ingesteld ten aanzien van de vormmerken. 
       
     
     
       2.4. 
       Tot de door Airwair verhandelde schoenen behoren de volgende: 
       
       
       
         
           
         
       
       
         1460 Black 
       
       
         
           
         
       
       
         
           1460 Black Mono 
         
       
       
         
           
             
           
         
         
           
             
           
         
       
       
         
           
             
           
         
         
           
             
           
         
       
       
         
           Vegan 1460 Cambridge	1460 White Smooth 
           
           Brush Cherry Red 
         
       
       
       
         
           
             
           
         
         
           
             
           
         
         
           
             
           
         
       
       
         
           
         
       
       
         
           2976 (Chelsea boot)			Vegan Jadon II		Jadon Platform 
           
           			Mono Platform 
         
       
       
     
     
       2.5. 
       Sinds de zomer van dit jaar brengt Primark de volgende schoenen op de markt: 
       
       
         
           
         
       
       
         Bijbehorende zool: 
       
       
         
           
         
       
       
       
     
     
       2.6. 
       Bij brief van 24 september 2019 heeft (de Amerikaanse advocaat van) Airwair Primark US gesommeerd de verkoop van de Primark producten te staken, zowel in de VS als in de Benelux. Na verdere correspondentie over en weer, waarbij onder meer werd verwezen naar de Nederlandse advocaat van Primark, heeft Airwair Primark gedagvaard in dit kort geding, omdat aan de sommatie niet is voldaan. 
       
     
   
   
     
       3 Het geschil 
     
     
       3.1. 
       Airwair vordert, samengevat: 
       1. Primark te veroordelen na betekening van het te wijzen vonnis in de Benelux iedere inbreuk op de Benelux Airwair Merken I tot en met IV te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, het te koop aanbieden en verkopen van de Primark producten; 
       2. Primark te veroordelen na betekening van het te wijzen vonnis in Nederland iedere inbreuk op de auteursrechten van Airwair te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder inbreuken op de in het lichaam van deze dagvaarding en de bijbehorende producties beschreven werken, meer in het bijzonder het gebruiken van afbeeldingen, het te koop aanbieden en verkopen van de onder 2.5 afgebeelde Producten; 
       3. Primark te veroordelen na betekening van het te wijzen vonnis in Nederland het (anderszins) onrechtmatig handelen jegens Airwair International te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, het te koop aanbieden en verkopen van de onder 2.5 afgebeelde producten; 
       4. Primark te veroordelen binnen zes weken na betekening van het te wijzen vonnis aan Airwair schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Primark bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende producten (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), alsmede de daarmee in de Benelux gemaakte netto winst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop deze winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij Primark in voorraad zijnde Primark producten, gespecificeerd naar type product, welke opgave dient te geschieden door middel van een accountantsrapport door een van partijen onafhankelijke registeraccountant, en in ieder geval moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijken; 
       5. Primark te veroordelen binnen twee weken na betekening van het te wijzen vonnis zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al haar afnemers van de Primark producten in de Benelux, een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de tekst zoals opgenomen in het petitum van de dagvaarding, waarin kort gezegd is opgenomen dat de Primark producten inbreuk maken op die van Airwair en niet langer mogen worden verhandeld, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen tekst; 
       6. het onder 1 t/m 5 gevorderde toe te wijzen op straffe van een onmiddellijk opeisbare, door Primark verschuldigde, dwangsom van 
       ( i)	€ 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor iedere keer dat Primark niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend; 
       
         of, naar keuze van Airwair en al dan niet in combinatie, 
         (ii)	€ 500 voor ieder product waarmee Primark niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan; 
       
       7. Primark te veroordelen:  
       ( a)	voor zover dit geschil de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft, tot voldoening aan Airwair van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten op de voet van artikel 1019h Rv; 
       ( b)	voor zover dit geschil anderszins onrechtmatig handelen betreft, tot voldoening aan Airwair van de kosten vastgesteld op basis van het liquidatietarief, 
       de hiervoor onder 7 (a) en (b) bedoelde kosten te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen, althans vanaf een door de voorzieningenrechter redelijk geachte termijn, na de vonnisdatum, indien en voor zover Primark deze kosten niet voordien heeft voldaan; 
       ( c)	in de nakosten, 
       8. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv, te stellen op zes maanden na betekening van het vonnis; en 
       9. al het bovenstaande uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 
       
     
     
       3.2. 
       Primark voert verweer.  
       
     
     
       3.3. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.  
       
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     
       4.1. 
       Airwair heeft, ter toelichting op haar vorderingen, kort gezegd, gesteld dat Primark door het verhandelen van de Primark producten, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Airwair – haar merk- en auteursrechten – en onrechtmatig jegens haar handelt door de dr. Martens schoenen na te maken.  
       
     
     
       4.2. 
       De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is niet in geschil. Voor de merkinbreuk is deze bevoegdheid gestoeld op artikel 4.6 lid 1 van het BVIE (Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom), en voor het overige op de artikelen 4, 7 lid 2 en 35 van de EEX II Verordening en de artikelen 99 en 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In al deze bepalingen ligt de regel besloten dat bevoegd is de rechter in de woon- of vestigingsplaats van gedaagde en/of van de plaats waar het schadebrengende feit zich voordoet. In deze zaak is dat in beide gevallen Nederland en meer in het bijzonder (ook) Amsterdam.  
       
     
     
       4.3. 
       Het spoedeisend belang van Airwair vloeit voort uit de aard van de vorderingen.  
       
       
         
           Merkinbreuk  
         
       
       
     
     
       4.4. 
       
         Airwair beroept zich allereerst op haar merkrechten. Dat betreft niet haar rechten op het woordmerk Dr. Martens, maar (uitsluitend) de rechten op grond van de gedeponeerde vormmerken, zoals hiervoor in 2.2 weergegeven. Airwair heeft gesteld dat Primark met de verhandeling van haar producten inbreuk maakt op deze merken, namelijk in strijd handelt met artikel 2.20 lid 2 onder a. tot en met d van het BVIE, op grond waarvan de merkhouder gerechtigd is: 
         
           iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken: 
         
       
       
         a. gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven; 
       
       
         b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk; 
       
       
         c. gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; 
       
       
         d. gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 
       
       
     
     
       4.5. 
       Primark heeft als verweer daartegen in de eerste plaats gesteld dat de vormmerken nietig zijn aangezien zij voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven, schoenen, geen onderscheidend vermogen hebben. De gedeponeerde vormen van de schoen en de zool zijn te algemeen om te kunnen worden beschermd als merk voor schoeisel en zolen. Primark heeft in dit verband erop gewezen dat de merken zijn ingeschreven in februari 1996, toen het BBIE net begonnen was met het inhoudelijk toetsen van merkdepots en er toen nog – naar uit latere jurisprudentie bleek: ten onrechte – van uitging dat alleen ‘evident ontoelaatbare depots’ geweigerd zouden mogen worden. Primark heeft in dit verband ook gewezen op een recente weigering van het Spaanse merkenbureau om een door Airwair verzocht depot voor een schoenzool, overeenkomstig Airwairmerk III, in te schrijven, op de grond dat het publiek een tekening van een schoenzool niet zal zien als merk. Airwair heeft tegen die weigering geen actie ondernomen, aldus Primark. 
       
     
     
       4.6. 
       
         De mogelijkheid dat de door Primark aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure tot succes zal leiden, is niet denkbeeldig. Daarbij valt het volgende te bedenken. Een vormmerk kan geschikt zijn om de desbetreffende waar (in dit geval schoenen) als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om die van waren (schoenen) van andere ondernemingen te onderscheiden. Maar als de desbetreffende waar op een markt wordt gebracht waarop meer soortgelijke producten aan het relevante publiek worden aangeboden, geldt in beginsel de eis dat sprake is van een significante afwijking van die andere soortgelijke waren (schoenen).  
         Primark heeft in dit verband terecht aangevoerd dat de vorm van de zool, zoals getekend in de gedeponeerde merken, en van de schoen zelf in Airwair Merk II, niet los te zien zijn van het uiterlijk van het product en voor ‘schoenen’ niet als duidelijk onderscheidend kunnen worden aangemerkt. Deze vormen wijken immers niet significant af van de norm of de gebruiken in de relevante markt. In dit verband is mede van belang dat het onderhavige vormmerk schoenen betreft met een opzettelijk ‘stoere’ uitstraling. In zoverre wordt kennelijk voortgebouwd op een al veel langer bestaande, functioneel bepaalde, stijl die wordt aangetroffen in schoenen die in bepaalde beroepen worden gebruikt, of in het leger. Deze stijl kan niet door het depot van een vormmerk worden gemonopoliseerd.  
         In dit licht is ook de stelling van Primark dat de vormen die de basis zijn van de merkdepots van Airwair, medebepalend zijn voor de wezenlijke waarde van de waren, verdedigbaar. 
       
       
     
     
       4.7. 
       Mede in aanmerking genomen dat de nietigheidsprocedure pas recent is ingesteld, moet in dit kort geding terughoudendheid worden betracht bij een prognose van de uitkomst daarvan. Daarom zal in het navolgende vooralsnog worden uitgegaan van de geldigheid van de vormmerken. Daarbij zal wel als uitgangspunt worden genomen dat de beschermingsomvang van de vormmerken gering is, omdat het onderscheidend vermogen daarvan – de zool en de veterschoen zoals hiervoor in 2.2 afgebeeld en de daarbij vermelde beschrijving – klein is.  
       
     
     
       4.8. 
       
         Een volgende vraag die moet worden beantwoord, is of de merken ‘bekend’ zijn, zoals Airwair heeft gesteld en Primark betwist.  
         Airwair heeft dat onvoldoende aannemelijk gemaakt. Primark heeft er terecht op gewezen dat het daarbij niet gaat om de bekendheid van ‘Dr. Martensschoenen’, met de meer of minder kenmerkende eigenschappen daarvan, waarop hierna nader zal worden ingegaan. Het gaat in dit verband om de vraag of de vormmerken, zoals hiervoor in 2.2 weergegeven, zonder toevoeging van de merknamen, bekend zijn bij het relevante publiek en door dat publiek worden geassocieerd met de onderneming waarvan de ‘Dr. Martensschoenen’ afkomstig zijn.  
         De vele producties die Airwair in het geding heeft gebracht om dat te onderbouwen, zijn weinig overtuigend. Deze duiden immers vooral op de bekendheid in het algemeen van de Dr. Martens producten, van het daarbij behorende woordmerk en van specifieke stijlkenmerken die niet blijken uit de merkdepots (zie hierna in 4.14). Airwair heeft bovendien geen marktonderzoek in het geding gebracht waarop haar stellingen ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken kan worden gestoeld. Aan haar kan worden toegegeven dat het instellen van zo’n onderzoek in het algemeen niet noodzakelijk is ter toelichting van een vordering als de onderhavige, maar gelet op het vorenstaande was dat in dit geval wel nodig, wil de vordering op de onderhavige grondslag (toch) toewijsbaar zijn.  
         Al het vorenstaande leidt ertoe dat de stelling dat de vormmerken bekende merken zijn, wordt verworpen. Hieruit vloeit voort dat inbreuk op grond van artikel 2:20 lid 2, aanhef en onder c, BVIE niet aan de orde is.  
       
       
     
     
       4.9. 
       
         Ook het beroep van Airwair op artikel 2.20 lid 2, aanhef en onder a, BVIE gaat niet op. Daarvoor is immers vereist dat het (ingeschreven) merk en het gesteld inbreukmakende ‘teken’, in dit geval de vorm van de Primark producten, identiek zijn. Primark heeft genoegzaam aangetoond dat dit, mede in het licht van de beperkte beschermingsomvang van de merken, niet het geval is.  
         Wat betreft de gestelde inbreuk op Airwair Merk II heeft Primark er voorts terecht op gewezen dat (de vorm van) haar veterlaars daarvan op diverse punten afwijkt: zo heeft de Primarklaars een rits op het midden van de schoen, ontbreekt het opvallende stiksel op de rand van het (kunst)leer en de zool, is de vormgeving van de zool anders en heeft de Primarklaars een veel spitsere, meer langwerpige neus dan het Airwair merk.  
         Dat geldt ook voor het zijaanzicht van de zolen van de Primark producten ten opzichten van de Airwair Merken I en IV.  Voor zover Primark al de door haar gehanteerde vormen als herkomstaanduiding, dus als merk zou gebruiken, wat zij betwist, is van een teken dat gelijk is aan het merk van Airwair (‘identiek merk’) dus geen sprake.  
       
       
     
     
       4.10. 
       Wel vertoont de vormgeving van de zolen en schoenen van Primark een zekere mate van overeenstemming met de vormmerken en worden deze vormen gebruikt, al dan niet als merk, voor het verhandelen van gelijksoortige waren als die waarvoor de vormmerken zijn gedeponeerd, namelijk schoeisel en zolen, zodat het bepaalde in artikel 2:20 lid 2, aanhef en onder b, BVIE aan de orde zou kunnen zijn. Wil een daarop gebaseerde vordering slagen, dan is echter mede noodzakelijk dat gevaar voor verwarring tussen het teken en het merk bij het in aanmerking komende publiek bestaat. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. De globale beoordeling dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het merk waarvan de bescherming wordt ingeroepen sterker is. 
       
     
     
       4.11. 
       
         Ook in dit verband wordt vooropgesteld hetgeen hiervoor in 4.6 (tweede alinea) is overwogen. Op grond daarvan dient mede tot uitgangspunt dat de  
         Dr. Martensschoenen geen volledig originele producten zijn, maar voortbouwen op een al langer bestaande stijl. De meest in het oog springende kenmerken van de  
         Dr. Martensschoenen, waarin zij afwijken van andere veterlaarzen, zijn de (in het algemeen) gele stiksels in de rand tussen bovenleer en buitenzool van de schoenen en de opvallend grote stoffen lus boven de hiel (hiellus) waarop het merk Airwair staat. Deze kenmerken maken echter geen deel uit van de geregistreerde vormmerken. Zij komen trouwens (ook) niet voor bij de Primark producten. Verder is van belang dat, over het geheel genomen, de Dr. Martens schoenen een andere uitstraling hebben dan de Primarkproducten, wat ook tot uiting komt in het grote prijsverschil, omstreeks € 150,- voor een paar Dr. Martens en maximaal € 22,- voor de Primark producten. Dit prijs-, en (wellicht) daarmee samenhangend kwaliteitsverschil is zo significant dat zelfs de vraag rijst of het in aanmerking komende publiek als potentiële kopers van deze schoenen wel hetzelfde is. Bovendien zijn de Primarkproducten uitsluitend verkrijgbaar in Primarkwinkels.  
         Al deze omstandigheden in aanmerking genomen heeft Airwair, mede gelet op het ontbreken van een marktonderzoek, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het relevante publiek zal menen dat de Primark producten van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn als de Dr. Martens schoenen.  
         Primark heeft verder terecht aangevoerd dat de omstandigheid dat Primark dezelfde kleuren gebruikt als Airwair, zwart, wit en bordeaux- of ossenbloedrood, niet relevant is, omdat deze kleuren geen deel uitmaken van de vormmerken en niet door Airwair kunnen worden gemonopoliseerd. Verwarringsgevaar met de ingeroepen merken is dus niet aannemelijk. Daarom kan ook artikel 2:20 lid 2, aanhef en onder b, BVIE geen grondslag vormen voor toewijzing van de vorderingen 
       
       
     
     
       4.12. 
       Dat laatste geldt ook voor artikel 2:20 lid 2, aanhef en onder d, BVIE. Voor zover Primark anders dan ter onderscheiding van haar waren gebruik maakt van de vormen die lijken op de ingeroepen vormmerken, is sprake van een functioneel gebruik, waarmee geen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van die vormmerken dat, zoals gezegd, indien al aanwezig, zeer beperkt is.  
       
       
         
           Auteursrecht inbreuk 
         
       
       
     
     
       4.13. 
       Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Blijkens rechtspraak van het HvJEU moet het gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk”. Bij de hantering van beide criteria geldt dat ter beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp, dient te worden beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van het beweerd inbreuk makende werk en het beweerd bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. Anders gezegd gaat het in dit verband erom of met het beweerd inbreukmakende werk voldoende afstand wordt genomen van het beweerd nagebootste werk.  
       
     
     
       4.14. 
       
         Anders dan Primark heeft betoogd, wordt geoordeeld dat de schoenen van Dr. Martens, genaamd 1460 en Jadon, voldoen aan het onder 4.13 genoemde werkbegrip. Weliswaar kan worden aangenomen dat de ontwerpers van de Dr. Martensschoenen hebben gevarieerd op het al langer bekende concept van een veterlaars met een grove zool, maar de invulling van dat concept en de combinatie van de in het oog springende elementen zijn zo eigen, dat de schoenen als auteursrechtelijk beschermde werken moeten worden aangemerkt.  
         Het gaat daarbij met name om de volgende elementen: 
       
       - het kenmerkende (over het algemeen gele) stiksel in de rand tussen bovenleer en buitenzool van de schoen; 
       - acht veterogen; 
       - de groeven in de rand van de buitenzool van de schoen, daarbij inbegrepen de rand van het reepje tussen bovenleer en de buitenzool van de schoen, dat donkerder van kleur is;  
       - het ontwerp van de buitenzool; 
       - de grote stoffen hiellus; 
       - de karakteristieke onderzool.  
       
     
     
       4.15. 
       Het voorgaande geldt niet voor de zogenoemde “Chelsea boot”, waarin de hiervoor genoemde opvallende kenmerken vrijwel geheel ontbreken. Tegen de achtergrond van de reeds bestaande ontwerpen waarvan Primark voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze al sinds het einde van de negentiende eeuw op de markt waren, heeft deze schoen van Airwair onvoldoende eigenheid om aan te merken als een zelfstandig auteursrechtelijk te beschermen werk.  
       
     
     
       4.16. 
       Volgens Airwair is de 1460 ontworpen en op de markt sinds 1 april 1960 – vandaar de aanduiding – en de Jadon sinds 2013. Beide schoenen worden, met enige varianten als ‘1460’ en ‘Jadon’, met vermelding van de naam ‘Airwair’ en/of ‘Dr. Martens’ op de markt gebracht, zodat Airwair vermoed wordt de maker daarvan te zijn (artikel 5 Auteurswet). Weliswaar bestaat daarover, gezien de betwisting ervan door Primark en het ontbreken van ontwerptekeningen en/of aktes, geen absolute duidelijkheid, maar voorshands zijn mogelijke twijfels over het makerschap onvoldoende zwaarwegend om in dit kort geding aan te nemen dat de auteursrechten op deze schoenen niet bij Airwair liggen. Daarvan zal dan ook vooralsnog worden uitgegaan. 
       
     
     
       4.17. 
       Het voorgaande betekent dat Airwair het alleenrecht heeft om de werken te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. De vraag is dan of Primark, door het op de markt brengen van de Primark producten, dit recht heeft geschonden. Bij de beoordeling daarvan moet de totaalindruk van de Dr. Martensschoenen worden vergeleken met de totaalindruk van de Primarkproducten. Daarbij geldt ook hier enerzijds dat het algemene aanzien van een veterlaars met dikke zool niet kan worden gemonopoliseerd, maar anderzijds dat bij de vergelijking van de totaalindrukken ook onbeschermde elementen in aanmerking moeten worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Verder geldt als uitgangspunt dat een bepaalde stijl, of trend geen auteursrechtelijke bescherming toekomt en dus mag worden nagevolgd.  
       
     
     
       4.18. 
       Bij vergelijking van de Primark producten met de Dr. Martensschoenen valt niet uit te sluiten dat Primark heeft voortgebouwd en gevarieerd op de door Airwair op de markt gebrachte lijn. In het licht van de door Primark in het geding gebrachte voorbeelden, zoals de Grinderschoen, waarvan Primark onweersproken heeft gesteld dat deze al in 1995 op de markt was, is echter aannemelijk dat Airwair op haar beurt heeft voortgebouwd op al langer bekende vormgeving van werkschoenen/legerlaarzen, meer in het algemeen veterlaarzen met een dikke zool (zie ook hiervoor in 4.6, tweede alinea). Ook valt op dat Primark dezelfde kleuren heeft gebruikt als Airwair. Maar juist de meest in het oog springende elementen die het eigen karakter en de originaliteit van Dr. Martens schoenen bepalen – de opvallende, bijna altijd gele, stiksels, de grote stoffen hiellus met de tekst Airwair, het verschil in kleur van de buitenzool en het bijzondere patroon van de onderzolen – ontbreken in de Primarkproducten, of verschillen daarvan in belangrijke mate. Dit brengt mee dat de totaalindruk van de Primarkproducten een andere is dan van de schoenen van Airwair, en dat met de Primarkproducten voldoende afstand wordt genomen van de schoenen van Airwair. Het feit dat ook de Primarkproducten – met uitzondering van de auteursrechtelijk niet beschermde Chelsea-boot veterlaarzen met dikke zolen en acht veterogen zijn, maakt dat niet anders omdat dit al langer in de markt gangbare en tot op zekere hoogte functioneel bepaalde karakteristieken zijn. Ofschoon niet valt uit te sluiten dat de Dr. Martensschoenen een inspiratiebron zijn geweest voor de Primarkproducten, is dus geen sprake van ongeoorloofde nabootsing in auteursrechtelijke zin. Ook op basis van het auteursrecht is daarom onvoldoende grond aanwezig voor ingrijpen in de door Airwair gevorderde zin. 
       
       
         
           Slaafse nabootsing 
         
       
       
     
     
       4.19. 
       
         Airwair heeft ten slotte nog gesteld dat Primark, ook afgezien van enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, onrechtmatig handelt jegens Airwair omdat zij haar producten heeft nagebootst, waardoor verwarring bij het publiek valt te duchten. Daarbij zou Primark tekort zijn geschoten in haar verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. 
         Ook hierin wordt Airwair niet gevolgd. Bij de beoordeling van deze grondslag van de vordering dient tot uitgangspunt dat, als de vormgeving van een product niet, of niet langer wordt beschermd door een IE-recht, het de concurrenten is toegestaan dit product na te maken. In dit verband is voorts van belang dat Primark, zoals hiervoor is overwogen, voldoende afstand heeft genomen tot de kenmerkende elementen van de Airwairschoenen. Bovendien wordt, zoals hiervoor in 4.9 is overwogen, verwarringsgevaar wat betreft de herkomst van de verschillende producten onvoldoende aannemelijk geacht. 
       
       
     
     
       4.20. 
       Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van Airwair worden afgewezen, met veroordeling van Airwair, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding. Daarbij wordt voor salaris advocaat toewijzing van 75% van het indicatietarief voor een complex IE kort geding redelijk en evenredig geacht en 25% op basis van het liquidatietarief, aangezien dit kort geding voor die percentages geacht wordt betrekking te hebben op intellectueel eigendomsrecht respectievelijk onrechtmatig handelen. 
       
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     De voorzieningenrechter 
     
     
       5.1. 
       weigert de gevraagde voorzieningen, 
       
     
     
       5.2. 
       veroordeelt Airwair in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Primark begroot op: 
       – € 639,-  aan griffierecht en 
       (75% x € 25.000,- =) € 18.750,- en (25% x 980,- = ) € 245,-, totaal dus  
       – € 18.995,-  aan salaris advocaat, 
       te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten indien Airwair deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan, 
       
     
     
       5.3. 
       verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. F.B. Bakels, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 20 december 2019. 
       
     
   
   
     type: MB 
     coll: MV