ECLI: ECLI:NL:PHR:2023:530

Titel: ECLI:NL:PHR:2023:530 Parket bij de Hoge Raad , 26-05-2023 / 19/02348

Gerecht: Parket bij de Hoge Raad

Datum uitspraak: 2023-05-26

Zaaknummer: 19/02348

Proceduretype: 

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Conclusie

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:PHR:2023:530

---

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Beneluxmerk; ‘ouder recht ‘ in zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Hervatting na HvJ EU 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428; handelsnaamrechtelijk ‘voor-voorgebruik’ staat bij rechtsverwerking niet aan beroep op ‘ouder recht’ in de weg.

PROCUREUR-GENERAAL 
     
     
     
       BIJ DE 
     
     
     
       HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 
     
     
     
     
     
       
         Nummer	 19/02348 
       
         Zitting  26 mei 2023 (bij vervroeging) 
     
     
     
     
       NADERE CONCLUSIE  
     
     
     
       G.R.B. van Peursem 
     
     
     
       In de zaak 
     
     
     
       
        [eiseres] B.V. 
     
     
     
       (hierna: [eiseres] ) 
     
     
     
       adv. mr. J. den Hoed 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       1.	V.O.F. Classic Coach Company 
       2.	[verweerder 2] 
       3.	[verweerder 3] 
     
     
     
       (hierna: CCC c.s.) 
     
     
     
       adv. mr. S.M. Kingma en mr. J.W. de Jong 
     
     
     
     
       Deze zaak komt na prejudiciële verwijzing door de Hoge Raad  terug uit Luxemburg . Het is een geschil over het gebruik van de naam ‘ [naam] ’ voor busvervoer (de gemeenschappelijke grootvader van betrokkenen is ooit onder deze naam een busbedrijf begonnen). Na de tussenarresten in deze zaak resteert nu in cassatie nog het merkenrechtelijke deel van het geschil, zij het tegen de achtergrond van een rechtsverwerkingssituatie wegens gedogen (co-existentie van handelsnamen); dat handelsnaamrechtelijk sprake is van rechtsverwerking, staat vast door verwerping bij tussenarrest van de daartegen gerichte cassatieklachten. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld over het begrip ‘ouder recht van plaatselijke betekenis’ in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE, een implementatie van art. 6 lid 2 van de Merkenrichtlijn. Er is in deze zaak sprake van wat kan worden aangeduid met voor-voorgebruik van de (handelsnaam) ‘ [naam] ’ door de merkhouder . In deze nadere conclusie wordt de gegeven uitleg door het Hof van Justitie betrokken bij de niet al door de Hoge Raad bij tussenarrest afgedane klachten. Dat kan betrekkelijk kort, omdat de resterende klachten meteen hun Waterloo vinden in de beantwoording van het HvJ EU: voor tegenwerping van een ouder recht zoals een handelsnaamrecht aan de merkhouder is niet vereist dat degene die dat oudere recht geniet het gebruik van het jongere merk kan verbieden (vraag 1) en ook al is de merkhouder handelsnaamrechtelijk voor-voorgebruiker, dan kan een derde ook diens oudere recht tegenwerpen in een rechtsverwerkingssituatie waarin de voor-voorgebruiker handelsnaamrechtelijk het hanteren van het oudere recht niet (langer) kan verhinderen (vraag 2). Dat leidt ertoe dat het resterende deel van het principale cassatieberoep geen doel treft en het voorwaardelijk ingestelde incidentele cassatieberoep niet meer aan bod komt . 
     
   
   
     
       1 Feiten en procesverloop 
     
       1.1 
       De feitenweergave uit de tussenarresten van de Hoge Raad behoeft hier geen herhaling.  
     
     
       1.2 
       
         Het procesverloop in feitelijke instanties is weergegeven in mijn eerdere conclusie  en in cassatie is vervolgens het volgende voorgevallen: 
         - bij tussenarrest van 15 januari 2021  heeft de Hoge Raad de onderdelen III t/m VIII afgedaan met toepassing van art. 81 lid 1 RO (rov. 3.1); om de klachten in onderdeel I te kunnen behandelen zijn prejudiciële vragen voorgesteld (rov. 3.2-3.3.10 en par. 4 en 5); onderdelen II en IX en het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep zijn in die fase nog niet behandeld (rov. 3.4); 
         - nadat partijen de gelegenheid hadden gekregen om zich uit te laten over de voorgenomen vragen uit het eerste tussenarrest, heeft de Hoge Raad bij tweede tussenarrest van 19 februari 2021  de volgende prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie: 
         -  “1. Is voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” van een derde als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken richtlijn 2008/95/EG 
         
           a) voldoende dat die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht;  
         
         
           of 
         
         
           b) vereist dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouder kan verbieden? 
         
         -  2. Is bij de beantwoording van vraag 1 nog van belang of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft ten aanzien van het als merk ingeschreven teken en zo ja, of de merkhouder op grond van dit nog oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde “oudere recht” kan verbieden?”  ; 
         - zonder voorafgaande conclusie heeft het Hof van Justitie bij arrest van 2 juni 2022 de prejudiciële vragen als volgt beantwoord: 
         - “ 1) Artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat voor de vaststelling dat er sprake is van een “ouder recht’ in de zin van deze bepaling niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden; 
         -  2) Artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een “ouder recht’ in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht.” ; 
         - de zaak is weer opgebracht met nadere schriftelijke toelichtingen, waarna is gerepliceerd en gedupliceerd.  
       
       
     
   
   
     
       2 Nadere bespreking van onderdelen I, II en IX van het principale cassatieberoep 
     
       2.1 
       Huiselijk vertaald naar de situatie van de onderhavige zaak heeft het HvJ EU geoordeeld dat geen vereiste is voor het kunnen tegenwerpen van een ‘ouder recht’ (zoals een handelsnaamrecht) dat degene die dat oudere recht hanteert het gebruik van het jongere merk kan verbieden (vraag 1). Ook in een rechtsverwerkingssituatie waarin de voor-voorgebruiker handelsnaamrechtelijk het (ten opzichte van het merkgebruik) jongere handelsnaamgebruik niet meer kan verbieden, kan sprake zijn van een aan de merkhouder tegen te werpen ‘ouder (handelsnaam-) recht’, ook al is de merkhouder voor-voorgebruiker (vraag 2). Met die kennis gewapend levert de beoordeling van principaal onderdeel I geen hoofdbrekens meer op. Uit de beantwoording van de prejudiciële vragen volgt direct dat onderdeel I niet opgaat en dat bij onderdeel II geen belang bestaat in cassatie, zodat ook de louter voortbouwende klacht van onderdeel IX niet tot cassatie kan leiden. Ik zet dat nader uiteen. 
     
     
       2.2 
       
         In  onderdeel I  klaagt [eiseres] dat het hof in rov. 7-12 van het bestreden arrest  is uitgegaan van een verkeerde rechtsopvatting althans dat het oordeel onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd is. De centrale (rechts)vraag die [eiseres] aan de orde stelt is wanneer sprake is van een ‘ouder recht’ in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Deze bepaling vormt de implementatie van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Richtlijnen 89/104 EEG en 2008/95/EG en luidt als volgt: 
         “Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.” 
         
          [eiseres] klaagt dat CCC c.s. alleen een beroep kunnen doen op de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE indien CCC c.s. oudere handelsnaamrechten toekwamen dan [eiseres] . Nu het hof heeft geoordeeld dat [eiseres] het oudste handelsnaamrecht geniet en er verwarringsgevaar optreedt, is geen sprake van een ouder recht in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE - en daarmee evenmin van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 onder d (oud) BVIE. Het hof kon dus niet oordelen dat CCC c.s. al een beroep toekwam op deze bepaling in het geval dat zij hun handelsnaam gebruikten voorafgaand aan het depot van het merk door [eiseres] . 
       
     
     
       2.3 
       Blijkens de tussenarresten in deze zaak bestond met name twijfel over de vraag of voldoende is dat er voorafgaand aan het merkdepot door een derde gebruik is gemaakt van een overeenstemmende handelsnaam, zoals het hof heeft aangenomen in het bestreden arrest, of dat ook vereist is dat op grond van dat oudere recht het merkgebruik door de merkhouder kan worden verboden en verder of nog van belang is dat de merkhouder een nog ouder recht heeft met betrekking tot het als merk gedeponeerde teken en als dat zo is of op basis van dat nog oudere recht het die derde kan worden verboden om gebruik te maken van gestelde oudere recht (rov. 3.3.6-3.3.8 van de tussenarresten). 
     
     
       2.4 
       
         Ik memoreer dat in onze zaak vast staat dat: 
         - [eiseres] vanaf 1975 of 1978 de handelsnamen [A] en/of [eiseres] gebruikt (rov. 2.1 (iii) tussenarresten Hoge Raad). 
         - CCC c.s. in ieder geval vanaf 2006 personenvervoer hebben verzorgd in eigen touringcars met daarop de handelsnaam [B] (rov. 11 van het bestreden arrest). 
         - [eiseres] houdster is van het op 15 januari 2008 gedeponeerde Benelux-woordmerk [naam] , ingeschreven voor onder meer diensten van een touringcarbedrijf (rov. 2.1 (ix) tussenarresten Hoge Raad). 
         - [eiseres] het gebruik door CCC c.s. van de handelsnaam [B] niet op grond van haar handelsnaamrechten kan verbieden wegens rechtsverwerking (rov. 3.3.9 laatste alinea, onder verwijzing naar rov. 3.1 tussenarresten Hoge Raad, waarin de principale onderdelen III-VIII die opkomen tegen het rechtsverwerkingsoordeel van het hof op dit punt met toepassing van art. 81 lid 1 RO worden verworpen).  
         - De handelsnamen [A] en [eiseres] van [eiseres] en de handelsnaam [B] van CCC c.s. in Nederland erkende rechten zijn als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken Richtlijn 2008/95/EG (rov. 4 tussenarresten Hoge Raad). 
       
       
     
     
       2.5 
       
         Het Hof van Justitie heeft bij de beantwoording van de vragen als volgt overwogen: 
         “ Eerste vraag 
       
       
       
         34 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling dat er sprake is van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden. 
       
       
       
         35 Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, heeft het hoofdgeding betrekking op een conflict tussen verschillende identieke of overeenstemmende handelsnamen, die alle zijn erkend in de nationale wetgeving, en waarvan er één door de houder ervan later als merk is ingeschreven. Volgens de informatie in deze beslissing kan de houder van het ingeschreven merk zich krachtens het toepasselijke nationale recht op basis van de oudere handelsnaam die hij zelf gebruikt, echter niet langer verzetten tegen het gebruik van de identieke of overeenstemmende handelsnaam door een derde, omdat hij zijn recht wegens gedogen heeft verwerkt. 
       
       
       
         36 In dit verband zij eraan herinnerd dat het begrip „ouder recht” in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de overeenstemmende begrippen in regelingen van internationaal recht, en op een wijze dat het daarmee verenigbaar blijft. Daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel (zie naar analogie arrest van 2 april 2020, Stim en SAMI, C753/18, EU:C:2020:268, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
       
       
       
         37 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de handelsnaam een recht vormt dat onder de uitdrukking “intellectuele eigendom” in de zin van artikel 1, lid 2, van de TRIPs-overeenkomst valt. Bovendien vloeit uit artikel 2, lid 1, van deze overeenkomst voort dat de bescherming van handelsnamen, waarin specifiek is voorzien in artikel 8 van het Verdrag van Parijs, uitdrukkelijk in deze overeenkomst is opgenomen. De WTO-leden zijn krachtens de TRIPs-overeenkomst dus verplicht handelsnamen te beschermen (arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C245/02, EU:C:2004:717, punt 91). 
       
       
       
         38 Volgens artikel 16, lid 1, laatste zin, van de TRIPs-overeenkomst moet het verder om een bestaand eerder recht gaan, waarbij het woord “bestaand” betekent dat het betrokken recht binnen de temporele werkingssfeer van de TRIPs-overeenkomst moet vallen en nog steeds beschermd moet zijn op het tijdstip waarop de houder van dit recht zich daarop beroept in zijn verzet tegen de aanspraken van de houder van het merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C245/02, EU:C:2004:717, punt 94). 
       
       
       
         39 Bovendien moet de bescherming van de handelsnaam overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag van Parijs weliswaar worden verzekerd zonder dat deze afhankelijk kan worden gesteld van enigerlei voorwaarde inzake inschrijving, maar noch artikel 16, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst, noch artikel 8 van het Verdrag van Parijs verzet zich er in beginsel tegen dat het bestaan van een handelsnaam in het nationale recht afhankelijk wordt gesteld van voorwaarden inzake minimaal gebruik of minimale bekendheid ervan (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C245/02, EU:C:2004:717, punten 96 en 97). 
       
       
       
         40 Het begrip eerder recht betekent dat de grondslag van het betrokken recht van eerdere datum moet zijn dan de verkrijging van het merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken. Dit is namelijk een uiting van het beginsel dat de oudere titel van exclusiviteit voorrang heeft, welk beginsel een van de grondslagen van het merkenrecht en meer in het algemeen van het gehele industriële-eigendomsrecht vormt (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C245/02, EU:C:2004:717, punt 98). 
       
       
       
         41 In artikel 4, lid 4, onder c), van richtlijn 2008/95 wordt het begrip “ouder recht” onder meer opgevat als een recht van industriële eigendom, die louter een soort intellectuele eigendom is. Uit artikel 1, lid 2, van het Verdrag van Parijs blijkt dat de handelsnaam een industrieel-eigendomsrecht is. 
       
       
       
         42 Artikel 4, lid 4, onder c), van richtlijn 2008/95 dient weliswaar hoofdzakelijk andere doeleinden dan die van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95, namelijk de houder van een ouder recht in staat stellen om zich te verzetten tegen de inschrijving van een merk of om de nietigverklaring van een ingeschreven merk te vorderen, maar dit neemt niet weg dat het in deze twee bepalingen gebruikte begrip “ouder recht” in deze context dezelfde betekenis moet hebben, aangezien de Uniewetgever in dit geval geen andere wil kenbaar heeft gemaakt (zie naar analogie arrest van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C403/08 en C429/08, EU:C:2011:631, punt 188). 
       
       
       
         43 Bijgevolg kan een handelsnaam voor de toepassing van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 een ouder recht vormen. 
       
       
       
         44 Aangaande de toepassingsvoorwaarden van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 zij er vooraf aan herinnerd dat de bewoordingen van een Unierechtelijke bepaling die voor de vaststelling van de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk verwijst naar het recht van de lidstaten, in de regel in de gehele Europese Unie autonoom en op eenvormige wijze moeten worden uitgelegd, los van de kwalificaties die de lidstaten eraan hebben gegeven en rekening houdend met de bewoordingen van de bepaling in kwestie, alsmede met haar context en met de doelstellingen die worden nagestreefd met de regeling waarvan zij deel uitmaakt (zie in die zin arrest van 30 november 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C3/20, EU:C:2021:969, punt 79 en aldaar aangehaalde rechtspraak).  
       
       
       
         45 In dit verband moet met betrekking tot de bewoordingen van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 worden opgemerkt dat deze bepaling, naast de voorwaarden inzake, ten eerste, het gebruik van een dergelijk recht in het economische verkeer, ten tweede, het feit dat dit recht ouder moet zijn, ten derde, de slechts plaatselijke betekenis ervan en, ten vierde, de erkenning van dit recht in de wetgeving van de betrokken lidstaat, geenszins bepaalt dat de derde het gebruik van een jonger merk moet kunnen verbieden om dit recht te kunnen doen gelden tegen de houder van dat merk. 
       
       
       
         46 Die uitlegging vindt steun in zowel de context van deze bepaling als de algemene opzet van richtlijn 2008/95. Volgens artikel 4, lid 4, onder b) en c), van deze richtlijn kan elke lidstaat immers bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard met name, ten eerste, indien en voor zover rechten op een in het economische verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het jongere merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvraag ingeroepen voorrangsrecht, en dat teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden, en, ten tweede, indien en voor zover het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ouder recht, bijvoorbeeld een recht van industriële eigendom. 
       
       
       
         47 Anders dan de gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten, die onder meer in artikel 4, lid 4, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 zijn vastgesteld en ertoe strekken dat hetzij de inschrijving van een merk wordt verhinderd, hetzij het merk nietig wordt verklaard, voorziet artikel 6, lid 2, van deze richtlijn echter slechts in een beperking van de aan een ingeschreven merk verbonden rechten als bedoeld in artikel 5 van deze richtlijn. 
       
       
       
         48 Bovendien mogen “oudere rechten” in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 slechts van plaatselijke betekenis zijn, hetgeen betekent dat zij geografisch gezien geen betrekking mogen hebben op een even groot gebied als een ingeschreven merk, dat gewoonlijk het volledige grondgebied waarvoor het is ingeschreven betreft. 
       
       
       
         49 Een dergelijke benadering, volgens welke voor de beperking van de aan een ingeschreven merk verbonden rechten soepeler voorwaarden gelden dan voor de weigering van inschrijving of voor de nietigverklaring van een merk, is ook in overeenstemming met de doelstellingen van richtlijn 2008/95, die in het algemeen gericht is op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C482/09, EU:C:2011:605, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).  
       
       
       
         50 De totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling kan aan die uitlegging niet afdoen, ook al kan de totstandkomingsgeschiedenis van een Unierechtelijke handeling relevante informatie voor de uitlegging ervan verschaffen (zie in die zin arrest van 13 januari 2022, Duitsland e.a./Commissie, C177/19–C179/19 P, EU:C:2022:10, punt 82). In casu zij opgemerkt dat bij de vaststelling van richtlijn 89/104, die vervolgens bij richtlijn 2008/95 is gecodificeerd, de tekst van het huidige artikel 6, lid 2, ervan, zoals voorgesteld door de Italiaanse delegatie bij de Raad van de Europese Unie, niet volledig is aangenomen. Volgens het voorstel van deze delegatie zou de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen gelden „zelfs indien dit [oudere] recht niet meer kan worden ingeroepen tegen het later ingeschreven merk”. 
       
       
       
         51 Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat de Uniewetgever de werkingssfeer van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 heeft willen beperken tot alleen de oudere rechten op basis waarvan de houder ervan het gebruik van het jongere merk kan verbieden. Een dergelijke voorwaarde zou deze bepaling immers elk nuttig effect ontnemen, aangezien de voorwaarden voor toepassing van deze bepaling daardoor zouden worden gelijkgesteld met de voorwaarden voor de toepassing van de aanvullende weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 4, lid 4, onder b) en c), van deze richtlijn. 
       
       
       
         52 Bijgevolg volstaat het volgens artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 in beginsel dat het oudere recht van slechts plaatselijke betekenis, zoals een handelsnaam, in de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend en in het economische verkeer wordt gebruikt, om zich daarop te kunnen beroepen tegen de houder van een jonger merk. 
       
       
       
         53 Een nationale wettelijke regeling op grond waarvan wordt vereist dat het oudere recht de houder ervan het recht verleent om het plaatselijke gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden, zou verder gaan dan de vereisten van artikel 6 van richtlijn 2008/95, ermee rekening houdend dat deze bepaling en de artikelen 5 en 7 van deze richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Unie genieten (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C482/09, EU:C:2011:605, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).  
       
       
       
         54 Tevens zij in herinnering gebracht dat het langdurige en eerlijke parallelle gebruik van twee gelijke merken die dezelfde waren aanduiden, geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. Indien het gebruik van deze tekens in de toekomst met oneerlijke praktijken gepaard gaat, kan deze situatie in voorkomend geval echter worden getoetst aan de regels inzake oneerlijke mededinging (zie naar analogie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C482/09, EU:C:2011:605, punten 82 en 83). 
       
       
       
         55 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling dat er sprake is van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden. 
       
       
       
         
           Tweede vraag 
         
       
       
       
         56 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een “ouder recht” in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken en, in voorkomend geval, of het feit dat de houder van het merk en het nog oudere recht, krachtens de wetgeving van de betrokken lidstaat een derde op basis van laatstgenoemd recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht, invloed heeft op het bestaan van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling. 
       
       
       
         57 Om te beginnen zij opgemerkt dat richtlijn 2008/95 in beginsel niet de verhouding regelt tussen de verschillende rechten die als “oudere rechten” in de zin van artikel 6, lid 2, ervan kunnen worden aangemerkt, maar de verhouding tussen deze rechten en de door de inschrijving verkregen merken.  
       
       
       
         58 Enerzijds is richtlijn 2008/95 volgens artikel 1 ervan immers in wezen van toepassing op ieder merk dat het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving. 
       
       
       
         59 Anderzijds regelen artikel 4, lid 4, onder b) en c), en artikel 6, lid 2, van die richtlijn conflicten van ingeschreven merken of merkaanvragen met oudere rechten. 
       
       
       
         60 Deze vaststelling vindt steun in zowel de bewoordingen van overweging 5 van richtlijn 2008/95, betreffende de verhouding van de op grond van het gebruik verworven rechten op een merk, tot de door inschrijving verkregen rechten op een merk, als artikel 9, lid 3, van deze richtlijn, waaruit blijkt dat dit artikel, wat rechtsverwerking wegens gedogen betreft, enkel de verhouding van oudere rechten tot later ingeschreven merken regelt. 
       
       
       
         61 Bijgevolg wordt de verhouding tussen de verschillende rechten die als “oudere rechten” in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 kunnen worden aangemerkt, hoofdzakelijk beheerst door het nationale recht van de betrokken lidstaat. 
       
       
       
         62 Voor de toepassing van artikel 6, lid 2, van die richtlijn is het dus van belang dat het recht waarop de derde zich beroept wordt erkend in de wetgeving van de betrokken lidstaat en dat dit recht nog steeds is beschermd op het tijdstip waarop de houder ervan zich daarop beroept in zijn verzet tegen de aanspraken van de houder van het merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken, zoals blijkt uit de rechtspraak waarnaar in punt 38 van dit arrest wordt verwezen. 
       
       
       
         63 In deze context kan het feit dat de houder van het jongere merk beschikt over een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht op het als merk ingeschreven teken, invloed hebben op het bestaan van een “ouder recht” in de zin van die bepaling, voor zover de houder van het merk zich op grond van dit nog oudere recht daadwerkelijk kan verzetten tegen de aanspraak op een ouder recht of dit kan beperken, hetgeen in casu door de verwijzende rechter moet worden nagegaan overeenkomstig zijn toepasselijke nationale recht. 
       
       
       
         64 In een situatie waarin een recht waarop een derde zich beroept niet langer wordt beschermd door de wetgeving van de betrokken lidstaat, kan immers niet worden geoordeeld dat dit recht een in deze wetgeving erkend “ouder recht” vormt in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95. 
       
       
       
         65 In deze omstandigheden dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een “ouder recht” in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht.” 
       
     
     
       2.6 
       Hieruit volgt, heel kort gezegd, dat het hof in de in cassatie bestreden zaak gelijk had en dat de nu besproken klachten van [eiseres] falen, omdat het kunnen verbieden van het jongere merk geen vereiste is voor een geldig beroep op de hier aan de orde zijnde uitzondering (ook niet in een context waarin de handelsnaamrechtelijke voor-voorgebruiker zijn handelsnaam door rechtsverwerking niet kan inroepen tegen de derde die zich op het oudere recht jegens de merkhouder beroept). Aan de wel geldende vier vereisten is hier voldaan. Het handelsnaamrecht van CCC c.s. wordt immers krachtens de Nederlandse wetgeving erkend in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE en deze erkenning kan in stand blijven ondanks het nog oudere recht (het voor-voorgebruik) van [eiseres] handelsnaamrechtelijk tegen rechtsverwerking aanloopt, zo maakt dit arrest duidelijk. De handelsnaam van CCC c.s. is ouder dan het merkrecht van [eiseres] en wordt gebruikt in het economisch verkeer, nu CCC c.s. deze hanteerden op de touringcars waarmee zij personen vervoerden. Het recht van CCC c.s. is ten slotte slechts van plaatselijke betekenis, omdat hun Nederlandse handelsnaamrecht geografisch gezien geen betrekking heeft op een even groot gebied als het Benelux-merk (punt 48 van het arrest van het Hof van Justitie). Handelsnaamrechtelijk leidt dit immers hooguit tot bescherming voor heel Nederland, niet tot bescherming in België en Luxemburg. In de doctrine is daar nog wel discussie over ontstaan, maar de tegenargumentatie van Chalmers dat dit kwestieus zou zijn voor handelsnaamrechten met nationale in plaats van lokale betekenis overtuigt niet in deze prejudiciële zaak die in de specifieke Benelux-merkenrechtelijke context is gewezen . De gegeven uitleg leidt ertoe dat het hof in de bestreden uitspraak terecht heeft geoordeeld dat het beroep van CCC c.s. op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE slaagt (ondanks het handelsnaamrechtelijke voor-voorgebruik door [eiseres] , dat overigens niet effectief in stelling kan worden gebracht door een geslaagd beroep op rechtsverwerking). Daarmee is ook sprake van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 onder d (oud) BVIE (zie mijn eerste conclusie in 2.15).  
     
     
       2.7 
       Bij deze stand van zaken heeft [eiseres] geen belang bij haar klachten in  onderdeel II . Daarin voert zij aan dat voor zover het hof in rov. 7 zou hebben geoordeeld dat [eiseres] zou erkennen dat CCC c.s. al een beroep konden doen op de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE en het hebben van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 onder d (oud) BVIE in het geval dat CCC c.s. voorafgaand of al ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008 de handelsnaam gebruikten, dit oordeel gelet op de stellingen van [eiseres] onbegrijpelijk is. Hoewel [eiseres] hier een punt heeft dat van erkenning geen sprake is (zie mijn eerste conclusie in punt 2.13), is na de Luxemburgse uitspraak mijns inziens duidelijk dat ook zonder een mogelijke erkenning door [eiseres] de uitkomst is dat CCC c.s. zich op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE kunnen beroepen. Zoals ook al aangegeven in 2.13 van mijn eerdere conclusie, hangt het belang bij de klacht van onderdeel II af van de vraag of voor de invulling van ‘ouder recht’ van belang is of CCC c.s. hun handelsnaamgebruik als verweer tegen [eiseres] ’s merk kunnen inroepen gelet op het handelsnaamrechtelijke voor-voorgebruik van [eiseres] hier. Nu de beantwoording uit Luxemburg duidelijk maakt dat dit niet uitmaakt, ontbreekt belang bij deze klacht.  
     
     
       2.8 
       De poging bij nadere s.t. onder 17 e.v. van [eiseres] om de klacht uit onderdeel II over het passeren van essentiële stellingen in te kleuren op het eerder besproken punt van handelsnaam met landelijke of lokale werking, moet in mijn ogen stranden. In de eerste plaats leert hetgeen [eiseres] bij nadere s.t. onder 17 aanvoert, zoals CCC c.s. bij nadere dupliek onder 4 terecht aangeven, dat de daar bedoelde passages onderdeel zijn van de klacht van [eiseres] dat van de door het hof bedoelde erkenning geen sprake is, en die klacht ontbeert als hiervoor gezegd belang in cassatie. Cassatie op dit punt om een nieuw feitelijk debat te verkrijgen over de vraag of er sprake is van een handelsnaam van CCC c.s. met louter plaatselijke betekenis, lijkt mij ook op zichzelf belang in cassatie te missen, omdat punt 48 van het Luxemburgse arrest in de Benelux-context moet worden uitgelegd als hiervoor aangegeven, zodat niet van belang is wat de precieze feitelijke draagwijdte is (nationaal of lokaler) van de door CCC c.s. gevoerde handelsnaam. Die heeft hoe dan ook een beperkter geografisch bereik dan een Benelux-merk. Bij dit alles wordt dan nog afgezien van het gegeven dat de Hoge Raad bij tussenarrest rov. 4 al heeft beslist dat ‘uitgangspunt’ is dat de in deze zaak aan de orde zijnde handelsnamen met als kernelement ‘ [verweerder 2] ’ in Nederland erkende rechten zijn als bedoeld art. 6 lid 2 van ingetrokken Richtlijn 2008/95/EG. Dat oordeel lijkt mij in lijn met het Luxemburgse arrest en dat vindt de doctrine op één afwijkend geluid na ook. 
     
     
       2.9 
       Gelet op het falen van de klachten uit de onderdelen I en II en het al eerder stranden van de klachten in de onderdelen III t/m VIII (rov. 3.1 tussenarresten Hoge Raad), kan de louter voortbouwende klacht in  onderdeel IX  evenmin slagen . 
     
   
   
     
       3 Nadere bespreking van het incidentele cassatieberoep 
     
       3.1 
       De voorwaarde waaronder het incidentele cassatieberoep is ingesteld (dat (een deel van) het principale cassatieberoep doel treft), wordt niet vervuld. Mocht de Hoge Raad tot een andere slotsom komen voor wat betreft het principale cassatieberoep, dan verwijs ik naar 3.1-3.4 van mijn eerdere conclusie in deze zaak voor een inhoudelijke bespreking van het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep. Daar heb ik in dit stadium niets aan toe te voegen. 
     
   
   
     
       4 Conclusie 
     Ik concludeer tot verwerping van het principale cassatieberoep. 
     
     
       De Procureur-Generaal bij de 
       Hoge Raad der Nederlanden 
     
     
     
       A-G  
     
   
   
      	HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:271, NJ 2021/77, vgl. ook HR 15 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:42, NJ 2021/76, voorafgegaan door mijn eerste conclusie in deze zaak van 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:743. 
   
   
      	HvJ EU 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428, AA 2022/791, m.nt. D.J.G. Visser & A.M. Verduijn, BIE 2022/10, m.nt. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, IER 2023/4, m.nt J.R. Torenbosch & P.G.F.A. Geerts. Dit arrest is op een hier niet ter zake doend punt gerectificeerd bij beschikking van 1 juli 2022, C-112/21 REC. Het arrest is verder besproken in D.J.G. Visser & S.C. Dack, Kroniek van de Intellectuele Eigendom, NJB 2023/1080 en Y. Basire, Validité de la marque - Motifs relatifs - Directive 2008/95, art. 5 et 6, §2 – Notion de « droit antérieur » – Nom commercial, Propriétés intellectuelles 2022, n° 85, p. 49-50. 
   
   
      	Voor de zelfstandige leesbaarheid van deze nadere conclusie parafraseer ik vt. 1 van mijn eerdere conclusie: het hof heeft in het bestreden arrest vastgesteld dat de handelsnaamrechten op ‘ [verweerder 2] ’ van [eiseres] dateren vanaf 1975 (rov. 20) en van CCC c.s. vanaf 1991 (rov. 24 en 25), zodat [eiseres] oudere handelsnaamrechten heeft dan CCC c.s. (rov. 26). Dat kan kernachtig worden samengevat als voor-voorgebruik. 
   
   
      	In gelijke (heel korte) zin nadere s.t. CCC c.s. 1.2. 
   
   
      	Zie vt. 1, punten 1.17-1.20. 
   
   
      	Vindplaats vt. 1. 
   
   
      	Vp. v.t. 1. 
   
   
      	Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530. 
   
   
      	Visser & Verduijn lezen in hun AA-noot onder het arrest van het Hof van Justitie (p. 795, vp. vt. 2) punt 48 in de in de hiervoor in de hoofdtekst begrepen zin: geografische reikwijdte van Nederlandse handelsnaam is niet even groot als die van het Beneluxmerk en is dus een recht van plaatselijke betekenis. Ook Torenbosch & Geerts vinden dit in punten 10 en 12 van hun IER-noot ‘goed verdedigbaar’, in ieder geval voor de Benelux (vp. ook vt. 2). Aldus ook Geerts, T&C IE, commentaar op art. 2.23 BVIE, aant. 1 onder e (online bijgewerkt t/m 1 maart 2023). Zie ook al eerder: R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, De Handelsnaamwet onder de loep, diss. 2020, p. 356 en Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2 2008/9.2.2, die aangeven ‘geen goede reden’ te zien om aan te nemen dat de regeling zich niet zou uitstrekken tot nationaal geldende rechten. In punt 27 van zijn BIE-noot (vp. vt. 2) wijst Chalmers Hoynck van Papendrecht deze benadering (toch) van de hand omdat dit tot problemen zou leiden bij de toepassing van art. 8 lid 4 Uniemerkenverordening (EU/2017/1001, hierna UMVo). Dit overtuigt (mij) in ieder geval niet voor de Benelux-situatie, waarin het criterium van het Hof van Justitie, gegeven in het prejudiciële antwoord in deze specifieke (Nederlandse) zaak, meteen toepasbaar is. Torenbosch en Geerts leggen in genoemd punt 12 van hun noot ook uit dat de door Chalmers gezochte parallel (tegenhanger eigenlijk) in art. 8 lid 4 UMVo gelet op het verschil in ratio/rechtsgevolg tussen art. 2.23 lid 2 BVIE (co-existentie tussen merk en ouder recht) en art. 8 lid 4 UMVo (oppositiemogelijkheid ouder recht tegen jonger merk), er eerder toe leidt dat de begrippen ‘ouder recht van slechts plaatselijke betekenis’ uit art. 2.23 lid 2 BVIE enerzijds en ‘ouder recht van meer dan plaatselijke betekenis’ uit art. 8 lid 4 UMVo anderzijds als zelfstandige autonome begrippen moeten worden opgevat; ik acht dat een bepaald overtuigend counter-argument. Zij pleiten er daarom voor ‘dat, totdat het HvJ EU expliciet anders beslist, een handelsnaam die landelijk wordt gebruikt in bijvoorbeeld Nederland een beroep kan doen op art, 2.23. lid 2 BVIE’. Daar sluit ik mij bij aan en ook Visser & Dack kunnen zich niet vinden in de visie van Chalmers zo volgt uit hun NJB-kroniek 2023, vp. vt. 2, p. 1223-1224, waarin zij aangeven dat het ‘zeer onwaarschijnlijk’ is dat de door Chalmers opgeworpen kwestie door het HvJ EU onder ogen is gezien, laat staan dat het heeft bedoeld te oordelen in de door Chalmers aangegeven zin. Volgens Visser en Dack is het handelsnaamrecht ‘juist bij uitstek het ‘oudere recht van plaatselijke betekenis’ waar deze bepaling voor bedoeld is.’  
   
   
      	In IX klaagt [eiseres] dat bij gegrondbevinding van ‘voornoemd middelonderdeel’ (naar ik begrijp, zie ook mijn eerste conclusie onder 2.30: één of meer klachten uit de voorgaande middelonderdelen) ook verschillende andere overwegingen en het dictum niet in stand kunnen blijven.