ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2019:930

Titel: ECLI:NL:RBDHA:2019:930 Rechtbank Den Haag , 06-02-2019 / C/09/450182 / HA ZA 13-999

Gerecht: Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak: 2019-02-06

Zaaknummer: C/09/450182 / HA ZA 13-999

Proceduretype: Bodemzaak

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:930

---

Geldigheid merk - Kleureigenschap zool - Uitleg 'vorm' artikel 2.1 lid 2 BVIE, artikel 3  lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008 - Antwoord HvJEU - Merkenrichtlijn 2015 begrip 'vorm of ander kenmerk' - geen contra legem unieconforme interpretatie.

vonnis 
     RECHTBANK DEN HAAG 
     
     
       Team handel 
       Zittingsplaats Den Haag 
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/09/450182 / HA ZA 13-999 
     
     
     
       
         Vonnis in verzet van 6 februari 2019 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       
         CHRISTIAN LOUBOUTIN , 
       te Parijs, Frankrijk, 
       eiser in conventie, 
       verweerder in reconventie, 
       gedaagde in het verzet, 
       advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, 
     
     
     
       en 
     
     
     
       de vennootschap naar vreemd recht 
       
         CHRISTIAN LOUBOUTIN SAS , 
       te Parijs, Frankrijk, 
       gevoegde partij in reconventie aan de zijde van verweerder, 
       advocaat mr. H. Lebbing te Rotterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       
         VAN HAREN SCHOENEN B.V. , 
       te Waalwijk, 
       gedaagde in conventie, 
       eiseres in reconventie, 
       eiseres in het verzet, 
       advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven. 
     
     
     
     
       Partijen zullen hierna Louboutin, CLS en Van Haren genoemd worden. 
     
     
     
       De zaak is voor Louboutin behandeld door mr. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam, en  mr. Th. van Innis, advocaat te Brussel, en voor CLS door (voorheen) mr. J.M. van Hattum en (thans) mr. J.A. Jacobi, advocaten te Amsterdam. De zaak is voor Van Haren behandeld door (voorheen) de procesadvocaat voornoemd en mr. E.T. Bergsma, advocaat te Eindhoven, en (thans) door mr. M.R. Rijks en mr. M.M.M. van Gerwen, advocaten te Eindhoven. 
     
     
     
       Bij de behandeling van de prejudiciële vraag door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) is Louboutin vertegenwoordigd door mr. Van Innis voornoemd, CLS door mr. Hofhuis voornoemd en Van Haren door de mrs. Maas, Bergsma, Rijks en Van Gerwen voornoemd. 
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       1.1. 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       - de tussenvonnissen van 1 april 2015  (hierna: het tussenvonnis 2015) en 9 maart 2016  (hierna: het tussenvonnis 2016); 
       - de beschikking van het HvJEU van 12 oktober 2017 (hierna: de beschikking) en het arrest van het HvJEU van 12 juni 2018  (hierna: het arrest); 
       
         
           de berichten van Louboutin en CLS van 3 juli 2018, waarin Louboutin en CLS vonnis vragen, en hun brieven van diezelfde datum met aanvullende proceskostenopgaven en bijlagen dienaangaande; 
         
         
           het bericht van Van Haren van 17 juli 2018, waarin zij vraagt om zich bij akte te mogen uitlaten over de gevolgen van het arrest en over uitleg van de Merkenrichtlijn 2015 , en haar brief van diezelfde datum met een aanvullende proceskostenopgave (aanvulling op productie 54) en bezwaren tegen de door Louboutin en CLS gevorderde proceskosten; 
         
       
       
         
           de beslissing van de rechtbank van 26 september 2018 om de zaak te verwijzen naar de rol van 7 november 2018 voor het uitlaten van beide partijen over (de gevolgen van) het arrest (voor de onderhavige zaak), welke beslissing naar aanleiding van vragen van partijen bij bericht van de rechtbank van 31 oktober 2018, als volgt is verduidelijkt: “ Omdat in het arrest van het HvJ EU (…) (enkel) een door de rechtbank gestelde prejudiciële vraag over uitleg van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 wordt beantwoord, omvat het uitlaten van partijen over (de gevolgen van) dat arrest (voor onderhavige zaak) niet (ook) de uitleg van de nog niet geïmplementeerde richtlijn 2015/2436 ”; 
         
         
           de akte uitlating gevolgen arrest HvJEU van Louboutin van 7 november 2018; 
         
         
           de akte uitlating gevolgen arrest HvJEU van CLS van 7 november 2018; 
         
         
           de akte uitlating na arrest HvJEU, tevens akte houdende overlegging producties van Van Haren van 7 november 2018, met producties 55 en 56; 
         
         
           het bericht van Louboutin en CLS van 7 november 2018, waarin zij mededelen geen behoefte hebben te reageren op de door Van Haren overgelegde producties en waarin zij bezwaar maken tegen randnummers 39 tot en met 47 van de akte van Van Haren. 
         
       
       
     
     
       1.2. 
       Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden. 
       
     
     
       1.3. 
       In verband met het defungeren van mr. P.G.J. de Heij na het wijzen van het tussenvonnis 2016, is dit vonnis mede gewezen door mr. H.J. van Harten. 
       
       
     
   
   
     
       2 De tussenvonnissen, de beschikking en het arrest 
     
       2.1. 
       In het tussenvonnis 2015 is – voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven – het volgende overwogen. 
       
       
         2.1.1. 
         Indien moet worden geoordeeld dat het Beneluxmerk van Louboutin (Beneluxmerkinschrijving nummer 0874489, hierna: het Beneluxmerk) geldig is, staat vast dat Van Haren inbreuk op dat merk heeft gemaakt. 
         
       
       
         2.1.2. 
         Van Haren heeft echter een beroep gedaan op de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE . 
         
       
       
         2.1.3. 
         In deze procedure moet er vanuit worden gegaan dat het Beneluxmerk wezenlijke waarde aan de waar geeft. 
         
       
       
         2.1.4. 
         Het Beneluxmerk bestaat uit de kleureigenschap van de zool van een schoen. Het Beneluxmerk valt aldus samen met een onderdeel van de waar. 
         
       
       
         2.1.5. 
         Onduidelijk is of het begrip  vorm  in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE en artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008  beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel mede ziet op andere (niet driedimensionale) eigenschappen van de waar. 
         
       
       
         2.1.6. 
         De beslissing omtrent de geldigheid van het Beneluxmerk is daarom afhankelijk van de beantwoording van een vraag van uitleg van de Merkenrichtlijn 2008. 
         
       
     
     
       2.2. 
       In het tussenvonnis 2016 heeft de rechtbank de navolgende vraag van uitleg gesteld aan het HvJEU: 
       
       
         
           “Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van Richtlijn 2008/95/EG (in de Duitse, Engelse en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?” 
         
       
       
     
     
       2.3. 
       Op 28 februari 2017 heeft het HvJEU de zaak verwezen naar de Negende kamer. De terechtzitting heeft plaatsgevonden op 6 april 2017, de advocaat-generaal M. Szpunar (hierna: de A-G) heeft conclusie genomen op 22 juni 2017, en vervolgens werd de mondelinge behandeling gesloten. Op 13 september 2017 heeft de Negende kamer de zaak terug verwezen naar het HvJEU voor een nieuwe toewijzing ervan aan een grotere rechtsprekende formatie. Daarop heeft het HvJEU deze zaak toegewezen aan de Grote Kamer. In de beschikking heeft het HvJEU beslist dat de A-G (opnieuw) dient te worden gehoord en de mondelinge behandeling heropend. Op 6 februari 2018 heeft de A-G een tweede conclusie genomen. 
       
     
     
       2.4. 
       Het HvJEU heeft in het arrest naar aanleiding van de vraag van de rechtbank voor recht verklaard: 
       
       
         
           “Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.” 
         
       
       
     
     
       2.5. 
       Daartoe heeft het HvJEU onder meer het volgende overwogen: 
       
       
         
           “20. Bij gebreke van een definitie van het begrip “vorm” in richtlijn 2008/95 moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip, volgens vaste rechtspraak van het Hof, worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de door de regeling waarvan het deel uitmaakt beoogde doelstellingen (zie naar analogie arrest van 3 september 2014, Deckmyn en Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punt 19).  
         
       
       
         21. In de context van het merkenrecht wordt, zoals de Europese Commissie heeft benadrukt, met het begrip “vorm” over het algemeen gedoeld op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent.  
       
       
         22. Noch uit richtlijn 2008/95, noch uit de rechtspraak van het Hof, noch uit de gebruikelijke betekenis van deze term volgt dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, een vorm kan zijn.  
       
       
         23. De vraag rijst echter of het feit dat een bepaalde kleur is aangebracht op een specifieke plaats van de betrokken waar impliceert dat het betrokken teken bestaat uit een vorm in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.  
       
       
         24. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat de vorm van de waar of van een deel van de waar weliswaar een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, maar niet kan worden geoordeeld dat een teken uit die vorm bestaat wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd die vorm te beschermen maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats van deze waar.  
       
       
         25. Zoals de Duitse en de Franse regering, alsook de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben opgemerkt, betreft het litigieuze merk niet een specifieke vorm voor een zool van schoenen met hoge hakken, aangezien in de omschrijving van dit merk uitdrukkelijk erop wordt gewezen dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van dit merk maar slechts zijn bedoeld om de positie van de aangevraagde rode kleur duidelijk te maken.  
       
       
         26. In ieder geval kan een teken, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet worden beschouwd als een teken dat “uitsluitend” bestaat uit de vorm wanneer het teken, zoals in casu, voornamelijk bestaat uit een kleur die wordt gepreciseerd door middel van een internationaal erkende identificatiecode.  
       
       
         27. Gelet op het voorgaande dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet uitsluitend bestaat uit de “vorm” in de zin van deze bepaling.”  
       
       
       
     
   
   
     
       3 De nadere standpunten van partijen 
     
       3.1. 
       Louboutin en CLS stellen zich op het standpunt dat het HvJEU in het arrest op een niet voor andere uitleg vatbare wijze heeft geoordeeld dat het Beneluxmerk niet onder de uitsluitingsgrond van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008 valt. Daarmee valt het Beneluxmerk evenmin onder de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE. Dit brengt volgens hen mee dat vaststaat dat het Beneluxmerk geldig is en eveneens dat Van Haren inbreuk op dat merk heeft gemaakt, zodat eindvonnis kan worden gewezen. 
     
     
       3.2. 
       Van Haren heeft in reactie op het arrest het volgende aangevoerd. 
       
       
         3.2.1. 
         Het HvJEU heeft de vraag van uitleg van de rechtbank niet beantwoord. De rechtbank heeft in het tussenvonnis 2015 met de overweging dat het Beneluxmerk samenvalt met een onderdeel van de waar immers vastgesteld dat dat merk uitsluitend bestaat uit een vorm, zodat de uitleg van de aanhef van artikel 3 lid 1e van de Merkenrichtlijn 2008 (‘tekens die uitsluitend bestaan uit’) niet meer ter discussie stond. Het HvJEU heeft desondanks en ten onrechte – nu dat oordeel is voorbehouden aan de feitenrechter – overwogen dat het Beneluxmerk niet uitsluitend bestaat uit een vorm. De prejudiciële vraag van de rechtbank was er enkel op gericht duidelijkheid te krijgen over het begrip vorm als bedoeld in artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008 (‘de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’), meer in het bijzonder of de vorm daarnaast ook andere dan driedimensionale eigenschappen, zoals een kleur, kan omvatten. Het HvJEU heeft geen uitleg gegeven over het begrip vorm. De A-G heeft daarentegen de gestelde rechtsvraag wel beantwoord door te concluderen dat een merk bestaande uit de vorm van de waar ook tekens omvat die een onderdeel of een element van de betrokken waar weergeven. Van Haren geeft de rechtbank dan ook  primair  in overweging om zich bij de overwegingen van de A-G aan te sluiten of om een nieuwe vraag van uitleg aan het HvJEU voor te leggen. 
         
       
       
         3.2.2. 
         Het arrest lost het geschil tussen partijen ook niet op omdat de uiterlijk op 14 januari 2019 te implementeren Merkenrichtlijn 2015  van toepassing kan zijn op de beoordeling van de geldigheid van het Beneluxmerk. Op dit moment is bij het HvJEU de Textilis-zaak  aanhangig, waarin de door de Zweedse rechter gestelde vraag voorligt, wat het gevolg is van de Merkenrichtlijn 2015 voor procedures als de onderhavige, die zijn gestart voor implementatie van die richtlijn. Het antwoord op die vraag is van belang voor de in de onderhavige zaak te nemen beslissingen.  Subsidiair  verzoekt Van Haren de rechtbank daarom de onderhavige zaak aan te houden totdat arrest is gewezen door het HvJEU in de Textilis-zaak. 
         
       
     
   
   
     
       4 
       4.	De verdere beoordeling 
     in conventie en in reconventie 
     
     
       
         Het arrest en de Merkenrichtlijn 2008 
       
     
     
     
       4.1. 
       De rechtbank wijst het betoog van Van Haren dat zij de door de A-G voorgestelde beantwoording van de prejudiciële vraag dient te volgen, althans nogmaals vragen dient te stellen aan het HvJEU, van de hand. Daarvoor is het volgende redengevend. 
       
     
     
       4.2. 
       In het tussenvonnis 2015 heeft de rechtbank, in lijn met de (subsidiaire) stellingen van Van Haren, geoordeeld dat het Beneluxmerk bestaat uit een - niet driedimensionale - kleureigenschap van de - in dimensies uit te drukken - zool van een schoen. Het merk - de betreffende kleureigenschap - valt aldus samen met een onderdeel van de waar en heeft daarmee aspecten van zowel een kleur- als een vormmerk (zie punten 4.11. en 4.30 van het tussenvonnis 2015). 
       
     
     
       4.3. 
       Artikel 2.1 lid 2 BVIE bepaalt, in overeenstemming met artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008, dat tekens die  uitsluitend bestaan uit een vorm  van merkbescherming zijn uitgesloten in de in dat artikel bepaalde gevallen. Gelet hierop en de kwalificatie van het merk door de rechtbank, diende de rechtsvraag zich aan of het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008 beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals - in drie dimensies uit te drukken - contouren, afmetingen en volume daarvan, of ook andere - niet driedimensionale - eigenschappen van de waar, zoals kleur, kan omvatten. Daarin zag de rechtbank aanleiding het HvJEU te verzoeken over de uitleg van dat begrip een prejudiciële beslissing te geven. Afhankelijk van het antwoord op die vraag kan namelijk worden beslist of met het Beneluxmerk voldaan wordt aan voornoemde voorwaarde dat sprake is van een teken dat  uitsluitend bestaat uit een vorm . Als het begrip vorm beperkt is tot driedimensionale eigenschappen van de waar, kan van een - niet driedimensionale - kleureigenschap van de zool van een schoen immers niet worden gezegd dat dat teken uitsluitend bestaat uit een vorm. Zouden daarentegen onder het begrip vorm ook niet driedimensionale eigenschappen van de waar vallen, zoals de kleur van de zool van een schoen, dan bestaat het Beneluxmerk wel uitsluitend uit een vorm. Tegen de achtergrond van het voorgaande kan de rechtbank Van Haren niet volgen in haar stelling dat in het tussenvonnis 2015 al is vastgesteld dat het Beneluxmerk uitsluitend bestaat uit een vorm. Zij gaat daar dan ook aan voorbij. 
       
     
     
       4.4. 
       Het HvJEU heeft de voorgelegde vraag beantwoord. Uit de eerste overwegingen van het arrest over de betekenis van het begrip vorm, volgt dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, geen vorm kan zijn (arrest, punten 20-22). Daarbij heeft het HvJEU overwogen dat een kleur aangebracht op de waar niet (uitsluitend) bestaat uit een vorm wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd de vorm van de waar te beschermen maar enkel de toepassing van de kleur op een specifieke plaats van de waar zonder dat de contouren daar deel van uitmaken, zoals bij het Beneluxmerk. Het HvJEU heeft vervolgens voor recht verklaard dat artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in deze zaak aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de “vorm” in de zin van deze bepaling. 
       
     
     
       4.5. 
       Het HvJEU heeft de voorgelegde vraag op deze wijze beantwoord na de conclusie van de A-G te hebben gehoord. De rechtbank ziet dan ook geen reden de A-G te volgen in zijn andersluidende conclusie. 
       
     
     
       4.6. 
       Omdat met het arrest kan worden beslist hoe in deze zaak de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE in het licht van de Merkenrichtlijn 2008 moet worden verstaan, bestaat evenmin aanleiding voor het stellen van (aanvullende) prejudiciële vragen aan het HvJEU. Er zijn in deze procedure niet langer vragen van uitleg aan de orde die noodzakelijk zijn voor de beslechting van dit geschil en waarop het antwoord niet reeds uit de jurisprudentie van het HvJEU volgt. De rechtbank acht zich in dit verband voldoende ingelicht, zodat kan worden beslist wat de juiste uitlegging van het Unierecht is en hoe het moet worden toegepast op de onderhavige feiten. 
       
     
     
       4.7. 
       In het tussenvonnis 2015 is al beslist dat het Beneluxmerk is ingeburgerd voor de waren waarvoor het nu is ingeschreven (punten 4.12 tot en met 4.19). Een en ander leidt ertoe dat het Beneluxmerk geldig is, in elk geval voor zover artikel 2.1 lid 2 BVIE moet worden uitgelegd in het licht van de Merkenrichtlijn 2008. 
       
       
         
           De Merkenrichtlijn 2015 
         
       
       
     
     
       4.8. 
       De implementatietermijn van de Merkenrichtlijn 2015 is op 15 januari 2019 verstreken. Op dit moment is deze richtlijn echter nog niet omgezet in Benelux-wetgeving . Vanaf 15 januari 2019 rust op de rechtbank wel de verplichting artikel 2.1 lid 2 BVIE zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de Merkenrichtlijn 2015.  Deze verplichting tot Unierechtconforme uitlegging wordt evenwel begrensd door de algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht, en kan niet dienen als grondslag voor een uitleg contra legem van het nationale recht. 
       
     
     
       4.9. 
       Van Haren heeft in dit verband de vraag opgeworpen of de Merkenrichtlijn 2015 noopt tot een andere beoordeling van de geldigheid van het Beneluxmerk. Anders dan artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008, bepaalt artikel 4 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2015 namelijk dat niet als merk kunnen worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die,  of een ander kenmerk dat,  een wezenlijke waarde aan de waren geeft .  Van Haren heeft de rechtbank verzocht het eindoordeel in deze zaak aan te houden, totdat door het HvJEU in de  Textilis -zaak is beslist op de vraag wat het gevolg is van de Merkenrichtlijn 2015 voor procedures als de onderhavige, die zijn gestart voor implementatie van die richtlijn. Louboutin heeft hiertegen bezwaar gemaakt en acht deze vraag niet van belang voor zover het de beslissing van deze zaak aangaat. 
       
     
     
       4.10. 
       Ook zonder dat Van Haren op de Merkenrichtlijn 2015 zou hebben gewezen, moet de rechtbank zich echter rekenschap geven van het bestaan van die richtlijn, de betekenis daarvan en het verstrijken van de implementatietermijn voor de beoordeling van het onderhavige geschil. Zij gaat daarom voorbij aan het bezwaar van Louboutin en oordeelt over de vraag of de Merkenrichtlijn 2015 een ander licht werpt op de geldigheid van het Beneluxmerk, als volgt. 
       
     
     
       4.11. 
       De rechtbank is van oordeel dat een uitleg van artikel 2.1 lid 2 BVIE conform de tekst van de Merkenrichtlijn 2015 afstuit op de grenzen aan het beginsel van Unierechtconforme uitlegging van het interne recht en daarom niet aan de orde kan zijn. Richtlijnconforme interpretatie van artikel 2.1 lid 2 BVIE zou immers meebrengen dat het begrip ‘vorm’ in artikel 2.1 lid 2 BVIE ook zou moeten omvatten ‘een ander kenmerk’ dan een vorm als bedoeld in artikel 4 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2015. Oftewel: A moet worden uitgelegd als A+B. Dat zou neerkomen op een uitleg contra legem van artikel 2.1 lid 2 BVIE, waarvoor het beginsel geen grondslag biedt. Daar komt bij dat een uitleg van artikel 2.1 lid 2 BVIE, die meebrengt dat vóór 15 januari 2019 als geldig te beschouwen merken per die datum plotseling nietig zijn, indruist tegen het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht. Zolang de tekst van artikel 2.1 lid 2 BVIE beperkt is tot het begrip ‘vorm’, zal een teken als het Beneluxmerk daarom niet onder die uitsluitingsgrond vallen. 
       
     
     
       4.12. 
       Voorts is van belang dat het in deze zaak gaat om een geschil tussen uitsluitend particuliere partijen. De Merkenrichtlijn 2015 kan op zichzelf geen verplichtingen voor een particulier scheppen en kan dus als zodanig niet tegen hem worden ingeroepen, omdat een richtlijn zich richt tot lidstaten en uitsluitend aan hen verplichtingen oplegt. Zelfs richtlijnbepalingen die zich ertoe lenen om rechtstreeks te werken, kunnen niet als zodanig worden toegepast in geschillen tussen uitsluitend particulieren. Van Haren kan zich daarom ten opzichte van Louboutin en CLS evenmin rechtstreeks beroepen op bepalingen van de Merkenrichtlijn 2015. 
       
     
     
       4.13. 
       Zolang de Merkenrichtlijn 2015 niet is omgezet in het BVIE, kan die richtlijn dus niet van invloed zijn op de beoordeling van het onderhavige geschil. Er bestaat derhalve geen aanleiding voor de rechtbank om te onderzoeken of zij dient terug te komen op eindbeslissingen in het tussenvonnis 2015. De rechtbank zal deze zaak dan ook niet aanhouden totdat arrest is gewezen door het HvJEU in de  Textilis -zaak. Pas als de Merkenrichtlijn 2015 in het BVIE is geïmplementeerd, zal de vraag aan de orde zijn welke gevolgen deze richtlijn heeft voor merken als de onderhavige, die geldig waren onder het huidige BVIE en uitsluitend bestaan uit (een vorm die, of) ‘een ander kenmerk’ dat wezenlijke waarde aan de waar geeft als bedoeld in de Merkenrichtlijn 2015. 
       
       
         
           Slotsom 
         
       
       
     
     
       4.14. 
       Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het beroep van Van Haren op de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE faalt. Gelet op de verdere eindbeslissingen in het vonnis 2015 is het Beneluxmerk geldig. De reconventionele vorderingen van Van Haren liggen daarmee voor afwijzing gereed. 
       
     
     
       4.15. 
       Omdat wordt geoordeeld dat het Beneluxmerk geldig is, staat ook vast dat Van Haren inbreuk op dat merk heeft gemaakt. Dit volgt uit hetgeen de rechtbank heeft beslist in de punten 4.36 tot en met 4.49 van het tussenvonnis 2015. 
       
       
         
           verder in conventie 
         
       
       
       
         
           Vorderingen 
         
       
       
     
     
       4.16. 
       De rechtbank zal het verstekvonnis waarvan Van Haren in verzet is gekomen al vanwege de daarin volgens het liquidatietarief aan Louboutin toegewezen proceskosten vernietigen, en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Louboutin in conventie grotendeels als volgt toewijzen. 
       
     
     
       4.17. 
       Het gevorderde inbreukverbod is, gelet op de vastgestelde inbreuk toewijsbaar. Gezien de toewijzing van die vordering ziet de rechtbank niet in welk afzonderlijk belang Louboutin daarnaast nog heeft bij de gevorderde verklaring voor recht. Die vordering zal daarom worden afgewezen. 
       
     
     
       4.18. 
       De gevorderde opgave is toewijsbaar zoals toegewezen in het verstekvonnis, nu Van Haren die vorderingen verder niet heeft betwist en het meer gevorderde niet gedragen wordt door de aangevoerde stellingen of aanleiding geeft tot executiegeschillen, met dien verstande dat de gevorderde verificatie van de opgave door een registeraccountant, vanwege de daaraan verbonden executieproblemen, niet toewijsbaar is. Vanzelfsprekend geldt het bevel tot opgave slechts indien en voor zover Van Haren daaraan nog niet heeft voldaan op grond van het verstekvonnis. 
       
     
     
       4.19. 
       De vordering tot vernietiging van de inbreukmakende schoenen is eveneens toewijsbaar, nu Van Haren tegen die specifieke vordering geen verweer heeft gevoerd. 
       
     
     
       4.20. 
       De gevorderde dwangsom is toewijsbaar zoals in het dictum vermeld en zal worden gemaximeerd. 
       
     
     
       4.21. 
       De gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat is ook toewijsbaar. Voldoende aannemelijk is dat Louboutin ten minste enige schade heeft geleden ten gevolge van de inbreuk door Van Haren. 
       
       
         
           Proceskosten 
         
       
       
     
     
       4.22. 
       In conventie zal Van Haren als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Louboutin maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Louboutin heeft de totale kosten voor de werkzaamheden tot het tussenvonnis 2015 (inclusief verschotten) in conventie en in reconventie onder overlegging van specificaties begroot op een bedrag van € 105.000,-, waarbij Louboutin een verdeling heeft aangegeven van € 25.000,- aan kosten in conventie en € 80.000,- aan kosten in reconventie. Louboutin stelt zich op het standpunt dat de Indicatietarieven in IE-zaken zoals die nu gelden op die kosten niet van toepassing zijn, omdat partijen voor die werkzaamheden vonnis vroegen op 27 april 2014 toen die versie van de Indicatietarieven nog niet gold. Voor de werkzaamheden daarna in het kader van de door de rechtbank gestelde prejudiciële vraag aan het HvJEU tot en met de beschikking, vordert Louboutin op grond van de thans geldende Indicatietarieven in IE-zaken en onder overlegging van specificaties die optellen tot € 33.918,75, een bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten en een bedrag van € 590,60 aan verschotten. Louboutin meent daarnaast aanspraak te kunnen maken op de proceskosten voor het tweede pleidooi bij het HvJEU na heropening van de mondelinge behandeling van een bedrag van € 12.966,25 aan advocaatkosten en een bedrag van € 539,80 aan verschotten. Louboutin stelt ten slotte aanspraak te kunnen maken op een hoger bedrag dan het maximale indicatietarief voor een procedure voor het HvJEU omdat een heropening van de mondelinge behandeling bij het HvJEU uitzonderlijk is en daarom kwalificeert als een bijzonder geval. 
       
     
     
       4.23. 
       In het midden kan blijven welke versie van de Indicatietarieven in IE-zaken de rechtbank dient toe te passen. Als het gaat om de hoogte van de toe te wijzen proceskosten, bieden zowel de Indicatietarieven in IE-zaken zoals die golden in april 2014 als de nu geldende Indicatietarieven handvatten om de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte proceskosten te kunnen beoordelen. Ongeacht welke versie van de Indicatietarieven de rechtbank hanteert voor de werkzaamheden tot het tussenvonnis 2015, komt de rechtbank uit op een (uiteindelijk) zelfde tarief voor de te vergoeden proceskosten voor de gehele procedure. Deze zaak valt naar het oordeel van de rechtbank vanwege het aantal proceshandelingen, de omvang van de processtukken (met producties) en de complexiteit van het geschil namelijk onder de categorie complexe bodemzaken met een aanvullende aktewisseling, te weten met de aktes na het arrest, waarvoor onder de huidige Indicatietarieven een tarief geldt van maximaal € 40.000,- (exclusief verschotten). Zouden voor de werkzaamheden tot het tussenvonnis 2015 de Indicatietarieven van april 2014 worden gehanteerd, dan zou voor dat deel van de werkzaamheden (de hoogste categorie bodemzaken) een tarief gelden van maximaal € 25.000,-. Dat bedrag zou vervolgens voor de werkzaamheden daarna moeten worden verhoogd aan de hand van de nu geldende Indicatietarieven. Ook dan zou de rechtbank uitkomen op het tarief voor de totale procedure van € 40.000,- (exclusief verschotten). 
       
     
     
       4.24. 
       Dat tarief wordt vervolgens verhoogd voor de procedure bij het HvJEU. Van Haren heeft aangevoerd dat een heropening van de mondelinge behandeling bij het HvJEU niet zodanig bijzonder is dat dit toewijzing van de door Louboutin gevorderde aanvullende kosten van € 12.966,25 rechtvaardigt, maar heeft niet bestreden dat een heropening van de mondelinge behandeling op zich uitzonderlijk is en aanvullende kosten meebrengt. De rechtbank ziet in die bijzondere omstandigheid dan ook reden het tarief voor de procedure bij het HvJEU volgens het Indicatietarief in IE-zaken te verhogen van € 15.000,- naar een bedrag van € 20.000,-. 
       
     
     
       4.25. 
       Gelet hierop komt het totale bedrag aan volgens de Indicatietarieven te vergoeden proceskosten aan Louboutin op een bedrag van € 60.000,- exclusief verschotten (€ 40.000,- voor de procedure bij de rechtbank + € 20.000,- voor de procedure bij het HvJEU) in plaats van het door Louboutin gevorderde bedrag van € 132.966,25 (€ 105.000,- voor de werkzaamheden tot het tussenvonnis 2015 + € 15.000,- voor het eerste deel van de procedure bij het HvJEU + € 12.966,25 voor het tweede deel van de procedure bij het HvJEU). Het bedrag van € 60.000,- dient nog te worden vermeerderd met de verschotten als voldaan door Louboutin in de procedure bij het HvJEU van in totaal € 1.130,40 (€ 590,60 + € 539,80). Het totale bedrag komt dan neer op € 61.130,40. 
       
     
     
       4.26. 
       Met voornoemde matiging van de gevorderde bedragen wordt ook tegemoet gekomen aan de bezwaren die Van Haren heeft gemaakt tegen de hoogte van de door Louboutin opgevoerde kosten, waaronder het bezwaar van Van Haren tegen productie 21C van Louboutin opgeworpen ter zitting van 27 juni 2014. Die bezwaren behoeven daarom geen bespreking meer.  
       
     
     
       4.27. 
       Nu Louboutin voor de werkzaamheden tot het tussenvonnis 2015 een verdeling heeft aangegeven van de kosten gemaakt in conventie en in reconventie en Van Haren die verdeling op zich niet heeft bestreden, zal de rechtbank die verdeling (in afgeronde percentages) aanhouden. De procedure in conventie en in reconventie hangen immers volledig met elkaar samen. Daarom zal 25% van het bedrag van € 61.130,40 worden toegerekend aan de procedure in conventie en 75% van dat bedrag aan de procedure in reconventie. Daar worden in conventie nog de verschotten in deze procedure bij opgeteld, ter hoogte van (€ 274,- + € 79,21 =) € 353,21. Van Haren zal in conventie dan ook worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 15.635,81 (25% van € 61.130,40 + € 353,21) aan proceskosten aan de zijde van Louboutin. 
       
       
         
           verder in reconventie 
         
       
       
       
         
           Proceskosten 
         
       
       
     
     
       4.28. 
       Van Haren zal ook in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. In reconventie vordert CLS op grond van de Indicatietarieven in IE-zaken voor de procedure bij het HvJEU onder overlegging van specificaties die optellen tot € 29.230,- separaat van Louboutin een bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten en een bedrag van € 2.583,25 aan verschotten. CLS meent daarnaast net als Louboutin aanspraak te kunnen maken op de proceskosten voor het tweede pleidooi bij het HvJEU na heropening van de mondelinge behandeling van een bedrag van  € 6.990,- aan advocaatkosten en een bedrag van € 1.090,31 aan verschotten. Van Haren heeft hiertegen bezwaar gemaakt en gesteld dat de Indicatietarieven in IE-zaken gelden voor de totale kosten van de in het gelijk gestelde partijen en niet zodanig kunnen worden opgerekt dat dit om de kosten per partij gaat. 
       
     
     
       4.29. 
       CLS heeft verzocht zich in de zaak in reconventie te mogen voegen om Louboutin terzijde te staan in zijn verweer tegen de reconventionele vorderingen van Van Haren. Daartoe heeft CLS aangevoerd dat een nadelige uitkomst in reconventie voor Louboutin ook haar rechtspositie raakt, omdat zij exclusief licentienemer is van het Beneluxmerk. Uit niets blijkt dat CLS in deze zaak een ander belang heeft dan Louboutin of een ander standpunt inneemt dan Louboutin. Zo heeft CLS in haar akte uitlating gevolgen arrest HvJEU ook volstaan met de mededeling dat zij het standpunt van Louboutin onderschrijft. Verder is de advocaat die CLS in de procedure bij het HvJEU heeft vertegenwoordigd, mr. Hofhuis, ook de advocaat die Louboutin samen met mr. Van Innis in de procedure bij de rechtbank bijstaat. Het conform de Indicatietarieven in IE-zaken als redelijk en evenredig aan te merken bedrag aan proceskosten, heeft in reconventie dan ook te gelden voor Louboutin en CLS tezamen. 
       
     
     
       4.30. 
       Dat brengt mee dat Van Haren op dezelfde gronden als hiervoor overwogen in reconventie zal worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 45.847,80 (75% van het bedrag van € 61.130,40) aan proceskosten aan de zijde van Louboutin en CLS. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met de verschotten als voldaan door CLS in de procedure bij het HvJEU van in totaal € 3.673,56 (€ 2.583,25 + € 1.090,31). Het totale bedrag komt dan neer op € 49.521,36 (€ 45.847,80 + € 3.673,56). 
       
       
         
           in het incident 
         
       
       
     
     
       4.31. 
       
         De beslissing over de proceskosten in het voegingsincident is bij het vonnis in incident van 10 juni 2015 aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak, zodat de rechtbank daarop nog zal beslissen. Gelet op het feit dat Louboutin en Van Haren zich in dit incident hebben gerefereerd voor wat betreft de toewijzing van de door CLS gevorderde voeging, zullen de kosten in het incident worden gecompenseerd.  
         
           5.	De beslissing 
         
         De rechtbank 
       
       
       
         
           in conventie 
         
       
       
       
         vernietigt het verstekvonnis en opnieuw rechtdoende: 
       
       
     
     
       5.1. 
       beveelt Van Haren om onmiddellijk na betekening van dit vonnis elk gebruik van het door Louboutin in deze zaak aangevochten teken, waaronder in ieder geval begrepen elk gebruik van de in punt 2.6 van het tussenvonnis 2015 afgebeelde zool, voor hooggehakte damesschoenen te staken en gestaakt te houden; 
       
     
     
       5.2. 
       beveelt Van Haren om binnen één (1) maand na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Louboutin een schriftelijke verklaring, gestaafd door goed leesbare afschriften van justificatoire documenten, zoals inkooporders, facturen en afschriften uit de administratie van Van Haren te verstrekken, betreffende: 
       
         
           de volledige namen en adressen van de leveranciers waarvan Van Haren de onder punt 2.6. van het tussenvonnis 2015 beschreven schoenen heeft betrokken; 
         
         
           de volledige namen en adressen van professionele afnemers waaraan Van Haren de onder punt 2.6. van het tussenvonnis 2015 beschreven schoenen heeft geleverd; 
         
         
           het aantal door Van Haren vervaardigde en ingekochte exemplaren van de onder punt 2.6. van het tussenvonnis 2015 beschreven schoenen; 
         
         
           het aantal exemplaren van de onder punt 2.6. van het tussenvonnis 2015 beschreven schoenen dat van Haren heeft verkocht; 
         
         
           de productieprijs en/of inkoopprijs en de verkoopprijs van de onder punt 2.6. van het tussenvonnis 2015 beschreven schoenen; 
         
         
           de totale hoeveelheid exemplaren van de onder punt 2.6. van het tussenvonnis 2015 beschreven schoenen die Van Haren, vestigingen van Van Haren en derden voor Van Haren, op zowel de dag van betekening van het tussen partijen gewezen vonnis in kort geding als op de dag van betekening van dit vonnis in voorraad hielden respectievelijk houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevonden respectievelijk bevinden; 
         
         
           het totale bedrag van de winst die Van Haren gemaakt heeft als gevolg van de vervaardiging en/of verhandeling en/of verkoop van de in deze dagvaarding van de onder punt 2.6. van het tussenvonnis 2015 beschreven schoenen, 
         
       
       één en ander slechts indien en voor zover Van Haren daaraan nog niet heeft voldaan op grond van het verstekvonnis; 
       
     
     
       5.3. 
       beveelt van Haren om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis de totale voorraad exemplaren van de onder punt 2.6. van het tussenvonnis 2015 beschreven schoenen, zoals blijkt uit de te verstrekken opgave als bedoeld onder f. van r.o. 5.2, op eigen kosten te (laten) vernietigen onder toezicht en in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het door de deurwaarder opgemaakte proces-verbaal van vernietiging aan de advocaat van Louboutin te sturen; 
       
     
     
       5.4. 
       
         beveelt Van Haren tot het betalen van een dwangsom van € 20.000,- (twintigduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) waarop Van Haren één van de hiervoor opgelegde bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt, 
         of, naar keuze van Louboutin, € 500,- (vijfhonderd euro) voor ieder individueel paar schoenen door de verhandeling waarvan het onder r.o. 5.1 gegeven bevel geheel of gedeeltelijk wordt overtreden, voor de opgave van ieder individueel paar schoenen waarvoor het onder r.o. 5.2 gegeven bevel geheel of gedeeltelijk wordt overtreden, en ieder individueel paar schoenen ten aanzien waarvan het onder r.o. 5.3 gegeven bevel geheel of gedeeltelijk wordt overtreden, met een maximum van € 1.000.000,- (één miljoen euro); 
       
       
     
     
       5.5. 
       veroordeelt Van Haren tot betaling van de door Louboutin als gevolg van de merkinbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 
       
     
     
       5.6. 
       veroordeelt Van Haren in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Louboutin begroot op € 15.635,81; 
       
     
     
       5.7. 
       verklaart het vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad; 
       
     
     
       5.8. 
       wijst af het meer of anders gevorderde; 
       
       
         
           in reconventie 
         
       
       
     
     
       5.9. 
       wijst de vorderingen af; 
       
     
     
       5.10. 
       veroordeelt Van Haren in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Louboutin en CLS begroot op € 49.521,36; 
       
     
     
       5.11. 
       verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
       
       
         
           in het incident 
         
       
       
     
     
       5.12. 
       compenseert de kosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. 
       
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff, mr. F.M. Bus en mr. H.J. van Harten en in het openbaar uitgesproken op 6 februari 2019. 
       
     
   
   
      ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 
   
   
      ECLI:NL:RBDHA:2016:2350 
   
   
      Louboutin en Christian Louboutin, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423 
   
   
      Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 
   
   
      Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 
   
   
      Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 
   
   
     Richtlijn 2015/2436/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 
   
   
     Zaak C-21/18, Textilis 
   
   
      Een Protocol houdende wijziging van het BVIE in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436 ligt als voorstel ter bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van de Benelux-landen gereed. 
   
   
      Vgl. HvJEG 4 juli 2006, Adeneler, C-212/04, ECLI:EU:C:2006:443, punten 106 tot en met 124 
   
   
      Zie het HvJEG 4 juli 2006, Adeneler, C-212/04, ECLI:EU:C:2006:443, punt 110 en in overeenkomstige zin het HvJEG 16 juni 2005, Pupino, C-105/03, ECLI:EU:C:2005:386, punten 44 en 47 
   
   
      Zie HvJEU 7 augustus 2018, Smith, C-122/17, ECLI:EU:C:2018:631  
   
   
     Rechtbank Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, r.o. 4.43