ECLI: ECLI:NL:PHR:2024:1192

Titel: ECLI:NL:PHR:2024:1192 Parket bij de Hoge Raad , 08-11-2024 / 23/04968

Gerecht: Parket bij de Hoge Raad

Datum uitspraak: 2024-11-08

Zaaknummer: 23/04968

Proceduretype: 

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Conclusie

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:PHR:2024:1192

---

Intellectuele eigendom, merkenrecht, rechtsverwerking wegens gedogen, reikwijdte rechtsverwerkingsverweer, normaal gebruik, merkinbreuk (?).

PROCUREUR-GENERAAL 
   
   
     BIJ DE 
   
   
     HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 
   
   
     
       Nummer	 23/04968 
     
       Zitting  8 november 2024 
   
   
     CONCLUSIE  
   
   
     G.R.B. van Peursem 
   
   
     In de zaak 
   
   
     P.K. Holdline B.V., 
     eiseres tot cassatie, 
   
   
     tegen 
   
   
     Vemedia B.V., 
     verweerster in cassatie 
   
   
     Partijen worden hierna verkort aangeduid als PK respectievelijk Vemedia. 
     Deze zaak gaat over merkenrechtelijke rechtsverwerking, waarbij sprake moet zijn van bewust gedogen door de houder van een ouder merk van het gebruik van een ingeschreven jonger merk – in deze zaak in het bijzonder in de vorm van verpakkingen waarop naast het gedoogde jongere merk ook andere elementen zijn aangebracht. Merkhoudster PK (Lucovitaal voor kort gezegd voedingssupplementen) heeft in eerste aanleg zes merkrechten in stelling gebracht tegen gebruik van (het LEEF VITAAL merk op) verpakkingen van voedingssupplementen en vitamines die Vemedia vanaf september 2019 gebruikt. De rechtbank heeft geoordeeld dat PK slechts op grond van de eerder geregistreerde merken 1 en 2 kan opkomen tegen gebruik van het LEEF VITAAL merk, maar dat Vemedia’s rechtsverwerkingsverweer slaagt omdat PK vanaf 2009 bewust heeft gedoogd dat Vemedia het LEEF VITAAL merk meer dan vijf jaar als merk op verpakkingen heeft gebruikt, terwijl het merkgebruik op de verpakkingen vanaf september 2019 niet wezenlijk is veranderd. De rechtbank heeft verder geoordeeld dat de in september 2019 ingevoerde verpakkingen geen inbreuk maken op merken 4 en 6 omdat ze een verschillende totaalindruk maken en er geen verwarringsgevaar is. In hoger beroep heeft PK acht merkrechten ingeroepen tegen de verpakkingstekens die Vemedia vanaf september 2019 gebruikt. Het hof heeft Vemedia’s rechtsverwerkingsverweer ook gehonoreerd (rov. 6.2 t/m 6.22) en heeft vervolgens geoordeeld dat de verpakkingen die Vemedia vanaf september 2019 gebruikt geen inbreuk maken op de merken van PK (rov. 6.23 t/m 6.40). Bij de beoordeling van de inbreuk heeft het hof het LEEF VITAAL merk geheel ‘weggedacht’ bij de vergelijking tussen merk en teken. In cassatie klaagt PK onder meer dat het hof ten onrechte het rechtsverwerkingsverweer heeft gehonoreerd omdat de verpakkingen niet zijn ingeschreven als merk en er geen sprake is van vijf jaar bewust gedogen van het jongere merk (onderdeel 1) en dat het hof ten onrechte eerst het rechtsverwerkingsverweer heeft beoordeeld en pas daarna de merkinbreuktoets, terwijl het bij de merkinbreuktoets bovendien ten onrechte het LEEF VITAAL merk uit de verpakkingen heeft ‘weggedacht’ (onderdeel 2). Het cassatieberoep slaagt volgens mij niet. PK steekt deze cassatie in als een zaak die niet is gericht tegen een later ingeschreven merk, maar tegen gebruik van een ander teken, dat niet als merk is ingeschreven en waarvan het jongere merk ‘slechts één van de elementen’ zou zijn . Maar zo heeft het hof deze merkenrechtelijke rechtsverwerkingszaak niet beoordeeld. Die beoordeling behelst de toets of het door de oudere merkhouder PK bewust gedoogde gebruik van het jongere merk door Vemedia mede omvat, althans niet significant afwijkt van, het door PK gewraakte gebruik van het jongere merk op de aangepaste verpakkingslijn sinds 2019. Het hof oordeelt dat dat laatste gebruik niet wezenlijk afwijkt van het door PK in de ‘gedoogperiode’ na aanvankelijke sommatie in 2009 (dus bewust) gedoogde merkgebruik van het jongere merk in de periode 2009-2014 op promotiemateriaal van Vemedia en op Vemedia’s website. De klachten van onderdeel 1 gaan aan dat laatste zelfstandig dragende aspect van de beslissing geheel voorbij en missen dan ook feitelijke grondslag, zodat vanwege merkenrechtelijke rechtsverwerking met betrekking Merken 1 en 2 van PK geen sprake is van inbreuk en de van ná het jongere merk daterende inschrijvingen voor de Merken 3-8 evenmin door PK tegen het jongere merk in stelling kunnen worden gebracht. Bij onderdeel 2 bestaat bij die stand van zaken geen belang in cassatie (maar ook inhoudelijk gaan deze niet op). 
     
   
   
     1.  
     Feiten 
     
   
   
     1.1 PK behoort tot het concern PK Peters Krizman AG/SA. PK is de moedermaatschappij van de in 1985 opgerichte vennootschap PK Benelux, die in ieder geval sinds 1998 vitamines en voedingssupplementen verkoopt in verpakkingen waarop het woord Lucovitaal is vermeld. PK Benelux B.V. behoort ook tot dat concern en verkoopt haar producten in Nederland via drogisterijen, apotheken, supermarkten en online. Via de website www.lucovitaal.nl biedt zij wereldwijde verzending aan van haar producten, die zij in diverse landen ook via fysieke verkooppunten aanbiedt. 
     1.2 PK is houdster van de volgende merkrechten (hierna gezamenlijk: de Merken): 
     1. het Benelux woordmerk LUCOVITAAL, op 18 april 1997 gedeponeerd onder nummer 892138 voor waren (voedingssupplementen) in klassen 5, 29 en 30 (Merk 1); 
     2. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 11 april 2006 aangevraagd en op 22 augustus 2007 geregistreerd onder nummer 5049069 voor waren in klassen 29 en 30 (Merk 2): 
   
   
     
       
     
   
   
     3. het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL KRACHTIG EN GOEDKOOP, op 12 juni 2015 geregistreerd onder nummer 1312173 voor waren in klassen 5 en 35 (Merk 3): 
   
   
     
       
     
   
   
     4. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL RESCUE, op 18 mei 2016 aangevraagd en op 17 oktober 2016 geregistreerd onder nummer 15451271 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 4): 
   
   
     
       
     
   
   
     5. het Uniewoordmerk LUCOVITAAL, op 4 november 2016 aangevraagd en op 23 mei 2017 geregistreerd onder nummer 16002123 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 5); 
     6. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 29 augustus 2018 aangevraagd en op 27 december 2018 geregistreerd onder nummer 17948425 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 6); 
   
   
     
       
     
   
   
     7. Het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 26 juli 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1467978 voor waren in klassen 3 en 5 (merk 7) : 
   
   
     
       
     
   
   
     en 
     8. het Benelux woord-/beeldmerk, op 22 augustus 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1469140 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 8) (zie vorige voetnoot): 
     
       
         
           
         
       . 
     1.3 Vanaf in ieder geval 2002 gebruikt PK Merk 2. Sinds juni 2010 gebruikt zij donkerblauwe verpakkingen met aan de bovenzijde een witte halve cirkel zoals in de (verpakkings)Merken 6, 7 en 8. 
     1.4 Vemedia is in 1961 opgericht. Zij is thans één van de dochtermaatschappijen van Versailles B.V. (hierna: Versailles), opgericht in 2012. Vemedia is onderdeel van de Vemedia-groep, die zich bezig houdt met verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten, farmaceutische grondstoffen en ongediertebestrijdingsmiddelen. 
     1.5 Op 14 december 2006 heeft Vemedia de aandelen in Distributiecare B.V. (hierna: Distributiecare) overgenomen. Distributiecare bracht sinds 1991 voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik op de markt en was houdster van het Benelux woord-/beeldmerk LEEF VITAAL (gedeponeerd op 19 juni 2006 onder nummer 1113891). Dat merk ziet er als volgt uit: 
   
   
     
       
     
   
   
     1.6 Na de overname heeft Vemedia een nieuw Benelux woord-/beeldmerk gedeponeerd op 17 juli 2007 onder nummer 1139499 (inschrijvingsnummer 827476) voor de waren vitaminepreparaten en voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik in klassen 5, 29 en 30 (hierna: het LEEF VITAAL merk). Het merk staat sinds 2014 op naam van Versailles. 
   
   
     
       
     
   
   
     1.7 Vanaf 2007 tot in ieder geval eind 2019 bood Vemedia producten aan waarop het LEEF VITAAL merk onderaan de verpakkingen was afgebeeld, tegen een achtergrond van zes kleuren die de functies van de producten aanduidden, met een zich boven het merk bevindende asymmetrische, naar boven bollende ronde bovenkant met een witte (schaduw)lijn er omheen (hierna ook: de verpakkingstekens 1). Begin 2009 bracht zij de volgende producten in de hierna afgebeelde verpakkingen op de markt: 
   
   
     
       
     
   
   
     1.8 Vemedia gebruikte het LEEF VITAAL merk vanaf 2007 ook in promotiemateriaal en vanaf 2009 op haar website. Daarbij gebruikte zij het LEEF VITAAL merk ook aan de bovenkant van de pagina met een zich onder het merk bevindende asymmetrische, naar onder bollende ronde onderkant met een witte (schaduw)lijn er omheen. Hieronder worden een paar voorbeelden weergegeven van promotiemateriaal in de periode vanaf 2007: 
   
   
     
       
     
   
   
     
       
     
   
   
     
       
     
   
   
     en van de website in 2009: 
   
   
     
       
     
   
   
     
       
     
   
   
     1.9 Op 14 oktober 2009 heeft PK aan Vemedia een sommatiebrief gestuurd. Daarin staat: 
     "(...) Onlangs constateerde cliënte dat u uw product LEEFVITAAL onder een nieuwe verpakking op de markt bent gaan brengen. Bij onderzoek in het register bemerkte zij dat u deze nieuwe verpakking ook heeft geregistreerd onder nummer 827476  [het inschrijvingsnummer van het LEEF VITAAL merk, A-G]  in de Benelux sedert 2007.  
     
       Uiteraard is cliënte op de hoogte van uw product LEEFVITAAL. Tot op heden achtte zij door het gebruik van uw "oude" verpakking de kans op verwarring met haar product LUCOVITAAL onvoldoende om actie te ondernemen. Dit ondanks het feit dat verwarring tussen de woorden LUCOVITAAL + LEEFVITAAL 'sec' niet ondenkbaar is.  
     
     
       Wat hiervan ook zij dit wordt in haar opinie geheel anders nu u een nieuwe verpakking heeft geadopteerd. Een verpakking waar evenals bij cliëntes verpakking van LUCOVITAAL een mensbeeld wordt gebruikt tussen de prefixen LUCO respectievelijk LEEF en de suffix VITAAL. Zodoende wordt nog eens benadrukt dat de prefix VITAAL identiek is en de prefix LUCO/ LEEF met eenzelfde letter L aanvangt. Kortom: visueel is de kans op verwarring zeer groot, temeer nu het om identieke producten gaat.  
     
     
       Concluderend heeft cliënte grote bezwaren tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476. Daarom verzoek ik u het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen. Naast de schriftelijke bevestiging hiervan verzoeken wij u namens cliënt uw afnemers te berichten over een (wederom) wijziging in uw verpakking.  
     
     (…) " 
     1.10 Bij brief van 23 oktober 2009 heeft Vemedia, de sommatie van de hand gewezen en zich daarbij op het standpunt gesteld dat geen sprake is van associatie of verwarring tussen de merken. 
     1.11 Namens PK is bij brief van 19 november 2009 herhaald dat sprake is van verwarring. De brief vermeldt voorts: 
     "(...)  wij willen u met dit schrijven nog een periode van 2 weken geven om een eventueel ander standpunt mede te delen. Zonder uw verdere berichten zal cliënte Freshfields, haar vaste advocatenkantoor, opdracht geven een concept dagvaarding uit te brengen." 
     Vemedia heeft op 3 december 2009 de sommatie opnieuw van de hand gewezen. PK heeft hierop niet gereageerd. 
     1.12 Vanaf september 2019 biedt Vemedia een aantal van haar producten in een nieuw potje en een nieuw doosje (hierna ook: verpakkingstekens 2) aan. Die zien eruit als volgt: 
   
   
     
     
       
         
       
     
     
       
         
       
     
   
   
     Zij brengt sindsdien de volgende 11 producten onder het LEEF VITAAL merk op de volgende wijze als serie op de markt: 
   
   
     
       
     
   
   
     Daaraan zijn later nog twee producten (Magnesium citraat bruis in blauw en Probiotica in oranje) toegevoegd. Vemedia levert deze LEEF VITAAL producten alleen aan Trekpleister en Kruidvat, met wie zij exclusieve samenwerkingen heeft. 
     
   
   
     2.  
     Procesverloop 
     
   
   
     2.1 PK heeft in eerste aanleg, voor zover in cassatie nog van belang,  een merkinbreukverbod gevorderd , gericht tegen (1) het gebruik van het LEEF VITAAL merk in de in september 2019 ingevoerde productlijn en (2) de daarbij ingevoerde verpakkingen (doosje en potje) .  
     2.2 De rechtbank oordeelde dat niet in geschil is dat PK alleen met haar eerder geregistreerde Merken 1 en 2 kan opkomen tegen het gebruik van het LEEF VITAAL merk en het rechtsverwerkingsverweer van Vemedia slaagt. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat de vanaf 2019 gebruikte verpakkingstekens 2 een andere totaalindruk maken dan merken 4 en 6 en er geen (indirect) verwarringsgevaar is. Dit resulteerde in afwijzing met kostenveroordeling in eerste aanleg.  
     2.3 PK vorderde in appel vernietiging van dat vonnis, een merkinbreukverbod met nevenvorderingen en schadevergoeding en winstafdracht, kosten rechtens. Bij eisvermindering tijdens de mondelinge behandeling heeft PK het inbreukverbod met nevenvorderingen beperkt tot verpakkingstekens 2. 
     2.4 Het hof heeft het vonnis bekrachtigd en daartoe, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen: 
     “ Merkenrechtelijke rechtsverwerking? 
   
   
     6.2  Het meest verstrekkende verweer van Vemedia is dat PK haar rechten heeft verwerkt om tegen het gebruik van LEEF VITAAL merk op te treden wegens gedogen van het gebruik gedurende vijf jaar. Zij heeft zich daartoe beroepen op artikel 2.24 BVIE, zoals dat gold tot 1 maart 2019, artikel 2.30septies BVIE zoals dat sinds 1 maart 2019 van kracht is en artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn 2015 . Grief VIII richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van “merkenrechtelijke” rechtsverwerking. 
   
   
     (…) 
   
   
     6.8  Vaststaat dat PK in oktober 2009 op de hoogte was van het toenmalige gebruik door Vemedia van het LEEF VITAAL merk voor voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik en voor vitaminen en dat zij dit meer dan 5 jaar heeft gedoogd. Dat Vemedia het LEEF VITAAL merk vanaf 2009 ook gebruikt voor vitaminepreparaten blijkt uit de overgelegde producties en de in de processtukken opgenomen afbeeldingen. Dit brengt mee dat PK tot (omstreeks) oktober 2014 de nietigheid van het LEEF VITAAL merk had kunnen inroepen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven. Of die vordering was geslaagd is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de Merken 1 en 2 en het LEEF VITAAL merk zodanig overeenstemmen dat sprake is van verwarringsgevaar. 
   
   
     6.9  Voor zover PK met haar stelling dat het LEEF VITAAL merk in de oude verpakking is gebruikt als pay-off of slogan bedoelt te betogen dat dit merk door Vemedia niet gebruikt is als merk en zij het daarom niet gedoogd heeft als bedoeld in voormelde artikelen, faalt dit omdat het hof van oordeel is dat wel sprake is van merkgebruik. Het LEEF VITAAL merk werd namelijk consistent op al haar producten gebruikt om haar producten te onderscheiden naar herkomst van producten met een andere herkomst. De stelling van PK dat Vemedia op die verpakkingen ook andere merken gebruikte (die verschilden per product) zoals “GluconCombi” kan daar niet aan afdoen omdat Vemedia terecht heeft aangevoerd dat zij LEEF VITAAL als overkoepelend merk gebruikte voor de betrokken reeks van preparaten en in dit geval “GlucomCombi” voor het product binnen die reeks. Daarnaast gebruikte Vemedia het LEEF VITAAL merk in reclame- en promotiemateriaal als merk. Dat ook PK het gebruik van Vemedia van haar merk in die periode zag als merkgebruik blijkt uit haar sommatiebrief uit 2009 van waarin zij schrijft dat zij:  grote bezwaren  [heeft]  tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476  en Vemedia verzoekt  het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen . Ook PK zelf merkt in haar processtukken dit gebruik ook wel aan als merkgebruik (zie p. 38 MvG). 
   
   
     6.10  Tijdens de mondelinge behandeling betoogt PK voor het eerst - en daarmee in strijd met de twee-conclusie-regel - dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk helemaal niet heeft gebruikt vanaf 2007 tot 2019 en dat zij, PK, dat dus ook niet heeft gedoogd vanaf 2009, omdat tot 2019 alleen verpakkingstekens 1 zijn gebruikt en gedoogd, die niet als merk waren gedeponeerd, zodat ook geen sprake kan zijn van rechtsverwerking. Het hof verwerpt dit betoog omdat het te laat is aangevoerd. Daar komt het volgende bij. Dat het LEEF VITAAL merk werd gebruikt in een context is gebruikelijk en doet er niet aan af dat sprake was van merkgebruik van het LEEF VITAAL merk, zoals dat is gedeponeerd, welk merkgebruik PK vanaf 2009 heeft gedoogd. PK gaat daar zelf ook vanuit in haar eerdere processtukken en in voormelde sommatiebrief. Zij heeft tegen het beroep op rechtsverwerking wel aangevoerd dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk relevant anders is gaan gebruiken vanaf september 2019, maar dat is een ander verweer tegen het beroep op rechtsverwerking, welk verweer het hof hieronder zal behandelen. 
   
   
     6.11  Tegen het beroep op rechtsverwerking heeft PK verder aangevoerd: 
     a) dat Vemedia zich niet op het rechtsverwerkingsverweer kan beroepen omdat dit is voorbehouden aan Versailles als merkhouder en Versailles niet is tussengekomen; 
     b) dat het LEEF VITAAL merk te kwader trouw is gedeponeerd; 
     c) dat het gebruik vanaf september 2019 relevant afwijkt van het gebruik in de periode 2009-2014 (en daarna tot eind 2019), zodat niet gezegd worden dat zij dat nieuwe gebruik heeft gedoogd als bedoeld in artikel 2.24 BVIE (oud)/2.23quater BVIE. 
     Het hof zal deze verweren tegen het beroep op rechtsverwerking hieronder puntsgewijs bespreken. 
   
   
     
       Ad a: Vemedia kan zich niet beroepen op rechtsverwerking omdat de merkhouder niet is tussengekomen? 
     
   
   
     (…) 
   
   
     6.13  Bovendien faalt dit verweer ook op inhoudelijke gronden. PK baseert de verplichting van de merkhouder om tussen te komen op de tekst van het kopje boven artikel 2.23quater (nieuw) BVIE in de Nederlandse versie van het BVIE, dat luidt: “ Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure ". Het hof volgt PK niet in dit standpunt. Artikel 2.23quater (nieuw) BVIE is (net als zijn voorgangerbepaling artikel 2.24 (oud) BVIE) de omzetting, voor de landen van de Benelux, van artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en moet daarom zoveel mogelijk conform die bepaling worden uitgelegd. Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en het daarmee overeenstemmende artikel 16 UMVo moeten op hun beurt worden uitgelegd naar hun betekenis in hun verschillende taalversies, begrepen in het licht van het doel van beide regelingen en de context van die bepalingen binnen die regelingen.  Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en artikel 16 UMVo voorzien net als hun voorgangerbepalingen, artikel 9 van Merkenrichtlijn 1989  respectievelijk artikel 53 GMVo 1994  en artikel 54 GMVo 2009 , in een verweer in een inbreukprocedure tegen gebruik van een vermeend inbreukmakend teken. De tekst van die bepalingen wijst er niet op dat alleen de jongere merkhouder zelf een beroep kan doen op dat verweer en dat die daartoe moet tussenkomen in een inbreukprocedure tussen de oudere merkhouder en een licentienemer van de jongere merkhouder. De bepalingen zijn namelijk geformuleerd als een algemene beperking van het recht van de oudere merkhouder om gebruik van een jonger merk te verbieden in een inbreukprocedure, ongeacht of de houder van het jongere merk partij is in die procedure. Het is ook juist de gebruiker van dat teken die belang heeft bij dit beroep op rechtsverwerking. Dat hoeft niet de merkhouder te zijn, dat kan ook zijn licentienemer zijn. In dat geval hebben zowel de licentienemer als de merkhouder er belang bij dat de licentienemer het betrokken merk kan gebruiken en zelf het daaraan verbonden tussenkomend recht kan inroepen. Het zou daarom niet logisch zijn als dat verweer slechts zou kunnen worden gevoerd door de jongere merkhouder zelf in de vorm van een tussenkomst van die merkhouder in die inbreukprocedure. In dat licht is de formulering van het kopje boven deze bepalingen in de Nederlandse taalversie van de richtlijn en de verordening onvoldoende om die bepalingen uit te leggen als enkel een recht van de jongere merkhouder om tussen te komen in de inbreukprocedure. Uit de Engelse en Duitse tekst van het kopje boven de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo volgt bovendien dat het bij dit verweer gaat om een  tussenkomend recht  ('intervening right' respectievelijk 'Zwischenrecht') en niet om  het recht  (laat staan de plicht) van de merkhouder  om in de betrokken inbreukprocedure tussen te komen . Het gaat om een recht van de gebruiker van het jongere merk op co-existentie met een oudere merk dat door een omstandigheid aan de zijde van (de houder van) het oudere merk (zoals het vijf jaar gedogen van het jongere merk) tussenkomt na het oudere recht, dat normaal gesproken voor zou gaan. Deze uitleg van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo wordt bevestigd door de consideransen van de richtlijn en verordening. Die bepalen dat ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd (overweging 29 Merkenrichtlijn 2015 en de voor zover relevant gelijkluidende overweging 23 UMVo). Ook daaruit blijkt dat het gaat om een algemene beperking van het verzetsrecht van de oudere merkhouder tegen gebruik van een jonger merk, ongeacht of de jongere merkhouder partij is in de inbreukprocedure. Deze uitleg wordt daarnaast bevestigd doordat rechtsverwerking in de voorgangerbepalingen artikel 9 Merkenrichtlijn 1989 respectievelijk de artikelen 53 GMVo 1994 en 54 GMVo 2009 was geregeld als één verweer tegen zowel een nietigheidsactie als een inbreukactie van de houder van het oudere merk, en de Uniewetgever destijds in die bepaling nergens melding heeft gemaakt van een met dat verweer verbonden recht of plicht van de jongere merkhouder om tussen te komen. Bij geen van de opeenvolgende wijzigingen van deze eerdere bepalingen heeft de Uniewetgever ervan blijk gegeven dat hij deze regel materieel heeft willen wijzigen, zij het dat zij bij de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424  is gesplitst in (i) een verweer tegen de nietigheidsactie en (ii) een daarnaar verwijzend verweer tegen de inbreukactie. Het hof is dan ook van oordeel dat het kopje boven zowel artikel 2.23quater (nieuw) BVIE als de Nederlandse tekst van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo berust op een ongelukkige vertaling en de daaruit door PK getrokken gevolgtrekking niet kan dragen. 
   
   
     (…) 
   
   
     
       Ad c. het gewijzigde gebruik sinds 2019 is niet gedoogd? 
     
   
   
     6.17 Allereerst rijst de vraag of een wijziging in de wijze van gebruik van een merk nadat het aanvankelijk gebruik vijf jaar is gedoogd in de weg kan staan aan een geslaagd beroep op “merkenrechtelijke” rechtsverwerking. Naar het oordeel van het hof is dat om de volgende redenen niet het geval. 
   
   
     6.18 In het huidige artikel 2.23quater BVIE is bepaald dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking (slechts) vereist is dat het jongere merk niet (meer) nietig kan worden verklaard op grond van (in dit geval) artikel 2.30septies lid 1. Daarvan is sprake indien en voor zover het gebruik voor de waren en/of diensten waarvoor het  is ingeschreven  is gedoogd gedurende meer dan vijf jaar. Ook hier geldt dat deze bepalingen moeten worden uitgelegd conform de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 en dat deze bepalingen en de daarmee gelijkluidende artikelen 16 en 61 UMVo moeten worden uitgelegd in het licht van hun context binnen die respectieve regelingen. Uit de bewoording van deze bepalingen volgt niet dat de daarin geregelde rechtsverwerking slechts betrekking heeft op het gedogen van het jongere merk in het kader van een specifieke vormgeving, zoals gebruik op een specifiek vormgegeven verpakking, met als gevolg dat de houder van het oudere merk zich nog steeds zou kunnen verzetten tegen bijvoorbeeld gebruik van datzelfde jongere merk op een anders vormgegeven verpakking. 
   
   
     6.19  Indien het merk in het geheel niet is gebruikt of gedoogd voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven kan het merk in zoverre nog wel nietig worden verklaard. Daarbij is de omschrijving van de waren of diensten in het depot/de registratie bepalend. Op welke wijze het merk voor de in het depot omschreven waren of diensten is gebruikt is voor de toepassing van deze bepaling daarom niet relevant. Een nietigverklaring moet een merk in zijn geheel betreffen en kan wel slechts een deel van de waren of diensten betreffen waarvoor het is ingeschreven, maar het is niet toelaatbaar binnen een categorie waren of diensten een differentiatie aan te brengen (vgl. de omzetting van richtlijnbepalingen in artikelen 2.2 quater en 2.30 nonies leden 1, 2 en 3 (nieuw) BVIE, artikel 2.30 (oud) BVIE). Een depot kan door partiële nietigverklaring niet in zoverre worden gewijzigd dat het teken zelf of de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven bijvoorbeeld door een disclaimer worden gewijzigd.   Als bepalend zou zijn welk gebruik binnen de ingeschreven waren of diensten(categorie) is gedoogd zou dat tot de consequentie leiden dat na vijf jaar gedogen een merk niet meer nietig verklaard zou kunnen worden voor dat specifieke gedoogde gebruik van het merk voor die waren/diensten, maar nog wel voor ander gebruik voor die waren/diensten. Dan zou het merk nietig kunnen worden verklaard voor alle waren en diensten voor zover niet gebruikt op de in de gedoogperiode gebruikte wijze. Nog daargelaten dat een eenduidige omschrijving van dat gebruik problemen kan opleveren, zou daardoor het depot op ontoelaatbare wijze worden gewijzigd. Een andere opvatting zou tot onzekerheid leiden die niet verenigbaar is met het registratiesysteem van het merkenregister en die de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 nu juist proberen te voorkomen. Dat geldt te meer nu de rechtsverwerking afhankelijk is van het bewust gedogen door de houder van het oudere merk, hetgeen ook nog eens een subjectief weten aan de zijde van die merkhouder vereist. Het komt regelmatig voor dat een merk op verschillende manieren wordt gebruikt, zowel tegelijkertijd als in verschillende periodes. Ook het LEEF VITAAL merk is op verschillende manieren gebruikt, niet alleen vanaf september 2019, maar ook in de periode tot eind 2019. Dat is allemaal niet relevant zolang het maar gedoogd is voor de ingeschreven waren of diensten (op welke manier dan ook). Dat de regeling over rechtsverwerking wegens gedogen juist ten behoeve van de rechtszekerheid in het leven in geroepen blijkt ook uit de hiervoor al aangehaalde overweging 29 van de Merkenrichtlijn 2015 (en de voor zover relevant gelijkluidende overweging 23 UMVo), waarin is bepaald: 
     
       (29) Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd . 
   
   
     6.20  In de eerdere regelingen van de Merkenrichtlijn en de GMVo (en de artikelen 2.24 en 2.29 van oudere versies van het BVIE) is het bovenstaande minder duidelijk verwoord en is de koppeling tussen de artikelen niet gelegd, omdat rechtsverwerking destijds was geregeld als één en hetzelfde (geformuleerde) verweer tegen zowel nietigheidsactie als inbreukvordering (…). Daar echter ook toen al gold dat het niet is toegestaan (door een disclaimer) een wijziging aan te brengen in de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven en met deze artikelen werd beoogd de rechtszekerheid te bevorderen, is aan te nemen dat het bovenstaande ook toen gold. In de considerans van de Merkenrichtlijn 1989 wordt ook uitdrukkelijk overwogen dat deze bepalingen nodig zijn ter wille van de rechtszekerheid. Verder geldt ook op dit punt dat uit de wordingsgeschiedenis van de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424 niet blijkt dat de Uniewetgever de wil had om de regels over rechtsverwerking materieel te wijzigen. In het voorstel van de Europese Commissie voor de Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)162 van 27 maart 2013) volstaat de Commissie met een verwijzing in het algemeen naar haar wens naar vereenvoudiging en verduidelijking. 
   
   
     6.21  Het beroep van PK op de woorden “ vast en langdurig gebruik ” in het  Bud/Anheuser-Busch  arrest van het HvJ EU   kan haar niet baten. In dat arrest gaat het om de betekenis van het begrip  gedogen , terwijl uitgangspunt was dat in de voorgelegde casus sprake was van vast en langdurig gebruik door een derde. Over de betekenis van het begrip  gebruik  laat het HvJ zich niet uit. Bovendien staat in dit geschil vast dat Vemedia vanaf 2007 vast en langdurig gebruik heeft gemaakt van haar LEEF VITAAL merk voor vitaminen en voedingssupplementen en dat PK dat gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Dat brengt mee dat sprake is van rechtsverwerking, zelfs als daarvoor vereist zou zijn dat het merk in die vijfjaarsperiode steeds op eenzelfde wijze (zoals kennelijk PK het woord  vast  interpreteert) gebruikt is voor die waren. Zoals hiervoor uiteengezet, kan daarna de nietigheid van dat jongere merk niet meer worden ingeroepen voor die waren en kan de oudere merkhouder zich ook niet meer tegen het gebruik daarvan verzetten, ook al wijzigt daarna de wijze van gebruik door bijvoorbeeld gebruik van het jongere merk op een anders vormgegeven verpakking. 
   
   
     6.22  Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep van Vemedia op rechtsverwerking al op grond van het bovenstaande slaagt en grief VIII faalt. Het hof merkt overigens op dat uit door Vemedia overgelegde, niet betwiste producties blijkt dat Vemedia in de gedoogperiode 2009-2014 haar LEEF VITAAL merk ook anders en prominenter gebruikte dan op verpakkingstekens 1, namelijk in haar promotiemateriaal en op haar website. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat niet gesproken kan worden van wezenlijke wijziging van het gebruik door Vemedia. 
   
   
     
       Inbreuk ondanks rechtsverwerking? 
     
   
   
     6.23  De grieven II tot en met VII richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Vemedia door het gebruik van verpakkingstekens 2 geen inbreuk maakt op, begrijpt het hof, de (jongere) Merken 3 tot en met 6. Voorts beroept PK zich in dit hoger beroep op de Merken 7 en 8 die pas in juli en augustus 2022 (kort voor het nemen van de MvG) zijn aangevraagd. Zij stelt dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE en artikel 9 lid 2 sub b en sub c UMVo (hierna ook: inbreuk sub b respectievelijk inbreuk sub c). In dit verband richten de grieven zich ook tegen het oordeel van de rechtbank dat de Merken 4 en 6 een beperkt onderscheidend vermogen hebben en stelt PK dat de merken 4, 6, 7, en 8, althans 4 en 6, bekend zijn. 
   
   
     6.24  Bij de vraag of sprake is van een  inbreuk sub b  moet in het algemeen beoordeeld worden of het vermeend inbreukmakend teken en het ingeroepen merk overeenstemmen en, vervolgens, of zij zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Het gaat er met name om of het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden omvatten met name de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, de mate van overeenstemming van de betrokken waren en/of diensten en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een zekere mate van overeenstemming van het teken en het merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren of diensten zijn cumulatieve voorwaarden. 
   
   
     6.25  Om  inbreuk sub c  aan te nemen moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan: 
     i) het teken en het merk zijn gelijk, dan wel overeenstemmend; 
     ii) het merk is bekend; 
     iii) het relevante publiek legt een verband tussen het teken en het merk; 
     iv) door gebruik van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; 
     v) er is geen geldige reden voor het gebruik van het teken. 
   
   
     6.26  Of het relevante publiek een verband tussen het teken en het merk legt - dat wil zeggen dat het teken het merk in gedachten oproept - dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 
   
   
     6.27  Allereerst zal het hof onderzoeken of en zo ja, in welke mate de verpakkingstekens 2 en elk Merk in de perceptie van het relevante publiek overeenstemmen, zoals voor beide vormen van inbreuk is vereist. 
   
   
     (…) 
   
   
     6.29  Omdat PK haar recht verwerkt heeft om tegen het LEEF VITAAL merk op te treden en op grond van artikel 2.20 lid 2 aanhef BVIE en artikel 9 lid 2 aanhef UMVo geldt dat een jonger merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk , dient het hof te beoordelen of de combinatie van de overige elementen van de verpakkingstekens 2 - dus zonder het LEEF VITAAL merk - (hierna ook: de overige elementen) zodanig overeenstemt met de Merken dat verwarringsgevaar en/of voormeld verband kan worden aangenomen, alsmede, zo nodig, of aan de overige vereisten voor een inbreuk is voldaan. 
   
   
     6.30  PK heeft aangevoerd dat hier, net als bij de vergelijking tussen een teken en een merk dat niet onderscheidende elementen bevat, het zogeheten wegdenkverbod geldt: de niet onderscheidende elementen van het merk mogen bij de overeenstemmingsvraag niet worden weggedacht bij de vergelijking tussen de totaalindrukken van teken en merk. Op dezelfde manier zou het LEEF VITAAL merk volgens PK niet mogen worden weggedacht bij de hier te verrichten vergelijking. Het hof volgt PK hier niet in. Anders dan de niet onderscheidende elementen van het door eiser in een inbreukzaak ingeroepen merk gaat het hier bij het LEEF VITAAL merk om een eigen merk van gedaagde, dat deze zonder meer mag gebruiken op grond van merkenrechtelijke rechtsverwerking en, als het gaat om de Merken 3 tot en met 8, omdat dat LEEF VITAAL merk ouder is. Aan het recht dat eigen merk te mogen gebruiken zou afbreuk worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK. 
   
   
     6.31  De met de Merken te vergelijken verpakkingstekens 2 zijn een doosje en een potje. Het doosje bestaat, voor zover relevant, uit een wit vlak met een beschrijvende tekst over het aangeboden product met daarboven een gekleurd vlak. Boven het gekleurde vlak bevindt zich een gele band en daaronder twee smalle banden in wit en in de kleur van het vlak, althans een daarop gelijkende kleur. Daaronder bevindt zich een donker blauwe band die aan beide zijden trechtervormig uitloopt. In het witte vlak bevindt zich een blauw vierkant met tekst, een grote pil en een kleine halve cirkel in dezelfde kleur als het grotere vlak aan de bovenkant. Behalve de gele band zijn al de banden en vlakken rechts en links ongelijk van hoogte. Dit totaalbeeld is licht en ongelijkmatig, met een kleuraccent aan de bovenkant. Het potje bestaat uit dezelfde elementen, met dien verstande dat de gele band en de donkere in trechtervorm uitlopende band ontbreken. Het vertoont echter dezelfde ongelijkmatigheden en heeft dezelfde totaalindruk, wat nog wordt versterkt door het grote witte plastic potje en de lichtblauwe plastic dop. 
   
   
     6.32  De Merken 1, 2, 3 en 5 vertonen geen enkele overeenstemming met deze verpakkingstekens 2 omdat zij alleen maar bestaan uit het woord LUCOVITAAL, al dan niet met het poppetje, terwijl in de vergelijking het LEEF VITAAL merk bij de verpakkingstekens buiten beschouwing moet blijven. PK lijkt zich ook niet (meer) op de Merken 3 en 5 te beroepen (vgl. punt 3.21 MvG). 
   
   
     6.33  De Merken 4, 6, 7 en 8 bestaan voornamelijk uit een donkerblauw/zwart vlak (bij Merk 6 het etiket op het potje) met aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel waarin zich Merk 2 (het woord LUCOVITAAL en het poppetje) bevindt, met het poppetje in rood uitgevoerd en een zilveren lijn om de halve cirkel en, bij Merken 6 en 7, ook een zilveren lijn aan de onderkant van het vlak. In merk 4 staat bovendien het woord RESCUE in het blauwe vlak en in merk 8, de afbeelding van een buitenverpakking, bevindt zich tekst over het product in witte letters en in twee rode balkjes in het donkerblauwe vlak. Merk 6 is verder (een beeld van) een rood potje. Voor de totaalindruk van al deze Merken 4, 6, 7 en 8 is, zoals ook PK stelt (punt 3.22 MvG), Merk 2 met het woord LUCOVITAAL en het rode poppetje, telkens in de witte (bijna) halve cirkel, het dominerende en onderscheidende element. De overige elementen, namelijk het donker(blauw)e vlak, de zilveren lijnen, een donkerrood potje met zilveren dop in Merk 6 en de witte tekst die (kenmerken van) het product beschrijft in Merken 4 en 8, zijn naar het oordeel van het hof op zichzelf niet onderscheidend. De combinatie van deze elementen met de halve cirkel met Merk 2 is rustig, gelijkmatig en geordend. De kleurstelling wijkt in alle opzichten af van de kleurstelling in de verpakkingstekens 2 en is ten opzichte van die verpakkingstekens 2 diapositief: de Merken 4, 6, 7 en 8 hebben aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel in een verder donkerblauw/zwart vlak met witte letters, terwijl de verpakkingstekens 2 aan de bovenkant een betrekkelijk donker kleurvlak hebben, met daaronder op het doosje een donkerdere band, boven een verder wit vlak met donkere belettering. De Merken 4, 6, 7 en 8 bevatten geen afbeelding van een pil. 
   
   
     6.34  De totaalindrukken van deze Merken 4, 6, 7 en 8, bepaald door Merk 2 met het rode poppetje in de (bijna) halve witte cirkel in een rustige context, wijkt zodanig af van voormelde totaalindrukken van de verpakkingstekens 2, gevormd door de overige elementen (zonder het LEEF VITAAL merk) in een afwijkende, diapositieve kleurstelling, met een prominent afgebeelde pil, dat er naar het oordeel van het hof geen sprake is van enige overeenstemming tussen deze Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2. Het hof kan de stelling van PK dat sprake is van dezelfde  look en feel  dan ook niet volgen. Dat PK concludeert tot overeenstemming is overigens met name gelegen in de door haar gestelde overeenstemming tussen Merk 2 en het LEEF VITAAL merk, welk laatste merk nu juist buiten beschouwing moet worden gelaten omdat PK daar niet meer tegen kan optreden. 
   
   
     6.35 Daar komt het volgende bij. Als er al enige overeenstemming zou moeten worden aangenomen dient de vraag naar de aanwezigheid van verwarringsgevaar vereist voor een  inbreuk sub b  en een verband (en zo nodig de overige voorwaarden) vereist voor  inbreuk sub c  beantwoord te worden. Bij die beoordeling is van belang dat de waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven en de verpakkingstekens 2 zijn gebruikt identiek, althans (deels) in hoge mate overeenstemmend zijn. Voorts gaat het hof er veronderstellenderwijs van uit dat de Merken in Nederland en daarmee in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux en de EU bekend zijn. Ook daarvan uitgaande is het hof om de volgende redenen van oordeel dat er toch geen sprake is van het vereiste verwarringsgevaar of verband. Doordat bij de vergelijking het LEEF VITAAL merk niet in aanmerking kan worden genomen omdat PK daartegen niet meer kan optreden en, wat de Merken 3 tot en met 8 betreft, omdat het ouder is, is de eventuele overeenstemming uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen (met name de beschrijvende teksten over het product in Merken 4 en 8) en in de witte (bijna) halve cirkel in de Merken enerzijds en het afgeronde gekleurde vlak aan de bovenkant in de verpakkingstekens 2 anderzijds. Deze niet-onderscheidende elementen leggen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband geen gewicht in de schaal. Door de verschillen tussen de ongelijkmatig afgeronde gekleurde vlakken in de verpakkingstekens 2 en de (perfecte bijna) halve cirkel in de Merken, de andere verschillen tussen Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2 en de (daardoor) sterk afwijkende totaalindrukken, is de overeenstemming tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken, zo al aanwezig, te gering om verwarringsgevaar of het vereiste verband aan te nemen. Daarmee kan geen sprake zijn van een  inbreuk sub b  en behoeft ook de vraag of aan de overige vereisten voor een  inbreuk sub c  is voldaan geen behandeling. 
   
   
     6.36 Het door PK overgelegde onderzoeksrapport van Dynamic Concepts Consultancy “Merkverwarring Lucovitaal/Leefvitaal” van november 2019 (productie 43 PK) kan niet tot een andere conclusie leiden, omdat daarbij een Vemedia-potje is getoond waarop het LEEF VITAAL merk is afgebeeld en het onderzoek juist daarop gericht is, terwijl PK zich daartegen niet (meer) kan verzetten. Er wordt na dat tonen eerst specifiek gevraagd of de respondent  het merk  kent, waarna ook nog eens een PK-potje wordt getoond en de respondent kan invullen of hij “de merken” al dan niet met elkaar zou verwarren: 
   
   
     
       
     
   
   
     Deze vragen zijn leidend. Dat geldt zowel voor de vraag die impliceert dat door het gebruik van verpakkingsteken 2 sprake is van  merk gebruik als voor het tonen van een verpakking met het Merk naast het verpakkingsteken met het LEEF VITAL merk en de vraag of de respondent deze merken met elkaar (direct of indirect) zou verwarren in plaats van een open vraag naar het verwarringsgevaar op basis van alleen verpakkingstekens 2. Ook om die reden komt aan het rapport geen of weinig waarde toe. 
   
   
     (…) 
   
   
     6.39 Ten slotte zijn de voorbeelden die PK geeft van vermeende daadwerkelijke verwarring (producties 46-48 PK) geen reden om anders te oordelen. Deels gaat het om plaatsing van de producten van partijen in elkaars nabijheid in reclamefolders of in een winkel, waaruit zonder toelichting, die ontbreekt, geen verwarring door het relevante publiek blijkt. Verder gaat het om een zeer beperkt aantal gevallen van verwarring, die blijkens mededelingen van de desbetreffende consument is veroorzaakt door het gebruik van het LEEF VITAAL merk, althans waarbij de consument het LEEF VITAAL merk heeft waargenomen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat verwarring is te duchten door het gebruik van de overige elementen van verpakkingstekens 2. 
   
   
     6.40  Het bovenstaande brengt mee dat de grieven II tot en met VII falen (…).” 
     2.5 PK heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Vemedia heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten. PK heeft vervolgens gerepliceerd en Vemedia gedupliceerd.  
   
   
     
       3 Bespreking van het cassatiemiddel 
     
       3.1 
       
         Het cassatiemiddel bestaat uit een inleiding die geen zelfstandige klachten bevat, twee onderdelen met subonderdelen en een veegklacht.  
         
           Onderdeel 1  bestrijdt het oordeel in rov. 6.2 t/m 6.22 dat het beroep van Vemedia op merkenrechtelijke rechtsverwerking slaagt. Het klaagt dat het hof heeft miskend dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is vereist dat het aangevallen teken (hier: verpakkingstekens 2)  als merk is ingeschreven  en het gebruik ervan tenminste vijf jaar is gedoogd. Het klaagt verder dat indien het hof heeft geoordeeld dat geen (rechtens relevant) onderscheid bestaat tussen verpakkingstekens 2 en het LEEF VITAAL merk, het hof heeft miskend dat geen beroep op art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE kan worden gedaan als het aangevallen teken meer inhoudt dan alleen het gedoogde jongere merk en het arrest dan bovendien ontoereikend gemotiveerd is. Het klaagt tot slot dat wanneer het hof heeft geoordeeld dat verpakkingstekens 2 zijn ingeschreven als merk, het hof ten onrechte de feitelijke grondslag heeft aangevuld en buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. 
         
           Onderdeel 2  bestrijdt het oordeel in rov. 6.23 t/m 6.40 dat verpakkingstekens 2 geen inbreuk maken op de Merken. Volgens de klacht is hof miskend heeft dat eerst de merkinbreukvraag moet worden beoordeeld en daarna pas het rechtsverwerkingsverweer en verder zou het hof ten onrechte bij de vergelijking tussen de Merken en het aangevallen teken het LEEF VITAAL merk hebben weggedacht uit verpakkingstekens 2 vanwege het geslaagde rechtsverwerkingsverweer en dat het arrest daardoor innerlijk tegenstrijdig en ontoereikend gemotiveerd is en dat ten onrechte is geoordeeld dat een geslaagd rechtsverwerkingsverweer een ‘recht dat eigen merk te gebruiken’ geeft.  
         
           Merkenrechtelijke rechtsverwerking  
         
       
     
     
       3.2 
       Art. 2.23quater lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) bepaalt dat in een inbreukprocedure de houder van een merk niet gerechtigd is het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van art. 2.30septies lid 1 BVIE. Art. 2.30septies lid 1 BVIE bepaalt dat de houder van een ouder merk niet meer de nietigheid kan inroepen van een ingeschreven jonger merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, indien hij het gebruik van dat jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaar bewust heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. Met deze bepalingen zijn art. 18 lid 1 respectievelijk art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn (hierna: Mrl) geïmplementeerd . In art. 16 en art. 61 Uniemerkenverordening 2017/1001  (hierna: UMVo) zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen voor uniemerken.  
     
     
       3.3 
       Het betreft dus een Unierechtelijke regeling, en bovendien volledige harmonisatie van de voorwaarden waaronder de houder van een ingeschreven jonger merk uit hoofde van rechtsverwerking wegens gedogen zijn recht op dit merk kan behouden wanneer de houder van een ouder merk nietigverklaring vordert van dit jongere merk of zich tegen het gebruik ervan verzet . Bewust gedogen is een autonoom Unierechtelijk begrip dat uniform moet worden uitgelegd . Het impliceert dat de gedogende lijdelijk toeziet in een situatie waartegen hij zich op zich kán verzetten: niet is vereist dat toestemming is gegeven voor het gebruik . Wanneer de oudere merkhouder geen enkele mogelijkheid heeft gehad om zich tegen het gebruik te verzetten, kan niet worden gezegd dat hij heeft gedoogd . De gedoogtermijn treedt pas in als aan vier voorwaarden is voldaan: i) het jongere merk moet zijn ingeschreven in de betrokken lidstaat, ii) het jongere merk moet door houder ervan te goeder trouw zijn ingeschreven, iii) de houder van het jongere merk moet zijn merk gebruiken in de lidstaat van inschrijving en iv) de houder van het oudere merk moet kennis hebben van de inschrijving van het jongere merk en van het gebruik van dit merk na de inschrijving ervan . In de literatuur wordt aangegeven dat het daarbij moet gaan om normaal gebruik van het jongere gedeponeerde merk . Het gedogen eindigt bij het optreden tegen inbreuk binnen de termijn van vijf jaar. Er zal echter wel sprake moeten zijn van serieus optreden: wanneer een merkhouder na vier jaar een sommatie stuurt waarop de jongere merkgebruiker niet reageert en de merkhouder laat vervolgens anderhalf jaar niets van zich horen, dan ligt het niet voor de hand dat de merkhouder zich daarna alsnog tegen het gebruik van het jongere merk kan verzetten . Het HvJ EU heeft onlangs geoordeeld dat een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarbij de houder van het oudere merk zich tegen het gebruik van het jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, het gedogen niet beëindigt en de rechtsverwerkingstermijn niet stuit . Dat is belangrijk voor onze zaak. Het in rechte beroep instellen voor afloop van de termijn beëindigt wel het gedogen en stuit de rechtsverwerkingstermijn . De unierechtelijke regeling wijkt dus af van ons nationale civielrechtelijke rechtsverwerkingsleerstuk (dat wortelt in de redelijkheid en billijkheid), waarin louter stilzitten onvoldoende is en er sprake moet zijn van een bij de wederpartij opgewekt vertrouwen dat een recht niet (meer) zal worden uitgeoefend .  
     
     
       3.4 
       
         De ratio van de unierechtelijke regeling blijkt uit de considerans 29 van de Merkenrichtlijn 2015: 
         “Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.” 
         De bepaling beperkt de bescherming van een ouder merk tot gevallen waarin de houder ervan voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen (potentieel) inbreukmakende tekens . In het bijzonder beoogt de regel rechtszekerheid te garanderen wanneer de houder van een ouder merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar bewust het gebruik van een jonger, te goeder trouw aangevraagd merk heeft gedoogd. De houder van het jongere merk dient de zekerheid te hebben dat de houder van dat oudere merk dit gebruik niet meer kan betwisten . De nagestreefde rechtszekerheid brengt volgens het HvJ EU ook mee dat de houder van het jongere merk na afloop van de termijn de zekerheid moet hebben dat het gebruik ervan via geen enkele rechtsgang meer kan worden bestreden door degene die dit merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar bewust heeft gedoogd. De rechtsverwerking verhindert de houder van het oudere merk daarom ook om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te stellen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren . 
       
     
     
       3.5 
       Het rechtsgevolg van een geslaagd beroep op rechtsverwerking is dat de oudere merkhouder niet de nietigheid van het gedoogde jongere merk kan inroepen, zich niet kan verzetten tegen gebruik van dat jongere merk en, zo volgt uit  Heitec/Heitech , ook geen nevenvorderingen of samenhangende vorderingen kan instellen. Het BVIE en de UMVo bepalen expliciet dat de houder van het jongere merk dat een beroep op rechtsverwerking toekomt, niet gerechtigd is het gebruik van het oudere merk te verbieden (art. 2.23quater lid 3 BVIE) en ook geen vernietiging van dat oudere merk kan vorderen (art. 2.30septies lid 2 BVIE). Er ontstaat een situatie van co-existentie van beide merken: de merken/merkhouders moeten elkaar dulden . Rechtsverwerking biedt de houder van het jongere merk zo bezien geen exclusief recht (hij kan immers het gebruik van het oudere merk niet verbieden of vernietigen), maar een feitelijk ‘recht’ op co-existentie dat van gelijke rang is . De rechtsverwerking gaat echter niet verder dan het gebruik dat daadwerkelijk gedoogd is, in de zin dat als de jongere merkhouder zijn gebruik gaat uitbreiden, aan de oudere merkhouder nog wel zijn exclusieve rechten ter beschikking staan . De co-existentie regel is zodoende beperkt tot de grenzen van het ‘ intervening right ’ (het tussenkomende recht van de houder van het jongere merk): de oudere merkhouder die een jonger nationaal merkrecht heeft gedoogd, wordt niet belemmerd zijn recht uit te oefenen als de jongere merkhouder zijn zaken uitbreidt naar een andere lidstaat en/of zijn merk gaat gebruiken voor nieuwe categorieën waren of diensten .  
     
     
       3.6 
       
         Dit betekent meer dat wat het bij eerste beschouwing lijkt te betekenen. In de Duitse literatuur wordt aangegeven dat hier bezien vanuit het algemene civiele rechtsverwerkingsrecht volgens § 242 BGB sprake is van een vierledige beperking, namelijk i) tot de waren en diensten waarvoor het merk gebruikt en gedoogd is; ii) tot de inbreukhandelingen die in de vijf jaren zijn uitgevoerd; iii) tot het concrete gebruikte teken, waaronder ook geringe toekomstige wijzigingen van het teken in de zin van § 26 lid 3 Markengesetz zijn begrepen (dat is het equivalent van art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE: gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de ingeschreven vorm niet wijzigt) ; en iv) in territoriaal opzicht tot het gebied waarin het merk is gebruikt .  Verdedigd wordt in de recente Duitse literatuur evenwel dat het Unierechtelijke rechtsverwerkingsleerstuk (voor Duitsland als gezegd geïmplementeerd in § 21 lid 1 Markengesetz) de merkhouder van het jongere recht  meer speelruimte  geeft  en dus verder gaat dan  het algemene civiele rechtsverwerkingsleerstuk . Zo kunnen ook  andere gebruiksmodaliteiten  (punt ii) en  territoriale uitbreiding  (punt iv) onder het bereik van het rechtsverwerkingsverweer vallen . Wat betreft het gebruikte teken (punt iii) geldt ook bij de Unierechtelijke rechtsverwerking dat daaronder ook wijzigingen vallen die binnen het bereik van § 26 lid 3 Markengesetz vallen (te weten gebruik in afwijkende vorm, zolang “die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert’ , de evenknie als gezegd van ons art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE over normaal gebruik in ondergeschikt afwijkende vorm: ook normaal gebruik is “het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt”). Thiering trekt hier bij merkenrechtelijke rechtsverwerking uitdrukkelijk een parallel met  normaal gebruik  in ondergeschikt afwijkende vorm : 
         “Hiervon ausgehend  dűrften änliche Maβstäbe wie im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung von § 26 anzuliegen sein . Die Reichweite der Verwirkung dűrfte daher einerseits auf die konkret benutzten und geduldeten Waren/DL beschränkt sein. Anderseits dűrfte damit nicht gemeint sein, dass sich die Verwirkung auf die bisher ganz konkret vertriebenen/erbrachten Waren/DL met sämtlichen bisher vorhandenen individuellem Eigenschafte beschränkt, sonder dűrfte die Benutzung für sämtlichen damit noch gleichartigen Waren/DL von der Verwirkung erfasst sein [o.v.n. BGH GRUR 2023, 332 (Nr 55)  HEITEC III  (faktisches Weiterbenutzungsrecht “ hinsichtlicht sämtlicher gleichartiger Benutzungsformen” ); zur Beschränkung des Schutzes auf gleichartige Waren, nicht aber auf sämtliche individuellen Eigenschaften bei der rechtserhaltenden Benutzung BGH GRUR 2020, 870 (Nr 36 f)  INJEKT/INJEX  und § 26 Rdn 328].  Genauso dűrften Änderungen des Zeichens, welche den kennzeichnenden Charakter idS § 26 III nicht veränderen und nach denen sich die Benűtzung des Zeichens immer noch als eine solche der jűngeren Marke darstellt, der Verwirkung grds nicht entgegenstehen . Dasselbe dűrfte bei einem Ȕbergang oder reine Erweiterung der Benutzung auf bisher nicht ausgeűbte Handlungsmodalitäten iSd §14 III oder IV oder einer territorialen Erweiterung der Benutzung (zB von einer regionalen zu einer bundesweiten) gelten. Von der Verwirkung nicht mehr erfasst ist dagegen die Benutzung fűr neue, mit den bisherigen nicht mehr gleichartige Waren/DL. Auch ein Wechsel von der markenmäβigen zur firmenmäsigen Benutzung dűrfte insoweit kritisch zu beurteilen sein.” [Onderstrepingen toegevoegd, A-G] 
       
     
     
       3.7 
       
         Ten slotte wordt in de merkenrechtelijke literatuur aangenomen dat er nog ruimte is voor toepassing van nationale of Benelux rechtsverwerkingsnormen indien de houder van een ouder merk opkomt tegen het gebruik van een  jonger teken dat niet is ingeschreven  (en dus geen merk is) .  
         
           Onderdeel 1: merkenrechtelijke rechtsverwerking 
         
       
     
     
       3.8 
       
         Subonderdeel 1.1  klaagt  onder 20  dat het oordeel in rov. 6.8, 6.10 (tweede helft) en 6.17 tot en met 6.22 blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. PK is immers niet opgekomen tegen gebruik van het jongere LEEF VITAAL merk, maar tegen gebruik van ‘verpakkingstekens 2’  (waarvan het LEEF VITAAL merk weliswaar onderdeel uitmaakt, maar dat niet kan worden gelijkgesteld aan verpakkingstekens 2; dat onderscheid onderkent het hof in rov. 6.17 tot en met 6.21ook, en dat blijkt ook uit rov. 6.23 tot en met 6.40). Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking ex art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE en art. 9 lid 1 Mrl is echter nodig dat het teken waartegen bezwaar wordt gemaakt (hier: verpakkingstekens 2) als merk is  ingeschreven en dat het gebruik daarvan tenminste vijf jaar gedoogd is, hetgeen het hof hier volgens de rechtsklacht miskent. Dat zijn immers cumulatieve vereisten voor een geslaagd beroep op art. 2.30septies BVIE (dat nodig is voor een geslaagd beroep op art. 2.23quater BVIE, dat naar art. 2.30septies BVIE verwijst). Het hof heeft dus ten onrechte het beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking ten aanzien van verpakkingstekens 2 gehonoreerd, terwijl deze tekens niet als merk zijn ingeschreven en het gebruik van die (als merk ingeschreven) tekens ook niet tenminste vijf jaar is gedoogd (hetgeen cumulatief is vereist voor een geslaagd beroep op de merkenrechtelijke rechtsverwerking als bedoeld in art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE en art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn). Althans heeft het hof (overigens: terecht) niet vastgesteld dat aan deze cumulatieve vereisten is voldaan, hetgeen wel nodig zou zijn geweest voor een geslaagd beroep op voornoemde bepalingen. Overigens geldt dat met een ‘teken’ in de merkenrechtelijke context, zoals te doen gebruikelijk wordt gedoeld op een woord- en/of beeldelement dat (inderdaad) niet als merk is ingeschreven. 
     
     
       3.9 
       PK ligt deze klacht als volgt toe: zij maakt bezwaar tegen ‘verpakkingstekens 2’, door haar omschreven en gedefinieerd als nieuwe verpakkingsuitvoeringen (een potje en een doosje), die ten opzichte van ‘verpakkingstekens 1’ een nieuw samengesteld teken vormen waarvan het LEEF VITAAL merk onderdeel uitmaakt (PI 13-14). Het hof heeft verpakkingstekens 2 in rov. 3.12 gedefinieerd als “ een nieuw potje en een nieuw doosje ” en het betreffende potje en doosje daar afgebeeld. In rov. 6.31 heeft het hof, onder ‘wegdenken’ van het LEEF VITAAL merk, verpakkingstekens 2 beschreven als kort gezegd kleuren, beeldelementen (vlakken en banden) en beschrijvende tekst. Het hof, en hetzelfde geldt voor PK  en Vemedia , gaat er dus vanuit dat in de aangevallen verpakkingstekens 2 het LEEF VITAAL merk als merk wordt gebruikt. PK maakt verder uitdrukkelijk geen bezwaar tegen gebruik van het jongere LEEF VITAAL merk als zodanig, maar alleen tegen gebruik van de verpakkingen waarvan dat merk slechts een onderdeel vormt (s.t. 1) . De plaatsing, de grootte en de kleuren waarin het LEEF VITAAL merk gebruikt wordt en de combinatie met andere (met de Merken overeenstemmende) elementen kan volgens PK namelijk alsnog leiden tot inbreuk (s.t. 42). 
     
     
       3.10 
       Ik zie deze klacht geen doel treffen. Daartoe is het navolgende redengevend. 
     
     
       3.11 
       In een merkinbreukprocedure moet eerst worden vastgesteld wat als gebruik van een teken moet worden beschouwd waartegen door de merkhouder kan worden opgetreden . Dat moet worden beoordeeld aan de hand van het relevante publiek . In een concreet geval is dat niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld wanneer een beeldmerk is verwerkt op een etiket met daarop andere illustraties . In deze zaak is het woordbeeldmerk LEEF VITAAL geplaatst op verpakkingen, promotiemateriaal en Vemedia’s website die op een bepaalde wijze zijn vormgegeven, namelijk met beeldelementen, kleuren en beschrijvende tekst. Er zijn verschillende wijzen waarop dit door het relevante publiek kan worden opgevat. De eerste vraag is of de additionele elementen van belang zijn: zuiver decoratieve elementen worden door het relevante publiek niet als onderscheidingsteken opgevat . Hetzelfde geldt voor tekens die zuiver beschrijvend zijn . Dergelijke elementen zijn merkenrechtelijk in die zin niet relevant, dat dan geen sprake is van gebruik van een teken waartegen op basis van een merkrecht opgetreden kan worden, zodat er dan ook geen sprake kan zijn van merkinbreuk . Indien de additionele elementen wel als merkenrechtelijk relevant moeten worden beschouwd (bijvoorbeeld doordat de betreffende presentatie en context van die elementen bijdragen aan het onderscheidend vermogen ) is de tweede vraag of de combinatie van het LEEF VITAAL merk met die additionele elementen door het relevante publiek wordt opgevat als één samengesteld teken dat als zodanig in de merkinbreuktoets moet worden betrokken, dan wel als twee (of meer) tekens die ieder afzonderlijk op merkinbreuk moeten worden getoetst . Ook deze vragen moeten worden benaderd vanuit het perspectief van het relevante publiek, nu het erom gaat hoe dat publiek de aangevallen tekens opvat. De daadwerkelijke beoordeling daarvan door het hof is vanuit de optiek van de cassatietechniek in hoge mate feitelijk van karakter. Gebruik van een merk in een bepaalde context is volgens het terechte (terloopse) oordeel van het hof in rov. 6.10 gebruikelijk . 
     
     
       3.12 
       De hier besproken rechtsklacht gaat er in de kern van uit dat verpakkingstekens 2 één samengesteld teken vormt (aangeduid als ‘Gesamtzeichen’ in de Duitse merkenrechtelijke literatuur) , dat bovendien ‘relevant anders’ zou zijn dan verpakkingstekens 1. Dat verklaart de tournure in de klacht dat van rechtsverwerking geen sprake kan zijn, omdat verpakkingstekens 2 niet als merk is gedeponeerd; Vemedia’s s.t. noemt dit onder 4 een ‘gewrongen redenering’.   
     
     
       3.13 
       Dat dit  besides the point  is bij toetsing van het hoofoordeel is als volgt toe te lichten. Het hof hanteert een andere benadering met betrekking tot verpakkingstekens 2. Het toetst of het gebruik van het LEEF VITAAL merk in verpakkingstekens 2 merkenrechtelijk relevant afwijkt van het gebruik van dat merk door Vemedia in de ‘gedoogperiode’ 2009-2014. Feitelijk oordeel: nee, vanwege het gebruik van dat merk in haar promotiemateriaal en op haar website in die periode (dus afgezien van het gebruik van dat merk op verpakkingstekens 1) . In dat promotiemateriaal en op de website is dat merkgebruik volgens het hof ook ‘ anders en prominenter  dan op verpakkingstekens 1’, aldus rov. 6.22, welk oordeel als zodanig in cassatie niet wordt bestreden. Het feit dat PK verpakkingstekens 2 als geheel aanvalt (en niet het LEEF VITAAL merk als zodanig), is niet doorslaggevend, omdat bepalend is hoe het relevante publiek de aangevallen tekens opvat. Uit de hofbeoordeling volgt dat het relevante publiek verpakkingstekens 2  niet  als een samengesteld teken opvat volgens het hof, maar als gebruik van het LEEF VITAAL merk in een bepaalde context, te weten in combinatie met andere (additionele) elementen, die merkenrechtelijk aldus  niet  relevant worden geoordeeld in de hiervoor bedoelde zin. Het verschil in gebruik van dit merk in verpakkingstekens 1 en 2, dat PK als beslissend relevant ingang wil doen vinden, mist dus het ten opzichte van het gebruik in verpakkingstekens 2 niet afwijkend geoordeelde en dan ook bewust gedoogde gebruik van het merk in promotiemateriaal en op de website. Dat oordeel is evenwel beslissend en zelfstandig dragend voor de merkenrechtelijke rechtsverwerkingsvraag hier . Anders gezegd: ook na ‘upgrading’ van de verpakkingen vanaf september 2019 is sprake van merkgebruik van hetzelfde jongere merk in een bepaalde context, waarbij die context hier merkenrechtelijk niet relevant wordt geoordeeld in de hiervoor bedoelde zin en bovendien feitelijk niet wezenlijk is gewijzigd in vergelijking met het merkgebruik in promotiemateriaal en op de website in de gedoogperiode 2009-2014. De additionele elementen (de verpakkingen) zijn volgens het hof niet relevant omdat ze niet-onderscheidend zijn (rov. 6.35) .  
     
     
       3.14 
       Hiervoor is in 3.6 de parallel besproken tussen het Unierechtelijke rechtsverwerkingsleerstuk en normaal gebruik in op ondergeschikte onderdelen afwijkende vorm bedoeld in art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE. Thiering bepleit dat voor de vraag of wijzigingen in het jongere merk ook kunnen vallen onder de merkenrechtelijke rechtsverwerking  dezelfde criteria  kunnen worden gehanteerd als bij de vraag of sprake is van normaal gebruik van een merk (in het kader van de vervallenverklaringsmogelijkheid). Dat spreekt bepaald aan en de hofbenadering ademt dat ook. Die regeling uit art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE bedoelt tegemoet te komen aan de praktijk waarin opmaak en verpakkingen van producten regelmatig onderhevig zijn aan ‘upgrading’ om aan te sluiten bij de smaak en stijl van het moment . Het HvJ heeft uitgemaakt dat door geen strikte overeenstemming te eisen tussen de in de handel gebruikte en de ingeschreven vorm van het merk de houder de mogelijkheid wordt geboden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van de markt, zonder dat het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd . Upgrading van merken kan zodoende, binnen zekere grenzen, merkenrechtelijk door de beugel. Als de upgrading echter wel wezenlijk van aard is, kan het zo zijn dat het onderscheidend vermogen van het merk (zoals ingeschreven) wordt gewijzigd en wordt een grens overschreden . De rechtspraak hierover is casuïstisch . 
     
     
       3.15 
       
         Inspiratie over dit aspect van co-existentie kan men ook opdoen in de Duitse merkenliteratuur over § 22 lid 1 onder 3, een implementatie van art. 18 lid 1 Mrl: In een inbreukprocedure komt de oudere merkhouder geen aanspraak op een inbreukverbod toe wanneer het jongere merk niet nietig zou kunnen worden verklaard op grond van onder meer art. 9 lid 1 Mrl, dus de merkenrechtelijke rechtsverwerking. Daarin wordt verduidelijkt dat afwijkingen waarbij wordt ‘opgeschoven’ naar het oudere merk wel de grenzen van de merkenrechtelijke rechtsverwerking kunnen overschrijden . Het BGH oordeelde daarover :  
         “[28b] b) Das BerGer. hat aber nicht hinreichend beachtet, dass sich die Verwirkung immer auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen muss und dass die angegriffene Verwendung des Zeichens „HAITEC” nicht der Verwendung entspricht, für die die Bekl. den Schutz der Verwirkung in Anspruch nehmen kann. 
       
       
       
         [29] Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nicht dazu führen, zusätzliche Rechtspositionen des Benutzers neu zu schaffen und damit die Rechtslage des nach Treu und Glauben nur ausnahmsweise und in bestimmten Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese Grenzen hinaus zu erweitern (…).  Die rechtsvernichtende Wirkung der Verwirkung erfasst daher die konkrete Verletzungshandlung, die Gegenstand der Beanstandung war. In zeichenmäßiger Hinsicht beschränkt sie sich dementsprechend auf die konkrete Form des ursprünglich angegriffenen Zeichens und auf geringfügige Abwandlungen, sofern diese dem verletzten Kennzeichen nicht näherkommen  (…)”. (onderstreping toegevoegd, A-G)   
       
     
     
       3.16 
       Deze benadering in Duitsland houdt dus in dat rechtsverwerking altijd ziet op een concreet samenstel van feiten (‘einen bestimmten Sachverhalt’), zodat de rechtsverwerking zich ook beperkt tot de concrete vorm van het teken zoals gedoogd, maar met inbegrip van geringe wijzigingen zoals wij die kennen uit het normaal gebruik leerstuk, die het onderscheidend vermogen van het merk als ingeschreven niet veranderen en dus voor zover daarmee het jongere merk niet de rechtsverwerkingsgrens overschrijdt door te zeer op te schuiven richting het oudere merk. De benadering van hof sluit hierbij aan  en getuigt daarmee van een moderne merkenrechtelijke opvatting die ik graag onderschrijf. Dat deze in de Nederlandse merkenrechthandboeken nog niet is terug te vinden, is bij dit geharmoniseerde Unierechtelijke merkenrechtsverwerkingsleerstuk natuurlijk niet van belang. 
     
     
       3.17 
       
         Niet alleen subonderdeel 1.1 vindt in de voorafgaande bespreking zijn Waterloo, maar ook  subonderdeel 1.2 . De klacht uit subonderdeel 1.2 is dat voor zover rov. 6.8 en 6.22 zo moeten worden gelezen dat volgens het hof geen rechtens relevant onderscheid bestaat tussen verpakkingstekens 2 en het LEEF VITAAL merk, dat oordeel dan rechtens onjuist en innerlijk tegenstrijdig is. Nu het hof dit niet heeft geoordeeld, mist deze klacht feitelijke grondslag. Het hof heeft namelijk geoordeeld dat het gebruik van genoemd merk in verpakkingstekens 2 niet op relevante wijze afwijkt van het als in de gedoogperiode 2009-2014 gehanteerde gebruik van dat merk in promotiemateriaal en op de website en niet dat de aangepaste verpakkingslijn zou zijn gedoogd door PK en daarbij speelt geen rol of die nieuwe verpakkingslijn al of niet als merk is gedeponeerd (in gelijke zin s.t. Vemedia 17). Dat hier sprake is van ‘normaal gebruik’ in de zin van art. 2.23bis BVIE (desnoods in de zin van lid 5 sub a) is een feitelijk oordeel dat goed te volgen is. De slotklacht uit subonderdeel 1.2 is voorgesteld vanuit de veronderstelling dat in rov. 6.8 en 6.22 zou zijn geoordeeld dat Vemedia  verpakkingstekens 2 als merk zou hebben ingeschreven, maar daar wijst niets op, zodat die klacht evenmin tot cassatie kan leiden. 
         
           Onderdeel 2: inbreuktoets 
         
       
     
     
       3.18 
       PK heeft  geen belang bij  de klachten van  onderdeel 2  gericht tegen het non-inbreukoordeel, als onderdeel 1 geen doel treft, met als gevolg dat het hofoordeel overeind blijft dat sprake is van voortgezet bewust gedoogd gebruik van het LEEF VITAAL merk dat niet wezenlijk af is gaan wijken vanaf de nieuwe verpakkingslijn sinds september 2019 (in gelijke zin s.t. Vemedia 18). De rov. 6.23 t/m 6.40 zijn dan in wezen als  obiter dicta  te beschouwen. PK kan bij die stand van zaken immers vanwege rechtsverwerking niet meer met Merken 1 en 2 optreden tegen verpakkingstekens 2 en dan is de vraag of die tekens inbreuk maken niet meer relevant en had het hof die vraag ook in het midden kunnen laten. De Merken 3 t/m 8 kan PK niet in stelling brengen omdat het LEEF VITAAL merk van Vemedia ouder is dan die jongere merken van PK (zo ook het hof in rov. 6.30); dat is het gevolg van de co-existentieregel bij deze merkenrechtelijke rechtsverwerking als in de inleiding uiteengezet. Ik zou het hierbij kunnen laten, maar bespreek de klachten hierna ook inhoudelijk, zij het ten overvloede. 
     
     
       3.19 
       
         Subonderdeel 2.1  klaagt dat het hof eerst de inbreukvraag had moeten beoordelen en pas daarna het rechtsverwerkingsverweer onder verwijzing naar het  Jiskefet- arrest, rov. 3.2-3.3 . 
     
     
       3.20 
       Dat dwingend eerst de inbreuk en daarna pas rechtsverwerking beoordeeld zou moeten worden, valt niet in te zien. Het hof stelt voorop dat Vemedia’s rechtsverwerkingsverweer de verste strekking heeft (rov. 6.2). Het ligt dan in de rede zo’n verweer als eerste te behandelen. Daarbij wordt dan inbreuk als het ware verondersteld of in het midden gelaten en als er sprake is van rechtsverwerking, behoeft merkinbreuk vervolgens niet meer aan de orde te komen  – een bekende rechterlijke techniek in continentaal Europa. Als een verweer tegen een merkinbreukvordering (rechtsverwerking) gegrond wordt bevonden, is al daarom geen sprake van merkinbreuk; de rechter wijst dan op basis van gegrondbevinding van dat verweer de merkinbreukvordering af. Uit  Jiskefet  lijkt mij niet te volgen dat dat anders zou moeten in onze zaak . Omdat het hof in  Jiskefet  had geoordeeld dat geen sprake was van inbreuk, was het volgens dit arrest niet nodig dat het hof ook nog zou hebben onderzocht of hier een beperking van toepassing was in de vorm van louter refererend merkgebruik. In rov. 3.3 verduidelijkt de Hoge Raad dat als eenmaal is geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk, er niet via art. 2.23 BVIE alsnog een inbreukverbod valt te verkrijgen, aangezien dat artikel de rechten van de merkhouder  beperkt  en  niet uitbreidt . Dat is andere materie dan in onze zaak aan de orde en ik zie de bepleite parallel niet opgaan. Ook uit  Anheuser-Busch  volgt niet, zoals PK stelt in haar s.t. 21, dat voor een geslaagd beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking vereist is dat eerst wordt vastgesteld dat het jongere merk inbreuk maakt op het oudere merk. Het Hof bespreekt daar namelijk een heel andere vraag, namelijk of de gedoogtermijn van art. 9 lid 1 Mrl kan aanvangen voordat de houder van het oudere merk zijn merk heeft ingeschreven (antwoord: ja) en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om de rechtsverwerkingstermijn in te laten gaan. Uit art. 9 lid 1 Mrl volgt ook niet dat eerst moet worden beoordeeld of het jongere merk inbreuk maakt op het oudere merk, voordat het rechtsverwerkingsverweer kan worden beoordeeld. Op dit een en anders ketst subonderdeel 2.1 af. 
     
     
       3.21 
       
         Subonderdeel 2.2  klaagt dat het voorgaande (ook) meebrengt dat bij de beoordeling van de merkinbreukvraag onder art. 2.20 lid 2 sub b en c BVIE en onder art. 9 lid 2 sub b en c UMVo (door het hof toegepast in rov. 6.23 t/m rov. 6.40) ook de gewone merkinbreuktoets moet plaatsvinden, inhoudende dat het merk zoals ingeschreven vergeleken moet worden met het teken zoals gebruikt, waarin dan het volledige teken zoals gebruikt moet worden betrokken, en niet – zoals het hof uitdrukkelijk en bij herhaling heeft gedaan (in de PI onder 24 met geaccentueerde passages aangegeven) – een element uit het teken (hier: verpakkingsteken 2) weggedacht en/of genegeerd kan worden. Dat geldt volgens de klacht in versterkte mate in dit geval, waar het hof een element wegdenkt dat juist onderscheidend is; het hof heeft (o.a. in rov. 6.9) vastgesteld dat Vemedia het LEEF VITAAL merk gebruikt heeft om haar producten te onderscheiden naar herkomst, en het hof spreekt in rov. 6.2 tot en met 6.22 dan ook steevast van ‘merkgebruik’ door Vemedia.  
     
     
       3.22 
       Deze klacht slaagt al niet omdat dit voortbouwt op het hiervoor verwerpend besproken subonderdeel 2.1 (in gelijke zin s.t. Vemedia 28). 
     
     
       3.23 
       Tot slot klaagt het subonderdeel  onder 28  (als toegelicht bij s.t. PK 43) dat het oordeel in rov. 6.30 dat aan Vemedia’s recht haar eigen merk te mogen gebruiken afbreuk zou worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Een geslaagd beroep op art. 2.23quater BVIE levert namelijk geen ‘recht dat eigen merk te gebruiken’ op, maar biedt het de aangesproken gebruiker louter een verweer tegen een (anders geslaagde) merkinbreukvordering van de houder van het oudere merk. 
     
     
       3.24 
       Deze klacht zie ik evenmin doel treffen. Een geslaagd beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking wegens bewust gedogen betekent dat de oudere merkhouder het jongere merkrecht niet meer kan vernietigen, zich niet tegen gebruik daarvan kan verzetten en ook geen nevenvorderingen en samenhangende vorderingen meer daartegen kan instellen. Dat verweer werkt niet alleen voor de gedoogperiode (voor het verleden). De jongere merkhouder kan dat verweer ook naar de toekomst toe inzetten jegens de oudere merkhouder voor hetzelfde, althans niet relevant afwijkende merkgebruik zoals dat door de oudere merkhouder bewust gedoogd is. Het ligt dan ook voor de hand zijn positie zo te omschrijven dat hij feitelijk een ‘gebruiksrecht’ heeft, zo is hiervoor besproken . ‘Feitelijk’, omdat rechtsverwerking inderdaad niet leidt tot het ontstaan van een recht aan de kant van degene die zich op rechtsverwerking beroept, maar  de facto  wel leidt tot een gebruiksrecht van de jongere merkhouder. In de literatuur wordt dit aangeduid als ‘co-existentie’; beide rechten moeten elkaar dulden. Het feitelijke gebruiksrecht strekt niet verder dan passend binnen het gedoogde gebruik . Een andere opvatting zou in strijd zijn met de doelstellingen van de merkenrechtelijke rechtsverwerking, met name met de rechtszekerheid, als de houder van het oudere merk na afloop van de gedoogperiode alsnog schadevergoeding zou kunnen vorderen of andere vorderingen zou kunnen instellen . De rechtsverwerkingsregeling geeft de houder van het jongere merk de zekerheid dat na afloop van de bewuste gedoogtermijn van vijf jaar door de oudere merkhouder het gebruik ervan rechtens niet meer kan worden verhinderd door de oudere merkhouder .  
     
     
       3.25 
       
         Subonderdeel 2.3  klaagt dat het arrest innerlijk tegenstrijdig en dus ontoereikend is gemotiveerd, omdat uit de in PI onder 24 geaccentueerde passages blijkt dat het hof niet de volledige aangevallen verpakkingstekens 2 heeft beoordeeld, maar louter een (uitgekleed) deel daarvan. Het hof heeft in rov. 6.24, 6.25 en 6.26 immers overwogen dat, zowel bij de inbreukbeoordeling ‘sub b’  als ‘sub c’ het merk zoals ingeschreven moet worden vergeleken met het teken zoals gebruikt (en niet: het teken ontdaan van een onderscheidend element) en dat dat zowel het verwarringsgevaar als de vraag of het publiek een verband legt tussen merk en teken, globaal moet worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Dit is precies wat het hof (expliciet) niet heeft gedaan, zodat het arrest innerlijk tegenstrijdig is, aldus deze klacht. 
     
     
       3.26 
       
         Uit de voorafgaande bespreking zal duidelijk zijn dat ik ook deze klacht inhoudelijk niet zie opgaan. Een van de relevante omstandigheden van het geval is hier juist dat met betrekking tot de Merken 1 en 2 sprake is van bewust gedogen van het LEEF VITAAL merk, zodat het rechtsverwerkingsverweer opgaat en PK zich tegen dat gebruik op die grond niet meer kan verzetten, terwijl de jongere Merken van PK ook niet tegen Vemedia in stelling kunnen worden gebracht, omdat die dateren van na de inschrijving van het LEEF VITAAL merk. Dat zich dit heeft vertaald in de gewraakte ‘wegdenkexercitie’ is goed te volgen. 
         
           Veegklacht 
         
       
     
     
       3.27 
       De PI bevat  onder 30  bevat tot slot de veegklacht dat bij een geslaagd beroep ook de oordelen in rov. 1.2, 6.37, 6.41 t/m 6.43 en het dictum (onder 7) niet in stand kunnen blijven omdat die oordelen gebaseerd zijn op de eerder aangevallen oordelen. Dat mist zelfstandige betekenis en deelt het lot van de voorafgaande klachten. 
     
   
   
     
       4 Conclusie 
     Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep. 
     
     
       De Procureur-Generaal bij de 
       Hoge Raad der Nederlanden 
     
     
     
       A-G 
     
     
   
   
      	S.t. PK 22 en 34. 
   
   
      	De feiten zijn ontleend aan het bestreden arrest: Hof Den Haag 19 september 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2673, IER 2024/2 m.nt. J.C.S. Pinckaers ( Lucovitaal/Leef vitaal ), rov. 3.1-3.12.  
   
   
       	Dit merk is kennelijk niet alleen aangevraagd op genoemde datum, maar ook ingeschreven, zo valt af te leiden uit het register ( BOIP Merkenregister | Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ). De inschrijving heeft het hof niet uitdrukkelijk vastgesteld, PK heeft bij grieven niet gesteld dat de merken 7 en 8 zijn ingeschreven, maar wel bij pleidooi, plta HB 3.4. Vemedia heeft in appel verweer gevoerd tegen vergelijking met merken 7 en 8 (MvA 90 en plta HB 6-9), maar v.z.v. valt na te gaan niet omdat de merken niet zijn ingeschreven. Ik houd het op het ingeschreven zijn van merken 7 en 8 op hypothetisch feitelijke grondslag. 
   
   
      	Het procesverloop is gedeeltelijk ontleend aan het bestreden arrest, rov. 4.1 t/m 5.1. 
   
   
      	Rb. Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1133, rov. 4.2. 
   
   
      	Vt. 1 in arrest: Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. 
   
   
       	Vt. 3 in arrest: Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ EG 18 januari 1984, 327/82, ECLI:EU:C:1984:11 ( Ekro ), punt 11; en HvJ EG 9 november 2000, C-357/98, ECLI:EU:C:2000:604 ( Yiadom ), punt 26. 
   
   
       	Vt. 4 in arrest: Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten. 
   
   
       	Vt. 5 in arrest: Verordeming (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk. 
   
   
       	Vt. 6 in arrest: Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 gebruari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie). 
   
   
       	Vt. 7 in arrest: Wijzigingsverordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. 
   
   
       	Vt. 9 in arrest: Vgl. HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 ( Postkantoor ), rov. 113-117 en HR 17 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0657 ( Erotisch huishoudtextiel ). 
   
   
       	Vt. 10 in arrest: HvJEU 22 september 2011, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605. 
   
   
       	Vt. 11 in arrest: HvJEU 22 juni 2000, C-425/98, EU:C:2000:339 ( Marca Mode ), punt 33. 
   
   
      	Vt. 12 in arrest: HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 ( Equivalenza ). 
   
   
      	Vt. 13 in arrest: Zie overweging 12 bij Wijzigingsverordening 2015/2424: “ Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van aan een Uniemerk verbonden rechten geen afbreuk doet aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemerk hebben verkregen. Dit is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 ”, en de toelichting van de Europese Commissie bij haar voorstel voor Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)161 def van 27 maart 2013): “ Neither the Regulation nor the Directive contains a clear rule stating that the trade mark proprietor cannot successfully invoke his rights against the use of an identical or similar sign which is already the subject of an earlier right. In line with Article 16(1) of the TRIPS Agreement, Article 9 of the Regulation is amended to clarify that infringement claims are without prejudice to earlier rights ”.  
   
   
      	Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Art. 9 Mrl heeft als opschrift ‘ Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen’ , en art. 9 lid 1 Mrl  luidt zo: ‘ De houder, in een lidstaat, van een in artikel 5, lid 2, of artikel 5, lid 3, onder a), bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd ’. Art. 18 Mrl heeft als opschrift ‘ Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure ’ en art. 18 lid 1 Mrl luidt zo: ‘ In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van artikel 8, artikel 9, lid 1 of 2, of artikel 46, lid 3 ’. 
   
   
      	Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk . 
   
   
      	HvJEU 22 september 2011, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605, NJ 2013/117, m.nt. Ch. Gielen, IER 2012/6 m.nt. Ch. Gielen ( Anheuser-Busch/Budĕjovický Budvar ), pt. 33. Dat oordeel had betrekking op art. 9 Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. 
   
   
     
       Anheuser-Busch/Budĕjovický Budvar  (al aangehaald), pt. 37. 
   
   
      	Idem, pt. 43-44. 
   
   
      	Idem, pt. 45. 
   
   
     
       Anheuser-Busch/Budĕjovický Budvar  (al aangehaald), pt. 54-58. Overigens hoeft het  oudere  merk niet ingeschreven te zijn, zie pt. 60. 
   
   
      	A.M.E. Verschuur, in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/401 (bij niet normaal gebruik gedurende vijf jaar kan de oudere merkhouder het verval inroepen) en Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/9.5.2.  
   
   
      	F.C. Folmer, T&C IE, commentaar op art. 2.30septies BVIE, aant. 2. 
   
   
      	HvJEU 19 mei 2022, C-466/20, ECLI:EU:C:2022:400, IER 2023/12 m.nt. J. Vrielink, BIE 2022/8 m.nt. S.L.H. Bergsma ( Heitec/Heitech ), pt. 57, waarover A.M.E. Verschuur in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/401. 
   
   
      	Idem, pt. 52-53. 
   
   
      	NJ-annotator Gielen in zijn annotatie bij  Anheuser-Busch/Budĕjovický Budvar  (al aangehaald). Hij verwijst naar HR 17 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1186, NJ 1994/573 m.nt. Ch. Gielen ( Michelin/Michels ) waarin de Hoge Raad uitdrukkelijk heeft overwogen dat art. 9 lid 1 Richtlijn 89/104 een scherpe regel introduceert die het geldende recht wijzigt (rov. 4.2.1). Bergsma spreekt in zijn annotatie bij  Heitec/Heitech  (al aangehaald) van een “rigide invulling van het leerstuk van merkenrechtelijke rechtsverwerking”. De vraag is volgens Bergsma in hoeverre er nog ruimte is voor de in de Nederlandse rechtspraktijk van oudsher belangrijke rol van de redelijkheid en billijkheid bij beoordeling van rechtsverwerking in het merkenrecht, met afweging van alle omstandigheden van het geval en het leveren van maatwerk (BIE 2022/8, p. 198). Annotatoren Vrielink (IER 2023/12 ) en Bergsma (BIE 2022/8 ) menen dat geen ruimte meer is voor aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid in het kader van vernietiging van jongere ingeschreven merken en het bewust gedogen van jongere merken. T. van Aerde, Te Laat! Over verjaring en rechtsverwerking in het merkenrecht, BMM Bulletin 2023/2, p. 105-106, denkt dat die ruimte er nog wel ligt in gevallen van rechtsverwerking die niet specifiek het  gedogen  van het gebruik van een ingeschreven jonger recht betreffen, maar dat bij rechtsverwerking met betrekking tot de nietigverklaring van een jonger recht uitsluitend het Unierecht geldt.  
   
   
     
       Heitec/Heitech  (al aangehaald), pt. 47. 
   
   
      	Idem, pt. 48. 
   
   
      	Idem, pt. 72-73, zie in gelijke zin onder verwijzing naar dit arrest ook F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, rn. 51. § 21 Markengesetz is de Duitse implementatie van deze Unierechtelijke merkenrechtelijke rechtsverwerking (art. 9 Mrl), overeenkomend met ons art. 2.30 septies BVIE. 
   
   
      	F.C. Folmer, T&C IE, commentaar op art. 2.30septies BVIE, aant. 5 en J.C.S. Pinckaers in IER 2024/4, nr. 3 en 8 en voor de parallelle Duitse bepaling F. Thiering in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, rn. 58-59. 
   
   
      	I. Czernik, in: U. Hildebrandt & O. Sosnitza (eds.), EU Trade Mark Regulation, 2023, art. 61, aant. 12. 
   
   
      	Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/9.5.2. 
   
   
      	A. Kur & M. Senftleben, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017/6.252.  
   
   
      	Ook het  weglaten  van elementen kan ertoe leiden dat het merkgebruik van de jongere merkhouder opschuift naar dat van de oudere merkhouder en daarmee niet meer onder het rechtsverwerkingsverweer valt, zie F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, rn. 96, waarbij als voorbeeld wordt genoemd de Heitec-zaak waarin de jongere merkhouder met betrekking tot “Haitec Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb EDV-gestützter Lösungen mbH” (Haitec I) en “Haitec Gesellschaft für den Vertrieb von CAE-Lösungen mbH” (Haitec II) een geslaagd beroep op rechtsverwerking deed, maar vervolgens “Haitec Aktiengesellschaft” als merk ging gebruiken en daarmee, door weglating van de beschrijvende elementen, opschoof richting het oudere merk “Heitec GmbH”. Ten aanzien van het nieuwe gebruik (“Haitec Aktiengesellschaft”) slaagde het rechtsverwerkingsverweer van de jongere merkhouder dan ook  niet . Zie BGH 14 februari 2008, GRUR 2008, 803, nr. 29 e.v. ( HEITEC ).  
   
   
      		F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, aant. 94-98. 
   
   
      	F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, rn. 94 (overigens verdedigde Thiering dit in de 12e druk uit 2018 nog niet, zodat dit een moderne opvatting weergeeft): “Der dem Verletzer zur Verfűhrung stehende Spielraum [sc. in het kader van de algemene Duitse rechtsverwerkingsleer volgens § 242 BGB] is somit kleiner als im Rahmen der speziellen Verwirkung nach § 21 I und II (dazu Rdn 52 f).” In dat rn. 52 geeft Thiering aan dat “eine Veränderung von bloβen Detailparametern, welchte an der Beurteilung, fűr welche Waren/DL die jűngere Markebenutzt wird, nichts ändert, unbeachtlich und die Verwirkung nicht entgegenstehen soll.” Deze leer is ook door het hof toegepast in rov. 6.19-6.20 en spoort zodoende met de laatste inzichten in de Duitse merkenliteratuur. 
   
   
      	Idem, rn. 53. Achtergrond hiervan is dat dergelijke wijzigingen in gebruik niets veranderen aan de vaststelling dat het jongere merk gedoogd is voor bepaalde waren en diensten en het jongere merk niet meer vernietigd kan worden voor gebruik voor díe waren en diensten, zo wordt verduidelijkt in rn. 52.  Een ‘harde grens’ is dus wel gebruik van het jongere gedoogde merk voor nieuwe waren en diensten die ook niet met de gedoogde waren en diensten vergelijkbaar zijn. Dat valt niet onder het bereik van merkenrechtelijke rechtsverwerking, aldus Thiering in rn. 53. 
   
   
      	Zie daarover uitvoerig P. Ströbele in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 26, rn. 180 e.v. 
   
   
      	Idem, rn. 53, hier integraal geciteerd, omdat dit m.n. van belang is voor onze zaak] 
   
   
      	NJ-annotator Gielen onder  Anheuser-Busch/Budĕjovický Budvar  (al aangehaald); F.C. Folmer; T&C IE, commentaar op art. 2.30septies BVIE, aant. 3; T. van Aarde, Te Laat! Over verjaring en rechtsverwerking in het merkenrecht, BMM Bulletin 2023/2, p. 105-106; S.L.H. Bergsma, BIE 2022/8 o.v.n. Rb. Den Haag 28 augustus 2013, HA ZA 11-2527 (niet gepubliceerd), rov. 5.6 en A.M.E. Verschuur, in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/401, o.v.n. Rb. ’s-Gravenhage 12 april 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AY5803, BIE 2007/59, IER 2006/57 ( Harry’s Bar ).  
   
   
      	Uit verschillende passages blijkt dat PK het LEEF VITAAL merk ziet als ‘onderdeel’ van verpakkingstekens 2 (PI onder 14 en 20, s.t. 34), ofwel als ‘element’ van verpakkingstekens 2 (s.t. 1).    
   
   
      	S.t. Vemedia 7. 
   
   
      	In cassatie is vernietiging van het gedeponeerde LEEF VITAAL merk dus niet meer aan de orde.  
   
   
      	Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2. Zie voor het overeenkomende (richtlijnconforme) Duitse merkenrecht F. Hacker, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 14, rn.  326-341. 
   
   
      	Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2. Zie voor het Duitse recht: F. Hacker, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 14, rn.  328, o.v.n. HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, IER 2003/47 m.nt. H.M.H. Speyart, Ondernemingsrecht 2003/31 m.nt. B.J. Drijber, NJ 2004/208 m.nt. J.H. Spoor ( LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet; Arthur & Félicie ), pt. 52. Genoemd arrest ging over de vraag of een bepaald teken identiek is aan een merk in de zin van art. 5 lid 1 sub a Richtlijn 89/104, het huidige art. 10 lid 2 sub a Mrl. 
   
   
      	Zie Spoor in zijn annotatie bij  LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet; Arthur & Félicie  (al aangehaald), nr. 3: “ Het Hof gaat niet in op de vraag, wat in het concrete geval als het teken valt te beschouwen. Voorzover een teken zelf als merk is gedeponeerd is die afbakening gegeven, maar bij een teken dat alleen maar gebruikt wordt zonder tevens gedeponeerd te zijn kan de afgrenzing lastiger zijn, zoals bijvoorbeeld bij een van illustraties voorzien etiket waarin een beeldmerk is verwerkt ”. 
   
   
      	Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2 o.v.n. Rb. Den Haag 5 juli 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:BA8987, BIE 2007/72 ( Adidas/Nike ), waarin is geoordeeld dat het door Nike gebruikte tweestrepen-teken alleen als decoratie wordt opgevat (rov. 4.4) en dat Adidas niet had aangetoond dat het relevante publiek het tweestrepen-teken als merk is gaan opvatten (rov. 4.5). Zie ook P. Ströbele in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 26, rn. 198 e.v. 
   
   
      	Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2 o.v.n. BenGH 16 juni 1995, ECLI:NL:XX:1995:AD2359, NJ 1995/745 m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1997/57 ( Linguamatics/Polyglot ) en HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, ECLI:NL:XX:2002:AF5766, NJ 2003/75, IER 2002/29 m.nt. Ch. Gielen ( Hölterhoff/Freiesleben ). 
   
   
      	Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2. 
   
   
      	S.t. PK 42 (zie ook al s.t. PK 39 over een combinatie van beschermde en onbeschermde elementen die in combinatie kan bijdragen of juist afdoen aan een overeenstemmend totaalbeeld) stelt daarover (in de context van onderdeel 2 overigens, hetgeen iets anders is, maar ook omtrent merkenrechtelijke relevantie van additionele elementen) dat bijv. de plaatsing op de verpakking, de grootte, de kleur(en) waarin het merk gevoerd wordt en de combinatie met andere (overeenstemmende) beeldelementen kan leiden tot merkenrechtelijke relevantie. Zie P. Ströbele, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 26, rn. 209: additionele elementen die op zichzelf niet onderscheidend zijn kunnen  in combinatie  met een merk het onderscheidend vermogen van dat merk veranderen en geeft als voorbeeld: “ Das gillt zB fűr isoliert nicht unterscheidungskräftige Zusätze, wenn durch sie au seiner an sich beschriebenden Verwendung der Marke kennzeichenmäβige Benutzungsform entsteht [o.v.n. BGH GRUR 2012, 832 (Nr 35)  ZAPPA ]. Toevoeging van beeldelementen en kleuren die puur decoratief zijn veranderen het onderscheidend vermogen van een woordmerk niet (Idem, rn. 215) en het is geen feit van algemene bekendheid/ervaringsregel (“Erfahrungssatz”) dat het relevante publiek woord- en beeldelementen in een embleem altijd als ‘einheitliches Zeichen’ waarneemt (Idem, rn. 216, telkens met verwijzing naar rechtspraak) .  
   
   
      	F. Hacker in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 14, rn. 338 geeft aan dat dit niet te snel moet worden aangenomen, teneinde van de werkelijkheid losgezongen uitspraken te voorkomen. 
   
   
      	P. Ströbele, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 26, nr. 198-199 (over de vraag wanneer nog sprake is van normaal gebruik wanneer een merk samen met andere elementen wordt gebruikt): Geïsoleerd gebruik van merken komt eigenlijk nooit voor [o.v.n. BGH GRUR 2017, 1043 (Nr 19)  Dorzo ], merken worden eigenlijk altijd weergegeven met kleuren, beschrijvingen van het product, enz. De eerste vraag is dan ook of die context merkenrechtelijk relevant is in de hiervoor bedoelde zin. 
   
   
      	 ‘Gesamtzeichen’ is de technische term voor een teken dat bestaat uit meerdere bestanddelen (elementen) maar dat door het relevante publiek als één teken wordt gezien en ook als zodanig moet worden aangevallen en dus in zijn geheel in de merkinbreuktoets moet worden betrokken, zie F. Hacker, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 14, rn. 337.  
   
   
      	In vergelijkbare zin had ook de rechtbank al geoordeeld (Rb. Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1133), rov. 4.4: “De wijziging van de vormgeving van de verpakking en het in reclames als ‘nieuw’ aanprijzen van de Leef vitaal producten van de in 2019 ingevoerde productlijn, leidt niet tot een ander gebruik van het Leef vitaal merk dan in 2009”. 
   
   
      	In gelijke zin s.t. Vemedia 8 en 9. Dat de vraag hier zou zijn ‘of Vemedia er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij het met de merken van PK overeenstemmende LEEF VITAAL-merk, in elke vorm en in elke context kon gaan gebruiken, ook als dat tot verwarringsgevaar leidt’, zoals PK bij s.t. 4 aangeeft, was niet de hier voorliggende vraag en dat heeft het hof ook niet beslist. Het hof heeft getoetst welk gebruik van dat merk van Vemedia is gedoogd en juist expliciet niet losgezongen van de betreffende context.  
   
   
      	In eerste aanleg overwoog de rechtbank (al aangehaald) dat “vitamines en voedingssupplementen in de regel in dit soort potjes worden verpakt” (rov. 4.9). Dergelijke vormgeving is m.a.w. gebruikelijk in de branche en daarom niet-onderscheidend. Zie over dit aspect nog Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/5.1.5: “Het begrip ‘teken’ in de zin van de merkenwetgeving vindt een begrenzing in de eis dat het in staat moet zijn om als signaal opgemerkt te worden door het in aanmerking komende publiek, omdat het anders nooit de functie zou kunnen vervullen om de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen; het moet een (secundaire) betekenis kunnen overbrengen. Andersom geldt dat wat visueel waarneembaar is niet altijd een teken is in de zin van de merkenwetgeving. Grafische weergave van wat door het publiek alleen gepercipieerd wordt als een versiering, is bijvoorbeeld geen teken in de zin van art. 2.1 (1) BVIE” [o.v.n. HvJEG 24 juni 2004, C-49/2, ECLI:EU:C:2004:384, IER 2004/90 m.nt. Ch. Gielen ( Heidelberger Bauchemie; kleurencombinatie ), pt. 23]. Vgl. ook OLG Hamburg 3 maart 2006, GRUR-RR 2006, 219 ( EVIAN/REVIAN’s ), rov. 1.b: “Was die hinzufügung des Bildmotivs schneebedeckter Berggipfel betrifft [aan het woordmerk Evian, A-G], ist bereits zweifelhaft, ob der Verkehr dieses überhaupt als Teil der Warenkennzeichnung ansieht und nicht als bloβes dekoratives Beiwerk (…)”. 
   
   
      	Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/12.3.11. Zie ook de stellingen van Vemedia over de aanpassingen in de verpakkingen vanaf september 2019: ‘de nieuwe verpakking is wat strakker en eigentijdser vormgegeven’ (plta HB 22), ‘eigentijdser en frisser’ (s.t. 7), ‘restyling van de verpakking’ (s.t. 16), enz. Daarin ligt besloten dat het gaat om merkgebruik in op ondergeschikte punten gewijzigde vorm, zonder dat dat het onderscheidend vermogen wijzigt. 
   
   
      	HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, NJ 2013/527 m.nt. Ch. Gielen, IER 2013/54, BIE 2013/77 m.nt. P.A.C.E. van der Kooij ( Specsavers/Asda ), pt. 29. Zie ook  Rintisch/Eder  (al aangehaald), pt. 21.  
   
   
      	Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/12.3.11. 
   
   
      	Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/12.3.11 o.v.n. rechtspraak. Het beeld dat daar n.a.v. de rechtspraak wordt geschetst is dat rechters vaak coulant zijn wanneer het gaat om een woordmerk dat is ingeschreven in een bepaalde opmaak, maar in andere opmaak wordt gebruikt. Wanneer het gaat om wijzigingen van beeldelementen in beeldmerken, of wijzigingen van woorden in beeldmerken, is de jurisprudentie, op enkele uitzonderingen na, sterk casuïstisch. Zie verder A.M.E. Verschuur, in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/423, vn. 713 voor recentere rechtspraak. 
   
   
      	F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 22, rn. 28: “Die Marke [het jongere gedeponeerde recht] darf  in der eingetragenen Form  benutzt werden. Darüber hinaus wird man ihrem Inhaber grds auch noch zugestehen können, sie in solchen abweichenden Formen zu benutzen, welche ihren  kennzeichnenden Charakter nicht iSv par. 26 III S 1 verändern . Abweichungen, welche die Kollision  verstärken  (zb Hinzufügung grafischer Elemente, wie sie sich ähnlich auch in der älteren Marke finden), dürften vom Benutzungsrecht allerdings nicht mehr abgedeckt sein.”. Zie ook Wolfgang Berlit, Markenrecht, 10. Auflage, 2015, rn. 279: “Die rechtsvernichtende Wirkung des Verwirkung erfasst auβerdem allein das geduldete Kennzeichen in seiner konkreten Form. Die Verwirkung tritt nicht bei einer abgeänderten Gestaltung des Kennzeichens ein, die sich dem prioritätsälteren Recht noch weiter annähert (BGH-Entscheidung “HEITEC”).” [nadruk in origineel, A-G]. Vindplaats laatstbedoeld arrest: volgende voetnoot. 
   
   
      	BGH 14 februari 2008, GRUR 2008,803 ( HEITEC ). 
   
   
      	In onze zaak heeft het hof geoordeeld dat er vanaf september 2019 geen ‘wezenlijke wijziging’ is van het gebruik door Vemedia (rov. 6.22). Dit past in de lijn dat het merkgebruik van LEEF VITAAL op verpakkingstekens 2 hooguit als gebruik ex art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE kan worden gezien en zodoende niet de merkenrechtelijke rechtsverwerkingsgrenzen heeft overschreden. Het hof heeft dan ook niet geoordeeld dat het gebruik vanaf september 2019 “ nog meer richting PK ” schuift, zoals annotator Pinckaers schrijft (IER 2024/2, nr. 7). Pinckaers doelt hiermee op het feit dat vanaf september 2019 het LEEF VITAAL merk aan de  bovenkant  van de verpakking wordt afgebeeld, terwijl het daarvoor op de  onderkant  werd afgebeeld (nrs. 7 en 10). Uit rov. 3.8 blijkt echter dat het hof heeft geoordeeld dat ook in de periode vóór 2019 het LEEF VITAAL merk al aan de bovenkant werd gebruikt in promotiemateriaal en op de website, vandaar dat het hof in rov. 6.22 niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat niet gesproken kan worden van een wezenlijke wijziging in gebruik. Overigens is Pinckaers het eens met het oordeel van het hof dat het beroep op rechtsverwerking slaagt (nr. 10).  
   
   
      	HR 27 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1484, NJ 2023/325, AA 2024/0460 m.nt. D.J.G. Visser ( Jiskefet ). 
   
   
      	In gelijke zin Dupliek Vemedia 10. 
   
   
      	Evenzo s.t. Vemedia 19-20. 
   
   
      	Al aangehaald. S.t. PK onder 21 verwijst naar pt. 53 van dit arrest. 
   
   
      	F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, rn. 51: “Dabei wirkt sich die Verwirkung – anders als die Verjährung – nicht nur auf die Vergangenheit aus, beschränkt sich also nicht auf Ansprüche, die bis zur Geltendmachung des Rechts entstanden sind, sondern erstreckt sich gleichermaβen in die Zukunft, soweit es um dieselbe Art von Verletzungshandlungen geht (…). Der Verletzer erlangt insoweit eine Art  faktisches Weiterbenutzungsrecht an seiner prioritätsjüngeren Marke.  [o.v.n. BGH 26 januari 2023, GRUR 2023,332, nr. 55 ( HEITEC III ) en Goldmann in BeckOK-MarkenR (33. Edition), Markengesetz § 21, rn. 31]” (nadruk in het origineel, A-G). Dat wordt ook wel het ‘intervening right’ van de houder van het jongere gedoogde merk genoemd, zie A. Kur & M. Senftleben, European Trade Mark Law. A Commentary, 2017/6.195: “The result of acquiescence is thus a defence to the invalidation of the later mark as well as an intervening right that can serve as a defence in infringement proceedings” en 6.242 (“(…) an intervening right may also evolve from acquiescence (...)”). In  Anheuser-Busch  (al aangehaald) overwoog het HvJEU ook dat een geslaagd beroep op rechtsverwerking er toe leidt dat de houder van een ingeschreven jonger merk “zijn recht op dit merk kan behouden”, zie pt. 33.  
   
   
      	Anders dan PK bij s.t. 43 ten onrechte stelt, gaat het hier dus ook niet om een ‘eigen recht tot (onbeperkt) gebruik’. 
   
   
      	U. Hildebrandt, Trade mark law in Europe. Case law of the European Court of Justice of the European Union, 2024, p. 359 onder verwijzing naar  Heitec/Heitech  (al aangehaald), pt. 71. 
   
   
     
       Heitec/Heitech  (al aangehaald), pt. 72.