ECLI: ECLI:NL:GHSGR:2002:AE1721

Titel: ECLI:NL:GHSGR:2002:AE1721 Gerechtshof 's-Gravenhage , 17-01-2002 / 01/0772

Gerecht: Gerechtshof 's-Gravenhage

Datum uitspraak: 2002-01-17

Zaaknummer: 01/0772

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHSGR:2002:AE1721

---

-

Uitspraak: 17 januari 2002 
       Rolnummer: 01/772  
       Rolnr.rb. KG 01-681 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer M C-5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van: 
     
     
     
     
       de rechtspersoon naar vreemd recht   
       SMITHKLINE BEECHAM PLC, 
       gevestigd te Brentford, Middlesex (Verenigd Koninkrijk),  
       appellante, tevens incidenteel geïntimeerde, 
       procureur: Mr C.J.J.C. van Nispen 
     
     
     
     
     t e g e n : 
                 
     
     
     
       1. SYNTHON B.V., 
       2. GENTHON B.V., 
       beide gevestigd te Nijmegen, 
       geïntimeerden, tevens incidenteel appellanten, 
       procureur:   Mr  H.C. Grootveld 
       advocaten:  Mr P.A.M. Hendrick en 
       	        Mr M. Herschdorfer (Amsterdam)	 
     
     
     
     
     Het geding 
     
     
       Appellante (hierna ook te noemen SB) is in hoger beroep gekomen van een door de president van de rechtbank te 's-Gravenhage in kort geding tussen partijen gewezen vonnis van 29 juni 2001. Zij heeft daartegen zeven grieven aangevoerd, met conclusie tot vernietiging van het vonnis en toewijzing alsnog van haar vorderingen.  
       Geïntimeerden (hierna ook te noemen Synthon en Genthon dan wel tezamen Synthon c.s.) hebben de grieven bestreden en, incidenteel appellerend, vier grieven tegen het vonnis aangevoerd, welke door SB zijn bestreden. 
       Partijen hebben vervolgens hun standpunten doen toelichten aan de hand van pleitnotities, SB door haar procureur en Synthon c.s. door hun advocaten, waarbij door beide partijen producties in het geding zijn gebracht. Daarna hebben partijen onder overlegging van de processtukken, met inbegrip van de pleitnotities, arrest gevraagd.   
     
     
     
     Beoordeling van het hoger beroep 
     
     1.  De door de president van de rechtbank te 's-Gravenhage als voorshands vaststaand aangenomen feiten, weergegeven in 1.a tot en met 1.g van het vonnis, zijn - behoudens na te melden volzin in 1.a - in hoger beroep niet weersproken, zodat ook het hof in zoverre van die feiten zal uitgaan. 
     
     
       De volzin in 1.a luidt: "Onder het kopje "Experimental" is uiteengezet hoe een zaadkristal, die nodig is om het paroxetine-methaansulfonaatkristal (hof: ook genaamd paroxetine mesylaat ) te kunnen repliceren, moet worden gemaakt, terwijl onder het woord "Example 1" de bereiding van paroxetine-methaansulfonaat uit dat kristal is beschreven."  
       In de toelichting op de hiertegen gerichte (incidentele) grief 1 wordt betoogd dat uit de PCT-aanvrage van Synthon niet blijkt dat voor het repliceren een zaadkristal (bedoeld is "entkristal") nodig is, en evenmin dat  paroxetine-methaansulfonaat wordt bereid uit een zaadkristal.  
     
     
     Deze grief kan niet tot vernietiging van het vonnis leiden. Immers, in de PCT-aanvrage ( pag. 9 tot en met 11) is onder het (niet beperkende) kopje "Experimental" een proefneming op kleine schaal vermeld waarbij een entkristal wordt verkregen, terwijl onder "Example I" een proef op grotere schaal is beschreven, waarbij het verkregen entmateriaal is toegepast. In die zin is voor laatstgenoemde bereiding van paroxetine-methaansulfonaat een entkristal nodig, terwijl in plaats van "uit" wordt gelezen: met "toepassing van".  
       
     
       2. In dit geding heeft SB gevorderd -bij wege van voorlopige voorziening- Synthon c.s. te verbieden, op straffe van een dwangsom, inbreuk te maken op haar octrooi EP 0.970.955, voor zover dit voor Nederland geldt.  
       De president heeft bij het bestreden vonnis het verweer van Synthon c.s., dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi in een bodemprocedure of oppositieprocedure wegens gemis aan nieuwheid zal worden vernietigd respectievelijk herroepen, aanvaard omdat , wanneer men de werkwijzen uit "Experimental" en "Example 1" van de PCT-aanvrage toepast, men onvermijdelijk komt tot de stof volgens het octrooi van SB, en heeft de gevraagde voorziening geweigerd. 
     
     
     
       3. De incidentele grief II bestrijdt het oordeel van de president dat SB een spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorziening. 
       Synthon c.s. betogen in dit verband dat de door de president bij zijn beoordeling van het spoedeisend belang toegepaste norm niet in overeenstemming is met de norm volgens vaste jurisprudentie, te weten dat slechts een spoedeisend belang aanwezig wordt geacht indien actie wordt genomen binnen zes maanden nadat men redelijkerwijs kan weten of behoort te weten dat er sprake is van een beweerdelijke inbreuk, dan wel beweerdelijke inbreuk dreigt.  
     
     
     
       4. Naar het oordeel van het hof is bedoelde termijn van zes maanden waarbinnen een eisende partij op (dreigende) inbreuk moet reageren door het vorderen van een voorlopige voorziening, geen vaste jurisprudentie, maar moet van geval tot geval worden bezien of de eisende partij in de gegeven omstandigheden een spoedeisend belang heeft bij de door haar verlangde voorlopige voorziening.  
       Nu SB bij inleidende dagvaarding van 5  juni 2001 een voorziening heeft gevorderd die ertoe strekt te voorkomen dat Synthon c.s. door het op de markt brengen van een antidepressivum, waarin paroxetine-mesylaat voorkomt en waarvoor op 13 mei 2001 toelating als geneesmiddel is verkregen van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, inbreuk zal maken op een aan haar (SB) toekomend recht, ten gevolge waarvan zij stelt schade te zullen te ondervinden, heeft zij naar het oordeel van het hof bij haar vordering een spoedeisend belang. Daaraan doet niet af dat, zoals door Synthon c.s. wordt gesteld en door SB niet (voldoende) wordt weersproken, het door SB op de markt gebrachte antidepressivum Seroxat niet is vervaardigd volgens het octrooi. Voor het overige verenigt het hof zich met hetgeen aangaande het spoedeisend belang door de president is overwogen. Derhalve faalt deze grief.  
     
     
     
       5.  Het gaat in deze procedure om het Europees octrooi EP 0.970.955 B1 ten name van Smithkline Beecham PLC (hierna ook te noemen: het octrooi). De aanvrage voor het octrooi is ingediend op 23 april 1999 en ter inzage gelegd op 12 januari 2000; deze aanvrage heeft geleid tot octrooiverlening welke is gepubliceerd op 2 augustus 2000.  
       Het octrooi kent drie rechten van voorrang, namelijk van 2 juli 1998, 6 oktober 1998 en 10 februari 1999, respectievelijk berustend op de Britse octrooiaanvragen  
       GB 98.14316, GB 98.21732 en GB 99.02935. Het octrooi geldt voor een groot aantal  landen waaronder Nederland. SB heeft bij pleidooi te kennen gegeven geen beroep te doen op de prioriteit van 2 juli 1998. 
     
     
     6. Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bij en krachtens deze rijkswet bepaalde van toepassing is.  
     
     
       7.  Conclusie 1 van het Europese octrooi 0.970.955 B1 luidt in de procestaal: 
       1. Paroxetine methanesulfonate in crystalline form having inter alia the following characteristic IR peaks: 1603, 1513, 1194, 1045, 946, 830, 776, 601, 554, and 539 ± 4 cm -1; and/or the following characteristic XRD peaks : 8.3, 10.5, 15.6, 16.3, 17.7, 18.2, 19.8, 20.4, 21.5, 22.0, 22.4, 23.8, 24.4, 25.0, 25,3, 25.8, 26.6, 30.0, 30.2, and 31.6 ± 0.2 degrees 2 theta. 
     
       
     
       8.  De PCT-aanvrage nr. WO 98/56787 van Synthon (hierna ook te noemen de PCT-aanvrage) is ingediend op 10 juni 1997 en ter inzage gelegd op 17 december 1998; deze aanvrage heeft geleid tot het octrooi EP 0.994.872 (ook te noemen het Synthon-octrooi). Deze aanvrage is eveneens voor een groot aantal landen ingediend waaronder Nederland.  
       De indieningsdatum van de PCT-aanvrage (10 juni 1997) ligt vóór de eerste prioriteitsdatum (2 juli 1998) van het octrooi, terwijl de publicatiedatum van de PCT-aanvrage (17 december 1998) is gelegen na de tweede prioriteitsdatum (6 october 1998) van het octrooi, doch voor de derde prioriteitsdatum (10 februari 1999) daarvan. 
       De PCT-aanvrage heeft onder meer betrekking op een groep van nieuwe verbindingen, waaronder paroxetine-methaansulfonaat (zie de conclusies 1-5), een werkwijze voor het verkrijgen van deze verbindingen (conclusie 8) en de volgens die werkwijze verkrijgbare stof (conclusie 9).    
     
     
     9. De (incidentele) grief III betreft de vraag of de PCT-aanvrage nieuwheidsschadelijk is voor het octrooi en in het bijzonder of het octrooi enerzijds en de PCT-aanvrage anderzijds elk betrekking hebben op verschillende polymorfen van paroxetine-mesylaat. 
     
     10. SB heeft naar voren gebracht dat haar standpunt inhoudt dat de IR-piekwaarden in Tabel 1 van de aanvrage van Synthon indicatief zijn voor een andere kristalvorm van paroxetinemesylaat dan die van SB. 
     
     
       11. Het hof overweegt hieromtrent het volgende. 
       De wetenschappelijke literatuur, die over en weer is overgelegd (vgl. SB's productie 29 en Synthon's producties 13-16, 25 en 29) laat zien dat om met enige zekerheid polymorfie vast te stellen men in het algemeen diepgaande studies verricht, waarbij verscheidene elkaar aanvullende analysetechnieken waaronder IR en XRD worden gebruikt.  
     
     
     
       Er zij op gewezen dat de in de PCT-aanvrage gepresenteerde uitvinding is gelegen in een groep van nieuwe verbindingen met een bepaalde chemische structuurformule welke waardevolle eigenschappen hebben. De fysische parameters in de PCT-aanvrage behoefden daarom slechts de structuur van de geclaimde verbindingen en niet zozeer één bepaald polymorf te karakteriseren.  
       Gelet hierop en op de omstandigheid dat octrooien/octrooiaanvragen niet gelijk te stellen zijn met wetenschappelijke publicaties  zal de vakman in het verschil tussen de (onvolledige) lijsten van IR-piekwaarden, zoals deze in de PCT-aanvrage en het octrooi zijn vermeld, niet meer dan een (lichte) aanwijzing zien dat in het geval van paroxetine-mesylaat mogelijk sprake is van polymorfie.  
     
     
     Dit is in overeenstemming met de (eerste) verklaring van Professor Th. M. Niemczyk van 27 maart 2001, par.40 (productie bij conclusie van repliek in conventie, tevens houdende vermindering van eis, en conclusie van antwoord in reconventie in de zaak rolnr. 00/2359, welke productie door SB in deze procedure in eerste aanleg als productie 9 is overgelegd): "An explanation for the differences between the peaks listed in Synthon's Table 1 and the peaks listed in example 2 of SB's patent 0 970 955 (…), is that the samples from which they were taken are different polymorphs", en met de (eerste) verklaring van Professor J. Bernstein van 27 maart 2001, par.13 (productie bij genoemde conclusie en eveneens in eerste instantie door SB als productie 9 overgelegd): "Assuming that Example 1 of the Synthon patent (hof: bedoeld is kennelijk telkens "patent application") and Example 2 of the SB patent both describe paroxetine mesylate, then, based on Professor Niemczyk's conclusion, it is my opinion that the most plausible explanation for these differences, based on the evidence I've seen, is that the paroxetine mesylate characterized by the IR data presented in the Synthon patent and the paroxetine mesylate characterized by the IR data presented in the SB patent are different crystal forms", in welke verklaringen zij niet verder gaan dan de uitspraak dat het bedoelde piekverschil (plausibel) kan worden verklaard met het verschijnsel van polymorfie. Ook de Examiner van het Europees Octrooibureau was niet bereid aan te nemen dat in de PCT-aanvrage en het octrooi sprake was van verschillende polymorfen op de enkele grond van de getoonde (onvolledige) pieklijsten. 
     
     
       Voorts is bekend dat verschillende polymorfen veelal verschillende fysische eigenschappen hebben. Echter, het smeltpunt van het paroxetine-mesylaat uit de PCT-aanvrage (142-144 °C , DSC 145,8 °C) is hetzelfde als dat van het paroxetine-mesylaat uit het octrooi (143-146 °C) (zie ook par.12 van de (eerste) verklaring van Professor Bernstein van 27 maart 2001), hetgeen dus niet wijst op verschillende polymorfen. 
       Het vergelijken van de PCT-aanvrage en het octrooi levert dus in zoverre tegenstrijdige gegevens op.  
     
     
     12. De vraag rijst of er naast het bovengenoemde piekverschil nog andere aanwijzingen zijn te vinden die wijzen in de richting van polymorfie van het paroxetine-mesylaat. 
     
     
       Zodra een nieuwe werkzame stof is gevonden, is onderzoek naar polymorfen belangrijk, niet alleen omdat soms blijkt dat nieuw gevonden polymorfen betere eigenschappen hebben dan bekende (zie productie 29 van Synthon c.s.), maar ook omdat overheidsinstanties, die toelatingsvergunningen voor geneesmiddelen verstrekken, zulk onderzoek eisen (zie het artikel "Pharmaceutical Solids: A Strategic Approach to Regulatory Considerations" van Stephen Byrn c.s. in Pharmaceutical Research, Vol. 12, No. 7, 1995, pag. 945-954 (productie 13 van Synthon c.s. in eerste aanleg). In dit artikel wordt uitvoerig ingegaan op de vraag hoe men op systematische wijze een onderzoek naar polymorfe, gehydrateerde (gesolvateerde) en amorfe vormen kan uitvoeren:	 
       "The flow chart/decision tree for polymorphs is shown in Figure 1. It outlines investigations of the formation of polymorphs, the analytical tests available for identifying polymorphs, studies of the physical properties of polymorphs and the controls needed to ensure the integrity of drug substance containing either a single morphic form or a mixture. 
     
     
     A. Formation of Polymorphs - Have Polymorphs Been Discovered? 
     
     
       The first step in the polymorphs decision tree is to crystallize the substance from a number of different solvents in order to attempt to answer the question: Are polymorphs possible? Solvents should include those used in the final crystallization steps and those used during formulation and processing and may include water, methanol, ethanol, propanol, isopropanol, acetone, acetonitrile, ethyl acetate, hexane and mixtures if appropriate. New crystal forms can often be obtained by cooling hot saturated solutions or partly evaporating clear saturated solutions. The solids produced are analyzed using X-ray diffraction and at least one of the other methods. 
       (…) If the analyses show that the solids obtained are identical (e.g. have the same X-ray diffraction patterns and IR spectra) then the answer to the question "Are polymorphs possible?" is "No", and further research is not needed." 
     
     
     13. SB heeft zich daadwerkelijk al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het paroxetine-mesylaat bezig gehouden met het vaststellen van mogelijke polymorfen. 
     
     
       Hieromtrent kan het volgende worden vermeld: 
       - Dr V.W. Jacewicz zet in par. 20 van zijn (eerste) verklaring  van 1 augustus 2001 (productie 14 bij memorie van antwoord in het incidenteel appèl tevens akte houdende producties in het principaal appèl) uiteen wat het bij SB in 1999 lopende paroxetinemesylaat-onderzoek inhield: 
       "At this time we were characterising paroxetine mesylate for the purposes of the SB mesylate patent application. Accordingly we were interested in identifying efficient processes for manufacturing and purifying the product, as well as identifying different forms of the substance. This work included recrystallisation experiments using various solvents, with the purpose of identifying suitable methods and processes to prepare paroxetine mesylate."  In zijn (tweede) verklaring van 16 november 2001 (productie 28 van SB) verwijst Dr Jacewicz naar het artikel van Byrn c.s. en stelt (par. 8) "Whilst this list of possible solvents is certainly not exhaustive, in my experience it would provide a more realistic point for a solvent based "polymorph study" than what Synthon appear to have done." 
     
     
     - Uit het octrooi blijkt dat SB de door Byrn c.s. aanbevolen "first step in the polymorphs decision tree"  in verre gaande mate heeft gevolgd. De voorbeelden 13-16, 18-24 en 32 (de voorbeelden 3-53 vinden eerst steun in het derde voorrangsdocument van 10 februari 1999) betreffen het oplossen en weer kristalliseren uit een aantal oplosmiddelen al dan niet onder toepassing van enten, waaronder door Byrn c.s. genoemde: ethanol, aceton, ethylacetaat, tolueen, methylethylketon, butanol-1, tetrahydrofuran, propanol-2, een mengsel van tolueen en aceton, tolueen, een mengsel van propanol-2 en water, en water. De herkristallisaties volgens de voorbeelden 14-16, 18-20 en 32 leidden tot dezelfde IR- en XRD-spectra (in voorbeeld 32 ontbreekt het IR-spectrum) als de spectra gegeven in de voorbeelden 2 en 3. Hieruit zal de vakman afleiden dat men te maken heeft met dezelfde kristalvorm en dat al deze voorbeelden derhalve aanwijzingen geven dat (in beginsel) geen sprake is van polymorfie. 
     
     
       - Dr Jacewicz merkt in zijn tweede verklaring (par.9) op: 
       "In particular, I note that Byrn includes acetonitrile as a suitable solvent for polymorph investigations. As set out in paragraph 21 of my first declaration, our own work recrystallising paroxetine mesylate from acetonitrile resulted in a new crystalline form of paroxetine mesylate, the acetonitrile solvate. Details of that work are included in examples 26 to 30, 33 and 34 of SB's mesylate patent, along with details of the characterising infra-red spectrum of that solvate." 
     
     
     Deze verklaring laat zien dat SB ook voor het vinden van solvaten de werkwijze volgens Byrn c.s. nauwgezet heeft gevolgd. Voorzover de tweede verklaring van Jacewicz is bedoeld om steun te vinden voor de mogelijke aanwezigheid van polymorfen gaat deze verklaring aan de essentie van een polymorfie voorbij; immers kristallijne solvaten zijn verbindingen verkregen "when during isolation from solution it becomes associated with the solvent in which it is dissolved (zie het SB-octrooi par [0044]). Het oplosmiddel is dus deel gaan uitmaken van de kristalstructuur. Dat zijn andere stoffen dan waar het in het onderhavige geval om gaat, te weten kristalvormen van paroxetine-mesylaat zelf zonder oplosmiddel. 
     
     - Ook de verwijzing naar amorf (niet kristallijn) materiaal (tweede verklaring Dr Jacewicz, par.9) is om dezelfde reden niet van belang. Wel onderstreept deze verwijzing dat het artikel van Byrn c.s. als zeer gezaghebbend moet worden beschouwd: Voorbeeld 43 van het octrooi laat zien dat amorf materiaal kan worden verkregen door vriesdrogen, zijnde een methode die door Byrn c.s (zie pag. 952 van het genoemde artikel) wordt aanbevolen voor het bepalen of amorfe vormen mogelijk zijn. 
     
     Samenvattend: nu uit het octrooi blijkt dat met toepassing van de werkwijze volgens Byrn c.s. paroxetine-mesylaat slechts in één (concrete) kristalvorm werd verkregen, zal de vakman begrijpen dat SB tot de conclusie was gekomen: dat er geen sprake van  polymorfen is. Dit is in overeenstemming met de verklaring van Dr Jacewicz, als getuige afgelegd in Denemarken (zie pag.14, twee laatste alinea's van het verslag van het getuigenverhoor in de Engelse vertaling (productie 14 bij akte van SB van 19 november 2001)): "…Later on, they made some studies where they sought for polymorphs. The witness found nothing which could be said to be a polymorph (…)." 
     
     14. Ook Synthon heeft zich reeds in een vroeg stadium met oplosbaarheids- en kristallisatie-onderzoek van het paroxetinemesylaat bezig gehouden. 
     
     
       - In de (eerste) verklaring van Drs Ing. F. Benneker van Synthon  van 12 juni 2001 (productie 7 van Synthon c.s.) is onder meer te lezen:  
       "16. I carried out a series of solubility experiments on the paroxetine mesylate obtained in different solvents, namely    water, ethyl acetate, acetone, 2-propanol and n-hexane. 
       17. In order to investigate whether paroxetine mesylate exhibited polymorphism, I recrystallized paroxetine mesylate from these different solvents and analysed the resulting crystalline paroxetine mesylate, by means of FT-IR." 
       (Terzijde wordt opgemerkt dat de "Solubility study POT.mes" van Synthon naast de door Drs Benneker genoemde oplosmiddelen ook nog ethanol vermeldt). 
       19. I obtained computer generated IR spectra for each of the re-crystallised solids (…)." 
     
     
     
       - In de (tweede) verklaring van Drs Peters van 3 augustus 2001 (productie 24 bij akte van 19 november 2001 van Synthon c.s.) is te lezen:   
       "5) Samples of the batch of Paroxetine Mesylate ('the batch') originally obtained and described according to the Synthon patent application were subjected, in 1997, by Synthon to a polymorphy study. It was this batch on which the IR spectrum, ('the batch') was obtained from which the Table 1 wavenumbers in the Synthon patent (hof: kennelijk is bedoeld "patent application") were determined by hand by Frank Benneker. Before commencing the polymorphy study, an IR spectrum was obtained for one of the samples. A copy of this spectrum is annexed, Annex 1. The batch samples subjected to the polymorphy study were dissolved in a number of different solvents at different temperatures, the solubilities measured, the samples recrystallised and analysed by infra-red spectroscopy. The resulting infra-red spectra were mutually identical in all cases. Furthermore these resulting infra-red spectra were all identical with the 'Spectrum' for Paroxetine Mesylate. On the basis of this polymorphy study, Synthon came to the conclusion that Paroxetine Mesylate does not exhibit polymorphism. The results of this polymorphy study are annexed, Annex 2. 
       6). The solubility of paroxetine mesylate measured in the different solvents during the polymorphy study is given in tables 3 and 5 of the Synthon patent and patent application." 
     
     
     
       -  In de (derde) verklaring van Drs Peters van 12 november 2001 (productie 24 bij akte van 19 november 2001 van Synthon c.s.) wordt een en ander nog nader toegelicht: 
       "4. De in paragraaf 5 en 6 van de verklaring bedoelde polymorfie-studie, inclusief de daarvan deel uitmakende IR-spectra, is uitgevoerd in april 1997, derhalve vóór de indiening van de octrooiaanvrage van Synthon. Daarbij is bij het IR-spectrum gebruik gemaakt van een geautomatiseerde pieken indicatie. Voor de studie is gebruik gemaakt van hetzelfde monster kristallijn paroxetine mesylaat als waarvan eerder door Frank Benneker een IR-spectrum was gemaakt. (…). De conclusie uit de polymorfie-studie is, dat er slechts van één type kristal van paroxetinemesylaat blijkt en dat er dus geen sprake is van polymorfie. (…) 
       5. (…) Polymorfie kan slechts dan worden aangenomen als uit tenminste twee verschillende testmethoden verschillen blijken. In de polymorfie-studie van Synthon zijn van alle daarin met verschillende oplosmiddelen bereide kristallen zowel IR-spectra als DSC-curven bepaald, die in alle gevallen met elkaar overeenstemden". 
     
     
     Gezien deze verklaringen in onderling verband gelezen is in het door Synthon uitgevoerde onderzoek de "first step in the polymorphs decision tree" van Byrn c.s. te herkennen. Dit onderzoek, waarbij een beperkt aantal oplosmiddelen volgens Byrn c.s. is gebruikt, is geen uitputtende studie naar polymorfie, maar is wel indicatief dat polymorfie niet waarschijnlijk is, hetgeen overigens wordt bevestigd door de hierboven vermelde en in het octrooi opgenomen proeven van SB. Daaraan doet niet af dat in de PCT-aanvrage (pag.15, r.25-29) is vermeld dat het bestaan van polymorfen (hof: nog) niet wordt uitgesloten. 
     
     
       15. Daar komt nog het volgende bij:  
       Synthon heeft vier monsters van kristallijn paroxetinemesylaat onder de nummers FB.POT.970212.2,  FB.POT.000303.01, FB.POT.000608.01 en FB.POT.000608.02 laten opsturen naar de Universiteit van Utrecht voor het maken van IR-spectra.  
       Het eerste monster FB.POT. 970212.2 was volgens Synthon afkomstig van de oorspronkelijke batch waaraan Drs Benneker de piekwaarden, vermeld in tabel 1 van de PCT-aanvrage, heeft gemeten, terwijl de monsters FB.POT.000303.01, FB.POT.000608.01 en FB.POT.0006.02 monsters waren overeenkomstig de voorbeelden 2, 12 en 3 van het SB-octrooi.  
       Deze spectra zijn vervolgens door Professor J.H. van der Maas bestudeerd waarbij hij tot de slotsom is gekomen dat het in al deze gevallen gaat om dezelfde chemische verbinding in dezelfde kristalvorm. Dit is in overeenstemming met de (eerste) verklaring van Professor Th.M. Niemczyk (par.36). 
     
     
     
       Synthon heeft van een monster van de oorspronkelijke batch bij de Universiteit van Nijmegen ook een XRD laten maken (zie de derde verklaring van Drs Peters van 12 november 2001, par.6 (productie 24  van Synthon c.s.).  
       "6. Ook nog vóór de indieningsdatum van de octrooiaanvrage van Synthon is een monster kristallijn paroxetine mesylaat aan de universiteit te Nijmegen gezonden, om een röntgen diffractie analyse uit te voeren. Dit heeft het als bijlage B aangehechte rapport van 23 april 1997 opgeleverd. Van de metingen in dit rapport is een zogenaamd X-ray diffractogram (XRD) gemaakt. Dit is als bijlage C aan deze verklaring gehecht. Als bijlage D is aan deze verklaring gehecht een vergelijking tussen dit diffractogram en de XRD gegevens vermeld in EP 970 955. Uit deze vergelijking blijkt dat de XRD-gegevens volledig identiek zijn (...)." 
     
       
     
       Deze studie, die -zoals uit het Aanvraagformulier gedateerd 10-4-97 voorzien van een Code opdrachtgever: POT. mes, blijkt-  aangevraagd was door Drs Benneker, heeft geresulteerd in een "Crystallographic Report " van  23 april 1997 van Dr. R. de Gelder en J.M.M. Smits van het Kristallografisch Laboratorium van de Afdeling Anorganische Chemie van de Universiteit van Nijmegen (bijlage B bij de verklaring van Drs Peters)( producties 24 van Synthon c.s.) en een daarbij behorend X-ray diffractogram (XRD) (Bijlage C).Tenslotte is er een vergelijking gemaakt (zie Bijlage D) tussen de strooihoeken 2? (angel 2?) uit dit diffractogram ("Synthon") en de XRD-gegevens in het SB-octrooi, in het bijzonder die van de voorbeelden 2 en 3 en conclusie 1.  
       Uit deze vergelijking blijkt volgens Drs Peters -en SB bestrijdt dit niet- dat de XRD-gegevens volledig identiek zijn. 
     
     
     
       Dr Jacewicz van SB heeft opgemerkt (productie 28 van SB, par.15-16):  
       "However, conventionally samples for a single crystal X-ray diffraction study are prepared using special techniques which are not those typically used in a chemistry laboratory for recrystallisation. In Table 1 on page 4 of the Crystallograpic Report from the University of Nijmegen (Annex B to Mr Peters'November declaration) it states "Crystallisation(…) From ethanol by cooling." This confirms that in this case, the crystal was not prepared according to the process set out in example 1 of Synthon's mesylate PCT  patent application which refers to recrystallisation from ethyl acetate)". 
     
     
     Uit het hierboven genoemde rapport van Synthon c.s. betreffende de herkristallisaties van monsters van de oorspronkelijke batch ("Solubility study POT.mes") blijkt dat zowel is geherkristalliseerd uit ethanol als ethylacetaat. Van de daarbij verkregen kristallijne producten zijn IR-spectra gemaakt waarvan Drs Peters heeft verklaard dat deze betrekking hebben op hetzelfde mesylaat met dezelfde kristalvorm (zie zijn derde verklaring hierboven). De omstandigheid dat het door Dr De Gelder in Nijmegen onderzochte kristal uit ethanol en niet uit ethylacetaat is geherkristalliseerd is dan ook niet van belang. 
     
     Door SB wordt nog betwist dat het monster FB.POT.970212.2 van de oorspronkelijke batch van Drs Benneker afkomstig is. Zo leest men in de tweede verklaring van Dr Jacewicz (productie.28 van SB), waarin de verklaringen van Drs Benneker en Drs Peters worden bekritiseerd, als meest vergaande suggestie dat geen herkristallisatie heeft plaats gevonden : "The document does not say what is then done with the solution." (par.5) en dat de bedoelde IR-spectra van andere monsters afkomstig zijn: "It is not clear from which samples these spectra came." (par.6). Vooralsnog is er geen reden om aan de verklaringen van Drs Benneker en Drs Peters te twijfelen. 
     
     
       16. Uit het voorgaande vloeit voort dat er sterke aanwijzingen zijn dat, ondanks het vermelde verschil in de pieklijsten vermeld in de PCT-aanvrage en het octrooi, het optreden van polymorfie niet aannemelijk is, omdat, afgezien van dit piekverschil, alle aanwijzingen op afwezigheid van polymorfie duiden.  
       Derhalve moet het laatste onderdeel van de hierboven onder 9 vermelde vraag ontkennend worden beantwoord en slaagt de (incidentele) grief III. 
     
     
     
       17. SB heeft gesteld (zie pleitnota par. 47): Nogmaals: het gaat hier niet om het aantonen dat Experimental 1 nawerkbaar is. SB heeft geen beroep op artikel 83 Europees Octrooiverdrag gedaan. Het gaat hier om het slaafs navolgen van het in "Experimental beschreven recept." 
       Ook SB is dus van oordeel dat de bereiding van kristallijn paroxetine-methaansulfonaat zodanig duidelijk en volledig in Experimental 1 van de PCT-aanvrage is beschreven, dat deze door een vakman, desgewenst met inbreng van zijn normale vakkennis, kan worden toegepast. Hieruit volgt dat de PCT-aanvrage kristallijn paroxetine-methaansulfonaat -als rechtstreeks verkregen voortbrengsel van die bereiding- nawerkbaar openbaart.  
       SB voert slechts aan dat het slaafs nawerken van die werkwijze niet onvermijdelijk leidt tot kristallen, laat staan kristallen in een bepaalde kristalvorm. 
     
     
     
       Uit hetgeen in de rechtsoverwegingen 15 en 16 is overwogen volgt dat, nu polymorfie niet aannemelijk is geworden, het kristallijn paroxetine-methaansulfonaat volgens de PCT-aanvrage, ongeacht de bereidingswijze die voor de verkrijging daarvan is toegepast, noodzakelijkerwijze dezelfde kristalvorm heeft als het kristallijn paroxetine-methaansulfonaat volgens het octrooi. Dit brengt mee dat de PCT-aanvrage nieuwheidsschadelijk is voor het octrooi.  
       Dit betekent dat niet meer behoeft te worden ingegaan op de vraag of het slaafs nawerken al dan niet onvermijdelijk leidt tot paroxetine-methaansulfonaat in die ene kristalvorm, zodat de behandeling van de (principale) grieven I, II, IV, V, VI en VII achterwege kan blijven.  Ditzelfde geldt voor (principale) grief III, nu SB daarbij geen belang heeft. Op de overige stellingen en verweren behoeft niet meer te worden ingegaan. 
       Synthon c.s. hebben evenmin belang bij de behandeling van hun (incidentele) grief IV en hun (verkapte) grief op pag. 25 van de memorie van antwoord, tevens houdende incidentele memorie van grieven. 
     
     
     18. Aan het bewijsaanbod van partijen gaat het hof voorbij, daar daarvoor in het kader van dit kort geding geen plaats is. 
     
     
       19. Uit het vorenstaande vloeit voort, dat het vonnis zal worden bekrachtigd, zij het in het incidenteel beroep met verbetering van gronden. SB zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het principaal beroep, zijnde   
       € 2529,80  (f 5575,-), terwijl de kosten van het incidenteel beroep zullen worden gecompenseerd, nu partijen ieder deels in het ongelijk zijn gesteld. 
     
     
     
     Beslissing 
     
     Het hof: 
     
     in het principaal beroep en het incidenteel beroep: 
     
     - bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 
     
     in het principaal beroep: 
     
     - verwijst SB in de kosten van het principaal beroep en begroot deze aan de zijde van Synthon c.s. tot op deze uitspraak op  € 2529,80: 
     
     in het incidenteel beroep: 
     
     - compenseert de kosten van het incidenteel beroep aldus dat SB en Synthon c.s. elk de eigen kosten dragen. 
     
     
     Dit arrest is gewezen door Mrs Fasseur-van Santen, Ottevangers en Grootoonk, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 januari 2002, in aanwezigheid  van de griffier,