ECLI: ECLI:NL:GHARL:2017:11216

Titel: ECLI:NL:GHARL:2017:11216 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , 19-12-2017 / 200.180.431

Gerecht: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak: 2017-12-19

Zaaknummer: 200.180.431

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHARL:2017:11216

---

Domeinnaam. Niet is komen vast te staan dat geïntimeerde de inbreukmakende domeinnamen heeft geregistreerd, noch dat hij daarvoor verantwoordelijk is.

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN 
     locatie Arnhem 
     
     
       afdeling civiel recht 
     
     
     
       zaaknummer gerechtshof 200.180.431 
       (zaaknummer rechtbank Gelderland 863375) 
     
     
     
       
         arrest van 19 december 2017 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       de vennootschap naar Duits recht 
       
         Bayerische Motoren Werke AG ,  
       gevestigd te München, Duitsland, 
       appellante in het principaal hoger beroep, 
       geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, 
       in eerste aanleg: eiseres, 
       hierna: BMW, 
       advocaat: mr. T.F.W. Overdijk, 
     
     
     
       tegen: 
     
     
     
       
         
          [geïntimeerde]
         , 
       wonende te [woonplaats], 
       geïntimeerde in het principaal hoger beroep, 
       appellant in het incidenteel hoger beroep, 
       in eerste aanleg: gedaagde, 
       hierna: [geïntimeerde], 
       advocaat: mr. J. Zandberg. 
     
     
   
   
     
       1 Het geding in eerste aanleg 
     Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 22 mei 2013, 8 januari 2014 en 24 juni 2015 die de kantonrechter (rechtbank Gelderland, team kanton en handelsrecht, locatie Arnhem) heeft gewezen.  
   
   
     
       2 Het geding in hoger beroep 
     
       2.1 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       
         ■ de dagvaarding in hoger beroep d.d. 24 september 2015, 
         ■ de memorie van grieven met een productie, 
         ■ de memorie van antwoord in principaal hoger beroep/tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep met producties, 
         ■ de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep , 
         ■ de pleidooien, gehouden tijdens de zitting van het hof op 21 november 2017, overeenkomstig de pleitnotities. 
       
     
     
       2.2 
       Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald. 
     
     
       2.3 
       BMW vordert in het principaal hoger beroep samengevat dat het hof de vonnissen van de kantonrechter van 22 mei 2013, 8 januari 2014 en 24 juni 2015 vernietigt en de vordering van BMW alsnog toewijst met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties. 
     
     
       2.4 
       
        [geïntimeerde] vordert in het incidenteel hoger beroep samengevat dat het hof de vonnissen van de kantonrechter van 22 mei 2013, 8 januari 2014 en 24 juni 2015 vernietigt en BMW alsnog niet-ontvankelijk in haar vorderingen verklaart, althans haar vordering afwijst. [geïntimeerde] vordert verder in principaal en incidenteel hoger beroep dat het hof bepaalt dat de verklaringen van de getuigen alleen als bewijs kunnen dienen voor zover zij betrekking hebben op de aan de getuigen uit eigen waarneming bekende feiten en niet uit later gedaan onderzoek hun bekend is geworden. 
     
   
   
     
       3 De vaststaande feiten 
     
       3.1 
       BMW houdt zich wereldwijd bezig met de productie en verkoop van auto’s en motorfietsen onder andere onder het merk “BMW”. BMW is houdster van een groot aantal (internationaal) ingeschreven woord- en beeldmerken waarin het teken “BMW” voorkomt, waaronder de woordmerken BMW i1, BMW i2, BMW i3, BMW i4, BMW i5, BMW i6, BMW i7, BMW i8 en BMW i9 (hierna: de BMW-i-merken) en de woordmerken i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8 en i9 (hierna: de i-merken). Deze merken zijn onder meer ingeschreven voor automobielen, auto-onderdelen en -accessoires in klasse 12.  
     
     
       3.2 
       Kort nadat in de media melding is gemaakt van de namen van de nieuwe elektrische auto’s die BMW bezig is te ontwikkelen, vooralsnog de modellen “BMW i3” en “BMW i8”, zijn op 31 december 2010 de volgende domeinnamen geregistreerd: 
       - www.bmw-i1.com 
       - www.bmw-i2.com 
       - www.bmw-i3.com 
       - www.bmw-i4.com 
       - www.bmw-i5.com 
       - www.bmw-i6.com 
       - www.bmw-i7.com 
       - www.bmw-i8.com 
       - www.bmw-i9.com 
     
     
       3.3 
       Aan deze domeinnamen (hierna: de Domeinnamen) waren websites gekoppeld die betrekking hadden op de elektrische auto’s van BMW. Deze websites zijn niet door of met goedkeuring van BMW gemaakt.  
     
     
       3.4 
       De Domeinnamen zijn aangevraagd door middel van een account dat Innofab B.V. aanhoudt bij TransIP B.V., een onderneming die domeinnamen verkoopt en registreert. Vervolgens zijn de Domeinnamen op naam van [geïntimeerde] geregistreerd. [geïntimeerde] is volgens inschrijvingen in het handelsregister indirect bestuurder en enig aandeelhouder van Innofab. Uit de door BMW overgelegde schermafdrukken van Key-Systems, de registrar van de Domeinnamen, blijkt dat op 31 december 2010 als houder van de Domeinnamen stond geregistreerd [geïntimeerde] met de volgende gegevens: adres [adres 1], Nederland, organisatie [website], telefoonnummer +[telefoonnummer 1] en e-mail [e-mailadres 1]. 
     
     
       3.5 
       
        [geïntimeerde] is bij brief van 7 september 2011 door de advocaat van BMW aangeschreven dat hij door het gebruik van de Domeinnamen inbreuk maakte op de merkrechten van BMW, waarbij [geïntimeerde] is gesommeerd het gebruik van de Domeinnamen te staken, een onthoudingsverklaring te tekenen waarin staat dat inbreuk is gemaakt op de merkrechten van BMW, een schadevergoeding van € 2.000 aan BMW te betalen en de Domeinnamen aan BMW over te dragen. 
     
     
       3.6 
       Uit de schermafdrukken van Key-Systems blijkt verder dat de domeinnaamregistraties op 17 september 2011 zijn aangepast en dat vanaf die datum als houder van de Domeinnamen is geregistreerd M. (voornaam) P. (achternaam) met de volgende gegevens: adres [adres 2], Brazilië, organisatie Sao Paulo properties, telefoonnummer [telefoonnummer 2] en e-mail [e-mailadres 2].  
     
     
       3.7 
       Op 17 september 2011 heeft de advocaat van BMW met [geïntimeerde] hierover telefonisch contact gehad. [geïntimeerde] heeft daarbij aangegeven dat hij niets met de kwestie te maken had.  
     
     
       3.8 
       Om de overdracht van de Domeinnamen aan de Braziliaanse partij te voorkomen heeft BMW de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag op 17 september 2011 verzocht om een ex parte bevel dat zich richt tegen de overdracht van de Domeinnamen. Het ex parte bevel is ingesteld tegen [geïntimeerde] en VeriSign. VeriSign is de door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), de organisatie die verantwoordelijk is voor de internetnamen, aangestelde beheerder (registry) van het topleveldomein.com. Het ex parte bevel is op 18 september 2011 verleend als verzocht.  
     
     
       3.9 
       Na betekening van het ex parte bevel aan [geïntimeerde] heeft er een e-mailwisseling plaatsgevonden tussen de advocaat van BMW en [geïntimeerde], waarin [geïntimeerde] heeft benadrukt dat hij nooit eigenaar is geweest van de Domeinnamen en dat hij de Domeinnamen ook niet heeft verkocht aan een derde. [geïntimeerde] heeft medegedeeld dat hij na onderzoek erachter is gekomen wie de Braziliaanse eigenaar is van de Domeinnamen en dat hij aan hem zal verzoeken om de verhuiscodes (tokens) die nodig zijn om de Domeinnamen over te dragen aan de advocaat van BMW te sturen.  
     
     
       3.10 
       De Domeinnamen zijn op 20 september 2011 door Miguel P. overgedragen aan BMW. 
     
     
       3.11 
       Bij brief van 12 oktober 2011 heeft de advocaat van BMW [geïntimeerde] verzocht de door BMW gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onder meer voor het verkrijgen van het ex parte bevel, ten bedrage van € 10.000,00 te vergoeden. Aan deze sommatie heeft [geïntimeerde] geen gehoor gegeven.  
     
   
   
     
       4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg 
     
       4.1 
       BMW heeft in eerste aanleg gevorderd dat de rechtbank [geïntimeerde] veroordeelt tot betaling aan haar van € 10.000, althans een redelijk bedrag ter vergoeding van de schade die zij ten gevolge van de merkinbreuk door [geïntimeerde] heeft geleden, vermeerderd met wettelijke rente en de proceskosten.  
     
     
       4.2 
       
         De kantonrechter heeft, nadat zij bij tussenvonnis van 8 januari 2014 aan BMW bewijs had opgedragen, bij vonnis van 24 juni 2015 de vordering afgewezen met veroordeling van BMW in de kosten van het geding. 
         5  De beoordeling van de grieven in het principaal en incidenteel hoger beroep en de vordering  
       
     
     
       5.1 
       Deze procedure gaat in de kern om de vraag wie de in 3.2 genoemde Domeinnamen heeft geregistreerd en heeft gebruikt voor websites die betrekking hebben op elektrische auto’s van BMW. Dat deze handelingen inbreuken opleveren op de in 3.1 genoemde merken van BMW en daarom onrechtmatig tegenover BMW zijn, is tussen partijen niet in geschil. De vraag is van belang, omdat BMW in deze procedure de kosten van het ex-parte-geding op grond van artikel 1019e Rv van 18 september 2011 vordert. Omdat [geïntimeerde] heeft ontkend dat hij deze handelingen heeft verricht, heeft de kantonrechter BMW daarover bewijs opgedragen. In haar eindvonnis heeft de kantonrechter beslist dat BMW niet in het bewijs is geslaagd. Tijdens het getuigenverhoor bleek dat de Domeinnamen zijn geregistreerd met een account van Innofab B.V., een vennootschap waarvan [geïntimeerde] indirect bestuurder en aandeelhouder is. De kantonrechter heeft het beroep van BMW op vereenzelviging van [geïntimeerde] en Innofab verworpen. BMW is van de in 2.3 genoemde vonnissen in hoger beroep gekomen onder aanvoering van 5 grieven. [geïntimeerde] is van dezelfde vonnissen in incidenteel hoger beroep gekomen onder aanvoering van 3 grieven. 
     
     
       5.2 
       BMW en [geïntimeerde] zijn beiden niet-ontvankelijk in hun hoger beroep tegen het vonnis van 22 mei 2013, omdat tegen dit vonnis op grond van artikel 130 Rv geen hoger beroep openstaat. 
     
     
       5.3 
       Voor zover [geïntimeerde] in zijn hoger beroep een verklaring voor recht vordert dat de verklaringen van de getuigen alleen als bewijs kunnen dienen voor zover zij betrekking hebben op de aan de getuigen uit eigen waarneming bekende feiten en niet uit later gedaan onderzoek hun bekend is geworden, is hij daarin niet-ontvankelijk. Het is niet mogelijk eerst in hoger beroep een eis in reconventie in te stellen.  
     
     
       5.4 
       
        [geïntimeerde] heeft in eerste aanleg aangevoerd dat BMW niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, omdat de rechtspersoon  “Bayerische Motoren Werke AG”  niet bestaat. Er bestaat wel een rechtspersoon  “Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft” , maar [geïntimeerde] voert aan dat niet mag worden aangenomen dat deze rechtspersoon de eisende partij is. De kantonrechter heeft in rechtsoverweging 4.1 van het tussenvonnis van 8 januari 2014 beslist dat  “AG”  de afkorting is van  “Aktiengesellschaft”  en dat voor haar genoegzaam vaststaat dat  “Bayerische Motoren Werke AG”  en  “Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft”  een en dezelfde vennootschap is. [geïntimeerde] komt onder herhaling van zijn verweer in eerste aanleg hiertegen op met grief 1 in het incidenteel hoger beroep. De grief faalt, omdat het oordeel van de kantonrechter, dat het hof overneemt, juist is. Het is niet gebleken dat er een vennootschap bestaat met de statutaire naam  “Bayerische Motoren Werke AG” . Hoewel BMW haar statutaire naam  “Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft”  niet precies in de processtukken heeft vermeld, is duidelijk om welke vennootschap het gaat en is niet gebleken van gevaar voor verwarring met een andere tot het BMW-concern behorende vennootschap.  
     
     
       5.5 
       Het hof behandelt de grieven 1, 2 en 3 in het principaal hoger beroep gezamenlijk. BMW betoogt in deze grieven vanuit verschillende invalshoeken dat [geïntimeerde] de Domeinnamen zelf heeft geregistreerd en gebruikt voor de websites, althans dat [geïntimeerde] ervoor verantwoordelijk is dat een ander dat heeft gedaan. Uitgangspunt voor de beoordeling van deze grieven is dat de Domeinnamen op 31 december 2010 zijn geregistreerd op naam van [geïntimeerde] en dat daarbij gebruik is gemaakt van het account met inlogcode van Innofab bij TransIP. 
     
     
       5.6 
       
         De heer [de medewerker] van TransIP heeft in een e-mail aan mr. Overdijk van 20 februari 2014 het volgende geschreven: 
         
           “Verder wil er wel op wijzen dat, volgens de screenshots in het bijgeleverde document, de heer [geïntimeerde] niet de partij is welke de registratie heeft uitgevoerd, maar dat dit is gedaan door een partij uit Sao Paolo. Het systeem van de heer [geïntimeerde] lijkt voor deze doeleinden te zijn gebruikt, iets wat ook verder automatisch gedaan had kunnen zijn.” 
         
       
     
     
       5.7 
       Tijdens pleidooi in hoger beroep is deze passage uit de e-mail van [de medewerker] aan de orde gekomen. Mr. Overdijk heeft bevestigd dat de in de passage genoemde screenshots niet in het geding zijn gebracht. Mr. Overdijk heeft ter zitting in dit verband verder verklaard dat de genoemde passage zou kunnen bevestigen dat de registratie vanuit Sao Paulo is gebeurd, en dat Miguel P. dit gedaan zou hebben. Vooral in het licht van de verklaring van [de medewerker] en mede gezien de ontkenning van [geïntimeerde] tijdens zijn verhoor als getuige, is niet komen vast te staan dat het [geïntimeerde] was die de Domeinnamen heeft geregistreerd en ook niet dat hij betrokken was bij inrichting en exploitatie van de websites. De stelling dat [geïntimeerde] met Miguel P. zou hebben samengewerkt heeft [geïntimeerde] betwist en is in dat licht door BMW onvoldoende uitgewerkt. 
     
     
       5.8 
       Het hof verwerpt de stellingen van BMW, dat voor het geval niet komt vast te staan dat [geïntimeerde] de Domeinnamen heeft geregistreerd, deze registratie als onrechtmatige daad aan [geïntimeerde] kan worden toegerekend. Onvoldoende voor aansprakelijkheid van [geïntimeerde] is dat de registratie is verricht met het account van Innofab, een vennootschap waarvan [geïntimeerde] indirect bestuurder en aandeelhouder was, en dat de Domeinnamen op naam van [geïntimeerde] zijn gezet. Dat [geïntimeerde] verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen Innofab, maakt niet dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor een onrechtmatige registratie met behulp van het account van Innofab, ook zonder dat hij betrokken was bij deze registratie. Voor een dergelijke vergaande toerekening is geen plaats. Dat Innofab de facturen voor de registratie van de Domeinnamen heeft betaald, maakt een en ander niet anders. Enerzijds heeft BMW te weinig uitgewerkt, waarom het laten voortduren van een door een ander gecreëerde onrechtmatige situatie in dit geval een onrechtmatige daad van [geïntimeerde] zou opleveren. Anderzijds heeft BMW ook te weinig uitgewerkt, waarom [geïntimeerde] aan de hand van de ontvangen facturen had moeten begrijpen dat hij actie moest ondernemen ter beëindiging van deze door een ander gecreëerde onrechtmatige situatie. Daarbij is van belang dat Innofab ongeveer honderd domeinnamen had geregistreerd via TransIP en dat het abonnementsgeld € 6 à € 7 voor het eerste jaar is. Verder heeft BMW haar stelling dat [geïntimeerde] in zijn hoedanigheid van bestuurder van Innofab persoonlijk een ernstig verwijt ervan kan worden gemaakt dat zoveel personen beschikten over de inlogcode van het account van Innofab bij TransIP, te weinig uitgewerkt, zodat het hof daaraan voorbij gaat. Deze omstandigheid, ook tezamen genomen met het verwijt dat [geïntimeerde] de inlogcode van het account bij TransIP niet regelmatig heeft gewijzigd, is onvoldoende voor een gegrond beroep op bestuurdersaansprakelijkheid.  
     
     
       5.9 
       
        [geïntimeerde] heeft aangevoerd dat hij het niet in zijn macht had om de registratie van de Domeinnamen over te schrijven naar BMW, omdat hij niet in het bezit was van het token dat door TransIP was afgegeven bij de registratie van de Domeinnamen (nr. 13 conclusie van antwoord, uitgewerkt op p. 2 pleitnota in hoger beroep). Hij heeft Miguel P. onder druk gezet om het token aan BMW te verschaffen, zodat daarmee de overdracht naar BMW mogelijk was. Dit is op of rond 20 september 2011 gebeurd. In het licht van dit verweer, de opmerking van [de medewerker] van TransIP dat de registratie van de Domeinnamen is geschied vanuit Sao Paulo, de door BMW tijdens het pleidooi geciteerde zin uit de e-mail van Miguel P. aan haar van 20 september 2011 dat [geïntimeerde] er niets mee te maken had ( “also I have to tell you that M. [geïntimeerde] have nothing to do with it” ) en het feit dat Miguel P. de Domeinnamen heeft overgedragen aan BMW, heeft BMW onvoldoende uitgewerkt gesteld dat dit token toch aan [geïntimeerde] ter beschikking is gesteld. Aan bewijslevering op dit punt wordt daarom niet toegekomen. Daardoor is ook niet komen vast te staan dat [geïntimeerde] de Domeinnamen heeft overgedragen aan Miguel P., en al helemaal niet dat dit op onrechtmatige wijze is gebeurd. Ook deze stelling van BMW is niet gegrond. 
     
     
       5.10 
       Het voorgaande betekent dat de grieven 1, 2 en 3 ongegrond zijn. Daaruit volgt dat ook de grieven 4 en 5 ongegrond zijn en voorts dat de grieven 2 en 3 van het incidenteel appel geen behandeling behoeven.  
     
   
   
     
       6 Slotsom in het principaal en incidenteel hoger beroep 
     
       6.1 
        De grieven in het principaal en incidenteel hoger beroep falen, zodat de bestreden vonnissen moeten worden bekrachtigd.  
     
     
       6.2 
       Als de in het ongelijk te stellen partij zal het hof BMW in de kosten van het principaal en hoger beroep veroordelen. De kosten aan de zijde van [geïntimeerde] zullen worden vastgesteld op € 311 voor griffierecht en op € 1.896 voor salaris advocaat (3 punten van tarief I). Als niet weersproken zal het hof ook de gevorderde wettelijke rente over de proceskosten toewijzen zoals hierna vermeld. 
     
     
       6.3 
       
        [geïntimeerde] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het incidenteel hoger beroep worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van BMW zullen worden vastgesteld op € 948 voor salaris advocaat (1,5 punt van tarief I).  
     
     
       6.4 
       In deze procedure gaat het niet om een IE-inbreuk, maar om de verschuldigdheid van proceskosten. Er is daarom geen plaats voor een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv. 
     
   
   
     
       7 De beslissing  
     
       Het hof, recht doende in het principaal en incidenteel hoger beroep: 
       verklaart BMW en [geïntimeerde] niet-ontvankelijk in hun hoger beroep tegen het tussenvonnis van de kantonrechter van de rechtbank Gelderland van 22 mei 2013; 
       bekrachtigt de vonnissen van de kantonrechter van de rechtbank Gelderland van 8 januari 2014 en 24 juni 2015; 
       veroordeelt BMW in de kosten van het principaal hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde] vastgesteld op € 311 voor griffierecht en op € 1.896 voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf veertien dagen na aanschrijving én betekening; 
       veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 948 voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief; 
       verklaart dit arrest ten aanzien van de daarin vervatte veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. 
       Dit arrest is gewezen door mrs. F.J. de Vries, S.C.P. Giesen en W.C. Haasnoot, en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 19 december 2017.