ECLI: ECLI:NL:RBROT:2019:783

Titel: ECLI:NL:RBROT:2019:783 Rechtbank Rotterdam , 30-01-2019 / C/10/539155 / HA ZA 17-1086

Gerecht: Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak: 2019-01-30

Zaaknummer: C/10/539155 / HA ZA 17-1086

Proceduretype: Eerste aanleg - enkelvoudig

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBROT:2019:783

---

Intellectueel-eigendomsrecht, Beneluxmerk en handelsnaam [handelsnaam], eiser wordt in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat gedaagde na afloop van de samenwerking van partijen inbreuk heeft gemaakt op eisers merk- en handelsnaamrecht. (tussenvonnis).

vonnis 
     RECHTBANK ROTTERDAM 
     
     
       Team handel en haven 
     
     
     
     
       zaaknummer / rolnummer: C/10/539155 / HA ZA 17-1086 
     
     
     
       
         Vonnis van 30 januari 2019 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       
         
          [eiser] ( h.o.d.n.  [handelsnaam 1] ), 
       wonende te Spijkenisse, 
       eiser, 
       advocaat mr. A.C.M. Verhoeven te Rotterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       
         
          [gedaagde]
         , 
       wonende te Rotterdam, 
       gedaagde, 
       advocaat mr. J.G. Plet te Spijkenisse. 
     
     
     
       Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden. 
     
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
       1.1. 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       
         
           de dagvaarding van 3 november 2017, met producties 1 tot en met 7; 
         
         
           de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 7; 
         
         
           de brief van 7 maart 2018 van de rechtbank, waarin de rechtbank partijen heeft opgeroepen voor een comparitie van partijen na antwoord;  
         
         
           de bij fax van 11 april 2018 door [gedaagde] overgelegde productie 8; 
         
         
           de bij fax van 19 april 2018 door [eiser] overgelegde producties 8 en 9; 
         
         
           de bij fax van 23 april 2018 door [gedaagde] overgelegde productie 9;  
         
         
           het proces-verbaal van de verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 25 april 2018. 
         
       
       
     
     
       1.2. 
       Ten slotte is vonnis bepaald.  
       
       
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
     
       2.1. 
       Partijen zijn beiden danser en choreograaf van beroep en onder meer actief in de hiphop en breakdance-scene. 
       
     
     
       2.2. 
       
        [eiser] en [gedaagde] hebben beiden deel uitgemaakt van de in 2005 opgerichte dansgroep die onder de naam ‘ [handelsnaam 1] ’ optredens verzorgde. Naast partijen waren ook andere leden aan deze dansgroep verbonden.  
       
     
     
       2.3. 
       
         
          [eiser] is houder van de volgende merkinschrijving:  
         - het op 10 november 2009 gedeponeerde en op 10 februari 2010 onder nummer [nummer] ingeschreven Benelux-woordmerk [handelsnaam 1] voor onder meer klasse 41 (Diensten van een dans-/muziekgezelschap; het verzorgen van optredens door een dans-/muziekgroep). 
       
       
     
     
       2.4. 
       Op 3 november 2010 heeft [eiser] een onderneming/eenmanszaak opgericht en geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) onder vermelding van de handelsnaam [handelsnaam 2] . Als activiteiten zijn daar onder meer genoemd: het verzorgen van optredens en het geven van workshops en lessen op het gebied van dans en choreografie en het organiseren van dansfestivals en dansevenementen. website. 
       
     
     
       2.5. 
       
         Bij e-mail van 17 september 2012 heeft [eiser] , mede namens [gedaagde] , aan de overige leden van de dansgroep onder meer het volgende laten weten:  
         “ (…) 
         Ik heb net een heel goed gesprek gehad met Ev Entertainment (Eva). 
         Er zijn veel dingen naar boven gekomen vanuit Seemarketing dat hun niet pluis zijn en heel veel gelogen hebben voor ons (…) Nu kunnen we eindelijk weer eens alles met een stevige opdrachtgever oppakken. 
       
       
       
         Ik heb Eva alle kracht gegeven om alle business en andere grootte plannen voor ons te managen. 
         Dus er zal veel veranderen maar we weten dat alles goed geregeld zal worden. 
         Ik heb dit besproken met [gedaagde]     , die vond het ook een goed idee dus hier gaan we voor. [gedaagde] en ik zijn nu eindelijk weer aanspreek punt  
         (...) 
         Ik krijg binnenkort alle info wat ik aan jullie moet doorgeven, en wat er zal veranderen binnen [handelsnaam 1] . 
         (…)”  
       
       
     
     
       2.6. 
       Op 14 november 2012 hebben de leden van [handelsnaam 1] , onder wie [eiser] , [gedaagde] en de heren [naam 1] (hierna: [naam 1] ) en [naam 2] (hierna: [naam 2] ) een bijeenkomst gehouden, waarbij gesproken is over de toekomst van de dansgroep. 
       
     
     
       2.7. 
       
         In het verslag van deze vergadering is, voor zover van belang, het navolgende opgenomen: 
         “ (…) 
         Allereerst het vervelende bericht dat [eiser]   , [naam 3] , [naam 4] en [naam 5] hebben besloten hun eigen weg te gaan en te stoppen met [handelsnaam 1] .  
         (…) 
         Er zijn diverse punten besproken en afspraken gemaakt on [handelsnaam 1] weer nieuw leven in te blazen en gestructureerd te werk te gaan  
         (…) Nieuw Beleid 
         We willen [handelsnaam 1] nieuw leven in blazen door weer terug te gaan naar de roots en weer meer samen te trainen en een vaste show te maken. 
         
          [gedaagde] heeft een zaaltje geregeld (de koepels) waar we elke dinsdag, donderdag en evt. zaterdag terecht kunnen. 
         
           Eva 
         
         EV-entertainment blijft opdrachten voor [handelsnaam 1] regelen en binnenkort gaan [gedaagde] , [naam 6] en Eva om de tafel om concrete afspraken hierover te maken. [gedaagde] heeft aangegeven contactpersoon voor [handelsnaam 1] te zijn indien er en opdracht vanuit EV-entertainment komt. 
         We hebben afgesproken dat iedereen ook zelfstandig op zoek kan/mag gaan naar opdrachten om zo het aantal opdrachten te verhogen. 
         (…) 
         
           Nieuwe leden 
         
         (…) 
         
           Actieve leden : [gedaagde]   ,  [naam 7] , (…) 
         
           Hall of fame : [naam 8] , [eiser]   ,  [naam 3] (…) 
       
       
     
     
       2.8. 
       
         Naar aanleiding van voormeld overleg heeft [eiser] in een e-mail van 15 november 2012 het volgende geschreven aan [naam 1] ): 
         “ (…) 
         
           Was goed gesprek gister. 
         
         
           Maar voor mij was het verhaal alleen nog niet afgerond, want weet nu niet wie alles op zijn naam gaat zetten.  
         
         
           Heb toevallig gisteren [naam 9] gesproken en die staat er in principe klaar voor om alles over te nemen maar hij wilt alles weten hoe er gewerkt gaat worden. 
         
         
           Bij deze omdat jij (de) initiatief hebt genomen om alles te regelen geef ik jullie tot volgende week donderdag om het snel te bespreken. 
         
         
           Wie alles gaat overnemen. 
         
         
           En ik zal wel met de boys die willen helpen met de belasting dit door bespreken, jij gaf aan je kunt een paar tientjes geven maar daar heb ik niets aan. 
         
         
           Dus zal ik je hiermee niet belemmeren. 
         
         
           Dan ben je op de hoogte hiervan. 
         
         
           Dit is zakkelijk net als je aangaf 
         
         
           Dus hoop dat jullie hier snel uitkomen 
         
         
           (…) ” 
       
       
     
     
       2.9. 
       Na november 2012 hebben [gedaagde] en andere leden van de dansgroep – zonder [eiser] – optredens verzorgd onder de naam [handelsnaam 1] . Ook [eiser] zelf heeft nog gewerkt onder de naam [handelsnaam 1] .  
       
     
     
       2.10. 
       In 2014 is [eiser] tijdelijk teruggekeerd bij de dansgroep en heeft samen met de andere leden optredens verzorgd onder de naam [handelsnaam 1] .  
       
     
     
       2.11. 
       
         Op 30 juni 2014 heeft [gedaagde] een factuur uitgebracht voor een op 22 juni 2014 gehouden optreden. Op de omschrijving staat vermeld [handelsnaam 1] festival classique. 
         Onder de naam van [gedaagde] staat vermeld de domeinnaam [domeinnaam] . 
       
       
     
     
       2.12. 
       Op 22 april 2015 heeft de Stadskrant Feijenoord een bericht gepubliceerd waarin staat vermeld dat [gedaagde] met zijn dansgroep [handelsnaam 1] optredens verzorgt.	 
       
     
     
       2.13. 
       
         Op 9 november 2015 stond op de website culturelekaartrotterdam.nl het volgende vermeld: 
         “ [gedaagde] 
         
           (...) 
         
         
           Ik geef dansworkshops en dans presentatie op scholen en bedrijfsfeesten op de naam [handelsnaam 1] Scholen kunnen ons boeken voor ckv danslessen en bedrijven boeken ons voor dansoptredens op maat. 
         
         
           (,..). ” 
       
       
     
     
       2.14. 
       Bij brief van 6 januari 2016 heeft de voormalig advocaat van [eiser] [gedaagde] gesommeerd om zich per direct te onthouden van het zonder verdere toestemming van [eiser] diensten te verrichten onder de naam [handelsnaam 2] . In deze brief stelt de advocaat van [eiser] dat [gedaagde] in de periode van 2010 tot en met 2015 zonder toestemming van [eiser] onder die naam diensten heeft verricht en dat hij heeft verzuimd BTW af te dragen, en dat [eiser] in verband daarmee op 6 mei 2015 een belastingaanslag van € 94.328,-- heeft ontvangen.  
       
     
     
       2.15. 
       Bij brief van 20 januari 2016 heeft de advocaat van [gedaagde] , mede namens [naam 1] en [naam 2] , betwist dat zij zonder toestemming van [gedaagde] diensten onder de naam [handelsnaam 2] hebben verricht. 
       
     
     
       2.16. 
       Sinds 10 oktober 2016 exploiteert [gedaagde] onder de naam [handelsnaam 3] een onderneming die activiteiten verricht als dansschool en zich bezig houdt met de beoefening van podiumkunst en het organiseren van evenementen. 
       
     
     
       2.17. 
       Op 11 februari 2017 hebben leden van de aan [gedaagde] verbonden dansgroep in Amsterdam een optreden verzorgd bij een evenement met de naam “Gio’s Bday Celebration! Valentine’s special”. 
       
     
     
       2.18. 
       
         Bij brief van 12 oktober 2017 heeft de advocaat van [eiser] [gedaagde] gesommeerd zich te onthouden van het gebruik van de naam [handelsnaam 1] en om zijn boekhouding open te leggen om [eiser] in staat te stellen de door [gedaagde] onrechtmatig genoten inkomsten vast te stellen. In deze brief schrijft de advocaat van [eiser] dat hij heeft geconstateerd dat [gedaagde] ook na de sommatie van 6 januari 2016 is doorgegaan met het verzorgen van optredens onder de naam [handelsnaam 1] en dat hij daarmee inkomsten heeft genereerd. 
         Aan deze sommatie heeft [gedaagde] geen gehoor gegeven. 
       
       
       
     
   
   
     
       3 Het geschil  
     
       3.1. 
       
         
          [eiser] vordert, samengevat: 
         1. te verklaren voor recht dat [gedaagde] inbreuk maakt dan wel heeft gemaakt op de in dagvaarding vermelde merkrecht en handelsnaamrecht van [eiser] ; 
         2. [gedaagde] te verbieden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de naam [handelsnaam 1] op welke wijze dan ook te gebruiken, zulks op straffe van een dwangsom; 
         3. [gedaagde] te gelasten zijn boekhouding over de jaren 2009 tot en met 2017 open te leggen op de voet van artikel 162 Rv, zulks op straffe van een dwangsom; 
         4. [gedaagde] te veroordelen tot vergoeding van de door [eiser] geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;  
         5. [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1017h ( de rechtbank begrijpt: 1019h ) Rv.  
       
     
     
       3.2. 
       
         Aan deze vordering legt [eiser] het volgende ten grondslag.  
         Door zonder toestemming van [eiser] gebruik te (blijven) maken van de naam en/of het teken [handelsnaam 1] , in iedere geval in de periode 2014-2016 en ook na sommatie van 6 februari 2016, heeft [gedaagde] inbreuk gemaakt op de merk- en handelsnaamrechten van [eiser] . Door dit gebruik heeft [eiser] schade geleden, die door [gedaagde] dient te worden vergoed. Teneinde deze schade te kunnen begroten is nadere informatie nodig uit de administratie van [gedaagde] . 
       
       
     
     
       3.3. 
       
        [gedaagde] voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering.  
       
     
     
       3.4. 
       Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
       
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     
     
       4.1. 
       
        [eiser] legt aan zijn vorderingen zowel een inbreuk op zijn handelsnaamrecht als een inbreuk op zijn merkrecht ten grondslag.  
       
     
     
       4.2. 
       De rechtbank stelt ambtshalve vast op grond van het bepaalde in artikel 4.6. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bevoegd te zijn van de vordering gegrond op het merkenrecht kennis te nemen, aangezien [gedaagde] woonachtig is te Rotterdam.  
       
     
     
       4.3. 
       Niet in geschil is dat [eiser] de naam [handelsnaam 1] als handelsnaam gebruikt voor zijn eigen activiteiten in zijn eenmanszaak en dat de naam voorts is gebruikt voor optredens van de dansgroep waarvan ook [gedaagde] deel uitmaakte en dat [eiser] deze naam heeft geregistreerd als woordmerk. Evenmin in geschil is dat [gedaagde] en de overige leden na het vertrek van onder meer [eiser] in 2012 onder deze naam met hun dansgroep zijn blijven optreden.  
       
     
     
       4.4. 
       Kernpunt van het geschil betreft de vraag of [eiser] zich tegenover zijn ex-collega [gedaagde] kan beroepen op zijn handelsnaam- en/of merkrecht als vermeld en zo ja of [gedaagde] daarop inbreuk heeft gemaakt.  
       
       
         
           Misbruik van recht  
         
       
       
     
     
       4.5. 
       Meest verstrekkend is het verweer van [gedaagde] dat [eiser] door thans jegens [gedaagde] een vordering in te stellen wegens inbreuk op zijn handelsnaam en merkrechten misbruik van recht maakt, althans dat een beroep op deze rechten jegens [gedaagde] naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht.  
       
     
     
       4.6. 
       De rechtbank overweegt als volgt.  
       
       
         4.6.1. 
         Van misbruik van recht kan krachtens het bepaalde in artikel 3:13 lid 2 BW slechts dan sprake zijn indien iemand zijn rechten inzet met geen ander doel dan de ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor die rechten zijn verleend. Er kan ook sprake van zijn indien in redelijkheid niet tot de uitoefening van rechten had kunnen worden gekomen, gelet op de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening daarvan en het belang van de ander dat daardoor wordt geschaad.  
         
       
       
         4.6.2. 
         
           
            [gedaagde] doelt in zijn verweer, zo begrijpt de rechtbank, kennelijk op laatstgenoemd criterium. In dit kader heeft hij benadrukt dat [gedaagde] en evenmin de andere leden van de groep op de hoogte zijn gebracht van de merkregistratie door [eiser] ; daarvan hebben zij eerst vernomen bij dagvaarding. Nooit eerder dan in 2016 heeft [eiser] bezwaar gemaakt tegen het gebruik door de anderen van de naam [handelsnaam 1] . Daarnaast heeft [gedaagde] betoogd dat deze registratie niet te rijmen is met de in 2012 gemaakte afspraken en de begeleiding door EV Entertainment, waarbij hij heeft verwezen naar de hiervoor onder 2.5. geciteerde mail van [eiser] van 17 september 2012. Deze omstandigheden zijn echter onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van misbruik van recht.  
           Zo staat het enkele feit dat partijen kennelijk gezamenlijk hadden besloten om EV Entertainment de opdracht te verlenen om de zakelijke begeleiding van de groep, waaronder het boeken van optredens, op zich te nemen op zichzelf niet in de weg aan het registreren van een merk door (een van de) opdrachtgevers. Dat partijen dit hebben willen voorbehouden aan EV Entertainment is niet gesteld en daarvan is evenmin gebleken. De afspraken waarnaar [gedaagde] voorts nog heeft verwezen, betreffen de verdere gang van zaken na het aangekondigde vertrek van [eiser] en anderen uit de groep aan de orde tijdens de vergadering van 14 november 2012. Naar [gedaagde] stelt, blijkt hieruit van een akkoord over het gebruik van de naam door de andere overgebleven leden na het vertrek van (o.a.) [eiser] . De vraag die in dat verband aan de orde is, is echter de vraag of uit die gebeurtenissen wellicht zou kunnen worden afgeleid dat [eiser] impliciet toestemming tot dit gebruik heeft gegeven in welk geval geen sprake inbreuk op het recht, waarop hierna zal worden ingegaan. Met misbruik van recht heeft dit niets van doen. [gedaagde] heeft geen andere concrete feiten of omstandigheden heeft gesteld die - indien bewezen - de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat sprake is van een van de situaties waarop artikel 3:13 BW doelt. Zijn verweer op dit punt dient dan ook als onvoldoende onderbouwd te worden gepasseerd.  
         
         
       
       
         4.6.3. 
         Ook voor zover [gedaagde] met zijn verweer heeft willen betogen dat [eiser] door in de periode 2012-2016 nooit enig bezwaar te hebben geuit tegen het gebruik van de naam [handelsnaam 1] door de andere leden van de groep, zijn recht heeft verwerkt, kan hem dit niet baten. 
         
       
       
         4.6.4. 
         Van rechtsverwerking is volgens vaste jurisprudentie slechts dan sprake indien een rechthebbende/schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking; daartoe is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. 
         
       
       
         4.6.5. 
         Ook binnen dit kader is relevant het door [gedaagde] gestelde omtrent de afspraken als gemaakt ter vergadering op 14 november 2012 naar aanleiding van het vertrek van [eiser] en andere leden uit de dansgroep. De vraag is dan of met de houding van [eiser] ter vergadering en daarna het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat hij een eventuele aanspraak op het exclusieve gebruik van zijn handelsnaam dan wel merkrecht niet geldend zou maken. De rechtbank is van oordeel dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. [eiser] geeft – zo blijkt uit het onder 2.8. weergegeven citaat – in zijn e-mail op 15 november 2012 als reactie op het gevoerde overleg immers duidelijk aan dat wat hem betreft het verhaal nog niet was afgerond, dat nog niet duidelijk was wie alles op zijn naam zou gaan zetten. Daarmee doelt [eiser] - naar hij stelt - onder meer op de overdracht van de handelsnaam. Dat [eiser] de handelsnaam [handelsnaam 1] bezigde sinds de oprichting van de groep, zowel voor de groep als ook voor zijn eigen activiteiten staat als niet gemotiveerd betwist vast. De andere leden van de groep waaronder [gedaagde] hadden uit een en ander dan ook zeker niet mogen begrijpen dat [eiser] zonder nadere (zakelijke) afspraken af zou zien van zijn rechten op de naam. Het enkele feit dat hij vervolgens tot 2016 geen enkel bezwaar heeft geuit tegen het gebruik door de anderen van de naam [handelsnaam 1] is onvoldoende voor het aannemen van rechtsverwerking; hieruit kan hooguit een tijdelijke instemming met het gebruik van de naam door de anderen worden afgeleid, wat hierna bij de inhoudelijke beoordeling aan de orde zal komen. Andere concrete feiten of omstandigheden die – indien bewezen – zouden nopen tot de conclusie dat door zijn toedoen een gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat hij geen aanspraak meer zou maken op eventuele rechten, zijn door [gedaagde] niet gesteld en daarvan is evenmin gebleken. Ook in dit kader beschouwd, faalt het verweer. 
         
       
       
         4.6.6. 
         De weging van de bijzondere omstandigheden als door [gedaagde] gesteld, worden niet anders indien beoordeeld binnen het kader van artikel art. 6:248 lid 2 BW; deze zijn onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat het beroep van [eiser] op zijn wettelijke rechten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  
         
         
           
             inbreuk – toestemming gebruik? 
           
         
         
       
     
     
       4.7. 
       De rechtbank komt thans toe aan de beoordeling van de gestelde inbreuken op het handelsnaamrecht en het merkenrecht. 
       
     
     
       4.8. 
       Uit hoofde van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het (o.a.) verboden een handelsnaam te voeren die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, voor zover in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.  
       
     
     
       4.9. 
       Uit de stellingen van [eiser] begrijpt de rechtbank dat hij zich betreffende het merkrecht beroept op artikel 2:20 sub a BVIE. Op grond van die bepaling kan een merkhouder een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan het merk te gebruiken voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.  
       
     
     
       4.10. 
       De rechtbank stelt voorop dat de omstandigheid dat [eiser] de naam [handelsnaam 1] niet zelf zou hebben bedacht, zoals door [gedaagde] is aangevoerd, op zichzelf niet in de weg staat aan een beroep op het handelsnaamrecht en/of een rechtsgeldige verkrijging van het merkrecht. Het door [eiser] verrichte depot van het merk is voor het overige niet bestreden, zodat in rechte uit dient te worden van een rechtsgeldig depot/een door inschrijving verkregen merkrecht. Of [gedaagde] al dan niet bekend was met de merkinschrijving van [eiser] is voor de vraag of sprake was van inbreuk niet van belang. 
       
     
     
       4.11. 
       
         
          [gedaagde] heeft niet betwist dat hij – zij het tezamen met anderen – tussen (november) 2012 en januari 2016 het teken [handelsnaam 1] heeft gebruikt voor optredens en dat dit gebruik kan kwalificeren als handelsnaam- en/of merkgebruik als hiervoor omschreven. Ook de rechtbank gaat daar in het navolgende vanuit. 
         
          [gedaagde] heeft evenwel gemotiveerd betwist dat sprake is geweest van inbreuk, omdat voor zover hij de naam [handelsnaam 1] heeft gebruikt, hij voor dit gebruik de toestemming van [eiser] had verkregen. Voorts heeft hij betwist dat hij het teken na januari 2016 überhaupt nog heeft gebruikt. [eiser] heeft op zijn beurt een en ander weersproken.  
       
       
     
     
       4.12. 
       Vaststaat dat partijen – samen met nog andere personen – een dansgroep vormden die onder de naam [handelsnaam 1] dansoptredens verzorgde. Vaststaat voorts dat [eiser] van aanvang af tot november 2012 deel uitmaakte van de dansgroep en dat hij in 2014 (tijdelijk) in de groep is teruggekeerd en ook toen onder de naam [handelsnaam 1] is opgetreden. Voor optredens gedurende deze periodes gaat de rechtbank ervan uit dat dit met instemming en dus met toestemming van [eiser] gebeurde, zodat van inbreuk op de rechten van [eiser] in deze periodes geen sprake kan zijn.  
       
     
     
       4.13. 
       Voor zover het gaat om optredens vanaf november 2012 waaraan [eiser] geen medewerking heeft verleend overweegt de rechtbank als volgt.  
       
       
         4.13.1. 
         Zoals hiervoor al aan de orde is geweest, heeft naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van [eiser] en andere leden een bespreking plaatsgevonden op 14 november 2012 waarbij ook [eiser] en [gedaagde] aanwezig waren. [gedaagde] heeft ter zake aangevoerd dat uit het verslag van deze bespreking blijkt dat toen is afgesproken dat de resterende leden de dansgroep na het vertrek van [eiser] zouden voortzetten onder de naam [handelsnaam 1] , en [eiser] daarvoor dus toestemming heeft verleend, waarna de resterende leden van de dansgroep dit ook hebben gedaan. [eiser] heeft daartegen aanvankelijk ook geen bezwaar geuit. Hij heeft zich daartegen eerst verzet bij brief van 6 januari 2016, waarna [gedaagde] ook met het gebruik van de naam is gestopt. [eiser] heeft daartegenover gesteld dat hij in zijn e-mail als reactie op het gevoerde overleg nadrukkelijk heeft aangegeven dat wat hem betreft het nog niet helemaal rond was en dat nog nadere zakelijke afspraken omtrent de overdracht moesten worden gemaakt, zodat van toestemming geen sprake is.  
         
       
       
         4.13.2. 
         De rechtbank volgt [gedaagde] in zoverre dat uit voormelde omstandigheden kan worden afgeleid dat [eiser] in november 2012 vooralsnog akkoord ging met voortzetting van het optreden van de dansgroep onder de naam [handelsnaam 1] , totdat nadere afspraken zouden zijn gemaakt. Tot het maken van nadere afspraken is het echter niet gekomen; geen van beide partijen heeft daartoe destijds nadere actie ondernomen. [eiser] heeft zich vervolgens in 2014 weer gevoegd bij de groep en wederom meegewerkt aan optredens onder de naam [handelsnaam 1] . Naar [eiser] ter zitting nog heeft toegelicht realiseerde hij zich kort daarna dat de groep niet zomaar zijn naam mocht gebruiken, heeft hij een brief op laten stellen door een bevriende juriste en ook toen weer geprobeerd de kwestie op te lossen met de jongens, maar zonder succes. Een en ander in ogenschouw nemend is de rechtbank van oordeel dat voor de tussenliggende periode van november 2012 tot aan het moment dat [eiser] per bedoelde brief aangaf dat de anderen de naam niet langer zomaar mochten gebruiken, mag worden uitgegaan van de impliciete toestemming van [eiser] voor het gebruik van de naam [handelsnaam 1] door [gedaagde] en de anderen. Na dat moment hadden zij zich echter moeten realiseren dat [eiser] niet langer akkoord ging met het gebruik van de naam, zodat voor zover sprake is geweest van optredens onder de naam [handelsnaam 1] na dat moment sprake is van inbreuk op het merkrecht van [eiser] .  
         
       
       
         4.13.3. 
         Wanneer vorenbedoeld moment precies heeft plaatsgehad, is vooralsnog niet vast komen te staan. Naar [eiser] heeft gesteld heeft hij [gedaagde] herhaalde malen aangesproken en verzocht de inbreukmakende gedragingen te stoppen. [gedaagde] heeft dit echter betwist en gesteld dat [eiser] vóór de sommatiebrief van 6 januari 2016 nimmer heeft aangegeven dat de naam [handelsnaam 1] niet mag worden gebruikt. De rechtbank zal [eiser] overeenkomstig zijn aanbod daartoe in de gelegenheid stellen op dit punt nader bewijs te leveren als hierna bepaald.  
         
         
           
             (omvang) inbreuk 
           
         
         
       
     
     
       4.14. 
       Vervolgens dient te worden vastgesteld of en zo ja in welke omvang door [gedaagde] (de overige leden van de dansgroep zijn immers niet gedagvaard) inbreuk is gemaakt op het merkrecht van [eiser] . 
       
     
     
       4.15. 
       
        [eiser] heeft ter nadere onderbouwing van de gestelde inbreuk door [gedaagde] een aantal documenten in het geding gebracht.  
       
       
         4.15.1. 
         Een aantal van deze stukken ziet op de periode 2014-2015, derhalve op de periode vóór de sommatiebrief van 6 januari 2016. Dit betreft allereerst een factuur met datum 30 juni 2014 die ziet op een optreden van [gedaagde] van 22 juni 2014, waarvan [eiser] abusievelijk in de dagvaarding stelt dat deze ziet op een optreden van 22 juni 2016, hetgeen terecht door [gedaagde] is bestreden. Uit deze factuur blijkt dat is opgetreden onder de naam [handelsnaam 1] . Daarnaast heeft [eiser] een tweetal publicaties uit nieuwsmedia van 2015 in het geding gebracht, hiervoor weergegeven onder 2.12. en 2.13., waarin melding wordt gemaakt van de dansactiviteiten van [gedaagde] . [gedaagde] heeft deze activiteiten niet gemotiveerd betwist, zodat daar in rechte vanuit wordt gegaan. Of [gedaagde] in deze periode daarnaast nog andere activiteiten als deze heeft ondernomen, is vooralsnog niet vast komen te staan. Echter, activiteiten in deze periode onder de naam [handelsnaam 1] zijn slechts dan als inbreuk te kwalificeren, indien [eiser] slaagt in het hiervoor onder 4.13.3. bedoelde bewijs, in die zin dat komt vast te staan dat [eiser] eerder dan deze door [gedaagde] ondernomen activiteiten [gedaagde] heeft verzocht het gebruik van de naam [handelsnaam 1] te staken.  
         
       
       
         4.15.2. 
         Met betrekking tot de periode na de sommatiebrief van 6 januari 2016 is vooralsnog niet vast komen te staan dat sprake is geweest van inbreukmakende gedragingen door [gedaagde] . De factuur die ter nadere onderbouwing daarvan is overgelegd ziet – zoals hierboven reeds is vermeld – niet op een optreden in juni 2016 maar op een optreden in juni 2014. De daarnaast overgelegde screenshot van een gesteld optreden op 11 februari 2017 kan evenmin tot bewijs dienen, nu daaruit niet kan worden opgemaakt dat de screenshot daadwerkelijk op het gestelde optreden ziet en daaruit ook niet kan worden afgeleid dat [gedaagde] daarbij betrokken is geweest. [gedaagde] heeft ook ten stelligste betwist bij het optreden op 11 februari 2017 aanwezig te zijn geweest, hetgeen ter zitting door één van de overige leden van de dansgroep is bevestigd. Naar [gedaagde] verder heeft aangevoerd is op die datum ook geen optreden onder de naam [handelsnaam 1] geboekt, maar onder de naam ‘ [handelsnaam 4] ’, ten bewijze waarvan hij een screenshot heeft overlegd van (kennelijk) een facebook pagina waarop de vermelding van deze naam is te zien.  
       
     
     
       4.16. 
       Nu vooralsnog de omvang van de gestelde inbreuk niet is komen vast te staan, zal de rechtbank [eiser] overeenkomstig zijn aanbod daartoe, toelaten tot het bewijs dat [gedaagde] na de sommatie van 6 januari 2016 dan wel na sommatie op enig eerder moment inbreuk heeft gemaakt op zijn merk- en/of handelsnaamrechten door het gebruik van de naam [handelsnaam 1] .  
       
     
     
       4.17. 
       
         Indien [eiser] in het hem opgedragen bewijs als hiervoor bedoeld onder 4.13.3 en/of als bedoeld onder 4.16. slaagt, komt vast te staan dat [gedaagde] na 6 januari 2016 dan wel na enig eerder moment inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam en merkrechten van [eiser] . De verklaring voor recht en het inbreukverbod zullen dan worden toegewezen. In hoeverre [eiser] alsdan daarnaast belang heeft bij de door hem gevorderde overlegging van de boekhouding is afhankelijk van de alsdan vast te stellen periode waarin de inbreuk heeft plaatsgehad.  
         Indien [eiser] slaagt in het bewijs dat sprake is geweest van inbreuk is [gedaagde] gehouden de schade die [eiser] door dat gebruik heeft geleden te vergoeden, die alsdan in beginsel op de wijze van artikel 6:97 BW en artikel 6:104 BW zal worden begroot op de door [gedaagde] met dat gebruik genoten winst. Hierbij benadrukt de rechtbank dat dit slechts kan gaan om het aandeel in de winst dat aan [gedaagde] kan worden toegerekend, nu alleen hij is gedagvaard. Ten slotte wordt daarbij opgemerkt dat het bij de vaststelling van de schade niet kan gaan om het door [eiser] gestelde nadeel in verband met naheffingsaanslagen van de Belastingdienst. Het geschil daaromtrent is in deze procedure immers niet voorgelegd.  
       
       
     
     
       4.18. 
       Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.  
       
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     De rechtbank 
     
     
       5.1. 
       laat [eiser] toe te bewijzen:  
       
       -  dat hij [gedaagde] herhaalde malen, in het bijzonder eerder dan bij brief van 6 januari 2016, heeft verzocht de inbreukmakende gedragingen (het gebruik van de naam [handelsnaam 1] ter aanduiding van dansoptredens e.d.) te stoppen,  
       
       - dat [gedaagde] na vorenbedoeld moment, althans na 6 januari 2016 nog gebruik heeft gemaakt van de naam [handelsnaam 1] en hij inbreuk heeft gemaakt op zijn merk en/of handelsnaamrechten door het gebruik van de naam [handelsnaam 1] , 
       
     
     
       5.2. 
       bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van  13 februari 2019  voor uitlating door [eiser] of hij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel, 
       
     
     
       5.3. 
       bepaalt dat [eiser] indien hij geen bewijs door getuigen willen leveren maar wel  bewijsstukken  willen overleggen, die stukken direct in het geding moeten brengen, 
       
     
     
       5.4. 
       bepaalt dat [eiser] indien hij  getuigen  wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden maart tot en met mei 2019 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van de getuigenverhoren zullen worden bepaald, 
       
     
     
       5.5. 
       bepaalt dat de getuigenverhoren zullen plaatsvinden op de terechtzitting van mr. G.J. Heevel in het gerechtsgebouw te Rotterdam aan Wilhelminaplein 100/125, 
       
     
     
       5.6. 
       bepaalt dat  alle partijen  uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor  alle beschikbare bewijsstukken  aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen, 
       
     
     
       5.7. 
       houdt iedere verdere beslissing aan. 
       
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 30 januari 2019. 
         3077/1515