ECLI: ECLI:NL:OGHACMB:2017:36

Titel: ECLI:NL:OGHACMB:2017:36 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba , 25-04-2017 / EJ 53156 - H 321/11

Gerecht: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Datum uitspraak: 2017-04-25

Zaaknummer: EJ 53156 - H 321/11

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:OGHACMB:2017:36

---

Aruba. Merkinbreuk. Geding na verwijzing. Bewijswaardering.

Burgerlijke zaken over 2017					Vonnis no.: 
     Registratienummer: EJ 53156 - H 321/11 
     Uitspraak: 25 april 2017 
     
     
     
       
         GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE 
       
       van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en 
       van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
     
     
     
       V O N N I S 
     
     
     
       in de zaak van: 
     
     
     
       de naamloze vennootschap 
       
         ARUBAGS & MORE N.V., 
       
       gevestigd in Aruba, 
       oorspronkelijk eiseres, 
       thans appellante,  
       gemachtigde: mr. G. de Hoogd, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     1.  [mevrouw GEÏNTIMEERDE],  
     2.  [de heer GEÏNTIMEERDE],  
     
       beiden wonende in Aruba, 
       oorspronkelijk gedaagden, 
       thans geïntimeerden,  
       gemachtigde: mr. L.D. Gomez. 
     
     
     
     
       De partijen worden hierna Arubags en [geïntimeerde] c.s. genoemd. [geïntimeerde] c.s. worden afzonderlijk mevrouw [geïntimeerde] en de heer [geïntimeerde] genoemd. 
     
     
   
   
     
       1 Het verdere verloop van de procedure 
     
     
       1.1 
       Bij vonnis van 19 augustus 2014 heeft het Hof Arubags opgedragen tegenbewijs te leveren tegen een in dat vonnis geformuleerde stelling. 
       
     
     
       1.2 
       Op 16 december 2014 heeft een mondelinge behandeling plaatsgehad. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt. 
       
     
     
       1.3 
       Op 16 juni 2015 heeft Arubags haar directeur [getuige 1] en [getuige 2] als getuigen doen horen. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt. Aan het proces-verbaal zijn bewijsstukken gehecht. 
       
     
     
       1.4 
       
         Bij e-mailbericht van 17 februari 2015 heeft de office manager van  
         mr. De Hoogd voornoemd het Hof een scan doen toekomen van (een kopie van) een schriftelijke verklaring die van een handtekening is voorzien bij de naam [betrokkene 1]. 
       
       
     
     
       1.5 
       Op 19 januari 2016 hebben [geïntimeerde] c.s. [getuige 3] als getuige doen horen. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt. Aan het proces-verbaal zijn foto's gehecht. 
       
     
     
       1.6 
       Op 23 februari 2016 hebben [geïntimeerde] c.s. [getuige 3] nogmaals als getuige doen horen. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt. 
       
     
     
       1.7 
       
         Op 19 april 2016 hebben [geïntimeerde] c.s. [getuige 4] en  
         [getuige 5] als getuigen doen horen. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt. Aan het proces-verbaal zijn foto's gehecht. 
       
       
     
     
       1.8 
       Op 20 september 2016 heeft Arubags een conclusie na enquête ingediend. Op 22 november 2016 hebben [geïntimeerde] c.s. dat gedaan. Vonnis is gevraagd en nader bepaald op heden. 
       
       
     
   
   
     
       2 De verdere beoordeling 
     
     
       2.1 
       
         De rechters ten overstaan van wie op 16 juni 2015, 19 januari 2016 en  
         23 februari 2016 getuigen zijn gehoord, werken niet aan dit vonnis mee, omdat zij thans met andere werkzaamheden zijn belast. 
       
       
     
     
       2.2 
       Bij vonnis van 19 augustus 2014 heeft het Hof Arubags opgedragen tegenbewijs te leveren tegen de stelling dat mevrouw [geïntimeerde] degene is, die het eerst tot het in het merkinschrijvingsverzoek van 10 juni 2010 omschreven doel van het in dat inschrijvingsverzoek omschreven merk in Aruba gebruik heeft gemaakt. Thans is niet meer van belang of die stelling van [geïntimeerde] c.s. ten tijde van het vonnis van 19 augustus 2014 voorshands bewezen was, maar komt het erop aan of die stelling bewezen is. Bij de beoordeling van laatstbedoelde vraag slaat het Hof acht op zowel het bewijsmateriaal dat op 19 augustus 2014 reeds beschikbaar was (zie rov. 2.4 hierna) als op het bewijsmateriaal dat sindsdien ter beschikking is gekomen (zie rov. 2.5 hierna).  
       
     
     
       2.3 
       De stelling heeft betrekking op het merk dat omschreven is in het merkinschrijvingsverzoek van 10 juni 2010 (productie 4 bij inleidend verzoekschrift). Het betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woord Aruba, afgebeeld op een wijze die overeenkomt met de afbeelding die op dat merkinschrijvingsverzoek is aangebracht. Die afbeelding onderscheidt zich van andere afbeeldingen van het woord Aruba door lettertype, herhaling en indeling in regels, met de woorden schuin onder elkaar (hierna: het Merk). 
       
     
     
       2.4 [ 
       geïntimeerde] c.s. hebben zich, voordat het Hof de bewijsopdracht heeft verstrekt, beroepen op de volgende bewijsmiddelen. 
       
       
         2.4.1 
         Een schriftelijke Spaanstalige verklaring van de leverancier [betrokkene 2], eigenaar van "Cameli", van 30 maart 2011 (productie 1 bij pleitnota in eerste aanleg), waarin – zakelijk weergegeven en vertaald in het Nederlands door het GEA – wordt vermeld: 
         
         
           "Vanaf 2004 werkt ons bedrijf samen met mevrouw [geïntimeerde]. Wij leveren haar vanaf die tijd onder meer grote en kleine (strand)tassen, paspoorthouders en portemonnees voorzien van logo's zoals Aruba Aruba Aruba, I love Aruba, etc." 
         
         
       
       
         2.4.2 
         Een schriftelijke Spaanstalige verklaring van [betrokkene 3], namens Servicios Generales MASA S.R.L. (productie 1 bij verweerschrift in hoger beroep), die inhoudt dat deze vanaf 2004 de in de verklaring omschreven tassen aan mevrouw [geïntimeerde] levert. Onder meer vermeldt de verklaring: 
         
         
           "Todos los productos arriba mencionados fueron estampados con la palabra ARUBA ARUBA ARUBA ... en diferentes tipos de letras, con un ARUBA en el centro de diferente color, algunos intercalados con iguana o Delfin." 
         
         
       
       
         2.4.3 
         Een schriftelijke Spaanstalige verklaring van [betrokkene 4] (productie 2 bij verweerschrift in hoger beroep), die inhoudt dat zij vanaf 2002 onder meer tassen aan mevrouw [geïntimeerde] levert, onder meer "bolsos de telas Aruba Aruba". 
         
       
       
         2.4.4 
         Douanepapieren uit 2007 en 2009 (productie 3 bij verweerschrift in hoger beroep), betreffende diverse goederen, waaronder "tassen" en "katoenen tassen". 
         
       
     
     
       2.5 
       Nadat het Hof de bewijsopdracht heeft verstrekt, zijn de volgende bewijsmiddelen toegevoegd. 
       
       
         2.5.1 
         De (partij)getuige [getuige 1] heeft op 16 juni 2015 verklaard dat het eerste gebruik van het Merk dat Arubags in Aruba heeft gemaakt in 2008/2009 is geweest. Hij heeft zich daarbij beroepen op: 
         - documenten die betrekking hebben op een verscheping uit Shanghai naar Rotterdam in september 2008 en melding maken van "Robin Ruth Aruba" en "bags" van verschillende formaten; 
         - een fotovel: op sommige van de gefotografeerde tassen staan afbeeldingen van het woord Aruba op een wijze die overeenkomt met het Merk; 
         - een factuur van Arubags van 27 juni 2007 met onder meer de omschrijving "Big Bag ass. colours"; 
         - schriftelijke reacties van De Wit & Van Dorp Stores in Aruba op een factuur van 4 september 2007 van Arubags, met onder meer de omschrijving "Big Bag Aruba all over". 
         
       
       
         2.5.2 
         De getuige [getuige 2] heeft op 16 juni 2015 verklaard dat hij als inkoper werkt voor De Wit & Van Dorp Stores in Aruba, en dat hij vanaf ongeveer acht jaar geleden (dat zou zijn: vanaf ongeveer 2007) is begonnen zaken te doen met de heer [getuige 1] van het bedrijf Arubags. Hij heeft verklaard dat hij de tassen op het getoonde fotovel herkent als de tassen die De Wit & Van Dorp Stores sindsdien heeft verkocht en dat hij producten met dit beeldmerk niet eerder dan in 2008 in Aruba heeft gezien. De schriftelijke reacties met de omschrijving "Big Bag Aruba all over" moeten tassen van Robin Ruth betreffen, want De Wit & Van Dorp Stores heeft nooit tassen van een ander merk van Arubags afgenomen, aldus de getuige. 
         
       
       
         2.5.3 
         De hiervoor in rov. 1.4 bedoelde scan van een schriftelijke verklaring houdt in: 
         
         
           "Wij hebben een auteursrecht op de Robin Ruth tas(sen) en dit recht gaat terug op het eerste ontwerp in 2004. Vanaf dat moment hebben wij c.q. Arubags in Aruba gebruik gemaakt van een of meer van beide in 2010 door Arubags gedeponeerde merken. 
           De stelling van mevrouw [geïntimeerde] dat zij degene zou zijn die het eerst tot het in het merkinschrijvingsverzoek van 10 juni 2010 omschreven doel van het in dat inschrijvingsverzoek omschreven merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, is dan ook uitdrukkelijk onjuist." 
         
         
       
       
         2.5.4 
         De getuige [getuige 3] heeft op 19 januari 2016 verklaard dat hij in 2004 in Peru werkte bij de textielfabriek Servicios Generales MASA S.R.L. en dat hij toen mevrouw [geïntimeerde] heeft leren kennen. Zij was al eerder klant bij dat bedrijf. Zij kwam met een paar tassen als voorbeeld, zodat de textielfabriek die voor haar zou kunnen produceren. De getuige heeft tassen getoond. De advocaten hebben bevestigd dat sommige van de getoonde tassen onder het ontwerp vallen waar het in deze zaak over gaat. Zij zijn geproduceerd in de periode 2004-2009. De fabriek is begonnen met het lettertype waar het geschil over gaat, aldus de getuige. Aan het proces-verbaal zijn volgens het proces-verbaal acht foto's gehecht, maar in werkelijkheid zijn er tien foto's aan het proces-verbaal gehecht. Twee van die foto's (de laatste twee) komen overeen met het Merk, de andere acht niet. Op 23 februari 2016 heeft de getuige [getuige 3] opnieuw een verklaring afgelegd. Hem is toen onder meer het fotovel bij het proces-verbaal van 16 juni 2015 getoond. Hij heeft verklaard dat de tassen op de bovenste rij 2 t/m 5 en op de tweede rij 3 t/m 5 overeenkomen met de tassen die hij destijds naar mevrouw [geïntimeerde] heeft verscheept. Naar waarneming van het Hof staan op de door de getuige aangewezen foto's tassen die overeenkomen met het Merk. 
         
       
       
         2.5.5 
         De getuige [getuige 4] heeft verklaard dat zij mevrouw [geïntimeerde] in 2006 heeft leren kennen en dat zij toen onder meer tassen verkocht, ook met het opschrift Aruba Aruba Aruba. Ter terechtzitting zijn foto's gemaakt van de tassen die de getuige bij zich had. Deze zijn aan het proces-verbaal gehecht. De getuige heeft verklaard dat mevrouw [geïntimeerde] dit type tassen reeds in 2006 verkocht. Naar waarneming van het Hof staan op sommige van de aan het proces-verbaal gehechte foto's tassen die overeenkomen met het Merk. Volgens de getuige was mevrouw [geïntimeerde] de eerste die dit type tassen op de vlooienmarkt verkocht en zijn anderen ongeveer drie jaar later daar ook mee begonnen. 
         
       
       
         2.5.6 
         De getuige [getuige 5] heeft verklaard dat niet alleen mevrouw [geïntimeerde], maar ook zakenlui uit Ecuador vanaf in elk geval 2006 tassen verkochten die afgebeeld zijn op de foto's die voor de verklaring van de getuige [getuige 4] zijn gebruikt. De letters zijn hetzelfde, aldus de getuige. 
         
       
     
     
       2.6 
       Het Hof acht bewezen dat mevrouw [geïntimeerde] vanaf ten laatste 2006 het Merk in Aruba heeft gebruikt op tassen (en daarnaast tassen heeft verkocht waarop weliswaar het woord Aruba staat afgebeeld, maar op een wijze die niet overeenkomt met het Merk), en dat Arubags (of haar rechtsvoorganger) vanaf ten vroegste 2007 het Merk heeft gebruikt in Aruba.  
       
     
     
       2.7 
       
         Aan de gescande verklaring die de office manager van mr. De Hoogd het Hof heeft doen toekomen, komt weinig bewijswaarde toe, nu niets bekend is over de wijze waarop deze verklaring tot stand is gekomen. Ook is de verklaring vaag, waar die inhoudt dat "wij c.q. Arubags" gebruik heeft gemaakt van "een of meer" van de door Arubags gedeponeerde merken. Voorts kan, zoals advocaat-generaal G.R.B. van Peursem aan het slot van voetnoot 25 bij zijn conclusie van 1 november 2013, ECLI:NL:PHR:2013:1140, heeft opgemerkt, vanwege het ontbreken van exhibit A bij de sublicentieovereenkomst (productie 8 bij het beroepschrift), niet worden achterhaald op welk(e) merk(en) de sublicentie betrekking heeft. 
         Het in de beschikking van de Hoge Raad van 31 januari 2014,  ECLI:NL:HR:2013:1140, rov. 3.5.2 omschreven betoog van Arubags kan daarom niet slagen. Dat betoog weerlegt het beroep van [geïntimeerde] c.s. op merkenrechtelijk voorgebruik niet. 
       
       
     
     
       2.8 
       
         Op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat [geïntimeerde] c.s. zich kunnen beroepen op voorgebruik als omschreven in  
         art. 2 lid 1 Merkenverordening, zodat het GEA de vorderingen van Arubags terecht heeft afgewezen. 
       
       
     
     
       2.9 
       De beschikking waarvan beroep dient te worden bevestigd (al had het een vonnis moeten zijn). Arubags zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep en van het geding na cassatie en terugwijzing.  
       
       
       
         B E S L I S S I N G 
       
       
       
         Het Hof: 
       
       
       
         bevestigt de beschikking waarvan beroep; 
       
       
       
         veroordeelt Arubags in de kosten van het geding in hoger beroep en van het geding na cassatie en terugwijzing, aan de zijde van [geïntimeerde] c.s. gevallen en tot op heden begroot op Afl. 6.000,00 aan salaris voor de gemachtigde.  
       
       
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mrs. E.A. Saleh, G.C.C. Lewin en S.A. Carmelia, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,  
         Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Aruba uitgesproken op 25 april 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.