ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2014:2597

Titel: ECLI:NL:GHDHA:2014:2597 Gerechtshof Den Haag , 05-08-2014 / 200.140.192-01

Gerecht: Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak: 2014-08-05

Zaaknummer: 200.140.192-01

Proceduretype: Rekestprocedure

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:2597

---

Intellectuele eigendom; merkenrecht; oppositie; wel overeenstemming tussen merk en teken; merk voor aantal waren en diensten niet normaal gebruikt gedurende relevante periode van 5 jaar; voor wat betreft resterende waren en diensten: waren en diensten warvoor teken is gedeponeerd zijn niet gelijk aan waren en diensten waarvoor merk is ingeschreven; oppositie daarom terecht afgewezen.

GERECHTSHOF DEN HAAG 
     Afdeling Civiel recht 
     
     
       Zaaknummer: 200.140.192/01 
     
     
   
   
     beschikking d.d. 5 augustus 2014 
     
     
       inzake 
     
     
   
   
     de vennootschap naar vreemd recht TRUVO BELGIUM COMM. V, 
     
       gevestigd te Antwerpen, België, 
       verzoekster,  
       hierna te noemen: Truvo, 
       advocaat: mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       1. 
       
         YELLOW TELECOM B.V., 
       
     
     
       2. 
       
         
           OPEN INVESTMENTS B.V. , voorheen genaamd  KIMIKO HOLDING B.V., 
         beide gevestigd te Den Haag, 
         verweersters, 
         hierna tezamen te noemen: YT (in enkelvoud). 
       
       
     
   
   
     De procedure 
     
     
       Bij op 13 januari 2014 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Truvo het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 12 november 2013, waarbij de door Truvo tegen inschrijving van het woordmerk YELLOW gerichte oppositie (nr. 2007526) is afgewezen, te vernietigen,  alsnog de oppositie toe te wijzen en het Bureau te bevelen de inschrijving van de merkaanvrage te weigeren, met veroordeling van YT in de kosten van beide instanties. 
     
     
     
       Het hof heeft geen verweerschrift ontvangen. 
     
     
     
       De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 5 juni 2014, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten, Truvo door haar voormelde  advocaat en YT door haar bestuurder, […]. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft het hof ontvangen: 
     
     
       
         op 3 juni 2014 een brief van YT met een verzoek om uitstel, met als bijlage een brief van 30 april 2014 aan de rechtbank Den Haag; 
       
       
         op 4 juni 2014 een brief van de advocaat van Truvo met een kostenspecificatie. 
       
     
     
     
       Het hof heeft het aanhoudingsverzoek van YT afgewezen. Als reden voor dit verzoek werd door YT aangevoerd dat zij geen mogelijkheid heeft gehad tijdig een advocaat in te schakelen. Nu zij echter zelf stelt de brief van het hof d.d. 6 maart 2014, met het verzoekschrift, eind april 2014 te hebben ontvangen, in welke brief haar de gelegenheid werd gegeven een verweerschrift in te dienen en de datum van de mondelinge behandeling is medegedeeld, heeft zij voldoende tijd gehad om een advocaat in te schakelen.    Ontvankelijkheid van Truvo in haar verzoek 
     
     
     YT heeft gesteld dat het verzoekschrift te laat is ingediend, nu de beslissing van het Bureau is gegeven op 12 november 2013, de beroepstermijn twee maanden bedraagt en het verzoekschrift van Truvo op 13 januari 2014 bij het hof is ingekomen. Op grond van artikel 2.17, lid 1, Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE – kon Truvo zich binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan wenden tot het Gerechtshof Den Haag teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen. In lid 3 van artikel 3.9 van het Uitvoeringsreglement – hierna: UR –van het BVIE is bepaald dat, wanneer de dienst van de bevoegde instantie gesloten is op de laatste dag van een ingevolge het Verdrag in acht te nemen termijn, die termijn verlengd wordt tot het einde van de eerstvolgende dag, waarop deze dienst geopend is.  
     Voorts is het onderhavige beroep een verzoekschriftprocedure, die verloopt in overeenstemming met de regels van het toepasselijke nationale procesrecht, in dit geval de bepalingen van artikel 358 Rv ev. De exacte einddatum waarop de beroepstermijn afloopt zal naar nationaal procesrecht moeten worden bepaald (vergelijk BenGH 29 november 2001, NJ 2002, 14 (POSTKANTOOR). Op grond van artikel 1, lid 1 van de Algemene termijnenwet wordt een termijn als deze op een zaterdag of een zondag eindigt, verlengd tot de daaropvolgende maandag. Daar 12 januari 2014 een zondag was, is de beroepstermijn verlengd tot maandag 13 januari 2014. Truvo is derhalve tijdig in beroep gekomen en daarin ontvankelijk.   
     
   
   
     Verdere beoordeling van het verzoek 
     
     
       1. 
       Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.  
       
       
         1.1. 
         Op 17 februari 2012 heeft YT een Benelux-depot (depotnummer: 1242115) van het woordmerk YELLOW – hierna ook aan te duiden als: het teken – ingediend voor  waren en diensten in klassen 9, 35, 36, 38 en 42. De aanvraag is gepubliceerd op 5 maart 2012.  
         
       
       
         1.2. 
         Op 18 mei 2012 heeft Truvo oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken: 
         - Benelux inschrijving met nummer 200127 van het woordmerk YELLOW PAGES, ingediend op 1 april 1996 voor waren en diensten in de klasse 9, 16, 35 en 38; 
         
         - Benelux-inschrijving met nummer 541949 van het woordmerk YELLOW PAGES, ingediend op 9 november 1993 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38. 
         
         
           Het hof zal deze merken hierna tezamen ook aanduiden als het merk (in enkelvoud). 
         
         
       
       
         1.3 
         
           Tijdens de oppositieprocedure heeft YT een waren/dienstenbeperking ingediend. Het  
           hof begrijpt dat het gaat om een beperking ten aanzien van de diensten in klasse 35 
           (Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratieve diensten), waarvoor het 
           teken aanvankelijk ook was gedeponeerd (vergelijk de waren en diensten, genoemd in de, 
           als productie 2 bij het verzoekschrift overgelegde, brief van de vertegenwoordiger van 
           Truvo in de oppositie “argumenten en stukken”) . 
         
         
       
       
         1.4 
         Bij beslissing van 12 november 2013 heeft het Bureau de oppositie (nr 2007526) afgewezen en beslist dat voormelde Benelux merkaanvrage met nummer 1242115 wordt ingeschreven, met veroordeling van Truvo in de kosten van de oppositie.  
         
       
     
     
       2. 
       De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald: 
       
       
         
           “1. De deposant of houder van een ouder merk kan (…) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat: 
           
           a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (…)”. 
         
       
       
       
         Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: (…) 
         
           b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (…)”. 
         
       
       
     
     
       3. 
       Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie af te wijzen overwogen:   
       
         
           dat het merk als een onlosmakelijk geheel gepercipieerd zal worden door het in aanmerking komend publiek aangezien yellow (geel) als bijvoeglijk naamwoord van pages zal worden opgevat en dus niet als het dominante element (evenmin als pages), terwijl yellow bij het teken eerder als zelfstandig naamwoord voor de kleur geel zal worden opgevat; 
         
         
           dat er daardoor een geringe mate van overeenstemming is op visueel en auditief gebied; 
         
         
           dat de merken en het teken begripsmatig verschillend zijn, nu het in aanmerking komend publiek de merken in de letterlijke betekenis zal opvatten als gele bladzijden en het teken als de aanduiding van de kleur geel; 
         
         
           dat om neutralisering van visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken te kunnen aannemen ten minste één van de twee betrokken merken (merk of teken) voor het relevante publiek een duidelijke vaste betekenis moet hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen; 
         
         
           dat van een bijzondere bekendheid van de merken geen sprake is en de merken zelfs een verminderd onderscheidend vermogen hebben, nu YELLOW PAGES een vertaling is van “gele bladzijden” en dit de kleur is van de bladzijden van de gidsen (die onder deze naam worden uitgegeven); 
         
         
           dat, het gebrek aan onderscheidend vermogen van de merken en dus de geringe beschermingsomvang ervan in aanmerking nemende, de verschillen tussen merk en teken, met name op begripsmatig gebied, voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren;  
         
         
           dat merk en teken niet overeenstemmen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden; 
         
         
           dat de vergelijking van de waren en diensten en de beoordeling van de bewijzen van gebruik om proceseconomische redenen achterwege zal worden gelaten, aangezien de merken en het teken niet overeenstemmen en er geen verwarringsgevaar kan zijn als merk en teken niet overeenstemmen. 
         
       
       
     
     
       4. 
       Met Grieven I, II (deels) en III verwijt Truvo het Bureau uitsluitend de vraag of sprake is van overeenstemming tussen merk en teken te hebben beoordeeld en een vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd, alsmede een beoordeling van de gebruiksbewijzen, achterwege te hebben gelaten. Grief II richt zich (voorts) tegen het oordeel van het Bureau  dat geen sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en strekt ten betoge dat sprake is van verwarringsgevaar, gelet op een grote mate van (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de bekendheid, althans het (grote) onderscheidend vermogen van het merk. De grieven IV en II (voor het overige) richten zich tegen het oordeel van het Bureau dat het merk (van huis uit) een beperkt onderscheidend vermogen heeft.    
       
     
     
       5. 
       Bij de beoordeling van de vraag of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/ merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, naar het oordeel van het hof, gelet op de betrokken waren en diensten, in casu het grote publiek.  
       
     
     
       6. 
       
         Een vergelijking van de waren en diensten is niet nodig wanneer overeenstemming tussen de totaalindrukken die het merk en het teken wekken (geheel) ontbreekt. Overeenstemming en (soort)gelijkheid zijn cumulatieve voorwaarden. Vergelijk HvJ EU 23 januari 2014, C-558/12 P, ECLI:EU:C:2014:22 (WESERGOLD), r.o. 42: 
         
           “Het Hof heeft er immers herhaaldelijk aan herinnerd dat wanneer het oudere merk en het aangevraagde merk niet overeenstemmen, de omstandigheid dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft, of dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, geen voldoende grond is om te kunnen vaststellen dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie in die zin arrest van 2 september 2010,  
           Calvin Klein Trademark Trust/BHIM 
           , C-254/09 P, Jurispr. blz. I-7989, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak)”.  
         
       
       
       
         De oppositie dient derhalve te worden afgewezen wanneer overeenstemming ontbreekt. In dat geval kan een vergelijking van waren en diensten en onderzoek of het opponerende merk normaal is gebruikt achterwege blijven. Dit laatste geldt ook voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen  door gebruik . Een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen door gebruik komt pas bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar aan de orde en kan het ontbreken van overeenstemming niet compenseren Vergelijk voornoemd arrest van het Hof van Justitie EU inzake WESERGOLD (r.o. 45 en  48). In zoverre falen grief I, II en III.  
       
       
     
     
       7. 
       Gelet op het bovenstaande zal het hof eerst de, in grief II aan de orde gestelde, vraag of merk en teken in hun totaalindruk overeenstemmen behandelen. Truvo beantwoordt die vraag bevestigend en stelt daartoe  
       
         
           dat het woord YELLOW, vanwege de verrassende woordcombinatie als dominant onderdeel van het merk YELLOW PAGES moet worden beschouwd; 
         
         
           dat sprake is van begripsmatige overeenstemming, nu het in merk en teken voorkomende woord YELLOW (GEEL) niet grammaticaal afwijkend gekwalificeerd kan worden en begripsmatig 100% overeenstemmend is; 
         
         
           dat er (sterke) visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken bestaat; 
         
         
           dat derhalve geconcludeerd moet worden dat sprake is van een sterke mate van overeenstemming van het teken YELLOW en het merk YELLOW PAGES. 
         
       
       
     
     
       8. 
       
         Het hof is van oordeel dat er slechts sprake kan zijn van overeenstemming als het woord YELLOW in het samengestelde merk YELLOW PAGES een zelfstandige onderscheidende plaats heeft en (dus) bij beoordeling van de totaalindruk van de merken moet worden meegewogen. Daarvan is alleen geen sprake wanneer dit bestanddeel YELLOW te verwaarlozen is. Vergelijk HvJ EU 8 mei 2014, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305 inz. BIMBO Doughnuts (ro. 22 en 23). 
         Een bestanddeel is te verwaarlozen en behoudt een dergelijke zelfstandige onderscheidende plaats niet als het elk onderscheidend vermogen mist of als dit bestanddeel met het andere bestanddeel tezamen genomen een eenheid vormt, die voor het relevante publiek een (onmiddellijk te begrijpen, duidelijke vaste) andere betekenis heeft dan die van de bestanddelen van de samengestelde aanduiding afzonderlijk beschouwd. Vergelijk het Hof van Justitie EU in voormeld arrest inz BIMBO Doughnuts (ro. 25) en HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 inz. Picasso/Picaro.  
       
       
     
     
       9. 
       Dat YELLOW voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven geen enkel onderscheidend vermogen heeft, is niet gesteld. De wel door YT onbetwist gestelde omstandigheid dat er zeer veel merken zijn ingeschreven en tekens worden gebruikt, waarvan het woord yellow onderdeel uitmaakt, is onvoldoende om te concluderen dat YELLOW in het merk elk onderscheidend vermogen mist. Wel is naar het oordeel van het hof deze omstandigheid, alsmede de omstandigheid dat het woord YELLOW in YELLOW PAGES als een bijvoeglijk naamwoord (dat slechts een (van de) kenmerk(en) aangeeft van het zelfstandig naamwoord PAGES) wordt gebruikt, een reden om aan te nemen dat de totaalindruk van merk wordt gedomineerd door het woord PAGES, behalve voor zover het merk is ingeschreven voor waren of diensten waarvoor PAGES beschrijvend is.   
       
     
     
       10. 
       YT heeft (tijdens de mondelinge behandeling) gesteld dat de uitdrukking YELLOW PAGES al vanaf de jaren 50 van de twintigste eeuw wordt gebruikt in de Verenigde Staten na te zijn geïntroduceerd door AT &T en inmiddels (daar en ook in de Benelux, zo begrijpt het hof) wordt aangemerkt  als generieke aanduiding voor (de zakelijke rubriek van) een telefoongids/ een service- of business directory. Truvo heeft niet gesteld dat sprake is van een tardief (nieuw) verweer en betwist dat YELLOW PAGES in de Benelux een “ingeburgerde term” (een soortnaam, begrijpt het hof) is voor een bepaald product. Het hof is van oordeel dat YT onvoldoende  heeft gesteld, althans onderbouwd dat YELLOW PAGES voor het relevante publiek in de Benelux een (onmiddellijk te begrijpen, duidelijke vaste) andere betekenis heeft dan die van de bestanddelen, namelijk van een service/business directory. De enkele omstandigheid dat dit het geval is in de Verenigde Staten (waar de aanduiding YELLOW PAGES overigens al in de 19e eeuw is geïntroduceerd), is onvoldoende reden om aan te nemen dat dat ook geldt in de Benelux. 
       
     
     
       11. 
       Het bovenstaande brengt mee dat het woord YELLOW moet worden betrokken in de beoordeling van de totaalindruk die door merk wordt opgeroepen en dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken in (in ieder geval) visuele en auditieve zin door de aanwezigheid van het bestanddeel YELLOW in het merk, dat gelijk is aan het teken. Dit geldt te meer daar waar het merk is ingeschreven voor waren in klasse 16 waarvoor het woord PAGES beschrijvend is. Dan gaat het immers om een niet onderscheidend bestanddeel van het samengestelde merk/teken, dat niet, althans weinig bepalend kan zijn voor de totaalindruk daarvan. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat het merk en het teken wel overeenstemmen. In zoverre slaagt grief II.  
       
     
     
       12. 
       Nu naar het oordeel van het hof sprake is van overeenstemming, dient alsnog een vergelijking van de betrokken waren en diensten (voor zover nog aan de orde na de waren/dienstenbeperking; zie r.o. 1.3) en, daaraan voorafgaand, een onderzoek naar het gebruik van het merk voor die waren/diensten plaats te vinden.    
       
     
     
       13. 
       Het merk en het teken zijn voor de volgende waren en diensten ingeschreven respectievelijk gedeponeerd: 
       
       
         
           
           
           
             
               
                 
                   Oppositie gebaseerd op:  
                 
               
               
                 
                   Oppositie gericht tegen: 
                 
               
             
             
               
                 Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het 
                 overbrengen en het weergeven van geluid of 
                 beeld; magnetische gegevensdragers, 
                 schijfvormige geluidsdragers; 
                 gegevensverwerkende apparatuur en computers; 
                 elektrische (voor zover niet begrepen in andere 
                 klassen) en elektronische apparaten en 
                 instrumenten; toestellen en instrumenten voor het 
                 opslaan, het overbrengen, het weergeven, het 
                 terugzoeken en het verwerken van gegevens en 
                 informatie; geregistreerde computerprogramma's; 
                 hardware, software en firmware; elektronische 
                 toestellen en instrumenten voor de invoer en 
                 uitvoer van gegevens; toetsenborden; modems; 
                 beeldschermeenheden en printapparatuur; 
                 televisies; CD-ROM's; magneetbanden, -kaarten en -schijven; optische gegevensdragers; 
                 onderdelen en accessoires voor alle voornoemde 
                 goederen voor zover niet begrepen in andere 
                 klassen. 
               
               
                 Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, 
                 landmeetkundige, fotografische, 
                 cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein, 
                 controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) 
                 en onderwijstoestellen en -instrumenten; 
                 apparaten en instrumenten voor de geleiding, de 
                 verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen 
                 en het sturen van elektrische stroom; apparaten 
                 voor het opnemen, het overbrengen en het 
                 weergeven van geluid of beeld; magnetische 
                 gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; 
                 compact discs, DVD's en andere digitale 
                 dragers; mechanismen voor apparaten met 
                 vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, 
                 gegevensverwerkende apparatuur en 
                 computers; software; brandblusapparaten; mobiele telecommunicatieapparatuur; mobiele 
                 telefoons, mobiele modems, draagbare 
                 computers met ingebouwde modem; 
                 telecommunicatieapparatuur voor mobiele 
                 netwerken. 
               
             
             
               
                 Klasse 16 Boeken; gedrukte publicaties; 
                 drukwerken; adresboeken; periodieke publicaties; 
                 foto's; schrijfbehoeften; landkaarten; 
                 instructieboeken; gidsen; gedrukt 
                 reclamemateriaal; leermiddelen en 
                 onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen). 
               
               
                 
               
             
             
               
                 Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële 
                 zaken; zakelijke administratie; administratieve 
                 diensten; marktonderzoek; inlichtingen over zaken; 
                 verspreiding van reclame-, promotie- en publicitair 
                 materiaal; reclame; gegevenscompilatie en 
                 transcriptie; gegevensverwerking. 
               
               
                 
               
             
             
               
                 
               
               
                 Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; 
                 monetaire zaken; financiële diensten in de 
                 telecombranche 
               
             
             
               
                 Klasse 38 Telecommunicatie; videotekst- en 
                 teletekst-uitzending; verzending (overdracht) van 
                 schriftelijke informatie of overbrengen van 
                 informatie via de televisie; verzending en 
                 overbrenging van informatie per computer of langs 
                 andere elektronische weg; communicatie langs 
                 elektronische weg; dienstverlening op het gebied 
                 van (interactieve) telecommunicatie; 
                 communicatiediensten via het internet; 
                 computercommunicatie; het overbrengen van 
                 informatie of gegevens via telex, telefoon, telefax, 
                 computer of andere elektronische middelen c.q. 
                 media. 
               
               
                 Klasse 38 Telecommunicatie 
               
             
             
               
                 
               
               
                 Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische 
                 diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en 
                 ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied 
                 van industriële analyse en industrieel onderzoek; 
                 ontwerpen en ontwikkelen van computers en 
                 van software 
               
             
           
         
       
       
       
     
     
       14. 
       Op grond van onder andere het arrest van het HvJEG van 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ansul/Ajax) en de beschikking van het HvJEG van 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar) over de uitleg van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, PB EG L 40) - thans vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 - moet ervan worden uitgegaan dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de Richtlijn. Het normale gebruik kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Bij de vraag of sprake is van normaal gebruik in de Benelux moet worden geabstraheerd van de landsgrenzen en moet worden gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan (vergelijk HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (ONEL/OMEL). 
     
     
       15. 
       
         YT heeft betwist dat door Truvo gebruik is gemaakt van haar merk voor alle waren in klasse 9 en voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38. Truvo heeft bezwaar gemaakt tegen deze betwisting, stellende dat deze zo laat is aangevoerd (pas bij de mondelinge behandeling, nu YT geen verweerschrift heeft ingediend) dat zij daarop niet adequaat kan reageren. Zij verzoekt in de gelegenheid te worden gesteld nader bewijs van gebruik over te leggen. Uit de beslissing van het Bureau blijkt echter dat het verweer dat voor bedoelde waren en diensten in klassen 9 en 38 geen normaal gebruik van het merk is gemaakt al in de oppositiefase is gevoerd. Vergelijk overweging 26 van de beslissing van het Bureau:  
         “ Er is volgens verweerder geen bewijs van gebruik overgelegd waaruit blijkt dat opposant de ingeroepen rechten heeft gebruikt voor een telefonische informatiedienst. (…) . Er zijn echter geen bewijzen van gebruik overgelegd waaruit blijkt dat de ingeroepen rechten voor diensten op het gebied van deze algemene betekenis van telecommunicatie zijn gebruikt.” 
         en overweging 27  
         
           “Er is volgens verweerder geen enkel bewijs van gebruik voor waren in klasse 9 ingediend, hij ziet dit ook bevestigd in de reeds aangehaalde uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag”.  
         
       
       
       
         Gelet daarop ziet het hof geen reden Truvo in de gelegenheid te stellen nadere gebruiksbewijzen over te leggen. Schriftelijk bewijs had Truvo immers uit eigen beweging in het geding kunnen brengen, zonder dat daarvoor toestemming van de wederpartij of een verzoek of opdracht van het hof vereist is. Het hof is dan ook niet gehouden Truvo de gelegenheid te geven alsnog nadere gebruiksbewijzen over te leggen. 
       
       
     
     
       16. 
       In casu strekt de relevante gebruiksperiode zich uit van 5 maart 2007 tot 5 maart 2012 (de datum van publicatie). 
       
     
     
       17. 
       Ten bewijze van het gebruik heeft Truvo als bijlagen bij productie 2 en als productie 5 en 6  bij haar verzoekschrift, grotendeels onleesbare, gebruiksbewijzen overgelegd. Voor zover leesbaar blijkt daaruit gebruik van het merk op: 
       
         
           Visitors Guides Amsterdam 2007 en 1999  (bijlage 2.3, 2.10 en productie 5); 
         
         
           pagina’s van de website www.yellowpages.nl van o.a. 6 september 2009 (bijlagen 2.4,2.11,2.15) 
         
       
       Daarnaast heeft Truvo onbetwist gesteld dat het merk sinds het depot in 1996 (dus nog steeds begrijpt het hof) is gebruikt in de Benelux op gidsen en websites, waarin en –op zij contactgegevens van particulieren, handelaren en bedrijven in de Benelux verspreidt en beschikbaar stelt. Zij heeft zich beroepen op uitspraken van het Hof van beroep van Brussel van 11 februari 2010 en van dit hof van 17 januari 2012, waarin normaal gebruik is aangenomen in de periode tot van 24 februari 2001 tot 24 februari 2006 respectievelijk 25 februari 2003 tot 25 februari 2008 in de klassen 16, 35 en 38.  
       
     
     
       18. 
       Nu niet betwist is dat sprake is van normaal gebruik voor alle waren en diensten in de klassen 16 en 35 en voor “niet-telecommunicatiediensten” in klasse 38 waarvoor het merk is ingeschreven, gaat het hof daarvan uit.  
       
       
         Het hof is van oordeel dat van gebruik voor alle waren in klasse 9 en van gebruik voor telecommunicatiediensten in klasse 38 niet blijkt; noch uit de stellingen van Truvo, noch uit de door haar overgelegde stukken valt dit af te leiden. Het hof merkt op dat onder telecommunicatie dient te worden verstaan het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere (met name over grotere afstanden) zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst, bijvoorbeeld via telefoon, of internet. Een aanbieder van telecommunicatiediensten biedt diensten, faciliteiten en/of apparatuur aan waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken; het gaat daarbij bijvoorbeeld om providers; het is niet zo dat ieder die informatie verschaft via internet (van de slager tot alle grote bedrijven en de overheid) telecommunicatiediensten aanbiedt. Zij gebruiken telecommunicatie slechts als vehikel om hun informatie over te brengen, maar bieden zelf dit vehikel niet aan  Dit brengt mee dat bij de vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd, de inschrijving van het merk voor alle waren in klasse 9 en voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38 buiten beschouwing moeten worden gelaten.         
       
       
     
     
       19. 
       Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor het merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het complementair of concurrerend karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek – in casu het grote publiek – aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zal toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn als wanneer het teken is gedeponeerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere term, waarvoor het merk is ingeschreven, mits niet zo ruim dat daarbinnen eenvoudig algemeen gebruikelijke subcategorieën zijn te onderscheiden. 
       
     
     
       20. 
       
         Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 18 is overwogen over het ontbreken van bewijzen  van normaal gebruik van het merk voor waren en diensten in klasse 9 en 38, gaat het hof voorbij aan hetgeen Truvo stelt over de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 9 en diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38. Het hof zal hierna dus slechts ingaan op de stellingen van Truvo dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16, de diensten in klasse 35 en de “niet-telecommunicatiediensten” in klasse 38, waarvoor het merk is ingeschreven.  
         Truvo stelt dat de dienst telecommunicatie, waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk is aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 16 omdat (adres)boeken en publicaties ondersteunend zijn aan de dienst telecommunicatie en deze “klasse 16 waren” ook door telecommunicatiedienstverleners worden aangeboden en ook contactgegevens bevatten. Dat telecommunicatiedienstverleners bij het aanbieden van hun diensten gebruik maken van publicaties (zoals vrijwel alle aanbieders van diensten en waren), maakt niet dat het publiek aan telecommunicatiediensten en boeken en publicaties in het algemeen dezelfde herkomst zal toekennen. Naar het oordeel van het hof gaat het bij telecommunicatiediensten in voormelde betekenis niet om contactgegevens. Er is dan ook in zoverre geen sprake van soortgelijke waren/diensten.  
         Voorts heeft Truvo gesteld dat diensten op het gebied van (zakelijke) administratie en reclame in klasse 35, waarvoor het merk is ingeschreven en diensten op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, waarvoor het teken is gedeponeerd in klasse 36 soortgelijk zijn. Het hof is van oordeel dat het publiek in het algemeen hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen. Als verzekeringen en financiële diensten al onder administratieve diensten zouden vallen, gaat het bovendien om een algemeen gebruikelijke subcategorie. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.  
         Tenslotte heeft Truvo nog gesteld dat de dienst software in klasse 38 waarvoor het teken is gedeponeerd gelijk is aan software in klasse 38 waarvoor het merk is ingeschreven. In klasse 38 is het teken niet gedeponeerd voor software. Het is wel in klasse 42 gedeponeerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van software. Het merk is daarvoor echter niet ingeschreven. Dat is, voor zover relevant, ingeschreven voor communicatie(diensten) via het internet en het overbrengen van informatie of gegevens via de computer. Daargelaten of deze diensten in klasse 38 thuishoren, is het hof van oordeel dat het publiek ook hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen als aan diensten op het gebied van ontwerpen en ontwikkelen van software. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten. 
       
       
     
     
       21. 
       Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk (voor zover nog relevant) is ingeschreven niet (soort)gelijk zijn. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie rechtsoverweging 6 hiervoor) en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. De grieven kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden. 
       
     
     
       22. 
       Het verzoek van Truvo zal derhalve worden afgewezen, met veroordeling van Truvo in de kosten van deze procedure. YT heeft bij de mondelinge behandeling aanspraak gemaakt op de volledige kosten op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof is echter van oordeel dat artikel 1019h Rv op een oppositieprocedure, die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie, niet van toepassing is (vergelijk hof Den Haag 30 maart 2010, BIE 2010, nr. 39). Bovendien heeft YT haar vermeende kosten niet gespecificeerd. Zij heeft zelfs geen bedrag genoemd. Het hof zal de kosten aan de zijde van YT, die zich niet heeft laten bijstaan door een advocaat, begroten op € 894, -- (1 punt liquidatietarief).  
       
       
     
   
   
     Beslissing 
     
     
       Het hof:  
     
     
     
       wijst het verzoek af; 
     
     
     
       veroordeelt Truvo in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van YT begroot op € 894,--; 
     
     
     
     
     
       Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, E.F. Brinkman en A.W.H. Meij; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 augustus 2014, in aanwezigheid van de griffier.