ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2021:1074

Titel: ECLI:NL:GHDHA:2021:1074 Gerechtshof Den Haag , 22-06-2021 / 200.273.109/01

Gerecht: Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak: 2021-06-22

Zaaknummer: 200.273.109/01

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1074

---

Merkdepot te kwader trouw. Speculatief oogmerk. Bestuurdersaansprakelijkheid. Vooruitgeschoven niet-inbreukverweer. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv.

GERECHTSHOF DEN HAAG   
     Afdeling Civiel recht 
     
     
       Zaaknummer	: 200.273.109/01 
     
     
     
       Zaaknummer rechtbank	: C/09/553859/ HA ZA 18-613  
     
     
   
   
     arrest van 22 juni 2021 
     
     
       inzake 
     
     
     1.  EBB Development Limited , 
     gevestigd te Folkstone, Groot-Brittannië 
     2.  [appellant 2] , 
     
       wonende te [woonplaats],	 
       appellanten in het principaal appel,  
       geïntimeerden in het incidenteel appel, 
       hierna te noemen: gezamenlijk EBB c.s., en ieder afzonderlijk: EBB en [appellant 2], 
       advocaat: mr. A. Das Gupta te Amsterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
   
   
     Samsung Electronics CO, 
     
       gevestigd te Gyeonggi-do, Republiek Korea, 
       geïntimeerde in het principaal appel, 
       appellante in het incidenteel appel, 
       hierna te noemen: Samsung, 
       advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam. 
     
     
   
   
     Het geding 
     
     
       Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken: 
     
     
     
       
         De appeldagvaarding van 9 december 2019 waarbij EBB c.s. in hoger beroep is gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 18 september 2019; 
       
       
         De memorie van grieven (met producties) van EBB c.s.; 
       
       
         De memorie van antwoord, tevens grieven in incidenteel appel (met producties) van Samsung; 
       
       
         De memorie van antwoord in incidenteel appel van EBB c.s.; 
       
       
         De akte houdende overlegging producties (46 tot met 54) en de akte overlegging aanvullende producties (55) van Samsung; 
       
       
         De pleitnotities van beide partijen die zij bij het op 20 mei 2021 (via een videoverbinding) gehouden pleidooi hebben overgelegd. 
       
     
     
     
       Daarna hebben partijen arrest gevraagd. 
     
     
     
   
   
     Waar gaat de zaak over? 
     
     
       Het gaat in deze zaak om de vraag of EBB c.s. misbruik maakt van het merkrecht en het Benelux-merk BIBBY te kwader trouw heeft gedeponeerd. De rechtbank heeft geoordeeld dat het merk niet wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk en dat de aanvraag uitsluitend is gedaan met een speculatief oogmerk. Het hof is het met die beslissing eens. Voor wat betreft de proceskostenveroordeling komt het hof tot een andere conclusie dan de rechtbank: het acht art. 1019h Rv wel toepasselijk.  
     
     
   
   
     De feiten 
     
     
       1.1 
       Samsung heeft een virtuele of AI (artificieel intelligente) assistent ontwikkeld voor haar mobiele Galaxy telefoons. Nadat internationaal onderzoek in merkregisters in de zomer en het najaar van 2016 had uitgewezen dat het teken/de naam BIXBY vrij was, heeft Samsung besloten deze naam te gaan gebruiken voor haar virtuele assistent. 
       
     
     
       1.2 
       EBB is een van de honderden rechtspersonen waarbij haar enig aandeelhouder en bestuurder [appellant 2] betrokken is. Deze bedrijven worden hierna ook aangeduid als de [appellant 2]-bedrijven.  
       
     
     
       1.3 
       Op 10 oktober 2016 heeft EBB drie woordmerken met het teken BIBBY gedeponeerd in het Pakistaanse merkenregister (hierna: de Pakistaanse BIBBY-merken). 
       
     
     
       1.4 
       Samsung heeft op 2 november 2016 inschrijving van het woordmerk BIXBY  aangevraagd als Uniemerk voor waren en diensten in de klassen 9 en 42. Deze aanvraag is ingeschreven onder registratienummer 015994635 (hierna: het BIXBY-merk). 
       
     
     
       1.5 
       De eerste mediapublicatie over het gebruik van het BIXBY-merk door Samsung dateert van 5 november 2016. 
       
     
     
       1.6 
       
         Op 28 februari 2017 heeft EBB het Benelux-merk BIBBY aangevraagd (hierna: het BIBBY-Beneluxmerk). Het BIBBY-Beneluxmerk is op 15 mei 2017 onder registratienummer 1010691 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41. 
         Op 28 februari 2017 heeft EBB ook de van 10 oktober 2016 daterende prioriteit van de Pakistaanse BIBBY-merken ingeroepen en oppositie ingesteld tegen het BIXBY-merk. 
       
       
     
     
       1.7 
       Bij brieven van 20 juni 2017 is namens EBB c.s. onder meer aan (vertegenwoordigers van) Samsung het volgende bericht: 
       
       
         
           “(…) We became aware of a trademark application no. 1658677 “BIXBY” that your client has filed at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Our client has been using the brand name “BIBBY” and is the owner of several trademark registrations throughout the world, such as registration (…) in Pakistan, the latter enjoying the priority of October 10, 2016 which precedes the filing date of your client’s application. 
         
       
       
       
         
           (…) your client’s trademark application clearly infringes our client’s previously filed trademark, as it creates a likelihood of confusion in the mind of consumers of the goods and services provided by both parties. 
         
       
       
       
         
           Based upon our client’s trademark having a later filing date and not having claimed any convention priority, it is apparent that our client enjoys superior rights over your client’s trademark application. We are now instructed to file a competing application, claiming the priority of our Priority Mark, and file an opposition against the mark filed by your client. 
         
       
       
       
         
           However, as we believe that time and money-consuming legal procedures would not benefit either of the parties, we are thus willing to refrain from further legal action if you will: 
         
       
       
       
         (a) Voluntary withdraw your client’s trademark application for all goods and services; 
       
       
       
         (b) Undertake to never use the mark “BIXBY” and never use any mark similar to our trademark for the goods and services; and 
       
       
       
         (c) Provide us with a written confirmation as well as a copy of the withdrawal request as filed, as soon as possible, although not later than 
       
       
       
         
           			Tuesday, July 4, 2017 
         
       
       
       
         
           In the event we do not receive a satisfactory confirmation of withdrawal within the above-mentioned period we are instructed to promptly file an opposition against your client’s mark. 
         
       
       
       
         
           While we are confident that such opposition will result in the refusal of your client’s mark, our client is also amenable to possibly enter into a coexistence agreement, allowing you to keep your trademark, if you can explain what specific products your client intends to brand with the applied mark, provided that such products and services do not conflict with the products of our client. If you choose this option we will require that you pay the legal costs involved in drafting this agreement which shall be capped at a reasonable amount. Without prejudice to the above, please also note that our client reserves all rights in this matter, including those to claim damages and costs for legal assistance. (…)” 
         
       
       
       
     
   
   
     De vorderingen in eerste aanleg en het vonnis 
     
     2. Samsung heeft bij inleidende dagvaarding van 23 februari 2018 gevorderd dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: 
     a. a) primair: de nietigheid uitspreekt van het BIBBY-Beneluxmerk en de doorhaling daarvan gelast; 
     b) subsidiair: voor recht verklaart dat het teken BIXBY geen inbreuk maakt op het BIBBY-Beneluxmerk; 
     c) meer subsidiair: EBB c.s. verbiedt zich op basis van haar Benelux-merkregistratie te verzetten tegen registratie van het BIXBY-merk van Samsung, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,- per dag dat het gebod wordt overtreden; 
     d) EBB c.s. beveelt alle schade te vergoeden die Samsung heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen zijdens EBB c.s. op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 
     e) EBB c.s. veroordeelt in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv. 
     
     3. Samsung heeft aan de primaire vordering ten grondslag gelegd dat de aanvraag tot inschrijving van het BIBBY-Beneluxmerk te kwader trouw is ingediend als bedoeld in art. 2.2bis lid 2 BVIE. EBB c.s. heeft daarbij haar merkrechten gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verleend en zij heeft gehandeld in strijd met Samsungs grondrecht van vrij ondernemerschap, zoals neergelegd in artikel 16 van het Handvest van de Europese Unie. De subsidiaire vordering heeft zij gegrond op de stelling dat Samsung met haar BIXBY-merk geen inbreuk maakt op het BIBBY-Beneluxmerk. Voor zover moet worden aangenomen dat beide merken wel verwarringwekkend overeenstemmen vormen de hiervoor genoemde feiten grond voor toewijzing van het verbod onder c), dat ook wordt gerechtvaardigd door de oneerlijke concurrentie met het BIBBY-Beneluxmerk ten opzichte van de naam BIXBY, die Samsung eerder in Nederland gebruikte. Als gevolg van het handelen lijdt Samsung schade en dreigt grotere schade. De nu nog niet deugdelijk te begroten schade bestaat onder meer uit de kosten voor het beteugelen van de complicaties die zijn ontstaan door de handelwijze van EBB en [appellant 2], die Samsung als ‘spin in het web’ verantwoordelijk en aansprakelijk houdt voor het handelen van EBB, aldus Samsung. 
     
     4. De rechtbank heeft bij vonnis van 18 september 2019 het Benelux woordmerk BIBBY nietig verklaard en de doorhaling daarvan uitgesproken omdat zij van oordeel was dat de door EBB c.s. gedane aanvraag te kwader trouw is gedaan. Volgens de rechtbank strekte de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk kennelijk ertoe oppositie in te stellen tegen het BIXBY-merk. De BIBBY-merken zijn nooit gebruikt en er bestaan ook geen concrete plannen voor gebruik. Uit de verklaring van [appellant 2] ter zitting volgt dat EBB c.s. BIBBY als woordmerk wenst vrij te houden om het op enig moment te kunnen exploiteren, door het te verkopen of in licentie te geven voor nog onbepaalde waren of diensten. Dat is geen gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk. De aanvraag is uitsluitend gedaan met een speculatief oogmerk. Dit wordt bevestigd door het (algemene) merkenbeleid van de [appellant 2]-bedrijven. EBB c.s. is veroordeeld tot vergoeding van alle schade die Samsung heeft geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Tot slot is EBB c.s. veroordeeld in de proceskosten, die conform het toepasselijke liquidatietarief zijn begroot op € 1.793,-. De rechtbank heeft daarbij geoordeeld dat deze procedure niet onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv valt. 
     
   
   
     De vorderingen in hoger beroep en de grieven 
     
     5. In  principaal  hoger beroep heeft EBB c.s. gevorderd het bestreden vonnis te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest alsnog alle vorderingen van Samsung af te wijzen, Samsung te veroordelen tot terugbetaling van het in eerste aanleg door EBB c.s. betaalde bedrag aan proceskostenveroordeling, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling door EBB c.s. tot de dag van terugbetaling door Samsung en Samsung te veroordelen in de kosten van beide instanties.  
     
     6. Volgens de  eerste  en  tweede  grief heeft de rechtbank de verklaringen van [appellant 2] ter gelegenheid van de comparitie, hoewel juist weergegeven, verkeerd geïnterpreteerd. Daardoor is de rechtbank ten onrechte tot de conclusie gekomen dat de aanvraag voor het BIBBY-Beneluxmerk is gedaan met een speculatief oogmerk en niet is gedaan met het oog op gebruik volgens de wezenlijke functie van het merk. EBB c.s. heeft ter onderbouwing van haar stelling een verklaring van [betrokkene] overgelegd. De  derde  grief ziet op de feiten en omstandigheden die de rechtbank ten grondslag heeft gelegd aan het oordeel dat de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk te kwader trouw is gedaan. Volgens EBB c.s. volgt nergens uit dat zij een gunstige onderhandelingspositie tracht te verwerven. De  vierde  grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat EBB c.s. het BIBBY-Beneluxmerk heeft aangevraagd teneinde oppositie in te stellen tegen het BIXBY-merk van Samsung. Objectieve factoren die dat oordeel ondersteunen, ontbreken volgens EBB c.s. Volgens de  vijfde  grief is niet relevant dat de [appellant 2]-bedrijven over een grote hoeveelheid merken beschikken. De  zesde  grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Samsung voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade heeft geleden. De  zevende  grief richt zich tegen het oordeel dat [appellant 2] in persoon aansprakelijk is. 
     
     7. In  incidenteel  hoger beroep heeft Samsung gevorderd het bestreden vonnis te bekrachtigen, met veroordeling van de EBB c.s. in de  volledige  kosten van beide instanties, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.  
     
     8. De incidentele grief is gericht tegen afwijzing van de volledige proceskosten. Volgens Samsung heeft de rechtbank ten onrechte aangenomen dat geen sprake is van handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Volgens Samsung is hier wel degelijk sprake van een vooruitgeschoven niet-inbreukverweer. 
     
   
   
     Beoordeling van het hoger beroep 
     
     
       
         Kwade trouw 
       
     
     
     9. De grieven 1 tot en met 5 in principaal appel zien op de vraag of sprake is van kwade trouw (art. 2.2bis lid 2 BVIE). Zij zullen gezamenlijk worden besproken. Daarbij is tussen partijen niet meer in geschil dat als peilmoment voor de beoordeling van de kwade trouw moet gelden het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van het Benelux-merk BIBBY, te weten 28 februari 2017. 
     
     10. Het hof stelt voorop dat het BVIE, noch Richtlijn 2015/2436, een definitie bevat van het begrip ”kwade trouw”. Aangezien het hier een autonome bepaling van Unierecht betreft, dient deze eenvormig te worden uitgelegd en moeten de betekenis en de draagwijdte van het begrip “kwade trouw” worden bepaald met inachtneming van de context en het doel van de betrokken bepaling en de Richtlijn . 
     
     11. Het HvJEU  heeft in dit verband geoordeeld dat de kwade trouw in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren. Hierbij geldt dat het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager moet worden vastgesteld aan de hand van de (objectieve) omstandigheden van het voorliggende geval. Daarbij kan het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw wijzen, hetgeen met name het geval is wanneer de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen. In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.  
     
     12. In het arrest Koton  heeft het HvJEU overwogen dat het begrip ‘kwade trouw’ overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk. Het begrip moet voorts worden begrepen in de context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer en de onvervalste mededinging. Van kwade trouw is sprake wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding. Onderzocht moet worden of bij de aanvraag tot  inschrijving van een merk sprake was van een commerciële logica gelet op de activiteiten van de aanvrager en wat de chronologische volgorde van gebeurtenissen was. 
     
     13. In de zaak Sky/SkyKick  heeft het HvJEU overwogen dat het juist is dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken en dat hij beschikt over een termijn van vijf jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk. De inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten kan evenwel kwade trouw opleveren omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van verordening nr. 40/94  en de Eerste richtlijn . Er kan echter slechts van een dergelijke kwade trouw worden gesproken wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.  
     
     14. EBB c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij geen enkel belang of drijfveer heeft om Samsung dwars te zitten: benadeling of afpersing vormt geen onderdeel van de werkwijze van [appellant 2]. Zij betoogt in dit kader het volgende. EBB c.s. is met niemand in onderhandeling getreden over de verkoop van het merk. Evenmin tracht zij een gunstige onderhandelingspositie te verwerven ten opzichte van een partij die in het door Samsung genoemde ‘gesponnen web van [appellant 2] is gevlogen’. Er is geen sprake van een ‘ hidden priority trap’ . Het door EBB c.s. gevoerde merkbeleid is uitsluitend gericht op waarborging van de exclusiviteit van de eigen merken wereldwijd. De [appellant 2]-bedrijven hebben de intentie die merken te gaan gebruiken (onder meer om uit China afkomstige producten in de westerse markt te kunnen zetten) waardoor zij die tijdig, exclusief in bezit moeten hebben. Dat is ook verklaard door [appellant 2] tijdens de comparitie in eerste aanleg maar door de rechtbank verkeerd begrepen. Voor wat betreft het Benelux-merk BIBBY is er de intentie om dit merk te gaan gebruiken voor een app. Iedere merkaanvraag moet op zijn eigen merites worden beoordeeld; het is dan niet relevant dat EBB c.s. vele andere merkregistraties op haar naam heeft staan.  
     
     15. Dat er honderden merkregistraties op naam van EBB c.s. staan, acht het hof wel degelijk relevant bij de beoordeling van het subjectieve oogmerk van EBB c.s. Uit de door Samsung overgelegde stukken (waaronder ook buitenlandse uitspraken) volgt immers dat de merkenstrategie van EBB c.s. een patroon van oneerlijk handelen laat zien. EBB c.s. verricht, al dan niet door middel van een van de vele andere [appellant 2]-bedrijven, een groot aantal aanvragen van verschillende merken voor zeer uiteenlopende waren en diensten.  
     Het argument dat [appellant 2] geen merkenspeculant is omdat hij honderden vennootschappen heeft opgericht met alle kosten van dien, terwijl één juridische entiteit daarvoor zou volstaan, gaat niet op. Er bestaat immers geen enkele feitelijke aanwijzing en het is ook volstrekt onaannemelijk dat hij met al deze vennootschappen ooit daadwerkelijk actief is of wil worden. Bovendien leidt een groot aantal vennootschappen juist tot minder transparantie. Samsung heeft voorts voldoende onderbouwd aangetoond dat EBB c.s. en/of andere [appellant 2]-bedrijven op basis van de vele merkregistraties oppositieprocedures voeren en opkomen tegen domeinnamen. Aan de oprechte intenties van EBB c.s. doet ook afbreuk dat [appellant 2]-bedrijven daarbij bekende merknamen deponeren zoals Tesla, Home Depot, Apple, Pan Am, en Baidu. Het hof is dan ook van oordeel dat de aanvragen slechts zijn ingediend met het doel om afbreuk te doen aan belangen van derden door het gebruik van identieke of soortgelijke tekens te blokkeren. Het feit dat EBB c.s. daarbij gebruik maakt van, zoals in dit geval, een niet transparant en traag register in Pakistan waarbij de aanvragen in Pakistan vervolgens ieder half jaar worden ververst, vormt naar het oordeel van het hof voldoende aanwijzing dat EBB c.s. het reguliere merkensysteem probeert te omzeilen. Het argument van EBB c.s. dat voor Pakistan is gekozen vanwege de lage kosten en dat de jaarlijkse taxen netjes worden betaald kan daaraan niet afdoen.  
     
     16. EBB c.s. heeft ook geen plausibele verklaring gegeven met betrekking tot het oogmerk en de commerciële logica van de vele merkaanvragen en het BIBBY-Beneluxmerk in het bijzonder. [appellant 2] heeft ten overstaan van de rechtbank weliswaar verklaard dat er concrete plannen zijn voor het gebruik van het BIBBY-Beneluxmerk voor een app die daadwerkelijk in aanbouw is, maar stukken die die verklaring zouden kunnen ondersteunen, ontbreken. De verklaring van [betrokkene], waarin over [appellant 2] wordt verklaard dat “ his primary objective is to own sufficient trademark assets for his new products and services ” is te algemeen, nog los van het feit dat [betrokkene] gelet op zijn betrokkenheid bij de [appellant 2]-bedrijven niet onbevooroordeeld lijkt te zijn. EBB c.s. heeft nog gewezen op de oprichting van N-Cubator B.V. (te Swalmen) voor (Chinese) startup ondernemingen in de technische sector die apps ontwikkelen en dat deze vennootschap daadwerkelijk de intentie zou hebben om (na overdracht) het BIBBY-Beneluxmerk te gaan gebruiken. Ook deze stelling is niet nader onderbouwd terwijl als onweersproken vast staat dat alle websites van N-Cubator B.V. momenteel offline zijn en onduidelijk is of N-Cubator B.V. nog actief is. Dat er daadwerkelijk de intentie is geweest om het BIBBY-Beneluxmerk te gaan gebruiken kan daarom niet worden vastgesteld.  
     
     17. In het midden kan verder blijven of EBB c.s. al dan niet een gunstige onderhandelingspositie heeft verworven ten aanzien van Samsung. Zoals uit de hiervoor genoemde jurisprudentie van het HvJEU voortvloeit is de bedoeling om afbreuk te doen aan de belangen van derden reeds voldoende voor kwade trouw zonder dat EBB c.s. daarbij een specifieke derde op het oog hoeft te hebben.  
     
     18. Met de rechtbank is het hof dan ook van oordeel dat, gelet op het voorgaande, de aanvraag niet is gedaan met het oog op gebruik volgens de wezenlijke functie van een merk en dat dus sprake is van een aanvraag te kwader trouw. De grieven 1 tot en met 5 falen. 
     
     
       
         Schade 
       
     
     
     19. In de  zesde  grief is aangevoerd dat er geen aanwijzingen zijn voor concrete schade en dat de rechtbank voorbij is gegaan aan hetgeen EBB c.s. daarover in nr. 74-76 conclusie van antwoord heeft betoogd, te weten dat Samsung aannemelijk dient te maken dat zij schade heeft geleden, dat zij daarin te vaag is en dat ook niet valt in te zien welke kosten er zijn gemaakt ter voorkoming van problemen door het niet kunnen beschikken over de merken en reputatieschade. In hoger beroep is daaraan toegevoegd dat de kosten bekend zijn zodat ze kunnen worden begroot.  
     
     20. Het hof verwerpt dat betoog. Voor een verwijzing naar de schadestaatprocedure is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is geworden. Bovendien heeft Samsung onweersproken aangevoerd dat de kosten nog niet volledig kunnen worden begroot omdat de ingestelde oppositieprocedure is geschorst zodat de kosten daarvan nog niet vast staan. De grief faalt. 
     
     
       
         Aansprakelijkheid [appellant 2] 
       
     
     
     21. Ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid van [appellant 2] heeft EBB c.s. zich in grief 7 op het standpunt gesteld dat de rechtbank voorbij is gegaan aan hetgeen zij heeft gesteld in de conclusie van antwoord (onder 78-82): 
     - onrechtmatig handelen van EBB brengt niet mee dat dit ook [appellant 2] kan worden toegerekend; er is geen sprake van misbruik van vennootschap; 
     - verhaalsproblemen zijn geen reden voor aansprakelijkheid van een bestuurder; 
     - er kan alleen aansprakelijkheid van [appellant 2] zijn als hij de [appellant 2]-bedrijven bewust gebruikt om onrechtmatig te handelen. [appellant 2] had echter op geen enkel moment het oogmerk om EBB aan te zetten tot onrechtmatige gedragingen om Samsung schade te berokkenen.  
     
     22. Het hof volgt dat betoog niet. [appellant 2] heeft erkend dat hij feitelijk beleidsbepaler van EBB was. Hij heeft voorts niet weersproken dat hij op de hoogte was van en persoonlijk betrokken bij de handelwijze van EBB. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat [appellant 2] persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken nu hij de onrechtmatige handelwijze van EBB niet heeft verhinderd, terwijl hij daartoe wel in staat was. Aldus heeft hij zelf onzorgvuldig gehandeld en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de door Samsung geleden schade. De grief slaagt dus niet.  
     
     23. Aan het bewijsaanbod van EBB c.s. zal worden voorbij gegaan nu het niet voldoet aan de eisen die daaraan in hoger beroep mogen worden gesteld.  
     
     
       
         Proceskosten 
       
     
     
     24. In het  incidenteel appel  is Samsung met één grief opgekomen tegen afwijzing van de vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten. Volgens Samsung is artikel 1019h Rv van toepassing nu de nietigheidsvordering is aan te merken als een vooruitgeschoven verweer tegen dreigende handhaving. Samsung heeft daarbij verwezen naar de sommatiebrieven van juni 2017 waarin EBB c.s. Samsung heeft gesommeerd de vermeende “inbreuk” te staken. Ook is hier volgens Samsung sprake van “wapperen” met IE-rechten. Daarmee is er voldoende “concrete dreiging” van handhaving van een IE-recht.  
     EBB c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat de brieven van juni 2017 standaardbrieven zijn met uitsluitend een ‘notice of opposition’ en een positieve oplossingsgerichte toon waarin ook de bereidheid tot co-existentie is getoond. Dat is geen concrete dreiging of wapperen. De sommatiebrieven hebben bovendien geen betrekking op het Uniemerk.  
     
     25. Het hof overweegt als volgt. Of de procedure in een geval als het onderhavige moet worden beschouwd als betrekking hebbend op handhaving van een intellectueel-eigendomsrecht in de zin van art. 1019h Rv, hangt er van af of de eiser in de nietigheidsprocedure de handelwijze van de (pretens) rechthebbende, overeenkomstig de zin die hij daar onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze aan mocht toekennen, heeft opgevat als (mede) tegen hemzelf gerichte rechtsmaatregelen tot handhaving van dat intellectuele-eigendomsrecht dan wel een concrete dreiging daarvan. Naar het oordeel van het hof is daarvan sprake nu in de sommatiebrief van 20 juni 2017 namens EBB c.s. is gesteld dat BIXBY inbreuk maakt op het merk BIBBY en Samsung wordt gesommeerd deze inbreuk te staken. Ook wordt er aanspraak gemaakt op schade en proceskosten. Dat de sommatie strikt genomen niet ziet op het BIXBY-merk (maar wel op het teken BIXBY) neemt de concrete dreiging niet weg temeer nu de sommatie volgde terwijl vier maanden daarvoor reeds oppositie tegen het BIXBY-merk was ingesteld. Onder deze omstandigheden is hier geen sprake van een “spontane” nietigheidsprocedure maar van een vooruitgeschoven verweer tegen dreigende handhaving zodat deze valt onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv. De grief slaagt.  
     
     26. Nu de grieven in het principaal appel falen en de grief in het incidenteel appel slaagt, zal het hof het bestreden vonnis vernietigen maar uitsluitend op het punt van de in eerste aanleg begrote kosten. EBB c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg en in de proceskosten van zowel het principale als het incidenteel hoger beroep op de voet van art. 1019h Rv. Samsung heeft als productie 54 en 55 specificaties van de kosten in hoger beroep in het geding gebracht met een totaalbedrag van  
     € 72.111,50 aan salaris advocaat en € 1.509,65 aan verschotten. Als productie 35 is een specificatie van de kosten in eerste aanleg overgelegd met een bedrag van € 48.058,- aan salaris advocaat en € 3.576,51 aan verschotten. Volgens Samsung geven de opzet en kwade trouw en rabiate ontkenningen van [appellant 2] c.s. reden voor vergoeding van de volledige door Samsung gemaakte kosten, doch tenminste voor een verdubbeling van het indicatietarief van een complexe procedure. EBB c.s. heeft een en ander betwist en heeft zich op het standpunt gesteld dat de vergoedingen moeten worden gemaximeerd tot de indicatietarieven die behoren bij een normale zaak. Het hof is van oordeel dat deze zaak moet worden aangemerkt als een normale bodemzaak (in eerste aanleg: zonder pleidooi) in de zin van de toepasselijke Indicatietarieven in IE-zaken. Weliswaar gaat het om een omvangrijk feitenonderzoek maar inhoudelijk is de zaak overzichtelijk. Op grond van de voornoemde indicatietarieven is een bedrag van maximaal € 17.500,- als redelijke en evenredige vergoeding aan te merken voor de kosten in eerste aanleg en een bedrag van maximaal € 20.000,-  voor het hoger beroep. Deze bedragen, vermeerderd met de opgevoerde verschotten, zullen worden toegewezen zoals hierna vermeld. Het hof ziet in de omstandigheden van het geval geen reden voor een verdubbeling van de indicatietarieven. De vergoedingen vormen naar het oordeel van het hof een significant en passend deel van de redelijke kosten.  
     
     
     
     
     
   
   
     Beslissing 
     
     
       Het hof: 
     
     
     - vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 18 september 2019, doch uitsluitend voor zover daarbij EBB c.s. is veroordeeld in de proceskosten begroot op € 1.793,-, 
     
     
       en  in zoverre opnieuw rechtdoende : 
     
     
     - veroordeelt EBB c.s. in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Samsung tot op 18 september 2019 begroot op € 3.576,51 aan verschotten en € 17.500,- aan salaris advocaat; 
     
     - bekrachtigt het vonnis voor het overige; 
     
     - veroordeelt EBB c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Samsung tot op heden begroot op € 1.509,65 aan verschotten en € 20.000,- aan salaris advocaat; 
     
     - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; 
     
     - wijst het meer of anders gevorderde af. 
     
     
     
     
       Dit arrest is gewezen door mrs. M.P.J. Ruijpers, J.I. de Vreese-Rood en C.J.J.C. van Nispen en is door mr. J.E.H.M. Pinckaers uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 juni 2021 in aanwezigheid van de griffier. 
     
   
   
     HvJEU 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435.  
   
   
      HvJEU 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C529/07, EU:C:2009:361. 
   
   
      HvJEU 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724. 
   
   
      HvJEU, 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45. 
   
   
      Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk. 
   
   
     Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.