未完成発明
そして、特許無効審判において審判請求人が未完成発明を理由として特許の無効を争ったにもかかわらず、特許庁はたんに明細書記載不備についてだけ判断して、明細書の記載に不備はないとして特許の無効を認めなかった審決は、未完成発明であるかどうかを判断すれば審決の結論が異なってくる可能性がないとはいえないとし、未完成発明であるかどうかを判断しなかったことに違法があるとして、審決を取り消している
つまり、回転体固定具事件の判決は、未完成発明ではないが明細書記載不備となりうるものの可能性を認め、逆にトラックレーンにおけるアウトリガ事件では、明細書記載不備ではないが未完成発明となりうるものの可能性を認めた上で、それぞれ拒絶理由として区別するべきであるとしたのである。
前述のとおり、特許庁は、1962年に「発明未完成」を理由として、拒絶査定を行っており、1969年の原子力エネルギー発生装置事件の判決において、最高裁判所は、この特許庁の実務慣行を認めていた。
そして、特許庁は、1972年に発表した特許・実用新案審査基準に、「未完成発明」という区分を定めた。
ところが、獣医用組成物事件において、1974年に東京高等裁判所は、特許庁でとられていた「未完成発明」として特許法第29条第1項柱書で特許を拒絶するという法解釈を、罵倒といえるほど激しく批判した:
いわゆる柱書の規定により拒絶をするとか、発明のうちに産業上利用できる発明とそうでない発明があるかとかいうことは、第二条の定義規定をもつ現行特許法のもとにおいては、法の真髄を理解しない浅薄な形式的観念論といわざるをえない […] 。
そして、それまで当然とされてきた発明未完成の考え方や運用を、次のように非難する:
第二十九条はもとより、特許法の全規定中にも、特許出願にかかる発明の完成、未完成に関する事項を定めたものと解するに足りる規定はなく、また、発明の未完成をもつて特許出願の拒絶理由とすることができる旨を定めた規定を見出しえない。したがつて、本件審決は、特許法の定めていない拒絶理由により、換言すれば、特許法上の根拠なしに、本願出願につき拒絶をすべきものとしたものというべく、もとより違法たるを免れない。
被告として、本件について、強く反省しなければならないことは、特許出願を国家に対する登録要求権として肯認する(いわゆる権利主義をとる)現行特許法のもとにおいては、発明の未完成などという明文の根拠を欠く、不明確な理由により […] 、特許出願について拒絶をしてはならないということである。
未完成発明という拒絶理由は認められないとしたこの東京高等裁判所の判決は、極めて大きな衝撃を与え、従来の慣行を否定されて実務は混乱した。しかし、被告である特許庁長官が上告し、1977年に最高裁判所は次のように述べてた:
法二九条は、その一項柱書において、出願の発明が「産業上利用することができる発明」であることを特許要件の一つとしているが、そこにいう「発明」は法二条一項にいう「発明」の意義に理解すべきものであるから、出願の発明が発明として未完成のものである場合、法二九条一項柱書にいう「発明」にあたらないことを理由として特許出願について拒絶をすることは、もとより、法の当然に予定し、また、要請するところというべきである。
そして、最高裁判所は、東京高等裁判所の判決を破棄した。この最高裁判所判決によって、実務では従来の慣行が復活したのである。
審査基準の変遷
このように、日本では出願審査において、明細書記載不備とは別に、発明が未完成であることが拒絶理由となっていた。しかし、ヨーロッパやアメリカ合衆国においては出願審査の段階では、出願審査の段階では発明はいちおう完成されたものという前提のもと、当業者が実施できる程度に裏付けられているかどうかという判断は、明細書記載要件の問題として扱われている。
そこで、日本の特許庁は、制度・運用の国際的調和という観点から、1993年6月に公表した審査基準において、「未完成発明」という区分を削除し、従来「未完成発明」に分類されていたもののうち、次のものを、同様に削除された「非発明」に分類されていたものと同列に「『発明』に該当しないものの類型」に含めた:
「目的達成のための手段をすべて欠くもの」
「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの」
そして、従来「未完成発明」に分類されていたその他のものは、いちおう特許法上の「発明」として扱うこととしたのである。これによって、出願書類において目的達成のための手段の一部を欠くもの、裏づけデータを欠く薬剤、有用性の開示のない化学物質などは、発明の完成・未完成よりも明細書記載不備などを優先して判断して、いちおう特許法上の「発明」となっていることを前提として審査することになった。
2000年12月に、さらに審査基準は改定されて「目的達成のための手段をすべて欠くもの」が削除され、2005年4月改訂でも、1993年改訂前の審査基準において「未完成発明」とされていたもののうち、「『発明』に該当しないものの類型」に含まれるものは「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの」のみとなっている。
1993年4月改正・翌年1月施行の特許法改正により、補正の範囲が従来より大幅に制限されるようになった。
1993年改正前の特許法においては、書類の要旨の変更にあたらない範囲に補正が制限されていたが、これは「当初明細書の記載からみて自明な事項」を補正による明細書に含めることができるとされており、かなり緩やかに運用されていた。例えば、リレーを用いて照明灯の回路を開閉して自動点滅させる発明において、当初の明細書の発明の詳細な説明に「リレーの応答特性を変化させることにより明滅周期を変えることができる」と記載されていて、補正によって特許請求の範囲の「リレー」を「並列可変コンデンサを有するリレー」と変更した場合、並列に接続された可変コンデンサによってリレーの応答特性を変えることは周知の技術であり、可変コンデンサを並列に付加することは明細書の記載から自明なことであるから、要旨の変更にあたらないとされ、補正が許されていた。
No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.(補正により、発明の開示に新規事項を加えることは許されない。)
しかし、1993年改正後の特許法においては、補正の範囲は、願書に最初に貼付された明細書または図面の事項の範囲内に限定されることとなった。これは「新規事項の追加禁止」と呼ばれ、アメリカ合衆国やヨーロッパでは新規事項の追加が不可とされていることからも、制度の国際的調和などを図ったものである。
この新規事項の追加禁止は、この特許法改正をうけて1993年11月に公表された特許庁の指針では、当初の明細書または図面に記載されていた事項そのもの、または記載されていた事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出すことができない事項は、補正によって追加することができないとされた。先の例でいえば、可変コンデンサを並列に付加することは自明なことであるが、当初の明細書や図面からは並列可変コンデンサを一義的に導き出せるわけではないので、新規事項の追加となって、補正が許されないこととなる。
従来は、要旨の変更とならない補正によって回避できる程度の瑕疵である場合は、明細書記載不備として拒絶理由通知をして補正を求め、要旨の変更とならない補正によっては治癒することができない場合には、未完成発明として拒絶するという運用が一部で行われていた。
ところが、1993年の特許法改正で補正が可能な範囲が縮減し、補正によって新規事項を追加することが許されなくなった結果、補正すれば要旨の変更となる発明未完成と、補正しても要旨の変更ではない明細書記載不備を区別する必要がなくなり、補正において新規事項の追加であるかどうかを判断すればよいこととなった。実際、2005年ころには、特許庁の出願審査では発明の未完成を理由とする拒絶査定はほとんど行われなくなっている。
これを受けて、室伏良信「明細書の記載要件」(138頁)は、未完成発明という拒絶理由は不要となったとする。
もっとも、竹田和彦『特許の知識』(67頁)は、発明未完成という概念は不要ではないとした上、後願排除効、優先権主張の基礎となりうるか、分割出願をなしうるか、進歩性判断の引用発明となりうるかという面からも、重要であるとする。齋藤真由美、井上典之「発明の未完成」(108-109頁)も、発明未完成という拒絶理由を積極的に適用する意義は薄れてきているとしつつも、後願排除効などの問題を取り上げて、発明の完成や未完成という概念は依然として重要性が高いとしている。
また、神谷惠理子「拒絶査定不服審判及び無効審判における発明未完成の意義」は、前掲の齋藤・井上論文を紹介しつつも、後願排除効、優先権主張、引用発明の場面で発明未完成の判断は不要であるとする。しかし、明細書の記載を離れて実際に発明が完成しているのかどうかで処理するしかない事例として、2005年11月のアトピー性皮膚炎治療用外用剤事件東京高等裁判所判決をひき、特許無効理由として未完成発明という概念が必要であるとしている。同判決は、明細書の記載の内容が真実であるかどうか争われ、その記載が真実であると認められないとして、未完成発明とされたものである。
旧特許法(きゅうとっきょほう)
本項では、日本の法律、大正10年法律第96号を「旧特許法」と呼ぶ。
特許法(とっきょほう)
本項で「特許法」とは、日本の法律の昭和34年法律第121号をいう。項目「特許法」も参照のこと。
発明(はつめい)
特許法上の「発明」は次のように定義されている:
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
発明は、物の発明と方法の発明に分類され、方法の発明はさらに、物を生産する方法の発明とそのほかの方法の発明に分類される。特許法は発明をこの三つに分類するが、用途発明や化学物質発明と呼ばれる分類も使われる。
項目「発明」の「日本」節も参照のこと。
物の発明(もののはつめい)
物品に具現化されたもの発明を、「物の発明」という。「異常運転防止装置」など、機械、器具、装置、医薬、化学物質などの発明が含まれる。
方法の発明(ほうほうのはつめい)
順序や時間によって規定された一定の目的に向けられたプロセスを要件として成り立つ発明を、「方法の発明」という。「排ガスをA溶液に通し、その後A溶液にB試薬を滴下することによつて、排ガス中の窒素酸化物の含有量を測定する方法」など、測定方法、分析方法、空気の浄化方法などの発明が、これにあたる。
物を生産する方法の発明(ものをせんさんするほうほうのはつめい)
『知っておきたい特許法』(31頁)は、「物の生産を伴う方法の発明」と呼ぶが、医薬の製造方法、食品の加工方法、植物の栽培・育種方法などの発明を、例としてあげる。前述のとおり、方法の発明の一類型である。
化学物質発明(かがくぶっしつはつめい)
新規で、かつ有用な化学物質を作り出した発明を、「化学物質発明」という。
用途発明(ようとはつめい)
「用途発明」とは、既知の物質のある未知の性質と、その物質の新たな利用法の発見にもとづく発明をいう。
出願審査(しゅつがんしんさ)・査定(さてい)
特許を出願すれば、請求を受けて、特許庁の審査官が特許出願を審査する。これを「出願審査」という。審査の結果として、以下のような査定がなされる。詳しくは、項目「日本の特許制度」の「手続の実際」節も参照のこと。
特許査定(とっきょさてい)
審査の結果、拒絶の理由が見つからないときは「特許をすべき旨の査定」がされる。これを、「特許査定」という。
拒絶査定(きょぜつさてい)
審査の結果、問題があるときは、「その特許出願について拒絶するべき旨の査定」をする。これを、「拒絶査定」という。
審判(しんぱん)・審決(しんけつ)
一般的に、国の行政機関が準司法的手続きによって法令を適用することを「審判」といい、その決定を「審決」という。特許法上の手続きでは、以下のような審判官による審判を請求し、審決を求めることができる。詳しくは、項目「日本の特許制度」の「審判・再審」節、「審決等取消訴訟」節を参照のこと。
拒絶査定不服審判(きょぜつさていふふくしんぱん)
拒絶査定に不服がある者は、30日以内に、拒絶査定不服審判を請求して、審判で再審理を受けることができる。審理の結果、拒絶の理由がないと判断した場合は、特許すべき旨の審決がなされる。そして、拒絶査定を相当とする審査官の判断を妥当と認めたり、新たな拒絶理由を発見したりした場合は、請求が成り立たない旨の審決がなされ、請求が棄却される(請求棄却審決)。拒絶査定不服審判の請求棄却審決に対しては、特許庁長官を被告として、東京高等裁判所に取り消しを求めて訴えを提起することができる。
特許無効審判(とっきょむこうしんぱん)
すでに付与された特許について、第三者が特許を遡及的に無効にすることを求める審判である。制度の趣旨としては特許庁の違法な処分に対する不服申し立てであるが、実際には当事者同士の紛争解決手段として機能し、審判請求人と審判被請求人(特許権者)の当事者対立構造の中で争われ、請求棄却審決がなされた場合の審決取消訴訟の被告は審決被請求人(特許権者)となる。
拒絶査定不服審判や特許無効審判のほか、延長登録無効審判、訂正審判などが、特許法で定められている。
実施(じっし)
特許権者は、特別な例外を除いて、営利に限らず広く事業として特許発明の実施をする権利を専有し、他人を排して独占的に実施することができる。実施の内容について、特許法は、次のように定める:
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
通常実施権(つうじょうじっしけん)
通常実施権とは、業としてその特許発明を実施する権利である。通常実施権があれば、その範囲で、特許権者の許諾を別に得ずに実施することができる。詳しくは、項目「日本の特許制度」の「通常実施権」節を参照のこと。
原審(げんしん)
上告や控訴などを受けた裁判所から見て、その直前の審理をした裁判所のことをいう。
本項の脚注は、「[† n]」の形式のものは本文の解説、「[n]」の形式のものは出典を示す(nは任意の数字)。前者は本節に、後者は「参照文献等」節の末尾に付した。
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アメリカ合衆国特許法
旧日本特許法 特許法(大正10年法律第96号)
日本著作権法 著作権法(昭和45年法律第48号) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
日本特許法 特許法(昭和34年法律第121号)  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121
日本特許法(1993年改正前) 特許法(昭和34年法律第121号。平成5年法律26号による改正前)
工業所有権の保護に関するパリ条約 1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約  http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/paris/pc/mokuji.htm
回転体固定具事件東京高等裁判所判決 1993年(平成5年)6月3日判決 平成3年(行ケ)第310号
名古屋地方裁判所平成6年(ワ)第951号 1996年(平成8年)9月2日判決
膵液αアミラーゼ事件東京高等裁判所判決 東京高等裁判所1998年(平成10年)9月29日判決 平成7年(行ケ)第280号
トラックレーンにおけるアウトリガ事件東京高等裁判所判決 1997年(平成9年)11月11日判決 平成7年(行ケ)第222号
特許庁
膵液αアミラーゼ事件特許庁審決 1999年(平成11年)3月5日審決  特許庁
特許庁
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