REGISTRO - NOME DE DOMÍNIO X MARCA
Autor: CLZOLUBAS intelectual&amp;Digital | Publicado: 2015-05-03T12:29:00-07:00


DUPLO
REGISTRO DA MARCA, DOMÍNIO NA INTERNET É DE QUEM CHEGOU PRIMEIRO





Quando duas empresas têm direito à utilização
de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido
àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual.
Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou
o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Bellizze,
relator de um recurso sobre o assunto julgado na Terceira Turma. 



No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou
ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar
uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista
tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a
expressão para nominar sua página na internet. 



A empresa catarinense afirmou no processo que
utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta
comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não
na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente
(constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para
utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu
domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em
data posterior. 



Em primeiro e segundo graus, a ação da firma
paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, ela afirmou que, “diante
do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet,
a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação
principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de
computadores. 



No julgamento do recurso, o ministro Bellizze
ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da
empresa – o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem
(trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do
consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes. 



Regramento diverso 



De acordo com Bellizze, o atual sistema de
proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada
instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de
obtenção ou quanto ao alcance da proteção. 



No caso do nome empresarial (que identifica a
pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial – e compete às
juntas comerciais –, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166,
parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma
das juntas comerciais do país. 



Já a marca é um sinal distintivo, e seu
registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O
título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do
empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de
Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem
essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do
estabelecimento catarinense. 



O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo,
protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do
artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da
concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária. 



Anterioridade 



Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as
partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como
não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca
notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é
concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de
registro. 



O relator advertiu, contudo, que a análise de
eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da
anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade
(ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou
serviço). 




REsp 1238041