Breve  estudo sobre o conflito de marcas e nomes semelhantes caracterizados por um elemento comum
Autor: José Cláudio Tavares | Publicado: 2015-10-18T03:28:00-07:00


Um dos meus clientes solicitou-me um parecer sobre o
conflito de determinada marca e nome com outro sinal e nome semelhantes no
mercado.

Particularmente achei elogiável quando o consulente se
interessa em saber o que dita a lei, sempre e quando haja uma dúvida ou
estabelece-se um possível conflito, para conhecer sua realidade. 

Bom seria que todos agissem desta forma, ou seja, evitando-se
o ajuizamento de ações judiciais desnecessárias, que por falta de entendimento
do conflito ou suposto conflito, poderiam ser resolvidos extrajudicialmente, e
até de uma forma amigável.

De qualquer forma este breve folio não tem a pretensão de exaurir o tema em questão, apenas dar
uma linha de raciocínio em função da lei em sentido lato.

I. O Conflito

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.
Quando configura-se um conflito de marcas, registradas ou sob forma de pedido
ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e de nomes empresariais,
devemos dissecar o que é marca e o
que é nome. 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.
A marca foi caracterizada, para
efeito legal, na Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), no artigo 123.<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->
&nbsp;A
conceituação de marca passa pela doutrina abalizada nacional e
internacional, considerando-se a Convenção de Paris. Esta mesma convenção
também caracteriza sobre o nome de empresa. Ainda, como veremos adiante, a Lei
da Propriedade Industrial proíbe o uso de marca registrada em nome de empresa.

Veja também no rodapé as críticas no que se refere a
restrição do nome de empresa, para ilustrar <!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->.

Aqui, sem pretensão de aprofundar a conceituação de marca, segue-se
o dita a Lei da Propriedade Industrial.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.
Nome de Empresa. Nome Fantasia ou
Título de Estabelecimento - insere-se o conceito do Código Civil <!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->
e na Lei de Registro de Empresas Mercantis<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->
(Lei nº 8.934/94) antes referida, além da disposição constitucional<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->
que protege o uso de nomes de empresa, e da Convenção da União de Paris<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->.
Neste estudo apenas referimo-nos a CUP, embora sirva também como dispositivo de
tutela ao direito de nome no Brasil, principalmente em conflito com nomes e
marcas em outros países membros.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.
O conflito, ou suposto conflito, deve ser visto separadamente em virtude dos
Princípios Basilares que regulam a possibilidade de solução para este tipo de impasse
- quais sejam: o da Especialidade (ou de Especificidade); o da Territorialidade
e o da Anterioridade (prior in tempore
prior in juris), que se menciona, resumidamente, abaixo:

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Especialidade
(Especificidade)- isso quer
dizer que, no uso de nomes (ou marcas) empresariais que se identifiquem com
vocábulos semelhantes ou idênticos podem conviver mutuamente no mesmo mercado,
desde que não atuem no mesmo ramo ou serviço. Portanto, não são passiveis de serem
obrigadas a abstenção de uso ou mesmo supressão, tampouco de indenização por
uso indevido desse nome, em virtude de atuarem em ramos distintos. Diga-se que
não ocorrendo possibilidade de confusão, subjetiva ou objetiva, podem os sinais
ou nomes conviverem mutuamente.

Este critério, ou Princípio é
muito utilizado na análise de pedidos de marcas no INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Territorialidade
- este critério de resolução de conflito, baseou-se na Convenção da União de
Paris (acordo TRIPs) que não cabe aqui aprofundar. Aplica-se este princípio ou
critério quando ocorrer compatibilidade territorial. As empresas atuam em
mercados situados em territórios distintos, ou em ramos de negócio diferentes,
sendo perfeitamente aplicável este princípio de territorialidade, pois, não se
apresenta um conflito real, mas chamado de "aparente". Não ocorre
possibilidade de as empresas com seus nomes, ou sinais, ou signos comerciais,
sejam de produtos ou serviços, diferentes de confundirem-se ou causar
perplexidade ao espírito do consumidor. Por outro lado estando as empresas no
mesmo território, costuma-se dizer: no mesmo segmento mercadológico é aplicável
esse mesmo Princípio ou critério para obrigar aquela marca ou nome a se abster
ou modificar sua estrutura marcária ou de nome.

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Anterioridade
&nbsp;- Aqui cabe uma observação importante em
que muitos são levados a erro na aplicação deste Princípio de uso ou registro
anterior do nome e ou da marca. No caso, aplicado este princípio enseja ao
utente/titular posterior a abstenção de uso ou ainda na modificação ou
substituição de nome, por outro inconfundível. Isto porque estando aquele
usuário/titular de nome posterior com nome semelhante no mercado, no mesmo ramo
de negócio (de produto ou serviço), e no mesmo território, certamente
irá causar confusão e a por conseguinte, desvio de clientela tipificado como
concorrência desleal.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.
Assim sendo, com vista à praticidade, sob a ótica do conflito ou suposto
conflito consultado em virtude das expressões nucleares, p.ex.,&nbsp; "TECH" e "TEKE", seja como Nome ou como marca, deve-se seguir um raciocínio
linear para deslinde da questão.&nbsp;&nbsp; 

II. Nome e Marca dentro de um
mesmo segmento de mercado

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Conforme acima, duas as
vertentes para análise do caso: Primeiramente, verifica-se sobre o conflito de nomes: atualizando-se por recentes
julgados, deve ficar bem claro em que forma deverá ocorrer a proteção e
delimitação do nome registrado dentro da mesma jurisdição, ou seja, num mesmo
estado da federação. O legislador pretendeu evitar a concorrência objetiva numa
mesma região, no mesmo estado, conforme artigo 1.166.<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]-->

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Com isto, procurou-se
tutelar o direito ao uso do nome de empresa, desde que este nome registrado tenha
seu ato constitutivo naquela Junta Comercial do respectivo estado.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. Ora, se na hipótese o nome
de empresa registrado no estado do Ceará, p.ex.,
não traz a concorrência direta quanto a outro estado da federação, p.ex São Paulo, onde o concorrente atua;
em princípio não ocorre o suposto conflito de nomes.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9. Alguns discordam desta
posição, que instiga a discussão doutrinária e jurisprudencial sempre quando
haja uma concorrência em todo o território nacional, e aquela empresa está
registrada em apenas um estado.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10. De fato, este tipo de
conflito acaba por desafiar solução pelo Poder Judiciário. Contudo, as questões sobre nome de empresa resolvem-se em sede de
justiça estadual; diferente de marcas que se resolve em sede federal, por causa
da participação de autarquia federal - INPI.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11. Pode-se
dizer, sem errar, que em razão do envolvimento de matéria tratada em
leis federais, cabe, ao final, nas mãos dos Julgadores no Superior Tribunal de Justiça,
a decisão sobre tais casos. O STJ é responsável por determinação constitucional
e pela uniformização da interpretação de leis federais.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12. Esclarece-se
que conflito sobre marcas deve ser resolvido em sede administrativa e federal,
pelo INPI, por terem funções distintas das do nome de empresa.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13. Continuando
sobre o conflito de nomes, estes devem ser estudados, traçando-se um paralelo entre
as decisões mais recentes do TJ e do STJ a fim de observar quais os critérios e
elementos que são levados em consideração no momento de julgar a lide
envolvendo o conflito em marca e nome empresarial.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14. Quem dera
fosse simples e uniformes as decisões - elas não as são.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15. A doutrina
ensina que as funções dos nome e das marcas são distintas. (COELHO, 2011, p.195, vide ao final nas referências), e que ocorre amiúde o conflito entre esses dois, que tem se esbarrado
em decisões diferentes, e não encontraram ainda solução pacífica.(ISFER; TOMELIN, 2009, p. 11), ver também (ALMEIDA, 2009, p. 23).

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16. Assim a missão
de apresentar um parecer pode mostrar-se simples, mas não se pode tratar o embate
esquivando-se das controvérsias.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17.Isto constitui
um verdadeiro desafio ao advogado ou operador de direito, uma vez que este tema
não se encontra pacificado pela doutrina e pela jurisprudência no STJ.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18. Assim sendo,
observa-se critérios comuns entre as decisões proferidas no STJ. É o caso do
julgado de 08 de abril de 2008, no Recurso Especial nº 1.034.650/RS no qual utilizou-se
de quatro critérios para julgar o conflito entre os sinais:

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Marca é o sinal distintivo que identifica os produtos e serviços
fornecidos por um empresário ou sociedade empresária, conforme artigo 123,
inciso I, da Lei de Propriedade Industrial(Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996)

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Nome empresarial é o signo distintivo que identifica o empresário ou
sociedade empresária, como titular de direito, conforme o artigo 1.155 do
Código Civil (Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002).

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Veja os critérios utilizados no julgado
abaixo:

" Superior Tribunal de Justiça. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI. PRINCÍPIO DA
ESPECIFICIDADE. UTILIZAÇÃO DE NOME CIVIL COMUM AOS SÓCIOS DAS SOCIEDADES
COMERCIAIS EM LITÍGIO ("ARMELIN"). IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DAS PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. PREJUÍZOS CAUSADOS À RECORRIDA E IMITAÇÃODE MARCA. (Recurso
Especial nº 1.034.650/RS, Recorrente: Comercial de Alimentos Severino Armelin
e Companhia Ltda. Recorrido: Armelin Sangalli e Companhia Ltda. Relator:
Fernando Gonçalves. Brasília, 08 de abril de 2008. Publicado no DJE em 22 de
abril de 2008.)



<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->O primeiro critério analisado foi a da proteção
aos interesses do consumidor, pois se verificou “a ocorrência de verdadeira confusão por parte
de&nbsp;consumidores em relação a produtos pretendidos adquirir da autora e que
foram&nbsp;buscados na ré”;&nbsp;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->o segundo foi a proteção aos
interesses do próprio empresário prejudicado e que era detentor do sinal
distintivo, pois foram “demonstrados
tanto o&nbsp;prejuízo sofrido pela recorrida, decorrente da confusão ocasionada
aos&nbsp;consumidores, quanto a clara imitação de marca”;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Verifica-se, no caso a dupla finalidade
dos sinais distintivos, a proteção do direito do próprio empresário, e ainda a
tutela dos interesses do consumidor;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Ainda na análise do julgado em questão
utilizou-se o Princípio da Especialidade ou Especificidade, (a marca somente é protegida
dentro da classe/designação da atividade para a qual foi registrada perante o
INPI).

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->E por derradeiro, o Princípio da Anterioridade,
que ocorre com a reprodução ou imitação de marca registrada anteriormente no
INPI, na ocasião em que se registrou o Nome de Empresa na Junta Comercial.

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->O STJ fundamentou sua decisão nos
quatro critérios mencionados: a proteção aos interesses dos consumidores; a
proteção aos interesses do próprio empresário; o princípio da especificidade e
o princípio da anterioridade.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19.
Como antes dito, as decisões não são uniformes. Por exemplo, no Agravo Regimental
nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº&nbsp;805.623/PR - o próprio
STJ julgou o conflito entre a marca “PAQUITA”
registrada pela empresa Disport do Brasil Ltda. e o nome empresarial PAKITA Indústria e Comércio de
Confecções Ltda., ambas as empresas atuantes em ramos similares, apenas foi
utilizado o Princípio da Anterioridade. ----"em havendo conflito entre nome comercial e marca,
deve prevalecer o registro&nbsp;efetuado em data anterior”&nbsp;...neste mesmo julgado afirmou ,,,“tanto o registro do&nbsp;nome comercial ou
denominação realizado na Junta Comercial, quanto à marca&nbsp;registrada no
INPI, conferem às empresas que os tenham obtido o direito de&nbsp;usufruir, com
exclusividade, em todo o território nacional, da expressão registrada&nbsp;para
este fim”&nbsp;.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20. Outros julgados, os quais podem ser
facilmente buscados em pesquisa nos Tribunais, tem como base:

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->No conflito de marcas são aplicáveis os mesmos
Princípios da Anterioridade; da Especialidade ou Especificidade e ainda os
casos de exceção, proteção especial ao Princípio da Territorialidade, como por
exemplo, as marcas de alto renome ou notórias, consideradas nos artigos 125 e
126 da Lei da Propriedade Industrial;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Vejamos os julgados, conforme ementas abaixo, do
STJ, do TRF:

"STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1262118 RJ
2011/0075969-5 (STJ) - Data de publicação: 11/10/2011 

Ementa: RECURSOS ESPECIAL DA ASSOLAN PRELIMINARES
SUSCITADAS EM CONTRA-RAZÕES REJEIÇÃO MÉRITO PROPRIEDADE INDUSTRIA - DIREITO
MARCÁRIO AUSÊNCIA DE NOTORIEADADE DA MARCA "ASSIM".
ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/ STJ. ATUAÇÃO
DA ASSOLAN E DO GRUPO HOSPITALAR EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS E EM CLASSES
DIFERENTES CONVIVÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA MARCA "ASSIM" PELA ASSOLAN E
PELO GRUPO HOSPITALAR. POSSIBILIDADE CONCESSÃO DO REGISTRO DA MARCA
"ASSIM" À RECORRENTE ... CLASSES DIFERENTES DE PRODUTOS - CONVIVÊNCIA
PACÍFICA. STJ."

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->O conflito acima originou-se das marcas
semelhantes "ASSIM", o STJ pendeu pelo Princípio da Especialidade.

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->No RECURSO ESPECIAL REsp 1114745 RJ
2009/0074190-5 - publicado em 21/09/2010 - também o STJ, julgou o conflito
entre as marcas "SKETCH" e
"SKECHERS" como possibilidade
de convivência pacífica...", tendo como base o mesmo princípio.

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Com base nestes julgados e muitos outros
encontrados nos repositórios jurisprudenciais, vamos emitir um parecer para o
caso em concreto, sabendo-se de antemão da falta de uniformidade nas decisões e
critérios dos julgadores. 



III. NOMES E MARCAS "TECH" e
"TEKE" - MESMO SEGMENTO DE MERCADO

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.
O termo "TEKE" em
confronto com o "TECH" não
deve ser considerado como reprodução ou imitação, em virtude da evocatividade
desses radicais.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22.
A Lei da Propriedade Industrial e as Diretrizes de Análise de Marcas -
INPI,&nbsp; fazem uma ressalva quanto as marcas
desta natureza, ou seja, que contenham termos evocativos. Alguns chamam de
marcas fracas. Veja o exemplo de "BIG"
(no caso de supermercados) e "AGUA
DE CHEIRO" (descritivas do produto) e muitas outras que agora não me
acodem à memória, mas facilmente visíveis numa busca na base de dados do INPI.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23.
Fato é que marca com estas raízes - "TECH"
- &nbsp;"TEKE" e outras derivações são consideradas de uso comum ou
genérico, conforme artigo 124, VI, Não registráveis como marca; ..."salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva".

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24.
Ora, analisando-se as marcas, comparativamente, a marca da consulente tem um
bom logotipo, que lhe dá distintividade, composta de desenho original e letras
estilizadas, &nbsp;e ainda poderá vir a ser
concedida pelo INPI, mesmo com ressalva. &nbsp;Veja abaixo:






MARCA DA CONSULENTE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<!--[if gte vml 1]><v:shapetype
 id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
<v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:66pt;
 height:66pt' o:bordertopcolor="this" o:borderleftcolor="this"
 o:borderbottomcolor="this" o:borderrightcolor="this">
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\Carol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"
  o:title="MARCA TECH TRANS"/>
 
 
 
 
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25.
Postas lado a lado, a marca da concorrente não se confunde com o sinal da
Notificada, constante de letras estilizadas e cunho distintivo. 

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;





&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26.
Para ilustrar, algumas marcas famosas, como a marca "EBONY" e "APP
STORE", em julgados recentes, ambas foram consideradas marcas
"fracas" (de um lado "Apple" e "Microsoft"). Vão
ter conviver com isto - são sinais que não têm cunhos distintivos próprios.
Seria tremendamente injusto que o INPI concede o registro de marca à titulo
exclusivo a uma delas em detrimento de outros utentes que viessem a ter esses
sinais para distinguir seus produtos e ou serviços. Excetua-se, neste
raciocínio, a possibilidade de flagrante concorrência desonesta. &nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27.
Assim, entendemos a suposta
colidência de marcas deve ser analisada, não separadamente, mas pela noção da marca
no conjunto, revestindo-se, assim, de cunho distintivo, como tantos outros
sinais idênticos registrados no INPI – Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28.
Ainda é de se ver que marcas com o radical "TEC=TECH=TEK", nada mais
é que uma corruptela ou abreviação da expressão "TECHNIC=TECHNICAL". Pode-se
ver abaixo:

TECH-LIX
TRANSPORTES - CLASSE 38.30

STOCK TECH -
TRANSPORTES - CLASSE 39 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29.
Percebe-se que o direito de exclusividade do uso sobre a marca da empresa
concorrente é relativa e, ainda que o referido sinal faça parte de marcas já
registradas anteriormente, não tem o condão de impedir o uso por terceiros.
Exceto se ocorrer concorrência desleal, uma vez que a empresa consulente atua
estritamente no princípio constitucional de livre concorrência.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30.
Entendemos que no caso, pode ocorrer o convívio pacífico das marcas e nomes, nos
seus aspectos não concorrenciais e distintivos, conforme acima demonstrado.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31.
Socorre-se da lição do mestre CLÓVIS RODRIGUES, em seu clássico “Tratado sobre
Direito Comercial”, ao citar KÖHLER, sobre um determinado conflito de marcas
semelhantes:



“O que
primeiro se deve apurar é se existe risco de confusão. Se inexistente o risco de confusão, não há porque recusar o
registro visto como a proteção dos sinais distintivos de mercadorias se
funda nos fenômenos de concorrência.”
(in Revista da Propriedade Industrial, de 19.07.57)(grifou-se)



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32.
O Acórdão de 19/02/75, na Ap. Civ. 29.211—2a Turma do TRF – in Rev.
Trib., vol. 21, págs. 43/5, traz o seguinte excerto doutrinário, aplicável ao
caso vertente:



“(...) Partindo-se da consideração que a marca é um dos
elementos objetivos da identificação que o comprador tem presente, devem considerar-se conjuntamente todos
os elementos suscetíveis de impressionar seus sentidos.

Se se
adotasse apenas o critério auditivo ou oral, é possível que o homem
desprevenido pudesse confundir a pronúncia de RENNER &nbsp;com DENER.

Admite-se
mesmo que uma ótica menos atenta, a miragem exclusiva das palavras baralhasse
os nomes.

A dúvida
residual teria de resolver-se pelo critério mais elementar da identificação
para o analfabeto ou apedeuta o símbolo visual, a imagem viva da palavra. Sob este aspecto, as figuras e dizeres
em apreciação não são gêmeas e guardam perfeitamente as individualidades”.
(grifou-se)



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33.
Ainda lembrando, para corroborar a tese aqui defendida, a apresentação da marca
está na forma mista ou composta, acentuando-se, o grau ainda maior de
distintividade. Veja o ementário (parte): 

“STJ – O
registro de marca deve obedecer requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude”. (1ª
Seção – MS nº 328/DF – rel. Min. Vicente Cernicchiaro – Ementário STJ, 03/202).
(destacou-se)



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34. Para concluir entendemos que:

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->não lhe
assiste razão em querer alijar a marca em questão, que, também é seu Nome de
Empresa e signo comercial, já que poderá conviver no mercado, como já convive,
sem provocar confusão quanto à origem ou tipo, visto que não ocorre qualquer
possibilidade de confusão perante o público consumidor;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->&nbsp;que o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá ainda vir a
deferir e conceder a marca pleiteada, em virtude da evocatividade do
sinal,destacando-se apenas in fine do artigo 124, acima mencionado, quanto ao
cunho distintivo próprio;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->neste sentido, fica
assim prejudicada a investida contra a marca da Consulente.

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->por fim, volta-se
ao nome de empresa para esclarecer que existem outras empresas registradas na
Junta Comercial, com as mesmas expressões; 

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->não se pode falar
em má fé da consulente ao arquivar seus atos constitutivos submetendo-se ao
critério daquele órgão.



35. Este breve estudo foi feito em 14 (quatorze) páginas. 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2015.

(José Cláudio Tavares - Advogado Especialista em Propriedade
Intelectual).





35. Referências
citadas e julgados afins extraídos de : 

COELHO, Fábio Ulhoa.

Curso de direito comercial: direito de empresa – volume 1.15. ed. São Paulo:
Saraiva, 2011.

Disponívelem:&lt;https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=770573&amp;sReg=200500137840&amp;sData=20080422&amp;formato=PDF
&gt;. Acesso em:&nbsp;25 set. 2012.COELHO, Fábio Ulhoa.



Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996.BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL.PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME FANTASIA E NOME EMPRESARIAL.
REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. VOCÁBULO
DE USO COMUM.



Recurso Especial nº 1.082.734/RS. Recorrente: Diniz Furlan e Companhia Ltda. Recorrido: Padaria e
Confeitaria Brasil Ltda. Relator: Luis Felipe Salomão. Brasília, 03 de setembro
de 2009. Publicado no DJ em 28 de setembro de 2009.

Disponívelem:&lt;https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=906592&amp;sReg=200801837614&amp;sData=20090928&amp;formato=PDF&gt;.
Acesso em: 25 set.&nbsp;2012.BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. COMERCIAL.
MARCA. PROTEÇÃO.LIMITES. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. REQUISITOS. COLIDÊNCIA COM SIGNOS DISTINTIVOS SUJEITOS
A OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO.AFERIÇÃO.



Recurso Especial nº 1.232.658/SP

&nbsp;Recorrente: Yahoo! do Brasil 20Internet
Ltda. Recorrido Arcor do Brasil Ltda. Relator: Nancy Andrighi.Brasília, 12 de
junho de 2012.

Publicado&nbsp;no&nbsp;DJ&nbsp;em&nbsp;25&nbsp;de&nbsp;outubro&nbsp;de&nbsp;2012.&nbsp;Disponível&nbsp;em:&nbsp;&lt;https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&amp;sSeq=18313257&amp;sReg=201100099110&amp;sData=20121025&amp;sTipo=5&amp;formato=PDF&gt;.
Acessoem: 27 out. 2012.BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. COMERCIAL. NOME
COMERCIAL EMARCA. CONFLITO.



Agravo Regimental nos Embargos de Declaração noAgravo de Instrumento nº
805.623/PR. Agravante: Disport
do Brasil Ltda.Agravado: Pakita Indústria e Comércio de Confecções Ltda.
Relator: Vasco DellaGiustina. Brasília, 27 de maio de 2008. Publicado no DJ em
05 de agosto de 2008.

Disponívelem:&lt;https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=786824&amp;sReg=200601788805&amp;sData=20080805&amp;formato=PDF&gt;.
Acesso em: 25 set.&nbsp;2012.BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. DIREITO
CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL.RECURSO ESPECIAL. NOME EMPRESARIAL. LEI 8.934/94.
PROTEÇÃO. NOME PREVIAMENTE REGISTRADO. TERMO QUE REMETE A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA.
AUSÊNCIA DE DIREITO DE USO EXCLUSIVO. MARCA. LEI9.279/96. LPI. CDC. CF. CC/02.
NOME GEOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE REGISTRO COMO SINAL EVOCATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO OU LEVAR O PÚBLICO CONSUMIDOR A ERRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE USO
EXCLUSIVO DA MARCA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.



Recurso Especial nº989.105/PR

Recorrente: Restaurante Arábia Ltda. e Arábia
Empreendimentos,Participações e Administração Ltda. Recorrido: Araibian
Restaurante Ltda. Relator:Nancy Andrighi. Brasília, 08 de setembro de 2009.
Publicado no DJE em 28 de setembro de 2009. Disponível
em:&lt;https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=911102&amp;sReg=200702212976&amp;sData=20090928&amp;formato=PDF&gt;.
Acesso em: 25 set.&nbsp;2012.JURISPRUDENCIAL - SITUAÇÃO FÁTICA SEMELHANTE -
VERIFICAÇÃO, IN CASU - NOME COMERCIAL E MARCA PROTEGIDOS - USO POR ASSOCIAÇÃO EM
SUA DENOMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PERANTE OSCONSUMIDORES E DEMAIS
EMPRESÁRIOS - NÃO VIOLAÇÃO AO DIREITO
MARCÁRIO SE UTILIZADO O TERMO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PALAVRAS DO NOME (NOME
COMPLETO) - RECURSO PROVIDO.




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Art. 123. Para os efeitos desta Lei,
considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações
técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e
metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou
serviços provindos de membros de uma determinada entidade






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A proteção do Nome Comercial deve decorrer, nos termos da CUP, de seu próprio
uso. Art.8o – “O nome comercial será protegido em todos os países da
União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma
marcas de fábrica ou de comércio.”

*CUP
- Convenção de Paris da qual o Brasil é signatário,
confere poderes amplos à proteção do nome empresarial, a nível internacional.
Alguns doutrinadores consideram a lei estadual redundante ao restringir a
proteção ao nome de empresa onde tem a sua sede. (v. o artigo 1.163). Assim é que
no Código Civil determina que o nome de empresa deve distinguir-se de qualquer
outro já inscrito no mesmo registro. Já no artigo 1.166, dispõe que o nome
empresarial tem proteção assegurada nos limites do respectivo Estado. Ora, o
que pondera aqui, sendo uma norma conferindo proteção mais ampla às empresas
estrangeiras, em relação às empresas nacionais, passa a deixar a balança em
desigualdade de condições. Muitos proclamam que a manutenção desses
dispositivos só perturbam o entendimento legal e não contribuem para o
aprimoramento da proteção ao nome empresarial no Brasil. Esses mesmos
doutrinadores, acreditam que a solução para essa dubiedade seria a eliminação,
pura e simplesmente da parte final do artigo 1.163, no "mesmo registro"
e do artigo 1.166, "nos limites do respectivo Estado", com isto
automaticamente seria eliminado também o parágrafo único do artigo 1.166."
(extraído&nbsp; Estudo Projeção npap em
Brasília - Dr. Carlos Inácio Prates) 






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Código Civil - CAPÍTULO II

DO
NOME EMPRESARIAL

Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a
denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de
empresa.

Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da
proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.





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LEI Nº 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994.

 

  
  
  


Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
  Afins e dá outras providências.

 


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento
dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas
alterações.

Art. 34. O nome empresarial
obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade.








[5]
TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS




Art. 5º Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;&nbsp; 




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CUP - Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem
obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de
fábrica ou de comércio.




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Artigo &nbsp;1.166 - A inscrição do empresário
ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações,
no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do
respectivo Estado. (sublinhamos)