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Rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung mit Nichtigkeitsfolge (Piratenmarke)
08. März 2024
Erfreulicher Erfolg vor dem Handelsgericht St. Gallen (HG.2021.33-HGK) und dem Bundesgericht (BGer 4A_602/2023). Das Bundesgericht bestätigte das Urteil der Vorinstanz, wonach die streitige Marke durch die Beklagte / Beschwerdeführerin missbräuchlich hinterlegt wurde, nämlich ohne Gebrauchsabsicht, sondern mit dem Ziel von der Klägerin bzw. Beschwerdegegnerin finanzielle Vorteile zu erlangen. Die Prozesse wurden seitens von BGPartner von Michael Bader (Senior Partner) und Victoria Marty (Senior Associate) geführt.
Im Wesentlichen lag folgender Sachverhalt vor:
Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus entwickelte unsere Mandantin, die Damascena AG mit Sitz in Pfäffikon ZH (nachfolgend Beschwerdegegnerin), einen Maskenspray zur Parfumierung von Schutzmasken. Für diesen Maskenspray wurde die streitbetroffene Marke entwickelt.
Nicht bestritten war, dass die Beschwerdegegnerin und die Beschwerdeführerin freundschaftliche Beziehungen pflegten. Ebenfalls unbestritten war, dass – jedoch nicht in welcher Art und Weise – beide Parteien im Projekt betreffend den Maskenspray involviert waren. Die Beschwerdeführerin behauptete, dass sie und die Beschwerdegegnerin eine einfache Gesellschaft gebildet hätten mit dem Ziel den Maskenspray ertragsbringend unter der streitbetroffenen Marke zu vermarkten. Die Beschwerdeführerin sei namentlich für die Sicherung der streitbetroffenen Marke verantwortlich gewesen, weswegen sie die Marke in ihrem Namen im Schweizerischen Markenregister anmeldete bzw. eintragen liess. Die Markenhinterlegung in ihrem Namen sei daher im Sinne einer gemeinsamen Zweckverfolgung erfolgt und eine Gebrauchsabsicht sei damit vorhanden gewesen. Nach erfolgter Anmeldung der Marke hat die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin sukzessiv erhöhte Geldbeträge für die Übertragung der Arbeitsergebnisse mit der Marke verlangt. Sie behauptete, es würde sich hierbei um Angebote zwecks Auflösung der einfachen Gesellschaft handeln. Die Beschwerdegegnerin hingegen ging davon aus, dass ein reines Gefälligkeitsverhältnis bestanden habe.
Das Handelsgericht setzte sich vertieft mit den Anforderungen an die Gründung einer einfachen Gesellschaft und der Abgrenzung zu einem Gefälligkeitsverhältnis auseinander und erwog, dass die Beschwerdeführerin nicht rechtsgenüglich darlegen konnte, inwiefern ein Rechtsbindungswille vorlag. Des Weiteren konnte die Beschwerdeführerin nicht darlegen, inwiefern sie ein Interesse an der Marke hat bzw. die Marke selber hätte gebrauchen wollen. Angesichts der festgestellten Indizien entschied das Handelsgericht, dass die Markeneintragung nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden ist, sondern in der Absicht, von der Beschwerdegegnerin finanzielle Vorteile zu erlangen, weshalb die Marke nach Art. 52 MSchG als nichtig erklärt wurde. Das Bundesgericht bestätigte die Nichtigkeit der Marke aufgrund fehlender Gebrauchsabsicht und wies die Beschwerde der Beschwerdeführerin ab.