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Nous avons déjà eu l’occasion de présenter les lacunes en matière de protection des noms géographiques dans le système des noms de domaine (le DNS). La récente décision impliquant le nom de domaine « solothurn.com » (OMPI, cas n° D2019-1164 du 25.07.2019) en est une nouvelle illustration.
Ce nom de domaine a été acquis par un citoyen américain n’ayant aucun lien avec Soleure ou avec la Suisse. Ce nom n’a pas été utilisé durant plusieurs années. Il était proposé à la vente. Depuis quelques mois, il comporte des photos de paysage islandais et de bâtiments à Singapour. Selon la commune, le nom de domaine aurait été acquis dans le seul but de le revendre avec un profit.
La commune de Soleure, ensemble avec les associations touristiques de la région et du canton de Soleure, ont donc déposé une plainte sous les principes «Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy» ou «UDRP» [1]. Cette plainte a été rejetée.
Les Principes UDRP
Les Principes UDRP sont un mécanisme pour la résolution extrajudiciaire de conflits entre titulaires de marques et détenteurs de noms de domaine. Ces principes sont intégrés par référencement dans tous les contrats d’enregistrement d’un nom de domaine sous un gTLD. Ainsi, le titulaire d’un nom de domaine doit se soumettre à une procédure administrative selon ces principes et en accepter l’issue. Le recours à la juridiction civile reste ouvert après une décision de l’arbitre UDRP.
La procédure UDRP permet aux titulaires de marques de récupérer un nom de domaine identique ou susceptible d’être confondu avec sa marque d’une manière rapide, efficace et peu couteuse. Compte tenu de la nature universelle de l’Internet, le règlement judiciaire devant les cours nationales se prête mal à ce type de litiges, notamment au regard de la reconnaissance et de l’exécution des décisions à l’étranger.
Le système des UDRP a été conçu pour la défense des droits de marques. Il ne protège ni les indications géographiques, parmi lesquelles figurent les AOP/IGP, ni le droit au nom géographique d’une communauté. Ces droits ne peuvent être invoqués à l’encontre d’un nom de domaine enregistré sous un gTLD que par les voies judiciaires ordinaires.
Décision du panel UDRP
Les plaignantes étaient bien conscientes qu’une plainte fondée uniquement sur le droit au nom, tel qu’il est garanti en droit suisse (art. 29 CC), n’aurait aucune chance de succès dans le contexte d’une procédure UDRP.
Elles ont donc tenté, en vain, de démontrer qu’elles avaient un droit sur le nom « Solothurn » identique à un droit de marque. Elles ont expliqué que le nom « Solothurn » était utilisé depuis très longtemps en lien avec des services de tourisme. Ce nom était de ce fait avait acquis un secondary meaning; qu’il était perçu par le public comme une marque et non comme un nom géographique.
Ces allégations n’ont pas convaincu le panel chargé du cas.
Le panel rappelle les règles applicables aux noms géographiques dans la procédure UDRP:
Les termes géographiques utilisés uniquement dans leur sens géographique ordinaire, sauf lorsqu’ils sont enregistrés en tant que marque, ne donnent pas en tant que tels qualité pour agir dans une affaire UDRP.
Si le plaignant est en mesure de démontrer que le terme géographique, qui n’est est pas enregistré en tant que marques, est reconnu par le consommateur comme une marque, la procédure lui est ouverte.WIPO Overview 3.0, Section 1.6 (traduction libre)
Toutefois, sur la base des principes UDRP, il s’est généralement avéré difficile pour une corporation d’une zone géographique de faire apparaître les droits de marque non enregistrée sur ce terme géographique sur la base d’un secondary meaning.
En l’espèce, le panel constate que les plaignantes n’ont pas démontré une utilisation du terme « Solothurn » sur des produits ou services sans référence au sens géographique. Les plaignant ont au contraire expressément souligné que le terme « Solothurn » était exclusivement associé à la ville de ce nom.
L’absence d’un droit de marque sur le terme « Solothurn » prive ainsi les plaignantes de la possibilité de récupérer le nom de domaine « solothurn.com ». Il leur reste la possibilité d’agir devant la juridiction civile suisse ou de trouver un accord avec le titulaire du nom de domaine pour le lui racheter.
[1] Les Principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sont disponibles sous https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-fr.