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Le 14 janvier 2022, Hermès International et Hermès of Paris, Inc. intentaient action en violation du droit des marques et de la concurrence déloyale à l’encontre de Mason Rotschild devant la Southern District Court of New York (SDNY). Un an plus tard (déjà !), le 8 février 2023, un jury populaire composé de 9 membres nommés par la SDNY a mis un terme à cette affaire. En substance, les faits étaient les suivants :
Hermès commercialise depuis 1984 le modèle de sac Birkin, devenu depuis lors iconique dans cet univers. Symbole de luxe et d’exclusivité, chaque sac Birkin est fabriqué de manière artisanale ; sa fabrication, manuelle, prend 18 heures. Décliné en différentes versions, le sac Birkin se vend à l’unité pour un prix d’entrée d’environ CHF 10’000.–. Lors d’une vente aux enchères organisée par Sotheby’s en 2021, un exemplaire s’est vendu au prix de USD 226’000. Il n’est pas rare que les amatrices doivent attendre plus d’un an avant de pouvoir obtenir le précieux sésame :
Au moment de l’ouverture de l’action, intentée le 14 janvier 2022 devant la Southern District Court of New York (SDNY), Hermès était titulaire aux Etats-Unis de la marque verbale Birkin, ainsi que d’une marque dite de « trade dress » (que l’on qualifierait en Suisse de tridimensionnelle), ainsi représentée :
On relèvera que ces deux marques étaient uniquement enregistrées en classe 18 dans le domaine de la maroquinerie, et non dans le domaine des logiciels et autres produits numériques de la classe 9.
Le défendeur, Mason Rotschild, avait décidé de lancer courant 2021 à l’adresse <metabirkins.com> ce qu’il qualifiait un « projet artistique », soit la mise en vente de 100 reproductions digitales « inspirées » du sac Birkin en fausse fourrure, commercialisées sous forme de NFT pour un prix unitaire de USD 450 sous le nom Metabirkins, le smart contract associé prévoyant de surcroît une redevance de 7.5% sur le prix de vente subséquent du NFT en cas de revente ultérieure:
Hermès invoquait quatre griefs à l’appui de son action : premièrement, le fait que cette commercialisation violait tant son droit à sa marque verbale que celui de son « trade dress » ; deuxièmement, le fait qu’il en résultait une dilution de sa marque ; troisièmement, le fait que l’enregistrement du nom de domaine <metabirkins.com> constituait un acte de cybersquatting ; enfin, le fait qu’il en résultait un acte de concurrence déloyale.
Après diverses péripéties procédurales, Hermès l’a emporté sur toute la ligne en une décision rendue le 8 février 2023 :
Seule retiendra ici notre action l’action intentée sous l’angle du droit des marques :
En substance, Rotschild faisait valoir le fait que son projet était artistique et que, au titre du premier amendement (liberté d’expression), son projet ne constituait pas une violation du droit des marques.
La jurisprudence américaine, à tout le moins celle du deuxième circuit devant laquelle était portée cette affaire, considère que l’appréciation juridique concernant l’utilisation de la marque d’un tiers dans le cadre d’un projet présenté comme artistique ou pouvant prétendre à la protection du premier amendement doit se faire à l’aune de deux précédents : lorsque le projet poursuit avant tout des velléités commerciales, le test à appliquer est celui dit de Gruner + Jahr (Gruner + Jahr USA Publishing v. Meredith Corporation, 991 F.2d 1073 [1993]) ; lorsque le projet intègre en revanche un véritable concept artistique nonobstant son caractère lucratif, c’est alors le test Rogers (Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 [1989]) qui doit trouver application.
Alors que le test Gruner + Jahr consacre en réalité l’examen classique de la confusion tel que défini en 1961 dans l’affaire Polaroid (Polaroid Corporation v. Polaroid Electronics Corporation, 287 F.2d 492 [1961]) (peu ou prou conforme à celui découlant en Suisse de l’art. 3 LPM), il résulte du test Rogers que la question de savoir s’il existe une violation du droit des marques dépend de trois critères : tout d’abord, il convient de se demander si l’œuvre en présence est le reflet d’une expression artistique, seule à même de permettre de se prévaloir de la protection conférée par le premier amendement ; ensuite, si l’utilisation de la marque tierce est nécessaire pour conférer à l’œuvre cette valeur artistique ; enfin, l’œuvre en question ne pourra pas se prévaloir de la protection conférée par le premier amendement lorsque la reprise de la marque tierce est le reflet d’une volonté d’appropriation de cette marque susceptible de prêter à confusion quant à l’origine de l’œuvre en question auprès du public concerné.
Si Hermès invoquait le fait que l’affaire devait être tranchée à l’aune du test Gruner + Jahr, Rotschild considérait à l’inverse qu’elle devait l’être à la lumière du test Rogers. Au vu des pièces produites, et nonobstant les dénégations de Hermès à ce sujet, la SDNY a estimé que l’on ne pouvait pas exclure que le projet ait à l’origine été considéré comme présentant un intérêt artistique.
Appliquant ainsi le test Rogers, le SDNY a repris les critères susmentionnés pour en conclure ce qui suit :
Considérant qu’aucun « summary judgment » ne pouvait dès lors être prononcé en faveur de l’une ou de l’autre partie, le juge Rokoff a considéré qu’il incombait au jury sollicité par Hermès de se prononcer. Après une semaine de procès, les neuf membres du jury ont considéré que Rotschild ne pouvait pas se prévaloir de la protection conférée par le premier amendement et que l’application du test Rogers, en particulier son troisième critère, conduisait à admettre une violation du droit des marques.
L’arrêt est intéressant à plusieurs titres :
Si Hermès a, de manière intéressante, également procédé à un tel enregistrement devant l’USPTO en classe 9 alors que l’affaire était en cours, l’absence d’un tel enregistrement dans le cadre de cette affaire n’a pas empêché Hermès de triompher, quand bien même elle ne disposait que de marques enregistrées en classe 18.
Certes, on reconnaîtra que la SDNY ne s’est guère livrée à une analyse poussée quant à la question de savoir si un enregistrement en classe 18 pouvait être considéré comme couvrant une utilisation sous forme de NFT, laquelle question se pose il est vrai en droit américain en des termes quelque peu différents de ceux auquel le juriste suisse est habitué sous l’angle de l’art. 3 LPM.
Il n’en demeure pas moins que, de manière implicite, la SDNY répond de manière positive à cette question. L’acheteuse d’un sac Birkin ne le fait pas pour ce qu’elle peut y mettre. Elle l’acquiert pour l’image de prestige et d’appartenance à une communauté exclusive que lui confère l’aspect extérieur dudit sac.
Autrement dit, ce qui compte n’est donc pas tant le fait que les propriétés d’un sac (défini, selon le Robert, comme un « objet souple fabriqué pour servir de contenant, où l’on peut ranger, transporter diverses choses ») ne puissent pas être remplies par une image numérique dudit sac et que, à ce titre, il ne puisse pas être considéré comme similaire à un « sac » au sens où l’entend la définition susmentionnée.
Seul importe en réalité le fait que le public cible perçoive le sac Metabirkin comme un sac Birkin ; ce ne sont pas les propriétés du sac qui compte, mais son apparence et ce qu’il dit de son détenteur. C’est bien de cette perception que découle une similarité entre les produits, le sac Metabirkin étant alors perçu comme la transposition numérique du sac Birkin.
Partant, à mon sens, et comme le retient à tout le moins implicitement la SDNY à mon avis à juste titre, il suffit que le public cible (dont on rappellera que son point de vue est déterminant) perçoive dans le produit numérique un équivalent du produit tangible pour que la similarité exigée par la loi pour admettre une violation de la marque soit réalisée. Un enregistrement en classe 9 serait alors inutile. Force est cependant d’admettre que la pratique ne s’est hélas pas engagée dans cette voie. On ne peut que le regretter.
Créateurs et titulaires de marques n’en ont donc pas fini. Si chacun sera sans doute d’accord pour dire que la liberté de l’art s’arrête là où le droit exclusif est violé, toute la question, délicate, consiste à savoir à partir de quel moment ce droit peut être considéré comme étant violé, sans pour autant vider de sa substance la liberté d’expression qu’il importe d’accorder aux artistes. Si Hermès a ainsi gagné la première bataille, elle n’en a pas pour autant encore remporté la victoire finale. Affaire à suivre.
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