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Tribunal administrativ federal
Abteilung IIB-958/2007
{T 1/2}
Urteil
vom 9. Juni 2008
Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richter Bernard Maitre
(Abteilungspräsident), Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.
Parteien
Die
Schweizerische Post, Konzernleiter Post, Viktoriastrasse 21, Postfach, 3030 Bern,
vertreten durch
Rechtsanwalt Jürg Simon, Lenz & Stae helin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch
CH 3219/2000 - Post.
Sachverhalt:
A.
A.a Am 21. März 2000 hinterlegte die Beschwerdeführerin
das Wortzeichen POST bei der Vorinstanz zum Schutz verschiedener Waren und Dienstleistungen.
Mit
Verfügung vom 4. Juli 2001 sistierte die Vorinstanz das Markeneintragungsverfahren bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Beschwerdeverfahrens MA-AA 12/00 betreffend die Eintragung der schweizerischen Marke 496
219 (Farbe "Gelb").
Mit Schreiben vom 3. Juli 2003 nahm die Beschwerdeführerin
Bezug auf ein Telefonat der Vorinstanz, gemäss welchem die Sistierung vom 4. Juli 2001 aufgehoben
sei, und reichte ein aktualisiertes und standardisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach.
Der Schutz wurde für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:
Klasse 9
Programme
für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte; magnetische oder optische Datenträger;
Verkaufsautomaten; mit Zahlungsmitteln betätigte Automaten; Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften
jeglicher Art und zu Informationszwecken.
14
Uhren, Wecker.
16
Druckerzeugnisse;
einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen; Handbücher
im Zusammenhang mit Computerprogrammen; Papeteriewaren, Schreibwaren, Briefständer; Papierwaren
für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton); Kunstoff-Verpackungsmaterialien in
Form von Hüllen, Tüten, Folien; Briefmarken.
18
Leder und Waren daraus, soweit
in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen (Einkaufstaschen); Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten)
wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rücksäcke.
20
Verpackungs-, Transport-
und Lagerbehälter sowie Container, aus Kunststoff, Holz und anderen Materialien, soweit in Klasse
20 enthalten.
22
Verpackungsbeutel aus textilem Material.
28
Spiele;
Spielzeug, insbesondere Postautomodelle oder Modell-Poststellen; Spielkarten.
35
Werbung-
und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbefläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung
von Räumlichkeiten zu Verkaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Marketing, Marktforschung;
Unternehmensberatung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche
Beratung; Personalberatung; Geschäftsführung im Bereich elektronischer Marktplätze; Detailhandel
über elektronische Kanäle (auch Internet); Verwaltung von Kundenadressdateien; Betrieb einer
Agentur zum Import von Fahrzeugen; Vervielfältigung von Dokumenten; Sammeln und Systematisieren
von Daten in einer Datenbank, nämlich elektronische Verarbeitung von Geschäfts- und Finanzabläufen;
Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen
auch per elektronische Kanäle.
36
Finanz- und Rechnungswesen, Geldgeschäfte,
Zahlungsverkehr; Inkassogeschäfte; Immobilienwesen, Versicherungswesen; finanzielle Beratung von
Unternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle
vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle.
37
Reparaturwesen;
Reinigung von Fahrzeugen.
38
Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung;
Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikationsmittel,
mittels Computer sowie über elektronische Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung
von Daten und Informationen sowie auf dem Gebiet der Abwicklung von Kundenbeziehungen mittels Telekommunikation
und über elektronische Kanäle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst, nämlich Call-Center;
Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Telekopier- und Bildschirmtextdienst, Mobilfunkdienst;
Zurverfügungstellen von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken; Beratung
auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bildern, Daten und Informationen
sowie auf dem Gebiet der Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikation,
mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller
vorgenannten Dienstleistungen.
39
Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförderung und
Verteilung von Waren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen
wie Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter; Beförderung von Personen sowie beweglichen
Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und sonstige Güter mit Kraftfahrzeugen, Schienenbahnen,
Schiffen und Flugzeugen; Verpackung, Versand und Verteilung von Sendungen sowie Dokumenten, Wertsachen,
Waren und anderen Gütern; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Kurierdienste; Veranstaltung,
Vermittlung, Management und Durchführung von Reisen; Lagerung von beweglichen Sachen wie Briefe,
Briefsendungen, Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter, Vermietung von Lagerraum für
bewegliche Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von Lagercontainern;
Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher
Basis (Car-Sharing, Car-Pooling), Planung von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr;
Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.
40
Druckarbeiten.
41
Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung
von Personen, Waren und Gütern sowie im Zusammenhang mit Finanz- und Geldgeschäften aller Art;
sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen.
42
Erarbeiten
von Datenverarbeitungsprogrammen; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Vermietung von Betriebszeit
auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); Vermietung von Computersoftware; Lizenzvergabe
von gewerblichen Schutzrechten und Verwertung von Patenten; Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank;
Design von Webstellen, Vermietung von Patenten; Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank; Design von
Webseiten, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte
(Hosting); Programmieren und instandhalten, einschliesslich optimieren, von Webseiten für Dritte;
Entgeltliches und unentgeltliches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen oder Herunterladen
von Daten, Informationen und Grafiken oder Bildern über elektronische Medien (Internet); Beratungsdienstleistungen
bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; Rechtsberatung.
45
Beratung auf dem
Gebiet der Sicherheit.
A.b Mit Beanstandung vom 11. November 2003 erachtete die Vorinstanz das Zeichen
POST für folgende Waren und Dienstleistungen als kennzeichnungskräftig:
Klasse 14
Uhren,
Wecker.
Klasse 16
Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.
Klasse
18
Leder und Waren daraus, Jutetaschen; Gepäck (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen,
Reise- und Handkoffer, Rücksäcke.
Klasse 37
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.
Klasse
39
Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing, Car-Pooling);
Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 41
Sportliche
Aktivitäten; Unterhaltung; Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe
(Billettvorverkaufstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen.
Mit Bezug auf die übrigen
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42 und 45 erklärte
die Vorinstanz, das Eintragungsgesuch des Zeichens POST sei zurückzuweisen. Sie führte an,
das Zeichen POST gehöre zum Gemeingut, da es in direkter Weise wesentliche Eigenschaften, die Zweckbestimmung,
den Inhalt oder den Verkaufs- bzw. Erbringungsort der so bezeichneten Produkte beschreibe. Zudem handle
es sich bei der Bezeichnung POST um einen Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs, der keine konkrete
Unterscheidungskraft besitze und der Allgemeinheit freigehalten werden müsse. Im Übrigen enthalte
das am 3. Juli 2003 eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinsichtlich der Klassen 35 und
42 weitere Dienstleistungen, die im ursprünglich eingereichten Gesuch nicht aufgeführt worden
seien. Es stehe der Beschwerdeführerin frei, diese Dienstleistungen aus der Waren- und Dienstleistungsliste
zu streichen, ansonsten das Hinterlegungsdatum auf den Tag der Mitteilungsänderung verschoben werde.
A.c
In der Stellungnahme zur Beanstandung vom 20. September 2004 teilte die Beschwerdeführerin mit,
die gegenüber dem ursprünglichen Verzeichnis hinzugefügten Dienstleistungen in den Klassen
35 und 42 würden gestrichen. Im Übrigen beantragte sie die Eintragung für sämtliche
beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin
aus, der Begriff POST weise offensichtlich einen mehrdeutigen Sinngehalt auf, im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen handle es sich jedoch um eine Marke, allenfalls um eine durchgesetzte
Marke. Einer Markeneintragung stehe nicht im Wege, dass der Begriff auch für mit der Post beförderte
Nachrichten, Briefe und Postkarten diene. In diesen Fällen handle es sich um nicht kennzeichenmässige
Nutzungen des Begriffs, die nach Art. 13
MSchG nicht in den Ausschliesslichkeitsbereich der Marke fallen.
Zur Untermauerung ihrer Aussagen stützte sich die Beschwerdeführerin auf eine demoskopische
Umfrage aus dem Jahr 1999. Ihrer Meinung nach besteht am Zeichen POST auch kein Freihaltebedürfnis.
Der von der Vorinstanz in der Beanstandung zitierte Fall ENTREPRISE dürfte mangels Vergleichbarkeit
irrelevant sein und beim Entscheid POSTKONTO handle es sich um einen Fehlentscheid, der im Übrigen
durch den späteren Entscheid in Sachen POSTGELB durch die Rekurskommission gewissermassen "overruled"
worden sei.
A.d Mit Schreiben vom 16. März 2006 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung
gemäss Beanstandung vom 11. November 2003 fest. In Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen
erschöpfe sich das Zeichen in einem direkten Hinweis bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung,
Erbringer, Art des Erbringers sowie Verkaufs- respektive Erbringungsort. Diesbezüglich sei das Zeichen
dem Gemeingut zuzurechnen, sei freihaltebedürftig und für den nicht zugelassenen Teil der Dienstleistungen
der Klasse 39 absolut freihaltebedürftig. Die eingereichte Umfrage eigne sich von der Anlage und
Methodik her nicht für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung und könne deshalb nicht
berücksichtigt werden oder sei für die Glaubhaftmachung der Durchsetzung ungenügend. Schliesslich
beanstandete die Vorinstanz das aktualisierte und standardisierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis,
da mehrere Begriffe nicht der Klassifikation gemäss dem internationalen Abkommen von Nizza entsprächen.
A.e
Mit Schreiben vom 5. September 2006 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Standpunkt fest und beantragte
die Eintragung des hinterlegten Zeichens als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
Mit dem Begriff POST sei gemäss dem schweizerischen Sprachgebrauch nur eine Einrichtung gemeint,
nämlich die "Schweizerische Post". Das Zeichen stelle einen deutlichen Hinweis auf die
"Schweizerische Post" als betriebliche Herkunft dar. Das vom Institut geltend gemachte Freihaltebedürfnis
bzw. absolute Freihaltebedürfnis für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 sei zu verneinen.
Eine breite Anzahl gleichbedeutender Alternativen stehe zur Verfügung, um selbst Dienstleistungen
der Klasse 39 zu kennzeichnen (DHL, FedEx, UPS, Kurier, Nachtkurier).
A.f Mit Schreiben vom 21.
November 2006 teilte die Vorinstanz mit, dass die Dienstleistung "Reservation von Billetten für
sportliche und kulturelle Anlässe" (Klasse 41) unter die im ursprünglichen Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis aufgeführte Dienstleistung "Betrieb einer Vorverkaufsstelle"
in Klasse 35 subsumiert werden könne. Deshalb könne die Dienstleistung "Reservation von
Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe" ohne Verschiebung des Hinterlegungsdatums
beibehalten werden. Sie stellte weiter fest, dass die Beschwerdeführerin zur Beanstandung des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses nicht Stellung genommen habe. Sie gewährte ihr deshalb die Möglichkeit,
vor Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu korrigieren.
Mit
Schreiben vom 22. November 2006 erklärte die Beschwerdeführerin, mit den Korrekturvorschlägen
bezüglich des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Vorinstanz einverstanden zu sein.
A.g
Mit Verfügung vom 29. Dezember 2006 liess die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für folgende
Waren und Dienstleistungen zu (vgl. Ziffer 2 des Dispositivs):
Klasse 14
Uhren, Wecker.
Klasse
16
Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.
Klasse 18
Leder und Waren
daraus, Jutetaschen; Gepäck (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer,
Rücksäcke.
Klasse 37
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.
Klasse
39
Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing, Car-Pooling);
Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 41
Sportliche
Aktivitäten; Unterhaltung; Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe
(Billettvorverkaufstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen (Audiogeräte, Filmgeräte, Videokameras
und Filmzubehör).
Für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen wies die Vorinstanz
das Gesuch zurück (vgl. Ziffer 1 des Dispositivs).
Zur Begründung führte die
Vorinstanz zuerst an, beim Begriff POST handle es sich aufgrund der zahlreichen Einträge in einschlägigen
Nachschlagwerken (www.wikipedia.de; http://post.know-library.net; Brockhaus Enzyklopädie; der Brockhaus
in 10 Bänden -2005-; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Auflage 2005) um eine Sachbezeichnung.
Vor dem Hintergrund der Privatisierung der Postbetriebe habe ein teilweiser Wandel der Definition dieses
Begriffs stattgefunden. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin, das Zeichen verweise in seiner
Unternehmensbedeutung eindeutig auf "Die Schweizerische Post", bezeichne der Begriff POST als
Benennung einer Einrichtung ein beliebiges Unternehmen, das Gegenstände und Nachrichten übermittle
sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickle. In einem Beschwerdeverfahren betreffend teilweise Zurückweisung
des Eintragugsgesuchs der Wortbildmarke "GlobalePost" habe die Rekurskommission für geistiges
Eigentum (RKGE) erkannt, dass die Bedeutung des Wortes "Post" sowohl das beförderte Postgut
als auch das Unternehmen umfasse, aber in keiner Weise festgehalten, dass der Begriff in seiner Unternehmensbedeutung
gemäss dem schweizerischen Sprachverständnis "Die Schweizerische Post" bezeichne.
Demnach ergebe sich, dass sich das Zeichen in Verbindung mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen
in einem direkten Hinweis bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung, Erbringer, Art des
Erbringers sowie Verkaufsort respektive Erbringungsort erschöpfe. Aufgrund des direkt beschreibenden
Charakters werde der Konsument in der Bezeichnung POST keinen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft
erkennen. Es fehle dem Zeichen die vom Gesetz geforderte konkrete Unterscheidungskraft. Das Zeichen sei
auch freihaltebedürftig bzw. für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 absolut freihaltebedürftig.
Der Begriff POST bezeichne einerseits den Erbringer von Postzustelldienstleistungen im Sinne eines beliebigen
Unternehmens, welches Nachrichten, Briefe, Pakete, usw. befördere, andererseits stehe der Begriff
für den Gegenstand dieser Dienstleistungen im Sinne einer beförderten Nachricht, eines Briefes,
Paketes oder einer Postkarte. Einem Mitkonkurrenten, welcher diese Zustell- und Beförderungsdienstleistungen
gegenwärtig oder inskünftig ebenfalls erbringen wolle, stünden keine zahlreichen gleichbedeutenden
Alternativen zur Bezeichnung seiner Dienstleistungen zur Verfügung, weshalb er auf die Verwendung
der Bezeichnung POST angewiesen sei. Die fehlende allgemeine Verwendung des Begriffs POST durch Konkurrenzunternehmen
schliesse vorliegendenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus. Diese Situation sei im Umstand
begründet, dass die Schweizerische Post von Gesetzes wegen jahrzehntelang eine Monopolstellung inne
gehabt habe. Entscheidender sei jedoch, ob zahlreiche gleichbedeutende Alternativen existierten, was
hier zu verneinen sei. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen bestehe kein absolutes Freihaltebedürfnis.
Das Zeichen beschreibe zwar für diese Waren und Dienstleistungen direkt deren Eigenschaft, Inhalt,
Zweckbestimmung, Erbringer respektive Art des Erbringers sowie Verkaufsort respektive Erbringungsort.
Es könne jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens
zwingend angewiesen wäre.
Zur Heranziehung von Art. 13 Abs. 1
MSchG durch die Beschwerdeführerin
äusserte sich die Vorinstanz nach wie vor dahingehend, die Prüfung auf das Vorliegen absoluter
Ausschlussgründe durch das Institut habe unabhängig vom allfälligen Umfang des Ausschliesslichkeitsrechts
zu erfolgen.
Hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung hielt die Vorinstanz fest, die Bezeichnung
POST sei für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 absolut freihaltebedürftig und für
diese Dienstleistungen könne sich das Zeichen nicht durchsetzen. Für die übrigen strittigen
Waren und Dienstleistungen sei die Durchsetzung grundsätzlich möglich. Eine Verkehrsdurchsetzung
könne entweder mittels aussagekräftiger Belege oder durch eine repräsentative demoskopische
Umfrage glaubhaft gemacht werden. Die eingereichte Umfrage eigne sich von der Anlage und Methodik her
nicht für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung und könne deshalb nicht berücksichtigt
werden. Zwar werde aufgezeigt, womit der Begriff POST spontan von den befragten Unternehmen oder Privatpersonen
assoziiert werde. Zudem zeigten die Ergebnisse der Frage 1 auf Seite 3 der Umfrage, dass 44% der befragten
Unternehmen und 29% der befragten Privatpersonen beim Begriff POST spontan "die Unternehmung Post"
genannt hätten. Selbst wenn die befragten Unternehmen und Privatpersonen beim Begriff POST die Schweizerische
Post meinten, wäre der Anteil der Befragten, die hinter dem Begriff einen Unternehmungshinweis erkannt
hätten, für die Glaubhaftmachung der Durchsetzung ungenügend. Auch sei die Frage ohne
Bezug auf Waren und Dienstleistungen gestellt worden. Die eingereichten Belege seien somit ungenügend
für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des vorliegenden Zeichens. Die Verkehrsdurchsetzung
sei nicht in erster Linie aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses nicht berücksichtigt
worden, sondern ebenfalls, weil die eingereichten Belege ungenügend seien.
Mit dem Vorwurf,
beim Entscheid POSTKONTO handle es sich um einen Fehlentscheid, und mit dem damit verbundenen Rückschluss,
dass dieser Entscheid durch den späteren Entscheid in Sachen POSTGELB aufgehoben worden sei, könne
die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, da es sich in diesen Fällen nicht
um vergleichbare Sachverhalte handle und das Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses insbesondere
vom Bundesgericht bestätigt worden sei.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin
am 2. Februar 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen,
die Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung und die Eintragung des Zeichens
POST als Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Markenregister. Eventualiter
sei Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz
zurückzuweisen. Weiter beantragt die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen
und mündlichen Verhandlung.
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin
an, die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach sich das Zeichen POST in Verbindung mit den strittigen
Waren und Dienstleistungen in einem direkten Hinweis bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung,
Erbringer, Art des Erbringers sowie Verkaufsort resp. Erbringungsort erschöpfe, sei nicht nachvollziehbar.
Diese Analyse beruhe im Wesentlichen auf einem isolierten und überholten Eintrag in der Brockhaus-Enzyklopädie,
sehe ohne Begründung über anders lautende Einträge in der neusten Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie
und in einer Mehrzahl von anderen Lexika, sowie über die Ergebnisse der von der Beschwerdeführerin
eingereichten empirischen Studie hinweg und widerspreche der früheren, im selben Verfahren vertretenen
Auffassung der Vorinstanz, wonach die Bezeichnung POST für eine Einrichtung stehe. Die Beschwerdeführerin
vertritt den Standpunkt, dass grundsätzlich von einer doppelten Wortbedeutung von POST ausgegangen
werden könne: die "Unternehmens-Bedeutung" und die "Postgut-Bedeutung". Angesichts
dieser Doppelbedeutung komme je nach Ware oder Dienstleistung die Unternehmens- oder die Postgut-Bedeutung
stärker zum Tragen. Diese Unterscheidung entspreche jener, die die frühere Rekurskommission
für geistiges Eigentum in ihrem Entscheid vom 2. Dezember 2004 in Sachen "GlobalePost"
getroffen habe. Auch die von der Beschwerdeführerin eingereichte demoskopische Studie bestätige
eine im Wesentlichen doppelte Bedeutung von POST. In der Unternehmensbedeutung weise POST in der Schweiz
auf "eine Einrichtung bzw. ein Unternehmen" hin. In Berücksichtigung, dass die Schweizer
Kantone bis 1848 je ihre eigene Post gehabt hätten, dass das Postwesen mit der Bundesverfassung
von 1848 an den Bund übergegangen und seit 1849 durch die Eidgenössische Postverwaltung als
Betrieb der PTT geführt werde, habe während mehr als einem Jahrhundert nur noch eine Einrichtung
zur Beförderung von Briefen, etc. in der Schweiz existiert. Dies sei lange genug, damit eine Wandlung
des originären Wortsinns von einer Mehrzahl von Einrichtungen zu einem bestimmten Betrieb habe stattfinden
können. Trotz Liberalisierung und dem Auftreten von Mitkonkurrenten auf dem Markt sei POST in der
Verkehrsauffassung der Schweiz ein bestimmtes Unternehmen geblieben. Andere Unternehmen, die im Postgüterbereich
tätig seien, bezeichneten oder beschrieben weder sich noch ihre Waren und Dienstleistungen mit POST.
Dieser alleinige Gebrauch durch die Schweizerische Post sei gleichzeitig die Folge davon, dass sich POST
während der Monopolzeit zu einem starken betrieblichen Herkunftshinweis entwickelt habe und Ursache
dafür, dass sich die Funktion von POST als betrieblicher Herkunftshinweis seit der Liberalisierung
nicht abgeschwächt habe.
Im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen für
die beanspruchten Klassen 9, 35, 36, 42 und 45 sei die Unternehmens-Bedeutung klar dominant, denn diese
stünde in keinem Zusammenhang mit Botschaften, Nachrichten, Neuigkeiten und Waren, die zugestellt
würden, so dass das Zeichen nur als Hinweis auf die Post als Leistungserbringerin oder Erbringungsort
zum Tragen komme und originär unterscheidungskräftig sei. Im Zusammenhang mit den weiteren
strittigen Waren und Dienstleistungen könne auch die Postgut-Bedeutung zum Tragen kommen, so dass
das Zeichen einen direkten Hinweis bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt oder Zweckbestimmung geben
könnte. Mit solchen Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen wegen seiner Postgut-Bedeutung
ursprünglich beschreibend gewesen sei, habe sich dieses als Marke durchgesetzt.
Die Beschwerdeführerin
erachtet die Tatsache, dass sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16,
36 und 39 seit vielen Jahren das Zeichen POST systematisch, intensiv und in Alleinstellung als Kennzeichen
verwende und gezielt hervorhebe, als gerichtsnotorisch. Dies allein erlaube einen Rückschluss auf
die Wahrnehmung des Zeichens POST durch das Publikum als Hinweis der betrieblichen Herkunft auf die Beschwerdeführerin.
Zudem
belege die demoskopische Umfrage die Durchsetzung von POST als Marke (insbesondere zweiter Teil der Befragung,
S. 4 f.). Ausgerechnet auf diesen Teil der Befragung sei die Vorinstanz ohne Angabe von Gründen
nicht eingegangen. Die dort aufgeführten Zahlen könnten nicht anders interpretiert werden,
als dass sich POST im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 39 im Verkehr als Hinweis auf
die Beschwerdeführerin durchgesetzt habe, ansonsten müssten Velokuriere, DHL, UPS, TNT, FedEx
und Pflanzer, die bekanntermassen Expressbriefe, andere Sendungen und Pakete transportierten, ebenso
oft mit POST im Sinne von Postgütern in Verbindung gebracht werden wie die Schweizerische Post.
Die
Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 16. März 2006 für
den demoskopischen Nachweis der Verkehrsdurchsetzung verlange, es sei für jede Ware oder Dienstleistung
eine gesonderte Befragung durchzuführen und es gelte zu vermeiden, dass mehrere Waren und Dienstleistungen
zusammengefasst würden. Dabei verkenne die Vorinstanz, dass das strittige Gesuch zu einem Zeitpunkt
hinterlegt worden sei, als in der Praxis der Vorinstanz noch kaum Erfahrungen mit derartigen Umfragen
bestanden hätten und die genannten Anforderungen noch nicht entwickelt gewesen seien. Demnach habe
die eingereichte Umfrage von der Anlage und Methodik her ohne weiteres den Anforderungen der Praxis zum
Anmeldezeitpunkt genügt. Dies sei schon durch die Tatsache bewiesen, dass die Vorinstanz die Eignung
des ersten, methodisch identischen Teils der Studie betreffend die Farbe POSTGELB zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung anerkannt habe. Indem die Vorinstanz die Studie im vorliegenden Fall nicht anerkenne
und strengere Anforderungen an die Anlage eines demoskopischen Nachweises der Verkehrsdurchsetzung stelle,
verunmögliche sie diesen Nachweis faktisch, zumal sich die Beurteilung und damit der Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung zu richten habe.
Die Beschwerdeführerin
teilt die Auffassung der Vorinstanz nicht, wonach für einen Teil der Waren und Dienstleistungen
der Klasse 39 ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe. Sie habe in ihrer Stellungnahme vom 5. September
2006 aufgezeigt, dass andere auf dem schweizerischen Markt auftretende Anbieter von Dienstleistungen
im Postgüter-Bereich das Wort POST weder in ihrer Unternehmensbezeichnung noch im Zusammenhang mit
ihren Waren und Dienstleistungen benutzten und von zahlreichen anderen Bezeichnungen Gebrauch machten.
Zu betonen sei, dass POST von den übrigen Marktteilnehmern weder kennzeichnenmässig noch beschreibend
verwendet werde. Schon allein dieser Nichtgebrauch schliesse ein absolutes Freihaltebedürfnis aus.
Wenn die Vorinstanz die fehlende allgemeine Verwendung des Zeichens POST durch Konkurrenzunternehmen
der Beschwerdeführerin anerkenne und ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht ausschliesse, da
die fehlende allgemeine Verwendung in der Monopolisierung der Post zu begründen sei, setze sie sich
über die Praxis der RKGE hinweg, wonach der früheren teilweisen Monopolstellung der Schweizerischen
Post bei der Auslegung des MSchG keinerlei Rechtserheblichkeit zuzuerkennen sei. Wäre POST im Zusammenhang
mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 39 unverzichtbar, würde das Zeichen von den Mitbewerbern
längst verwendet. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe die Frage, ob zahlreiche
Alternativen zur Bezeichnung von Dienstleistungen der Klasse 39 zur Verfügung stünden, zu unrecht
verneint. Zahlreiche Alternativen seien nicht nur vorhanden, sondern sie würden von den Konkurrenzunternehmen
der Beschwerdeführerin auch benutzt. Anders wäre ein Verzicht auf die Verwendung POST gar nicht
möglich. So würden die drei grossen internationalen Kuriere UPS, DHL und FedEx ihre Dienstleistungen
der Klasse 39 anders als die Beschwerdeführerin bezeichnen. Entgegen der Meinung der Vorinstanz
sei hier zu beachten, dass das Markenrecht dem Inhaber nur das ausschliessliche Recht zum kennzeichnungsmässigen
Gebrauch verleihe (Art. 13 MSchG
). Dieser dürfe nicht mit jedem beliebigen Gebrauch im geschäftlichen
Verkehr gleichgesetzt werden. Da auch der beschreibende Gebrauch eines Wortes trotz seiner Eintragung
als Marke frei bleibe, sei nicht zu prüfen, ob eine Vielzahl von Wörtern zur Beschreibung von
Dienstleistungen der Klasse 39 zur Verfügung stünden.
C.
Mit Vernehmlassung vom 13.
April 2007 beantragt die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kostenfolge
zulasten der Beschwedeführerin. Sie verweist auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung
und führt ergänzend aus, sie habe Definitionen in verschiedenen Wörterbüchern und
Lexika und nicht nur einen isolierten Eintrag aus der 19. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie berücksichtigt.
Die Beschwerdeführerin gehe fehl, wenn sie behaupte, dass das Zeichen POST in der Schweiz eindeutig
auf "Die Schweizerische Post" verweise, da aufgrund der zahlreichen Definitionen in einschlägigen
Nachschlagwerken nachweisbar sei, dass der Begriff POST als Benennung einer Einrichtung ein beliebiges
Unternehmen, das Gegenstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickle,
bezeichne. Die RKGE habe im Entscheid GlobalePost ebenso wenig festgehalten, dass der Begriff in seiner
Unternehmensbedeutung gemäss dem schweizerischen Sprachverständnis "Die Schweizerische
Post" bezeichne. In Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen weise das Zeichen POST in
mindestens einer Bedeutung unmittelbar auf die Art, den Inhalt, das Objekt, die Zweckbestimmung, den
Erbringer, die Art des Erbringers und / oder den Verkaufs- resp. Erbringungsort der so bezeichneten Waren
und Dienstleistungen.
Die Vorinstanz betont erneut, die Prüfung des Vorliegens absoluter
Ausschlussgründe habe unabhängig vom allfälligen Umfang des Ausschliesslichkeitsrechts
gemäss Art. 13 MSchG
zu erfolgen. Die Tatsache, dass Art. 13 MSchG
dem Inhaber das ausschliessliche
Benützungsrecht lediglich zur kennzeichnenden Benützung der hinterlegten Marke verleihe und
den beschreibenden Gebrauch nicht verbiete, könne somit kein Kriterium für die Beurteilung
des Freihaltebedürfnisses sein. Wäre Art. 2 lit. a MSchG
mit Blick auf Art. 13 MSchG
so auszulegen,
dass kein absolutes Freihaltebedürfnis an beschreibenden Zeichen bestehe, weil der beschreibende
Gebrauch durch Art. 13 MSchG
nicht verboten werde, könnte allgemein kein absolutes Freihaltebedürfnis
für Sachbezeichnungen angenommen werden. Folgerichtig bestünde auch für die von der Beschwerdeführerin
zitierten Bezeichnungen wie BROT für Brot, SCHUHE für Schuhe usw. kein absolutes Freiheitsbedürfnis,
da den Konkurrenten die beschreibende Benützung der Begriffe gemäss Art. 13
MSchG nach wie
vor zulässig wäre.
Die Vorinstanz führt weiter aus, bei den genannten Beispielen
für das Vorliegen zahlreicher Alternativen bezüglich der Kennezeichnung der fraglichen Dienstleistungen
handle es sich nicht um gleichbedeutende Alternativen für die Sachbezeichnung POST, sondern um Fantasie-Wortschöpfungen
ohne erkennbaren Sinngehalt. Die genannten Beispiele seien deshalb ungeeignet, um das absolute Freihaltebedürfnis
der Bezeichnung POST zu widerlegen.
Die Vorinstanz hält weiter fest, vorliegend könnte
eine allfällige Institutsnotorietät der Verkehrsdurchsetzung einzig für diejenigen Waren
und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für welche kein absolutes Freihaltebedürfnis
bestehe. Es seien dies Waren und Dienstleistungen, die nicht zum eigentlichen Kerngeschäft eines
beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmens gehörten. Gerade für diese Waren und Dienstleistungen
könne es jedoch nicht als notorisch angesehen werden, dass sich das strittige Zeichen als Hinweis
auf die Beschwerdeführerin im Verkehr durchgesetzt hätte.
Die Vorinstanz hält
der Beschwerdeführerin entgegen, es treffe zwar zu, dass die erste Frage der Umfrage gleich formuliert
sei wie bei der Umfrage bezüglich der Farbmarke Gelb. Die Formulierung der übrigen Fragen unterscheide
sich jedoch klar von der Fragestellung zur Farbe Gelb, welche vom Institut gemäss seiner damaligen
Praxis anerkannt worden sei. Der Schluss der Beschwerdeführerin, dass die Methodik des gesamten
vorliegenden Fragebogens der damaligen Praxis entsprochen habe, entbehre jeglicher Grundlage und sei
unhaltbar. Da der vorliegende Fragekatalog auch zum Zeitpunkt der Hinterlegung vom Institut nicht akzeptiert
worden wäre, könne im Übrigen auch ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführerin
aufgrund der mehrjährigen Dauer des vorliegenden Verfahrens ein Nachteil erwachsen sei. Zudem sei
darauf hinzuweisen, dass die RKGE in ihrem Entscheid vom 5. Februar 2002 bezüglich Farbmarke Gelb
darauf hingewiesen habe, dass die Fragestellungen hinsichtlich des angestrebten Zwecks - nämlich
der Glaubhaftmachung der Durchsetzung - erhebliche Mängel aufweise.
Die Vorinstanz verweist
in diesem Zusammenhang auf zwei Bundesgerichtsentscheide, wonach im behördlichen Verfahren eine
neue Praxis ohnehin sofort und überall und stets auf sämtliche noch nicht rechtskräftig
erledigten Fälle anzuwenden wäre.
Es treffe zu, dass die Vorinstanz in der angefochtenen
Verfügung lediglich festgehalten habe, die Ergebnisse und Antworten zur Frage 1 der Umfrage (S.
3) seien ungenügend für die Glaubhaftmachung der Durchsetzung und dass sie auf formelle Mängel
in der Fragestellung hingewiesen habe. Auf die Ergebnisse der Frage 2 sei sie nicht weiter eingegangen,
weil diese aufgrund der Methodik in Bezug auf die Glaubhaftmachung des Zeichens nicht aufschlussreich
seien. Bei diesem Teil der Demoskopie seien den Befragten nämlich mögliche Antworten vorgelesen
worden, was insofern problematisch sei, als den Befragten Antworten suggeriert wurden, welche die Resultate
der Umfrage hätten beeinflussen können.
Schliesslich erwähnte die Vorinstanz,
dass bei der Beurteilung der Eintragbarkeit des vorliegenden Zeichens die jahrzehntelange Monopolstellung
der Beschwerdeführerin nicht zur Verneinung der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung herangezogen
worden sei. Dies würde klarerweise der Rechtsprechung widersprechen. Die Vorinstanz habe die Monopolstellung
nur im Rahmen der Prüfung des absoluten Freihaltebedürfnisses erwähnt, um zu begründen,
warum die Verwendung der Bezeichnung POST durch Konkurrenzunternehmen nicht nachweisbar sei. Dass eine
Monopolstellung bei der Prüfung des absoluten Freihaltebedürfnisses zu berücksichtigen
sei, entspreche auch der Praxis der angerufenen Beschwerdeinstanz. Dabei verweist die Vorinstanz auf
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006
vom 16. März 2007 (E. 6). Die Beschwerdeführerin
scheine zu verkennen, dass sich das Zeichen nach Auffassung des Instituts, ausser für die Dienstleistungen
der Klasse 39, durchsetzen könnte. Die Glaubhaftmachung der Durchsetzung sei jedoch daran gescheitert,
dass die eingereichte demoskopische Umfrage von der Methodik her ungeeignet und von den Resultaten her
ungenügend sei.
D.
Am 12. September 2007 fand eine öffentliche Verhandlung statt,
an der die Parteien ihren Standpunkt nochmals erörtern konnten und an welcher die Beschwerdeführerin
neue Belege zur Verkehrsdurchsetzung zu den Akten legte.
E.
Mit Verfügung vom 13. September
2007 lud der Instruktionsrichter die Vorinstanz ein, sich zu den neuen Belegen zur Verkehrsdurchsetzung
zu äussern.
F.
In der Vernehmlassung vom 13. November 2007 hielt die Vorinstanz unter
Hinweis auf die angefochtene Verfügung und ihre Vernehmlassung vom 13. April 2007 vollumfänglich
an ihren Rechtsbegehren fest. Sie führt erneut aus, bezüglich der "klassischen Postdienstleistungen"
bestehe aufgrund der Tatsache, dass das Zeichen zur unmittelbaren Aussage in Bezug auf Dienstleistungen
benötigt werde und dass der Verkehr, insbesondere auch Konkurrenten, auf die Verwendung des Zeichens
zwingend angewiesen seien, ein absolutes Freihaltebedürfnis. Zudem finde das Zeichen breite allgemeine
Verwendung und es lägen keinerlei gleichbedeutende Alternativen zum beschreibenden Begriff "POST"
vor. Es handle sich vorliegend betreffend die nicht zugelassenen Dienstleistungen der Klasse 39 beim
Begriff "POST" um ein absolut freihaltebedürftiges Zeichen, so dass eine Verkehrsdurchsetzung
von vornherein ausgeschlossen sei. Ergänzend führte die Vorinstanz aus, ein grosser Teil der
eingereichten Durchsetzungsbelege betreffe genau diese Dienstleistungen der Klasse 39, für welche
die Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sei. Das betreffe die Belege Nr. 1 (teilweise), 2 (teilweise),
10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32 und 33.
Des Weiteren sei das Erfordernis, wonach
dem Institut glaubhaft zu machen sei, dass bei den eingereichten Belegen das Zeichen in der hinterlegten
Form als Marke wahrgenommen werden müsse, bei einer Vielzahl der eingereichen Durchsetzungsbelege
nicht erfüllt. Mit dem Markeneintragungsgesuch 03119/2000 sei beantragt worden, "POST"
als reine Wortmarke ins Markenregister einzutragen. Auf einem Grossteil der Durchsetzungsbelege werde
diese Marke jedoch nicht als Wortmarke, sondern als kombinierte Wort-/Bildmarke verwendet, meist in einer
Form, die aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung unterscheidungskräftig sei und die im Übrigen
nicht zuletzt aus diesem Grund bereits seit Jahren in verschiedenen Varianten im schweizerischen Markenregister
eingetragen sei. Diesbezüglich verweist die Vorinstanz auf die bereits eingetragenen Marken Nr.
487261, 487265, 487269, 487273. Auf jeden Fall sei festzuhalten, dass das Zeichen auf den geltend gemachten
Durchsetzungsbelegen nicht in der beanspruchten Art als Wortmarke, sondern in Kombination mit einer kennzeichnungskräftigen
Grafik verwendet werde. Das betreffe die Belege Nr. 1 bis 10, 12 bis 18, 20, 29, 30 bis 33. Auch diese
Belege eigneten sich folglich nicht zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung.
Schliesslich
hält die Vorinstanz fest, auch das Erfordernis des markenmässigen (nicht beschreibenden) Gebrauchs
des beanspruchten Zeichens sei für mehrere Belege nicht erfüllt. Das Zeichen werde dort nicht
markenmässig, sondern beschreibend gebraucht. Diese Belege könnten deshalb nicht zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung dienen. Dies betreffe die Belege 19, 22 und 23.
Als allgemeine
Regel verlange das Institut bei der Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung einen 10-jährigen Gebrauch
des Zeichens. Auch an diesem Erfordernis scheitere die Verkehrsdurchsetzung der reinen Wortmarke "POST".
Ein mindestens zehnjähriger markenmässiger Gebrauch der Wortmarke "POST" für
sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde vorliegend nicht glaubhaft gemacht.
G.
In
den am 7. Januar 2008 eingereichten Gegenäusserungen zur Vernehmlassung der Vorinstanz vom 13. November
2007 bestätigt die Beschwerdeführerin die in der Beschwerde formulierten Rechtsbegehren.
Sie
erachtet die Begründung der Vorinstanz als ungenügend. Anstatt sich mit jedem einzelnen Beleg
auseinander zu setzen, habe sie drei Kategorien von Gründen erstellt, weshalb die Unterlagen im
Allgemeinen nicht zur Verkehrsdurchsetzung taugten, und die Belege anschliessend diesen Kategorien zugeordnet,
ohne die entsprechende Einordnung im Einzelnen näher zu begründen. Die Beschwerdeführerin
stellt sich nach wie vor auf den Standpunkt, hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39 sei nicht
von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen. Diesbezüglich beanstandet die Beschwerdeführerin,
die Vorinstanz lehne sich theoretisch an den BGE 131 III 121
(E. 4.4) an, wenn sie ausführe, gegen
die Unentbehrlichkeit eines Zeichens würde seine allgemeine Verwendung sprechen. Ungenau bzw. falsch
sei indessen ihr Schluss, wonach für die Entbehrlichkeit nur das tatsächliche Vorliegen zahlreicher
gleichbedeutender Alternativen spräche. Nach Auffassung des Bundesgerichts spreche gegen die Unentbehrlichkeit
bereits die Möglichkeit, das Zeichen durch andere gleichwertige Zeichen zu ersetzen. Für die
Beschwerdeführerin sei gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung dagegen nicht erforderlich,
dass diese Alternativen bereits im Markt verwendet würden.
Die Beschwerdeführerin
ist ferner der Ansicht, die Behauptung der Vorinstanz, das Zeichen finde eine breite allgemeine Verwendung
und es lägen keine gleichbedeutenden Alternativen zum Begriff POST vor, stehe im Widerspruch zu
ihren eigenen Ausführungen in der Vernehmlassung zur Beschwerde ("Entgegen der Meinung der
Beschwerdeführerin schliesst die fehlende allgemeine Verwendung des Begriffs POST durch Konkurrenzunternehmen
vorliegendenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus. Dieses kann nämlich in den tatsächlichen
Verhältnissen liegen."). Die Vorinstanz sei auf ihrer Behauptung zu behaften, wonach der Begriff
POST nicht allgemein verwendet werde, womit sie gleichzeitig anerkenne, dass Alternativen zu diesem Begriff
bestünden.
Des Weiteren nimmt die Beschwerdeführerin nochmals Stellung zu den Verkehrsdurchsetzungsbelegen
1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32 und 33 und bestreitet die Schlussfolgerung der Vorinstanz,
wonach sich diese Belege nur auf Dienstleistungen der Klasse 39 beziehen würden, für welche
sich die Marke POST nicht durchsetzen könne.
Die Beschwerdeführerin macht ferner
geltend, die Vorinstanz habe die Belege 1-10, 12-18, 20, 29, 30-33 als nicht geeignet zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung erachtet, weil die Marke dort nicht als Wortmarke sondern in Kombination mit
einer Grafik verwendet werde. Diese Begründung der Vorinstanz verkennt nach Meinung der Beschwerdeführerin
das Wesen der Wortmarke. Wortmarken würden im Verkehr praktisch immer in einer grafischen Ausgestaltung
verwendet. Ihr sei kein Unternehmen bekannt, welches auf eine Ausgestaltung seiner Marke verzichten und
diese ausschliesslich als Wortmarke im Sinne der Vorinstanz benutzen würde. Denn das sei gerade
der Vorteil der Hinterlegung einer Wortmarke: Dass man sie nicht nur in der "markenregistermässigen
Standardschrift", sondern in einer beliebigen grafischen Ausgestaltung gebrauchen könne. Dieser
Gebrauch ist für die Beschwerdeführerin zweifellos rechtserhaltend für die Wortmarke und
auch zum Nachweis ihrer Verkehrsdurchsetzung geeignet. Die Begründung der Vorinstanz lasse sich
auch anhand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht stützen. Im Übrigen sei bei allen
von der Vorinstanz abgebildeten Wort-/Bildmarken der Wortbestandteil POST der die Marke dominierende
Bestandteil. Das angedeutete Schweizer Kreuz stelle eine Anspielung darauf dar, dass es sich um ein Schweizer
Unternehmen handle, und sei insofern beschreibend und nicht kennzeichnungsfähig. Nach der Wappenschutzgesetzgebung
stehe eine Eintragung ausser Diskussion. Bei den Balken bzw. Rahmen handle es sich nur um dekorativ grafische
Elemente, denen die Kennzeichnungskraft abgehe. Deshalb stellten alle diese Verwendungsformen einen Gebrauch
der Wortmarke POST dar.
Ausserdem beanstandet die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz
habe nicht begründet, warum die Marke POST in den Belegen 19, 22 und 23 nicht markenmässig,
sondern beschreibend verwendet werde. Die Vorinstanz scheine eine markenmässige Verwendung auszuschliessen,
weil die Beschwerdeführerin in den genannten Belegen die Marke noch nicht in der Form der heutigen
Wort-/Bildmarken gebraucht habe. Das sei nicht richtig. Die Marke POST werde auch dann markenmässig
verwendet, wenn sie als reine Wortmarke oder in einer sehr einfachen graphischen Gestaltung erscheine.
Hinsichtlich
der von der Vorinstanz verlangten Voraussetzung des zehnjährigen Gebrauchs der Marke hält die
Beschwerdeführerin fest, dass die Dauer der Benutzung allein wenig über die tatsächlich
erfolgte Verkehrsdurchsetzung aussage. Aufschlussreicher seien der Umfang und die Intensität der
Benutzung. Die Behauptung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin die Marke POST noch nicht
seit zehn Jahren gebrauche, sei nicht nachvollziehbar. Hierbei verweist die Beschwerdeführerin auf
die Verkehrsdurchsetzungsunterlagen Nr. 19 bis 27.
Ferner erinnert die Beschwerdeführerin
daran, dass sie die Verkehrsdurchsetzung nur glaubhaft zu machen braucht. Da es sich vorliegend um eine
herkömmliche Wortmarke handle, seien keine besonders hohen Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung
zu stellen. Nach Meinung der Beschwerdeführerin sei es im Verkehr üblich, dass Wortzeichen
als unternehmerischer Herkunftshinweis wahrgenommen würden. Nebst den anlässlich der mündlichen
Verhandlung eingereichten Verkehrsdurchsetzungsunterlagen sei auch die Verkehrsdurchsetzungsumfrage gemäss
Beschwerdebeilage 4 zumindest ein starkes Indiz für die Verkehrsdurchsetzung.
Schliesslich
verweist die Beschwerdeführerin auf die von ihr bereits anlässlich der mündlichen Verhandlung
angeschnittene Thematik der Gerichtsnotorietät. Es sei wenigstens für die in den Klassen 9,
16, 36 und 39 beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerichtsnotorisch, dass das Schweizer Publikum
die Marke POST seit Jahrzehnten kenne und sie auch als Hinweis auf das Unternehmen POST wahrnehme.
H.
In
der abschliessenden Stellungnahme zur Beschwerde vom 31. Januar 2008 hält die Vorinstanz an der
vollumfänglichen und kostenfälligen Abweisung der Beschwerde fest. Dabei weist sie auf ihre
Ausführungen in der angefochtenen Verfügung sowie in den anlässlich des vorliegenden Verfahrens
eingeholten Vernehmlassungen hin. Die eingereichten Unterlagen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
eigneten sich nicht, um eine solche glaubhaft zu machen. Nach gängiger Praxis müsse ein Zeichen
auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie es im Register eingetragen und geschützt
werden solle. Die Durchsetzungsbelege seien insofern ungeeignet, als sie in stark überwiegender
Zahl stets in einer unterscheidungskräftigen Form als kombinierte Wort- /Bildmarke vorkomme, obwohl
die reine Wortmarke POST beansprucht werde.
Die Frage, ob vorliegend auch eine kürzere
Benutzungsdauer als die grundsätzlich im Sinne einer Faustregel nötigen 10 Jahre genügen
würde, brauche nicht abschliessend beurteilt zu werden, weil die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
nicht in erster Linie aufgrund der zu kurzen Benützungsdauer, sondern gestützt auf die Tatsache
verneint worden sei, dass die Beschwerdeführerin den Nachweis der markenmässigen Benützung
des strittigen Zeichens in Alleinstellung nicht habe erbringen können. Die Frage der Gerichtsnotorietät
sei mit Zurückhaltung anzugehen und eine solche sei nicht leichthin anzunehmen. Die Beschwerdeführerin
sehe zwar die Gerichtsnotorietät wenigstens für die Klassen 9, 16, 36 und 39 als gegeben an.
Gerade in den von diesen Klassen beanspruchten Bereichen (Verkaufsautomaten, Papeteriewaren, Briefständer,
Immobilienwesen, usw.) könne aber nicht von Notorietät ausgegangen werden.
Auf die
erwähnten und weiteren Vorbringen und Unterlagen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid
erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht
zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 23. November 2006 stellt eine Verfügung
im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR
172.021;
Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen
der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005; VGG, SR
173.32).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG
). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 VwVG
), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63
Abs. 4 VwVG
), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG
) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff
. VwVG
).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist
daher einzutreten.
2.
Das Hauptbegehren in der vorliegenden Beschwerde erstreckt sich auf die
Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung. Ziffer 2 des Dispositivs der
angefochtenen Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen. Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren
bildet demnach nur die Frage, ob die Vorinstanz mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen gemäss
Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung das Markeneintragungsgesuch zu Recht zurückgewiesen
hat.
3.
Nach Art. 2 lit. a MSchG
sind Zeichen im Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen,
es sei denn, dass sie sich für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die
sie beansprucht werden. Der Grund für deren Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder
in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Christoph Willi in : Kommentar Markenschutzgesetz,
Zürich 2002, hiernach: MSchG-Willi, Art. 2 N 34). Zum Gemeingut gehören Zeichen, die für
den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind, sowie auch
Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht geeignet sind, eine Ware oder eine Dienstleistung zu
individualisieren. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden Zeichen vom Publikum immer dann nicht
als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft, sondern unmittelbar als Sachbezeichnungen oder Beschaffenheitsangaben
verstanden, wenn sie die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität oder Bestimmung, den Gebrauchszweck,
Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Auch direkte
Hinweise auf den Destinatärkreis sind als gemeinfreie Beschaffenheitsangaben mindestens für
sich allein nicht schutzfähig (BGE 4A.13/1995
vom 20. August 1996 E. 4b ELLE, veröffentlicht
in sic! 1997 S. 159; Entscheid RKGE MA-AA 08/04 vom 23. Dezember 2004 BOYSWORLD, veröffentlicht
in sic! 2005 S. 467). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die
nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter
des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein. Ob ein Zeichen Gemeingut
bildet, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es als Ganzes hinterlässt (Marbach, Markenrecht,
in SIWR, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 35). Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen
auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter
nicht aufheben (RKGE, sic! 2003, 495 ff. E. 4). Zudem wird ein Zeichen immer in enger Verbindung mit
den Waren und Dienstleistungen, für welche es hinterlegt wurde, geprüft (BGE in sic! 2005,
278).
4.
Zunächst einmal ist der Sinngehalt des Begriffs POST zu ermitteln, beziehungsweise
zu prüfen, ob die Ermittlung des Sinngehalts durch die Vorinstanz rechtens ist.
4.1 Nach Konsultation
verschiedener Lexika und gestützt auf die Praxis der Rekurskommission für geistiges Eigentum
(RKGE) gelangt die Vorinstanz zum Schluss, POST sei als Sachbezeichnung im Sinne der "Benennung
einer Einrichtung mit Bezug auf ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen" zu verstehen,
"das Gegenstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickelt".
Die Beschwerdeführerin geht auch grundsätzlich von einer doppelten Wortbedeutung vom Zeichen
POST aus. Im Unterschied zur Vorinstanz stellt sich die Beschwerdeführerin jedoch auf den Standpunkt,
mit POST sei ein bestimmtes Unternehmen, nämlich die Schweizerische Post gemeint und stützt
sich dabei unter anderem auf einen Eintrag in der neuesten Auflage der Brockhaus Enzyklopädie sowie
auf die von ihr eingereichte Studie (Beschwerdebeilage 4).
4.2 Bezüglich der Kontroverse, ob
unter dem Begriff "POST" ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen oder die Schweizerische
Post verstanden wird, gilt es Folgendes anzumerken.
Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin
bezog sich die Vorinstanz bei der Ermittlung der Definition von POST nicht nur auf einen isolierten und
überholten Eintrag in der Brockhaus-Enzyklopädie, sondern sie berücksichtigte auch die
einschlägigen Einträge in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia (www.wikipedia.de), auf
der Internet-Seite http://post.know-library.net/, in der Brockhaus-Enzyklopädie (19. Auflage) sowie
in den Werken "Brockhaus in 10 Bänden" von 2005 und "Deutsches Wörterbuch"
von Wahrig aus dem Jahr 2005. Keiner dieser Einträge enthält einen direkten Hinweis darauf,
dass unter Post nur ein bestimmtes Unternehmen zu verstehen ist. Vielmehr sind die Umschreibungen des
Begriffs allgemein formuliert, wie wenn es sich effektiv um ein beliebiges Unternehmen handeln würde
("Einrichtung, die Nachrichten, Kleingüter, Briefe, Pakete, Geld und teilweise Personen (in
Österreich mit Postbussen) transportiert" in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia, "Gesamtheit
der Einrichtungen zur Übermittlung von Gegenständen und Nachrichten sowie zur Abwicklung von
Zahlungs- und Geldverkehr" lautet indessen der Eintrag in der 19. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie).
Es
ist zwar mit der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass zumindest gemäss der neusten 21. Auflage
der Brockhaus-Enzyklopädie der Eintrag "Post ®" als Kurzbezeichnung für die
Deutsche Post AG definiert ist. Zur gleichen Erkenntnis gelangte aber auch die Vorinstanz, indem sie
den Eintrag aus "Der Brockhaus in 10 Bänden" aus dem Jahre 2005 zitierte, wonach POST
als Kurzform für das Post- und Fernmeldewesen steht. Der direkte Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen
liegt in diesem Fall aber nur insofern auf der Hand, als in Deutschland das Wortzeichen "POST"
bereits registriert wurde, was das Symbol ® offensichtlich auch zum Ausdruck bringt. Allerdings
hat das deutsche Bundespatentgericht mit Beschluss vom 10. April 2007 die Löschungsentscheidung
des Deutschen Patent- und Markenamtes betreffend die Wortmarke "POST" bestätigt, unter
anderem weil die angegriffene Marke schon zum Zeitpunkt ihrer Eintragung eine Angabe dargestellt habe,
die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Dienstleistungen habe dienen können, für die sie
beansprucht und eingetragen worden sei (vgl. zum Ganzen Beschluss des Bundespatentgerichts, 26 W (pat)
26/06; E. 1). Diese jüngste Rechtsentwicklung scheint in eine Richtung zu weisen, die sich vom Verständnis
des Begriffs "POST" als ein bestimmtes Unternehmen distanziert. Mit Bezug auf die zeitliche
Entwicklung in der Auffassung des Begriffs POST hat die Vorinstanz anhand von Einträgen in "Der
Brockhaus in 10 Bänden" aus dem Jahre 2005, welche auf die teilweise Privatisierung der früher
staatlich organisierten Postbetriebe und das Auftreten von privaten Anbietern von Postdienstleistungen
auf dem Markt hinweisen, in nachvollziehbarer Weise dargetan, dass der Begriff POST im Laufe der Zeit
eine Wandlung in seiner Bedeutung als Unternehmen erfahren hat. Das erklärt die allmähliche
Abweichung vom Verständnis der Post als ein bestimmtes, meist staatlich geführtes Unternehmen
zugunsten einer Auffassung, die nicht nur öffentlich-rechtliche Anstalten, sondern auch weitere
private Anbieter von Postdienstleistungen miteinbezieht. Zu einem nahezu deckungsgleichen Ergebnis kommt
das deutsche Bundespatentgericht im bereits zitierten Beschluss (E. 1, S. 8 f.).
In Anbetracht
der von der Vorinstanz berücksichtigten Einträge in den verschiedenen Lexika und des Hinweises
der Beschwerdeführerin auf den entsprechenden Eintrag in der neusten 21. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie
kann ohnehin davon ausgegangen werden, dass der Begriff "POST" sowohl als Hinweis auf die Unternehmung
"Die Schweizerische Post" als auch auf ein beliebiges Unternehmen verstanden werden kann, welches
Postgüter befördert.
Aus der von der Beschwerdeführerin eingereichten demoskopischen
Studie lassen sich jedoch keine genügenden Anhaltspunkte ableiten, wonach die angefragten Unternehmen
und Privatpersonen beim Wort "POST" vorwiegend an die Schweizerische Post denken (vgl. Beilage
4, Studie zur Bezeichnung POST, S. 3). Beim Hören des Begriffs "POST" nannten die befragten
Unternehmen vor allem Pakete (47%) und erst an zweiter Stelle die Unternehmung POST (44%). Privatpersonen
dachten meistens an Briefe (46%), dann an Pakete (30%) und schliesslich auch an die Unternehmung POST
(29%).
Angesichts dieser Ausführungen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den
Begriff "POST" zuerst als Sachbezeichnung eher für ein beliebiges, im Postbereich tätiges
Unternehmen erachtet hat. Im Übrigen stimmt diese Sichtweise mit derjenigen des Bundespatentgerichts
im bereits erwähnten Beschluss überein (26 W (pat) 26/06, S. 9).
4.3 In zweiter Linie
bedeutet POST auch das beförderte Gut (Briefe, Pakete, etc.). Diese Definition ergibt sich unter
anderem aus dem Eintrag im Werk "Deutsches Wörterbuch" von Wahrig aus dem Jahre 2005,
auf welches sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung gestützt hat (vgl. dort E. 3).
Dies wird von der Beschwerdeführerin übrigens nicht beanstandet.
4.4 Auf die soeben geschilderte
Doppelbedeutung des Begriffs POST hatte die Rekurskommission für geistiges Eigentum bereits in ihrem
Entscheid vom 2. Dezember 2004 i. S. "GlobalePost" hingewiesen (vgl. MA-AA 23/03, E. 3; im
gleichen Sinne auch das Bundespatentgericht im Beschluss 26 W (pat) 29/06 E. 1, S. 8). Das Bundesgericht,
welches sich mit einer gegen diesen Entscheid gerichteten Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu befassen hatte,
hat die Definition des Postbegriffes im Sinne der RKGE keineswegs in Frage gestellt (vgl. BGE vom 8.
April 2005 in sic! 2005, S. 649-652).
4.5 Als Zwischenergebnis ist mit der Vorinstanz festzuhalten,
dass der Begriff "POST" zweierlei bedeutet. Wird "POST" als Unternehmen verstanden,
erscheint auf Grund der vorstehenden Ausführungen zu wenig erhärtet, dass sich der Begriff
"POST" in seiner Unternehmensbedeutung einzig auf ein bestimmtes Unternehmen im Sinne der Schweizerischen
Post bezieht. Insofern ist es nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz zum Schluss gelangt, dieses Wortzeichen
stelle Gemeingut dar, da kein klarer Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft im Vordergrund stehe.
Wird "POST" andererseits im Sinne von beförderten Gütern aufgefasst, kommt diesem
Begriff ein beschreibender Charakter zu. In diesem Sinne ist der Vorinstanz zu folgern, wenn sie in diesem
Zusammenhang davon ausgeht, dass es sich beim Begriff "POST" um eine "Sachbezeichnung"
handelt.
Gemäss konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines Zeichens zur Schutzfähigkeit
führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen dominiert, und dies zu einer
Unbestimmtheit des Aussagegehalts des Zeichens führt (vgl. BGE in sic! 1999 29, RKGE in sic! 1999
31, RKGE in sic! 2000, 294). Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt vorherrschend
ist (RKGE in sic! 2000, 703, RKGE in sic! 2005 652) bzw. wenn mehrere mögliche Sinnvarianten letztlich
auf dieselbe beschreibende Bedeutung hinauslaufen (vgl. BGer in sic! 2005, 19). Im vorliegenden Fall
vermag die Mehrdeutigkeit des Begriffs POST die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht zu rechtfertigen,
einerseits weil für die Verkehrskreise zu wenig nahe liegt, dass die vom Wortzeichen beanspruchten
Produkte und Dienstleistungen einzig von einem Unternehmen hergestellt und erbracht werden, andererseits
weil "POST" im Sinne von Postgütern eine rein beschreibende Bedeutung hat.
5.
Es
ist zu prüfen, ob die Bezeichnung "POST" bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen,
für welche die Eintragung des Zeichens als Marke zurückgewiesen wurde, eine direkt beschreibende
Angabe darstellt.
5.1 Die Programme, Software und Automaten der Klasse 9 können direkt für
Dienstleistungen im Postbereich bestimmt sein, welche von einem beliebigen, im Postbereich tätigen
Unternehmen erbracht werden. Anhand der von der Vorinstanz angegebenen Internetseiten wird überdies
ersichtlich, dass sich die genannten Produkte und Dienstleistungen auf Postdienstleistungen beziehen
können und zum Beispiel die Übermittlung von Gegenständen und Nachrichten erleichtern
oder der Abwicklung von Zahlungs- und Geldverkehr dienen. Die Würdigung der Vorinstanz ist diesbezüglich
nicht zu beanstanden.
5.2 Im Zusammenhang mit den beanspruchten "Druckerzeugnisse, einschliesslich
Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen" der Klasse 16 sowie
dem Grossteil der Waren der Klasse 28 im Sinne von "Spiele, Spielzeug, insbesondere Postautomodelle
oder Modell-Poststellen, Spielkarten" stellt das Wortzeichen "POST" eine direkt beschreibende
Angabe bezüglich Inhalt und Objekt dar und weist auf das Postwesen im Allgemeinen oder auf ein beliebiges,
im Postbereich tätiges Unternehmen hin. Auch in diesem Punkt kann die Würdigung der Vorinstanz
nicht als fehlerhaft bezeichnet werden.
5.3 In Verbindung mit den übrigen Waren der Klasse
16 - "Papeteriewaren, Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton);
Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien" - sowie aller beanspruchten
Waren der Klassen 20 und 22 beschreibt das Zeichen direkt ihre Eigenschaften und Zweckbestimmung im Sinne
der Beförderung oder Aufbewahrung der Post. Der Zusammenhang mit Postgütern und im Postbereich
tätigen Unternehmen, welche generell solche Waren anbieten, liegt auf der Hand.
5.4 Bezüglich
der übrigen Waren der Klasse 16 ("Schreibwaren, Briefständer, Briefmarken") beschreibt
das Zeichen direkt die Zweckbestimmung und den Verkaufsort.
5.5 Die beanspruchten Werbungs-, Verkaufsförderungs-,
Beratungs-, Finanz-, Telekommunikations- und Transportdienstleistungen in den Klassen 35, 36, 38, 39,
40, 41 und 42 gehören zu den traditionellen Dienstleistungen, welche ein Postunternehmen erbringt.
Für die Dienstleistungen der Klasse 40 (Druckarbeiten) liefert das Zeichen POST einen direkt beschreibenden
Hinweis auf eine von einem Postunternehmen erbrachte Tätigkeit. Sämtliche der in Klasse 42
beanspruchten Dienstleistungen dienen der Abwicklung der Postdienstleistungen. Das Zeichen erschöpft
sich somit in einer direkten Aussage in Bezug auf die Art, den Erbringer und den Erbringungsort der beanspruchten
Leistungen der Klassen 36, 38, 39 und 42.
5.6 Wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, trifft es
zu, dass die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 40, 41 und 45 zwar nicht Postdienstleistungen
im eigentlichen Sinne darstellen, aber in engem Zusammenhang mit den traditionellen Postdienstleistungen
der Klassen 36, 38, 39 und 42 stehen und speziell für ein beliebiges, im Postbereich tätiges
Unternehmen konzipiert sein können. Im Zusammenhang mit dem fraglichen Zeichen ergibt sich ein unmittelbarer
Hinweis auf die Art, den Inhalt, die Zweckbestimmung, den Erbringer sowie die Art des Erbringers und
den Erbringungsort.
5.7 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass das Zeichen POST im Zusammenhang
mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung zurückgewiesen wurde, einen direkt
beschreibenden Hinweis entweder auf ein Postgut (Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung) oder auf ein beliebiges
im Postbereich tätiges Unternehmen (Erbringer, Art des Erbringers, Verkaufsort, Erbringungsort)
liefert.
Auf Grund des direkt beschreibenden Charakters ist nicht zu beanstanden, wenn die
Vorinstanz davon ausgeht, dass der Konsument in der Bezeichnung POST keinen Hinweis auf eine bestimmte
betriebliche Herkunft erkennt, dem Zeichen somit die konkrete Unterscheidungskraft entbehre und es in
Bezug auf die beanstandeten Waren dem Gemeingut zurechnet.
6.
Die Vorinstanz hat das Zeichen
POST, soweit sie dieses als direkt beschreibende Angabe auffasst, zu Recht als freihaltebedürftig
erachtet.
6.1 In Bezug auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 hat die Vorinstanz
ein absolutes Freihaltebedürfnis angenommen.
6.1.1 Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein
absolutes Freihaltebedürfnis insbesondere an Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich sind (MSchG-David,
N 6, 38 und 40 ad Art. 2; MSchG-Willi, N 149-151 ad Art. 2). So sind Zeichen, die zur unmittelbaren Aussage
in Bezug auf Waren und Dienstleistungen benötigt werden sowie jene Zeichen, auf deren Verwendung
der Verkehr zwingend angewiesen ist, nicht durchsetzungsfähig (RKGE in sic! 2000 102, E. 8 und 9;
Marbach, a. a. O. S. 54 ff.). Gemäss Botschaft zum MSchG wird ein absolutes Freihaltebedürfnis
im Fall eines dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdrucks sinngemäss bejaht (BBl 1991 I 20
). Grundsätzlich
ist auch das Freihaltebedürfnis in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen;
bei Ausdrücken, die sich in allgemeiner Weise auf Waren und Dienstleistungen verschiedenster Art
beziehen, erfolgt die Prüfung absolut und unabhängig von den beanspruchen Erzeugnissen (MSchG-Willi,
N 43 zu Art. 2; in diesem Sinne auch BGE 131 III 121
ff., E. 4.4). Das Bundesgericht hat im Fall einer
Formmarke ein absolutes Freihaltebedürfnis verneint, da die zu prüfende Form nicht allgemein
für die Verpackung des betreffenden Produkts verwendet wurde bzw. da zahlreiche gleichbedeutende
Alternativen vorlagen, wobei es dem zweiten Kriterium die entscheidendere Bedeutung zuzumessen schien
(BGE 131 III 121
, E. 4.4.).
6.1.2 Wie bereits festgehalten, bedeutet das Wortezeichen POST sowohl
ein beliebiges Unternehmen, welches Nachrichten, Briefe, Pakete etc. befördert und als Erbringer
von Postzustelldienstleistungen auftritt, als auch den Gegenstand der Postdienstleistungen selber im
Sinne von Nachrichten, Briefen, Paketen, etc. Um Zustell- und Beförderungsdienstleistungen handelt
es sich bei einem grossen Teil der zur Markeneintragung nicht zugelassenen Dienstleistungen der Klasse
39. Es ist denkbar, dass Mitkonkurrenten, die diese Art von Dienstleistungen im aktuellen Zeitpunkt oder
in Zukunft erbringen möchten, durch eine Eintragung dieses Zeichens die Möglichkeit verwehrt
wird, diese Leistungen mit dem Hinweis POST anzubieten. Da ihnen keine zahlreichen gleichbedeutenden
Alternativen zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen zur Verfügung stehen, sind sie auf die Verwendung
dieser Bezeichnung angewiesen. Bereits aus diesem Grund ist ein absolutes Freihaltebedürfnis für
den Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 gemäss Erwägung 17 der angefochtenen
Verfügung zu bejahen.
Die Beschwerdeführerin nennt als zahlreiche gleichbedeutende
Alternativen die Bezeichnungen der Leistungen der Klasse 39 durch die drei grossen internationalen Kuriere
UPS, DHL und FedEx (Für UPS: UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver, UPS Expedited, für
DHL u. a. : Swisspack Night, Worldwide Parcel Express, StartDay Express, etc., für FedEx u. a.:
FedEX International Priority, FedEx International First, etc.). Es ist mit der Vorinstanz nicht anzunehmen,
dass die genannten Beispiele als gleichbedeutende Alternativen gegenüber der Bezeichnung POST verstanden
werden können und ob sie sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 effektiv zu erfassen
vermögen. Sie sind deshalb nicht geeignet, das absolute Freihaltebedürfnis des Wortzeichens
POST in Zweifel zu ziehen, zumal sie sich auf Fantasiebezeichnungen berufen, die nicht unmittelbar auf
deren Sinngehalt schliessen lassen. Insofern ist die Begründung der Vorinstanz nicht zu beanstanden.
Dass
die Konkurrenzunternehmen den Begriff POST allgemein nicht verwenden, da "Die Schweizerische Post"
kraft Gesetzes Jahrzehnte lang eine Monopolstellung innehatte, ist nachvollziehbar und genügt nicht,
um das absolute Freihaltebedürfnis zu verneinen. In dieser Hinsicht hat das Bundesverwaltungsgericht
unter Hinweis auf die Praxis der RKGE erkannt, dass ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen
sei, wenn ein langjähriges staatliches Herstellungsmonopol aufgehoben werde und bisher gesetzlich
vorbehaltene Bezeichnungen freigegeben würden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006
vom 16. März 2007, E. 6). Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts will der entsprechende Gesetzgeber
durch die Aufhebung des Monopols regelmässig Marktöffnung und faire Konkurrenz herstellen,
weshalb das Monopol nicht durch den Markenschutz verlängert werden soll. Demnach wäre vorliegend
wohl ein absolutes Freihaltebedürfnis an der Sachbezeichnung "POST" zu bejahen, da ein
Rückgriff auf einen gleichwertigen Begriff nicht möglich scheint und die Konkurrenten der Beschwerdeführerin
mithin auf diesen Begriff angewiesen sein könnten. Massgebend ist damit nicht, dass die Bezeichnung
"POST" von den Konkurrenzunternehmen nicht gebraucht wurde, sondern, dass effektiv nicht zahlreiche
andere gleichwertige Begriffe zur Verfügung stehen, mithin dass der Sprachgebrauch zur Umschreibung
der entsprechenden Waren und Dienstleistungen potentiell stark eingeschränkt wäre. Demnach
lässt sich nachvollziehen, warum die Vorinstanz für einen Teil der Waren und Dienstleistungen
der Klasse 39 ein absolutes Freihaltebedürfnis verlangt hat.
6.1.3 Die Beschwerdeführerin
hebt weiter hervor, dass das Markenrecht dem Inhaber nur das ausschliessliche Recht zum kennzeichnungsmässigen
Gebrauch verleihe (Art. 13 MSchG
). Dieser dürfe nicht mit jedem beliebigen Gebrauch im geschäftlichen
Verkehr gleichgesetzt werden. Da auch der beschreibende Gebrauch eines Wortes trotz seiner Eintragung
als Marke frei bleibe, sei nicht zu prüfen, ob eine Vielzahl von Wörtern zur Beschreibung von
Dienstleistungen der Klasse 39 zur Verfügung stünden.
Diesem Argument ist entgegenzuhalten,
dass die Frage der absoluten Ausschlussgründe bei der Prüfung der Markenschutzfähigkeit
strikt von der Frage des ausschliesslichen Rechts, das eine zur Eintragung zugelassene Marke ihrem Inhaber
verleiht, auseinander zu halten ist. Bereits aus Gründen, die in der Gesetzessystematik liegen,
fällt es schwer, dem Standpunkt der Beschwerdeführerin zu folgen. Art. 2 MSchG
dient dazu,
den Bereich, der dem Markenrecht und damit dem Ausschliesslichkeitsrecht zugänglich ist, von dem
Bereich abzugrenzen, der im Interesse der Allgemeinheit vom Markenschutz ausgeschlossen ist (vgl. Magda
Streuli-Youssef, Prüfungsmassstab im Eintragungsverfahren - Schutzumfang im Verletzungsprozess,
in sic! 2005 Sonderheft S. 85-91, S. 86). Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren
ist nicht vom Ausschliesslichkeitsrecht abhängig zu machen. Mit anderen Worten: Der Schutzumfang
gemäss Art. 11 MSchG
ist nicht Prüfungsgegenstand im Rahmen des Eintragungsverfahrens. Wenn
es zuträfe, dass trotz des ausschliesslichen Rechts an der Benützung einer Marke die Konkurrenten
des Markeninhabers eine dem absoluten Freihaltebedürfnis unterstehenden Sachbezeichnung gebrauchen
dürfen, würde die Figur der (absoluten) Ausschlussgründe komplett obsolet und, wie dies
die Vorinstanz zu Recht erkennt, es liesse sich für beschreibende Bezeichnungen wie beispielsweise
"Schuhe" für "Schuhe" kein absolutes Freihaltebedürfnis mehr feststellen.
Die öffentlichen Interessen am Freihaltebedürfnis wären somit nicht mehr gewährleistet.
Aus diesen Gründen vermag die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge nicht durchzudringen.
6.2
Hinsichtlich der übrigen zur Markeneintragung nicht zugelassenen Waren und Dienstleistungen ging
die Vorinstanz nicht von einem absoluten Freihaltebedürfnis, sondern von einem beschreibenden Charakter
hinsichtlich ihrer Eigenschaft, Inhalt, Zweckbestimmung, Erbringer, Art des Erbringers sowie Verkaufs-
und Erbringungsort aus.
7.
Der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts kann, soweit kein absolutes
Freihaltebedürfnis zu bejahen ist, überwunden werden, wenn sich Zeichen als Marke für
die Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt haben (vgl. Art. 2
lit. a MSchG
).
7.1 Eine Verkehrsdurchsetzung gilt als eingetreten, wenn ein grosser Teil des Publikums
das betreffende Zeichen aufgrund seines lang dauernden und umfangreichen Gebrauchs als Kennzeichen eines
Unternehmens versteht. Schranke der Verkehrsdurchsetzung bildet - wie erwähnt - das absolute Freihaltebedürfnis,
(Jürg Müller: Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters in AJP 2006 S. 27 ff.; MSchG-Willi,
N 152 ff. ad Art. 2, u. a. N. 164; Eric Meier: Motifs absolus d'exclusion: la notion du domaine public
dans une perspective comparative in sic! 2005 Sonderheft S. 67 ff., S. 69), das die Vorinstanz für
POST in Verbindung mit einem Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 zu Recht bejaht hat (vgl.
vorne E. 6.1.1. f.).
Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz nur eine formale Prüfung
der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung (MSchG-Willi,
N 188 ff. ad Art. 2
, MSchG
-David, N 42 ad Art. 2
). Die Verkehrsdurchsetzung kann entweder mittels Belege
oder durch eine repräsentative Umfrage glaubhaft gemacht werden (vgl. MSchG
-Willi, N 189 zu Art.
2
, MSchG
-David, N 39 und 42 zu Art. 2, Marbach, a. a. O., S. 56; BGE 130 III 332
E. 3.2). Der Nachweis
der Durchsetzung im Verkehr muss daher nicht zur vollen Überzeugung der entscheidenden Behörde
erbracht werden, sondern es genügt - ist aber auch erforderlich -, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit
für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch
mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten ( BGE 130
III 333
, 125 III 368
E. 4 S. 372 ; 120 II 393
E. 4c S. 398).
Vorliegend kann sich die Prüfung
der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nur auf diejenigen Waren und Dienstleistungen beziehen,
für welche kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Es handelt sich dabei um solche Waren
und Dienstleistungen, die nicht zum eigentlichen Kerngeschäft eines im Postbereich tätigen
Unternehmens zählen.
7.2 Im Verfahren vor der Vorinstanz reichte die Beschwerdeführerin
zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "POST" eine Studie ein, welche von
der IHA.GfM, Hergiswil im Auftrag der Beschwerdeführerin im Oktober/November 1999 durchgeführt
wurde (vgl. Beilage 4 der Beschwerde).
Die Vorinstanz hat hinsichtlich der genannten Waren
und Dienstleistungen die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung verneint, da sich die von der Beschwerdeführerin
eingereichte Umfrage von der Anlage und Methodik her dafür nicht eigne. Dabei stützte sie sich
auf die Ergebnisse der Frage 1 auf Seite 3 der Umfrage.
7.2.1 Das Bundesgericht hat in ständiger
Praxis demoskopische Umfragen als das geeignetste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung
- zumindest mit Bezug auf Formmarken und Ausstattungen - bezeichnet (BGer in sic! 2004, 572, "Uhrarmband
(3D)"; BGE 131 III 121
, 131, "Smarties").
7.2.2
Die erwähnte Frage, welche
sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen gestellt wurde, lautete: "Wenn Sie den Begriff "Post"
hören, was kommt Ihnen dazu allgemein in den Sinn?". Die Ergebnisse der Antworten sind auf
Seite 3 der Umfrage in Prozenten angegeben und graphisch dargestellt. So haben 44% der befragten Unternehmen
und 29% der befragten Privatpersonen den Begriff POST mit der Schweizerischen Post als Unternehmung assoziiert.
Bezüglich
des erforderlichen Prozentwerts, ab welchem eine Verkehrsdurchsetzung angenommen werden kann, geht das
Bundesgericht davon aus, dass wenn "mehr als zwei Drittel der repräsentativ Befragten ein Zeichen
in bestimmter Weise zuordnen, (...) nach allgemeiner Lebenserfahrung angenommen werden (darf), dass es
sich im Verkehr durchgesetzt hat" (BGE 128 III 441
, S. 444 Appenzeller). In einem späteren
Fall hat das Bundesgericht den Richtwert als angemessen erachtet, den Bekanntheitsgrad im massgebenden
Verkehrskreis im Regelfall auf über 50% anzusetzen und tiefere Werte nur unter besonderen Umständen
des Einzelfalls genügen zu lassen (BGE 130 III 267
E. 4.7.3. i. f.).
Mit der Vorinstanz
ist in Anlehnung an die bundesgerichtliche Praxis festzuhalten, dass die anlässlich der Studie ermittelten
Resultate für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht genügen. Der gestellten Frage
fehlt ausserdem jeder Bezug auf die entsprechenden Waren und Dienstleistungen. Ob auch davon auszugehen
ist, dass nicht glaubhaft gemacht ist, ob das Zeichen im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen
als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden kann, kann offen bleiben.
7.2.3 Die Beschwerdeführerin
bemängelt, dass die Vorinstanz nicht auf die Frage 2 auf Seiten 4 und 5 der Umfrage eingegangen
sei. Diese Frage lautete: "Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Begriff "Post" und dem
vorgelesenen Ausdruck?". Gemäss Seite 3 der Studie wurden die Fragen zur Bezeichnung "POST"
mittels telefonischer Interviews erhoben. Bezüglich der hier umstrittenen Frage ist davon auszugehen,
dass die Interviewer den Befragten diverse Stichworte vorlasen (z. B. Briefe, Briefmarken, Poststellen,
etc.), worauf die Befragten je nach gemachter Angabe einen Zusammenhang mit der Bezeichnung "POST"
bejahten oder verneinten. Es lässt sich nachvollziehen, wenn die Vorinstanz Zweifel an der Geeignetheit
dieser Frage für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung äussert. Es ist daher nicht
zu beanstanden, wenn sie davon ausgeht, die ermittelten Ergebnisse zur Frage 2 mit Bezug auf die Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung seien nicht hinreichend aussagekräftig. Aus diesem Grund brauchte die Vorinstanz
auf die Frage 2 der Umfrage nicht näher einzugehen.
7.2.4 Die Beschwerdeführerin macht
weiter geltend, die eingereichte Umfrage habe von der Anlage und Methodik her ohne weiteres den Anforderungen
der Praxis zum Anmeldezeitpunkt genügt. Dies lasse sich dadurch beweisen, dass die Vorinstanz die
Eignung des ersten, methodisch identischen Teils der Studie betreffend die Farbe POSTGELB zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung anerkannt habe.
Auch aus diesem Argument vermag die Beschwerdeführerin
nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Mit Ausnahme von der Frage 1 für die Bezeichnung Post unterscheiden
sich die Fragen, welche in Zusammenhang mit der Farbe Gelb gestellt wurden, komplett voneinander. In
jenem Fall waren die Fragen immer so angelegt, dass die Befragten ihre spontanen Vorstellungen in Bezug
auf die Farbe Gelb zu nennen hatten.
Die RKGE hat im Zusammenhang mit der Beschwerde betreffend
die Zurückweisung der Farbe Gelb als Marke erkannt, die (teilweise) Monopolstellung der Beschwerdeführerin
im Postwesen bewirke, dass die vorgelegte demoskopische Umfrage kaum aussagekräftig sei (vgl. RKGE
MA/AA 12/00 E. 5). Die damals angerufene Beschwerdeinstanz hatte die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
im Wesentlichen auf die Notorietät der Farbmarke Gelb und nicht auf die Umfrage gestützt (vgl.
RKGE MA/AA 12/00 E. 6).
Angesichts der vorstehenden Ausführungen erweist sich die Rüge
der Beschwerdeführerin als nicht stichhaltig.
7.2.5 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten,
dass die Vorinstanz allein aufgrund der ins Recht gelegten Studie der IHA.GfM, Hergiswil, welche im Auftrag
der Beschwerdeführerin im Oktober/November 1999 durchgeführt wurde, die Anforderungen an die
Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung für das Zeichen "Post" nicht als erfüllt
erachten durfte.
7.3 Anlässlich der öffentlichen Verhandlung vom 11. September 2007 legte
die Beschwerdeführerin 33 Belege zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu den Akten. Hierzu äusserte
sich die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 13. November 2007, wobei sie die Unterlagen für
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung insgesamt als ungeeignet einstufte.
7.3.1 Bezüglich
der Belege 1 bis 10, 12 bis 18, 20 und 29 bis 33 erachtet die Vorinstanz das Erfordernis, wonach glaubhaft
zu machen sei, dass bei den eingereichten Belegen das Zeichen in der hinterlegten Form als Marke wahrgenommen
werden müsse, als nicht erfüllt. Denn das Zeichen werde in den genannten Belegen nicht in der
beanspruchten Form als Wortmarke, sondern in Kombination mit einer kennzeichnungskräftigen Grafik
verwendet.
In diesem Zusammenhang wurde in der einschlägigen Praxis der allgemeine Grundsatz
entwickelt, dass für die Verkehrsdurchsetzung die Marke auf dem Markt als solche und so in Erscheinung
treten müsste, wie sie im Register eingetragen werden soll; wird ein Zeichen des Gemeinguts im Zusammenhang
mit anderen (unterscheidungskräftigen) Elementen gebraucht, so lässt sich aus diesem Gebrauch
nichts zugunsten einer Verkehrsdurchsetzung ableiten (BGer, PMMBl 1980, 11, "Diagonal"; vgl.
auch BGer, sic! 2004, 569 ff., "Swatch"; RKGE in sic! 2005 S. 653-655 "Marché",
E. 8). Entscheidend ist, ob das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke
erkannt und verstanden wird (BGE 130 III 331
E. 3.1 ; Marbach, SIWR III, Basel 1996, 56; RKGE in sic!
2006, 579 - swisspartners). In der neusten Doktrin wird bei der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
durch Belege die elementare Regel aufgestellt, wonach das Zeichen auf dem Markt in jener Form verwendet
werden soll, für welche der Hinterleger dessen Schutz beansprucht (vgl. Emmanuel Piaget in sic!
2007 255, insbesondere S. 260).
Auf den genannten Belegen wird das Zeichen "POST"
praktisch nie in Alleinstellung verwendet, also nicht in der Art und Weise, für welche die Eintragung
des Zeichens effektiv beantragt wird, sondern mit vorangestelltem Artikel "Die", wobei sich
das Zeichen zusätzlich mit bzw. in verschiedenen graphischen Darstellungen präsentiert. Für
diese Kombinationen der graphischen mit den verbalen Elementen "Die Post" wurde die Eintragung
ins Markenregister bereits zugelassen (vgl. 487261 DIE POST (FIG.), 487265 DIE POST (FIG.), 487269 DIE
POST (FIG.), 487273 DIE POST (FIG.)). Das Zusammenspiel der Bild- und Wortelemente trägt in all
diesen Fällen entschieden zur Kennzeichnungskraft dieser Zeichen bei.
Mit Bezug auf die
oben erwähnten Belege bestreitet die Beschwerdeführerin nicht, dass diese das fragliche Zeichen
"POST" in anderen Darstellungen als bei dessen ursprünglichen Hinterlegung zeigen. Sie
wendet in diesem Zusammenhang ein, dass Wortmarken im Verkehr praktisch immer in einer graphischen Gestaltung
verwendet werden und dass vorliegend der Wortbestandteil POST den die Marke dominierenden Bestandteil
darstellt.
Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die bereits eingetragenen Zeichen im
vorliegenden Fall - verglichen mit dem zur Hinterlegung ersuchten Zeichen "Post" - deutliche
(verbale und graphische) Unterschiede aufweisen, welche für die Eintragung dieser Zeichen den Ausschlag
gegeben haben dürften. Es ist ohne weiteres davon auszugehen, dass allein der Begriff "Die
Post" in der Schweiz erheblich höhere Unterscheidungskraft besitzt als einfach "POST".
Ob und inwiefern eine entsprechende Grafik noch dazu beiträgt, kann offen bleiben.
Damit
ist erstellt, dass das fragliche Wortzeichen "POST" in den genannten Unterlagen in rechtserheblicher
Weise vom zur Eintragung hinterlegten Zeichen "POST" abweicht. Diese Belege können für
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung demnach nicht genügen.
7.3.2 Hinsichtlich der
Belege 1 (teilweise), 2 (teilweise), 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32 und 33 hielt die
Vorinstanz im Wesentlichen fest, diese beträfen "klassische Postdienstleistungen" im Sinne
der Klasse 39, bezüglich welcher ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, weshalb eine Verkehrsdurchsetzung
von vornherein ausgeschlossen sei.
Die Frage, ob für die zur Eintragung ins Markenregister
nicht zugelassenen Dienstleistungen der Klasse 39 ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, wurde
bereits in den vorstehenden Ausführungen beurteilt (vgl. hiezu E. 6.1.1 - 6.1.3), auf welche diesbezüglich
zu verweisen ist. Weiter stellt sich die Frage, ob sich die eingangs erwähnten Belege effektiv nur
mit sogenannten klassischen Postdienstleistungen befassen, einzig für die Belege 22 und 28. Für
die Belege 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31 , 32 und 33 wurde die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
bereits aus dem Grund verneint, dass im Grossteil der Belege das Zeichen "POST" nicht in der
ursprünglich hinterlegten Form vorkommt (vgl. vorstehend E. 7.3.1).
Zu den Belegen 22
und 28 führt die Beschwerdeführerin in ihren Gegenäusserungen aus, diese zwei Belege würden
zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung in ihrem Kernbereich taugen. Damit steht fest, dass für
diese Art von Dienstleistungen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, womit die Belege 22 und
28 für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht herangezogen werden können.
7.3.3
Die Vorinstanz lehnte auch bezüglich der Belege 19, 22 und 23 die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
ab, da das Zeichen "Post" dort nicht markenmässig, sondern beschreibend verwendet werde.
Bei
allen drei Belegen handelt es sich um kopierte Auszüge aus dem Buch "Ab die Post - 150 Jahre
schweizerische Post" (S. 59, 114 und 126). Dort werden der Reihe nach das Postbüro Sumiswald,
das Automobil-Postbüro und das Postgebäude in Baden (AG) abgebildet. In der Abbildung 12 in
der Beilage 19 erscheint das Wort "Post" auf einem Schild, welches an einer Hauswand angebracht
ist und die Inschrift "Post-Bureau Sumiswald" trägt. In der Abbildung 9 in der Beilage
22 kann man auf einem Transparent, welches oben an der rechten Seite des Automobil-Postbüros hängt,
das Wortzeichen "Post" gut erkennen. In der rechten Abbildung der Beilage 23 erscheint das
Wortzeichen "Post" zusammen mit "Telegraph" und "Telephon" an der Wand
des Postgebäudes in Baden. Aus den erwähnten Abbildungen in den Beilagen 19, 22 und 23 wird
ersichtlich, dass das Zeichen "Post" nicht im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen,
für welche es beansprucht wird, gebraucht, sondern lediglich beschreibend verwendet wird. Die Begründung
der Vorinstanz ist daher nicht zu beanstanden.
7.3.4 Weiter ist die Vorinstanz der Meinung, die
Beschwerdeführerin habe einen mindestens zehnjährigen Gebrauch der Wortmarke "POST"
für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht.
Die
Beschwerdeführerin erachtet die Faustregel zum mindestens zehnjährigen Markengebrauch vorliegend
als eingehalten, wobei sie in diesem Zusammenhang auf ihre Verkehrsdurchsetzungsbelege 19 bis 27 verweist.
Wie den vorstehenden Erwägungen entnommen werden kann, hat die Vorinstanz im Ergebnis zu Recht erkannt,
dass das Wortzeichen "POST" in den genannten Unterlagen nicht in Alleinstellung, sondern in
einer Wort-/Bildkombination verwendet oder nicht markenmässig gebraucht wurde. Die Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung scheitert bereits aus diesen Gründen und es kann offenbleiben, ob die allgemeine
Regel eines ununterbrochenen, mindestens zehnjährigen Gebrauchs der Marke als sachbezogen und im
bejahenden Fall als erfüllt gelten könnte.
7.3.5 Die Beschwerdeführerin erachtet
es wenigstens für die in den Klassen 9, 16, 36 und 39 beanspruchten Waren und Dienstleistungen als
gerichtsnotorisch, dass das Schweizer Publikum die Marke POST - ganz gleich in welcher graphischer Ausgestaltung
- seit Jahrzehnten kenne und sie auch als Hinweis auf das Unternehmen Post wahrnehme. Für die Vorinstanz
scheint es fraglich, ob die Verbraucher in den Waren und Dienstleistungen der genannten Klassen einen
betrieblichen Herkunftshinweis erkennen könnten. Bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
handelt es sich beispielsweise um "Verkaufsautomaten" (Klasse 9), "Druckerzeugnisse, Papeteriewaren,
Briefständer" (Klasse 16), "Immobilienwesen, finanzielle Beratung von Unternehmen"
(Klasse 36). Von Gerichtsnotorietät kann hier nicht gesprochen werden. Hinsichtlich der Waren und
Dienstleistungen, die von der Klasse 39 beansprucht werden, scheitert die Berufung auf die Gerichtsnotorietät
bereits aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses (vgl. hinten E. 6.1.1-6.1.3).
7.4 Auch
das deutsche Bundespatentgericht hat im bereits erwähnten Beschluss eine Verkehrsdurchsetzung des
Wortes "Post" verneint (29W (pat) 26/06, E. 2, S. 10 ff.). Die zwei, dort ins Recht gelegten
Gutachten reichten nicht für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung aus. Zusätzlich hätten
die eingereichten Unterlagen den Nachweis nicht erbringen können, dass die Marke als Marke für
die registrierten Dienstleistungen benutzt werde. In Anlehnung an die Praxis des Europäischen Gerichtshofes
hat das Bundespatentgerichts aufgrund des Umstands, dass der Begriff "Post" "die fragliche
Dienstleistung ihrer Gattung nach glatt beschreibt" (vgl. Beschluss, E. 2 S. 14), strengere Anforderungen
an die Annahme der Verkehrsdurchsetzung gestellt.
Im Schweizer Recht muss die Verkehrsdurchsetzung
zwar nur glaubhaft gemacht werden, obwohl ein Teil der Doktrin zur Einführung des vollen Beweises
neigt (Lucas David, Anmerkung zum BGE 130 III 478
in AJP/PJA 2004 S. 1429-1432). Doch auch im Rahmen
der Glaubhaftmachung im Sinne eines eingeschränkten Beweismasses hat das Bundesgericht es als zulässig
erachtet, dass das IGE um so höhere Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
stelle, je banaler ein Zeichen erscheine (BGE 130 III 333
E. 3.4). In Anbetracht der Tatsache, dass das
Wort "POST" unmissverständlich zum Gemeingut gehört und hinsichtlich der umstrittenen
Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstellt (vgl. hinten E. 4 ff.), was offensichtlich
mit der Banalität des Zeichens einhergeht, scheint die Vorinstanz bei der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
nicht von überhöhten Anforderungen auszugehen, wenn sie verlangt, dass das fragliche Zeichen
in Alleinstellung, markenmässig und während zehn Jahren verwendet werden müsste.
7.5
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen steht fest, dass weder die ins Recht gelegte Studie noch die
eingereichten Belege eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen vermögen
Angesichts
dieses Zwischenergebnisses kann die Frage, ob es zutrifft, dass die Vorinstanz eine Befragung zu jedem
Produkt oder Dienstleistung verlangt bzw. ob solches zulässig wäre, offen bleiben.
8.
Zusammenfassend
ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung des hinterlegten Zeichens POST in Bezug auf die in Ziffer
1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügungen genannten Waren und Dienstleistungen zu Recht gestützt
auf die fehlende konkrete Unterscheidungskraft, auf die fehlende glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung
und auf das absolute Freihaltebedürfnis für einen Teil der geltend gemachten Waren und Dienstleistungen
verweigert hat. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens
sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG
) und mit dem geleisteten
Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG
,
Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR
173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE
). Die Schätzung des
Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007
vom 27. Juni 2007 E. 3.3
mit Hinweisen). Vor diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, wobei jedoch
der vergleichsweise erhöhte Aufwand und ein deutlich höherer Streitwert zu berücksichtigen
ist.
10.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG
, Art. 7 ff
. VGKE
).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die
Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten
von total Fr. 6'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 2'500.- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat den noch verbleibenden Betrag von Fr. 3'500.-
nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids und innert 30 Tagen ab Erhalt des Einzahlungsscheins
zu bezahlen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil
geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 3219/2000
POST; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für
die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Beschwerde in Zivilsachen
geführt werden (Art. 72 ff
,, 90 ff., und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG
,
SR
173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel
sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG
).
Versand:
13. Juni 2008