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Die schweizerische Marke XY wurde von der Rechtsvorgängerin der Beklagten S. AG am 15. Mai 2007 für Druckereierzeugnisse und Druckerei- und Verlagsdienstleistungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Sparte, hinterlegt. Am 9. Dezember 2009 veräusserte die Rechtsvorgängerin der Beklagten diese Marke im Rahmen eines Asset Purchase Agreement (APA) zusammen mit ihrem Verlagsteil Architektur und Design an eine spanische Gesellschaft unter Rücklizenzierung der Marke für den Teilbereich Science, Technology, Medicine (STM).
Die klägerische W. GmbH erwarb die Marke XY später aus der Konkursmasse. Sie verwendet die Marke im Rahmen ihres Fachverlags für Architektur, Landschaftsarchitektur und Design. Die Beklagte verwendete das Zeichen XY im Zusammenhang mit ihrem Verlagsteil Science, Technology, Medicine (STM). Die Klage der W. GmbH gegen die S. AG, insbesondere auf Unterlassung der Markenführung XY, wurde vom Appellationsgericht Basel teilweise gutgeheissen. Das Bundesgericht schützt diesen Entscheid. Die Beklagte und Beschwerdeführerin rügte insbesondere, dass die Vorinstanz die Konkursfestigkeit der Lizenz zu Unrecht verneint habe, ebenso ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Beschwerdegegnerin. Das Apellationsgericht Basel hatte die in Vereinbarung formulierte Rechtseinräumung "an exclusive and royalty free license to use (...) the trade name XY“ so ausgelegt, dass die damalige Verkäuferin der damaligen Käuferin die Rechte am Zeichen XY d.h. an der Marke und an der geschäftlichen Bezeichnung übertrug; die Käuferin räumte der heutigen Beschwerdeführerin danach eine exklusive, kostenlose Lizenz ein, die sie berechtigte, die geschäftliche Bezeichnung XY für eine unbeschränkte Zeit im Zusammenhang mit dem bestehenden STM-Bereich zu verwenden. Gemäss Bundesgericht hatte die Vorinstanz diese Lizenz zutreffend als obligatorisches Nutzungsrecht qualifiziert, das im Konkurs der Rechtsnachfolgerin der Käuferin untergegangen ist, nachdem die Konkursverwaltung nicht in den Vertrag eingetreten ist und die obligatorische Verpflichtung nicht übernommen hatte. Da die Beschwerdegegnerin die Rechte an der Marke unbelastet aus dem Konkurs der Rechtsnachfolgerin der Käuferin erwarb, kam auch das Bundesgericht zum Schluss, diese obligatorische Berechtigung der Beschwerdeführerin gegenüber der Konkursitin im Konkurs untergegangen sei. Der Wortlaut "license" – namentlich mit der Präzisierung, dass diese exklusiv und ohne Gebühren gewährt werde – spreche für die Auslegung der Vorinstanz, wonach der Beschwerdeführerin eine Lizenz namentlich an der registrierten Marke eingeräumt wurde. Die Beschwerdeführerin berief sich auf den Gebrauch "der nicht registrierten Geschäftsbezeichnung bzw. des Namens XY für die Herausgabe von Publikationen im STM-Bereich und als Verlagstitel seit 1985" und machte geltend, es sei nie der Wille der Vertragsparteien des APA gewesen, dass sie sich sämtlicher Namensrechte und Rechte an Geschäftsbezeichnungen habe entäussern wollen. Sie habe schon vor Abschluss des APA das Persönlichkeitsrecht am Namen XY für den STM-Bereich erworben. Nach den Bestimmungen des Veräusserungs- und Rechteeinräumungsvertrags habe die Beschwerdeführerin nicht nur ihre Marke, sondern auch ihren Geschäftsnamen XY der damaligen Käuferin veräussert und sich verpflichtet, den Zeichenbestandteil XY aus ihrer Firma zu entfernen. Dass ihr nach dem APA-Vertrag das Recht vorbehalten wurde, die Bezeichnung XY weiterhin für den ihr verbleibenden Geschäftsbereich zu nutzen, konnte gemäss Bundesgericht nicht als Vorbehalt eines Namensrechts betrachtet werden, nachdem sie sich zur Entfernung dieses "Namen" aus der Firma verpflichtete. Es sei nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführerin ein Persönlichkeitsrecht am Namen XY zustehen könnte. Mit der Verpflichtung, diesen Namen aus ihrer Firma zu entfernen, habe sie auch ihre Berechtigung daran aufgegeben.
Entscheid 4A_317/2016 vom 15. September 2016