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Per le aziende che operano in tutto il mondo, spesso ci si chiede se proteggere il marchio a livello mondiale sia possibile e abbia senso. In teoria, la protezione globale del marchio è certamente possibile, ma in pratica spesso non ha molto senso.
Nel caso dei marchi internazionali, non esiste la possibilità di richiedere la registrazione del marchio a livello mondiale presso un unico ufficio, poiché non esiste il cosiddetto “marchio mondiale”. Sebbene l’Accordo di Madrid e il Protocollo all’Accordo di Madrid permettano di richiedere i marchi con un’unica procedura presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) in moltissimi Paesi del mondo, ciò non avviene per tutti, motivo per cui è necessario un grande sforzo per ottenere la registrazione del marchio a livello mondiale.
Inoltre, la registrazione del marchio a livello mondiale comporta costi molto elevati: la registrazione del marchio internazionale comporta il pagamento di tutte le tasse di deposito. A ciò si aggiungono gli onorari dell’avvocato per la domanda di registrazione e la ricerca sul marchio e, successivamente, i costi per l’estensione della protezione internazionale del marchio.
Per poter far valere effettivamente i propri diritti sul marchio, il marchio deve essere utilizzato in modo da preservare i diritti nei Paesi in cui è stata estesa la protezione della domanda di marchio internazionale. Sebbene l’uso del marchio non sia obbligatorio, un marchio non utilizzato può comportare l’impossibilità di difenderlo o la sua cancellazione a seguito di una richiesta di annullamento. A differenza di quanto avviene, ad esempio, negli Stati Uniti, dove il titolare del marchio deve dimostrare attivamente l’uso del marchio per mantenerne la protezione, in Svizzera e in tutti gli altri Paesi questa prova non deve essere fornita attivamente senza motivo. Anche McDonals’s ha dovuto imparare da tempo che la prova dell’uso è importante. Su richiesta dell’irlandese Supermac’s Ltd., l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) del 2019 ha deciso che il marchio UE “BIC MAC” doveva essere cancellato, poiché McDonals non aveva sufficientemente dimostrato l’uso legale del marchio nell’Unione Europea.
La nostra raccomandazione per la pratica è quindi di estendere la protezione della domanda di marchio internazionale solo nei Paesi in cui si opera effettivamente. Inoltre, i documenti necessari a dimostrare che il marchio è stato effettivamente e seriamente utilizzato per i prodotti e i servizi registrati devono essere conservati in un luogo sicuro