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[Verfahren vor dem BPatGer – Nach doppeltem Schriftenwechsel und Offenlegung des Fachrichtervotums vorgenommene Patenteinschränkung] Bei einer strikt wörtlichen Auslegung von Art. 229 Abs. 1 ZPO, wonach auf den Zeitpunkt der Entstehung abgestellt wird, ist die Patenteinschränkung [die unter novenrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist, vgl. E. 4.2] ein echtes Novum. Jedoch berücksichtigt eine solche Auslegung zu wenig, dass die Novenregelung ein Ausfluss der Eventualmaxime ist; diese enthält zwei Aspekte: Einerseits müssen Tatsachen konzentriert vorgebracht werden und anderseits können sie – im Interesse der materiellen Wahrheit – unter gewissen Umständen noch nachgeschoben werden. Es widerspricht dem ersten Aspekt der Eventualmaxime, wenn nachträglich von einer Partei geschaffene Noven, die – abhängig vom Entscheid dieser Partei – bereits vor Aktenschluss hätten existieren können (sog. Potestativ-Noven) als echte Noven qualifiziert werden. Die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der Parteien abhängt, entscheidet sich somit danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt i.m S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten.
2020-N22 Potestativ-Noven: Unechte echte Noven, echte unechte Noven
Bem. F. Bastons Bulletti
1 Eine Gesellschaft reicht vor dem Bundespatentgericht (BPatGer) Klage gegen zwei Beklagte ein mit dem Hauptbegehren, es sei ihnen zu untersagen, in der Schweiz orthopädische chirurgische Teile zu vermarkten, die die Merkmale wie jene aufweisen, für die sie ein Patent angemeldet hat. Eventualiter schliesst die Gesellschaft auf dieses Verbot einzig für Teile mit spezifischen Merkmalen wie jene, für die sie ein Patent besitzt. Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Klage, wobei sie geltend machen, das Patent sei ungültig. Nach einem doppelten Schriftenwechsel erstattet ein Mitglied des Gerichts sein Fachrichtervotum, in dem es dem Standpunkt des Beklagten folgt. Kurz danach teilt die Klägerin mit, dass sie den Schweizer Teil des Klagepatents beim IGE durch Teilverzicht eingeschränkt hat. Nach einem weiteren Schriftenwechsel entscheidet das BPatG: Es erklärt das (auf dem aufgegebenen Teil der Patentansprüche begründete) Hauptbegehren für unzulässig, heisst aber das Eventualbegehren gut. Es geht im Wesentlichen davon aus, die Einschränkung des Patents stelle ein echtes Novum dar, da sie nach dem Aktenschluss erfolgt ist; daran ändert nichts, dass dieses Novum von der Klägerin selbst geschaffen wurde. Da es unverzüglich nach seinem Eintritt geltend gemacht wurde, sei es zudem nach Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig (s. E. 3.2 des Urteils). Die Beklagten reichen erfolgreich Beschwerde beim BGer ein, das den Entscheid aufhebt und das Verfahren als gegenstandslos geworden abschreibt. Das BGer hält einerseits fest, dass die Beschränkung des Patents in Wirklichkeit ein unechtes Novum darstellt (E. 5 des Urteils), das sich im vorliegenden Fall als verspätet und daher unzulässig erweist (E. 6). Da andererseits die frühere Fassung des Klagepatents (mit ex tunc-Wirkung, Art. 24 PatG) nicht mehr existiert, ist das Verfahren, das sich darauf bezieht, gegenstandslos geworden und entspricht keinem Interesse mehr, was von Amtes wegen festzustellen ist (E. 7).
2 Nach dem Aktenschluss, bis zu dem das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln im Prozess uneingeschränkt möglich ist (Art. 229 Abs. 2 ZPO, s. Anm. unter Art. 229 Abs. 1-2, A.), erlaubt die ZPO das Vorbringen neuer Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel nur noch eingeschränkt (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Dabei unterscheidet das Gesetz ausdrücklich zwischen «echten Noven», die vor Aktenschluss nicht existierten (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO), und «unechten Noven», die vor diesem bestanden, aber damals nicht vorgebracht wurden (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO): Erstere sind unter der einzigen Bedingung zulässig, dass sie «ohne Verzug vorgebracht werden» (Art. 229 Abs. 1 ZPO); für letztere ist zudem erforderlich, dass sie «trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten», d.h. sie müssen entschuldbar sein; andernfalls sind sie unzulässig.
3 Im vorliegenden Fall, stellte das BPatGer fest, dass der Teilverzicht erst nach Aktenschluss erfolgt war, qualifizierte diesen Teilverzicht als echtes Novum und prüfte daher nur, ob er unverzüglich geltend gemacht worden war. Das BGer nimmt jedoch eine weitere Unterscheidung vor: Die Qualifikation als echtes Novum kann sich nicht allein nach dem Zeitpunkt richten, in dem das Novum tatsächlich eintritt. Falls dieser Zeitpunkt nach dem Aktenschluss liegt, muss zudem noch die Eventualmaxime, aus der die Novenregelung der ZPO fliesst, berücksichtigt werden. Gemäss dieser Maxime müssen sämtliche Parteivorbringen möglichst innerhalb eines bestimmten Verfahrensabschnittes erfolgen (d.h. gemäss der ZPO in der Phase vor dem Aktenschluss, die – ausser im summarischen Verfahren – zwei unbegrenzte Äusserungsrunden umfasst; vgl. Anm. unter Art. 229 Abs. 1-2, A.). So ist es den Parteien nicht gestattet, zuerst eine Argumentation vorzubringen, und dann, wenn sie feststellen, dass diese nicht überzeugend ist, Vorbringen zur Unterstützung eines Eventualstandpunkts erst später einzuführen, obwohl sie von Anfang an darüber verfügten oder hätten verfügen können. Hängt nun aber das Eintreten einer Tatsache vom Willen der Partei ab, die sie vorbringt, kann dieses Eintreten naturgemäss bereits vor dem Aktenschluss bewirkt und behauptet werden. Wird eine solche Tatsache nach dem Aktenschluss geschaffen und vorgebracht, wird sie als Potestativ-Novum qualifiziert. Da diese Tastsache vor dem Aktenschluss hätte vorliegen und vorgebracht werden können, wenn die Partei dies gewollt hätte, kann sie nicht wie ein echtes Novum behandelt werden, sondern wie Tatsachen, die vor dem Aktenschluss bestanden (unechte Noven). Sie ist daher nur zulässig, wenn sie entschuldbar ist, d.h. wenn der Kläger die zumutbare Sorgfalt hat walten lassen (Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO).
4 Bereits aus BGE 146 III 55 geht hervor, dass ein Potestativ-Novum (Patenteinschränkung) in der Regel entschuldbar ist, wenn es – ausschliesslich – die Duplik des Beklagten ist, die den Kläger zu seiner Schaffung veranlasst hat. Der in diesem BGE 146 beurteilte Fall betraf, wie hier, den Teilverzicht auf ein Patent, den der Kläger nach dem Aktenschluss vorgenommen und im Verfahren vorgebracht hatte. Das BGer ging davon aus, dass dieser Verzicht – den es implizit als unechte Novum qualifizierte, der genauer gesagt aber ein Potestativ-Novum darstellte – den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO genügen würde und zulässig wäre, wenn sich zeigen würde, dass dessen Vorbringen durch die Duplik veranlasst worden war und dieses Vorbringen als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen wäre (vgl. zit. BGE E. 2.5.2, Anm. unter Art. 229 Abs. 1-2, B.2.b. und in Newsletter 2019-N22, Nr. 6-10). Anders verhält es sich mit dem im vorliegenden Fall vorgebrachten Potestativ-Novum – Teilverzicht auf das Patent: Die Klägerin wartete bis zum Fachrichtervotum, das dem in der Duplik der Beklagten vorgebrachten Standpunkt folgte, bevor sie auf ihr Patent teilweise verzichtete. Selbst wenn angenommen werden kann, dass dieser Verzicht zum Teil durch die Duplik verursacht worden war, wurde das (unechte) Novum nicht als Reaktion auf die Duplik, sondern auf das Fachrichtervotum vorgebracht. Es wurde daher nicht «ohne Verzug» i.S.v. Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht (hier nicht wiedergegebene E. 6 des Urteils).
5 Obwohl das BGer in beiden Fällen über die Zulässigkeit von Potestativ-Noven entschieden hat, die in einer Patenteinschränkung bestehen, stellt sich die Frage, wie das BGer festhält (E. 5.2 des Urteils), weit über das Patentrecht hinaus. In zwei früheren, nicht veröffentlichten Urteilen (BGer 4A_432/2013 vom 14.1.2014 E. 2.3, Anm. unter Art. 317, C., und BGer 4A_439/2014 vom 16.2.2015 E. 5.3, Anm. unter Art. 229 Abs. 1 und 2, B.1.) hatte es bereits über die Zulässigkeit von Potestativ-Noven entschieden, ohne allerdings die Frage zu thematisieren. Der erste Fall (4A_432/2013), in dem es das Vorbringen für unzulässig erklärte, betraf eine Verrechnungseinrede, die der Beklagte erst im Berufungsverfahren vorgebracht hatte. Diese Einrede stützte sich auf eine Verrechnungsforderung, die erst nach dem angefochtenen Urteil fällig geworden war und damit offenbar ein echtes Novum darstellte, das unter der Voraussetzung zulässig war, dass es ohne Verzug vorgebracht worden war (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Fälligkeit dieser Forderung hing jedoch vom Willen des Gläubigers ab. Das BGer erachtete es als mit der Eventualmaxime und dem guten Glauben unvereinbar, dass der Berufungskläger «aus rein taktischen Gründen bis zum Rechtsmittelverfahren wartete, um die Verrechnungsforderung fällig zu stellen und in den Prozess einzubringen». Im zweiten Urteil (4A_439/2014) stellte es hingegen fest, dass die von der Partei nach dem Aktenschluss vorgebrachte Tatsache bzw. die vorgelegte Urkunde, nämlich die am Vortag ausgestellte Bankgarantie, echte Noven darstellten: Es beschränkte sich darauf, den Zeitpunkt zu berücksichtigen, in dem die Tatsache eingetreten war, und hielt es für unerheblich, dass die Garantie früher hätte ausgestellt werden können, wenn die Partei dies beschlossen hätte. Dieses letzte Urteil muss nun als überholt bezeichnet werden.
6 Es ist anzumerken, dass die sich aus dem vorliegenden Urteil ergebende Rechtsprechung nicht nur die Behauptung neuer (Potestativ-)Tatsachen, sondern auch neue (Potestativ-)Beweisanträge betrifft, insb. diejenigen, die Tatsachen beweisen sollen, die bereits rechtzeitig behauptet wurden oder die nicht vor dem Zeitpunkt der Novenbeschränkung behauptet wurden, aber bereits existierten (unechte Noven). Das BGer hat bereits anerkannt, dass diese (offenbar echten) neuen Beweismittel, die nach dem Aktenschluss erhalten wurden, nur dann zulässig sind, wenn die Partei nachweist, dass sie diese vorher in entschuldbarer Weise nicht erlangen konnte (vgl. BGer 5A_86/2016 vom 5.9.2016 E. 2.2; BGer 4A_569/2013 vom 24.3.2014 E. 2.3, Anm. unter Art. 317 Abs. 1, D.), was darauf hinausläuft, diese als unechte Noven zu behandeln. In einem kürzlich ergangenen Urteil (BGer 4A_76/2019 vom 15.7.2020 E. 8.1–8.2, auf der Webseite des BGer am 23.9.2020 veröffentlicht) bestätigte das BGer unter Bezugnahme auf den vorliegenden Entscheid, dass «das Beweismittel, dessen Vorbringen allein vom Willen des Beklagten abhing, als unechte Novum zu qualifizieren ist». Es hielt dieses Novum für unzulässig, da es sich um ein Gutachten handelte, und «es immer möglich und sogar notwendig ist, im erstinstanzlichen Verfahren rechtzeitig das Einholen eines Gutachtens zu beantragen, wenn der Sachverhalt nur durch dieses BeweismIttel nachgewiesen werden kann», wobei es weiter präzisierte, dass «ein derartiger Beweisantrag stets als verspätet angesehen [wird], wenn er erst im Berufungsverfahren gestellt worden ist».
7 U.E ist die Rechtsprechung insoweit zu begrüssen, als sie Potestativ-Noven als unechte Noven und nicht als echte Noven behandelt, ohne allein auf den Zeitpunkt ihres Eintritts abzustellen; das BGer liefert hier eine begründete und willkommene Klarstellung seiner Rechtsprechung. Nicht ganz überzeugend ist hingegen die Folgerung, die das BGer daraus jüngst in Bezug auf Beweisangebote gezogen hat (BGer 4A_76/2019, oben N 6). Denn es erscheint uns fragwürdig, dass ein Gutachten, das stets noch vor dem Aktenschluss beantragt werden kann, immer als verspätet beantragt erachtet werden soll, wenn der Antrag im Berufungsverfahren gestellt wird – wobei zu bemerken ist, dass der Antrag dieser Argumentation folgend auch ab dem Aktenschluss im erstinstanzlichen Verfahren unzulässig wäre. Im Übrigen kann man auch annehmen, dass auch das Vorbringen weiterer Beweismittel, etwa der Parteibefragung oder eines Augenscheins und sogar jener Urkunden, die in der Regel auf Gesuch der Partei hin verfasst werden (z.B. eine Bescheinigung, ein Zeugnis, eine Garantie usw.), objektiv betrachtet ebenfalls nur vom Willen der Prozesspartei abhängt und daher immer rechtzeitig erfolgen kann. Stellt man einzig auf das Kriterium des Willens ab, so läuft dies darauf hinaus, diese Beweismittel von vornherein, ab dem Aktenschluss, einzig mit der Begründung abzulehnen, sie seien Potestativ-Noven. Wie der oben zitierte BGE 146 III 55 (oben N 4) zeigt, ist ein Potestativ-Novum jedoch nicht ipso facto unzulässig. Dieser Ansatz ist jedenfalls abzulehnen, wenn die festzustellende Tatsache selbst ein echtes Novum ist, die nach dem Aktenschluss eigetreten ist; übrigens scheint das BGer dies einzuräumen (zit. BGer 4A_76/2019 E. 8.2). Aber selbst wenn es darum geht, eine Tatsache zu beweisen, die bereits vor diesem Aktenschluss vorlag, erscheint der Ansatz zu schematisch. U.E. folgt aus Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO (bzw. im Berufungsverfahren Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO), dass noch zu prüfen ist, ob in concreto von einer sorgfältigen Partei tatsächlich erwarten werden konnte, dass sie dieses Beweismittel (Potestativ-Novum) früher vorbringt, also ob seine Verspätung beim Beweisangebot entschuldbar ist oder nicht. Nun muss aber auch bei aller Strenge anerkannt werden, dass es für eine Partei nicht immer einfach ist, im Voraus zu bestimmen, ob «der Sachverhalt nur durch [das fragliche] Beweismittel nachgewiesen werden kann» (s. oben N 6 i.f.); allerdings muss der entscheidende Charakter des fraglichen Beweismittels im konkreten Fall ab Prozessbeginn vernünftigerweise erkennbar gewesen sein. Dies ist u.E. nicht der Fall, wenn die Bedeutung dieses Beweismittels nur aufgrund von Elementen klar wird, die nach dem Aktenschluss bekannt worden oder aufgetreten sind (z.B. neue Techniken, die es ermöglichen, ein Gutachten über den bereits behaupteten Sachverhalt einzuholen, das bis dahin nicht in Betracht kam; ein verlorener oder gestohlener Gegenstand, der wiedergefunden wird, und dessen Augenschein bereits behauptete Tatsachen beweisen kann; oder der/die beantragte Augenschein oder Parteibefragung bezieht sich auf Tatsachen, die zwar zu Beginn des Prozesses vorlagen, bezüglich deren die Prozesspartei aber keinen Grund hatte, die jetzt angebotenen Beweismittel erheben zu lassen). U.E. ist daher in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die Verzögerung mit Blick auf die Erklärungen, die die Partei abgeben muss, entschuldbar ist. An die zumutbare Sorgfalt werden jedoch strenge Anforderungen gestellt. In einem kürzlich ergangenen Urteil (BGer 4A_547/2019 vom 9.7.2020 E. 3. 1, betreffend die verspätete Behauptung einer Tatsache – das Vorliegen einer anderen medizinischen Behandlung als jene, die in casu auf die Geschädigte angewandt worden war -– die bereits zu Beginn des Prozesses existierte, von der die Partei jedoch erst verspätet Kenntnis erhielt), hielt das BGer fest, dass «von den Parteien zwar nicht gefordert werden [kann], dass sie das Unmögliche in dem Sinn tun, dass sie alle (möglichen) Eventualitäten in Betracht ziehen, die mit der Streitsache interagieren könnten; sie sollen aber aufmerksam sein, sich ein umfassendes Bild über den Streitgegenstand, den Kontext, in dem dieser entsteht, verschaffen und dabei vorausschauend handeln». So wird von den Parteien erwartet, dass sie – selbst wenn sie eine Frist zur Stellungnahme einhalten müssen und/oder es sich um eine komplexe Sache handelt – vor dem Aktenschluss nötigenfalls umfangreiche Untersuchungen durchführen, alle Tatsachen und Beweismittel, die sich als relevant erweisen könnten, ermitteln oder sogar vorwegnehmen und die Zweckmässigkeit ihres Vorbringens konkret beurteilen.
8 Angesichts dieser strengen Anforderungen könnte die Partei es bei Zweifeln an der konkreten Relevanz einer Behauptung oder eines Beweisangebots vorziehen, die Prozessökonomie, die Kürze und die Beschleunigung zu opfern, um ihre Erfolgsaussichten in der Sache nicht zu beeinträchtigen. Insb. haben die Parteien ein Interesse daran, sobald wie möglich alle in Betracht fallenden Beweise zu suchen und anzubieten, ohne zuwarten zu können, bis sie über deren Nutzen für ihren Standpunkt mehr Klarheit haben. Wird ihr Beweisangebot abgelehnt, müssen sie zudem darauf achten, dass es ausdrücklich aufrechterhalten und/oder bestätigt wird, da es sonst als endgültig aufgegeben betrachtet werden kann und im weiteren Prozessverlauf, insb. im Berufungsverfahren, nicht mehr zulässig sein wird (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.2, Anm. unter Art. 316 Abs. 3).
Zitationsvorschlag:
F. Bastons Bulletti in Newsletter ZPOOnline 2020-N22, Rz…