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Tribunal administrativ federal
Abteilung IIB-8515/2007
{T 0/2}
Urteil
vom 9. Juli 2008
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
Parteien
X._______,
vertreten
durch Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022
Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Rückweisung
des Markeneintragungsgesuchs Nr. 60405/2006 - ABFALLHAI (3D).
Sachverhalt:
A.
Mit
Gesuch vom 16. November 2006 ersuchte der Beschwerdeführer die Vorinstanz um Eintragung der folgenden
dreidimensionalen Marke:
Sie beansprucht Schutz für Abfallbehälter aus Metall für
den öffentlichen Bereich (Klasse 6) sowie Abfalleimer (Klasse 21).
B.
Mit Schreiben vom
11. Januar 2007 beanstandete die Vorinstanz, die hinterlegte Form weiche im Gesamteindruck nicht klar
von einer für das beanspruchte Warensegment banalen Warenform ab, zudem sei die Ausgestaltung technisch
bedingt. Dies habe zur Folge, dass die vom Gesetz geforderte konkrete Unterscheidungskraft fehle. Entsprechend
gehöre die hinterlegte Form zum Gemeingut und könne daher nicht zum Markenschutz zugelassen
werden.
Der Beschwerdeführer wies mit Eingabe vom 8. März 2007 zunächst darauf hin,
das angemeldete Zeichen sei international als Design eingetragen worden. Im Weiteren sei das Zeichen
bei der Markteinführung von der Öffentlichkeit sogleich mit einem Hai verglichen worden; entsprechend
sei auch die Wortmarke "Abfallhai" angemeldet worden. Die Bezeichnung "Abfallhai"
gebe in Worten die markante Formgebung wieder, welche die Formmarke kennzeichne. Der Winkel, der zwischen
der Deckfläche und der vordersten Mantellinie des zylindrischen Anteils des Abfallbehälters
gebildet werde, entspreche praktisch der typisch spitzen Kopfform eines Haies. Auch die Anordnung des
Einwurfes, bei dem die obere Kante praktisch wieder parallel zur Deckfläche verlaufe, entspreche
einer typischen Form eines Hais. Diese Formgebung sei ausserordentlich markant und weise eine erhebliche
Unterscheidungskraft gegenüber allen bisher auf dem Markt erhältlichen Abfallbehältern
auf. Der hier zur Diskussion stehende Abfallkübel habe Kultstatus erreicht und sei zu einem Signet
geworden, welches alle typischen Merkmale einer bekannten Marke aufweise. Schliesslich wies der Beschwerdeführer
darauf hin, dass er bereit wäre, auf die Eintragung in der Klasse 20 (recte: Klasse 21) zu verzichten,
wenn damit der Eintragung in der verbleibenden Klasse 6 zugestimmt werden könne.
Mit Schreiben
vom 11. Juni 2007 erklärte die Vorinstanz, sie könne auf den Eventualantrag, auf den Schutz
der beanspruchten Waren der Klasse 6 (recte: Klasse 21) zu verzichten, nicht eintreten. Denn ein Eventualantrag
auf Änderung stelle keine unmissverständliche und bedingungslose Hinterlegung im Sinne des
Markenrechts dar und genüge daher den gesetzlichen Anforderungen nicht. Dies gelte insbesondere
auch, da ein Eventualantrag definitionsgemäss erst berücksichtigt werden solle, wenn der Hauptantrag
zurückgewiesen werde. Dies wäre jedoch erst bei Erlass der definitiven Zurückweisungsverfügung
der Fall. Im Weiteren hielt die Vorinstanz an ihrer Auffassung fest, dass die strittige Form eine banale
einfache Raumform sei und im entsprechenden Warensektor nicht genügend von der banalen Warenform
abweiche. Zudem sei es ohne Weiteres möglich, dass ein Zeichen des Gemeinguts Designschutz geniessen
könne. Auch unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sei die Schutzfähigkeit
des strittigen Zeichens nicht anders zu beurteilen. Schliesslich wies die Vorin-stanz den Beschwerdeführer
darauf hin, dass er mit den eingereichten Dokumenten die Verkehrsdurchsetzung kaum zu belegen vermöchte,
sofern er diese überhaupt damit habe geltend machen wollen.
Die Beschwerdeführerin erwiderte
mit Eingabe vom 30. Juli 2007, eine Formgebung wie die vorliegende, welche beim Publikum eine Assoziation
mit einem Hai hervorrufe, sei bestens geeignet, als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Anbieter zu
dienen.
Mit Verfügung vom 15. November 2007 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch
zurück. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, das angemeldete Zeichen weiche
nicht genügend vom banalen Formenschatz im betreffenden Warensegment ab und weise somit nicht die
gesetzlich erforderliche originäre Unterscheidungskraft auf. Der hinterlegten Form komme aus all
diesen Gründen im Gesamteindruck keine Kennzeichnungskraft im Sinne des Markenschutzgesetzes zu,
weshalb ihr der Markenschutz zu verweigern sei. Im Weiteren wiederholte die Vorinstanz, weshalb auf den
Eventualantrag des Beschwerdeführers nicht einzutreten sei, und weshalb ein Zeichen, welches markenrechtlich
dem Gemeingut zugehöre, Designschutz genies-sen könne. Schliesslich erwog die Vorinstanz, der
Beschwerdeführer habe nicht vermocht, die Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens glaubhaft
zu machen. Es bestehe auch keinerlei Raum dafür, die markenmässige Verwendung der strittigen
Form als notorisch anzunehmen.
C.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer
am 17. Dezember 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die angefochtene Verfügung
sei aufzuheben, und die Vorinstanz sei anzuweisen, die vorliegende Formmarke ins Markenregister für
sämtliche beanspruchten Waren einzutragen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. In formeller
Hinsicht führt er aus, die von der Vorinstanz gemachten Ausführungen bezüglich seines
Eventualantrags seien nicht nachvollziehbar. Mit seinem Eventualantrag habe er der Vorin-stanz im Falle
einer Schutzgewährung für Klasse 6 weitere Ausführungen bezüglich der Zurückweisung
des Markengesuchs in Klasse 21 ersparen wollen. Nachdem die Vorinstanz jedoch von der Schutzunfähigkeit
der beantragten Marke sowohl in Klasse 6 als auch in Klasse 21 ausgehe, seien seine diesbezüglichen
Ausführungen in der ersten Stellungnahme hinfällig. Im Weiteren weist er darauf hin, die Vorin-stanz
habe unnötige langatmige Ausführungen zu nicht in Anspruch genommenen Punkten - Verkehrsdurchsetzung
und Gleichbehandlung - gemacht, sei andererseits aber insbesondere nicht auf seine Stellungnahme vom
30. Juni 2007 eingegangen. Somit werde er gezwungen, das doch recht kostenintensive Beschwerdeverfahren
beim Bundesverwaltungsgericht einzuleiten, um eine sachgerechte Beurteilung seiner Anmeldung zu erhalten.
Bei der Kostenverteilung solle das Verhalten der Vorinstanz mitberücksichtigt werden. In materieller
Hinsicht argumentiert er, entgegen der Auffassung der Vorinstanz weise die angemeldete Marke nicht lediglich
eine übliche und allgemein bekannte Ausgestaltung auf; ebenso sei die Form nicht funktional bedingt.
Funktional bedingt sei weder die relativ schmale Einwurföffnung noch die schiefwinklige Deckfläche
noch die am Abfalleimer hoch laufende, über der Öffnung quer und parallel zur Öffnung
laufende und auf der anderen Seite wieder herunter laufende Einkerbung. Der von der Vorinstanz vorgenommene
Vergleich mit allen sich auf dem Markt befindlichen Abfalleimern unterstreiche eindeutig, dass die angemeldete
Abfalleimerform absolut unüblich und originell sei. Keiner der von der Vorinstanz angeführten
Abfalleimer weise eine Öffnung in der ungewöhnlichen Form wie die angemeldete Marke auf. Auch
weise kein anderer Abfalleimer einen schrägwinkligen Deckel noch ähnliche symmetrisch zum Abfalleimer
verlaufende Einkerbungen auf. Die Formgestaltung der angemeldeten Marke "Abfallhai Mülleimer"
sei auffällig und aussergewöhnlich und unterscheide sich stark von den üblicherweise existierenden
Mülleimern. Insofern werde sie vom Schweizer Markenadressaten als betrieblicher Herkunftshinweis
verstanden und sei mithin markenfähig.
D.
Mit Stellungnahme vom 10. März 2008 beantragt
die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdeführers vollumfänglich
abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung. Ergänzend führt
sie aus, der Beschwerdeführer verkenne, dass sie sich nicht zur Zulässigkeit von Eventualanträgen
im Verwaltungsbeschwerdeverfahren zu äussern gehabt habe. Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
seien diese klarerweise zulässig. Im erstinstanzlichen Markeneintragungsverfahren müssten Eventualanträge
jedoch als unzulässig qualifiziert werden, denn ein Eventualantrag auf Änderung stelle keine
unmissverständliche und bedingungslose Hinterlegung im Sinne des Markenrechts dar. Zudem sei darauf
hinzuweisen, dass ein eventualiter erklärter Rückzug des Gesuches im Rahmen des erstinstanzlichen
Markeneintragungsverfahrens unnötig sei. Denn das Hinterlegungsgesuch könne nur für diejenigen
Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen werden, für welche Schutzausschlussgründe bestünden.
Seien diese nur für einen Teil gegeben, sei das Zeichen von Amtes wegen auch ohne entsprechenden
Antrag für die übrigen Waren und Dienstleistungen einzutragen. In materieller Hinsicht erklärt
sie ergänzend, für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens sei es
unerheblich, ob die Einwurföffnung als rechteckig oder aus "einer nicht bekannten geometrischen
Form" bestehend beschrieben werde. Einerseits weiche die Gestaltung der Einwurföffnung nicht
genügend von auf dem Markt bereits vorhandenen Gestaltungen ab, um als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen zu werden. Andererseits sei die Einwurföffnung offensichtlich funktional bedingt. Dies
gelte insbesondere auch für die relativ kleine Gestaltung der Einwurföffnung, denn für
Abfalleimer im öffentlichen Bereich könne es von Vorteil sein, dass die Einwurföffnung
derart gestaltet sei, dass Privaten die Entsorgung ihres Hauskehrichts erschwert werde. Schliesslich
weist sie der Vollständigkeit halber noch einmal darauf hin, dass der Beschwerdeführer aus
der Eintragung der schweizerischen Wortmarken 510'355 ABFALLHAI und 513'987 ABFALLHAI nichts zu Gunsten
der Unterscheidungskraft der strittigen Form ableiten könne. Diese Markeneintragungen liessen keinerlei
Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der strittigen Form durch die Abnehmerkreise zu.
E.
Auf
die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer stillschweigend
verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht
ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31
, 32
und 33
Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht
[Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR
173.32]).
Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen
Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder
Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG
, SR
172.021]). Eingabefrist und -form
sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 VwVG
), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art.
63 Abs. 4 VwVG
), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG
) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
. VwVG
).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher
einzutreten.
2.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 28. August
1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR
232.11) ist
die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer
Unternehmen zu unterscheiden. Marken können insbesondere in dreidimensionalen Formen bestehen (Art.
1 Abs. 2 MSchG
).
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn,
dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie
beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MschG). Diesen Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft
oder es besteht an ihnen ein Freihaltebedürfnis.
2.1 Mit Bezug auf Formen gelten insbesondere
als Gemeingut einfache geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in
ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis
der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 342
E. 3.1 - Verpackungsbehälter aus Kunststoff,
BGE 129 III 514
E. 4.1 - Lego, BGE 120 II 307
E. 3b - The Original). Formen, die das Publikum auf Grund
der Funktion des Produkts voraussetzt, gelten als erwartet (BGE 120 II 310
E. 3b - The Original). Bei
der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform
grundsätzlich die Gestaltung der Ware respektive der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen
Herkunftshinweis (BGE 130 III 328
E. 3.5 - Swatch; Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006
vom 13. Dezember
2006 E. 5 - Flasche).
2.2 Die Gemeinfreiheit von Formen ist insbesondere danach zu beurteilen, ob
im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Formen bekannt sind, von denen sich
die beanspruchte Form nicht durch ihre Originalität abhebt. Dabei ist nach konstanter bundesgerichtlicher
Rechtsprechung die Originalität der Abweichungen im Vergleich zu den bisher im beanspruchten Warensegment
üblichen Formen zu bestimmen, wenn zu beurteilen ist, ob ein bestimmtes Gestaltungsmittel als Herkunftshinweis
im Sinne des Markenrechts verstanden wird (BGE 133 III 342
E. 3.3 - Verpackungsbehälter aus Kunststoff,
mit Verweis u.a. auf BGE 129 III 514
E. 4.2 - Lego).
2.3 Ästhetische Gestaltungsmittel erschöpfen
sich häufig darin, der Ware oder der Verpackung ein attraktives Design zu verleihen. Sie sind jedoch
nicht von vornherein ungeeignet, einem Zeichen im markenrechtlichen Sinn Unterscheidungskraft zu verleihen.
Ob ein ästhetisches Stilelement auch als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird, ist im Einzelfall
zu prüfen. Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär)
einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-6050/2007
vom 20. Februar 2008 E. 6 - Stuhl, und B-564/2007
vom 17. Oktober 2007 E. 6 - Behälter
für Körperpflegemittel, je mit Verweis auf: Markus Ineichen, Die Formmarke im Lichte der absoluten
Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 2003, S. 193 ff., S. 200). Dabei darf die der Marke in
Art. 1 Abs. 1 MSchG
auferlegte Zielsetzung, als Unterscheidungsmerkmal zu dienen, nicht aus den Augen
verloren werden (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für
Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004 S. 99 E. 4 - Diortasche). Nur solche
Formelemente, die der Konsument nicht mehr wegen ihrer ästhetischen Attraktivität, unter dem
Gesichtspunkt des Designs, erwartet, können als Herkunftszeichen Unterscheidungskraft haben (RKGE
in sic! 2004 S. 99 E. 4 - Diortasche, mit Verweis auf: Peter Heinrich / Angelika Ruf, Markenschutz für
Produktformen?, in sic! 2003 S. 395 ff., S. 402).
3.
In formeller Hinsicht rügt der Beschwerdeführer,
die Vorinstanz gehe nicht auf seine Stellungnahmen ein, respektive es entstehe der Eindruck, dass die
Vorinstanz seine Eingaben nicht wirklich lese. So habe die Vorinstanz in ihrem Beanstandungsbescheid
vom 11. Juni 2007 behauptet, die Öffnung sei rechteckig. Daraufhin habe er in seiner Stellungnahme
vom 30. Juni 2007 (recte: 30. Juli 2007) nicht nur darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine rechteckige
Öffnung handle, sondern zur Klarstellung und zur Vermeidung von weiteren Missverständnissen
die angemeldete Marke nochmals abgebildet. Ohne auch nur im Geringsten darauf einzugehen, sei im Beanstandungsbescheid
vom 15. November 2007 wiederum von einer "rechteckigen Öffnung" die Rede gewesen.
Die
Vorinstanz argumentierte in ihrer Vernehmlassung vom 10. März 2008, für die Beurteilung der
Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens sei es unerheblich, ob die Einwurföffnung als rechteckig
oder aus "einer nicht bekannten geometrischen Form" bestehend beschrieben werde. Denn die Gestaltung
der Einwurföffnung weiche nicht genügend von auf dem Markt bereits vorhandenen Gestaltungen
ab, um als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden.
Mit seiner Rüge macht der
Beschwerdeführer sinngemäss geltend, sein Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs.
2 BV
, SR
101) sei verletzt worden.
3.1 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich,
dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich
hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006
vom 13. Dezember 2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 124 I 241
E. 2 und BGE 124 I 49
E. 3a). Daraus folgt
die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und
der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde
nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich
widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken.
Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids
Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiter ziehen kann.
In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die
Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 530
E. 4.3, BGE
129 I 232
E. 3.2, BGE 126 I 97
E. 2b).
3.2 Der Beschwerdeführer hat die Vorinstanz vor Erlass
der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hingewiesen, dass die Öffnung des Abfalleimers
nicht rechteckig ist. In seinem Schreiben vom 30. Juli 2007 erklärte er, die untere Kante der Öffnung
sei eine gerade Linie; seitlich sei die Öffnung ebenfalls durch gerade Linien geformt. Die obere
Kante sei jedoch gewölbt, wie ein Segment eines Kreises. Dabei sei auffällig und kennzeichnend,
dass diese Wirkung parallel zur Wölbung des oben schräg stehenden Deckels verlaufe.
Dass
die Vorinstanz trotz dieser detaillierten Ausführungen in der angefochtenen Verfügung nach
wie vor von einer rechteckigen Einwurfsöffnung ausgeht, muss auf deren mangelnde Sorgfalt bei der
Würdigung der entsprechenden Eingabe des Beschwerdeführers zurückgeführt werden.
Dennoch kann der Vorinstanz nicht zum Vorwurf gemacht werden, sie habe den Anspruch des Beschwerdeführers
auf rechtliches Gehör verletzt. Denn wie noch zu zeigen sein wird (E. 7.2), ist der Umstand, dass
es sich bei der konkreten Form der Öffnung nicht um ein Rechteck, sondern eben um eine davon leicht
abweichende Form handelt, nicht entscheidend bei der Frage, ob dem angemeldeten Zeichen Unterscheidungskraft
zukommt.
Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz hinsichtlich der Form
der Abfalleimeröffnung zwar nicht auf die Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 30. Juli
2007 eingegangen ist. Da es sich indessen um einen für die Beurteilung der hinterlegten Form nicht
wesentlichen Punkt handelt, ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör nicht
als verletzt zu erachten.
4.
Der Beschwerdeführer und die Vorinstanz sind sich im Weiteren
uneinig darüber, ob der Eventualantrag des Beschwerdeführers, welchen er in seiner Eingabe
vom 8. März 2007 gestellt hatte, zulässig war. Dort erklärte er unter dem Punkt 4 "Weiteres
Vorgehen":
"Sollte die Prüfungsabteilung die Auffassung vertreten, dass die hier
gemachten Ausführungen lediglich auf Waren der Klassen 6 zutrifft, jedoch nicht auf Waren der Klasse
20 (recte: Klasse 21), da hier Waren eingeteilt sind, die im Wesentlichen für Haushalte gedacht
sind, so wäre die Anmelderin bereit, auf die Klasse 20 (recte: Klasse 21) zu verzichten, wenn damit
der Eintragung in der verbleibenden Klasse 6 zugestimmt werden kann."
Wie die Vorinstanz zutreffend
erklärte, ist ein eventualiter erklärter Rückzug des Gesuches im Rahmen des erstinstanzlichen
Markeneintragungsverfahrens unnötig. Denn auf Grund des Spezialitätsprinzips (Lucas David,
in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. I/3, Lexikon des Immaterialgüterrechts, Basel 2005, S. 307 f.) erfolgt die Prüfung der
Ausschlussgründe (vgl. Art. 2 MSchG
) produktbezogen (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 11). Dies hat zur Folge, dass ein Markeneintragungsgesuch nicht
ganz, sondern nur teilweise zurückzuweisen ist, wenn die Vorinstanz hinsichtlich einzelner Waren
oder Dienstleistungen absolute Ausschlussgründe feststellt. Insofern sind die einzelnen Waren und
Dienstleistungen, für welche Schutz beansprucht wird, voneinander unabhängig (vgl. auch Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7503/2006
vom 11. Mai 2007 E. 3.5 - Absolut etc.).
Mit dem Antrag,
eine bestimmte Marke für verschiedene Waren und / oder Dienstleistungen einzutragen, geht der Gesuchsteller
somit nicht das Risiko ein, dass sein Markeneintragungsgesuch gänzlich zurückgewiesen wird,
wenn nur bezüglich einzelner Waren oder Dienstleistungen absolute Ausschlussgründe bestehen.
Das Begehren, ein Zeichen nur eventuell für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einzutragen, führt
daher nicht zu besseren Erfolgsaussichten auf Eintragung der hinterlegten Marke, als wenn auf ein derartiges
Eventualbegehren verzichtet wird. Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich für das Bundesverwaltungsgericht,
sich zur Zulässigkeit von Eventualbegehren im markenrechtlichen Eintragungsverfahren zu äussern.
5.
Die
Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuches zu prüfen (BGE 120
II 307
E. 3a - The Original; RKGE in sic! 2006 S. 264 E. 5 - Tetrapack).
Die Abbildung des angemeldeten
Zeichens zeigt einen Abfallbehälter. Da das Zeichen somit die Ware selbst verkörpert, stellt
es eine Formmarke im engeren Sinne dar (BGE 120 II 307
E. 2a - The Original, mit Verweisen; Willi, a.a.O.,
Art. 2 N. 195; Magda Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in sic! 2002 S. 794 ff.,
S. 795).
Konkret besteht das Zeichen aus einem aufrecht stehenden, gedeckten Zylinder, dessen oberes
Ende schräg abgeschnitten ist, so dass der Deckel des Zylinders die Form einer Ellipse aufweist.
Unter dem höchsten Punkt des Deckels befindet sich eine beinahe rechteckige, effektiv aber dreidimensionale
Öffnung mit drei geraden sowie einer leicht gewölbten Kante. Die untere, längere Kante
verläuft parallel zum Boden, die beiden seitlichen, kleineren Kanten verlaufen senkrecht zur unteren
Kante, und die obere, wiederum längere Kante passt sich mit ihrer Wölbung der Neigung des Deckels
an. Ein schmaler Schlitz, auf der linken Seite des Eimers mit zwei Scharnieren versehen, zieht sich vom
Boden senkrecht bis unter den Deckel hinauf, verläuft genau in der Mitte zwischen der oberen Kante
der Öffnung und dem Deckel auf die rechte Seite des Behälters, von wo er wiederum senkrecht
zum Boden bis zum unteren Ende des Zylinders geht.
Das strittige dreidimensionale Zeichen beansprucht
Schutz für Abfallbehälter aus Metall für den öffentlichen Bereich (Klasse 6) sowie
für Abfalleimer (Klasse 21).
6.
Massgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft
eines Zeichens ist der Gesamteindruck, den das Zeichen bei den massgebenden Adressaten hinterlässt
(BGE 133 III 342
E. 4 - Verpackungsbehälter aus Kunststoff; RKGE in sic! 2006 S. 264 E. 6 - Tetrapack;
Willi, a.a.O., Art. 2 N. 41 und 124).
Hinsichtlich der Abfallbehälter aus Metall für den
öffentlichen Bereich (Klasse 6) sind dies die für den Einkauf zuständigen Mitarbeiter
des Gemeinwesens, hinsichtlich der in Klasse 21 eingetragenen Abfalleimer die schweizerischen Endverbraucher.
An die Aufmerksamkeit der schweizerischen Endverbraucher dürfen keine übertriebene Anforderungen
gestellt werden (BGE 133 III 342
E. 4.1 - Verpackungsbehälter aus Kunststoff).
7.
Nachfolgend
ist zu untersuchen, ob der hinterlegten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die
beanspruchten Waren die markenrechtlich erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.
Die Vorinstanz
erwog in der angefochtenen Verfügung, die vorliegende geometrische Grundform, ein schiefwinklig
geschnittener Kreiszylinder, weise keinerlei Gestaltungsmerkmale auf, welche nicht funktional bedingt
wären. Auch die Einwurföffnung sowie die Scharniere mit der Öffnungsnaht, die der Entleerung
des Eimers diene, seien offensichtlich funktional bedingt. Diese Elemente genügten deshalb nicht,
um der Form im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen. Um als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen zu werden, müsste die hinterlegte Form viel stärker von einer banalen Form abweichen.
Auf Grund der grossen Formenvielfalt in diesem Warensegment sehe der Abnehmer auch in einer neuen Form
nicht automatisch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren, sondern nur eine weitere mögliche
Form unter den vielen anderen auf dem Markt auftretenden Warenformen. Die Eimerform weiche deshalb nicht
genügend vom banalen Formenschatz im betreffenden Warensegment ab und weise somit nicht die gesetzlich
erforderliche originäre Unterscheidungskraft auf.
Der Beschwerdeführer hält die hinterlegte
Formmarke aus zwei Gründen für unterscheidungskräftig: So habe der angemeldete Abfalleimer
im Gegensatz zu den sonst üblichen Abfalleimern eine im Verhältnis zu seiner Grösse nur
relativ kleine Öffnung an der Vorderseite, welche zudem ungewöhnlich geformt sei. Ungewöhnlich
sei ebenfalls die asymmetrische Form des Abfalleimers. Zwar würden zylindrische Formen auch bei
Abfalleimern durchaus verwendet, jedoch nicht mit dem dynamischen schrägwinkligen Deckel. Die schlanke
zylindrische Form in Kombination mit dem schrägwinkligen Deckel und der ungewöhnlich ausgestalteten
kleinen Öffnung verliehen der angemeldeten Marke eine Dynamik und erinnerten an einen zuschnappenden
Hai. Diese Assoziation mit einem Hai sei im Übrigen durch die Markenadressaten und nicht durch den
Anmelder oder dessen Lizenznehmer entstanden.
7.1 Wie der Beschwerdeführer selbst einräumt,
besteht bei Abfalleimern in der Schweiz eine Vielzahl von Warenformen. Das Publikum ist sich somit unbestrittenermassen
an eine grosse Formenvielfalt von Abfalleimern gewohnt, worauf die Vorinstanz zutreffend hingewiesen
hat. Dies ist insofern relevant, als es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale
Form zu schaffen, die von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis und nicht als dekoratives
Element oder technisches Beiwerk verstanden wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2374/2007
vom
10. März 2008 E. 5.3 - Parfümflasche und B-7419/2006
vom 5. Dezember 2007 E. 3.2). Besteht
- wie im vorliegenden Fall - in einem bestimmten Warensegment eine Vielfalt von Formen, steigen entsprechend
die Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer Form (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2374/2007
vom 10. März 2008 E. 5.3 - Parfümflasche und B-7379/2006
vom 17. Juli 2007 E. 4.3 - Leimtube,
mit Verweis auf Streuli-Youssef, a.a.O., S. 796).
7.2 Unbestrittenermassen sind zylindrische Abfalleimer
häufig anzutreffen. Dies trifft vor allem auf den häuslichen Bereich zu, während im öffentlichen
Bereich eine grössere Vielfalt von Formen herrscht, wie die von der Vorinstanz ausgesuchten Beispiele
zeigen. Die Häufigkeit derartig geformter Abfalleimer lässt sich einerseits dadurch erklären,
dass sich ein in den Abfalleimer gestülpter Kehrichtsack optimal befüllen lässt. Andererseits
bleiben keine Abfallpartikel in allfälligen Ecken und Nischen hängen, wenn der Abfalleimer
nicht mit einem Kehrichtsack ausgestattet sein sollte, so dass eine Leerung und Reinigung problemlos
möglich ist. Die Form, aus welcher das angemeldete Zeichen zur Hauptsache besteht, ist demnach als
funktional und insofern als erwartet zu bezeichnen. Im Weiteren wird das Publikum vielfach erwarten,
dass der Abfalleimer über einen Deckel verfügt, um nicht unangenehmen Geruchsemissionen ausgesetzt
zu sein, aber auch, um keinen direkten Sichtkontakt auf den allfällig unansehnlichen Inhalt zu haben.
Die meisten in der Beilage des angefochtenen Entscheids abgebildeten Abfalleimer verfügen denn auch
über einen - irgendwie gearteten - Deckel. Der Deckel der hinterlegten Marke weist die Form einer
Ellipse auf, weil er auf dem abgeschrägten Zylinder aufgesetzt ist. Die Abschrägung des Zylinders
verleiht der Marke zweifellos ästhetische Attraktivität, hat aber einen für Abfallbehälter
der Klasse 21 nicht zu unterschätzenden funktionalen Aspekt: Sie hat die Funktion eines Daches,
von dem einerseits Regen herabfliessen kann, auf das andererseits keine Gegenstände abgestellt werden
können (vgl. auch Artikel des "Tages Anzeigers" vom 22. Mai 2008 S. 47). Die Frage, ob
der über den Eimer verlaufende Schlitz mit den zwei Scharnieren funktional bedingt ist oder nicht,
kann schliesslich offen bleiben, da dieser nicht oder nur unwesentlich zum Gesamteindruck beiträgt.
Der
Beschwerdeführer weist zu Recht entgegen der Darstellung durch die Vorinstanz darauf hin, dass die
Einwurfsöffnung nicht ganz rechteckig ist, sondern dass sich die obere Kante der Neigung des Daches
anpasst. Da diese Neigung indessen relativ klein ist, hält sich die Wölbung der oberen Kante
in Grenzen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Öffnung als rechteckig oder zumindest im
Wesentlichen als rechteckig wahrnehmen. Rechteckige Einwurfsöffnungen bei Abfalleimern sind indessen
häufig anzutreffen. Aus der Kleinheit der Einwurfsöffnung ergibt sich, wiederum nur für
Abfallbehälter der Klasse 21, insofern ein funktionaler Aspekt, als Hauskehricht nur unter erschwerten
Bedingungen eingeworfen werden könnte. Auf diese Funktion hat auch die Vorinstanz zutreffend hingewiesen
(vgl. auch Artikel des "Zürcher Unterländers" vom 9. Januar 2003 [Beilage 7 der Eingabe
des Beschwerdeführers vom 8. März 2007 an die Vorinstanz] und Artikel des "Tages Anzeigers"
vom 22. Mai 2008 S. 47).
Die verschiedenen Elemente des strittigen Zeichens sind auch nicht in ungewöhnlicher
Art und Weise zusammengefügt, so dass sich das Zeichen im Gesamteindruck vom gewöhnlichen Formenschatz
abheben würde. Die angemeldete Form erscheint nur als Variante einer der gewöhnlichen Formen
von Abfalleimern. Denn die Konsumenten sind sich - sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Bereich
- an den Anblick von Abfalleimerformen gewohnt, die wie die angemeldete Form derart gestaltet sind, dass
sie zwar ästhetisch attraktiv, aber auf Grund der verwendeten Formen dennoch schlicht wirken und
über eine gewisse Funktionalität verfügen. Die angemeldete Form gibt dem Konsumenten somit
eher einen Hinweis auf die Ware selbst als auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen (vgl. hierzu
Markus Ineichen, a.a.O., S. 199 f.).
Der Beschwerdeführer macht zudem geltend, die schlanke
zylindrische Form in Kombination mit dem schrägwinkligen Deckel und der ungewöhnlich ausgestalteten
kleinen Öffnung verliehen der angemeldeten Marke eine Dynamik und erinnerten an einen zuschnappenden
Hai. Da keines der von der Vorinstanz aufgeführten Beispiele die Assoziation mit einem Hai zu wecken
vermag, hat die im vorliegenden Fall zu beurteilende Form, soweit ersichtlich, den bestehenden Formenschatz
erweitert. Dies ist aber unerheblich. Neuheit ist kein markenrechtliches Kriterium, sondern ein solches
des Patent- und Designrechts. Entscheidend ist nicht, dass die zu beurteilende Form sich von den Konkurrenzprodukten
unterscheidet. Massgebend ist einzig, dass die Abweichung von dem im betreffenden Warensegment üblichen
Formenschatz für die Abnehmer unerwartet und ungewöhnlich ist (RKGE in sic! 2005 S. 470 E.
8 - Wabenstruktur, mit Verweis u.a. auf Heinrich/Ruf, a.a.O., S. 402). Dies ist nach dem Gesagten nicht
der Fall.
8.
Da sich der Beschwerdeführer erklärtermassen weder auf auf den Grundsatz
der Gleichbehandlung berufen noch geltend gemacht hat, das hinterlegte Zeichen habe sich im Verkehr durchgesetzt,
erübrigt sich für das Bundesverwaltungsgericht eine entsprechende Prüfung.
9.
Zusammenfassend
ergibt sich, dass die angemeldete dreidimensionale Marke Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG
darstellt.
Die Vorinstanz hat ihr daher zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert.
Die Beschwerde erweist
sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.
10.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens
sind in der Regel der unterliegenden Partei - im vorliegenden Fall dem Beschwerdeführer - aufzuerlegen;
ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG
). Die Verfahrenskosten können
ganz oder teilweise erlassen werden, wenn: ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand für das Gericht
durch Rückzug erledigt wird; andere Gründe in der Sache oder in der Person der Partei es als
unverhältnismässig erscheinen lassen, sie ihr aufzuerlegen (Art. 6 Bst. a
und b des Reglements
vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR
173.320.2]). Solche Gründe liegen zum Beispiel vor, wenn der Anspruch auf rechtliches
Gehör verletzt wurde (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2334/2006
vom 6. September 2007 E.
7.1; vgl. auch Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zürich 1998, Rz. 702, mit Verweisen). Die Begründung des angefochtenen Entscheids
gibt zwar in einem Punkt Anlass zu Kritik (vgl. E. 3.2), ist ansonsten aber ausführlich und nachvollziehbar.
Es rechtfertigt sich daher nicht, dem Beschwerdeführer wie sinngemäss beantragt die Verfahrenskosten
ganz oder teilweise zu erlassen.
Die dem Beschwerdeführer aufzuerlegenden Verfahrenskosten
sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG
, Art. 2 Abs. 1 VGKE
). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE
). Die Schätzung des
Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr.
100'000.-- angenommen werden darf (BGE 133 III 490
E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren
oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Eine Parteientschädigung ist dem unterliegenden
Beschwerdeführer nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG
, Art. 7 Abs. 1 VGKE
).
Demnach
erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten
von Fr. 2'500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 3'000.-- verrechnet. Dem Beschwerdeführer werden daher Fr. 500.-- nach Eintritt der Rechtskraft
des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung
zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
-
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Die
vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli
Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen
nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG
, SR
173.110]). Die Rechtsschrift
ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel
und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der
Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG
).
Versand: 23. Juli
2008