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BGE 70 I 298
59. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1944 i. S. Merz & Co. gegen
eidg. Amt für geistiges Eigentum.
Regeste:
Markenschutz, internationale Marke.
Eine internationale Marke kann bei der Erneuerung nach Ablauf der Schutzdauer
wie eine erstmalige Anmeldung überprüft werden. (Madrider Abkommen Art. 6 Abs.
1; BRB dazu Art. 9; Pariser Verbandsübereinkunft Art. 6 B Abs. 1 Ziff. 3).
Protection des marques de fabrique, marque internationale.
La demande en renouvellement de l'enregistrement d'une marque internationale,
formée après expiration de la période de protection, peut être examinée de la
même façon que la première demande tendante à l'inscription de la marque
(Convention de Madrid, art. 5 al. 1; ACF relatif à cette convention, art. 9;
Convention d'union de Paris. art. 6 B. al. 1. ch. 3).
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Protezione delle marche di fabbrica, marca internazionale.
Là domanda di rinnovo della registrazione d'una marca internazionale,
presentata dopo lo spirare del periodo di protezione, pub essere esaminata
nello stesso modo che la prima domanda per ottenere l'iscrizione della marca
(Accordo di Madrid, art. 6 cp. I, DCF concernente questa convenzione, art. 9,
Convenzione d'unione di Parigi, art. 6 B, cp. 1, cifra 3).
4.- Es bleibt lediglich noch der Einwand der Beschwerdeführerin zu prüfen,
dass das Amt einer internationalen Marke den Schutz nicht verweigern könne,
wenn es sich nur um deren Erneuerung nach Ablauf der Schutzdauer handle.
Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. a) Gemäss den internationalen
Vereinbarungen kann einer internationalen Marke in einem Lande der Schutz
verweigert werden, wenn sie wegen Verstosses gegen die guten Sitten auch im
nationalen Register des betreffenden Landes nicht eingetragen werden könnte.
(Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 betr. die
internationale Eintragung der Fabrik oder Handelsmarken, Fassung vom 2. Juni
1934; Art. 6 lit. B Abs. 1 Ziffer 3 der Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, Fassung vom 2. Juni
1934; BRB vom 29. September 1939 über die Ausführung des Madrider Abkommens,
Art. 9). Wenn daher nach schweizerischem Recht die Erneuerung einer
Markeneintragung abgelehnt werden kann mit der Begründung, sie verstosse gegen
die guten Sitten, so ist auch gegenüber der Erneuerung eines internationalen
Markeneintrags eine solche Schutzverweigerung zulässig.
b) Eine schweizerische Marke muss ohne jeden Zweifel anlässlich ihrer
Erneuerung gleich geprüft werden wie eine erstmals zur Eintragung angemeldete.
Art. 8 Abs. 2

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

MSchG Art. 8 Ausstellungspriorität - Wer eine mit einer Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens vom 22. November 19286 über die internationalen Ausstellungen in einem Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft7 vorstellt, kann für die Hinterlegung das Datum des Eröffnungstages der Ausstellung beanspruchen, sofern er die Marke innerhalb von sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt hinterlegt.
Erneuerung der Markeneintragung statuiert, bestimmt nämlich im weiteren, die
Erneuerung unterliege «den gleichen Förmlichkeiten», wie eine erste
Eintragung. Was unter diesen Förmlichkeiten zu verstehen ist, geht aus Art. 18
Abs. 1

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

MSchG Art. 18 Lizenz
|1||Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen.|
|2||Die Lizenz wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Sie erhält damit Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke.|
«finden auf das Gesuch um Erneuerung der Eintragung einer Marke die
Bestimmungen
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über die Hinterlegung, Eintragung und Veröffentlichung neuer Marken (II.
Abschnitt dieser Vo) entsprechende Anwendung». In Abschnitt II, auf den
verwiesen wird, ist Art. 12

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

MSchG Art. 12 Folgen des Nichtgebrauchs
|1||Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.|
|2||Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend gemacht hat.|
|3||Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber.|
einzuschlagen ist, wenn auf ein Hinterlegungsgesuch der oben erwähnte Art. 14

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen
|1||Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.|
|2||Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden.|
MSchG zutrifft.
Das vom schweizerischen Gesetzgeber gewählte System hat übrigens seinen guten
Grund. Denn da der Begriff der guten Sitten sich im Laufe der Zeit ändern
kann, besteht ein Bedürfnis dafür, vor der Eintragung einer Marke für eine
neue Schutzdauer von 20 Jahren nachzuprüfen, ob sie immer noch mit den guten
Sitten im Einklang stehe.
c) Die Beschwerdeführerin glaubt, sich auf Art. 7 Abs. 3 des Madrider
Abkommens berufen zu können, wonach die Erneuerung eines Eintrags verweigert
werden kann, wenn die Marke eine Veränderung erfahren hat. Hieraus will die
Beschwerdeführerin ableiten, dass die Eintragserneuerung einer unveränderten
Marke nicht abgelehnt werden könne.
Die von der Beschwerdeführerin herangezogene Bestimmung bezieht sich aber
lediglich auf die Frage, unter welchen Bedingungen eine Marke zur Erneuerung
entgegengenommen werden kann. Ob einer zur Erneuerung angemeldeten Marke der
Schutz verweigert werden könne oder nicht, bestimmt sich dagegen nach dem oben
erwähnten Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens. Die Beschwerdeführerin beruft
sich für die von ihr vertretene Auffassung auf die deutschen Kommentare zum
Madrider Abkommen. Diese nehmen allerdings den Standpunkt ein, einer
internationalen Marke könne bei der Erneuerung des Eintrags der Schutz nicht
verweigert werden. Allein wie das beschwerdebeklagte Amt zutreffend bemerkt,
erklärt sich diese Stellungnahme daraus, dass eben die internationale Marke
der gleichen Behandlung unterliegt wie die nationale und dass nach deutschem
Recht im Gegensatz zu der schweizerischen Regelung eine Marke bei der
Erneuerung nicht überprüft werden kann (BECHER, Warenzeichengesetz und
internationale Markenregistrierung. S. 180 N. 4).
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d) Fehl geht schliesslich auch die Berufung der Beschwerdeführerin auf BGE 69
I 115 ff. Dort handelte es sich darum, ob das Amt befugt sei, anlässlich der
Übertragung einer Marke während der Schutzdauer die Löschung wegen Verstosses
gegen die guten Sitten anzuordnen. Das Bundesgericht entschied, dass eine
Übertragung der Marke dem Amt keine Prüfungsbefugnisse zu verschaffen vermöge,
die es ohne eine Übertragung nicht auch hätte. Die heute zu entscheidende
Frage, welches der Umfang der Prüfungsbefugnis des Amtes bei einer Erneuerung
des Markeneintrags sei, ist ganz anders gelagert, da man es nicht mit einem im
Laufe der Schutzdauer rein zufällig eintretenden Ereignis zu tun hat, sondern
mit der Frage, ob die Schutzdauer verlängert werden könne oder nicht.