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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung IIB-788/2007
{T 0/2}
Urteil
vom 1. April 2008
Besetzung
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter
David Aschmann;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
Parteien
P._______,
vertreten
durch Herr Rechtsanwalt Dr. Albert Schmid,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuche
Nr. 02943/2005 und Nr. 02944/2005 traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.).
Sachverhalt:
A.
Die
Beschwerdeführerin ersuchte am 8. Dezember 2005 um Markenschutz für die beiden Wort-/Bildmarken
CH-02943/2005 und CH-02944/2005 "traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN" (fig.), letztere mit
dem Farbanspruch schwarz/rot, für "Druckerzeugnisse" in Klasse 16, "Werbung, Büroarbeiten"
in Klasse 35 und für "Veranstaltung von Reisen" in Klasse 39. Die Zeichen präsentieren
sich wie folgt:
B.
Mit Schreiben vom 21. Februar 2006 beanstandete die Vorinstanz mit
Ausnahme von "Büroarbeiten" in Klasse 35 die fehlende Unterscheidungskraft der beiden
Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
C.
Mit Eingabe vom 5.
Mai 2006 beantragte die Beschwerdeführerin unter Einreichung von Belegen, die hinterlegten Zeichen
für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen als im Verkehr durchgesetzte Marken
zum Markenschutz zuzulassen.
D.
Die Vorinstanz erklärte mit Schreiben vom 28. Juli
2006 dass sie die hinterlegten Zeichen zusätzlich zu "Büroarbeiten" in Klasse 35
auch für "Veranstaltung von Reisen" in Klasse 39 als originär unterscheidungskräftig
erachte. Mangels Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung halte sie dagegen für "Druckerzeugnisse"
in Klasse 16 sowie für "Werbung" in Klasse 35 an ihrer Zurückweisung fest.
E.
Mit
Stellungnahme vom 27. September 2006 zog die Beschwerdeführerin ihre Markeneintragungsgesuche bezüglich
der Dienstleistung "Werbung" in Klasse 35 zurück und bat betreffend die noch strittigen
Waren "Druckerzeugnisse" in Klasse 16 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
F.
Mit
zwei Verfügungen vom 27. Dezember 2006 wies die Vorinstanz die beiden Markeneintragungsgesuche für
"Druckerzeugnisse" in Klasse 16 zurück. Dagegen gewährte sie den Zeichen für
die Dienstleistungen "Büroarbeiten" in Klasse 35 sowie "Veranstaltung von Reisen"
in Klasse 39 Markenschutz. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass die
Zeichen direkt die beanspruchten Waren der Klasse 16 beschrieben und somit diesbezüglich nicht unterscheidungskräftig
seien. Auch seien die vorliegenden grafischen Ausgestaltungen ungenügend, um den Marken im Gesamteindruck
Kennzeichnungskraft zu verleihen. Ferner sei die Verkehrsdurchsetzung der Zeichen nicht glaubhaft gemacht
worden, würden diese doch erst seit zwei Jahren in den hinterlegten Formen verwendet. Im Übrigen
liege entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
vor, wobei dieser bezüglich der Eintragungsfähigkeit von Marken nur restriktiv Anwendung finde.
G.
Gegen
die beiden Verfügungen vom 27. Dezember 2006 reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
30. Januar 2007 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte sinngemäss, Ziffer
1 der Verfügungen der Vorinstanz aufzuheben und die hinterlegten Marken auch für "Druckerzeugnisse"
in Klasse 16 zuzulassen. Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor,
dass sich die hinterlegten Zeichen im Verkehr durchgesetzt hätten, werde das Magazin doch seit 1996
unter diesem Namen herausgebracht. Die Publikation verfüge über einen hohen Stellenwert in
der Reisebranche und werde ohne weiteres mit den anderen Druckerzeugnissen der Beschwerdeführerin
in Verbindung gebracht, zumal diese ebenfalls den Wortbestandteil "travel" enthielten. Dabei
sei nicht nachvollziehbar, weshalb die angemeldeten Zeichen anders als ihre anderen Marken nicht schützbar
sein sollen. Auch gelte es zu berücksichtigen, dass sich die Zeichen nicht nur an den schweizerischen
Durchschnittskonsumenten, sondern auch an Tourismusprofis wie Reisebüros und Hotelketten richteten.
Des Weiteren überzeugten die Ausführungen der Vorinstanz bezüglich des veränderten
Logos nicht, würden die Zeichen doch in erster Linie als Wort und nicht in ihrer grafischen Ausgestaltung
wahrgenommen. Im Übrigen sehe der Grundsatz der Rechtsgleichheit keinen Vorbehalt zugunsten des
Markenrechts vor, weshalb der Maxime auch in diesem Bereich Nachachtung zu verschaffen sei.
H.
Mit
Vernehmlassungen vom 15. März 2007 und 8. Mai 2007 beantragte die Vorinstanz die Beschwerde unter
Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie unter Hinweis auf die angefochtenen Verfügungen
im Wesentlichen aus, dass die Verkehrsdurchsetzung nicht anhand der Belege der Jahre 1996 bis 2004 geltend
gemacht werden könne, da sich die damals verwendete grafische Gestaltung von den aktuellen Ausgestaltungen,
für welche um Markenschutz ersucht werde, im Gesamteindruck wesentlich unterscheide. Ferner müssten
die Zeichen für die Verkehrsdurchsetzung von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr
als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden, weshalb sie bereits dann zurückzuweisen
seien, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben sei.
Im Übrigen seien die von der Beschwerdeführerin zur Begründung der Verletzung der Gleichbehandlungspflicht
aufgezählten Schweizer Voreintragungen entweder vom Sinngehalt her mit den hinterlegten Zeichen
nicht direkt vergleichbar oder würden nicht für Waren der Klasse 16 beansprucht.
Auf
die Argumente der Parteien - inklusive der in den weiteren Stellungnahmen der Beschwerdeführerin
vom 5. Juni 2007 und vom 19. Februar 2008 sowie der Vorinstanz vom 4. März 2008 vorgebrachten -
wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das
Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Entscheide der Vorinstanz vom
27. Dezember 2006 stellen Verfügungen im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR
172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügungen können
im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht
angefochten werden (Art. 44 ff
. VwVG i.V.m. Art. 31 ff
. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005, VGG, SR
173.32).
2.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen
Verfügungen durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder
Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Eingabefrist
und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4
VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff
. VwVG).
Auf
die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
3.
Nach der Legaldefinition von Art.
1 Abs. 1
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR
232.11) ist die Marke ein Zeichen, das
geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Art. 1 Abs. 2
MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern,
Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente
untereinander oder mit Farben bestehen.
4.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach
Art. 2 Bst. a
MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Solchen Zeichen fehlt
für die originäre Schutzfähigkeit die erforderliche Unterscheidungskraft oder es besteht
ein Freihaltebedürfnis an ihnen. Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a
MSchG gelten unter anderem
Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche das Zeichen bestimmt
ist (so genannte beschreibende Angaben; BGE 114 II 171
E. 2a Eile mit Weile mit Hinweisen). Ist eine
Marke als Gemeingut zu qualifizieren, bleibt zu prüfen, ob sie allenfalls infolge Verkehrsdurchsetzung
einzutragen ist. Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass ein bestimmtes Zeichen Kennzeichnungskraft erlangt
hat, dass es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender
Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 130 III 331
E. 3.1
Swatch mit Hinweisen).
5.
Unbestritten ist, dass der Wortlaut "traveltip DAS MAGAZIN
FÜR FERIEN" für Druckerzeugnisse in Klasse 16 nicht originär kennzeichnungskräftig
ist. Ebenfalls nicht strittig ist, dass die grafische Ausgestaltung der beiden Wort-/Bildmarken nicht
ausreicht, um diesen die erforderliche Unterscheidungskraft zu verschaffen. Zu prüfen ist dagegen,
ob sich die beiden Zeichen für die angemeldete Warenkategorie im Verkehr durchgesetzt und somit
Kennzeichnungskraft erworben haben. Die Vorinstanz verneinte dies, da die Zeichen erst seit dem Jahr
2005 in den hinterlegten Formen gebraucht würden und die zuvor verwendete grafische Ausgestaltung
im Gesamteindruck wesentlich abweiche, weshalb sie nicht angerechnet werden könne.
6.
Fest
steht, dass das Wortelement der angemeldeten Marken seit 1996 zur Bezeichnung einer Reisebroschüre
benutzt wird, welche an den Ferienmessen von Basel, Bern, St. Gallen und Zürich gratis abgegeben
sowie der Reisefachzeitung TRAVEL INSIDE als Sonderheft beigelegt wird. Bis 2004 erschien das Druckerzeugnis
einmal jährlich, in den Jahren 2005 und 2006 zweimal per annum sowie im Jahr 2007 dreimal. Aus dem
Impressum der Frühlingsausgabe 2008 lässt sich entnehmen, dass für dieses Jahr vier Ausgaben
geplant sind. Aufgrund der in Art. 6
MSchG kodifizierten Hinterlegungspriorität folgt, dass die
Marke am Hinterlegungstag unterscheidungskräftig sein muss, um eingetragen werden zu können.
Ein späterer Zeitraum darf nicht berücksichtigt werden (RKGE in sic! 1997, 162 f. Bienfait
totale). Da die Markenanmeldungen am 8. Dezember 2005 erfolgten, können nur die Reisebroschüren
bis zur Herbst-/Winterausgabe 2005 beachtet werden. Auf den Magazinen von 1996 bis 2004 wurde noch das
alte Logo verwendet, wobei der Begriff "TRAVEL" in schwarzen Grossbuchstaben auf einem liegenden,
weissen, rot umrahmten Rechteck steht und das Wortelement "TIP" in weissen Grossbuchstaben
von oben nach unten geschrieben unmittelbar rechts daneben auf einem stehenden, roten Rechteck. Die beiden
Vierecke bilden zusammen wiederum ein liegendes Rechteck, über welchem in weissen Grossbuchstaben
von kleiner Schriftgrösse "DAS MAGAZIN FÜR FERIEN" und die jeweilige Jahreszahl geschrieben
ist. Demgegenüber wird bei der aktuell verwendeten grafischen Fassung auf geometrische Elemente
verzichtet. Unter dem in Kleinbuchstaben geschriebenen Begriff "traveltip" steht in Grossbuchstaben
von kleinerer Schriftgrösse die Wortgruppe "DAS MAGAZIN FÜR FERIEN". Abgesehen vom
Wortbestandteil "tip", der in roter Farbe gehalten ist, sind die restlichen Schriftzeichen
je nach Helligkeit des Hintergrundes einheitlich entweder in Schwarz oder in Weiss ausgefertigt. Demnach
lässt sich festhalten, dass die früher und die aktuell verwendete Ausgestaltung des Logos ausser
den identischen, aber nicht kennzeichnungskräftigen Wortbestandteilen und der farblichen Abgrenzung
zwischen den Elementen "travel" und "tip" über keine Gemeinsamkeiten verfügen.
Auch fällt der abweichende Gebrauch bei einer Wort-/Bildmarke mehr ins Gewicht als bei einer Wortmarke.
Es kann somit der Auffassung der Vorinstanz, wonach die vor 2005 benutzte Markengestaltung wegen wesentlicher
Abweichung von den angemeldeten Zeichen nicht an deren Gebrauchsdauer angerechnet werden kann, gefolgt
werden.
7.
Dagegen unterscheidet sich die aktuelle Logogestaltung, was auch nicht bestritten
ist, von den hinterlegten Marken im Gesamteindruck nicht wesentlich. So gekennzeichnet erschienen vor
der Zeichenanmeldung zwei Ausgaben der Reisebroschüre, die Frühlings-/Sommer- sowie die Herbst-/Winterausgabe
2005, mit einer Auflage von 60'000 bzw. 125'000 Exemplaren. Dabei handelt es sich nicht um beglaubigte
Leserzahlen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass Tausende von Broschüren ungelesen an
Messeständen und in Reisebüros herumliegen. Ausserdem erscheint eine Auflagezahl von 60'000
Stück für eine Zeitschrift eher gering.
8.
Die Vorinstanz erachtet eine Verkehrsdurchsetzung
in der Regel als dann eingetreten, wenn der Gebrauch des Zeichens während mindestens zehn Jahren
dargetan ist. In besonderen Fällen, etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen oder Produkten,
die einem schnellen Wandel unterworfen sind, kann auch der Gebrauch eines kürzeren Zeitraumes genügen
(L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2
MSchG N 39 mit Hinweisen).
Solche besonderen Umstände liegen in casu nicht vor. Einerseits kann eine zweimal im Jahr erschienene
Broschüre nicht mit einer Tageszeitung verglichen werden, genügen doch eine bis zwei jährliche
Ausgaben bei einer Zeitschrift nur knapp für den rechtserhaltenden Gebrauch (RKGE in sic! 2007,
42 Okay (fig.)/Okay (fig.)). Andererseits wird das Magazin auf billigem Papier gedruckt und gratis abgegeben,
weshalb dafür wahrscheinlich ein erheblich geringeres Interesse der Kundschaft besteht, als wenn
diese das Blatt selber auswählen würde und bezahlen müsste. Ausserdem beansprucht die
Beschwerdeführerin die Marken für "Druckerzeugnisse" und nicht für "Reisemagazine".
Abnehmer sind daher nicht nur an Reisen interessierte Personen bzw. Reisebürokunden, sondern alle
Menschen, die lesen können. Es muss somit von einem weit gefassten Abnehmerkreis ausgegangen werden,
was eine Verkehrsdurchsetzung zusätzlich erschwert. Im Übrigen ist in der Doktrin per se umstritten,
ob sich eine Marke innerhalb weniger Monate im Verkehr durchsetzen kann. So wirke eine Bekanntheit aufgrund
einer kurzfristigen Werbeaktion selten nachhaltig und entspreche damit nicht dem mit der Verkehrsdurchsetzung
angestrebten Gesetzeszweck (vgl. C. Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 2
MSchG N 181 zu
RKGE in sic! 1997, 162 Bienfait total).
Das Bundesverwaltungsgericht hält aus diesen Gründen
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung der hinterlegten Marken für "Druckerzeugnisse"
in Klasse 16 als nicht erbracht.
9.
Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann auf
eine Reihe von in der Schweiz eingetragenen Marken, die den Bestandteil "travel" enthalten,
und macht geltend, dass die Nichteintragung ihrer Zeichen den Grundsatz der Rechtsgleichheit verletze.
Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar
sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik einer erneuten
Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen
ist, muss das anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein
müssen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003, 803 We keep our promises), zumal bereits
geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens
von grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998, 303 Masterbanking). Die von der Beschwerdeführerin
zum Vergleich herangezogenen Marken sind abgesehen vom Zeichen TRAVEL-INFO (P-429659) entweder hinsichtlich
der angemeldeten Waren oder der Kennzeichnungskraft nicht mit den hinterlegten Marken vergleichbar. Dagegen
wurde das Zeichen TRAVEL-INFO für "Zeitschriften" in Klasse 16 als durchgesetzte Marke
eingetragen, weshalb auch es nicht zum Vergleich herangezogen werden kann. Im Übrigen bestünde
gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im
Unrecht, nämlich dann, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde
vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen
gedenkt (BGE 127 I 1
E. 3a).
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die beiden Zeichen
zurecht nicht für "Druckerzeugnisse" in Klasse 16 im schweizerischen Markenregister eingetragen
hat. Die Beschwerde ist demnach als unbegründet abzuweisen
10.
Bei diesem Ausgang
sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG
)
und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht
es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art.
4 VGKE
). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten
aus der Praxis zu orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert
zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007
vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren
auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert
der strittigen Marke.
11.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
VwVG, Art. 7 ff
. VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die
Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin
werden demnach Fr. 500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
3.
Es
wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
die
Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
die Vorinstanz
(Ref-Nr. 02943/2005 und Nr. 02944/2006; Gerichtsurkunde)
dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement
(Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der
vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde
in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR
173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren,
deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen
(vgl. Art. 42 BGG
).
Versand: 2. April 2008