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TF, arrêt 4A_518/2021 du 6 avril 2021 (ATF 148 III 257) – marques événementielles, motifs absolus, domaine public, tromperie
Art. 2 let. a LPM : Le public comprend les marques «QATAR 2022 (fig.)» et «WORLD CUP 2022 (fig.)» comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à l’origine des produits et services ainsi désignés. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif originaire pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 1, 3 – 12, 14 – 16, 18, 20 – 21, 24 – 43 et 45.
Art. 2 let. c LPM : Les signes «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» et «PUMA WORLD CUP 2022» induisent en erreur car ils éveillent auprès des milieux intéressés l’attente d’une relation particulière (et en réalité inexistente) entre le titulaire des marques (PUMA SE) et la Coupe du monde de football 2022.
Les faits
La société PUMA SE est titulaire en Suisse des marques verbales «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» (CH 727 955) et «PUMA WORLD CUP 2022» (CH 735 189) pour des vêtements, accessoires et autres produits en classes 18, 25 et 28. Ces marques ont été déposées le 2 octobre 2018 et le 19 février 2019 et enregistrées le 5 mars et le 26 août 2019 respectivement.
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est titulaire des marques suisses «QATAR 2022 (fig.)» (CH 725 428) et «WORLD CUP 2022 (fig.)» (CH 725 429) déposées le 5 décembre 2018 et enregistrées par l’IPI 14 jours plus tard pour une large gamme de produits et services dans les classes 1, 3 – 12, 14 – 16, 18, 20 – 21, 24 – 43 et 45.
En date du 3 mai 2019, la FIFA saisit le Tribunal de commerce du canton de Zurich et demande l’annulation des deux marques de PUMA SE pour tous les produits revendiqués. Reconventionnellement, PUMA SE demande l’annulation des deux marques de la FIFA pour tous les produits et services revendiqués.
Le Tribunal zurichois rejette les deux actions. Il estime que les marques de PUMA SE ne sont pas objectivement de nature à éveiller des idées erronées sur la relation entre PUMA SE et la FIFA ou entre PUMA SE et la Coupe du monde de football 2022 au Qatar organisée par la FIFA. Il considère par ailleurs que les éléments graphiques des marques de la FIFA leur confèrent un caractère distinctif suffisant. En outre, PUMA SE ne parvient pas à démontrer que la FIFA n’a aucune intention d’utiliser ses marques et qu’elle ne les dépose que de manière défensive.
Les deux parties recourent au Tribunal fédéral contre cette décision. PUMA SE fait valoir que les marques de la FIFA appartiennent au domaine public. FIFA fait grief à PUMA SE de tromper le public en faisant faussement croire à l’existence d’un lien commercial avec elle.
Le TF réforme entièrement l’arrêt cantonal, donne raison aux deux parties et annule les 4 marques en cause.
Appartenance au domaine public des marques événementielles de la FIFA
L’instance inférieure a considéré qu’au vu de la jurisprudence et de la littérature pratiquement unanimes concernant des marques événementielles comparables, les combinaisons de mots « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 » devraient être considérées comme appartenant au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM. La question pouvait cependant rester ouverte en l’espèce dès lors que les marques en cause étaient combinées et que les éléments graphiques conféraient à l’ensemble un caractère distinctif suffisant.
Le TF commence par rappeler ce qu’est une marque et qu’elle est sa fonction. Une marque est un signe susceptible de distinguer et apte à individualiser les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 LPM). En revanche, d’éventuelles autres fonctions économiques telles que la publicité, le profilage ou la communication du titulaire de la marque dans le cadre de la concurrence ne bénéficient pas d’une protection indépendante.
Se référant notamment à la jurisprudence allemande1, il précise ensuite que les marques dites événementielles, dont la protection est demandée pour la désignation d’une manifestation, ne sont pas soumises à des exigences différentes, et certainement pas moindres, des autres marques.
Se fondant ensuite sur la doctrine suisse3 et la jurisprudence allemande1, il explique que l’association du lieu de déroulement et de l’année de déroulement (ou de «World Cup» et de l’année de déroulement) est largement répandue, en particulier pour les manifestations sportives, et est perçue sans autre comme une référence à l’événement, par exemple sportif, qui se déroule au lieu et à l’année en question. Le public comprend une telle désignation comme une description de la manifestation elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à l’origine des produits et services ainsi désignés.
Par conséquent, les combinaisons de mots «QATAR 2022» et «WORLD CUP 2022» sont comprises par le public visé comme une référence à la Coupe du monde de football ayant lieu en 2022 au Qatar.
Contrairement à ce qu’ont décidé la cour zurichoise et, avant elle, l’IPI, le TF estime que la reproduction du ballon figurant dans les signes litigieux n’est pas suffisamment distinctive pour permettre de lever le motif d’exclusion déduit de l’art. 2 let a LPM.
Le TF juge donc que les deux signes « QATAR 2022 » (fig.) et « WORLD CUP 2022 » (fig.) sont dépourvus de caractère distinctif originaire. Tant pour la manifestation sportive elle-même que pour les produits et services liés à son organisation, les deux signes déposés sont directement descriptifs. Le public les associe à l’événement sportif en tant que tel et n’y voit aucune référence à un fabricant ou à un organisateur.
Se référant encore une fois à la jurisprudence allemand1, il considère que même dans le cas des articles de merchandising qui, en tant que tels, n’ont pas de lien direct avec la manifestation footballistique, les acheteurs ne reconnaissent qu’une référence à l’événement extrêmement connu. Ils ne partiront pas du principe que les marques identifient l’origine des produits et services sur lesquels elle est apposée et que ceux-ci proviennent d’une entreprise déterminée.
L’instance inférieure a certes laissé ouverte la question de l’imposition sur le marché puisqu’elle a admis le caractère distinctif des signes. Le TF précise néanmoins qu’étant donné que les deux signes n’ont pas encore été utilisés jusqu’à présent, il ne comprend pas (et la FIFA ne le fait pas valoir) dans quelle mesure une imposition sur le marché aurait eu lieu dans le cas concret.
Le TF annule donc ces deux marques pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
Examen du risque de tromperie des marques PUMA
Le motif d’exclusion prévu à l’art. 2 let. c LPM vise à empêcher que des signes trompeurs ne nuisent à la concurrence, notamment à la transparence du marché. Cette disposition garantit le principe de la bonne foi dans les relations commerciales. La confiance des acteurs du marché dans les informations qu’un signe peut donner ne doit pas être déçue.
L’art. 2 let. c LPM empêche uniquement l’enregistrement des signes trompeurs. Il n’interdit ni l’utilisation de signes trompeurs ni l’utilisation trompeuse de marques en soi légitimes. De tels usages doivent être appréciés selon d’autres dispositions légales – par exemple l’art. 47 al. 3 LPM ou les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale.
Pour déterminer si l’on est en présence d’un signe trompeur, le seul critère déterminant est de savoir si le signe est objectivement de nature à susciter chez l’acheteur des idées ou des attentes erronées quant à l’offre qu’il propose en relation avec les produits et services revendiqués. Un risque de tromperie est suffisant pour justifier le refus de la protection.
Ce risque peut notamment résulter du fait que le signe permet de tirer des conclusions erronées sur la situation commerciale du titulaire de la marque.
En l’occurrence, le TF part du principe que les destinataires suisses d’articles de sport, de vêtements et d’accessoires perçoivent directement l’élément du signe «WORLD CUP QATAR 2022» comme une référence à la Coupe du monde de football au Qatar en 2022.
En outre, compte tenu de l’importance considérable du football en Suisse et de l’intérêt notoirement extraordinairement élevé du public suisse pour les coupes du monde de football qui ont lieu tous les quatre ans, il est évident pour le TF que cette référence à la Coupe du monde de football au Qatar sera comprise déjà sur le seul élément «WORLD CUP 2022» du signe.
En se fondant sur les faits établis par l’autorité inférieur, le TF juge qu’il est incontestable que PUMA SE entend (beabsichtigt), avec les marques litigieuses, faire référence à cette manifestation et non à une quelconque coupe du monde dans un autre sport. Du reste, il n’a pas été démontré qu’une autre coupe du monde se déroulerait en même temps au Qatar. Le TF n’explique toutefois pas en quoi l’intention du titulaire constitue un élément objectif qui se déduit directement du signe tel qu’il figure au registre.
Par conséquent, selon le TF, l’association des éléments «PUMA» et «WORLD CUP QATAR 2022» ou «WORLD CUP 2022» fait naître dans l’esprit du public cible l’attente d’une relation particulière entre le titulaire de la marque PUMA et la Coupe du monde de football 2022 organisée par la FIFA. L’acheteur moyen suisse part du principe, en raison de la combinaison choisie des éléments constitutifs des marques litigieuses, que les articles de sport, vêtements et accessoires revendiqués proviennent d’une entreprise qui fait office de sponsor principal de la Coupe du monde de football au Qatar.
Dès lors que PUMA SE n’est ni sponsor officiel, ni partenaire, ni (co)organisatrice de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, les attentes suscitées par ses deux marques litigieuses auprès du public visé sont déçues. Par conséquent, le TF considère qu’il s’agit de signes trompeurs qui sont exclus de la protection des marques en vertu de l’art. 2 let. c LPM. Il annule ainsi les marques «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» ou «PUMA WORLD CUP 2022».
La circonstance, mentionnée dans la décision cantonale, selon laquelle le public concerné sait que les partenaires officiels de la FIFA indiquent clairement leur relation avec celle-ci, par exemple en utilisant les logos officiels avec l’acronyme « FIFA » et la mention « sponsor », ne saurait y changer quelque chose. L’appréciation du risque de tromperie se fait en fonction du signe tel qu’il figure au registre et son utilisation concrète (y compris les indications explicatives sur le produit, l’emballage ou dans l’environnement de présentation) doit être ignorée.
Risque de tromperie engendré par un élément appartenant au domaine public
PUMA SE a fait valoir que si les termes «WORLD CUP QATAR 2022» ou «WORLD CUP 2022» appartiennent au domaine public et ne sont pas compris comme une référence aux produits et services provenant de la FIFA, il ne peut pas y avoir d’attente déçue et, partant, de tromperie.
Cette apparente contradiction dans la décision du TF a également été soulevée par Philippe Gilliéron lequel considère que la conséquence au constat (sous l’angle de la tromperie) qu’un signe est perçu comme un renvoi à un évènement mis sur pied par une organisation déterminée est que, précisément, ce signe est apte à renvoyer à cette organisation et, par conséquent, est distinctif. Selon cette logique, les signes auraient dû être admis (comme nous le comprenons, à tout le moins en lien avec les produits pour lesquels la tromperie a été retenue).
A notre avis, le TF répond à cette apparente contradiction. Il annule les marques de la FIFA au motif que les acheteurs ne reconnaissent dans ces marques qu’une référence à l’événement extrêmement connu. Ces acheteurs sont conscients que l’événement est organisé par la FIFA et cela suffit à créer un risque de tromperie. Toutefois, ces mêmes acheteurs ne partiront pas du principe que les marques de la FIFA identifient l’origine des produits sur lesquels elle est apposée et que ceux-ci proviennent d’une entreprise déterminée. Ces signes ne sont donc pas aptes à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
1 Bundesrgerichtshof, I ZB 96/05 du 27 avril 2006 – FUSSBALL WM 2006. Dans cette affaire, la haute cour allemande a estimé que «FUSSBALL WM 2006» était une désignation usuelle pour l’événement de la Coupe du monde de football en 2006, que le public associe toujours à cet événement en tant que tel, en raison de sa notoriété générale et de son caractère univoque sur le plan conceptuel. Elle n’est pas apte à servir de moyen distinctif pour identifier des produits et des services comme provenant d’une entreprise déterminée. Il ajoute de manière générale (c’est-à-dire indépendamment du degré de connaissance de l’événement) que la désignation usuelle d’événements, non seulement pour l’événement lui-même, mais aussi pour les produits et services que le public associe à cet événement, qu’il s’agisse d’une fabrication spéciale, d’une offre spéciale ou d’une prestation nécessaire ou supplémentaire à l’occasion de cet événement sont à compter parmi les désignations non distinctives. L’appartenance au domaine public d’indication décrivant l’événement s’oppose à son attribution à une entreprise déterminée en tant que marque (N20).
L’EUIPO suit la même ligne (Directives, Partie B, chapitre 4, ch. 2.12): Les marques qui consistent en la combinaison du nom d’un pays/d’une ville et d’un chiffre indiquant une année doivent être refusées en vertu de l’ article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE lorsque la combinaison est perçue par les consommateurs pertinents comme décrivant un événement intervenu au cours de cette année spécifique dans le lieu géographique concerné, elle doit être refusée pour tous les produits et services visés par la demande de protection, puisque l’on estime que le lien descriptif s’applique à tout produit ou service. Voir aussi la décision de la Chambre des recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (R 1467/2005-1, § 34) qui annule la marque verbale GERMANY 2006 pour tous les produits et services revendiqués dans 37 différentes classes au motif qu’il s’agissait d’une indication exclusivement descriptive devant rester à la libre disposition.
2 HILTY/VON DER CRONE/WEBER, Stellungnahme zur Anpassung des UWG: Ambush Marketing, in: sic! 2006 S. 703; PHILIPP ENGEL, Sponsoring im Sport, 2009, S. 133; MICHAEL G. NOTH, Trittbrettfahren durch Werbung bei Sportveranstaltungen, 2007, S. 164 f.