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Sachverhalt:
A.
Der
Hinterleger ist Inhaber der internationalen Registrierung Nr. 1'031'242 "rote (Pantone No 18.1663TP)
Damenschuhsohle (Positionsmarke)" mit Basiseintragung im Vereinigten Königreich. Am 25. März
2010 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) diese Registrierung
für die Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz. Das Warenverzeichnis umfasst nach einer Einschränkung
nunmehr die Ware chaussures pour dames à talons hauts der
Klasse 25. Diese Positionsmarke sieht so aus:
B.
Gegen
diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 15. März 2011 eine vorläufige vollständige
Schutzverweigerung mit der Begründung, die rote Farbe auf der Schuhsole der an sich banalen Warendarstellung
werde als rein dekoratives Element wahrgenommen. Dem Zeichen fehle es somit an der konkreten Unterscheidungskraft
und es gehöre zum Gemeingut.
C.
Mit
Stellungnahme vom 15. Dezember 2011 reichte der Beschwerdeführer etliche Unterlagen ein, um die
Verkehrsdurchsetzung des Zeichens glaubhaft zu machen. Am 27. September 2012 reichte er weitere Beweismittel
zur Verdeutlichung seines Standpunktes bei der Vorinstanz ein.
D.
Diese
hielt am 7. Dezember 2012 an der Schutzverweigerung fest, da sie die Verkehrsdurchsetzung als nicht gegeben
erachtete.
E.
Mit
Stellungnahme vom 8. April 2013 schränkte der Beschwerdeführer die Markenanmeldung von den
ursprünglich beanspruchten chaussures pour dames auf chaussures
pour dames à talon hauts ein. Dazu führte der Beschwerdeführer aus, der Marke komme
ursprüngliche Unterscheidungskraft zu, da es sich beim angemeldeten Zeichen nicht lediglich um ein
dekoratives Element, sondern um eine alle Schutzvoraussetzungen erfüllende Positionsmarke handle.
E.a Hierzu
machte der Beschwerdeführer geltend, die Internetrecherche der Vorinstanz sei fehlerhaft. So müssten
für eine sachgerechte Recherche die Suchparameter so definiert werden, dass keine Resultate erscheinen,
welche andere als hohe Damenschuhe mit eingefärbter roter Sohle aufweisen. Weiter dürften nur
Damenschuhe des Schweizer Marktes berücksichtigt werden. Daher dürften Websites mit den
Top-Level-Domains wie etwa .de, .com
oder .at in einer Recherche ebenfalls nicht berücksichtigt
werden. Zudem sei für eine korrekte Recherche zur Untersuchung der ursprünglichen Unterscheidungskraft
der Zeitraum vor und bis zur Markenanmeldung relevant. Suchresultate aus dem Zeitraum nach der Markenanmeldung
dürften nicht in die Beurteilung einfliessen. Auch habe die Vorinstanz zwar versucht, bei ihrer
Internetrecherche Suchresultate, welche Louboutin-Produkte enthielten, auszusondern, indem bei den Suchparametern
der Begriff "Louboutin" ausgeschlossen worden sei. Dies sei allerdings nicht konsequent umgesetzt
worden, da zahlreiche Suchergebnisse mit Bildern von Louboutin-Produkten in die Recherche der Vorinstanz
eingeflossen seien, da die Suchmaschine oftmals Bilder und den Begriff Louboutin nicht verlinkt habe.
Die Recherche der Vorinstanz vermöge es somit nicht, ihre Argumentation zu stützen.
E.b Weiter
führte der Beschwerdeführer aus, das beanspruchte Zeichen sei nicht etwa banal, wie die Vorinstanz
meine. Vielmehr würden sich rote Damenschuhsolen klar vom Üblichen abheben, weshalb ihnen ursprüngliche
Unterscheidungskraft zukomme.
E.c Des
Weiteren habe die Vorinstanz die Verkehrskreise falsch definiert, indem sie Personen jeglichen Alters
berücksichtigt habe, obschon hoch-hackige Damenschuhe ausschliesslich von Damen im jüngeren,
aber erwachsenen Alter gekauft würden. Entsprechend seien auch die Verkehrskreise einzuschränken.
E.d Schliesslich
bringt der Beschwerdeführer vor, das strittige Zeichen sei in anderen Rechtsordnungen als Marke
eingetragen worden. Insbesondere sei es als europäische Gemeinschaftsmarke zugelassen worden.
F.
Mit
Entscheid vom 1. September 2013 wies die Vorinstanz das Eintragungsgesuch des Beschwerdeführers
ab. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen mit folgenden Argumenten:
F.a Entgegen
den Ausführungen des Beschwerdeführers bestünden die Verkehrskreise nicht nur aus jüngeren
Frauen, welche mode- und stilbewusst seien. Vielmehr seien die Verkehrskreise objektiv anhand des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses festzulegen, das vorliegend
chaussures
pour dames à talons hauts laute. Diese Waren würden von allen Frauen und auch von Männern
gekauft, weshalb die einschränkende Sicht des Beschwerdeführers unhaltbar sei.
F.b Weiter
bestünde bei der Gestaltung von Damenschuhen eine grosse Gestaltungsvielfalt, insbesondere auch
was die Farbe der Schuhe betreffe. Die Farbe Rot weiche vorliegend nicht vom üblichen Gestaltungsschatz
im strittigen Warensegment ab. Deshalb erblicke ein Abnehmer in der vorliegenden Positionsmarke keinen
Hinweis auf ein konkretes Unternehmen sondern ein dekoratives Element.
F.c Zudem
bestehe zur Kombination der betroffenen Farbe Rot und der Position auf den Schuhen ein Freihaltebedürfnis,
da sich die Kombination in einer banalen und üblichen Gestaltung erschöpfe und daher den Mitbewerbern
freizuhalten sei.
F.d Zur
Kritik des Beschwerdeführers an der Internetrecherche der
Vorinstanz entgegnet
diese, damit solle lediglich die Üblichkeit von farbigen Schuhsolen dargestellt werden. Daher seien
Konsumenten gewöhnt, solche Schuhsolen anzutreffen.
F.e Weiter
entgegnet die Vorinstanz, der relevante Zeitpunkt zur Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke
sei der Sachverhalt zum Zeitpunkt der Eintragung. Auch dürfe für die Feststellung der Üblichkeit
nicht nur auf die Schweiz abgestellt werden, da Schuhe auch über das Internet aus dem Ausland eingekauft
würden.
F.f Schliesslich
verneint die Vorinstanz die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung.
G.
Gegen
diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 1. November 2013 beim Bundesverwaltungsgericht
Beschwerde mit den Rechtsbegehren, es sei die Verfügung der Vorinstanz vom 1. September 2013
aufzuheben und es sei der internationalen Markenregistrierung Nr. 1 031 242 (marque de position sur une
chaussure) in der Schweiz Markenschutz zu gewähren. Dies alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen
zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Vorinstanz. Der Beschwerdeführer hält zudem fest,
er beantrage keinen Markenschutz gestützt auf Verkehrsdurchsetzung des Zeichens, d.h. er verzichte
auf einen Eintrag als "durchgesetzte Marke". Zur Begründung führt der Beschwerdeführer
im Wesentlichen Folgendes aus:
G.a Das
einzutragende Zeichen sei eine klassische Positionsmarke und weise nicht die Merkmale einer Farbmarke
auf, wie das die Vorinstanz annehme. Diese Marke richte sich an erwachsene, aber nicht an ältere,
modebewusste Frauen mit gewissen finanziellen Möglichkeiten. Insbesondere gehörten weder Männer
noch Mädchen zu den relevanten Verkehrskreisen.
G.b Weiter
führt der Beschwerdeführer aus, die Vorinstanz habe die Auffassung, wonach rote Aussensohlen
bei Damenschuhen dekorativ und üblich und daher markenrechtlich nicht schützbar seien, nicht
rechtsgenüglich bewiesen. Insbesondere habe die Vorinstanz bei der Beurteilung, ob das strittige
Zeichen üblich sei, auch Schuhe mit in die Beurteilung eingeschlossen, welche nicht eine gänzlich
rote Aussensohle hätten beziehungsweise Fälschungen oder Nachahmungen seien. Entsprechend tauge
die Mehrheit der von der Vorinstanz ins Recht gelegten Beweismittel nicht, um die Üblichkeit von
roten Aussensohlen bei hochhackigen Damenschuhen zu belegen. Dies werde auch dadurch bestärkt, dass
die Beweismittel der
Vorinstanz vorwiegend aus Auszügen aus Internetshops bestünden,
wobei nicht klar sei, ob überhaupt Produkte in die Schweiz geliefert würden. Zudem sei es eher
aussergewöhnlich, Schuhe über das Internet zu kaufen, da man so die Schuhe vor dem Kauf nicht
anprobieren könne. Als Gegenbeweis legt der Beschwerdeführer zahlreiche Auszüge von Angeboten
von hochhackigen Damenschuhen schweizerischer Hersteller ins Recht, welche keine farbige Aussensohle
aufweisen.
G.c Der
Beschwerdeführer erläutert weiter, die strittige Marke sei sehr wohl originär unterscheidungskräftig,
da sie aufgrund des klaren Kontrasts zwischen dem beanspruchten Rot und der übrigen Gestaltung des
Schuhs als etwas Besonderes und somit als Marke wahrgenommen werde. Diese Ansicht werde durch diverse
im Vorverfahren eingereichte Presseartikel bestärkt.
G.d Schliesslich
führt der Beschwerdeführer mehrere Entscheide ausländischer Markenbehörden an, welche
die strittige Marke zum Schutz zugelassen hätten. So habe in der EU das Office de l'Harmonisation
dans le Marché Intérieur (OHIM) in einem ersten Entscheid (und wie der Beschwerdeführer
in seiner Eingabe vom 14. Juli 2014 mitteilte auch in einem zweiten Entscheid) die Schutzfähigkeit
des strittigen Zeichens bejaht.
H.
Mit
Vernehmlassung vom 14. Februar 2014 hält die Vorinstanz an der angefochtenen Verfügung fest
und führt aus, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers spiele die Neuheit des Zeichens
keine Rolle.
Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei nur darauf abzustellen, ob
sich ein Zeichen derart
in der Erinnerung eines Adressaten einpräge, dass sich dieser auch langfristig an das gekennzeichnete
Produkt erinnern könne. Sodann sei es üblich, hochhackige Schuhe mit einer farbigen Sohle zu
gestalten, weshalb das strittige Zeichen nicht wesentlich von dem im strittigen Warensegment üblichen
Gestaltungsschatz abweiche und daher keine Unterscheidungskraft besitze.
Weiter hält die Vorinstanz das Argument des Beschwerdeführers, wonach Nachahmungen und
Fälschungen des strittigen Zeichens nicht in die Beurteilung der Unterscheidungskraft einfliessen
dürften, für nicht stichhaltig. Vielmehr müsse, um die Frage beantworten zu können,
ob ein Zeichen zum Gemeingut gehöre, auf alle zum Zeitpunkt des Entscheides auffindbaren Formen
abgestellt werden.
I.
Der
Beschwerdeführer hat in der Folge stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen
Verhandlung verzichtet.
J.
Auf
die vorgebrachten Argumente und allfällige weitere Vorbringen sowie die eingereichten Akten wird,
soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen detailliert eingegangen.
Das
Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz
in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]).
1.2 Als
Markenanmelder und Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer durch diese
beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist daher
zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]).
1.3 Eingabefrist
und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs.4 VwVG) und der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen
(Art. 11 Abs. 2 VwVG).
1.4 Auf
die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Der
Beschwerdeführer hat Sitz in Frankreich. Nach Art. 9sexies
Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale
Registrierung von Marken (MMP, SR <ip-pii>) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die -
wie Frankreich und die Schweiz - Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens
über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten
Fassung (MMA, SR <ip-pii>) sind, nur das MMP Anwendung.
2.2 Eine
Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP
i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ablauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist
vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 15. März 2011 eingehalten.
3.
Nach
Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern,
wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in
Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen die
Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt
ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,
des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz
beansprucht wird, üblich sind (Art. 6quinquies
Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen
werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon").
3.1 Nach
Art. 2 Bst. a MSchG sind Marken, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich
nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht
werden.
3.1.1 Zum
Gemeingut zählen einerseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis besteht (BGE 120 II
144 E. 3b/bb "Yeni Raki", 118 II 181 E. 3c "Duo", 117 II 321 E. 3 "Valser").
Andererseits werden auch Hinweise auf Eigenschaften oder auf die Beschaffenheit, Zusammensetzung, Zweckbestimmung
oder Wirkung der Ware oder Dienstleistung, für welche die Marke beansprucht wird, zum Gemeingut
gezählt (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece", 128 III 447 E. 1.5 "Premiere").
Gleiches gilt für Zeichen, welche die relevanten Abnehmerkreise nicht als Kennzeichen für eine
betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung auffassen, sei es, dass sie als Dekoration,
Sach- oder Produktbezeichnung verstanden werden oder aus anderen Gründen nicht unterscheidungskräftig
wirken (BGE 118 II 181 E. 3 "Duo", 106 II 245 E. 2b "Rotring"). Entscheidend ist
der Gesamteindruck, den ein Zeichen bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlässt (BGE 134 III
547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D]"). Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt,
dass ein Zeichen, das gemeinfreie Bestandteile enthält, nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenommen
ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob der Gesamteindruck von gemeinfreien Elementen geprägt wird
oder nicht
(Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 21).
3.1.2 Der
Gemeingutcharakter eines Zeichens kann unter Umständen relativiert werden, wenn es aus einer Kombination
verschiedener Kennzeichnungsmittel wie beispielsweise Bild und Position besteht (vgl. Eugen
Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl.
2009, N. 153 f.). So können kennzeichnungsschwache Elemente in ihrer Kombination beispielsweise
sinnentfremdend wirken oder gar einen neuen Sinngehalt aufweisen. Auch die Einschränkung beispielsweise
auf eine bestimmte Farbe kann unter Umständen zur Unterscheidungskraft beitragen, da der Hinterleger
damit zum Ausdruck bringt, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten
Farbausführung beansprucht. Allerdings muss eine solche Kombination, um Schutz erlangen zu können,
derart originell sein, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (Urteil des BVGer B-7379/2006
vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]" mit Verweis auf das Urteil des BGer 4A.6/1999 vom
14. Oktober E. 3c "Runde Tablette [3D]"). Bei einer mit einem Farbanspruch kombinierten
Marke ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob die Farbe eher als Gestaltungs- oder als Unterscheidungsmerkmal
wahrgenommen wird (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 " Mischgerät [3D]").
Weiter kann auch die Beanspruchung einer bestimmten Form als Teil einer Marke zu deren Unterscheidungskraft
beitragen, sofern die einschlägigen Voraussetzungen eines dreidimensionalen Markenschutzes gegeben
sind (vgl. zum Schutz dreidimensionaler Marken BGE 120 II 307 E. 2 "The Original" sowie die
Urteile des BVGer B-1165/2012, a.a.O., und B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3 "Feuchttuchspender
[3D]", je m.w.H.). Formen, die aufgrund ihrer Funktionalität entstehen, können keinen
Markenschutz erlangen (Art. 2 lit. b MSchG; BGE 129 III 514 E. 4 "Lego").
3.2 Für
die Frage der Unterscheidungskraft ist ohne Belang, welcher Markenart ein Zeichen zuzuordnen ist. Die
zu klärende Rechtsfrage bleibt grundsätzlich dieselbe, wobei Besonderheiten in der Wahrnehmung
einer Markenart durch das Publikum grundsätzlich berücksichtigt werden können (Urteil
des BVGer B-86/2012 vom 11. März 2013 E. 2.2, mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-1360/2011 vom
1. September 2011 E. 4.3 in fine "[3D]", mit Hinweisen).
3.2.1 Positionsmarken,
wie die hier beanspruchte, sind Marken, deren Schutzgegenstand zusätzlich aus der spezifischen Positionierung
eines oder mehrerer gleichbleibender zwei- oder dreidimensionaler Zeichenelemente auf der Ware
oder auf einem Warenteil hervorgeht (vgl. Irmgard Kirschneck, in: Paul Ströbele
et al. [Hrsg.], Markengesetz, 10. Aufl., Köln 2012, § 3 Rz. 70). Die Unterscheidungskraft einer
Positionsmarke wird dabei durch eine Gesamtbetrachtung der beanspruchten Position und dem oder den zusätzlichen
Zeichenelementen eruiert.
3.2.2 Das
Positionselement einer solchen Positionsmarke wird durch die stets gleiche Art und Weise der Anbringung
oder Anordnung eines oder mehrerer Zeichen auf einem Produkt oder einer Verpackung bestimmt (vgl. Karl-Heinz
Fezer, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum
Madrider Markenabkommen, 4. Aufl., München 2009, § 3 MarkenG N. 587). Ein solches Zeichenelement
tritt dabei stets in denselben Grössenverhältnissen auf (vgl. RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht
in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 747
E. 7 "Farbspritzpistole [fig.]", mit Hinweisen). Eine immer gleich bleibende absolute Grösse
ist für die Eintragung einer Positionsmarke allerdings nicht Voraussetzung (vgl. Fezer,
a.a.O., § 3 MarkenG N. 588, mit Hinweis; nicht eindeutig Entscheid der RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht
in sic! 2005 S. 747 E. 7 "Farbspritzpistole [fig.]", wonach das fragliche Zeichen "an
stets gleich bleibender Stelle in gleicher Form und Grösse angebracht sein soll" aber auch
als "in denselben Grössenverhältnissen auftretend" definiert wird).
3.2.3 Das
Positionselement trägt im Rahmen der obgenannten Gesamtbetrachtung dann zur Unterscheidungskraft
bei, wenn die Markierungsstelle bei den beanspruchten Waren oder deren Verpackung als ungewöhnlich
bzw. auffallend erscheint oder sich die Position im Verkehr durchgesetzt hat. Funktional naheliegende
Positionen sind freihaltebedürftig (Marbach, a.a.O., N. 417). Die Position
eines grafischen Elementes auf einem Produkt ist häufig banal und wirkt häufig nur dekorativ.
Dekorative bzw. banale Elemente können nicht originär unterscheidungskräftig sein (Ivan
Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, S. 67, mit Hinweis auf den Entscheid der RKGE
vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 747 "Farbspritzpistole [fig.]"). Daraus
folgt, dass insbesondere der für eine bestimmte Ware gängige Gestaltungsschatz ebendieser Ware
als nicht unterscheidungskräftig gelten muss.
4.
Um
überprüfen zu können, ob das strittige Zeichen zum Gemeingut gehört, sind zuerst
die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
4.1 Vorliegend
ist das Zeichen für chaussures pour dames à talons hauts
registriert.
4.1.1 Die
Vorinstanz macht geltend, solche Schuhe würden von breiten Käuferkreisen, d.h. Männern
und Frauen jeglichen Alters mit sowohl hoher als auch niedrigerer Kaufkraft, erworben.
4.1.2 Dem
hält der Beschwerdeführer entgegen, die vorliegend relevanten Damenschuhe würden vor dem
Kauf normalerweise anprobiert und daher nicht von Männern sondern nur von Frauen gekauft. Ebenso
wenig würden Mädchen und ältere Frauen hochhackige Schuhe tragen, weshalb diese auch nicht
zu den Verkehrskreisen gehören könnten. Weiter seien hochhackige Schuhe teurer als flache Schuhe
und würden aus modischen Gründen gekauft, weshalb die Verkehrskreise auf modebewusste, finanziell
besser gestellte Frauen eingeschränkt werden müssten.
4.1.3 Wie
die Vorinstanz in ihrem Entscheid zutreffend ausführt, sind die massgeblichen Verkehrskreise gestützt
auf eine objektive Interpretation der Warenliste und nicht gestützt auf die effektiv verkaufte Ware
zu bestimmen. Da hochhackige Schuhe keine inhärent grösseren Produktionskosten haben als andere
Schuhe und somit in allen Preissegmenten angeboten werden können, kann nicht davon ausgegangen werden,
dass hochhackige Schuhe ausschliesslich oder vorwiegend von finanziell besser gestellten Personen erworben
bzw. nachgefragt werden. Bezüglich des Alters von Abnehmern hochhackiger Damenschuhe ist zu sagen,
dass aus der vorliegenden Warenliste wohl ausser der physischen Einschränkung bei sehr jungen und
sehr alten Trägerinnen hochhackiger Schuhe keine weitere Limitierung des Alters der Verkehrskreise
entnommen werden kann. Entsprechend reicht das Alter der relevanten Verkehrskreise
von ziemlich jung bis ziemlich alt.
4.1.4 Hingegen
kann durchaus davon ausgegangen werden, dass Schuhe vor dem Kauf zuerst anprobiert werden, womit vornehmlich
Frauen zu den relevanten Verkehrskreisen zu zählen sind. Zwar kann es auch sein, dass Männer
z.B. als Geschenk Damenschuhe kaufen, allerdings dürfte das nur ein sehr geringer Anteil sein, der
die relevanten Verkehrskreise wenig prägt. Weiter ist anzumerken, dass hochhackige Schuhe vornehmlich
zu festlichen oder formelleren Anlässen getragen werden, bei welchen das modische Aussehen eine
massgebliche Bedeutung hat. Insoweit bestehen die Verkehrskreise aus Personen mit einem zumindest leicht
erhöhten Modebewusstsein.
4.2 Für
die Beurteilung eines allfälligen absoluten Freihaltebedürfnisses werden demgegenüber
die Verkehrskreise durch die Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen
anbieten, definiert (Willi, a.a.O., Art. 2, N. 44).
5.
Das
hier zur Diskussion stehende Zeichen ersucht Markenschutz für die Farbe Rot (Pantone No 18.1663TP)
jeweils angebracht an der ganzen Unterseite der Sohle von hochhackigen Damenschuhen, was sich aus der
Beschreibung und der Abbildung der Markenanmeldung ergibt.
Die Farbe Rot ist vorliegend durch die Pantone-Skala eindeutig bestimmt, die Grösse des Zeichens
ergibt sich aus den Konturen der Untersohle des Schuhs. Diese ist wohl nicht bei jedem Damenschuh genau
gleich gross, sie ergibt sich aus funktionalen Gründen aber stets aus dem Verhältnis zum Oberschuh
und ist somit klar definiert. Die in der Abbildung dargestellte Unterseite der Sohle als Positionsanspruch
ist ebenfalls nicht interpretationsbedürftig, da Schuhe nur auf eine Art getragen werden können
und die Unterseite somit unstreitig festzumachen ist. Weiter ist die Untersohle gemäss Abbildung
leicht geschwungen und weist somit ein gewisses dreidimensionales Element auf. Nicht beansprucht ist
der in der Abbildung gestrichelt dargestellte Oberschuh. Dieser dient lediglich zur Illustration und
dem besseren Verständnis des beanspruchten Gegenstandes.
5.1 Die
Unterseite einer Damenschuhsohle ist grundsätzlich keine Position, an welcher das Anbringen einer
Marke als ungewöhnlich oder auffallend erscheint, da aus ästhetischen Gründen fast nur
die Innen- und Aussensohle von hochhackigen Damenschuhen überhaupt als Ort für eine Platzierung
einer Marke in Frage kommen. Entsprechend oft findet sich eine Marke an der Unterseite eines hochhackigen
Damenschuhs. Dies ergibt sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung und wird durch mehrere Beweisdokumente
der Vorinstanz belegt.
Bei der von der strittigen Marke beanspruchten Farbe
Rot (Pantone No. 18.1663TP), angebracht
auf der durch die Sohle definierten Fläche, handelt es sich zwar nicht um einen konturlosen Farbanspruch,
welcher nur mittels Verkehrsdurchsetzung schutzfähig wäre (BVGE 2007/22 E. 2 "blau/silber
[Farbanspruch]"), die Konturen einer Schuhsohle erscheinen aber im Zusammenhang mit den hier beanspruchten
Waren - hochhackige Damenschuhe - als banal und beschreibend, zudem gehört rot, auch
in einem etwas grelleren Ton wie vorliegend Pantone No. 18.1663TP, zu den Grundfarben und wird,
insbesondere bei Waren aus der Modebranche, wie den hier beanspruchten, oft als dekoratives Element verwendet.
Das sich hier aus einer durch die bei den Zehen
beginnende, hin zu der Ferse hochgeschwungenen Fläche
ergebende Formelement ist durch die Funktion
eines hochhackigen Damenschuhes, wie er vorliegend beansprucht
ist, bedingt.
5.2 Zu
prüfen bleibt somit, ob dem strittigen Zeichen, dessen einzelne in Erwägung 5.1 geschilderten
Elemente wohl kaum zu einer Schutzfähigkeit führen könnten (E. 5.1), bei einer Gesamtbetrachtung
originäre Unterscheidungskraft zukommt und dieses daher als Marke eingetragen werden könnte.
5.2.1 Die
Vorinstanz macht diesbezüglich geltend, eine rote Aussensohle bei Damenschuhen weiche nicht vom
üblichen Gestaltungsschatz im strittigen Warensegment ab; sie stelle vielmehr ein rein dekoratives
Element dar. Hierzu legt sie zahlreiche Beweise ins Recht.
5.2.2 Der
Beschwerdeführer hält demgegenüber mit Verweis auf von ihm eingereichte Beweismittel daran
fest, dass das strittige Zeichen weder als dem üblichen Gestaltungsschatz zugehörig noch als
dekorativ anzusehen sei.
5.2.3 Die
Vorinstanz hat in ihrer Beweiserhebung Screenshots von Online-Verkaufsstellen erstellt, welche Schuhe
mit farbiger Sohle abbilden. Ein grosser Teil dieser Screenshots stammt von Webseiten, welche nicht die
für die Schweiz zugeteilte Top-Level-Domain .ch haben, sondern
unter der Top-Level-Domain .de für Deutschland, .at
für Österreich oder .com für "commercial"
auffindbar sind.
Daraus schliesst der Beschwerdeführer sinngemäss, dass die auf diesen Webseiten angebotenen
Waren nicht für den Schweizer Markt bestimmt seien bzw. aus den vorgebrachten Beweismitteln nicht
ersichtlich sei, ob der Inhaber einer nichtschweizerischen Webseite auch in die Schweiz liefern würde.
Die Vorinstanz entgegnet diesem Argument, die Rechtsprechung
lasse es zu, dass im Rahmen einer Internetrecherche
ausländische Webseiten zur Beurteilung der Üblichkeit herangezogen werden.
<ip-pii> Dass
Internetrecherchen zur Beurteilung eines strittigen Zeichens grundsätzlich verwertbare Indizien
liefern können, steht ausser Frage. Allerdings ist es durchaus angezeigt, die Fundstellen einer
kritischen Prüfung zu unterziehen (Urteil des BVGer B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.2
"Biotech Accelerator"). Eine solche kritische Würdigung hat selbstverständlich nicht
nur die Qualität des einzelnen Beweismittels zu umfassen, sondern muss auch im Hinblick auf die
zu untermauernde Tatsache erfolgen (zur ganzen Thematik: David Aschmann, Der
Markenbeweis, sic! 2008, S. 699 ff. vgl. auch Eugen Marbach, Ausländische
Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, ZBJV 124bis,
S. 336).
<ip-pii> Vorliegend
dient die von der Vorinstanz ins Recht gelegte Internetrecherche dem Zweck, darzustellen, dass die relevanten
Verkehrskreise farbige Aussensohlen von hochhackigen Damenschuhen als eine gängige Ausstattung ansehen
und insofern nicht als Marke wahrnehmen.
Ein besonderes Augenmerk ist hier auf die relevanten
Verkehrskreise zu legen. Diese umfassen -
als Ausfluss des nationalen Charakters der Marke und
des vorliegend relevanten Schutzobjekts des Markenrechts
- grundsätzlich die in der Schweiz ansässigen Abnehmer (Urteil des BGer 4A_261/2010,
vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V", BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori" und BGE 129 III
225 E. 5.5 "Masterpiece"; vgl. auch Raphael Nusser, Die massgeblichen
Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, N. 21.06). Mit anderen Worten müssen diese
Abnehmer den zu beweisenden Tatsachen auch tatsächlich begegnen, damit aus diesen Tatsachen eine
bestimmte Aussage abgeleitet werden kann. Bei Beweismitteln aus einer ausländischen Quelle, die
bezüglich eines Wort- oder Bildzeichens etwas beweisen sollen, kann dies oft als gegeben betrachtet
werden, da Worte und Bilder durch geografische bzw. physische Grenzen nicht aufgehalten werden und sich
in einem ähnlichen Sprach- oder Kulturraum ohne weiteres verbreiten (vgl. Urteil des BGer 4A_261/2010
E. 4.1 "V [fig.]"; Urteile des BVGer B-990/2009, a.a.O., E. 4.2.2 und B-181/2007
vom 21. Juni 2007 E. 4.4 "Vuvuzela"). So kann beispielsweise ein in Deutschland gebräuchliches
Wort durchaus ein Indiz auf die Gebräuchlichkeit in der Deutschschweiz sein, da an beiden Orten
(zumindest auch) die deutsche Schriftsprache gesprochen und verstanden wird.
Bei einer Marke, wie der hier beanspruchten, welche untrennbar
mit der Ware verbunden ist, kann dies jedoch nicht ohne weiteres angenommen werden, was eine differenziertere
Betrachtung rechtfertigt. Eine Ware kann nämlich - im Gegensatz zu Worten oder Bildern -
durchaus gewissen Restriktionen unterworfen und beispielsweise an einer Grenze aufgehalten werden. Auch
allfällige ausländische Schutzrechte, die ein Inverkehrbringen im Ausland bzw. ein Exportieren
in die Schweiz verbieten würden, müssten unter Umständen berücksichtigt werden. Es
kann somit nicht einfach angenommen werden, dass Waren, welche im Ausland angeboten werden, auch im inländischen
Markt im Angebot stehen. Entsprechend ist die Würdigung solcher Beweismittel, wie der Beschwerdeführer
fordert, mit auf den jeweiligen Fall angepasster Zurückhaltung vorzunehmen.
Bei den Waren, für welche die hier zu beurteilende Marke beansprucht wird (hochhackige Damenschuhe
der Klasse 25) ist allerdings davon auszugehen, dass sie in die Schweiz eingeführt werden dürfen
und diesbezüglich keine Restriktionen bestehen; dies nicht zuletzt auch, weil das vorliegend strittige
Zeichen als Gemeinschaftsmarke aufgrund eines hängigen Widerspruchsverfahrens noch nicht rechtskräftig
eingetragen ist (vgl. Informationen zur Gemeinschaftsmarke Nr. 008845539 unter https://oami.europa.eu)
und deren Verwendung in den unter anderem relevanten Ländern Deutschland und Österreich entsprechend
noch nicht untersagt werden kann. Auch kann angenommen werden, dass in der heutigen Zeit deutschsprachige
Onlineshops, wie diejenigen, auf welche die Vorinstanz hinweist, auch tatsächlich in die (Deutsch-)Schweiz
liefern werden.
Die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe zu Unrecht auch Screenshots von Webseiten
mit anderen Top-Level-Domains als .ch berücksichtigt, erweist
sich daher als unbegründet.
5.2.4 Die
von der Vorinstanz ins Recht gelegten Beweismittel bestehen einerseits
aus Screenshots von Kleinanzeigen auf Online-Privatverkaufsplattformen wie Ebay,
Alibaba, Aliexpress, Ricardo,
Bazar, Kleiderkreisel und
Markt.de, andererseits aus Screenshots von gewerbsmässigen
Schuhhändlern wie Zalando, Traumland,
Accessorize, royaldepot.com,
schuh-wetsch.de, shoekin.com,
restposten.de, heel-high.ch,
rakuten.de sowie einigen Schuh-Blogs ohne eigentliches Verkaufsangebot.
Sie zeigen Abbildungen von hochhackigen Damenschuhen, deren Aussensohle in grün, gelb, blau, violett
und pink gehalten sind. Es kann daher angenommen werden, dass die Aussensohle von hochhackigen Damenschuhen
in deren Gestaltung miteinbezogen wird.
Der Beschwerdeführer macht hierzu geltend, diese Beweismittel bezögen sich vorwiegend auf
Einzelangebote von Einzelstücken und prägten die Marktwahrnehmung nicht. Entsprechend legt
der Beschwerdeführer Screenshots der Warenkataloge von hochhackigen Damenschuhen von grösseren
und bekannteren Schuhverkäufern namentlich der Unternehmen Dosenbach,
Ochsner Shoes, Vögele Shoes,
Walder Schuhe, Zara Mode
und Buffalo Shoes sowie von den Online- bzw. Versandbetrieben
fashionfriends.ch, La Redoute,
Zalando und Heine ins Recht,
in denen sich lediglich schwarze und braunfarbene Aussensohlen finden.
An den vorinstanzlichen Beweisen beanstandet der
Beschwerdeführer weiter, diese beinhalteten
fast ausschliesslich Angebote von Onlinehändlern aus dem Ausland und der Schuhverkauf finde nach
wie vor zum grössten Teil in physischen Verkaufslokalen statt, weshalb die von der Vorinstanz beigebrachten
Beweise kaum von einer grossen Anzahl farbiger Schuhsohlen zeuge. Zudem führt er an, ein grosser
Teil der vorinstanzlichen Beweise stellten Fälschungen und Nachahmungen des strittigen Zeichens
dar und seien daher nicht beachtlich.
Was die angeblichen Fälschungen und Nachahmungen betrifft, auf welche der Beschwerdeführer
hinweist, kann die Frage ihrer Relevanz offen gelassen werden, da die vorinstanzlichen Beweise nicht
nur Abbildungen von roten sondern auch von Schuhsohlen in anderen Farben beinhalten, welche von vornherein
nicht Fälschungen oder Nachahmungen des hier zur Diskussion stehende Zeichens sein können.
Die vorinstanzlichen Beweise zeigen aber, dass hochhackige
Damenschuhe mit farblich bearbeiteter
Aussensohle von verschiedenen gewerblichen Schuhverkäufern angeboten werden und diese Schuhe im
schweizerischen Markt nicht nur vereinzelt auftauchen.
Mit der Vorinstanz kann daher geschlossen werden,
dass eine farbige und damit eine unter anderem
auch rote Aussensohle bei Damenschuhen nicht vom üblichen bzw. gängigen Gestaltungsschatz im
strittigen Warensegment abweicht.
5.3 Insgesamt
ist daher davon auszugehen, dass die hier relevanten Verkehrskreise, vornehmlich weibliche Abnehmerinnen
mit leicht erhöhtem Modebewusstsein, farbige bzw. im vorliegenden Fall rote Schuhsohlen bei hochhackigen
Damenschuhen primär als dekoratives Element und nicht als Marke wahrnehmen.
Somit führt auch eine Gesamtbetrachtung hier nicht dazu, dass das strittige Zeichen ursprüngliche
Unterscheidungskraft besässe und daher als Marke geschützt werden könnte.
Ob an ihm ein Freihaltebedürfnis besteht, kann unter den vorliegenden Umständen offen gelassen
werden.
6.
6.1 Der
Beschwerdeführer machte vor der Vorinstanz wie auch vor Bundesverwaltungsgericht weiter geltend,
das strittige Zeichen sei in zahlreichen ausländischen Urteilen als unterscheidungskräftig
bezeichnet worden. So sei das Zeichen als EU-Gemeinschaftsmarke vom Europäischen Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt (HABM) mit Schutz für den
EU-Raum sowie als internationale
Registrierung (Nr. 1'031'242) in China, Australien, Russland, Ukraine, Monaco, Singapur und Norwegen
und als Einzelanmeldung in Indien registriert worden.
6.2 Ausländische
Entscheidungen haben keine präjudizielle Wirkung, sie können aber immerhin im Rahmen einer
rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist
und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"
m.w.H.).
Bei der ausländischen Rechtsprechung auf die vorliegend Bezug genommen wird, handelt es sich
zwar um die Beurteilung desselben Zeichens und mindestens bezüglich derjenigen Urteile, welche in
Mitgliedsländern des Madrid Protokolls (MMP) und des Madrid Abkommens (MMA) ergangen sind (vgl.
oben E. 2.1) auch um eine vergleichbare Rechtslage. Allerdings beurteilt sich die Frage, ob ein Zeichen
zum Gemeingut gehört, nach der Wahrnehmung der Adressaten in der Schweiz (vgl. oben E. 4).
Wie vorangehend dargelegt, wird das strittige Zeichen in der Schweiz primär als dekoratives Element,
als gängige Gestaltung von Schuhsohlen und damit nicht als Marke, sondern als Gemeingut wahrgenommen.
Entsprechend haben ausländische Eintragungen vorliegend keinen Einfluss auf den Ausgang des vorliegenden
Verfahrens.
7.
Im
Lichte der obigen Ausführungen ist die Beschwerde somit abzuweisen.
8.