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TF, arrêt 4A_158/2022 du 8 septembre 2022 – motifs absolus, marque décrivant la forme des produits, caractère distinctif admis, recours admis
Art. 2 let. a LPM: Appartiennent au domaine public uniquement les références à un objet ou à un motif qui est caractéristique ou typique du produit concerné (qui est le plus répandu ou qui, du moins, est plus répandu que d’autres objets ou motifs) et qui, de plus, est directement associé à un produit, c’est-à-dire, qui n’est pas répandu aussi pour d’autres produits.
Le TF admet le recours formé par la titulaire de la marque verbale «Butterfly» (CH 789972) contre l’arrêt du TAF B-1206/2021 du 21 février 2022.
L’arrêt attaqué du TAF refusait la protection à titre de marque au signe «Butterfly» en raison de son défaut de caractère distinctif en lien avec les sacs et bagages (cl. 18), les vêtements, la chapellerie et les chaussures (cl. 25) et les jeux et jouets (cl. 28).
Principes applicables aux indications relatives à la forme
Le TF rappelle d’abord que les signes qui décrivent la forme, l’emballage ou le conditionnement d’un produit appartiennent au domaine public lorsque les caractéristiques décrites sont usuelles pour les marchandises considérées ou qu’elles se réfèrent directement à des avantages pratiques de ces dernières. Ce n’est donc pas tout signe verbal qui se réfère à une certaine forme ou à un certain motif imaginable et possible pour les produits considérés qui doit être refusé, mais uniquement les indications qui se réfèrent à une forme généralement usuelle et typique pour la catégorie de produits concernée.
Ainsi, par le passé, le TF a refusé l’enregistrement du signe «GOLD BAND» pour des produits du tabac au motif qu’il se comprenait sans effort de réflexion comme la description d’une caractéristique décorative des produits en cause, les anneaux dorés étant très fréquents sur les produits du tabac et leur emballage (arrêt du 16 mai 1967 consid. 3, in: FDBM 1967 I 37).
Le signe «Black & White» est descriptif pour des vêtements et des chaussures, car il est typique de trouver des vêtements noirs et blancs sur le marché (arrêt du 25 avril 1980 consid. 3, in : PMMBl 1980 I 61). De même, le signe «Magnum» a été jugé descriptif pour les boissons non alcoolisées ainsi que pour du lait ou des produits laitiers, car il est courant que ces boissons soient vendues dans de grandes bouteilles (TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 ).
Les marques «RED & WHITE» et «ROSA BIANCA» pour des produits du tabac ont en revanche été admises à l’enregistrement. Au vu des innombrables possibilités de présentation graphique ou en couleurs de ces produits, il n’est pas possible de déterminer si ces signes renvoient à des couleurs ou à des illustrations du produit ou s’il s’agissait de simples désignations de fantaisie (ATF 103 Ib 268 consid. 3b). Il en va de même de l’enregistrement de la marque verbale «ROTRING» pour des outils, car les anneaux rouges autour ou sur les outils ne sont pas une caractéristique usuelle (ATF 106 II 245 consid. 2c s.).
Le signe «FIORETTO» (en français: petites fleurs) a également été admis pour les produits de confiserie et de sucre. Le TF a considéré que la forme de la fleur était certes répandue pour les confiseries et leurs emballages, mais qu’elle n’était pas caractéristique et typique pour ces produits. Elle est au contraire utilisée pour toute sorte de produits. Par conséquent, elle n’est pas spécifique à un produit et n’est donc pas descriptive au sens du droit des marques (ATF 116 II 609 consid. 2c).
Caractère distinctif du signe «Butterfly»
En l’espèce, les formes et les motifs de papillons ne se rencontrent pas seulement dans les catégories de produits des classes litigieuses (sacs, bagages, vêtements, chapellerie, chaussures, jouets, jeux en cl. 18, 25 et 28 respectivement), mais ils constituent un élément de forme et de décoration généralement répandu et apprécié pour les produits les plus divers.
Inversement, le marché des produits revendiqués présente, pour sa part, une diversité considérable de formes. Le motif du papillon n’est pas caractéristique et typique des bagages, des vêtements, des chaussures et des jouets, même s’il constitue un motif populaire, notamment en raison de sa forme facile à retenir et de ses couleurs vives. Peu importe donc si ce motif est fréquemment utilisé dans la mode, et donc en lien avec les produits en cause, il n’est pas typique de cette catégorie de produits.
Le consommateur ne verra donc pas dans le signe «Butterfly» une indication de la forme des produits désignés, mais reconnaîtra dans ce mot plutôt une référence à l’entreprise concernée. Le signe doit donc être enregistré comme marque, à tout le moins en tant que cas limite.
Besoin de libre disposition
L’admission du signe «Butterfly» à la protection en tant que marque ne conduit pas à la monopolisation de la forme du papillon ou du motif du papillon (cf. ATF 116 II 609 consid. 2d). La protection se limite au signe verbal «Butterfly». L’enregistrement de cette marque n’empêche donc pas les concurrents d’apposer à leur tour le motif du papillon sur des produits de la même catégorie.
Le recours est ainsi admis et le signe enregistré pour tous les produits revendiqués.
(TF, arrêt 4A_158/2022 du 8 septembre 2022)
Modification des Directives en matière de marques de L’IPI
Suite à cette décision, l’IPI a modifié sa pratique d’examen à compter du 1er juillet 2023 en ajoutant au critère de la typicité (déjà appliqué), celui de l’association spécifique de la forme aux produits.
Ainsi, désormais une marque verbale décrivant une forme ou un motif ne sera refusée que si les deux critères suivants sont cumulativement remplis:
- le motif auquel fait référence le signe doit être caractéristique ou typique du produit concerné. Ce motif doit être le plus répandu ou, du moins, plus répandu que d’autres objets ou motifs et
- ce motif doit être directement associé à un produit [« das warenspezifische Assoziationen auslöst »], autrement dit, il ne doit pas être répandu aussi pour d’autres produits.
Étant donné les produits présentent couramment un nombre important de motifs décoratifs et que les motifs sont souvent répandus non pas pour une seule catégorie, mais pour diverses catégories de produits, ces deux critères seront très rarement remplis et l’IPI ne rejettera quasiment plus de signes verbaux en tant qu’indication de forme sous l’angle du défaut de caractère distinctif.