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TAF, arrêt B-2153/2020 du 2 mai 2022 – radiation pour défaut d’usage, vraisemblance de la provenance suisse des produits, recours partiellement admis
Art. 35b al. 1 let. a LPM: Le défaut d’usage est rendu vraisemblable de manière indirecte par un faisceau d’indices comme par exemple un rapport de recherches d’usage établi par un tiers. La détermination des produits pour lesquels le défaut d’usage a été rendu vraisemblable est effectuée restrictivement.
Art. 48b LPM et 11 LPM: Lorsque la question de la provenance est en cause, le titulaire de la marque ne peut pas se contenter de contester la vraisemblance du défaut d’usage. Il doit au contraire rendre vraisemblable la provenance suisse de ses produits. S’il ne le fait pas, il doit accepter la vraisemblance d’une provenance étrangère de ses produits lorsque des indices le laissent penser.
Le TAF admet partiellement le recours formé par le titulaire de la marque suisse «SWISSVOICE» (CH 492495) contre la décision de l’IPI prononçant la radiation de cette marque pour défaut d’usage pour tous les produits revendiqués en classe 9, à savoir des appareils d’enregistrement, des téléphones ainsi que des fils, écouteurs et transmetteurs téléphoniques, tous ces produits provenant de Suisse.
Motivation de l’IPI
L’IPI a distingué les téléphones des autres produits. En se basant sur la photographie d’un emballage de téléphone commercialisé sous la marque attaquée et portant l’indication « made in China », l’IPI a considéré qu’il était vraisemblable que ces téléphones ne provenaient pas de Suisse. La marque étant enregistrée pour des téléphones de provenance suisse, l’IPI a retenu la vraisemblance du défaut d’usage en lien avec ces produits.
Concernant les autres produits, l’IPI s’est fondé sur les critères de provenance pour les produits industriels fixés à l’art. 48b LPM. Selon cette disposition, en plus de l’exigence des coûts de fabrication générés en Suisse, une étape physique de fabrication doit avoir lieu en Suisse. Étant donné que la titulaire de la marque en cause est une filiale d’une société chinoise et qu’elle n’a pas démontré avoir en Suisse un centre de fabrication, l’IPI a considéré comme vraisemblable que les autres produits de la classe 9 n’étaient pas non plus de provenance suisse.
Détermination de la provenance suisse
La période à prendre en considération pour déterminer l’usage de la marque en l’espèce s’étend de 2013 à 2018. Les nouvelles règles « Swissness » régissant les indications de provenance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. La révision « Swissness » ne contient aucune disposition transitoire si bien que ces règles ont été immédiatement applicables à tous les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2017. L’OPM a néanmoins introduit une période de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018, durant laquelle il était autorisé d’écouler les produits avec une indication de provenance conforme à l’ancien droit. Par conséquent, durant la période de référence déterminante pour le cas d’espèce, il était possible de mettre des produits sur le marché avec une indication de provenance suisse conforme soit à l’ancien soit au nouveau droit.
Cette configuration particulière ne change toutefois rien au résultat. En effet, le TAF rappelle qu’aussi bien sous l’ancien que sous le nouveau droit, un lieu de fabrication en Suisse est une condition décisive pour reconnaître une provenance suisse. Or, précisément, cette condition n’est pas remplie pour les produits de la recourante.
Au plan procédural, le TAF explique qu’en raison de la complexité des calculs de coûts de revient en lien avec la provenance, ce ne sera sans doute pas le requérant de la radiation qui les alléguera, mais le titulaire de la marque attaquée, même si en principe, la vraisemblance du défaut d’usage incombe au requérant. Ainsi, lorsque la question de la provenance est en cause, le titulaire de la marque ne peut pas se contenter de contester la vraisemblance du défaut d’usage. Il doit au contraire rendre vraisemblable la provenance suisse de ses produits. S’il ne le fait pas, il doit accepter la vraisemblance d’une provenance étrangère de ses produits lorsque des indices (tels qu’un emballage indiquant « made in China ») le laissent penser.
Le TAF confirme ainsi sur le principe, la décision de l’IPI en ce qui concerne la vraisemblance que les produits de la recourante ne proviennent pas de Suisse, et donc le défaut d’un usage conforme à l’enregistrement.
Pour quels produits le défaut d’usage a-t-il été rendu vraisemblable ?
Ce n’est qu’en lien avec les téléphones que l’intimé a produit une pièce qui indique la provenance étrangère des produits (la photographie d’un emballage de téléphone). En revanche, en lien avec les autres produits de la classe 9, aucune pièce ne vient rendre vraisemblable la provenance non suisse de ces produits.
Le TAF se demande alors si la pratique selon laquelle l’utilisation d’une marque pour une catégorie de produits valide l’usage pour tous les produits de l’intitulé général est valable aussi inversement, c’est-à-dire la vraisemblance du non-usage pour un produit rend vraisemblable le non-usage pour tous les produits de l’intitulé général. La réponse est négative. La question de l’usage et celle du défaut d’usage ne sont pas symétriques.
La validation du défaut d’usage des autres produits de la classe 9 ne peut pas non plus passer par le principe de similarité des produits, qui est valable dans l’appréciation du risque de confusion, mais pas au stade de l’examen de l’usage.
Le TAF estime que la seule nationalité chinoise de la société-mère n’est pas un indice suffisant pour nier la provenance suisse des produits, même au stade de la vraisemblance. En outre, le fait que la titulaire n’ait pas un site de production au lieu où elle a son siège n’est pas non plus un indice suffisant. En effet, rien n’oblige le titulaire de la marque à produire au lieu de son siège. Le TAF estime donc qu’en lien avec les autres produits de la classe 9, le non-usage n’a pas été rendu vraisemblable.
Certes, en amont, le TAF a posé le principe selon lequel lorsque la question de la provenance est en cause, le titulaire de la marque doit rendre vraisemblable la provenance suisse de ses produits. Toutefois, cette « contre-preuve » n’est exigée du titulaire de la marque qu’une fois le défaut d’usage rendu vraisemblable. Or, à cet égard, le TAF rappelle qu’en admettant (trop) facilement que le défaut d’usage a été rendu vraisemblable, on allège à l’excès le fardeau du requérant dans la procédure de radiation et renvoie au défendeur la charge de rendre vraisemblable l’usage de sa marque. Or, cela n’était pas la volonté du législateur (Message Swissness, 7786).
Le TAF admet ainsi partiellement le recours de la titulaire de la marque attaquée en lien avec les produits de la classe 9 qui ne sont pas des appareils téléphoniques.