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TAF, arrêt B-922/2015 du 21 septembre 2017 – motifs relatifs, risque de confusion
Art. 3 al. 1 let. c LPM: la reprise intégrale d’une marque ou de son élément frappant dans un signe postérieur engendre en principe un risque de confusion. Exceptionnellement ce risque peut être exclu, notamment si le sens du signe est modifié par l’élément ajouté ou retranché.
Le TAF a admis le recours formé par ROLEX SA contre la décision de l’IPI rendue en matière d’opposition entre la marque opposante «SUBMARINER» (CH P-404’411) et la marque attaquée «MARINER» (CH 658’041).
La marque opposante est enregistrée pour des produits étanches en classe 14, à savoir des pièces d’horlogerie et leurs parties.
La procédure de recours visait la révocation de la marque «MARINER» pour les pierres précieuses et semi-précieuses, diamants et pierres fines enregistrés en classe 14.
Destinataires et similarité des produits
Selon la jurisprudence, les produits de l’horlogerie et de la bijouterie sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen.
Pour le TAF, les pierres précieuses et les bijoux en classe 14 sont similaires à des montres, notamment en raison du fait que les pierres précieuses sont utilisées pour orner des montres.
Similarité des signes
Le tribunal retient une similarité sur le plan graphique et phonétique en raison de la reprise de l’élément «MARINER» dans les deux marques.
Sur le plan sémantique, le mot «submariner» signifie «sous-marinier», en référence au membre de l’équipage d’un sous-marin. Le mot «mariner» signifie «le marin». Le TAF n’exclut pas que le consommateur francophone (et gourmand) y lise le verbe qui qualifie l’action consistant, en parlant d’un aliment, à le tremper dans une marinade ou dans la saumure.
En définitive, c’est avant tout le renvoi aux hommes et aux femmes habiles dans le domaine maritime et au domaine de la mer au sens large que verra le consommateur moyen dans les deux signes en litige.
Il retient donc une «intime proximité sémantique» entre les deux marques et conclut que celles-ci présentent entres elles une similarité importante.
Force distinctive de la marque opposante
Dans sa décision, l’IPI avait examiné le champ de protection de l’élément «MARINER» de la marque opposante. Il avait conclu que ce terme était descriptif pour les montres étanches. Dès lors, le champ de protection de la marque opposante dans son entier («SUBMARINER») avait été considéré comme restreint car il ne s’étendait pas à cet élément du domaine public.
Cette argumentation ne convainc pas le TAF. Celui-ci examine le signe comme un seul mot et non pas en deux parties.
Pour le TAF, il n’est pas exclu que le terme «submariner» ne soit pas compréhensible pour une partie du public et que, pour eux, il sera vu comme un signe de fantaisie.
Quoi qu’il en soit, le TAF ne conçoit pas que le terme «submariner» puisse être descriptif pour des montres étanches. Même si le terme «mariner» peut être rattaché au monde aquatique, il faudra un effort de réflexion pour comprendre le signe dans le sens de «montres destinées à des gens qui, comme les sous-mariniers, peuvent craindre l’eau pour le bon fonctionnement de leur montre».
C’est donc un périmètre de protection normal qui est reconnu à la marque «SUBMARINER».
Risque de confusion admis
L’IPI avait retenu un degré d’attention élevé des destinataires. Cette attention, combinée au faible champ de protection de la marque opposante, permettait de compenser la similitude des produits et des marques.
Le TAF retient un degré d’attention moyen et voit un risque de confusion entre ces signes.
Il rappelle que la reprise intégrale d’une marque ou de son élément frappant dans un signe postérieur engendre en principe un risque de confusion, même en présence d’un signe doté d’une force distinctive normale.
Le risque de confusion peut exceptionnellement être exclu si l’élément repris perd son individualité au sein de la nouvelle marque pour n’en former qu’un élément secondaire, si le sens du signe est modifié par l’élément ajouté ou si l’élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté.
En l’espèce, le TAF constate qu’aucune de ces exceptions n’est applicable. L’élément «MARINER» n’acquiert pas son individualité par rapport au signe «SUBMARINER». Il en conserve au contraire les caractéristiques. Le retranchement du préfixe «SUB», court et banal, ne modifie pas, pour le consommateur moyen, la signification du signe.
Le TAF conclut à l’existence d’un risque de confusion direct et admet le recours. La marque «MARINER» est révoquée pour les pierres précieuses et semi-précieuses, diamants et pierres fines.