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Abteilung IIB-564/2007
{T 0/2}
Urteil vom 17. Oktober 2007
Mitwirkung:
Richter
Francesco Brentani (vorsitzender Richter), Richter Hans Urech; Richter Bernard Maitre (Präsident
der Abteilung);
Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo
A. _______,
Beschwerdeführerin,
vertreten
durch Rechtsanwältin Dr. Barbara Müller, Herr Rechtsanwalt Dr. Martin Ammann, Forchstrasse
452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
gegen
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz
betreffend
Markeneintragungsgesuch
(Formmarke).
Sachverhalt:
A. Am 23. März 2006 beantragte die Beschwerdeführerin
beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE) Markenschutz
für eine dreidimensionale Marke für "Mittel zur Körper und Schönheitspflege"
in Klasse 3.
Die hinterlegte Marke hat folgendes Aussehen:
Mit Schreiben vom 27. Juli
2006 beanstandete das IGE das Eintragungsgesuch mit der Begründung, das Zeichen stelle eine Verpackungsform
im Bereich des betroffenen Warensegments dar, die nicht genügend von den banalen Formen in diesem
Warensegment abweiche und worin der Abnehmer keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkenne. Das Zeichen
gehöre damit zum Gemeingut.
Der Schriftzug, der nur auf einer Seite und auf dem Deckel der
ansonsten banalen Verpackung angebracht sei, vermöge den dreidimensionalen Charakter der Verpackung
nicht wesentlich zu beeinflussen. Zudem führte die Vorinstanz aus, die Marke enthalte das Element
Switzerland, das für die Abnehmerkreise irreführend sein könne. Das IGE schlug der Beschwerdeführerin
deshalb vor, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit dem Zusatzt "alle vorgenannten Waren
schweizerischer Herkunft" einzuschränken, falls die übrigen Mängel auch behoben würden.
In
ihrem Schreiben vom 21. September 2006 teilte die Beschwerdeführerin mit, auf eine Stellungnahme
zu verzichten und verlangte gleichzeitig den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
B.
Mit Verfügung vom 20. Dezember 2006 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für Waren
der Klasse 3 - Mittel zur Körper- und Schönheitspflege - zurück. Die Vorinstanz hält
fest, die vorliegende Formmarke erfülle lediglich banale, funktionale und ästhetische Kriterien.
Die hinterlegte Behälterform weiche zuwenig von einer gewohnten Behälterform im beanspruchten
Warensegment ab, um im Gedächtnis der Abnehmer haften zu bleiben. Aufgrund dessen erkenne der Konsument
in der vorliegenden Behälterform keinen betrieblichen Herkunftshinweis und dem Zeichen fehle es
infolgedessen an der notwendigen konkreten Unterscheidungskraft. Verpackungsformen, die mit zusätzlichen
zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, könnten nur dann genügende Unterscheidungskraft
erlangen, wenn die zweidimensionalen Elemente den banalen Gesamteindruck der Form wesentlich beeinflussen.
Beim vorliegenden Zeichen sei der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND" jedoch nur auf zwei Seiten
des Bauchteils sowie auf dem Deckel angebracht. Dies vermöge den insgesamt banalen Eindruck der
Behälterform nicht wesentlich zu beeinflussen.
Neben der fehlenden Unterscheidungskraft - so
die Vorinstanz - behinhalte das Zeichen aufgrund des auf ihm angebrachten Wortelements "SWITZERLAND"
zusätzlich eine Täuschungsgefahr bezüglich der geographischen Herkunft der beanspruchten
Waren. Die Erwartungen des Schweizer Publikums könnten somit getäuscht werden, sollten die
Waren nicht aus der Schweiz stammen.
C. Mit Eingabe vom 22. Januar 2007 reichte die Beschwerdeführerin
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen ein:
1. Ziff. 1 der Verfügung
des Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum vom 20. Dezember 2006 im Markeneintragungsverfahren
894/2006 sei aufzuheben und es sei die Markenanmenldung 894/2006 gemäss Hinterlegungsantrag zur
Eintragung in das Schweizer Mankenregister zuzulassen.
2. Eventualiter sei Ziff. 1 der Verfügung
des Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum vom 20. Dezember 2006 im Markeneintragungsverfahren
894/2006 aufzuheben und es sei die Markenanmenldung 894/2006 zur Eintragung in das Schweizer Markenregister
für "Mittel zur Körper und Schönheitspflege, alle vorgenannten Waren schweizerischer
Herkunft" zuzulassen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin."
Zur
Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, die vorliegende Marke weiche
im Gesamteindruck vom Banalen im betreffenden Warensegment klar ab. Entsprechend könne man bei einer
Beurteilung des Gesamteindrucks der Marke zu keinem anderen Schluss kommen, als dass dem Zeichen Unterscheidungskraft
zukomme. Gerade die Kombination der verschiedenen Elemente führe bei den angesprochenen Konsumenten
zum Wiedererkennungseffekt, welcher die Herkunftsfunktion ausmacht. Die Beschwerdeführerin bringt
sodann u. a. vor, im hier relevanten Produktsegment orientiere sich der Konsument stark an der Verpackung
des Produktes, um einen bestimmten Hersteller zu erkennen. Die entsprechenden Formen seien somit nicht
nur ästhetisch und funktionell bedingt, sondern besässen eine sehr starke herkunftshinweisende
Funktion. Die Marke "la prairie" sei den relevanten Schweizer Konsumentenkreisen für ihre
exklusiven, hochwertigen Produkte allgemein bekannt. Diese Tatsache sei - so die Beschwerdeführerin
- durch eine Internetrecherche des Begriffes "la prairie" mit fast zwei Millionen Treffer belegt.
Als starke und berühmte Marke vermöge allein der Bestandteil "la prairie", der vorliegenden
dreidimensionalen Marke die zur Eintragung genügende Unterscheidungskraft zu verleihen. Mit Hinweisen
auf verschiedene Beispiele in der Praxis macht die Beschwerdeführerin geltend, die Verweigerung
des Markenschutzes verstosse gegen den verfassungs-mässigen Grundsatz der Gleichheit in der Rechstanwendung.
D.
Was den geographischen Hinweis anbelangt, so beziehe sich dieser sowohl auf die Hinterlegerin als Gesellschaft
als auch auf die beanspruchten Produkte, welche in der Schweiz hergestellt würden. Die Beschwerdeführerin
sei bereit, ihre Markeneintragung auf Produkte schweizerischer Herkunft einzuschränken, erachte
dies angesichts der zahlreichen vorbestehenden Marken mit ähnlichen geographischen Angaben aufgrund
des Grundsatzes der Gleichbehandlung jedoch nicht als zwingend.
E. Mit Vernehmlassung vom
3. April 2007 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung
führte sie im Wesentlichen aus, dass die zu beurteilende Form bei einer derart grossen Formenvielfalt,
wie sie im Kosmetiksektor anzutreffen ist, von den Abnehmern kaum als herkunftshinweisend wahrgenommen
werde. Obwohl der Schriftzug "la prairie" für sich unterscheidungskräftig sei, werde
das Zeichen in seiner dreidimensionalen Grundform aber nicht beeinflusst. Auch die von der Beschwerdeführerin
vorgebrachten Voreintragungen könnten nicht als Beispiele in Erwägung gezogen werden, da sie
die heute geltende Prüfungspraxis nicht widerspiegeln. Deswegen sei ein Anspruch auf Gleichbehandlung
unbegründet.
F. Die Vorinstanz führt weiter aus, der Schriftzug "la prairie
SWITZERLAND", mittels der Verwendung der direkten englischen Herkunftsangabe "Switzerland",
verweise unmissverständlich auf die Herkunft der Waren. Aus diesem Grund sei das Zeichen, ohne zusätzliche
Einschränkungen, irreführend.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für
den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das
Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 20. Dezember
2006 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
dar (VwVG, SR
172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen
der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff
. VwVG
i.V.m. Art. 31 ff
. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR
173.32).
2.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert
und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG
) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff
. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
3.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR
232.11)
ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2
MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf.
Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen
Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
4. Vom Markenschutz
ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a
MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche
Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Dies gilt auch für
dreidimensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"),
sowie für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel
der unterscheidungskräftige Teil dominiert, hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts
davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom Gewohnten und Erwarteten
abweicht und so im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 II 310
E. 3b The Original, BGE
129 III 525
E. 4.1 Lego). Eine nur individuelle und erinnerbare aber im Sinne dieser Formel nicht auffällige,
ungewohnte oder unerwartete Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebliche
Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da Waren und Dienstleistungen stets durch
Leistung geformter Gegenstände geliefert oder erbracht werden (Peter Heinrich / Angelika Ruf, Markenschutz
für Produktformen? in sic! 2003, S. 402, Magda Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken,
sic! 2002, 796; BGE 130 III 334
E. 3.5 Swatch).
5. Als gewohnt und erwartet - und damit als
nicht unterscheidungskräftig im Sinne der vorstehenden Ausführungen - hat die Rechtsprechung
einerseits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Originalität nicht genügend
über die technischen Gestaltungsvorgaben hinausgeht (BGE 129 III 519
E. 2.4.3-4 Lego, BGE 131 III
129
E. 4.3 Smarties). Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formgestalt auch mit kulturellen
Zusammenhängen und Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 130
E. 4.4 Smarties, RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform, RKGE in sic! 2003, 499 E. 9 Weissblaue Seifenform,
RKGE in sic! 2003, 805 E. 5 Zahnpastastränge, RKGE in sic! 2001, 129 E. 7 Baumkuchen). Die Gewohnheiten
und Erwartungen sind in einem repräsentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln, ohne dass
die angemeldete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen wird (BGE 131 III 134
E. 7.2 Smarties,
RKGE in sic! 2005, 472 E. 8 Wabenstruktur, RKGE in sic! 2000, 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und
die ästhetischen Merkmale der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Gesamteindruck zu würdigen
(BGer in sic! 2000, 286 E. 3b Runde Tablette, BGE 120 II 311
E. 3c The Original, RKGE in sic! 2006, 265
E. 7 f. Tetrapack, RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei
keine übertriebenen Anforderungen zu stellen. Vielmehr kann sich dieser auch aus einer Kombination
an sich gemeinfreier Elemente ergeben (Martin Luchsinger, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut,
sic! 1999, 196, Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art.
2 N. 124; RKGE in sic! 2004, 502 E. 9 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publikum
stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben (Magda Streuli-Youssef,
a.a.o., 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (Peter
Heinrich/Angelika Ruf, a.a.O., 401 m.w.H., BGE 131 III 130
E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes
Freihaltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die technisch notwendig sind
(BGE 129 III 518
E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2 Bst. b
MSchG).
6. Ästhetische Gestaltungsmittel
erschöpfen sich häufig darin, der Ware oder der Verpackung ein attraktives Design zu verleihen.
Sie sind jedoch nicht von vornherein ungeeignet, einem Zeichen im markenrechtlichen Sinn Unterscheidungskraft
zu verleihen. Ob ein ästhetisches Stilelement auch als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird,
ist im Einzelfall zu prüfen. Entscheidend ist stets "die Frage, ob der Konsument im fraglichen
Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht" (M. Ineichen,
Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz,
GRUR Int. 2003, 200). Dabei darf die der Marke in Art. 1 Abs. 1
MSchG auferlegte Zielsetzung, als Unterscheidungsmerkmal
zu dienen, nicht aus den Augen verloren werden (RKGE in sic! 2004, 99 E. 4 Diortasche).
7.
Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuches zu prüfen. Das
vorliegende Zeichen stellt eine Verpackungsform im Bereich der Körper und Schönheitspflege
dar, bestehend aus einem Behälter mit insgesamt runder Grundfläche. Die untere Hälfte
ist in Blau gestaltet und die obere Hälfte in Silber, wobei die silberne Farbe von mehreren senkrechten
vertikalen Streifen in Schwarz unterbrochen wird. Die obere Hälfte des Behälters stellt den
Deckel dar, wobei dieser an seinem unteren Rand horizontal ausgewuchtet ist. Zusätzliche zweidimensionale
Gestaltungselemente stellen der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND" auf der Vorderseite des
blauen unteren Behälterteils und der Schriftzug "la prairie" auf dem Behälterdeckel
dar.
8. Die Vorinstanz hat der hinterlegten Behälterform den Markenschutz im Wesentlichen
mit der Begründung verweigert, dass Behälter für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege
sehr oft in runder, dreieckiger, viereckiger und rechteckiger Form produziert würden und häufig
runde Deckel besässen. Zudem seien sie ebenso häufig einfarbig wie mehrfarbig und treten insgesamt
in der unterschiedlichsten farblichen Ausgestaltungen auf. Auch hervorstehende bauchige Elemente seien
ein "häufiges Merkmal von Flaschen in diesem Warensegment". Für solche Behälter
sei somit die runde und mit bauchigen Elementen ausgestaltete Form naheliegend, was auch für die
dreifarbige silbrig-schwarze und blaue Ausgestaltung gelte. Diese Variationsbreite führe dazu, dass
auch eine Vielzahl von Formen als banal gelte. Darüber hinaus weise die Ausgestaltung des Deckels
beim vorliegenden Zeichen funktionalen Charakter auf, indem die Ausbauchung dem besseren Halt des Behälters
in der Hand diene, vor allem wenn beim Öffnen oder Schliessen der Deckel gedreht werde. Ferner sei
der so geformte Deckel zusammen mit der schwarz-silbernen Farbgestaltung lediglich Teil der ästhetischen
Gestaltung der Behälterform. Im Übrigen vermöge der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND",
der nur auf zwei Seiten des Bauchteils sowie auf dem Deckel angebracht ist, den insgesamt banalen Eindruck
der Behälterform nicht wesentlich zu beeinflussen.
9. Massgebend für die Beurteilung
der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist stets die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise.
Vorliegend sind dies die Endverbraucher von Kosmetikprodukten für Körper und Schönheitspflege.
Aus ihrem Blickwinkel ist zu entscheiden, ob die hinterlegte Form vom im fraglichen Warensegment Gewohnten
und Erwarteten abweicht. Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass die Abnehmer in einer Waren- oder
Verpackungsform die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selbst und keinen betrieblichen Herkunftshinweis
sehen (vgl. BGE III 328 E. 3.5.; Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006
vom 13. Dezember 2006). In der
Kombination von einfachen geometrischen Elementen, einem runden Behälter und einem runden Deckel,
lässt sich noch keine Originalität erkennen. Die beanspruchten Waren werden gewöhnlich
in kleineren Behältern vertrieben, die leicht zu handhaben und leicht zu öffnen sind. Auch
wenn die Rundungen von Behälter und Deckel eine harmonische und ästhetisch ansprechende Form
ergeben, ist sie im Gesamteindruck noch nicht unbedingt charakteristisch oder einprägsam in dem
Sinn, als dass sie eine Unterscheidungsfunktion wahrnehmen könnte. Der gros-se Deckel und die bauchige
Ausgestaltung sind Bestandteile, die funktionell sind und über keine besondere Kennzeichnungskraft
verfügen. Von diesem Standpunkt her unterscheidet sich die beantragte Formmarke noch nicht genügend
von den vorbestehenden, dem Gemeingut zugehörigen Behälterformen.
10. Im Rahmen
einer Gesamtbeurteilung bleibt zu prüfen, ob die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen
Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen vermögen.
10.1 Nach Auffassung der Vorinstanz entfällt
bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen
kombiniert sind, der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann, wenn die zweidimensionalen Elemente den
dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. In diesem Zusammenhang scheint die Vorinstanz
am 1. Juli 2005 ihre Prüfungspraxis bei Formmarken in Bezug auf zweidimensionale Bestandteile auf
Formen verschärft zu haben. Gemäss Auffassung der Vorinsatnz soll damit sichergestellt werden,
dass Inhaber von Formmarken nicht andere Marktteilnehmer durch eine "faktische Sperrwirkung"
der Marke am Gebrauch banaler Formen hindern, indem diese einfach mit einem Schriftzug versehen werden.
Die
Sorge der Vorinstanz erweist sich als unbegründet, wenn es sich im konkreten Fall nicht um eine
banale, freihaltebedürftige Form, sondern um das Zusammenspiel von originellen und ungewöhnlichen
Elementen handelt, die mit einem bekannten Schriftzug ergänzt werden (vgl. Urteil vom Bundesverwaltungsgericht
vom 3. Mai 2007 B-7422/2006
Goldrentier E. 7). Gängige Verpackungsformen, die mit zusätzlichen
zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, wie in casu der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND",
erlangen gemäss dieser Rechtsprechung allerdings so weit noch nicht die nötige Originalität,
die die Behälterform von anderen Behälterformen in diesem Warensegment unterscheidet und die
im Sinne eines Herkunftshinweises im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt. Wie das Bundesgericht
im Entscheid Runde Tablette ausgeführt hat, müsste die Originalität bei einer aus gemeinfreien
Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem
mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise kombiniert werden" (BGer in sic! 2000,
286 E. 3c Runde Tablette; vgl. RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform).
10.2 Die von der Vorinstanz
angewandten Richtlinien aus dem Jahre 2005, halten jedoch fest, dass ein unterscheidungskräftiges,
zweidimensionales Element den Gesamteindruck einer banalen, dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform
dann wesentlich zu beeinflussen vermag, wenn es die Form als Ganzes umfasst. Ein unterscheidungskräftiger
Schriftzug beispielsweise, der nur auf einer Seite einer banalen, quaderformigen Verpackung angebracht
ist, vermag den dreidimensionalen Charakter der Verpackung nicht wesentlich zu beeinflussen (Richtlinien,
a. a. O., Ziff. <ip-pii>). Davon ausgehend kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass beim vorliegenden Zeichen
der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND", der nur auf zwei Seiten des Bauchteils sowie auf dem
Deckel angebracht ist, den insgesamt banalen Eindruck der Behälterform nicht wesentlich zu beeinflussen
vermag.
10.3 Diese Betrachtungsweise verdient eine nähere Prüfung. Gemäss Ausführung
der Beschwerdeführerin führe gerade die Kombination der verschiedenen Elemente bei den angesprochenen
Konsumenten zum Wiedererkennungseffekt, welcher die Herkunftsfunktion ausmacht. Es treffe zwar zu, dass
im Warensegment der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege eine grosse Formenvielfalt bestehe.
Das bedeute aber so weit noch nicht, dass es keine Formen geben könne, die sich vom Banalen und
Erwarteten abheben. La Prairie sei bekannt für ihre exklusiven, hochwertigen Produkte. Der Name
sei Sinnbild für einmaligen Luxus und hervorragende Wirkung. Bereits der Bestanteil "la prairie"
sei somit allein kennzeichnungskräftig und verleihe die zur Eintragung hinterlegte Marke genügende
Unterscheidungskraft.
10.4 Bei den Richtlinien in Markensachen der Vorinstanz handelt es sich um
eine sogenannte Verwaltungsverordnung, welche sich an die mit dem Vollzug betrauten Behörden wendet.
Ihre Hauptfunktion ist die Sicherstellung einer einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen
Praxis des Gesetzesvollzugs. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine Rechtsquellen
des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthalten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte
der Privaten statuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichtigen
sie bei der Entscheidfindung freilich insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung
der massgebenden Bestimmung zulassen (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 123; Pierre Tschannen /Urlich Zimmerli, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 44 Rz. 12 ff.). Schliesslich ist es den Behörden
nicht verwehrt, eine bisher geübte Praxis zu ändern, wenn sie zur Einsicht gelangen, dass eine
andere Rechtsanwendung oder Ermessensbetätigung dem Sinn des Gesetzes oder veränderten Verhältnissen
besser entspricht. Eine solche Praxisänderung muss sich jedoch auf ernsthafte sachliche Gründe
stützen können, die umso gewichtiger sein müssen, je länger die als nicht mehr richtig
erkannte bisherige Praxis befolgt wurde (BGE 127 I 49
E. 3c, 125 II 152
E. 4c/aa).
In einem
parallel hängigen Beschwerdeverfahren (B-2724/2007
) kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss,
die Formulierung in den genannten Richtlinien (2005), wonach ein unterscheidungskräftiges, zweidimensionales
Element den Gesamteindruck einer banalen, dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform nur dann wesentlich
zu beeinflussen vermag, wenn es die Form als Ganzes umfasst, könne zu einer überspitzt formalistischen
Betrachtungsweise und damit zu einem übersteigerten Schematismus führen, wenn diese Formulierung
- wie in jenem Fall oder beispielsweise bei quaderförmigen Behältern - unabhängig von
der Art und Ausgestaltung des zweidimensionalen Elementes in jedem Fall dahingehend interpretiert wird,
das zweidimensionale, unterscheidungskräftige Element müsse auf mehr als einer Seite oder
gar auf allen Seiten des Körpers angebracht oder aus jedem Blickwinkel ersichtlich sein. Mit anderen
Worten kann ein unterscheidungskräftiger Schriftzug oder ein Wort-Bild-Element auch nur auf einer
Seite genügen, wenn er bzw. es markant und in der Art prägend ist, dass der Konsument das Produkt
aus der Menge eines gleichartigen Angebots wiederfinden kann und in diesem Sinne das Produkt individualisiert
(vgl. auch Carl-Stephan Schweer, Die erste Markenrechts-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft
und der Rechtsschutz bekannter Marken, Diss. Freiburg im Breisgau, 1992, S. 31 mit Hinweisen sowie das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7400/2006
vom 5. Juni 2007 SILK CUT E. 5.2 und 5.3).
10.5
Bei der eingereichten Abbildung erscheint der Schriftzug reliefförmig auf dem Deckel. Das 8x8 Quadrat
enthält zwei Abbildungen wo der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND" jeweils im unteren
Drittel des Bauchteils des Behälters erscheint. Es sei angemerkt, dass die Vorinstanz nicht eindeutig
erwägt, ob der Schriftzug nur auf der vorderen Seite erscheint oder ob er sich vorne und hinten
befindet. Während sie im Schreiben vom 27. Juli 2006 nur eine Seite erwähnt, geht sie in der
angefochtenen Verfügung jedoch von zwei Seiten aus. Die Beschwerdeführerin selbst spricht von
nur einer Seite. Indem auf der Abbildung zwei Mal der gleiche Behälter erscheint, könnte angenommen
werden, dass es sich um die vordere und die hintere Seite des Behälters handelt. Eine unformelle
Besichtigung in den Läden lässt allerdings in Bezug auf die sich im Handel befindlichen Produkte
keinen Zweifel offen: der Schriftzug befindet sich auf beiden Seiten. Angesichts der nachfolgenden Erwägungen
kann dieser Aspekt aber offen bleiben.
Im vorliegenden Fall geht es wie erwähnt um einen
runden Behälter, wobei der unterscheidungskräftige Schriftzug zumindest auf der Vorderseite
(gemäss den Ausführungen in der angefochtenen Verfügung allerdings auch auf der Rückseite)
sowie auf dem Deckel in seiner Ganzheit an zentraler Stelle und aufgrund seiner Grösse und der silbernen
Farbe auf blauem Hintergrund, gut sichtbar angebracht ist. Damit darf davon ausgegangen werden, dass
der Gesamteindruck der banalen dreidimensionalen Verpackungsform wesentlich beeinflusst wird, auch wenn
der Schriftzug die Form nicht als Ganzes, im Sinne der Richtlinien der Vorinstanz, "umfasst".
Das
von der Vorinstanz festgesetzte Kriterium, dass ein unterscheidungskräftiges, zweidimensionales
Element die Form in seiner Ganzheit umfassen muss, um die notwendige Unterscheidungskraft verleihen zu
können, scheint auch in casu zu absolut und zu schematisch und wird dem vorliegend zu beurteilenden
Zeichen nicht gerecht.
11. Neben der fehlenden Unterscheidungskraft, führt die Vorinstanz
weiter aus, das Zeichen beinhalte das Wortelement "SWITZERLAND", das bezüglich der geographischen
Herkunft der beanspruchten Waren eine Täuschungsgefahr in sich berge.
11.1 Im Rahmen des Eventualbegehrens
ist die Hinterlegerin bereit, ihre Markeneintragung auf Produkte schweizerischer Herkunft einzuschränken.
Sie sei jedoch der Ansicht, dass dies angesichts der zahlreichen vorbestehenden Marken mit ähnlichen
geographischen Angaben aufgrund des Grundsatzes der Gleichbehandlung nicht zwingend sei.
11.2 Gemäss
Art. 2 litt
. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Irreführend
ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich
aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware
stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft.
Keine Gefahr der Irreführung besteht dagegen, wenn die geografische Angabe für die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen erkennbar Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations-
oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen
für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE 132 III 770
E. 2.1 COLORADO, BGE 4A.14/2006
vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 CHAMP, BGE 128 III 454
E. 2.1 YUKON, BGE 117 II 327
E. 2 MONTPARNASSE).
Ob
eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung
des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen
des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe
und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen
Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist,
ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort
hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen
besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt
werden (BGE 132 III 770
E. 2.1 COLORADO mit zahlreichen Hinweisen, BGE 4A.14/2006
vom 7. Dezember 2006
E. 4.1 CHAMP, BGE 128 III 454
E. 2.2 YUKON).
11.3 Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG
direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich
Hinweise auf die Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Der Gebrauch
unzutreffender Herkunftsangaben ist unzulässig; ebenso der Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer
unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind, und von Namen, Adressen oder Marken im Zusammenhang
mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt
(Art. 47 Abs. 3 MSchG
). Nach Art. 47 MSchG
gilt jede Angabe als Herkunftsangabe, die direkt oder indirekt
als Hinweis auf die geografische Herkunft eines Produkts verstanden wird, und zwar ohne Rücksicht
darauf, ob die geografische Herkunft dem bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht. Der Verkehr
soll vor täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geografische Herkunft bewahrt
werden, auch wenn damit keine bestimmten Erwartungen an Qualität, Eigenschaften oder Wertschätzung
der gekennzeichneten Produkte geweckt werden. Die Beurteilungskriterien für die Gefahr der Täuschung
oder Irreführung über die geografische Herkunft sind weitgehend dieselben, die für das
Irreführungsverbot gemäss Art. 2 Bst. c
MSchG gelten (BGE 132 III 770
E. 3.1 COLORADO mit zahlreichen
Hinweisen).
Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG
geografische
Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft
der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Dazu gehören insbesondere Fantasiezeichen, welche
von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als
Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden (vgl. BGE 128 III 454
E.
2.1.2 YUKON mit Hinweisen).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden im Gegensatz
zu Zeichen des Gemeingutes (BGE 129 III 225
E. 5.3 MASTERPIECE) Grenzfälle irreführender, gegen
geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossende Zeichen nicht zur Eintragung
zugelassen (BGer in PMMBl 1994 I S. 76 ALASKA, BGer in PMMBI 1996 S. 25 SAN FRANCISCO 49ers).
11.4
Die Vorinstanz wies das Markeneintragungsgesuch auch zurück, mit der Begründung, beim vorliegenden
Zeichen könne davon ausgegangen werden, dass "SWITZERLAND" als englische Bezeichnung der
Schweiz aufgrund der häufigen werbemässigen Verwendung und aufgrund seiner starken phonetischen
und optischen Ähnlichkeit mit dem französischen und deutschen Wort "Suisse" bzw.
"Schweiz" allgemein bekannt sei. Das Wort "Switzerland" wecke demnach beim Schweizer
Publikum Erwartungen bezüglich der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren. Aus diesem Grund
bestehe die Gefahr der Irreführung des Publikums, sollte die Ware nicht aus der Schweiz stammen.
Nur eine Einschränkung der Warenliste auf Produkte schweizerischer Herkunft lasse die Täuschungsgefahr
entfallen.
11.5 Dem hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen entgegen, der Markenbestanteil
"la prairie of Switzerland" beziehe sich auf die Hinterlegerin als Gesellschaft. Deswegen sei
auch die Einschränkung auf eine "schweizerische Herkunft" nicht notwendig.
11.6 Es
ist sicher zutreffend, dass nicht jede Angabe, welcher gemäss Lexikon eine geographische Bedeutung
zukommt, vom Abnehmer auch in diesem Sinne herkunftsbezogen verstanden wird; fehlt ein entsprechendes
Verständnis, so entfällt auch das Risiko einer Herkunftstäuschung (Eugen Marbach, in:
Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 72). Es gilt deswegen abzugrenzen, welche Zeichen
effektiv herkunftsbezogene Erwartungen wecken.
11.7 Aus den im Yukon Urteil entwickelten Beurteilungskriterien
lässt sich entnehmen, dass die Bezeichnung SWITZERLAND notorisch und weltweit als englische Übersetzung
für die offizielle landesinterne Bezeichnung von Schweiz, Suisse, Svizzera bekannt ist. In diesem
Sinne kann SWITZERLAND nicht als Fantasiezeichen verstanden werden (vgl. BGE 79 II 98
E. 1d). SWITZERLAND
gilt auch nicht als Herkunftangabe, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen
durchgesetzt hat (vgl. BGE 125 III 193
E. 1c; 117 II 321
E 3a) und auch nicht als Herkunftsbezeichnung,
die sich zu Gattungsbezeichnung gewandelt hat und bei der kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt
werden kann. SWITZERLAND kann anderseits offensichtlich als geografische Bezeichnung in den Augen der
massgeblichen Verkehrskreise als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der bezeichneten Waren und
Dienstleistungen in Frage kommen (BGE 117 II 321
E. 3a).
11.8 Die Bezeichnung SWITZERLAND wird von
den massgeblichen Verkehrskreisen in der Schweiz in der Regel als Herkunftangabe aufgefasst. Die strittige
Marke vermag daher in der Schweiz auch die Erwartung zu wecken, die mit ihr bezeichneten Waren würden
nicht in einem anderen Land hergestellt. Mit SWITZERLAND wird auf das in Europa zentral gelegene, wirtschaftlich
bedeutende Land hingewiesen, das unter anderem eine ausgeprägte Bekanntheit und einen besonderen
Ruf für teuere, hochwertige und exklusive Produkte - wie "la prairie" im Kosmetikmarkt
- geniesst. Es ist deswegen davon auszugehen, dass das Publikum die Bezeichnung SWITZERLAND kennt und
darin eine geografische Bedeutung sieht. Die Bezeichnung wird daher als Herkunftsangabe der damit bezeichneten
Waren verstanden. Entscheidend ist die durch die Marke bewirkte Gedankenverbindung (vgl. BGE 128 III
462
).
11.9 Die Beschwerdeführerin führt aus, die geografische Bezeichnung beziehe sich
auf die Hinterlegerin als Gesellschaft.
Die Möglichkeit einer Kollision zwischen einer Firma
und einer Herkunftsbezeichnung ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Trotz der abstrakten Firmenprüfung
durch das kantonale Handelsregisteramt bzw. das Eidgenössische Amt für das Handelsregister
ist eine Kollision möglich, wenn die Firma nachträglich irreführend wird, beispielsweise
wenn der Firmeninhaber seinen Geschäftssitz verlegt oder die Geschäftstätigkeit ausweitet
(Christoph Willi, a. a. O., Art. 47 N. 36; mit Hinweise auf BGE 117 II 192
; 108 II 132
). In der heutigen
durch eine erhöhte Mobilität charakterisierte Betriebswirtschaft ist es deswegen nicht undenkbar,
dass die Firma ihren Standort bzw. ihren Sitz ins Ausland verlagert. Eine Täuschungsgefahr erscheint
aus dieser Konstellation a priori nicht ausgeschlossen zu sein.
12. Es stellt sich nach dem
gesagten heraus, dass der strittigen Marke durch den angebrachten Schriftzug Unterscheidungskraft verliehen
wird. Die zusätzliche gut ersichtliche Bezeichnung SWITZERLAND vermag eine abstrakte Täuschungsgefahr
nicht auszuschliessen. Das Hauptbegehren ist deswegen abzuweisen und das Eventualbegehren gutzuheissen.
13.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin bezüglich des Eventualbegehrens.
Insofern ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Sie hat somit einen Teil der Gerichtsgebühr
zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG
) und es ist ihr eine entsprechend reduzierte Parteientschädigung
zuzuerkennen (Art. 64 VwVG
i. V. m. Art. 7 Abs. 2
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE
, SR
173.320.2]). Angesichts des Ausgangs
des Verfahrens bzw. unter Berücksichtigung, dass die Marke, wenn auch mit dem Zusatz bezüglich
der Herkunft, eintragunsfähig ist, rechtfertigt sich, der Beschwerdeführerin ¼ der Verfahrenskosten
aufzuerlegen und ihr eine Parteientschädigung von ca. ¾ einer vollen Entschädigung zuzusprechen.
13.1
Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG
, Art.
2 Abs. 1
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht,
VGKE
, SR
173.320.2). Bei Markeneintragungsgesuchen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr
richtet sich demnach nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE
). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
an den Erfahrungswerten zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert
zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007
vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen).
13.2 Da die Beschwerdeführerin eine angemessen erscheinende
Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung auf Grundlage des geltend gemachten Betrages in
Höhe von Fr. 2'216.55 (inkl. MWSt) festzusetzen (Art. 14 Abs. 1
VGKE; Art. 8 der Verordnung vom
10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren, SR
172.041.0).
Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft
oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG).
Nach Art. 1
des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen
Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR
172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes,
namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
und b IGEG
). Gestützt
darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen
die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung
zu verpflichten. Gestützt auf die eingereichte Honorarnote wir der Beschwerdeführerin eine
(ermässigte) Parteientschädigung von Fr. 1'700.- zugesprochen.
Demnach erkennt das
Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird im Sinne des Eventualbegehrens gutgeheissen und
die Verfügung vom 20. Dezember 2006 des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
aufgehoben. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, die Marke gemäss
Gesuch Nr. 894/2006 mit dem Zusatz "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, alle vorgenannten
Waren schweizerischer Herkunft" im schweizerischen Markenregister einzutragen.
Soweit weitergehend
wird die Beschwerde abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin
im Umfang von ¼, ausmachend Fr. 625.-, auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils
mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet, weshalb ihr der Betrag von Fr. 1'875.-
zurückzuerstatten sein wird.
3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen
Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 1'700.- (inkl. MWST) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der
Vorinstanz (Ref-Nr. 894/2006, mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement
(mit Gerichts- urkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco
Brentani Daniele Cattaneo
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert
30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff
,, 90 ff., und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG
, SR
173.110]).
Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel
sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG
).
Versand
am: 19. Oktober 2007