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Sachverhalt:
A.
Mit
Gesuch vom 16. November 2005 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Schutz für die
Schweizer Marke 59384/2005 (fig.). Die Marke, die für die Ware "Schuhe" der Klasse 25
hinterlegt wurde, sieht wie folgt aus:
Im Hinterlegungsgesuch wurde unter der Rubrik "Bemerkungen"
insbesondere festgehalten, dass die Marke mit dem Vermerk "Positionsmarke" zu registrieren
sei.
B.
Mit Schreiben vom 24. Januar 2006 beanstandete die Vorinstanz
die Anmeldung. Sie machte geltend, das Zeichen gehöre als banale Grafik zum Gemeingut und sei somit
vom Markenschutz ausgenommen.
Mit Eingabe vom 28. März 2006
bestritt die Beschwerdeführerin den Gemeingutcharakter des angemeldeten Zeichens und beantragte,
dem Markengesuch sei stattzugeben. Sie brachte insbesondere vor, das Bildelement des in Frage stehenden
Zeichens sei keine blosse Wiederholung eines lang gestreckten Rechteckes, sondern ein fünffach unterteiltes
Trapez. Überdies sei aufgrund der Bekanntheit der Marke Adidas davon auszugehen, dass die Konsumenten
das Zeichen an seiner Position in erster Linie als betrieblichen Herkunftshinweis deuten.
C.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 30. Juni 2006 an
ihrer Auffassung fest, wonach das vorliegende Zeichen nicht als Marke für die beanspruchte Ware
"Schuhe" in Klasse 25 eingetragen werden könne.
Die Beschwerdeführerin
nahm dazu mit Schreiben vom 8. Januar 2007 Stellung, wobei sie insbesondere die Liste der beanspruchten
Waren auf "Sport- und Freizeitschuhe" in Klasse 25 einschränkte und einen langjährigen
Markengebrauch im Zusammenhang mit diesen Produkten geltend machte.
D.
Auf eine entsprechende Aufforderung der Vorinstanz hin
reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 28. September 2007 innert erstreckter Frist Belege
für die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung ein und machte wiederum geltend, das angemeldete Zeichen
weise originäre Unterscheidungskraft auf.
Mit einer weiteren Eingabe vom 23. November 2007 reichte
die Beschwerdeführerin einen Registerauszug der Eintragung der Gemeinschaftsmarke Nr. 004771978
durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt der Europäischen Union (HABM) in Alicante
ein. Sie machte geltend, die Eintragung dieser Marke als Gemeinschaftsmarke sei ein Indiz für die
originäre Unterscheidungskraft der vorliegend streitigen Marke, weil es sich um eine mit Letzterer
identische Positionsmarke handle.
E.
Die Vorinstanz bekräftigte
am 25. Februar 2008 ihre Auffassung, wonach das angemeldete Zeichen als Gemeingut nicht schutzfähig
sei. Zudem qualifizierte sie die Gebrauchsbelege als ungenügend für die Glaubhaftmachung der
Verkehrsdurchsetzung.
Mit Eingabe vom 26. August
2008 machte die Beschwerdeführerin namentlich geltend, die Anordnung und Darstellung der fünf
Streifen des angemeldeten Zeichens entspreche der Schweizer Marke Nr. 386'331, zu welcher das Bundesverwaltungsgericht
ausgeführt habe, dass der Eindruck entstehe, die Marke sei für den Mittelteil eines Schuhes
bestimmt. Zudem berief sich die Beschwerdeführerin auf Voreintragungen der Marke in verschiedenen
Ländern als Indiz für die Schutzfähigkeit.
F.
Die Vorinstanz erklärte mit Schreiben vom 27. November
2009, auch nach erneuter Prüfung des Gesuchs daran festzuhalten, dass das angemeldete Zeichen für
die noch beanspruchten "Sport- und Freizeitschuhe" in Klasse 25 mangels Unterscheidungskraft
und Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden könne.
Am 2. Juni 2009 nahm die Beschwerdeführerin
zum letztgenannten Schreiben der Vorinstanz Stellung und reichte ein Gutachten des Zentralpräsidenten
des Schweizerischen Schuhhändler-Verbandes ein. In diesem Gutachten wird namentlich ausgeführt,
dass die von verschiedenen Sportschuhherstellern auf ihren Produkten angebrachten Streifen oder ähnlichen
Garnituren ausschliesslich der Markenidentifikation dienen würden.
Sodann legte die Beschwerdeführerin
mit Eingabe vom 12. August 2009 drei Widerspruchsentscheide der Vorinstanz ins Recht, welche die Schutzfähigkeit
des angemeldeten Zeichens zeigen sollten.
G.
Mit Verfügung vom 21. November 2011 wies die Vorinstanz
das Markeneintragungsgesuch für alle beanspruchten Waren ab. Zur Begründung führte sie
aus, die grafische Komponente des zu beurteilenden Zeichens bestehe aus einer blossen Wiederholung eines
einfachen Zeichens, die als banales Motiv keine originäre Unterscheidungskraft aufweise (wird näher
ausgeführt). Damit ein an sich banales Zeichen allein durch seine Positionierung als Marke erkennbar
werde, müsse die Position die Interpretation des Zeichens als Kennzeichen gegenüber der Deutung
als dekoratives oder funktionales Element klar begünstigen. Letzteres sei vorliegend nicht der Fall.
Nichts daran ändern könne der Umstand, dass einige bekannte Hersteller ähnliche Zeichen
wie das vorliegend zu beurteilende verwenden würden. Die schwarzen Streifen des streitigen Zeichens
würden das exakte Abbild der bei handelsüblichen Sportschuhen üblichen diagonalen Verstärkungen
bilden und deshalb als direkten grafischen Hinweis auf eine technische Eigenschaft der beanspruchten
Waren verstanden. Weder die schweizerischen noch die ausländischen Voreintragungen, auf welche sich
die Beschwerdeführerin berufe, könnten etwas an der fehlenden Schutzfähigkeit des angemeldeten
Zeichens ändern.
H.
Die Beschwerdeführerin
erhob am 6. Januar 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die streitige Marke
sei unter Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung vom 21. November 2011 für alle beanspruchten
Waren zum Schutz zuzulassen. Sodann fordert sie eine Parteientschädigung. Zur Begründung erklärt
sie im Wesentlichen, die Vorinstanz habe sich auf eine missverständliche Erläuterung der Positionsmarke
in ihren Richtlinien gestützt und dabei verkannt, dass der Kennzeichnungsgegenstand einer solchen
Marke - anders als bei der Formmarke - nur der Warengattung nach, nicht jedoch konturenmässig
festgelegt sei. Zudem weise die grafische Komponente des angemeldeten Zeichens isoliert betrachtet originäre
Unterscheidungskraft auf. Dies zeige sich insbesondere am Umstand, dass verschiedene vergleichbare oder
praktisch identische Marken in der Schweiz eingetragen seien. Es komme hinzu, dass die Durchschnittsabnehmer
bei auf Schuhseiten positionierten Streifen keine Verstärkungsfunktion vermuten würden. Die
angemeldete Positionsmarke werde vielmehr als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft aufgefasst.
I.
Am 13. März 2012 reichte
die Beschwerdeführerin unaufgefordert ein Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf vom 28.
Februar 2012 nach und wies insbesondere auf die darin enthaltenen Erwägungen zur markenmässigen
Benutzung einer "Fünf-Streifen-Marke" hin.
Mit Vernehmlassung vom 22.
März 2012 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
In Ergänzung zur angefochtenen Verfügung hält sie namentlich fest, dass bei der Prüfung
der originären Unterscheidungskraft der Gesamteindruck eines Zeichens zu würdigen sei. Vorliegend
falle das angemeldete Zeichen durch seine Positionierung auf dem Produkt mit dem Erscheinungsbild der
beanspruchten Ware zusammen, weshalb geprüft werden müsse, ob dieses Zeichen von den angesprochenen
Abnehmerkreisen nur als reines Zier- oder technisches Element aufgefasst werde. Soweit die Beschwerdeführerin
geltend mache, die Vorinstanz sei zu Unrecht von einer konkreten Schuhform ausgegangen, sei ihr entgegenzuhalten,
dass bei einer Positionsmarke die genaue Position nur unter Berücksichtigung der skizzierten Form
der beanspruchten Ware bestimmt werden könne.
K.
Die
Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung
verzichtet.
L.
Auf
weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im
Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz
in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der an-gefochtenen Verfügung ist die
Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung
oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form
sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen
(Art. 11 Abs. 2 VwVG).
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Marken, die Gemeingut sind, sind
vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die
Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2
Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).
Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis
besteht (BGE 120 II 150 E. 3b/bb - Yeni Raki, 118 II 183
E. 3c - Duo, 117 II 321 E. 3 - Valser).
Andererseits werden auch Hinweise auf Eigenschaften oder auf die Beschaffenheit, Zusammensetzung, Zweckbestimmung
oder Wirkung der Ware oder Dienstleistung, für welche die Marke beansprucht wird, zum Gemeingut
gezählt (BGE 128 III 450 E. 1.5 - Premiere, 129 III
227 E. 5.1 - Masterpiece). Gleiches gilt für Zeichen,
welche die relevanten Abnehmerkreise nicht als Kennzeichen für eine betriebliche Herkunft der gekennzeichneten
Ware oder Dienstleistung auffassen, sei es, dass sie als Dekoration, Sach- oder Produktbezeichnung verstanden
werden oder aus anderen Gründen nicht unterscheidungskräftig wirken (BGE 106 II 247 f. E. 2b
- Rotring, 118 II 181 E. 3 - Duo).
Entscheidend ist der Gesamteindruck, den ein Zeichen bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlässt
(BGE 134 III 547 E. 2.3.1 - "Freischwinger Panton" [3D]).
Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen, das gemeinfreie Bestandteile enthält,
nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenommen ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob der Gesamteindruck
von gemeinfreien Elementen geprägt wird oder nicht (Christoph Willi,
in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 21). Das Freihaltebedürfnis
eines Zeichens wird relativiert, wenn es aus einer Kombination verschiedener Kennzeichnungsmittel wie
beispielsweise Bild und Position besteht (vgl. Eugen Marbach,
in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 153
f.).
Nach der Rechtsprechung werden Marken, die im Hinblick auf
das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, eingetragen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 - btcino [fig.]).
2.2 Für die Frage der Unterscheidungskraft
ist ohne Belang, welcher Markenart ein Zeichen zuzuordnen ist. Die zu klärende Rechtsfrage bleibt
grundsätzlich dieselbe, wobei Besonderheiten in der Wahrnehmung einer Markenart durch das Publikum
grundsätzlich berücksichtigt werden können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1360/2011
vom 1. September 2011 E. 4.3 in fine [3D], mit Hinweisen).
Sog. Positionsmarken werden nicht zum Schutz eines bestimmten Zeichens,
sondern zum Schutz der spezifischen Positionierung irgendeines Zeichens hinterlegt. Bei solchen Marken
ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf einem Produkt kennzeichnend.
Geschützt ist dabei die spezifische Position eines stets gleich bleibenden Zeichenelementes, das
stets an der gleichen Warenposition sowie stets in denselben Grössenverhältnissen auftritt
(s. zum Ganzen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum [RKGE] vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in Zeitschrift für Immaterialgüter-,
Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 747 E. 7 - "Farbspritzpistole"
[fig.], mit Hinweisen). Eine immer gleich bleibende absolute Grösse des Zeichens ist nicht Voraussetzung
für die Eintragung einer Positionsmarke (vgl. Karl-Heinz
Fezer, Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft
und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl., München 2009, § 3 MarkenG N. 588, mit Hinweis;
anders jedoch anscheinend Entscheid der RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht
in sic! 2005 S. 747 E. 7 - "Farbspritzpistole"
[fig.], wonach das fragliche Zeichen "an stets gleich bleibender Stelle in gleicher Form und Grösse
angebracht sein soll").
Wird die Position eines Markenzeichens auf der Ware mitregistriert, wird
die Unterscheidungskraft der Marke "auch durch die Hervorhebung, Komposition und auffällige
oder nebensächliche Platzierung im Ensemble der Ware beeinflusst" (David ASCHMANN,
in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art.
2 lit. a N. 91, mit Hinweisen). Eine Position ist unterscheidungskräftig, wenn die Markierungsstelle
bei den beanspruchten Waren als ungewöhnlich oder auffallend erscheint oder sich die Position im
Verkehr durchgesetzt hat (Marbach, a.a.O., N. 417; noch
restriktiver Kamen Troller, Grundzüge des
schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, S. 66,
wonach eine Position nur mittels Wiederholung Kennzeichnungskraft erlangt). Funktional naheliegende Positionen
sind freihaltebedürftig (Marbach, a.a.O., N. 417).
Die Position eines grafischen Elementes auf einem Produkt ist häufig banal und damit originär
nicht unterscheidungskräftig (Ivan Cherpillod, Le droit
suisse des marques, Lausanne 2007, S. 67, mit Hinweis auf den Entscheid der RKGE
vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 747 - "Farbspritzpistole"
[fig.]).
3.1
3.1.1 Nach Auffassung der Vorinstanz
liegt vorliegend eine Konstellation vor, bei welcher die Eigenheiten eines Zeichenelementes, die bei
isolierter Betrachtung als potentiell unterscheidungskräftig erscheinen, durch die mitregistrierte
Position auf der Ware motiviert werden und dadurch ihren unabhängigen Charakter verlieren. Sowohl
der Umstand, dass die Länge der in Frage stehenden Streifen von vorne nach hinten zunehme, als auch
die Tatsache, dass die einzelnen Streifen trapezförmig seien, würden sich aus der Form des
Schuhes ergeben, so dass der Betrachter darin kein unterscheidungskräftiges Gestaltungselement sehe.
Auch die Zahl der Streifen begründe keine originäre Unterscheidungskraft, da diese aus der
Breite der Streifen und der Grösse des gestreiften Bereiches resultiere und der Betrachter deshalb
nicht annehme, der Hersteller habe sich in kennzeichnender Absicht just für fünf Streifen entschieden
(Bst. B Ziff. 7 und 11 der angefochtenen Verfügung).
3.1.2 Die Beschwerdeführerin
macht demgegenüber geltend, ein positioniertes Zeichen, das bei isolierter Betrachtung unterscheidungskräftig
sei, sei in der Regel auch als Positionsmarke unterscheidungskräftig. Anders als dies in den von
der Vorinstanz beigezogenen Richtlinien ausgeführt werde, falle bei einer Positionsmarke das zu
schützende Zeichen nicht mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Diesbezüglich
bestehe ein erheblicher Unterschied zur Formmarke, bei welcher sich der Schutz auf die abgebildeten Einzelheiten
des Kennzeichnungsgegenstandes erstrecke. Es komme hinzu, dass sich Zweifel an der ausreichenden Unterscheidungskraft
bei Positionsmarken nicht grundsätzlich, sondern nur dann ergeben würden, wenn die Marke im
Gesamteindruck von den Konsumenten nicht als betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst werde. Letzteres
müsse im Einzelfall sowie unter Berücksichtigung der Unterscheidungskraft des grafischen Elementes
einer solchen Marke bei isolierter (bzw. von der Position unabhängiger) Betrachtung entschieden
werden.
3.2
3.2.1 Unter
Teil 4 Ziff. 4.12 der Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Institutes für Geistiges
Eigentum vom 1. Juli 2012 (im Folgenden: IGE-Richtlinien) wird insbesondere Folgendes ausgeführt:
"Durch die Positionierung auf dem Produkt fällt bei der Positionsmarke
das zu schützende Zeichen mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Es ist grundsätzlich
zweifelhaft, ob die Abnehmer im Zeichen lediglich ein reines Zier- oder technisches Element erkennen,
oder ob sie aufgrund der fest definierten Gestaltung und Position auf der Ware auch einen Hinweis auf
eine betriebliche Herkunft sehen. Die Unterscheidungskraft ist bei Zeichen gegeben, die sich von den
banalen Ausstattungen des beanspruchten Warensegments klar abheben.
Verfügt das Zeichen alleine über keine Unterscheidungskraft, stellt
sich die Frage nach der Wirkung der konstant gleichen Positionierung. Die Kombination eines nicht-unterscheidungskräftigen
Zeichens mit einer Position wird nur in Ausnahmefällen unterscheidungskräftig sein."
3.2.2 Die IGE-Richtlinien sind als
sogenannte Verwaltungsverordnung zu qualifizieren, welche für die Justizbehörden, deren Aufgabe
es ist, die Einhaltung von Verfassung und Gesetz im Einzelfall zu überprüfen, nicht verbindlich
ist. Verwaltungsverordnungen sollen von den Gerichtsbehörden bei ihrer Entscheidung freilich mitberücksichtigt
werden, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen zulassen (siehe zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-564/2007 vom 17. Oktober
2007 E. 10.4 - La prairie SWITZERLAND-Dose [3D], mit Hinweisen).
3.3
3.3.1 Die Form
einer Ware identifiziert nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts primär die Ware selbst, also
nicht deren betriebliche Herkunft. Aus diesem Grund setzt das Bundesgericht für die Annahme, dass
eine Warenform als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden wird, voraus, dass sie sich
von allen im beanspruchten Warensegment im Zeitpunkt des Entscheides über die Markeneintragung üblichen
Formen auffällig unterscheidet. Zu beachten gilt dabei, dass Warenformen in erster Linie anderen
Funktionen als dem Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dienen. Dementsprechend nimmt das Publikum
konkrete Formen von Waren regelmässig bloss als besondere Gestaltung und nicht als Hinweis auf ein
Unternehmen wahr. Um eine Warenform als originär unterscheidungskräftig zu qualifizieren, genügt
es deshalb nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht, dass sie sich nur nach ihrer gefälligen
Gestaltung unterscheidet; vorausgesetzt wird vielmehr, dass ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis
taugt, was namentlich bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Warensegment praxisgemäss regelmässig
verneint werden muss, wenn sich die als Marke beanspruchte dreidimensionale Form nicht deutlich von den
üblicherweise verwendeten Formen abhebt (siehe zum Ganzen BGE 137 III 403 E. 3.3.3 - "Wellenverpackung"
[3D], mit Hinweisen). Nebst geometrischen Grundelementen gelten deshalb Warenformen als Gemeingut,
welche weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und
damit mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts
B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 2.3 - Kugeldreieck
[fig.], mit Hinweis).
Es fragt sich, ob diese Grundsätze zumindest sinngemäss auch für
die vorliegend im Streit liegende Marke gelten und mithin im Sinne der zitierten Richtlinien davon auszugehen
ist, dass das Publikum eine Marke dieser Art grundsätzlich bzw. in der Regel nur als Gestaltungs-
oder technisch bedingtes Element und nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft auffasst.
3.3.2 Das Bundesgericht hat in seiner
jüngeren Rechtsprechung festgehalten, dass die genannten Grundsätze zur originären Unterscheidungskraft
von Warenformen auch für Verpackungsformen gelten (BGE 137 III 403 E. 3.3.4 f. - "Wellenverpackung"
[3D]). Zur Begründung führte das Gericht insbesondere aus, wie eine Warenform werde die Form
einer Verpackung, welche aufgrund der Natur des Produktes unabdingbar sei oder aus unmittelbar mit der
Art der Ware selbst zusammenhängenden Gründen vorgesehen sei und damit einem durch die Ware
bedingten, naheliegenden Zweck diene, "nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahrgenommen wie
ein Wort- oder Bildzeichen, das vom Erscheinungsbild der Ware bzw. deren Verpackung unabhängig ist"
(BGE 137 III 403 E. 3.3.4 - "Wellenverpackung" [3D]).
Aus der genannten Rechtsprechung ist abzuleiten, dass jedenfalls dann, wenn
ein Zeichen vom Erscheinungsbild der Ware abhängig ist bzw. mit diesem verschmilzt, dessen Beschaffenheit
die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise dahingehend beeinflusst, dass diese das Zeichen
in der Regel nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren auffassen (vgl. auch Urteil des
Gerichtshofes der Europäischen Union [EuGH] vom 15. Juni 2010 in der Rechtssache T-547/08, X Technology
Swiss GmbH/HABM [Marken, Muster und Modelle], Sammlung der Rechtsprechung [Slg.], II-2409, Rn. 26).
Es ist folglich zu untersuchen, ob die angemeldete Marke mit dem Erscheinungsbild
der gekennzeichneten Ware verschmilzt oder von diesem unabhängig ist. Dabei ist von der Anmeldung
auszugehen, da die Schutzfähigkeit eines Zeichens nach Massgabe seines Hinterlegungsgesuches zu
prüfen ist (vgl. BGE 120 II 307 E. 3a - The Original).
3.3.3 Die vorliegend in Frage stehenden
fünf Balken sind auf der Seite eines Schuhes abgebildet, bei welchem es sich um die Ware handelt,
für welche die Marke angemeldet wurde. Aufgrund des Umstandes, dass die Länge der Balken dem
oberen Rand des Schuhes und dem oberen Rand der Schuhsohle angepasst ist, lässt sich die angemeldete
Marke nicht von der Form eines Teils dieser Ware trennen. Vielmehr ist das Zeichen untrennbar mit der
Form der Seitenteile des Schuhes zwischen Sohle und der Stelle, wo sich herkömmlicherweise die Schnürung
befindet, verbunden. Nichts daran ändern kann der Umstand, dass der Anmeldung eine Bemerkung beigefügt
ist, wonach die Marke mit dem Vermerk "Positionsmarke" zu registrieren sei. Folglich ist davon
auszugehen, dass die angemeldete Marke mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware verschmilzt und
damit die von der Rechtsprechung zu Formmarken entwickelten Beurteilungskriterien gelten (vgl. Urteile
des EuGH vom 15. Juni 2010 in der Rechtssache T-547/08, X Technology Swiss GmbH/HABM [Marken, Muster
und Modelle], Sammlung der Rechtsprechung [Slg.], II-2409, Rn. 28 ff., und vom 14. September 2009
in der Rechtssache T 152/07, Lange Uhren GmbH/HABM
[Marken, Muster und Modelle], nicht in der Slg. veröffentlicht, Rn. 74 ff.).
Zwar zeigt die genannte Bemerkung im streitigen Hinterlegungsgesuch, dass
vorliegend kein Markenschutz für die Form eines ganzen Schuhes verlangt wird. Diese Anmeldung muss
jedoch nach dem Ausgeführten dahingehend interpretiert werden, dass für einen Teil der Ware
(bzw. für die Seitenteile des Schuhes zwischen der Sohle und der traditionell für die Schnürung
vorgesehenen Stelle) Schutz als Formmarke beansprucht wird. In Frage steht mit anderen Worten eine Teilform-
oder Formteilmarke (vgl. zu dieser Markenart Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1360/2011
vom 1. September 2011 E. 4.1 [3D]; kritisch zur Schützbarkeit
von Teilformmarken: MAGDA STREULI-YOUSSEF/DANIEL
ZIMMERLI,
Der Schutz von "Teilformmarken", in: Peter V. Kunz et al. [Hrsg.], Wirtschaftsrecht in Theorie
und Praxis, FS Roland von Büren, Basel 2009, S. 397 ff.), für welche grundsätzlich
dieselben Kriterien für die Beurteilung der originären Unterscheidungskraft gelten wie bei
Formmarken.
4.
Nach dem Ausgeführten ist zu prüfen, ob die angemeldete Marke
den bei Formteilmarken geltenden Anforderungen an die originäre Unterscheidungskraft genügt.
4.1 Das grafische Element des angemeldeten
Zeichens besteht aus fünf gleich breiten dunklen Streifen, die jeweils im Abstand einer Streifenbreite
parallel zueinander angeordnet sind. Nach Auffassung der Vorinstanz handelt es sich dabei um eine blosse
Wiederholung eines dunklen Streifens, die ein banales Motiv ohne originäre Unterscheidungskraft
darstellt (Bst. B Ziff. 6 der angefochtenen Verfügung). Letzteres wird seitens der Beschwerdeführerin
bestritten.
4.2 Als Gemeingut im Sinne von Art.
2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind in der Regel insbesondere einfachste geometrische
Formen wie einzelne Rechtecke, Dreiecke, Quadrate und Punkte, es sei denn, es liege eine aus dem üblichen
Rahmen deutlich herausfallende originelle Gestaltung vor (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 30. November
1982 E. 3a - Levi's Jeans [fig.], in: Ipdata Nr. 4283; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 - "Kugeldreieck"
[fig.]; Marbach, a.a.O., N. 344). Entsprechendes gilt auch
für Striche (vgl. ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 75; RKGE
in sic! 2005 S. 196 E. 5 - "Elliptische Form" [fig.]/"Elliptische
Form" [fig.]).
Selbst wenn die fünf Balken des angemeldeten Zeichens vor diesem Hintergrund
je einzeln betrachtet als gemeinfreie Elemente qualifiziert würden, schliesst dies nicht aus, dass
deren konkrete Kombination und Einpassung an die Seitenteile des Schuhes grundsätzlich eintragungsfähig
(bzw. unterscheidungskräftig sowie nicht freihaltebedürftig) ist (vgl. BGE 122 III
382 E. 5b - Kamillosan; Marbach,
a.a.O., N. 347; vorn E. 2.1). Dafür ist jedoch erforderlich, dass das angemeldete Zeichen im Sinne
der vorstehend genannten Grundsätze für Warenformen vom Erwarteten und Gewohnten abweicht und
deshalb infolge seiner Originalität im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (vgl. vorn E.
3.3.1).
4.3 Abnehmer der vorliegend beanspruchten
Ware "Sport- und Freizeitschuhe" der Klasse 25 bzw. die massgeblichen Verkehrskreise bilden
die (schweizerischen) Durchschnittskonsumenten (vgl. zu den massgebenden Verkehrskreisen bei der Ware
"Schuhe" der Klasse 25 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-505/2009 vom 20. Oktober 2009
E. 3 - adidas [fig.]/Adissasport home fitness
[fig.]). Die Aufmerksamkeit des Durchschnittskonsumenten dürfte im fraglichen Segment nicht besonders
hoch sein, weil Schuhe Alltagsprodukte bilden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-505/2009 vom
20. Oktober 2009 E. 6 - adidas [fig.]/Adissasport
home fitness [fig.]). Dieser Umstand spricht grundsätzlich für die Annahme, dass der
Trapezform der einzelnen Streifen und deren trapezförmige Anordnung vorliegend keine originäre
Unterscheidungskraft zukommt.
4.3 Freilich ist zu beachten, dass
der Konsument in bestimmten Produktsegmenten unter Umständen den Formgebungen besondere Aufmerksamkeit
widmet, weil regelmässig auch die Form als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft beworben wird
(vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 - "Wellenverpackung" [3D],
mit Hinweisen). Es fragt sich, ob im hier interessierenden Segment von Sport- und Freizeitschuhen ein
in dieser Weise eingetretener Wandel der Wahrnehmung des Publikums stattgefunden hat.
4.3.1 Die Beschwerdeführerin
macht in diesem Zusammenhang geltend, die Drei-Streifen-Marke von Adidas sei als Marke auf den Seitenflächen
von Schuhen im Gedächtnis praktisch jedes Konsumenten fest verankert (vgl. Beschwerde, S. 11). Nach
Auffassung der Vorinstanz lässt demgegenüber die Verwendung eines ähnlichen Zeichens wie
dem vorliegend im Streit liegenden durch einige bekannte Hersteller nicht darauf schliessen, dass das
Publikum jedes wiedererkennbare Gestaltungselement im fraglichen Bereich eines Schuhes in erster Linie
als Marke versteht. Ein solcher Schluss sei ebenso wenig statthaft, wie aus dem Umstand, dass mehrere
grosse Versicherungsunternehmen den Namen einer schweizerischen Stadt als Marke führen, zu schliessen,
"der Abnehmer sei nun disponiert, in jedem Städtenamen im Zusammenhang mit Versicherungsdienstleistungen
a priori eine Marke zu sehen" (Bst. B Ziff. 9 der angefochtenen Verfügung).
4.3.2 Soweit die Vorinstanz mit dem
zitierten Passus aus dem angefochtenen Entscheid behaupten sollte, die Verwendung eines ähnlichen
Zeichens durch einige bekannte Hersteller könne generell nicht bei der Beurteilung der originären
Unterscheidungskraft berücksichtigt werden, kann ihr nach dem hiervor Ausgeführten nicht gefolgt
werden. Verwendet ein bekannter Hersteller ein ähnliches Zeichen, kann sich nämlich dadurch
der bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigende Aufmerksamkeitsgrad des Publikums
(bzw. vorliegend der schweizerischen Durchschnittskonsumenten) verändern.
Zur Frage, ob das Publikum Streifen auf dem hier in Frage stehenden Seitenbereich
eines Freizeit- oder Sportschuhes besondere Aufmerksamkeit widmet, führte das Oberlandesgericht
Düsseldorf in einem von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Urteil Folgendes aus (Urteil
I-20 U 89/11 vom 28. Februar 2012, Bst. B Ziff. II Ziff. 2b):
"Es ist [...] insbesondere auf dem Markt von Sport- und Freizeitschuhen
inzwischen üblich, ein bestimmtes Bildelement, welches aus gut sichtbaren Linien, Streifen oder
geometrischen Formen besteht, als Marke insbesondere auf der Seite des Schuhs zwischen Sohle und Schnürsenkel
anzubringen. Der Schuhe erwerbende Endverbraucher ist daran gewöhnt und kann sich im Grundsatz daran
beim Kauf als betrieblichen Herkunftshinweis orientieren [...]. Ob dies ganz allgemein für jegliche
Art von Linien gelten kann, erscheint nicht ganz zweifelsfrei, kann indes dahin stehen. Jedenfalls für
die hier streitgegenständliche Mehrzahl parallel geführter, schräger Streifen auf den
Seitenteilen von Schuhen zwischen Sohle und Schnürsenkel jedenfalls auf Sport- und Freizeitschuhen
ist der Verkehr inzwischen an eine kennzeichenmässige Verwendung deshalb gewöhnt, weil derartige
Zeichen bekanntermassen von einem bestimmten Hersteller [adidas] bereits seit längerem als Herkunftskennzeichen
verwendet werden und als solches bekannt geworden sind. Nicht zuletzt mit Blick hierauf ist in der Rechtsprechung
wiederholt ausgeführt worden, dass der Verkehr daran gewöhnt sei, in einer Streifen-Ausstattung
von Sport- bzw. Freizeitschuhen einen Herkunftshinweis zu sehen [...]."
Dieses Urteil betraf unter anderem eine deutsche Bildmarke der Beschwerdeführerin,
welche vom Erscheinungsbild hinsichtlich der fünf dunklen Streifen auf der Seite eines Schuhes mit
der vorliegend streitigen Marke identisch ist. Auch wenn es sich auf das deutsche Recht (sowie folglich
namentlich auf Durchschnittsabnehmer in Deutschland) bezieht und die zitierten Ausführungen im Zusammenhang
mit der Prüfung einer markenmässigen Verwendung des Zeichens gemacht wurden, lassen sich die
entsprechenden Überlegungen sinngemäss auf die vorliegende Prüfung der originären
Unterscheidungskraft übertragen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass
der auf dem vorliegend streitigen Hinterlegungsgesuch skizzierte Schuh keine Schnürsenkel aufweist.
Im genannten Urteil wird ausdrücklich von der in zwei Beschlüssen
des deutschen Bundespatentgerichts und der Nichtigkeitsabteilung des HABM geäusserten Auffassung,
wonach Streifen der vorliegend in Frage stehenden Art nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche
Herkunft aufgefasst würden, Abstand genommen (vgl. Bst. B Ziff. II Ziff. 2b des genannten Urteils,
mit Hinweis auf den Beschluss des deutschen Bundespatentgerichts 27 W [pat] 371/03 vom 16. November
2004 und den Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des HABM vom 11. Januar 2011 betreffend die Gemeinschaftsmarke
Nr. 004771978 der Beschwerdeführerin). Auch insoweit lässt sich mit Bezug auf die vorliegend
zu klärende Frage sinngemäss dem Oberlandesgericht Düsseldorf folgen. Als überzeugend
erscheint insbesondere dessen Hinweis, dass eine markenmässige Verwendung - bzw. die Wahrnehmung
als Unterscheidungsmittel - von seitlich auf Schuhen angebrachten Streifen in dem vom HABM beurteilten
Fall mit Blick auf die Bekanntheit der Marke von adidas nicht unter blossem Verweis auf die Einfachheit
der aus fünf Streifen bestehenden Form verneint werden kann (vgl. Urteil I-20 U 89/11 des Oberlandesgerichtes
Düsseldorf vom 28. Februar 2012, Bst. B Ziff. II Ziff. 2b).
Zwar ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass parallel verlaufende
diagonale Verstärkungen am Rist von Sportschuhen bzw. Streifen jeglicher Art als einfachste Gestaltungsmittel
bei Sport- und Freizeitschuhen häufig vorkommen (vgl. Bst. B Ziff. 12 der angefochtenen Verfügung).
So hat denn auch das Bundesverwaltungsgericht verschiedentlich festgehalten, Streifenmarken bei Sportbekleidung
sowie Sport- und Freizeitschuhen seien häufig, in grosser Vielfalt auf dem Markt erhältlich
und grundsätzlich als banal bzw. wenig kennzeichnungskräftig zu qualifizieren (vgl. Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 - fünf
Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.], B-5440/2008
vom 24. Juli 2009 E. 6.2 - jump [fig.]/JUMPMAN,
und B-2768/2007 vom 6. Mai 2008 E. 5.1 f. - segno
figurativo a righe [fig.]; zu den entsprechenden Verhältnissen
in Deutschland vgl. S. 5 des Beschlusses des deutschen Bundespatentgerichts 27 W [pat] 371/03 vom 16. November
2004; vgl. ferner den erwähnten Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des HABM vom 11. Januar
2011 betreffend die Gemeinschaftsmarke Nr. 004771978 der Beschwerdeführerin, Rn. 34 und die
Rechtsprechungshinweise im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2
fünf Streifen [fig.]/fünf
Streifen [fig.]). Auch lässt sich in Anlehnung an den genannten Beschluss des deutschen Bundespatentgerichtes
auch für den schweizerischen Markt annehmen, dass eine Reihe von Herstellern Sport- und Freizeitschuhe
nicht als Markenware, dafür jedoch zu einem wesentlich niedrigeren Preis auf den Markt bringt und
dabei - auch hinsichtlich der Gestaltung - eine ähnliche Qualität wie bei Markenprodukten
anzubieten versucht (vgl. S. 5 des Beschlusses des deutschen Bundespatentgerichts 27 W [pat] 371/03 vom
16. November 2004). Dennoch liegt es für den schweizerischen Durchschnittskonsumenten -
namentlich aufgrund der grossen Ähnlichkeit des angemeldeten Zeichens mit den bekannten Adidas-Streifen
an der gleichen Stelle von Sport- und Freizeitschuhen - auf der Hand, dass dieses Zeichen in der
in Frage stehenden Positionierung auf diesen Produkten auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinweist.
Bei den Streifenmustern, welche bei den soeben genannten Entscheiden des
Bundesverwaltungsgerichts im Streit lagen, ging es - anders als vorliegend - nicht um einen
sich auf die Positionierung erstreckenden markenrechtlichen Schutz
eines Zeichens. Schon deshalb können diese Urteile im hier zu beurteilenden Fall nicht ausschlaggebend
sein und fällt namentlich der Umstand nicht ins Gewicht, dass das Bundesverwaltungsgericht in einem
dieser Entscheide ein in grafischer Hinsicht mit dem angemeldeten Zeichen identisches Zeichen im Rahmen
eines Widerspruchverfahrens als "eher schwach kennzeichnungskräftig" eingestuft hat (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 - fünf
Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]). Es kann deshalb
insbesondere offen bleiben, inwieweit sich grundsätzlich bei der Beurteilung des absoluten Ausschlussgrundes
von Art. 2 Bst. a MSchG die Rechtsprechung zu Widerspruchsverfahren heranziehen lässt (vgl. dazu
etwa Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6097/2010 vom 16. März 2011 E. 4.4 - BELLADERM;
vgl. in diesem Zusammenhang auch Donald N. Schnyder, Die
absoluten Ausschlussgründe sind nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens, in: Martin
Kurer et al., Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David,
Zürich 1996, Zürich 1996, S. 143 ff., S. 148).
4.4 Aus dem Ausgeführten folgt,
dass sich das angemeldete Zeichen - auch im Sinne der Richtlinien der Vorinstanz - klar von
den banalen Ausstattungen des beanspruchten Warensegments abhebt, und zwar insbesondere wegen der besonderen
Aufmerksamkeit, welche der schweizerische Durchschnittskonsument für Streifenmuster der vorliegenden
Art an der im Hinterlegungsgesuch gekennzeichneten Stelle von Sport- und Freizeitschuhen aufbringt. Das
Zeichen ist mit anderen Worten entgegen der Auffassung der Vorinstanz originär unterscheidungskräftig.
Daran nichts zu ändern vermag der Umstand, dass die Position als solche vorliegend namentlich aufgrund
der verbreiteten Platzierung von Streifen am Rist von Sport- und Freizeitschuhen (vgl. vorn E. 4.3.2)
für sich allein nicht als unterscheidungskräftig erscheint. Ebenso wenig fällt die Tatsache
ins Gewicht, dass die Form des Schuhes, soweit diese zum angemeldeten Zeichen gehört (vgl. vorn
E. 3.3.3), isoliert betrachtet als banal zu qualifizieren ist. Denn bei der vorliegend zu beurteilenden
Kombination von Position, Teilform und zweidimensionaler Zeichnung wird der Gesamteindruck aus den in
E. 4.3 genannten Gründen nicht von gemeinfreien Elementen geprägt.
4.5 Es ergibt sich somit, dass das
angemeldete Zeichen für die (vorliegend noch) beanspruchten Sport- und Freizeitschuhe der Klasse
25 schutzfähig ist.
Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die
Marke Nr. 59384/2005 (fig.) für die angemeldeten Waren "Sport- und Freizeitschuhe" der
Klasse 25 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
5.
5.1 Bei diesem Ausgang
des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin
der von ihr geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
5.2 Der obsiegenden
Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig
hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs.
1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung umfasst unter anderem die Kosten der Vertretung
(Art. 8 VGKE), zu denen das Anwaltshonorar, Auslagen und die Mehrwertsteuer zu rechnen sind (Art. 9 Abs.
1 VGKE). Die Mehrwertsteuer ist freilich nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen
Entgelt erbracht werden, nicht aber im vorliegenden Fall, bei welchem die obsiegende Beschwerdeführerin
ihren Sitz im Ausland hat und die Dienstleistung ihrer Rechtsvertreterin damit nicht im Inland erbracht
wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz
MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE; s. auch
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 8.4 - HÖFER
FAMILIYOFFICE [fig.]/HOFER).
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten
Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Ist - wie im vorliegenden Fall - keine
Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die
notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Weil
im gegenwärtigen Beschwerdeverfahren kein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt wurde, rechtfertigt
es sich, die Parteientschädigung auf Fr. 2'000.- (exkl. MWST) festzulegen.
Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung
derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt
hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit
(vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen
Instituts für Geistiges Eigentum [IGEG, SR 172.010.31]). Sie vollzieht in eigenem Namen die
Markenschutzgesetzgebung und führt insbesondere auch das Markenschutzregister in eigenem Namen (vgl.
Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG und Art. 37 MSchG). Dementsprechend erliess sie auch die angefochtene
Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie ebenso in ihrem Namen die dafür vorgesehene Gebühr.
Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.
Versand: 12. März 2013