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TAF, arrêt B-2791/2016 du 16 avril 2018 – motifs absolus, détermination des destinataires pertinents, besoin de libre disponibilité
Art. 2 let. a LPM: Dans l’appréciation des milieux intéressés, l’importance des cercles ou leurs proportions respectives peut être pertinente. Un signe dont les produits et services s’adressent aux spécialistes et au grand public n’est pas descriptif si sa signification n’est connue que des spécialistes et que ceux-ci constituent une petite minorité des destinataires.
Art. 2 let. a LPM: Un signe qui n’est pas descriprif selon l’appréciation des destinataires pertinents peut être refusé s’il est soumis à un besoin de libre disponibilité au regard des concurrents.
Le TAF a rejeté le recours déposé par l’Europäische WingTsun-Organisation (EWTO) contre la décision de l’IPI refusant l’enregistrement du signe verbal « WingTsun ». Le signe était déposé pour des vêtements (cl. 25), des articles et du matériel de sport (cl. 28) ainsi que des services de formation et activités sportives et culturelles (cl. 41).
Le terme « WingTsun », transcrit du cantonais 咏春, désigne un art martial chinois. Ce sport de combat a été développé il y a une quarantaine d’années à Hong Kong. Sur son site Web, la recourante utilise ce terme comme une désignation générique pour désigner cet art martial.
Ayant défini la signification du signe litigieux, le TAF confirme qu’il est susceptible de décrire directement la destination ou le contenu des produits et services revendiqués. Cela pour autant que sa signification soit comprise des destinataires.
Le signe est distinctif car sa significaiton est inconnue du consommateur moyen
Dans sa décision de refus, l’IPI est parti du principe que le terme « WingTsun » était connu des destinataires suisses, sans toutefois le motiver. Le TAF examine la question en détail.
Il considère que les produits et services revendiqués sont destinés, d’une part, à des spécialistes, c’est-à-dire des gens qui pratiquent ce sport, ainsi qu’à des vendeurs de matériel sportif et des grossistes. D’autre part, ces produits et services s’adressent également au grand public.
Le TAF constate que la recourante exploite en Suisse 30 écoles dans lesquels le wingtsun est enseigné. Elle allègue avoir plus de 2’500 élèves. Quelques autres écoles, indépendantes de la recourante, enseigne également ce sport. Le TAF en conclut que ce sport n’est pas totalement inconnu en Suisse, mais qu’il n’est toutefois connu que d’un cercle restreint de destinataires.
Selon le TAF, rien ne permet de dire que le terme « WingTsun » serait connu des personnes qui ne pratiquent pas ce sport, à savoir le public en général. Il ajoute que les personnes qui n’ont aucun lien avec l’art martial chinois ne comprendront même pas que le terme « WingTsun » est la transcription d’un idéogramme chinois. Si ces personnes devaient y reconnaître un signe provenant du chinois, cela ne veut pas encore dire qu’elles y verront une désignation générique désignant un art martial.
Le TAF ajoute que ce sport n’est que très peu médiatisé. Il ne compte pas parmi les sports olympiques et ne fait pas l’objet de compétitions ou démonstrations publiques. Il n’est certes pas exclu que dans le futur ce sport acquiert une connaissance au sein d’un public plus large. Cependant, à l’heure actuelle, rien ne permet de prédire un tel avenir.
Le TAF conclut que la grande majorité des destinataires, c’est-à-dire les consommateurs moyens, ne connaissent pas ce signe. Il n’est pas descriptif des produits et services revendiqués.
Le besoin de libre disponibilité
Bien que le signe ne soit compris que par une petite minorité des destinataires, les concurrents de la recourante ont un intérêt à pouvoir utiliser la désignation en lien avec leurs produits et services. Il y a donc un besoin de libre disponibilité du signe.
Peu importe l’argument avancé par le recourante selon le lequel que le fondateur de son école soit le seul légitimé à enseigner ce sport.
Le TAF distingue le cas présent d’autres situations très particulières dans lesquelles le besoin de libre disponibilité a été nié soit en raison du monopole de fait exercé par le déposant, soit sur la base d’une réglementation réservant dans le futur l’usage du signe à une seule personne. Dans ces cas, l’attribution d’un droit exclusif par la marque ne lèse aucun tiers (cf. TAF B-3269/2009 « Grand Casino Luzern » ; B-7426/2006 « The Royal Bank of Scotland », B-33553/2007 « Swiss Army »).
En l’occurrence, la recourante ne jouit pas d’un monopole, ni de droit ni de fait. L’enregistrement du signe est donc refusé sous cette deuxième composante du domaine public, à savoir le besoin de libre disponibilité.
Commentaire
Dans cet arrêt, le TAF traite de la question de l’appréciation des cercles des destinataires et s’écarte des principes d’examen de l’IPI.
Selon les Directives, « un signe n’est pas admis à l’enregistrement dès lors qu’il existe un motif d’exclusion du point de vue d’un seul des cercles intéressés; l’importance des cercles ou leurs proportions respectives ne sont pas pertinentes » (Partie 5, ch. 3.5, version 01.01.2017).
Si la première partie de la phrase a été confirmée par le TF dans l’arrêt Wilson (TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013, consid. 3.2), il n’en va pas de même au sujet de la deuxième partie de la phrase. Le TF s’est en effet limité à dire que le nombre de personne constituant un groupe de destinataires n’est pas, à lui seul, un critère déterminant pour exclure de l’examen l’appréciation des autres groupes. Il faut toujours examiner concrètement la nature des produits et services en cause.
Certains auteurs1 considèrent, avec raison à notre avis, que les spécialistes ne jouissent pas seulement de compétences linguistiques supérieures et de connaissances accrues dans le domaine, mais ils examinent les signes avec une attention professionnelle. Ainsi, lorsque les produits et services s’adressent aussi bien aux spécialistes qu’aux consommateurs moyens, le point de vue du groupe le plus grand et le moins expérimenté devrait primer.
Ce point de vue est intéressant. Son application peut cependant poser des difficultés lors de l’examen. D’une part, des spécialistes, malgré une attention accrue, pourraient tout de même percevoir le signe comme un renvoi descriptif, et non pas comme un renvoi à une entreprise déterminée.
En outre, cette approche implique de définir le caractère significatif d’un cercle de destinataires. A partir de quand la perception d’un cercle de destinataires n’est-elle plus pertinente pour l’examen? Faudrait-il fixer des pourcentages en dessous desquels la perceptions des spécialistes serait ignorée? Cela semble difficilement praticable. En outre, selon le TF, le critère du nombre de personnes constituant un cercle n’est pas suffisant pour exclure la perception de ces destinataires.
L’importance des cercles de destinataires et de leurs proportions respectives dans l’examen du caractère descriptif d’un signe mériterait d’être débattue. Une solution prédictible pour les déposants et facilement applicable pour les examinateurs ne peut toutefois pas encore être déduite de la jurisprudence actuelle.
1
- David ASCHMANN, in: Noth, Bühler, Thouvenin (Herausgeber), Markenschutzgesetz (MSchG), 2. éd, Berne 2017, art. 2 let. a, N32, p. 117
- Rapahel NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Bern 2015, § 11.08, p. 99
- Alexander PFISTER, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, sic! 2009, p. 687