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TAF B-4532/2017 du 24 mai 2018 – motifs absolus, indication de provenance, besoin de libre disponibilité
Art. 2 let. c LPM: Le terme « HAMILTON » n’est pas reconnu par le public suisse comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM.
Art. 2 let. a LPM: Les noms géographiques qui ne sont pas considérés comme des indications de provenance ne sont pas frappés d’un besoin de libre disposition.
Le TAF admet le recours formé à l’encontre de la décision de l’IPI qui avait refusé au signe « HAMILTON » (CH 63179/2009) la protection à titre de marque en Suisse.
Destinataires des produits et services revendiqués
La marque « HAMILTON » a été déposée pour des produits des classes 1, 5, 7, 9, 10, 16 et 20 ainsi que des services des classes 37, 39, 41 et 42. La plupart des produits et services revendiqués sont issus des domaines de la médecine, de la biotechnologie et de la chimie. Ceux-ci sont principalement acquis par des spécialistes (médecins, pharmaciens, chimistes, biologistes ou personnes issues de la communauté scientifique).
Néanmoins, une part de ces produits et services, notamment les produits des classes 16 et 20, les produits pharmaceutiques de la classe 5 et diverses machines rangées en classe 9, sont consommés par des adultes de tout âge et de toute classe sociale en tant que consommateurs finaux. Dans le cas des biens et services sont vendus à la fois aux professionnels et aux utilisateurs finaux, la perspective du groupe de marché le plus important et le moins expérimenté est à l’avant-plan
« HAMILTON » n’est pas une indication de provenance
« HAMILTON » correspond au nom de plusieurs villes, notamment au Canada (ville de 500’000 habitants, dans la province d’Ontario) et en Nouvelle-Zélande (ville d’environ 160’000 habitants). Ces deux villes sont distantes de la Suisse de plusieurs milliers de kilomètres. Ce ne sont pas des destinations touristiques. Économiquement, ces villes n’ont qu’une importance réduite. Elles sont, selon les constations du TAF, dans l’ombre des grandes villes du pays.
Le TAF constate en outre qu’on ne parle quasiment jamais de ces villes dans la presse. Dans les médias, le terme « Hamilton » renvoie presque exclusivement au pilote de formule 1 Lewis Hamilton. Le Tribunal en déduit que les destinataires des produits et services revendiqués n’ont pratiquement pas d’occasion d’entendre parler de ces lieux.
En conclusion, le TAF considère que les villes d’Hamilton au Canada et en Nouvelle-Zélande ne sont pas connues des destinataires suisses. Le terme « Hamilton » ne constitue pas une indication de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM.
Par conséquent, la marque litigieuse n’est pas descriptive de la provenance géographique des produits et services revendiqués. Elle est distinctive. Elle n’est pas non plus susceptible de tromper les destinataires quant à la provenance de ces produits et services.
Besoin de libre disposition
Les noms géographiques, déposés sans autres éléments, ne peuvent en principes pas être enregistrés en tant que marque car ils doivent rester à la libres de tous. Il doit être possible pour tout concurrent (actuel et futur) d’indiquer l’origine géographique de ses produits et services.
Selon le TAF, si, en revanche, il est établi qu’un nom géographique n’est pas compris comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM, alors le besoin de libre disponibilité tombe automatiquement.
Steht hingegen fest, dass ein geographischer Name nicht als Herkunftsangabe verstanden wird, besteht kein Freihaltebedürfnis.TAF B-4532/2017 du 24 mai 2018 . 6.2 Hamilton
Du seul fait que ce terme n’est, aujourd’hui, pas considéré comme une indication de provenance, le TAF, sans autre examen quant à la production aux lieux considérés et au besoin des concurrents, en conclut qu’il n’y a pas de besoin de libre disponibilité pour le terme Hamilton. Le TAF admet ainsi le recours et permet l’enregistrement de la marque litigieuse.
Commentaire
Cette décision est surprenante. Elle s’écarte, sans justification, des principes déduits de l’art. 2 let. a LPM en matière d’examen du besoin de libre disposition.
A notre connaissance, jusqu’ici aucun tribunal n’a jamais fait dépendre directement le besoin de libre disposition d’un nom géographique de sa qualification en tant qu’indication de provenance. A notre avis, le fait qu’un lieu soit connu et son besoin de libre disposition sont deux caractéristiques différentes qui doivent faire l’objet d’un examen distinct.
La qualification d’un nom géographique comme indication de provenance se détermine selon la compréhension des destinataires. Si le terme est inconnu, il n’est pas considéré comme une indication de provenance.
En revanche, la question du besoin de libre disposition dépend des besoins des concurrents, présents ou futurs (arrêts du TF 4A_6/2013 du 16.04.2013 consid. 2.4 WILSON; TF 4A_434/2009 du 30.11.2009, consid. 3.1 RSR). Il faut donc examiner si les concurrents sont tributaires du terme en cause. Or, pour cet examen, la connaissance du lieu par les destinataires, au moment de l’examen, n’est pas un élément déterminant. Ainsi l’ont examiné les tribunaux fédéraux jusqu’ici
Il convient également d’examiner si le signe BELLAGIO, qui s’avère distinctif, est soumis à la nécessité de rester à la disposition des entreprises locales. Dans ce contexte, il ne s’agit pas seulement de savoir si les marchandises revendiquées peuvent actuellement être produites au lieu en question, mais aussi si la production des marchandises revendiquées doit y être sérieusement attendue à l’avenir, compte tenu des développements économiques futurs. (traduction libre)TAF B-7411/2006, Consid. 8 Bellagio; CREPI, arrêt du 25.05.2005, consid. 5, in sic! 2005, 744 Gimel; voir aussi ATF 128 III 454 consid. 3 Yukon et TF 4A_434/2009, consid. 3.1 RSR).
Cette approche en deux étapes, qui consiste, d’une part, à déterminer le caractère distincitf du signe (c’est à dire à décider s’il s’agit d’une indication de provenance) et, d’autre part, à examiner le besoin de libre disposition, a encore été confirmée dans un arrêt récent du TAF.
En lien avec le signe « Clos d’Ambonnay », le TAF a expliqué qu’un signe, qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme tel, n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse si ce terme est enregistré comme marque dans le pays de provenance (TAF B-5004/2014, consid. 8.1.5 Clos d’Ambonnay).
A notre avis, le raccourci qui consisterait à exclure automatiquement le besoin de libre disposition pour tous les noms géographiques qui ne sont pas considérés, au moment de l’examen, comme des indications de provenance n’est pas souhaitable. Dogmatiquement, à notre avis, il n’est pas correct. Il peut en outre conduire à des résultats indésirables.