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Il rischio di confusione nel diritto dei marchi
Pubblicato il 14 luglio 2023
Indice dei contenuti
Le controversie sui marchi riguardano spesso l’esistenza di un rischio di confusione tra due marchi. Lo scopo di questo articolo è quello di fornire una breve panoramica sul tema del rischio di confusione.
Il diritto dei marchi mira a garantire la protezione dei marchi e a fornire indicazioni ai consumatori. Il rischio di confusione è quindi uno dei concetti più importanti del diritto dei marchi. Il rischio di confusione nel diritto dei marchi si verifica quando un marchio è così simile a un altro marchio da confondere i prodotti e i servizi di un’azienda con quelli di un’altra. Ciò può generare confusione e danneggiare la reputazione delle aziende interessate. L’obiettivo è evitare che i consumatori pensino che i prodotti provengano dalla stessa azienda o che ci sia un legame tra le due aziende.
Quando un marchio viene richiesto all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) o in Europa, l’ufficio competente non verifica se al momento della domanda di marchio siano già registrati altri marchi identici o simili e quindi se esista un rischio di confusione tra i marchi (i cosiddetti impedimenti assoluti alla registrazione). Si esamina solo se la domanda di marchio è preclusa da impedimenti relativi alla registrazione. Se esiste effettivamente un rischio di confusione, vi sono conseguenze per il richiedente del marchio.
Conseguenze in caso di rischio di confusione tra due marchi
Ogni titolare di un marchio ha tre mesi di tempo dopo il deposito di una domanda di marchio per presentare un’opposizione contro il nuovo marchio depositato. Se questa scadenza non viene rispettata, c’è ancora la possibilità di intraprendere un’azione civile contro un marchio identico o simile, se si teme un rischio di confusione, e quindi di presentare un’azione di cancellazione contro il marchio presso il tribunale civile, che tuttavia comporta costi e sforzi considerevoli. Inoltre, i titolari di marchi anteriori hanno diritto a richiedere provvedimenti ingiuntivi e danni. Si raccomanda pertanto di effettuare una ricerca accurata e approfondita sui marchi prima di depositare una domanda di marchio, al fine di evitare spiacevoli controversie legali. Una volta protetto, il marchio deve essere monitorato attivamente attraverso la sorveglianza del marchio, in modo da poter intervenire immediatamente e in modo economicamente vantaggioso in caso di violazione.
È importante sapere che il diritto dei marchi protegge i segni solo in relazione alle classi di prodotti e servizi richiesti. Così, ad esempio, se si registra il segno “Taube” come marchio per biciclette, non c’è quasi alcun rischio di confusione con l’uso del segno “Taube” da parte di terzi per, ad esempio, servizi legali. L’aspetto potrebbe essere diverso se l’insegna “piccione” fosse usata per i caschi da bicicletta invece che per i servizi di advocacy. Esiste tuttavia un’eccezione, ovvero il caso dei marchi famosi (ad esempio Coca-Cola), per i quali la protezione si applica a tutte le classi.
Fattori rilevanti nella valutazione del rischio di confusione
Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, la questione dell’esistenza di un rischio di confusione deve essere valutata in modo globale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico. Deve esistere un’interazione tra l’identità o la somiglianza dei prodotti o servizi, il grado di somiglianza del marchio e il carattere distintivo del marchio anteriore.
a) Rischio di confusione per i marchi denominativi
Pertanto, per valutare il rischio di confusione tra marchi denominativi, gli uffici marchi e i tribunali tengono conto dei seguenti fattori:
- Somiglianza dei segni
Per valutare la somiglianza dei segni si utilizzano i seguenti criteri:
– somiglianza fonetica: verifica se esiste un rischio di confusione nella pronuncia dei due marchi. È necessario prestare attenzione alla pronuncia abituale.
Esempi di somiglianza fonetica: Securo / Securit, Nike / Mike, Coca cola / Koka Kola
–Somiglianza visiva (scritta): qui si verifica in particolare se i due marchi sono simili o identici nell’aspetto scritto. Per valutare il rischio di confusione, è necessario verificare la lunghezza della parola o il numero di lettere in particolare.
Esempi di somiglianza nei caratteri tipografici: Afro / aero, Pallas / Prectinino / Prantinino
–Somiglianza concettuale: in questo caso occorre verificare se i due marchi sono concettualmente identici o simili.
Esempi di somiglianza concettuale: breadfast / breadquick
Per ipotizzare un rischio di confusione, è sufficiente che la somiglianza tra due marchi esista solo a un livello.
- Somiglianza dei prodotti e dei servizi
Affinché si possa ipotizzare un rischio di confusione, non è sufficiente la semplice somiglianza dei segni, ma è necessario che anche i prodotti e i servizi siano simili. Per rispondere alla domanda se i prodotti e i servizi siano simili, è decisivo se il pubblico di riferimento possa ritenere che i prodotti e i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Ad esempio, occorre verificare l’origine operativa, i prodotti o servizi concorrenti o complementari, i prodotti/accessori principali, ecc.
- Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo di un marchio si riferisce all’ambito di protezione. In termini di distintività, si distingue tra distintività debole, normale e rafforzata. Il carattere distintivo di un marchio dipende dal grado di descrittività del segno rispetto ai prodotti e ai servizi. Un marchio che non è nemmeno parzialmente descrittivo dei prodotti e dei servizi ha una maggiore capacità distintiva. Tuttavia, come per il rischio di confusione, la valutazione della portata della protezione del marchio è sempre una decisione da prendere caso per caso.
b) Rischio di confusione per i marchi figurativi
Per valutare se esiste un rischio di confusione tra due marchi figurativi, occorre determinare l’impressione visiva che rimane nella mente del consumatore medio. Si presume che il consumatore non ricordi tutti i dettagli della prima marca quando vede la seconda. I bordi e le decorazioni sono quindi meno importanti. Anche in questo caso, però, bisogna sempre tenere conto di tutte le circostanze del singolo caso.
c) Rischio di confusione per i marchi denominativi/figurativi
Nel valutare il rischio di confusione tra un marchio denominativo e un marchio denominativo/figurativo, cioè un marchio in cui una o più parole sono combinate con un elemento grafico. In questo caso, l’attenzione si concentra quasi esclusivamente sulla somiglianza tonale. In questo modo, si tiene conto dell’elemento denominativo del marchio, poiché, di norma, nel caso dei marchi denominativi-figurativi, l’impressione complessiva è caratterizzata foneticamente dall’elemento denominativo.
Protezione speciale per i marchi famosi Art. 15 MschG
Ai sensi dell’art. 15 MschG, i marchi famosi godono di una protezione maggiore rispetto ai marchi normali. Da un lato, il loro ambito di protezione specifico per il prodotto non è legato all’elenco di prodotti e servizi rivendicati e, dopo la scadenza del periodo di attesa di cinque anni, alla situazione effettiva di utilizzo. Questa protezione speciale mira in particolare a evitare lo sfruttamento della reputazione dei marchi famosi.
Il momento in cui un marchio è effettivamente considerato famoso è controverso e va deciso caso per caso. Secondo la giurisprudenza, un livello minimo del 30% di consapevolezza del traffico dovrebbe essere sufficiente in relazione alla popolazione totale. Inoltre, anche altri criteri giocano un ruolo importante.
Esempio in cui è stata affermata la rivendicazione del marchio noto:
- The North Face e The Dog Face (Oberlandgericht, ordinanza del 28.06.2022)
La questione del rischio di confusione nel diritto dei marchi è quindi molto importante e complessa. Si raccomanda pertanto di consultare uno specialista.