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Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la newsletter commune « Informations juridiques » (n° 5/2021) et Marques et Designs (n° 2021/09-1). Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
Assouplissement de la pratique relative à la limitation géographique de la liste des produits et services (LPS) des marques contenant une indication de provenance
Selon la pratique actuelle, l'IPI exige une limitation géographique de la liste des produits et, si les conditions de l'art. 49 LPM ne sont pas remplies, des services pour les marques contenant une indication de provenance.
L'IPI a analysé en détail cette pratique au cours d'un long processus. Après avoir évalué les différentes circonstances factuelles et juridiques et mis en balance les intérêts en jeu, iI est arrivé à la conclusion qu'un changement de pratique est justifié et nécessaire. Il a donc décidé d'assouplir cette pratique et d'adopter une approche similaire à celle suivie depuis longtemps par l'EUIPO et les offices nationaux des pays voisins : au moment de l'enregistrement d'une marque, une indication de provenance n'est pas jugée trompeuse tant que son utilisation correcte est possible.
Concrètement, cela signifie que l'exigence d’une limitation à la provenance géographique des produits et services pour les marques contenant une indication de provenance sera abandonnée. La pratique d'examen sera ainsi considérablement simplifiée. L'exigence de limitation est maintenue seulement lorsque l'indication entre dans l'une des catégories suivantes (liste exhaustive) :
- appellations d'origine protégées (AOP) / indications géographiques protégées (IGP) agricoles et non agricoles enregistrées dans le registre de l'Office fédéral de l'agriculture ou dans celui de l'IPI (art. 16 LAgr, 41 LForêts, 50a LPM);
- appellations d'origine cantonales viticoles (AOC) suisses (art 63 LAgr);
- enregistrements internationaux selon l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne qui ne font pas l'objet d'un refus émis par la Suisse (art. 50e LPM);
- AOP/IGP figurant dans les annexes 7, 8 et 12 de l'Accord sectoriel entre la Suisse et la Communauté européenne ainsi que les indications géographiques (à l'exclusion des noms de pays et de régions) listées dans les accords bilatéraux et dans les accords de libre-échange entre la Suisse et des pays partenaires, pour autant que ceux-ci prévoient une obligation de refuser d'office l'enregistrement, en tant que marque, d'une indication géographique pour des produits ou services provenant d’un autre lieu (actuellement les accords bilatéraux avec la Russie, la Jamaïque et la Géorgie et les accords de libre-échange avec le Japon et le Mexique);
- indications géographiques étrangères pour les vins et spiritueux (selon l'art 23 ADPIC) enregistrées en tant qu'AOP/IGP ou protégées à un autre titre dans le pays d'origine (le répertoire mondial établi et publié par l'Organisation for an International Geographical Indications Network - oriGIn - est déterminant);
- dénominations couvertes par une ordonnance de branche au sens de l'art. 50, al. 2, LPM.
En lien avec ces désignations, il existe une obligation légale, expresse ou déduite de l'interprétation, de n'enregistrer une marque qu'avec une limitation idoine de la liste des produits et services.
Les refus d'enregistrer les marques ne contenant pas cette limitation seront ainsi fondés exclusivement sur l'art. 2, let. d, LPM (contrariété au droit) en combinaison avec l'art. 30, al. 2, LPM.
L'IPI mettra en consultation publique les parties des Directives en matière de marques modifiées par ce changement de pratique, accompagnées d'explications, entre le 15 octobre et le 15 novembre 2021. La date d'entrée en vigueur de cette nouvelle pratique sera communiquée ultérieurement. Les déposants souhaitant profiter du changement de pratique envisagé peuvent demander une suspension de l'examen de leur demande d'enregistrement.
Avec nos meilleures salutations,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Félix Addor, directeur suppléant
Eric Meier, vice-directeur