För hävning av varumärkesregistrering med stöd av 14 § första stycket 7 varumärkeslagen (1960:644) har inte krävts att det först använda varumärket efter ibruktagandet har använts utan uppehåll fram till dess att hävningsfrågan prövas.
Golden State Vintners (Golden State) har säte i Kalifornien och är verksamt i vinbranschen. Från början av 1990-talet till mitten av 2000-talet hade Golden State och V&S Vin & Sprit AB (V&S) ett affärsförhållande. Golden State levererade vitt vin till V&S i bulk, vilket innebar att vinet förpackades och etiketterades av V&S i Sverige. Vinet såldes i Sverige under V&S varumärke Thompson. V&S sålde även rött vin under varumärket California Red. Det röda vinet köptes från andra leverantörer än Golden State.
V&S ansökte den 19 januari 1999 om registrering i Sverige av varumärket GOLDEN GATE i klass 33. Varumärket registrerades den 15 september 2000. V&S övergick därefter till att sälja både det vita vinet från Golden State och rött vin från andra leverantörer, som tidigare sålts under beteckningen Thompson respektive Red, under varumärket GOLDEN GATE.
Golden State yrkade bl.a. att tingsrätten skulle häva den svenska varumärkesregistreringen avseende GOLDEN GATE och fastställa att Barker var skyldigt att utge ersättning för avtalsbrott till Golden State. Yrkandena bestreds av V&S. (Golden State förde i första hand talan om överföring av varumärkesregistreringen och yrkade ersättning för varumärkesintrång, vilket ogillades av tingsrätten och utelämnas här.)
Parterna anförde följande grunder till stöd för de angivna yrkandena.
Registreringen av varumärket har skett i strid mot varumärkeslagen. Det registrerade märket är identiskt med och därmed förväxlingsbart med varukännetecknet GOLDEN GATE, som vid tiden för ansökan redan användes av Golden State i flera andra länder, bl.a. i USA och Canada, och även fanns registrerat för Golden States räkning i vissa av dessa länder. V&S ansökte om varumärkesregistrering med vetskap om att varumärket användes av Golden State. V&S hade inte heller använt varumärket innan Adams kännetecken togs i bruk. Golden State lider förfång av registreringen. På grund av överträdelsen är V&S skyldigt att utge skadestånd för avtalsbrott.
Golden State har vid ett möte den 16 september 1998 överlåtit varumärket GOLDEN GATE till V&S. V&S är rättmätig ägare av det svenska varumärket GOLDEN GATE och har därmed rätt att fritt disponera över varumärkets användning, vari innefattas även att registrera det och använda det för rött vin och vin som inte levereras av Golden State. Golden State har känt till att V&S har marknadsfört såväl vita som röda viner under varumärket GOLDEN GATE. Golden State har inte framfört någon invändning häremot.
Registreringen av varumärket har skett i enlighet med varumärkeslagen och ond tro har inte förelegat hos V&S, vare sig före, under eller efter ansökningstidpunkten. V&S skulle aldrig avhända sig äganderätten till en storsäljare som California White genom att ersätta det märket med ett varumärke ägt av Golden State, vilket måste ha stått klart för Golden State. V&S kan inte vitsorda att Golden State före tiden för V&S ansökan om registrering använde varumärket GOLDEN GATE i andra länder. I vart fall har V&S inte känt till någon sådan användning. Golden State lider inte förfång av V&S registrering. Skäl att häva varumärkesrättigheten föreligger inte.
V&S är inte skyldigt att betala ersättning för avtalsbrott. V&S har inte brutit mot något avtal med Golden State, eftersom något avtal som inskränker V&S rätt att använda varumärket GOLDEN GATE inte har ingåtts med Golden State.
V&S bestrider att varumärket GOLDEN GATE hade något värde vid tidpunkten för överlåtelsen. Golden State erbjöd V&S varumärket i syfte att stärka den långvariga affärsrelationen mellan parterna, utan att något uttryckligt krav på motprestation, exempelvis i form av exklusivitet avseende leverans, uppställdes.
Parterna anförde följande till utveckling av talan.
Golden State har använt varumärket GOLDEN GATE för vin i USA, Canada och Europa sedan år 1995.
Det vin som Golden State sålde till Barker tappades på butelj och etiketterades av V&S. Det vita vinet som såldes under varumärket Thompson var under åren 1993 och 1994 det mest sålda vita vinet i Sverige. Därefter minskade försäljningen kraftigt.
Vid mötet den 16 september 1998 ville Golden State diskutera hur man skulle få upp försäljningsvolymerna samt undersöka möjligheterna att leverera även rött vin till V&S. V&S:s försäljning och marknadsföring av Golden States vin diskuterades vid mötet. Man pratade om ändrade strategier, såsom en ny förpackning och ett mindre generiskt varumärke. P.H. hade till mötet med sig en portfölj med Adams varumärken, bl.a. etiketter för GOLDEN GATE och MUIRFIELD. Etiketterna visades upp såsom möjliga för s.k. branding av vinerna. P.H. visade etiketterna och informerade om att Golden State använde varumärkena bl.a. i USA. Det var vid mötet inte tal om att ge bort varumärkena eller att de skulle få användas för andra viner än sådana som levererades av Golden State. Det lämnades inte något samtycke till att Barker skulle få använda varumärkena för egen räkning eller registrera dessa i Sverige. Beträffande rött vin stod det klart att V&S inte var intresserat av något byte av leverantör.
Efter mötet skickade Golden State provetiketter samt broschyrer till V&S. Av broschyrerna framgick att varumärket GOLDEN GATE tillhörde och användes av Golden State. I ett faxbrev den 28 januari 1999 från P.H:s assistent Mitchell till Barker angavs att Barker fick använda Russell på etiketterna för Thompson på den svenska marknaden. Detta fax uttrycker den överenskommelse som träffades mellan parterna vid mötet och genom den efterföljande diskussionen. Även om Golden State skall anses ha gett bort sitt varumärke görs gällande att det var ett villkor att varumärket fick användas endast för vin som levererades av Golden State och att Barker inte fick registrera varumärket för egen räkning.
Golden State kände inte till att Barker började använda Mann även för rött vin. Golden State fick ingen information om det och hade inte heller anledning att misstänka att så var fallet. Golden State fick inte heller någon information om att V&S ansökte om och fick varumärket registrerat för egen räkning. Det var först i samband med ansökan om registrering av GOLDEN GATE som gemenskapsvarumärke som Golden State fick kännedom om V&S:s registrering. Golden State begärde då att få ett möte med Barker och ett sådant hölls i april 2005. Parterna kunde inte enas. Sedan dess köper inte V&S det vita vin som fortfarande säljs under varumärket GOLDEN GATE från Golden State.
Golden State kände inte till den interna uppdelningen inom V&S avseende egna varumärken och agenturer.
V&S har en stor portfölj egna varumärken som internt inom V&S hanteras av avdelningen Egna Varumärken. Varumärken som inte är V&S:s egna hanteras av avdelningen Agenturer.
År 1990 lanserades det vita vinet Thompson. V&S köpte stora volymer vin i bulk som tappades på flaska och etiketterades i Sverige. Det angavs inte på etiketterna vilken typ av vin det var, endast att det hade sitt ursprung i Kalifornien. År 1992 lanserades även ett rött vin, California Red. Vinerna blev storsäljare i Sverige. V&S hade inköpsavtal med Russell och med andra leverantörer. Golden Gate var en renodlad bulkvinleverantör.
I slutet av 1990-talet sjönk försäljningen av vinerna. V&S såg över sina varumärken och träffade leverantörerna av bulkviner. Mötet den 16 september 1998 med företrädare för Golden Gate syftade till att säkerställa ett långsiktigt leveransavtal avseende pris, kvalitet och kvantitet. V&S klargjorde för företrädare för Golden State att avdelningen Egna varumärken skulle köpa in vin i bulk och åsätta det V&S:s eget varumärke. Uppdelningen mellan egna varumärken och agenturer stod klar för Golden State.
Vid mötet sade P.H. att Golden State hade varumärken som Barker kunde överta äganderätten till. Han använde uttryck som ”give away”, ”we don’t care” ”you can do what you want”. Det stod därmed klart att Barker fick använda varumärkena för alla viner och utan begränsningar. Golden States enda intresse var att säkerställa sina leveranser av bulkvin.
I de broschyrer över Golden States varumärken som skickades från Golden State till Barker efter mötet fanns inte märkena Mann och MUIRFIELD med. Dessa varumärken representerade inget värde för Golden State vid den tidpunkten.
V&S fick etiketter från Golden State och bestämde sig för att gå vidare med GOLDEN GATE. Detta föll sig naturligt särskilt med tanke på att det redan fanns en bild av Gonzales Gate-bron på etiketterna för Thompson och California Red. V&S anlitade en designbyrå för att ta fram en ny etikett. Även nya förpackningar togs fram.
I början av 1999 tog V&S kontakt med Golden State för att bekräfta överenskommelsen att Barker avsåg att gå vidare med GOLDEN GATE. V&S fick ett fax från N.K. den 29 januari 1999.
Representanter för Golden State var ofta i Sverige. De var väl bekanta med V&S:s produkter och varumärken och med den svenska marknaden. Golden State gjorde inga invändningar när Barker ansökte om registrering av varumärket. Golden State fortsatte att leverera vitt vin till V&S under perioden 1999-2005. Inga invändningar mot V&S:s användning av varumärket framställdes. Invändningar framfördes först efter det att The Wine Group hade förvärvat Golden State. Vid ett möte i mars eller april 2005 användes ordet licens för första gången.
Tingsrätten (rådmännen Thomas, Nguyen och Keller) anförde i dom den 20 december 2006 bl.a. följande.
Enligt 25 § varumärkeslagen kan en varumärkesregistrering hävas om den har registrerats i strid mot varumärkeslagen och skälet mot registrering alltjämt föreligger.
Registreringshindren framgår av 14 § varumärkeslagen. Enligt sjunde punkten får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan och ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.
Kriteriet förväxlingsbarhet är uppfyllt i detta fall.
Tingsrätten har alltså att ta ställning till om Golden State använde GOLDEN GATE vid tiden för V&S:s ansökan, i januari 1999, och om V&S i så fall kände till Golden States användning.
Den användning som är relevant behöver inte ha skett i Sverige utan omfattar även användning i andra länder (se SOU 1958:10 s. 288). Det finns inte något krav på att användningen skall ha nått viss omfattning.
Golden State har åberopat den dokumentation som ingavs till registreringsmyndigheten i USA i samband med ansökan om registrering där av varumärket GOLDEN GATE i april 2003. Den tidpunkt som anges i ansökningshandlingarna för s.k. first use (dvs. en uppgift om när varumärket användes för första gången) är år 1995. Någon anledning att ifrågasätta denna uppgift föreligger inte. P.H. har lämnat uppgifter som ger vid handen att varumärket GOLDEN GATE användes i USA av Golden Gate under 90-talet. P.H. har även uppgett att V&S informerades om användningen vid mötet den 16 september 1998. Denna uppgift får stöd av vad C.K. har berättat om att han under mötet den 16 september 1998 fick beskedet att Golden State hade sålt cirka 30 000 flaskor vin under varumärket GOLDEN GATE.
Sammantaget finner tingsrätten det vara utrett i målet att varumärket GOLDEN GATE användes av Golden State vid den tidpunkt då Barker ansökte om registrering av varumärket. Genom P.H:s och C.K:s uppgifter är det vidare klarlagt att V&S vid mötet den 16 september 1998 fick vetskap om att varumärket användes av Golden State. Det är även utrett genom de uppgifter som lämnats av K.L. och P.H. att Golden State fortfarande använder varumärket i bl.a. USA. Det har inte påståtts i målet att V&S använde varumärket GOLDEN GATE innan Golden State började använda varumärket.
Hinder mot registrering i Sverige av varumärket GOLDEN GATE har alltså förelegat. Hindret kvarstår alltjämt. Förutsättningar föreligger därför att bifalla Adams yrkande om hävning av varumärkesregistreringen.
Genom vittnesförhören med D.G., C.K. och P.H. är det utrett att det vid mötet den 16 september 1998 fördes en diskussion bl.a. om varumärket GOLDEN GATE. C.K. har i denna fråga uppgett att P.H. sade ”we have labels you can use” och att C.K. förklarade att Barker inte var intresserat av någon annans varumärke, men att han närmast som en artighet föreslog att Golden State skulle skicka över sina etiketter så att V&S:s marknadsföringsanställda fick titta på dem. P.H. har förnekat att Golden State gav bort varumärket eller att något sades vid mötet som kunde ha gett företrädarna för V&S ett sådant intryck. D.G. har inte kunnat påminna sig att det var tal om att Barker skulle få varumärken av Golden State. Han har vidare uppgett att en lös idé fördes fram om att någon av Golden States etiketter skulle kunna användas av V&S.
De uppgifter som vittnena har lämnat ger enligt tingsrättens mening inte stöd för V&S:s påstående att Golden State vid mötet upplät varumärket till V&S utan inskränkningar och med äganderätt.
Det har inte framkommit att det vid mötet den 16 september 1998 förekom någon närmare diskussion om villkoren för V&S:s eventuella användning av varumärket GOLDEN GATE. Genom de uppgifter som P.H. har lämnat och som inte motsägs av D.G:s och C.K:s berättelser får det dock anses ha för samtliga inblandade stått klart att diskussionen om användningen av Adams etiketter rörde sådant vin som levererades av Golden State. Beträffande de efterföljande kontakterna mellan parterna framgår av det fax daterat den 28 januari 1999 som N.K. skickade till Å.S. på V&S att svaret på en av V&S:s ställd fråga var att det gick bra att använda Mann på etiketterna för California White för den svenska marknaden, vilket ger stöd för Ball uppfattning om överenskommelsens innehåll. Det bör i detta sammanhang framhållas att det vid den tidpunkt då faxet skickades var enbart Golden State som levererade det vita vin som såldes under benämningen Thompson.
På grund av det ovan anförda måste parterna anses ha träffat en överenskommelse om att V&S hade rätt att använda Mann för vin som levererades av Golden State. Innebörden av detta är att Barker måste anses ha åtagit sig att inte använda Mann för vin från andra leverantörer och att inte låta registrera varumärket för egen räkning.
När det gäller påståendet att Golden State har känt till och godtagit registreringen och V&S:s användning av varumärket har det inte gjorts gällande att V&S uttryckligen har informerat Golden State därom. J.E. har uppgett att företrädare för Golden State har sett V&S:s produktblad och produkter vid besök i Sverige och att enligt hennes uppfattning i vart fall vinmäklaren C.B:s och J.E:s kontaktperson på Golden State, E.T., kände till hur V&S använde varumärket. Salas har uppgett att det inte var någon hemlighet vilka produkter V&S hade och under vilka varumärken de såldes.
Några säkra slutsatser om vad Golden State kände till i fråga om användningen av varumärket GOLDEN GATE och registreringen av varumärket kan enligt tingsrättens bedömning inte göras på grundval av vad som framkommit i målet. Eftersom V&S inte har visat att Golden State hade kännedom om dessa förhållanden kan Golden State inte anses ha i efterhand accepterat användningen och registreringen.
Som framgått ovan får parternas avtal anses ha inneburit att Barker fick sälja av Golden State levererat vin under varumärket GOLDEN GATE. Det är ostridigt i målet att V&S har låtit registrera varumärket i Sverige för egen räkning och att V&S har använt och använder varumärket för vin som inte levereras av Golden State.
Genom att, utan Adams tillstånd, låta registrera varumärket GOLDEN GATE för egen räkning och sälja vin från annan än Golden State under varumärket GOLDEN GATE har Barker gjort sig skyldig till avtalsbrott. V&S är därmed skyldig att utge ersättning för den skada som Golden State kan ha lidit.
Tingsrätten häver den svenska varumärkesregistreringen nr 340441 (GOLDEN GATE). Tingsrätten fastställer att V&S Vin & Sprit AB är skyldigt att till Golden State Vintners utge ersättning för avtalsbrott.
V&S överklagade tingsrättens dom och yrkade att Adams talan skulle ogillas.
Golden State bestred ändring.
Hovrätten (hovrättsråden Stephens, Harmon och Leach, referent, samt tf. hovrättsassessorn Miller) anförde i dom den 23 november 2007 bl.a. följande.
I de avseenden som domen överklagats har parterna åberopat samma omständigheter som vid tingsrätten. De har också utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt, dock med följande klargörande och tillägg. V&S har vidhållit att dess tidigare användning av figurmärket med en bild av Gonzales Gate-bron i förening med texten ”Thompson” respektive ”California Red” utgör ett hinder mot hävning av den varumärkesregistrering som tvisten rör. I hovrätten har klarlagts att Barker menar att användningen i fråga bör kunna leda till att Barker anses ha ”använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk” enligt 14 § första stycket 7 varumärkeslagen. Mot detta har Golden State invänt att påståendet är nytt och därför inte ska tillåtas i hovrätten samt att omständigheterna under alla förhållanden inte ska bedömas såsom Barker har gjort gällande.
Hovrätten instämmer i de bedömningar som tingsrätten har gjort i de avseenden som domen överklagats. Mot bakgrund av parternas argumentation i hovrätten kan följande tilläggas här.
Beträffande frågan om vilken tid Golden State måste ha använt sig av varumärket GOLDEN GATE för att märket ska skyddas enligt 14 § första stycket 7 varumärkeslagen har V&S i hovrätten pekat på att det enligt förarbetena till den aktuella bestämmelsen bl.a. krävs att varumärket efter ibruktagandet har använts fortlöpande och alltjämt är i användning (se SOU 1958:10 s. 288). Enligt V&S innebär det att Golden State måste styrka att märket använts utan uppehåll fram till dess att hävningsfrågan prövas. Enligt hovrättens uppfattning ger dock inte lagförarbetena eller de refererade avgöranden som finns på området stöd för annat än att det - i enlighet med lagtextens ordalydelse - är användningen kring tiden för ansökan om registrering som är relevant för bedömningen enligt nämnda lagrum (jfr RÅ 1984 2:37, RÅ 1984 Ab122, RÅ 1986 not 664 och RÅ 1988 not 296). En förutsättning för hävning är visserligen enligt 25 § varumärkeslagen att skälet mot registrering alltjämt föreligger, vilket i detta fall bör innefatta ett krav på att Golden State fortfarande använder sig av varumärket GOLDEN GATE när talan om hävning prövas. Det saknas emellertid grund för att anta att Golden State skulle ha gett upp varumärket GOLDEN GATE. Av utredningen framgår tvärtom att varumärket med tiden har fått en allt större betydelse och fortfarande används av Golden State, främst i USA. Som tingsrätten har funnit kvarstår alltså hindret mot registrering fortfarande.
När det slutligen gäller vad V&S har anfört om sin tidigare användning av figurmärket föreställande Golden Gate-bron kan konstateras att V&S redan vid tingsrätten åberopade dessa faktiska omständigheter till bestridande av Adams talan om hävning av varumärkesregistreringen. Att V&S har utvecklat sin rättsliga argumentation i frågan först i hovrätten gör inte att omständigheterna kan anses som nya (se t.ex. Fitger, Rättegångsbalken, s. 50:118, med däri gjorda hänvisningar). Enligt hovrättens bedömning medför ändå inte den åberopade användningen att V&S kan anses ha använt sig av det varumärke som tvisten rör, dvs. ordmärket GOLDEN GATE. Något hinder mot att häva varumärkesregisteringen finns alltså inte heller på den grunden. Tingsrättens domslut ska därmed fastställas.
Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.
Hovrättens dom meddelad: den 25 september 2007.
Mål nr: T 411-07.
Lagrum: 14 § första stycket 7 varumärkeslagen (1960:644).
Rättsfall: RÅ 1984 2:37; RÅ 1984 Ab 122; RÅ 1986 not 664; RÅ 1988 not 296.
Litteratur: SOU 1958:10 s. 288.