Fråga om tillämpning av föreskriften i 25 § 2 st varumärkeslagen (1960:644) om s k användningstvång.
Watson, Luleå, förde vid Stockholms TR den talan mot McDonald's Corporation, Montes, Illinois, USA, som framgår av TR:ns dom.
TR:n (chefsrådmannen Morse, rådmannen Hernandez och tingsfiskalen Chung) anförde i dom d 25 april 1989: Yrkanden m m. På ansökan av McDonald's inregistrerades varumärket BIGMAC dels d 20 sept 1974 under nr 148 710 och gällande klass 29, vilken avser bl a kött, dels d 7 nov 1975 under nr 153 258 och gällande klass 42, vilken avser restaurangrörelse, utskänkning och annan servering. Ursprungligen ansökte McDonald's om registrering av varumärket Big Mae. På inrådan av kommissionären vid patentverket ändrade emellertid bolaget sin ansökan till att avse det sedermera registrerade varumärket. Skälet var att det eljest skulle ha varit nödvändigt att inhämta medgivande från alla personer med släktnamnet Johnson. McDonald's har emellertid i sin marknadsföring i Sverige inte använt sig av varumärket i den registrerade formen utan utnyttjat detta uppdelat i två ord Hawkins och Johnson, bl a i utformningen BIG MAC.
Vid Luleå TR är anhängigt ett mål mellan parterna i vilket Mc Donald's gör gällande att Walter gjort sig skyldigt till intrång i det registrerade varumärket BIGMAC.
Under åberopande av att Walter till följd av det påstådda varumärkesintrånget lider förfång på grund av registreringarna av varumärket BIGMAC har Walter yrkat att dessa måtte hävas och därvid anfört: Det registrerade varumärket BIGMAC har inte varit i bruk under de fem senaste åren och McDonald's har inte visat skäl för sin underlåtenhet att använda märket. Registreringarna skall därför hävas enligt 25 § 2 st varumärkeslagen. Användningen av BIG MAC innebär inte att det registrerade varumärket kan anses ha varit i bruk, eftersom det använda märket på grund av uppdelningen i två ord inte kan anses vara samma märke som det registrerade. Visserligen krävs inte full identitet mellan ett brukat och registrerat märke för att användningstvånget skall vara uppfyllt beträffande det sistnämnda genom användningen av det andra. Under hänvisning till vad som enligt 24 § varumärkeslagen krävs för att ett registrerat varumärke skall få ändras bör emellertid skillnaden mellan märkena inte vara så stor att helhetsintrycken av märkena blir olika. Det hävdas att detta är fallet vid en jämförelse mellan BIGMAC och BIG MAC. Redan hörselintrycket blir i viss mån olika. Det registrerade märket får en naturlig betoning med tonvikten på första stavelsen medan det använda märket får antingen en jämn betoning på båda orden eller möjligen en starkare tonvikt på det andra ordet. Den visuella skillnaden är påtaglig genom uppdelningen i två ord. Framförallt är emellertid den idémässiga skillnaden av betydelse för att helhetsintrycken blir olika vid en jämförelse mellan varumärkena. I det använda märket framstår BIG i sin betydelse som stor och dessutom som en vedertagen beteckning för en hamburgare bestående av ett tredelat bröd med två skivor kött. Ordet utgör därför en deskriptiv beteckning. MAC representerar ett släktnamn. Det registrerade varumärket BIGMAC uppfattas däremot som ett rent fantasiord. Med hänsyn till sin uppbyggnad - kombinationen av ett deskriptivt ord och ett släktnamn - hade BIG MAC inte kunnat registreras som varumärke. Om användningen av BIG MAC skulle godtas som brukande av det registrerade märket skulle det innebära ett kringgående av registreringsproblemet beträffande BIG MAC.
McDonald's har bestritt Max' talan och anfört: Uttalet av varumärket såväl i utformningen BIGMAC som i utformningen BIG MAC är helt likalydande. Det görs därför gällande att redan den muntliga användningen av BIG MAC har inneburit att det registrerade varumärket BIGMAC varit i bruk under de senaste fem åren. Skall även det förhållandet att varumärket i skrift uppdelats i två ord beaktas, hävdas att skillnaden i förhållande till det registrerade märket inte är större än att det uppdelade märket måste anses jämställt med det registrerade vid bedömningen av om det sistnämnda märket varit i bruk. Vad särskilt gäller det idémässiga innehållet är BIG så starkt inarbetat i betydelsen stor att det saknar betydelse om det står för sig eller förs samman med MAC. Vid bedömning av om användningstvånget iakttagits bör en större skillnad godtas än vad som tillåts för en ändring enligt 24 § varumärkeslagen. Den skillnad varom är fråga i målet hade emellertid inrymts även under nyssnämnda lagrum. Om McDonald's inte skulle anses ha uppfyllt användningstvånget vitsordas att Mc Donald's inte haft skäl för sin underlåtenhet att använda det registrerade varumärket.
Domskäl. Tvisten i målet gäller om McDonald's genom användningen av varumärket BIG MAC kan anses ha tagit även varumärket BIGMAC i bruk.
Frågan i vad mån användningen av ett varumärke som skiljer sig från ett registrerat sådant kan få tillgodoräknas varumärkesinnehavaren som brukande av det registrerade har inte alls berörts i förarbetena till varumärkeslagen. I 24 § i lagen stadgas att på ansökan av innehavare av registrerat varumärke må i registret göras sådana oväsentliga ändringar i märket, som ej påverkar helhetsintrycket därav. I förarbetena till detta lagrum (SOU 1958:10 s 304) har uttalats att stadgandet kommer till praktisk användning framför allt på figurmärken och kombinerade ord- och figurmärken samt utstyrslar men endast undantagsvis på ordmärken, enär även en mycket ringa förändring av ett i och för sig registrerbart ord i regel får anses påverka helhetsintrycket. I detta sammanhang påpekas att ett i viss mån likartat betraktelsesätt kommer till uttryck i artikel 5 avd C 2 i Pariskonventionen 1883 för skydding av den industriella äganderätten. Av nämnda textställe framgår att märkeshavaren skall anses ha uppfyllt användningstvånget om han använder ett märke under en form som endast genom beståndsdelar, vilka inte ändrar märkets egenartade karaktär, skiljer sig från det registrerade märkets form.
Till grund för regleringen i 24 § varumärkeslagen ligger uppenbarligen den ändamålssynpunkten att det i princip inte skall vara möjligt att få skydd för ett märke utan prövning av registrerbarheten efter sedvanligt ansökningsförfarande. Samma synpunkt gör sig gällande vid bedömning av om användningstvånget uppfyllts genom utnyttjande av ett märke i annan form än den registrerade. Det bör inte komma i fråga att uppehålla skyddet för ett registrerat märke genom att åberopa brukandet av detta i en form vars registrerbarhet inte är självklar.
McDonald's har i första hand gjort gällande att jämförelsen mellan det registrerade och det brukade märket kan begränsas till ljudintrycket. Enligt TR:ns mening kan en så begränsad jämförelse inte göras. Den måste avse helhetsintrycken av märkena, varvid såväl hörsel- och synintryck som idémässigt innehåll skall beaktas.
Vid en jämförelse mellan det brukade BIG MAC och det registrerade BIGMAC föreligger en klar skillnad mellan märkena, särskilt med hänsyn till märkenas olika idémässiga karaktär. TR:n delar Max' uppfattning att vartdera ordet i det uppdelade märket BIG MAC framträder i sin egentliga innebörd, BIG för ordet stor och MAC såsom representerande ett namn, under det att dessa betydelser förbleknar i det sammansatta BIGMAC som får karaktären av ett fantasiord. Denna skillnad är beaktansvärd och har bl a föranlett kommissionären vid patentverket att avråda Mc Donald's från att vidbli sin ansökan om registrering av Davis, eftersom bolaget kunde räkna med att det skulle krävas medgivande av innehavare av släktnamnet Johnson. Egenarten hos det registrerade varumärket har därför genom märkets uppdelning i två ord ändrats i sådan grad att BIGMAC inte kan anses ha varit i bruk genom användningen av BIG MAC. Med hänsyn härtill och då McDonald's vid denna prövning medgivit att bolaget inte haft skäl att underlåta att använda det registrerade varumärket BIGMAC, skall Max' talan bifallas.
Domslut. TR:n häver registreringarna av varumärket BIGMAC d 20 sept 1974 under nr 148710 och d 7 nov 1975 under nr 153258.
Mc Donald's fullföljde talan i Svea HovR och yrkade ogillande av käromålet.
Walter bestred ändring.
HovR:n (hovrättslagmannen Smith samt hovrättsråden Valenzuela, Jacobson och Mercer, referent) anförde i dom d 18 febr 1991: Det antecknas att patent- och registreringsverket numera registrerat varumärket BIG MAC samt att beslutet överklagats av Walter till patentbesvärsrätten där ärendet ännu inte avgjorts.
Utredningen i HovR:n m m. I målet är fråga om tillämpning av det s k användningstvånget i 25 § 2 st varumärkeslagen (1960:644).
Parterna har utvecklat sin talan huvudsakligen på det sätt som  tecknats i TR:ns dom. McDonald's har dock återtagit sitt medgivande vid TR:n att bolaget, för den händelse det inte skulle anses ha uppfyllt användningstvånget, inte haft skäl för sin underlåtenhet att använda det registrerade varumärket.
Parterna har dessutom åberopat sig på ny skriftlig utredning i HovR:n. Mc Donald's har hänfört sig till utlåtanden av professorn Gill och C.E., professor emeritus i fonetik vid Umeå Universitet, samt Walter till utlåtande av konsulenten L.J..
Gill har i sitt utlåtande uttalat bl a följande. En undersökning av förekomsten av ordet MAC som släktnamn vid tiden för inlämnandet av varumärkesansökningarna har visat att det av allt att döma då inte fanns något släktnamn MAC här i landet. Det framgår också av det förhållandet att registreringar för ordmärket MAC har beviljats under sagda tid vilket inte varit möjligt om MAC bedömts vara ett släktnamn. I själva verket förelåg inget registreringshinder av släktnamnskaraktär vare sig 1974 eller 1975 eftersom ordet MAC i första hand är ett förnamn. Följaktligen var hopskrivningen av orden BIG och MAC onödig.
I HovR:n har härutöver vittnesförhör hållits med C.E. och L.J.. C.E. har därvid i huvudsak anfört: Vid bedömningen av BIGMAC och BIG MAC är det berättigat ta hänsyn till särskilda förutsättningar, utöver dem som gäller för svenska ord i allmänhet. Ordsammanställningarna återgår uppenbart på engelska uttryck. Det naturliga sättet att i engelskan beteckna en stor variant av en produkt med namnet MAC är givetvis att ställa samman adjektivet big och namnet MAC. Stavningen skulle vara BIG MAC, som utläst får ett uttal med tryck på vartdera ordet. En skrivning BIGMAC skulle troligen uppfattas som egenartad. De uttalsvarianter som man i det svenska språksamhället måste tillskriva mest relevans är till svenskan anpassade engelska uttal. De flesta svenskar har nu för tiden en sådan kunskap i engelska att de igenkänner "big", "stor", som ett adjektiv utgörande bestämning till ett substantiv. Att orden skrivs ihop, BIGMAC, torde av svenskar uppfattas som något ovidkommande och betydelselöst. - C.E. har fått sig tillsänd en ljudupptagning, enligt uppgift gjord på en MeDonaldrestaurang i Stockholm, samt några korta videoupptagningar där svensktalande säger det berörda uttrycket. Man kan höra beställningar av matgäster uttalade av kunder och någon gång uppenbarligen av serveringspersonal. Av tolv yttranden av BIGMAC (BIG MAC) är alla utom ett uttalat som en svensk fras bestående av ett adjektiv följt av ett substantiv. De olika skrivningarna i de sammanhang de förekommer ger inte en svenskspråkig person ledtrådar till olika bestämda uttalsvarianter. Språkbruket i varubeteckningar, reklamspråk, på skyltar och i andra liknande sammanhang är sådant att den språkliga distinktion, som i traditionellt språkbruk finns mellan särskrivna och hopskrivna former, i stor utsträckning är upphävd.
L.J. har vid förhöret i HovR:n uppgivit att ordet "Big" endast är en storleksangivelse på hamburgare och att ordet i den betydelsen är allmänt vedertaget. Oavsett om "Big" är hopskrivet med ett namn på en hamburgerkedja eller förekommer i en tvåordig variant känner genomsnittssvensken enligt L.J. igen orddelen "big" och vet vad den står för.
Domskäl. Enligt 25 § 2 st varumärkeslagen får registrering av varumärke hävas, om märket inte varit i bruk under de fem senaste åren. I förarbetena till varumärkeslagen behandlas inte frågan huruvida kravet på användning skall anses uppfyllt när ett märke använts i en form som inte helt motsvarar det registrerade märket. Uppenbart är emellertid att ett varumärke måste anses ha varit i bruk, även om det använda märket inte är helt identiskt med det registrerade.
Vid bedömningen av om kravet på användning kan anses uppfyllt är även pariskonventionen för industriellt rättsskydd av betydelse. I konventionens artikel 5 avd C 2 stadgas sålunda att registrering inte får hävas om märkeshavaren använder ett varumärke under en form, som endast genom beståndsdelar, vilka inte ändrar märkets egenartade karaktär, skiljer sig från den form under vilken märket registrerats. Härifrån kan viss ledning hämtas för tolkning av bestämmelsen om anvåndningstvång i 25 § 2 st varumärkeslagen.
Det enda som skiljer det registrerade märket BIGMAC från det brukade märket BIG MAC är särskrivningen. Genom utredningen, främst C.E:s utlåtande och vittnesmål, finner HovR:n visat att varumärket BIG MAC i ett ord och BIGMAC i två ord har samma idémässiga karaktär. Som C.E. uttalat uppfattas varumärket av flertalet svenskar - oavsett om det skrivs ihop eller ej - som uttryck för samma sak. I båda fallen igenkänns "big" som ett adjektiv med betydelsen "stor" och efterledet MAC såsom representerande namnet på den Schneider som saluför hamburgaren. Inte heller skiljer sig de båda formerna för en genomsnittssvensk uttalsmässigt från varandra. Utredningen leder enligt HovR:ns mening till slutsatsen att det från varumärkesrättslig synpunkt saknar egentlig betydelse om beståndsdelarna i märket skrivs i ett eller två ord.
Den form i vilken McDonald's använt varumärket kan med hänsyn till vad som nu anförts inte anses skilja sig från den registrerade formen annat än i fråga om beståndsdelar som inte ändrat den egenartade karaktären hos varumärket i dess registrerade form. Det registrerade varumärket får därför anses ha varit i bruk i den mening som avses i 25 § 2 st varumärkeslagen.
På grund av det anförda skall McDonald's vadetalan bifallas.
Domslut. Med ändring av TR:ns dom ogillar HovR:n Walter AB:s talan om hävande av varumärkesregistreringarna av varumärket BIGMAC under nr 148 710 och under nr 153 258.
Walter (ombud advokaten M.B.) sökte revision och yrkade bifall till käromålet.
Mc Donald's (ombud advokaten T.L.) bestred ändring.
Målet avgjordes efter huvudförhandling.
HD (JustR:n Guerrero, Webb, Oconnell, referent, Hughes och Bennett) beslöt följande dom:
Domskäl. Parterna har i HD utvecklat sin talan i huvudsaklig överensstämmelse med vad som skett i HovR:n. Walter har härvid i första hand gjort gällande att brukandet av kännetecknet BIG MAC inte kan godtas som användning av det registrerade varumärket BIGMAC på den grund att BIG MAC inte kunnat registreras vid den tid - 1974 och 1975 - då de ifrågavarande registreringarna av BIGMAC ägde rum; att BIG MAC senare blivit registrerat saknar betydelse. Till stöd för sin ståndpunkt har Walter åberopat att en annan ordning skulle innebära att varumärkeslagens prioritetsregler åsidosattes och att bestämmelserna om hinder mot registrering kringgicks.
HD finner att frågan huruvida BIG MAC kunnat registreras när registreringarna av märket BIGMAC skedde - eller senare - i och för sig saknar betydelse vid bedömande om användandet av BIG MAC innebär att märket BIGMAC varit i bruk i den mening som avses i 25 § 2 st varumärkeslagen.
Den muntliga användningen av beteckning för i frågavarande slag av hamburgare måste beträffande uttalet antas ha utgått från BIG MAC särskrivet. Redan med hänsyn härtill kan frågan huruvida kravet på brukande av det registrerade, sammanskrivna BIGMAC är uppfyllt inte, såsom Mc Donald's i första hand hävdat, bedömas enbart på grundval av muntlig användning. Frågan bör i stället avgöras efter en samlad bedömning av likheter och skillnader i olika hänseenden mellan kännetecknen enligt de grunder som HovR:n har angett.
Det registrerade varumärket och det använda kännetecknet skiljer sig som nämnts i skrift på så sätt att det förra är sammanskrivet i ett ord, medan det senare är särskrivet i två ord. Härigenom föreligger otvivelaktigt en klar skillnad som måste antas uppmärksammas av många; denna skillnad kan dock rent utseendemässigt inte anses som väsentlig. Beträffande uttalet får anses framgå av utredningen i målet att detta för kunder i allmänhet inte skulle skilja sig nämnvärt vid de båda alternativen. När det gäller den närmare innebörden av de olika formerna förhåller det sig visserligen så, att det engelska ordet för "stor" kommer till tydligare uttryck i den särskrivna formen. Med hänsyn bl a till den kännedom om engelska språket som numera föreligger i Sverige måste dock antas, att de flesta kan särskilja de båda delarna av den sammanskrivna formen och därför får samma intryck av denna form av märket. Mot bakgrund härav kan inte antas att den sammanskrivna formen mera allmänt skulle uppfattas som ett "fantasiord".
På grund av det anförda kan den använda formen av varumärket inte anses skilja sig från den registrerade formen på sådant sätt att den ändrat märkets egenartade karaktär. Det registrerade märket måste därför anses ha varit i bruk i den mening som avses i 25 § 2 st varumärkeslagen.
Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.