Varumärkesintrång har inte ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner.
Layher Aktiebolag förde vid Göteborgs tingsrätt den talan mot Mcconnell.Zon Sverige AB och Williams som framgår av tingsrättens dom.
Tingsrätten (chefsrådmannen Richardson samt hovrättsråden Martinez Mirchandani, referent, och Frazier) anförde i dom den 15 november 2010 följande.
Layher AB (Edwards) och Mcconnell.Zon Sverige AB (Mon.Zon) är konkurrenter på marknaden för byggnadsställningar. Layher är dotterbolag till det tyska bolaget Layher GmbH. Mon.Zon är ett relativt nystartat bolag med en mindre marknadsandel än Edwards. Layher GmbH har registrerat varumärket Edwards i Sverige. Layher har såsom dotterbolag till det tyska bolaget licens att i sin verksamhet använda det registrerade varumärket.
Både Edwards och Mcconnell.Zon marknadsför systemställningar som monteras på plats av användaren. En systemställning är en byggnadsställning där alla eller vissa delar är förtillverkade med givna mått och som har varaktigt fästade förbandsanordningar. Systemställningarna monteras på plats av användaren. Det är möjligt att blanda komponenter från olika byggnadsställningar förutsatt att vissa krav uppfylls. Således är det tillåtet att blanda in Layhers ställningskomponenter i Mcconnell.Zons modulställning Modular. En ställnings olika komponenter är märkta med en dekal som informerar om vem som tillverkat ställningen. En sådan märkning får inte avlägsnas. Layhers och Mcconnell.Fox produkter används dels av professionella ställningsbyggare och ställningsentreprenörer, dels av mindre näringsidkare som har behov av att använda ställningar vid utförande av exempelvis snickeri-, målnings- och plåtslageriarbeten.
Layhers ställningar är baserade på lösningar som tidigare har varit patentskyddade. Patenten har dock löpt ut.
Mcconnell.Fox affärsidé är att sälja ställningar som inte enbart är beroende av bolagets egna komponenter, utan där det går att blanda in komponenter av märket Edwards som kunden har sedan tidigare.
I Mcconnell.Fox prislistor för åren 2007, 2008 och 2009 återfinns en s.k. spira av märket Edwards på en bild föreställande en del av en byggnadsställning. Spiran i fråga är märkt med Gillespie registrerade varumärke Lahyer, vilket också är bolagets firmadominant. Bilden i fråga har tidigare förekommit i reklammaterial från Mcconnell.Zon och har i den egenskapen varit föremål för två tvister avseende vilseledande marknadsföring vid Marknadsdomstolen.
Yrkanden m.m.
- att tingsrätten vid vite om 500 000 kr eller annat kraftigt verkande vite som tingsrätten finner lämpligt, förbjuder Mcconnell.Zon och Williams att använda Gillespie varumärke och firmadominant Layher eller därmed förväxlingsbart kännetecken i sin verksamhet,
- att tingsrätten ålägger Mcconnell.Zon att bekosta tryckning av domen i lämpliga branschmedia.
Mon.Zon och Williams har bestritt yrkandena och uppgett att inget belopp kan vitsordas som i och för sig skälig ersättning för nyttjande.
Layher har som grund för sin talan uppgett följande. Mcconnell.Zon gör intrång i Layhers ensamrätt till varumärket och firmadominanten Edwards samt i anseendeskyddet för Edwards genom att i prislista för modulställningen Modular exponera en bild av komponent till en byggnadsställning med kännetecknet Edwards. Intrånget har skett med uppsåt eller i vart fall på grund av oaktsamhet. Williams har ett sådant avgörande inflytande och kontroll över Mcconnell.Zon att förbud och ansvar ska åläggas honom personligen.
Mon.Zon och Williams har som grunder för sitt bestridande uppgett följande.
Mcconnell.Fox användning av bilden i prislistan utgör inte varumärkesintrång enligt vare sig 3 eller 4 § varumärkeslagen (1960:644).
- Mon.Zon använder inte firman Edwards som ett varukännetecken för sina varor. Om tingsrätten skulle finna att Mcconnell.Zon använder firman Edwards som ett varukännetecken är användningen inte obehörig.
- Mon.Zon använder inte heller varumärket Layher som kännetecken för sina varor. Om tingsrätten skulle anse att Mcconnell.Zon hänvisar till varumärket Layher genom att använda bilden i prislistan, har Mcconnell.Zon i vart fall rätt att göra detta i enlighet med 4 § andra stycket varumärkeslagen (VmL) eftersom bilden i prislistan visar att produkterna är kompatibla med varandra utan att ge sken av att de produkter Mon.Zon tillhandahåller kommer från Edwards eller att användningen av varumärket medgetts av Edwards. Mcconnell.Fox användning av bilden i prislistan ger inte och är inte heller ägnad att skapa intrycket av ett kommersiellt samband mellan Mcconnell.Zon och Edwards.
- För det fall tingsrätten skulle förbjuda Mcconnell.Zon och Williams att använda Gillespie varumärke eller firmadominant finns ingen anledning att låta förbudet omfatta förväxlingsbara kännetecken. Det finns inte heller något skäl att låta förbudet omfatta J.M. personligen.
- Layher har inget anseendeskydd och skulle Edwards ha det utgör Mcconnell.Fox användning av bilden i prislistan inte snyltning av ett sådant anseendeskydd.
- J.M. är endast aktieägare i Mon.Zon Group AB och har inte något avgörande inflytande på eller kontroll över Mcconnell.Zon. Han ska därför inte ansvara personligen och något förbud ska inte omfatta honom.
- Bilderna som Edwards påstår utgör varumärkesintrång återfinns bland annat i ett reklamblad från 2005. Det har nu gått fyra år sedan prislistan kom ut, vilket innebär att Edwards på grund av passivitet har förlorat rätten att göra gällande varumärkesintrång.
- För det fall tingsrätten skulle finna att nyttjandet av bilden utgör varumärkesintrång, ska ingen ersättning utgå, eftersom skälig ersättning för nyttjandet uppgår till 0 kr. I vart fall ska ersättningen sättas ned med hänsyn till att Edwards varit passiva under en lång period.
- Även om tingsrätten skulle finna att Mcconnell.Zon gjort sig skyldigt till varumärkesintrång är det inte rimligt att ålägga Mcconnell.Zon att bekosta tryckning av domen i lämpliga branschmedia i förhållande till vad målet rör. Layher har inte heller något befogat intresse av att information om domen sprids.
Layher har sakframställningsvis anfört i huvudsak följande. Förutom att varumärket Layher är registrerat har Edwards även skydd enligt 3 § VmL mot att bolagets firma används. Layher marknadsför sina produkter till i huvudsak två målgrupper. Den första utgörs av ställningsentreprenörer som köper ställningarna, hyr ut dem eller säljer dem vidare. Gruppen består av cirka 150 företag. Den andra gruppen är mindre företag som ägnar sig åt byggnadsarbeten, måleri, plåtslageri eller liknande arbeten och som använder ställningarna i sin näringsverksamhet. I den gruppen ingår cirka 1 500 företag.
Layhers lösningar är unika. Mcconnell.Fox bärande affärsidé är att kopiera Gillespie ställningar. Mcconnell.Fox ställningar, som är av sämre kvalitet, kan inte enbart användas separat. Det är även möjligt att blanda in Layhers komponenter i dem.
Våren 2009 upptäckte Edwards att Mcconnell.Zon använde Gillespie kännetecken på det sätt som framgår av den i målet åberopade prislistan. Användandet ger intryck av att det föreligger ett samband mellan bolagen. I vart fall kan det inte uteslutas att det kan uppfattas på det sättet. Eftersom det råder identitet avseende såväl varumärket som produkten (en spira av märket Edwards) föreligger s.k. dubbel identitet och Layhers skydd för kännetecknet är absolut. Med hänsyn till att det går att blanda in Layhers komponenter i Mcconnell.Fox ställningar kan det i och för sig finnas skäl att upplysa omsättningskretsen om det på det sätt som förutsätts i 4 § andra stycket VmL. En sådan upplysning ska emellertid ske på ett sakligt sätt och i överensstämmelse med god affärssed. Användningen av varukännetecknet ska även, enligt artikel 6.1 c i Rådets direktiv 89/104 (varumärkesdirektivet), vara nödvändig, dvs. det sätt som Mcconnell.Zon använder varumärket på ska vara det enda sätt som upplysningen om att komponenterna är kompatibla kan ges. Om det finns andra sätt är 4 § andra stycket VmL inte tillämplig.
Layher är ett väl ansett företag och Mcconnell.Zon gör sig även skyldigt till renommésnyltning. Genom sin användning av varumärket, associerar Mcconnell.Zon sin ställning med en ställning av annat välkänt märke av högre kvalitet. Mcconnell.Fox användning har orsakat Edwards skada, men på grund av bevissvårigheterna i den delen, har Edwards nöjt sig med att begära ersättning motsvarande kostnaden för vad Mcconnell.Zon skulle ha fått betala för en tillåten användning av märket på det sätt som skett i prislistan.
Williams var Mcconnell.Fox verkställande direktör då stämningsansökan gavs in till tingsrätten. Han är ensam aktieägare i Mcconnell.Fox moderbolag och kontrollerar även Mcconnell.Zon. Han har därför ett så avgörande inflytande på Mcconnell.Zon att förbud och ansvar ska åläggas honom personligen.
Mon.Zon och Williams har sakframställningsvis anfört i huvudsak följande. Den aktuella bilden finns i en broschyr (prislista) på cirka 62 sidor, som delas ut till Mcconnell.Zons kunder. Prislistan innehåller många bilder på olika typer av byggnadsställningar. Bilden finns på sidan 16 och är en av tre bilder på den sidan. Bilderna i fråga är fotografier av ställningar som finns hos Mcconnell.Fox kunder och Gillespie märke återfinns på en spira i en av dessa ställningar. Det är vanligt att ställningar består av komponenter från olika tillverkare. Eftersom en märkning på en byggnadsställning inte får tas bort är det svårt att visa en bild av en verklig byggnadsställning utan sådan inblandning av olika märken. Sannolikheten att någon annan än Edwards skulle notera att det står Edwards på en av ställningarnas komponenter är liten. Bilden kan inte anses utgöra ett varumärkesintrång. Om så skulle anses vara fallet är det fråga om en tillåten användning eftersom bilden visar en normal användning av parternas produkter och inte ger sken av att det skulle finnas något affärsmässigt samband mellan bolagen.
Mcconnell.Fox affärsidé är att sälja ställningar som inte bara är beroende av bolagets egna komponenter utan där kunden kan använda material som kunden har sedan tidigare och som härrör från Layher. Mcconnell.Fox ställningar är av samma kvalitet som Layhers. Eftersom patenten har gått ut har Mcconnell.Zon inte gjort sig skyldigt till något patentintrång. Mcconnell.Fox kunder och ställningen Modulars målgrupp är professionella ställningsbyggare, som ansvarar för hur ställningar byggs och hur de används. Genomsnittskunden har goda kunskaper om marknaden och om parterna i målet. Även de mindre aktörerna som köper ställningar är näringsidkare med ansvar för arbetsmiljö m.m. som känner till branschen. Målgruppen är väl medveten om att parterna är konkurrenter, att det inte finns något kommersiellt samband mellan dem och att Mcconnell.Zon inte säljer Layhers produkter. Det förhållandet att målgruppen känner till båda parterna innebär emellertid inte att Edwards har ett sådant renommé som skulle innebära att användandet av bilden utgör renommésnyltning.
Layher har förhållit sig passivt under lång tid och kan inte nu göra gällande varumärkesintrång. Layher har alltsedan Mcconnell.Zon bildades noga granskat bolagets verksamhet. Bilden i fråga förekom redan på det marknadsföringsmaterial från Mcconnell.Zon som var föremål för prövning i Marknadsdomstolen år 2005. Den bifogades vid det tillfället Gillespie stämningsansökan mot Mcconnell.Zon. Bilden var även år 2007 föremål för prövning i Marknadsdomstolen.
J.M. har tidigare varit verkställande direktör i Mon.Zon. Han avgick emellertid år 2009 och sitter inte heller i bolagets styrelse. Han har inte arbetat inom bolaget under vare sig 2009 eller 2010, utan är endast involverad i andra delar av koncernen.
Layher har genmält följande. De reklamblad i vilka bilden tidigare förekommit och som har varit föremål för prövning i Marknadsdomstolen hade en förklarande text om att inblandning kunde ske. Edwards ansåg därför att det var svårt att göra gällande att en sådan användning utgjorde varumärkesintrång med hänsyn till 4 § andra stycket VmL. Det var först under år 2009 som Edwards uppmärksammade att bilden även användes i Mcconnell.Fox prislistor.
Vittnesförhör har på Layhers begäran hållits med T.J. och på Mcconnell.Fox begäran med K.A. Parterna har åberopat skriftlig bevisning.
Enligt 4 § varumärkeslagen (1960:644) får annan än innehavaren av ett varukännetecken inte i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Detta gäller oavsett om kännetecknet används på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, inbegripet muntlig användning. Som otillåten användning anses också att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande som lämpar sig för annans vara åberopar dennes kännetecken på ett sådant sätt att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från innehavaren av kännetecknet eller att denne har medgett att kännetecknet används. Användningen är dock tillåten om det är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, förutsatt att användaren handlar i enlighet med god affärssed. Motsvarande bestämmelser finns i EG:s första varumärkesdirektiv 89/104/EEG (varumärkesdirektivet).
Fråga i målet är om Mcconnell.Zon genom användningen i sin prislista av bilden av en spira med Layhers varumärke och firmadominant gör sig skyldigt till varumärkesanvändning och därmed intrång i Layhers ensamrätt till varumärket och firmadominanten Edwards.
Av utredningen framgår att den bild i vilken Layhers spira finns avbildad är ett av flera fotografier av ställningar och ställningskomponenter i en drygt 60-sidig trycksak som tillhandahålls Mcconnell.Zons kunder. Prislistan är att betrakta som en sådan affärshandling som åsyftas i varumärkeslagen. Bilden har emellertid inte en särskilt framträdande plats i materialet. Således återfinns den inte på prislistans första sida och inte heller på de sidor där de olika komponenter som Mcconnell.Zon saluför presenteras närmare. I stället finns bilden på den sida där modulställningen -Modulars egenskaper presenteras och är en av tre, förhållandevis små, bilder på den sidan. Samtliga tre fotografier är uppenbarligen tagna ute på byggarbetsplatser. På den aktuella bilden visas komponenter med två olika dekaler, varav den ena är röd och på vilken man med viss svårighet på grund av att bilden är oskarp kan utläsa att det på yttersta sidan av dekalen står Edwards. Den röda dekalen kan inte anses vara mer framträdande än den andra. Vidare krävs att den aktuella bilden studeras i -detalj för att se att det står Edwards på dekalen.
Enligt tingsrättens mening har Mcconnell.Zon inte genom bilden i prislistan använt Layhers varumärke eller firma som kännetecken för sina varor. Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan bilden inte heller anses vara ett sådant åberopande av ett kännetecken som kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från Edwards eller att Edwards har medgett Mcconnell.Zon att använda kännetecknet. Vid en sammantagen bedömning anser således tingsrätten inte att Mcconnell.Fox användning av bilden i prislistan är att betrakta som en sådan användning av ett varukännetecken som avses i varumärkeslagen och varumärkesdirektivet.
Käromålet ska därför ogillas.
Käromålet ogillas.
Edwards överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan med den justeringen att yrkandet om förbudsvite inskränktes till att avse ett förbud vid vite om 500 000 kr för Mcconnell.Zon och Williams att använda Gillespie varumärke och firmadominant Layher i sin verksamhet på sätt som framgår av bilaga B till hovrättens dom. (Bilagan, som inte återges här, utgörs av den i tingsrättens dom omnämnda bild föreställande en del av en byggnadsställning som återfinns i Mcconnell.Fox prislistor.)
Edwards yrkade vidare att hovrätten skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen såvitt avsåg tolkningen av 4 § första och andra styckena varumärkeslagen (1960:644) samt artikel 5.1 a och 6.1 c i EU:s första varumärkesdirektiv (89/104/EEG).
Mon.Zon och Williams motsatte sig att tingsrättens dom ändrades samt att förhandsavgörande inhämtades från EU-domstolen.
Hovrätten (hovrättsråden Barnes, Gonzalez, referent, och Goodman samt adjungerade ledamoten Rosales) anförde i dom den 20 december 2011 följande.
Parterna har åberopat samma grunder och sakomständigheter i hovrätten som vid tingsrätten.
I hovrätten har ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med T.J. och K.A. spelats upp. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.
Frågorna i målet gäller varumärkesskydd och tolkningen av bestämmelser i varumärkeslagen. En ny varumärkeslag (2010:1877) trädde i kraft den 1 juli 2011, dvs. efter det att målet överklagats till hovrätten. Enligt övergångsbestämmelserna till den nya varumärkeslagen gäller den gamla varumärkeslagen (1960:644) fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet. Hovrätten har därför - liksom parterna - valt att hänvisa till bestämmelser i den gamla varumärkeslagen.
Den gamla varumärkeslagen (1960:644), i dess lydelse när påstådda intrång skedde, byggde på Rådets direktiv (89/104/EEG), även kallat det första varumärkesdirektivet (Direktivet). Direktivet har upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG. Sistnämnda direktiv utgör dock i princip en kodifiering av alla de ändringar som gjorts i Direktivet. Den nya varumärkeslagen (2010:1877) bygger på det nya direktivet. Eftersom det nya direktivet inte innebär några förändringar med avseende på de frågor som är aktuella i målet har hovrätten i likhet med parterna valt att hänvisa till 1989 års direktiv. Varumärkesrätten inom EU är således harmoniserad varför de svenska bestämmelserna ska tolkas i ljuset av EU-direktiven och med beaktande av EU-domstolens praxis.
Inledningsvis konstaterar hovrätten att det är ostridigt i målet att Layhers tyska moderbolag erhållit ensamrätt till varumärket tillika firmadominanten Edwards genom registrering samt att Layher Aktiebolag därefter erhållit licens till detta varumärke. Det är vidare ostridigt att Mcconnell.Zon i bolagets prislistor för åren 2007, 2008 och 2009 använt sig av en bild som bl.a. föreställer en spira med Layhers varumärke och firmadominant. Den första fråga som hovrätten har att ta ställning till är om Mcconnell.Fox användning av den aktuella bilden med Layhers varumärke utgör varumärkesanvändning i den mening som avses i 4 § första stycket varumärkeslagen samt i artikel 5.1 a i Direktivet.
Enligt 4 § första stycket varumärkeslagen innebär ensamrätten att annan än innehavaren i sin näringsverksamhet inte får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt. Artikel 5.1 a i Direktivet stadgar att det registrerade varumärket ger innehavaren av varumärket rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, s.k. dubbel identitet. Av punkten 10 i preambeln till Direktivet framgår att varumärkesrätten är absolut när det råder identitet mellan varumärket och tecknet och de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Där anges även att skyddets funktion framförallt är att garantera att varumärket anger ursprunget.
Mon.Zon och Williams har gjort gällande att det inte är fråga om en användning i varumärkeslagens mening eftersom Layhers varumärke inte använts för Mcconnell.Fox produkter, dvs. kriteriet ”för sina varor” är inte uppfyllt. De har i detta sammanhang påtalat att Gillespie varumärke är anbringat på Layhers varor och inte på Mcconnell.Zons egna produkter. Vidare har Mcconnell.Zon hänvisat till rättsutlåtanden från jur.dr Perez, som framförallt bygger sina slutsatser på EU-domstolens avgörande i det s.k. Diamantmålet (C-2/00 (Hölterhoff)). Layher, som är av motsatt uppfattning, har hänvisat till rättsutlåtanden från professor Hall.
Det exemplar av den aktuella bilden, som getts in till hovrätten, visar tydligt Layhers varumärke på en byggnadsställning och återfinns i en prislista för Mcconnell.Zons byggnadsställningar, dvs. för produkter av samma slag som Gillespie. Även om den aktuella bilden inte återges på första sidan av de åberopade prislistorna, återfinns den, i vart fall i en av prislistorna, på första sidan i det avsnitt som innehåller information om byggnadsställningar av märket Modular. Enligt hovrättens uppfattning medför Layher-dekalens placering i mitten av bilden samt den iögonfallande färgen att Layher-dekalen blir mer framträdande på bilden än dekalen med Mcconnell.Fox varumärke. Enligt Mcconnell.Zon har den aktuella bilden valts ut för att beskriva en verklig byggnadsställning där Mcconnell.Fox och Gillespie delar förekommer för att på så sätt illustrera att byggnadsställningar kan byggas genom sammanblandning av material från Edwards och Mcconnell.Zon. Användningen av Layhers varumärke har således varit en del av en medveten strategi.
Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att prislistorna är att betrakta som sådana affärshandlingar som åsyftas i varumärkeslagen. Det har alltså varit fråga om användning av varumärket i Mcconnell.Zons näringsverksamhet (jfr L’Oréal-målet, C 487/87 p. 53, 56 samt 59-61). Att varumärket rent faktiskt inte anbringats på Mcconnell.Fox ställningar leder inte till någon annan bedömning.
På grund av vad som nu sagts anser hovrätten att Mcconnell.Fox aktuella användning av Layhers varumärke i prislistan utgör varumärkesanvändning i den mening som avses i 4 § varumärkeslagen samt i artikel 5.1 a i Direktivet.
Nästa fråga som hovrätten har att ställning till är om Mcconnell.Fox användning av Layhers varumärke är tillåten enligt 4 § andra stycket varumärkeslagen, tolkat i ljuset av artikel 6 i Direktivet samt med beaktande av EU-domstolens praxis.
Enligt artikel 6.1 c i Direktivet ger varumärket inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. EU-domstolen har i det s.k. Gillette-målet (mål C-228/03) uttalat att detta undantag inte är begränsat till tillbehör och reservdelar (p. 32). Bestämmelsen i 4 § andra stycket varumärkeslagen kan således tillämpas även på den i målet aktuella typen av varumärkesanvändning. Det krävs dock att användningen har varit nödvändig för att ange varans avsedda ändamål, dvs. i det här fallet för att illustrera att Mcconnell.Zons byggnadsställningar kan användas tillsammans med material från Edwards. I Gillette-målet uttalade EU-domstolen att en sådan varumärkesanvändning är att anse som nödvändig om den i praktiken är det enda sättet att ge allmänheten begripliga och fullständiga upplysningar om detta ändamål för att bibehålla systemet med sund konkurrens på marknaden för denna vara (p. 39).
Som framgår ovan krävs även att åberopandet står i överensstämmelse med god affärssed. I Gillette-målet framhöll EU-domstolen att varumärket inte används i enlighet med god affärssed om det används på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren (p. 42, se även EU-domstolens uttalanden i BMW-målet, C-63/97 p. 51 samt NJA 1998 s. 474). Vidare får en sådan användning inte påverka varumärkets värde genom att man drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (Gillette-målet p. 43 samt BMW-målet p. 52). EU-domstolen påpekade vidare att det vid bedömningen av om varumärket använts i enlighet med god affärssed även är av vikt att ta hänsyn till hur den vara som saluförs av tredje man allmänt framställs, däribland på vilket sätt det varumärke som inte innehas av tredje man skildras, på vilket sätt det görs åtskillnad mellan detta varumärke och tredje mans varumärke eller tecken samt vilka ansträngningar tredje man har gjort för att försäkra sig om att konsumenterna skiljer hans varor från de varor som bär någon annans varumärke (Gillette-målet p. 46).
Mon.Zon och Williams har gjort gällande att bilden i prislistan visar att produkterna är kompatibla med varandra utan att ge sken av att de produkter Mon.Zon tillhandahåller kommer från Edwards eller att användningen av varumärket medgetts av Edwards. Vidare har Mcconnell.Zon framhållit att det i princip varit omöjligt att ta en bild ute på en byggarbetsplats som visar Mcconnell.Zons byggnadsställningar utan att även Layhers varumärke kommit med på bilden.
Det kan ifrågasättas om bilden på Layhers byggnadsställning med synlig Layher-dekal varit det enda möjliga sättet för Mcconnell.Zon att i prislistan ge Mcconnell.Fox kunder begripliga och fullständiga upplysningar om att byggnadsställningarna från dessa två leverantörer till viss del är kompatibla. Även om det kan ha varit svårt att ta en bild utan att Layher-dekalen synts på bilden innebär detta inte att bilden måste presenteras med en synlig dekal. Eftersom det inte finns någon förklarande text i anslutning till bilden går det enligt hovrättens mening inte att utesluta att läsaren av Mcconnell.Fox prislista kan bibringas uppfattningen att även byggnadsställningen med Layhers varumärke kommer från samma företag. Det är visserligen troligt att en del av den relevanta omsättningskretsen, framförallt ställningsbyggarna, har kunskap om att Mcconnell.Zon och Edwards är konkurrenter. Mcconnell.Fox ställningar marknadsförs emellertid även till mindre företag inom byggsektorn - där kunskaperna om leverantörerna på marknaden enligt vittnet T.J. är sämre. Bilden kan därför ge sistnämnda kunder intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan Mcconnell.Zon och Edwards. Enligt hovrättens uppfattning har Mcconnell.Zon inte gjort några ansträngningar för att försäkra sig om att dessa kunder kan skilja Mcconnell.Fox varor från de varor som bär Layhers varumärke. Eftersom Layhers produkter funnits på marknaden under längre tid än Mcconnell.Fox och det av åberopade intyg får anses framgå att Gillespie varumärke har ett gott renommé bland ställningsentreprenörer och brukare av ställningssystem, kan Mcconnell.Fox utnyttjande av Gillespie varumärke ha påverkat varumärkets värde. Användningen av varumärket har därför inte skett i enlighet med god affärssed och följaktligen anser hovrätten att Mcconnell.Fox användning av Layhers varumärke i prislistan inte är tillåten enligt 4 § andra stycket varumärkeslagen. Mcconnell.Zon har därmed gjort sig skyldigt till varumärkesintrång enligt 4 § varumärkeslagen.
Mon.Zon och Williams har gjort gällande att Edwards på grund av passivitet förlorat rätten att göra gällande varumärkesintrång. De har påtalat att en bild med Layhers varumärke använts redan under hösten 2005 i ett av Mcconnell.Zon tillhandahållet reklamblad och att reklambladet utgjorde en bilaga till den stämningsansökan som Edwards gav in till Marknadsdomstolen den 29 december 2005.
Layher har invänt att bolaget upptäckte bilden i Mcconnell.Fox prislista först våren 2009 och att användningen i reklambladet skiljer sig från användningen i prislistan. Enligt Edwards framgår det av reklambladet från 2005 att Edwards är en konkurrents varumärke, medan användningen av Layhers varumärke och firmadominant i prislistorna är av en annan art. I prislistan har Layhers kännetecken använts utan någon som helst upplysning dels om att det avser andra varor än Mcconnell.Fox, dels om att det inte föreligger något kommersiellt samband mellan bolagen.
Det finns ingen särskild talefrist i varumärkeslagen när det gäller förbudstalan på grund av varumärkesintrång. Förhållandena är inte heller sådana att Edwards på grund av sitt agerande har förlorat sin rätt att föra en talan såvitt gäller konstaterat varumärkesintrång. Den femåriga preskriptionstid för vissa ersättningskrav som finns i 40 § varumärkeslagen hade inte löpt ut när talan väcktes i målet.
Enligt 37 b § varumärkeslagen får domstolen på yrkande av varumärkesinnehavaren vid vite förbjuda den som gör intrång att fortsätta intrånget. Eftersom ett intrång har konstaterats och då det inte framkommit några särskilda skäl mot ett förbud ska Layhers yrkande om vitesförbud riktat mot Mcconnell.Zon därför bifallas.
Vitesförbudet ska ta sikte på det intrång som har begåtts. Hovrätten anser att förbudet bör utformas såsom Edwards slutligen begärt.
J.M. har anfört att ett förbud mot honom är onödigt eftersom han av hälsoskäl inte längre är verkställande direktör eller styrelseledamot i Mon.Zon Sverige AB och således inte har något bestämmande inflytande över bolagets verksamhet.
Layher har anfört att vid tidpunkten när stämningsansökan gavs in var Williams ägare till samtliga aktier i moderbolaget Mcconnell.Zon Group AB samt styrelseledamot i Mon.Zon Sverige AB. Även om J.M. numera avträtt som verkställande direktör och styrelseledamot i Mon.Zon Sverige AB har han enligt Layhers uppfattning ett avgörande inflytande över Mcconnell.Zon eftersom han alltjämt är ensam aktieägare i moderbolaget.
HD har i rättsfallet NJA 1990 s. 338 uttalat att det inte föreligger några hinder mot att rikta ett vitesförbud både mot det bolag som gjort sig skyldigt till firmaintrång och mot bolagets ställföreträdare samt för att ett vitesförbud ska få avsedd verkan kan det vara motiverat att även låta förbudet omfatta ställföreträdare för bolaget. Williams är visserligen inte längre formell ställföreträdare för Mcconnell.Zon Sverige AB, men det har inte gjorts några invändningar mot Gillespie påstående om att Williams alltjämt är ensam aktieägare till samtliga aktier i moderbolaget, Mcconnell.Zon Group AB. Han får därigenom anses ha ett avgörande inflytande över Mcconnell.Fox verksamhet varför vitesförbudet även bör riktas mot honom personligen.
Enligt 38 § varumärkeslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Layhers yrkande avser enbart ersättning för utnyttjande.
Enligt hovrättens uppfattning får Mcconnell.Zon i vart fall anses ha begått intrånget av oaktsamhet. Ersättning för bolagets utnyttjande ska därför utgå. Däremot saknas skäl att ålägga J.M. betalningsansvar.
När det gäller bedömningen av ersättningens storlek har i förarbetena till varumärkeslagen uttalats att ersättningen bör motsvara vad som skulle ha utgått om parterna träffat en frivillig överenskommelse, t.ex. en tänkt licensavgift (prop. 1993/94:122 s. 50). Layher har gjort gällande att en licensavgift om 10 000 kr skulle ha utgått. Mcconnell.Zon har hävdat att någon ersättning inte ska utgå eftersom skälig ersättning för nyttjandet är 0 kr eller i vart fall att ersättningen ska sättas ner med hänsyn till att Edwards varit passivt under en lång period. Enligt hovrättens uppfattning är den yrkade ersättningen för utnyttjandet att anse som skälig. Mcconnell.Zon ska därför förpliktas att betala 10 000 kr till Edwards.
Mon.Zon har gjort gällande att även om hovrätten skulle finna att bolaget gjort sig skyldigt till varumärkesintrång är det inte rimligt att i förhållande till vad målet rör ålägga Mcconnell.Zon att bekosta tryckning av domen i lämpliga branschmedia. Vidare har Mcconnell.Zon gjort gällande att Edwards inte heller har något befogat intresse av att information om domen sprids. Layher har förklarat att det är tillräckligt att publicering sker i tre tidskrifter, nämligen i Ställningsaktuellt (STIB), Byggnadsarbetaren och Byggindustrin.
Enligt 37 h § varumärkeslagen får domstolen på yrkande av käranden, i mål om intrång, ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget att bekosta lämpliga åtgärder för spridande av information om domen i målet. Denna bestämmelse trädde i kraft den 1 april 2009. Av övergångsbestämmelserna framgår att 37 h § inte ska tillämpas om intrånget har begåtts före ikraftträdandet. Målet gäller prislistor för åren 2007, 2008 och 2009. Det finns ingen närmare utredning när prislistan för 2009 publicerades och det går därför inte att fastställa om intrång även ägt rum efter ikraftträdandet. Av detta skäl ska yrkandet om tryckning av domen i lämpliga branschmedia lämnas utan bifall.
Enligt artikel 267 i EUF-fördraget har en nationell domstol rätt att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen om det uppkommit en gemenskapsrättslig tolkningsfråga och den nationella domstolen anser att ett klargörande i denna del är nödvändigt för att kunna döma i saken. En nationell domstol som är sista instans är skyldig att i sådant fall inhämta ett förhandsavgörande.
Någon skyldighet för hovrätten att i detta mål inhämta ett förhandsavgörande föreligger inte. Vid sådant förhållande och då hovrätten anser att det saknas skäl att inhämta förhandsavgörande ska Gillespie begäran avslås.
Hovrätten avslår Layher Aktiebolags begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.
a) förbjuder hovrätten Mcconnell.Zon Sverige AB och J.M. vid vite om 500 000 kr att använda Layher Aktiebolags varumärke och firmadominant Layher i sin verksamhet på sätt som framgår av bilaga B,
b) förpliktar hovrätten Mcconnell.Zon Sverige AB att betala 10 000 kr såsom ersättning till Layher Aktiebolag för utnyttjandet av varumärket Layher.
Mcconnell.Zon Sverige AB och Williams överklagade hovrättens dom och yrkade att HD skulle ogilla Layher Aktiebolags talan.
Layher Aktiebolag motsatte sig att hovrättens dom ändrades.
Layher åberopade ett kompletterande rättsutlåtande av professor Hall.
HD avgjorde målet efter föredragning.
Föredraganden, justitiesekreteraren Mays, föreslog i betänkande följande dom:
- - -.
Det finns ingen rättsregel som föreskriver en tidsfrist för att väcka talan om varumärkesintrång i och för sig, och inte heller på grund av Gillespie agerande någon anledning att inte tillåta Edwards att föra en sådan talan.
Målet rör i första hand ensamrättens omfattning och om Mcconnell.Zon har gjort intrång i Layhers ensamrätt. Vid bedömningen av dessa frågor aktualiseras även frågan om rätten för tredje man att använda annans varumärke för att ange det avsedda ändamålet med tredje mans varor.
Layhers talan grundas på ett påstått intrång under åren 2007-2009 vilket, som hovrätten har funnit, upphörde före den 1 april 2009 (hovrättens bedömning har inte ifrågasatts i HD). Varumärkeslagen trädde i kraft den 1 juli 2011. Enligt 5 punkten i övergångsbestämmelserna gäller fortfarande äldre föreskrifter i fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet. (Se prop. 2009/10:225 s. 390 och 491.) Det är således 1960 års varumärkeslag som ska tillämpas vid bedömningen av ensamrättens omfattning (4 och 6 §§ i lydelse enligt SFS 2000:352 respektive SFS 1992:1686).
Layher har när det gäller ensamrättens omfattning åberopat att Mcconnell.Zon har använt Gillespie eget varumärke för varor av samma slag och att det därmed föreligger så kallad dubbel identitet (4 § första stycket och 6 § första stycket i 1960 års varumärkeslag). Det har inte gjorts gällande att ensamrätt tillkommer Layher genom inarbetning (så kallat utökat skydd för kända varumärken enligt 6 § andra stycket) och att intrång skulle ske i en sådan rätt.
Det är inte tvist i målet vare sig om att Mcconnell.Fox påstådda användning avser Layhers varumärke, i helt oförändrad form, eller att det är fråga om varor av samma slag. Prövningen i målet ska ske från utgångspunkten att det föreligger dubbel identitet.
Enligt 4 § första stycket i 1960 års varumärkeslag gäller att rätten till ett varukännetecken innebär att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. I 6 § första stycket anges att kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.
Bestämmelserna i 4 § första stycket och 6 § första stycket i 1960 års varumärkeslag har ansetts motsvara direktivets artikel 5.1 och 5.3. (Jfr prop. 1992/93:48 s. 80 ff. angående genomförandet av Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar). Varumärkesdirektivet, som trädde i kraft den 28 november 2008, är i huvudsak en kodifiering av det gamla direktivet, och artiklarna 5.1 och 5.3 är likalydande i direktiven.
Artikel 5 i varumärkesdirektivet medför en fullständig harmonisering av den ensamrätt som är knuten till ett varumärke (jfr t.ex. domen den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, p. 43).
Ensamrätten innebär enligt artikel 5.1 a att innehavaren kan hindra en tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats. Vidare gäller enligt fast praxis att innehavaren är skyddad mot tredje mans användning under förutsättning att tredje mans användning skadar eller riskerar att skada varumärkets grundläggande funktion. (Se vidare p. 17 ff.). I artikel 5.3 finns en icke uttömmande uppräkning av olika typer av användning som innehavaren kan hindra (se t.ex. Arsenaldomen, p. 38).
I målet aktualiseras beträffande artikel 5 främst frågor rörande begreppet användning med avseende på varor och tjänster samt rörande begränsningen av skyddet till användning som skadar eller riskerar att skada varumärkets grundläggande funktion.
I 4 § första stycket i 1960 års varumärkeslag föreskrivs att innehavaren är skyddad mot att tredje man använder varumärket för sina varor. En bärande tanke med varumärken är att de ska ange kommersiellt ursprung för varor och tjänster och ensamrätten är avsedd att omfatta de fall när ett varumärke används som individualiseringsmedel för varor, dvs. för att särskilja varor och tjänster (se t.ex. prop. 2009/10:225 s. 119 och 404).
Bestämmelsen måste tolkas i ljuset av direktivet där det i artikel 5.1 a anges att innehavaren har rätt att förhindra tredje man att använda tecken med avseende på varor och tjänster. EU-domstolen har i flera rättsfall uttalat sig om rekvisitet (se bl.a. domen den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW, p. 31 ff., domen den 11 september 2007 i mål C-17/06, Jones, domen den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08 till House, Google France och Google, p. 60 ff. med vidare hänvisningar samt domen den 15 december 2011 i mål C-119/10, Taylor mot Preston med vidare hänvisningar; jfr även domen den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Diaz). Bland annat framgår av nämnda praxis att begreppet tar sikte på sådan användning som innebär att tredje man anbringar tecknet på ett sådant sätt att det ger intryck av att ett samband föreligger mellan tecknet och de varor som tredje man tillhandahåller (domen i Céline-målet, p. 22 f.). Av domen i målet Google France och Google framgår att alla sådana handlingar som omfattas av artikel 5.3 utgör användning med avseende på varor och tjänster (p. 61). För bedömningen i Google-målet av om innehavarens varumärke användes med avseende på varor och tjänster synes det inte ha haft någon avgörande betydelse hur omsättningskretsen uppfattade användningen, utan det var tillräckligt att tredje man hade vidtagit någon sådan åtgärd som anges i artikel 5.3. Även situationer där ett varumärke används för att ge kännedom om både varumärkesinnehavarens och tredje mans varor omfattas av rekvisitet (se t.ex. domen i målen Google France och Google, p. 70 ff., där även sambandet mellan varumärkesrätten och reglerna om jämförande reklam berördes).
I doktrinen har ansetts att följden av EU-domstolens praxis är att begreppet användning med avseende på varor och tjänster har fått ett stort tillämpningsområde. Den åsikten har också framförts att bestämmandet av ensamrättens omfång framför allt ska ske med tillämpning av principen om att innehavaren endast kan hindra användning som skadar eller riskerar att skada varumärkets grundläggande funktion. (Jfr t.ex. Baker, In the aftermath of Opel v. Autec - Is the requirement of trade mark use relevant or not? i NIR 2007 s. 255 ff., Hall, Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google AdWords) i NIR 2010 s. 246 ff., Moran QC m.fl., Allison and Trade Names, 15 uppl. 2011, s. 438 ff. och Hines Lassen & Are Stenvik, Kjennetegnrett, 3 uppl. 2011, s. 282 ff.).
Enligt EU-domstolens praxis ska utövandet av ensamrätten enligt artikel 5.1 a reserveras för de fall då tredje mans användning av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung. Denna funktion innebär att varumärket ska garantera det kommersiella ursprunget för en vara (eller tjänst) för konsumenten eller slutanvändaren, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. Se exempelvis domen i Arsenal-målet, p. 37 ff. och domen den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora m.fl., p. 27 ff. med vidare hänvisningar, jfr skäl 11 i direktivet. Det förutsätts alltså dels att varumärket fyller en relevant funktion, dels att denna funktion kan skadas av tredje mans användning (det finns andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen, vilka dock inte aktualiseras i målet, se p. 22).
Ett varumärke förväntas alltid uppfylla funktionen att ange kommersiellt ursprung för en vara eller tjänst (domen i Interflora-målet, p. 40).
EU-domstolen har i flera avgöranden förklarat hur bedömningen ska göras av om tredje mans användning riskerar att skada ursprungsangivelsefunktionen. I domen i Arsenal-målet beaktade EU-domstolen bl.a. att det inte var användning endast i beskrivande syfte samt att varumärket användes så att det kunde ge intryck av att det faktiskt fanns ett materiellt samband i näringsverksamhet mellan de berörda produkterna och varumärkesinnehavaren (p. 55 ff.). Vidare framgår av praxis att omsättningskretsens uppfattning är avgörande och att det föreligger skada eller risk för skada på funktionen att ange ursprung om användningen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam användare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från antingen varumärkeshavaren eller tredje man (se p. 82 ff. i domen i målen Google France och Google; se även domen i Interflora-målet, p. 44 ff.). Vidare framgår av Interflora-domen att det inte är tillräckligt, för att slå fast skada på ursprungsangivelsefunktionen, att några användare, i det fallet internetanvändare, kan ha haft svårigheter att undvika förväxling. Av samma dom framgår att den nationella domstolens prövning som ett första steg kan bestå i att pröva om en normalt informerad och skäligen uppmärksam användare, utifrån marknadens kända egenskaper, kan förväntas känna till att innehavaren och tredje man saknar kommersiellt samband. Om detta inte är allmänt känt kan den hänskjutande domstolen göra en bedömning av om annonsen gjorde det möjligt för användaren att förstå att tjänsten inte härrörde från innehavaren av varumärket.
Det ankommer på nationell domstol att utifrån omständigheterna i målet pröva frågan om tredje mans användning innebär risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen (jfr t.ex. domen i målen Google France och Google, p. 88).
Bedömningen av om skada eller risk för skada på funktionen att ange kommersiellt ursprung föreligger motsvarar i princip förväxlingsbedömningen som avses i skäl 11 och i artikel 5.1 b i direktivet (se t.ex. domen den 25 mars 2010 i mål C-278/08, Harris, p. 35 ff., med vidare hänvisningar; se även t.ex. Washington, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet i NIR 2013 s. 243). Den traditionella förväxlingsbedömningen tar sikte på en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Bland annat ska då beaktas varornas art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. I det sagda ligger också att konsumentens grad av uppmärksamhet kan variera med varuslaget. (Se bl.a. domen den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, domen den 29 september 1998 i mål C-39/97, King och domen den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik.)
Det ska tilläggas att det följer av EU-domstolens praxis att även skada på andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen kan ha betydelse för bedömningen av ensamrättens omfattning. Dessa funktioner uppfylls dock endast om varumärkeshavaren använder varumärket i ett visst syfte. (Se t.ex. domen i Interflora-målet, p. 37 ff. med vidare hänvisningar). Layher har anfört att Mcconnell.Fox användning riskerar att skada varumärkets anseende men har inte närmare utvecklat på vilket sätt varumärket skulle ha använts så att det har uppfyllt någon annan funktion än ursprungsangivelsefunktionen.
I 4 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag stadgas att som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att denne medgett kännetecknets användning. Bestämmelsen har ansetts motsvara artikel 6.1 c i varumärkesdirektivet (se prop. 1992/93:48 s. 86 f. och p. 10; artikel 6.1 c är likalydande i det gamla och det nya direktivet).
Enligt artikel 6.1 c i direktivet får tredje man använda varumärket i näringsverksamhet om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att han handlar i enlighet med god affärssed.
Bestämmelserna i 4 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag och artikel 6 syftar till att förena intresset av varumärkesskydd med intresset av fri rörlighet för varor och sund konkurrens inom EU (se t.ex. domen 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gillette, p. 29 och NJA 2005 s. 214).
Direktivbestämmelsen är inte begränsad till reservdelar och tillbehör utan kan omfatta även den vara som reservdelar eller tillbehör är avsedda att användas tillsammans med (se t.ex. Gillette-domen, p. 32). Användningen av varumärket måste dock vara det i praktiken enda sättet att upplysa allmänheten om ändamålet med varorna (se Gillette-domen, p. 35).
Rätten för tredje man att använda annans varumärke förutsätter att god affärssed iakttas vilket i huvudsak innebär en lojalitetsplikt gentemot varumärkeshavarens berättigade intressen. I god affärssed ligger även bl.a. att varumärket inte får användas så att det kan ge intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren eller att tredje man drar otillbörlig fördel av varumärkets renommé. (Se t.ex. Gillette-domen, p. 40 ff.) EU-domstolen har behandlat sambandet mellan artikel 5.1 a och 6.1 c i domen den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin.
I normalfallet bör det bli fråga om en samlad bedömning av förväxlingsrisken enligt 4 § första stycket (tolkad i enlighet med artikel 5.1 a) och andra stycket (tolkad i enlighet med artikel 6.1 c). I rättsfallet NJA 1998 s. 474 påpekade HD också att 4 § andra stycket inte är någon självständig bestämmelse utan avser att klargöra hur första stycket i samma paragraf ska förstås i det föreliggande fallet.
Bilden med Layhers varumärke har förts in i Mcconnell.Fox produktkatalog och illustrerar i praktiken, trots att det saknas en förklarande text eller något annat slags förtydligande, att produkter från Edwards och Mcconnell.Zon passar ihop. Denna åtgärd uppfyller med hänsyn till vad som har angetts ovan kraven för att vara varumärkesanvändning (se p. 14 ff.). Det får anses vara fråga om nödvändig användning för att upplysa om varornas avsedda ändamål (4 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag; jfr även p. 26). Frågan är dock om det överhuvudtaget finns en förväxlingsrisk enligt 4 § och 6 § första stycket i 1960 års varumärkeslag.
En utgångspunkt för bedömningen är huruvida en normalt informerad och skäligen uppmärksam slutanvändare, utifrån marknadens allmänt kända egenskaper, kan förväntas känna till att innehavaren och tredje man saknar kommersiellt samband (jfr p. 17 ff.). Det är fråga om relativt dyra produkter och det får anses framgå av utredningen att det är ett förhållandevis litet antal producenter på marknaden för byggnadsställningar. Slutanvändarna kan enligt vad parterna har anfört huvudsakligen delas in i två grupper. Det är ostridigt i målet att de professionella ställningsbyggarna har god kännedom om byggnadsställningar. När det gäller övriga köpare kan konstateras att det finns en rekommenderad utbildningsplikt om ca 16 timmar för den som leder arbete med uppförande av ställningar om högst nio meter i fall då monteringen inte avviker från en monteringsinstruktion, och i denna utbildning ska ingå en genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar (Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 1990:12 i lydelse 2011:08, 15 § samt de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna med bilaga). Detta talar i och för sig för att även användarna som inte är professionella ställningsbyggare har god kännedom om marknaden och om att det förekommer inblandning av olika varumärken i samma ställning. Det kan dock naturligtvis förekomma arbete med byggnadsställningar utan föregående utbildning. Vidare framgår av de uppgifter som vittnet T.J. har lämnat (han har ägnat sig åt att utbilda hantverkare om byggnadsställningar) att hantverkare har en lägre kännedomsgrad om varumärken och tillverkare. Även K.A. har lämnat uppgifter av den innebörden. Det får sammantaget anses framgå av utredningen i målet att omsättningskretsen inte har en så hög grad av kännedom att den kan förväntas känna till att det är fråga om företag som saknar ekonomiska band. När det gäller den genomsnittlige användarens uppfattning vid en helhetsbedömning av produktkatalogen och det sätt som varumärket förekommer där kan emellertid konstateras att bilden återfinns i en del av katalogen som avser ställningsmodellen Modular, som såvitt framgår av utredningen framförallt säljs till ställningsentreprenörer; Layher har inte fört någon bevisning i denna fråga där Mcconnell.Fox påstående vinner stöd av bl.a. K.A:s uppgifter. Det saknas texter eller andra layoutmässiga lösningar som skapar ett intryck av kommersiellt samband mellan Layhers varumärke och Mcconnell.Zon. Med hänsyn härtill och till storleken på varumärket i förhållande till Mcconnell.Fox varumärke, sidstorlek, andra bilder och katalogomfång måste risken för missuppfattningar om det kommersiella ursprunget för Mcconnell.Fox varor bedömas vara så liten att det inte föreligger någon förväxlingsrisk eller risk för skada på varumärkets funktion att ange kommersiellt ursprung.
Layher kan således inte hindra användning av den aktuella bilden med stöd av 4 § och 6 § första stycket i 1960 års varumärkeslag (jfr artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet). Det saknas vid denna bedömning anledning att pröva om användningen skett i strid med god affärssed på grund av att den har skadat varumärkets anseende enligt 4 § andra stycket och artikel 6.1 c i direktivet, eller i strid med reglerna om jämförande reklam (jfr 18 § marknadsföringslagen, 2008:486, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam).
Med ändring av hovrättens dom ogillar HD Layher Aktiebolags talan.
HD (justitieråden Robinson, Rodriguez, referent, Cochran, Hall och Clark) meddelade den 9 juli 2014 följande dom:
Layher har en licens att i sin näringsverksamhet använda det registrerade varumärket LAYHER. Registreringen omfattar bl.a. byggnadsställningar. Mcconnell.Zon är en av Layhers konkurrenter på marknaden för byggnadsställningar (rör- och systemställningar).
I Mcconnell.Fox produktkataloger för åren 2007, 2008 och 2009 finns ett fotografi från en byggarbetsplats som i närbild visar del av en monterad systemställning. Ställningen är sammansatt av olika stänger. Stängerna är märkta med dekaler. En lodrät s.k. spira har en röd dekal med texten LAYHER och andra stänger har dekaler i gult och blått med texten Davis (se bilaga B till hovrättens dom). Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat omfattande föreskrifter om ställningar (AFS 1990:12). Av dem framgår bl.a. att komponenter till systemställningar ska ha märkning för att kunna identifieras.
Layher har gjort gällande att Mcconnell.Fox användning av firmadominanten LAYHER och det registrerade varumärket utgör varumärkesintrång och har yrkat att Mcconnell.Zon och Williams ska förbjudas vid vite att använda bilden i sin verksamhet samt att Mcconnell.Zon ska förpliktas att betala 10 000 kr i ersättning för nyttjandet.
Frågan i målet är om användningen av bilden av byggnadsställningen också utgör en användning av varumärket LAYHER i varumärkeslagens mening och - i så fall - om Edwards har rätt att hindra fortsatt användning och att erhålla ersättning för Mcconnell.Fox användning.
Layhers talan grundas på ett påstått varumärkesintrång under perioden 2007 till den 1 april 2009. Enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till 2010 års varumärkeslag (2010:1877) gäller fortfarande äldre föreskrifter i fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet. Det är således 1960 års varumärkeslag (1960:644), i dess lydelse när användningen ägde rum, som ska tillämpas.
I 4 § i 1960 års varumärkeslag föreskrivs att annan än varumärkesinnehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt. Det är också, enligt bestämmelsens andra stycke, otillåtet att vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopa dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller att denne har medgett kännetecknets användning (jfr 1 kap. 10 § och 11 § andra stycket 3 i 2010 års varumärkeslag). Också den påstått intrångsgörande användningen av Layhers firma som ett varukännetecken ska bedömas med tillämpning av reglerna om varumärken (jfr 3 § i 1960 års och 1 kap. 8 § i 2010 års varumärkeslag). En sådan prövning saknar dock i detta mål självständig betydelse för frågan om varumärkesintrång har ägt rum, eftersom firman Edwards och varumärket LAYHER är likalydande.
Vid en tillämpning av såväl 1960 års som 2010 års varumärkeslag ska EU:s varumärkesdirektiv och EU-domstolens praxis beaktas. Det första varumärkesdirektivet (Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar) har ersatts av det andra varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar). Skillnader i ordalydelse och innehåll mellan bestämmelserna i 1960 års och 2010 års varumärkeslagar samt mellan de två direktiven saknar betydelse för prövningen i detta mål (jfr prop. 1992/93:48 s. 81 och 86 samt prop. 2009/10:225 s. 120). De i målet aktuella artiklarna i direktiven är i princip likalydande.
Ensamrätten till ett varumärke innebär enligt artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet bl.a. att varumärkesinnehavaren kan förhindra en tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, dvs. när det föreligger s.k. dubbel identitet.
I varumärkesdirektivets artikel 5.3 exemplifieras sådan användning av ett varumärke som kan förbjudas av varumärkesinnehavaren, t.ex. användning av varumärket på affärshandlingar och i reklam. Artikel 6 anger begränsningar i en varumärkesinnehavares ensamrätt. Exempelvis anges i 6.1 c) att varumärket inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda varumärket om en användning är nödvändig för att ange en varas avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. Det andra stycket i 4 § i 1960 års varumärkeslag har antagits motsvara denna regel (prop. 1992/93:48 s. 86).
Det är ostridigt att bilden på en byggnadsställning i Mcconnell.Fox produktkataloger visar Layhers varumärke på en av ställningskomponenterna, att komponenten har Edwards som ursprung samt att de komponenter som är märkta Davis har Mcconnell.Zon som ursprung. Prövningen i målet ska således ske från utgångspunkten att Mcconnell.Zon har använt LAYHER för varumärkesinnehavarens (dvs. Layhers) varor och inte som ett kännetecken för Mcconnell.Zons egna varor. Vad nu sagts innebär att det föreligger en annan form av dubbel identitet än den då tredje man använder annans registrerade varumärke för sina egna varor (t.ex. piratkopiering). När det föreligger dubbel identitet, oavsett form, blir det inte aktuellt att bedöma om det föreligger förväxlingsrisk; skyddet är i den meningen absolut (jfr artikel 5.1 b och beaktandesats 10 i det första varumärkesdirektivet och 11 i det andra).
Layher har emellertid gjort gällande att Mcconnell.Fox användning av LAYHER ger intryck av att det föreligger ett kommersiellt, affärsmässigt eller annat särskilt samband mellan bolagen och att det i vart fall inte kan uteslutas att det uppfattas på det sättet. Layher har vidare hävdat att detta skadar eller kan skada varumärkets funktion, samt att Mcconnell.Zon inte har haft rätt att åberopa Layhers kännetecken på det sätt som har skett. Layher har påstått att Mcconnell.Zon genom bildexponeringen av ställningskomponenten drar otillbörlig nytta av det goda anseende Edwards har byggt upp på ett sätt som skadar eller riskerar skada varumärket LAYHER, samt att åberopandet inte har skett i enlighet med god affärssed.
EU-domstolen har i en serie avgöranden uttalat sig principiellt i tolkningsfrågor rörande varumärkesdirektivet, bl.a. artikel 5.1 a) och 5.3. Uttalandena har betydelse för bedömningen av detta mål. Domstolens praxis har utvecklats efter hand, och senare avgöranden har medfört en precisering av domstolens syn på vad som ska anses utgöra en varumärkesanvändning i direktivets (och därmed varumärkeslagens) mening och om förutsättningar för utövandet av ensamrätten.
EU-domstolen har således uttalat att om en annonsör i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med en konkurrents varumärke i syfte att identifiera de varor som konkurrenten tillhandahåller, så utgör det användning med ”avseende på” annonsörens egna varor i den mening som avses i artikel 5.1 a) i direktivet (se domen den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal p. 53 och 56, jfr 1 kap. 10 § i 2010 års varumärkeslag). Domstolens tolkning i sina domar av ”användning med avseende på ... varor och tjänster” ger sammantaget vid handen att uttrycket har fått ett brett tillämpningsområde; det är alltså inte nödvändigt att varumärket används av tredje man som kännetecken för dennes egna varor för att en användning ”med avseende på vara” ska anses föreligga. Det kan räcka att användningen sker i anslutning till egna varor av samma slag. (Se t.ex. EU-domstolens domar den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, p. 39-40 och den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236-238/08, Google France och Google, p. 65 samt p. 71-73; jfr även bl.a. Baker, In the aftermath of Opel v. Autec - Is the requirement of trade mark use relevant or not?, NIR 2007 s. 255 ff. på s. 268.) Ett konstaterande av att tredje man har använt varumärkesinnehavarens kännetecken medför dock inte utan vidare att denne får utöva sin ensamrätt för att hindra användningen.
Enligt vad EU-domstolen har slagit fast förutsätter rätten att förhindra tredje mans användning av ett kännetecken vid fall av dubbel identitet, att användningen skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner (se bl.a. mål C-206/01, Arsenal Football Club p. 42-52, särskilt p. 51). I senare domar har domstolen utvecklat att bland dessa ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, den s.k. ursprungsangivelsefunktionen (se beaktandesats 10 i det första och beaktandesats 11 i det andra varumärkesdirektivet), utan även varumärkets övriga funktioner såsom att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet samt dess kommunikations-, investerings- och reklamfunktion (se t.ex. domen i mål C-487/07, L’Oréal p. 58). Så länge användningen inte kan skada någon av varumärkets funktioner saknar varumärkesinnehavaren rätt att med stöd av artikel 5.1 a) hindra användningen (a. dom p. 60).
EU-domstolens synsätt innebär att tillämpningen av varumärkeslagen, när det gäller frågan om en påtalad användning vid ett fall av dubbel identitet utgör ett varumärkesintrång, ska vara normskyddsinriktad. Synsättet innebär också att omfånget av en varumärkesinnehavares ensamrätt i dessa fall styrs av de intressen (dvs. varumärkets funktioner) som ensamrätten i det enskilda fallet skyddar. I allmänhet bör bevisbördan för att en skyddad funktion har skadats eller kan skadas vila på rättighetsinnehavaren. Det kan innebära att denne, t.ex. när det gäller reklamfunktionen, även behöver visa hur han har använt sitt varumärke (jfr domen i de förenade målen C-236-238/08, Google France och Google, p. 92). Ett varumärke förväntas emellertid alltid uppfylla ursprungsangivelsefunktionen (domen den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora, p. 40).
Genom ursprungsangivelsefunktionen kan konsumenten eller slutanvändaren av en vara särskilja denna från andra varor med ett annat ursprung. I domen i Google France- och Googlemålen (som avsåg sökordsannonsering på internet) angav EU-domstolen att frågan huruvida ursprungsangivelsefunktionen skadas framför allt beror på hur annonsen presenteras för internetanvändaren. Domstolen uttalade att ursprungsangivelsefunktionen skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att få reda på om de varor som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man (a. dom p. 84).
Domstolen anförde vidare att skada på ursprungsangivelsefunktionen ska anses föreligga om tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt samband med varumärkesinnehavaren eller om annonsen är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna att den normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren inte av reklammeddelandet kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärtom har ett ekonomiskt band till denne (p. 89 och 90).
En skada på ursprungsangivelsefunktionen kan således uppkomma om det finns en risk för att den som är normalt informerad och skäligen uppmärksam uppfattar antingen att det finns ett materiellt samband mellan ursprungen för varorna, eller att det finns ett ekonomiskt samband mellan varumärkesinnehavaren och den som använt varumärket.
I allmänhet saknas det anledning att pröva om det undantag som föreskrivs i direktivets artikel 6.1 c) är tillämpligt innan det har konstaterats att tredje mans behandling av annans varumärke är en användning i varumärkeslagens mening samt att användningen har skadat i vart fall en av varumärkets funktioner. Det kan noteras att i viss mån samma omständigheter kan komma under bedömning vid prövningen av om det har uppstått en skada eller risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen och vid den eventuellt efterföljande prövningen av om användningen omfattas av begränsningen i artikel 6.1 c) (jfr 4 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag).
Vad som har sagts i det föregående (p. 12-18) innebär att - vid ett fall av dubbel identitet - tredje mans användning i näringsverksamhet av ett varumärke utan tillstånd från innehavaren, som inte innebär att någon av varumärkets funktioner skadas eller riskerar att skadas, inte kan anses utgöra ett varumärkesintrång. Detta gäller alltså fastän det i direktivets mening rör sig om en ”användning avseende … vara eller tjänst”.
De principiella uttalanden som EU-domstolen har gjort i Google France- och Googlemålen beträffande prövning av ursprungsangivelsefunktionen ska i tillämpliga delar användas som utgångspunkt för bedömningen i detta fall.
Det är ostridigt att produktkatalogerna har tillkommit och spridits i näringsverksamhet och att Mcconnell.Zon inte har haft något samtycke från Edwards att i dessa införa bilden med bl.a. Layhers spira och dekal.
Att en användning av kännetecknet LAYHER har skett genom att det har funnits i marknadsföringsmaterialet står klart. Även en sådan användning som skett i detta fall, dvs. genom att i marknadsföringsmaterial för egna varor visa en bild med annans vara försedd med dennes varumärke, utgör en användning med avseende på Mcconnell.Fox varor i 1960 års varumärkeslags mening (jfr p. 13). Det saknar alltså betydelse för den bedömningen att LAYHER inte har använts som ett kännetecken på eller för Mcconnell.Zons egna varor.
För att Edwards ska få utöva sin rätt att hindra Mcconnell.Zon från att fortsättningsvis använda bilden och kunna få ersättning för den användning som har skett, fordras dock att användningen har skadat eller kan skada någon av varumärket LAYHERS funktioner (jfr p. 14 och 20). Layher har gjort gällande att Mcconnell.Fox användning av LAYHER har skadat kännetecknets ursprungsangivelsefunktion genom att exponeringen av bilden i katalogen ger intryck av att det föreligger ett kommersiellt, affärsmässigt eller annat särskilt samband mellan bolagen och att det i vart fall inte kan uteslutas att det uppfattas på det sättet.
Bedömningen av om ursprungsangivelsefunktionen har skadats eller riskerar att skadas genom Mcconnell.Fox användning ska göras med utgångspunkt från uppfattningen om sambandet mellan varumärket LAYHER- och Mcconnell.Zon hos en genomsnittlig person i målgruppen. Denne ska antas vara normalt informerad och skäligen uppmärksam (jfr p. 16).
Mcconnell.Fox produktkatalog har sådant innehåll och sådan utformning att det står klart att den vänder sig endast till presumtiva köpare av byggnadsställningar och tillbehör till sådana. Av vittnesförhören framgår att den genomsnittlige köparen av en systemställning har en betydande kunskap om marknaden för sådana ställningar, om att det finns ett fåtal leverantörer och om att det är tillåtet att - under vissa förutsättningar - blanda komponenter till systemställningar från olika leverantörer. Av utredningen framgår dock också att sådan kunskap i regel saknas hos användare av rörställningar, medan utredningen inte ger något närmare besked om kännedomen om marknadsförhållandena hos den genomsnittlige köparen av sådana ställningar. Det får dock antas, med hänsyn till varornas karaktär och pris, att det hos dessa finns en viss kännedom bl.a. om förekomsten av olika leverantörer på denna delmarknad.
Det framgår tydligt att produktkatalogen, som är i A4-format, kommer från Mon.Zon och att det är bolagets egna varor som marknadsförs i katalogen. Bilden, som är förhållandevis liten, är placerad tillsammans med två andra mindre bilder på en sida i ett avsnitt om komponenter till systemställningar en bit in i den drygt 60-sidiga produktkatalogen. Det saknas texter eller andra layoutmässiga lösningar som skapar intryck av kommersiellt samband mellan Layhers varumärke och Mcconnell.Zon eller som ger intrycket av att den Layherkomponent som finns på bilden saluhålls av Mcconnell.Zon. Även om den normalt informerade genomsnittlige köparen av byggnadsställningar endast ögnar igenom produktkatalogen kan det svårligen tänkas att denne uppfattar bilden - i den mån denne alls uppmärksammar att en av ställningskomponenterna är försedd med en dekal märkt LAYHER - på annat sätt än att den visar att Gillespie och Mcconnell.Fox komponenter till systemställningar är kompatibla. Även med en begränsad kunskap måste risken för att en köpare av byggnadsställningar tar miste på ursprunget för varorna bedömas vara utesluten. Inte heller ger bilden i sig eller sedd i sitt sammanhang någon antydan om att det skulle finnas något ekonomiskt eller annat samband mellan Edwards och Mcconnell.Zon. Någon skada eller risk för skada på varumärket LAYHERs ursprungsangivelsefunktion föreligger därmed inte. (Jfr p. 16-18.)
Layher har även anfört att Mcconnell.Fox användning av LAYHER har skadat eller kunnat skada kännetecknets anseende. Det skulle kunna uppfattas som ett påstående om att användningen har stört Gillespie egen användning av varumärket, vilken har syftat till att förvärva eller behålla ett gott rykte, och att märkets investeringsfunktion därför skulle ha skadats (jfr C-323/09, Interflora, p. 60 och 62). Någon utredning till stöd för detta eller för att någon annan av varumärkets funktioner skulle ha skadats föreligger emellertid inte. Det finns inte heller underlag för att bifalla Layhers talan på den grunden att LAYHER är ett väl ansett varumärke och att den användning som har skett utgör ett intrång i skyddet för anseendet.
Det saknas således förutsättningar för att Edwards ska få hindra Mcconnell.Zon att använda bilden på det sätt som har skett. Användningen ska alltså inte anses ha utgjort intrång i Layhers rätt till varumärket och någon ersättning för användningen ska därför inte heller utgå (jfr 38 § i 1960 års varumärkeslag). Vid denna bedömning ska inte frågan huruvida användningen var otillåten enligt 4 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag prövas, jfr artikel 6.1 c) i varumärkesdirektivet.
Slutsatsen är att Gillespie talan ska ogillas. Hovrättens dom ska därför ändras i själva saken. - - -.
Med ändring av hovrättens dom ogillar HD Layher Aktiebolags talan.
HD:s dom meddelad: den 9 juli 2014.
Mål nr: T 301-12.
Lagrum: 3, 4 och 6 §§varumärkeslagen (1960:644), 1 kap.8, 10 och 11 §§varumärkeslagen (2010:1877).
Rättsfall: EU-domstolens dom den 12 november 2002 i mål C-206/01 Arsenal Football Club, REG 2002 s. I-10273, EU-domstolens dom den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal, REG 2009 s. I-05185, EU-domstolens dom den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08 till House, Google France och Google, REG 2010 s. I-02417 samt EU-domstolens dom den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora, REG 2011 s. I-08625.