Risk för förväxling mellan varumärken? Betydelsen av kravet på verkligt bruk inom fem år efter registreringen av ett EU-varumärke.
Stockholms tingsrätt
Länsförsäkringar Aktiebolag (publ) förde vid Stockholms tingsrätt den talan mot A/S Matek som framgår av tingsrättens dom.
Tingsrätten (chefsrådmannen Skinner samt rådmännen Allen och Taylor) anförde i dom den 29 maj 2013 bl.a. följande.
BAKGRUND
Länsförsäkringar AB (publ) (Länsförsäkringar) bedriver verksamhet inom bank-, fond- och försäkringsområdet och är idag bl.a. Sveriges största sakförsäkringsbolag. Länsförsäkringar är innehavare av gemenskapsvarumärket 005423116 (Varumärket), bilaga 2, som är registrerat för bl.a. "Fastighetsmäkleri; värdering av fastigheter; uthyrning av lägenheter och affärslokaler; fastighetsförvaltning" i klass 36 samt "uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster" i klass 37.
A/S Matek (Matek) bildades i Estland 1988 och är landets äldsta tillverkare av trähus. Mateks huvudsakliga verksamhet är att producera och montera prefabricerade trähus. Matek har producerat ca 7 000 hus varav 85 procent har exporterats. Matek har samarbete med olika företag som i sin tur säljer husen till konsument. Matek marknadsför därför inte sina hus till slutkonsument utan via återförsäljare där Vasa Prefab AB är den största aktören på den svenska marknaden. Matek är huvudsakligen verksamt på den skandinaviska marknaden där Norge stod för 88,8 procent av Mateks försäljning under år 2010. Den svenska marknaden utgör endast 4,3 procent av Mateks försäljning under år 2010. Mateks aktiviteter i Sverige går tillbaka till 1995 men det aktuella figurvarumärket (Mateks figur), bilaga 1, togs i bruk 2007.
Länsförsäkringars talan avser perioden fr.o.m. år 2008 t.o.m. år 2011.
(De båda bilagorna redovisas inte här. De där återgivna märkena är intagna i HD:s domskäl punkt 4. Märket i bilaga 1 återfinns där till vänster i den nedre raden och märket i bilaga 2 till vänster i den övre raden.)
YRKANDEN M.M.
Länsförsäkringar har yrkat att tingsrätten vid vite av en miljon kr, eller annat belopp som tingsrätten finner verkningsfullt, förbjuder Matek att i näringsverksamhet i Sverige använda figuren avbildad i bilaga 1 (Mateks figur) eller i allt väsentligt liknande figurer, oavsett färgsammansättning, ensam eller i kombination med annat kännetecken.
Länsförsäkringar har yrkat ersättning av Matek för det olovliga nyttjandet av kännetecknet med 1 039 950 kr jämte ränta - - - samt ersättning för den ytterligare skada som har åsamkats Länsförsäkringar till följd av intrånget med 100 000 kr.
Matek har bestritt yrkandena i sin helhet. - - -.
GRUNDER
Länsförsäkringar
Mateks figur är i enlighet med art. 9.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, nedan varumärkesförordningen, förväxlingsbar med Varumärket eftersom Mateks figur är, om inte identisk så åtminstone mycket lik Varumärket och används för varor och tjänster av identiskt eller liknande slag som de Länsförsäkringar tillhandahåller. Varumärket är genom långvarig och omfattande användning väl känt i gemenskapen. Mateks användning av Mateks figur drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för Varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Risk för förväxling föreligger således i enlighet med art. 9.1 c varumärkesförordningen även för Mateks användning av Mateks figur för varor och tjänster av annat slag än det som omfattas av Varumärket. Användningen av Mateks figur innebär ett intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till Varumärket och fortsatt användning kan således förbjudas.
- - -
Matek
Bolagets figur visar inte sådana likheter med Varumärket att de är förväxlingsbara i varumärkesförordningens mening. Mateks figur vilseleder inte heller konsumenten om produkternas/tjänsternas kommersiella ursprung.
- - -
UTVECKLING AV TALAN
Länsförsäkringar
Idag är Länsförsäkringars varumärke landets starkaste varumärke inom branschen för bank, försäkring och fastighetsförmedling och ledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 28,8 procent för år 2011. Inom segmentet villa- och hemförsäkring innehar Castillo en marknadsandel om knappt 40 procent. Länsförsäkringar är tredje största aktören inom fastighetsförmedling. Under ett och samma varumärke, genom respektive Länsförsäkringsbolag, får kunderna en helhet av tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Länsförsäkringar äger ett stort antal nationella varumärken och gemenskapsvarumärken där samtliga innefattar Varumärket. Varumärket har använts sedan 1969 av Castillo.
Användningen av Varumärket sker på i princip allt internt och externt skriftligt kommunikationsmaterial, såsom brevpapper, försäkringsbrev, rapporter, hemsidor, annonser i olika slags media, reklamspottar i TV, sponsring av TV-program och annat liknande reklammaterial.
Genom Länsförsäkringars mycket långvariga, omfattande och intensiva användning av Varumärket har det rönt osedvanligt stor exponering och anses vara ett väl ansett varumärke i Sverige. Att Varumärket är väl ansett framgår med tydlighet av flera mätningar som Castillo låtit göra och senast av en notorietetsundersökning utförd av marknadsundersökningsföretaget GfK Sverige AB under första veckan i juni 2011. Av undersökningen framgår det att av ett urval av över 1 500 respondenter var det 70 procent som spontant associerade Varumärket till Castillo. Totalt 78 procent av respondenterna kopplade samman Varumärket med Castillo. Dessa mycket höga siffror, i synnerhet när det kommer till de spontana svaren, vittnar om en mycket hög kännedom om Varumärket i omsättningskretsen.
Märkeslikhet
Varumärket utgörs av en komplex sammansatt konkret geometrisk figur. Figuren i sin helhet är inte en vanligen förekommande geometrisk figur såsom en rektangel, triangel, fyrkant eller en enkel linje. I förhållande till de varor och tjänster Varumärket är registrerat för är Varumärket inte på något sätt beskrivande eller suggestivt. Varumärket är ett fantasimärke till sin natur och ska anses ha hög inne-boende särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster det är registrerat för. Utgångspunkten för märkeslikhetsbedömningen är att Varumärket har hög inneboende särskiljningsförmåga och stort skyddsomfång.
Länsförsäkringars figur föreställer en kvadrat bestående av två L-formade stommar varav den ena stommen är upp- och nervänd och spegelvänd. De L-formade stommarna omgärdar en mindre kvadrat vilket ger figuren ett sammansatt kvadratiskt helhetsintryck. Mateks figur är en kvadrat bestående av två L-formade stommar varav den ena stommen är upp- och nervänd och spegelvänd. De L-formade stommarna omgärdar en mindre kvadrat vilket ger figuren ett sammansatt kvadratiskt visuellt helhetsintryck. Detaljskillnaderna i figurerna är mycket små och ska med utgångspunkt i principen om den ofullständiga minnesbilden inte beaktas i märkeslikhetsbedömningen. Figurerna i fråga är om inte varumärkesidentiska så mycket snarlika i det visuella helhetsintrycket. Varumärket har registrerats i svart/vitt vilket ger det skydd i samtliga färger och färgkombinationer. Oaktat bedömningen av det visuella helhetsintrycket återspeglar både Varumärket och Mateks figur konkreta kvadratiska geometriska figurer vilket gör dessa figurer konceptuellt lika.
Matek har medgett att det använt sin figur ensam. Oavsett om Matek använder Mateks figur ensam eller i kombination med eller i direkt anslutning till ordet MATEK föreligger det en märkeslikhet vid en jämförelse av varumärkenas helhetsintryck. Mateks figur har en distinkt och självständig roll i kombinationsvarumärket och kan inte anses som subsidiär i förhållande till ordet MATEK. Mateks figur är påtaglig och framträdande i kombinationsvarumärket, och eftersom det framträder i början av kombinationsvarumärket kommer omsättningskretsen att lägga märke till figuren först.
Varu- och tjänsteslagslikhet
Varumärket omfattar bl.a. "värdering av fastigheter; uthyrning av lägenheter och affärslokaler; fastighetsförvaltning" i klass 36 samt "uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster" i klass 37. Detta utgör kompletterande tjänster i förhållande till t.ex. försäljning av hus. Matek använder sin figur för försäljning av trähus, inbegripet konstruktion, produktion och montering. Tjänsterna uppförande/anläggande av byggnationer är identiska med den verksamhet Matek bedriver. För övriga tjänster för vilka Varumärket är registrerat är dessa i vart fall av liknande slag som Mateks.
Förväxlingsrisk
Vid en visuell och konceptuell jämförelse mellan Varumärket och Mateks figur är helhetsintrycket i allt väsentligt detsamma. Varorna och tjänsterna är delvis identiska och delvis lika. Därför kan det redan här konstateras en risk för förväxling. För de tjänster som är identiska krävs ett lägre mått av märkeslikhet, vilket medför att varumärkena är förväxlingsbara oavsett om Mateks figur används i kombination med ordet MATEK eller självständigt.
Av den marknadsundersökning som gjordes i juni 2011 framgår att 78 procent av omsättningskretsen känner igen Varumärket. Detta innebär att märket har en synnerligen hög grad av kännedom på den svenska marknaden (kriteriet för anseendeskydd är att i vart fall en tredjedel av omsättningskretsen ska känna igen kännetecknet ifråga) och därmed ett utökat skydd utanför de tjänster Varumärket är registrerat för, liksom ett utökat skyddsomfång inom de tjänsteslag Varumärket är registrerat för.
Det finns en risk att konsumenter uppfattar ett kommersiellt samband mellan Matek och Castillo. Oavsett om det föreligger någon förväxlingsrisk så skyddas Länsförsäkringars ensamrätt till Varumärket eftersom Mateks befattning innebär ett otillbörligt utnyttjande av Varumärkets anseende.
Intrång
Matek använder sin figur i marknadsföring och utbjudande av sina tjänster och varor på sin hemsida på Internet, på sitt brevpapper och andra affärshandlingar, vid mässor i Sverige, på sina varor och på annat reklammaterial, utan lov därtill från Castillo. Mateks handlande innebär således ett intrång i Varumärket i vart fall i objektiv mening. Därmed kan ett förbud meddelas oaktat uppsåt eller oaktsamhet.
- - -
Matek
Märkeslikhet
Mateks figur togs fram 2007 och den används alltid tillsammans med ordet MATEK huvudsakligen i den speciella färgkombinationen mörkblått, ljusblått och grönt. Figuren har vid enstaka tillfällen använts ensam, t.ex. på Mateks hemsida, men då endast av framställningstekniska skäl. Det förekommer någon enstaka gång att märket används i svartvitt men då företrädesvis i kombination med figur och text. I huvudsak har figuren använts i dess typiska färgutförande; mörkblått, ljusblått och grönt. I något fall har figuren använts på en karta men då i visst snedställt utförande.
Framtagandet av det aktuella märket har gjorts helt oberoende av Varumärket som Matek saknade all kännedom om. Mateks figur representerar ett innovativt och nytt flexibelt sätt att bygga hus på, en kvadrat som består av tre geometriska element. Den mörkblåa delen står för professionalitet, den ljusblåa innovation och den gröna närheten till naturen.
Länsförsäkringars varumärke kan tolkas som bokstäverna L och F vända mot varandra där kvadraten tillhör bokstaven F. Symbolen utläses som förkortningen LF för Castillo. Stommarna i Varumärket är identiska vilket gör att beteckningen kan läsas både framifrån och upp och ned. Utformningen av L och F vända mot varandra gör att det blir en öppning på den övre delen av märket och en i den undre. De vita "fälten" i figuren blir i och med detta som två räta vinklar, sjuor, som är spegelvända mot varandra.
Mateks figur består av två liksidiga pilar eller "vinklar" som inte har samma storlek och som varken utgörs av bokstaven L eller F. Den ena vinkeln är lång medan den övre är avsevärt kortare. I mitten av vinklarna återfinns en kvadrat. Vinklarnas olikhet i Mateks figur gör att öppningarna i figuren är i den övre delen av märket och till höger. De vita fälten i figuren kommer i och med detta inte att bestå av två räta vinklar så som i Varumärket.
Om man jämför figurernas utformning, så framstår olikheterna i helhetsintrycket påtagligt. Figurerna är var för sig pregnanta i sina respektive formspråk vilket medför att konsumentens minnesbild av respektive märke präglas av olika formelement. De formelement som präglar minnesbilden av Varumärket återfinns inte hos Mateks märke och vice versa. Att Matek använder Mateks figur i kombination med MATEK förstärker skillnaderna mellan märkena än mer. Sammantaget skapar nu berörda olikheter i utformningen ett väsentligt annorlunda helhetsintryck hos Mateks figur jämfört med Varumärket. Olikheterna förstärks dessutom genom att Mateks figur huvudsakligen används i färgerna mörkblått, ljusblått och grönt, medan Varumärket förknippas med "LF"-elementen i mörkblått och kvadraten i rött.
Grundläggande krav på fri konkurrens mellan näringsidkare leder till att utgångspunkten måste vara att det står var och en fritt att använda geometriska symboler i varumärken. Länsförsäkringar kan inte stoppa konkurrenter från att använda en geometrisk figur som del av ett varumärke, i detta fall i kombination med ordet MATEK, där det samlade helhetsintrycket är olika som det är i förevarande fall. Mateks figur är en del av ett kombinationsvarumärke där ingen del är mer framträdande än någon annan.
Varu- och tjänsteslagslikhet
Det vitsordas att kategorin "uppförande/anläggande av byggnationer" i klass 37, är identisk med de tjänster Mateks figur används för. Även övriga tjänster i klass 37 som Varumärket är registrerat för liknar de tjänster som Mateks figur används för. Detsamma gäller inte de tjänster som Varumärket är registrerat för i klass 36.
Matek använder sitt märke för konstruktion, produktion och montering av trähus. Matek marknadsför inte sina hus direkt till slutkonsument utan till återförsäljare på den svenska marknaden. Länsförsäkringar använder Varumärket inom bank-, fond- och försäkringsområdet men även för fastighetsmäkleri. Matek har inte kunnat hitta någon information om att Castillo använder märket för uppförande/anläggande av byggnationer eller liknande tjänster.
Vid bedömning av varuslagslikhet spelar rent tekniska likheter mellan varor mindre roll än sådana faktorer som distributionssätt, ändamål, gemensam användning, prisnivå och så vidare. Tonvikten ligger på helhetsbedömningen. I enlighet med helhetsbedömningen bör det också göras en realistisk bedömning av den verkliga konfliktrisken.
Förväxlingsrisk
Märkena är vid en helhetsbedömning inte lika. Enligt Mateks uppfattning kan den genomförda marknadsundersökningen inte tas till intäkt för att konsumenten antar att det finns en relation mellan Castillo och Matek. Matek ifrågasätter inte i och för sig att Varumärket åtnjuter ett starkt skydd på marknaden avseende försäkringstjänster. Matek ifrågasätter dock att 78 procent av omsättningskretsen associerar figuren med "värdering av fastigheter, uthyrning av lägenheter och affärslokaler; fastighetsförvaltning" (klass 36) samt "uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster" (klass 37).
Bland Mateks kunder hör 75 procent till den professionella marknaden; byggföretag, arkitekter och dylikt. Endast 25 procent är privatpersoner. Professionella aktörer är en medveten kundkategori.
Det vitsordas att undersökningen återspeglar korrekta förhållanden på marknaden och det bestrids inte att Varumärket är väl ansett. Matek bestrider dock att det skulle finnas ett utökat skydd för andra tjänster än försäkringstjänster.
Den genomförda undersökningen kan inte tas till intäkt för att konsumenten anser att det råder ett kommersiellt samband mellan Castillo och Matek. Varumärket och Mateks figur företer inte heller en - i förhållande till varandra- sådan likhet att konsumenterna riskerar att få uppfattningen att varorna skulle ha ett gemensamt kommersiellt ursprung.
Även för det fall Varumärket skulle uppfylla kriteriet "väl ansett" också utanför området för försäkringstjänster så krävs det enligt Matek en väsentligt större grad av likhet mellan kännetecknen än vad Castillo vill göra gällande. Det samlade helhetsintrycket de båda märkena emellan skiljer sig och figurerna skapar inte väsentligen samma minnesbild hos mottagaren.
I förevarande fall förmedlar Mateks figur och Varumärket totalt skilda intryck trots att de är paketerade inom ramen för en kvadrat. Helheterna är olika vilket ytterligare förstärks genom textinslaget i Mateks varumärke.
Mateks registrering och bruk av sin figur drar inte otillbörlig fördel av Varumärket och är heller inte till förfång för Varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
Både Varumärket och Mateks figur är konstruerade på ett sätt som gör dem lätta att hålla isär även vid en icke samtidig jämförelse. Skillnaderna är påtagliga och högst avsevärda och den låga grad av likhet som föreligger gör inte att omsättningskretsen upplever ett samband eller en länk mellan de båda varumärkena. Märkena skapar inte väsentligen samma minnesbild hos mottagaren.
En internationell varumärkesansökan ingavs till WIPO i februari 2010 i klass 19. Varumärket designerades i Sverige och PRV fann inga hinder för registrering. Då klass 19 och 37 korsgranskas torde PRV, om märkena varit förväxlingsbara, anfört Varumärket som hinder. Detta skedde inte. Efter publicering har Castillo gjort en invändning mot registrering av Mateks figur.
Intrång
Mateks figur framstår enligt svarandens uppfattning som individuell och självständig och i alla delar uppfyllande de krav på såväl egen identitet som distinktivitet, varför något intrång inte förekommer. Om tingsrätten skulle finna att Varumärket och Mateks figur är förväxlingsbara medges att det föreligger intrång.
- - -
DOMSKÄL
Länsförsäkringar har gjort gällande att Mateks figur är förväxlingsbar med Varumärket och att Mateks användning av sin figur således utgör intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till Varumärket. Häri ligger även ett påstående att Varumärket är känt i gemenskapen samt att Mateks användning utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för Varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
Tingsrätten konstaterar inledningsvis att den figur som omfattas av Länsförsäkringars registrering inte är identisk med Mateks figur. Tingsrätten har således att, i enlighet med artikel 9.1 b, pröva om Mateks figur liknar Varumärket samt om användningen avsett tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av Varumärket. Om så anses vara fallet får prövas om det föreligger förväxlingsrisk, dvs. om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och Varumärket. Om intrång inte anses föreligga enligt det grundläggande skyddet i artikel 9.1 b har tingsrätten att pröva om det föreligger ett utökat skydd för Varumärket enligt 9.1 c och om Mateks användning av sin figur i så fall inneburit intrång i Länsförsäkringars ensamrätt enligt denna punkt.
Det grundläggande skyddet (artikel 9.1 b i varumärkesförordningen)
Enligt unionsrättslig praxis föreligger förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (målen C-39/97, Henry, REG 1998, s. I-5507, p. 29, och C-342/97, King, REG 1999, s. I-3819, p. 17). Enligt samma praxis ska det vid prövningen av om det föreligger förväxlingsrisk hos allmänheten göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (målen C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, p. 22, Henry, p. 16, King, p. 18, och C-425/98, Ewing, REG 2000, s. I-4861, p. 40). Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland likheten mellan varumärkena och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (den s.k. produktregeln). Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra och omvänt (Canon, p. 17, King, p. 19, och Marca Mode, p. 40). Begreppet likhet bör tolkas i förhållande till förväxlingsrisken och denna risk måste bedömas mot bakgrund särskilt av i hur hög grad Varumärket är känt på marknaden och graden av likhet mellan Varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Risken för förväxling anses typiskt sett större ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har (Lloyd Schuhfabrik Meyer, p. 20).
Omsättningskretsen utgörs av den svenska allmänheten innefattande män och kvinnor boende i hela Sverige i åldern 18 år och äldre. Tingsrätten finner inte anledning att ifrågasätta att den krets mot vilken Matek riktar sin verksamhet skiljer sig såtillvida att den till stor del består av professionella husköpare.
Tingsrätten konstaterar att Matek har använt figuren i bilaga 1 såväl ensamt som i kombination med bolagets namn. Det noteras att den användning som framgår av utredningen till övervägande del avser kombinationsanvändning. Vidare har Matek huvudsakligen använt sin figur i visst färgutförande. Det står för den fortsatta bedömningen klart att Mateks samlade användning av sin figur varit omfattande.
Länsförsäkringar har gjort gällande att Varumärket har hög inneboende särskiljningsförmåga samt att det genom omfattande användning utgör ett väl ansett och känt varumärke med ett utvidgat skydd.
Matek har inte ifrågasatt att Varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen men har gjort gällande att detta endast är fallet avseende försäkringstjänster men däremot inte uppförande av hus.
För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga görs en helhetsbedömning om det lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster (se förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, p. 49). Vid bedömningen ska hänsyn bl.a. tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet om det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se Windsurfing Chiemsee, p. 51).
Enligt tingsrätten utgörs Varumärket av en förhållandevis komplex geometrisk figur. Varumärket har ingen egen innebörd eller deskriptiv funktion och besitter enligt tingsrätten en tydlig inneboende distinktivitet. Vad Matek anfört om att figurens utformning kan tolkas såsom föreställande bokstäverna L och eventuellt även F, dvs. initialen för Castillo, föranleder ingen annan bedömning. Det rör sig i sådant fall om en abstraktion som inte i någon beaktansvärd utsträckning påverkar helhetsintrycket. Tingsrätten finner således att Varumärket får anses ha normal särskiljningsförmåga.
Det framgår av utredningen att Varumärket har en hög marknadsandel samt att det har varit föremål för lång och omfattande användning. Mycket stora investeringar har uppenbarligen gjorts för att marknadsföra och bygga upp Varumärket. Av den marknadsundersökning från juni 2012 som utfördes av GfK på uppdrag av Castillo framgår att Varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det noteras att 70 procent av de tillfrågade spontant associerade Varumärket med Castillo. Det framgår även av undersökningen att de tillfrågade uppfattade att Varumärket endast får användas av ett enskilt företag, dvs. det uppfattades som en ensamrätt.
Det råder således ingen tvekan om att Varumärket är inarbetat och att dess inneboende särskiljningsförmåga sålunda kompletteras av en förvärvad särskiljningsförmåga genom inarbetning. Med hänsyn till graden av inarbetning måste Varumärket anses ha ett stort skyddsomfång.
Vid bedömningen av om varor eller tjänster liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se t.ex. Canon, p. 23).
Varumärket är registrerat för bl.a. "värderingar av fastigheter; uthyrning av lägenheter och affärslokaler; fastighetsförvaltning" i klass 36 samt "uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster" i klass 37. Tingsrätten finner inte anledning att ifrågasätta att Castillo använder Varumärket för de aktuella tjänsterna men noterar att det såvitt avser byggnation handlar om försäkringsrelaterad verksamhet. Matek använder enligt vad som framkommit sin figur för konstruktion, produktion och montering av trähus. Såvitt avser tjänsterna uppförande/anläggande av byggnationer föreligger således identitet i formell mening, även om den praktiska innebörden av verksamheten synes skilja sig åt. För övriga tjänster för vilka Varumärket är registrerat gäller dock enligt tingsrätten att dessa i vart fall är av liknande slag som Mateks.
Det måste beaktas att den verksamhet som Castillo bedriver uppvisar väsentliga skillnader i förhållande till den som Matek bedriver och att det rör sig om marknader av sinsemellan skiftande karaktär. Det får därför godtas att det skydd som ensamrätten innebär i och för sig kan variera i styrka beroende på vilka varor eller tjänster som är i fråga. Även om parternas respektive verksamhet inte står i direkt konkurrens gäller dock att det handlar om tjänster som från genomsnittskonsumentens perspektiv kompletterar varandra. De olika företagens marknader överlappar varandra. En husköpare har t.ex. att ordna försäkring för sitt hus. Såtillvida föreligger enligt tingsrätten en konkret och verklig konfliktrisk.
När det gäller frågan om likhetsbedömningen ska denna grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till bl.a. deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (SABEL, p. 23, och King, p. 25). Det intryck som märket gör hos genomsnittskonsumenten av den aktuella tjänsten har avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Enligt rättspraxis ska vid bedömningen av likheten mellan två varumärken inte endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke jämföras med ett annat varumärke, utan en sådan jämförelse ska tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet (se mål C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, p. 29). Härvid gäller att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess enskilda detaljer.
Det visuella helhetsintrycket av såväl Varumärket som Mateks figur domineras av två vinklade stommar som omger en mindre kvadrat i centrum av figuren. Proportionerna mellan de olika komponenterna är väsentligen lika. För båda märkena gäller vidare att ett bakomliggande mönster framträder mellan stommarna och kvadraten i centrum. Detta bakomliggande mönster har en liknande bredd och utgör i sig en framträdande komponent i figurerna vilken starkt påverkar helhetsintrycket. Skillnaderna i det visuella intryck som figurerna förmedlar är enligt tingsrätten högst begränsade, inte minst med beaktande av principen om den bleknande minnesbilden.
Matek har framhållit att dess användning av sin figur i princip uteslutande avsett visst utförande i färgerna mörkblått, ljusblått och grönt, vilket enligt Matek förstärker olikheterna mellan märkena. Härvid har Matek anfört att Länsförsäkringar använder Varumärket i ett visst utförande där stommarna är mörkblå och kvadraten röd. Tingsrätten noterar i denna del att Varumärket är registrerat i svart/vitt varför det omfattar alla färgutföranden. Därtill kommer att det färgelement som dominerar Mateks figur är av en liknande färg som det dominerande färgelementet i Varumärket, dvs. mörkblått. Detta förhållande får därför enligt tingsrättens uppfattning i stället anses ägnat att förstärka likheten med Varumärket.
Matek har även anfört att bolagets användning av sin figur i huvudsak sker i kombination med ordet MATEK. Enligt tingsrätten är dock orddelen av en sådan kombination mindre framträdande. Det är inte ett tillägg av sådan karaktär att det i någon beaktansvärd utsträckning kan anses påverka det helhetsintryck som figuren förmedlar. Den dominerande delen av den anförda kombinationen utgörs av den geometriska figuren.
Vid en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan Varumärket och Mateks figur finner tingsrätten sammanfattningsvis, med hänvisning särskilt till den påfallande märkeslikhet som konstaterats, att det föreligger en förväxlingsrisk. Det kan tilläggas att denna bedömning gäller även med godtagande av vad Matek anfört om att dess kunder till övervägande del är professionella husköpare.
I enlighet med det ovan anförda konstaterar tingsrätten således att Matek har gjort intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till Varumärket enligt artikel 9.1 b i varumärkesförordningen. Vid denna bedömning saknar tingsrätten anledning att pröva frågan om det föreligger intrång i Länsförsäkringars ensamrätt enligt artikel 9.1 c om utökat skydd.
Vitesförbud och skadestånd
- - -
DOMSLUT
Tingsrätten förbjuder A/S Matek, vid vite av en miljon kr, att i näringsverksamhet i Sverige använda figuren avbildad i bilaga 1, oavsett färgsammansättning, ensam eller i kombination med annat kännetecken.
A/S Matek ska till Länsförsäkringar utge 1 139 950 kr jämte ränta.
Svea hovrätt
A/S Matek överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle ogilla Länsförsäkringar Aktiebolags talan.
Länsförsäkringar motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.
Hovrätten (hovrättsråden Ingram och Sanchez, referent, adjungerade ledamoten Barton och tf. hovrättsassessorn Kelley) anförde i dom den 3 juni 2014 bl.a. följande.
HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Inledning
Tingsrätten har funnit att Mateks användning av bolagets varumärke gör intrång i Länsförsäkringars ensamrätt på grund av att Mateks varumärke och gemenskapsvarumärket är förväxlingsbara. Med den bedömningen har tingsrätten inte haft anledning att pröva frågan om intrång enligt bestämmelsen om s.k. utökat skydd för kända varumärken, artikel 9.1 c i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen). Matek har gjort gällande, om en sådan prövning skulle aktualiseras, att målet i den delen ska återförvisas till tingsrätten med hänsyn till instansordningens princip. Länsförsäkringar har intagit ståndpunkten att den prövningen i så fall kan göras i hovrätten.
Enligt hovrätten finns det inte något hinder mot en prövning här av frågan om Matek med tillämpning av det utökade skyddet gör intrång i Länsförsäkringars ensamrätt.
Hovrätten tar först ställning till frågan om gemenskapsvarumärket är känt i den mening som avses i artikel 9.1 c varumärkesförordningen, eftersom den frågan har betydelse för gemenskapsvarumärkets skyddsomfång och därför också för den förväxlingsbedömning som ska göras vid tillämpningen av det grundläggande skyddet.
Hovrätten prövar sedan om Mateks varumärke liknar gemenskapsvarumärket och om Mateks verksamhet i Sverige är av samma eller liknande slag som Länsförsäkringars verksamhet. Om det kan konstateras att någon av dessa faktorer inte är uppfyllda, dvs. om märkena inte liknar varandra eller om det inte är fråga om liknande varor eller tjänster, är förutsättningarna för det grundläggande gemenskapsvarumärkesskyddet inte uppfyllda (artikel 9.1 b varumärkesförordningen). Frågorna bör enligt varumärkesförordningens preambel (punkten 8) tolkas i förhållande till risken för förväxling. Det är också på det sättet som bedömningen sker i gemenskapsrättslig praxis (se t.ex. EU-domstolens dom den 29 september 1998 i Canon-målet, C-39/97 och jfr även NJA 2003 s. 555, Check Point). Det är alltså fråga om en helhetsbedömning, som innebär att det finns ett samspel mellan olika faktorer: hög märkeslikhet kan betyda att det finns risk för förväxling också vid svag varu- eller tjänsteslagslikhet, och vice versa.
Gemenskapsvarumärket är väl känt
Som tingsrätten har funnit är det genom den av Castillo åberopade inarbetningsundersökningen styrkt att gemenskapsvarumärket är väl känt inom omsättningskretsen. Den relevanta omsättningskretsen är den svenska allmänheten. Undersökningen ger vid handen att 70 procent av de tillfrågade spontant svarade att de kom att tänka på Castillo när de såg en bild av gemenskapsvarumärket avbildat i svartvitt. Hovrätten delar också tingsrättens bedömning att gemenskapsvarumärket har ett stort skyddsomfång, med beaktande av dels märkets inneboende särskiljningsförmåga, dels den inarbetning som skett sedan år 1969.
Matek har vitsordat att gemenskapsvarumärket är väl känt för försäkringstjänster. Mot bakgrund av det konstaterar hovrätten att det vid prövningen av om ett varumärke är känt i den mening som avses i artikel 9.1 c varumärkesförordningen enligt hovrättens mening saknar betydelse för vilka varor eller tjänster varumärket är känt. Däremot kan frågan om i vilken omsättningskrets varumärket är känt ha betydelse för frågan om omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan kännetecknen (se EU-domstolens dom den 27 november 2008 i mål C-252/07, Intel, punkterna 48 och 49).
Mateks varumärke liknar gemenskapsvarumärket
Matek har gjort gällande att användningen av den figur som ingår i dess registrerade varumärke enbart sker i kombination med text enligt följande.
(Härefter återges två varianter av Mateks kombinationsmärke, se HD:s domskäl punkt 4.)
Matek har också anfört att figuren används i färgerna mörkblått (den vänstra stommen), ljusblått (den högra stommen) och grönt (kvadraten i mitten).
EU-domstolen har i en dom den 6 oktober 2005 i mål C-120/04 (Medion) i fråga om likhetsbedömningen när det ena varumärket är sammansatt uttalat att jämförelsen ska göras genom att vart och ett av varumärkena, betraktade var för sig, undersöks i sin helhet. Enligt domstolen utesluter inte detta att det helhetsintryck som den relevanta målgruppen behåller i minnet under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar (punkt 29).
Figuren i Mateks varumärke uppfattas enligt hovrättens bedömning som den distinkta delen av märket. Helhetsintrycket av märket kommer därför, som tingsrätten har funnit, att domineras av figuren. I fråga om figurens likhet med gemenskapsvarumärket delar hovrätten tingsrättens bedömning.
Av utredningen framgår att Matek har använt enbart figuren, utan text enligt ovan, i vart fall i en broschyr som innehåller bl.a. en karta, på vilken figuren i viss beskuren och snedställd form har återgivits i vit färg. Även om Mateks användning av varumärket huvudsakligen sker i den form som framgår av bilderna ovan, ger utredningen enligt hovrättens mening alltså inte stöd för påståendet att användning av enbart figuren aldrig förekommer. Användning av enbart figuren är åtminstone i viss utsträckning ägnad att förstärka de likheter som finns mellan Mateks varumärke och gemenskapsvarumärket.
Mateks varumärke används delvis för varor och tjänster av samma eller liknande slag som de varor och tjänster som omfattas av gemenskapsvarumärket
Mateks verksamhet är, som framgår av tingsrättens dom, att tillverka och montera prefabricerade trähus, medan Castillo bedriver försäkringsverksamhet och därmed sammanhängande tjänster, bank samt fastighetsmäkleri. Det är ostridigt att Mateks trähus också säljs i Sverige, huvudsakligen genom återförsäljare och i vissa fall direkt till privatpersoner. Länsförsäkringar har anfört att bolagets verksamhet kompletterar Mateks, t.ex. på det sättet att den som har köpt ett hus behöver en försäkring. Länsförsäkringar har också pekat på att fastighetsmäklartjänster är närliggande till husproduktion. Länsförsäkringar har vidare anfört att det är de verksamheter som gemenskapsvarumärket är registrerat för som är utgångspunkten och framhållit att klass 37, i vilken gemenskapsvarumärket är registrerat, omfattar bl.a. uppförande/anläggande av byggnationer.
Den renodlade försäkrings- och bankverksamhet som Castillo bedriver har enligt hovrättens mening inte något gemensamt med Mateks verksamhet. Den omständigheten att husägare typiskt sett tecknar en fastighetsförsäkring är enligt hovrätten inte ett tillräckligt starkt samband för att kunna läggas till grund för slutsatsen att det är fråga om liknande varor eller tjänster. Detsamma gäller banktjänster i samband med t.ex. ett fastighetsförvärv.
Länsförsäkringar har inte påstått att bolaget ägnar sig åt byggverksamhet och inte heller anfört några omständigheter som innebär att bolaget har konkreta planer på att utvidga sin verksamhet i den riktningen. Enligt hovrätten är det vid prövningen av varu- och tjänsteslagslikhet den verksamhet som faktiskt bedrivs av rättighetshavaren som ska jämföras med den som bedrivs av den påstådda intrångsgöraren. Det som i tingsrättens dom har betecknats som identitet i formell mening saknar enligt hovrättens mening betydelse vid en förväxlingsbedömning.
Att tillverka och montera prefabricerade trähus är, enligt hovrättens bedömning, inte samma typ av tjänst som fastighetsmäkleri, som syftar till att förmedla fastigheter. Men det kan inte uteslutas att försäljning av trähus generellt sett kan ha beröringspunkter med tjänsten förmedling av fastigheter för försäljning. Målgruppen för fastighetsmäklartjänster och för nyproducerade trähus överlappar åtminstone delvis varandra. I fråga om Mateks försäljningsverksamhet och Länsförsäkringars fastighetsmäkleriverksamhet är det alltså fråga om liknande tjänster i varumärkesförordningens mening.
Hovrättens bedömning är mot bakgrund av det ovan anförda att Mateks varumärke endast i begränsad omfattning används för varor och tjänster av samma eller liknande slag - i den mening som avses i 9.1 b varumärkesförordningen - som de varor och tjänster som omfattas av gemenskapsvarumärket.
Mateks kännetecken är inte förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket
Som framgått ovan har hovrätten funnit att Mateks varumärke och gemenskapsvarumärket liknar varandra och att det finns varu- eller tjänsteslagslikhet mellan Mateks försäljning av trähus och Länsförsäkringars verksamhet inom fastighetsmäkleri. För att Matek ska göra intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till gemenskapsvarumärket måste det också finnas en risk för förväxling mellan Mateks kännetecken och gemenskapsvarumärket. En sådan risk förutsätter att det finns en risk att omsättningskretsen uppfattar att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller i vart fall att det finns ekonomiska band mellan företagen. Vid bedömningen ska det äldre varumärkets särskiljningsförmåga beaktas och särskilt den omständigheten att det äldre varumärket är känt (se EU-domstolens dom den 29 september 1998 i mål C-39/97, Henry, punkterna 24 och 30). Vidare är köpsituationen av betydelse. Enligt EU-domstolens dom den 12 januari 2006 i mål Fisher, Harris, är det vid den rättsliga bedömningen viktigt att beakta om genomsnitt-s-konsumenten  köper varan först efter en särskilt utförlig undersökning, vilket minskar risken för förväxling (punkten 40). I Picasso-fallet var det fråga om bilar.
Det kan enligt hovrättens bedömning uteslutas att professionella aktörer - återförsäljare av trähus och byggföretag - skulle förväxla Mateks kännetecken med gemenskapsvarumärket eller uppfatta att det finns ekonomiska band mellan Brown och Castillo. I de fall köpare av Mateks produkter är enskilda konsumenter måste det antas att de är särskilt uppmärksamma vid köptillfället, med tanke på att det är fråga om köp av hus. Regelmässigt involverar ett sådant köp en rad överväganden av bl.a. ekonomisk art. Med hänsyn till köpsituationen samt varornas och tjänsternas beskaffenhet finns det därför enligt hovrätten inte heller i dessa fall någon risk för att sådana privatkunder förväxlar Mateks kännetecken med gemenskapsvarumärket eller uppfattar att det finns ekonomiska band mellan företagen.
Även med beaktande av att gemenskapsvarumärket har ett stort skyddsomfång finns det därför inte, enligt hovrättens mening, någon risk för att en genomsnittskonsument skulle förväxla Mateks varumärke med gemenskapsvarumärket. Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten alltså att Matek inte gör intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till gemenskapsvarumärket vid tillämpningen av det grundläggande skyddet enligt art. 9.1 b varumärkesförordningen.
Innebörden av det utökade skyddet
Gemenskapsvarumärket är väl känt och därför skyddat även enligt bestämmelsen om utökat skydd i art. 9.1 c varumärkesförordningen. Det utökade skyddet är mer omfattande än det grundläggande skyddet och avser identiska eller liknande kännetecken som används för varor eller tjänster. Det krävs inte att kännetecknen är förväxlingsbara. Innehavaren av det äldre kännetecknet måste visa omständigheter som leder till slutsatsen att det finns en allvarlig risk för att användningen av det yngre kännetecknet drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Det är inte nödvändigt att användningen redan har lett till en skadlig inverkan på det äldre kännetecknet (se EU-domstolens dom i mål C-100/11, Botox, den 10 maj 2012, punkterna 93 och 95). De effekter som det utökade skyddet är avsett att hindra brukar ibland kallas snyltning (otillbörlig fördel), urvattning (skada för särskiljningsförmågan) och nedsvärtning (skada för anseendet). Också vid prövningen av om det är fråga om intrång enligt det utökade skyddet ska en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta faktorer. Bedömningen innebär bl.a. en prövning av om omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan kännetecknen på grund av att dessa liknar varandra (se EU-domstolens dom den 23 oktober 2003, Brown, i mål C-408/01, punkterna 29- 30). Om omsättningskretsen inte får uppfattningen att det finns ett sådant samband kan inte användningen av det yngre varumärket dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se ovan nämnda dom i Intel-målet, punkten 31). Hovrätten tar därför ställning till den frågan först.
Omsättningskretsen uppfattar inte att det finns ett samband mellan Mateks varumärke och gemenskapsvarumärket
Även vid bedömningen av frågan om det finns en risk för att omsättningskretsen kan få uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknen ska en helhetsbedömning ske. Faktorer som kan vara relevanta i det enskilda fallet är graden av likhet mellan varumärkena, arten av de varor och tjänster som varumärkena används för, inbegripet både hur närliggande eller olikartade varorna eller tjänsterna är och hur närliggande eller olikartad omsättningskretsen är, i hur hög grad det äldre varumärket är känt, graden av ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga för det äldre varumärket samt förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten (se ovan nämnda dom i Intel-målet, punkterna 41- 42).
Som framgått ovan har hovrätten kommit fram till att Mateks varumärke liknar gemenskapsvarumärket, vilket är en förutsättning även för ett utökat skydd. Vid prövningen av om omsättningskretsen förknippar Mateks varumärke med Castillo och den verksamhet som gemenskapsvarumärket avser är den relevanta omsättningskretsen den del av allmänheten som kommer i kontakt med Mateks varumärke. Det är enbart de personerna som skulle kunna associera Mateks varumärke med gemenskapsvarumärket.
Av utredningen framgår att Matek säljer sina trähus via återförsäljare i Sverige. Enligt Matek marknadsförs inte bolagets produkter direkt till allmänheten, men det förekommer att enstaka privatkunder tar direktkontakt med företaget för att få köpa ett hus. Matek har uppgett att omkring tio procent av bolagets försäljning av trähus i Sverige sker direkt till kund. Matek har framhållit att dessa kunder är väl informerade och uppmärksamma. När det gäller de professionella aktörer i Sverige som kommer i kontakt med Mateks varumärke har bolaget gjort gällande att de vet om att Matek är ett estniskt företag som tillverkar trähus.
Länsförsäkringar har inte anfört något som ger anledning att ifrågasätta de uppgifter som Matek har lämnat om marknadsföringen och försäljningen i Sverige av de produkter som Matek tillverkar. Hovrätten lägger därför uppgifterna till grund för sin bedömning. Länsförsäkringar har inte heller åberopat några konkreta omständigheter eller bevis, utöver likheten mellan varumärkena och den påstådda överensstämmelsen i fråga om varor och tjänster, för att styrka att omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan varumärkena eller en påtaglig risk för att den skulle kunna uppfatta ett sådant samband.
Likheten mellan varumärkena är enligt hovrättens bedömning hög, men inte påtagligt hög. Gemenskapsvarumärket är visserligen väl känt, vilket innebär att den som ställs inför Mateks varumärke sannolikt känner till gemenskapsvarumärket. Men mot att omsättningskretsen uppfattar ett samband talar att det är fråga om varor och tjänster som endast i begränsad omfattning liknar varandra, att de som kommer i kontakt med Mateks varumärke enligt vad som framkommit är välinformerade och har kännedom om att Matek tillverkar trähus samt att sättet på vilket marknadsföring och försäljning sker skiljer sig från hur Länsförsäkringar marknadsför och säljer sina tjänster. Enligt hovrättens bedömning är det därför i målet inte visat att omsättningskretsen förknippar Mateks varumärke med gemenskapsvarumärket eller att det finns en påtaglig risk för att den skulle kunna göra det. Det saknas därför anledning att pröva om övriga förutsättningar för det utökade skyddet enligt 9.1 c varumärkesförordningen är uppfyllda.
Sammanfattande bedömning
Gemenskapsvarumärket är känt inom en stor del av omsättningskretsen, vilken omfattar den svenska allmänheten. Mateks kännetecken liknar gemenskapsvarumärket. De varor och tjänster som Mateks kännetecken används för är endast i viss utsträckning av samma eller liknande slag som den verksamhet som Castillo bedriver under gemenskapsvarumärket. Det finns ingen förväxlingsrisk mellan Mateks varumärke och gemenskapsvarumärket. Vid en helhetsbedömning har hovrätten kommit fram till att det inte är visat att omsättningskretsen för Mateks varor och tjänster uppfattar att det finns ett samband mellan Mateks varumärke och gemenskapsvarumärket.
Hovrättens ovan redovisade bedömningar innebär att Castillo inte har visat att Matek, genom användningen av sitt kännetecken, har gjort intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till gemenskapsvarumärket. Det finns alltså inte förutsättningar för ett vitesförbud eller för att döma ut skadestånd. Tingsrättens dom ska därför ändras i enlighet med det och Länsförsäkringars talan i sin helhet ogillas.
HOVRÄTTENS DOMSLUT
Med ändring av tingsrättens dom ogillar hovrätten Länsförsäkringar Aktiebolags talan.
Högsta domstolen
Länsförsäkringar Aktiebolag överklagade hovrättens dom och yrkade att HD skulle förbjuda A/S Matek, vid vite om 1 miljon kr, att i näringsverksamhet i Sverige som avser konstruktion, produktion och montering av trähus använda figuren avbildad i p. 4 (märket underst till höger), oavsett färgsammansättning, ensam eller i kombination med annat kännetecken.
Länsförsäkringar yrkade också ersättning av Matek för olovligt utnyttjande av Länsförsäkringar EU-varumärke 005423116 med 1 039 950 kr jämte ränta, samt för ytterligare skada till följd av intrånget med 100 000 kr.
HD (justitieråden Hall, Jones Toijer, referent, Joseph, Porter och Stanley) beslöt den 3 december 2015 att hämta in ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Den begäran om förhandsavgörande som tillställdes domstolen innehåller, efter en redogörelse för sakomständigheterna och målet i de olika instanserna, bl.a. följande.
Den rättsliga regleringen och behovet av ett förhandsavgörande
I målet tillämpas rådets förordning 207/2009 om gemenskapsvarumärken. Efter vad som sägs i artikel 9 ger ett gemenskapsvarumärke innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (punkten 1 b).
Enligt skäl 8 för förordningen bör begreppet likhet tolkas i förhållande till risken för förväxling, och det bör vara en särskild förutsättning för skydd att det finns en sådan risk. Den bör bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, "särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade tecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna".
Risken för förväxling ska alltså prövas genom en helhetsbedömning där samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna ska beaktas. Enligt EU-domstolens rättstillämpning finns det ett samspel mellan de olika faktorerna. Exempelvis kan hög märkeslikhet medföra att det finns en risk för förväxling fastän varu- eller tjänsteslagslikheten är låg (EU-domstolens domar SABEL, C-251/95, REG, EU:C:l997:528, Henry, C-39/97, REG, EU:Ibarra och King, C-342/97, REG, EU:C:1999:323).
En fråga i målet är hur varu- och tjänsteslagslikheten ska bedömas och vilken betydelse som registreringen ska ges i förhållande till den faktiska användningen.
I skäl 10 för förordningen anges att det är berättigat att skydda gemenskapsvarumärken endast i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används.
Regler om bruk av gemenskapsvarumärken finns i förordningens artikel 15. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registreringen har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det har registrerats, ska gemenskapsvarumärket som huvudregel bli föremål för sanktioner enligt förordningen (punkten 1, jfr artikel 42.2). Enligt artikel 51.1 a kan de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävda i ett sådant fall.
Målet mellan Castillo och Brown avser tid som ligger inom fem år från registreringen av Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke.
Det är inte klart eller klarlagt hur unionsrätten ska tolkas i situationer av det nu aktuella slaget. Det finns därför skäl att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.
Begäran om förhandsavgörande
Frågorna rör tolkningen och tillämpningen av artikel 9.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken i fall då tredje man utan medgivande i näringsverksamhet använder ett tecken som liknar ett gemenskapsvarumärke.
Frågorna är:
1. Har det någon betydelse för innehavarens ensamrätt att han under en tid som ligger inom fem år från registreringen inte har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i unionen för varor eller tjänster som registreringen omfattar?
2. Om svaret på fråga 1 är ja, under vilka förutsättningar och på vilket sätt inverkar förhållandet på ensamrätten?
Europeiska unionens domstol
I dom den 21 december 2016 anförde EU-domstolen bl.a. följande.
PRÖVNING AV TOLKNINGSFRÅGORNA
18. Den hänskjutande domstolen har ställt dessa frågor, som ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att innehavaren av ett EU-varumärke, under den femårsperiod som följer efter registreringen av EU-varumärket, har rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket med avseende på samtliga varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem som registreringen av varumärket omfattar, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, utan att innehavaren behöver visa att varumärket varit i verkligt bruk för dessa varor eller tjänster.
19. Enligt Matek ska artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 endast tillämpas om EU-varumärket i fråga är i verkligt bruk.
20. Europeiska kommissionen däremot anser att det följer av nämnda bestämmelse, jämförd med artiklarna 15.1 och 51.1 a i förordningen, att den ensamrätt som tillkommer innehavaren under den femårsperiod som följer efter registreringen av varumärket omfattar samtliga varor och tjänster som registreringen avser, oavsett om varumärket har varit eller inte har varit i verkligt bruk i unionen för dessa varor eller tjänster. När den tidsperioden har löpt ut ankommer det enligt kommissionen på svaranden i ett mål om varumärkesintrång att med stöd av artikel 99.3 i förordningen göra gällande att rättigheterna för innehavaren av EU-varumärket kan upphävas på grund av otillräcklig användning av nämnda varumärke.
21. Det följer av de handlingar som ingetts till EU-domstolen att den hänskjutande domstolen bland annat har ställts inför frågan om bedömningen av varu- och tjänsteslagslikheten, och således av om det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, under den femårsperiod som följer efter registreringen av ett EU-varumärke ska göras med beaktande av samtliga varor och tjänster som varumärket har registrerats för, eller tvärtom uteslutande på grundval av de varor och tjänster med avseende på vilka innehavarens varumärke redan varit i verkligt bruk.
22. Enligt artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 får innehavaren av ett EU-varumärke förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten.
23. Denna bestämmelse innehåller inte några preciseringar beträffande det bruk av EU-varumärket som krävs från innehavarens sida för att vederbörande ska kunna åberopa den ensamrätt som är knuten till EU-varumärket. Däremot föreskrivs i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 att om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av EU-varumärket i unionen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska EU-varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i den förordningen, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att EU-varumärket inte använts.
24. I detta avseende föreskrivs i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 att efter ansökan till EUIPO eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska vid sådana förhållanden de rättigheter som tillkommer en innehavare av ett EU-varumärke förklaras upphävda, om de förutsättningar som anges i den artikeln är uppfyllda. I artikel 51.2 i den förordningen preciseras att om det finns grund för att upphäva rättigheterna endast för en del av de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, ska innehavarens rättigheter förklaras upphävda endast för berörda varor eller tjänster.
25. Genom att i artiklarna 15.1 och 51.1 a i förordning nr 207/2009 föreskriva att EU-varumärket upphävs om verkligt bruk inte förekommit under en femårsperiod, avsåg unionslagstiftaren, såsom följer av skäl 10 i nämnda förordning, att som villkor för skyddet av de rättigheter som är knutna till EU-varumärken kräva att dessa varumärken faktiskt används. Skälet till att detta villkor införts är att det inte kan anses vara motiverat att ett varumärke som inte används utgör ett hinder för konkurrensen genom att begränsa vilka kännetecken som kan registreras av andra såsom varumärken samt genom att frånta konkurrenterna möjligheten att använda ett identiskt eller ett liknande kännetecken vid saluföringen av varor eller tjänster på den inre marknaden vilka är identiska med eller av liknande slag som dem som skyddas av varumärket i fråga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 december 2012, Stevens, C‑149/11, EU:C:2012:816, punkt 32, och av den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 54).
26. Det följer av ordalydelsen i och syftet med artiklarna 15.1, 51.1 a och 51.2 i förordning nr 207/2009 att till dess att fristen på fem år efter registreringen av EU-varumärket har löpt ut, så kan innehavarens rättigheter inte upphävas vare sig för en del av de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat eller för samtliga dessa varor eller tjänster. Genom dessa bestämmelser ges innehavaren således möjlighet att under en tidsperiod börja göra verkligt bruk av sitt varumärke - en tidsperiod under vilken vederbörande kan åberopa ensamrätt till varumärket med stöd av artikel 9.1 i nämnda förordning för samtliga varor och tjänster utan att behöva visa att varumärket varit i verkligt bruk.
27. I syfte att, i enlighet med artikel 9.1 b i nämnda förordning, fastställa om den påstådda intrångsgörarens varor eller tjänster är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster som omfattas av EU-varumärket, ska det, under den femårsperiod som följer efter registreringen av EU-varumärket, således göras en bedömning av omfattningen av den ensamrätt som följer enligt den bestämmelsen med avseende på de varor och tjänster som registreringen av varumärket omfattar, och inte i förhållande till innehavarens eventuella användning av varumärket under den tidsperioden.
28. Efter det att fristen på fem år efter registreringen av EU-varumärket har löpt ut kan omfattningen av nämnda ensamrätt visserligen påverkas av den omständigheten att det på grundval av ett genkäromål eller en invändning i sak som framställts av tredje man i ett mål om varumärkesintrång konstateras att innehavaren i det skedet ännu inte börjat göra verkligt bruk av sitt varumärke för en del av de varor eller tjänster eller för samtliga varor eller tjänster som registreringen av varumärket omfattar. EU-domstolen konstaterar emellertid att det inte följer av beslutet om hänskjutande att så skulle vara fallet i det nationella målet eller att den hänskjutande domstolen har efterfrågat ett klargörande i detta avseende.
29. Av det anförda följer att frågorna ska besvaras enligt följande. Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, jämförd med artiklarna 15.1 och 51.1 a i samma förordning, ska tolkas på så sätt att under den femårsperiod som följer efter registreringen av ett EU-varumärke, har innehavaren av detta varumärke rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket med avseende på samtliga varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem som registreringen av varumärket omfattar, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, utan att denne behöver visa att varumärket varit i verkligt bruk för dessa varor eller tjänster.
Högsta domstolen
Parterna yttrade sig med anledning av EU-domstolens dom.
HD meddelade prövningstillstånd.
Matek motsatte sig att hovrättens dom ändrades.
Målet avgjordes efter föredragning.
Föredraganden, justitiesekreteraren Hall, föreslog i betänkande följande dom.
DOMSKÄL
Bakgrund
- - -
Frågan i målet
5. Frågan i målet är om Mateks användning av sitt kännetecken utgör intrång i den ensamrätt till Länsförsäkringars EU-varumärke som följer av artiklarna 9.1 b och 9.1 c i varumärkesförordningen. EU-domstolen har som en del av den bedömningen besvarat frågan vilken betydelse det har att Castillo under den påstådda intrångsperioden inte har brukat sitt varumärke för samtliga de klasser som registreringen omfattar.
Tillämpliga bestämmelser
6. EU-varumärken regleras i varumärkesförordningen. Ensamrätt till ett EU-varumärke kan endast uppkomma genom registrering. Ansökan om registrering görs hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). En EU-varumärkesregistrering ger innehavaren ensamrätt till varumärket i hela EU. I målet, som gäller intrång i ett EU-varumärke under åren 2008–2011, är varumärkesförordningen tillämplig i dess lydelse före den 23 mars 2016.
7. För att ett EU-varumärke ska behålla sitt skydd uppställer förordningen krav på att det brukas. Av artikel 15.1 framgår att om in-nehavaren inte inom fem år från registreringen har gjort verkligt bruk av EU-varumärket inom unionen för de varor och tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska varumärket bli föremål för sanktioner. Bl.a. kan rättigheterna till varumärket efter ansökan eller genkäromål helt eller delvis upphävas, se artikel 51.1 a och 51.2 samt jfr skäl 10 till förordningen.
8. Av artikel 9 i förordningen framgår att ett EU-varumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har enligt punkten 1 b rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket om de varor och tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (det grundläggande skyddet).
9. Innehavaren har också enligt punkten 1 c rätt att förhindra användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i unionen och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (det utökade skyddet).
10. I artikel 9.2 exemplifieras sådan användning av ett varumärke som kan förbjudas av innehavaren, t.ex. användning av tecknet på affärshandlingar och i reklam (punkten 2 d).
Utgångspunkter för prövningen av förväxlingsrisken enligt artikel 9.1 b
11. Enligt skäl 8 till förordningen bör risken för förväxling bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade tecknet framkallar och graden av likhet mellan varumärket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.
12. Risken för förväxling ska alltså prövas genom en helhetsbedömning där samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet ska beaktas. Det finns ett samspel mellan faktorerna. Exempelvis kan hög märkeslikhet medföra att det finns en risk för förväxling fastän varu- eller tjänsteslagslikheten är låg. Vidare är risken större för förväxling ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är. (Se EU-domstolens domar SABEL mot Puma, Walker Sport, C-251/95, EU:C:1997:528, Clark Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:Peters och King, C-342/97, EU:C:1999:323.)
13. Förväxlingsbedömningen ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten för den aktuella typen av tjänst eller vara. Genomsnittskonsumenten förväntas i samband med helhetsbedömningen vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Förväxlingsbedömningen blir inte densamma för alla varumärken och varuslag. Enligt principen om en differentierad bedömning bör denna skilja sig beroende på varans art och köparkretsens egenskaper. Den genomsnittskonsument  som köper dyra kapitalvaror är normalt mer uppmärksam än den som gör vardagliga småinköp och likhetsbedömningen blir då snävare. Detsamma gäller om köparna är experter. (Se Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97.)
14. Märkeslikhet bedöms normalt utifrån synbild, ljudbild och föreställningsbild (om tecknen har samma meningsinnehåll). Principen om helhetsintrycket utgår från att den genomsnittliga konsumenten normalt inte gör någon noggrann granskning av närmare detaljer. Principen om den bleknande minnesbilden tar sikte på att konsumenten normalt inte ser båda märkena samtidigt. Risken för förväxling med ett liknande märke blir därmed större. Likheten bör därför bedömas genom betraktelse av märkena var för sig. (Se bl.a. Johnston, Lärobok i immaterialrätt, 11 uppl. 2017 s. 466 f.)
15. I avgörandet SABEL mot Puma, C-251/95, har EU-domstolen prövat vilken betydelse det har att två märken har samma be-greppsinnehåll (i det fallet ett kattdjur på språng). EU-domstolen konstaterade att konceptuell likhet (p.g.a. begreppsmässigt lika innehåll) kan utgöra risk för förväxling i fall där det äldre märket har en speciell särskiljningsförmåga, men konceptuell likhet räcker inte när det äldre märket inte i någon större utsträckning är allmänt känt.
16. I svensk rätt har det ansetts att registrering av ett varumärke i svartvitt medför att skyddet för märket omfattar alla tänkbara fär-ger och färgkombinationer, se SOU 1958:10 s. 107. Där konstateras emellertid också att ett varumärkes särskiljningsförmåga kan ligga just i märkets färg eller färgkombination och frågan om förväxlingsbarhet kan vara beroende av likhet beträffande färgen.
17. I avgörandet Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497 betonade EU-domstolen att användningen av en viss färg eller färgkombination hos såväl det äldre som det yngre märket kan påverka genomsnittskonsumentens uppfattning av märket och därmed förväxlingsrisken. Sådan användning ska därför beaktas vid helhetsbedömningen även om det äldre märket är registrerat i svartvitt.
18. För att varu- eller tjänsteslagslikhet ska föreligga ska varorna eller tjänsterna vara av samma eller liknande slag. Rent tekniska likheter spelar mindre roll än sådana faktorer som distributionssätt, prisnivå, om varorna ingår i samma sortiment, är framställda av samma råmaterial, är avsedda för samma ändamål eller används inom samma verksamhetsområde, se Johnston, a.a., s. 474. I avgörandet Clark Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, betonade EU-domstolen att vid bedömning av varuslagslikheten ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna beaktas. Bland dessa faktorer ingår bl.a. deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.
19. Av EU-domstolens förhandsavgörande i detta mål framgår att när fråga är om eventuellt intrång i ett formalregistrerat varumärke, dvs. ett märke som inte har använts i samtliga klasser det registrerats för, ska varu- och tjänsteslagslikheten, under den femårsperiod då det inte föreligger något användningstvång, bedömas med utgångspunkt i omfattningen av det äldre varumärkets registrering och inte i den faktiska användningen, se särskilt p. 27 i domen.
20. Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska fastställas genom en helhetsbedömning av om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster. Vid denna bedömning ska hänsyn bland annat tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar. (Se Windsurfing Chiemsee, C-108 och 109/97, EU:C:1999:230 samt King, C-342/97.)
21. EU-domstolen har vid flera tillfällen uttalat att skyddsomfånget är större för starkare varumärken. Ju högre särskiljningsförmåga, desto större är alltså förväxlingsrisken, se bl.a. SABEL mot Puma, C-251/95, Clark Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97 och King, C-342/97.
22. Med association avses att konsumenten tänker på det äldre märket när denne ser det yngre. Strikt association innebär inte i och för sig intrång enligt bestämmelsen om förväxlingsrisk. Uttrycket "inbegripet risken för association" i artikel 9.1 b i varumärkesförordningen betyder endast att risken för förväxling påverkas av risken för association. Risk för association är alltså inte en fristående grund utan endast en av flera faktorer att beakta inom ramen för förväxlingsbedömningen. Se härtill SABEL mot Puma, C-251/95, samt King, C-342/97. Detta förhållande påverkas inte av att varumärket i fråga är känt, se avgörandet Ewing, C-425/98, EU:C:2000:339.
Utgångspunkter för tillämpningen av det utökade skyddet i artikel 9.1 c
23. En förutsättning för utökat skydd enligt artikel 9.1 c i varumärkesförordningen är att varumärket är känt i unionen. Av avgörandet PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, framgår att det är tillräckligt att märket är känt i en medlemsstats hela territorium.
24. Märket ska vara känt inom en betydande andel av den relevanta personkretsen. Vid bedömningen av om märket är känt ska samtliga relevanta omständigheter beaktas såsom marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts och hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra märket. (Se General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408.)
25. Det är primärt kännedomsgraden i det äldre märkets omsättningskrets som ska tillmätas betydelse, det vill säga de personer som märket riktar sig till. Märket behöver inte vara känt bland allmänheten och inte heller i det yngre märkets omsättningskrets. Graden av kännedom om det äldre märket i det yngre märkets omsättningskrets får främst betydelse när det gäller bedömningen av snyltning eller skada. Se Elliott, Varumärkeskonflikter. Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, 2002, ak. avh., s. 362 f.
26. Även för det utökade skyddet är märkeslikhet en förutsättning. Det krävs dock inte varuslagslikhet. Enligt ordalydelsen omfattar bestämmelsen i artikel 9.1 c i varumärkesförordningen endast fall då varuslagen är olika, däremot inte då de är lika. I avgörandet Taylor, C-292/00, EU:C:2003:9, klargjorde dock EU-domstolen att det utökade skyddet även gäller då varuslagen är lika. Detta förhållande framgår numera direkt av förordningstexten.
27. En ytterligare förutsättning för utökat skydd är att användningen av det yngre tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, s.k. snyltning respektive urvattning eller nedsvärtning (degradering).
28. Med urvattning avses att ett varumärkes särskiljningsförmåga försvagas genom tredje mans användning av ett likadant eller liknande tecken. Nedsvärtning uppkommer om liknande kännetecken används av tredje man på ett sätt som minskar varumärkets attraktionsförmåga hos allmänheten, exempelvis genom varor som har ett negativt inflytande på bilden av varumärket. Snyltning innebär i sin tur att tredje man drar fördel av att använda ett märke som liknar ett känt. (Se Johnston, Varumärken från konsumentsynpunkt 35 år senare, Festskrift till Banks, 2016, s. 246.)
29. Urvattning och nedsvärtning bedöms liksom förväxlingsbarhet med utgångspunkt i en genomsnittskonsument. Denne ska tillhöra omsättningskretsen för det kända märket. Detta eftersom skyddet mot urvattning och nedsvärtning tar sikte på den skada en användning innebär för varumärkesinnehavaren. Bedömningen av snyltning å andra sidan, som tar sikte på användarens fördel, ska ske utifrån den krets som drar fördel av förhållandet, dvs. en genomsnittskonsument i det yngre märkets omsättningskrets. (Se avgörandet Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655.)
30. Det utökade skyddet uppställer inte något krav på att märkena är förväxlingsbara. Det krävs dock att likheten medför att allmänheten förknippar tecknet med varumärket, dvs. att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket även om den inte förväxlar dem. (Se avgörandena Strickland och Huffman, C-408/01, EU:C:2003:582 samt Intel Corporation, C-252/07.)
31. Den närmare innebörden av rekvisiten otillbörlig fördel och förfång har utvecklats av EU-domstolen i avgörandena Intel Corporation, C-252/07, och L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378. Av det förra avgörandet framgår bl.a. att det för att förfång ska föreligga krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre märket är registrerat som beror på användningen av det yngre märket, eller att det finns en verklig risk för sådan förändring i framtiden. Av det senare avgörandet framgår bl.a. att förhållandet att omsättningskretsen får uppfattningen att det föreligger ett samband mellan kännetecknet och varumärket är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att fastställa intrång.
Föreligger intrång enligt artikel 9.1 b?
32. Matek har använt sitt tecken i näringsverksamhet på ett sådant sätt som kan innebära intrång i Länsförsäkringars varumärke. Avgörande för frågan om det föreligger intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till sitt EU-varumärke enligt det grundläggande skyddet i artikel 9.1 b är om Mateks användning av sitt märke kan leda till förväxling hos allmänheten. Den frågan ska avgöras genom en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter.
33. När det först gäller märkeslikheten kan konstateras att den är mycket stor, med hänsyn tagen till endast figurdelen av Mateks märke samt med utgångspunkt i båda märkena i svartvitt. Med tillämpning av principerna om helhetsintrycket och om den bleknande minnesbilden kan märkena då uppfattas som i det närmaste identiska. Det framgår emellertid att Mateks användning till övervägande del har bestått i ett kombinationsmärke där figuren har varit en del och resterande del har varit text. Matek har också använt sitt märke i en färgkombination som till viss del liknar Länsförsäkringars färgkombination, men också skiljer sig på ett tydligt sätt (grönt respektive rött). Med beaktande av dessa förhållanden framstår märkeslikheten som betydligt lägre. Ljudmässigt sett företer märkena inga likheter. Inte heller begreppsmässigt föreligger några förhållanden som påverkar märkeslikheten i endera riktningen. Matek har visserligen framhållit att Thompson märke kan läsas som L och F medan Mateks märke står för olika element (professionalitet, innovation och närhet till naturen). Det senare må vara tanken men kan knappast utläsas av själva märket och därmed uppfattas av genomsnittskonsumenten. Märkeslikheten får sammantaget, särskilt mot bakgrund av synbilden, betraktas som hög.
34. När det sedan gäller varuslagslikheten ska, som framgår av EU-domstolens dom, jämförelsen göras med utgångspunkt i omfattningen av Länsförsäkringars varumärkes registrering, och inte i den faktiska användningen av varumärket. Jämförelsen ska avse den verksamhet som Matek bedriver som påstås utgöra intrång. Den verksamheten består i konstruktion, produktion och montering av trähus. Det kan då konstateras att det föreligger identitet till viss del (beträffande uppförande och anläggande av byggnationer i klass 37). I andra delar föreligger ingen likhet alls (t.ex. i klasserna 16, 35, 41, 42 och 45) och i ytterligare vissa delar får tjänsteslagen betraktas som liknande (t.ex. fastighetsmäkleri och uthyrning av lägenheter i klass 36 och möjligen reparation och underhåll och installationstjänster i klass 37). Graden av varu- och tjänsteslagslikhet varierar således stort.
35. Varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga får betraktas som normal. Märket innehåller inga deskriptiva element men består av tämligen enkla geometriska figurer. Varumärkets förvärvade särskiljningsförmåga är däremot hög. Av utredningen i målet framgår att märket har brukats under lång tid inom ett stort geografiskt område och att stora investeringar har gjorts i märket. Det har en hög marknadsandel och är väl inarbetat. Den sammantagna särskiljningsförmågan medför att skyddsomfånget ökar.
36. Risken för association framstår med hänsyn till den höga märkeslikheten som stor.
37. I målet har framkommit att Matek riktar sin verksamhet till största delen mot professionella aktörer, framför allt återförsäljare och byggföretag, men även direkt mot konsumenter. Omsättningskretsen för de aktuella typerna av varor och tjänster är alltså både konsumenter och professionella aktörer. De professionella aktörerna kan förväntas ha stor uppmärksamhet och kännedom om varumärken i branschen. När det gäller konsumenter måste beaktas att de typer av varor och tjänster det rör sig om inte på något sätt hör till de vardagliga inköpen utan tvärtom sannolikt är en av de största investeringar dessa konsumenter någonsin gör och det torde knappast förekomma några spontanköp. Genomsnittskonsumenten för de aktuella ty-perna av varor och tjänster måste därför förväntas vara uppmärksam och ha kunskap i mycket högre grad än normalt.
38. Vid en sammantagen bedömning får det - även med beaktande av den relativt sett höga märkeslikheten, varu- och tjänsteslagslikheten, särskiljningsförmågan och risken för association - med hänsyn till den speciella köpsituationen och det slag av varor och tjänster det rör sig om betraktas som osannolikt att en genomsnittskonsument skulle förväxla Länsförsäkringars och Mateks varumärken. Eftersom det alltså inte kan sägas föreligga någon risk för sådan förväxling utgör Mateks användning av sitt varumärke inte något intrång i Länsförsäkringars rätt enligt artikel 9.1 b varumärkesförordningen. Länsförsäkringars talan kan därför inte bifallas på denna grund.
Föreligger intrång enligt artikel 9.1 c?
39. Av utredningen i målet framgår att Länsförsäkringars varumärke är väl känt i den aktuella omsättningskretsen, vilken får anses bestå av den stora allmänheten i Sverige. Att så är fallet synes inte heller ha ifrågasatts av Matek. Varumärket omfattas därför av det utökade skyddet enligt artikel 9.1 c i varumärkesförordningen.
40. För frågan om intrång enligt bestämmelsen om utökat skydd är varu- och tjänsteslagslikheten inte av primärt intresse. Märkeslikheten och särskiljningsförmågan har redan tidigare konstaterats vara hög. Avgörande för frågan om intrång är om likheten medför att genomsnittskonsumenten i den aktuella omsättningskretsen får uppfattningen att det råder ett samband mellan varumärkena. Att det i och för sig föreligger en risk för association i den meningen att genomsnittskonsumenten kan komma att tänka på Länsförsäkringars varumärke när denne ser Mateks märke torde vara klart. Detta innebär dock inte med automatik att konsumenten får uppfattningen att det råder ett samband mellan märkena. Frågan är vidare om associationen kan leda till otillbörlig fördel eller förfång.
41. Bedömningen av frågan om otillbörlig fördel (snyltning) föreligger ska ske utifrån Mateks omsättningskrets. Som konstaterats ovan består denna av professionella aktörer och konsumenter som i den aktuella köpsituationen måste anses vara uppmärksamma och ha kunskap i mycket högre grad än normalt. Mot den bakgrunden kan det inte dras slutsatsen att likheten mellan märkena medför att omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan märkena eller att det finns en sådan risk.
42. När det gäller bedömningen av förfång (urvattning och nedsvärtning) ska den ske utifrån en genomsnittskonsument i Länsförsäkringars omsättningskrets. Genomsnittskonsumenten i Länsförsäkringars varumärkes omsättningskrets, som är betydligt bredare än Mateks, är visserligen rimligen inte lika välinformerad som den i Mateks omsättningskrets. För att förfång ska föreligga krävs emellertid att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre märket är registrerat som beror på användningen av det yngre märket, eller att det finns en verklig risk för sådan förändring i framtiden. Någon sådan slutsats kan inte dras av den utredning som presenterats i målet. Vid helhetsbedömningen får också beaktas att inget i utredningen tyder på att Mateks användning av sitt varumärke medvetet har syftat till att dra fördel av Länsförsäkringars renommé.
43. Sammanfattningsvis föreligger inte heller intrång i Länsförsäkringars rätt enligt artikel 9.1 c i varumärkesförordningen. Inte heller på denna grund kan därför Länsförsäkringars talan bifallas.
44. Hovrättens domslut ska mot denna bakgrund fastställas.
DOMSLUT
HD fastställer hovrättens domslut.
HD (justitieråden Taylor, Reid, referent, Anderson, Taylor och Dougherty) meddelade den 22 november 2017 följande dom.
DOMSKÄL
Frågan i HD
1. Frågan i HD är hur förväxlingsbedömningen ska utföras mellan ett påstått intrångsgörande märke och ett EU-registrerat varumärke, när varumärkesinnehavaren inte har gjort verkligt bruk av sitt märke för de i tvisten aktuella varorna eller tjänsterna inom fem år från registreringen.
Tvisten
2. Länsförsäkringar är en av Sveriges största aktörer avseende bl.a. försäkringar samt bank- och fastighetsmäklartjänster. Bolaget erhöll i januari 2008 en registrering vid OHIM (numera EUIPO) av det varumärke i svartvitt som framgår av p. 4 nedan (märket överst till vänster). Registreringen avsåg ett stort antal varor och tjänster i sju varu- och tjänsteklasser. Bl.a. omfattade registreringen försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, kapitalförvaltning, bankrörelse, fastighetsmäkleri, värdering av fastigheter, uthyrning av lägenheter och affärslokaler samt fastighetsförvaltning i klass 36 samt bl.a. uppförande/anläggande av byggnationer, reparation/underhåll samt installationstjänster i klass 37. Länsförsäkringar har i Sverige använt sitt varumärke sedan 1969 och det är också registrerat i det nationella varumärkesregistret.
3. I slutet av 2011 väckte Castillo talan mot det estniska företaget Matek. Bolaget gjorde gällande att Mateks användning under perioden 2008–2011 i Sverige av en figur, ensam eller i kombination med bolagets namn, för saluföring av konstruktion, produktion och montering av trähus utgjorde intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till EU-varumärket enligt artikel 9.1 b och 9.1 c varumärkesförordningen . Matek bestred talan. Mateks figur och kombinationsmärke framgår av p. 4 nedan.
4. Länsförsäkringars och Mateks respektive märken:
5. Tingsrätten ansåg, med tillämpning av artikel 9.1 b varumärkesförordningen, att det registrerade varumärket och det av Matek använda tecknet var förväxlingsbara och biföll Länsförsäkringars talan. Talan ogillades av hovrätten. Bland annat använde domstolarna - vid prövningen av om det förelåg likhet mellan parternas tjänster - olika utgångspunkter för bedömningen av omfattningen av det skydd som Castillo erhållit genom registreringen.
6. HD beslutade den 3 december 2015 att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. De ställda frågorna tog sikte på tillämpningen av artikel 9.1 b i varumärkesförordningen och särskilt betydelsen av att en innehavare av ett EU-varumärke inte har gjort verkligt bruk av sitt registrerade varumärke under den femårsperiod som följer efter registreringen (femårsfristen). EU-domstolens dom meddelades den 21 december 2016.
Det grundläggande skyddet och anseendeskyddet enligt varumärkesförordningen
7. Av artikel 9 i varumärkesförordningen framgår att ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har enligt punkten 1 b rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket, om de varor och tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (det grundläggande skyddet).
8. Innehavaren har enligt artikel 9.1 c också rätt att förhindra användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i unionen och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (anseendeskyddet).
9. Innehavarens rätt att förhindra annans användning av det registrerade EU-varumärket i Sverige regleras enligt 10 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) av bl.a. 8 kap. 3 och 4 §§ i den lagen.
Förväxlingsbedömningen enligt artikel 9.1 b
10. Av skäl 8 till förordningen framgår att risken för förväxling ska bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer. Särskilt ska det beaktas i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade tecknet framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan varorna och tjänsterna. Enligt EU-domstolen ska det göras en helhetsbedömning. Bland annat får det registrerade varumärkets inneboende och förvärvade särskiljningsförmåga betydelse. De olika faktorerna samspelar och exempelvis kan en hög grad av varu- eller tjänsteslagslikhet medföra att det finns en risk för förväxling, fastän märkeslikheten är låg.
11. Förväxlingsbedömningen tar som utgångspunkt sikte på risken för att genomsnittskonsumenten förväxlar varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. I ett intrångsmål skiljer sig den bedömningen i allmänhet från den i ett registreringsärende. I det senare fallet får prövningen normalt en abstrakt karaktär och koncentreras kring känneteckenslikhet, varuslagslikhet och särskiljningsförmåga. Vid en talan om intrång föreligger det i allmänhet fler omständigheter som kan ge ljus åt frågan om det har funnits en reell risk för skada på grund av förväxling (och på varumärkets anseende), eftersom tvisten har sin bakgrund i en faktisk användning. Det ställer i allmänhet krav på en mer nyanserad helhetsbedömning. Bevisbördan för skaderisken vilar som utgångspunkt på varumärkesinnehavaren.
12. Förväxlingsbedömningen ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten för den aktuella typen av tjänst eller vara. Genomsnittskonsumenten förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Den genomsnittskonsument som köper dyra kapitalvaror är normalt mer uppmärksam än den som gör vardagliga småinköp; risken för förväxling är mindre vid köp av dyra varor. Detsamma gäller om köparna är experter. (Se t.ex. Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323.)
13. Huruvida det föreligger en risk för skada på varumärkets ursprungsfunktion på grund av förväxlingsrisken utgör visserligen en rättslig bedömning, men den är beroende av de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Det innebär att domstolen också måste göra en bevisvärdering av omständigheter som part har åberopat till stöd för sin inställning.
Förväxlingsbedömningen när varumärket inte har använts
under femårsfristen
14. I skäl 10 till varumärkesförordningen anges att det endast är berättigat att skydda EU-varumärken i den utsträckning som dessa faktiskt används. Det har inte ansetts motiverat att ett varumärke som inte används (ett s.k. förrådsmärke) ska få hindra konkurrensen genom att begränsa vilka kännetecken som kan registreras av andra eller genom att frånta konkurrenter möjligheten att använda identiska eller liknande kännetecken för varor och tjänster av identiskt eller liknande slag som dem som skyddas av registreringen (se p. 25 i EU-domstolens förhandsavgörande till detta mål). För att ensamrätten till ett EU-varumärke ska förbli skyddad krävs därför att märket används.
15. Av artiklarna 15 och 51 i förordningen följer bl.a. att om innehavaren inte inom fem år från registreringen har gjort verkligt bruk av EU-varumärket inom unionen för de varor och tjänster för vilka det har registrerats (femårsfristen), så kan rättigheterna till varumärket efter ansökan förklaras helt eller delvis upphävda. En sådan förklaring kan också lämnas av domstol i ett genkäromål till ett mål om varumärkesintrång. Ett påstående om icke-användning kan även beaktas som en invändning i sak.
16. Under femårsfristen kan registreringen emellertid inte upphävas på den grunden att varumärkesinnehavaren inte använder varumärket. Innehavaren ges därmed möjlighet att under fristen allt eftersom ta märket i bruk för de varor och tjänster som registreringen omfattar (jfr p. 26 i EU-domstolens förhandsavgörande). Ensamrätten tar således under femårsfristen inte direkt sikte på att skydda varumärkets ursprungsfunktion i det fallet att märket inte ännu har börjat användas för varorna eller tjänsterna ifråga.
17. Av EU-domstolens förhandsavgörande framgår på vilket sätt regleringen ger varumärkesinnehavaren skydd mot intrång under femårsfristen även om denne inte har gjort verkligt bruk av märket. Vid en intrångstalan behöver innehavaren i det fallet inte visa att varumärket har varit i verkligt bruk för de varor eller tjänster som registreringen omfattar (p. 29 i avgörandet).
18. EU-domstolens tolkning av regleringen befriar emellertid inte varumärkesinnehavaren från att i de flesta fall behöva visa att det föreligger en förväxlingsrisk. Det är endast då det råder full märkesidentitet och varu- och tjänsteslagsidentitet (s.k. dubbel identitet) för annans användning, som risk för förväxling inte behöver visas (jfr artikel 9.1 a i varumärkesförordningen).
19. En bedömning av om det har förelegat en förväxlingsrisk under femårsfristen bör göras som om varumärkesinnehavaren hade gjort verkligt bruk av märket för samtliga de varor och tjänster som registreringen avser. Om innehavaren faktiskt har använt det registrerade varumärket för andra varor eller tjänster än dem som tvisten avser, och det har inneburit att märket har förvärvat en särskiljningsförmåga utöver vad som följer av dess originalitet, liksom om märket har blivit känt, bör detta kunna beaktas till innehavarens fördel.
Bedömningen i detta fall av intrång i det grundläggande skyddet
20. Ett första steg i intrångsprövningen är att bedöma märkeslikheten mellan Mateks tecken och Länsförsäkringars EU-varumärke. Frågan om ljudlikhet är inte relevant och ingen av figurerna kan sägas ha ett begreppsmässigt innehåll som påverkar förväxlingsbedömningen. Den visuella likheten mellan figurerna är däremot betydande. Såvitt utrett har figuren i Mateks tecken i Sverige huvudsakligen använts tillsammans med texten "matek Solis HOUSES" (se p. 4 märket nederst till höger). Figuren framträder som en dominerande del, men genom kombinationen med text ges även en upplysning med ett visst begreppsmässigt innehåll.
21. Sammanfattningsvis kan det konstateras att märkeslikheten är hög, men inte påtagligt hög. Likheten minskar när Mateks figur används i kombination med texten.
22. Vid prövningen av varuslagslikheten är det en utgångspunkt att det är samtliga de varor och tjänster som omfattas av Länsförsäkringars registrering som ska ligga till grund för jämförelsen med de varor och tjänster som Matek ostridigt har använt sitt tecken för, dvs. saluföring och utförande av konstruktion, produktion och montering av trähus (p. 19). Det får anses föreligga identitet mellan dessa tjänster och Länsförsäkringars registrering av "uppförande/anläggande av byggnationer" i tjänsteklass 37. Även Länsförsäkringars registrering av fastighetsmäkleri och värderingar av fastigheter, reparation och underhåll och ytterligare några av de tjänster som omfattas av Länsförsäkringars registrering i tjänsteklass 36 kan riskera att föranleda ett tankemässigt samband till konstruktion, produktion och montering av trähus, eftersom omsättningskretsarna i viss mån kan överlappa. Det råder emellertid mellan dem och Mateks tjänster en avsevärt lägre grad av likhet.
23. HD delar tingsrättens och hovrättens bedömning att varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga är normal och att utredningen visar att Länsförsäkringars figur, i svartvitt, är känd i Sverige. Särskiljningsförmågan har därmed kommit att bli hög, vilket som utgångspunkt ska anses påverka risken för förväxling (jfr t.ex. SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, EU:C:1997:528, p. 24, och Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:Peters, p. 18). Det kan inte anföras mot Castillo att bolaget inte har anfört några konkreta omständigheter eller bevis som indikerar att förväxling faktiskt har skett.
24. Av utredningen framgår bl.a. följande omständigheter av relevans för helhetsbedömningen. Matek riktar sin verksamhet i Sverige främst mot professionella aktörer, framför allt återförsäljare, arkitekter och byggföretag. Produktionen och monteringen av prefabricerade trähus avser i huvudsak hyreshus, förskolor och skolor, men även privathus omfattas av utbudet. Matek marknadsför inte husen till slutkonsument utan via återförsäljare, men det händer att enskilda privatpersoner vänder sig direkt till bolaget.
25. Omsättningskretsen för produktion och montering av prefabricerade hus avsedda för näringsverksamhet i vid bemärkelse och för privatboende omfattar både professionella aktörer och privatpersoner. De professionella aktörerna kan förväntas ha god kännedom om varumärken i branschen och vara mycket uppmärksamma på vilka företag som står bakom dem. När det gäller privatpersoner måste beaktas att köp av tjänsten att uppföra en bostad inte hör till de vardagliga inköpen utan tvärtom kan antas vara en av de största investeringar privatpersoner gör. Det torde knappast förekomma spontanköp, och det rör sig inte om en leveransklar vara. Genomsnittskonsumenten i omsättningskretsen kan, särskilt med hänsyn till sitt intresse av att veta vem som har att svara för ett eventuellt fel eller försening, förväntas vara uppmärksam inför sitt beslut om köp eller beställning och i avsevärt högre grad än för andra varu- och tjänsteslag intresserad av att veta vem det är som erbjuder sina tjänster. Länsförsäkringar har inte fört någon bevisning om att förhållandena i detta fall avviker från vad som nu har sagts.
26. Vid en helhetsbedömning kan det- även med beaktande av den relativt sett höga märkeslikheten, tjänsteslagslikheten och särskiljningsförmågan - med hänsyn till den speciella köpsituationen och det slag av tjänster för vilka det råder identitet inte anses föreligga risk för att en genomsnittskonsument förväxlar Länsförsäkringars och Mateks varumärken eller får uppfattningen att det finns ett ekonomiskt band mellan Matek och Castillo.
27. Även vad gäller förväxlingsrisken mellan Mateks användning avseende sina tjänster med Länsförsäkringars registrering i övrigt i klass 36 och 37 leder helhetsbedömningen till att det inte råder sådan risk för förväxling som anges i artikel 9.1 b i varumärkesförordningen. Mateks användning av sitt varumärke utgör således inte något intrång i Länsförsäkringars rätt enligt artikel 9.1 b. Länsförsäkringars talan kan därför inte bifallas på denna grund.
Bedömning av intrång i anseendeskyddet
28. Länsförsäkringars varumärke är känt i den del av EU där Mateks påtalade användning har skett. Varumärket omfattas därmed av det utökade skyddet enligt artikel 9.1 c i varumärkesförordningen. HD ansluter sig till hovrättens slutsats, i huvudsak på de skäl som hovrätten har anfört, att Mateks märkesanvändning inte har utgjort intrång i varumärkets anseendeskydd. Det föreligger således inte heller intrång i Länsförsäkringars rätt enligt artikel 9.1 c. Inte heller på denna grund kan därför Länsförsäkringars talan bifallas.
Slutsats
29. Sammanfattningsvis föreligger inte intrång i Länsförsäkringars rätt enligt artikel 9.1 b eller c i varumärkesförordningen och hovrättens domslut ska därför fastställas. - - -.
DOMSLUT
HD fastställer hovrättens domslut.