En femårsperiod för användningstvång avseende varumärke börjar inte löpa förrän invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat. 25 a § varumärkeslagen (1960:644).
Blockbuster Inc., USA, förde vid Stockholms tingsrätt den talan mot U.S. Marketing Kommanditbolag som framgår av tingsrättens dom.
Tingsrätten (rådmannen Warner) anförde i dom den 17 september 2002:
Den 14 februari 1995 ansökte U.S. Marketing Kommanditbolag (kommanditbolaget) hos Patent- och registreringsverket om registrering av varumärket BLOCKBUSTER.
Patent- och registreringsverket registrerade varumärket under nr 309 004 den 23 februari 1996. Registreringen gäller tjänsteklass 35 och 42. Dessa tjänsteklasser avser kundinformation i samband med försäljning och uthyrning av lös egendom, reklam och annonsverksamhet, radio- och tv- reklamverksamhet respektive leasing av åtkomsttid till databaser, uthyrning av datorer, datorprogrammering, uppdatering och utformning av datorprogramvara.
Den 2 maj 2000 lämnade Blockbuster Inc. in de svenska varumärkesansökningarna Nr. 00-03451 BLOCKBUSTER och nr. 00-03450 BLOCKBUSTER, figurmärke. Patent- och registreringsverket har i juni 2001 som hinder för beviljande av dessa ansökningar hänvisat till kommanditbolagets varumärkesregistrering 309 004 BLOCKBUSTER.
Blockbuster Inc. har yrkat att tingsrätten häver registreringen av kommanditbolagets varumärke nr 309 004 BLOCKBUSTER.
Till grund för sitt yrkande har Blockbuster Inc. gjort gällande att kommanditbolaget inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats eller inom en period av fem år i följd gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de tjänster som det registrerats för. Blockbuster Inc. har vidare gjort gällande att man lider förfång av registreringen och att varumärkesregistreringen därför får hävas enligt 25 a § första stycket samt 26 § första stycketvarumärkeslagen.
Kommanditbolaget har bestritt hävningsyrkandet. Till grund för bestridandet har kommanditbolaget gjort gällande att man har gjort verkligt bruk av varumärket inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats för tjänster som det registrerats för. I andra hand, för det fall kommanditbolagets agerande inte skulle bedömas som verkligt bruk av varumärket, har kommanditbolaget gjort gällande att agerandet i vart fall utgör användning vid förberedande marknadsföringsåtgärd. I sista hand har kommanditbolaget gjort gällande att det finns giltiga skäl för icke-användning.
Parterna har åberopat skriftlig bevisning.
I 25 a § varumärkeslagen föreskrivs att om innehavaren av ett varumärke inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor som det registrerats för eller har sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd får registreringen hävas, om det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.
Blockbuster Inc. har gjort gällande att kommanditbolaget inte inom fem år från det att registreringsförfarandet avslutades eller inom en period av fem år i följd har gjort verkligt bruk här i landet av sitt varumärke för de tjänster som det registrerats för. Tingsrätten väljer att först pröva frågan om kommanditbolaget över huvud taget kan anses ha gjort verkligt bruk av sitt registrerade varumärke.
Till stöd för sitt påstående om att kommanditbolaget inte har använt sitt registrerade varumärke har Blockbuster Inc. åberopat en marknadsundersökning som utförts av Brand Eye AB och som redovisats den 29 juni 2001. Undersökningen har inte kunnat påvisa något som tyder på att varumärket skulle ha kommit till användning i Sverige och slutsatsen av undersökningen är att det med all sannolikhet (”most likely”) inte används i landet under de aktuella tjänsteklasserna.
Kommanditbolaget har invänt att så fort registreringsbeviset för varumärket utfärdades påbörjade bolaget att planera utformningen av de tjänster som skulle tillhandahållas under varumärket. Enligt kommanditbolaget har dock exploateringen av varumärket hela tiden försvårats genom Blockbuster Inc:s agerande. Till stöd för påståendet att varumärket faktiskt används har kommanditbolaget åberopat en annons i Dagens Nyheter från den 17 december 2000. Det är en platsannons där kommanditbolaget söker personal för att vidareutveckla en kommunikationsbyrå under kännetecknet BLOCKBUSTER.
Det är möjligt att kommanditbolaget på ett tidigt stadium internt började planera utformningen av de tjänster som skulle tillhandahållas under varumärket. Sådan intern planering innebär dock inte att man gjort verkligt bruk av varumärket. Den marknadsundersökning som utförts av Brand Eye AB visar att det inte finns något som tyder på att varumärket skulle ha använts i Sverige i de aktuella tjänsteklasserna. Kommanditbolaget har för övrigt varken påstått eller visat att man faktiskt tillhandahållit några tjänster under varumärket eller att det använts i någon reklam. Det enda som kommanditbolaget åberopat till stöd för att varumärket brukats är den nämnda platsannonsen i Dagens Nyheter. Enbart den annonsen kan dock inte i sig anses utgöra verkligt bruk av varumärket. Kommanditbolaget har vidare inte ens påstått att några tjänster skulle ha funnits tillgängliga på marknaden inom rimlig tid efter annonsen. Platsannonsen i fråga kan därför inte heller såsom en förberedande marknadsföringsåtgärd anses utgöra verkligt bruk av varumärket.
Kommanditbolaget har vidare invänt att man i vart fall haft giltiga skäl för att inte göra verkligt bruk av sitt registrerade varumärke. I denna del har kommanditbolaget hävdat att Blockbuster Inc. genom sitt agerande har försvårat exploateringen av varumärket. Man har här hänvisat till att Blockbuster Inc. inledde ett invändningsförfarande mot registreringen av det i målet aktuella varumärket och att kommanditbolaget - sedan detta invändningsförfarande avslutats - nödgats lämna in invändningar mot tre nya varumärkesregistreringar som Blockbuster Inc. ansökt om.
Den femårsperiod inom vilken ett registrerat varumärke måste användas enligt 25 a § varumärkeslagen börjar löpa tidigast när registreringsförfarandet avslutas. Ett registreringsförfarande är dock inte avslutat genom själva registreringen. Registreringsförfarandet kan först anses avslutat när invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat (se t.ex. Joseph, Webb, Lärobok i immaterialrätt s. 351). Som kommanditbolaget påpekat invände Blockbuster Inc. mot registreringen av varumärket och Patent- och registreringsverket avslog invändningen genom beslut den 28 november 1996. Enligt vad parterna upplyst överklagades inte beslutet utan vann laga kraft två månader senare.
Det sagda innebär att registreringsförfarandet avseende det i målet aktuella varumärket inte kan anses avslutat förrän i januari 1997. När ansökan om stämning i detta mål ingavs den 26 juli 2001 hade således den i lagen stipulerade femårsperioden inte ännu löpt ut. Det framgick dock inte av stämningsansökningen att ett invändningsförfarande mot registreringen ägt rum. Genom processledning vid huvudförhandlingen har tingsrätten sökt uppmärksamma parterna på detta förhållande. Parterna har dock förklarat att man är överens om att femårsperioden bör räknas från registreringsdagen den 23 februari 1996.
Innebörden av att femårsperioden enligt lag först skall börja löpa från det att registreringsförfarandet avslutats är bl.a. att underlåten användning under ett invändningsförfarande inte kan läggas varumärkeshavaren till last i ett mål om hävning av varumärkesregistreringen. Så kan inte heller ske i detta mål. Kommanditbolaget har för övrigt just åberopat invändningsförfarandet som ett giltigt skäl för underlåten användning. Det sagda innebär att käromålet inte lagligen kan bifallas på den grunden att kommanditbolaget skulle ha underlåtit att göra verkligt bruk av sitt registrerade varumärke inom fem år från det att registreringsförfarandet avslutats.
Blockbuster Inc. har även åberopat att kommanditbolaget inte har gjort verkligt bruk av sitt varumärke inom en period av fem år i följd. Inte heller denna tidsperiod kan börja löpa före det att registreringsförfarandet avslutades. Vidare kan endast en användningsfri femårsperiod omedelbart före det att talan väcks vara av betydelse (se prop. 1992/ 93:48 s. 101). Det sagda innebär att käromålet inte heller lagligen kan bifallas på den grunden att kommanditbolaget underlåtit att göra verkligt bruk av sitt varumärke inom en period av fem år i följd.
På grund av det anförda skall käromålet lämnas utan bifall.
Käromålet lämnas utan bifall.
Blockbuster Inc. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle bifalla dess talan vid tingsrätten.
Vidare yrkade Blockbuster Inc. att kommanditbolaget inte först i hovrätten skulle tillåtas att åberopa omständigheten att registreringsförfarandet avseende det i målet aktuella varumärket inte kunde anses avslutat förrän i januari 1997.
Kommanditbolaget bestred ändring.
Bolaget bestred vidare att det hade åberopat en ny omständighet till stöd för sin talan i hovrätten.
Målet avgjordes med stöd av 50 kap. 13 § 2 st. RB utan huvudförhandling.
Hovrätten (hovrättsråden Little, Park och Mcdonald, referent) anförde i dom den 14 september 2004:
Parterna har i hovrätten åberopat samma omständigheter och bevis samt utfört sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. Dock har kommanditbolaget i hovrätten åberopat att registreringsförfarandet avseende det i målet aktuella varumärket inte kan anses avslutat förrän i januari 1997 när invändningsförfarandet hade avslutats.
Hovrätten gör följande bedömning.
Liksom tingsrätten finner hovrätten lämpligt att först pröva frågan om kommanditbolaget över huvud taget kan anses ha gjort verkligt bruk av sitt registrerade varumärke. Vid denna prövning finner hovrätten inte skäl att göra en annan bedömning än den tingsrätten har gjort.
Hovrätten övergår därefter till att pröva kommanditbolagets invändning om att det förelegat giltiga skäl till att varumärket inte använts under den tidsperiod som anges i 25 a § varumärkeslagen (1960:644), dvs. inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutades. I denna del har kommanditbolaget hävdat att Blockbuster Inc. genom sitt agerande har försvårat exploateringen av varumärket. Bolaget har hänvisat till att Blockbuster Inc. inledde ett invändningsförfarande mot registreringen av varumärket och att kommanditbolaget nödgats lämna invändningar mot tre nya varumärkesregistreringar.
För bedömningen i denna del är det av avgörande betydelse från vilken tidpunkt tidsperioden i 25 a § varumärkeslagen skall räknas, dvs. när registreringsförfarandet skall anses avslutat. Vid tingsrätten har kommanditbolaget - såvitt framgår av handlingarna i målet - vitsordat att tidsperioden skall räknas från registreringsdagen den 23 februari 1996. Bolaget har i hovrätten i stället hävdat att tidsperioden skall räknas från slutet av januari 1997 då invändningsförfarandet var avslutat. Frågan om när tidsperioden skall börja löpa är beroende av tolkningen av gällande rätt. Rätten är därför inte bunden av parternas åberopanden och medgivanden i denna fråga. I följd härav kan kommanditbolaget inte i denna del anses ha åberopat någon ny omständighet till stöd för sin talan i den mening som avses i 50 kap. 25 § tredje stycket RB. Redan på grund härav skall Blockbuster Inc:s yrkande om avvisning av ny omständighet avslås.
Av förarbetena till 25 a § varumärkeslagen framgår inte vad som avses med ”registreringsförfarandet”. Där anges endast att den femårsperiod inom vilken ett registrerat varumärke måste användas inte börjar löpa tidigare än registreringsdagen (se prop. 1992/93:48 s. 98). Bestämmelsen har sin grund i artikel 10 i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/ 104/EEG). När bestämmelsen infördes i varumärkeslagen skedde invändningsförfarandet före beslutet om registrering. Det måste därför vid den tidpunkten ha framstått som självklart att tidsperioden skulle räknas från registreringsdagen. Därefter har emellertid det svenska systemet för varumärkesregistrering ändrats så att registrering nu sker omedelbart efter det att Patent- och registreringsverket har granskat en ansökan om registrering. Invändningsförfarandet har placerats efter registreringen (se 20 § varumärkeslagen). Ändringarna i förfarandet medförde inte några ändringar i 25 a § varumärkeslagen. Inte heller gjordes det i samband med ändringarna några uttalanden om vad som omfattas av registreringsförfarandet (jfr prop. 1994/95:59).
Skyddet för varumärken enligt varumärkeslagen förutsätter i princip att märket används. Denna princip brukar betecknas som en princip om användningstvång. Syftet med användningstvånget, som alltså regleras i 25 a § varumärkeslagen, är att motverka formalregistreringar av varumärken som inte faktiskt används och inte heller är avsedda att användas inom överskådlig tid. Det finns emellertid inte något krav på omedelbar användning av varumärket. Så som användningstvånget är utformat har innehavaren viss tid på sig att påbörja ett verkligt bruk av varumärket. I regel är det nämligen förenat med stora kostnader att ta ett varumärke i bruk. Det är inte rimligt att kräva av innehavaren att han skall göra större investeringar i ett varumärke innan registreringen är slutlig. Med hänsyn till det anförda delar hovrätten tingsrättens uppfattning att registreringsförfarandet i den mening som avses i 25 a § varumärkeslagen inte är avslutat genom själva registreringen utan först när invändningsfristen löpt ut eller när invändningsförfarandet är avslutat, dvs. när registreringen är slutlig. Stöd för denna tolkning finns också, såsom tingsrätten påpekat, i doktrinen (se Joseph, Webb, Lärobok i immaterialrätt, sjunde upplagan s. 393). Även Varumärkeskommittén synes i sitt betänkande Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26 s. 446 och 448) ha utgått från en sådan tolkning.
Som tingsrätten konstaterat innebär det sagda att registreringsförfarandet av det i målet aktuella varumärket inte var avslutat förrän i januari 1997. När stämningsansökan i målet gavs in hade således den i lagen stipulerade femårsperioden ännu inte löpt ut. Kommanditbolaget har åberopat invändningsförfarandet som giltigt skäl för underlåten användning. Mot bakgrund av det anförda finner hovrätten lika med tingsrätten att käromålet inte lagligen kan bifallas på den grunden att kommanditbolaget skulle ha underlåtit att göra verkligt bruk av sitt registrerade varumärke inom fem år från det att registreringsförfarandet avslutats.
Blockbuster Inc. har även i hovrätten åberopat att kommanditbolaget inte har gjort verkligt bruk av sitt varumärke inom en period av fem år i följd. Inte heller denna tidsperiod kan börja löpa före det att registreringsförfarandet avslutades. Vidare kan endast en användningsfri femårsperiod omedelbart före det att talan väcktes vara av betydelse (se prop. 1992/93:48 s. 101). Det sagda innebär som tingsrätten konstaterat att käromålet inte heller lagligen kan bifallas på den grunden att kommanditbolaget underlåtit att göra verkligt bruk av sitt varumärke inom en period av fem år i följd.
På grund av det anförda skall Blockbuster Inc:s överklagande avslås och tingsrättens domslut fastställas.
Hovrätten avslår Blockbuster Inc:s yrkande om avvisning av ny omständighet.
Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.
Blockbuster Inc. överklagade och yrkade bifall till sin i hovrätten förda talan.
Kommanditbolaget (ny firma Blockbuster Marketing o Management Kommanditbolag) bestred ändring.
Målet avgjordes efter föredragning.
Föredraganden, rev.sekr. Preston, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom.
Enligt 25 a § första stycket varumärkeslagen (1960:644) får registreringen av ett varumärke hävas, om inte innehavaren gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor som det registrerats för inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats eller om sådant bruk inte har skett inom en period av fem år i följd. I båda fallen är en förutsättning för hävning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.
Blockbuster Inc. har i HD vidhållit att kommanditbolaget i hovrätten åberopade en ny omständighet, då detta - med frånfallande av dess vid tingsrätten redovisade uppfattning - gjorde gällande att registreringsförfarandet avseende varumärket BLOCKBUSTER avslutades först i januari 1997, när Patent- och registreringsverkets beslut att avslå Blockbuster Inc:s invändning mot registreringen vann laga kraft. HD finner emellertid - i likhet med hovrätten och på av hovrätten anförda skäl - att Blockbuster Inc:s yrkande om avvisning av ny omständighet skall avslås.
Vad härefter angår frågan om när det aktuella registreringsförfarandet skall anses ha avslutats i den mening som avses i 25 a § varumärkeslagen gör HD följande bedömning.
Redan vid varumärkeslagens tillkomst fanns i 25 § andra stycket en bestämmelse om s.k. användningstvång. Enligt denna kunde registreringen av ett varumärke hävas om märket inte hade varit i bruk under de senaste fem åren. I lagförarbetena berördes inte frågan om femårsfristen skulle räknas från registreringsdagen eller från dagen då beslutet om registrering vann laga kraft (jfr NJA II 1960 s. 272 f. och s. 310 ff.; jfr även prop. 1992/ 93:48 s. 101). Denna fråga har inte heller prövats av HD.
Som hovrätten anmärkt har 25 a § varumärkeslagen sin grund i artikel 10 i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG). I direktivet anges inte vad som avses med ”registreringsförfarandet”. Detta kan förklaras med att medlemsstaterna getts frihet att fastställa procedurregler för bl.a. registrering av varumärken. De kan t.ex. - om de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet - använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda (se det femte stycket i direktivets inledning). Inte heller de svenska förarbetena innehåller några uttalanden om vad som avses med ”registreringsförfarandet” (jfr prop. 1992/93:48 s. 95 ff.).
Sedan 25 a § infördes i varumärkeslagen har det svenska systemet för varumärkesregistrering ändrats på så sätt att registreringen numera sker omedelbart efter Patent- och registreringsverkets granskning av ansökningshandlingarna. Först därefter äger ett eventuellt invändningsförfarande rum (se 20 och 21 §§). Ändringarna föranledde inte någon justering av 25 a § och något uttalande om huruvida tillämpligheten av den bestämmelsen var avsedd att påverkas gjordes inte i lagstiftningsärendet (jfr prop. 1994/95:59 s. 38 ff. och s. 51 f.).
Ett huvudsyfte med att placera invändningsförfarandet efter registreringen var att göra registreringsförfarandet snabbare och mer effektivt. Ändringen har fört med sig att den som sökt ett varumärke i ett tidigare skede får tillgång till de rättigheter som märket ger och tidigare kan reagera mot intrång (jfr prop. 1994/95:59 s. 40). Det kan - såsom Svenska Patentombudsföreningen gjort i sitt remissvar över Varumärkeskommitténs slutbetänkande ”Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26)” - ifrågasättas om inte en konsekvens av detta borde vara att även ibruktagandefristen i 25 a § för jämviktens skull skall löpa från registreringsdagen. Sakskäl kan emellertid anföras också för att fristen bör räknas först från det att registreringen är slutlig. Ett väsentligt sådant, som hovrätten har pekat på, är att motsatsen skulle föra med sig att märkeshavaren kan bli tvungen att göra stora investeringar för att ta ett varumärke i bruk redan innan det är avgjort om registreringen blir bestående. Såsom underrätterna konstaterat har tolkningen att registreringsförfarandet är att anse som avslutat först då registreringen vunnit laga kraft stöd i litteraturen och den är i överensstämmelse med vad Varumärkeskommittén synes ha utgått från i det ovan nämnda betänkandet (se Joseph, Webb, Lärobok i immaterialrätt, 8 uppl. 2004 s. 430, och SOU 2001:26 s. 61 f., 446 och 448). Denna tolkning ligger också i linje med det faktum att ett rättsligt förfarande i allmänhet inte brukar bedömas som avslutat förrän ett lagakraftägande avgörande föreligger. Sammantaget talar övervägande skäl för att anse det i målet aktuella registreringsförfarandet avslutat först då Patent- och registreringsverkets beslut att avslå Blockbuster Inc:s invändning mot den gjorda registreringen vann laga kraft, dvs. den 28 januari 1997.
Det kan inte komma i fråga att räkna den andra i 25 a § första stycket varumärkeslagen intagna femårsfristen från en tidigare dag än då registreringsförfarandet avslutades. Detta, i förening med det ställningstagande som HD gjort i föregående stycke, innebär att när Blockbuster Inc. den 26 juli 2001 väckte talan om upphävande av registreringen så hade inte någon av de tidsfrister som anges i bestämmelsen löpt ut.
I förarbetena till den lagändring varigenom 25 a § varumärkeslagen infördes sägs att några uttalanden om den närmare innebörden av uttrycket under ”de senaste fem åren” inte finns i de ursprungliga förarbetena till varumärkeslagen. Därtill anförs att innebörden av lagtextens lydelse i denna del uppenbarligen är att bara en användningsfri femårsperiod omedelbart före det att talan om hävning på grund av underlåten användning väcks är av betydelse (se prop. 1992/93:48 s. 101). Det är tydligt att denna ståndpunkt, som vinner stöd i NJA 1987 s. 22, inte har påverkats av 1992 års lagändring. Mot angiven bakgrund får det anses stå klart att märkeshavarens eventuella underlåtenhet att göra bruk av märket efter talans väckande inte skall tillmätas någon betydelse i föreliggande typ av mål.
På grund av det anförda kan inte Blockbuster Inc:s talan i målet vinna bifall, oavsett om kommanditbolaget gjort verkligt bruk av varumärket eller inte. Hovrättens domslut skall således fastställas.
HD fastställer hovrättens domslut.
HD (justitieråden Oneill, Miller, Williams, referent, Virdesten och Skarhed) meddelade den 1 februari 2006 följande dom:
Målet gäller tillämpningen av 25 a § första stycket varumärkeslagen (1960:644). Denna bestämmelse grundar sig på artikel 10 i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG). Artikel 10 i direktivet innehåller samma lokution ”efter det att registreringsförfarandet avslutats” som 25 a §. I direktivet anges inte vad som avses med uttrycket registreringsförfarande. Mot bakgrund av att medlemsstaterna getts frihet att fastställa procedurregler för bl.a. registrering av varumärken kan uttrycket i direktivet inte ha en i förhållande till medlemsstaternas nationella lagstiftning självständig betydelse, dvs. det kan inte vara ett autonomt begrepp (se femte beaktandesatsen i direktivets ingress). Fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EG- domstolen aktualiseras därför inte.
På grund härav och på av hovrätten i övrigt anförda skäl skall hovrättens domslut fastställas.
HD fastställer hovrättens domslut.
HD:s dom meddelad: den 1 februari 2006.
Mål nr: T 4256-04.
Lagrum: 20, 21, 25 a och 47 §§varumärkeslagen (1960:644), artikel 10 i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG).