En produkt avsedd för en begränsad kundkrets där engelska språket är vanligt förekommande har som varumärke haft ett sammansatt ord på engelska. I mål om hävning av varumärkesregistrering har vid prövningen av varumärkets särskiljningsförmåga uppmärksammats vad det sammansatta ordets enskilda beståndsdelar kan betyda. 13 § första stycket och 25 § varumärkeslagen.
Semyre Photonic Systems Aktiebolag (Semyre) yrkade att tingsrätten skulle häva S.B. Aktiebolags (S.B. AB) varumärkesregistrering nr 317 185 DOTCHECKER.
S.B. AB bestred käromålet.
Semyre anförde följande sakomständigheter.
Semyre är sedan början av 1990-talet en av Europas största leverantörer av apparatur för kontroll av föroreningar i polyeten som används som råvara till kraft- och högspänningskabel. Det finns endast ett fåtal tillverkare av högspänningskabel i världen och marknaden för den kontrollapparatur som Semyre marknadsför är därför mycket specifik. Vid tillverkning av kraft- och högspänningskabel är det viktigt att råmaterialet inte innehåller föroreningar. Före tillverkningen måste därför en analys av råmaterialet göras. Därvid framställs en mycket tunn tejp av råmaterialet. Består tejpen av transparent material genomlyses den med en optisk apparatur. Föroreningarna syns då som prickar eller fläckar - dots - i tejpen. Består tejpen inte av transparent material undersöks den så att föroreningarna i stället visar sig som små förhöjningar - nops - på tejpens yta. Dot är det ord som har använts för att beskriva den apparatur som kontrollerar transparent tejp och Nop för att beskriva den apparatur som kontrollerar tejp som inte är transparent. Semyre har vid sina tidigare leveranser använt NesteDot och NesteNop som modellbeteckningar för den apparatur som tillverkats för Neste Polyeten AB. S.B. AB, som bedriver en med Semyre konkurrerande verksamhet, har på samma sätt använt modellbeteckningar som t.ex. UniDot och UniNop för den apparatur som tillverkats för Unifos AB. När Neste Polyeten AB bytte namn till Borealis AB var det naturligt för Semyre att byta modellbeteckning på sin apparatur. Därvid skulle den del av modellbeteckningen som beskriver vilken apparat det var fråga om fortfarande vara kvar i den nya beteckningen. Detta var viktigt eftersom Jones och Nop är igenkänningsbara för kunden. I början av 1994 diskuterade Semyres anställda G.Å. och H.G. därför en ny modellbeteckning. De övervägde ett flertal förslag, bl.a. DotFinder, SemDot, CavisDot, BoriDot och DotChecker. Valet föll slutligen på DotChecker eftersom beteckningen beskrev apparaturens funktion, dvs. att den utförde kontroll av föroreningar - prick- och fläcksökning - på transparent tejp. De engelska orden "dot" och "checker" betyder som bekant "fläck" respektive "kontrollant" eller "kontrollör". Semyre fann inte anledning att försöka varumärkesskydda beteckningen eftersom den endast beskrev apparatens användning. Semyre använde sedan benämningen DotChecker vid ett flertal tillfällen under 1994 och 1995 dock, med ett undantag, tillsammans med beteckningen Semyre Sweden.
I mars 1995 fick Semyre indikationer på att S.B. AB sökte information om den apparatur Semyre marknadsförde. Ett flertal affärskontakter uppgav för Semyre att de kontaktats av S.B. AB som ställt frågor om Semyres apparatur. Den 21 juni 1995 besöktes Semyre av S.B. AB:s dåvarande juridiska ombud advokat T.S. Vid ingången till Semyres lokaler fanns vid den tidpunkten en stor bild av en apparat benämnd DotChecker. Modellbeteckningen framgick tydligt och Hanson kan inte ha undgått att se den. Några månader senare lämnade S.B. AB in en varumärkesansökan avseende DOTCHECKER. Samtidigt lämnade S.B. AB även in ansökningar för BORIDOT, vilket anspelar på Borealis AB, och UNIDOT vilket refererar till Unifos AB. Vid ansökningstillfället måste företrädare för S.B. AB har känt till att Semyre använde beteckningen DotChecker. S.B. AB beviljades registrering av DOTCHECKER i september 1996. I oktober samma år informerades Semyre om att S.B. AB varit i kontakt med det tyska företaget Davis, dit Semyre levererat en DotChecker-apparat. S.B. AB hade erbjudit Davis att utan kostnad få låna en av S.B. AB:s apparater benämnd UniDot om S.B. AB fick tillgång till den apparat Semyre levererat till Davis. Syftet från S.B. AB:s sida var att studera Semyres koncept.
I mars 1997 fick Henry och Borealis AB, som är en av Semyres kunder, ett varningsbrev från S.B. AB angående användning av en apparat som betecknades DotChecker. Som svar meddelades S.B. AB att vare sig Borealis AB eller Henry ansåg att DotChecker var ett varumärke eftersom det endast beskrev apparatens användning men att Semyre, för att undvika varje risk för förväxling, beslutat att marknadsföra sin produkt under en annan modellbeteckning.
I september 1997 erhöll Semyre ännu ett brev från S.B. AB med anledning av att Semyre av misstag i USA använt en gammal produktbroschyr där DotChecker fanns angivet. S.B. AB informerades om att Semyre dock inte använt DotChecker i dess egenskap som varumärke och att man heller inte hade för avsikt att göra det fortsättningsvis. S.B. AB började dock nu framstå som ganska besvärligt och därför lämnade Semyre in en ansökan om registrering av varumärket "SEMYRE DotChecker" för varuslaget "detekteringsapparater för kontroll av fläckar och prickar hos råvara till kraftkabel". Syftet med ansökningen var att på ett enkelt sätt få konstaterat om ordet DotChecker är beskrivande för angivet varuslag. PRV fann ordet beskrivande och oregistrerbart. Det kan även konstateras att S.B. AB marknadsför sin kontrollapparatur under varumärket UNIDOT och att S.B. AB inte vid något tillfälle har använt varumärket DOTCHECKER.
Som rättslig grund för käromålet åberopade Semyre följande.
Ordet DOTCHECKER saknar särskiljningsförmåga eftersom det är beskrivande för varorna inom den varugrupp för vilket det är registrerat. Den bristande särskiljningsförmågan medför hinder mot registrering. Hindret förelåg när ansökan om registrering gavs in och kvarstår alltjämt.
Kännetecknet DotChecker har använts av Semyre före den tidpunkt då S.B. AB lämnade in ansökan om varumärkesregistrering för kännetecknet DOTCHECKER. Det föreligger förväxlingsrisk mellan det kännetecken S.B. AB använt och det som Semyre använt. S.B., företrädare för S.B. AB, har känt till Semyres användning när ansökan om registrering av DOTCHECKER gavs in för registrering. S.B. AB har inte använt kännetecknet DOTCHECKER vare sig efter det att bolaget erhållit registrering av varumärket eller innan Semyre tog kännetecknet DotChecker i bruk. Hinder har således förelegat mot registrering. Hindret förelåg när ansökan om registrering gavs in och kvarstår alltjämt.
S.B. AB anförde följande sakomständigheter.
S.B. AB har sedan 1981 utvecklat, tillverkat och marknadsfört i Sverige och i utlandet många olika apparater för användning inom kabelindustrin. Bolaget har bl.a. tagit fram en unik bildanalysapparat som kontrollerar renheten i polyeten, som är en råvara vid tillverkning av kraftkablar. Polyeten levereras till kabeltillverkaren i form av pellets som extruderas runt kabelkärnan för att ge en homogen isolering. Vid kontroll av föroreningar i råvaran görs en tunn transparent tejp som därefter kontrolleras optiskt. De föroreningar som förekommer är små, ca 0,02 mm, och är för ögat helt osynliga. När apparaten finner en förorening görs en positionsmarkering på tejpen. Föroreningarna finns således i tejpen och det finns inte anledning att kontrollera fläckar eller prickar på den.
S.B. AB hade tidigare en varumärkesfamilj med prefixet "uni" och använde märkena Mitchell, Unigel, Uniop, Uniglit och Unipell på de apparater bolaget hyrde ut till Unifos AB. När Unifos AB bytte namn till Neste Polyeten AB behövde S.B. AB ett nytt namn till produkterna. I samband därmed togs märket DOTCHECKER fram. Märket kom dock till användning endast för en produkt som stod under utveckling. Samarbetet med Neste Polyeten AB löpte fram till början av 1990-talet då samarbetet sades upp med en uppsägningstid om fem år. En tidigare anställd vid Neste Polyeten AB, H.G., anställdes av S.B. AB i slutet av 1991. Anställningen upphörde i januari 1993 och H.G. anställdes därefter i Semyre. Under den tid då märket DOTCHECKER togs fram var H.G. anställd hos S.B. AB.
Som rättslig grund för svaromålet anförde S.B. AB följande.
DOTCHECKER är inte beskrivande för de varuslag för vilket det är registrerat och har som ordmärke särskiljningsförmåga för dessa varuslag. Företrädare för S.B. AB saknade kännedom om att Semyre använde DotChecker innan S.B. AB gav in sin ansökan om registrering av DOTCHECKER.
Båda parter åberopade som skriftlig bevisning utdrag ur ordböcker.
Semyre åberopade som skriftlig bevisning ett föreläggande från Patent- och registreringsverket, ett sakkunnigutlåtande samt fakturor, orderbekräftelser och produktbeskrivningar.
S.B. AB åberopade som skriftlig bevisning en broschyr och en produktbeskrivning.
Semyre åberopade utsagor under sanningsförsäkran av G.Å. och H.G.
S.B. AB åberopade utsaga under sanningsförsäkran av S.B.
G.Å. uppgav bl.a. följande. Han började arbeta med kontrollapparater för kabelindustrin i början av 1990-talet. Han har inte haft några kontakter med S.B. AB och kände inte tidigare till bolaget. Inledningsvis levererade Semyre kontrollapparater med namnet NesteDot till Neste Polyeten AB, som dock snart bytte namn till Borealis AB. Semyre behövde då ta fram ett nytt namn på kontrollapparaterna och valet föll på DotChecker. Det var naturligt att använda orden "dot" och "checker" eftersom de beskriver en företeelse på ett enkelt sätt. När Hanson besökte Henry i juni 1995 kan han inte ha undgått att se skylten med beteckningen DotChecker.
H.G. berättade bl.a. följande. Han började arbeta hos Semyre 1994. Tidigare hade han bl.a. arbetat för S.B. AB. Han kände till att S.B. AB använde märkena Mitchell, Unigel, Uninop, Uniglit och Unipell. Ordet "dotchecker" användes inte av S.B. AB och han hörde aldrig det ordet nämnas under sin anställning där. Namnet "DotChecker" togs fram inom Semyre när han och G.Å. gjorde en lista över tänkbara namn för en apparat för kontroll av transparent material för råvara till kraftkabel. Urvalskriteriet var att namnet skulle vara beskrivande för apparatens funktion.
S.B. uppgav bl.a. följande. Han är utbildad tekniker och verkställande direktör i S.B. AB. Inom bolaget har han sedan 1981 arbetat med utveckling av kontrollapparater för kabelindustrin. Det är en bransch som är mycket liten och S.B. AB har därmed få konkurrenter. S.B. AB är världsledande på unidot- och uninoptekniken. Ordet DOTCHECKER är inte ett beskrivande ord men internt, inom bolaget, är det möjligt att säga t.ex. en "dot-maskin" när en apparat som kontrollerar föroreningar i transparent material åsyftas. Orsaken till att S.B. AB stannade för namnet DOTCHECKER var att ordet inte förknippades med ett visst företag. Ordet "dot" ville man gärna få med eftersom det är ett ord som kunderna lätt kan minnas; det är t.ex. få kunder på den internationella marknaden som minns honom vid namn men om han presenterar sig som "Mullen" vet alla vem han är. Han kände vid ansökan om registrering inte till att Semyre använt ordet DotChecker.
Stenungsunds tingsrätt (1999-06-24, rådmännen Rice och Young samt tingsfiskalen Whitaker) hävde S.B. AB:s varumärkesregistrering nr 317 185 DOTCHECKER.
I domskälen anförde tingsrätten följande.
Av 13 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Avgörande är dels om märket i det praktiska livet kan fungera som ett individualiseringsmedel, dels om märket kan förbehållas en enskild varumärkeshavare utan att konkurrenternas möjlighet att marknadsföra sina varor och tjänster blir otillbörligt beskuren. Så snart någon av dessa frågor besvaras nekande saknar märket erforderlig distinktivitet (SOU 1958:10 s. 269 f). Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande skall enligt lagrummet inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Frågan om ett varumärke har särskiljningsförmåga skall avgöras vid en bedömning av märket i dess helhet (SOU 1958:10 s. 271). Under förarbetena till varumärkeslagen diskuterades även i vilken utsträckning ett ords betydelse i ett främmande språk bör beaktas vid bedömningen av ordets särskiljningsförmåga (se prop. 1960:167 s. 97 och 101 samt SOU 1958:10 s. 271). Det framhålls bl.a. att hänsyn framför allt borde tas till de övriga nordiska ländernas språk och de stora världsspråken. Vidare borde särskild vikt fästas vid hur ordet var ägnat att uppfattas i den omsättningskrets till vilken varan riktade sig.
DOTCHECKER är registrerat som varumärke för varuslagen "optiska instrument och bildanalysapparater och instrument för kontroll av råvaran till kraftkablar" (klass 9). Varumärket utgörs av ett sammansatt ord där beståndsdelarna är de engelska ordet "dot" och "checker". "Dot" betyder som regel prick eller fläck medan "checker" betyder kontrollant eller kontrollör. I det engelska språket beskrivs "dot" bl.a. med ordet "spot". Det sammansatta ordet, som inte synes förekomma i det engelska språket, betecknar sålunda en person eller en apparat som kontrollerar prickar eller fläckar. Ordet ger en tydlig association till att det som kontrolleras är smuts eller något som negativt avviker från omgivningen (jfr ord som "fläckborttagare" och "fläckurtagningsmedel"). Att det ingående ledet "checker" i och för sig klart beskriver varans användning som kontrollinstrument är uppenbart. Varumärket DOTCHECKER får mot bakgrund av det anförda, oaktat att det är sammansatt av engelska ord, anses i hög grad deskriptivt för varuslaget "instrument för kontroll av råvaran till kraftkablar". Märket DOTCHECKER kan därför inte anses vara ägnat att utmärka att varan härrör från en särskild näringsidkare och är således inte heller ägnat att uppfattas som ett varumärke. Med andra ord saknar DOTCHECKER erforderlig distinktivitet för varuslaget "instrument för kontroll av råvaran till kraftkablar". Nämnda varuslag kan till övervägande del sorteras in under varuslagen "optiska instrument" och "bildanalysapparater". DOTCHECKER saknar därför erforderlig distinktivitet även för de varuslagen. Varumärkesregistreringen nr 317 185 DOTCHECKER strider sålunda mot regeln i 13 § första stycket varumärkeslagen. Semyres yrkande om hävning av registreringen skall därför bifallas.
S.B. AB överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla Semyres talan.
Semyre bestred ändring.
Parterna åberopade samma grunder som vid tingsrätten och utvecklade i allt väsentligt sin talan i enlighet med vad som framgår av tingsrättens dom.
I hovrätten förebragtes samma muntliga och skriftliga bevisning som vid tingsrätten, varvid S.B. och G.Å. hördes på nytt. H.G:s uppgifter vid tingsrätten förebragtes genom banduppspelning.
Hovrätten för Västra Sverige (2001-07-06, hovrättsråden Molina, White och Morgan, referent, samt hovrättsassessorn Wiggins) fastställde tingsrättens domslut med följande skäl.
Genom G.Å:s uppgifter, som stöds av vad Rivera berättat, finner hovrätten utrett att uttrycket "dots" används i anslutning till de föroreningar som kan uppstå på den transparenta tejpen som är en del av isoleringsmaterialet i en högspänningskabel. Dessa föroreningar kan vara av olika slag men ser alla ut som fläckar vid en kontroll av materialet.
Hovrätten finner lika med tingsrätten att ordet DOTCHECKER är ett sammansatt ord där beståndsdelarna är de engelska orden "dot" och "checker". Såsom tingsrätten funnit kan ordet "dot" betyda "fläck" eller "prick". Ordet "check" kan betyda att kontrollera och därmed kan "checker", även om det inte är lika självklart, ges innebörden "en som kontrollerar något". Det sammansatta ordet synes inte förekomma i det engelska språket.
Av förarbetena till varumärkeslagen framgår att frågan om ett varumärke har särskiljningsförmåga skall avgöras vid en bedömning av märket i dess helhet och att någon analys eller uppdelning av märket i olika delar, som prövas var för sig, som regel inte bör förekomma (SOU 1958:10 s. 271). I enlighet med utvecklingen i rättspraxis (se t.ex. RÅ 1997 not 17) bör emellertid vid prövningen i förevarande fall uppmärksammas vad de enskilda orden kan betyda. Vid denna prövning och med beaktande av vad som ovan anförts om att ordet "dot" förekommer i branschen med en specifik innebörd samt då det omtvistade ordet används inom en kundkrets där det engelska språket är vanligt förekommande finner hovrätten att ordet DOTCHECKER får uppfattas som huvudsakligen beskrivande för det som apparaturen utför. Som varumärke saknar ordet därmed sådan särskiljningsförmåga som erfordras för att registrering skall kunna ske. Lika med tingsrätten finner hovrätten därför att Semyres yrkande om hävning av registreringen skall bifallas redan på den i första hand åberopade grunden.