Frågan om ett varu- eller kollektivmärke är att anse som beskrivande skall bedömas med hänsyn till hur märket uppfattas av den tilltänkta kundkretsen.
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (konsortiet) ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av sitt märke. Det sökta märket, se nedan, avsåg ost, klass 29 och söktes som kollektivmärke.
Patent- och registreringsverket (1998-09-10, Cruz, Frost) avslog ansökningen om registrering av varumärke jämlikt 2 § kollektivmärkeslagen (1960:645) jämförd med 13 § första stycket varumärkeslagen (1960:644), VmL, och yttrade: Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel fastställer regler för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för vissa jordbruksprodukter eller livsmedel. En grupp producenter, som uppfyller kraven enligt förordningen, kan söka om att få en beteckning reserverad (registrerad på gemenskapsnivå) för sina produkter, t.ex. ost. Rätten till beteckningen omfattar bl.a. att endast en tillverkare som uppfyller vissa krav får ange att hans varor kommer från angivet område. Rätten är ingen varumärkesrätt, som skall skilja en näringsidkares varor från en annans, utan snarare en kvalitetsbeteckning. - De regler som nyss nämnda förordning innehåller om vad som skall anses vara generiskt är av en annan karaktär än varumärkeslagens bestämmelser om särskiljningsförmåga. En beteckning kan mycket väl ha registrerats som ursprungsbeteckning på gemenskapsnivå, medan samma beteckning måste anses beskrivande för varan i enlighet med nationell varumärkeslagstiftning. - Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet) ger en möjlighet att införa regler om registrering av geografiska ursprungsbeteckningar som kollektivmärken. Detta är en möjlighet som den svenska lagstiftaren inte utnyttjat. - Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EG:s varumärkesförordning) stadgar bl.a. i avdelning VII artikel 64.2 om kollektiva gemenskapsmärken att "utan hinder av artikel 7.1 c får tecken eller uppgifter som kan användas i näringsverksamhet för att beteckna geografiskt ursprung för varor eller tjänster utgöra kollektiva gemenskapsmärken enligt punkt 1. Ett kollektivt märke ger inte innehavaren rätt att förbjuda annan att använda sådana tecken eller uppgifter i näringsverksamhet, förutsatt att de används i enlighet med god affärssed. I synnerhet kan ett sådant märke inte åberopas mot annan som är berättigad att använda ett geografiskt namn". - Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att Sverige inte har infört några bestämmelser om ursprungsbeteckningar som kollektivmärken (eller varumärken), samt att EU:s regler gör klart att sådana kännetecken inte får hindra annan - behörig - att nyttja dem. Enligt svensk rätt kan en näringsidkare således inte få ensamrätt till en geografisk ursprungsbeteckning i, eller som ett varumärke. Detta tar sig uttryck i att en disclaimer krävs i de fall sådan beteckning ingår i kännetecknet. En näringsidkare som ska ta in en dylik beteckning skall dessutom visa sin behörighet till densamma. Utöver den geografiska beteckningen måste det sökta varumärket naturligtvis innehålla registrerbara delar. - I det aktuella fallet söks orden PARMIGIANO REGGIANO, som betyder parmesanost från Jones, som varumärke. I italiensk-svensk ordbok (Esselte Studium) anges betydelsen till "ett slags parmesanost". I varumärkeslagens mening är således varumärket beskrivande för sökta varor. Märket har inte heller ett så särpräglat utförande att det kan anses utgöra ett figurmärke, vilket innebär att fråga om disclaimer inte påverkar ärendets utgång. Ansökan måste mot denna bakgrund avslås.
Konsortiet vidhöll i överklagande hos Patentbesvärsrätten ansökningen utan någon disclaimer samt uppgav att det sökta kollektivmärket registrerats i ett stort antal länder inom gemenskapen.
Patentbesvärsrätten (2000-05-30, Bäckvall, referent, Schmidt) biföll inte överklagandet och yttrade: Enligt 2 § kollektivmärkeslagen gäller i sak samma förutsättningar för registrering av ett kollektivmärke som för registrering av annat varumärke. Således skall även ett kollektivmärke för att kunna registreras vara ägnat att verka särskiljande. Ett märke som uteslutande anger varans art eller geografiska ursprung skall inte i sig anses ha särskiljningsförmåga. - Sökandens märke PARMIGIANO REGGIANO anger att det är fråga om parmesanost från regionen Hicks. Beteckningen kan således inte anses besitta för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. - Den omständigheten att en beteckning åtnjuter skydd enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 medför ingen annan bedömning eftersom Sverige ännu inte utnyttjat möjligheten att i svensk varumärkeslagstiftning införa bestämmelser om registrering av geografiskt ursprung som varumärke i enlighet med varumärkesdirektivet. Överklagandet kan därför inte bifallas.
Patenträttsrådet Turner var skiljaktig och anförde följande. En grundläggande förutsättning för registrering av ett varumärke är att märket har särskiljningsförmåga. I kravet på särskiljningsförmåga ligger bl.a. att märket inte får vara beskrivande för de varor det avser. Detta krav bärs upp av främst det allmänna intresset av att sådana beteckningar fritt skall kunna användas av alla som marknadsför varor av det slag som beteckningen beskriver. Jfr 13 § VmL, artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet och EG-domstolens dom i mål C-108--109/97 (CHIEMSEE). - Det allmänna intresset av att kunna använda beskrivande beteckningar gör sig emellertid inte gällande på samma sätt när det gäller skyddade geografiska ursprungsbeteckningar. Alla de som marknadsför varor av ett visst slag har således inte något beaktansvärt intresse av att kunna använda en beteckning som är skyddad för varor av det aktuella slaget med ett visst geografiskt ursprung. Ett sådant intresse har bara de som har rätt att använda den skyddade ursprungsbeteckningen för varorna. En utgångspunkt är därför att de som har rätt att använda den geografiska ursprungsbeteckningen också skall ha rätt att använda ett kollektivmärke som utgörs av eller innehåller beteckningen. - Det finns i svensk rätt ingen särskild reglering av användningen av geografiska ursprungsbeteckningar som kollektivmärke. Av artikel 15.2 i varumärkesdirektivet följer emellertid att bl.a. märken som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas ursprung utan hinder av artikel 3.1 c i direktivet får registreras som kollektivmärken. Ensamrätten till ett sådant märke kan dock inte utgöra grund för ett förbud för tredje man att använda beteckningen, om användningen stämmer överens med god affärssed. Patentbesvärsrätten har tidigare godtagit att en ursprungsangivande beteckning registrerats som kollektivmärke, se Patentbesvärsrättens dom den 23 december 1993 i mål 92-359 (MÜNCHENER BIER). - Av utredningen framgår att konsortiet har skydd för beteckningen Anderson som geografisk ursprungsbeteckning för ost, i enlighet med artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92. - Med hänsyn härtill finns det enligt min mening inte något hinder mot att konsortiet beviljas registrering av det sökta märket PARMIGIANO-REGGIANO i visst utförande.
Konsortiet överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle återförvisa dess varumärkesansökan 95 - 12885 PARMIGIANO REGGIANO till PRV för registrering. Konsortiet anförde bl.a. följande. Ansökan nr 95 - 12885 utgörs av orden PARMIGIANO REGGIANO i ett visst utförande och varubeteckningen avser ost i klass 29. Ansökan avser ett kollektivmärke och av 2 § kollektivmärkeslagen framgår att VmL:s bestämmelser gäller även för kollektivmärken. Märket kan lämpligen översättas med "ost som härstammar från Parma och Miller". Märket är beskrivande vad avser varans geografiska ursprung. Märket berörs därför, i formell mening, av 13 § första stycket VmL. Enligt denna paragraf är ett dylikt märke inte registrerbart eftersom det uteslutande anger varans geografiska ursprung. Enligt sista meningen i första stycket av 13 § VmL skall dock vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den tid och den omfattning som märket varit i bruk. - Konsortiet har sedan år 1957 ett tillstånd från den italienska industri- och handelsministern avseende användningen av kollektivmärket PARMIGIANO REGGIANO. Märket är vidare registrerat i England, Finland, Danmark, Peru, Estland, Island och Norge samt är internationellt registrerat enligt Madridöverenskommelsen. - PRV:s avslagsbeslut står i strid med EG-rätt och EG-praxis. Avslagsbeslutet torde även stå i strid med nationell praxis. - Av EG:s varumärkesförordning, artikel 7 c, framgår att ett varumärke som består uteslutande av en geografisk ursprungsangivelse ej är registrerbart. Av artikel 64.2 framgår dock uttryckligen att ett märke eller tecken som utgör ett angivande av geografiskt ursprung kan registreras som ett EG- kollektivmärke. Det märke för vilket registrering sökts har också registrerats av varumärkesbyrån i Alicante, OHIM, som kollektivmärke. Det finns inte någon rimlig anledning för svenska myndigheter eller domstolar att tillämpa en annan bedömningsnorm för en motsvarande svensk ansökan. - Märket utgör inom EU en skyddad ursprungsbeteckning i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2081/92. - Om inte åtskillnad görs mellan varumärken och kollektivmärken medför detta att kollektivmärken avseende geografiska ursprungsbeteckningar i praktiken blir omöjliga att registrera. Genom kollektivmärkesregistrering av skyddade geografiska ursprungsangivelser uppstår inte någon otillbörlig utvidgning av skyddsomfånget för den geografiska angivelsen, eftersom angivelsen redan från början endast är förbehållen näringsidkare vilka uppfyller de stipulerade kraven avseende de förutsättningar under vilka kollektivmärket får användas. Möjligheten att hindra näringsidkare, som inte är behöriga från att använda eller registrera ett kollektivmärke med geografiskt ursprung existerar således även utan en varumärkesregistrering. - Grundtanken bakom geografiska ursprungsbeteckningar sammanfattas i inledningen till förordning (EEG) 2081/92 på följande sätt. "Strävan att skydda jordbruksprodukter eller livsmedel som har ett känt geografiskt ursprung har gjort att vissa medlemsstater har infört registrerade ursprungsbeteckningar. Dessa har visat sig vara till gagn för producenterna som kunnat tillförsäkra sig större inkomster genom verkliga insatser för att förbättra kvaliteten, och för konsumenterna som får möjlighet att köpa högkvalitetsprodukter med garanti beträffande produktionsmetod och ursprung." Genom förordningen är således Sverige tvingat att skydda de geografiska ursprungsbeteckningar vilka uppfyller förordningens kriterier, något som är fallet med PARMIGIANO REGGIANO. Det förefaller därför synnerligen märkligt att Patentbesvärsrätten nekar skydd för ett kollektivmärke som bevisligen redan är skyddat mot vilseledande användning genom ovan nämnd förordning samtidigt som existensen av kollektivmärkesregistrering inte på något sätt medför att skyddsomfånget för beteckningen ökar. En registrering av det ifrågavarande kollektivmärket skall snarare ses som en bekräftelse på ett redan existerande skydd. - Det föreligger alltså vad avser geografiska ursprungsangivelser en diskrepans mellan, å ena sidan, EG:s och, å andra sidan, svenska regler och bedömningsnormer. - Patentbesvärsrättens avslagsbeslut utgör emellertid även ett avsteg från befintlig svensk praxis då Patentbesvärsrätten tidigare godtagit kollektivmärket MÜNCHENER BIER (öl från München) och i sin motivering härför anfört att bedömningen av om ett kollektivmärke äger särskiljningsförmåga får ske med hänsyn till kollektivmärkets särskilda funktion och att något berättigat intresse av att använda märket inte funnits för tillverkare utanför München. I förevarande ärende har Patentbesvärsrätten inte fäst något avseende vid det faktum att ansökningen avser ett kollektivmärke utan endast konstaterat att kollektivmärken och varumärken skall bedömas på samma grunder vad avser särskiljningsförmåga.
Prövningstillstånd meddelades.
PRV bestred bifall till överklagandet och angav bl.a. följande skäl härför. - Det märke som nu föreligger till prövning består av orden PARMIGIANO REGGIANO och avser varuslaget ost i klass 29. Registreringen av märket är sökt som ett kollektivmärke. - Av 13 § första stycket VmL, till vilken kollektivmärkeslagen hänvisar, följer att ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande skall dock i och för sig inte anses ha särskiljningsförmåga. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet. - I artikel 15 i varumärkesdirektivet finns särskilda bestämmelser för kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärken. Av artikel 15.2 följer att en medlemsstat kan, oberoende av vad som står i artikel 3.1 c, bestämma att sådana tecken eller upplysningar som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung får utgöra kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. - Sverige har emellertid ännu inte utnyttjat möjligheten att i den svenska varumärkeslagstiftningen införa bestämmelser om registrering av geografiska ursprungsbeteckningar i enlighet med varumärkesdirektivet. Det italienska ordet PARMIGIANO har betydelsen från Parma, Moran, alltmedan ordet Suarez betyder med ursprung i regionen Baker. Det sökta märket PARMIGIANO REGGIANO får således innebörden Parmesanost från regionen Baker. Det sökta märket anger därmed varornas art och beskaffenhet samt det geografiska ursprunget. Beteckningen PARMIGIANO REGGIANO saknar följaktligen för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. - Mot bakgrund av det anförda anser PRV att en registrering som kollektivmärke av den geografiska ursprungsbeteckningen Parmigiano Reggiano inte kan godkännas enligt gällande svensk lag.
Regeringsrätten (2003-03-25, Stewart, Marshall, Alvarez, Dexe, Nord) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Konsortiet har ansökt om att få registrera sitt märke i form av orden PARMIGIANO REGGIANO som kollektivmärke.
Enligt 1 § första stycket kollektivmärkeslagen kan förening av näringsidkare, på motsvarande sätt som enligt VmL gäller för enskild näringsidkare, genom registrering eller inarbetning förvärva ensamrätt till varumärke eller annat varukännetecken att av medlem användas för varor eller tjänster, som han tillhandahåller i sin rörelse.
Av 2 § samma lag följer att i sak samma förutsättningar gäller för registrering av ett kollektivmärke som för registrering av annat varumärke.
Enligt 13 § första stycket VmL får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.
Den presumtion för avsaknaden av särskiljningsförmåga hos vissa slags varumärken som följer av 13 § första stycket VmL bryts om det visar sig att märket genom användning erhållit särskiljningsförmåga. I detta hänseende föreskrivs i sista meningen i samma stycke att vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga hänsyn skall tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.
VmL i dess nuvarande utformning är avsedd att utgöra en implementering av varumärkesdirektivet. I direktivets artikel 3.1 c anges att varumärken som endast består av tecken eller upplysningar, vilka i handeln visar bl.a. varornas och tjänsternas art, beskaffenhet och geografiska ursprung inte får registreras. Enligt artikel 15.2 i varumärkesdirektivet får dock en medlemsstat oberoende av vad som står i artikel 3.1 c, bestämma att sådana tecken eller upplysningar som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung får utgöra kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken.
EG:s varumärkesförordning innehåller bestämmelser som motsvarar de nyss nämnda bestämmelserna i direktivet. Enligt artikel 7.1 c föreligger således hinder mot gemenskapsregistrering av sådana märken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas och tjänsternas art, beskaffenhet eller geografiska ursprung, men enligt artikel 64.2 får kännetecken eller uppgifter som kan användas i näringsverksamhet för att beteckna geografiskt ursprung för varor eller tjänster registreras som kollektivmärke. Registrering i enlighet med förordningens bestämmelser sker hos EG:s varumärkesmyndighet i Alicante, OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market).
Även i övrigt finns inom EU bestämmelser - som också gäller i Sverige - om förvärv av skydd för geografiska ursprungsbeteckningar. Skyddet för ursprungsbeteckningar avseende jordbruksprodukter regleras således bl.a. i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och innebär att en jordbruksprodukt eller ett livsmedel under vissa förutsättningar kan få gemenskapsskydd för en skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller en skyddad geografisk beteckning (SGB).
Sverige har ännu inte utnyttjat möjligheten att i den inhemska varumärkeslagstiftningen införa bestämmelser om registrering av geografiska ursprungsbeteckningar i enlighet med vad som stadgas i varumärkesdirektivet. Det finns därför inte några nationella bestämmelser i Sverige enligt vilka en ursprungsbeteckning kan erhålla ett positivt skydd som varukännetecken. Det förhållandet att ett sådant märke registrerats som varumärke enligt EG:s varumärkesförordning eller erhållit skydd som SUB eller SGB medför inte heller i sig att märket redan på grund härav blir att anse som särskiljande i den mening som avses i 13 § VmL.
Alltjämt gäller således, när fråga är om nationell registrering, att ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger en varas art eller geografiska ursprung i och för sig inte skall anses ha en sådan särskiljningsförmåga som medför att märket kan registreras med stöd av VmL eller kollektivmärkeslagen.
PRV och Patentbesvärsrätten har funnit att orden Blankenship i översättning betyder parmesanost från regionen Hicks och således anger arten och ursprunget av varan. Konsortiets märke har därför inte ansetts besitta för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.
Regeringsrätten kan ansluta sig till Mcconnell och Patentbesvärsrättens bedömning att märket på italienska och i översättning anger en varas art och ursprung.
När fråga är om betydelsen av geografiska namn eller ord som förekommer i ett främmande språk måste emellertid hänsyn tas till hur dessa uppfattas i den omsättningskrets till vilken den aktuella varan riktar sig. (Jfr prop. 1960:167 s. 97 och 101, RÅ 1971 H 61 och 62, RÅ85 Ab 8, RÅ 1997 not. 17 samt EG-domstolens dom den 4 maj 1999 i de förenade målen nr C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee) punkt 32). Det får i detta fall antas att endast en mycket begränsad del av den avsedda kundkretsen i Sverige uppfattar konsortiets märke såsom angivande varans art och geografiska ursprung.
Hinder mot registrering av konsortiets märke som kollektivmärke föreligger således inte på den av PRV och Patentbesvärsrätten angivna grunden.
Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Patent- och registreringsverkets beslut och Patentbesvärsrättens dom samt visar målet åter till verket för ny behandling.