Vid prövning av frågan om en patentsökt uppfinning uppfyllt kravet på uppfinningshöjd i 1 kap. 2 § första stycket patentlagen (1967:837) har, under hänvisning till praxis inom Europeiska patentverket, särskild betydelse tillmätts det förhållandet att patentkravet bedömts inrymma en upptäckt eller formulering av ett inte förut känt problem.
C.W.W. ansökte den 11 februari 1983 hos Patent- och registreringsverket (PRV) om patent på en uppfinning benämnd "Riktningsmarkerande remsa för vägar och liknande". Markeringsremsan bestod av ett tunt förformat böjligt plastmaterial och var avsedd att anbringas på och vidhäftas en vägyta eller liknande underlag för att indikera t.ex. en färdriktning. Remsans ovansida var utformad så att det med vissa bestämda mellanrum bildades tvärs över remsan gående upphöjda kilar som i huvudsak hade parallelltrapetsens form i längdsnitt. Varje kil hade en plan övre yta och lutande främre och bakre sidoytor. Den plana ytans längd angavs vara jämförlig med längden på den yta som bildade mellanrum mellan två på varandra följande kilar. Förhållandet mellan höjden på varje kil och längden på den övre plana ytan var av storleksordningen 1/6 och vinkeln för de lutande sidoytorna huvudsakligen 0-45? . De lutande ytorna var försedda med totalreflekterande pärlor inbäddade till omkring 60 procent i remsans material. Ansökan omfattade sex patentkrav.
Tvärsnitt av riktningsindikerande  ytmarkeringsbana enligt uppfinningen.
PRV förelade den 3 december 1986 C.W.W. att avge yttrande över vissa anmärkningar av huvudsakligt innehåll att en riktningsindikerande ytmarkeringsremsa med liknande utformning som den patentsökta var förut känd genom vissa patenterade uppfinningar, bl.a. SE 216 267.
Tvärsnitt av riktningsindikerande ytmarkeringsbana enligt patent SE 216 267.
I anledning av föreläggandet ingav C.W.W. den 29 april 1987 en skrivelse med åtta nya patentkrav. I krav 1 angavs bl.a. att ytmarkeringsremsan kännetecknades av att höjden av varje upphöjd del var liten i förhållande till bredden av den upphöjda delens övre yta, att varje lutande yta var försedd med ett lager av totalreflekterande pärlor så att åtminstone den övre pärlraden var synlig på avstånd på natten för en bilist genom reflektion av strålkastarljuset samt att utformningen, dimensioneringen och avståndet mellan de upphöjda delarna väljs så att markeringen väsentligen inte förmörkas av skuggor från de upphöjda delarna vid solsken och så att därigenom markeringsremsan är klart synlig för en bilist såväl dagtid som nattetid.
Genom beslut den 22 juli 1987 avslog PRV ansökningen på den grunden att uppfinningen inte var patenterbar. Därvid hänvisade verket till att en riktningsindikerande ytmarkeringsbana av angiven beskaffenhet var förut känd genom patent SE 216 267 och att vad som angetts såsom kännetecken för dess utformning enligt patentkrav 1 fick anses utgöra sådana konstruktiva detaljutformningar för vilka ett patentskydd inte var motiverat. Verket anförde vidare att ytmarkeringens utformning som en remsa enligt SE 216 267 fick anses närliggande; sådana remsor fick anses allmänt kända, t.ex. genom patent DE, A1, 2 917 184. Även vad som angavs i patentkraven 2-8 fick anses utgöra sådana närliggande detaljutformningar för vilka ett patentskydd inte var motiverat.
I överklagandet till Patentbesvärsrätten anförde C.W.W. synpunkter på de av PRV åberopade patentskrifterna, varvid han framhöll att hans uppfinning klart skilde sig både med avseende på konstruktion och verkan från anordningarna enligt de nämnda skrifterna och att uppfinningen inte heller kunde anses närliggande för en fackman. I skrivelse som ingavs den 17 juni 1991 underströk C.W.W. att hans patentsökta markeringsremsa uppfyllde - utöver krav på god synlighet nattetid, god hållbarhet och billig tillverkning, vilka i viss mån uppfylldes även av vissa anförda patenterade anordningar - krav på god synlighet dagtid, även vid motsol, samt hade egenskapen att uppfattas som en närmast heldragen linje. Skälet till att hans remsa uppfyllde samtliga dessa krav var främst att den hade rätt förhållande mellan höjd och bredd av remsans upphöjda delar, ett förhållande som han hade kommit fram till genom sitt utvecklingsarbete med rikhaltiga försök.
Sedan Patentbesvärsrätten (Pernold, Carson, Johnson) hållit muntlig förhandling i målet åberopade C.W.W. med skrivelse som kom in den 8 november 1991 ett nytt patentkrav 1 avsett att ersätta tidigare patentkrav. Detta nya krav innebar väsentligen en mer koncentrerad beskrivning av markeringsremsan med dess kännetecken än i de tidigare kraven. Vidare lämnades en måttangivelse, 7.62 mm, avseende dels längden på den plana övre ytan på varje kil, dels längden på ytorna mellan två på varandra följande kilar.
Patentbesvärsrätten (1991-11-29, Pernold, Carson, referent, Johnson) biföll inte besvären och anförde som skäl: En riktningsindikerande ytmarkeringsremsa i huvudsak enligt ingressen till kravet är förut känd exempelvis genom svenska patentskriften 216 267 (se bl.a. s. 2, v sp, r 40-43 och s. 3, v sp, r 4-5 och 16-22). Det krävs ingen uppfinnarinsats av konstruktören för att genom provning (se skrift inkommen den 17 juni 1991, s. 2, r 1-3) bestämma sådana lämpliga värden på dimensionerna och pärlornas inbäddningsgrad som anges i den kännetecknande delen av kravet. Kravet anger därför ingen patenterbar uppfinning.
C.W.W. yrkade i överklagande att Regeringsrätten med ändring av Patentbesvärsrättens dom skulle återförvisa hans ansökan till PRV för meddelande av patent. Till stöd för yrkandet anfördes bl.a. följande. Fråga var om patenterbarheten av en s.k. problemuppfinning. Att upptäcka ett problem och tillhandahålla en lösning av detta kunde vara patenterbart då själva formuleringen eller upptäckten av problemet innebar ett uppfinningsarbete, och detta även om lösningen på problemet låg nära till hands för en fackman. I detta fall hade uppfinnaren insett att orsaken till att det var svårt att se vägmarkeringar vid stark, lågt stående motsol var att markeringens kilformer kunde skugga varandra. Detta hade inte tidigare varit känt. Att det görs ett antal försök för att ta fram bästa möjliga lösning var naturligt, men detta påverkade inte uppfinningsidén. Problemet löstes genom att man anordnade en plan övre yta på kilarna. Denna utformning av remsan, specificerad enligt patentkravet, gav god synlighet både nattetid och dagtid vid olika ljusförhållanden.
Prövningstillstånd meddelades.
Regeringsrätten (1998-02-12, Tottie, Stevens, Holstad, Gibson, Davis) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Målet gäller om den patentsökta markeringsremsan bygger på en uppfinning som uppfyller kraven i 1 kap. 2 § första stycket patentlagen (1967:837). I lagrummet föreskrivs att patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån. Bestämmelsen innebär att såväl nyhetskravet som ett krav på uppfinningshöjd skall vara uppfyllda.
I fråga om kravet på uppfinningshöjd är att notera att Europeiska patentverkets (EPO) praxis ger stöd för att under vissa omständigheter tillmäta upptäckten av ett problem särskild betydelse vid bedömningen av om ett uppfinningsarbete föreligger (jfr EPO:s besvärskammares avgörande i mål T 2/83, Official Journal EPO 1984/6 s. 265, samt Guidelines for examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.4 (i)). Att den praxis som kommer till uttryck inom EPO skall beaktas vid intern rättstillämpning inom ramen för vad som är förenligt med svensk lagstiftning framgår av rättsfallet RÅ 1990 ref. 84.
Med den ifrågavarande anordningen avses att åstadkomma en markeringsremsa som är väl synlig under skilda siktförhållanden såväl dagtid, inte minst i stark motsol, som nattetid. Av handlingarna framgår att riktningsindikerande markeringsremsor för vägbanor m.m. är förut kända genom olika patentskrifter. Även om det i någon sådan patentskrift (särskilt SE 330 395) har anförts att den avsedda vägmarkeringen skall vara synlig både på dagen och på natten, har dock uppfinningen i det fallet främst varit inriktad på att lösa problemet med synlighet i fullt mörker och strålkastarbelysning. På grund härav och då övriga åberopade patentskrifter inte heller nämnvärt uppmärksammar betydelsen av skilda ljusförhållanden i sammanhanget finns enligt Regeringsrättens mening fog för C.W.W:s ståndpunkt att patentansökningen inrymmer en upptäckt eller formulering av ett problem som inte är förut känt. Redan detta talar med viss styrka för att en uppfinning av erforderlig uppfinningshöjd är för handen.
I underinstansernas avgöranden har särskilt framhållits den svenska patentskriften SE 216 267. Denna beskriver ett ljusreflekterande vägmarkeringsmaterial samt ett förfarande för dess framställning. Materialet framställs av en plastmassa med inblandade små glaspärlor och med förhöjningar på ovansidan i reliefmönster. Såsom Patentbesvärsrätten pekat på finns det vissa likheter med den nu aktuella patentansökningen bl.a. i fråga om hur upphöjningarna kan vara utformade (pyramidformade med trubbiga toppar eller såsom koner, vågkammar etc.) och hur de reflekterande glaspärlorna anbringas. I utformningen skiljer sig dock anordningen enligt patentansökningen i ett flertal hänseenden från den som avses i den anförda patentskriften. Dessa skillnader får anses vara av väsentlig betydelse för att markeringsremsan skall kunna fylla sin avsedda funktion under skilda ljusförhållanden dygnet runt. Uppfinningen enligt den nämnda patentskriften är vidare särskilt inriktad på att lösa ett problem avseende tillverkningen av materialet, nämligen att åstadkomma reflexverkan redan från början av dess användning och inte först som följd av en tids nötande inverkan från trafiken. Enligt patentskriften antyds för övrigt inte att vägmarkeringsmaterialet är utformat med inriktning på synbarhet under olika ljusförhållanden.
Med hänsyn till angivna omständigheter bedömer Regeringsrätten att patentskriften SE 216 267 inte lägger hinder i vägen för att anse C.W.W:s markeringsremsa patenterbar. På motsvarande sätt får bedömas att det inte föreligger tillräckliga skäl att betrakta någon av de övriga i målet åberopade patentskrifterna såsom patenthindrande i förhållande till den aktuella markeringsremsan.
På grund av det anförda finner Regeringsrätten att patent i anledning av ifrågavarande ansökan inte bort vägras med hänvisning till att patentkravet inte innefattar någon patenterbar uppfinning. Underinstansernas avgöranden skall därför upphävas och målet visas åter till PRV för fortsatt handläggning.
Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Patentbesvärsrättens dom och Frederick beslut samt visar målet åter till verket för fortsatt handläggning.