Fråga huruvida innehavaren av ett registrerat varumärke gjort verkligt bruk av varumärket. 25 a § varumärkeslagen (1960:644).
Intel Corporation förde vid Stockholms tingsrätt den talan mot Empresa Nacional de Telecommunicaciones S.A. som framgår av tingsrättens dom.
Tingsrätten (rådmannen Harris) anförde i dom den 9 november 2002:
Yrkanden m.m.
Intel Corporation (Intel) är, efter ansökan i december 1970, innehavare av det registrerade varumärket intel (reg. nr 147 854). Varumärket är registrerat för varorna halvledarminnen och integrerade kretsar (varuklass 9). Bolaget innehar också, efter ansökan år 1991, det registrerade ord- och figurmärket intel inside. Märket är registrerat för mikroprocessorer. Bolaget innehar också, efter ansökningar i april 1996, gemenskapsvarumärkena intel (ansökningsnummer 464), INTEL (ansökningsnummer 513) och intel inside (ansökningsnummer 539). Gemenskapsvarumärkena är registrerade bl.a. för ett flertal dator- och telekommunikationsrelaterade varor och tjänster i klasserna 9, 16, 38 och 42.
Empresa Nacional de Telecommunicaciones S.A. (Potter) innehar det registrerade varumärket ENTELCARD (reg. nr 308 697). Märket, som registrerades den 16 februari 1996, är registrerat för tjänsterna utställande av telefonkreditkort (klass 36) och publika och privata telekommunikationstjänster (klass 38). Bolaget innehar också varumärket Fritz (reg. nr 321 915); ett ord och figurmärke, vilket registrerades den 28 februari 1997. Märket är registrerat för finansiering av telekommunikationstjänster, medelst kreditkort (klass 36) och för publika och privata telekommunikationstjänster.
Intel har yrkat att registreringarna av varumärkena ENTELCARD och Fritz hävs. Intel har som grund för detta åberopat att verkligt bruk av varumärkena inte har skett inom en period av fem år före stämningsansökans ingivande den 29 april 2002.
Potter har bestritt yrkandet om hävning. Som grund för bestridandet har bolaget åberopat att Intel inte lider förfång av bolagets varumärkesregistreringar och, i vart fall, att varumärkena brukats inom femårsperioden.
Intel:
Intel är ett multinationellt bolag grundat år 1968. Bolaget tillhandahåller ett flertal tjänster för datorer och är idag ett av världens största företag på området för halvledarprodukter. Intel var också först på marknaden med s.k. mikroprocessorer. Intel har sedan år 1995 lagt ned omkring 35 miljoner kronor på marknadsföring. Sedan år 1971 har 500 miljarder avbildningar av bolagets varukännetecken distribuerats över hela världen. Bolagets varumärken anses idag vara bland världens tio mest värdefulla varumärken. Bolagets varumärken intel och intel inside - som är registrerade i mer än 200 länder - är alltså väl ansedda.
Entels varumärkesregistrering berör Intel på ett negativt sätt. En potentiell användning av Potter, eller annan som Potter skulle överlåta registreringarna till, är till förfång för Intel eftersom en sådan användning skulle kunna utgöra intrång i bolagets rätt till sina i Sverige väl ansedda varumärken och kunna urvattna deras särskiljningsförmåga.
Potter har inte inom fem år före det att talan om hävning väcktes gjort verkligt bruk av sina registrerade varumärken. Den marknadsföringskampanj med användande av ”ENTELCARD” som gjordes för Potter i lokalradiosändningar under tiden november 1999 till juni 2000 betingade enbart en kostnad på omkring 2 800 kr och kan därför inte anses som ett verkligt bruk. I övrigt har Potter bara företett två fakturor till en telefonkund i Linköping utvisande en total kostnad för kunden på ungefär 40 kr. På fakturorna används visserligen tecknet ENTELCARD men inte som en användning som varukännetecken.
Potter:
Bolaget, som är ett chilenskt bolag inom Entelkoncernen, är verksamt inom telekommunikation. Entelkoncernen är ett av omkring tio företag i Chile som tillhandahåller långdistanssamtal. Av dessa innehar Entelkoncernen ungefär 40 procent av marknaden för långdistanssamtal inom Chile och 30 procent av långdistanssamtalen internationellt. Potter, som primärt är verksamt i Chile, tillhandahåller telefonkort för samtal till och från Chile. Kortet är kopplat till ett konto och kunderna faktureras månadsvis i efterskott. Telefonkortet och tjänsten säljs under varumärkena ENTELCARD eller Fritz. Telefonkortet är främst av intresse för chilenare bosatta utomlands, men även för företag och organisationer med koppling till Chile.
Intel saknar talerätt då de ifrågavarande registreringarna inte är till förfång för Intel. Parternas varumärken har samexisterat under lång tid. Någon faktisk förväxling har inte skett. Patent- och registreringsverket har inte heller ansett märkena vara förväxlingsbara vid registreringarna.
Bolaget har gjort verkligt bruk av varumärkena ENTELCARD och Fritz på den svenska marknaden under aktuell femårsperiod. Potter ingick den 17 mars 1997 ett avtal med J.I.V. Avtalet innebar att J.I.V. som ombud för bolaget skulle marknadsföra och vidta åtgärder för försäljning av Smith ”Entelcard Internacionaltjänst” i Sverige. J.I.V. åtog sig bland annat att rapportera adresser och telefonnummer över potentiella kunder till Potter samt hålla Potter underrättat om aktuella lagändringar i Sverige. Potter åtog sig att tillhandahålla information till J.I.V. avseende chilenare bosatta i Sverige, företag i Sverige med anknytning till Chile m.m. Under perioden november 1999 till juni 2000 genomförde Potter en reklamkampanj för marknadsföring av ENTELCARD via lokalradiostationen Panamericana FM 106.3. För kampanjen fakturerade radiostationen Entel 295 US-dollar. Potter har också skickat två fakturor till en abonnent avseende användandet av telefonitjänsten för perioderna januari och september 2001. På fakturorna användes kännetecknet ENTELCARD. Under augusti och september 2001 har vissa telefonsamtal gjorts genom användandet av ENTELCARD-tjänsterna. Kommersiell användning av bolagets varumärken har således skett under den berörda femårsperioden, om än i måttlig omfattning.
Potter har åberopat skriftlig bevisning.
Har innehavaren av ett registrerat varumärke inte inom en period av fem år i följd gjort verkligt bruk här i landet för de varor eller tjänster som märket registrerats för får registreringen, enligt 25 a § varumärkeslagen (1960:644), hävas om det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts. Enligt 26 § varumärkeslagen får var och en som lider förfång av en varumärkesregistrering föra talan om att den skall hävas.
Av förarbetena till bestämmelsen i 26 § varumärkeslagen framgår att en näringsidkare som genom en förment oriktig varumärkesregistrering finner sin rörelsefrihet otillbörligen inskränkt, är berättigad att påfordra dess hävande. Där framhålls vidare att en enskild part också kan företräda s.k. absoluta registreringshinder, dvs. kunna påfordra hävning på grund av mer allmänna skäl (SOU 1958:10 s. 307 f.). I doktrinen har också framhållits att om grunden för hävning av en varumärkesregistrering är utebliven användning kan kretsen av taleberättigade bli tämligen vid (jfr Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2 uppl. s. 171 ff.). När, som i detta fall, två näringsidkare står mot varandra i frågan om en varumärkesregistrering innebär begränsningar i rörelsefriheten får, mot bakgrund av vad som nu sagts, förfångsrekvisitet i 26 § varumärkeslagen anses vara uppfyllt. Käromålet kan därför inte ogillas på grund av Entels förstahandsinvändning.
Den andra - och reella - tvistefrågan i detta mål är om Potter genom den användning av varumärkena i reklamsammanhang som ändå ostridigt har förekommit, har gjort verkligt bruk av varumärkena.
Vad som avses med verkligt bruk är inte närmare angivet i den aktuella lagbestämmelsen. Begreppet verkligt bruk i lagen är avsett att återspegla det krav på användning som följer av det s.k. varumärkesdirektivets krav på användning av varumärken för att registreringen av ett märke skall kunna bestå.
Med ”verkligt bruk” måste, enligt tingsrätten, avses en på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till omsättningskretsen. Även användning i reklam och förberedande marknadsföringsåtgärder bör kunna konstituera verkligt bruk under förutsättning att varan inom en rimlig tid därefter blir tillgänglig för omsättningskretsen. Skentransaktioner, s.k. proformaförsäljningar eller ett rent bortslumpande av märkta varor eller tjänster bör därmed inte kunna utgöra bruk i verklig mening.
Av utredningen i målet framgår att Potter i mars 1997 slöt ett avtal som innebar att en av bolagets telefonitjänster skulle marknadsföras i Sverige under bolagets varumärken och också tillhandahållas här. Telefonitjänsten innebar att telefonsamtal skulle kunna göras till Chile och betalas enligt Entels gällande taxa med internationellt godkänt kreditkort. Det får därmed anses visat att Potter efter vissa affärsmässiga överväganden ändå tillhandahållit en tjänst här i landet under varumärkena. Det är visserligen inte visat att detta tillhandahållande inom någon närmare tid följdes av någon användning av varukännetecknen utåt mot allmänheten. Först i november 1999 användes varumärkena i en reklamkampanj som pågick under ungefär åtta månader, dvs. fram till juni 2000. Denna användning avsåg, enligt vad som får anses visat genom uppgifter från lokalradiostationen, en reklamkampanj för produkten Rollins. Den användning av varumärkena som därmed förekommit har då skett sedan tjänsten redan var introducerad för omsättningskretsen och inom den femårsperiod som det är fråga om i målet. Varumärkena har alltså ändå använts utåt för att söka lansera en tjänst som redan tillhandahölls den omsättningskrets till vilken Potter riktade tjänsten. Även om användningen varit av blygsam omfattning och heller inte lett till några försäljningsframgångar av tjänsten måste användningen i denna situation vara att se som ett verkligt bruk av varumärkena. Den gjorda användningen har därmed brutit den femårsperiod som det är fråga om i målet med påföljd att en ny period börjat löpa. Entels varumärkesregistreringar kan därför inte på åberopad grund för käromålet hävas.
Käromålet skall således lämnas utan bifall.
Tingsrätten lämnade käromålet utan bifall.
Intel överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle bifalla dess vid tingsrätten förda talan.
Empresa bestred ändring.
Hovrätten avgjorde målet utan huvudförhandling med stöd av 50 kap. 13 § andra stycket 2 RB.
Hovrätten (hovrättsråden Smith och Benitez, referent, samt tf. hovrättsassessorn Henson) anförde i dom den 12 juli 2004:
Parterna har i hovrätten åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. Skriftlig bevisning har åberopats.
När det gäller frågan om det kan anses att Intel lider förfång av Hicks varumärkesregistrering gör hovrätten inte någon annan bedömning är den tingsrätten har gjort.
Hovrätten har därefter att bedöma dels om det kan anses visat att Empresa har använt varumärkena ENTELCARD och Fritz i Sverige under den i målet aktuella femårsperioden, dels om den användning som visats kan anses innebära att Empresa har gjort verkligt bruk av varumärkena.
Enligt 25 a § första stycket varumärkeslagen (1960:644) får en varumärkesregistrering hävas, om innehavaren av det registrerade varumärket inte gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor som det registrerats för inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Vad som avses med verkligt bruk är inte närmare angivet i bestämmelsen.
Begreppet verkligt bruk i 25 a § varumärkeslagen är avsett att återspegla de krav som följer av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (i fortsättningen varumärkesdirektivet). Enligt artikel 12.1 varumärkesdirektivet gäller att ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten ifråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.
Av motiven till varumärkeslagen framgår att bruket - för att vara i överensstämmelse med direktivets krav - måste vara allvarligt menat, dvs. ske i samband med en på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till allmänheten. Skentransaktioner, s.k. proformaförsäljningar eller rent bortslumpande av märkta varor bör därför inte anses utgöra bruk i den mening som avses i varumärkesdirektivet. Som verkligt bruk bör kunna godtas att varumärket använts i reklam eller kataloger eller i andra marknadsföringsåtgärder under förutsättning att detta sker i ett tidsmässigt rimligt samband med att varan förs ut på marknaden (se prop. 1992/93:48 s. 99).
EG-domstolen har i en dom den 11 mars 2003 i mål mellan Ansul BV och Ajax Brandbeveiliging BV (mål C-40/01) anfört bl.a. följande angående tolkningen av artikel 12 i varumärkesdirektivet. Kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som kan anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts. Det är således inte alltid nödvändigt att användningen är kvantitativt betydande för att kravet på verkligt bruk skall anses vara uppfyllt, eftersom det beror på den berörda varans eller tjänstens egenskaper på marknaden.
EG-domstolen har i ett beslut den 27 januari 2004 i mål mellan La Mer Technology Inc. och Johnson. (mål C-259/02) vidareutvecklat hur begreppet verkligt bruk skall tolkas. Av beslutet framgår att till och med en mycket liten användning av varumärket kan vara tillräcklig för att styrka att kravet på verkligt bruk är uppfyllt i den mening som avses i varumärkesdirektivet, under förutsättning att denna användning kan anses motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket. Frågan huruvida ett varumärke används i tillräckligt stor omfattning för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket beror på en rad faktorer. Till de faktorer som kan beaktas hör varornas eller tjänsternas egenskaper, hur ofta eller med vilken regelbundenhet varumärket används för att saluföra varor eller tjänster och den bevisning om varumärkets användning som innehavaren kan lägga fram. Vidare kan också den berörda marknadens egenskaper beaktas vid bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk är uppfyllt. Denna bedömning kan variera beroende på t.ex. om innehavaren är ett litet företag, vars mål är att skaffa sig en kundkrets på en begränsad marknad, eller ett större företag, vars produkter i regel är avsedda för en större kundkrets.
Som tingsrätten anfört framgår det av utredningen i målet att Empresa i mars 1997 avtalade med en privatperson om att denne i Sverige skulle vidta åtgärder till stöd för försäljning av telefonitjänster, som enligt avtalet tillhandahölls genom användandet av Shelton kort, utfärdade av Empresa. Vidare framgår av utredningen att varumärkena användes i en radioreklamkampanj som pågick under tiden november 1999-juni 2000 samt att en abonnent använde bolagets telefonitjänst i januari, augusti och september 2001. Telefonitjänsten har således varit tillgänglig för allmänheten i anslutning till att Empresa brukat varumärkena i reklamsammanhang. Empresa har därför visat att varumärkena har använts under den aktuella femårsperioden.
Det har inte framkommit annat än att den användning som sålunda har förekommit av varumärkena har skett efter affärsmässiga överväganden i syfte att skapa avsättningsmöjligheter för Hicks tjänster. Hicks användning av varumärkena, som riktas mot en synnerligen begränsad målgrupp i Sverige, får därför anses ha varit allvarligt menad. Vid en samlad bedömning av omständigheterna finner hovrätten att Hicks användning av varumärkena, även om den - som tingsrätten har uttryckt saken - har varit blygsam och inte heller lett till några försäljningsframgångar av tjänsten, är tillräcklig för att kravet på verkligt bruk skall anses vara uppfyllt. På grund av det anförda skall tingsrättens dom fastställas.
Hovrätten fastställde tingsrättens dom.
Intel överklagade och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan.
Empresa bestred ändring.
Intel åberopade ett den 22 juni 2005 dagtecknat utlåtande av professor Atkins.
Målet avgjordes efter föredragning.
Föredraganden, rev.sekr. Coleman, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom:
Empresa innehar två i Sverige registrerade varumärken, Rollins, nr 308 697, och samma ord i visst utförande, nr 321 915. Varumärkena registrerades den 16 februari 1996 respektive den 28 februari 1997. Varumärkena är registrerade i klasserna 36 och 38, som omfattar bl.a. telekommunikationstjänster.
Målet rör frågan om Empresa skall anses ha gjort verkligt bruk av de ovan angivna varumärkena inom en period av fem år i följd i den mening som avses i 25 a § varumärkeslagen (1960:644). Empresa har i HD åberopat samma skriftliga bevisning som i hovrätten för att styrka att verkligt bruk av varumärket har ägt rum.
Det följer av EG-domstolens dom den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV (REG 2003 s. I-02439) att samma krav på verkligt bruk för att bibehålla rättigheterna till ett varumärke skall gälla i samtliga medlemsstater.
Frågan om verkligt bruk i den mening som avses i varumärkeslagen har förelegat skall, som hovrätten har funnit, avgöras i enlighet med de principer som har kommit till uttryck i nämnda rättsfall och i EG- domstolens beslut den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology Inc. mot Bullock S.A. Bedömningen skall alltså göras med beaktande av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt har utnyttjats kommersiellt. Även en mycket begränsad användning av ett varumärke kan vara tillräcklig, under förutsättning att användningen anses vara motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket. Användning som inte är kommersiellt betingad utan enbart syftar till att bibehålla rätten till varumärket innebär inte verkligt bruk. EG- domstolen har inte lagt fast någon lägre gräns för den användning som skall anses vara tillräcklig.
Den bevisning som Empresa har åberopat för att styrka att verkligt bruk föreligger utgörs av ett avtal mellan Empresa och J.I.V., ett brev och en faktura från Radio Panamericana FM 106.3, två fakturor utställda på en person i Linköping och en sammanställning av telefonsamtal under år 2001.
Enligt avtalet, som är daterat den 17 mars 1997, skall J.I.V. vidta vissa åtgärder i syfte att introducera tjänsten ”James” på den svenska marknaden. Avtalet i sig innebär inte att varumärkena har använts på marknaden för de varor och tjänster för vilka de är registrerade. Avtalet kan inte heller anses innebära en sådan marknadsföringsåtgärd som under vissa förutsättningar kan godtas som verkligt bruk (se prop. 1992/93:48 s. 99).
Avgörande för frågan om varumärkena tagits i verkligt bruk är således om övrig bevisning är tillräcklig.
När det gäller brevet och fakturan visar dessa att en reklamkampanj i radiokanalen Washington 106.3 för ”Rollins” ägde rum under tiden november 1999 till juni 2000 och att reklamkampanjen fakturerades med USD 295 i januari 2001. Fakturorna till den i Linköping bosatta personen och sammanställningen av försäljningen för år 2001 visar att den tjänst som Empresa tillhandahöll användes vid telefonsamtal mellan Sverige och Chile vid ett fåtal tillfällen under år 2001.
Det finns inte någon utredning som visar vilket innehåll reklamkampanjen hade och utredningen visar att kampanjen var mycket begränsad. Av bevisningen framgår inte på vilket sätt Hicks tjänster tillhandahölls i Sverige och inte heller om någon försäljning av dessa tjänster under varumärkena har ägt rum här. Även med beaktande av att omsättningskretsen enligt Dickerson varit begränsad till personer som regelbundet telefonerar från Sverige till Chile framstår den användning som har åberopats, i avsaknad av annan utredning i de nämnda avseendena, som alltför liten för att den skall kunna godtas som verkligt bruk av varumärkena. Intels talan om hävning av varumärkesregistreringarna skall därför bifallas.
Med ändring av hovrättens dom häver HD de svenska varumärkesregistreringarna nr 308 697 (Rollins) och 321 915 (Rollins i visst utförande).
HD (justitieråden Green, Lewis, Anderson, referent, Kennedy och Virdesten) beslöt dom i enlighet med betänkandet.
HD:s dom meddelad: den 26 september 2005.
Mål nr: T 3532-04.
Lagrum: 25 a § varumärkeslagen (1960:644).
Rättsfall: EG-domstolens dom den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV, REG 2003 s. I-02439, och EG- domstolens beslut den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology Inc. mot Bullock S.A.