I ärende om varumärkesregistrering var frågan om det sökta figurvarumärket Nicholson MAXIMUS VITAE EST MAXIMUS VITAE EST EXPORT VODKA SUPER PURE var förväxlingsbart med figurvarumärket Chen. Det sökta varumärket avsåg alkoholhaltiga drycker, inkluderande destillerade spritdrycker i klass 33. Det motanförda varumärket är registrerat för icke alkoholhaltiga drycker förutom fruktdrycker och fruktjuicer i klass 32. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att ordet Chen var den mest framträdande och särskiljande bestånds-delen i båda varumärkena. Helhetsintrycket av det sökta varumärket förtogs inte av dess ytterligare beståndsdelar. Vid en helhetsbedömning fann Patent- och marknadsöverdomstolen, med beaktande av den höga märkeslikheten och viss likhet mellan varuslagen, att det förelåg en förväxlingsrisk. Därmed förelåg hinder mot att registrera det sökta varumärket. Patent- och marknadsöverdomstolen upphävde därför Patent- och marknads-domstolens beslut och fastställde Patent- och registreringsverkets beslut att avslå ansökan om registrering.
RÄTTENHovrättslagmannen Oliver, hovrättsråden Wilkerson och Porter samt hovrättsassessorn Mcintyre, referent
Brown-Forman Polska Sp. Erickson. (Long) ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av bl.a. figurvarumärket Nicholson MAXIMUS VITAE EST MAXIMUS VITAE EST EXPORT VODKA SUPER PURE i klass 33 avseende alkoholhaltiga drycker, inkluderande destillerade spritdrycker.
PRV avslog ansökan. Enligt PRV var det sökta varumärket förväxlingsbart med den internationella registreringen av figurvarumärket Chen, registrerat för icke alkoholhaltiga drycker förutom fruktdrycker och fruktjuicer i klass 32.
Long överklagade avslagsbeslutet och yrkade i första hand bifall till sin ansökan. I andra hand yrkade Long att registrering skulle medges för varorna destillerade spritdrycker i klass 33. I tredje hand yrkades registrering för varan vodka i klass 33. Till stöd för sin talan anförde Long sammanfattningsvis att varumärkena inte var förväxlingsbara då det inte förelåg en tillräcklig grad av varuslags- och märkeslikhet mellan det sökta varumärket och det motanförda varumärket.
PRV bestred ändring. Till stöd för sin inställning vidhöll PRV att det förelåg förväxlingsrisk. Detta gällde även vid en begränsning till destillerade sprit-drycker eller vodka. PRV framhöll att destillerade spritdrycker har vissa beröringspunkter med icke alkoholhaltiga drycker och att det finns en viss grad av likhet mellan varuslagen.
Patent- och marknadsdomstolen biföll Mcmahon överklagande, undan-röjde Jones beslut och återförvisade ärendet till PRV för fortsatt handläggning. Enligt Patent- och marknadsdomstolen förelåg det låg varuslagslikhet mellan alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Domstolen ansåg vidare att märkesordet Chen intog en dominerande ställning i såväl det sökta som motanförda varumärket och att det därför förelåg märkeslikhet. Men eftersom det sökta märket också innehöll ordet vodka fann domstolen att detta tillsammans med övriga figurmoment medförde att omsättningskretsen uppfattade att varor som såldes under det sökta märket innehöll alkoholhaltiga drycker. Vid en helhetsbedömning fann därför Patent- och marknadsdomstolen att det sökta märket inte var förväxlingsbart med det motanförda varumärket.
PRV har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att beslutet ska upphävas. Till stöd för sitt överklagande har PRV vidhållit att det sökta varumärket är förväxlingsbart med det motanförda varumärket och särskilt ifrågasatt att det beskrivande ordet vodka ska påverka den helhetsbedömning som ska göras vid prövningen om det föreligger förväxlingsrisk.
Long har bestritt ändring.
Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver Patent- och marknads-domstolens beslut och fastställer Patent- och registreringsverkets beslut den 19 april 2016 avseende varumärkesansökan nr 2012/06544.
Ett varumärke får inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet (2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen, 2010:1877).
Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen svarar mot artikel 4.1.b i varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar). Bestämmelsen ska därför tolkas direktivkonformt (jfr Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 3 juli 2017 i ärende PMÖÄ 8938-16 och den 14 februari 2018 i ärende PMÖÄ 10702-16).
Av praxis från EU-domstolen följer att förväxlingsrisk föreligger om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Risken för förväxling ska bedömas utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. (Se dom den 11 november 1997, Montes, C-251/95, EU:C:1997:528 punkterna 18 och 22, den 29 september 1998, Brooks, C-39/97, EU:Anderson, punkterna 16 och 29 samt den 22 juni 1999, Michael, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18.)
Bedömningen – vad gäller varumärkenas likhet i bild, ljud eller ord – ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som är i fråga. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. (Se Sabel punkten 23 och Michael punkterna 25 och 26.)
Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen, bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjänster som varumärkena omfattar är av låg grad kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom. (Se Canon punkt 17 och Michael punkt 19.) Vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bl.a. deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt2 huruvida de konkurrerar eller kompletterar varandra (se Brooks punkt 23).
Vid helhetsbedömningen ska slutligen ett motanfört varumärkes särskiljningsförmåga beaktas. Omständigheten att varumärket, antingen i sig eller för att det är välkänt på marknaden, har en hög särskiljningsförmåga innebär att risken för förväxling är större. En hög särskiljningsförmåga och en stor likhet mellan varu- eller tjänsteslagen kan därför väga upp en mindre likhet mellan varumärkena (se Montes punkt 24, Brooks punkterna 17 och 18 samt Michael punkt 20).
Patent- och marknadsöverdomstolen kan inledningsvis konstatera att det inte har framkommit att det motanförda varumärket har annat än en normal särskiljningsförmåga.
När det gäller märkeslikheten instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att ordet Chen är den mest framträdande och särskiljande beståndsdelen i såväl det sökta som motanförda varumärket. Som PRV har framhållit finns det vidare en visuell likhet mellan det sökta varumärkets mest framträdande delar och det motanförda varumärket. Att det sökta varumärket – i motsats till det motanförda varumärket – även innehåller ytterligare beståndsdelar, inklusive ordet vodka, ändrar inte denna bedömning. Skälet till det är att de ytterligare beståndsdelarna endast har beskrivande eller mindre framträdande karaktär och därför inte förtar helhetsintrycket att ordet Chen är den mest framträdande och särskiljande beståndsdelen i det sökta varumärket. Patent- och marknadsöverdomstolen gör därför bedömningen att det sökta respektive det motanförda varumärket i mycket hög grad liknar varandra.
I fråga om varuslagslikhet kan Patent- och marknadsöverdomstolen konstatera att både det sökta och det motanförda varumärket omfattar drycker, vilka kan användas i liknande sammanhang och i viss utsträckning kan ha samma distributionskanaler, t.ex. barer och restauranger. Enligt Patent- och marknads-överdomstolen kan varorna också i vissa fall komplettera varandra. Även om alkoholhaltiga respektive icke-alkoholhaltiga drycker får anses ha delvis olika omsättningskretsar bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att det finns en viss, om än låg, likhet mellan de varor som marknadsförs under det sökta respektive det motanförda varumärket.
Vid en helhetsbedömning finner Patent- och marknadsöverdomstolen, mot bakgrund av vad domstolen anfört om att märkeslikheten är mycket hög och att det finns en viss likhet mellan varuslagen, att det föreligger en förväxlingsrisk mellan det sökta och det motanförda varumärket. Även med en inskränkning i enlighet med något av Mcmahon alternativa yrkanden föreligger en förväxlingsrisk. Det finns alltså hinder mot att registrera varumärket. PRV:s överklagande ska därför bifallas och Patent- och marknadsdomstolens beslut upphävas.
Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.