Fråga om en firmaregistrering stred mot firmalagen på grund av förväxlingsrisk med andra kännetecken och om det även i övrigt fanns förutsättningar att häva registreringen. Hovrättens bedömning innefattar även tillåtligheten av att som registreringshinder åberopa av annan innehaft kännetecken.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB yrkade att tingsrätten skulle häva T.Ö:s registrering av firman Ciao ciao.
T.Ö. bestred yrkandet. Han begärde att tingsrätten, om det visade sig finnas en förväxlingsrisk, skulle besluta om ett lämpligt särskiljande tillägg.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB motsatte sig T.Ö:s begäran om särskiljande tillägg.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB anförde följande som grund för sin talan.
1. T.Ö:s firma är förväxlingsbar med PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s, PrimoCiaoCiao AB:s, PrimoCiaoCiao Franchise AB:s, PrimoCiaoCiao Hornsberg AB:s, PrimoCiaoCiao Liljeholmen AB:s och Primociaociaos firmor och med PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s gemenskapsvarumärke, vilket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa firmor.
2. T.Ö. var vid registreringen medveten om PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s rättigheter och position på marknaden och befann sig därför i ond tro.
3. T.Ö:s registrering har skett i syfte att dra otillbörlig fördel av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s anseende och renommé på den aktuella marknaden.
4. PrimoCiaoCiao Odengatan AB har genom registrering den äldsta rätten till firmanamnet.
T.Ö. anförde följande som grund för sitt bestridande.
1. PrimoCiaoCiao Odengatan AB får inte åberopa andras förfång varför tingsrättens prövning endast ska avse PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke.
2. Hans firma är inte förväxlingsbar med PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke eller de övriga aktuella firmor i målet. Det saknas risk för att firmorna ska uppfattas som att de har samband med varandra.
3. Han var inte i ond tro vid registreringen och han har aldrig haft för avsikt att hindra PrimoCiaoCiao Odengatan AB från att använda sitt kännetecken.
4. Hans registrering skedde inte i syfte att dra otillbörlig fördel av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s anseende och renommé på marknaden och han har inte genom registreringen dragit någon fördel av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s eventuella anseende och/eller renommé.
5. Han har den äldsta rätten till kännetecknet ”ciao ciao”. Han förvärvade en restaurang på Östermalmsgatan år 1999 och inarbetade därefter kännetecknet ”ciao ciao” genom användning. Till det kommer att han år 2008 genom licens eller muntligt tillstånd från sin hustru F.Ö. förvärvade det registrerade firmanamnet Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm.
6. PrimoCiaoCiao Odengatan AB har genom passivitet förlorat sin rätt att få firman hävd.
7. PrimoCiaoCiao Odengatan AB har inte lidit och kan inte komma att lida skada av att båda firmorna är verksamma samtidigt.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB genmälde följande.
1. PrimoCiaoCiao Odengatan AB har rätt att ta upp alla hinder som Bolagsverket borde ha beaktat och H.B. är ägare och kontrollerar samtliga åberopade firmor.
2. Det finns ingen inarbetad rätt till kännetecknet ”ciao ciao” som kan tillkomma T.Ö. personligen.
3. Det saknas skäl för ett särskiljande tillägg.
4. T.Ö. har inte förvärvat firmanamnet genom licens eller samtycke.
5. PrimoCiaoCiao Odengatan AB ansökte om hävning ett och ett halvt år efter T.Ö:s registrering och har inte varit passivt.
6. PrimoCiaoCiao Odengatan AB har lidit skada genom att firmorna har förväxlats.
Partsförhör hölls med H.B. och T.Ö. Skriftlig bevisning åberopades.
Tingsrätten (rådmannen Green) anförde i dom den 5 december 2013 bl.a. följande.
Tingsrätten har att pröva följande frågor.
Ja det får PrimoCiaoCiao Odengatan AB göra. Skälen för detta är följande.
Det krävs inte längre att den som börjar en process om hävning av firmaregistrering har skadats av registreringen. Det som numera gäller är att den som börjar processen gör det i eget intresse genom att ha eller på annat sätt företräda den rätt som åberopas till stöd för begäran.
De ytterligare firmor som PrimoCiaoCiao Odengatan AB har framhållit är alla kopplade till bolaget genom H.B. Tingsrätten finner därför att PrimoCiaoCiao Odengatan AB får hänvisa till samtliga firmor som skäl för hävning.
Ja det finns det. Skälen för detta är följande.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB har framhållit att firmorna har förväxlats av kunder och leverantörer genom att telefonsamtal, mail och bud har kommit fel och att PrimoCiaoCiao Odengatan AB felaktigt har fått klagomål i fråga om T.Ö:s restaurang på Hornsgatan. T.Ö. har framhållit att firmanamnen skiljer sig åt genom att benämningen Primo tydligt framhävs som firmadominant och att det till honom inte har framförts några förväxlingar eller klagomål.
Det är ostridigt att samtliga firmor har används inom restaurangbranschen. Det finns alltså en branschlikhet mellan firmorna. Vid branschlikhet sätts normalt kravet på firmalikhet lägre än vad som annars gäller.
Tingsrätten ska pröva likheten mellan firmorna och varumärket utifrån en helhetsbedömning av kännetecknens fonetiska, visuella och konceptuella karaktär. Tingsrätten använder i fortsättningen samlingsbegreppet firma beträffande firmorna och varumärket. I fråga om firmanamn där flera ord ingår ska jämförelsen inriktas på om firmanamnen, använda i sin helhet, är svåra att skilja åt. Något av orden kan dock genom sin innebörd och särprägel vara mer framträdande och därför vara firmadominant. Det kan då finnas en firmalikhet trots att firmorna i övrigt skiljer sig åt. Beskrivande ord har däremot vanligtvis ett svagt firmaskydd. I fråga om firmanamn som innehåller ord med svagt firmaskydd kan det räcka med små variationer mellan firmorna för att dessa ska kunna användas samtidigt utan att de är förväxlingsbara.
Tingsrätten finner att benämningen Primo inte kan anses vara firmadominant.
Tingsrätten konstaterar att firmorna PrimoCiaoCiao Odengatan AB och Ciao ciao fonetiskt och visuellt skiljer sig från varandra. Risken för förväxling ska dock bedömas även med utgångspunkt i en jämförelse utifrån hur firmorna uppfattas av den som kommer i kontakt med firmorna i olika sammanhang.
Ordkombinationen ”ciao ciao” är inte särpräglad och ger inte heller någon association till firmornas verksamhet. Det går därför att säga att ordkombinationen har ett relativt svagt firmaskydd. Det är i en sådan situation tillräckligt med små variationer mellan firmor för att det ska gå att säga att de inte är förväxlingsbara. Det får dock inte glömmas bort att vissa beståndsdelar i flerordiga firmor riskerar att falla bort i den praktiska användningen.
Frågan är om det finns en risk för att användningen av benämningen ”ciao ciao” leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan T.Ö:s och PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firmor. Den bevisning som har presenterats i den frågan är svag och består huvudsakligen av vaga och inte särskilt detaljerade uttalanden från H.B. och T.Ö. Det går dock utifrån detta skrala utredningsmaterial att säga att firmorna i vart fall kan ha uppfattats som att de har samband med varandra. Det är alltså klarlagt att det finns en viss risk för associationer trots att likheten inte är så påtaglig.
Tingsrätten finner vid den helhetsbedömning som ska göras att det finns en risk för förväxling.
Det har PrimoCiaoCiao Odengatan AB.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB har framhållit att bolaget innehar den tidigaste registreringen. T.Ö., som inte har invänt mot registreringsuppgiften, har hävdat att han har rätt till det inarbetade och genom licens eller muntligt tillstånd förvärvade kännetecknet ”ciao ciao”.
Bevisningen i inarbetningsfrågan består huvudsakligen av T.Ö:s och H.B:s uppgifter. T.Ö:s berättelse har även i denna del varit vag och odetaljerad. Den utredning som har lagts fram är inte tillräcklig för att det ska gå att säga att det är bevisat att benämningen ”ciao ciao” är inarbetad som kännetecken eller att T.Ö. har fått en påstådd rätt från F.Ö. att använda hennes firmanamn.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma registrerades den 10 september 2011 och T.Ö:s firma registrerades den 21 oktober samma år. Övriga aktuella firmor är registrerade före parternas registreringar och gemenskapsvarumärket är registrerat den 11 januari 2011.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB har alltså en genom registrering äldre rätt än vad T.Ö. har.
Nej det har PrimoCiaoCiao Odengatan AB inte gjort. Skälen för detta är följande.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB har framhållit att bolaget lidit skada medan T.Ö. hävdat att så inte är fallet med hänsyn till att många restauranger i Stockholm använder benämningen ”ciao ciao” i sina namn och att han själv drivit restaurangen på Östermalmsgatan under många år.
Bevisningen består även i denna del huvudsakligen av H.B:s och T.Ö:s uppgifter.
M.B. och F.Ö. har lämnat olika uppgifter om hur ägarförhållandet i fråga om restaurangverksamheten på Östermalmsgatan har sett ut före övergången till aktiebolag under 2012. Det är dock ostridigt att den verksamheten drevs under benämningen ”ciao ciao” redan före det att R.S. och T.Ö. kom in i verksamheten omkring 2000, att T.Ö. var aktivt verksam i verksamheten fram till dess att bolaget RR Pizzeria AB bildades 2012 och att han i dag äger 33 procent av aktierna. Det är även ostridigt att T.Ö. har en mångårig bekantskap med systrarna H.B. och M.B., att T.Ö. och F.Ö., H.B. och M.B. samt R.S. har varit involverade i varandras restaurangrörelser, att T.Ö. har gett sitt medgivande till att M.B. har fått använda ”ciao ciao” i sitt firmanamn och att det finns ytterligare restauranger i Stockholmsområdet som använder benämningen ”ciao ciao”.
Det går utifrån dessa ostridiga uppgifter tillsammans med övriga framkomna omständigheter att säga att det är bevisat att PrimoCiaoCiao Odengatan AB inte har skadats av T.Ö:s användande av sin firma.
T.Ö:s firma ska alltså ha en bestående rätt till firman Ciao ciao vid sidan av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s rätt.
Nej det har han inte varit. Skälen för detta är följande.
Bestämmelsen om ond tro syftar till att ge ett begränsat skydd för en firma som används - men som inte har registrerats eller inarbetats - och som kan förväxlas med en firma som söker registrering. När prövningen avser en tidigare registrerad firma, som i det här fallet, är i stället de materiella reglerna enligt ovan tillämpliga.
Tingsrätten behöver alltså inte pröva frågan om T.Ö. har varit i ond tro.
Det krävs att PrimoCiaoCiao Odengatan AB ska ha lidit skada för att T.Ö. kan ha dragit fördel av bolagets anseende eller renommé. Som tingsrätten tidigare konstaterat har PrimoCiaoCiao Odengatan AB inte lidit skada av att parternas firmor varit verksamma vid sidan av varandra.
Tingsrätten behöver därför inte pröva frågan om T.Ö. har dragit fördel av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s anseende eller renommé.
Tingsrätten har tidigare kommit fram till att det inte är bevisat att kännetecknet ”ciao ciao” är inarbetat. Det finns därför ingen anledning för tingsrätten att förena T.Ö:s firma med ett särskiljande tillägg.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s begäran ska avslås.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s begäran avslås.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle bifalla bolagets yrkande i tingsrätten, dvs. att hovrättens skulle häva T.Ö:s registrering av firman ”Ciao ciao”.
T.Ö. motsatte sig ändring av tingsrättens dom. För den händelse att det skulle finnas förväxlingsrisk mellan T.Ö:s firma och annat kännetecken, yrkade han bifall till sitt yrkande i tingsrätten om ett särskiljande tillägg och förtydligade att firman skulle ges lydelsen ”T.Ö. Ciao Ciao Pizzeria vid Hornstull”.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB motsatte sig ett särskiljande tillägg.
I hovrätten frånföll PrimoCiaoCiao Odengatan AB påståendet att T.Ö. vid registreringen var medveten om PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s rättigheter och position på marknaden och att T.Ö. därför befann sig i ond tro. Bolaget åberopade, efter vissa förtydliganden, följande omständigheter till grund för sin talan i hovrätten. T.Ö:s firma är förväxlingsbar med PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke. T.Ö:s firma är även förväxlingsbar med var och en av PrimoCiaoCiao AB:s, PrimoCiaoCiao Franchise AB:s, PrimoCiaoCiao Hornsberg AB:s och PrimoCiaoCiao Liljeholmen AB:s firmor samt med firman Primociaociao. Samtliga kännetecken är genom registreringsansökan och efterföljande registrering äldre än T.Ö:s firma. T.Ö:s firma liknar dessa äldre kännetecken. De äldre kännetecknen är liksom T.Ö:s firma registrerade för restaurangverksamhet. Vart och ett av de äldre kännetecknen utgör tillräckligt hinder för registrering av T.Ö:s firma på grund av förväxlingsrisk. Förväxlingsrisken leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan innehavaren till vart och ett av dessa kännetecken och T.Ö. - T.Ö:s registrering av firman skulle dra otillbörlig fördel av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s anseende och renommé på den aktuella marknaden.
T.Ö. åberopade efter vissa förtydliganden följande omständigheter till grund för sitt bestridande. PrimoCiaoCiao Odengatan AB får inte som grund för registreringshinder åberopa andras förfång eller förväxlingsrisk med andra än de kännetecken som bolaget innehar. Hovrättens prövning ska därför avse endast PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke. - Det är riktigt att ansökan om registrering och registrering av samtliga de kännetecken som PrimoCiaoCiao Odengatan AB åberopar skett före dagen för T.Ö:s ansökan om registrering av den omstridda firman. Han har dock ensamrätt till kännetecknet ”ciao ciao” som är äldre än samtliga de kännetecken som PrimoCiaoCiao Odengatan AB åberopar. Genom inarbetning erhöll han ensamrätt till kännetecknet i vart fall senast år 2003 till följd av sin användning av kännetecknet i sin verksamhet i en restaurang på Östermalmsgatan. Han har vidare haft rätt att sedan år 2008 använda den registrerade firman Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm och på grund av denna rätt kan senare registrerade ensamrätter inte utgöra registreringshinder. - PrimoCiaoCiao Odengatan AB har dessutom känt till hans användning av kännetecknet sedan år 1999 utan att göra något för att förhindra användningen. Pitts AB:s passivitet innebär att bolaget lämnat ett tyst medgivande, som medför att PrimoCiaoCiao Odengatan AB inte nu kan göra gällande registreringshinder. - Hans firma har avsett restaurangverksamhet, men verksamheten har haft en annan inriktning än den som PrimoCiaoCiao Odengatan AB bedriver. Hans firma är inte förväxlingsbar med något av de kännetecken som PrimoCiaoCiao Odengatan AB åberopar. Det saknas risk för att hans användning av sin firma leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan honom och PrimoCiaoCiao Odengatan AB samt övriga av PrimoCiaoCiao Odengatan AB åberopade firmor. - Hans registrering drar inte otillbörlig fördel av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s anseende och renommé på den aktuella marknaden. - PrimoCiaoCiao Odengatan AB har inte lidit och kan inte komma att lida skada av att kännetecknen används samtidigt.
Till bemötande av det som T.Ö. påstått om att hovrättens prövning endast skulle avse PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke anförde PrimoCiaoCiao Odengatan AB att H.B. är ägare till de bolag som innehar kännetecknen och att hon därigenom kontrollerar samtliga kännetecken. PrimoCiaoCiao Odengatan AB anförde vidare att bolaget har rätt att åberopa samtliga hinder som Bolagsverket borde ha beaktat i registreringsärendet.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB bestred det som T.Ö. påstått om inarbetning, rätten att använda firman Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm och PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s passivitet. PrimoCiaoCiao Odengatan AB anförde att det saknar betydelse om bolaget lidit eller kan komma att lida skada samt anförde att påståendet under alla förhållanden bestreds. PrimoCiaoCiao Odengatan AB framhöll dessutom att firman Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm hävts. PrimoCiaoCiao Odengatan AB bestred att det fanns lagliga förutsättningar för ett beslut om särskiljande tillägg.
Hovrätten (hovrättsråden Hart och Hess samt tf. hovrättsassessorn Landry, referent) anförde i dom den 23 oktober 2014 bl.a. följande.
Till grund för sitt påstående om registreringshinder på grund av förväxlingsrisk har PrimoCiaoCiao Odengatan AB, förutom de kännetecken som bolaget innehar, åberopat ett antal kännetecken som innehas av andra. PrimoCiaoCiao Odengatan AB har anfört att bolaget har rätt att åberopa samtliga registreringshinder som Bolagsverket borde ha beaktat samt har framhållit att H.B. är ägare till de bolag som innehar kännetecknen och att hon därigenom kontrollerar samtliga kännetecken.
PrimoCiaoCiao Odengatan AB har förklarat att vart och ett av de äldre kännetecknen utgör tillräckligt hinder för registrering av T.Ö:s firma på grund av förväxlingsrisk med respektive kännetecken. PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s talan innebär alltså att kännetecknen var för sig skulle kunna leda till den rättsföljd som PrimoCiaoCiao Odengatan AB yrkar i målet. PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s talan innebär därför att vart och ett av kännetecknen utgör en självständig och skild grund för hävningstalan, dvs. att flera käromål föreligger (se Fitger, Rättegångsbalken [den 7 oktober 2014, Zeteo], inledningen till 14 kap.).
Den som för talan som kärande i domstol i ett dispositivt tvistemål måste som huvudregel göra det för egen räkning. Detta innebär att ett käromål inte får avse annans rätt. Denna princip har ansetts gälla i mål om hävning av firmaregistrering som grundar sig på förväxlingsrisk eller annat relativt hinder. En talan som grundas på ett relativt hinder ska antingen avvisas eller ogillas, när den som för talan inte innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas i målet. Om ett påstående finns om att den rätt som åberopas i målet innehas eller företräds av käranden, kan frågan behöva behandlas som en del av saken. I andra fall ska talan i stället avvisas. När det gäller mål som inletts som ett ärende om administrativ hävning aktualiseras denna princip efter det att målet hamnat i domstol. (Se prop. 2009/10:225 s. 246, 249 och 376.)
PrimoCiaoCiao Odengatan AB har inte gjort gällande att bolaget innehar rätten till andra kännetecken än den egna firman och gemenskapsvarumärket. Det som bolaget anfört innebär inte heller att det företräder rätten till de andra kännetecken som bolaget har åberopat. PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s hävningstalan avser alltså annans rätt i de delar som talan avser registreringshinder på grund av förväxlingsrisk med andra kännetecken än de som bolaget innehar. PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s talan i dessa delar ska därför avvisas och tingsrättens dom undanröjas i samma delar. De delar av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s hävningstalan som avser registreringshinder på grund av förväxlingsrisk med PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke kvarstår dock för hovrättens prövning.
Ensamrätt till firma förvärvas genom registrering eller inarbetning (2 § firmalagen [1974:156]). En firmaregistrering ska hävas om det föreligger registreringshinder på grund av förväxlingsrisk med annat näringskännetecken (16 § första stycket 1 jämfört med 10 § första stycket 5 firmalagen). För att det andra näringskännetecknet ska utgöra registreringshinder krävs att det kännetecknet är äldre än det omstridda näringskännetecknet. Hävningsgrunden gäller på motsvarande sätt för ett äldre gemenskapsvarumärke (16 § första stycket 1 jämfört med 10 § andra stycket 2 firmalagen).
Det är i målet ostridigt att PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke är registrerade efter ansökningar i tiden före dagen för T.Ö:s ansökan om registrering av den omstridda firman. T.Ö. har dock gjort gällande att han har en ensamrätt till kännetecknet ”ciao ciao” som är äldre än dessa kännetecken dels på grund av inarbetning, dels på grund av en rätt att använda den registrerade firman Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm.
T.Ö. har bevisbördan för att han hade inarbetat kännetecknet och därigenom erhållit en ensamrätt vid den tidpunkt när PrimoCiaoCiao Odengatan AB ansökte om registrering av sina kännetecken. Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket gjordes den 24 augusti 2010. Det har inte framkommit i målet när ansökan om registrering av firman PrimoCiaoCiao Odengatan AB gavs in, men tidpunkten för registrering var den 10 september 2011.
T.Ö. har gjort gällande att han den 1 augusti 1999 förvärvade en restaurangrörelse på Östermalmsgatan, att han i vart fall år 2003 hade inarbetat kännetecknet ”ciao ciao” och att hans hustru F.Ö. år 2008 gav honom tillåtelse att använda den av henne registrerade firman Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm.
I målet har inte framkommit något om T.Ö:s närmare användning av kännetecknet ”ciao ciao” under tiden före PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s registreringsansökningar. Det har inte heller kommit fram i vilken omfattning verksamhet kan ha bedrivits med användning av kännetecknet eller i övrigt något som kan ha bäring på omsättningskretsens kännedom om kännetecknet. Att han haft F.Ö:s tillstånd att använda firman Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm talar inte heller för att hans egen firma kan anses inarbetad. Vid dessa förhållanden anser hovrätten att T.Ö. inte visat att han förvärvat en ensamrätt till kännetecknet genom inarbetning.
T.Ö. har även anfört att han haft en rätt att använda den registrerade firman Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm, vilket enligt T.Ö. innebär att PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke inte kan utgöra registreringshinder på grund av förväxlingsrisk eftersom hans rätt är äldre.
Som ovan angetts kan ensamrätt till en firma förvärvas genom registrering eller inarbetning. Det som T.Ö. anfört om sin rätt att använda firman Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm innebär inte att han för egen del förvärvat en ensamrätt till kännetecknet, vare sig i tiden före eller efter PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s ansökan om registrering av sina kännetecken. T.Ö:s påstående måste anses innebära att han har en nyttjanderätt som grundar sig på en äldre firma. Det förhållandet skulle kunna få betydelse för hans rätt att använda kännetecknet, men det saknar relevans när det gäller frågan om registreringshinder enligt 10 § första stycket 5 firmalagen. Det som T.Ö. gjort gällande i detta avseende kan således inte innebära att PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke inte skulle kunna utgöra registreringshinder på grund av förväxlingsrisk.
Hovrättens bedömningar i det föregående innebär att PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke är äldre än den omstridda firmaregistreringen och att det för den frågan saknar betydelse om T.Ö. haft en rätt att använda den registrerade firman Pizzeria Ciao-Ciao i Stockholm.
Som ovan angetts ska en firmaregistrering hävas om registreringen avser en firma som är förväxlingsbar med ett äldre kännetecken. Hovrätten har funnit att PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke är äldre än den firma som T.Ö. registrerat.
Bedömningen av om det finns förväxlingsrisk ska göras utifrån en helhetsbedömning. Förväxlingsriskbedömningen ska ske med beaktande av bl.a. graden av likhet mellan kännetecknen och de bedrivna verksamheternas likhet samt inbegripa risken för att användningen av den omstridda firman leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder den och innehavaren av firman.
I fråga om det finns förväxlingsrisk mellan T.Ö:s och PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma gör hovrätten följande bedömning.
Helhetsintrycket av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma domineras, enligt hovrätten, av orden ”PrimoCiaoCiao”. Av de ingående delarna ”Primo” och ”Ciao-Ciao” kan varken den ena eller den andra sägas vara mer framträdande. Hovrätten anser mot den bakgrunden att T.Ö:s registrerade firma ”Ciao ciao” liknar PrimoCiaoCiao Odengatan AB.
T.Ö. har gjort gällande att hans verksamhet har en annan inriktning än PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s. Oavsett hur det förhåller sig med verksamheternas närmare inriktning står det emellertid klart att både PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och den omstridda firman avser restaurangverksamhet. Enligt hovrättens mening är det vid sådant förhållande fråga om verksamheter av liknande slag.
Såväl kännetecknen som verksamheterna liknar alltså varandra. Kännetecknen uppvisar inga betydande skillnader och det saknas, såvitt framkommit, avgörande olikheter i fråga om verksamheternas inriktning. Vid den helhetsbedömning som ska göras anser hovrätten att det på grund av dessa förhållanden finns risk för att T.Ö:s firma leder till uppfattningen att det finns i vart fall ett ekonomiskt samband mellan T.Ö. och PrimoCiaoCiao Odengatan AB. Denna slutsats stöds också av H.B:s uppgift att besökare på hennes restauranger talat om för henne att de lagt märke till att hon öppnat en restaurang i Hornstull. Det finns alltså en risk för förväxling mellan T.Ö:s firma och PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma.
Med hänsyn till att det finns en risk för förväxling mellan T.Ö:s firma och PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma, vilken är den äldre firman, och då T.Ö, som hovrätten funnit ovan, inte inarbetat en ensamrätt till näringskännetecknet finns det hinder för registrering av T.Ö:s firma.
Vid hovrättens bedömning i det föregående finns det inte anledning att pröva om det föreligger registreringshinder också på grund av förväxlingsrisk med PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s gemenskapsvarumärke. Det finns inte heller anledning att ta ställning till PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s påstående att registreringen skulle dra otillbörlig fördel av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s anseende och renommé.
T.Ö. har emellertid framfört ett antal invändningar som är aktuella även vid slutsatsen att det mellan T.Ö:s firma och PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s äldre firma finns en förväxlingsrisk som i och för sig medför hinder för registrering av T.Ö:s firma. Dessa invändningar ska behandlas i det följande.
T.Ö. har gjort gällande att PrimoCiaoCiao Odengatan AB genom passivitet lämnat ett tyst medgivande, som innebär att PrimoCiaoCiao Odengatan AB inte kan göra gällande registreringshinder.
I 10 § fjärde stycket firmalagen anges att registrering, trots vad som gäller i fråga om förväxlingsrisk, får ske om den vars rätt är i fråga medger det. Denna bestämmelse hänger samman med att de relativa registreringshindren är motiverade av hänsyn till enskilda intressen och att någon officialprövning i en sådan situation inte krävs. Med hänsyn till de motiv som ligger bakom bestämmelsen är det hovrättens bedömning att det som T.Ö. påstått om PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s passivitet inte kan jämställas med ett medgivande i bestämmelsens mening.
Vad T.Ö. anfört skulle även kunna förstås som ett påstående om att PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s passivitet - i enlighet med grunderna för 8 § första stycket firmalagen - medför att han, trots att det finns en risk för förväxling mellan hans firma och PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma, har rätt att registrera sin firma.
I 8 § första stycket firmalagen föreskrivs att ett inarbetat kännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det yngre kännetecknet. Bestämmelsen förutsätter alltså en yngre inarbetad rätt. Som hovrätten funnit ovan har T.Ö. inte förvärvat en ensamrätt till kännetecknet genom inarbetning. Det är därmed uteslutet att i enlighet med grunderna för 8 § första stycket firmalagen låta den användning av firman som T.Ö. kan ha gjort innebära en inskränkning av grunderna för hävning enligt 16 § firmalagen. Enligt hovrättens mening saknar det vid dessa förhållanden betydelse hur PrimoCiaoCiao Odengatan AB har förhållit sig till T.Ö:s användning av firman.
Vad T.Ö. invänt i fråga om PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s passivitet föranleder således inte någon annan slutsats än att den förväxlingsrisk som finns medför hinder för registrering av T.Ö:s firma enligt vad hovrätten tidigare redovisat.
T.Ö. har även gjort gällande att PrimoCiaoCiao Odengatan AB inte har lidit och inte kan komma att lida skada av att kännetecknen används samtidigt.
Av 3 § andra stycket firmalagen framgår att ensamrätten till en registrerad firma inte hindrar att någon annan använder ett förväxlingsbart kännetecken, om det visas att innehavaren av firman inte kan lida skada av detta. Bestämmelsen reglerar alltså ensamrättens omfattning, men innebär inte en begränsning av de hävningsgrunder som föreskrivs i 16 § firmalagen. Inte heller det som T.Ö. invänt i detta avseende motiverar således någon annan slutsats än att den förväxlingsrisk som hovrätten funnit medför hinder för registrering av T.Ö:s firma.
Ett särskiljande tillägg kan beslutas om förutsättningar finns för samexistens enligt 8 § första stycket firmalagen. Hovrätten har i det föregående funnit att T.Ö. inte förvärvat en ensamrätt till kännetecknet genom inarbetning. Det saknas därför förutsättningar att besluta om ett särskiljande tillägg.
Hovrätten har funnit att det finns en risk för förväxling mellan T.Ö:s firma och PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma, vilken är den äldre firman, och att det därmed finns hinder för registrering av T.Ö:s firma. T.Ö:s firma har alltså registrerats i strid mot firmalagen och registreringen strider fortfarande mot firmalagen (16 § första stycket 1 och 2 firmalagen). Hovrätten har vidare funnit att T.Ö. inte inarbetat en ensamrätt till firman vilket medför att rätten till firman inte får bestå enligt 8 § firmalagen (16 § första stycket 3 firmalagen). Hovrätten har ansett att det som T.Ö. invänt i fråga om PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s passivitet inte föranleder någon annan slutsats än att registreringshinder finns. Hovrätten har dessutom konstaterat att det för frågan om registreringshinder saknar betydelse om PrimoCiaoCiao Odengatan AB lidit eller kan komma att lida skada av att kännetecknen används samtidigt. Slutligen har hovrätten bedömt att det saknas förutsättningar för ett särskiljande tillägg.
På grund av det anförda ska PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s hävningstalan bifallas och tingsrättens dom ändras i enlighet med detta.
Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.
1. Hovrätten undanröjer tingsrättens domslut såvitt den avser hävningstalan på grund av kännetecken som PrimoCiaoCiao Odengatan AB inte innehar och avvisar PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s talan i dessa delar.
2. Hovrätten upphäver tingsrättens domslut såvitt den avser hävningstalan på grund av PrimoCiaoCiao Odengatan AB:s firma och gemenskapsvarumärke samt häver T.Ö:s registrering av firman Ciao ciao.
Hovrättens dom meddelad: den 23 oktober 2014.
Mål nr: T 11976-13.
Lagrum: 2, 3, 8, 10 och 16 §§firmalagen (1974:156).
Litteratur: Prop. 2009/10:225 s. 246, 249 och 376; Fitger, Rättegångsbalken (den 7 oktober 2014, Zeteo), inledningen till 14 kap.