Fråga om sabotagerisk vid prövning av interimistiskt vitesförbud enligt 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877). Hovrätten har konstaterat att sabotagerekvisitet ska tolkas enligt sin ordalydelse och att EU-domstolens praxis beträffande slutliga vitesbeslut inte medför någon annan tolkning. Då den påstått intrångsgörande handlingen hade upphört och det inte heller fanns någon risk för nya intrång ansåg hovrätten att någon sabotagerisk inte kunde anses föreligga i målet.
Moroccanoil Israel Limited (Moroccanoil) yrkade att tingsrätten vid vite om 500 000 kr skulle, för tiden intill dess att målet slutligt avgjorts eller annat beslutats, förbjuda Wish and Way AB (Wish and Way) att sälja eller på annat sätt avhända sig produkter eller i övrigt i sin marknadsföring använda sig av kännetecken som är identiskt med eller liknar något av Wallace gemenskapsvarumärken Sanchez (ordmärke) och West (figurmärken i två olika utformningar).
Wish and Way bestred bifall till förbudsyrkandena.
Tingsrätten (rådmannen Stark) anförde i beslut den 5 juli 2012 bl.a. följande.
Av den hittills förebringade utredningen får anses framgå att Wish and Way säljer bl.a. hårvårdsprodukter, vilka utan Wallace tillstånd försetts med etiketter som innefattar ordet ”moroccanoil” i en utformning som uppvisar en påfallande märkeslikhet med gemenskapsvarumärkena. Det finns detaljer som skiljer sig åt men en helhetsbedömning mellan produkternas etiketter kan ge intrycket av att produkterna har ett kommersiellt samband. Vad avser varuslagslikheten föreligger vid denna preliminära bedömning identitet.
Vid den preliminära bedömning som nu kan göras ansluter sig tingsrätten till uppfattningen att gemenskapsvarumärkena har särskiljningsförmåga samt att det inte föreligger ett sådant frihållningsbehov som Wish and Way har hävdat. Vad avser märkeslikheten, och bortsett från Wish and Ways användning av ordet ”moroccanoil”, anser tingsrätten att Wish and Way utformat sina etiketter på så sätt att de i hög grad liknar i vart fall Moroccanoil figurmärkesregistrering nr 8729519.”Moroccanoil” är skrivet som ett sammansatt ord, det återfinns vertikalt till vänster om övrig text, M:et är skrivet i guldfärg och ordet ”with” som står i anslutning till ”moroccanoil” är skrivet med så liten text att det ger intrycket av att försvinna in i M:et.
Wish and Way har även motsatt sig ett förbud på den grunden att bolaget genom förändring av utförandet på produktetiketterna upphört med användningen av begreppet ”with moroccanoil”.
Att användingen har upphört bestrids från Wallace sida.
Av rättspraxis (NJA 2007 s. 431) får emellertid anses följa att bara den omständigheten att risken för ett fortsatt intrång inte är påtaglig eller på annat sätt endast är begränsad inte utgör grund för en domstol att avstå från att utfärda ett förbud. Det måste vidare av rättsfallet anses framgå att en domstol i ett sådant fall inte bör underlåta att vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs. Även om Wish and Ways intrång varit av liten omfattning kan det inte anses uteslutet att bolaget kan komma att göra sig skyldigt till intrång i Wallace varumärkesrätt framöver. Att risken får anses vara mycket begränsad är mot bakgrund av vad EG-domstolen uttalat i samma mål inte tillräckligt för att underlåta att utfärda ett förbud. Inte heller kan ett beslut om att förbudet ska förenas med vite anses förutsätta att överträdelsen utgör ett led i ett pågående intrång.
Vid den preliminära bedömning som nu görs har det således framkommit sannolika skäl för att Wish and Way gör intrång i Wallace ensamrätt till gemenskapsvarumärkena genom att använda ”moroccanoil” på sina produkter på sätt som sker och har skett. Det kan skäligen befaras att Wish and Way genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varumärket. Wish and Way ska därför vid vite förbjudas att fortsätta sin användning av kännetecken som är identiskt med eller liknar någon av Wallace gemenskapsvarumärken för berörda varor.
Moroccanoil har föreslagit att vitesbeloppet bestäms till 500 000 kr och lämnat uppgift om Wish and Ways omsättning för 2010. Även om käranden föreslår ett belopp ankommer det även på domstolen att självständigt ta ställning till vitesbeloppet (NJA 2000 s. 435). Tingsrätten finner i detta fall, med beaktande av vad Wish and Way anfört avseende nettovärdet på leveransen av de aktuella produkterna, att ett vitesförbud på 500 000 kr är för högt. Tingsrätten finner i stället att ett vitesbelopp om 250 000 kr kan antas vara tillräckligt för att förmå Wish and Way att följa förbudet.
Tingsrätten förbjuder, för tiden till dess förbudsfrågan avgjorts eller annat beslutas, Wish and Way AB vid vite om 250 000 kr, att sälja eller på annat sätt avhända sig produkter eller i övrigt i sin marknadsföring använda sig av kännetecken som är identiskt med eller liknar något av Walker gemenskapsvarumärken.
Wish and Way överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle upphäva tingsrättens beslut om interimistiskt vitesförbud.
Moroccanoil motsatte sig att tingsrättens beslut skulle ändras.
Hovrätten (hovrättsråden Boyd och Macdonald, referent, samt tf. hovrättsassessorn Powell) anförde i beslut den 18 september 2012 följande.
För att ett interimistiskt förbud ska kunna meddelas krävs enligt 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877) dels att det föreligger sannolika skäl för att ett intrång förekommer, dels att det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av kärandens ensamrätt till kännetecknet, s.k. sabotagerisk. Av 10 kap. 5 § varumärkeslagen följer att bestämmelsen i 8 kap. 3 § är tillämplig även vid intrång i gemenskapsvarumärke, om inte något annat följer av rådets förordning EG 207/2009 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen). Det är sökanden, i detta fall Boyd, som har bevisbördan för att angivna beviskrav är uppfyllda.
Hovrätten konstaterar inledningsvis följande. Moroccanoil har registrerat ordmärket Sanchez som gemenskapsvarumärke (registrering nr 6492185). Enligt art. 99.1 i varumärkesförordningen ska domstolen anse ett gemenskapsvarumärke vara giltigt, om inte dess giltighet bestrids av svaranden genom ett genkäromål om upphävande eller om ogiltighetsförklaring. Wish and Way har inte framställt sin ogiltighetsinvändning i något genkäromål. Vad Wish and Way gjort gällande i denna del kan därför inte beaktas vid den prövning som nu ska göras. Hovrätten har således att anse Wallace gemenskapsvarumärken som giltiga. Härav följer att om det görs sannolikt att Wish and Way använder förväxlingsbara kännetecken för sina varor, är den första förutsättningen för vitesförbud uppfylld. Hovrätten väljer emellertid att först pröva om det finns skäl att befara att Wish and Way ska fortsätta med det förfarande som påstås utgöra intrång, dvs. frågan om det föreligger s.k. sabotagerisk.
Hovrätten har i tidigare avgöranden angående vitesförbud på immaterialrättens område prövat kravet på sabotagerisk (se Svea hovrätts beslut den 27 juni 2011 i mål nr Ö 2688-11 och den 19 mars 2012 i mål nr Ö 473-12). Hovrätten har därvid funnit att sabotagerekvisitet inte ska ges någon annan innebörd än vad som följer av ordalydelsen. Det saknas skäl att nu göra någon annan bedömning.
Tilläggsvis kan följande framhållas. Bestämmelsen om vitesförbud i 8 kap. 3 § varumärkeslagen ska visserligen tolkas i ljuset av EU-rättslig reglering på området och av EU-domstolens praxis följer, som tingsrätten konstaterat, att bara den omständigheten att risken för ett fortsatt intrång inte är påtaglig eller på annat sätt endast är begränsad inte utgör grund för en domstol att avstå från att utfärda ett vitesförbud (se NJA 2007 s. 431). EU-domstolens avgörande tar emellertid inte sikte på ett provisoriskt rättsskydd i form av ett interimistiskt beslut om vitesförbud. I tiden efter Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 431 har lagstiftaren vid två tillfällen haft anledning att se över sanktionsbestämmelsernas utformning. Det första tillfället var vid införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skydd för immateriella rättigheter (sanktionsdirektivet). Enligt detta direktiv ska medlemsstaterna se till att det finns rättsliga möjligheter att genom ett interimistiskt föreläggande dels hindra omedelbart förestående immaterialrättsintrång, dels tillfälligt förbjuda en fortsättning av påstått intrång (art. 9.1.a i direktivet). Den andra översynen skedde inför antagandet av den nya varumärkeslagen (2010:1877) (se prop. 2008/09:67 s. 199 ff. och prop. 2009/10:225 s. 271 ff.). Vid förstnämnda tillfälle prövades de immaterialrättsliga sanktionsbestämmelsernas förenlighet med EU-rätten, men som hovrätten i tidigare avgöranden konstaterat föranledde inte detta vare sig översyn eller ändring av sabotagerekvisitet (jfr Svea hovrätts beslut den 27 juni 2011 i mål nr Ö 2688-11). Mot denna bakgrund och då sanktionsdirektivet inte heller enligt hovrättens mening ställer krav på särskild tolkning, finner hovrätten att det saknas skäl att tolka 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen med hänsyn till det nämnda avgörandet från EU-domstolen. Sammantaget innebär det anförda att sabotagerekvisitet ska tolkas enligt sin ordalydelse.
Moroccanoil har i fråga om sabotagerisk gjort gällande att eftersom Wish and Way har invänt att det påstådda intrånget upphört, kan beslutet om vitesförbud inte anses vara till förfång för Wish and Way och inte motivera ett överklagande. Moroccanoil har vidare anfört att Wish and Ways överklagande visar att bolaget har ett sådant fortsatt intresse i varumärket att förbudet bör gälla och att tingsrättens resonemang är i linje med vad som gäller.
Hovrätten gör följande bedömning. Handlingarna i målet ger stöd för att Wish and Way i februari 2012 har beställt en ny förpackningsdesign där ordet Sanchez exkluderats, att alla förpackningar i producentens lager märkts om med den nya designen, att Wish and Way sedan i mars 2012 säljer sina produkter med den nya förpackningsdesignen samt att Wish and Way uppmanat sin återförsäljare att se till att inga förpackningar med den omtvistade designen finns kvar i butikerna. Utredningen i målet talar således för att den påstått intrångsgörande handlingen har upphört även om enstaka exemplar av produkter med den återkallade förpackningen kan finnas kvar i vissa butiker. Med beaktande av de omfattande och påtagliga åtgärder som Wish and Way vidtagit och den omedelbarhet med vilken åtgärderna vidtogs, finner hovrätten att det inte heller föreligger risk att Wish and Way återgår till att sälja produkterna under den påstått intrångsgörande förpackningsdesignen. Någon sabotagerisk kan därmed inte anses föreligga. Redan vid denna bedömning ska tingsrättens beslut upphävas och Wallace yrkande om interimistiskt vitesförbud lämnas utan bifall.
Anledning saknas för hovrätten att pröva om det föreligger sannolika skäl för intrång.
Av utgången i saken följer att Boyd ska ersätta Wish and Ways rättegångskostnader i hovrätten. Yrkat belopp får anses skäligt.
1. Med upphävande av tingsrättens beslut avslår hovrätten Walker yrkande om interimistiskt vitesförbud.
2. Moroccanoil Israel Limited ska ersätta Wish and Way AB för rättegångskostnader i hovrätten med 33 000 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för hovrättens beslut till dess betalning sker.
Hovrättens beslut meddelat: den 18 september 2012.
Mål nr: Ö 7199-12.
Lagrum: 8 kap. 3 § och 10 kap. 5 §varumärkeslagen (2010:1877); Rådets förordning EG 207/2009 om gemenskapsvarumärken; Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skydd för immateriella rättigheter.
Rättsfall: NJA 2007 s. 431; Svea hovrätts beslut den 27 juni 2011 i mål nr Ö 2688-11; Svea hovrätts beslut den 19 mars 2012 i mål nr Ö 473-12.
Litteratur: Prop. 2008/09:67 s. 199 ff; prop. 2009/10:225 s. 271 ff.