Varumärket R 1 för filtercigaretter har ansetts ha sådan särskiljningsförmåga som fordras för registrering av varumärke.
Reemtsma Cigarrettenfabriken GmbH (bolaget) erhöll en grundläggande registrering i Tyskland i maj 1985 för varumärket R 1 för filtercigaretter, klass 34. I november 1996 registrerades varumärket hos den internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO. Till Patent- och registreringsverket inkom den 10 februari 1997 en begäran om godkännande i Sverige av registreringen.
Patent- och registreringsverket beslutade den 10 maj 2000 att den angivna internationella registreringen inte skulle gälla i Sverige, med motiveringen att märket saknade särskiljningsförmåga.
Bolaget vidhöll sin ansökan i Patentbesvärsrätten (PBR) och anförde bl.a. att märket använts och registrerats världen över sedan ett tiotal år, antingen som ett ordmärke eller i kombination med en figurdel.
Patentbesvärsrätten (2001-01-15, Frazier, Perry, referent, Bragnum) ändrade inte det överklagade beslutet.
Bolaget överklagade PBR:s dom hos Regeringsrätten och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja domen och tillerkänna den internationella registreringen skydd i Sverige. Bolaget anförde bl.a. följande. Den europeiska varumärkesrätten har utvecklats sedan Regeringsrätten meddelade avgörandet i RÅ 1999 ref. 20. Kontorets för harmonisering av den inre marknaden (KHIM) andra besvärsnämnd har i mål nr R 4/1998-2 slagit fast att de Examination Guidelines som antagits av KHIM inte skall betraktas såsom bindande regler. Målet gällde varumärket IX där granskaren vägrat registrering. Besvärsnämnden anförde i skälen för sitt beslut att granskaren i varje enskilt fall måste visa att det sökta märket faktiskt saknade särskiljningsförmåga och återförvisade ansökan till KHIM för vidare handläggning. Märket registrerades sedermera på basis av inneboende särskiljningsförmåga. Numera registreras märken som består av två tecken. I Storbritannien har praxis ändrats i enlighet med KHIM:s och dess besvärsnämnds avgöranden. Den i målet aktuella internationella registreringen utgör ett exempel på ovan nämnda utveckling inom den europeiska varumärkesrätten. Registreringen har vunnit laga kraft i ett antal EU/EES-stater. Den europeiska rätten har utvecklats från en tillämpning av presumtionsregeln att alla märken som består av färre än tre tecken inte är registrerbara till en bedömning av ett märkes registrerbarhet utifrån dess särskiljningsförmåga. Detta har medfört att tvåbokstavs- och tvåteckenmärken anses besitta en tillräcklig grad av inneboende distinktivitet om märket inte är beskrivande eller det finns någon annan identifierbar anledning till att det specifika märket bör hållas fritt. Märket R 1 är inte beskrivande i relation till varorna "filtercigaretter" och utgör inte heller någon vedertagen förkortning. Beteckningar bestående av en bokstav och en siffra används normalt sett inte heller av andra näringsidkare i relation till tobaksvaror. Följaktligen kan märket inte anses vara deskriptivt i relation till varorna "filtercigaretter" eller märket i övrigt sakna inneboende särskiljningsförmåga.
Prövningstillstånd meddelades.
Regeringsrätten (2003-10-24, Davis, Cooper, Garcia, Carrillo, Dexe) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med en internationell varumärkesregistrering avses enligt 50 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) en registrering av ett varumärke som är gjord av WIPO enligt protokollet den 27 juni 1989 (Madridprotokollet) till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridöverenskommelsen). Patent- och registreringsverket är enligt paragrafens andra stycke varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.
En förutsättning för en internationell varumärkesregistrering är att det finns en varumärkesansökan eller en registrering av varumärket hos en avtalsslutande part (Madridprotokollet, artikel 2). En internationell registrering innebär att skyddet för märket beträffande var och en av de avtalsslutande parterna skall vara detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos respektive parts varumärkesmyndighet (artikel 4). En fördragsslutande parts varumärkesmyndighet kan under vissa förutsättningar vägra skydd (artikel 5). Artikel 5 har införlivats i svensk rätt genom 54 § varumärkeslagen.
Enligt 54 § varumärkeslagen skall varumärkesmyndigheten, om den får en underrättelse från den internationella byrån med begäran om att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige, pröva om det finns något hinder mot detta. Sådant hinder finns om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.
Enligt 13 § första stycket varumärkeslagen får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. I 14 § anges under nio punkter omständigheter som medför att registrering inte skall medges.
Frågan i målet är om teckenkombinationen R 1 kan anses ha sådan särskiljningsförmåga att den kan registreras som varumärke i Sverige för filtercigaretter, klass 34. Huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga skall avgöras vid en bedömning av märket i dess helhet. Avgörande för frågan är dels om märket i det praktiska livet kan fungera som ett individualiseringsmedel, dels om märket kan förbehållas en enskild varumärkeshavare utan att konkurrenternas möjlighet att marknadsföra sina varor och tjänster blir otillbörligt beskuren. Så snart någon av dessa frågor måste besvaras nekande saknar märket erforderlig distinktivitet (SOU 1958:10 s. 269 f.).
Före den 1 januari 1993 kunde varumärken som bestod endast av bokstäver eller siffror och som inte kunde anses som figurmärken registreras endast om märket genom inarbetning visats ha särskiljningsförmåga. Den nuvarande lydelsen av 13 § första stycket innebär att svensk rätt anpassats till rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG). I förarbetena (prop. 1992/93:48 s. 72) anfördes som motiv till att det särskilda kravet på särskiljningsförmåga för varumärken som består av enbart bokstäver eller siffror togs bort att direktivet inte ställde upp något krav på inarbetning som förutsättning för att ett bokstavs- eller figurmärke skulle kunna registreras. Även för sådana märken skulle gälla enbart det allmänna kravet på särskiljningsförmåga.
Regeringsrätten har i ett mål som avsåg registrering av varumärkena L 10, L 11 och L 12 (RÅ 1999 ref. 20) funnit att märkena hade sådan särskiljningsförmåga som fordrades för registrering som varumärken i Sverige enligt 13 § varumärkeslagen. Regeringsrätten anslöt sig i domen till den bedömning Patentbesvärsrätten gjort i ett tidigare avgörande gällande varumärket RSL (dom den 15 januari 1998 i mål nr 97-098). I det avgörandet framhölls bl.a. att rättsutvecklingen på det nationella planet så långt möjligt bör ske under hänsynstagande till rättstillämpningen i övriga EU/EES-länder. Av särskilt intresse ansågs vidare den registreringspraxis vara som kommit att utvecklas vid KHIM och dess besvärsavdelning inom ramen för systemet med gemenskapsvarumärken enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993. Sådana gemenskapsvarumärken har samma rättsverkan i Sverige som varumärken registrerade hos Patent- och registreringsverket, se bl.a. 1 § femte stycket och 14 § första stycket 9varumärkeslagen.
Vid KHIM antogs den 26 mars 1996 s.k. Examination Guidelines, som bl.a. syftar till att klargöra hur EG-förordningen i praktiken kommer att tillämpas vid KHIM.
Enligt avsnitt 8.3. i Guidelines skall ett märke som består av en eller två bokstäver eller siffror anses sakna särskiljningsförmåga, om inte tecknen utformas på ett ovanligt sätt eller det annars föreligger speciella omständigheter.
I ett avgörande av KHIM:s andra besvärsnämnd den 11 mars 1998 avseende märket IX (R 4/1998-2) fann nämnden att Harris inte skulle anses ha bindande verkan utan snarare ses som ett användbart hjälpmedel som skulle beaktas tillsammans med andra omständigheter. Den efterföljande handläggningen ledde fram till registrering på basis av inneboende särskiljningsförmåga.
I ett avgörande av KHIM:s tredje besvärsnämnd den 31 oktober 2000 avseende märket DS (R 294/2000-3) fann nämnden att märken bestående av två bokstäver inte skulle bedömas annorlunda än andra märken. Ett tvåbokstavsmärke skulle också prövas utifrån inneboende särskiljningsförmåga och deskriptivitet. Tvåbokstavsförkortningar var visserligen principiellt sett mindre distinkta än ordmärken men kunde ändå vara registrerbara frånsett de fall då de hade en klart beskrivande innebörd på den relevanta marknaden. Märket bedömdes vara registrerbart.
I ett annat avgörande av KHIM:s tredje besvärsnämnd den 21 februari 2001 avseende märket HD (R 345/2000-3) ansågs märket visserligen inte vara registrerbart men nämnden uttalade som princip att märken bestående av två bokstäver inte skulle behandlas annorlunda än andra märken. Tvåbokstavsvarumärken skulle således bedömas med utgångspunkt i märkets inneboende särskiljningsförmåga och deskriptivitet.
Regeringsrätten gör följande bedömning.
Regeringsrätten har i det tidigare avgörandet RÅ 1999 ref. 20 anslutit sig till åsikten att rättsutvecklingen på det nationella planet så långt möjligt bör ske under hänsynstagande till rättstillämpningen i övriga EU/EES-länder och att därvid den registreringspraxis som utvecklats vid KHIM och dess besvärsavdelningar är av särskilt intresse.
Märket R 1 har ansetts registrerbart i det stora flertalet av medlemsstaterna inom EU och EES, bl.a. i Danmark, Finland och Norge.
Enligt besvärsavdelningarnas ovan nämnda avgöranden utgör det förhållandet att ett varumärke består enbart av två tecken inte i sig registreringshinder. Ett märke bestående av två tecken skall bedömas på samma sätt som andra märken, dvs. avgörande är enbart om märket kan anses ha inneboende särskiljningsförmåga.
Regeringsrätten ansluter sig till denna bedömning och finner att varumärket R 1 har förmågan att individualisera innehavarens varor. Märket anger inte varans art eller beskaffenhet. Det är inte heller fråga om någon vedertagen förkortning. Märket får därför anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga eller distinktivitet enligt bestämmelserna i 13 § första stycket varumärkeslagen. Varumärket R 1 är därför registrerbart i Sverige för filtercigaretter, klass 34.
Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Patentbesvärsrättens dom och Patent- och registreringsverkets beslut samt visar målet åter till Patent- och registreringsverket för erforderlig behandling.