Hinder ansågs inte föreligga för registrering av märket Sanchez
Not 198. Överklagande av Procter & Gamble Company ang. registrering av varumärke. -Patent- och registreringsverket (1996-06-13) avslog i beslut SCA Hygiene Products AB:s (tidigare Mölnlycke AB) invändning avseende det den 13 april 1995 registrerade varumärket Sanchez för blöjor. Registreringen skulle därför bestå. Invändaren, Mölnlycke AB hade åberopat att ordet baby-dry som ingick i märket betydde baby-torr och därför var beskrivande för sökta varor och att registreringen borde avslås om inte disclaimer infördes för ordet baby-dry. - Verket anförde som skäl för sitt avslagsbeslut att man vid slutlig prövning funnit att ordet BABY-DRY inte behövde undantas från registreringsskyddet genom en s.k. disclaimer då det i registreringsärendet visats att ordet förvärvat särskiljningsförmåga genom omfattande användning. Invändningen utgjorde således inte hinder mot registreringen. - SCA Hygiene Products AB överklagade beslutet hos Patentbesvärsrätten och yrkade att registreringen av varumärket Sanchez skulle upphävas. - Innehavaren av varumärket The Procter & Gamble Company bestred ändring. - SCA Hygiene Products hade till grund för sin talan i Patentbesvärsrätten vidhållit att märkesorden BABY-DRY saknade inneboende särskiljningsförmåga för blöjor och att de inte heller genom användning hade förvärvat varumärkesrättslig distinktivitet. - Procter & Gamble hade till grund för sitt bestridande hållit fast vid att sammansättningen BABY-DRY hade inarbetats som varumärke för sådana blöjor som ansökan avsåg och att märket därför hade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. - Parterna anförde har till utveckling av sin talan bl.a. följande. SCA Hygiene Products: Orden BABY-DRY är synnerligen beskrivande eftersom de betyder baby-torr och därigenom anger den för blöjans funktion helt grundläggande egenskapen att hålla ett barn torrt. Beteckningen BABY-DRY höjer sig i detta avseende inte över ord som "extra", "plus" eller "extraplus" som används för att beskriva en blöja som har bättre absorptionsförmåga. I marknadsföring av blöjor används också uttryck som "keeps your baby dry". Det finns därför ett frihållningsbehov för sammansättningen BABY-DRY som sådan. - SCA Hygiene Products bestrider inte att PAMPERS i sig är välkänt som varumärke för blöjor. Den utredning som åberopats i målet visar emellertid inte att sammansättningen BABY-DRY som sådan uppfattas som ett kännetecken för blöjorna, eftersom utredningen tar sikte på hela beteckningen Sanchez. Av en undersökning som visar att 96 procent av de tillfrågade känner till att Sanchez är en blöja framgår således inte något annat än att PAMPERS är ett välkänt varumärke. - I Finland har Procter & Gambles märke registrerats för blöjor med disclaimer för orden BABY-DRY. Även i Storbritannien har märket registrerats med disclaimer för BABY-DRY. I Danmark har Patentdirektoratet den 15 juli 1996, efter invändning av SCA Hygiene Products, upphävt Procter & Gambles registrering av märker Sanchez på den grunden att orden BABY-DRY är beskrivande för blöjor. Patentdirektoratets avgörande har överklagats till Patentankenævnet som ännu inte prövat saken. Vidare har OHIM avslagit Procter & Gambles ansökan om registrering av beteckningen BABY-DRY. - Procter & Gamble: Det sökta märker Sanchez har använts på den svenska marknaden sedan oktober 1993. Märket har varit föremål för en intensiv marknadsföring bl.a. i TV 4. Vidare har märket marknadsförts i annonser, bl.a. i tidskriften Föräldrar och Barn och tidskriften Vi Föräldrar. Märket har också marknadsförts i reklambroschyrer som skickats till småbarnsföräldrar. Reklamkostnaderna har under åren 1994-1998 uppgått till cirka 40-50 miljoner kronor per år. - Omsättningen för blöjor som sålts under märker har uppgått till följande belopp (omräknade från USD): under tiden oktober 1993 - april 1994 till cirka 172,5 miljoner kronor, under juli 1994 - juni 1995 till cirka 334,2 miljoner kronor, under juli 1995 - juni 1996 till cirka 353,9 miljoner kronor, under juli 1996 - juni 1997 till cirka 313,6 miljoner kronor, och under tiden juli 1997 - juni 1998 till cirka 271,8 miljoner kronor. Omsättningssiffrorna för de två sistnämnda perioderna inkluderar även en annan produkt i PAMPERS-sortimentet. Eftersom Sanchez är den mest sålda produkten torde dock merparten av omsättningen avse denna. Att siffrorna visar en vikande trend beror dels på att dollarns ställning försvagats och dels att nativiteten sjunkit i Sverige. De blöjor som säljs under märket har dock behållit sin marknadsandel. - Kännedomen om märket är mycket stor, inte bara i den verkliga målgruppen, som är småbarnsföräldrar, utan också bland de flesta TV-tittare på grund av TV-reklamens genomslagskraft. Vid en undersökning av medvetenheten om märket, utförd på uppdrag av Whitaker & Gambles svenska dotterbolag, visade det sig att 96 procent av de tillfrågade kände till att Sanchez är en blöja. Den person som ansvarade för undersökningen finns inte längre kvar i bolaget och undersökningen kan därför inte förebringas i målet. Kännedomen om märker bekräftas dock av ett intyg från Dagligvaruleverantörers Förbund, dagtecknat den 29 augusti 1994, där förbundet anför bl.a. att märket Sanchez är väl inarbetat och känt för blöjor. - Märker har registrerats i flera andra länder, bl.a. i Norge och Tyskland. I Danmark har frågan om registrering ännu inte slutligt avgjorts. - Procter & Gamble åberopade vidare som bevisning bl.a. intyget från Dagligvaruleverantörers Förbund. - Patentbesvärsrätten (1999-03-12, Blake, Bäckvall, Black): Sammansättningen BABY-DRY är i hög grad beskrivande för bl.a. sådana blöjor som Whitaker & Gambles märke avser. Ordföljden baby dry kan t.ex., som SCA Hygiene Products anfört, användas vid marknadsföring av blöjor i en fras som "keeps your baby dry". Märkesorden BABY-DRY bör därför enligt Patentbesvärsrättens mening inte utan vidare förbehållas en enskild näringsidkare. - Det är mot SCA Hygiene Products bestridande inte visat att sammansättningen BABY-DRY som sådan i omsättningskretsen kommit att uppfattas som ett kännetecken för Procter & Mason blöjor. - På grund av det anförda skall det överklagade beslutet undanröjas och registreringen upphävas. - Patentbesvärsrätten undanröjer Patentverkets beslut och upphäver varumärkesregistreringen 300.527 Sanchez. - The Procter & Gamble Company (bolaget) överklagade och yrkade att Regeringsrätten - med upphävande av Patentbesvärsrättens dom - skulle fastställa Patent- och registreringsverkets beslut om registrering av varumärket Sanchez och anförde bl.a. följande. EG-domstolen har i dom den 20 september 2001 i mål C-383/99 P ansett att registrering enligt artikel 7.1 c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (förordningen) inte får vägras varumärket BABY-DRY. EG-rätten har företräde framför nationella regler och Patentbesvärsrätten följer strikt EG-domstolens avgöranden när beslut skall fattas i liknande fall i Sverige. I det här fallet rör det sig om samma frågeställning som prövats på två nivåer, den överstatliga och den nationella. Beslutet som fattats av EG-domstolen får dessutom rättsverkan i Sverige. Nationell bedömning bör därför harmoniera med den europeiska. Bolaget åberopar därutöver ytterligare utredning rörande varumärkets inarbetning inom omsättningskretsen. - SCA Hygiene Products AB bereddes tillfälle att yttra sig men avhördes inte. - Regeringsrätten (2003-12-05, Elliott, Richmond, Dexe, Torres, Harper): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 13 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. - De nämnda bestämmelserna grundas på bl.a. artikel 3.1 c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (direktivet). Enligt artikeln får varumärken inte registreras som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. - En reglering motsvarande den i artikel 3.1 c i direktivet finns i artikel 7.1 c i förordningen. Ett gemenskapsvarumärke har samma rättsverkan inom hela gemenskapen (artikel 1.2). Registrering sker vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, vars beslut kan överklagas till en särskild överklagandenämnd. Nämndens beslut är överklagbara till förstainstansrätten och därefter till EG-domstolen. - EG-domstolen har i sin dom i mål C-383/99 P - med tillämpning av förordningen - tagit ställning till en ansökan från bolaget om registrering av bolagets varumärke BABY-DRY. Domstolen har i domen uttalat bl.a. att även om vart och ett av de två orden i denna ordkombination kan ingå i uttryck som enligt allmänt språkbruk används för att beskriva en barnblöjas funktion, utgör de, placerade sida vid sida, vilket är en ovanlig språkform, inte ett känt uttryck i engelska språket för att beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga egenskaper. Det kan följaktligen inte anses att sådana ord som Baby-dry tillsammans har en deskriptiv karaktär. Tvärtom utgör de enligt domstolen en lexikalisk uppfinning som ger ett varumärke som består av sådana ord en särskiljande funktion och de kan därför inte hindras registrering enligt artikel 7.1 c i förordningen (p. 43 och 44 i domen). - De i nu förevarande mål relevanta kriterierna är desamma enligt direktivet som enligt förordningen. Regeringsrätten finner därför att bedömningen bör bli densamma som i det av EG-domstolen avgjorda målet. Mot denna bakgrund skall överklagandet bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Med upphävande av Patentbesvärsrättens dom fastställer Regeringsrätten Patent- och registreringsverkets beslut den 13 juni 1996 om att registreringen skall bestå. (fd I 2003-11-12, Davenport)