Mönsterintrång. Fråga om tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken och 36 § andra meningen mönsterskyddslagen (1970:485) vid bestämmande av intrångsersättningen.
Göteborgs tingsrätt
Formsprutarna J-A.J. & Co AB förde vid Göteborgs tingsrätt den talan mot Merx Team AB som framgår av tingsrättens dom.
Tingsrätten (chefsrådmannen Guerrero) anförde i dom den 19 september 2001:
Bakgrund
Formsprutarna J-A.J. & Co AB (Formsprutarna) innehar mönsterskydd för produkterna Stekspade reg. nr 59668, Matpincett reg. nr 63441, Sked reg. nr 63440, Gaffel reg. nr 63440 samt Visp reg. nr 62323 ingående i Formsprutarnas Gastro Max-serie (De mönsterskyddade produkterna).
Merx Team AB (Merx) har från en kinesisk tillverkare, Ningbo Zimmerman Co Ltd (Ningbo), erhållit Stekspade, Stekpincett, Gaffel, Sked och Visp vilka till formen är närmast identiska med De mönsterskyddade produkterna med undantag för att där De mönsterskyddade produkterna märkts med ”Gastro Ford” har de i Kina tillverkade produkterna märkts med ”Exxent”. Produkterna är i varje fall så lika De mönsterskyddade produkterna att de gör intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.
I beslut den 5 december 2000 förordnade tingsrätten, på yrkande av Formsprutarna, med stöd av 37 a § mönsterskyddslagen, om intrångsundersökning för att eftersöka dels Merx’ produkter Stekspade nylon art. nr 65546, Stekpincett nylon art. nr 65547, Gaffel nylon art. nr 65548, Sked nylon art. nr 65549 och Visp nylon art. nr 65550 (Intrångsprodukterna), dels inköpsorder, leverantörsfakturor och kundfakturor avseende sådana produkter. Enligt beslutet fick undersökningen genomföras i Merx’ kontors- och lagerlokaler samt Merx’ ADB-system genomsökas för efterforskande av nämnda handlingar.
Tingsrätten förordnade den 11 december 2000, på yrkande av Formsprutarna, om interimistisk säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB på så sätt att samtliga Merx tillhöriga exemplar av Intrångsprodukterna skulle sättas i förvar för återstoden av skyddstiden för De mönsterskyddade produkterna.
I skrift som inkom den 20 december 2000 underrättade kronofogdemyndigheten tingsrätten om att intrångsundersökningen i målet var avslutad.
Yrkanden m.m.
Formsprutarna har yrkat
1. att tingsrätten förpliktar Merx att till Formsprutarna utge skadestånd för utnyttjandet av Formsprutarnas produkter ”stekspade”, ”matpincett”, ”sked”, ”gaffel” samt ”visp”, ingående i Formsprutarnas Gastro Max-serie, med ett belopp om 40 000 kr jämte ränta,
2. att tingsrätten förpliktar Merx att till Formsprutarna utge ideellt skadestånd för mönsterintrång med ett belopp om 95 000 kr jämte ränta,
3. att rätten, vid bestämmande av ersättningens storlek, även tar hänsyn till Formsprutarnas intresse av att mönsterintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse,
4. att tingsrätten vid vite av 100 000 kr meddelar förbud för Merx att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut produkter enligt Merx’ produktblad, nummer 8-12.
Merx har bestritt samtliga yrkanden och inte kunnat vitsorda något belopp som skäligt i och för sig men vitsordat sättet att beräkna ränta.
Grunder
Formsprutarna har anfört följande.
1. Merx har utnyttjat Formsprutarnas mönsterskydd såvitt avser produkter enligt Merx’ produktblad, nummer 8-12, genom att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla och överlåta varor som omfattas av mönsterskyddet.
2. Såvitt avser tillverkning och införsel till Sverige är det i vart fall fråga om ett exemplar av varje produkt, dvs. totalt fem exemplar. Antalet överlåtna exemplar uppgår till 40 stycken och såvitt är fråga om utbjudning och saluhållning är det fråga om ett obegränsat antal exemplar.
3. Enär Merx, uppsåtligen eller av oaktsamhet, har gjort sig skyldigt till mönsterintrång skall Merx dels utge skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret, dels utge ideell ersättning till Formsprutarna.
4. Vid rättens fastställande av det utvidgade skadeståndet skall följande omständigheter beaktas;
(i) intrånget har skett uppsåtligen eller i vart fall grovt oaktsamt,
(ii) intrånget har medfört allvarlig goodwillskada för Formsprutarna och dess mönster,
(iii) intrånget har skett vid för Formsprutarna ogynnsam tidpunkt, dvs. då Formsprutarna var på väg att erhålla beställningar från de kunder Merx erbjöd intrångsprodukterna till,
(iv) Merx har genom att missbruka Formsprutarnas mönster sökt uppnå en större vinst än vad som varit möjligt vid en seriös produktutveckling.
(v) intrånget har skett av en stor och betydande leverantör av produkter på den svenska marknaden.
5. Yrkade skadestånd är skäliga.
Merx har anfört följande.
1. Merx har inte olovligen utnyttjat Formsprutarnas mönsterskydd såvitt avser produkter enligt Merx produktblad, nummer 8-12, genom att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla och överlåta varor som omfattas av mönsterskyddet.
2. Merx har haft i sin besittning totalt fem exemplar av Intrångsprodukterna men exemplaren har inte tillverkats av Merx eller förts in i Sverige av Merx. Merx har inte överlåtit några intrångsgörande exemplar.
3-4. Merx har varken uppsåtligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldigt till mönsterintrång.
5. Yrkade skadestånd är inte skäliga.
6. Formsprutarna har inte drabbats av skada.
7. Formsprutarna är inte berättigat till skadestånd.
Utveckling av talan
Formsprutarna har bl.a. anfört följande.
Formsprutarna innehar mönsterskydd för De mönsterskyddade produkterna och har för design av sina produkter anlitat erkända formgivare och designers och för detta haft stora kostnader. Dessutom har arbete lagts ned på att ta fram ett plastmaterial som inte smälter vid kontakt med t.ex. stekjärn. Produkterna har rönt uppskattning hos kunder, inklusive konsumenter, vilket tyvärr lett till att konkurrenter kopierat produkterna för att åka snålskjuts på Formsprutarnas framgång. Merx har i Kina låtit tillverka identiska kopior av De mönsterskyddade produkterna, vilka gör intrång i nämnda mönsterskydd. Det är uteslutet att Merx tagit fram Intrångsprodukterna genom konstnärligt arbete; det är fråga om rena plagiat. Merx har beställt mellan 4 000 och 7 000 exemplar av varje produkt från Ningbo. För att framställa de aktuella produkterna krävs en formsprutningsmaskin som smälter plastgranulatet och sedan under tryck pressar massan in i en gjutform varefter produkten kyls. Gjutformen, som benämns verktyg, kan tas fram antingen efter en ritning eller också, såsom har skett i det aktuella fallet, genom att man med hjälp av en dator tar fram en kopia av en befintlig produkt. Såväl formsprutningsmaskinen som verktygen är dyra. Kostnaden för verktyget är proportionell mot kvaliteten som i sin tur anger dess livslängd; hur många produkter det håller för att pressa. Det finns inte någon tillverkare som skulle köpa in eller låta tillverka ett kostsamt verktyg om han inte var säker på att verktyget kom till användning. Med tanke på den första orderns stora volym måste verktygen vara avsedda för serieproduktion och därmed kostsamma. Det är inte rimligt att Ningbo har tagit fram dyra verktyg utan att ha varit säker på en beställning. Av den anledningen är det inte troligt att redskapsproverna skulle omarbetas. Om leveransen endast avsett prover och avsikten varit att omarbeta dem hade det heller inte varit möjligt för Ningbo att ange ett pris per redskap så som gjorts. Merx har överlämnat ett exemplar av varje mönsterskyddad produkt till Ningbo med instruktionen att Ningbo skulle tillverka en kopia men anbringa märket Exxent istället för Gastro Ford på produkten. Därmed slapp Merx det ritningsarbete och de annars nödvändiga tester som normalt ingår i framtagandet av en produkt. Vid intrångsundersökningen fann inte kronofogdemyndigheten någon korrespondens mellan Merx och Ningbo som tyder på att Merx begärt en omarbetning av produkterna. Däremot var Merx angeläget om att produkterna skulle levereras. Designansvaret ligger hos beställaren, inte hos tillverkaren. Att Merx anlitat kocken S.K. för att hjälpa till med produktutvecklingen är en efterhandskonstruktion; han har varken haft ett designuppdrag eller ett utvecklingsuppdrag. Merx har marknadsfört Intrångsprodukterna i Sverige och bjudit ut produkterna i sina egna lokaler innan produkterna beställdes från Kina. Under hösten 2000 hade Merx en visning i sin utställningslokal, ”show-room”, där Intrångsprodukterna förevisades. Kunder till Formsprutarna har blivit erbjudna att beställa Intrångsprodukterna men avböjt, enär de ansett dem utgöra rena kopior av De mönsterskyddade produkterna. Merx har i sin produktkatalog använt en bild av Formsprutarnas produkter, olovligen kopierad ur Ö:s Storköksprodukters produktkatalog från 1999 vilken är framställd av P.Ö. I Ö:s produktkatalog anges att produkterna ingår i Gastro Max-serien. I Merx produktkatalog nämns ej att bilden föreställer Formsprutarnas produkter, istället har Merx angett namn och artikelnummer på Intrångsprodukterna. Det är omöjligt att på bilden se varumärket som anbringats på produkten. Bilden i Merx katalog är avsedd att uppfattas som föreställande Intrångsprodukterna trots att den föreställer De mönsterskyddade produkterna. Merx var angeläget om att få grossisten ”Snabbgrossen” som kund. Ett villkor för att Garcia skulle få leverera till Snabbgrossen var att Merx kunde erbjuda en offert som innehöll förslag på alla artiklar som skulle ingå i Snabbgrossens sortiment. Snabbgrossen var intresserad av produkter som säljer bra, t.ex. De mönsterskyddade produkterna, men till ett lägre pris än normalt. Eftersom Merx inte hade Intrångsprodukterna på bild användes bilden från Ö:s Storköksprodukters katalog till offerten vilken presenterades i form av Merx’ produktkatalog. Merx har distribuerat sin produktkatalog till tänkbara köpare såsom restauranggrossister, t.ex. Cook, Cany- Trading och Nelson. Marknadsföringen av Intrångsprodukterna har resulterat i försäljning; Köksmeny i Mariehamn i Finland har köpt 20 st. exemplar av stekpincett nylon och 20 st. exemplar av visp nylon. Kronofogdemyndigheten kunde emellertid inte vid intrångsundersökningen finna bevis för att produkterna levererats. Merx’ marknadsföring av Intrångsprodukterna har lett till minskad försäljning av De mönsterskyddade produkterna. Merx har inte haft för avsikt att under en mellantid sälja Formsprutarnas produkter och har heller inte haft några mönsterskyddade produkter att sälja. Det har inte förelegat någon kontakt mellan Formsprutarna och Merx avseende Merx’ påstådda försäljning av Formsprutarnas produkter. Vid en förfrågan från Merx skulle Formsprutarna ha hänvisat till redan etablerade återförsäljare. I början av år 2001 kontaktade Merx företaget Segers Fabriker AB och erbjöd sig att leverera Formsprutarnas Gastro Max-produkter. Merx har alltså i efterhand försökt skapa bevis till styrkande av att det avsett att sälja Formsprutarnas Gastro Max-produkter. Intrångsprodukterna snyltar på den goodwill och renommé som De mönsterskyddade produkterna åtnjuter. Merx, som är ett stort företag i förhållande till Formsprutarna och som dessutom agerar på samma marknad, har medvetet stulit ett mönster. Att Merx sluppit såväl designarbete som utprovning har resulterat i att Intrångsprodukterna skulle kosta Merx 21 cent (  2 kr) per redskap, ett pris det skulle vara omöjligt för Formsprutarna att konkurrera med; det är två mellanleds vinst som försvunnit. Marknaden är priskänslig och om Garcia hade lyckats med mönsterintrånget är det sannolikt att Formsprutarna slagits ut.
Merx har bl.a. anfört följande.
För två år sedan fick Merx förfrågan om det kunde leverera ett komplett sortiment av vissa produkter till Snabbgrossen, en grossist som vänder sig till kedjor av lågprisbutiker. Merx’ avsikt var att leverera det egna varumärket och komplettera med andra varumärken; ca 300 artiklar saknades i Merx’ sortiment, däribland nylonredskap. Efterhand skulle de utomstående varumärkena ersättas med Merx’ egna. I april 2000 befann sig Merx, genom H-Å.U. och G.L., på en mässa i Kina. De tyckte att de kinesiska nylonprodukterna såg bra ut och diskuterade med det kinesiska bolaget Ningbo om det skulle kunna tillverka nylonprodukter för Merx’ räkning. Därvid överlämnade H-Å.U. De mönsterskyddade produkterna och kom med företrädarna från Ningbo överens om att bolaget skulle ta fram och leverera liknande produkter. Tillverkning av produkter som gör intrång i Formsprutarnas mönster har således inte beställts av Merx. Merx lämnade en förskottsbetalning om 5 000 dollar för verktygskostnad vilket belopp utbetalades under våren 2000, någon månad efter mässan. Diskussionerna med Snabbgrossen fortsatte under år 2000 varvid Merx tog fram en katalog för Snabbgrossens butiker. Katalogen, som bygger på ett lösbladssystem för att man lätt skall kunna byta produkter, distribuerades inte genom ett allmänt utskick utan kunde erhållas på begäran. Bilden av nylonredskap i produktkatalogen föreställer Gastro Max-produkter. Merx har, för att kunna erbjuda ett fullständigt sortiment, bjudit ut Formsprutarnas Gastro Maxprodukter till försäljning vilket är fullt lovligt enligt immaterialrättens konsumtionsprincip. Den 12 oktober 2000 gjorde Merx en beställning av produkter från Ningbo som villkorades av att proverna godkändes. Samma datum faxade Garcia ett brev till Ningbo för att få reda på när proverna skulle komma och om Merx möjligen skulle erhålla dem på en nära förestående mässa. Merx, genom H-Å.U. och G.L., besökte sedermera nämnda mässa i slutet av oktober 2000 och träffade då företrädare för Ningbo som uppgav av Ningbo inte erhållit matpincetten. H-Å.U. och G.L. såg då till att det från Sverige skickades en matpincett jämte proformafaktura. De erhöll dock inga prover från Ningbo på mässan. H-Å.U. och G.L. var åter på Merx’ kontor i november 2000. När H-Å.U. och G.L. återvände från Kina anlände produkterna från Ningbo. De var närmast identiska med De mönsterskyddade produkterna och i varje fall så lika att de gjorde intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Det hade inte varit Merx’ avsikt. Merx har inte tillverkat Intrångsprodukterna och skall därför heller inte svara för tillverkarens intrång. Inte heller har Merx lämnat uppdrag till Ningbo att tillverka produkter identiska med De mönsterskyddade produkterna, Intrångsprodukterna har således inte tillverkats på Merx begäran. Merx har inte fört in Intrångsprodukterna i Sverige; Ningbo har skickat varorna med bud som överlämnat dem till Merx. I november 2000 förändrades villkoren för samarbetet med Snabbgrossen; grossistens nya vd ansåg att inköpen skulle ske från Rios, som är ett bolag i samma koncern som Snabbgrossen, istället för från Merx. Efter omfattande kontakter mellan Merx, Snabbgrossen och Rios kom bolagen överens om att Rios skulle leverera till Snabbgrossen och att Garcia skulle leverera till Rios. Merx hade tidigare haft för avsikt att kompletteringsköpa produkter från Cervera. Det förfarandet var nu inte längre nödvändigt. Eftersom proverna från Kina var alltför lika De mönsterskyddade produkterna vände sig Merx till kocken S.K. och bad om synpunkter på redskapens utformning ur praktiskt perspektiv. Denne lämnade, någon gång i december 2000, före intrångsundersökningen, förslag till Merx på förbättringar i redskapens utformning. Beställningen från Finland gjordes i oktober 2000, före det att Merx erhållit produktproven från Kina, och avsåg Gastro Maxprodukter. De intrångsgörande proverna har inte bjudits ut eller saluhållits, inte sålts och därmed inte heller levererats; Merx har inte sålt en enda produkt och inte erhållit en enda krona varför Formsprutarna inte kan ha orsakats någon ekonomisk skada till följd av minskad försäljning. Formsprutarnas omsättning har ökat kraftigt; det tyder inte på att företaget har tappat marknadsandelar. Eftersom Formsprutarna inte har drabbats av någon skada kan inte heller ersättning för ideell skada utgå eftersom den förutsätter att skadestånd skall utgå överhuvudtaget.
Domskäl
I målet har åberopats viss skriftlig bevisning och exemplar av De mönsterskyddade produkterna har företetts. På begäran av Formsprutarna har förhör under sanningsförsäkran hållits med Formsprutarnas verkställande direktör, tillika styrelseledamot J.A.J. samt vittnesförhör med G.J., säljledare på Rios, och Ö.B. från Cany- Trading. På begäran av Merx har förhör under sanningsförsäkran hållits med Merx’ styrelseledamot H-Å.U. samt vittnesförhör med G.L., inköpsansvarig på Merx, S.K., kock, och B.U., f.d. produktutvecklare på Duka, numer produktutvecklingskonsult i egen regi.
Formsprutarnas mönsterrätt till De mönsterskyddade produkterna, stekspade, stekpincett, gaffel, sked och visp, innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja mönstret till dessa varor. Med mönster förstås förebilden för en varas utseende (1 § mönsterskyddslagen, 1970:485). I 5 § samma lag anges närmare vad mönsterrätten innebär: ingen får utan samtycke av den som är innehavare av mönsterrätten utnyttja mönstret genom att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut vara, vars utseende inte väsentligen skiljer sig från mönstret. Mönsterrätten omfattar dock endast varor för vilka mönstret registrerats och därmed likartade varor.
I målet är utrett att företrädare för Merx, nämligen H-Å.U. och G.L., tagit med sig ett par av Formsprutarnas produkter ur Gastro Max-serien under en resa till Kina och därvid visat upp dem för en tillverkare av köksredskap, Ningbo Garcia Kitchen Tool Co Ltd (nedan Ningbo), på en mässa i april 2000. De har därvid bett Ningbo tillverka prover på liknande produkter, men försedda med Merx’ varumärke Exxent, de har betalat 5 000 US-dollars i förskott för tillverkning av formverktyg, de har offererats ett styckpris för produkterna om cirka 25 US-cent och de har lagt en preliminär order på ett stort antal av de nu ifrågavarande köksredskapen.
Ombedda att precisera vilka instruktioner de gett Ningbo om hur de beställda redskapen skulle förhålla sig till Formsprutarnas produkter har de uppgett följande:
H-Å.U: De började diskutera en serie som motsvarade Gastro Maxprodukterna men som ej var så lik. Tillverkaren skulle göra en produkt med en bättre funktion. Tillverkarna har nämligen ofta bättre kännedom om hur en produkt kan förbättras än vad beställaren har. Däremot är Merx’ formspråk mycket viktigt. Anledningen till att de tog med Formsprutarnas redskap var att tillverkaren skulle förstå redskapens funktion och sedan utveckla produkterna med utgångspunkt från Merx’ formspråk. Det är riktigt att Merx i en senare beställningsskrivelse den 12 oktober 2000 angett den exakta storleken för varje redskap (samma storlek som Gastro Maxredskapen; tingsrättens anm.). Det beror på att storleken är en viktig detalj, särskilt med tanke på att kineserna har mindre händer.
G.L: De lämnade Gastro Maxprodukterna till Ningbo för att visa vad de förväntade sig. De ville ha nylonredskap. De gav muntliga instruktioner rörande proportioner och funktioner och skulle sedan få prover av Ningbo. De beställda produkterna skulle ej vara likadana som Gastro Maxprodukterna utan dessa skulle vara referensprover. De förklarade hur de ville ha dem. De bestämde t.ex. hur handtaget skulle se ut och att gaffeln skulle ha en annan utformning, om hon minns rätt.
Det är vidare utrett att H-Å.U. och G.L. vid en mässa i Kina i slutet av oktober 2000 fick klart för sig att Ningbo ej fått något exemplar av Gastro Maxseriens stekpincett. De instruerade därför sitt huvudkontor att sända ett exemplar av en Jones till Kina, vilket skedde. I samband därmed utställde Merx en proformafaktura, daterad den 27 oktober 2000, till Ningbo, avseende en sådan pincett. Merx har inte hävdat att bolaget i samband med detta översändande gav några särskilda instruktioner till tillverkaren angående den beställda pincettens utseende.
Ostridigt är att Merx redan före sistnämnda mässa, nämligen den 12 oktober 2000, avsände en skriftlig beställning hos Ningbo om flera tusen exemplar av vart och ett av de här ifrågavarande redskapen. I ett brev daterat samma dag påtalade G.L. att hon ännu ej erhållit varuproverna. I samma brev gav hon instruktioner om redskapens storlek och hur förpackningarna skulle vara märkta för export samt angav att beställningen gällde under förutsättning att proverna godkändes.
Enligt uppgifter av H-Å.U. och G.L. anlände varuproverna till Merx’ huvudkontor i början av november 2000, varvid deras samfälliga reaktioner var att proverna var alldeles för lika Gastro Maxförlagorna. Det är ostridigt att proverna i stället för varumärket Gastro Ford hade försetts med varumärket Exxent och att detta var den enda synbara skillnaden.
Kronofogdemyndigheten har vid sin intrångsundersökning den 12 december 2000 påträffat två vispar, en sked och en gaffel vilka fotograferats och tagits i förvar. Fotografierna - men märkligt nog ej själva redskapen - har företetts inför rätten. De utvisar att produkterna är helt identiska med motsvarande Gastro Maxprodukter, men i stället försedda med varumärket Exxent. Merx har självt vitsordat att de är så lika att de faller inom mönsterrättens skyddsområde.
Redan av den här lämnade redogörelsen finner tingsrätten med hänsyn till H-Å.U:s och G.L:s svävande och delvis motstridande uppgifter att det inte är trovärdigt att de instruerat den kinesiske tillverkaren att varuproven skulle avvika från Gastro Maxredskapen så mycket att de - bortsett från ändringen av varumärket - väsentligt skulle skilja sig från förlagorna och att de därvid angett hur den exakta utformningen skulle vara.
Denna bedömning vinner ytterligare stöd av vad som i övrigt förekommit i målet.
H-Å.U. och G.L. har sålunda ombetts att redogöra för vilka åtgärder de vidtog när de märkte att varuproverna var alltför lika Gastro Maxprodukterna. De har samstämmigt uppgett att de till en början rådfrågade kocken S.K. om hur produkterna skulle kunna förändras. Enligt S.K. skedde denna rådfrågning sent på våren 2001, ”före semestern”, och dessutom var det fråga om endast ett kortfattat samtal i samband med att han hade annat ärende på Merx’ kontor. Tillfrågade om vilka åtgärder som vidtagits gentemot den kinesiske tillverkaren har de lämnat följande uppgifter.
H-Å.U: De gick tillbaka till Ningbo och föreslog för kineserna hur produkterna skulle förändras. Det skedde nog per telefon från G.L. Han vet inget närmare om det utan hänvisar till henne.
G.L: Hon ringde upp leverantören under första hälften av november och talade om att så här kunde produkterna inte se ut och att Merx inte kunde godkänna dem. Det var fråga om fem eller sex produkter. Hon har också gett tillverkaren skriftliga instruktioner om ändringarna. Hon tror detta men minns ej säkert. Hon minns inte tidpunkten för detta, det var senare under året. Brevet härom bör kunna återfinnas hos Merx. Hon är osäker på om det skedde före eller efter kronofogdemyndighetens intrångsundersökning den 12 december 2000. De påtalade ändringarna gällde t.ex. handtagets utformning. Vispen var för lik, skaftet skulle vara bredare och det skulle vara ett tumgrepp.
Enligt tingsrättens mening utgör redan det förhållandet att Merx använt mönsterskyddade produkter som förlagor för att ta fram egna produkter, under eget varumärke, ett intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Merx’ påstående att bolaget beställt produkter som skulle avvika så mycket från förlagorna att de ej innebar mönsterintrång finner tingsrätten med hänsyn till H-Å.U:s och G.L:s vaga uppgifter om vilka instruktioner de gett tillverkaren, både vid beställningen och efter erhållandet av varuproverna, samt det förhållandet att kronofogdemyndigheten ej påträffat något skriftligt besked till tillverkaren om hur proverna skulle ändras, inte vara trovärdigt. I stället finner tingsrätten det kunna hållas för visst att Merx i Kina beställt tillverkning av produkter, som skulle vara helt lika Gastro Maxförlagorna, med den enda ändringen att varumärket skulle bytas mot bolagets eget. Merx har således låtit tillverka varuproverna och importerat dem till Sverige och därtill beställt tillverkning och import av ett stort antal, drygt 26 000, styck av köksredskapen, låt vara att Merx samtidigt ställt som villkor att varuproverna blev godkända. Det sagda utgör ett klart intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.
Vad sedan gäller marknadsföring och försäljning (”bjuda ut, saluhålla, överlåta”) av varor som innefattas i mönsterskyddet är det utrett att Merx redan under 1999 börjat ställa samman en omfattande katalog över sitt stora sortiment av köksvaror, uppbyggd som ett lösbladssystem. Denna katalog kom ut våren 2000 och distribuerades till ett stort antal av Merx’ återförsäljare, enligt G.L. var det troligen ett allmänt utskick till kunderna. Blad 34 av katalogen har en bild som föreställer - såvitt nu är i fråga - en stekspade, en stekpincett, en gaffel och en sked, alla i svart, och en visp med rött skaft. Vidare finns för dessa varor angivet streckmärkningskod, artikelnummer, storlek och pris, nämligen 12 kr per styck. Med hänsyn till katalogens inledande beskrivning att Merx designar, tillverkar och distribuerar produkter under bl.a. varumärket Exxent samt artikelnumren ger katalogbilden onekligen ett intryck av att den föreställer Merx’ egna produkter.
Emellertid är det utrett att bilden hämtats från en helt annan katalog, nämligen Ö. Storköksprodukter AB:s katalog, där den anges föreställa Gastro Ford köksredskap och har andra artikelnummer och priser.
Det är också utrett att Merx erhållit en beställning från ett finskt företag, Köksmeny, på flera olika köksvaror, däribland 20 stekpincetter och 20 vispar med samma artikelnummer som anges på sid. 34 i Merx’ katalog. Enligt skriftligt ordererkännande var ordern den 16 oktober 2000.
Slutligen finner tingsrätten utrett att Merx inbjudit ett stort antal kunder till en invigning i november 2000 och att någon kund observerade att det i Merx’ utställningslokal (show-room) hängde köksredskap som såg ut som Formsprutarnas. Det är enligt tingsrättens mening inte klarlagt om det var några av de beställda varorna, märkta Exxent, eller om det var exemplar ur Gastro Maxserien.
Merx har som försvar mot påståendet att bolaget marknadsfört produkter, som varit ett plagiat av De mönsterskyddade produkterna, gjort gällande att det i själva verket varit Formsprutarnas produkter som Merx tagit med i sin katalog och haft hängande i sitt utställningsrum. Enligt Garcia avsåg bolaget att under en mellanperiod, innan man tagit fram egna produkter, sälja produkter ur Gastro Maxserien, vilka skulle köpas in från företaget Rios eller något annat företag som förde Formsprutarnas produkter.
Genom förhöret med G.J. är det emellertid utrett att Rios ej sålt några Gastro Maxprodukter till Merx och ej heller tagit emot någon order från detta företag angående sådana produkter. Vidare har Ö.B. som driver bolaget Cany Trading AB, som är återförsäljare för Formsprutarnas Gastro Maxprodukter, uppgett att hans företag ej levererat Formsprutarnas produkter till Merx. Merx har för övrigt inte heller självt gjort gällande att företaget köpt Gastro Maxprodukter eller slutit avtal med någon av Formsprutarnas återförsäljare om leveranser eller ens förhört sig hos någon av dessa om möjligheten att köpa produkterna.
Det är således utrett att Merx inte försäkrat sig om möjligheten att handla med köksredskap ur Gastro Maxserien innan man tagit in bilden av dessa redskap i sin allmänt spridda katalog och innan man tecknat ordererkännande till det finska företaget. Mot denna bakgrund finner tingsrätten att påståendet att Garcia avsåg att under en övergångstid sälja Gastro Maxprodukter och att katalogbilden avsågs föreställa dessa produkter kan lämnas utan avseende. På motsvarande sätt anser tingsrätten sig kunna utgå från att den bekräftade försäljningen till det finska företaget avsåg produkter som Garcia avsåg att självt ta fram och förse med märket Exxent.
Det kan tilläggas att Merx, även om bolaget verkligen avsett att sälja sådana Formsprutarnas produkter som inköpts från Formsprutarnas återförsäljare - vilket i och för sig varit tillåtet enligt 5 § tredje stycket mönsterskyddslagen och den inom immaterialrätten rådande konsumtionsprincipen - hade varit pliktigt att vid marknadsföringen ange att det var fråga om Gastro Maxprodukter. Genom att underlåta detta skulle Merx ändå ha gjort sig skyldigt till intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.
Tingsrätten finner sålunda att Merx gjort sig skyldigt till mönsterintrång även vid marknadsföringen.
Mönsterintrånget får anses ha skett uppsåtligt. Vid detta förhållande skall Merx betala skälig ersättning för utnyttjandet av Formsprutarnas mönster samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört, varvid hänsyn skall tas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse (36 § mönsterskyddslagen). Merx har alltså utnyttjat mönstren både vid beställning av några provexemplar och vid beställning - om än villkorat av godkännande av proverna - av ett mycket stort antal köksredskap samt vid saluhållande. Merx har därigenom kunnat skaffa fram provexemplar på ett betydligt billigare sätt än genom att självt utveckla produkterna. Enligt tingsrättens mening är det yrkade beloppet för utnyttjande, 40 000 kr, skäligt.
Vidare bedömer tingsrätten att det här är fråga om ett tydligt fall av plagiat eller snyltning på ett annat företags bekostnad, något som bör motarbetas. Utredningen visar att Formsprutarna lidit skada, dels genom att ett finskt företag varit berett att lägga en order hos Merx i stället för hos Formsprutarna eller någon av dess återförsäljare, dels genom den oro på marknaden som J.A.J. omtalat och som också kan skönjas i Ö.B:s vittnesmål. Vidare bör beaktas att Merx redan den 8 november 2000 erhöll ett s.k. varningsbrev från Formsprutarnas ombud, att Formsprutarna ingav ansökan om stämning den 1 december 2000 och att intrångsundersökning genomfördes den 12 december 2000. Det får antas att detta snabba ingripande från Formsprutarnas sida hindrat Merx från att fullfölja den i Kina lagda ordern och att fullfölja leverans till Finland i enlighet med orderbekräftelsen. Det finns alltså en påtaglig risk att Merx’ mönsterintrång hade fått en betydligt större omfattning om det fått fortsätta ostört. Med hänsyn härtill och till att Garcia varit berett att satsa ett så stort belopp som 5 000 US-dollars för att ta fram nya redskap anser tingsrätten att också det yrkade beloppet för ideellt skadestånd, 95 000 kr, är skäligt.
Enligt 35 a § mönsterskyddslagen får domstolen på yrkande av mönsterhavaren vid vite förbjuda den som gjort mönsterintrång att fortsätta intrånget. Formsprutarna har hemställt om ett vite på 100 000 kr. Merx har överlämnat frågan om vitets storlek till tingsrättens bedömning.
I målet är fråga om mönsterskyddade produkter. Tingsrätten finner skäligt att för var och en av produkterna förbjuda intrång vid vite av 20 000 kr.
Den av tingsrätten beslutade säkerhetsåtgärden bör bestå så länge skyddstiden för De mönsterskyddade produkterna löper.
Domslut
1. Merx skall till Formsprutarna betala dels 40 000 kr för utnyttjande, dels 95 000 kr ideellt skadestånd jämte ränta.
2. Tingsrätten förbjuder Merx att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut de i Merx’ katalog sid. 34 angivna produkterna Stekspade nylon, Stekpincett nylon, Gaffel nylon, Sked nylon samt Visp nylon (artikelnummer 65546, 65547, 65548, 65549 respektive 65550) vid vite om 20 000 kr för var och en av dessa fem produkter.
3. Den av tingsrätten den 11 december 2000 beslutade säkerhetsåtgärden skall bestå för återstoden av skyddstiden för De mönsterskyddade produkterna.
Hovrätten för Västra Sverige
Merx överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade ogillande av käromålet. Merx yrkade också att hovrätten skulle häva den enligt 15 kap. 3 § RB beslutade säkerhetsåtgärden.
Formsprutarna bestred ändring.
I beslut den 4 december 2001 avslog hovrätten Garcia yrkande om hävande av säkerhetsåtgärden.
I beslut den 24 februari 2003 avvisade hovrätten Garcia överklagande av ett av tingsrätten under huvudförhandlingen meddelat beslut att tillåta vissa av Formsprutarna åberopade omständigheter. Tingsrättens beslut var enligt hovrätten inte av sådan karaktär att Merx hade klagorätt och utgjorde inte något rättegångsfel.
I beslut under huvudförhandlingen den 20 maj 2003 avslog hovrätten en av Merx framställd invändning mot en ändrad formulering av grunden för Formsprutarnas skadeståndsyrkande. Ändringen innebar enligt hovrätten inte att Formsprutarna åberopade någon ny grund och innefattade inte något nytt yrkande i målet.
Hovrätten (hovrättslagmannen Taylor, hovrättsrådet Gordon och tf. hovrättsassessorn Logan, referent) anförde i dom den 18 juni 2003:
Domskäl
Formsprutarna har för sin talan åberopat samma grunder som de angett i tingsrätten, dock med den skillnaden att bolaget angett att punkten 3, tingsrättens sammanställning av grunderna, istället skall ha följande lydelse: Enär Merx, uppsåtligen eller av oaktsamhet, har gjort sig skyldigt till mönsterintrång skall Merx dels utge skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret, dels utge ersättning för den ytterligare skada som Formsprutarna drabbats av.
Merx har för sitt bestridande åberopat samma grunder som vid tingsrätten.
Parterna har i hovrätten utvecklat sin talan huvudsakligen i enlighet med vad som antecknats i tingsrättens dom.
H-Å.U., J.A.J., G.L., B.U. och S.K. har hörts på nytt i hovrätten. Bandinspelning av förhören i tingsrätten med G.J. och Ö.B. har spelats upp. Samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten har åberopats även i hovrätten. Formsprutarna har därutöver åberopat registreringsbevis avseende mönsterregistrering av Formsprutarnas produkter samt kopia ur Merx produktkatalog. Syn har hållits på två vispar, en sked och en gaffel, som alla tagits i förvar av kronofogdemyndigheten.
Hovrättens bedömning
Hovrätten har först att ta ställning till om Merx gjort intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.
Formsprutarna har gjort gällande att intrång skett genom att Merx tillverkat, infört, bjudit ut, saluhållit och överlåtit varor som omfattas av mönsterskyddet.
Till en början beaktas följande angående tillverkning och införsel. Det är ostridigt att Formsprutarna erhållit mönsterskydd för sina produkter. Det är också ostridigt att företrädare för Merx visat upp dessa produkter för en tillverkare i Kina i samband med att Merx önskat tillverkning av i vart fall liknande redskap. Det är klarlagt att tillverkaren mot viss ersättning påbörjat visst inledande arbete för att framställa produkter enligt Merx instruktioner. Omfattningen av instruktionerna är dock tvistig. Klart är också att de nu i förvar tagna produkterna har framställts av tillverkaren som enligt överenskommelse skickat dessa till Merx. Därtill är det ostridigt att Merx - innan bolaget erhöll de i förvar tagna produkterna - avsände en skriftlig beställning till tillverkaren om flera tusen exemplar. Vidare är det ostridigt att de i förvar tagna produkterna i och för sig är så lika de mönsterskyddade produkterna att de faller inom mönsterrättens skyddsområde.
H-Å.U. och G.L. har angående de instruktioner Merx lämnat till tillverkaren huvudsakligen berättat i enlighet med vad som antecknats i tingsrättens dom. G.L. har tillagt att produktutveckling hos Merx utförs bland annat genom att låta vidareutveckla befintliga produkter tills dessa avviker från de ursprungliga produkterna i sådan mån att intrång inte föreligger. Hon har uppgett att detta är ett vanligt förfaringssätt inte bara hos Merx utan även hos övriga bolag på marknaden. Det sistnämnda har bekräftats av B.U.
Formsprutarna har inte presenterat någon egentlig motbevisning till vederläggande av H-Å.U:s och G.L:s uppgifter. Inte heller framstår det som orimligt att Merx avsåg att beställa produkter som i så hög grad skulle avvika från de mönsterskyddade produkterna att intrång inte skulle föreligga. Vad H-Å.U. och G.L. berättat kan således inte lämnas utan avseende, även om Merx i och för sig inte förebringat någon stödbevisning i denna del. Istället har hovrätten att utgå från att Merx instruerat tillverkaren att framställa förslag på redskap som skulle avvika från de mönsterskyddade produkterna i så hög grad att mönsterskyddet inte skulle aktualiseras. Annat har inte visats än att Merx fått kännedom om de alltför stora likheterna först när de i förvar tagna produkterna nådde Merx. Därmed kan införseln inte anses medföra att Merx ens av oaktsamhet gjort sig skyldigt till intrång i mönsterrätten. Enbart det faktum att Merx uppvisat Formsprutarnas produkter för tillverkaren kan i enlighet med vad som ovan anförts inte heller anses utgöra sådant intrång. Vad gäller beställningen kan det visserligen tyckas oförsiktigt att beställa tusentals exemplar utan att dessförinnan ha kontrollerat produkternas utformning och kvalitet. Det har dock ej ens påståtts att någon tillverkning enligt denna beställning kommit till stånd. Beställningen är i sig inget intrång i mönsterrätten. Således har det inte förekommit något intrång i form av tillverkning eller införsel.
Härefter beaktas följande angående utbjudande och saluhållning (marknadsföring). Det är ostridigt att Merx i sin produktkatalog från 1999 tagit in en bild av de mönsterskyddade redskapen, men att det av bilden inte framgår att den föreställer Formsprutarnas produkter. Formsprutarna har gjort gällande att Merx i katalogen marknadsfört de mönsterskyddade produkterna i Sverige, men att bilden har varit avsedd att uppfattas som föreställande Merx egna produkter. Formsprutarna har vidare gjort gällande att Merx i sin utställningslokal förevisat de produkter som de låtit tillverka i Kina samt att kunder erbjudits beställa dessa produkter.
Av 5 § mönsterskyddslagen, enligt dess lydelse före den 1 juli 2002, framgår att ingen utan samtycke får utnyttja ett mönster yrkesmässigt genom att exempelvis bjuda ut och saluhålla vara, vars utseende inte väsentligen skiljer sig från mönstret. Visserligen ger katalogbilden intryck av att den föreställer Merx egna produkter. Eftersom de avbildade redskapen är Formsprutarnas produkter och då det inte framkommit annat än att Merx saknat egna produkter att erbjuda kunderna, har det dock inte varit fråga om att marknadsföra annan liknande vara. Enligt hovrättens mening är det inte heller tillräckligt, att katalogen enbart ger intryck av att bolaget säljer liknande varor, för att mönsterintrång skall anses föreligga. Det är inte föremål för hovrättens prövning att beakta om användandet av bilden i något annat hänseende kan anses klandervärt. Vad gäller redskapen i utställningslokalen är det som tingsrätten funnit inte klarlagt vilka produkter som uppvisats. Hovrätten har därför att utgå från Merx påstående att de ställt ut Formsprutarnas produkter. Då annat inte visats har det således inte heller vad gäller marknadsföring förekommit något intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.
Slutligen beaktas följande angående försäljning. Som tingsrätten funnit är det utrett att Merx från ett finskt företag erhållit en beställning avseende flera olika köksredskap, varav bland annat produkter med de artikelnummer som i Merx produktkatalog motsvarar några av de mönsterskyddade redskapen. Formsprutarna har hävdat att det varit fråga om produkter som Merx i strid med mönsterrätten låtit tillverka och sälja. Som tidigare konstaterats har det dock inte framkommit att Merx haft egna produkter att erbjuda kunderna. Merx har förklarat att bolaget - i syfte att tidigt kunna erbjuda kundkretsen ett brett sortiment - varit villigt att under en mellanperiod göra förlust på den förhållandevis marginella försäljningen av Formsprutarnas produkter, till dess att Merx kunde erbjuda kunderna egna produkter. Detta framstår inte som osannolikt. Det är således inte visat att Merx sålt sådana produkter som Formsprutarna gjort gällande. Intrång i Formsprutarnas mönsterrätt föreligger därför inte heller i denna del.
Sammanfattningsvis finner alltså hovrätten att Merx inte i någon del gjort sig skyldigt till intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Käromålet skall därför ogillas. I enlighet därmed skall tidigare beslutade säkerhetsåtgärder hävas.
Domslut
Med ändring av tingsrättens dom ogillar hovrätten käromålet.
Hovrätten häver den enligt 15 kap. 3 § RB beslutade säkerhetsåtgärden.
Högsta domstolen
Formsprutarna överklagade och yrkade att HD skulle fastställa tingsrättens domslut.
Formsprutarna yrkade vidare att HD skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
Merx bestred Formsprutarnas yrkanden.
Merx yrkade att HD skulle undanröja hovrättens beslut den 24 februari 2003 att avvisa Merx överklagande av ett tingsrättens beslut under rättegången samt att HD skulle pröva överklagandet och lämna de omständigheter som Formsprutarna åberopade först vid huvudförhandlingen i tingsrätten utan avseende. Merx yrkade vidare att HD, med ändring av hovrättens beslut under huvudförhandlingen den 20 maj 2003, inte skulle tillåta Formsprutarnas i hovrätten framställda yrkande om ersättning för ytterligare skada.
Formsprutarna bestred Merx yrkanden.
HD lämnade i beslut den 25 augusti 2003 ett av Formsprutarna framställt yrkande om interimistisk säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB utan bifall.
Målet avgjordes efter föredragning.
Föredraganden, rev.sekr. Franklin, föreslog i betänkande följande dom:
Skäl
Målet rör frågor om Merx har gjort intrång i Formsprutarnas mönsterrätt och om i så fall Merx är skyldigt att ersätta Formsprutarna för intrånget.
Intrång
Omfattningen av mönsterrättsinnehavarens ensamrätt framgår av 5 och 7 §§mönsterskyddslagen (1970:485). Dessa bestämmelser ändrades per den 1 juli 2002 för att stå i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd. Ändringarna innebär att all användning, med vissa i 7 § angivna undantag, av ett skyddat mönster omfattas av ensamrätten. Ensamrätten är alltså mer omfattande än enligt tidigare gällande lydelse av 5 §, som uttömmande angav vilka åtgärder som innebar otillåten användning. Övergångsbestämmelserna till ändringen (punkt 7) innebär i detta mål emellertid att den äldre lydelsen skall tillämpas endast om Merx användning av de mönsterskyddade produkterna hade varit tillåten enligt den äldre men inte enligt de nu gällande bestämmelserna.
Det skall inledningsvis framhållas att bedömningen av om mönsterintrång - liksom intrång i andra immaterialrättigheter - har skett skall göras objektivt. Däremot är den som har gjort intrånget skyldig att betala skadestånd utöver skälig ersättning för nyttjande endast om intrånget varit oaktsamt eller uppsåtligt. Detta framgår i fråga om mönster av 36 § mönsterskyddslagen.
Formsprutarnas talan bygger på att Merx har använt sig av de mönsterskyddade produkterna på ett sätt som inte är tillåtet genom att till en tillverkare i Kina överlämna exemplar av de mönsterskyddade produkterna, vilken använt dessa som förlaga vid tillverkning av provexemplar. Det är klarlagt att provexemplaren - fem produkter - därefter har levererats till Merx och att Merx har beställt omkring 26 000 produkter från tillverkaren. Merx har därvid hävdat att beställningen var villkorad av ett godkännande av provprodukterna och att något sådant godkännande inte har lämnats av Merx. Det är ostridigt att de beställda produkterna inte har levererats till Merx.
Mönsterskyddslagen är inte tillämplig utanför Sverige (se prop. 1969:168 s. 102, Johnson - Herrera, Miller och Evans, 1971, s. 59). Oavsett vilka instruktioner som lämnades till den kinesiske tillverkaren kan alltså den tillverkning som kom till stånd där och de övriga åtgärder som vidtogs i Kina inte innebära något intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Inte heller Merx beställning av produkter utgör mot den bakgrunden något mönsterintrång.
När det gäller införseln till Sverige av fem provprodukter är det ostridigt att dessa, med undantag av det på produkterna anbringade varumärket, var likadana som de mönsterskyddade produkterna. Införseln hit av produkterna utgör därför intrång i Formsprutarnas mönsterrätt, oavsett vad Merx hade för avsikt med införseln.
Formsprutarna har även gjort gällande att Merx har marknadsfört och försålt produkter som gör intrång i mönsterrätten, dels genom visning av produkter i Merx utställningslokal, dels genom avbildningar av mönsterskyddade produkter i en produktkatalog och mottagande av beställning avseende sådana produkter. Formsprutarna har hävdat att Merx därvid har avsett att marknadsföra och sälja sina egna produkter. Merx har invänt att det var fråga om marknadsföring och utbjudande av Formsprutarnas produkter och att denna användning varit tillåten eftersom mönsterrätten avseende Formsprutarnas produkter var konsumerad.
Det är ostridigt att det är Formsprutarnas produkter som har avbildats i katalogen. Det måste därför anses vara sådana produkter som Merx har marknadsfört och bjudit ut till försäljning.
Konsumtion av en immaterialrättighet förutsätter att den skyddade produkten har kommit ut på marknaden med rättighetshavarens samtycke. Beträffande mönsterrätt framgår konsumtionsprincipen av 7 b § mönsterskyddslagen, enligt vilken mönsterrätten inte omfattar utnyttjandet av en produkt, om den har bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av mönsterhavaren eller med dennes samtycke.
EG-domstolen har i mål C-173/98, Sebago Inc. mot G-B Unic SA. (REG 1999 s. I-04103) klargjort i fråga om konsumtion inom varumärkesrätten att samtycke måste föreligga för varje exemplar som påstås vara fritt tillgängligt. Konsumtionen avser alltså de fysiska produkterna. Det finns inte anledning att tillämpa konsumtionsprincipen på något annat sätt när det gäller mönsterrätt.
Det har inte påståtts i målet att Merx hade förvärvat produkter som släppts ut på marknaden med Formsprutarnas samtycke och att det var dessa produkter som Merx marknadsförde. Det faktum att Formsprutarnas produkter fanns på marknaden grundar inte någon rätt för Merx att utan Formsprutarnas samtycke marknadsföra och bjuda ut till försäljning de mönsterskyddade produkterna. Merx åtgärder innebär alltså intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.
Som tingsrätten och hovrätten har funnit är det inte klarlagt vilka produkter som visades i utställningslokalen. Om det var Formsprutarnas produkter var mönsterrätten konsumerad beträffande just dessa exemplar. Syftet med visningen var dock uppenbarligen inte att sälja enbart dessa produkter. Det är därför fråga om marknadsföring, antingen av Formsprutarnas produkter eller av produkter som faller inom skyddsområdet för de mönsterskyddade produkterna. Oavsett vilka produkter som förevisades måste visningen därför anses innebära att Merx har gjort intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.
Skadestånd
Merx har överklagat två beslut av hovrätten rörande frågor som har att göra med Formsprutarnas skadeståndsyrkande och de omständigheter som åberopats till stöd för yrkandet. Merx får anses ha rätt att enligt 49 kap. 9 § och 54 kap. 4 § RB överklaga Formsprutarnas ändringsyrkande. HD finner dock inte skäl att ändra hovrättens beslut.
Enligt 36 § mönsterskyddslagen skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör mönsterintrång betala ersättning för utnyttjandet av mönstret samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Enligt andra stycket samma paragraf skall den som gör mönsterintrång utan uppsåt eller oaktsamhet betala ersättning för utnyttjande av mönstret om och i den mån det är skäligt.
Merx åtgärder att till Sverige föra in provprodukterna och att utan Formsprutarnas samtycke marknadsföra de mönsterskyddade produkterna och bjuda ut dessa till försäljning måste anses ha varit i vart fall oaktsamma. Merx är därför skyldigt att betala både skälig ersättning för det utnyttjande som skett och ersättning för ytterligare skada.
Formsprutarna har inte redovisat hur de yrkade beloppen avseende skäligt vederlag respektive ersättning för ytterligare skada har beräknats. Någon bevisning som avser att styrka de yrkade beloppen har inte åberopats, trots att det stod klart redan vid tingsrätten att Merx bestred att skada hade uppkommit för Formsprutarna och Merx därför inte vitsordade något belopp. Påståendena om vilken verkan Merx åtgärder har haft för Formsprutarnas situation på den aktuella marknaden är allmänt hållna och ger ingen ledning för att bedöma vare sig det yrkade vederlagets skälighet eller skadans storlek.
Enligt 35 kap. 5 § RB får rätten, om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, uppskatta skadan till skäligt belopp. En sådan skälighetsuppskattning får också göras om bevisningen kan antas medföra kostnader och olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.
Bestämmelsen, som är fakultativ, innebär inte att den som yrkar skadestånd är befriad från skyldigheten att förebringa den utredning som skäligen kan åstadkommas (NJA II 1943 s. 449). Formsprutarna har som anförts ovan inte åberopat någon utredning alls. Det saknas därför förutsättningar att tillämpa 35 kap. 5 § RB i målet.
Formsprutarnas yrkanden i fråga om skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada skall mot denna bakgrund lämnas utan bifall.
Vitesförbud
Formsprutarna har yrkat vitesförbud enligt 35 a § mönsterskyddslagen. Enligt den bestämmelsen får domstolen vid vite förbjuda den som gör mönsterintrång att fortsätta intrånget. Syftet med ett vitesförbud är enligt förarbetena att få ett slut på ett pågående intrång (prop. 1993/94:122 s. 44 ff.).
Yrkandet om vitesförbud avser åtgärder hänförliga till de produkter som Merx enligt Formsprutarna avsåg att låta tillverka i Kina, dvs. Merx egna produkter. HD har emellertid funnit att mönsterintrånget, med undantag av de fem till Sverige införda provexemplaren, avsåg marknadsföring av Formsprutarnas produkter. Yrkandet får dock anses innefatta även dessa åtgärder. Det finns inte skäl att meddela något vitesförbud avseende de fem provprodukterna. Inte heller i övrigt har framkommit någon omständighet som ger anledning att meddela vitesförbud.
Yrkandet om vitesförbud skall därför lämnas utan bifall.
Säkerhetsåtgärd
Formsprutarna framställde vid tingsrätten ett yrkande om interimistisk säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB och 37 § mönsterskyddslagen avseende de produkter som påstods göra intrång i Formsprutarnas mönsterrätt, innebärande att produkterna skulle sättas i förvar för återstoden av skyddstiden för de mönsterskyddade produkterna. Tingsrätten beviljade åtgärden och förordnade i domen att åtgärden skulle bestå.
Hovrätten hävde säkerhetsåtgärden.
Formsprutarna framställde i HD ett yrkande om interimistisk säkerhetsåtgärd, vilket lämnades utan bifall.
Formsprutarna har i HD gjort gällande att hovrätten gjort sig skyldig till rättegångsfel som hävde säkerhetsåtgärden avseende de fem provprodukter som togs i förvar i samband med en efter beslut av tingsrätten företagen intrångsundersökning.
Enligt 37 § mönsterskyddslagen får domstolen på yrkande av den som lidit mönsterintrång efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att en produkt som tillverkats eller förts in till Sverige i strid mot annans mönsterrätt eller ett föremål vars användande skulle innebära mönsterintrång skall ändras, sättas i förvar eller förstöras. En förutsättning för att en åtgärd skall kunna beslutas är att det föreligger intrång i objektiv mening. Eftersom hovrätten fann att det inte hade gjorts något mönsterintrång saknades förutsättningar att förordna om en åtgärd enligt 37 §.
Syftet med åtgärder enligt 37 § mönsterskyddslagen är att förebygga fortsatt intrång. Det krävs följaktligen en risk för fortsatt intrång. Formsprutarna har inte i fråga om de fem provprodukterna anfört några omständigheter som ger anledning befara att det föreligger en risk för fortsatt intrång.
Formsprutarnas yrkande om åtgärd enligt 37 § mönsterskyddslagen skall på grund av det anförda lämnas utan bifall.
Förhandsavgörande från EG-domstolen
Formsprutarna har yrkat att HD skall inhämta förhandsavgörande från EG- domstolen. De frågor som Formsprutarna anser att EG-domstolen bör uttala sig om rör dels huruvida användandet av en mönsterskyddad förlaga för framtagande av produkter utgör användning i den mening som avses i art. 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (mönsterskyddsdirektivet), dels bevisbördans placering avseende frågan om användningen skett med mönsterrättsinnehavarens samtycke.
Den första frågan saknar som framgått ovan betydelse i målet. Inte heller den andra frågan är relevant, eftersom det inte ens påståtts att Merx haft Formsprutarnas samtycke till de åtgärder som vidtagits.
Inte heller i övrigt föreligger någon tolkningsfråga i målet som ger anledning att inhämta ett förhandsavgörande.
Domslut
HD, som beslutar att inte inhämta förhandsavgörande av EG-domstolen, fastställer hovrättens domslut.
HD lämnar Merx’ överklagande av hovrättens beslut under rättegången utan bifall.
HD (justitieråden Mueller, Suarez, Rhodes, Hernandez, referent, och Larson) meddelade den 1 april 2005 följande dom:
Domskäl
Formsprutarna är innehavare av svenska mönsterregistreringar avseende fem olika köksredskap: en stekspade, visp, gaffel, sked och matpincett (Gastro Maxprodukterna). Målet gäller främst huruvida Merx har gjort intrång i Formsprutarnas mönsterrätt till köksredskapen och, om så är fallet, i vad mån Formsprutarna skall tillerkännas ersättning för den skada bolaget lidit genom intrånget.
Ramen för HD:s prövning m.m.
Följande faktiska omständigheter har hovrätten lagt till grund för sin bedömning och får godtas i HD (jfr 55 kap. 14 § RB).
Genom sina befattningshavare H-Å.U. och G.L. har Merx vid en mässa i Kina överlämnat exemplar av Gastro Maxprodukterna till en kinesisk tillverkare av nylonprodukter. Merx har uppdragit åt tillverkaren att framställa provexemplar av köksredskap som liknar Gastro Maxprodukterna, men som avviker i så hög grad från dessa att Formsprutarnas mönsterskydd inte aktualiseras. Instruktionerna har lämnats muntligen direkt till tillverkaren. Merx har beställt sammanlagt drygt 26 000 exemplar av köksredskapen. Beställningen var villkorad av att provexemplar godkänts av Merx. Minst ett provexemplar av vartdera slaget av köksredskap har på Merx begäran skickats från tillverkaren till Merx i Sverige. När provexemplaren nådde Merx visade de sig vara identiska med Gastro Maxprodukterna, med undantag för att de var märkta med beteckningen Exxent. Vidare har Merx marknadsfört Gastro Maxprodukterna dels på bild i sin egen produktkatalog som spritts till Merx kunder, dels genom förevisning av exemplar av Gastro Maxprodukterna för kunder i ett utställningsrum i Merx lokaler. Avsikten var att sälja Gastro Maxprodukter till dess man tagit fram egna produkter. Slutligen har Merx erhållit och accepterat en beställning av 20 exemplar vardera av två av Gastro Maxprodukterna från en finländsk kund. Leverans kom dock inte att ske. Merx har varken träffat avtal med Formsprutarna eller med någon av bolagets distributörer om köp av exemplar av Gastro Maxprodukter för vidareförsäljning till egna kunder. Vid en intrångsundersökning i Merx lokaler fann kronofogdemyndigheten fyra provexemplar som togs i förvar, nämligen två vispar, en sked och en gaffel.
De åtgärder som Formsprutarna har gjort gällande utgör mönsterintrång, har samtliga ägt rum före den 1 juli 2002. Genom ändringar i 5 § mönsterskyddslagen (1979:485; ML) som har trätt i kraft nämnda dag skedde en utvidgning av mönsterhavarens ensamrätt. Med undantag för de förfoganden som anges i 7-7 b §§ ML är allt utnyttjande av ett registrerat mönster utan mönsterhavarens samtycke numera förbehållet denne. Emellertid innebär punkten 7 i övergångsbestämmelserna till ändringen (SFS 2002:570) att ett utnyttjande av ett mönster, som skett eller påbörjats före ikraftträdandet och som inte krävt mönsterhavarens samtycke enligt den äldre lydelsen av 5 §, inte utgör intrång i dennes mönsterrätt. Enligt den äldre lydelsen var (såvitt här är av intresse) mönsterhavarens ensamrätt begränsad till utnyttjande av mönstret yrkesmässigt genom att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut en vara, vars utseende inte väsentligen skiljde sig från mönstret.
Ändringarna i ML föranleddes av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd. Formsprutarna har yrkat att HD skall inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i fråga om dels en användning av en mönsterskyddad förlaga för framtagande av produkter utgör en användning i den mening som avses i art. 12 i mönsterskyddsdirektivet, dels, - som yrkandet får förstås, - om bevisbördan bör placeras på mönsterhavaren för att intrång föreligger eller på den presumtive intrångsgöraren för att intrång inte föreligger.
Med hänsyn till övergångsbestämmelsen saknar den första frågan relevans i målet. Även om (jfr dock art. 234 första stycket b) i Romfördraget) EG-domstolen skulle vara behörig att uttala sig om den andra frågan står det klart att bevisbördan måste åvila mönsterhavaren. HD finner att det inte har uppkommit någon tolkningsfråga med avseende på mönsterskyddsdirektivet som ger anledning att inhämta ett förhandsavgörande.
Merx har med stöd av 49 kap. 9 § och 54 kap. 4 § RB överklagat två beslut fattade under rättegången av hovrätten, vilka rör Formsprutarnas skadeståndsyrkande och de omständigheter som åberopats till stöd för yrkandet. HD finner inte skäl att ändra hovrättens beslut.
Har intrång förekommit och har detta i så fall varit uppsåtligt eller oaktsamt?
Med beaktande av vad ovan anförts angående innebörden av övergångsbestämmelserna till SFS 2002:570, är ett överlämnande av exemplar av Gastro Maxprodukter och användning av dem som förebild för tillverkning av verktyg eller av enskilda produkter samt beställning av en stor mängd köksredskap inte mönsterrättsligt relevanta förfoganden oavsett var åtgärderna har ägt rum och vem som har vidtagit dem.
Tillverkningen av provexemplaren är en mönsterrättsligt relevant åtgärd, men då denna ägt rum i Kina, dvs. utanför den territoriella omfattningen av Formsprutarnas mönsterrätt enligt ML, utgör tillverkningen inte ett intrång oaktat att tillverkningen har skett på Merx uppdrag. Däremot utgör införseln av provexemplaren i objektiv bemärkelse ett mönsterintrång. Merx ansvarar för åtgärden eftersom provexemplaren tillställts Merx på dess befattningshavares initiativ. Med hänsyn till H-Å.U:s och G.L:s uppgifter om innehållet i instruktionerna till tillverkaren, kan införseln av provexemplaren dock inte anses ha skett med uppsåt eller av oaktsamhet.
När Merx i sin produktkatalog och i sin utställningslokal visade bilder på, respektive exemplar av, Gastro Maxprodukter samt träffade överenskommelse med en kund om försäljning av 40 stycken av Formsprutarnas köksredskap, har detta i ML:s mening varit fråga om att Merx har bjudit ut och saluhållit mönsterskyddade produkter. Så har skett utan Formsprutarnas samtycke. Reglerna om konsumtion av mönsterrätt förutsätter att de mönsterrättsligt relevanta åtgärderna avser specifika exemplar av produkter som har bringats i omsättning av mönsterhavaren eller av någon med dennes samtycke (5 § tredje stycket ML i dess äldre lydelse, 7 b § i dess nuvarande lydelse) inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då Merx ostridigt inte förvärvat några Gastro Maxprodukter avsedda att bjudas ut till försäljning och saluhållas (förutom det fåtal exemplar som förevisades i utställningslokalen och som inte kan antas ha varit till försäljning), föreligger intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Merx företagsledning kände till Formsprutarnas mönsterrätt. Åtgärderna har alltså skett uppsåtligen.
Allmänt om förutsättningarna för utdömande av ersättning
Enligt 36 § ML skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör mönsterintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Även den som gör intrång utan uppsåt eller oaktsamhet är skyldig att utge ersättning för utnyttjandet av mönstret, om och i den mån det är skäligt (andra stycket i paragrafen). Ersättning för utnyttjande av mönster kan utgå utan att mönsterhavaren visar sig ha lidit någon skada, och får då i regel fastställas till en skälig licensavgift för nyttjandet.
Formsprutarna är således, i princip, berättigat till skälig ersättning för utnyttjandet av sina mönster såvitt avser samtliga intrångsgörande åtgärder, samt till ersättning för den ytterligare skada bolaget lidit såvitt avser de åtgärder som har bestått i att Gastro Maxprodukter har bjudits ut och saluhållits.
HD har i rättsfallet NJA 1986 s. 702 uttalat att, vid ett intrång i en upphovsrätt som skett oberoende av vållande, det är den för vars räkning utnyttjandet av upphovsrätten har skett som är ersättningsskyldig. Samma princip bör gälla inom mönsterrätten. Merx svarar således för ersättning som skall utges på grund av nyttjandet av Formsprutarnas mönster genom införseln av provexemplaren.
Primärt ansvarig för ersättning som skall utges på grund av ett mönsterintrång som har skett med uppsåt eller av oaktsamhet får däremot anses vara den eller de som vidtagit den intrångsgörande åtgärden. De intrång som i förevarande fall har skett med uppsåt har skett av personer för vilka Merx har ett principalansvar. Merx är därför ersättningsskyldigt även för den ytterligare skada som Formsprutarna har lidit (3 kap. 1 § första stycket 2 skadeståndslagen).
En utgångspunkt vid bestämmandet av den ersättning som skall utges vid ett mönsterintrång är att mönsterhavaren skall få full ersättning för sin skada. Den ersättning som skall utges får inte vara så låg att det blir ekonomiskt lönsammare att utan lov utnyttja annans mönster än att på ett legitimt sätt förvärva en rätt härtill. I vad nu sagts ligger skadeståndets reparativa respektive preventiva funktion. Enligt allmänna bevisregler ankommer det dock på den som yrkar skadestånd att visa vilken skada som har lidits. I intrångsmål är detta ofta förenat med stora svårigheter, bl.a. på grund av att de faktiska förhållandena och deras konsekvenser ofta är komplexa och svåra att fastställa med någon högre grad av noggrannhet.
Enligt 35 kap. 5 § RB får rätten, om det är fråga om en inträffad skada och full bevisning inte alls eller endast med svårighet kan föras, uppskatta skadan till skäligt belopp. En sådan skälighetsuppskattning får också göras om bevisningen kan antas medföra kostnader och olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.
Av förarbetena till 35 kap. 5 § RB framgår att bestämmelsen inte är avsedd att innebära att den som yrkar skadestånd befrias från skyldigheten att förebringa den utredning som skäligen kan åstadkommas (NJA II 1943 s. 449). Regeln bör således endast betraktas som en bevislättnadsregel som är tillämplig under de nu nämnda förutsättningarna. Med uttrycket mindre belopp har avsetts maximalt cirka ett halvt basbelopp (Fitger, Rättegångsbalken s. 35:62 f.).
Formsprutarnas ersättningskrav
Formsprutarna har fordrat skadestånd med 40 000 kr avseende skälig ersättning för utnyttjande av mönstren samt 95 000 kr avseende ersättning för den ytterligare skada som intrången har medfört. Till stöd för yrkandena har framförts allmänt hållna påståenden om skadans art: att intrången sannolikt lett till en minskad försäljning, att Merx sökt uppnå en högre vinst än vad som varit möjligt med en seriös produktutveckling, att det har uppstått en goodwillskada genom att Merx har snyltat på den goodwill och renommé som Formsprutarnas produkter genom bolagets marknadsföring har erhållit, att Merx har haft en starkare ställning på marknaden än Formsprutarna samt att det uppstod oro på marknaden då Merx bjöd ut sina produkter vid en tidpunkt då Formsprutarna var på väg att erhålla beställningar. Ingen bevisning har åberopats.
Merx har bestritt att det har uppstått någon skada.
Inledningsvis kan konstateras att det inte framgår av Formsprutarnas talan hur den yrkade ersättningen har beräknats. Inte heller föreligger något underlag för prövningen av den begärda ersättningens storlek eller för den påstådda skadans art och omfattning. HD gör mot denna bakgrund följande bedömning av ersättningskraven.
a) Ersättning för utnyttjandet av Formsprutarnas mönster vid införseln av provexemplaren samt vid marknadsföring och saluhållning av Gastro Maxprodukter.
Formsprutarna har inte anfört vad den yrkade ersättningen avser och inte heller några skäl till att inte någon utredning eller annan bevisning har frambringats. Det finns inte stöd för att anta att det saknats all möjlighet härtill. Därmed föreligger det inte några förutsättningar att tilllämpa 35 kap. 5 § RB. Någon ersättning kan därför inte tillerkännas Formsprutarna i denna del.
b) Ersättning för den ytterligare skada som intrången har medfört.
Formsprutarna har uppgett att Merx marknadsföring av köksredskap orsakat oro på marknaden och föranlett en goodwillförlust. I vart fall någon kund har hört av sig till Formsprutarna med anledning av Merx marknadsföring. Det är i målet visat att Gastro Maxprodukter, för vilka konsumtion av mönsterrätten inte ännu inträtt, har bjudits ut. Genom intrångsåtgärderna har Formsprutarna betagits möjligheten att kontrollera sin konkurrent Merx marknadsföring av Formsprutarnas ännu icke omsatta produkter. Det är ostridigt att Merx vid marknadsföringen av dessa i sin katalog inte har angett att det rört sig om Formsprutarnas produkter. Det får anses att i vart fall någon form av marknadsskada har uppstått som har föranlett att det ekonomiska värdet av Formsprutarnas mönsterrätt har förringats, även om det inte har gjorts antagligt att förfarandet har lett till någon minskad försäljning. Formsprutarna har inte gjort antagligt att någon skada i övrigt har uppkommit.
Även beträffande yrkandet om ersättning för ytterligare skada (utöver förlust av ersättning för utnyttjandet av mönstren) med anledning av att mönsterskyddade produkter har bjudits ut och saluhållits i strid med ML saknas, av de skäl som angetts ovan, förutsättningar för tillämpning av bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB. Däremot bör yrkandet bedömas med beaktande av den hjälpregel som finns i 36 § andra meningen ML.
Av andra meningen i 36 § ML framgår att vid bestämmandet av ersättningens storlek hänsyn skall tas även till mönsterhavarens intresse av att mönsterintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Motsvarande bestämmelser återfinns i bl.a. 58 § patentlagen (1967:837), 38 § varumärkeslagen (1960:644), samt 19 § firmalagen (1974:156). Bestämmelsen i ML har tillkommit i medveten strävan att markera intresset av att kompensera rättighetshavaren fullt ut för varje intrång (se prop. 1993/94:122 s. 53).
Av bestämmelsens lydelse kan i förstone synas som om ersättning skall utgå även för skada av annan art än rent ekonomisk skada. Av förarbetena till bestämmelsen i patentlagen framgår dock att det inte förelåg någon avsikt att ändra de grundläggande reglerna om skadestånd och den praxis som förelåg (prop. 1985/86:86 s. 44). Utgångspunkten är alltjämt att den skadelidande skall ha full ersättning för sin skada, men inte mer (prop. 1993/94:122 s. 52). Lösningen har tillkommit för att underlätta beräkningen av den ekonomiska skadan (a. prop. s. 53). Det förefaller för övrigt inte möjligt att låta sättet att beräkna skadans storlek påverka den ersättningsgilla skadans art till att även omfatta någon form av ideell skada.
Formsprutarna får som framgått ovan anses ha gjort antagligt att en ersättningsgill skada har uppstått, men inte presenterat utredning om skadans omfattning och värde. Hjälpregeln i 36 § andra meningen ML skall tillämpas så att Formsprutarnas intresse av att intrång inte begås beaktas. Den har alltså ett preventivt syfte. Då regeln inte är avsedd att medge en ersättning som överstiger den fulla ekonomiska skada mönsterhavaren lider, måste ett skadeståndsbelopp bestämmas med försiktighet. På grund härav och med beaktande av att de visade intrången visserligen skett uppsåtligen men inte har varit av särskilt allvarlig karaktär bör beloppet skäligen bestämmas till 10 000 kr.
Vitesförbud samt skyddsåtgärder
Med hänsyn till arten av de intrång som har konstaterats saknas skäl att meddela förbud vid vite mot fortsatt intrång.
Formsprutarna har inte anfört några omständigheter som ger anledning att befara att det föreligger risk för fortsatt intrång beträffande provexemplaren, varför det saknas skäl att ta dessa i förvar för återstoden av skyddstiden.
Domslut
Med ändring av hovrättens dom förpliktar HD Merx att till Formsprutarna utge 10 000 kr jämte ränta.
HD avslår Formsprutarnas yrkanden att HD skall
- vid vite förbjuda Merx att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut produkter som utgör intrång i Formsprutarnas mönsterrätt enligt mönsterregistreringarna reg. nr. 59 668, 63 440, 63 441 och 62 323,
- förordna om att sätta samtliga exemplar av Merx produkter med artikelnumren 65546-65550 i förvar för återstoden av skyddstiden, samt
- inhämta förhandsavgörande av EG-domstolen.
HD avslår Merx överklagande av hovrättens beslut under rättegången.
HD:s dom meddelad: den 1 april 2005.
Mål nr: T 2934-03.
Lagrum: 5 och 36 §§mönsterskyddslagen (1970:485) samt 35 kap. 5 § RB.