En person har importerat mobiltelefontillbehör som varit märkta med det svenska varumärket och gemenskapsvarumärket "Nokia" och därmed gjort intrång i dessa varumärken. Sedan förhandsavgörande från EG-domstolen inhämtats har importören meddelats ett vitessanktionerat förbud mot import av på detta sätt märkta mobiltelefontillbehör.
Stockholms tingsrätt
Nokia Corporation, Esbo, Finland (Nokia) är innehavare av varumärket NOKIA. Varumärket är registrerat i Sverige (nr 210 651) och som gemenskapsvarumärke (nr 000871194).
Nokia väckte vid Stockholms tingsrätt talan mot J.W. och yrkade att tingsrätten skulle förbjuda denne vid vite av 200 000 kr att i näringsverksamhet använda kännetecken som var förväxlingsbara med Nokias svenska varumärke nr 210 651 och gemenskapsvarumärke nr 000871194 (Varumärkena) för varor andra än sådana som tillverkats av Nokia eller av annan med Klein tillstånd.
J.W. bestred Nokias yrkanden.
Tingsrätten (chefsrådmannen Carrillo) anförde i dom den 1 oktober 2003:
Grunder
Nokia har som grund för käromålet åberopat följande. Nokia innehar genom registrering och inarbetning ensamrätt att i näringsverksamhet i Sverige utnyttja Varumärkena. Varumärkena är även väl ansedda. J.W. har i näringsverksamhet - utan tillstånd från Nokia - använt varumärken som är förväxlingsbara med Varumärkena, för varor som omfattas av Klein registrerade, inarbetade och väl ansedda varumärken och har således gjort sig skyldig till varumärkesintrång. På grund av att varumärkesintrång har skett skall J.W. vid vite förbjudas att fortsätta med intrånget.
J.W. har som grund för bestridandet åberopat följande. Han har inte i näringsverksamhet använt varumärken som är förväxlingsbara med Varumärkena. Det vitsordas att det i objektiv mening till Sverige förts in 432 st. s.k. flash stickers försedda med märken identiska med Varumärkena i en och samma leverans som ca 1 150 andra flash stickers utan Nokia-märkning. Det vitsordas vidare att de 432 st. flash stickers omfattas av Nokias varumärkesskydd. Det var dock fråga om en felaktig leverans. Han har givit tydliga instruktioner till leverantören om att varorna inte fick göra intrång i annans varumärkesrätt och han har därför varken haft uppsåt eller varit oaktsam i förhållande till varornas märkning. Vidare stoppades varorna innan de fördes ut på den svenska marknaden och således har inget intrång skett. Han bedriver inte verksamhet med mobiltelefontillbehör och det finns därför ingen grund för att meddela förbud.
Utveckling av talan
Nokia har i huvudsak anfört följande. Nokia tillverkar, marknadsför och säljer mobiltelefoner och tillbehör till mobiltelefoner, dock inte flash stickers. Nokia är innehavare av Varumärkena och skyddet omfattar bl.a. tillbehör till mobiltelefoner såsom exempelvis flash stickers. - J.W. bedriver handel med tillbehör till mobiltelefoner. Under hösten 2002 importerade J.W. 1 600 st. flash stickers till Sverige från Filippinerna. Flash stickers är ett tillbehör till mobiltelefoner bestående av ett klistermärke med en lysdiod som blinkar vid samtal till telefonen. När varusändningen angavs till förtullning i Sverige fann Tullverket att vissa av varorna kunde misstänkas göra intrång i Nokias immateriella rättigheter. Tullverket beslutade därför att skjuta upp frigörandet av 432 st. flash stickers. Vid kännedom om detta skrev Nokia ett s.k. varningsbrev till J.W. och efter diskussioner mellan parterna förstördes varorna under tullkontroll. Förlikningsdiskussioner fördes därefter mellan parterna. En förlikning från Klein sida var villkorad av en försäkran från J.W. vid vite om att fortsatt varumärkesintrång inte skulle ske. - Varorna har deklarerats för övergång till fri omsättning för J.W:s räkning. Frågan om felleverans saknar därvid betydelse då vare sig uppsåt eller oaktsamhet krävs för att göra sig skyldig till varumärkesintrång.
J.W. har i huvudsak anfört följande. Han bedriver inte verksamhet med tillbehör till mobiltelefoner utan är verksam inom transportbranschen. Under hösten 2002 besökte han på semestern Filippinerna och såg då för första gången flash stickers. Eftersom han inte sett sådana i Sverige bestämde han sig för att beställa ett antal för att undersöka om dessa var gångbara på den svenska marknaden. Han kom överens med leverantören om att de flash stickers som skulle levereras skulle vara neutrala och inte märkta med något varumärke. Då han själv inte talar tagallo - det inhemska språket - ombesörjde hans flickvän, S.J., betalningen. Vid betalningstillfället upprepade även hon för leverantören att varorna inte skulle vara märkta med varumärken. Varorna förpackades av leverantören och S.J. tog med sig paketet med varorna och postade det till Sverige. När J.W. återkom till Sverige i december 2002 hade han fått brev från både Tullverket och Nokias ombud enligt vilka de flash stickers han låtit skicka till Sverige misstänktes göra intrång i Nokias varumärkesrätt. Han kontaktade då Tullverket och fick veta att 432 st. av de flash stickers han beställt var märkta med Nokias varumärken. Efter kontakt med Nokias ombud medgav han att de felmärkta varorna förstördes. - Anledningen till att han inte ville skriva på det avtal förenat med vite Nokia krävde i förlikningsdiskussionerna var att han funderade på att importera fler flash stickers om produkten visade sig vara en framgång på marknaden. Om han då skulle få ytterligare en till leverans med felaktiga varor skulle han bli tvungen att betala vite trots att han inte beställt varorna.
Domskäl
Parterna har åberopat skriftlig bevisning. J.W. har hörts under sanningsförsäkran och därvid bekräftat de uppgifter som redovisats ovan i anslutning till hans utveckling av talan. På J.W:s begäran har vittnesförhör hållits med S.J.
Av utredningen i målet framgår att J.W. från Filippinerna till Sverige skickat ett parti flash stickers som delvis varit försedda med Nokias varumärken. Det är ostridigt att Nokia inte har gett J.W. rätt att använda Varumärkena. Varorna har deklarerats för övergång till fri omsättning för J.W:s räkning och har vid tullkontroll kvarhållits av Tullverket. J.W. har därmed låtit införa varorna till Sverige. Omständigheten att varorna förstörts innan de förts ut på den svenska marknaden föranleder ingen annan bedömning.
J.W. har uppgett att varorna felaktigt och i strid mot uttryckliga instruktioner varit märkta med Varumärkena. Denna uppgift har även bekräftats av S.J. För att begå varumärkesintrång krävs dock varken uppsåt eller oaktsamhet. J.W:s befattning med 432 st. flash stickers utgör därför objektivt sett varumärkesintrång.
Enligt 37 a § varumärkeslagen (1960:644) får domstolen vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget. Beträffande gemenskapsvarumärken anges i artikel 98 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken att när en domstol finner att svaranden har gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett gemenskapsvarumärke skall domstolen, om det inte föreligger särskilda skäl, förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i gemenskapsvarumärket. J.W. har uppgett att om flash stickers visar sig vara gångbara på den svenska marknaden kan han tänka sig att importera fler flash stickers. J.W. har begått varumärkesintrång och det får anses finnas risk att han begår sådant igen. Tingsrätten finner att vitesförbud bör meddelas. Det av Nokia yrkade vitesbeloppet framstår som tillräckligt. Ett vitesförbud skall vara klart avgränsat och preciserat och det anses inte förenligt därmed att yrkandet omfattar ”liknande” eller ”motsvarande” åtgärder (prop. 1993/94:122 s. 67). Tingsrätten utformar därför förbudet som framgår av domslutet.
Domslut
Tingsrätten förbjöd J.W. vid vite av 200 000 kr att i näringsverksamhet använda de för Nokia registrerade varumärkena för varor andra än sådana som tillverkats av Nokia eller annan med Nokias tillstånd (punkt 1 i domslutet).
Svea hovrätt
J.W. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle ogilla Klein talan.
Nokia bestred ändring.
Hovrätten (hovrättslagmannen Rivers och tf. hovrättsassessorn Wells) anförde i dom den 13 februari 2004:
Parternas talan och utredningen i hovrätten
Parterna har i hovrätten åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten, dock med följande förtydliganden.
J.W.: Det vitsordas att han har haft ansvaret för de varor som anlänt till Sverige. Emellertid bestrids att varorna har övergått till fri omsättning, dvs. att han i egenskap av importör har fått rådighet över varorna. Varorna har därför inte förts in i landet i den mening som avses i varumärkeslagen (1960:644). - Användningen av Nokias varumärke på de importerade varorna har inte skett vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det saknas därför anledning att befara att intrånget kommer att upprepas.
Nokia: De importerade varorna har anlänt till svenskt territorium och de har därmed förts in i Sverige. Det bestrids att J.W. gav instruktion till leverantörerna om att varorna inte fick vara märkta med andras varumärken.
I hovrätten har J.W. hörts om. Skriftlig bevisning har åberopats.
Hovrättens domskäl
Har J.W. gjort intrång i Nokias varumärkesrätt?
Rätten till ett varukännetecken innebär, enligt 4 § första stycket varumärkeslagen, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den ”hit införs”. Beträffande gemenskapsvarumärken gäller, enligt artikel 9 punkterna 1 och 2 c) i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, att ett sådant varumärke ger innehavaren ensamrätt och att innehavaren kan förbjuda tredje man att ”importera” varor under kännetecknet.
J.W. har invänt att de importerade varorna inte har förts in i Sverige i den mening som avses i 4 § första stycket varumärkeslagen, eftersom de inte har övergått till s.k. fri omsättning. Frågan om en vara har övergått till fri omsättning hänför sig emellertid endast till tullförfarandet och har således inte bäring på frågan om en vara har förts in i Sverige.
I förarbetena till varumärkeslagen har inte närmare kommenterats vad som avses med uttrycket att en vara ”hit införs”. Det saknas därför enligt hovrättens mening skäl att anta att lagstiftaren med detta uttryck har avsett annat än att varan förs över gränsen för svenskt territorium, jfr 2 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 5 § första stycket tullagen (2000:1281). Eftersom de varor som J.W. har importerat har förts in över den svenska territorialgränsen, har varorna således förts in i Sverige i den mening som avses i varumärkeslagen.
Vid prövningen av frågan om någon har gjort sig skyldig till varumärkesintrång saknar det betydelse om den påstådde intrångsgöraren har handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Hovrätten delar därför tingsrättens bedömning att J.W., genom sin befattning med de importerade varorna, objektivt sett har gjort intrång i Klein ensamrätt till varumärket.
Skall vitesförbud meddelas?
Enligt 37 a § första stycket varumärkeslagen får domstolen vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget. Beträffande gemenskapsvarumärken gäller, enligt artikel 98 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken, att när en domstol finner att svaranden har gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett sådant varumärke, skall domstolen, om det inte föreligger särskilda skäl, förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i gemenskapsvarumärket. Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke gäller vidare, enligt 66 § varumärkeslagen, bestämmelserna i bl.a. 37 a § samma lag, i den mån inte annat följer av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
Typiskt sett kan ett vitesförbud fylla flera funktioner. Det kan till en början - särskilt om det meddelas genom ett interimistiskt förordnande - syfta till att omedelbart sätta stopp för ett pågående intrång och de skadeverkningar detta kan medföra. Det kan uppenbarligen också i sin interimistiska form utgöra en säkerhetsåtgärd i avbidan t.ex. på att intrångsföremål förstörs eller annan åtgärd vidtas för att förhindra fortsatt intrång. Om ett vitesförbud meddelas i samband med frågans slutliga avgörande, har det vidare till syfte att avhålla intrångsgöraren från att fortsätta med det handlande som har bedömts utgöra intrång i en rättighet. Detta avses ske genom att ett tydligt definierat förbud förenas med ett vite som är satt i relation till vad som krävs för att uppnå den önskade preventiva effekten och som står i rimlig proportion till omfattningen av intrånget.
Ett förbud kan givetvis vara mer eller mindre detaljerat i sina anvisningar, men det är tydligt att det måste ta sikte på att förhindra en fortsättning av just det specifika intrång som har konstaterats i målet och som har föranlett förbudet. Att förbudet ges en sådan precis utformning är viktigt av flera skäl. För det första är det nödvändigt för att intrångsgöraren skall kunna inrätta sitt fortsatta handlande på ett sådant sätt att han undgår att drabbas av vitessanktionen. Det är givetvis också angeläget att det utformas så att det utan alltför stor omgång skall kunna konstateras om ett handlande strider mot förbudet eller inte. En otydlighet i detta hänseende torde kunna ge upphov till omfattande och komplicerade processer; förbudets räckvidd styr ju frågan om ett handlande kan beivras endast genom att det ålagda vitet döms ut eller, om handlandet faller utanför förbudet, bli föremål för sanktioner i form av straff.
Redan i ljuset av vad som nu anförts framstår det av tingsrätten formulerade förbudet som alltför långtgående eftersom det täcker varje form av intrång i Nokias varumärkesrätt. Innebörden av ett sådant förbud är att J.W. förbjuds att begå varumärkesintrång, något som följer redan av lag. Det kan knappast anses uppfylla den grad av konkretion och precisering som berörts i det föregående. Det innebär vidare att möjligheten inskränks att väcka allmänt åtal för ett framtida intrång i Nokias varumärkesrätt oavsett vilken art och omfattning detta kan tänkas ha.
I förevarande mål kan konstateras att J.W. inom ramen för sin näringsverksamhet har importerat varor till Sverige och att han härigenom gjort intrång i Nokias varumärkesrätt. Det får därför i och för sig anses föreligga en viss risk för att han även i framtiden kan komma att göra sig skyldig till intrång i Nokias varumärkesrätt. Som anförts är emellertid syftet med ett slutligt meddelat vitesförbud att få slut på ett pågående konkret handlande och inte att generellt förhindra sådana handlingar som kan komma att utgöra varumärkesintrång utan att de innebär att ett pågående intrång fortsätter eller upprepas.
J.W:s varumärkesintrång har bestått i att han vid ett tillfälle importerat 432 stycken flash stickers märkta med Nokias varumärke. Samtliga intrångsföremål utom två, som lämnats ut till Nokia, har dock förstörts under kontroll av tullen.
Det har inte framkommit annat om J.W:s näringsverksamhet än att denna huvudsakligen omfattar transportverksamhet och att hans syfte med att importera flash stickers var att erbjuda dem till sina kunder för att dessa i sin tur skulle kunna använda dem i sin marknadsföring. J.W. har så vitt hovrätten känner till inte vid något annat tillfälle gjort sig skyldig till varumärkesintrång och något annat än oaktsamhet kan inte läggas honom till last såvitt avser den nu aktuella händelsen. Det saknas därför anledning att se importen av flash stickers som ett led i ett pågående varumärkesintrång.
Det intrångsgörande handlandet har således upphört och ett vitesförbud kan därför inte motiveras av intresset att snabbt få stopp på detta. Enbart det förhållandet att det inte helt kan uteslutas att J.W. i framtiden kan komma att göra sig skyldig till nya intrång i Nokias varumärken kan inte ensamt motivera ett vitesförbud. Nokias käromål skall därför ogillas.
Hovrättens domslut
Med upphävande av punkten 1 i tingsrättens domslut lämnar hovrätten Nokia Corporations käromål utan bifall.
Referenten, hovrättsrådet Manning, var skiljaktig i fråga om motiveringen och anförde:
När det gäller frågan om ett vitesförbud skall meddelas, gör jag följande bedömning.
J.W. bedriver näringsverksamhet som består i bl.a. import av varor och i denna verksamhet har han gjort intrång i Nokias varumärkesrätt. Det får därför anses föreligga en viss risk för att J.W. även i framtiden kan komma att göra sig skyldig till intrång i Nokias varumärkesrätt. Syftet med ett slutligt meddelat vitesförbud är emellertid endast att få slut på ett pågående konkret handlande och inte att generellt förhindra sådana åtgärder som kan komma att utgöra varumärkesintrång utan att de innebär en fortsättning av ett pågående intrång.
Av utredningen i målet framgår att samtliga importerade varor utom två, som lämnats ut till Nokia, har förstörts under kontroll av tullen. Ett vitesförbud kan således inte motiveras av intresset att snabbt få stopp på det handlande som bestått i import av 432 stycken flash stickers.
Det har inte framkommit att J.W. tidigare har gjort sig skyldig till varumärkesintrång. Även om J.W. har agerat åtminstone oaktsamt i samband med importen av telefontillbehören, saknas det skäl att anta att han kommer att upprepa de handlingar som vidtagits i december 2002 på ett sådant sätt att det skulle kunna anses att intrånget i Nokias varumärkesrätt fortsätter. Vid sådant förhållande får det anses föreligga särskilda skäl mot att meddela det begärda vitesförbudet. Nokias käromål skall således ogillas.
I övriga frågor delar jag majoritetens bedömning.
Högsta domstolen
Nokia överklagade och yrkade att HD skulle fastställa punkten 1 i tingsrättens domslut.
J.W. bestred Nokias yrkande.
HD (justitieråden Hicks, Rodriguez, Fleming, Gardner och Perkins, referent) beslöt den 9 augusti 2005 att begära förhandsavgörande från EG-domstolen beträffande de frågor som anges i EG-domstolens här återgivna dom.
Under rubriken Behovet av ett förhandsavgörande anförde HD i sin begäran till EG-domstolen:
I målet har fråga uppkommit om art. 98 i förordningen om gemenskapsvarumärken innefattar en längre gående skyldighet att utfärda förbud och att förena sådana förbud med vite än vad som följer av 37 a § varumärkeslagen. Prövningen av målet är beroende av en tolkning av vad som avses med ”särskilda skäl” i art. 98, närmare bestämt om detta begrepp kan tolkas så att ett förbud inte behöver utfärdas om det inte finns någon påtaglig risk för ett fortsatt intrång, och hur art. 98 förhåller sig till bestämmelser i nationell rätt som generellt förbjuder intrång och som kan medföra straffansvar för den som begår intrång. Vidare har aktualiserats frågan om föreskriften i art. 98 att domstolen i enlighet med sin nationella lagstiftning skall vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs innebär att ett förbud måste förenas med en sådan åtgärd även om ett fortsatt intrång är generellt förbjudet och förenat med en straffsanktion enligt den nationella lagstiftningen. Svar på dessa frågor om tolkningen av art. 98 i förordningen är nödvändiga för att döma i saken.
Europeiska gemenskapernas domstol
EG-domstolen meddelade den 14 december 2006 följande dom:
1. Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 98.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad förordningen).
Tillämpliga bestämmelser
De gemenskapsrättsliga bestämmelserna
2. I artikel 9 i förordningen, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”, föreskrivs följande:
”1. Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda
a) ett kännetecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat,
- - -
2. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkt 1:
a) att anbringa kännetecknet på varor eller deras förpackning,
- - -
c) att importera eller exportera varor under kännetecknet,
-- -”
3. I artikel 14 i förordningen, som har rubriken ”Kompletterande tilllämpning av nationell rätt om intrång”, preciseras följande:
”1. Gemenskapsvarumärkens rättsverkan skall endast fastställas utifrån bestämmelserna i denna förordning. I övrigt skall intrång i ett gemenskapsvarumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X.
- - -
3. Tillämpliga förfaranderegler skall bestämmas i enlighet med avdelning X.”
4. Avdelning X i förordningen, som har rubriken ”Behörighet och förfarande i mål om gemenskapsvarumärken”, innefattar artiklarna 90- 104.
5. Enligt artiklarna 91.1 och 92 a i förordningen skall medlemsstaterna inom sina territorier utse nationella domstolar i första och andra instans, så kallade domstolar för gemenskapsvarumärken. Dessa domstolar skall ha exklusiv behörighet i fråga om talan om intrång och, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag, talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till gemenskapsvarumärken.
6. I artikel 97 förordningen föreskrivs följande:
”1. Domstolarna för gemenskapsvarumärken skall tillämpa bestämmelserna i denna förordning.
2. I de frågor som inte regleras av denna förordning skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa det egna landets lagstiftning, inbegripet internationell privaträtt.
3. Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte.”
7. Artikel 98 i förordningen har följande lydelse:
”1. När en domstol för gemenskapsvarumärken finner att svaranden har gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett gemenskapsvarumärke skall domstolen, om det inte föreligger särskilda skäl, förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i gemenskapsvarumärket. Den skall också, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs.
2. I alla andra avseenden skall domstolen för gemenskapsvarumärken tilllämpa lagstiftningen, inbegripet internationell privaträtt, i den medlemsstat i vilken intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång begicks.”
Den svenska lagstiftningen
8. Enligt 4 § varumärkeslagen (1960:644) innebär rätten till ett varukännetecken att annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas i Sverige eller utomlands eller om den införs hit.
9. I 37 § varumärkeslagen föreskrivs straff vid varumärkesintrång som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
10. I 37 a § varumärkeslagen föreskrivs att domstol på yrkande av den som innehar ett varukännetecken vid vite får förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget. Den nationella domstolen har uppgett att denna bestämmelse är fakultativ.
11. I 66 § varumärkeslagen föreskrivs att 37 § skall tillämpas vid intrång i ett gemenskapsvarumärke. Vidare föreskrivs att 37 a § gäller, i den mån inte något annat följer av förordningen.
Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
12. Nokia Corp. (nedan kallat Nokia) är innehavare av ordmärket Nokia, vilket är registrerat både som svenskt varumärke och som gemenskapsvarumärke för bland annat ”mobiltelefoner och tillbehör till sådana”.
13. J.W. importerade år 2002 så kallade flash stickers från Filippinerna. Det rör sig om klistermärken som är avsedda att fästas på mobiltelefoner och som innehåller en lysdiod som blinkar när telefonen ringer.
14. Vid en tullkontroll upptäcktes att en del av dessa flash stickers var märkta med varumärket Nokia, antingen på varan själv eller på dess förpackning. J.W. uppgav att det var fråga om en felaktig leverans som, honom själv ovetande, berodde på leverantören.
15. Nokia väckte vid Stockholms tingsrätt talan mot J.W. under åberopande av att denne hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång och yrkade att tingsrätten vid vite skulle förbjuda honom att i näringsverksamhet använda kännetecken som var förväxlingsbara med Nokias svenska varumärke och gemenskapsvarumärke.
16. Tingsrätten fann det utrett att det förekommit varumärkesintrång. Eftersom J.W. uppgett att han kunde tänka sig att importera fler flash stickers, fann tingsrätten att det fick anses finnas en risk för att han skulle begå varumärkesintrång igen och meddelade därför det yrkade vitesförbudet.
17. J.W. överklagade domen till Svea hovrätt, som fann att han hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång och att det fick anses föreligga en risk för att han även i framtiden kunde komma att göra sig skyldig till intrång i Nokias varumärkesrätt. Mot bakgrund av att J.W. inte tidigare hade begått sådana gärningar och att annat än oaktsamhet inte kunde läggas honom till last fann Svea hovrätt emellertid att det saknades anledning att ålägga honom ett vitesförbud.
18. Nokia överklagade domen till HD. Nokia anförde att redan det förhållandet att J.W. objektivt har gjort intrång i bolagets varumärkesrättigheter är tillräckligt för att ett vitesförbud skall utfärdas.
19. HD beslutade under dessa omständigheter att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:
”1. Skall rekvisitet särskilda skäl i artikel 98 punkt 1 första meningen i … förordningen (EG) nr 40/94 … förstås så att en domstol som finner att svaranden har gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke kan, oavsett omständigheterna i övrigt, underlåta att utfärda ett särskilt förbud mot fortsatt intrång om domstolen bedömer att risken för fortsatt intrång inte är påtaglig eller är på annat sätt endast begränsad?
2. Skall rekvisitet särskilda skäl i artikel 98 punkt 1 första meningen i förordningen om gemenskapsvarumärken förstås så att en domstol som finner att svaranden har gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke kan, även om sådan grund för underlåtenhet att utfärda förbud mot fortsatt intrång som avses i fråga 1 inte föreligger, underlåta att utfärda ett sådant förbud på den grunden att det står klart att ett fortsatt intrång omfattas av ett lagstadgat generellt förbud mot intrång enligt nationell rätt samt att svaranden kan drabbas av en straffsanktion för det fall att ett fortsatt intrång sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet?
3. Om svaret på fråga 2 är nej, måste i så fall särskilda åtgärder, genom att förbudet exempelvis förenas med vite, företas för att säkerställa att förbudet efterlevs, även när det står klart att ett fortsatt intrång omfattas av ett lagstadgat generellt förbud mot intrång enligt nationell rätt och att svaranden kan drabbas av en straffsanktion för det fall att det fortsatta intrånget sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet?
4. Om svaret på fråga 3 är ja, gäller detta även i det fallet att förutsättningar för att vidta en sådan särskild åtgärd vid motsvarande intrång i ett nationellt varumärke inte skulle anses föreligga?”
Prövning av den första frågan
20. Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att blotta omständigheten att risken för fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i gemenskapsvarumärket inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad innebär att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.
21. Det följer såväl av kravet på en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten som av likhetsprincipen att en gemenskapsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för att bestämma dess betydelse och räckvidd normalt skall ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela gemenskapen, med beaktande av bestämmelsens sammanhang och det med bestämmelserna i fråga eftersträvade målet (se bland annat dom av den 18 januari 1984 i mål 327/82, Ekro, REG 1984, s. 107, punkt 11, av den 19 september 2000 i mål C-287/98, Linster, REG 2000, s. Stone, punkt 43, och av den 17 mars 2005 i mål C- 170/03, Feron, REG 2005, s. I-2299, punkt 26).
22. Detta är fallet i fråga om rekvisitet särskilda skäl i artikel 98.1 första meningen i förordningen.
23. I artikel 14.1 i förordningen föreskrivs visserligen att ”intrång i ett gemenskapsvarumärke [skall] regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X”.
24. Denna hänvisning till medlemsstaternas interna rättsordningar hindrar emellertid inte att gemenskapslagstiftaren fastställer vissa enhetliga regler rörande intrång i gemenskapsvarumärken, vilket framgår av angivelsen ”i enlighet med bestämmelserna i avdelning X”.
25. Det följer vidare av andra skälet i förordningen att den gemenskapsordning för varumärken som införs genom förordningen bland annat har som mål att ge företag möjlighet att ”förvärva gemenskapsvarumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela gemenskapen”.
26. För att säkerställa skyddet för gemenskapsvarumärken är det nödvändigt att tillse att förbudet mot intrång i dessa varumärken efterlevs.
27. Om rekvisitet särskilda skäl tolkades på olika sätt i de olika medlemsstaterna skulle samma omständigheter kunna medföra att förbud mot fortsatt intrång eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång utfärdades i vissa medlemsstater men inte i andra. Gemenskapsvarumärkena skulle därigenom inte åtnjuta samma skydd i hela gemenskapen.
28. Rekvisitet särskilda skäl skall således tolkas enhetligt i gemenskapernas rättsordning.
29. Det kan i detta avseende för det första konstateras att artikel 98.1 första meningen i förordningen är avfattad som en obligatorisk handlingsregel i de olika språkversionerna (se, bland annat, på spanska ”dictará providencia para Thompson”, på tyska ”verbietet”, på engelska ”shall … issue an order prohibiting”, på franska ”rend … une ordonnance lui interdisant”, på italienska ”emette un’ordinanza vietandogli” och på nederländska ”verbiedt”).
30. Av detta följer att domstolen för gemenskapsvarumärken i princip skall förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång och att rekvisitet särskilda skäl - som enligt vad som klart framgår av bestämmelsens lydelse utgör ett undantag till denna skyldighet (se, bland annat, på spanska ”[n]o habiendo”, på tyska ”sofern … nicht … entgegenstehen”, på engelska ”unless there are”, på franska ”sauf s’il y a”, på italienska ”a meno que esistano” och på nederländska ”tenzij er … zijn”) - skall tolkas restriktivt.
31. För det andra utgör artikel 98.1 i förordningen en grundläggande bestämmelse för att uppnå förordningens mål att skydda gemenskapsvarumärken i gemenskapen.
32. Om ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke endast kunde utfärdas om det förelåg en påtaglig eller icke begränsad risk för att dessa handlingar upprepades skulle, såsom generaladvokaten betonade i punkt 24 i sitt förslag till avgörande, käranden sannolikt vara skyldig att bevisa denna risk. Att förebringa bevisning angående svarandens framtida möjliga handlande skulle vara svårt för käranden, och ett sådant krav skulle kunna äventyra den ensamrätt som gemenskapsvarumärket ger honom.
33. Såsom det har understrukits ovan i punkt 25 skall gemenskapsvarumärkena, för det tredje, åtnjuta samma skydd i hela gemenskapen.
34. En tolkning som innebär att ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke endast kan utfärdas om det föreligger en påtaglig eller icke begränsad risk för att svaranden upprepar dessa handlingar skulle få till följd att skyddet för detta varumärke varierade från domstol till domstol, till och med från förfarande till förfarande, beroende på hur denna risk bedömdes.
35. Ovanstående överväganden utgör givetvis inte hinder mot att en domstol för gemenskapsvarumärken underlåter att utfärda ett sådant förbud om den konstaterar att det framdeles är omöjligt för svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång. Detta skulle vara fallet exempelvis vid bifall, efter dessa handlingar, till en ansökan om upphävande av de rättigheter som tillkom innehavaren av det varumärke i vilket intrång hade gjorts.
36. Den första frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att blotta omständigheten att risken för fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.
Prövning av den andra frågan
37. Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet innebär att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.
38. Det framgår av gemenskapslagstiftarens ordval i artikel 98.1 första meningen i förordningen (se, bland annat, på spanska ”razones especiales”, på tyska ”besondere Stafford”, på engelska ”special Thompson”, på franska ”Andrews”, på italienska ”motivi particolari” och på nederländska ”speciale redenen”) att rekvisitet särskilda skäl avser de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall.
39. Den omständigheten att det i en medlemsstats nationella lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång kan emellertid inte anses som utmärkande för varje talan som avser intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång som väcks vid domstolarna för gemenskapsvarumärken i denna medlemsstat.
40. Det följer dessutom av artiklarna 44.1 och 61 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet), som återfinns i bilaga 1C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet), vilket godkändes på gemenskapens vägnar, vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3), att alla medlemmar skall föreskriva civilrättsliga och straffrättsliga sanktionsåtgärder, däribland förbud, vid intrång i immateriella rättigheter. Att det i nationell rätt föreskrivs sådana sanktionsåtgärder kan således, a fortiori, inte utgöra särskilda skäl i den mening som avses i artikel 98.1 första meningen i förordningen.
41. Om den omständigheten att det i en medlemsstats nationella lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång skall anses som särskilda skäl i den mening som avses i artikel 98.1 första meningen i förordningen, skulle dessutom tillämpningen av principen - som följer av denna bestämmelse - att domstolarna för gemenskapsvarumärken utom i undantagsfall skall förbjuda fortsatt intrång eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång bli beroende av innehållet i tillämplig nationell rätt.
42. Domstolarna för gemenskapsvarumärken i de medlemsstater vilkas nationella lagstiftning innehåller ett generellt förbud mot intrång liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång skulle nämligen alltid vara befriade från skyldigheten att förbjuda svaranden att fortsätta intrånget utan att ens behöva beakta de faktiska omständigheter som är specifika för varje mål. Artikel 98.1 i förordningen skulle därigenom förlora all verkan i den medlemsstaten.
43. Ett sådant resultat skulle vara oförenligt med såväl principen om gemenskapsrättens företräde som kravet på dess enhetliga tillämpning.
44. Såsom Nokia och den franska regeringen påpekat och i likhet med vad generaladvokaten anförde i punkterna 33 och 34 i sitt förslag till avgörande, har inte ett generellt förbud enligt tillämplig nationell lagstiftning mot intrång i varumärkesrättigheter och risken att drabbas av straffsanktion vid fortsatt intrång lika avskräckande verkan som ett specifikt förbud riktat till svaranden, redan utfärdat genom ett verkställbart domstolsavgörande, mot att fortsätta dessa handlingar och som åtföljs av åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs. I avsaknad av ett sådant specifikt förbud skyddas följaktligen inte rättigheterna som tillkommer innehavaren av det varumärke som varit föremål för intrång på ett jämförbart sätt.
45. Den andra frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet, innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.
Prövning av den tredje frågan
46. Den nationella domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 förordningen skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs, även om det i nämnda lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.
47. Det skall härvid understrykas att artikel 98.1 andra meningen i förordningen är avfattad som en obligatorisk handlingsregel (se, bland annat, på spanska ”adoptará las medidas”, på tyska ”trifft … die … Maßnahmen”, på engelska ”shall … take … Clark”, på franska ”prend … les mesures”, på italienska ”[p]rende le misure” och på nederländska ”treft … maatregelen”).
48. Till skillnad från skyldigheten att förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång - som föreskrivs i artikel 98.1 första meningen i förordningen - från vilken undantag medges om det föreligger ”särskilda skäl”, medges inte något undantag från skyldigheten att vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs - som föreskrivs i andra meningen i denna bestämmelse.
49. Av detta följer att en domstol för gemenskapsvarumärken som har utfärdat ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång är skyldig att, bland de åtgärder som föreskrivs i denna medlemsstats lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att nämnda förbud efterlevs.
50. En sådan tolkning överensstämmer dessutom med syftet med artikel 98.1 i förordningen som är att skydda de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke.
51. Det framgår av svaret på den andra frågan att den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet inte befriar en domstol för gemenskapsvarumärken från skyldigheten att förbjuda svaranden att fortsätta intrånget.
52. Denna omständighet innebär följaktligen inte heller att nämnda domstol befrias från skyldigheten att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs.
53. Den tredje frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs, även om det i nämnda lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.
Prövning av den fjärde frågan
54. Den nationella domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs, även om sådana åtgärder inte skulle kunna vidtas enligt nämnda lagstiftning vid motsvarande intrång i ett nationellt varumärke.
55. Det följer av svaren på den andra och den tredje frågan att gemenskapslagstiftaren har föreskrivit en skyldighet för domstolarna för gemenskapsvarumärken att, utom när det föreligger särskilda skäl, utfärda ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke och att vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att nämnda förbud efterlevs.
56. I artikel 14.1 i förordningen föreskrivs att ”intrång i ett gemenskapsvarumärke [skall] regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X [i förordningen]”.
57. Arten av de åtgärder som avses i artikel 98.1 andra meningen i förordningen skall sålunda fastställas i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat i vilken den domstol för gemenskapsvarumärken där talan har väckts är belägen, vilket framgår av den uttryckliga hänvisning till denna lagstiftning som görs i nämnda bestämmelse. Såsom generaladvokaten betonade i punkt 42 i sitt förslag till avgörande ankommer det härvidlag på medlemsstaterna att i sin nationella rättsordning föreskriva effektiva åtgärder för att förhindra fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke.
58. Genom att föreskriva en absolut skyldighet för domstolarna för gemenskapsvarumärken att vidta sådana åtgärder när de utfärdar förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång, har gemenskapslagstiftaren däremot uteslutit möjligheten att det i en medlemsstats nationella rätt föreskrivs att ytterligare villkor skall vara uppfyllda för att sådana åtgärder skall kunna vidtas.
59. Artikel 98.1 andra meningen i förordningen skall följaktligen tolkas så, att hänvisningen till den nationella lagstiftningen inte avser förutsättningarna för att vidta de i nämnda lagstiftning föreskrivna åtgärderna, som syftar till att säkerställa att förbudet mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke efterlevs, utan det krävs enligt denna bestämmelse att dessa åtgärder vidtas så snart som ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång utfärdats. Av detta följer bland annat att domstolarna för gemenskapsvarumärken är skyldiga att vidta sådana åtgärder utan att ta hänsyn till förutsättningarna för att vidta dem enligt gällande nationell rätt.
60. Om så inte var fallet skulle syftet med artikel 98.1 i förordningen, som är att skydda de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke mot risken för intrång på samma sätt i hela gemenskapen, inte uppnås. Ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång som inte åtföljdes av åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs skulle nämligen i stor utsträckning sakna avskräckande verkan.
61. Det saknar därför a fortiori betydelse att de nationella domstolarna under motsvarande faktiska omständigheter enligt sin nationella lagstiftning inte kan vidta sådana åtgärder i samband med att de utfärdar ett förbud mot fortsatt intrång i ett nationellt varumärke. Domstolen erinrar härvidlag om att rådets första direktiv 89/104/ EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) visserligen har inneburit en harmonisering av de rättigheter som är knutna till nationella varumärken, men inte en harmonisering av de rättsliga åtgärder som kan vidtas i syfte att säkerställa att tredje man iakttar dessa rättigheter.
62. Den fjärde frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 98.1 i förordningen skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, bland de åtgärder som föreskrivs i denna medlemsstats lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att nämnda förbud efterlevs, även om sådana åtgärder inte skulle kunna vidtas enligt nämnda lagstiftning vid motsvarande intrång i ett nationellt varumärke.
- - -
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:
1) Artikel 98.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken skall tolkas så, att blotta omständigheten att risken för fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad, innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.
2) Artikel 98.1 i förordning nr 40/94 skall tolkas så, att den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda förbud för svaranden mot att fortsätta dessa handlingar.
3) Artikel 98.1 i förordning nr 40/94 skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs, även om det i nämnda lagstiftning stadgas ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken liksom en möjlighet att utdöma straffsanktion vid fortsatt intrång eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång för det fall det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.
4) Artikel 98.1 i förordning nr 40/94 skall tolkas så, att en domstol för gemenskapsvarumärken som har förbjudit svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke är skyldig att, bland de åtgärder som föreskrivs i denna medlemsstats lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att nämnda förbud efterlevs, även om sådana åtgärder inte skulle kunna vidtas enligt nämnda lagstiftning vid motsvarande intrång i ett nationellt varumärke.
Högsta domstolen
HD avgjorde målet efter föredragning.
Föredraganden, rev.sekr. Richard, föreslog i betänkande följande dom:
Domskäl
J.W. har som importör av mobiltelefontillbehör varit ansvarig för att 432 stycken s.k. flash stickers, som varit märkta med varumärket ”Nokia”, under hösten 2002 förts in i Sverige. Som domstolarna funnit har J.W:s befattning med varorna objektivt sett utgjort intrång i såväl Nokias svenska varumärke som dess gemenskapsvarumärke. Frågan är då om han, som Nokia yrkat, vid vite skall förbjudas att fortsätta intrånget.
Enligt 37 b § (före den 1 juli 2005 37 a §) första stycket varumärkeslagen (1960:644) får domstol på yrkande av den som innehar ett varukännetecken vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget. Bestämmelsen gäller enligt 66 § även vid intrång i ett gemenskapsvarumärke, om inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen).
Av artikel 98 första punkten första meningen i varumärkesförordningen framgår bl.a. att en domstol för gemenskapsvarumärken skall förbjuda den svarande som befinnes ha gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i gemenskapsvarumärket, om det inte föreligger särskilda skäl. I punktens andra mening anges att domstolen i enlighet med sin nationella lagstiftning skall vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs. I sin begäran om förhandsavgörande i detta mål har HD ställt frågor om tolkningen av artikeln, bl.a. vad som avses med rekvisitet ”särskilda skäl”.
Av EG-domstolens svar på HD:s första fråga framgår att blotta omständigheten att risken för ett fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad inte utgör grund för en domstol för gemenskapsvarumärken att avstå från att utfärda ett särskilt förbud (se p. 36 i förhandsavgörandet). EG-domstolen anmärkte bl.a. att en domstol för gemenskapsvarumärken givetvis inte är förhindrad att underlåta att utfärda ett förbud mot fortsatt intrång om den konstaterar att det framdeles är omöjligt för svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära ett intrång. Detta skulle vara fallet exempelvis om varumärkesinnehavarens rättigheter upphävts (p. 35).
EG-domstolens svar på HD:s övriga frågor kan sammanfattas enligt följande. Den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen föreskrivs ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken och att en överträdelse av detta förbud kan medföra straffansvar om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda ett sådant förbud som avses i artikel 98.1 i varumärkesförordningen (p. 45). Inte heller medför denna omständighet att en sådan domstol kan avstå från att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs (p. 53). Skyldigheten att vidta sådana åtgärder åvilar domstolen även om motsvarande åtgärder inte skulle kunna vidtas enligt nationell lagstiftning vid intrång i ett nationellt varumärke (p. 62).
J.W. har anfört att intrånget varit oavsiktligt och av liten omfattning samt att det är fråga om en enstaka händelse. Det kan emellertid inte anses uteslutet att han även i framtiden kan komma att göra sig skyldig till intrång i Nokias varumärkesrätt. Att risken får anses vara mycket begränsad är mot bakgrund av vad EG-domstolen uttalat inte tillräckligt för att underlåta att utfärda ett förbud.
Varken varumärkesförordningen eller varumärkeslagen kan förstås så att ett beslut om vite förutsätter att överträdelsen utgör ett led i ett pågående intrång (jfr t.ex. p. 32 och 34 i förhandsavgörandet).
Av det anförda följer att vitesförbud skall meddelas J.W. i anledning av intrånget i Nokias gemenskapsvarumärke. Det saknas anledning att göra en annan bedömning såvitt avser intrånget i Nokias svenska varumärke.
Utformningen av vitesförbudet skall ta sikte på det intrång som har begåtts och bör därför gälla införsel till Sverige av mobiltelefontillbehör med varumärket ”Nokia” (jfr prop. 1993/94:122 s. 67).
Domslut
Med ändring av hovrättens dom i själva saken förbjuder HD J.W. vid vite av 200 000 kr att i näringsverksamhet till Sverige föra in mobiltelefontillbehör med varukännetecknet ”NOKIA”, som inte har tillverkats av Nokia Corporation eller av annan med Nokia Corporations tillstånd.
HD (justitieråden Hicks, Lamb, Perkins, Harris och Perkins, referent) meddelade den 8 juni 2007 dom i enlighet med betänkandet.
HD:s dom meddelad: den 8 juni 2007.
Mål nr: T 1216-04.
Lagrum: 37 b § (före den 1 juli 2005 37 a §) och 66 § varumärkeslagen (1960:644) samt artikel 98 rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.