Fråga om interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång. Hovrätten har bedömt att presumtionen för ett patents giltighet inte kunde upprätthållas när patentet hade upphävts av registreringsmyndigheten. Denna bedömning har gjorts trots att beslutet att upphäva patentet hade överklagats och patentet därmed alltjämt var i kraft. Det har därför ankommit på intrångskäranden att göra sannolikt att patentet kommer att stå sig vid en slutlig prövning.
Sedan Novartis AG och Novartis Sverige Aktiebolag (gemensamt Novartis) väckt talan mot Orifarm Generics A/S och Orifarm Generics AB (gemensamt Orifarm) om intrång i Novartis europeiska patent, som var benämnt ”Transdermalt terapeutiskt system för administration av rivastigmin” och giltigt i bl.a. Sverige, meddelade tingsrätten ett interimistiskt vitesförbud mot Orifarm. Efter viss omformulering fastställdes det interimistiska vitesförbudet av hovrätten i den del som det hade överklagats.
Efter att ha väckt talan om ogiltighet av patentet yrkade Orifarm att de tidigare meddelade interimistiska vitesförbuden skulle upphävas. Novartis motsatte sig ändring.
Tingsrätten (rådmannen Ortega och tekniskt sakkunniga ledamoten patenträttsrådet Diaz) anförde i beslut den 9 mars 2016 bl.a. följande.
Förutsättningarna för att besluta om ett interimistiskt förbud mot patentintrång regleras i 57 b § andra stycket patentlagen (1967:837). Enligt bestämmelsen krävs det - förutom vissa andra krav - att käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer. I detta innefattas att det måste framstå som sannolikt att ett giltigt patent föreligger.
Vid tidpunkten för prövningen av tingsrättens tidigare interimistiska beslut hade Orifarm inte väckt någon talan om ogiltighet. Tingsrätten hade därför i enlighet med 61 § andra stycket patentlagen att utgå från att patentet var giltigt.
Den omständigheten att ett patent har meddelats efter en sådan ingående prövning som äger rum i det administrativa förfarandet utgör redan i sig en omständighet som starkt talar för att patentet är giltigt, såvida inte svaranden kan påvisa att det föreligger ny bevisning eller nya omständigheter, som inte beaktats under prövningen i administrativ ordning.
EPO:s invändningsavdelning har numera förklarat patentet ogiltigt. Skälen för EPO:s beslut har ännu inte publicerats. Beslutet har överklagats av Novartis. Skulle EPO:s besvärskammare fastställa invändningsavdelningens beslut får detta samma verkan som om patentet i Sverige hade upphävts. Med hänsyn till ovan nämnda omständigheter anser tingsrätten att presumtionen om att patentet är giltigt inte längre gäller. Tingsrätten har därför att göra en mer fristående prövning av frågan om det är sannolikt att patentet är giltigt.
I likhet med vad som angetts i hovrättens interimistiska beslut tolkar tingsrätten patentkravet 1 som ett användningsbundet produktkrav. Enligt patentkrav 1 administreras rivastigmin i ett transdermalt terapeutiskt system (TTS) och utgångsdosen är som den hos ett dubbelskikts-TTS av 5 cm2 med en satsad dos av 9 mg rivastigmin och med en viss i patentkravet angiven skiktkomposition.
Vid den preliminära bedömning som nu görs tolkar tingsrätten uttrycket ”utgångsdosen är som den hos” på så sätt att uppfinningen enligt patentkravet inte är begränsad till ett TTS vars komposition är identisk med den komposition som anges i patentkravet, utan även omfattar andra TTS-kompositioner som ger den avsedda utgångsdosen eller används i en TTS-behandling som har inletts med den utgångsdosen (jfr s. 7 i hovrättens interimistiska beslut).
Patentkraven i den ursprungliga patentansökan avsåg ett TTS innefattande rivastigmin som aktiv ingrediens samt användning av detta TTS för att förebygga, behandla eller fördröja progression av demens eller Owens sjukdom. I den ursprungliga patentansökan nämns begreppet utgångsdos - som Orifarm påpekat - endast i samband med ett TTS med en specifik skiktkomposition. Vid den preliminära bedömning som nu görs finner tingsrätten därför inte stöd i patentansökan på ingivningsdagen för ett patentkrav som omfattar även andra TTS-kompositioner än den specifika TTS som anges i den ursprungliga patentansökan.
Tingsrätten noterar också att det enligt Mills var just avsaknaden av stöd i grundhandlingarna som var skälet till att EPO:s invändningsavdelning upphävde patentet.
Mot denna bakgrund framstår det vid den preliminära bedömning som nu görs inte som sannolikt att patentet är giltigt. Det saknas i den situationen anledning för tingsrätten att pröva de andra åberopade ogiltighetsgrunderna. Det interimistiska beslutet ska upphävas. Beslutet gäller omedelbart.
Tingsrätten upphäver det interimistiska vitesförbud som tingsrätten meddelade den 29 maj 2015 och det interimistiska vitesförbud som hovrätten meddelade den 29 september 2015. Beslutet gäller omedelbart.
Novartis överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle upphäva beslutet, innebärande att de tidigare meddelade interimistiska förbuden skulle stå fast.
Hovrätten (hovrättslagmannen Mathis, hovrättsrådet Henry, tf. hovrättsassessorn Jones Redzic, referent, samt tekniskt sakkunniga ledamöterna patenträttsrådet Taylor Siösteen och civilingenjören Robinson) anförde i beslut den 16 juni 2016 bl.a. följande.
Om käranden visar sannolika skäl för att patentintrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till patentet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats (57 b § andra stycket patentlagen [1967:837]). Att käranden ska visa sannolika skäl för att patentintrång förekommer innebär, i ett fall där svaranden invänder att det aktuella patentet inte är giltigt och väcker en ogiltighetstalan, att det måste framstå som sannolikt att ett giltigt patent föreligger för att ett interimistiskt vitesförbud ska kunna meddelas.
Vid prövningen av om ett interimistiskt förbud ska meddelas är enligt praxis utgångspunkten att den omständigheten att ett patent har meddelats efter en sådan ingående prövning som sker vid det administrativa förfarandet starkt talar för att patentet är giltigt. Presumtionen kan dock enligt samma praxis brytas, om svaranden kan påvisa att det på grund av nya omständigheter eller ny bevisning, som inte beaktats under prövningen i administrativ ordning, eller på grund av brister i det beslut som fattats vid den administrativa prövningen, framstår som sannolikt att patentet kommer att ogiltigförklaras. (Se t.ex. Svea hovrätts beslut den 22 november 2001 i mål Ö 5298-01 och den 30 oktober 2014 i mål Ö 8419-14 med däri hänvisade ytterligare avgöranden från Svea hovrätt).
Det i målet aktuella patentet har upphävts av EPO:s invändningsavdelning. Novartis har överklagat det beslutet, vilket innebär att patentet alltjämt är i kraft i avvaktan på att frågan om patentets giltighet prövas slutgiltigt av EPO (se artikel 106 i den europeiska patentkonventionen [EPC]). Ett beslut av EPO att upphäva patentet får samma verkan som om patentet hade förklarats ogiltigt i Sverige (85 § patentlagen). Vid dessa förhållanden bedömer hovrätten, trots att patentet fortfarande är i kraft, att den omständigheten att ett patent har meddelats efter en ursprunglig prövning i det administrativa förfarandet inte längre kan ge det meddelade patentet någon presumtionsverkan för patentets giltighet (jfr Svea hovrätts beslut den 23 december 2009 i mål Ö 6121-09). I stället ska huvudregeln tillämpas. Det innebär att käranden, dvs. patenthavaren, har att visa sannolika skäl för att ett giltigt patent föreligger, eller med andra ord att det föreligger sannolika skäl för att patentet kommer att stå sig vid en slutgiltig prövning.
Orifarm har gjort ett antal invändningar mot patentets giltighet. Tingsrätten har bedömt att det inte finns sannolika skäl för att patentet är giltigt på den grunden att patentet omfattar något som inte framgick av patentansökan på ingivningsdagen (52 § första stycket 3 patentlagen). Av beslutsskälen för EPO:s invändningsavdelnings beslut att upphäva patentet framgår att invändningsavdelningen bedömde att patentkravet saknade stöd i den ursprungliga ansökan. Hovrätten prövar därför först den ogiltighetsgrunden.
Hovrätten gör i detta mål samma preliminära bedömning gällande tolkningen av patentkravet som tingsrätten gjort och som hovrätten gjorde i det tidigare meddelade interimistiska beslutet (s. 6 f. i hovrättens beslut den 29 september 2015 i mål
Ö 5232-15). Denna tolkning, som även EPO:s invändningsavdelning gjort, innebär att uppfinningen enligt patentkravet inte är begränsad till ett TTS (transdermalt terapeutiskt system) vars komposition är identisk med den komposition som anges i patentkravet utan även omfattar andra TTS-kompositioner som ger den avsedda utgångsdosen eller används i en TTS-behandling som har inletts med den utgångsdosen.
Hovrätten har gått igenom de skäl som EPO:s invändningsavdelnings beslut har grundats på. Det som invändningsavdelningen har anfört och vad som framkommit genom utredningen i målet hittills såvitt avser ogiltighetsfrågan skapar enligt hovrätten en sådan osäkerhet om patentets giltighet att det vid den preliminära bedömning som hovrätten nu gör inte framstår som sannolikt att patentet kommer att stå sig vid en slutgiltig prövning. Hovrätten kommer därför till samma slut som tingsrätten, dvs. att de tidigare meddelade vitesförbuden ska upphävas. Novartis överklagande ska därför avslås.
Hovrätten avslår överklagandet.
Hovrättens beslut meddelat: den 16 juni 2016.
Mål nr: Ö 2198-16.
Lagrum: 52 § första stycket 3 och 57 b § andra stycketpatentlagen (1967:837); Artikel 106 i den europeiska patentkonventionen (EPC).
Rättsfall: Svea hovrätts beslut den 22 november 2001 i mål Ö 5298-01; Svea hovrätts beslut den 23 december 2009 i mål Ö 6121-09; Svea hovrätts beslut den 30 oktober 2014 i mål Ö 8419-14; Svea hovrätts beslut den 29 september 2015 i mål Ö 5232-15.