Fråga i mål om interimistiskt vitesförbud enligt 37 a § varumärkeslagen om en parallellimportör, som får ändra märkningen av en läkemedelsförpackning enligt principen om objektiv nödvändighet, även har rätt att ändra själva varumärket.
Roche Aktiebolag ingår i Roche-koncernen och sysslar med marknadsföring i Sverige av koncernens läkemedel. Koncernbolaget Jackson är innehavare av rätten till det registrerade varumärket MADOPARK men har gett Roche Aktiebolag rätt att använda detta varumärke för marknadsföring på den svenska marknaden av läkemedel som innehåller de aktiva substanserna levodopa och benserazid. Roche Aktiebolag marknadsför i Sverige sådana läkemedel i förpackningar märkta MADOPARK QUICK MITE.
Roche-koncernen säljer i Storbritannien och Irland läkemedel med de aktiva substanserna levodopa och benserazid under varumärket MADOPAR med suffixet ”62.5 Dispersible”.
Orifarm AB bedriver parallellimport av läkemedel från andra EU-länder. Bolaget har köpt MADOPAR 62.5 Dispersible i de anglosaxiska länderna och importerat läkemedlet till Sverige. I samband härmed har originaletiketterna på förpackningarna täckts över med etiketter märkta MADOPARK QUICK MITE.
Roche Aktiebolag väckte talan mot Orifarm AB vid Malmö tingsrätt och yrkade vitesförbud mot en rad olika åtgärder med avseende på paketering och märkning av läkemedel. Tingsrätten meddelade den 30 september 2004 interimistiskt vitesförbud mot sex närmare angivna åtgärder. Dessa interimistiska förordnanden upphävdes den 11 januari 2005, sedan Roche återkallat sin talan. Roche yrkade ersättning för rättegångskostnader, varför målet inte omedelbart kunde avskrivas.
Den 29 juli 2005 återtog Roche sin återkallelse och framställde det justerade yrkandet att tingsrätten vid vite av en miljon kr skulle förbjuda Orifarm att använda varumärket MADOPARK för läkemedel innehållande de aktiva substanserna levodopa och benserazid som Orifarm inköpt under varumärket MADOPAR med suffixet ”62.5 Dispersible”. Roche yrkade interimistiskt förbud i enlighet med huvudyrkandet.
Orifarm bestred det interimistiska yrkandet.
Som grund för sitt yrkande åberopade Roche i huvudsak följande. Ommärkningen är inte objektivt nödvändig. Såvitt Roche känner till finns det inget som hindrar att Orifarm marknadsför läkemedlet under det varumärke som används i exportlandet (dvs. MADOPAR i stället för MADOPARK). Ommärkningen utgör ett varumärkesintrång. Förutsättningar föreligger för interimistiska åtgärder, eftersom det finns sannolika skäl för varumärkesintrång och det skäligen kan befaras att Orifarm genom att fortsätta sin användning av varumärket MADOPARK QUICK MITE förringar värdet av Ross ensamrätt till varumärket.
Orifarm anförde som grund för sitt bestridande i huvudsak följande. Roche har inte visat sannolika skäl för att varumärkesintrång föreligger. Inför försäljningen av det receptbelagda originalläkemedlet MADOPARK QUICK MITE har det varit objektivt nödvändigt för Orifarm att vidta den i målet förekommande ändringen av exportlandsnamnet. Den av Roche förda talan är under alla omständigheter onödig eftersom ingen kan använda namnet Booth för det i målet aktuella läkemedlet. Namnet MADOPARK är redan upptaget för ett annat receptbelagt läkemedel med annat innehåll och sammansättning, i annan läkemedelsform, med annat administreringssätt, med andra hjälpämnen samt med annan hållbarhet. Orifarm använder inte namnet Booth som namn på det läkemedel som Orifarms talan avser. - Den ommärkning som sker; från det avvikande och otillåtna utländska namnet MADOPAR 62.5 DISPERSIBLE till det svenska namnet MADOPARK QUICK MITE, är tillåten. Exportlandsnamnet MADOPAR 62.5 DISPERSIBLE är otillåtet här i landet. Läkemedelsverket har i beslut fastslagit att förkortningar och suffix som inte har en fastslagen och relevant innebörd är oacceptabla. - Det nya yrkandet skall ogillas eftersom det är otillåtet vittomfattande. - Ett vitesbelopp på 50 000 kr är under alla förhållanden fullt tillräckligt. - Läkemedelsverket har avstyrkt och avslagit Orifarms ansökningar om att få använda exportlandsnamnet MADOPAR 62.5 DISPERSIBLE. Det är objektivt nödvändigt att märka om läkemedlet.
Roche genmälde att Orifarm inte förbjuds att använda varumärket MADOPAR jämte suffixet QUICK MITE.
Tingsrätten (tf. chefsrådmannen West) anförde följande i beslut den 8 november 2005.
Hoffmann-La Roche är registrerad innehavare av varumärket MADOPARK. Roche har fått tillstånd att använda dessa varumärken i Sverige. Hoffmann-La Roche har godkänt att Roche agerar mot Orifarms användning av varumärkena.
Roche har i enlighet med 43 § varumärkeslagen underrättat Hoffmann-La Roche om att Roche avser att väcka talan om intrång i rätten till ovannämnda varumärken.
Varumärkesrätten är skyddad både enligt svensk lagstiftning och EG- rätten. Av 4 a § varumärkeslagen följer, att rätten till ett varukännetecken, enligt 1-3 §§ samma lag, inte hindrar att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på marknaden inom EES. Detta gäller dock inte när det finns skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.
Domstolen får med stöd av 37 b § meddela interimistiskt vitesförbud mot fortsatt varumärkesintrång om varumärkesinnehavaren visar sannolika skäl för att intrång förekommer och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varumärket.
Av den praxis som utvecklats av EG-domstolen framgår att huvudregeln är, att varumärkesinnehavaren kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel, som av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke har bringats i omsättning i en annan medlemsstat, när en parallellimportör av läkemedel, utan innehavarens samtycke, ersätter ett varumärke som används i exportmedlemsstaten med det som används av varumärkesinnehavaren i importmedlemsstaten. Undantag gäller dock under vissa speciella förutsättningar. En sådan förutsättning är att det fastställs att innehavarens användning av varumärkesrätten, för att motsätta sig marknadsföring under utbytt varumärke kan bidra till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna och att det därför är objektivt nödvändigt för parallellimportören att byta ut det ursprungliga varumärket mot det som används i importmedlemsstaten för att denne skall kunna föra ut produkten i fråga på marknaden i denna stat. Detta är enligt EG-domstolens praxis fallet om författningar eller praxis i importmedlemsstaten hindrar saluföring av produkten i fråga på marknaden i denna stat under det varumärke som den är försedd med i exportmedlemsstaten. Så förhåller det sig med en regel om konsumentskydd som förbjuder användning i importmedlemsstaten av det varumärke som används i exportmedlemsstaten på grund av att det är ägnat att missleda konsumenterna. Villkoret avseende nödvändighet är däremot inte uppfyllt om utbytet av varumärket uteslutande förklaras av parallellimportörens önskan att uppnå en kommersiell fördel.
Tingsrätten gör bedömningen att Orifarm inte hade kunnat få en effektiv tillgång till den svenska marknaden genom att använda varumärket i exportlandet, dvs. MADOPAR 62.5 DISPERSIBLE, eftersom Läkemedelsverket i beslut den 9 december 2004 meddelat att suffixet 62.5 DISPERSIBLE är oacceptabelt. Skäl att ändra suffixet har således förelegat. Det måste för närvarande anses tveksamt om Orifarm genom sin ommärkning till MADOPARK QUICK MITE förringar värdet av Roches ensamrätt till varumärket MADOPARK. Roche har därför inte visat att det föreligger sannolika skäl för att Orifarm genom sin ommärkning gör intrång i Roches varumärke MADOPARK. Till följd härav skall det interimistiska yrkandet om vitesförbud lämnas utan bifall.
Tingsrätten lämnar yrkandet om interimistiskt vitesförbud utan bifall.
Roche överklagade i Hovrätten över Skåne och Blekinge och yrkade att hovrätten skulle bifalla bolagets vid tingsrätten framställda yrkande om interimistiskt vitesförbud.
Hovrätten (hovrättsråden Sheppard och West samt tf. hovrättsassessorn Phillips) anförde följande i beslut den 10 januari 2006.
Rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 §§varumärkeslagen (1960:644) innebär att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet även muntlig användning. Rätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta gäller dock inte när det finns någon skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.
Den svenska lagstiftningen är utformad i samband med att varumärkesdirektivet (89/104/EEG) har genomförts i Sverige. Av den praxis som utvecklats av Europeiska gemenskapernas domstol framgår att huvudregeln är att varumärkesinnehavaren kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel, som av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke har bringats i omsättning i en annan medlemsstat, när en parallellimportör utan innehavarens samtycke ersätter det varumärke som används i exportmedlemsstaten med det som används av innehavaren i importmedlemsstaten. Undantag från rätten att motsätta sig marknadsföring gäller dock under vissa speciella förutsättningar. En sådan är att det fastställs att det är objektivt nödvändigt för parallellimportören att byta ut det ursprungliga varumärket mot det som används i importmedlemsstaten för att denne skall kunna föra ut produkten i fråga på marknaden i denna stat. Detta nödvändighetskriterium är exempelvis uppfyllt om författningar eller praxis i importmedlemsstaten hindrar saluföring av produkten i fråga på marknaden i denna stat under det varumärke som den är försedd med i exportmedlemsstaten. Kriteriet är däremot inte uppfyllt om utbytet av varumärket uteslutande förklaras av parallellimportörens önskan att uppnå en kommersiell fördel.
Såsom tingsrätten angivit åtnjuter Roche varumärkesrättsligt skydd för MADOPARK. Orifarm Aktiebolags (Orifarm) förfarande att byta ut läkemedelsnamnet MADOPAR 62.5 Dispersible till MADOPARK Quick mite kan därför utgöra ett intrång i denna rätt.
Läkemedelsverket har den 9 december 2004 avslagit Orifarms ansökan om ändring till läkemedelsbenämningen MADOPAR 62.5 Dispersible. Beslutet är motiverat med att förkortningar och suffix som inte har en fastslagen och relevant innebörd är oacceptabla. Konsekvensen av beslutet synes vara att Orifarm inte får faktisk tillgång till marknaden i Sverige för det aktuella läkemedlet under den benämning som Roche valt att marknadsföra läkemedlet i Storbritannien och Irland. Detta förhållande talar starkt för att Orifarm bör anses ha gjort antagligt att det är objektivt nödvändigt för bolaget, för att kunna marknadsföra det aktuella läkemedlet i Sverige, att märka om det.
Roche har invänt att såvitt bolaget känner till finns det inget som hindrar att Orifarm märker om läkemedlet enbart såvitt avser suffixet 62.5 Dispersible och i stället marknadsför läkemedlet under namnet MADOPAR. Även med bortseende från det tveksamma i den förväxlingsrisk som torde följa redan av den semantiska likheten mellan MADOPAR och MADOPARK, som enligt uppgift ingår i flera av Roches läkemedelsnamn, innebär den praxis som EG-domstolen utvecklat att det står parallellimportören fritt att, om ommärkning är objektivt nödvändig, använda det av varumärkesinnehavaren i importmedlemsstaten skyddade varumärket. Med hänsyn till det anförda har Orifarm enligt hovrättens mening gjort antagligt att det är objektivt nödvändigt att märka om det aktuella läkemedlet till det av Roche i Sverige för samma läkemedel använda varumärket MADOPARK jämte suffixet Quick mite. Roche kan därför inte med stöd av sin rätt till varumärket MADOPARK hindra den av Orifarm gjorda ommärkningen. Roche har således inte visat sannolika skäl för att varumärkesintrång förekommer. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.
Hovrätten lämnar överklagandet utan bifall.
Roche överklagade och yrkade bifall till sitt vid tingsrätten och i hovrätten framställda yrkande om interimistiskt vitesförbud.
Orifarm bestred ändring.
Målet avgjordes efter föredragning.
Föredraganden, rev.sekr. Gray, föreslog i betänkande ett beslut innehållande samma avgörande som HD:s beslut och skäl som i huvudsak motsvarar HD:s skäl.
HD (justitieråden Ochoa, Sutton, Oneal, Pripp och Virdesten, referent) meddelade den 8 juni 2006 följande beslut.
I målet är ostridigt att Orifarm från Storbritannien och Irland importerat ett läkemedel innehållande de aktiva substanserna levodopa och benserazid som Roche marknadsfört i dessa länder under beteckningen MADOPAR 62.5 Dispersible, att Orifarm ändrat märkningen på förpackningen till MADOPARK QUICK MITE, som är den beteckning under vilken Roche marknadsför läkemedlet i Sverige, och att produkterna därefter förts ut på den svenska marknaden. Orifarm har därmed använt varumärket MADOPARK på ett sådant sätt som anges i 4 § varumärkeslagen (1960:644). När det gäller varor som lovligen förts ut på marknaden inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan användningen vara tillåten enligt 4 a § varumärkeslagen. Denna bestämmelse om s.k. regional konsumtion av varumärkesrätt skall tolkas i ljuset av artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet) och EG-domstolens praxis.
EG-domstolen har slagit fast som en huvudregel att principen om regional konsumtion inte ger en importör någon rätt att packa om eller märka om en importerad vara utan endast att bibehålla varumärket på förpackningen. Av hänsyn till principen om den fria rörligheten för varor gäller dock under vissa förutsättningar ett undantag som ger importören rätt att ändra märkningen eller byta ut förpackningen innan en vara förs ut på marknaden i importlandet. En av dessa förutsättningar är att varumärkesinnehavarens förbud bidrar till en konstlad avskärmning mellan de nationella marknaderna inom EU - något som kan vara fallet när samma läkemedel marknadsförs under olika varumärken eller i olika slags förpackningar i olika medlemsstater - och att en ommärkning eller ompaketering kan anses objektivt nödvändig för att en importör skall kunna marknadsföra varan i importlandet (se EG-domstolens domar den 11 juli 1996 i förenade målen Martinez, C-429/93 och Cox, Bristol- Myers Squibb m.fl., REG 1996 s. I-03457 och den 12 oktober 1999 i mål C-379/ 97, Upjohn, REG 1999 s. I-06927). Härutöver gäller ytterligare ett antal villkor som inte har åberopats i förevarande mål.
Genom ett beslut av Läkemedelsverket den 9 december 2004 står det klart att suffixet ”62.5 Dispersible” inte kan användas som ett led i beteckningen av läkemedlet i fråga vid saluförande i Sverige. Det har därför varit nödvändigt för Orifarm att ändra märkningen för att få faktisk tillgång till den svenska marknaden. Fråga blir då om det, som Orifarm hävdar, varit objektivt nödvändigt och därmed tillåtet för Orifarm att märka förpackningarna med kännetecknet MADOPARK.
Roche har å sin sida gjort gällande att det förhållandet att Orifarm varit hänvisat till att byta ut suffixet inte kan åberopas som skäl för att också byta ut varumärket. Fråga uppkommer därför om det för Orifarm skulle vara ett realistiskt alternativ att bibehålla varumärket MADOPAR, som används i exportlandet, och kombinera detta med något suffix som Läkemedelsverket kan godkänna eller att helt avstå från användning av suffix. Att ett sådant alternativ kan vara mindre fördelaktigt från kommersiell synpunkt utgör inte tillräckligt skäl för att kravet på objektiv nödvändighet att byta ut varumärket skall anses uppfyllt (se EG-domstolens dom i mål C-379/97). Avgörande är i stället om detta alternativ skulle hindra Orifarm från faktisk tillgång till den svenska marknaden.
När det gäller åtgärder som i princip omfattas av den varumärkesrättsliga ensamrätten, men som är tillåtna på grund av att ensamrätten under vissa förhållanden fått ge vika för skyddet för den fria rörligheten för varor, har EG-domstolen slagit fast att dessa åtgärder i minsta möjliga mån får skada de intressen som varumärkesrätten skall skydda (p. 46 i domen den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loedersloot, REG 1997 s. I-06227). Importörens åtgärd får alltså inte vara mer ingripande än vad som är nödvändigt för att han eller hon skall få faktisk tillgång till marknaden i importlandet. EG- domstolen har emellertid även slagit fast att ett starkt konsumentmotstånd mot förpackningar som försetts med nya etiketter kan göra det nödvändigt att byta ut en produkts hela förpackning för att importören faktiskt skall kunna sälja produkten på marknaden (se dom den 23 april 2002 i mål C-143/00, Boehringer Estrada m.fl., REG 2002 s. I-03759).
Orifarm har i HD gjort gällande att en användning av varumärket MADOPAR utan suffix eller med ett nytt suffix skulle ge upphov till praktiska problem för apotek och sjukvård samt äventyra patientsäkerheten. Viss utredning har också förebringats till stöd för detta påstående. Orifarm har även anfört att man avser att åberopa muntlig bevisning om de patientrisker och det konsumentmotstånd som skulle uppkomma i spåren av användningen av det avvikande läkemedelsnamn som Roche försöker framtvinga.
Vid den översiktliga prövning som skall göras huruvida det föreligger sannolika skäl för att varumärkesintrång förekommer kan till att börja med noteras att Orifarm ostridigt utan Roches tillstånd använder Roches varumärke. Såtillvida föreligger det alltså starkt stöd för att varumärkesintrång förekommer. Det ankommer då på Orifarm att göra sannolikt att användningen av varumärket MADOPARK är objektivt nödvändig för att läkemedlet skall kunna saluföras på den svenska marknaden (jfr NJA 1994 s. 74 och 1995 s. 631).
Vidare bör beaktas att det inför den slutliga prövningen av de faktiska omständigheterna kan komma att åberopas ytterligare utredning bl.a. om hur handeln och konsumenterna uppfattar användningen av de olika läkemedelsbeteckningarna. När det gäller den rent rättsliga bedömningen kan det komma ifråga att inhämta förhandsavgörande från EG- domstolen innan huvudsaken slutligen avgörs. Prövningen är således på detta stadium endast preliminär.
Med hänsyn till att skyndsamhet är påkallad vid prövning av interimistiska yrkanden och till att huvudsaken fortfarande är anhängig vid tingsrätten, framstår det inte som lämpligt att nu hänskjuta någon tolkningsfråga till EG-domstolen (jfr EG-domstolens dom den 24 maj 1977 i mål 107/76, Hoffmann-La Roche mot Centrafarm, REG 1977 s. 957, svensk specialutgåva volym III s. 375 och rättsfallet NJA 1995 s. 635).
Det ovan redovisade rättsfallet C-349/95 ger uttryck för att Orifarm inte haft rätt att vidta mer ingripande åtgärder än som varit nödvändiga för att få faktisk tillgång till den svenska marknaden. Trots att det varit nödvändigt för Orifarm att ändra märkningen får det därför anses tveksamt om Orifarm redan därigenom med automatik haft rätt att märka förpackningarna med det skyddade varumärket MADOPARK. De problem som Orifarm pekat på i form av patientrisker och konsumentmotstånd med att använda ett annat varumärke än Booth måste emellertid beaktas. Det är därför sannolikt att Orifarms utbyte av varumärket vid en gemenskapsrättslig bedömning får anses objektivt nödvändigt för att de importerade läkemedlen skall kunna saluföras på den svenska marknaden. Användning av kännetecknet MADOPARK är i så fall tillåten.
Vid den preliminära bedömning som skall göras har det således inte framkommit sannolika skäl för att Orifarm begått varumärkesintrång. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.
Överklagandet lämnas utan bifall.
HD:s beslut meddelat: den 9 juni 2006.
Mål nr: Ö 566-06.
Lagrum: 4, 4 a och 37 §§varumärkeslagen (1960:644) samt artikel 7 i rådets första direktiv (89/104/EEG) om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet).
Rättsfall: NJA 1995 s. 635 samt EG-domstolens domar den 24 maj 1977 i mål 107/76, Hoffmann-La Roche mot Centrafarm, REG 1977 s. 957 (svensk specialutgåva, volym III s. 375), den 11 juli 1996 i förenade målen Martinez, Bailey och Ponce, Bristol-Myers Squibb m.fl., REG 1996 s. I-03457, den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loedersloot, REG 1997 s. I-06227, den 12 oktober 1999 i mål C-379/ 97, Upjohn, REG 1999 s. I-06927, samt den 23 april 2002 i mål C- 143/00, Boehringer Estrada m.fl., REG 2002 s. I-03759.