När en näringsidkare väcker talan enligt 25 a § varumärkeslagen (1960:644) om hävande av varumärkesregistrering på grund av utebliven användning, bör kravet på förfång i 26 § första stycket första meningen samma lag tillämpas så att hinder mot att föra talan föreligger endast i de fall omständigheterna leder till bedömningen att näringsidkaren saknar fog för sitt påstående om att registreringen är till förfång för honom.
Demp BV, med säte i Nederländerna (Demp) förde efter stämning å Homer TLC, Inc. med säte i Delaware, USA (Homer) vid Stockholms tingsrätt den talan som framgår av tingsrättens dom.
Tingsrätten (rådmännen Hebert och Harris samt tingsfiskalen Gibson) anförde i dom den 25 november 2004:
Home Depot är en byggmarknadskedja med fler än 1 400 ”do it yourself”-butiker. Försäljningen av koncernens varor bedrivs i första hand under varumärket THE HOME DEPOT.
Homer TLC Inc. (Homer) är innehavare av de immateriella rättigheterna inom Home Depot koncernen. Homer är innehavare av de svenska varumärkesregistreringarna THE HOME DEPOT (ett ordmärke) samt THE HOME DEPOT EXPO och THE HOME DEPOT WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING (vilka är s.k. figurmärken), domsbilaga 1-3 (här uteslutna; red:s anm.). Samtliga varumärken är registrerade för produkter i klass 19, vilken omfattar byggnadsmaterial (ej av metall), styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer) ej av metall, och monument, ej av metall.
Demp BV (Demp) är innehavare av Bauhauskoncernens immateriella rättigheter. Phelps är innehavare av bl.a. två varumärkesregistreringar av Benelux varumärkesbyrå. I dessa båda varumärken ingår orden HOME STORE. Homer har vid Rechtbank Utrecht i Nederländerna begärt hävning av dessa två registreringar med hänvisning till två äldre gemenskapsvarumärken som innehåller orden HOME DEPOT.
Varumärkesregistreringarna från Beneluxbyrån utgör bas för Demps internationella varumärkesregistreringar av varumärkena BAUHAUS HOME STORE och BAUHAUS THE HOME STORE. De internationella registreringarna är beroende av giltigheten av Beneluxregistreringarna. Eftersom de internationella registreringarna omfattar Sverige har Phelps gjort gällande att det finns en risk för att Homer här i landet inskrider mot Demps varumärken och att Phelps därför har ett intresse att undanröja de nu aktuella registreringarna.
Homer och Home Depot har vidare med åberopande av de två gemenskapsvarumärkena väckt intrångstalan i Tyskland mot Bauhaus AG och yrkat förbud för Bauhaus AG att använda varumärken innehållande orden THE HOME STORE. Homer och Home Depot gjorde gällande bl.a. att varumärket är förväxlingsbart med deras varumärke THE HOME DEPOT. Landgericht Hamburg har i dom den 20 januari 2004 bl.a. förbjudit Bauhaus AG vid vite av 250 000 euro att i samtliga länder i EU använda varukännetecknet THE HOME STORE. Bauhaus AG har ändrat sina kännetecken i enlighet med domen.
Yrkanden m.m.
Phelps har i ansökan om stämning som inkom till tingsrätten den 7 oktober 2002 yrkat att tingsrätten jämlikt 25 a § varumärkeslagen (1960:644) häver de svenska varumärkesregistreringarna nr 257 716 THE HOME DEPOT, nr 322 475 THE HOME DEPOT EXPO och nr 309 245 THE HOME DEPOT WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING. Om tingsrätten skulle finna att Homer brukat varumärkena här i landet för vissa av de varuslag som anges i klass 19 har Phelps yrkat partiell hävning för samtliga varor i klass 19 där användning inte kunnat visas sedan den 7 juli 1997, dvs. för alla varor utom sågat timmer, flyttbara förrådsbyggnader (ej av metall), vinylfönster och takstolar.
Homer har bestritt käromålet och åberopat i första hand att Phelps saknar talerätt och i andra hand att varumärkena brukats här i landet under den relevanta tidsperioden.
För det fall tingsrätten skulle finna att Phelps äger rätt att föra talan har Homer medgett yrkandet om partiell hävning rörande varumärket THE HOME DEPOT såvitt avser varorna asfalt, tjära, bitumen och monument, men bestritt yrkandet i övrigt.
- - -.
Phelps har som grund för käromålet åberopat att varumärkena inte brukats här i landet inom en period av fem år i följd från den 7 oktober 1997, varför registreringarna skall hävas.
Eftersom Homer anser att deras varumärken innehållande orden HOME DEPOT är förväxlingsbara med Demps varumärken innehållande orden HOME STORE riskerar Phelps att Smith svenska registreringar läggs till grund för talan mot Demps varumärkesanvändning. Phelps lider därför förfång av förekomsten av de aktuella registreringarna.
Homer har som grund för sitt bestridande åberopat i första hand att Phelps inte lider något förfång av registreringen och därmed inte har talerätt enligt 26 § varumärkeslagen. För det fall tingsrätten skulle finna att Phelps har talerätt har Homer gjort gällande att varumärkena brukats här i landet under den aktuella femårsperioden. Om tingsrätten skulle finna att varumärkena brukats under tiden den 7 juli till den 7 oktober 2002 har Homer saknat kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.
En undersökning av användningen av varumärket THE HOME DEPOT har visat att varumärket inte används i Sverige. I undersökningen ingick kontakt med en anställd hos Homer som uppgav att man inte hade något kontor eller någon återförsäljare i Sverige. Undersökaren uppmanades att kontakta affärerna Home Depot direkt. En butik i Atlanta kontaktades och en anställd där bekräftade att inga produkter såldes under kännetecknet THE HOME DEPOT. I stället står varumärket för återförsäljarverksamhet av byggnadsmaterial från andra företag. Den anställde bekräftade att inga kontor eller representanter fanns i Sverige. Vidare kontaktades ett antal organisationer, tidningar och företag inom byggbranschen. Endast en av de tillfrågade kände till varumärket THE HOME DEPOT. Övriga byggvarubutiker och kedjor, byggtidningar och byggnadsmaterialorganisationer uppgav att man inte kände till varumärket. Vidare saknade databaserna Short, Hus & Hem, ViiVilla och Byggahus uppgift om varumärket THE HOME DEPOT. Resultatet av undersökningen bekräftade att ”THE HOME DEPOT” inte används som varumärke i Sverige och att det dessutom är närmast okänt i till och med de kretsar som torde vara mest initierade om byggnadsmaterial och byggvaror.
Enligt Homer har de båda varumärkena THE HOME DEPOT EXPO och THE HOME DEPOT WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING använts i Sverige genom att orden THE HOME DEPOT påstås ha varit i bruk. Homer gör gällande att orden är dominerande i de båda figurmärkena och att användningen inte skiljer sig från den registrerade formen annat än i beståndsdelar som inte ändrar märkenas egenartade karaktär.
Orden i THE HOME DEPOT är emellertid inte dominerande i de två figurmärkena. De har båda ett speciellt grafiskt utseende. För att användning av märkena skall anses föreligga krävs en utformning som ligger grafiskt nära. Enbart användning av orden THE HOME DEPOT räcker inte. Att olika delar av varumärkesregistreringarna är föremål för undantag från skydd genom disclaimers påverkar inte användningstvånget.
I varumärket THE HOME DEPOT EXPO har orden THE HOME DEPOT en klart undanskymd position i förhållande till det dominerande ordet EXPO. Märket upplevs vid en snabb blick som bestående av ordet EXPO föregått av en fyrkantig figur, i storlek motsvarande en av bokstäverna i ordet EXPO.
Det är felaktigt att påstå att den slogan ”WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING” som ingår i det andra figurmärket inte skulle tillföra det registrerade märket en egenartad karaktär. Den påverkar helhetsintrycket och utgör en distinktiv del av märket.
Varumärket THE HOME DEPOT EXPO har inte använts i Smith exportkataloger för åren 2001 och 2002/2003. Orden EXPO och THE HOME DEPOT återges helt separata och upplevs inte ha något som helst samband. Denna användning kan inte uppfattas som användning av varumärket THE HOME DEPOT EXPO.
Den grund som Phelps åberopar till stöd för sin talerätt - risk för att Homer i Sverige med stöd av de svenska registreringarna inskrider mot Demps varumärkesanvändning - innebär inte att Phelps lider förfång i lagens mening. För det fall tingsrätten skulle finna att denna eventuella risk i sig skulle omfattas av begreppet lida förfång är dock risken för att Homer skulle inskrida mot Demps varumärkesanvändning obefintlig. För det fall Homer skulle besluta sig för att attackera Demps varumärken i Sverige hade detta gjorts på grundval av Smith gemenskapsvarumärken. De mål som pågår om hävning i Nederländerna och det nu avgjorda målet avseende varumärkesintrång i Tyskland medför att Homer, i dagsläget, inte skulle ha någon fördel av att föra separata processer i Sverige. Demps nationella registreringar i Beneluxländerna utgör bas för dess motsvarande internationella registreringar. Då de internationella registreringarna är beroende av giltigheten av de ursprungliga Beneluxregistreringarna innebär detta att om Smith nederländska talan vinner bifall faller därmed samtliga internationella registreringar, däribland omfattande Sverige. Phelps är då inte längre innehavare av några registrerade HOME STORE-varumärken. Den nederländska domen får således direkt effekt i Sverige och Homer har ingen anledning att väcka separat hävningstalan av Demps varumärkesregistreringar avseende Sverige.
Av förstasidor från Bauhaus reklamblad till hushållen i Sverige, ett från tiden före den tyska domen och ett från tiden efter den tyska domen, framgår att Henderson ändrat sina kännetecken i enlighet med denna dom. Phelps är förbjudet att längre använda varumärket THE HOME STORE i Sverige på sätt som angivits i domen och har också rättat sig därefter. Av Bauhaus hemsida framgår vidare att bolaget numera enbart använder Bauhaus som varumärke.
Samtliga varumärken har använts i Sverige under de senaste fem åren. Märket THE HOME DEPOT har använts i exakt den registrerade utformningen. Beträffande varumärkena THE HOME DEPOT WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING och THE HOME DEPOT EXPO är orden THE HOME DEPOT den dominerande delen av figurerna som ger varumärket dess egenartade karaktär. Resterande text i varumärkena har dessutom en disclaimer och någon ensamrätt görs därmed inte gällande för denna text. Smith användning av varumärkena, genom Home Depot, skiljer sig därmed inte från den registrerade formen annat än i beståndsdelar som inte ändrar den egenartade karaktären hos varumärkena i deras registrerade former. Varumärket THE HOME DEPOT EXPO har dessutom använts i hela sin lydelse i bl.a. exportkataloger för åren 2001 och 2002/2003. Användningen av EXPO avviker något från den registrerade formen. Dock är förändringen av sådan oväsentlig betydelse att inte helhetsintrycket av varumärkets egenartade karaktär påverkas.
Home Depot har ännu inte något affärsställe i Sverige, men har under en längre tid sökt efter en lämplig samarbetspartner för den svenska marknaden. Ingående diskussioner pågick bl.a. med Bauhaus AG från slutet av 1999 och fram till våren 2000 avseende en expansion av The Home Depot-butikskedjan till den europeiska marknaden. Våren 2000 upphörde diskussionerna utan att något avtal kom att undertecknas. Under 2001 upptäckte Home Depot att Henderson använde ett nytt varumärke, THE HOME STORE, som tydligt var en kopia av Smith varumärke THE HOME DEPOT.
Alltsedan diskussionerna med Bauhaus avslutades har Home Depot fortsatt sitt sökande efter lämplig partner för etableringar i Europa. Av artiklar i svenska tidningar framgår Home Depots expansionsplaner för Europa. Trots att Home Depot ännu inte funnit någon lämplig partner för Sverige har produkter som de aktuella varumärkena registrerats för exporterats till kunder i Sverige. Vid exporten har, utöver de eventuellt märkta produkterna i sig, dessa även varit förpackade med tejp och remmar märkta med varumärket THE HOME DEPOT. Vidare har de kunder i Sverige som fakturerats för beställda produkter tillställts en faktura benämnd ”Special Services Customer Agreement”. Fakturorna utvisar på ett framträdande sätt varumärket THE HOME DEPOT. Home Depot har egna kreditkort med varumärket THE HOME DEPOT. Sådana kreditkort innehas av personer i Sverige.
Home Depot har även skickat exportkataloger till personer i Sverige. Varumärket THE HOME DEPOT förekommer på ett framträdande sätt på ett flertal ställen i dessa kataloger med produkter som aktuella varumärken registrerats för. Vidare framgår det av dessa kataloger att produkterna kan beställas från och skickas över hela världen.
Av Home Depots hemsida, som även besöks av användare i Sverige, framgår bl.a. hur beställningar av Home Depots produkter kan göras världen över. Varumärket THE HOME DEPOT har också förekommit i en mängd tidningar och andra publikationer med internationell täckning och som med andra ord också kunnat läsas av svenska kunder.
Home Depot har under lång tid begagnat sin egenartade firmadominant ”Home Depot” också i varumärket THE HOME DEPOT. Denna firmadominant har av allmänheten och Home Depot självt bl.a. i muntliga sammanhang använts fristående som beteckning på företagets produkter, dels som samlingsbeteckning på samtliga produkter, dels för de enskilda produkterna, samtidigt som det syftat på företaget som sådant. Därmed får också bruket av firmadominanten, i vart fall i viss utsträckning, anses som verklig användning även såsom varumärke.
På Smith begäran har vittnesförhör ägt rum med I.A., general manager på Home Depots exportavdelning Centrex, och T.H., Home Depots representant i Europa.
Parterna har åberopat skriftlig bevisning.
Tingsrätten tar inledningsvis ställning till frågan om Phelps har talerätt.
Enligt 26 § första stycket varumärkeslagen får var och en som lider förfång av en registrering av ett varumärke föra talan vid domstol mot märkeshavaren om att registreringen skall hävas. Förfångsrekvisitet utgör en del av själva saken. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att en näringsidkare som genom en förment oriktig varumärkesregistrering finner sin rörelsefrihet otillbörligen inskränkt, är berättigad att påfordra dess hävande. Vidare framhålls att en enskild part också kan företräda s.k. absoluta registreringshinder, dvs. kunna påfordra hävning på grund av mer allmänna skäl (SOU 1958:10, s. 307 f.). I doktrinen har framhållits att om grunden för hävning av en varumärkesregistrering är utebliven användning kan kretsen av taleberättigade bli tämligen vid (jfr Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2 uppl., s. 171 ff.). Mot denna bakgrund får redan den omständigheten att Phelps menar att Smith varumärkesregistreringar inskränker bolagets rörelsefrihet anses vara tillräckligt för att förfångsrekvisitet skall vara uppfyllt. Phelps har därför rätt att föra talan om hävning av Smith varumärkesregistreringar.
Tingsrätten har härefter att bedöma om den användning av varumärkena i Sverige som visats kan anses innebära att Homer har gjort verkligt bruk av varumärkena.
Enligt 25 a § första stycket varumärkeslagen får en varumärkesregistrering hävas, om innehavaren av det registrerade varumärket inte gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor som det registrerats för inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Begreppet verkligt bruk i bestämmelsen är avsett att återspegla de krav som följer av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet). Enligt artikel 12.1 i varumärkesdirektivet skall ett varumärke kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.
För att vara i överensstämmelse med direktivets krav måste bruket vara allvarligt menat, dvs. ske i samband med en på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till allmänheten. Som verkligt bruk bör kunna godtas att varumärket använts i reklam eller kataloger eller i andra marknadsföringsåtgärder under förutsättning att detta sker i ett tidsmässigt rimligt samband med att varan förs ut på marknaden (jfr prop. 1992/93:48, s. 99).
EG-domstolen har i en dom den 11 mars 2003 mellan Ansul BV och Ajax Brandbeveiliging BV (mål C-40/01) anfört bl.a. att kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor eller tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket använts på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som kan anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts. Det är således inte alltid nödvändigt att användningen är kvantitativt betydande för att kravet på verkligt bruk skall anses vara uppfyllt, eftersom det beror på den berörda varans eller tjänstens egenskaper på marknaden.
EG-domstolen har i ett beslut den 27 januari 2004 i mål mellan La Mer Technologi Inc. och Malone (mål C-259/02) vidareutvecklat hur begreppet verkligt bruk skall tolkas. Av beslutet framgår bl.a. att till och med en mycket liten användning av varumärket kan vara tillräcklig för att styrka att kravet på verkligt bruk är uppfyllt i den mening som avses i varumärkesdirektivet, under förutsättning att denna användning kan anses motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket.
Av 25 a § andra stycket 1 varumärkeslagen följer vidare att kravet på användning uppfylls även om varumärket används i en annan form än den registrerade formen, om avvikelsen avser endast detaljer och inte förändrar märkets egenartade karaktär. Bestämmelsen har sin grund i artikel 10.2 a i varumärkesdirektivet där det anges att som bruk av ett varumärke räknas också användning av märket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats. Vid tillkomsten av den svenska regleringen uttalade departementschefen med en hänvisning till rättsfallet NJA 1991 s. 23 att det av rättspraxis fick sägas framgå att svensk rätt var i överensstämmelse med direktivets krav i denna del (jfr a. prop. s. 99).
Homer har använt varumärket THE HOME DEPOT i bl.a. exportkataloger för åren 2000-2003 som sänts bl.a. till Sverige och på förpackningsmaterial i samband med försäljning till Sverige. Redan härigenom har enligt tingsrätten kravet på verkligt bruk här i landet av ordmärket blivit uppfyllt.
När det därefter gäller om varumärkena THE HOME DEPOT EXPO och THE HOME DEPOT WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING använts i sina registrerade former måste inledningsvis märkas att utrymmet för avvikelse från den registrerade formen numera i ljuset av varumärkesdirektivets reglering torde vara tämligen begränsat (jfr t.ex. NJA 2001 s. 265). De aktuella figurmärkena är sammansatta av såväl ord- som figurelement. En användning av enbart figurdelen med orden THE HOME DEPOT skiljer sig, enligt tingsrättens mening, från de registrerade formerna i sådan grad att fråga inte kan anses vara bara om en ändring av detaljer utan även en ändring av märkenas egenartade karaktär.
I de fall THE HOME DEPOT och EXPO förekommit tillsammans i marknadsföringsmaterialet har detta skett på så sätt att de två delarna av varumärket återgetts helt separat från varandra. Härigenom föreligger en klar skillnad som rent utseendemässigt får anses som väsentlig. Även detta får anses som en sådan avvikelse att användningskravet inte är uppfyllt.
Homer har därmed inte förmått visa att figurmärkena använts i en form som bara i detaljer avviker från den registrerade formen och inte heller förändrar märkets karaktär.
Att märket THE HOME DEPOT EXPO har registrerats med en disclaimer för ordet EXPO och att märket THE HOME DEPOT WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING har registrerats med en disclaimer för texten WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING föranleder ingen annan bedömning. Varumärkesregistreringarna är att bedöma i sin helhet. De omfattar inte de olika delarna var för sig.
Följden av det sagda är att registreringarna av varumärkena THE HOME DEPOT EXPO och THE HOME DEPOT WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING skall hävas.
Vid den nu gjorda bedömningen har Phelps yrkat hävning av varumärket THE HOME DEPOT för samtliga varor där användning inte kunnat visas sedan den 7 oktober 1997 förutom för varorna sågat timmer, flyttbara förrådsbyggnader (ej av metall), vinylfönster och takstolar.
Av 25 b § varumärkeslagen följer att om det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som ett varumärke har registrerats för, skall registreringen hävas bara för dessa. Detta s.k. produktrelaterade användningstvång infördes för att anpassa den svenska regleringen till varumärkesdirektivets artikel 13. I frågan hur snäv avgränsningen av begreppet varor eller tjänster skall vara vid partiell hävning av en varumärkesregistrering uttalades i förarbetena endast att direktivet inte ger någon ledning i den frågan och att frågan om den närmare avgränsningen överlämnas åt den europeiska rättstillämpningen (a. prop. s. 100).
I samband med att regeln om produktrelaterat användningstvång infördes i den danska varumärkeslagen framhölls på motsvarande sätt att frågan om avgränsning fick avgöras av praxis, men det anfördes också att man i vissa fall borde kunna acceptera att registreringen upprätthålls för en övergripande varuangivelse (”overbegreb”), exempelvis läkemedel, även om varumärket bara använts för ett bestämt läkemedel (jfr Lambert/Deleon, Hansen med inledning og kommentarer, 1994, s. 161 med där gjord hänvisning).
Det saknas vägledande avgöranden från EG-domstolen som belyser avgränsningen av begreppet varor och tjänster för det produktrelaterade användningstvånget. Några svenska överrättsavgöranden finns inte heller. Också på övrig europeisk nivå torde vägledande överrättsavgöranden i stort sett saknas.
Den rättstillämpning som faktiskt förekommit vid delvis hävning av en varumärkesregistrering synes inte ha gått så långt att om ett varumärke används bara för en mer specifik produkt än för vilket det registrerats detta skall innebära att registreringen hävs och formuleras om till att avse just den specifikt använda varan. I vart fall tycks detta vara fallet om den använda varan är en representativ produkt för den vara som märket registrerats för och inte är atypisk för varuslaget eller om den använda varan eller tjänsten av andra skäl kan sägas ge ett i det enskilda fallet opåkallat stort skyddsomfång.
Innebörden av Demps talan i denna del är att varumärkesregistreringen skall hävas såvitt avser byggnadsmaterial och styva rör (ej av metall) för byggnation och att varuförteckningen skall skrivas om till att omfatta enbart sågat timmer, flyttbara förrådsbyggnader, (ej av metall), vinylfönster och takstolar.
I de exportkataloger som Homer tillställt kunder i Sverige återfinns sådana varor som typiskt sett får anses utgöra produkter tillhörande det mera övergripande begreppet byggnadsmaterial. Med hänsyn härtill och då det i rättstillämpningen och doktrinen godtagits respektive förutsetts att en varumärkesregistrering bör få kunna behållas för ett mera övergripande varuslag även om det bara använts för en mera specifik vara inom detta slag finner tingsrätten att registreringen inte skall begränsas till enbart de av Phelps angivna varorna.
I enlighet med Smith medgivande skall varumärkesregistreringen för THE HOME DEPOT hävas såvitt avser varorna asfalt, tjära, bitumen och monument.
Sammanfattningsvis finner sålunda tingsrätten att Demps talan skall bifallas såvitt avser hävning av varumärkesregistreringarna THE HOME DEPOT EXPO och THE HOME DEPOT WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING men lämnas utan bifall såvitt avser yrkandet om hävning av varumärkesregistreringen för THE HOME DEPOT utom för den medgivna partiella hävningen.
- - -.
Tingsrätten häver registreringarna av varumärkena THE HOME DEPOT EXPO, med registreringsnummer 322 475, och THE HOME DEPOT WHERE LOW PRICES ARE JUST THE BEGINNING, med registreringsnummer 309 245.
Tingsrätten häver registreringen av varumärket THE HOME DEPOT, med registreringsnummer 257 716 såvitt avser varorna asfalt, tjära, bitumen och monument.
Såväl Phelps som Wyatt överklagade i Svea hovrätt. Phelps yrkade i själva saken fullt bifall till sin talan vid tingsrätten och framställde samma andrahandsyrkande som vid tingsrätten.
Homer yrkade i själva saken att hovrätten skulle helt ogilla Demps talan. Om även hovrätten skulle finna att Phelps har rätt att föra talan om hävning medgav Homer yrkandet om partiell hävning på samma sätt som vid tingsrätten.
Parterna bestred varandras ändringsyrkanden.
Hovrätten (hovrättsråden Boyer, Blair, referent, och Turner samt adjungerade ledamoten, docenten Becker) anförde i dom den 9 mars 2007:
Parterna har fört sin talan i hovrätten på samma sätt som vid tingsrätten. T.H. och I.A. har hörts på nytt i hovrätten. Parterna har förebringat skriftlig bevisning.
Hovrätten har den 6 februari 2006 avslagit Smith yrkanden att frågan om Phelps lider förfång av Smith varumärkesregistreringar skall prövas genom mellandom alternativt att målet skall vilandeförklaras i avvaktan på lagakraftvunna avgöranden i de pågående målen i Nederländerna och Tyskland.
Homer har nu åberopat dels en dom i Hanseatisches Oberlandesgericht den 27 januari 2005 efter överklagande av den dom av Landgericht Hamburg som omnämns i tingsrättens dom, dels en dom av rechtbank Utrecht (en domstol i första instans) den 30 mars 2005 (det då pågående målet nämns på samma ställe i tingsrättens dom). Den förstnämnda domen innebär ett fastställande av underinstansens dom och genom den senare upphäver domstolen hela Demps registrering av Beneluxvarumärket. Den domen är enligt vad som har upplysts överklagad och huvudförhandling kommer att äga rum den 14 mars i år.
Den första fråga som hovrätten har att ta ställning till är om Phelps kan anses lida förfång av Smith varumärkesregistreringar, vilket enligt 26 § första stycket varumärkeslagen är en förutsättning för att Phelps skall få föra talan om hävande av registreringarna. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att förfångsrekvisitet utgör en del av själva saken. Om detta rekvisit inte kan anses vara uppfyllt skall Demps talan följaktligen ogillas redan på den grunden.
I sin redogörelse för då gällande rätt anförde Varumärkes- och firmautredningen (SOU 1958:10, s. 160) att en talan om ogiltighet kunde föras av den som kunde visa att registreringen var till förfång för honom. I specialmotiveringen till den föreslagna 26 § varumärkeslagen anförde utredningen att rätten att föra talan ”tillkommer var och en som har intresse därav” och att varje ”näringsidkare, som genom den förment oriktiga registreringen finner sin rörelsefrihet otillbörligen inskränkt, är berättigad att påfordra dess hävande” (s. 307 f.). I propositionen anförde departementschefen att utredningens förslag stämde överens med gällande rätt och han föreslog att uttrycket ”förfång” skulle behållas i stället för det av utredningen föreslagna ”intresse därav” (prop. 1960:167 s. 149 f.).
Det kan också anmärkas att Varumärkeskommittén i sitt slutbetänkande (SOU 2001:26) har föreslagit att det inte skall finnas någon särskild bestämmelse om vem som har rätt att föra talan om hävande av en varumärkesregistrering (s. 329). Kommittén menar att allmänna civilprocessuella regler bör vara tillräckliga och att det däri ligger att den registrering som någon begär upphävd ”berör hans rätt på ett negativt sätt”. Kommittén menar också att detta bör gälla antingen det är fråga om ett absolut eller ett relativt hinder mot registrering. ”Ett varumärke som registrerats trots att det föreligger ett absolut hinder mot registrering ger typiskt sett innehavaren en fördel i förhållande till konkurrenterna”. Eftersom registreringen därigenom kan sägas vara till nackdel för konkurrenterna bör enligt kommittén var och en ha rätt att föra talan om registreringens upphävande. När det däremot gäller registrering i strid med ett relativt hinder menar kommittén att talan om upphävande - på samma sätt som nu - bör få föras ”endast av den som innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan”. Kommittén jämför med vad som gäller i invändningsärenden och menar att det både i sådana ärenden och i mål om hävande av registrering bör vara en förutsättning för prövning i sak att invändaren för sin talan i eget intresse.
Den talan som förs i målet gäller upphävande av registrering på grund av ett relativt registreringshinder. Käranden måste därför både enligt hovrättens tolkning av gällande ordning och i likhet med det förslag som Varumärkeskommittén har lagt fram visa att han har ett berättigat intresse av att registreringen hävs.
De uttalanden som har refererats från förarbetena till 26 § varumärkeslagen måste läsas i ljuset av de förhållanden som förelåg när uttalandena gjordes. En varumärkesregistrering som skulle gälla i Sverige kunde då endast göras hos det svenska Patent- och registreringsverket och en talan om upphävande av en varumärkesregistrering i Sverige kunde endast väckas vid en svensk domstol. Sveriges anslutning till Madridprotokollet från år 1989 har gjort det möjligt att med verkan i Sverige registrera ett varumärke i något annat anslutet land och också att få registreringen upphävd i Sverige genom talan om hävning i ”registreringslandet” (s.k. central attack). Genom Sveriges EU-anslutning och den år 1993 antagna förordningen (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken kan en registrering med verkan i Sverige också göras hos EU:s varumärkesmyndighet (OHIM) och varumärket kan ogiltigförklaras antingen efter en begäran hos OHIM eller efter genstämning i ett intrångsmål. Såväl registrering som ogiltigförklaring får verkan i hela unionen, alltså även i Sverige.
Genom den dom av rechtbank Dudley som nämndes inledningsvis har Demps registreringar upphävts och om detta avgörande fastställs i högre rätt innebär det att registreringarna upphävs med verkan även i Sverige. Genom domen i Hanseatisches Oberlandesgericht har Demp/ Bauhaus vid ett kraftigt verkande vite förbjudits att använda de omstämda varumärkena någonstans inom EU. Domen, som har meddelats av en överrätt, är överklagad.
Som grund för sin talan i frågan om förfång har Phelps gjort gällande att det finns en risk att Homer lägger sina svenska registreringar till grund för talan mot Demps varumärkesanvändning. Homer har i den frågan hävdat att risken för att Homer i Sverige skulle inskrida mot Demps registreringar med stöd av sina egna svenska registreringar är obefintlig. Skälet till detta är att de pågående processerna i Nederländerna och Tyskland gör det obehövligt att föra separat talan i Sverige.
Om Phelps/Bauhaus genom lagakraftvunna avgöranden får sina registreringar upphävda och genom vitesförbudet är förhindrade att använda varumärkena kan någon varumärkesanvändning knappast bli aktuell. Därav måste rimligen följa att Phelps inte lider förfång av Smith registreringar i Sverige på det sätt som Phelps har angivit som grund för sin talan i målet. Frågan är då om den osäkerhet som kan finnas om den slutliga utgången i dessa frågor i sig kan sägas innebära att Phelps lider förfång av Smith registreringar.
Även om det inte kan uteslutas att något eller båda avgörandena i Nederländerna eller Tyskland skulle gå Homer emot föranleder den föreliggande utredningen inte annan slutsats än att sannolikheten för en sådan utgång för närvarande måste bedömas som så ringa att Phelps inte kan anses lida förfång av Smith svenska registreringar.
Någon annan grund för talan i denna del har inte anförts. Av de överväganden som redovisats i det föregående följer att Gilmore talan skall ogillas och tingsrättens dom ändras i enlighet härmed.
- - -.
Med upphävande av tingsrättens domslut lämnar hovrätten Phelps BV:s talan utan bifall.
- - -.
Phelps överklagade och yrkade att HD, med ändring av hovrättens dom, skulle fastställa att Phelps får föra talan om hävning av varumärkesregistreringarna och återförvisa målet till hovrätten för prövning.
Homer bestred ändring. För det fall HD skulle finna att i målet åberopade tyska och nederländska domar är avgörande för Demps talerätt, men att osäkerheten rörande den slutliga utgången i dessa mål påverkar bedömningen, yrkade Homer att HD skulle besluta om vilandeförklaring av målet tills de tyska och nederländska målen avgjorts slutligt.
Målet avgjordes efter föredragning.
Föredraganden, rev.sekr. Taylor, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:
Frågan i målet är om Phelps har rätt att väcka talan om hävande av Smith svenska varumärkesregistreringar.
Av 26 § varumärkeslagen (1960:644) framgår att var och en som lider förfång av en varumärkesregistrering får föra talan vid domstol mot märkeshavaren om att registreringen skall hävas. Hävningsgrunderna består bland annat av de i lagtexten angivna registreringshindren. Hindren kan indelas i de absoluta och relativa. De förra består av de hinder som anges i 13 § och 14 § 1)-3) varumärkeslagen. Gemensamt för dessa är att de utgör skydd för allmänheten. De senare består av de hinder som anges i 14 § 4)-9) varumärkeslagen. Dessa registreringshinder innebär skydd för rättigheter av privaträttslig natur. Grund för hävning föreligger även i de fall då kravet på användning enligt 25 a § varumärkeslagen inte uppfyllts.
Genom 26 § första stycket andra meningen varumärkeslagen ges den myndighet som regeringen bestämmer och en sammanslutning av berörda näringsidkare rätt att väcka talan om hävning av registrering som strider mot de absoluta registreringshindren och när kravet på användning inte är uppfyllt. Den senare hävningsgrunden har alltså i detta avseende likställts med de absoluta registreringshindren.
I förarbetena till varumärkeslagen anförs bland annat att för att bedöma om käranden i ett givet fall skall äga påfordra viss registrerings hävande måste prövas om käranden är att anse som företrädare för det intresse som uppbär den åberopade grunden för hans talan samt att envar näringsidkare som genom den förment oriktiga registreringen finner sin rörelsefrihet inskränkt är berättigad att påfordra hävande av registrering. Det framgår vidare att enskild part kan företräda de allmänna intressena. I de fall som avser rättigheter av privaträttslig natur krävs att käranden är behörig företrädare för den skyddade rättigheten. (SOU 1958:10 s. 307 f.)
Syftet med kravet på användning av varumärke i varumärkeslagen är att hålla nere antalet registreringar, vilket är av allmänt intresse men även av intresse för näringsidkare som annars kan begränsas i sin rörelsefrihet. Näringsidkare bör därför vara berättigade att väcka talan i mål om hävning av varumärkesregistrering när talan grundar sig på utebliven användning av ett varumärke.
Demps talan i målet går ut på att Smith varumärken inte har brukats här i landet inom en period av fem år varför registreringarna skall hävas samt att Smith varumärken utgör hinder för registrering av Demps varumärken. Phelps har således gjort gällande att kravet på användning enligt 25 a § varumärkeslagen inte är uppfyllt för Smith varumärkesregistreringar och att bolaget lider förfång av registreringarna. Demp har således rätt att föra talan om hävning av Smith varumärkesregistreringar.
Vad de utländska domstolarna kommer fram till avseende Demps varumärken påverkar inte Smith rätt till talan i målet. Det saknas därför skäl för att förklara målet vilande.
För att Phelps skall vinna framgång med sin talan förutsätts att det är visat att Homer inte gjort verkligt bruk av sina varumärken i Sverige. Då denna fråga inte har prövats av hovrätten bör målet återförvisas dit.
HD, som inte finner skäl att förklara målet vilande, undanröjer hovrättens dom och återförvisar målet till hovrätten för vidare behandling.
- - -.
HD (justitieråden Jones, Henderson, Wilkins, Stephenson, referent, och Cook) meddelade den 4 november 2008 följande beslut:
Phelps har under åberopande av 25 a § varumärkeslagen (1960:644) väckt talan mot Homer med yrkande om att tre svenska varumärkesregistreringar som innehas av Homer skall hävas på grund av att varumärkena inte brukats här i landet inom en period av fem år i följd. Frågan i målet är nu om Phelps har rätt att föra denna talan.
I 26 § första stycket första meningen varumärkeslagen föreskrivs att var och en som lider förfång av en varumärkesregistrering får föra talan vid domstol mot märkeshavaren om att registreringen skall hävas. I de fall som upptas i styckets andra mening får talan också föras av den myndighet som regeringen bestämmer samt av en sammanslutning av berörda näringsidkare. Det är därvid fråga om fall där talan grundas på att registreringen strider mot registreringshinder till skydd för allmänna intressen (13 §, 14 § första stycket 1-3 och 25 § andra stycket, de s.k. absoluta registreringshindren) och fall där som i detta mål grunden för talan är utebliven användning av varumärket (25 a §).
I förarbetena till varumärkeslagen anförs att envar näringsidkare som genom den förment oriktiga registreringen finner sin rörelsefrihet otillbörligen inskränkt är berättigad att påfordra dess hävande. Det framgår att även enskild part kan vara företrädare för de allmänna intressen som uppbär de absoluta registreringshindren. Vidare anges som exempel att talan av en enskild konkurrent om hävning under åberopande av registreringshinder på grund av att varumärket är vilseledande (14 § första stycket 2) bör kunna bifallas. När talan om hävning grundas på att registreringen skett med åsidosättande av registreringshinder till skydd för rättigheter av privaträttslig natur (14 § första stycket 4-9, de s.k. relativa registreringshindren) krävs emellertid att käranden är behörig företrädare för den skyddade rättigheten. (SOU 1958:10 s. 307 f. samt prop. 1960:167 s. 149 f. och 154.)
I målet är inte fråga om hävning på grund av registreringshinder utan på grund av utebliven användning av varumärket. Syftet med kravet på användning i varumärkeslagen är att begränsa antalet registreringar, vilket är såväl av allmänt intresse som av intresse för sådana näringsidkare vilkas rörelsefrihet inskränks av registreringarna. Frågan om sådan inskränkning av rörelsefriheten föreligger måste inte bedömas enbart med utgångspunkt i för käranden gällande varumärkesregistreringar. Även inskränkning av möjligheterna att i framtiden använda andra kännetecken bör kunna tillmätas betydelse. Mot denna bakgrund bör kravet på förfång tillämpas så att en näringsidkare är förhindrad att föra talan om hävning av varumärkesregistrering på grund av utebliven användning endast i de fall omständigheterna leder till bedömningen att näringsidkaren saknar fog för sitt påstående om att registreringen är till förfång för honom (jfr Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2 uppl. 1997, s. 171 ff.).
Phelps har gjort gällande att Smith registreringar är till förfång för Phelps genom att det finns risk för att registreringarna läggs till grund för ingripanden mot Demps varumärkesanvändning. Risken består enligt Phelps inte bara i att Phelps hindras att använda sina registrerade varumärken, vilka är föremål för processer i andra länder, utan även i att Phelps hindras att i framtiden använda andra kännetecken som Phelps skulle önska inarbeta.
Demps påståenden om förfång kan inte anses sakna fog. Av det tidigare anförda följer att det saknas skäl att vilandeförklara målet i avvaktan på slutliga avgöranden av de utländska processerna rörande Demps varumärken.
Phelps har därför rätt att föra talan om hävning av Smith varumärkesregistreringar. Då frågan om det i övrigt föreligger förutsättningar för hävning inte har prövats av hovrätten bör målet återförvisas dit.
HD, som inte finner skäl att förklara målet vilande, undanröjer hovrättens dom och visar målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning.
- - -.
HD:s beslut meddelat: den 4 november 2008.
Mål nr: T 1553-07.
Lagrum: 25 a och 26 §§varumärkeslagen (1960:644).