Hinder har ansetts föreligga för registrering av ett varumärke som ansetts förväxlingsbart med en registrerad firma trots att det vid tiden för ansökan om registrering av firman fanns en tidigare ansökan om registrering av varumärket som gemenskapsvarumärke.
Papa Pratt, Inc. (bolaget) ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av varumärke. - Det sökta märket återgivet nedan avsåg pizza, klass 30, restaurangtjänster i form av leveranser, klass 39, samt restaurangtjänster i form av restaurangservering och/eller avhämtning, klass 42.
Patent- och registreringsverket (2000-04-05) avslog ansökningen och yttrade. Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644), VmL, inte registreras bl.a. om märket är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet. - Märket är förväxlingsbart med bifirman Fletcher 's Pizza, som har som föremål för sin verksamhet att bedriva bar- och restaurangförsäljning av pizza. De skäl för registrering som sökanden i övrigt anfört i ärendet föranleder ingen annan bedömning, från PRV:s sida. - Ansökan måste därför avslås.
Bolaget vidhöll i överklagande hos Patentbesvärsrätten ansökningen om registrering av varumärket PIZZA PAPA JOHN's i figur för varuslaget pizza i klass 30, restaurangtjänster i form av leveranser i klass 39 samt sådana tjänster i form av restaurangservering och/eller avhämtning i klass 42. - Bolaget åberopade, liksom i PRV, till grund för sin talan att bolaget hade en i förhållande till innehavaren av den motanförda bifirman Lynch Pizza äldre rätt till sitt kännetecken. - Till utveckling av sin talan anförde bolaget i huvudsak följande. Bolaget är innehavare av gemenskapsvarumärket 25.262 PIZZA PAPA JOHN's i figur, vilket registrerades den 3 februari 1998 efter en ansökan som var att anse som inkommen till OHIM den 1 april 1996. Gemenskapsvarumärket är identiskt med det sökta märket och omfattar varor och tjänster i klasserna 30, 39 och 42 som ingår också i varuförteckningen enligt ansökningen. Den motanförda firman Lewis registrerades av PRV som en bifirma till Nach o fast ekonomisk förening först den 29 april 1997. Enligt bestämmelsen i 10 § första stycket firmalagen (1974:156), FL, skulle firman inte ha godkänts av PRV mot bakgrund av sökandens tidigare rättsgrund till gemenskapsvarumärket och den skulle därmed inte ha utgjort hinder mot registrering av det sökta märket. Det är vidare troligt att bifirman söktes registrerad med kännedom om sökandens användning av sitt varumärke varför firmaregistreringen alternativt kunde ha avslagits även på den grunden. - Patentbesvärsrätten har i två liknande fall (i målet 97-362 ang. registrering av varumärket SILJANS och målet 97-753 ang. registrering av varumärket POLO SPORT) funnit att de sökande genom tidigare registreringar av identiska eller snarlika varumärken haft en bättre rätt till sökta märken än de mellanliggande rättigheter som PRV anfört som registreringshinder och har på den grunden undanröjt Lewis beslut att avslå ansökningarna.
Sedan den fråga som skulle prövas i Patentbesvärsrättens mål vid överläggning på avdelning befunnits ha särskild betydelse från principiell synpunkt förordnade avdelningen att målet skulle avgöras i plenum med deltagande av domstolens samtliga lagfarna ledamöter.
Patentbesvärsrätten (2004-01-13, Evans, Bragnum, referent, Porter) yttrade: Enligt 14 § första stycket 6 VmL får ett varumärke inte registreras bl.a. om det är förväxlingsbart med en firma - med vilken likställs en s.k. bifirma - som någon annan använder i näringsverksamhet. Förutsättningen för att ett skydd mot förväxling skall föreligga för en firma enligt nämnda bestämmelse är uppenbarligen att det finns en bakomliggande firmarätt enligt FL. En ensamrätt till firma förvärvas enligt 2 § FL genom registrering eller inarbetning, därvid - såvitt är av intresse i målet - skyddet i registreringsfallet inträder från dagen för ansökan (12 § FL). - Kravet på varuslagslikhet i 6 § första stycket VmL innebär att förväxlingsskyddet för en firma gäller under förutsättning att det faller inom ramen för firmainnehavarens verksamhet att ta befattning med varor (tjänster) av samma eller liknande slag som dem som varumärkesansökan avser (SOU 1958:10 s. 286 f.). - Det i ansökningsärendet motanförda kännetecknet Lynch Pizza är som bolaget anfört registrerat som en bifirma till Nach o fast ek. för. Denna gäller enligt den verksamhetsbeskrivning som föreligger för den del av föreningens verksamhet som avser "bar- och restaurangförsäljning av pizza". Det föreligger därmed delvis identitet delvis nära likhet mellan verksamhetsområdet för bifirman och de restaurangtjänster som det sökta märket PIZZA PAPA JOHN's i figur omfattar i klasserna 39 och 42. Det råder också en hög grad av likhet mellan märket och bifirman. De motstående kännetecknen måste därför från dessa utgångspunkter bedömas i och för sig vara förväxlingsbara. - Den motanförda bifirman Lynch Pizza registrerades enligt vad som framkommit i målet i föreningsregistret den 29 april 1997 efter en ansökan som kom in till PRV den 14 mars samma år. Registreringen var därmed gällande vid tidpunkten den 8 december 1997 då den förevarande varumärkesansökningen gavs in. Bifirman har således sett i förhållande till varumärkesansökningen en tidigare rättsgrund. - Med utgångspunkt i vad bolaget åberopat i målet är frågan om det vid förväxlingsbarhetsprövningen enligt 14 § första stycket 6 VmL kan tillmätas betydelse att bolaget är innehavare av en nära nog identisk varumärkesregistrering, EG-varumärket 25.262 PIZZA PAPA JOHN's i figur, som i sin tur har en tidigare giltighetsdag än firmaregistreringen. - Den ensamrätt som förvärvats genom registrering av en firma anses i princip vara giltig och ha rättsverkan till dess registreringen blivit hävd genom ett avgörande av allmän domstol som vunnit laga kraft (16 § FL). Utgångspunkten är därmed i sak densamma som när det gäller rätten till ett varumärke, där en registrering dock numera kan upphävas även i administrativ ordning inom ramen för invändningsförfarandet (21 och 25 §§ VmL). Så länge registreringen är i kraft gäller således ensamrätten även om det i praktiken kan ha förelegat ett registreringshinder redan när den beviljades eller om det senare inträffat någon sådan omständighet som kan läggas till grund för hävning enligt 16 § FL respektive 25 § VmL (SOU 1967:35 s. 288 f., prop. 1974:4 s. 228 f.). - PRV har därför vid sin officialprövning såväl i ett ärende om registrering av varumärke som i ärende om registrering av firma att utgå ifrån att i varumärkesregistret eller i registren över firmor registrerade kännetecken är giltiga och har skydd med den tidsprioritet som normalt följer av ansökningsdagen mot att ett därmed förväxlingsbart kännetecken medges registrering. Någon förnyad bedömning i ett senare ansökningsärende av om en bestående äldre registrering är hållbar eller inte skall således inte göras. - Omständigheterna i det förevarande varumärkesärendet är på så sätt speciella att bolaget genom att vara innehavare av det åberopade EG-varumärket PIZZA PAPA JOHN's har en ensamrätt som gäller här i landet till ett märke som är nära nog identiskt med det märke som nu söks registrerat och som har en tidigare giltighetsdag än den som gäller för bifirman Lewis. Detta får visserligen anses innebära att bolaget har en företrädesrätt som av allt att döma med framgång skulle kunna göras gällande gentemot innehavaren av bifirman vid en av bolaget förd ogiltighetstalan vid allmän domstol. Det är emellertid i det avseendet fråga just om en bland flera sådana situationer som typiskt sett är avsedda att prövas i mål om ogiltighet och inte i administrativ ordning enligt den systematik som såväl varumärkesrätten som firmarätten i grunden vilar på (25-26 §§ VmL och 16 § FL). Att omständigheterna ifråga om företrädesrätten i det enskilda fallet kan framstå som klara och otvetydiga är i sig inte ett hållbart argument för att det utan lagstöd skulle finnas utrymme för att i den administrativa prövningen frånkänna en bestående registrering dess rättsverkan och därmed inte beakta det skydd innehavaren har mot registrering av ett yngre förväxlingsbart kännetecken. - Patentbesvärsrätten finner mot bakgrund av det anförda att den motanförda bifirman med tillämpning av 14 § första stycket 6 VmL måste anses utgöra registreringshinder i målet. Överklagandet kan därför inte bifallas. - Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.
Patenträttsråden Howell och Bäckvall var skiljaktiga samt anförde följande. Rätten på grund av registrering till ett närings- eller varukännetecken gäller, som majoriteten anfört, så länge registreringen är i kraft, även om det i praktiken kan ha förelegat ett registreringshinder redan när registreringen beviljades. Enligt rådande praxis utgår därför PRV i sin officialprövning ifrån att även sådana registreringar är giltiga och har skydd med den tidsprioritet som normalt följer av ansökningsdagen mot att ett förväxlingsbart kännetecken medges registrering. - De skäl som ligger bakom denna tillämpning kan dock inte anses ha någon bärkraft i de fall där det står klart att den som ansöker om registrering av ett varumärke har en tidigare rättsgrund till det sökta märket än vad innehavaren av ett motanfört kännetecken har till sitt tecken. I vissa sådana fall bör därför registrering kunna ske utan hinder av ett motanfört kännetecken, under alla omständigheter i situationer som den förevarande där det sökta märket i fråga om helhetsintrycket inte skiljer sig från det äldre märke som konstituerar den tidigare rättsgrunden och där de varor eller tjänster som det sökta märket avser omfattas av dem som det äldre märket är registrerat för. - På grund av det anförda kan det inte anses föreligga något hinder mot registrering av det sökta märket på det skäl som PRV anfört.
Bolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med upphävande av Patentbesvärsrättens dom samt Lewis beslut, skulle återförvisa ansökningsärendet till PRV för erforderlig behandling. Bolaget anförde bl.a. följande. Patentbesvärsrättens avgörande skulle i detta fall medföra orimliga konsekvenser avseende registreringsförfarandet för varumärken här i landet när det gäller registrering av varumärken för vilka en tidigare rättsgrund kan åberopas i förhållande till rättigheter som motanförts av registreringsmyndigheten. Det finns en rad olika register för kännetecken som är giltiga här i landet, vars rättigheter har tillkommit under olika registreringsprocedurer med inga eller olika förgranskningsprocedurer. I de fall en sökande kan uppvisa en klar och giltig företrädesrätt framför någon annan till ett visst kännetecken bör hänsyn härtill tas av registreringsmyndigheten på sådant sätt att den mellankommande rättigheten inte utgör registreringshinder. - Att sökanden skulle behöva föra talan i allmän domstol eller inleda hävningsprocess i annat forum för att få registreringshindret undanröjt trots att det är uppenbart att man har en företrädesrätt kan inte anses skäligt eller rimligt. Det kan inte heller helt uteslutas att en allmän domstol eller annan registreringsmyndighet skulle kunna göra en annorlunda bedömning än registreringsmyndigheten beträffande förväxlingsbarhet eller annan omständighet med följden att domstolen avslår sökandens talan om hävning av firman.
Bolaget anförde därefter att bifirman Wilson tillsammans med huvudfirman Nach o fast ek. för. numera var avförda från Handels- och föreningsregistret efter beslut av Luleå tingsrätt om avslutande av konkurs i den ekonomiska föreningen. Det hinder som legat till grund för såväl Lewis beslut som för Patentbesvärsrättens dom hade därmed upphört.
I målet upplystes att Bolagsverket den 3 maj 2005 beslutade om tvångslikvidation av Nach o fast ek. för. på grund av att föreningen saknade behörig styrelse. Likvidator begärde föreningen i konkurs den 1 juni 2005 och konkursen avslutades den 14 oktober 2005.
Regeringsrätten (2006-11-03, Stone, Cowan, Frank, Wilson, White) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. På de av Patentbesvärsrätten anförda skälen finner Regeringsrätten att det vid tidpunkten för Patentbesvärsrättens dom förelåg hinder för registrering av den aktuella varumärkesansökningen.
Då föreningen emellertid efter Patentbesvärsrättens dom upplösts saknas numera anledning att av detta skäl vägra registrering. Underinstansernas avgöranden bör därför undanröjas och handlingarna i målet överlämnas till PRV för ny prövning.
Regeringsrättens avgörande. Med upphävande av Patenbesvärsrättens dom samt Patent- och registreringsverkets beslut visar Regeringsrätten målet åter till Patent- och registreringsverket för ny prövning.