62014TJ0136 TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen) 30 september 2015 ( *1 ) ”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BASmALI — Äldre icke-registrerade varumärket eller äldre kännetecknet BASMATI — Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009” I mål T‑136/14, Wilson Private Ltd , Robertson (Indien), företrätt av advokaterna S. Malynicz, N. Urwin och Potter, klagande, mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) , företrätt av Silva och Stafford, båda i egenskap av ombud, motpart, varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd var Baker Co. Ltd , Bangkok (Thailand), angående ett överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 18 december 2013 (ärende R 1086/2012-4) om ett invändningsförfarande mellan Wilson Private Ltd och Baker Co. Ltd, meddelar TRIBUNALEN (sjätte avdelningen), sammansatt av ordföranden Sanders samt domarna Wells (referent) och Roman, justitiesekreterare: förste handläggaren King, med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 24 februari 2014, med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 23 juli 2014, efter förhandlingen den 21 april 2015, följande Dom Bakgrund till tvisten 1 Baker Co. Ltd ingav den 4 november 2003 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ( EGT L 11 , 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ( EUT L 78, s. 1 )). 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken: 3 Den vara som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”långkornigt ris”. 4 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 37/2005 av den 12 september 2005. 5 United Riceland Private Ltd (sedermera Wilson Private Ltd) (nedan kallat ”Wilson” eller ”bolaget”) framställde den 10 december 2004, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registreringen av det varumärke som sökts för den vara som avses i punkt 3 ovan. 6 Som grund för invändningen åberopade Wilson det äldre icke-registrerade varumärket eller det äldre kännetecknet BASMATI, som används i näringsverksamhet med avseende på ris. 7 Till stöd för invändningen åberopade Wilson det registreringshinder som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning nr 207/2009). Bolaget gjorde särskilt gällande att det enligt tillämplig rätt i Förenade kungariket hade rätt att förhindra användning av det sökta varumärket genom en talan om renommésnyltning ( action for passing off ). 8 Den 28 januari 2008 avslog invändningsenheten invändningen i dess helhet. Invändningsenheten anförde särskilt att Wilson inte hade företett några handlingar som beskrev hur det ris som det exporterade till Förenade kungariket salufördes. Under dessa omständigheter fann invändningsenheten att Wilson inte kunde anses ha bevisat att det hade förvärvat den ”goodwill” som krävdes för att nå framgång med en talan, med stöd av de i Förenade kungariket tillämpliga reglerna om renommésnyltning. 9 Den 20 mars 2008 överklagade Wilson invändningsenhetens beslut vid harmoniseringskontoret med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009). 10 Harmoniseringskontorets första överklagandenämnd avslog överklagandet i beslut av den 19 mars 2009. Enligt nämnda överklagandenämnd måste den som framställer en invändning enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 visa att denna är innehavare av den rättighet som invändningen grundar sig på. I det aktuella fallet hade Wilson emellertid inte visat att det var innehavare av den åberopade rättigheten. I synnerhet utgör inte ordet basmati ett varumärke eller kännetecken som omfattas av äganderätt, utan det är helt enkelt den gängse beteckningen på en rissort. Ordet basmati är generiskt. Härtill kommer att den egendom som ges skydd genom en talan om renommésnyltning avser goodwill och inte det aktuella kännetecknet. Wilson hade inte visat att det innehade äganderätten till ordet basmati, och bolagets invändning uppfyllde således inte det i förordning nr 40/94 uppställda kravet på äganderätt. 11 Genom dom av den 18 januari 2012, Wilson Private/harmoniseringskontoret – Baker (BASmALI) (T‑304/09, EU:T:2012:13 ), ogiltigförklarade tribunalen överklagandenämndens beslut av den 19 mars 2009. Enligt tribunalen gjorde överklagandenämnden en felaktig bedömning när den avslog invändningen av det skälet att Wilson inte hade visat att det var innehavare av det aktuella kännetecknet, utan att pröva huruvida bolaget hade förvärvat rättigheter till nämnda kännetecken med tillämpning av Förenade kungarikets rättsordning (punkt 29 i domen). 12 Efter det att domen BASmALI, punkt 11 ovan ( EU:T:2012:13 ), hade meddelats återförvisades ärendet till harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd. 13 Harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 18 oktober 2013 (nedan kallat det överklagade beslutet). Enligt överklagandenämnden hade Wilson inte visat att det hade använt namnet basmati som särskiljande kännetecken i näringsverksamhet. Under dessa omständigheter undersökte överklagandenämnden inte huruvida bolaget hade förvärvat rättigheter till detta kännetecken i enlighet med Förenade kungarikets rättsordning. Parternas yrkanden 14 Wilson har yrkat att tribunalen ska — ogiltigförklara det överklagade beslutet, och — förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna. 15 Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska — ogilla överklagandet, och — förplikta Wilson att ersätta rättegångskostnaderna. Rättslig bedömning 16 Wilson har anfört en enda grund till stöd för sitt överklagande, nämligen åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. 17 Wilson har för det första anfört att kännetecknet BASMATI är särskiljande i den mån som det betecknar en särskild sorts ris som har renommé på grund av sin kvalitet, sin doft och andra egenskaper. Wilson har framlagt bevis härför vid harmoniseringskontoret. Enligt Wilson förefaller överklagandenämnden ha lagt till ett kriterium enligt vilket äganderätten till kännetecknet ska vara exklusiv. I detta sammanhang skiljer sig kännetecknet BASMATI inte från kännetecknen CHAMPAGNE eller SWISS CHOCOLATE och skulle också kunna skyddas genom en talan om renommésnyltning. Med beaktande av omständigheterna i förevarande fall anser bolaget att kännetecknet BASMATI uppfyller samtliga kriterier för att åtnjuta skydd enligt Förenade kungarikets rättsordning. Wilson anser för det andra att det, i egenskap av utländsk producent och exportör av varan i fråga, innehar den goodwill som tillkommer kännetecknet BASMATI (tillsammans med andra näringsidkare), även om ett annat bolag faktiskt saluför varan i Förenade kungariket. Enligt Wilson beaktade överklagandenämnden inte de uppgifter som bolaget lämnade under det administrativa förfarandet. För det tredje anser Wilson att den omständigheten att flera näringsidkare använder sina egna särskiljande varumärken vilka associeras med kännetecknet BASMATI inte undergräver detta känneteckens särskiljande natur. 18 Harmoniseringskontoret har medgett att överklagandenämndens synsätt, även om det är förenligt med begreppet särskiljningsförmåga vilket är tillämpligt enligt unionsrätten, är svår att förlika med den specifika karaktären hos så kallad ”utökad” renommésnyltning ( extended passing off ) och med rättspraxis från Förenade kungarikets domstolar. De uppgifter som Wilson har lämnat i handlingarna i ärendet visar emellertid inte att allmänheten i Förenade kungariket uppfattar att basmatiris åtnjuter ”ett uppenbart anseende” till följd av sina särskilda egenskaper, ett kriterium som följer av Förenade kungarikets rättspraxis. Harmoniseringskontoret har medgett att överklagandenämnden inte uttalade sig uttryckligen i detta avseende. Det följer emellertid av överklagandenämndens undersökning att om den uttryckligen hade behandlat denna fråga, skulle den ha kommit fram till att kännetecknet BASMATI inte på grundval av bevisningen i handlingarna i ärendet kunde anses ha ett uppenbart anseende. Slutligen har harmoniseringskontoret, för fullständighetens skull, anfört att Wilson varken har visat att det var innehavare av goodwill eller att det hade lidit skada i detta avseende. Harmoniseringskontoret har härav dragit slutsatsen att, för det fall överklagandenämnden gjorde en felbedömning vad avser frågan huruvida det traditionella begreppet särskiljningsförmåga, såsom en omständighet vilken gör det möjligt att identifiera varans kommersiella ursprung, även är tillämpligt i ett fall där det är fråga om så kallad utökad renommésnyltning, räcker bevisningen i handlingarna i ärendet inte för att visa att den berörda allmänheten i Förenade kungariket uppfattar att kännetecknet BASMATI har ett uppenbart anseende. 19 Enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 får innehavaren av ett icke-registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning framställa invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke, om och i den mån, enligt gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning, rättigheter till kännetecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, eller i förekommande fall före tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, och kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. 20 I den mån som Wilson till stöd för sin invändning har åberopat den möjlighet att väcka talan om renommésnyltning som föreskrivs i Förenade kungarikets rättsordning, bör det erinras om att den nationella lagstiftning som i förevarande fall är tillämplig är Trade Marks Act, 1994 (Förenade kungarikets lag om varumärken). I section 5.4 i denna lag föreskrivs bland annat följande: ”Ett varumärke kan inte registreras om, eller i den mån som, dess användning i Förenade kungariket kan förbjudas a) med stöd av någon rättsregel (i synnerhet regeln om renommésnyltning ( law of passing off )) som skyddar ett icke-registrerat varumärke eller andra kännetecken som används i näringsverksamhet …” 21 Av denna bestämmelse, såsom den tolkats av nationella domstolar, följer att invändaren måste visa, i enlighet med rättsreglerna om talan om renommésnyltning i Förenade kungarikets rättsordning, att tre villkor är uppfyllda. Dessa villkor avser för det första förvärvad goodwill (det vill säga attraktionskraft på kundkretsen) för det icke-registrerade varumärke eller kännetecken som berörs, för det andra vilseledande framställning och för det tredje goodwillskada (se dom BASmALI, punkt 11 ovan, EU:T:2012:13 , punkt 19 och där angiven rättspraxis). 22 Härtill kommer att det följer av rättspraxis från Förenade kungarikets domstolar att ett kännetecken som används för att ange varor eller tjänster kan ha förvärvat renommé på marknaden i den mening som avses i tillämplig rätt avseende renommésnyltning, trots att flera näringsidkare använder kännetecknet i sin näringsverksamhet (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. (1999) EWCA Civ 856). Denna så kallade ”utökade” form av renommésnyltning, som erkänns i nationell rättspraxis, innebär således att flera näringsidkare kan inneha rättigheter till ett kännetecken som har förvärvat renommé på marknaden (dom BASmALI, punkt 11 ovan, EU:T:2012:13 , punkt 28). 23 Överklagandenämnden anförde i det överklagade beslutet att villkoren för användning av namnet basmati i näringsverksamhet och det åberopade kännetecknets omfattning ska tolkas mot bakgrund av de enhetliga normerna i unionsrätten. Överklagandenämnden angav i det avseendet att ett icke-registrerat varumärke eller kännetecken, för att uppfylla kravet på användning i näringsverksamhet, ska användas som en särskiljande beståndsdel i det hänseendet att det ska tjäna till att identifiera innehavarens ekonomiska verksamhet. I förevarande fall konstaterade överklagandenämnden att Wilson inte på grundval av uppgifterna i handlingarna i målet kunde anses ha använt namnet basmati som ett särskiljande kännetecken i näringsverksamhet, vilket innebar att ett av tillämpningsvillkoren för artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 inte var uppfyllt. 24 Även om det överklagade beslutet är tvetydigt framgår det att överklagandenämnden bedömde att kännetecknet BASMATI:s eventuella särskiljningsförmåga måste göra det möjligt för Wilson att särskilja sin vara från andra företags varor, inklusive varor från företag vilka också saluför basmatiris. Detta följer särskilt av punkt 33 i det överklagade beslutet, i vilken överklagandenämnden klart och tydligt angav att den omständigheten att basmatiris saluförs under olika varumärken ”utesluter” att ordet basmati som sådant kan uppfattas som en beståndsdel ”som särskiljer ett företags ris från andra företags ris”. I punkterna 25 och 31 i det överklagade beslutet påpekade överklagandenämnden dessutom att det basmatiris som Wilson exporterade till Förenade kungariket inte salufördes av Wilson, utan av ett annat bolag. I punkt 27 i det överklagade beslutet anförde överklagandenämnden för övrigt att namnet på en jordbruksprodukt, med avseende på vilken importen var underkastad vissa bestämmelser i unionens gemensamma jordbrukspolitik, uppfattades som en beskrivning av egenskaperna hos varan och ”inte av dess kommersiella ursprung”. Överklagandenämnden hänvisade även till den aktuella varans ”kommersiella ursprung” i punkterna 29 och 32 i det överklagade beslutet. I punkt 31 i det överklagade beslutet framhöll överklagandenämnden dessutom att det ”varumärke som användes” för att ”identifiera” Wilson ris var TILDA och inte ordet basmati. Till stöd för sin bedömning anförde överklagandenämnden att den bevisning som hade lagts fram i ärendet visade att ordet basmati hade använts tillsammans med bolagens varumärken eller namn. 25 Med andra ord bedömde överklagandenämnden att det aktuella kännetecknets särskiljningsförmåga måste följa av dess funktion att identifiera varors kommersiella ursprung. Harmoniseringskontoret bekräftade vid förhandlingen att det överklagade beslutet ska förstås på detta sätt. 26 I detta hänseende strider emellertid överklagandenämndens synsätt i det överklagade beslutet mot artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. 27 Överklagandenämnden har i och för sig rätt i att det berörda kännetecknet, enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, måste användas som en särskiljande beståndsdel i det hänseendet att det ska tjäna till att identifiera innehavarens ekonomiska verksamhet (dom av den 29 mars 2011, PhillipsCox, C‑96/09 P, REU, EU:C:2011:189 , punkt 149). 28 Detta kan emellertid inte anses innebära att användning av ett kännetecken, enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, uteslutande ska ha till funktion att identifiera de berörda varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Genom att dra denna slutsats uppställde överklagandenämnden ett villkor som inte föreskrivs i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, såsom Wilson i allt väsentligt har gjort gällande i sina inlagor. 29 Det ska noteras att artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 avser icke-registrerade varumärken och varje ”annat tecken” som används i näringsverksamhet. I det sammanhanget kan användning av det berörda kännetecknet, om inget annat anges, i förhållande till nämnda känneteckens natur, ha till funktion att omsättningskretsen identifierar den berörda varans kommersiella ursprung, men också särskilt att nämnda krets identifierar varans geografiska ursprung och dess inneboende särskilda egenskaper (se, för ett liknande resonemang, dom Ellis/Cox, punkt 27 ovan, EU:C:2011:189 , punkt 147) eller de utmärkande egenskaper som ligger till grund för varans rykte, vilket harmoniseringskontoret för övrigt har anfört i sina inlagor. Det berörda kännetecknet kan sålunda, i förhållande till sin natur, anses utgöra en särskiljande beståndsdel när det tjänar till att identifiera ett företags varor eller tjänster i förhållande till ett annat företags varor eller tjänster, men även när det tjänar till att identifiera vissa varor eller tjänster i förhållande till andra liknande varor eller tjänster. Överklagandenämndens synsätt medför således att kännetecken som används av flera näringsidkare eller som används tillsammans med varumärken undantas från tillämpningsområdet för artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, trots att denna bestämmelse inte föreskriver ett sådant undantag. Så är till exempel fallet med geografiska beteckningar vilka inte registrerats i unionen och som kan omfattas av bestämmelserna i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Så är även fallet med kännetecken som, trots att de inte har registrerats, kan skyddas genom en talan om renommésnyltning. Överklagandenämnden angav för övrigt själv att talan om renommésnyltning rörde kännetecken som gjorde det möjligt att särskilja en kategori av varor från ”andra liknande varor” (punkt 19 i det överklagade beslutet). Det ska även erinras om att den så kallade ”utökade” formen av renommésnyltning, vilken erkänns av Förenade kungarikets domstolar, tillåter att flera näringsidkare innehar rättigheter till ett kännetecken som har förvärvat renommé på marknaden. 30 I detta sammanhang kan vissa kännetecken, trots att de används av flera näringsidkare eller tillsammans med varumärken, utgöra särskiljande beståndsdelar om de gör det möjligt att identifiera innehavarnas ekonomiska verksamhet. För övrigt konstaterar tribunalen att överklagandenämnden, med hänvisning till Owens , i det avseendet angav att basmatiris är ”en förstklassig indisk rissort vilken efter tillagning utmärks av sin vithet och doft”. 31 Det ska tilläggas att även om Baker varor saluförts under varumärket TILDA, såsom överklagandenämnden angav i punkt 25 i det överklagade beslutet, visar harmoniseringskontorets handlingar i ärendet att ordet basmati också tydligt angavs på varornas förpackningar. Såsom överklagandenämnden angav i punkt 25 i det överklagade beslutet är det klarlagt att Wilson sålt ”indiskt basmatiris” till ett annat bolag. I detta sammanhang saknar det för övrigt betydelse, av de skäl som tribunalen redogjort för ovan, att de av Baker varor som exporterades till Förenade kungariket salufördes i denna medlemsstat av detta andra bolag och inte av Wilson självt, eftersom användningen av det aktuella kännetecknet inte nödvändigtvis har till funktion att identifiera den berörda varans kommersiella ursprung. Det finns inte heller något belägg för att den som framställer en invändning, enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, måste visa att vederbörande själv har salufört sina varor i den berörda staten. 32 De omständigheter som överklagandenämnden anförde till stöd för att invändningen skulle avslås visar således inte att det aktuella kännetecknet inte har använts som en särskiljande beståndsdel vilken tjänat till att identifiera ekonomisk verksamhet som utövas av Wilson. 33 Harmoniseringskontorets övriga argument föranleder ingen annan bedömning. Vad i synnerhet avser harmoniseringskontorets påstående i sina inlagor att överklagandenämnden i alla händelser, med stöd av de uppgifter som lagts fram i ärendet, varken kunde dra slutsatsen att kännetecknet BASMATI har ett uppenbart anseende inom det berörda territoriet eller att Wilson är innehavare av goodwill eller har lidit skada i detta avseende, är det ostridigt att överklagandenämnden inte undersökte dessa frågor. Det ska emellertid erinras om att tribunalen, i enlighet med artikel 65.2 i förordning nr 207/2009, är behörig att göra en lagenlighetsprövning av harmoniseringskontorets beslut (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Atkins/harmoniseringsbyrån, C‑263/09 P, REU, EU:C:2011:452 , punkt 52). Om ett sådant beslut har överklagats till tribunalen och den finner att beslutet är rättsstridigt ska den ogiltigförklara beslutet i fråga. Tribunalen kan emellertid inte avslå överklagandet genom att ersätta den motivering som lämnats av harmoniseringskontorets behöriga enhet, som är den som har utfärdat den överklagade rättsakten, med sin egen (dom av den 25 mars 2009, Kaul/harmoniseringskontoret – Bayer (ARCOL), T‑402/07, REG, EU:T:2009:85 , punkt 49, och dom av den 9 september 2010, Axis/harmoniseringskontoret – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, REU, EU:T:2010:375 , punkt 29). 34 Av vad som anförts följer att överklagandet ska bifallas såvitt avser Baker enda grund. I enlighet härmed ska det överklagade beslutet ogiltigförklaras. Rättegångskostnader 35 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska rättegångsdeltagare som har tappat målet förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. 36 Wilson har yrkat att harmoniseringskontoret ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Harmoniseringskontoret har tappat målet, eftersom det överklagade beslutet ogiltigförklaras, och ska därför förpliktas att bära sin rättegångskostnad och ersätta Baker rättegångskostnad. Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (sjätte avdelningen) följande: 1) Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) meddelade den 18 december 2013 (ärende R 1086/2012‑4) ogiltigförklaras. 2) Harmoniseringskontoret ska bära sin rättegångskostnad och ersätta Wilson Private Ltds rättegångskostnad. Frimodt Nielsen Dehousse Collins Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 30 september 2015. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: engelska.