62018TJ0102 TRIBUNALENS DOM (första avdelningen) den 13 december 2018 ( *1 ) ”EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet upgrade your personality – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Reklamslogan – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001” I mål Wilson, Jordan , Berlin (Tyskland), företrädd av advokaten Warren, klagande, mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet ( EUIPO ), företrädd av James och Murillo, båda i egenskap av ombud, svarande, angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 18 december 2017 (ärende R 1011/2017–4) om en ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet upgrade your personality, meddelar TRIBUNALEN (första avdelningen) sammansatt av ordföranden Stewart (referent) samt domarna Caldwell och Knox, justitiesekreterare: E. Coulon, med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 19 februari 2018, med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 30 april 2018, med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna, följande Dom Bakgrund till tvisten 1 Klaganden Jordan ingav den 15 augusti 2016 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ( EUT L 78, 2009, s. 1 ), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ( EUT L 154, 2017, s. 1 )). 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet upgrade your personality. 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 9 och 28 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av de klasserna följande beskrivning: – Klass 9: ”Förinspelade datorprogram; Datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); Mjukvaror; Spelprogramvara; Programvara för videospel; Datorprogramvara för databehandling; Datorprogramvara för grafik; Virtual reality-spelprogramvara; Virtual reality-programvara; Optiska databärare som innehåller lagrad programvara; Inspelade magnetiska databärare; Videospelkassetter; Videoband; Inspelade videoband.” – Klass 28: ”Spelkonsoler.” 4 Den 3 maj 2017 avslog granskaren den aktuella ansökan för samtliga varor som anges i punkt 3 ovan, på grund av att ansökan inte var förenlig med artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning 2017/1001). Granskaren anförde däremot inte några invändningar mot ansökan i fråga om andra varor och tjänster, vilka omfattades av klasserna 9, 28 och 42. Klaganden överklagade granskarens beslut den 15 maj 2017 till EUIPO, i den del beslutet innebar att klagandens ansökan delvis avslogs. 5 Genom beslut av den 18 december 2017 avslog EUIPO:s fjärde överklagandenämnd överklagandet i dess helhet, enbart med tillämpning av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (nedan kallat det överklagade beslutet). Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att kännetecknet upgrade your personality var rent lovordande och säljfrämjande och inte kunde fylla ett varumärkes grundläggande funktion att tillhandahålla information om varornas kommersiella ursprung. Denna slutsats gällde för samtliga de varor för vilka registrering nekades. Parternas yrkanden 6 Klaganden har yrkat att tribunalen ska – ogiltigförklara det överklagade beslutet, och – registrera det sökta varumärket. 7 EUIPO har yrkat att tribunalen ska – ogilla överklagandet, och – förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna. Rättslig bedömning Klagandens andra yrkande 8 Klaganden har genom sitt andra yrkande begärt att tribunalen ska registrera det sökta varumärket. 9 EUIPO har motsatt sig att tribunalen prövar yrkandet om registrering av det sökta varumärket. 10 Tribunalen konstaterar att klagandens andra yrkande ska tolkas som en begäran om ändring i den mening som avses i artikel 72.3 i förordning 2017/1001, i vilken det föreskrivs att, när det gäller överklagande av beslut av överklagandenämnderna,”[t] ribunalen ska vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut”. 11 Tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut innebär att den får fatta det beslut som överklagandenämnden skulle ha fattat, i enlighet med bestämmelserna i förordning 2017/1001 (se för ett liknande synsätt, dom av den 12 september 2007, Hill/harmoniseringskontoret – Roberson del Sur (La Española), T-363/04 , EU:T:2007:264 , punkterna 29 och 30 , dom av den 11 februari 2009, Bayern Innovativ/harmoniseringskontoret – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07 , ej publicerad, EU:T:2009:34 , punkterna 14 – 16 , och dom av den 9 september 2011, Deutsche Bahn/harmoniseringskontoret – DSB (IC4), T-274/09 , ej publicerad, EU:T:2011:451 , punkt 22 ). 12 Frågan huruvida det är möjligt att i sak pröva ett yrkande från klaganden som syftar till att tribunalen ska ändra ett beslut från en överklagandenämnd, måste därför bedömas med beaktande av överklagandenämndens behörighet enligt förordning 2017/1001. 13 Överklagandenämnden är, särskilt när den har att pröva ett överklagande av ett beslut av granskaren, inte behörig att pröva ett yrkande som syftar till att nämnden ska registrera ett EU-varumärke (se, för ett liknande synsätt, beslut av den 1 februari 2018, ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN), T-265/17 , EU:T:2018:79 , punkterna 18 – 24 och där angiven rättspraxis). 14 Under dessa omständigheter är inte heller tribunalen behörig att pröva ett yrkande om att den ska ändra ett beslut från en överklagandenämnd på motsvarande sätt (beslut av den 30 juni 2009, Securvita/harmoniseringskontoret (Natur-Aktien-Index), T-285/08 , EU:T:2009:230 , punkt 23 ). 15 Av det ovan anförda följer att klagandens andra yrkande inte kan upptas till sakprövning. Klagandens första yrkande 16 Klaganden har till stöd för sitt yrkande om ogiltigförklaring av det överklagade beslutet i huvudsak anfört en enda grund, nämligen att artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 har åsidosatts. Klaganden har i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av det sökta varumärkets konkreta särskiljningsförmåga. 17 Enligt artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras. Enligt fast rättspraxis är de varumärken som avses i den bestämmelsen sådana som inte kan fylla ett varumärkes grundläggande funktion, nämligen den att identifiera varans eller tjänstens kommersiella ursprung för att göra det möjligt för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit positiv, eller att göra ett annat val, om den varit negativ (dom av den 27 februari 2002, Eurocool Logistik/harmoniseringskontoret (EUROCOOL), T-34/00 , EU:T:2002:41 , punkt 37 , och dom av den 15 september 2009, Wella/harmoniseringskontoret (TAME IT), T-471/07 , EU:T:2009:328 , punkt 14 ). 18 Enligt fast rättspraxis är registrering av ett varumärke, som består av tecken eller upplysningar vilka dessutom används som reklamslogans, kvalitetsbeteckningar eller uttryck som uppmanar till köp av de varor eller tjänster som avses med varumärket, emellertid inte i sig utesluten på grund av att en sådan användning är möjlig. Ett varumärke, såsom till exempel en reklamslogan, som fyller andra funktioner än vad ett klassiskt varumärke fyller har emellertid endast särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001, om det omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget för de berörda varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen utan risk för förväxling kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från dem som har ett annat kommersiellt ursprung (dom av den 3 juli 2003, Best Buy Concepts/harmoniseringskontoret (BEST BUY), T-122/01 , EU:T:2003:183 , punkt 21 , och dom av den 15 september 2009, Wella/harmoniseringskontoret (TAME IT), T-471/07 , EU:T:2009:328 , punkt 15 ). 19 För att kunna konstatera att särskiljningsförmåga saknas räcker det nämligen att det semantiska innehållet i ordmärket beskriver en egenskap hos varan som rör dess marknadsvärde och som, utan att närmare preciseras, härrör från en uppgift av reklamkaraktär som omsättningskretsen i första hand kommer att uppfatta som just reklam snarare än som en upplysning om varans kommersiella ursprung (dom av den 30 juni 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/harmoniseringskontoret (Mehr für Ihr Geld), T-281/02 , EU:T:2004:198 , punkt 31 , och dom av den 15 september 2009, Wella/harmoniseringskontoret (TAME IT), T-471/07 , EU:T:2009:328 , punkt 16 ). 20 Domstolen har emellertid funnit att ett varumärke ibland samtidigt kan uppfattas av omsättningskretsen som såväl ett reklambudskap som en angivelse av det kommersiella ursprunget för de berörda varorna eller tjänsterna. I den mån som omsättningskretsen uppfattar varumärket som en upplysning om det kommersiella ursprunget saknar den omständigheten att det samtidigt, eller till och med i första hand, uppfattas som ett reklambudskap betydelse för dess särskiljningsförmåga (dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret, Mccoy , EU:C:2010:29 , punkt 45 ). 21 Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen, som ska anses bestå av en genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (dom av den 29 april 2004, Miller/harmoniseringskontoret, C‑456/01 P och C‑457/01 P , EU:C:2004:258 , punkt 35 , och dom av den 15 september 2009, Wella/harmoniseringskontoret (TAME IT), T‑471/07 , EU:T:2009:328 , punkt 17 ). Omsättningskretsen 22 Överklagandenämnden konstaterade med rätta, utan att detta har bestritts av parterna, att de varor för vilka registrering vägrades utgjordes av programvara och videospel och var varor som främst riktade sig till genomsnittskonsumenten, samt att det var lämpligt att beakta engelskspråkiga konsumenter i Europeiska unionen även utanför Förenade kungariket och Irland, eftersom det sökta varumärket består av ord som ingår i ett grundläggande engelskt ordförråd och att användning av det språket är brukligt på it-området, även i Tyskland. Det sökta varumärkets bristande särskiljningsförmåga 23 Överklagandenämnden fann i huvudsak att orden ”upgrade your personality” var rent lovordande och säljfrämjande samt syftade till att uppmuntra konsumenten att använda klagandens varor för att utveckla sin personlighet. Eftersom denna slogan uteslutande riktar sig till konsumenter och den inger vissa löften är den inte lämpad att fylla varumärkets grundläggande funktion, som är att ge information om varornas kommersiella ursprung. 24 Klaganden har gjort gällande att det sökta varumärkets budskap inte enbart är lovordande och säljfrämjande samt, i synnerhet, att överklagandenämndens påstående att varumärket, på ett lingvistiskt plan, inte kräver någon tolkning är felaktigt. 25 EUIPO har bestritt vad klaganden anfört. 26 Klaganden har gjort gällande att den uppmaning som uttrycket ”upgrade your personality” innehåller inte är lättförståelig. Begreppet personlighet, som avser samtliga personliga egenskaper hos en enskild person, är i sig ett neutralt uttryck som således lämnar ett omfattande tolkningsutrymme. Då innebörden av uttrycket ”upgrade” betecknar en teknisk uppdatering som i princip inte kan gälla för en levande varelse och en sådan varelses personliga särdrag, finns det en inneboende begreppskonflikt i det sökta varumärket. Omsättningskretsen uppmanas därmed att göra sin egen tolkning av vilken effekt som slutligen ska uppnås. Uttrycket uppmanar således även konsumenten till en inre reflektion över sina egna starka och svaga sidor. Klaganden har understrukit att, när det särskilt gäller dataspel, det kan vara möjligt att förbättra en spelfigur vartefter spelet fortgår och att uttrycket underförstått hänvisar till att en sådan framgång i ett spel återspeglas i omsättningskretsens verkliga liv. Klaganden har vidare hänvisat till andra jämförbara varumärken som registrerats av EUIPO. Slutligen har klaganden hävdat att överklagandenämnden inte anfört några objektiva skäl som motiverar att det sökta varumärket kunde registreras för vissa varor och tjänster, men inte för andra. 27 Tribunalen konstaterar att vad klaganden anfört inte leder till slutsaten att överklagandenämndens bedömning var felaktig. 28 Tvärtemot vad klaganden har gjort gällande är, för det första, det sökta varumärkets budskap fullt begripligt. Sloganen ”upgrade your personality” innehåller en uppmaning till konsumenten att förbättra eller utveckla sin personlighet med hjälp av de varor som omfattas av det sökta varumärket, eventuellt med ett löfte om att dessa kommer att möjliggöra eller underlätta sådan förbättring eller utveckling. Den omständigheten att det kan finnas nyanser i hur denna slogan kan förstås innebär på intet sätt att dess innebörd är vag, oklar eller tvetydig. I synnerhet hindrar inte den omständigheten att uttrycket personlighet kan tolkas på olika sätt konsumenten från att förstå det budskap som förmedlas genom denna slogan, utifrån sin egen tolkning av detta uttryck. 29 För det andra innebär inte den omständigheten att uttrycket ”upgrade” har sitt ursprung inom it-området att det skulle föreligga en ”inneboende begreppskonflikt”, vilket klaganden gjort gällande. Detta uttryck används i dag i sammanhang långt utanför it-området. Vidare finns de varor som det sökta varumärket betecknar just inom it-området, vilket innebär att användningen av detta uttryck framstår som naturligt och föga överraskande för omsättningskretsen. 30 För det tredje saknas det skäl att pröva huruvida en människas personlighet skulle kunna förbättras i teknisk mening (upgrade), eftersom det rör sig om en reklamslogan vars överensstämmelse med verkligheten saknar betydelse för bedömningen. Konsumenterna är nämligen vana vid att reklambudskap innefattar, underförstått eller uttryckligen, orealistiska löften. 31 Den semantiska innebörden av det sökta varumärket betecknar således för konsumenten en egenskap hos de varor som avses rörande deras marknadsvärde och som, utan att närmare preciseras, härrör från upplysningar av marknadsförings- eller reklamkaraktär som omsättningskretsen uppfattar som sådana upplysningar, snarare än som en uppgift om kommersiellt ursprung för de aktuella varorna i den mening som avses i den rättspraxis som angivits i punkt 19 ovan. 32 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 för samtliga de varor för vilka ansökan om registrering hade avslagits. 33 I den mån som klaganden har gjort gällande att EUIPO registrerat ordkännetecken som liknar det sökta varumärket, nämligen ”upgrade your life”, ”upgrade your garden” och ”upgrade yourself”, framhåller tribunalen att det beslut som EUIPO:s överklagandenämnder ska fatta enligt förordning 2017/1001 beträffande registrering av ett kännetecken som EU-varumärke, fattas inom ramen för en normbunden behörighet. Överklagandenämnderna är således inte behöriga att göra skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida dessa beslut är lagenliga ska därmed enbart bedömas utifrån denna förordning och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (dom av den 26 april 2007, Gonzalez/harmoniseringskontoret, C‑412/05 P , EU:C:2007:252 , punkt 65 , och dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04 , EU:T:2005:420 , punkt 71 ). 34 Även om EUIPO i enlighet med principerna om likabehandling och om god förvaltningssed ska beakta redan fattade beslut och särskilt överväga om det i den aktuella situationen finns skäl att besluta på samma sätt ska tillämpningen av dessa principer ske med iakttagande av legalitetsprincipen (dom av den 17 juli 2014, Reber Holding/harmoniseringskontoret, C‑141/13 P , EU:C:2014:2089 , punkt 45 ; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 10 mars 2011, Agencja Hardy/harmoniseringskontoret, C‑51/10 P , EU:C:2011:139 , punkterna 73 – 75 ). 35 Den som ansöker om registrering av ett kännetecken som varumärke kan följaktligen inte till sin egen fördel åberopa en eventuell rättsstridig åtgärd som har gynnat någon annan för att uppnå ett likadant beslut (dom av den 10 mars 2011, Agencja Hardy/harmoniseringskontoret, C‑51/10 P , EU:C:2011:139 , punkt 76 ). 36 Under alla förhållanden ska, av rättssäkerhetsskäl och med hänvisning till just god förvaltningssed, bedömningen av alla ansökningar om registrering vara strikt och fullständig för att undvika att varumärken registreras felaktigt. En sådan bedömning måste göras i varje enskilt fall. En registrering av ett kännetecken som varumärke prövas nämligen utifrån specifika villkor som är tillämpliga inom ramen för de faktiska omständigheterna i det aktuella fallet och som visar om det föreligger ett registreringshinder för kännetecknet i fråga (dom av den 10 mars 2011, Agencja Hardy/harmoniseringskontoret, C‑51/10 P , EU:C:2011:139 , punkt 77 ). 37 I det nu aktuella fallet konstaterades att det med avseende på vissa varor som registreringsansökan avsåg och utifrån omsättningskretsens uppfattning förelåg ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning 2017/1001 (se punkt 32 ovan). 38 Klaganden har slutligen gjort gällande att överklagandenämnden inte har redogjort för de objektiva skäl som motiverat att de varor för vilka ansökan om registrering av det sökta varumärket avslagits har bedömts annorlunda än de varor för vilka granskaren inte hade några invändningar. Denna underlåtenhet tyder enligt sökanden på att beslutet fattats godtyckligt. 39 Tribunalen konstaterar att det i detta avseende är tillräckligt att påpeka att överklagandet av granskarens beslut endast avsåg vägran att registrera det sökta varumärket för vissa varor. Den omständigheten att granskaren inte haft invändningar beträffande andra varor som angivits i registreringsansökan har således inte varit föremål för förfarandet vid överklagandenämnden, vilket den för övrigt förklarat i punkt 9 i det i målet överklagade beslutet. Följaktligen hade överklagandenämnden ingen anledning att ta ställning till de skäl som motiverat granskaren att inte ha några invändningar avseende vissa varor eller om de varor som granskaren inte hade några invändningar om skiljde sig från dem för vilka registrering vägrats. 40 Av det ovan anförda följer att överklagandet inte kan bifallas på klagandens enda grund. Överklagandet i dess helhet ska således lämnas utan bifall. Rättegångskostnader 41 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s yrkande bifallas. Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (första avdelningen) följande: 1) Överklagandet ogillas. 2) Jordan ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Pelikánová Nihoul Svenningsen Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 december 2018. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: tyska.