62021TJ0222 TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen) den 12 oktober 2022 ( *1 ) ”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket Shoppi – Det äldre EU-ordmärket SHOPIFY – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 8.1 b och 60.1 a i förordning (EU) 2017/1001) – Det äldre varumärket saknar förhöjd särskiljningsförmåga – Avtalet om Förenade kungarikets utträde ur unionen och Euratom (brexit)” I mål T‑222/21, Shopify Inc ., Ottawa, Ontario (Kanada), företrädd av advokaterna S. Völker och M. Pemsel, klagande, mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) , företrädd av V. Ruzek, i egenskap av ombud, svarande, varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var Massimo Sanchez , Fiano (Italien), Salvatore Steele , Berlin (Tyskland), Shoppi Ltd , London (Förenade kungariket), företrädda av advokaterna Kramer och Hansen, meddelar TRIBUNALEN (nionde avdelningen) vid överläggningen sammansatt av ordföranden Weeks samt domarna Evans (referent) och Figueroa, justitiesekreterare: handläggaren Alvarez, efter den skriftliga delen av förfarandet, efter förhandlingen den 17 mars 2022, följande Dom ( 1 ) [ utelämnas ] Rättslig bedömning [ utelämnas ] Huruvida det äldre varumärket har förhöjd särskiljningsförmåga till följd av användning [ utelämnas ] 93 Vad för det första gäller bevisningen avseende Förenade kungarikets territorium fann överklagandenämnden, i punkterna 71–74 i det angripna beslutet, att Förenade kungariket den 1 februari 2020 hade lämnat unionen i enlighet med artikel 50 FEU och blivit ett tredjeland. Unionsrätten fortsatte att vara tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod, men denna övergångsperiod upphörde den 31 december 2020 i enlighet med artiklarna 126 och 127 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ( EUT L 29, 2020, s. 7 ) (nedan kallat utträdesavtalet). Från och med den 1 januari 2021 var unionens varumärkeslagstiftning inte längre tillämplig på eller i Förenade kungariket, utom om, och i den mån, det uttryckligen föreskrevs i utträdesavtalet att den skulle fortsätta att tillämpas. Överklagandenämnden hänvisade även till punkt 2 i meddelande nr 2/20 från EUIPO:s verkställande direktör av den 10 september 2020 om inverkan av Förenade kungarikets utträde ur unionen på vissa aspekter av EUIPO:s praxis. 94 Överklagandenämnden drog därav slutsatsen att bevisning till stöd för att ett EU-varumärke är välkänt eller har förhöjd särskiljningsförmåga som avsåg Förenade kungariket inte längre kunde stödja eller bidra till att skydda ett EU-varumärke från och med den 1 januari 2021, även om denna bevisning hänförde sig till tiden före den 1 januari 2021. Ett EU-varumärke måste nämligen vara välkänt eller ha förhöjd särskiljningsförmåga ”i unionen” vid tidpunkten för beslutet (se även punkt 15 i meddelande nr 2/20 vad gäller varurmärkens renommé). Överklagandenämnden fann följaktligen att den omständigheten att klaganden framhöll att det äldre varumärket hade förhöjd särskiljningsförmåga i Förenade kungariket saknade relevans för förfarandet vid nämnden. 95 Klaganden har gjort gällande att om det är så, att frågan om det omstridda varumärket har förhöjd särskiljningsförmågan till följd av användning ska bedömas vid tidpunkten för registreringsansökan, det vill säga den 8 maj 2017, var Förenade kungariket fortfarande medlem i unionen vid den tidpunkten. Klaganden har hävdat att bevisning avseende detta territorium följaktligen skulle beaktas. Vid förhandlingen åberopade klaganden även domen av den 16 mars 2022, Jones/EUIPO – Ye (APE TEES) ( T‑281/21 , överklagad till domstolen, EU:T:2022:139 ). 96 Tribunalen erinrar om att det i utträdesavtalet, vilket antogs den 17 oktober 2019 och trädde i kraft den 1 februari 2020, föreskrivs en övergångsperiod från den 1 februari till den 31 december 2020 (nedan kallad övergångsperioden). Sedan övergångsperioden upphörde har Förenade kungarikets utträde ur unionen, allmänt kallat brexit, full verkan. 97 I artikel 127 i utträdesavtalet föreskrivs att unionsrätten, om inte annat föreskrivs i nämnda avtal, ska fortsätta att var tillämplig på och i Förenade kungariket under övergångsperioden (dom av den 23 september 2020, Bauer Radio/EUIPO – Nguyen (MUSIKISS), T‑421/18 , EU:T:2020:433 , punkt 32 ). Såsom överklagandenämnden har påpekat är unionens varumärkeslagstiftning, e contrario , inte längre tillämplig på eller i Förenade kungariket, från och med den 1 januari 2021, utom om, och i den mån, det uttryckligen föreskrivs i utträdesavtalet att den ska fortsätta att tillämpas. 98 I förevarande fall är det utrett att ansökan om registrering av det omstridda varumärket ingavs den 8 maj 2017, det vill säga före övergångsperiodens utgång, och att det angripna beslutet antogs den 18 februari 2021, det vill säga efter utgången av övergångsperioden. Dessa faktiska omständigheter skiljer sig klart från den situationen där det angripna beslutet har antagits före övergångsperiodens utgång (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2021, Indo European Foods/EUIPO – Lee (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice), T‑342/20 , överklagad till domstolen, EU:Jones , punkt 22 ). 99 Av tribunalens praxis följer att innehavaren av en äldre industriell äganderätt, däribland ett äldre varumärke, i ett ogiltighetsförfarande måste styrka att vederbörande kan förbjuda användningen av det omstridda EU-varumärket inte bara vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket eller prioritetsdagen för detta varumärke, utan även vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt beslut med avseende på ansökan om ogiltighetsförklaring (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 juni 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Återgivning av en polospelare), T‑169/19 , EU:T:2021:318 , punkterna 29 och 30 ). Detta gäller i än högre grad i ett invändningsförfarande (dom av den 14 februari 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18 , ej publicerad, EU:T:2019:87 , punkterna 41 – 43 ). 100 Härav följer att det, för att bevis för att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga har höjts till följd av dess användning i Förenade kungariket ska vara relevant för ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket, krävs att denna användning fortfarande kan göras gällande vid den tidpunkt då EUIPO avgör ansökan om ogiltighetsförklaring. 101 Det överklagade beslutet antogs emellertid den 18 februari 2021, vilket är efter det att övergångsperioden upphörde. 102 Överklagandenämnden var således skyldig att inte beakta användningen av det äldre varumärket i Förenade kungariket, vilken användning vid tidpunkten för det angripna beslutet inte längre kunde göras gällande mot dem som intervenerat. Överklagandenämnden skulle således bortse från bevisning rörande sådan användning. 103 Tribunalen framhåller dessutom, i likhet med EUIPO, att det, med hänsyn till den grundläggande territorialitetsprincipen som enligt artikel 1.2 i förordning 2017/1001 gäller för immateriella rättigheter, efter det att övergångsperioden löpt ut, inte kan uppkomma någon konflikt i Förenade kungariket mellan det omstridda varumärket och det äldre varumärket, vilka inte längre åtnjuter skydd i detta land. Vid tidpunkten för det överklagade beslutet hörde inte längre allmänheten i Förenade kungariket till omsättningskretsen i unionen. 104 Slutligen finner tribunalen att även om det är riktigt att det datum som ska beaktas vid bedömningen av om det äldre varumärket har förhöjd särskiljningsförmåga är datum för ansökan om registrering av det omstridda varumärket (se dom av den 15 oktober 2020, athlon custom sportswear, T‑349/19 , ej publicerad, EU:T:2020:488 , punkt 74 och där angiven rättspraxis), är det likväl så, att kravet på att den äldre rättigheten ska bestå vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt avgörande avseende ansökan om ogiltighetsförklaring är en fråga om huruvida den rättigheten kan göras gällande, vilken ska avgöras före prövningen i sak. [ utelämnas ] Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (nionde avdelningen) följande: 1) Överklagandet ogillas. 2) Shopify Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna. Pacheco Zilgalvis Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 oktober 2022. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: engelska. ( 1 ) Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.