62011TJ0103 TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen) den 19 januari 2012 ( *1 ) ”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket justing — Det äldre nationella figurmärket JUSTING — Yrkande om företräde på grund av det äldre nationella varumärket — Kännetecknen är inte identiska — Artikel 34 i förordning (EG) nr 207/2009” I mål T-103/11, Tiantian Shang , Rom (Italien), företrädd av advokaten Hatfield, sökande, mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) , företrädd av Saunders, i egenskap av ombud, svarande, angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 14 december 2010 (ärende R 1388/2010-2), med anledning av ett yrkande om företräde på grund av det nationella figurmärket JUSTING tillhörande Tiantian Shang, meddelar TRIBUNALEN (femte avdelningen) sammansatt av ordföranden Valdez samt domarna V. Vadapalas (referent) och K. O’Cherry, justitiesekreterare: E. Coulon, med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 16 februari 2011, med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 7 april 2011, med beaktande av att parterna inte inom en månad från delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats inkommit med någon begäran om att förhandling ska äga rum, och med beaktande av att tribunalen därför, på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel Hardin i tribunalens rättegångsregler, beslutat att avgöra målet utan muntligt förfarande, följande Dom Bakgrund till tvisten 1 Sökanden, Tiantian Shang, ingav den 26 juni 2009 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ( EUT L 78, s. 1 ). 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken: 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning: — klass 18: ”Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror”, — klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”. 4 Samtidigt framställde sökanden med stöd av artikel 34 i förordning (EG) nr 207/2009 ett yrkande vid harmoniseringsbyrån om företräde på grund av det nedan återgivna äldre italienska figurmärket med registreringsnummer 1217303: 5 Granskaren avslog yrkandet om företräde på grund av det äldre nationella varumärket genom beslut av den 1 juni 2010. 6 Den 22 juli 2010 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009. 7 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 14 december 2010 (nedan kallat det angripna beslutet). Framför allt fann överklagandenämnden att det sökta gemenskapsvarumärket och det äldre nationella varumärket inte var identiska, eftersom den grafiska utformningen skilde sig åt, inte bara vad gällde typsnittet i ordelementet ”justing” utan också med avseende på varumärkenas figurelement och placeringen av kännetecknens olika beståndsdelar. Parternas yrkanden 8 Sökanden har yrkat att tribunalen ska — ogiltigförklara det angripna beslutet, — ändra det angripna beslutet och bifalla yrkandet om företräde på grund av det äldre nationella varumärket, — i andra hand bifalla yrkandet om företräde på grund av ordelementet i det äldre nationella varumärket, det vill säga ordet ”justing”, och — förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna. 9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska — ogilla talan, och — förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna. Rättslig bedömning 10 Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan. Som första grund har det gjorts gällande att artikel 34 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts och tolkats på ett felaktigt sätt. Den andra grunden avser åsidosättande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd ( EGT L 289, s. 28 ), och genom den tredje grunden har sökanden gjort gällande att det äldre nationella varumärket är välkänt. Den första grunden: Åsidosättande och felaktig tolkning av artikel 34 i förordning nr 207/2009 11 Sökanden har kritiserat överklagandenämnden för att ha gjort en restriktiv tolkning av artikel 34 i förordning nr 207/2009. Enligt sökanden har överklagandenämnden nämligen tolkat bestämmelsen utan att ta hänsyn till i vilket sammanhang den ingår, det vill säga utan att ta hänsyn till att den ingår i ett system för att skydda varumärken mot riskerna för förväxling med identiska eller liknande varumärken. Överklagandenämnden borde ha beaktat att ordelementet ”justing” i gemenskapsvarumärket är identiskt med ordelementet i det äldre nationella varumärket. Den bedömningen påverkas inte av att olika typsnitt har använts i de två varumärkena. Dessutom avser varumärkena identiska varor, vilket överklagandenämnden inte har ifrågasatt. När det gäller figurelementen i varumärkena ska de skillnader som föreligger dem emellan ses som en del i en ”process av grafisk utveckling” av det äldre nationella varumärket, vilket inte på något sätt har påverkat ”varumärkets unika karaktär”. Varumärket har nämligen förblivit detsamma. 12 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument. 13 Artikel 34.1 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse: ”En innehavare av ett äldre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, inbegripet ett varumärke som är registrerat i Benelux, eller ett äldre varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat, som ansöker om registrering av ett identiskt varumärke som gemenskapsvarumärke för varor eller tjänster, vilka är identiska med eller vilka ingår bland dem för vilka det äldre varumärket har registrerats, får för gemenskapsvarumärket åberopa det äldre varumärkets företräde i den medlemsstat i vilken eller för vilken det är registrerat.” 14 För att yrkandet om företräde på grund av det äldre nationella varumärket ska kunna bifallas vid ansökan om gemenskapsvarumärke måste tre villkor vara uppfyllda. Det äldre nationella varumärket och det sökta gemenskapsvarumärket ska vara identiska. De varor eller tjänster som det sökta gemenskapsvarumärket avser ska vara identiska med eller ingå bland dem som det äldre varumärket avser. De aktuella varumärkena ska innehas av samma person. 15 I det förevarande fallet har det inte bestritts att de varor som det sökta gemenskapsvarumärket omfattar är identiska med dem som det äldre nationella varumärket omfattar. Det är också ostridigt mellan parterna att varumärkena innehas av samma person. 16 När det gäller kravet på att varumärkena ska vara identiska med varandra erinrar tribunalen om att ett kännetecken är identiskt med ett varumärke när det, utan ändringar eller tillägg, återger samtliga varumärkets beståndsdelar eller när det, sett i sin helhet, uppvisar så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi (dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion, REG 2003, s. I-2799 , punkt 54). 17 Kravet på att kännetecknet och varumärket ska vara identiska måste tolkas restriktivt på grund av de konsekvenser som ett uppfyllande av detta krav får. I det förevarande fallet skulle enligt artikel 34.2 i förordning nr 207/2009 ett bifall till det yrkande om företräde på grund av det äldre nationella varumärket som har framställts av innehavaren av gemenskapsvarumärket medföra att vederbörande, om han eller hon avstod från det äldre varumärket eller lät det upphöra, skulle kunna fortsätta att göra gällande samma rättigheter som han eller hon skulle ha haft om det äldre varumärket hade förblivit registrerat. 18 Överklagandenämnden gjorde således rätt när den gjorde en strikt tolkning av artikel 34.1 i förordning nr 207/2009. 19 Därmed kan tribunalen inte godta sökandens argument att, på samma sätt som skyddet för varumärken mot risk för förväxling även gäller varumärken som liknar varandra, borde också fördelarna enligt artikel 34 i förordning nr 207/2009 även omfatta varumärken som liknar varandra. Till skillnad från de bestämmelser i förordning nr 207/2009 som syftar till att skydda varumärkena mot risken för förväxling med identiska eller liknande varumärken handlar artikel 34 i förordning nr 207/2009 nämligen uteslutande om identiska varumärken, och den innehåller över huvud taget inte någon bestämmelse om liknande varumärken. Tribunalen kan inte ändra lydelsen i artikel 34 i förordningen genom att byta ut kravet på att varumärkena ska vara identiska mot ett krav på att de ska likna varandra. 20 Tribunalen ska således undersöka huruvida det sökta gemenskapsvarumärket är identiskt med det äldre nationella varumärket. 21 De två figurmärkena består av ett ordelement – ”justing” – och flera figurelement. Precis som överklagandenämnden konstaterade i punkt 12 i det angripna beslutet noterar tribunalen att ordelementet ”justing” återges med olika typsnitt i de olika varumärkena. I det äldre nationella varumärket används tryckbokstäver i ett standardmässigt typsnitt, medan gotiska bokstäver har använts i det sökta gemenskapsvarumärket, vilket ger ordet ”justing” en bestämd grafisk och stilistisk karaktär. 22 Dessutom är figurelementen i de två varumärkena olika varandra. I det äldre nationella varumärket framträder symbolerna för de två olika könen på vardera sidan om ordelementet. I det sökta gemenskapsvarumärket däremot föreställer figurelementet, som är placerat ovanför ordelementet, en ring omgiven av strålar som innehåller bokstaven ”j”. 23 Tribunalen konstaterar således att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att varumärkena inte var identiska med varandra och att den således inte kunde bifalla yrkandet om företräde för det sökta gemenskapsvarumärket på grund av det äldre nationella varumärket. 24 Denna slutsats påverkas inte av sökandens försök att förklara skillnaderna mellan varumärkena med att en ”process av grafisk utveckling” har ägt rum. Varumärkena skulle nämligen, enligt den rättspraxis som det erinras om i punkt 16, endast ha kunnat betraktas såsom identiska om de hade uppvisat så små skillnader att de kunde gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi. Så är inte fallet här, eftersom de två varumärkena har getts två mycket olika grafiska utformningar. 25 Av det ovan anförda följer att talan inte kan vinna bifall såvitt avser den första grunden. Den andra grunden: Åsidosättande av direktiv 98/71 26 Sökanden har anfört att bedömningen av huruvida två varumärken ska betraktas som identiska ska göras med hjälp av artikel 4 i direktiv 98/71. Där föreskrivs att ”[m]önster ska betraktas som identiska om deras utseende endast skiljer sig på oväsentliga punkter”. Enligt sökanden betyder det att två varumärken är identiska när deras huvudbeståndsdelar – det vill säga de beståndsdelar som gör att allmänheten kan känna igen dem – är identiska. 27 Sökanden anser att om man utgår från en ”möjlig risk för förväxling” och avstår från ”ett onödigt strikt synsätt” – och beaktar att det föreligger överensstämmelse vad gäller varorna, ordelementet och innehavaren samt tar hänsyn till ”företrädet de facto” och ”sammansmältningen och/eller den klara utvecklingen av de sinsemellan fullständigt förenliga kännetecknen” – är de två varumärkena att betrakta som ett och samma varumärke. 28 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument. 29 Det ska genast påpekas att bestämmelserna i direktiv 98/71 inte är tillämpliga i det förevarande fallet eftersom de handlar om mönster. 30 I vilket fall som helst konstaterar tribunalen att artikel 4 i direktiv 98/71 och den praxis från domstolen som avses ovan i punkt 16 innehåller liknande definitioner av identitetsbegreppet. 31 Dessutom är de argument som sökanden har utvecklat när det gäller denna grund väsentligen desamma som dem som sökanden anfört inom ramen för den första grunden. Sökanden har nämligen försökt visa att de aktuella varumärkena är identiska såvitt gäller deras huvudbeståndsdelar, det vill säga ordelementet ”justing”, och att skillnaderna endast är ett resultat av en ”process av grafisk utveckling”, som ska beaktas av tribunalen och som bör föranleda den att slå fast att varumärkena är identiska. 32 Den tolkning som sökanden gör av identitetsbegreppet är felaktig. Sökanden tolkar nämligen identitetsbegreppet så, att det endast avser kännetecknens huvudbeståndsdelar, vilket tjänar dennes syften, och förbiser att det endast får föreligga ytterst små skillnader mellan två kännetecken om de ska kunna anses vara identiska med varandra. Så är inte fallet här, även om varumärkena innehåller samma ordelement. I övrigt räcker det med att hänvisa till tribunalens bedömning av den första grunden. 33 Sökanden kan inte vinna framgång med sitt argument att om tribunalen inte godtar att logotypen har genomgått en utveckling innebär detta ett förbud mot all grafisk utveckling av varumärkets logotyp. Det handlar nämligen inte här om att ifrågasätta varumärkesinnehavarens möjlighet att utveckla sitt varumärke grafiskt, utan om att fastställa huruvida sökanden kan göra gällande företräde på grund av det äldre nationella varumärket. På denna punkt har klara kriterier uppställts i artikel 34 i förordning nr 207/2009. Dessa ska tolkas strikt, vilket har konstaterats ovan i punkt 18. I det aktuella fallet är ett av villkoren för att det äldre nationella varumärkets företräde ska kunna åberopas inte uppfyllt, nämligen det krav på att varumärkena ska vara identiska som uppställs i artikel 34 i förordning nr 207/2009. Följaktligen kan sökandens yrkande inte bifallas. 34 Sökanden har gjort gällande att en annan tolkning än sökandens skulle innebära att skyddet blev illusoriskt. Vem som helst skulle nämligen enligt sökanden kunna låta registrera ett identiskt varumärke innehållande en ytterst liten grafisk skillnad, med motiveringen att det räcker med att de grafiska inslagen inte exakt överensstämmer med varandra för att varumärket ska betraktas som annorlunda och originellt. 35 Sökanden kan inte vinna framgång med detta argument eftersom skyddsmekanismerna i förordning nr 207/2009 gör att en varumärkesinnehavare kan erhålla skydd mot en tredje mans varumärke som liknar dennes, och eftersom det framgår av fast rättspraxis att vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Mason, REG 1998, s. I-5507 , punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 14 december 2006 i de förenade målen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Silva mot harmoniseringsbyrån - Licorera Roman (VENADO med ram m.fl.), REG 2006, s. II-5409 , punkt 74). 36 Av det ovan anförda följer att talan inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden. Den tredje grunden: Det äldre nationella varumärket är välkänt 37 Sökanden har anfört att ”spridningen” av det äldre nationella varumärket borde göra det möjligt att tillerkänna sökanden ett skydd oberoende av den registrering som gjorts. 38 Sökanden har uppgett att den förbehåller sig rätten att väcka talan om ogiltighet mot den person som den 11 maj 2009 ansökte om registrering av ordmärket JUSTING som internationellt varumärke med giltighet i Europeiska unionen, före sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, men efter det datum då ansökan om registrering av det äldre nationella varumärket gavs in. 39 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument. 40 Tribunalen konstaterar, liksom överklagandenämnden gjorde i punkt 13 i det angripna beslutet, att den omständigheten att sökanden önskar väcka talan mot den person som lät registrera ordmärket JUSTING som internationellt varumärke med giltighet i Europeiska unionen inte utgör något relevant kriterium i ett förfarande om yrkande om företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke. 41 I artikel 34 i förordning nr 207/2009 görs heller ingen koppling mellan yrkandet om företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke och den omständigheten att det varumärket är välkänt. 42 Således kan talan inte bifallas såvitt avser den tredje grunden, vilken är utan verkan. 43 Sökanden har dessutom yrkat att tribunalen delvis ska bifalla yrkandet om företräde, såvitt gäller ordelementet ”justing” i det äldre nationella varumärket. Tribunalen påpekar med anledning härav att artikel 34 i förordning nr 207/2009 inte innehåller någon möjlighet att åberopa företräde på grund av en del av det äldre nationella varumärket. Såsom har angetts ovan ska artikel 34 i nämnda förordning tolkas strikt och tribunalen kan således inte bifalla ett sådant yrkande. 44 Eftersom ingen av de grunder som sökanden har åberopat, vare sig till stöd för yrkandena om ogiltigförklaring eller till stöd för yrkandena om ändring, har godtagits, ska talan ogillas i sin helhet. Rättegångskostnader 45 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas. Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (femte avdelningen) följande: 1) Talan ogillas. 2) Tiantian Shang ska ersätta rättegångskostnaderna. Papasavvas Vadapalas O’Higgins Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 19 januari 2012. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: italienska.