Mål T‑148/08 Beifa Group Co. Ltd mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) ”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning föreställande ett skrivdon – Äldre nationellt figurmärke – Ogiltighetsgrund – Användning i gemenskapsformgivning av ett äldre kännetecken som innehavaren har rätt att hindra användningen av – Artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 – Begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen använts har ingetts först vid överklagandenämnden” Sammanfattning av domen 1. Gemenskapsformgivning — Överklagande — Talan vid gemenskapsdomstolen — Tribunalens behörighet — Återförvisning till en lägre instans vid harmoniseringsbyrån (Rådets förordning nr 6/2002, artiklarna 60.1, 61.3 och 61.6) 2. Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Användning av ett kännetecken som liknar det särskiljande kännetecknet — Omfattas (Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e) 3. Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Bevis för användning av det särskiljande kännetecknet (Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e) 4. Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Bevis för användning av det särskiljande kännetecknet (Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e) 5. Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Omsättningskretsens uppfattning av formgivningen som ett särskiljande kännetecken — Separat bedömning görs inte (Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e) 6. Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Jämförelse mellan den ifrågasatta gemenskapsformgivningen och det särskiljande kännetecknet — Tredimensionellt kännetecken (Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e) 7. Förfarande — Tribunalens skyldighet att respektera de ramar för tvisten som har definierats av parterna — Skyldighet för tribunalen att pröva tvisten enbart med hänsyn till de argument som parterna har åberopat — Föreligger inte 1. Enligt artikel 61.3 i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning är tribunalen behörig att såväl upphäva som ändra harmoniseringsbyråns beslut. Enligt artikel 61.6 i förordning nr 6/2002 ska harmoniseringsbyrån vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom. Av den sistnämnda bestämmelsen följer att det inte ankommer på tribunalen att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i tribunalens dom. Enligt artikel 60.1 i förordning nr 6/2002 får överklagandenämnden, sedan ett beslut som fattats av en lägre instans vid harmoniseringsbyrån har överklagats, efter prövning om överklagandet är befogat återförvisa ärendet till den enheten för vidare handläggning. Av dessa bestämmelser och anmärkningar framgår att ett yrkande som syftar till att tribunalen i en talan mot ett beslut som en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder har fattat ska återförvisa målet till den lägre instans vars beslut har överklagats till överklagandenämnden inte ska avvisas. Även om tribunalen biföll ett sådant yrkande, skulle den nämligen inte förplikta harmoniseringsbyrån att göra eller inte göra något och därmed inte rikta något föreläggande till harmoniseringsbyrån. Ett sådant yrkande syftar snarare till att tribunalen själv ska fatta ett beslut som överklagandenämnden borde eller kunde ha fattat, och således till att tribunalen ska utöva sin behörighet att ändra överklagandenämndens beslut, mot vilket talan förs. (se punkterna 40–43) 2. Artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ska tolkas så, att innehavaren av ett särskiljande kännetecken kan åberopa denna bestämmelse för att ansöka om ogiltigförklaring av en senare gemenskapsformgivning, när ett kännetecken som liknar denne innehavares kännetecken används i nämnda formgivning. För det första innebär den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 e i den ovannämnda förordningen inte med nödvändighet att ett äldre särskiljande kännetecken ska återges i sin helhet och i detalj i en senare gemenskapsformgivning. Det kan vara fråga om ”användning” av det ifrågavarande kännetecknet även om vissa beståndsdelar i detta saknas i den ifrågasatta formgivningen eller om andra beståndsdelar har lagts till. Detta gäller i synnerhet när de beståndsdelar som har utelämnats eller lagts till är av underordnad betydelse. Härav följer att en bokstavstolkning av artikel 25.1 e i denna förordning inte nödvändigtvis innebär att denna bestämmelse inte kan tillämpas när det kännetecken som används i en senare gemenskapsformgivning inte är identiskt med det som har åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring, men liknar detta. För det andra är den ovannämnda tolkningen av artikel 25.1 e i denna förordning den enda som kan säkerställa ett effektivt skydd för de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke eller ett äldre varumärke som registrerats i en medlemsstat mot varje intrång i varumärket genom att detta används i en senare gemenskapsformgivning. Denna tolkning är vidare den enda som kan säkerställa konsekvensen mellan de relevanta bestämmelserna i den ovannämnda förordningen, första direktivet 89/104 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, förordning nr 40/94 och förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken. (se punkterna 50, 52, 53 och 59) 3. Enligt artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning fordras bland annat att gemenskapsrätten eller den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på det kännetecken som åberopats till stöd för en ansökan om ogiltigförklaring i enlighet med denna bestämmelse ger kännetecknets rättighetshavare rätt att förbjuda att kännetecknet används i en senare formgivning. Om det i gemenskapslagstiftningen eller i den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning föreskrivs att innehavaren av ett äldre varumärke inte mot utomstående kan göra gällande de rättigheter som följer av detta varumärke om varumärket inte under en tid av fem år före det att dessa rättigheter åberopats har använts för de varor eller tjänster som innehavaren utgår ifrån för att göra gällande sina rättigheter, ska innehavaren lägga fram bevis för att detta varumärke verkligen har använts. (se punkterna 63–65) 4. Eftersom förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning inte innehåller särskilda bestämmelser om hur en innehavare av en gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom ansökan om ogiltigförklaring ska begära bevis för att det äldre varumärke som ligger till grund för denna ansökan verkligen använts, finner tribunalen att denna begäran ska framställas uttryckligen och i god tid till harmoniseringsbyrån. Denna begäran ska i princip framställas inom den tidsfrist som annulleringsenheten har fastställt för att innehavaren av den gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom ansökan om ogiltigförklaring ska inge yttrande som svar på denna ansökan. En begäran om bevis för att det äldre kännetecken som åberopats till stöd för en ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning verkligen använts kan emellertid inte framställas för första gången vid överklagandenämnden. Det kan inte godtas att överklagandenämnden ska ta ställning till ett annat ärende än det som annulleringsenheten har bedömt, nämligen ett ärende som har större omfattning, eftersom det utökats med prejudicialfrågan huruvida det äldre kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring verkligen har använts. (se punkterna 67, 68 och 71) 5. En ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning som grundar sig på den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning kan vinna bifall endast om det slås fast att omsättningskretsen anser att det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring används i den gemenskapsformgivning som avses med denna ansökan. Om det slås fast att omsättningskretsen inte uppfattar att det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring används i den gemenskapsformgivning som avses med denna ansökan kan det uppenbarligen uteslutas att risk för förväxling föreligger. Det är däremot inte nödvändigt att göra en separat bedömning av frågan huruvida omsättningskretsen uppfattar den gemenskapsformgivning som avses med ansökan om ogiltigförklaring som ett särskiljande kännetecken. (se punkterna 105–107) 6. Prövningen av den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ska grunda sig på omsättningskretsens uppfattning av det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för denna grund och på det helhetsintryck som detta kännetecken ger omsättningskretsen. Omsättningskretsen uppfattar emellertid inte med nödvändighet ett tredimensionellt varumärke på samma sätt som ett figurmärke. I det förstnämnda fallet uppfattar omsättningskretsen ett gripbart föremål som kan undersökas från olika håll, men i det andra fallet ser den endast en bild. Om två tredimensionella föremål liknar varandra kan det förvisso inte uteslutas att jämförelsen mellan ett av dessa och en bild av det andra kan leda till slutsatsen att de liknar varandra. Prövningen av den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i den ovannämnda förordningen ska emellertid omfatta en jämförelse mellan den ifrågasatta gemenskapsformgivningen och det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för denna grund. Det kan emellertid inte helt enkelt förutsättas att den ifrågasatta formgivningen och det kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring liknar varandra endast på grund av att denna formgivning liknar ett annat kännetecken, även om detta kännetecken liknar det kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring. (se punkterna 120–123) 7. Tribunalen är, även om den enbart ska pröva tvisten i enlighet med de yrkanden som framställts av parterna, på vilka det ankommer att avgränsa tvisten, heller inte bunden enbart till de argument som parterna åberopat till stöd för sina yrkanden, med risk för att avgörandet annars skulle fattas på felaktiga rättsliga grunder. (se punkt 130) tribunalens DOM (femte avdelningen) den 12 maj 2010 ( * ) ”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning föreställande ett skrivdon – Äldre nationellt figurmärke – Ogiltighetsgrund – Användning i gemenskapsformgivning av ett äldre kännetecken som innehavaren har rätt att hindra användningen av – Artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 – Begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen använts har ingetts först vid överklagandenämnden” I mål T‑148/08, Beifa Group Co. Ltd, Ningbo, Zhejiang (Kina), företrätt av Oconnor, barrister, och N. Hubbard, solicitor, sökande, mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) , företrädd av A. Folliard‑Monguiral, i egenskap av ombud, svarande, varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, Heroldsberg (Tyskland), företrätt av advokaterna U. Blumenröder och Harvey, angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 31 januari 2008 (ärende R 1352/2006-3) om ett ogiltighetsförfarande avseende en gemenskapsformgivning mellan Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG och Combs., Ltd, meddelar TRIBUNALEN (femte avdelningen) sammansatt av ordföranden Cole (referent) samt domarna Harmon och Donaldson, justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner, med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 april 2008, med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 september 2008, med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 september 2008, efter förhandlingen den 18 november 2009, följande Dom Tillämpliga bestämmelser Förordning (EG) nr 6/2002 1 I artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, s. 1), i dess ändrade lydelse, anges följande: ”1. En formgivning som uppfyller villkoren i denna förordning kallas nedan ’gemenskapsformgivning’. 2. En gemenskapsformgivning skall skyddas … b) såsom en ’registrerad gemenskapsformgivning’, om den registreras på det sätt som föreskrivs i denna förordning. ” 2 I artikel 3 i förordning nr 6/2002 föreskrivs följande: ”I denna förordning avses med a) formgivning: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material, …” 3 I artikel 10.1 i förordning nr 6/2002 föreskrivs följande: ”En gemenskapsformgivnings skyddsomfång skall omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck.” 4 I artikel 19.1 i förordning nr 6/2002 föreskrivs följande: ”En registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamrätt att använda den och att hindra tredje man från att utan hans samtycke använda den. Med användning enligt denna bestämmelse avses särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagerhålla en sådan produkt för sådana ändamål.” 5 I artiklarna 24 och 25 i förordning nr 6/2002 föreskrivs följande: ”Artikel 24 Ogiltigförklaring 1. En registrerad gemenskapsformgivning skall förklaras ogiltig efter ansökan till [harmoniseringsbyrån] i enlighet med förfarandet i avdelningarna VI och VII … Artikel 25 Ogiltighetsgrunder 1. En gemenskapsformgivning får förklaras ogiltig endast om … e) ett särskiljande kännetecken används i en senare formgivning, och gemenskapsrätten eller den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på detta kännetecken ger kännetecknets rättighetshavare rätt att förbjuda sådan användning, … 3. De grunder som anges i punkterna 1 d–f får åberopas endast av den person som ansöker om eller innehar den tidigare rättigheten. …” 6 Avdelning IV i förordning nr 6/2002 (artiklarna 35–44) har rubriken ”Ansökan om registrerade gemenskapsformgivningar”. I artikel 36.2 i denna förordning föreskrivs bland annat att en ansökan om en registrerad gemenskapsformgivning ”[vidare] skall innehålla uppgifter om de produkter som formgivningen är avsedd att ingå i eller användas för”. Enligt artiklarna 41–44 i förordning nr 6/2002 ska den som ansöker om en registrerad gemenskapsformgivning under vissa villkor åtnjuta prioritet, vars verkan enligt artikel 43 i denna förordning medför att prioritetsdagen ska räknas som den dag då ansökningen om en registrerad gemenskapsformgivning lämnades in. 7 Avdelning VI i förordning nr 6/2002 har rubriken ”Avstående och ogiltighet av registrerade gemenskapsformgivningar”. I artikel 52.1 i denna avdelning föreskrivs att ”[m]ed förbehåll för artikel 25.2, 25.3, 25.4 och 25.5 får varje fysisk eller juridisk person eller en offentlig myndighet, som har befogenhet till detta, till [harmoniseringsbyrån] lämna in en ansökan om ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning”. 8 Avdelning VII i förordning nr 6/2002 har rubriken ”Överklaganden”. I artiklarna 55–60 i denna förordning anges föreskrifter om överklagandeförfarandet vid överklagandenämnden. Lydelsen i dessa bestämmelser är densamma som eller liknande lydelsen i artiklarna 57–62 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1). Artiklarna 58–64 i denna motsvarar artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94). 9 Dessutom föreskrivs följande i artikel 61 i avdelning VII i förordning nr 6/2002: ”1. Överklagandenämndens beslut får överklagas hos Europeiska gemenskapernas domstol. 2. Talan får grundas på bristande behörighet eller på åsidosättande av väsentliga formföreskrifter[,] av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller på maktmissbruk. 3. Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig att upphäva eller ändra ett överklagat beslut. 4. Talan skall vara tillåten för var och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden, om nämndens beslut gått honom emot. 5. Talan skall väckas hos Europeiska gemenskapernas domstol inom två månader efter det att överklagandenämnden har meddelat beslutet. 6. [Harmoniseringsbyrån] skall vidta de åtgärder som krävs för att följa domen från Europeiska gemenskapernas domstol.” Första direktivet 89/104/EEG 10 I artikel 4.4 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), föreskrivs följande: ”[E]n medlemsstat [får] besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras i följande fall: … c) Om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som avses i punkt 2 och led b i den här punkten och särskilt … iv) en industriell rättighet. …” 11 I artikel 5.1 och 5.2 i första direktivet 89/104 föreskrivs följande: ”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket. 2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.” 12 I artiklarna 10–12 i första direktivet 89/104 föreskrivs följande: ”Artikel 10 Bruk av varumärken 1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, skall varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts. 2. Även det följande utgör bruk enligt punkt 1: a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats. b) Anbringandet i medlemsstaten i fråga av varumärket på varor eller deras emballage endast för exportändamål. 3. Varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren eller en person som är behörig att använda kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke skall anses utgöra bruk av innehavaren. … Artikel 11 Rättsliga eller administrativa sanktioner vid bristande användning av ett varumärke … 3. Om ett genkäromål om upphävande av registrering görs, får en medlemsstat bestämma, utan hinder av tillämpningen av artikel 12, att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning från en part slås fast att varumärket kan hävas i enlighet med artikel 12.1. 4. Om det äldre varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 anses vara registrerat endast för den delen av varorna eller tjänsterna. Artikel 12 Grunder för upphävande 1. Ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats ...” Robinson 13 I 13 § andra avsnittet punkt 6 i Gesetz über den Crosby und sonstigen Rojas (lag om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl. I, 1994, s. 3082) (nedan kallad Robinson), i ändrad lydelse, föreskrivs att ett registrerat varumärke kan ogiltigförklaras om användningen av det kan förbjudas på grund av bland annat en äldre industriell äganderätt. Enligt 51 § första avsnittet i Robinson ska ett varumärke ogiltigförklaras på talan av den äldre rättighetens innehavare. 14 I 14 § andra avsnittet i Robinson föreskrivs följande: ”Det är förbjudet för utomstående att utan varumärkesinnehavarens tillstånd, i näringsverksamhet 1. använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, 2. använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av kännetecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan kännetecknet och varumärket, eller 3. använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket eller liknar detta med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i landet och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.” 15 I 25 § första avsnittet i Robinson föreskrivs följande: ”En innehavare av ett registrerat varumärke kan inte mot utomstående göra gällande de rättigheter som avses i 14 §, 18 § [och] 19 § om varumärket inte under en tid av fem år före det att dessa rättigheter åberopats har använts i enlighet med 26 § för de varor eller tjänster som innehavaren utgår ifrån för att göra gällande sina rättigheter, förutsatt att varumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år.” 16 Enligt 25 § andra avsnittet i Robinson ska käranden, om varumärkesinnehavarens rättigheter enligt bland annat 14 § i Markengesetz har åberopats i samband med en talan, på begäran av svaranden, lägga fram bevis för att varumärket verkligen har använts. 17 Genom 26 § i Markengesetz, som avser användning av varumärket, införlivas bestämmelserna i artiklarna 10–12 i första direktivet 89/104 med tysk rätt. Förordning nr 40/94 18 I artikel 9.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 9.1 i förordning nr 207/2009) föreskrivs följande: ”Artikel 9 Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke 1. Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda a) ett tecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, b) ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket, …” 19 I artikel 43 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42 i förordning nr 207/2009) föreskrivs följande: ”Artikel 43 Prövning av invändning … 2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna. …” 20 I artikel 52.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.2 i förordning nr 207/2009) föreskrivs följande: ”Artikel 52 Relativa ogiltighetsgrunder … 2. Efter ansökan till [harmoniseringsbyrån] eller på grund av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke också förklaras ogiltigt om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas med stöd av den nationella lagstiftning som ger skydd för en annan äldre rättighet, särskilt … d) industriell äganderätt, enligt … den nationella rätt som ger detta skydd.” 21 I artikel 56 i förordning nr 40/94 (nu artikel 57 i förordning nr 207/2009) föreskrivs följande: ”Artikel 56 Prövning av ansökan … 2. På begäran av innehavaren av ett gemenskapsvarumärke skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken är part i ogiltighetsförfarandet, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för ansökan om ogiltighet, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. Om det äldre gemenskapsvarumärket den dag ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggörs har varit registrerat i minst fem år, skall innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket dessutom lägga fram bevis för att de förutsättningar som anges i artikel 43.2 var uppfyllda vid denna tidpunkt. I avsaknad av sådan bevisning skall ansökan om ogiltighetsförklaring avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, skall det vid prövning av ansökan om ogiltighetsförklaring anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna. …” 22 I artikel 92 i förordning nr 40/94 (nu artikel 96 i förordning nr 207/2009) föreskrivs att domstolarna för gemenskapsvarumärken, som medlemsstaterna ska utse enligt artikel 91.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 95.1 i förordning nr 207/2009), ”skall ha exklusiv behörighet i fråga om … d) genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke enligt artikel 96”. Artikel 96.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 100.1 i förordning nr 207/2009) har följande lydelse: ”Ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring får endast grunda sig på de grunder för upphävande eller ogiltighet som anges i denna förordning.” Bakgrund till tvisten 23 Sökanden, Beifa Group Co. Ltd (tidigare Combs., Ltd), ingav den 27 maj 2005 en ansökan om registrering av olika gemenskapsformgivningar till harmoniseringsbyrån i enlighet med förordning nr 6/2002. 24 Ansökan avsåg bland annat nedan återgivna formgivning (nedan kallad den ifrågasatta formgivningen): 25 I registreringsansökan åberopade sökanden prioritet för den ifrågasatta formgivningen i enlighet med artiklarna 41–43 i förordning nr 6/2002. Denna begäran grundade sig på en tidigare ansökan avseende samma formgivning som ingetts till den behöriga myndigheten i Kina den 5 februari 2005. 26 I enlighet med artikel 36.2 i förordning nr 6/2002 uppgavs i ansökan att de produkter som formgivningen var avsedd att ingå i eller användas för utgjordes av skrivdon. 27 Den ifrågasatta formgivningen registrerades som gemenskapsformgivning under nummer 352315-0007 och offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken den 26 juli 2005. 28 Den 23 mars 2006 ingav intervenienten, Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, en ansökan om ogiltigförklaring av den ifrågasatta formgivningen till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 52 i förordning nr 6/2002. I ansökan hävdade intervenienten att den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 utgjorde hinder mot att upprätthålla denna formgivning. 29 Ansökan om ogiltigförklaring grundade sig bland annat på intervenientens varumärke som återges nedan och som registrerades i Tyskland den 14 december 2000 under nummer 300454708 för bland annat skrivdon i klass 16 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallat det äldre varumärket). 30 I beslut av den 24 augusti 2006 biföll annulleringsenheten vid harmoniseringsbyrån intervenientens ansökan om ogiltigförklaring och förklarade följaktligen den ifrågasatta formgivningen ogiltig på den grund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002. 31 Annulleringsenheten fann i huvudsak att det äldre varumärket hade använts i den ifrågasatta formgivningen, i den meningen att denna innehöll ett kännetecken som hade samtliga karakteristiska egenskaper hos den tredimensionella formen hos detta varumärke och därför liknade detta. Eftersom de varor som den ifrågasatta formgivningen omfattade var identiska med dem som det äldre varumärket omfattade, förelåg, enligt annulleringsenheten, risk för förväxling hos omsättningskretsen med avseende på de ovannämnda varorna. Intervenienten hade därför rätt att i enlighet med 14 § andra avsnittet punkt 2 i Markengesetz förbjuda användning av det kännetecken som använts i den ifrågasatta formgivningen. 32 Den 19 oktober 2006 överklagade sökanden annulleringsenhetens beslut med stöd av artiklarna 55–60 i förordning nr 6/2002. 33 Tredje överklagandenämnden avslog sökandens överklagande genom beslut av den 31 januari 2008 (nedan kallat det angripna beslutet), som delgavs sökanden den 21 februari 2008. Överklagandenämnden fann, för det första, att det äldre varumärket skulle anses vara ett särskiljande kännetecken i den mening som avses i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 (punkt 15 i det angripna beslutet), eftersom den behöriga tyska myndigheten inte hade ogiltigförklarat det enligt de relevanta bestämmelserna i Markengesetz. 34 Överklagandenämnden fann för det andra att det vid tillämpningen av den sistnämnda bestämmelsen inte var nödvändigt att det åberopade äldre kännetecknet återgavs identiskt i den yngre ifrågasatta gemenskapsformgivningen, utan att det var tillräckligt om detta kännetecken som sådant innefattades i formgivningen (punkt 16 i det angripna beslutet). 35 Överklagandenämnden fann för det tredje att de karakteristiska beståndsdelarna i det äldre varumärket kunde identifieras i den ifrågasatta formgivningen, trots att vissa skillnader förelåg mellan denna formgivning och det äldre varumärket. Intervenientens ensamrätt enligt 14 § i Markengesetz, i dennes egenskap av innehavare av det äldre varumärket, åsidosattes därför genom att denna formgivning användes. Artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 var därmed tillämplig (punkterna 17 och 18 i det angripna beslutet). 36 Med hänsyn till föregående slutsats fann överklagandenämnden slutligen att det saknades anledning att avgöra huruvida de övriga omständigheter som intervenienten åberopat till stöd för sin ansökan om ogiltigförklaring var relevanta. Bland dessa återfinns en dom av den 18 januari 2007 från Oberlandesgericht Frankfurt am Main (regional överrätt i Frankfurt am Main) (punkt 19 i det angripna beslutet). Parternas yrkanden 37 Sökanden har yrkat att tribunalen ska – ogiltigförklara det angripna beslutet, – återförvisa målet till annulleringsenheten för bedömning av de övriga ogiltighetsgrunder som sökanden åberopade och som annulleringsenheten inte bedömde, och – förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna. 38 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska – ogilla talan, och – förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna. Rättslig bedömning Huruvida sökandens andra yrkande kan prövas i sak 39 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att sökandens andra yrkande ska avvisas, eftersom sökanden därigenom yrkar att tribunalen ska rikta ett föreläggande till harmoniseringsbyrån. Tribunalen är inte behörig att rikta sådana förelägganden. 40 Enligt artikel 61.3 i förordning nr 6/2002 är tribunalen behörig att såväl upphäva som ändra det angripna beslutet. Enligt artikel 61.6 i förordning nr 6/2002 ska harmoniseringsbyrån vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom. Av den sistnämnda bestämmelsen följer att det inte ankommer på tribunalen att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i tribunalens dom (se analogt förstainstansrättens dom av den 15 mars 2006 i mål T‑35/04, Robinson Artopoiia mot harmoniseringsbyrån – Mcguire (FERRÓ), REG 2006, s. II‑785, punkt 15 och där angiven rättspraxis]. 41 Enligt artikel 60.1 i förordning nr 6/2002 får överklagandenämnden, sedan ett beslut som fattats av en lägre instans vid harmoniseringsbyrån har överklagats, efter prövning om överklagandet är befogat återförvisa ärendet till den enheten för vidare handläggning. 42 Av dessa bestämmelser och anmärkningar framgår att ett yrkande som syftar till att tribunalen i en talan mot ett beslut som en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder har fattat ska återförvisa målet till den lägre instans vars beslut har överklagats till överklagandenämnden inte ska avvisas (se, för ett motsvarande synsätt och analogt, förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T‑106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II‑723, punkterna 17–20). 43 Även om tribunalen biföll ett sådant yrkande, skulle den nämligen inte förplikta harmoniseringsbyrån att göra eller inte göra något och därmed inte rikta något föreläggande till harmoniseringsbyrån. Ett sådant yrkande syftar snarare till att tribunalen själv ska fatta ett beslut som överklagandenämnden borde eller kunde ha fattat, och således till att tribunalen ska utöva sin behörighet att ändra överklagandenämndens beslut, mot vilket talan förs (se, för ett motsvarande synsätt och analogt, förstainstansrättens dom av den 11 februari 2009 i mål T‑413/07, Bayern Innovativ mot harmoniseringsbyrån – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), REG 2009, s. II-0000, punkt 15, och av den 14 september 2009 i mål T‑152/07, Kelley mot harmoniseringsbyrån (Geometriska former på urtavlan till en klocka), REG 2009, s. II-0000, punkt 39). 44 Härav följer att, i motsats till vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande, sökandens andra yrkande kan tas upp till sakprövning. Prövning i sak 45 Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser felaktig tolkning av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002. Den andra grunden avser den omständigheten att avslaget på sökandens begäran vid harmoniseringsbyrån om bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts grundar sig på en felaktig rättstillämpning. Den tredje grunden avser felaktig tillämpning av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002. Den första grunden: Huruvida artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 har tolkats felaktigt – Parternas argument 46 Sökanden har hävdat att det framgår av lydelsen i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 att innehavaren av ett särskiljande kännetecken, i motsats till vad överklagandenämnden fann, inte kan åberopa denna bestämmelse när det inte är det ifrågavarande kännetecknet utan ett liknande kännetecken som har använts i en senare formgivning. Denna tolkning av den ovannämnda bestämmelsen bekräftas inte enbart av den omständigheten att en gemenskapsformgivning endast avser en produkts utseende och inte särskilt avser en viss produkt, utan även av harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis. 47 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdat att begreppet använda i den mening som avses i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 kan omfatta situationer där det äldre kännetecken som har åberopats till stöd för en ansökan om ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning endast är efterliknat i den ifrågasatta formgivningen men inte fullständigt återgivet i minsta detalj. 48 Jämförelsen mellan den ifrågasatta formgivningen och det äldre kännetecknet ska begränsas till de beståndsdelar i denna formgivning som innebär intrång i den ensamrätt som detta äldre kännetecken medför för innehavaren, och beståndsdelar som lagts till i den ifrågasatta formgivningen ska därvid inte beaktas. Omfattningen av skyddet för det äldre kännetecknet är däremot beroende av den lagstiftning som gäller för detta kännetecken. 49 Den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 är därför tillämplig på en formgivning som är ny och särpräglad. Den skiljer sig i denna mening från den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 b i samma förordning. I motsats till vad sökanden har hävdat, bekräftas denna tolkning av harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis. – Tribunalens bedömning 50 För det första innebär, såsom harmoniseringsbyrån och intervenienten med rätta har hävdat, den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 inte med nödvändighet att ett äldre särskiljande kännetecken ska återges i sin helhet och i detalj i en senare gemenskapsformgivning. Det kan vara fråga om ”användning” av det ifrågavarande kännetecknet även om vissa beståndsdelar i detta saknas i den ifrågasatta formgivningen eller om andra beståndsdelar har lagts till. Detta gäller i synnerhet när de beståndsdelar som har utelämnats eller lagts till är av underordnad betydelse. 51 Detta gäller särskilt eftersom omsättningskretsen, såsom framgår av fast rättspraxis, endast har en oklar minnesbild av varumärken som registrerats i medlemsstaterna och gemenskapsvarumärken (se, för ett motsvarande synsätt, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C‑342/97, Hood, REG 1999, s. I‑3819, punkt 26, och förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T‑162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Young (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II‑2821, punkt 33). Denna bedömning gäller alla slags särskiljande kännetecken. Om ett särskiljande kännetecken, såsom det har använts i en senare gemenskapsformgivning, saknar vissa beståndsdelar av underordnad betydelse, eller om sådana beståndsdelar har lagts till i samma kännetecken, uppfattar omsättningskretsen inte nödvändigtvis dessa förändringar av det ifrågavarande kännetecknet. Omsättningskretsen kan tvärtom tro att det är det nämnda kännetecknet, såsom den erinrar sig detta, som används i den senare formgivningen. 52 Härav följer att en bokstavstolkning av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002, i motsats till vad sökanden har hävdat, inte nödvändigtvis innebär att denna bestämmelse inte kan tillämpas när det kännetecken som används i en senare gemenskapsformgivning inte är identiskt med det som har åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring, men liknar detta. 53 För det andra är den tolkning av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 som gjordes i det angripna beslutet den enda som kan säkerställa ett effektivt skydd för de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke eller ett äldre varumärke som registrerats i en medlemsstat mot varje intrång i varumärket genom att detta används i en senare gemenskapsformgivning. Denna tolkning är vidare den enda som kan säkerställa konsekvensen mellan de relevanta bestämmelserna i förordning nr 6/2002, första direktivet 89/104, förordning nr 40/94 och förordning nr 207/2009. 54 Innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke eller ett äldre varumärke som registrerats i en medlemsstat har rätt att hindra att en senare gemenskapsformgivning används, både när det kännetecken som används i denna formgivning är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som avses med den ifrågavarande formgivningen och det äldre varumärket är identiska, och när det kännetecken som används i gemenskapsformgivningen är så likt det äldre varumärket att det, med beaktande även av att de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av den ifrågavarande formgivningen, kan leda till förväxling hos allmänheten (se artikel 5.1 a och b i första direktivet 89/104, 14 § andra avsnittet punkterna 1 och 2 i Markengesetz och artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94 (nu artikel 9.1 a och b i förordning nr 207/2009)). 55 Med beaktande av att innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke eller ett äldre varumärke som registrerats i en medlemsstat har rätt att hindra att en senare gemenskapsformgivning används, både när det kännetecken som används i denna är identiskt med innehavarens varumärke och när det liknar detta, kan inte gemenskapslagstiftaren, då bestämmelserna i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 fastställdes, ha avsett att denne innehavare skulle ha rätt att ansöka om ogiltigförklaring av den ifrågavarande formgivningen endast om det i denna är ett kännetecken som är identiskt med det äldre varumärke som används, men att en sådan ansökan inte kan inges när det kännetecken som används i denna formgivning är så likt det äldre varumärket att det kan leda till förväxling hos omsättningskretsen. 56 Innehavaren av ett gemenskapsvarumärke eller ett varumärke som registrerats i en medlemsstat kan inte åberopa de bestämmelser som anges ovan i punkt 54 för att hindra användning av en gemenskapsformgivning som registrerats tidigare och som innehåller ett kännetecken som är identiskt med innehavarens varumärke eller liknar detta. Innehavaren av formgivningen kan nämligen till sitt försvar ansöka om ogiltigförklaring, i förekommande fall genom ett genkäromål, av det ifrågavarande yngre varumärket (se artikel 4.4 c iv i första direktivet 89/104, 13 § andra avsnittet punkt 6 och 51 § första avsnittet i Robinson samt artiklarna 52.2 d, 92 d och 96.1 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 53.2 d, 96 d och 100.1 i förordning nr 207/2009)). 57 Om innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke eller ett äldre varumärke som registrerats i en medlemsstat hade rätt att ansöka om ogiltigförklaring av en senare gemenskapsformgivning endast om det kännetecken som användes i denna formgivning var identiskt med innehavarens varumärke, men inte om det liknade detta, skulle nämnda innehavare inte kunna försvara sig mot att innehavaren av en senare formgivning som innehöll ett kännetecken som liknade varumärket, eventuellt försökte hindra användning av det äldre varumärket med stöd av artiklarna 10.1 och 19.1 i förordning nr 6/2002. 58 Av skäl 31 i förordning nr 6/2002, enligt vilket denna förordning inte ”utesluter … att det på formgivningar som skyddas genom gemenskapsformgivning tillämpas bestämmelser om … varumärken”, kan den slutsatsen dras att de rättigheter som innehavaren av en gemenskapsformgivning har aldrig påverkar de rättigheter som innehavaren av ett äldre varumärke har med anledning av detta varumärke. 59 Av vad anförts följer att överklagandenämnden inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tolkade artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 så, att innehavaren av ett särskiljande kännetecken kan åberopa denna bestämmelse för att ansöka om ogiltigförklaring av en senare gemenskapsformgivning, när ett kännetecken som liknar denne innehavares kännetecken används i nämnda formgivning. Härav följer att talan inte kan vinna bifall på den första grunden. Den andra grunden: Huruvida avslaget på sökandens begäran vid harmoniseringsbyrån om bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts grundar sig på en felaktig rättstillämpning – Parternas argument 60 Sökanden har hävdat att det följer av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 jämförd med 25 § i Markengesetz att en innehavare av ett tyskt varumärke som ansöker om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning på grund av att det ifrågavarande varumärket används i denna måste styrka att han, om ansökan bestrids, verkligen har använt varumärket. Överklagandenämnden skulle ha prövat sökandens begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen hade använts, eftersom det äldre varumärket hade varit registrerat i mer än fem år innan ansökan om ogiltigförklaring gavs in. Att intervenienten hade sålt otaliga skrivdon i klass 16 under en tid av fem år innan ansökan om ogiltigförklaring gavs in, utgör på intet sätt bevis för att det äldre varumärket har använts, eftersom de ifrågavarande produkterna såldes i en annan form som inbegrep intervenientens namn och logotyp. Det äldre varumärket är för övrigt inte ett tredimensionellt varumärke, utan ett figurmärke. 61 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdat att till skillnad från, bland annat, vad som gäller enligt bestämmelserna i artiklarna 43.2 och 56.2 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 42.2 och 57.2 i förordning nr 207/2009) har innehavaren av en gemenskapsformgivning som är föremål för en ansökan om ogiltigförklaring inte rätt att med stöd av förordning nr 6/2002 inge en begäran om bevis för att det äldre varumärke som åberopas till stöd för denna ansökan verkligen använts. Överklagandenämnden hade därför inte rätt att pröva sökandens begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen hade använts. Sökandeföretaget led emellertid inte någon skada, eftersom det kunde ansöka hos de behöriga tyska myndigheterna om att det äldre varumärket skulle upphävas, om det ansåg att det inte hade varit föremål för verkligt bruk. Enbart den omständigheten att de skrivdon som intervenienten saluförde försågs med dennes namn och logotyp inverkar i vart fall inte på bedömningen av huruvida det äldre varumärket verkligen använts eller av om risk för förväxling föreligger i förevarande mål. 62 Intervenienten har tillagt att även om sökanden hade haft rätt att vid harmoniseringsbyrån begära bevis för att det äldre varumärket verkligen hade använts, skulle denne ha ingett begäran till annulleringsenheten. Begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen använts, som sökanden ingav först vid överklagandenämnden, kan därför inte prövas i sak. Intervenienten anser sig i vart fall ha styrkt att det äldre varumärket verkligen har använts. – Tribunalens bedömning 63 Enligt artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 fordras bland annat att gemenskapsrätten eller den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på det kännetecken som åberopats till stöd för en ansökan om ogiltigförklaring i enlighet med denna bestämmelse ”ger kännetecknets rättighetshavare rätt att förbjuda” att kännetecknet används i en senare formgivning. 64 I förevarande mål är det äldre kännetecknet ett tyskt varumärke som omfattas av bestämmelserna i Markengesetz. Såsom ovan angetts har innehavaren av ett sådant varumärke enligt 14 § andra avsnittet punkt 2 i Markengesetz rätt att förbjuda användning av kännetecken som är identiska med eller liknar det ifrågavarande varumärket om de varor eller tjänster som omfattas av detta varumärke är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av det ifrågavarande kännetecknet och detta kan leda till förväxling hos allmänheten. 65 I 25 § första avsnittet i Robinson föreskrivs emellertid att innehavaren av ett äldre varumärke inte mot utomstående kan göra gällande de rättigheter som följer av bland annat 14 § om varumärket inte under en tid av fem år före det att dessa rättigheter åberopats har använts i enlighet med 26 § för de varor eller tjänster som innehavaren utgår ifrån för att göra gällande sina rättigheter, förutsatt att varumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. Genom att införa denna bestämmelse i Robinson har den tyske lagstiftaren använt en möjlighet som den har enligt artikel 11.2 i första direktivet 89/104. I 25 § andra avsnittet i Robinson föreskrivs uttryckligen att den part mot vilken de rättigheter som innehavaren av ett äldre varumärke har åberopas har möjlighet att fordra att denne innehavare förebringar bevis för att varumärket verkligen har använts. Om en sådan begäran inte framställs behöver denna bevisning inte förebringas. 66 I motsats till vad harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdat, framgår det av dessa bestämmelser att när, såsom i förevarande mål, ett tyskt varumärke som har åberopats till stöd för en ogiltighetsgrund i enlighet med artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 har varit registrerat minst fem år då ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning ges in, ska innehavaren av detta varumärke, på begäran av innehavaren av den gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom ansökan om ogiltigförklaring, förebringa bevisning för att han verkligen använt varumärket under en tid av fem år innan ansökan om ogiltigförklaring gavs in. Om sådan bevisning inte förebringas har innehavaren av det ifrågavarande äldre tyska varumärket enligt den tyska lagstiftning som gäller för kännetecknet inte rätt att hindra att detta används i den gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom ansökan om ogiltigförklaring. Detta innebär att den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 inte kan tillämpas. 67 Eftersom förordning nr 6/2002 inte innehåller särskilda bestämmelser om hur en innehavare av en gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom ansökan om ogiltigförklaring ska begära bevis för att det äldre varumärke som ligger till grund för denna ansökan verkligen använts, finner tribunalen att denna begäran ska framställas uttryckligen och i god tid till harmoniseringsbyrån (se analogt förstainstansrättens dom av den 17 mars 2004 i de förenade målen T‑183/02 och T‑184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – Taylor och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), REG 2004, s. II‑965, punkt 38, av den 16 mars 2005 i mål T‑112/03, L’Oréal mot harmoniseringsbyrån – Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II‑949, punkt 24, och av den 7 juni 2005 i mål T‑303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – REWE-Zentral (Salvita), REG 2005, s. Wilson, punkt 77). Denna begäran ska i princip framställas inom den tidsfrist som annulleringsenheten har fastställt för att innehavaren av den gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom ansökan om ogiltigförklaring ska inge yttrande som svar på denna ansökan (se, för ett motsvarande synsätt och analogt, domen i det ovannämnda målet FLEXI AIR, punkterna 25–28). 68 En begäran om bevis för att det äldre kännetecken som åberopats till stöd för en ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning verkligen använts kan emellertid inte framställas för första gången vid överklagandenämnden. 69 Det framgår nämligen av fast rättspraxis att en begäran om bevis för att ett äldre varumärke som åberopas till stöd för en invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009) verkligen använts inte kan framställas för första gången vid överklagandenämnden (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål T‑364/05, Saint‑Gobain Pam mot harmoniseringsbyrån – Propamsa (PAM PLUVIAL), REG 2007, s. II‑757, punkt 41, och av den 18 oktober 2007 i mål T‑425/03, AMS mot harmoniseringsbyrån – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), REG 2007, s. II‑4265, punkt 114). 70 Enligt ovannämnda rättspraxis innebär en begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen använts att förfarandet vid invändningsenheten utökas genom den särskilda prejudicialfrågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts. En sådan begäran innebär att invändningens innehåll ändras. Det ankommer emellertid på invändningsenheten att i första instans besluta om invändningen, såsom denna definieras i parternas olika handlingar och yrkanden i förfarandet, däri inbegripet, i förekommande fall, begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen använts. Överklagandenämnden är endast behörig att besluta om överklaganden av beslut som meddelats av invändningsenheterna, och inte att i första instans fatta beslut avseende en ny invändning. Att medge motsatsen skulle innebära att överklagandenämnden prövade en särskild begäran som har samband med nya rättsliga och faktiska omständigheter som inte omfattas av invändningsförfarandet, såsom detta har förelagts invändningsenheten och behandlats av denna (domarna i de ovan i punkt 69 nämnda målen PAM PLUVIAL, punkterna 37–39, och AMS Advanced Medical Services, punkterna 111–113). 71 Dessa skäl är tillämpliga, analogt, även när, såsom i förevarande fall, innehavaren av en gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom en ansökan om ogiltigförklaring i enlighet med den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 har rätt att begära att innehavaren av det äldre varumärket förebringar bevis för att han verkligen använt det varumärke som ligger till grund för denna ansökan. Det kan inte heller i detta sammanhang godtas att överklagandenämnden ska ta ställning till ett annat ärende än det som annulleringsenheten har bedömt, nämligen ett ärende som har större omfattning, eftersom det utökats med prejudicialfrågan huruvida det äldre kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring verkligen har använts. 72 Av det som anförts följer att sökanden i förevarande mål hade rätt att framställa en begäran vid annulleringsenheten om att intervenienten skulle förebringa bevisning för att det äldre varumärket verkligen hade använts. 73 Överklagandenämnden konstaterade i punkt 15 i det angripna beslutet endast att harmoniseringsbyrån inte var behörig att ifrågasätta huruvida det äldre varumärket var giltigt och att det ankom på sökanden, om denne ansåg att varumärket hade registrerats i strid med bestämmelserna i Markengesetz eller att det borde ogiltigförklaras på grund av att det inte hade använts, att framställa en ansökan om ogiltigförklaring av detta varumärke i enlighet med Robinson. 74 Det framgår emellertid ovan av punkterna 63–66 att denna anmärkning som överklagandenämnden gör i det angripna beslutet visserligen är korrekt i sig, men att den, i förevarande mål, inte är tillräcklig för att motivera avslag på en begäran om bevis för att det äldre kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning i enlighet med artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 verkligen använts. I den rättsordning som är tillämplig på det ifrågavarande äldre kännetecknet föreskrivs nämligen att om inte kännetecknet verkligen har använts har innehavaren inte rätt att hindra utomstående, och således innehavaren av den senare gemenskapsformgivning som är föremål för ansökan om ogiltigförklaring, att använda detta eller ett liknande kännetecken. 75 Det är av denna anledning som sökanden, som utgår från antagandet att den på ett korrekt sätt framställt begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen använts vid harmoniseringsbyrån, har hävdat att det angripna beslutet grundar sig på en felaktig rättstillämpning, i den mån överklagandenämnden inte prövade sökandens begäran. 76 Detta antagande är emellertid felaktigt. Sökandens yttrande till annulleringsenheten av den 22 juni 2006 över ansökan om ogiltigförklaring, vilket återfinns i harmoniseringsbyråns handlingar i ärendet och vilket har sänts till tribunalen i enlighet med artikel 133.3 i tribunalens rättegångsregler, innehåller, såsom intervenienten har anfört, inte någon uttrycklig begäran om att intervenienten ska förebringa bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts. Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts nämns inte ens i detta yttrande. 77 Det var inte förrän i den inlaga som innehåller sökandens motivering till överklagandet till överklagandenämnden som sökanden för första gången nämnde denna fråga. Sökanden har bekräftat detta under förhandlingen, vilket har noterats i protokollet från densamma. Även om den inlaga som innehåller sökandens motivering till överklagandet till överklagandenämnden skulle kunna tolkas så, att den innehåller en begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen använts, kan en sådan begäran som framställs för första gången vid överklagandenämnden inte prövas i sak och heller inte beaktas eller bedömas av överklagandenämnden. 78 Under dessa förhållanden kan talan heller inte vinna bifall på ifrågavarande grund. Den tredje grunden: Huruvida artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 har tillämpats felaktigt – Parternas argument 79 Sökanden har hävdat att även om harmoniseringsbyråns olika enheter gjorde en riktig tolkning av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002, tillämpade överklagandenämnden denna bestämmelse felaktigt, eftersom den inte gjorde någon bedömning av om risk för förväxling förelåg mellan den ifrågasatta formgivningen och det äldre varumärket, i likhet med den bedömning som fordras enligt rättspraxis vid tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009). 80 För det första försökte överklagandenämnden inte identifiera omsättningskretsen i det angripna beslutet. 81 För det andra beaktade överklagandenämnden inte det faktum att varumärken som utgörs av en form har mycket låg särskiljningsförmåga. Även om det äldre varumärket är giltigt, har det mycket låg särskiljningsförmåga. Detta ska beaktas vid bedömningen av huruvida risk för förväxling föreligger. 82 För det tredje gjorde överklagandenämnden inte någon helhetsjämförelse mellan det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen. I stället för att ange skälen till att annulleringsenhetens beslut var riktigt och göra en egen bedömning av det äldre varumärket, grundade överklagandenämnden sin bedömning på en beskrivning av detta varumärke och nöjde sig med att föra in en förteckning i punkt 17 i det angripna beslutet, vilken hade hämtats från annulleringsenhetens beslut och vilken omfattade fyra särdrag hos det äldre varumärket som återfanns även i den ifrågasatta formgivningen. Det är emellertid på intet sätt säkert att dessa fyra särdrag återfinns hos den ifrågasatta formgivningen. Det finns dessutom tio andra särdrag hos det äldre varumärket som inte återfinns i den ifrågasatta formgivningen och tio särdrag hos denna som inte återfinns i det äldre varumärket. 83 För det fjärde gjorde överklagandenämnden inte någon bedömning av om risk för förväxling förelåg i förevarande fall. Om tribunalen beslutade sig för att pröva denna fråga, skulle den finna att någon sådan risk inte föreligger med hänsyn till att det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga och med hänsyn till de skillnader som föreligger mellan det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen. 84 Sökanden har, under förhandlingen, gjort gällande att artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 endast skulle kunna tillämpas i förevarande mål om omsättningskretsen uppfattade den ifrågasatta formgivningen som ett särskiljande kännetecken. I det angripna beslutet prövade överklagandenämnden emellertid inte om så var fallet här. Sökanden har tillagt att även om denna anmärkning inte formellt uttrycktes i ansökan kan den inte anses vara ny, eftersom den har samband med förevarande grund. 85 Harmoniseringsbyrån har för det första hävdat att motiveringen i det angripna beslutet visserligen är kortfattad, men tillräcklig. Dessutom ska även motiveringen i annulleringsenhetens beslut beaktas. 86 För det andra återfinns de fyra särdragen hos det äldre varumärket, som angetts i punkt 17 i det angripna beslutet, verkligen i detta varumärke och utgör dess dominerande beståndsdelar. Dessa särdrag återfinns även i den ifrågasatta formgivningen. De skillnader mellan det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen som sökanden har angett innebär inte att dessa inte liknar varandra. 87 För det tredje gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den fastställde annulleringsenhetens beslut med avseende på förekomsten av risk för förväxling i förevarande mål, med hänsyn till att de ifrågavarande produkterna var identiska, att det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen liknar varandra och att omsättningskretsen, det vill säga allmänheten, inte är särskilt uppmärksam, eftersom de ifrågavarande produkterna är gängse konsumentvaror som har ett lågt pris. 88 För det fjärde är, i motsats till vad sökanden har hävdat, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga inte låg, utan åtminstone ”medelmåttig”. Även om det i praktiken är svårare att registrera ett tredimensionellt varumärke, kan särskiljningsförmågan hos ett sådant varumärke inte ifrågasättas sedan det väl registrerats. 89 För det femte framgår det av två domar från tyska domstolar i mål mellan sökanden och intervenienten att risk för förväxling föreligger i förevarande fall. 90 Intervenienten har hävdat att de fyra särdrag hos det äldre varumärket som angetts i punkt 17 i det angripna beslutet verkligen återfinns i den ifrågasatta formgivningen och är tillräckliga för att denna och det äldre varumärket ska anses likna varandra. Denna likhet påverkas emellertid inte av de beståndsdelar som skiljer sig åt och som sökanden har angett. Dessa beror på tekniska och funktionella krav. Dessutom är det äldre varumärkets särskiljningsförmåga inte låg med hänsyn till att varor som omfattas av detta varumärke finns på den tyska marknaden sedan lång tid tillbaka. I samband med tvister mellan parterna i Tyskland hade sökanden själv åberopat en marknadsundersökning som utvisade att intervenientens olika varumärken hade hög särskiljningsförmåga. 91 Med beaktande av att de ifrågavarande produkterna är identiska, att omsättningskretsen inte är särskilt uppmärksam, eftersom det är fråga om gängse konsumentvaror, att omsättningskretsen sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan två kännetecken som avser samma produkter samt att det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen liknar varandra ska risk för förväxling anses föreligga i förevarande fall. Det ska även beaktas att sökanden vid ett flertal tillfällen har gjort intrång i intervenientens äldre varumärken. Enligt tysk rättspraxis medför detta att det är motiverat att sökanden håller ett större ”avstånd” till dessa varumärken. 92 Intervenienten har dessutom åberopat ett oregistrerat varumärke som denne är innehavare av och som utgör skydd för dess skrivdon, 14 § andra avsnittet punkt 3 i Markengesetz, det ytterligare skydd som följer av de tyska bestämmelserna om illojal konkurrens och den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002. 93 Som svar på sökandens argument under förhandlingen, vilka sammanfattas ovan i punkt 84, har harmoniseringsbyrån och intervenienten angett att det är fråga om en ny grund som inte bygger på rättsliga och faktiska omständigheter som framkommit under förfarandet. Talan kan därför inte prövas på denna grund. – Tribunalens bedömning 94 Enligt lydelsen i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 får en gemenskapsformgivning förklaras ogiltig på ansökan från innehavaren av ett äldre särskiljande kännetecken om nämnda kännetecken används i en senare formgivning och om, bland annat, gemenskapsrätten eller den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på detta kännetecken ger kännetecknets rättighetshavare rätt att förbjuda sådan användning. 95 När det kännetecken som åberopas till stöd för en ogiltighetsgrund i enlighet med ovannämnda bestämmelse utgörs av ett äldre tyskt varumärke som visserligen inte är identiskt med den gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom ansökan om ogiltigförklaring, men är likt denna har, såsom ovan angetts, innehavaren av detta varumärke enligt 14 § andra avsnittet punkt 2 i Markengesetz rätt att förbjuda användning av kännetecknet i den senare gemenskapsformgivningen endast om det föreligger risk för förväxling hos allmänheten på grund av likheten mellan denna formgivning och det ifrågavarande varumärket och på grund av att de varor eller tjänster som omfattas av detta varumärke är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av den senare formgivningen. 96 Genom 14 § andra avsnittet punkt 2 i Markengesetz har artikel 5.1 b i direktiv 89/104 införlivats med tysk rätt och därför ska rättspraxis avseende den sistnämnda bestämmelsen beaktas vid tillämpningen av den förstnämnda. 97 Risk för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 föreligger om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (domstolens dom i det ovan i punkt 51 nämnda målet Hood, punkt 17, och av den 6 oktober 2005 i mål C‑120/04, Medion, REG 2005, s. I‑8551, punkt 26). 98 Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C‑251/95, SABEL, REG 1997, s. I‑6191, punkt 22, samt domen i det ovan i punkt 51 nämnda målet Hood, punkt 18, och domen i det ovan i punkt 97 nämnda målet Medion punkt 27). 99 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de ifrågavarande kännetecknens visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av kännetecknen är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke eller ett annat särskiljande kännetecken som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 98 nämnda målet SABEL, punkt 23, domen i det ovan i punkt 51 nämnda målet Hood, punkt 25, och domen i det ovan i punkt 97 nämnda målet Medion, punkt 28). 100 Tribunalen ska därför pröva om överklagandenämnden i förevarande fall tillämpade denna rättspraxis korrekt när den i det angripna beslutet fann att det förelåg risk för förväxling mellan det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen och att denna därför skulle ogiltigförklaras. Härvid ska även annulleringsenhetens beslut, vilket innehåller samma slutsats och vilket fastställdes av överklagandenämnden, beaktas. 101 Det faktum att överklagandenämnden har fastställt beslutet från den lägre instansen vid harmoniseringsbyrån i dess helhet innebär att detta beslut, liksom dess motivering, utgör en del av bakgrunden till överklagandenämndens beslut. Parterna känner till denna bakgrund, som gör det möjligt för rätten att fullt ut utöva sin lagenlighetskontroll vad gäller frågan huruvida överklagandenämndens bedömning är befogad (förstainstansrättens dom av den 9 juli 2008 i mål T‑304/06, Reber mot harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Benson) REG 2008, s. II‑1927, punkt 47, se även, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 21 november 2007 i mål T‑111/06, Murphy mot harmoniseringsbyrån – Lidl Stiftung (VITAL FIT), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 64). 102 Beträffande, för det första, den invändning som sökanden anförde under förhandlingen (se ovan punkt 84), erinrar tribunalen om att enligt artikel 48.2 första stycket i rättegångsreglerna får nya grunder inte åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet. 103 En grund som utgör en utvidgning av en grund som tidigare – direkt eller underförstått – har åberopats i ansökan och som har ett nära samband med denna grund kan emellertid prövas i sak (förstainstansrättens dom av den 3 maj 2007 i mål T‑219/04, Spanien mot kommissionen, REG 2007, s. II‑1323, punkt 46 och där angiven rättspraxis). 104 Detta gäller sökandens ovannämnda anmärkning som utgör en utvidgning av den tredje grunden och som, såsom sökanden har gjort gällande, har ett nära samband med denna grund. Denna anmärkning kan således prövas i sak. 105 I sak kan en ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning som grundar sig på den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 vinna bifall endast om det slås fast att omsättningskretsen anser att det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring används i den gemenskapsformgivning som avses med denna ansökan. 106 Om det slås fast att omsättningskretsen inte uppfattar att det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring används i den gemenskapsformgivning som avses med denna ansökan kan det uppenbarligen uteslutas att risk för förväxling föreligger. 107 I motsats till vad sökanden förefaller göra gällande är det inte nödvändigt att göra en separat bedömning av frågan huruvida omsättningskretsen uppfattar den gemenskapsformgivning som avses med ansökan om ogiltigförklaring som ett särskiljande kännetecken (se, för ett motsvarande synsätt och analogt, domstolens dom av den 10 april 2008 i mål Rodriguez, Carlson och Bryant, REG 2008, s. I‑2439, punkt 34). 108 För det andra är det ostridigt mellan parterna att de produkter som omfattas av det äldre varumärket är identiska med de produkter som den ifrågasatta formgivningen ska införlivas med, nämligen skrivdon. Eftersom dessa produkter är gängse konsumentvaror som i allmänhet har ett relativt lågt pris angår de samtliga konsumenter, vilket sökanden för övrigt inte har bestritt. Annulleringsenhetens hänvisning till ”allmänheten” (punkt 15 i annulleringsenhetens beslut) måste därför förstås så, att annulleringsenheten underförstått, men med säkerhet, fann att det är den stora allmänhetens, det vill säga genomsnittskonsumentens, uppfattning av det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen som ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling i förevarande mål (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 30 november 2004 i mål T‑173/03, Geddes mot harmoniseringsbyrån (NURSERYROOM), REG 2004, s. II‑4165, punkt 18). I det angripna beslutet ifrågasatte överklagandenämnden inte annulleringsenhetens bedömning i detta avseende. Eftersom det äldre varumärket hade registrerats i Tyskland är det dessutom den tyske genomsnittskonsumentens uppfattning som ska beaktas. 109 För det tredje gjorde annulleringsenheten en visuell jämförelse mellan det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen. I punkt 12 i sitt beslut identifierade annulleringsenheten fyra beståndsdelar i det äldre varumärkets form som var karakteristiska för detta. I punkt 13 i beslutet fann annulleringsenheten att den ifrågasatta formgivningen innefattade ett kännetecken som innehöll samtliga karakteristiska beståndsdelar i det äldre varumärket. Denna formgivning liknade därför det äldre varumärket. Annulleringsenheten ansåg vidare att den omständigheten att andra beståndsdelar, såsom flätverk och utsprång, hade lagts till i den ifrågasatta formgivningen inte utgjorde hinder när det gällde att identifiera de ovannämnda egenskaperna hos det äldre varumärket i denna formgivning. Överklagandenämnden godtog annulleringsenhetens överväganden i detta avseende och förde in dem i punkt 17 i det angripna beslutet. 110 Det var korrekt av harmoniseringsbyråns enheter att inte, i förevarande fall, göra en jämförelse i fonetiskt hänseende och heller inte en jämförelse i begreppsmässigt hänseende mellan det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen. För det första innehåller varken det äldre varumärket eller den ifrågasatta formgivningen något ordelement. De lämpar sig inte heller för en enkel och kort beskrivning i ord som kan ligga till grund för en fonetisk jämförelse. För det andra innehåller varken det äldre varumärket eller den ifrågasatta formgivningen någon hänvisning till något särskilt begrepp, varför det inte är möjligt att göra en jämförelse i begreppsmässigt hänseende. 111 Vad däremot gäller jämförelsen i visuellt hänseende mellan det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen, ska det först och främst konstateras att annulleringsenheten i punkt 4 i sitt beslut visserligen hänsyftar på att intervenienten hade åberopat andra kännetecken till stöd för sin ansökan om ogiltigförklaring. I den ovannämnda punkten nämnde annulleringsenheten emellertid endast det äldre varumärket, utan att ange om det var ett figurmärke eller ett tredimensionellt varumärke. I punkterna 12 och 13 i sitt beslut hänvisade annulleringsenheten dessutom till detta varumärkes ”tredimensionella form”. 112 Överklagandenämnden nämnde i punkt 2 i det angripna beslutet endast det äldre varumärket som det kännetecken som intervenienten hade åberopat till stöd för sin ansökan om ogiltigförklaring. 113 Det framgår emellertid av registreringsintyget för det äldre varumärket, som återfinns i handlingarna i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, att detta varumärke är ett figurmärke som består av den bild som återges ovan i punkt 29. Vid förhandlingen var samtliga parter i detta avseende ense om att det äldre varumärket, som är ett figurmärke, var det enda varumärke som harmoniseringsbyråns enheter beaktade vid prövningen av den omtvistade ogiltigförklaringen. Detta har noterats i förhandlingsprotokollet. 114 Eftersom det inte finns någon annan specificering i annulleringsenhetens beslut, kan hänvisningen däri till det äldre varumärkets ”tredimensionella form”, som vid första anblicken är paradoxal då det är fråga om ett figurmärke, endast leda till slutsatsen att annulleringsenheten, i stället för att bygga sitt avgörande på en jämförelse mellan den ifrågasatta formgivningen och det äldre varumärket, i sitt beslut gjorde en jämförelse mellan denna ifrågasatta formgivning och ett oidentifierat tredimensionellt varumärke. 115 Såsom framgår av handlingarna i ärendet vid harmoniseringsbyrån åberopade intervenienten till stöd för sin ansökan om ogiltigförklaring, förutom det äldre varumärket, bland annat ett tredimensionellt varumärke som registrerats i Tyskland under nummer 02911311 och som motsvarar den bild som återges ovan i punkt 29. 116 Överklagandenämnden korrigerade inte annulleringsenhetens beslut. Överklagandenämnden inskränkte sig såsom ovan angetts till att i punkt 17 i det angripna beslutet ange de särdrag som annulleringsenheten hade tillskrivit det äldre varumärket, men angav inte att annulleringsenheten av misstag hade hänvisat till ett tredimensionellt varumärke och inte till det äldre varumärket. Överklagandenämnden angav inte heller att även det äldre varumärket hade samma särdrag. 117 Härav följer att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att i det angripna beslutet grunda sin slutsats avseende huruvida risk för förväxling förelåg mellan den ifrågasatta formgivningen och det äldre varumärket på en jämförelse mellan denna formgivning och ett annat kännetecken än det äldre varumärket. Det angripna beslutet ska således ogiltigförklaras. 118 Denna slutsats påverkas inte av de argument som harmoniseringsbyrån har anfört under förhandlingen. Harmoniseringsbyrån har hävdat att en jämförelse mellan den ifrågasatta formgivningen och det äldre varumärket inte kan leda till något annat resultat än resultatet av jämförelsen mellan denna formgivning och ett tredimensionellt kännetecken som har en sådan form som den som återges på den bild som utgör det äldre varumärket. 119 Harmoniseringsbyrån har i synnerhet anfört dels att registreringsintyg för tredimensionella varumärken endast består av en tvådimensionell återgivning av dessa varumärken, dels att rättspraxis avseende huruvida ett tredimensionellt varumärke som utgörs av den avsedda varans utseende har särskiljningsförmåga även är relevant när det sökta varumärket är ett figurmärke som utgörs av denna varas form (domstolens dom av den 4 oktober 2007 i mål C‑144/06 P, Hanna mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I‑8109, punkt 38, och förstainstansrättens dom av den 21 oktober 2008 i mål T‑73/06, Cassegrain mot harmoniseringsbyrån (formen av en väska), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 22). 120 Prövningen av den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 ska grunda sig på omsättningskretsens uppfattning av det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för denna grund och på det helhetsintryck som detta kännetecken ger omsättningskretsen (se ovan punkt 99). 121 Omsättningskretsen uppfattar emellertid inte med nödvändighet ett tredimensionellt varumärke på samma sätt som ett figurmärke. I det förstnämnda fallet uppfattar omsättningskretsen ett gripbart föremål som kan undersökas från olika håll, men i det andra fallet ser den endast en bild. 122 Om två tredimensionella föremål liknar varandra kan det förvisso inte uteslutas att jämförelsen mellan ett av dessa och en bild av det andra kan leda till slutsatsen att de liknar varandra. Prövningen av den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 ska emellertid omfatta en jämförelse mellan den ifrågasatta gemenskapsformgivningen och det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för denna grund. 123 Det kan emellertid inte helt enkelt förutsättas att den ifrågasatta formgivningen och det kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring liknar varandra endast på grund av att denna formgivning liknar ett annat kännetecken, även om detta kännetecken liknar det kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring. 124 Harmoniseringsbyråns argument är således liktydigt med en begäran om att tribunalen själv ska göra den första jämförelsen mellan den ifrågasatta formgivningen och det äldre varumärket, eftersom vare sig annulleringsenheten eller överklagandenämnden gjorde någon sådan jämförelse. Det ankommer emellertid inte på tribunalen att avgöra frågor som harmoniseringsbyrån inte har prövat i sak (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T‑163/98. Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY‑DRY), REG 1999, s. II‑2383, punkt 51). 125 Den rättspraxis som harmoniseringsbyrån har åberopat kan inte leda till någon annan slutsats. I denna rättspraxis preciseras visserligen de kriterier som ska läggas till grund för bedömningen av ursprunglig särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009) hos ett figurkännetecken som utgörs av utseendet på den vara som avses. Denna rättspraxis innebär emellertid inte ett ifrågasättande av principen att den inneboende särskiljningsförmågan ska bedömas med hänsyn till omsättningskretsens uppfattning av det ifrågavarande kännetecknet i sig och inte av ett annat kännetecken (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 119 nämnda målet Hanna mot harmoniseringsbyrån, punkt 35, och domen i det ovan i punkt 119 nämnda målet Formen av en väska, punkterna 19 och 35). 126 Slutsatsen att det angripna beslutet grundar sig på en felaktig rättstillämpning och måste ogiltigförklaras påverkas inte heller av den omständigheten att sökanden inte uttryckligen har åberopat detta fel i samband med den tredje grunden. 127 I likhet med vad sökanden har anfört i sina argument med avseende på den andra grunden anser tribunalen att det äldre varumärket i själva verket är ett figurmärke. Under förhandlingen har sökanden för övrigt hävdat att harmoniseringsbyråns enheter under prövningen av risken för förväxling mellan den ifrågasatta formgivningen och det äldre varumärket av misstag hänvisade till ett annat varumärke än det äldre varumärket. 128 Eftersom sökanden har bestritt slutsatsen i det angripna beslutet att det äldre varumärket och den ifrågasatta formgivningen är tillräckligt lika varandra för att risk för förväxling ska anses föreligga, ankommer det på tribunalen att bedöma samtliga dimensioner i jämförelsen mellan nämna varumärke och nämnda formgivning. Denna jämförelse utgör nämligen grunden för slutsatsen. Tribunalen ska härvid framför allt kontrollera om harmoniseringsbyråns enheter verkligen jämförde den ifrågasatta formgivningen och det äldre varumärket. 129 Tribunalen kan, när den har att bedöma huruvida ett beslut av överklagandenämnden är lagenligt, inte vara bunden av en felaktig bedömning av de omständigheter som företagits av överklagandenämnden, eftersom denna bedömning utgör en del av den slutsats vars lagenlighet ifrågasätts vid tribunalen (domstolens dom av den 18 december 2008 i mål C‑16/06 P, Éditions Wilkinson mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I‑10053, punkt 48). 130 Tribunalen är, även om den enbart ska pröva tvisten i enlighet med de yrkanden som framställts av parterna, på vilka det ankommer att avgränsa tvisten, heller inte bunden enbart till de argument som parterna åberopat till stöd för sina yrkanden, med risk för att avgörandet annars skulle fattas på felaktiga rättsliga grunder (domstolens beslut av den 27 september 2004 i mål C‑470/02 P, UER/M6 m.fl., ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 69, och av den 13 juni 2006 i mål Anderson mot kommissionen, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 41). 131 Beträffande intervenientens argument som för det första avser det faktum att den är innehavare av ett oregistrerat tredimensionellt varumärke som liknar den ifrågasatta formgivningen, för det andra avser 14 § andra avsnittet punkt 3 i Markengesetz, för det tredje avser det ytterligare skydd som följer av de tyska bestämmelserna om illojal konkurrens och för det fjärde avser den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, är det tillräckligt att ange att detta, såsom framgår av punkt 19 i det angripna beslutet, är frågor som överklagandenämnden inte ansåg att det var nödvändigt att pröva i sak och som, såsom ovan angetts, inte kan prövas för första gången vid tribunalen. 132 Med beaktande av vad ovan anförts ska talan bifallas såvitt avser den tredje grunden. Det angripna beslutet ska därför ogiltigförklaras. 133 Sökandens intressen är tillräckligt väl tillvaratagna genom att det angripna beslutet ogiltigförklaras utan att målet återförvisas till annulleringsenheten (se, för ett motsvarande synsätt och analogt, domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet STREAMSERVE, punkt 72). Talan ska således inte bifallas på sökandens andra grund. Rättegångskostnader 134 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas. 135 Intervenienten har tappat målet och ska därför bära sina rättegångskostnader. Mot denna bakgrund beslutar tribunalen (femte avdelningen) följande: 1) Det beslut som tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade den 31 januari 2008 (ärende R 1352/2006–3) ogiltigförklaras. 2) Talan ogillas i övrigt. 3) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Beifa Group Co. Ltd, medan Schwan‑Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG ska bära sina rättegångskostnader. Vilaras Prek Ciucă Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 maj 2010. Underskrifter * Rättegångsspråk: engelska.