62015TJ0077 T‑77/1562015TJ0077EU:T:2016:22600011177T TRIBUNALENS DOM (fjärde avdelningen) den 20 april 2016 ( *1 ) ”EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket SkyTec — Det äldre nationella ordmärket SKY — Relativt registreringshinder — Rättighetsförlust till följd av passivitet — Artikel 54.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009” I mål T‑77/15, Tronios Group International BV , Breda (Nederländerna), företrätt av advokaterna Cook och Rogers, klagande, mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) , företrädd av S. Smith och A. Folliard‑Monguiral, båda i egenskap av ombud, motpart, varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var Sky plc , tidigare British Sky Broadcasting Group plc, Allen (Förenade kungariket), inledningsvis företrätt av West, solicitor, därefter av advokaterna Brown och Stewart, angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 28 november 2014 (ärende R 1681/2013-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan British Sky Broadcasting Group plc och Tronios Group International BV, meddelar TRIBUNALEN (fjärde avdelningen) sammansatt av ordföranden Lawrence samt domarna Kemp och Mcdaniel (referent), justitiesekreterare: E. Coulon, med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 12 februari 2015, med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 22 juni 2015, med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 12 juni 2015, med beaktande av beslutet av den 27 juli 2015 att inte tillåta någon replik, med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna, följande Dom ( 1 ) Bakgrund till tvisten 1 Klaganden, Tronios Group International BV, ingav den 18 november 1999 en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ( EGT L 11, s. 1 ; Svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatta av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ( EUT L 78, s. 1 )). 2 Det sökta varumärket utgörs av EU-ordmärket SkyTec (nedan kallat det omstridda varumärket). 3 Kännetecknet SkyTec registrerades som EU-varumärke den 2 maj 2001 under nummer 001386812. 4 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9 och 11 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, vad avser klass 9, följande beskrivning: ”Apparater för upptagning, inspelning, sändning, behandling och återgivning av elektriska och elektromagnetiska signaler samt mikrofoner och sladdlösa system, mikrofoner; skivspelare, CD och DVD, apparater för inspelning av CD- och DVD-skivor; kablar, anslutnings- och kontaktkablar; apparater för behandling av digitalt och analogt ljud, förstärkare med liten och stor effekt; högtalare, högtalaranläggningar och tillbehör”. 5 Registreringen av det omstridda varumärket förnyades den 19 november 2009 och det förnyade EU-varumärket publicerades i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 2009/047, av den 25 november 2009. 6 Den 23 mars 2007 inkom British Sky Broadcasting Group plc (nedan kallat BSkyB), som var den rättsliga föregångaren till intervenienten Sky plc, med en ansökan, enligt artikel 50.1 a i förordning nr 40/94, om upphävande av det omstridda varumärket. Den 2 april 2007 framlade klaganden bevis för bruk av det omstridda varumärket. Genom beslut av den 11 juli 2008 fastställde annulleringsenheten att det omstridda varumärket hade tagits i verkligt bruk och avslog ansökan om upphävande. Detta beslut har vunnit laga kraft. 7 Den 21 mars 2012 ingav BSkyB en ansökan om att det omstridda varumärket skulle ogiltigförklaras, med stöd av artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b och 8.5 i nämnda förordning, samt artikel 53.1 c, jämförd med artikel 8.4 i samma förordning, i den mån som nämnda varumärke hade registrerats för varor som omfattas av klass 9, såsom de beskrivs i punkt 4 ovan. 8 Till stöd för sin ansökan om ogiltighetsförklaring åberopade BSkyB bland annat det äldre EU-ordmärket SKY, registrerat den 24 september 1998 och förnyat till och med den 1 april 2016 under nummer 126425, samt det äldre brittiska ordmärket SKY, registrerat den 18 april 1995 och förnyat till och med den 7 november 2015 under referensnumret 2044507B. Dessa varumärken har registrerats för varor och tjänster som omfattas av klasserna 9, 38 och 41. 9 De varor som omfattas av klass 9, vilka avses av det äldre brittiska varumärket, motsvarar följande beskrivning: ”Apparater och redskap för radio, television, inspelning av ljud, återgivning av ljud, för telekommunikation, signalering, kontroll (besiktning), optiska försök (med undantag för medicinska försök) och undervisning; program som spelats in för television och för radio; datorer; dataprogram; band, skivor och magnetfiler; kassettband och filmkassetter, samtliga avsedda att användas med ovannämnda band; kodade kort; tomma och förinspelade kassettband, band och film- och videokassetter; cd-skivor; grammofonskivor; antenner för radiosignaler; laserskivor för inspelning av ljud eller bilder; apparater för avkodning av kodade signaler; videoprojektorer, videobildskärmar; solglasögon; elektroniska spel och dataspel; interaktiva elektroniska spel och dataspel; delar till samtliga ovannämnda varor; samtliga ingående i klass 9”. 10 Genom beslut av den 28 juni 2013 biföll annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket med stöd av artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning, och ogiltigförklarade delvis det omstridda varumärket i den mån som det hade registrerats för de berörda varorna vilka ingick i klass 9. 11 Klaganden överklagade annulleringsenhetens beslut till EUIPO den 27 augusti 2013 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009. 12 Genom beslut av den 28 november 2014 (nedan kallat det överklagade beslutet) fastställde EUIPO:s fjärde överklagandenämnd annulleringsenhetens beslut och ogillade överklagandet. 13 I det överklagade beslutet avslog överklagandenämnden den invändning om rättighetsförlust till följd av passivitet, i den mening som avses i artikel 54.2 i förordning nr 207/2009, som klaganden hade framställt mot ansökan om ogiltighetsförklaring. Klaganden hade inte visat att BSkyB, när nämnda ansökan ingavs den 21 mars 2012, kände till att det omstridda varumärket var i bruk sedan mer än fem år. Klaganden hade nämligen lagt fram de första bevisen för detta bruk den 2 april 2007, i samband med upphävandeförfarandet (punkterna 15–25 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden fastställde vidare att det förelåg risk för förväxling mellan det omstridda varumärket och det äldre brittiska varumärket (nedan kallade de motstående varumärkena) med avseende på de varor som omfattas av klass 9, i den mening som avses i artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning, utan att undersöka övriga ogiltighetsgrunder och de andra äldre rättigheter vilka låg till grund för ansökan om ogiltighetsförklaring (punkterna 26–45 i det överklagade beslutet). Parternas yrkanden 14 Klaganden har yrkat att tribunalen ska — upphäva det överklagade beslutet, — avslå ansökan om ogiltighetsförklaring, och — förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna i förfarandet vid EUIPO. 15 EUIPO har yrkat att tribunalen ska — fastställa att ansökan om ogiltighetsförklaring helt saknar grund, och — förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna. 16 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska — ogilla överklagandet, och — fastställa det överklagade beslutet. Rättslig bedömning 17 Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat två grunder. Den ena grunden avser ett åsidosättande av artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 och den andra grunden avser en oriktig bedömning av risken för förväxling i den mening som avses i artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning. Den första grunden: Åsidosättande av artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 18 Klaganden har bestritt överklagandenämndens fastställelse av att BSkyB, före den 21 mars 2007, inte kände till att det omstridda varumärket var i bruk, i den mening som avses i artikel 54.2 i förordning nr 207/2009, och först fick kännedom om detta bruk den 2 april 2007. 19 Klaganden har i sak gjort gällande att det omstridda varumärket, fram till den tidpunkt då ansökan om ogiltighetsförklaring ingavs, redan hade varit föremål för konstant verkligt bruk i Europeiska unionens medlemsstater, inklusive i Förenade kungariket, sedan år 1998 och således hade existerat vid sidan om BSkyB:s äldre varumärken i ungefär 14 år. Enligt klaganden ska denna tidsperiod minskas till ungefär elva år om man beaktar tidsperioden mellan registreringen som EU-varumärke den 2 maj 2001 och ingivandet av ansökan om ogiltighetsförklaring den 21 mars 2012, vilken grundade sig på risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. BSkyB ska emellertid inte tidigare ha bedömt att denna risk utgjorde ett tillräckligt skäl vare sig för att vidta rättsliga åtgärder eller för att inge en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket, antingen efter ansökan om upphävande av den 23 mars 2007 eller efter den 2 april 2007, det vill säga när klaganden hade inkommit med bevis för bruk av märket och när BSkyB i alla händelser hade fått kännedom om nämnda bruk. I förevarande fall är följaktligen villkoren i artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 uppfyllda. Klaganden har preciserat att det i och för sig i princip ankommer på klaganden att bevisa att BSkyB kände till att det omstridda varumärket var i bruk. Det är emellertid mycket svårt eller till och med omöjligt för klaganden att förete sådan bevisning vilken avser BSkyB:s interna sfär. Denna bevisning, eller en presumtion för att sådan kännedom förelåg, kan emellertid också grundas på objektiva omständigheter, såsom en affärsrelation eller ett bevisat nära konkurrensförhållande, till exempel genom samtida presentation på samma mässa av varor och tjänster som avses av de motstående varumärkena. Klaganden har åberopat många uppgifter och omständigheter – bland annat vid EUIPO – och av dessa kan slutsatsen dras att BSkyB måste ha känt till det omstridda varumärket. [utelämnas] 27 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument och yrkat att den första grunden ska avslås. I detta sammanhang har intervenienten anfört att den bevisning som klaganden åberopat för första gången vid tribunalen ska avvisas såsom otillåten bevisning. 28 Tribunalen erinrar om att det är utrett att klaganden åberopade de första bevisen för bruk av det omstridda varumärket den 2 april 2007, efter det att BSkyB den 23 mars 2007 hade ansökt om upphävande av nämnda varumärke. BSkyB ingav dessutom en ansökan om ogiltighetsförklaring den 21 mars 2012, det vill säga inom en femårsfrist från det att bevis för bruk hade åberopats för första gången. 29 Parterna är emellertid oense i frågan huruvida det mot BSkyB kan göras gällande att fristen för att göra gällande rättighetsförlust till följd av passivitet har löpt ut enligt artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 med anledning av att nämnda företag i vart fall före den 21 mars 2007 kände till att det omstridda varumärket var i bruk. 30 Tribunalen erinrar om att det enligt fast rättspraxis krävs att fyra villkor är uppfyllda för att fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet ska börja löpa, i de fall det föreligger användning av ett yngre varumärke som antingen är identiskt med det äldre varumärket eller som är så likt detta att det finns risk för förväxling. För det första måste det yngre varumärket vara registrerat, för det andra måste innehavaren av det yngre varumärket ha gjort ansökan i god tro, för det tredje måste varumärket användas i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat och slutligen, för det fjärde, måste innehavaren av det äldre varumärket ha varit medveten om användningen av detta varumärke efter dess registrering (dom av den 28 juni 2012, Barrett och I Harvey/harmoniseringskontoret – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑134/09 , EU:T:2012:328 , punkt 30 , och dom av den 23 oktober 2013, SFC Jardibric/harmoniseringskontoret – Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T‑417/12 , EU:Williams , punkt 19 ; se även, analogt, dom av den 22 september 2011, Kennedy, C‑482/09 , REU, EU:C:2011:605 , punkterna 54 och 56 – 58 ). 31 Av denna rättspraxis följer också att artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 utgör en sanktionsåtgärd gentemot de innehavare av äldre varumärken som förhållit sig passiva till att ett yngre EU-varumärke använts under en sammanhängande femårsperiod, men som varit medvetna om denna användning, genom att de går miste om rätten att ansöka om ogiltighetsförklaring av och framställa invändningar mot detta varumärke. Denna bestämmelse syftar sålunda till att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria. Detta syfte förutsätter att innehavaren av ett äldre varumärke, för att bevara denna grundläggande funktion, kan motsätta sig bruk av ett yngre varumärke som är identiskt med eller liknar det äldre varumärket. Det är nämligen endast från den tidpunkt då innehavaren av det äldre varumärket känner till bruket av det yngre EU-varumärket som han eller hon kan välja att inte tolerera detta bruk och motsätta sig detsamma eller ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket, varvid tidsfristen för rättighetsförlust till följd av passivitet börjar löpa (se, för ett liknande resonemang, dom Smith 1952, punkt 30 ovan, EU:T:2012:328 , punkterna 32 och 33 , och dom AQUA FLOW, punkt 30 ovan, EU:T:2013:550 , punkterna 20 och 21 ; se även, för ett liknande resonemang och analogt, dom Kennedy, punkt 30 ovan, EU:C:2011:605 , punkterna 46 - 48 ). 32 En teleologisk tolkning av artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 ger således vid handen att den relevanta tidpunkten vid beräkningen av när fristen för rättighetsförlust börjar löpa är den tidpunkt då vederbörande blev medveten om att det yngre varumärket använts (se, för ett liknande resonemang, dom Smith 1952, punkt 30 ovan, EU:T:2012:328 , punkt 33 ). 33 På samma sätt kräver denna tolkning, såsom överklagandenämnden helt korrekt konstaterat i punkt 22 i det överklagade beslutet, att innehavaren av det yngre varumärket framlägger bevis för att innehavaren av det äldre varumärket var faktiskt medveten om att det förstnämnda varumärket används, varvid avsaknad av sådan medvetenhet innebär att innehavaren av det äldre varumärket inte kan motsätta sig användning av det yngre varumärket. Såsom EUIPO har gjort gällande är det nämligen nödvändigt att beakta den analoga regel om rättighetsförlust till följd av passivitet som avses i artikel 9.1 i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ( EGT L 40 , 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilken ersatts av artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ( EUT L 299, s. 25 ), med avseende på vilken det elfte skälet i nämnda direktiv (skäl 12 i direktiv 2008/95) preciserar att detta skäl för rättighetsförlust är tillämpligt när innehavaren av det äldre varumärket ”i vetskap därom har tillåtit användning … under en längre tid”, det vill säga ”avsiktligen” eller ”med full kännedom om omständigheterna” (se, för ett liknande resonemang, dom Kennedy, punkt 30 ovan, EU:C:2011:605 , punkterna 46 och 47 , och generaladvokaten Trstenjaks förslag till avgörande i målet Kennedy, C‑482/09 , REU, EU:C:2011:46 , punkt 82 ). Tribunalen konstaterar att denna bedömning är tillämplig med nödvändig anpassning på artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 vars lydelse motsvarar lydelsen av artikel 9.1 i direktiven 89/104 och 2008/95. 34 Tribunalen kan därför inte godta klagandens argument att det räcker att bevisa att BSkyB möjligen var medvetet om användningen av det omstridda varumärket eller att presentera samstämmiga indicier på grundval av vilka det kan presumeras att sådan medvetenhet var för handen. 35 Tribunalen ska emellertid undersöka huruvida klaganden likväl har visat att BSkyB, senast den 21 mars 2007, var faktiskt medvetet om användningen av det omstridda varumärket. 36 Till att börja med ska tribunalen, såsom intervenienten med rätta har yrkat, avvisa de bilagor till överklagandet som klaganden åberopade för första gången vid tribunalen. Det följer nämligen av artikel 65.2 i förordning nr 207/2009 att tribunalen ska pröva lagligheten av överklagandenämndernas beslut genom att kontrollera nämndernas tillämpning av unionsrätten utifrån bland annat de faktiska omständigheter som åberopats vid överklagandenämnderna. Faktiska omständigheter som parterna inte har åberopat vid EUIPO:s enheter kan sålunda inte längre åberopas i samband med överklagandet till tribunalen, och tribunalen får inte göra någon omprövning av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen, utom vad avser sakförhållanden som EUIPO:s enheter borde ha prövat på eget initiativ enligt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 november 2011, LG Electronics/harmoniseringskontoret, C‑88/11 P , EU:C:2011:727 , punkterna 23 – 26 och där angiven rättspraxis, dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04 , REG, EU:T:2005:420 , punkt 19 , och dom av den 12 december 2014, Wilo/harmoniseringskontoret (Pioneering for You), T‑601/13 , EU:T:2014:1067 , punkt 12 ). I föreliggande fall ligger de nya faktiska omständigheter och bevis som åberopats av klaganden – inklusive uppgifter om omsättning samt kataloger, inom klagandens egen ansvarhetssfär, och klaganden har inte gjort gällande att EUIPO borde ha prövat dem på eget initiativ. Dessa omständigheter kan således inte påverka lagligheten av det överklagade beslutet och de ska avvisas. Det saknas därvid anledning att pröva deras bevisvärde. 37 Tribunalen konstaterar dessutom att överklagandenämnden gjorde en korrekt värdering av den bevisning som klaganden åberopade vid EUIPO (punkterna 21 och 22 i det överklagade beslutet). Det ankom därvid på klaganden att visa att BSkyB var faktiskt medvetet om användningen av det omstridda varumärket, och inte bara att bolaget var medvetet om registreringen av nämnda varumärke (se punkt 30 ovan). Klaganden har emellertid med sina argument försökt visa att BSkyB var faktiskt medvetet om sådan användning just redan på grund av att det var styrkt att BSkyB var medvetet om registreringen av det omstridda varumärket eller på grund av vissa indicier, utifrån vilka det enligt klaganden kunde presumeras att BSkyB var medvetet på detta sätt. Ett sådant indicium utgjordes av den proaktiva strategi som BSkyB hade utvecklat för att skydda sina varumärken mot identiska eller liknande varumärken innehållande beståndsdelen ”sky”. [utelämnas] 44 Tribunalen finner således att överklagandenämnden gjorde en korrekt bedömning då den i punkt 22 i det överklagade beslutet fann att den bevisning som klaganden hade åberopat vid EUIPO – trots att den visade att det omstridda varumärket hade använts i viss utsträckning – inte styrkte att BSkyB faktiskt var medvetet om denna användning före den 21 mars 2007. [utelämnas] 47 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den första grunden. Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning [utelämnas] 62 Följaktligen finner tribunalen att klaganden inte heller kan vinna framgång med den andra grunden om ett åsidosättande av artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning. 63 Med beaktande av EUIPO:s yrkande – vilket torde förstås på så sätt att tribunalen ska bekräfta lagligheten av det överklagade beslutet (se punkt 63 i svarsskrivelsen) – och med beaktande av intervenientens yrkande, finner tribunalen att överklagandet ska ogillas i sin helhet. Rättegångskostnader 64 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. 65 EUIPO har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s yrkande bifallas. 66 Intervenienten har inte framställt några yrkanden om rättegångskostnader och ska därför bära sina egna rättegångskostnader i enlighet med artikel 138.3 i rättegångsreglerna. Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (fjärde avdelningen) följande: 1) Överklagandet ogillas. 2) Tronios Group International BV ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). 3) Sky plc ska bära sina egna rättegångskostnader. Singh Kreuschitz Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 20 april 2016. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: nederländska. ( 1 ) Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.