62019CJ0684 DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen) den 2 juli 2020 ( *1 ) ”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 5.1 – Användning i näringsverksamhet av ett kännetecken som är identiskt med eller som liknar annans varumärke, med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket är registrerat – Räckvidden av uttrycket ’använda’ – Annons som lagts upp på en webbplats efter beställning av en person som bedriver näringsverksamhet, vilken senare återgetts på andra webbplatser” I mål C‑684/19, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Garcia (Regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland) genom beslut av den 9 september 2019, som inkom till domstolen den 17 september 2019, i målet mk advokaten GbR mot MBK Rechtsanwälte GbR, meddelar DOMSTOLEN (tionde avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden I. Jarukaitis samt domarna M. Ilešič (referent) och Ramirez, generaladvokat: M. Szpunar, justitiesekreterare: A. Clark, efter det skriftliga förfarandet, med beaktande av de yttranden som avgetts av: – MBK Wilkins GbR, genom M. Boden, Rechtsanwalt, – Tysklands regering, genom Warner, Benson och Jones, samtliga i egenskap av ombud, – Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier och W. Mölls, båda i egenskap av ombud, med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande, följande Dom 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ( EUT L 299, 2008, s. 25 ). 2 Begäran har framställts i ett mål mellan mk advokaten GbR och MBK Rechtsanwälte GbR, angående ett förbud för mk advokaten att använda bokstavskombinationen ”mbk” i näringsverksamhet. Tillämpliga bestämmelser 3 Artikel 5 i direktiv 2008/95 har följande lydelse: ”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket. 2. En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. 3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda får bland annat följande förbjudas: a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning. b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet. c) Att importera eller exportera varor under tecknet. d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam. …” 4 Direktiv 2008/95 har med verkan från och med den 15 januari 2019 upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ( EUT L 336, 2015, s. 1 ). Innehållet i artikel 5 i direktiv 2008/95 återfinns numera, i ändrad lydelse, i artikel 10 i direktiv 2015/2436. Med hänsyn till tidpunkten för omständigheterna i det nationella målet ska dock förevarande begäran om förhandsavgörande prövas mot bakgrund av direktiv 2008/95. Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan 5 Advokatbolaget MBK Rechtsanwälte, i Mönchengladbach (Tyskland), är innehavare av ett tyskt varumärke bestående av dess firma ”MBK Wilkins”. Detta varumärke är registrerat för juridiska tjänster. 6 mk advokaten i Kleve (Tyskland) är också ett advokatbolag. Detta bolag bedrev inledningsvis verksamhet under firman ”mbk rechtsanwälte” och under motsvarande firma på nederländska, ”mbk advokaten”. Efter det att MBK Wilkins hade väckt talan om varumärkesintrång förbjöd Landgericht Düsseldorf (Regionala domstolen i Düsseldorf, Tyskland) emellertid i ett beslut av den 17 oktober 2016 mk advokaten att vid vite använda bokstavskombinationen ”mbk” i näringsverksamhet för juridiska tjänster. Beslutet har vunnit laga kraft. 7 Det visade sig senare att vid användningen av den sökmotor som tillhandahålls av Google leder en sökning av uttrycket ”mbk Wilkins” till flera webbplatser för företagssökningar, såsom Rivera, som visade en annons för mk advokatens juridiska tjänster. 8 MBK Wilkins ansåg att det därigenom var visat att det förbud som hade meddelats av Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala domstol) inte hade iakttagits och ansökte därför hos den domstolen om att mk advokaten skulle åläggas vite. 9 mk advokaten hävdade beträffande annonserna på internet att det enda initiativ som bolaget hade gjort var anmäla sig till onlinekatalogen Das Örtliche och att bolaget efter Landgericht Düsseldorfs (Düsseldorfs regionala domstol) beslut av den 17 oktober 2016 hade återkallat de uppgifter i onlinekatalogen som avsåg bokstavskombinationen ”mbk”. Enligt mk advokaten hade bolaget inte några andra skyldigheter, eftersom det aldrig hade begärt att finnas på några andra webbplatser. 10 Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala domstol) biföll MBK Burch yrkande. Den domstolen konstaterade att den annons som lagts ut på nätet på de aktuella webbplatserna gynnade mk advokaten och att den grundade sig på den annons som bolaget hade låtit placera i onlinekatalogen Das Örtliche . mk advokaten ålades vite, eftersom bolaget efter beslutet av den 17 oktober 2016 hade nöjt sig med att avlägsna den annons som förekommit i denna katalog. 11 mk advokaten överklagade detta beslut till den hänskjutande domstolen, Garcia (Düsseldorfs regionala överdomstol, Tyskland). 12 Den domstolen anser att utgången i målet är beroende av tolkningen av artikel 5.1 i direktiv 2008/95. 13 Den hänskjutande domstolen har förklarat att det följer av fast tysk rättspraxis att när en annons på en webbplats kränker annans rättigheter, ska den person som har beställt annonsen inte bara se till att annonsen ta ned från webbplatsen, utan även kontrollera, med hjälp av sedvanliga sökmotorer, att andra webbplatser inte har återgett annonsen och, om så är fallet, göra ett allvarligt menat försök att radera dessa efterföljande hänvisningar till annonsen. 14 Denna rättspraxis grundar sig på övervägandet att varje visning av annonsen gynnar den person vars varor eller tjänster sålunda marknadsförs. Det ankommer följaktligen på personen i fråga att vid intrång i annans rättighet vidta de åtgärder som krävs för att se till att annonsen fullständigt tas bort från internet. 15 Den hänskjutande domstolen hyser tvivel om huruvida denna tyska rättspraxis är förenlig med de principer som följer av domen av den 3 mars 2016, Daimler ( C‑179/15 , EU:C:2016:134 ), eftersom EU-domstolen där tillämpade ett annat synsätt när det gäller annonser som gör intrång i annans varumärke. Detta synsätt skulle kunna vara överförbart på det mål som är anhängigt vid den hänskjutande domstolen. 16 I det mål som avgjordes genom den domen från EU-domstolen hade visserligen den annons som var föremål för tvisten i det nationella målet till att börja med varit tillåten, medan den annons som mk advokaten hade beställt för att läggas ut på internet redan från början gjorde intrång i annans varumärke. Det framgår emellertid inte tydligt vilken relevans denna skillnad har för tolkningen av uttrycket ”använda”, i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95. 17 Mot denna bakgrund beslutade Garcia (Regionala överdomstolen i Düsseldorf) att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen: ”Om tredje man är angiven i ett omnämnande som har offentliggjorts på en webbplats och som innehåller ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke, ska denna tredje man i så fall anses använda sig av varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95 i de fall då omnämnandet inte har lagts upp där av denna tredje man, utan hämtats av webbplatsoperatören från ett annat omnämnande, som tredje man har lagt upp på ett sätt som innebär intrång i varumärket?” Prövning av tolkningsfrågan 18 Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att en person som bedriver näringsverksamhet och som på en webbplats har placerat en annons som utgör intrång i annans varumärke, använder det kännetecken som är identiskt med nämnda varumärke när operatörer som driver andra webbplatser återger annonsen genom att lägga ut den på internet på dessa webbplatser. 19 Domstolen erinrar inledningsvis om att det utgör användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar annans varumärke när varor eller tjänster utbjuds till försäljning under detta kännetecken eller när kännetecknet används för att göra reklam för dessa varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C‑236/08–C‑238/08 , EU:C:2010:159 , punkterna 45 och 61 och där angiven rättspraxis). 20 Det följer dessutom av fast rättspraxis att det föreligger sådan användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar annans varumärke när detta kännetecken, som en annonsör väljer som sökord i en söktjänst på Internet, är det medel som annonsören använder för att visa sin annons, även när kännetecknet inte förekommer i själva annonsen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C‑323/09 , EU:C:2011:604 , punkterna 30 och 31 och där angiven rättspraxis). 21 När en person som bedriver näringsverksamhet hos en operatör som driver en söktjänstwebbplats beställer en annons vars visning innehåller eller föranleds av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar annans varumärke, ska vederbörande anses använda sig av kännetecknet, i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C‑179/15 , EU:C:2016:134 , punkterna 29 och 30 ). 22 Nämnda person kan däremot inte hållas ansvarig enligt artikel 5.1 i direktiv 2008/95 för andra näringsidkares självständiga handlingar, såsom de handlingar som utförs av operatörer som driver söktjänstwebbplatser och med vilka personen varken har något direkt eller indirekt förhållande och som inte handlar på personens uppdrag eller för dennes räkning, utan handlar på eget initiativ och i eget namn (se, analogt, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C‑179/15 , EU:C:2016:134 , punkterna 36 och 37 ). 23 Uttrycket ”använda” i artikel 5.1 i direktiv 2008/95 förutsätter nämligen ett aktivt handlande och direkt eller indirekt kontroll över den handling som utgör användning. Så är inte fallet om handlingen utförs av en oberoende näringsidkare utan annonsörens samtycke (dom av den 3 mars 2016, Daimler, C‑179/15 , EU:C:2016:134 , punkt 39 ). 24 Denna bestämmelse kan således inte tolkas så, att en person, oberoende av sitt handlande, kan anses ha använt ett kännetecken som är identiskt med eller liknar annans varumärke enbart av det skälet att användningen eventuellt kan medföra en ekonomisk fördel för vederbörande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C‑179/15 , EU:C:2016:134 , punkt 42 ). 25 I enlighet med denna praxis från EU-domstolen är det i förevarande fall på den hänskjutande domstolen som det ankommer att pröva huruvida det är mk advokatens handlande, inom ramen för ett direkt eller indirekt förhållande mellan mk advokaten och operatörerna av de aktuella webbplatserna, som lett till att dessa operatörer lagt ut annonsen på nätet på mk advokatens beställning och för dess räkning. Är något sådant handlande inte för handen, kan MBK Rechtsanwälte inte väcka talan mot mk advokaten med stöd av den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2008/95 på grund av att annonsen lagts upp på andra webbplatser än webbplatsen för företagsregistret Das Örtliche . 26 Detta skulle inte påverka inte möjligheten för MBK Rechtsanwälte att, i förekommande fall, med stöd av nationell rätt yrka att mk advokaten återbördar ekonomiska fördelar eller att vidta åtgärder mot operatörerna av de aktuella webbplatserna (se, analogt, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C‑179/15 , EU:C:2016:134 , punkt 43 ). 27 I det sistnämnda avseendet påpekar domstolen att för det fall webbplatsoperatörer på eget initiativ och i eget namn återger en annons, kan det inte anses att den näringsidkare vars varor eller tjänster sålunda marknadsförs är deras kund. Följaktligen är inte domstolens praxis enligt vilken en operatör som driver en söktjänstwebbplats inte själv använder kännetecken som är identiska med eller liknar annans varumärken, vilka ingår i kundernas annonser eller används som medel för att visa annonserna (se, bland annat, dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C‑236/08–C‑238/08 , EU:C:2010:159 , punkt 56 , och dom av den 2 april 2020, Rivera, Smith , EU:C:2020:267 , punkterna 39 och 40 ), tillämplig i ett sådant fall. 28 I ett sådant fall använder sig, i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95, dessa webbplatsoperatörer av de kännetecken som är identiska med eller liknar någon annans varumärke, vilka ingår i de försäljningserbjudanden eller de annonser som de visar eller som används som medel för att visa dessa annonser (se, analogt, dom av den 2 april 2020, Rivera, Smith , EU:C:2020:267 , punkt 48 ). Varumärkesinnehavarna kan således väcka talan mot dessa operatörer med stöd av den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1, när dessa erbjudanden eller annonser marknadsför varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärkena är registrerade. 29 En sådan tolkning av denna bestämmelse är förenlig med dess syfte, vilket är att ge varumärkesinnehavaren ett rättsligt instrument som gör det möjligt för denne att förbjuda, och således att få att upphöra, all användning av varumärket som tredje man gör utan innehavarens samtycke (dom av den 2 april 2020, Rivera, Smith , EU:C:2020:267 , punkt 38 ). 30 Vad slutligen gäller den omständigheten, som det erinrats om i beslutet om hänskjutande, att i det mål som avgjordes genom domen av den 3 mars 2016, Daimler ( C‑179/15 , EU:C:2016:134 ) var den annons som gjorde intrång i annans varumärke ursprungligen tillåten, medan den annons som är aktuell i det nationella målet redan från början utgjorde intrång i annans varumärke, räcker det att konstatera följande. Denna omständighet saknar betydelse med avseende på den enda fråga som är föremål för prövning inom ramen för förevarande begäran om förhandsavgörande, vilken är att avgöra vem som är den som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar annans varumärke vid återgivning av en annons som innebär intrång i detta varumärke. 31 Mot bakgrund av det anförda ska den ställda frågan besvaras enligt följande. Artikel 5.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att en person som bedriver näringsverksamhet och som på en webbplats har placerat en annons som utgör intrång i annans varumärke, inte använder det kännetecken som är identiskt med nämnda varumärke när operatörer som driver andra webbplatser återger annonsen genom att, på eget initiativ och i eget namn, lägga ut den på internet på dessa webbplatser. Rättegångskostnader 32 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande: Artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att en person som bedriver näringsverksamhet och som på en webbplats har placerat en annons som utgör intrång i annans varumärke, inte använder det kännetecken som är identiskt med nämnda varumärke när operatörer som driver andra webbplatser återger annonsen genom att, på eget initiativ och i eget namn, lägga ut den på internet på dessa webbplatser. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: tyska.