TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen) den 25 mars 2010 ( * ) ”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärken av figurmärkena Lee och Golden Eagle Deluxe – Äldre internationella och nationella figurmärken som föreställer en mugg och kaffebönor – Relativt registreringshinder – Känneteckenslikhet – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)” I de förenade målen T‑5/08–T‑7/08, Société des produits Nestlé SA, Vevey (Schweiz), företrätt av advokaten Miller, sökande, mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) , företrädd av Hammond, i egenskap av ombud, svarande, varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var Master Beverage Industries Pte Ltd, Singapore (Singapore), företrätt av advokaterna N. Hill, Harris och Ponce, angående talan mot tre beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 oktober 2007 (ärende R 563/2006‑2, R 568/2006‑2 och R 1312/2006‑2) om invändningsförfaranden mellan Société des produits Nestlé SA och Master Beverage Industries Pte Ltd, meddelar TRIBUNALEN (åttonde avdelningen) sammansatt av ordföranden Hogan, samt domarna S. Papasavvas och Summers (referent), justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner, med beaktande av ansökningarna som inkom till tribunalens kansli den 4 januari 2008, med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 27 juni 2008, med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 30 juni 2008, med beaktande av beslutet av den 23 maj 2008 om förening av målen T‑5/08, Russell och T‑7/08, efter förhandlingen den 30 april 2009, följande Dom Bakgrund till tvisten 1 Intervenienten, Master Beverage Industries Pte Ltd, ingav den 7 maj 2003 tre ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)). 2 De tre sökta varumärkena (nedan tillsammans kallade de sökta varumärkena) utgörs av nedanstående figurkännetecken: – I mål T‑5/08 (ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 3157005), kännetecknet Golden Eagle i ljusbrunt, mörkbrunt, rött, gult, guld, vitt, silver och blått (nedan kallat det sökta varumärket nr 1), med följande utseende: – I mål T‑6/08 (ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 3156924), kännetecknet Golden Eagle Deluxe i mörkbrunt, ljusbrunt, rött, guld, vitt och gult (nedan kallat det sökta varumärket nr 2), med följande utseende: – I mål T‑7/08 (ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 3157534), kännetecknet Golden Eagle Deluxe i mörkbrunt, ljusbrunt, rött, guld, vitt och gult (nedan kallat det sökta varumärket nr 3), med följande utseende: 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Kaffe, konstgjort kaffe, kaffebaserade drycker, kaffedrycker med mjölk”. 4 Ansökan om registrering av det sökta varumärket nr 1 offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 5/2004 den 2 februari 2004. Ansökan om registrering av det sökta varumärket nr 2 offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 83/2003 den 24 november 2003, och ansökan om registrering av det sökta varumärket nr 3 offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 82/2003 den 17 november 2003. 5 Sökanden, Société des produits Nestlé SA, invände mot registreringen av det sökta varumärket nr 1 den 1 april 2004, på grundval av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009). Sökanden invände vidare mot registreringen av det sökta varumärket nr 2, den 23 februari 2004, och mot registreringen av det sökta varumärket nr 3, den 17 februari 2004. 6 Invändningarna grundades på bland annat äldre internationella och nationella varumärken som föreställer en röd mugg på en bädd av kaffebönor (nedan kallade de äldre varumärkena). 7 Det är fråga om det internationella figurmärke i färgerna rött, svart, brunt, vitt, orange och guld, som registrerats under nr IR 726641 och som har följande utseende: 8 Detta varumärke registrerades den 18 januari 2000 i enlighet med Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken av den 14 april 1891, med ändringar och tillägg, för varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen, och motsvarar följande beskrivning: ”Kaffe och kaffeextrakt, blandningar baserade på kaffe och kaffeextrakt, snabbkaffe, koffeinfritt kaffe, koffeinfritt kaffeextrakt”. 9 Detta varumärke åtnjuter skydd i bland annat följande medlemsstater i Europeiska unionen: Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike och Portugal. 10 Den 8 maj 2000 registrerades detta kännetecken även som nationellt varumärke i Grekland under nr 142377 för varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen, däribland ”kaffe, kaffeextrakt och beredningar baserade på kaffe, konstgjort kaffe och extrakt av konstgjort kaffe”. 11 Det är i övrigt fråga om det internationella figurmärke, som beskrivits i färgerna rött, brunt och guld, som registrerats under nr IR 633089 och som har följande utseende i svartvitt: 12 Detta varumärke registrerades den 9 mars 1995 i enlighet med Madridöverenskommelsen, för varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen, och motsvarar följande beskrivning: ”Kaffe och kaffeextrakt, blandningar baserade på kaffe och kaffeextrakt, snabbkaffe, koffeinfritt kaffe, koffeinfritt kaffeextrakt”. 13 Varumärket åtnjuter skydd i bland annat följande medlemsstater i Europeiska unionen: Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike och Portugal. 14 Detta kännetecken har dessutom registrerats som nationellt varumärke för samma varor i flera medlemsstater i Europeiska unionen, nämligen Danmark, (registrerat den 3 februari 1995 under nr 976.1995), Grekland (registrerat den 17 augusti 1999 under nr 122009) och Finland (registrerat den 20 september 1995 under nr 140164). 15 Invändningarna grundades på samtliga ovannämnda varor som omfattas av skyddet för de äldre varumärkena. Invändningarna avsåg samtliga varor som angavs i ansökningarna om registrering av gemenskapsvarumärke. 16 De registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009) och artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.5 i förordning nr 207/2009) åberopades till stöd för invändningen. 17 Invändningsenheten avslog invändningarna genom beslut av den 27 februari (mål T‑5/08), den 27 mars (mål Russell) och av den 6 september 2006 (mål T‑7/08). 18 Sökanden överklagade vart och ett av invändningsenhetens beslut den 25 april (mål T‑5/08 och T‑6/08) och den 5 oktober 2006 (mål T‑7/08). 19 Överklagandenämnden avslog överklagandena genom tre beslut av den 1 oktober 2007 (nedan kallade de angripna besluten). Överklagandenämnden fann att invändningarna saknade grund, eftersom de ifrågavarande varumärkena inte liknade varandra. Parternas yrkanden 20 Sökanden har yrkat att tribunalen ska – ogiltigförklara de angripna besluten, – förordna att varumärkesansökningarna ska avslås, – förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna samt de kostnader som uppkommit vid överklagandenämnden, och – förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som uppkommit vid överklagandenämnden. 21 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska – ogilla talan, och – förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna. 22 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska – fastställa de angripna besluten, – förordna att de sökta varumärkena ska registreras, och – förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som uppkom vid överklagandenämnden. 23 Under förhandlingen har intervenienten, som svar på en fråga från tribunalen, uppgett att dennes andra yrkande, avseende att tribunalen ska förordna att de sökta varumärkena ska registreras, i realiteten har förväxlats med det första yrkandet. Detta har antecknats i förhandlingsprotokollet. Rättslig bedömning 24 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat två grunder avseende åsidosättande av artikel 8.1 b respektive artikel 8.5 i förordning nr 40/94. 1. Den första grunden: åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 Parternas argument 25 Sökandeföretaget har gjort gällande att dess invändningar på grundval av de äldre varumärkena borde ha bifallits (se ovan punkterna 7–14). Sökandeföretaget har betonat att det använder dessa figurmärken på samtliga burkar med Nescafé snabbkaffe som saluförs under beteckningen Classic, och att det varje år saluför mer än 50 000 ton av detta i Europeiska unionen till ett värde av mer än en miljard euro. 26 Sökanden anser att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att de ifrågavarande varumärkena inte liknade varandra. De äldre varumärkena utgörs av en kombination av följande nio beståndsdelar: – En mugg. – Muggen är röd. – Muggen är vänd så, att innehållet syns. – Muggen är försedd med ett öra. – Muggens insida är vit. – Muggen är fylld med en het vätska. – Rök stiger ur muggen. – Muggen står på en bädd av kaffebönor. – Bakgrunden är brun och guldorange och muggen är omgiven av en strålring. 27 Samtliga nio beståndsdelar i de äldre varumärkena har återgetts i de sökta varumärkena. De sökta varumärkena och de äldre varumärkena är mycket lika varandra i visuellt avseende. Den nedre delen av det sökta varumärket nr 1 och högersidan på de sökta varumärkena nr 2 och 3 är dessutom, i begreppsmässigt hänseende, identiska med de äldre varumärkena. 28 Sökanden har hävdat att om ett äldre varumärke införlivas med ett yngre ska dessa enligt den rättspraxis som följer av domstolens dom av den 6 oktober 2005 i mål C‑120/04, Medion (REG 2005, s. I‑8551), anses likna varandra, när deras gemensamma beståndsdel har en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta yngre varumärket. 29 Överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att de äldre varumärkena hade låg särskiljningsförmåga. Dessa varumärken har tvärtom en hög ursprunglig särskiljningsförmåga. De äldre varumärkena är dessutom kända och de är kända oberoende av om de används tillsammans med varumärket Nescafé. 30 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att denna grund ska underkännas. 31 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att de motstående varumärkena inte liknade varandra. De äldre varumärkena har en låg ursprunglig särskiljningsförmåga och det framgår inte av den bevisning som sökanden har förebringat att dessa har förvärvat en hög särskiljningsförmåga eller blivit kända. Harmoniseringsbyrån har hävdat att bilden av muggen i de sökta varumärkena endast används som en ”bakgrundsdekoration” och inte har en självständig kännetecknande ställning. Harmoniseringsbyrån har vidare betonat att de äldre varumärkena inte har återgetts exakt i de sökta varumärkena. 32 Även intervenienten anser att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att de motstående varumärkena inte liknade varandra. Intervenienten har hävdat att de sökta varumärkena i motsats till de äldre varumärkena innehåller ordelement som utgör dominerande beståndsdelar. I fråga om det sökta varumärket nr 1 är skillnaderna i förhållande till de äldre varumärkena ännu större, eftersom det innehåller en bild av en örn som har hög särskiljningsförmåga och är den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket nr 1. Med hänsyn till att bilder av dryckeskärl och kaffebönor ofta används för att marknadsföra drycker, måste de skillnader som föreligger mellan bilderna av dessa beståndsdelar i de ifrågavarande varumärkena anses vara betydande. Bilden av en mugg och kaffebönor är beskrivande och har inte en självständig kännetecknande ställning i de sökta varumärkena. Intervenienten anser dessutom att de ifrågavarande varumärkena inte liknar varandra i begreppsmässigt avseende. Tribunalens bedömning Inledande synpunkter 33 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras, om innehavaren av ett äldre varumärke invänder och om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Enligt artikel 8.2 a ii och iii i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 a ii och iii i förordning nr 207/2009) avses med äldre varumärken, varumärken som har registrerats i en medlemsstat och varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket. 34 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det, enligt samma rättspraxis, utifrån den uppfattning som omsättningskretsen har av de aktuella kännetecknen och av de aktuella varorna eller tjänsterna, göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten samt varu- och tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T‑162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Morrow (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II‑2821, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis). Jämförelsen av varorna 35 Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den i de angripna besluten (punkt 28 i det angripna beslutet i mål T‑5/08 och punkterna 27 i de angripna besluten i mål T‑6/08 och T‑7/08) fann att de ifrågavarande varorna var identiska, såsom framgår ovan i punkterna 3, 8, 10 och 12. 36 Överklagandenämnden ansåg emellertid att de ifrågavarande varumärkena inte liknade varandra, varför ett nödvändigt villkor för tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte var uppfyllt. Tribunalen ska därför pröva om överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att de ifrågavarande varumärkena inte liknade varandra. Känneteckensjämförelsen 37 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i mål C‑334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Figueroa, REG 2007, s. I‑4529, punkt 35 och där angiven rättspraxis). 38 För att bedöma ett varumärkes grad av särskiljningsförmåga ska en helhetsbedömning göras av om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och, således, för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster (se, för ett motsvarande synsätt och analogt, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C‑342/97, Hughes, REG 1999, s. I‑3819, punkt 22). Samma kriterium ska tillämpas vid bedömning av särskiljningsförmågan hos en beståndsdel i ett sammansatt varumärke, varför en bedömning ska göras av om denna beståndsdel i varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag. – De beståndsdelar i de ifrågavarande varumärkena som ska beaktas vid känneteckensjämförelsen 39 Bedömningen av likheten mellan två varumärken ska inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Figueroa, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Figueroa, punkt 42, och dom av den 20 september 2007 i mål C‑193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 43). Detta kan vara fallet bland annat när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (domen i det ovannämnda målet Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 43). 40 I förevarande mål fann överklagandenämnden att den dominerande beståndsdelen i de sökta varumärkena utgjordes av ordelementet golden eagle i de sökta varumärkena nr 2 och 3 och ordelementet golden eagle tillsammans med bilden av en örn i det sökta varumärket nr 1. Överklagandenämnden fann att bilden av en röd mugg och kaffebönor framstod som en rent dekorativ beståndsdel i de sökta varumärkena. Trots att liknande figurelement förekom liknade de ifrågavarande varumärkena inte varandra på grund av de skillnader som förelåg i figurelementen och på grund av att det inte fanns något ordelement i de äldre varumärkena. 41 Tribunalen ska först undersöka om de beståndsdelar som överklagandenämnden angav utgör de dominerande beståndsdelarna i de sökta varumärkena och om övriga beståndsdelar i de sökta varumärkena ska anses vara försumbara för helhetsintrycket. 42 Det sökta varumärket nr 1 består i huvudsak av följande: Bilden av en örn, ordelementet golden eagle placerat under denna bild, en röd mugg med kaffe på en bädd av kaffebönor placerad under ordelementet och en röd linje som löper genom den nedre högra delen av varumärket. 43 Kombinationen av ordelementet golden eagle och bilden av en örn ska anses inta en dominerande plats i det sökta varumärket nr 1. Såsom överklagandenämnden har betonat använder konsumenterna vanligen ordelementet för att identifiera och införskaffa en vara. Dessutom är ordelementets storlek inte försumbar. Det är vidare fråga om en beståndsdel som har hög särskiljningsförmåga, eftersom den utgör ett fantasiinslag i förhållande till de ifrågavarande varorna. Ordelementet har för övrigt hög särskiljningsförmåga även för en konsument som inte har tillräckliga kunskaper i engelska för att förstå vad det betyder, eftersom denne uppfattar det som en fantasibeståndsdel utan konkret innebörd. På samma sätt har bilden av en örn hög särskiljningsförmåga avseende kaffe och kaffebaserade drycker, eftersom en sådan bild inte kan anses påminna om de ifrågavarande varorna. 44 Bilden av en röd mugg på en bädd av kaffebönor i den nedre delen av det sökta varumärket nr 1 har däremot låg särskiljningsförmåga för de ifrågavarande varorna. En röd mugg och kaffebönor kan nämligen inte anses ha en uttalad särskiljningsförmåga, eftersom de påminner om de ifrågavarande varorna (se, för ett motsvarande synsätt, i fråga om bilden av en kohud för mjölk och mjölkprodukter, förstainstansrättens dom av den 13 juni 2006 i mål T‑153/03, Inex mot harmoniseringsbyrån – Young (återgivning av en kohud), REG 2006, s. II‑1677, punkt 36). Tribunalen konstaterar tvärtom, i likhet med överklagandenämnden, att det är fråga om banala beståndsdelar. I fråga om saluföring av kaffe och kaffebaserade drycker är det naturligt att tänka på en bild av drickfärdigt kaffe i en mugg och kaffe i form av kaffebönor. 45 Den beståndsdel som består av en röd mugg på en bädd av kaffebönor kan emellertid inte anses vara helt och hållet försumbar för helhetsintrycket av det sökta varumärket nr 1. Denna beståndsdel har visserligen mycket mindre förmåga att ange de ifrågavarande varornas kommersiella ursprung än ordelementet och det figurelement som föreställer en örn. Den upptar inte desto mindre ungefär hälften av det sökta varumärket nr 1 och är inte helt och hållet försumbar för helhetsintrycket av detta varumärke. 46 De sökta varumärkena nr 2 och 3 består i huvudsak av ordelementet golden eagle deluxe på kännetecknens vänstra sida, en röd mugg med kaffe på den högra sidan och kaffebönor på den nedre delen. Ordelementet golden eagle måste anses vara dominerande i dessa varumärken. Såsom konstaterats ovan utgör denna ordkombination, oavsett om den förstås, ett fantasiinslag i förhållande till de ifrågavarande varorna. Konsumenterna har dessutom benägenhet att lita till ett ordelement och inte ett figurelement för att identifiera och införskaffa en vara. Därutöver har figurelementet i de sökta varumärkena nr 2 och 3 låg särskiljningsförmåga. Det kan emellertid inte anses vara helt och hållet försumbart. Dessa figurmärken kan nämligen inte begränsas till de ordelement som ingår i dem. Även om ordelementet har skrivits i stor stil, upptar det endast en del av dessa varumärkens yta. 47 Med hänsyn till att den beståndsdel som består av en röd mugg och kaffebönor inte kan anses vara helt och hållet försumbar för helhetsintrycket av de sökta varumärkena, kan jämförelsen mellan de ifrågavarande kännetecknen inte begränsas till de dominerande beståndsdelarna i dessa varumärken. 48 Inte heller i fråga om de äldre varumärkena finns det någon beståndsdel som dominerar kännetecknen i sådan mån att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket av dem. 49 Av vad anförts följer att jämförelsen mellan de ifrågavarande kännetecknen ska grunda sig på det helhetsintryck som dessa åstadkommer och att den inte kan begränsas till vissa beståndsdelar i dem. – Den visuella likheten 50 I förevarande mål ska tribunalen först undersöka likheten mellan å ena sidan den del av de sökta varumärkena som består av en bild av en mugg och kaffebönor och å andra sidan de äldre varumärkena, för att därefter göra en helhetsbedömning av de sökta varumärkena och jämföra dessa med de äldre varumärkena. Härvid finns det inte något hinder för att först bedöma likheten mellan de ifrågavarande varumärkena med avseende på en del av ett sammansatt varumärke för att därefter göra en helhetsbedömning av denna likhet. 51 Både den nedre delen av det sökta varumärket nr 1 och de äldre varumärkena innehåller en bild av en röd mugg med vit insida på en bädd av kaffebönor. I båda dessa varumärken är muggens öra riktat mot höger, muggen är fylld med en het dryck (uppenbarligen kaffe) och rök stiger ur muggen. Bakgrundsfärgen i dessa varumärken är dessutom likartad i den meningen att bakgrunden i det sökta varumärket nr 1 är orange, liksom strålringen runt muggen i det äldre varumärke som registrerats under nr IR 726641. Även i det sökta varumärket nr 1 är det möjligt att urskilja ett slags strålring runt muggen, även om denna strålrings konturer inte är så skarpa som konturerna i det äldre varumärke som registrerats under nr IR 726641. 52 Följande ska anges beträffande skillnaderna mellan den nedre delen av det sökta varumärket nr 1 och de äldre varumärkena: den mest uttalade skillnaden mellan de ifrågavarande varumärkena ligger i att utsidan på den röda muggen i de äldre varumärkena är dekorerad med en förgylld linje som inte återfinns på den röda muggen i det sökta varumärket nr 1. I de äldre varumärkena är kaffet i muggen dessutom mycket mörkt, nästan svart, medan det har en ljusbrun färg i det sökta varumärket nr 1. I motsats till de äldre varumärkena löper vidare en röd linje genom den nedre högra delen av det sökta varumärket nr 1. 53 Både de sökta varumärkena nr 2 och 3 och de äldre varumärkena innehåller en bild av en röd mugg med vit insida och kaffebönor. I vart och ett av dessa varumärken är muggen dessutom fylld med en het dryck (uppenbarligen kaffe) och rök stiger ur muggen. Det finns vidare en likhet beträffande bakgrundsfärgen i dessa varumärken, eftersom bakgrunden i de sökta varumärkena nr 2 och 3 är delvis orange och delvis brun, i likhet med bakgrunden i det äldre varumärke som registrerats under nr IR 726641. 54 I motsats till de äldre varumärkena, är utsidan på den röda muggen i de sökta varumärkena nr 2 och 3 inte dekorerad med en förgylld linje. Det finns vidare skillnader mellan de sökta varumärkena nr 2 och 3 och de äldre varumärkena i fråga om perspektiv och vilken del av muggen som är synlig. I de äldre varumärkena är muggens öra nämligen riktat mot höger, medan det är riktat mot vänster i de sökta varumärkena nr 2 och 3. I de äldre varumärkena är dessutom nästan hela muggen synlig, och endast en mycket liten del av den täcks av de kaffebönor som den ställts på. I de sökta varumärkena nr 2 och 3 är däremot endast den övre delen av muggen synlig och bilden verkar vara beskuren mitt på örat. 55 De sökta varumärkena nr 2 och 3 har dessutom en rektangulär form där längden vida överstiger höjden. Muggen är inte placerad i mitten, utan på höger sida av dessa varumärken. Det äldre varumärke som registrerats under nr IR 633089 har däremot kvadratisk form, och det äldre varumärke som registrerats under nr IR 726641 har en rektangulär form som är kortare på längden än på höjden. I det äldre varumärke som registrerats under nr IR 726641 står muggen i centrum och upptar en mycket stor del av ytan. Den del av ytan som upptas av kaffebönor och bakgrund förefaller ganska liten. I de sökta varumärkena nr 2 och 3 upptar den röda mugg som placerats på höger sida däremot långtifrån en stor del av ytan. I det äldre varumärke som registrerats under nr IR 633089 är muggen placerad mitt i en bädd av kaffebönor. Bädden av kaffebönor upptar ungefär en fjärdedel av detta varumärkes höjd. I de sökta varumärkena nr 2 och 3 upptar kaffebönorna däremot en mycket större del av ytan. 56 Sökanden har framställt strålringen som en av de nio beståndsdelarna i de äldre varumärkena (se ovan punkt 26). Tribunalen anser att de sökta varumärkena nr 2 och 3 inte ger intryck av att muggen är omgiven av en strålring. Intrycket av dessa varumärken är snarast att bakgrunden är brun i kännetecknens vänstra del och orange i deras högra del och i mitten. 57 I det sökta varumärket nr 3 är kaffet i muggen ljusbrunt, medan kaffet i muggen i de äldre varumärkena är mycket mörkt, nästan svart. 58 Av vad anförts följer att de äldre varumärkena och den beståndsdel i de sökta varumärkena som består av en bild av en röd mugg och kaffebönor ska anses likna varandra. 59 Beträffande jämförelsen av helhetsintrycket av de ifrågavarande varumärkena erinrar tribunalen först och främst om att den del av de sökta varumärkena som består av en bild av en röd mugg och kaffebönor är en beståndsdel som har låg särskiljningsförmåga samt att ordelementen i de sökta varumärkena och det figurelement som föreställer en örn i det sökta varumärket nr 1 har mycket hög särskiljningsförmåga. 60 Det framgår av rättspraxis att när ett sammansatt varumärke har bildats genom en sammansättning av en beståndsdel och ett annat varumärke, kan det sistnämnda varumärket behålla en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta varumärket, även om det inte är den dominerande beståndsdelen i det sammansatta varumärket. I ett sådant fall kan det sammansatta varumärket och detta andra varumärke anses likna varandra (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 28 nämnda målet Medion, punkterna 30 och 37). Det ovan i punkt 28 nämnda målet Medion avsåg det förhållandet att det äldre varumärket hade återgetts identiskt i det yngre varumärket. Även om det äldre varumärket inte återges identiskt i det yngre varumärket är det emellertid ändå möjligt att de ifrågavarande kännetecknen liknar varandra på grund av att en beståndsdel i det yngre varumärket som har en självständig kännetecknande ställning liknar det äldre varumärket. 61 I förevarande mål kan det sökta varumärket nr 1 och de äldre varumärkena inte anses vara helt olika varandra med hänsyn till att den beståndsdel som består av en bild av en röd mugg på en bädd av kaffebönor inte kan anses vara helt och hållet försumbar för helhetsintrycket av detta kännetecken och med hänsyn till att denna beståndsdel och de äldre varumärkena liknar varandra. Eftersom den beståndsdel som består av en bild av en röd mugg på en bädd av kaffebönor inte har återgetts identiskt i det sökta varumärket nr 1, och eftersom denna beståndsdel i det sökta varumärket nr 1 har låg särskiljningsförmåga, medan ordelementet och det figurelement som består av en bild av en örn har mycket hög särskiljningsförmåga, måste den visuella likheten mellan detta varumärke och de äldre varumärkena emellertid anses vara låg. 62 De sökta varumärkena nr 2 och 3 kan inte anses vara helt olika de äldre varumärkena, med hänsyn till att den beståndsdel som består av en bild av en röd mugg och kaffebönor inte kan anses vara helt och hållet försumbar för helhetsintrycket av detta kännetecken och med hänsyn till att denna beståndsdel och de äldre varumärkena liknar varandra. 63 Det ska emellertid även betonas att det inte går att bortse från de skillnader som angetts ovan i punkterna 54–57 mellan de äldre varumärkena och den beståndsdel i de sökta varumärkena nr 2 och 3 som består av en bild av en röd mugg och kaffebönor. Eftersom denna beståndsdel i de sökta varumärkena nr 2 och 3 har låg särskiljningsförmåga, medan ordelementet i dessa har hög särskiljningsförmåga, måste den visuella likheten mellan dessa varumärken och de sökta varumärkena anses vara låg. 64 Tribunalen anger följande beträffande överklagandenämndens konstaterande, att skillnaderna mellan bilden av en röd mugg och kaffebönor i de sökta varumärkena och bilden med detta motiv i de äldre varumärkena var av väsentlig betydelse, med hänsyn till de äldre varumärkenas låga särskiljningsförmåga (punkt 26 i vart och ett av de angripna besluten): 65 Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är en av de faktorer som ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling (förstainstansrättens dom av den 16 mars 2005 i mål T‑112/03, L’Oréal mot harmoniseringsbyrån – Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II‑949, punkt 61, och av den 13 december 2007 i mål T‑134/06, Xentral mot harmoniseringsbyrån – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), REG 2007, s. II‑5213, punkt 70, se även, för ett motsvarande synsätt och analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C‑39/97, Walker, REG 1998, s. I‑5507, punkt 24). Det ska härvid betonas att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, som har samband med det skydd som tillmäts ett sådant varumärke, ska skiljas från särskiljningsförmågan hos en beståndsdel i ett sammansatt varumärke, som är knuten till detta varumärkes möjlighet att dominera helhetsintrycket av detta varumärke (domstolens beslut av den 27 april 2006 i mål C‑235/05 P, L’Oréal mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 43). För att avgöra vilka beståndsdelar som eventuellt är dominerande i ett kännetecken ska särskiljningsförmågan hos en beståndsdel i ett sammansatt varumärke visserligen undersökas i det skede då känneteckenslikheten bedöms. Graden av särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket är emellertid en av de faktorer som ska bedömas i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det saknas därför anledning att i det skede då känneteckenslikheten bedöms beakta de äldre varumärkenas eventuellt låga särskiljningsförmåga. – Fonetisk likhet 66 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden inte gjorde en jämförelse mellan de ifrågavarande kännetecknen i fonetiskt hänseende. Sökanden anser att det härvid saknar betydelse att de sökta varumärkena innehåller ett ordelement, eftersom de innehåller en självständig särskiljande beståndsdel som består av en röd mugg på en bädd av kaffebönor. 67 Det är härvid tillräckligt att konstatera att en fonetisk jämförelse mellan de ifrågavarande varumärkena inte är relevant, eftersom de äldre varumärkena inte innehåller något ordelement. Det kan inte hävdas att en fonetisk likhet mellan varumärkena föreligger på grund av att konsumenterna, om de beskriver de ifrågavarande varumärkena, använder uttryck som ”röd mugg” och ”kaffebönor”. För att hänvisa till de sökta varumärkena anger omsättningskretsen det ordelement som ingår och beskriver inte figurelementet. – Den begreppsmässiga likheten 68 Sökanden har klandrat överklagandenämnden för att denna inte gjorde en jämförelse mellan de ifrågavarande varumärkena ur begreppsmässig synvinkel. Sökanden har härvid hävdat att den nedre delen av det sökta varumärket nr 1 och den högra sidan av de sökta varumärkena nr 2 och 3 ur begreppsmässig synvinkel är identiska med de äldre varumärkena. 69 Harmoniseringsbyrån anser att skillnaden mellan de ifrågavarande varumärkena i begreppsmässigt hänseende framträder tydligt, eftersom de äldre varumärkena inte innehåller det karaktäristiska konceptet med den gyllene örnen som finns i de sökta varumärkena. 70 I de angripna besluten uttalade sig överklagandenämnden inte uttryckligen om likheten mellan de ifrågavarande varumärkena i begreppsmässigt hänseende. Det ska även anges att den nedre delen av det sökta varumärket nr 1 och den högra sidan av de sökta varumärkena nr 2 och 3, på samma sätt som de äldre varumärkena, utgörs av en röd mugg, fylld med kaffe, samt kaffebönor. 71 Tribunalen erinrar dessutom om att den beståndsdel i de sökta varumärkena som består av en bild av en röd mugg och kaffebönor har låg särskiljningsförmåga, eftersom den påminner om de ifrågavarande varorna. 72 Konceptet med örnen har hög särskiljningsförmåga med avseende på de ifrågavarande varorna, eftersom det inte har något samband med dessa (se ovan punkt 43). Det ska emellertid anges att en konsument som inte har tillräckliga kunskaper i engelska för att förstå betydelsen av ordet eagle inte kan förstå hänvisningen till konceptet med örnen i de sökta varumärkena nr 2 och 3. 73 I förevarande mål kan det således inte förnekas att viss likhet i begreppsmässigt hänseende föreligger mellan de ifrågavarande varumärkena. 74 Av vad anförts följer att överklagandenämnden förfor felaktigt när den i de angripna besluten (punkt 28 i det angripna beslutet i mål T‑5/08 och punkterna 27 i de angripna besluten i mål T‑6/08 och T‑7/08) slog fast att de ifrågavarande varumärkena var olika varandra. Eftersom likhet, om än av låg grad, förelåg i visuellt och begreppsmässigt hänseende, skulle överklagandenämnden ha företagit en bedömning av om risk för förväxling förelåg mellan de motstående varumärkena. 75 Av vad anförts följer att talan ska bifallas till den del den avser den första grunden, och det angripna beslutet ska därför ogiltigförklaras. Det saknas skäl att pröva den andra grunden. 2. Yrkandet om ändring av de angripna besluten 76 Följande ska anges beträffande sökandens andra yrkande, att tribunalen ska förordna att varumärkesansökningarna ska avslås. 77 Det ska betonas att tribunalen enligt artikel 63.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.3 i förordning nr 207/2009) har möjlighet att ändra det angripna beslutet. Denna möjlighet är i princip begränsad till situationer där målet är klart för avgörande. Detta förutsätter att rätten, på grundval av den bevisning som har lagts fram för den, kan fatta det beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T‑334/01, Sanchez mot harmoniseringsbyrån – Vétoquinol (HIPOVITON), REG 2004, s. II‑2787, punkt 63). I förevarande mål är målet inte klart för avgörande, eftersom överklagandenämnden inte gjorde en helhetsbedömning av risken för förväxling i de angripna besluten. 78 Sökandens yrkande om ändring av de angripna besluten kan därför inte bifallas. Rättegångskostnader 79 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska tribunalen enligt samma bestämmelse besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna. 80 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas. Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (åttonde avdelningen) följande: 1) De beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 1 oktober 2007 (ärendena R 563/2006-2, R 568/2006-2 och R 1312/2006-2) ogiltigförklaras. 2) Talan ogillas i övrigt. 3) Harmoniseringsbyrån och Master Beverage Industries Pte Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaden för Société des produits Nestlé SA. Smith vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 25 mars 2010. Underskrifter * Rättegångsspråk: engelska.