62021TJ0487 TRIBUNALENS DOM (tionde avdelningen i utökad sammansättning) den 7 december 2022 ( *1 ) ”EU-varumärke – Ansökan om registrering av ett EU-varumärke som återger en cylindrisk sanitär komponent – Taktilt positionsmärke – Absoluta registreringshinder – Lagens tillämpningsområde – Prövning ex officio – Överklagandenämndens prövning av särskiljningsförmågan – Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 7.1 b i förordning 2017/1001) – Kännetecken som inte kan utgöra ett EU-varumärke – Avsaknad av en precis och i sig fullständig grafisk återgivning av det taktila intryck som kännetecknet ger upphov till – Artikel 4 och artikel 7.1 a i förordning (EG) nr 207/2007 (sedermera artikel 4 och artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/1001)” I mål T‑487/21, Neoperl AG , Reinach (Schweiz), företrätt av Hicks, advokat, klagande, mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) , företrädd av Smith och Bauer, båda i egenskap av ombud, motpart, meddelar TRIBUNALEN (tionde avdelningen i utökad sammansättning), vid överläggningen sammansatt av ordföranden Smith, samt domarna E. Buttigieg (referent), K. Kowalik-Bańczyk, Poole och Allen, justitiesekreterare: handläggaren Carlson, efter den skriftliga delen av förfarandet, efter förhandlingen den 12 maj 2022, följande Dom 1 Genom förevarande överklagande har klaganden, Neoperl AG, med stöd av artikel 263 FEUF, yrkat ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 3 juni 2021 (ärende R 2327/2019–5) (nedan kallat det överklagade beslutet). Bakgrund till tvisten 2 Klaganden ingav den 1 september 2016 en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ( EUT L 78, 2009, s. 1 ) (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ( EUT L 154, 2017, s. 1 ) för följande kännetecken: 3 I registreringsansökan betecknades det sökta varumärket som ett ”annat varumärke”, närmare bestämt ett ”taktilt positionsmärke”, och beskrevs på följande sätt: ”Varumärket är ett taktilt positionsmärke. Skydd begärs för en struktur placerad i den yttre änden av en cylindrisk sanitär insatskomponent avsedd för avrinning av vatten, vilken är riktad utåt genom en oelastisk botten. Denna struktur består av cirkulära, koncentriska och elastiska lameller som är några millimeter höga och fördelade över hela änden av cylindern. De elastiska lamellerna ändrar form om man trycker med ett finger parallellt mot botten. Det görs inte anspråk på skydd för de övriga delarna av den insatskomponenten, vilka har streckats i återgivningen.” 4 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 11 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Sanitära insatskomponenter, särskilt munstycken för tappkranar och vattenspridare”. 5 Registreringsansökan föranledde invändningar på grund av de formella registreringshinder som föreskrivs i artikel 26.1 d i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 31.1 d i förordning 2017/1001), jämförd med regel 9.3 a i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke ( EGT L 303, 1995, s. 1 ) (sedermera artikel 41.2 i förordning 2017/1001), av det skälet att ”taktila varumärken i allmänhet inte godtas av EUIPO”. EUIPO föreslog således att klaganden skulle omklassificera det sökta varumärket till ett positionsmärke. 6 Genom skrivelse av den 22 december 2016 vägrade klaganden att omklassificera det sökta varumärket och vidhöll dels klassificeringen av varumärket som taktilt positionsmärke, dels beskrivningen av detta varumärke. 7 Den 11 oktober 2019 avslog granskaren registreringsansökan med stöd av artikel 41.4 i förordning nr 2017/1001, jämförd med artikel 4 och artikel 31.3 i samma förordning, av formella skäl, eftersom ansökan – såvitt den avsåg registrering av ett taktilt märke – inte var tillräckligt precis i den mening som avses i dessa bestämmelser. 8 Den 16 oktober 2019 överklagade klaganden granskarens beslut till EUIPO. Den 22 januari 2020 inkom klaganden med sin redogörelse för grunderna för överklagandet. 9 Genom ett meddelande av den 3 augusti 2020 underrättade överklagandenämndens referent klaganden om att hon var av uppfattningen att oberoende av huruvida varumärkesansökan uppfyllde kraven i artikel 31 i förordning 2017/1001 eller ej, var det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i nämnda förordning tillämpligt, och att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i sistnämnda bestämmelse. 10 Den 3 mars 2021 yttrade sig klaganden över meddelandet av den 3 augusti 2020. 11 Genom det överklagade beslutet slog femte överklagandenämnden vid EUIPO fast att det kännetecken som registreringsansökan avsåg saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001, och avslog således överklagandet. Parternas yrkanden 12 Klaganden yrkar att tribunalen ska – ogiltigförklara det överklagade beslutet, och – förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna. 13 EUIPO har yrkat att tribunalen ska – ogilla överklagandet, och – förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna. Rättslig bedömning Inledande synpunkter 14 Med hänsyn till den tidpunkt då registreringsansökan i fråga gavs in, det vill säga den 1 september 2016, vilket är den avgörande tidpunkten för att fastställa den materiella rätt som är tillämplig vid prövningen av om det föreligger absoluta registreringshinder, kan det konstateras att förevarande mål omfattas av de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009, i förekommande fall i deras lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av förordning nr 207/2009 och förordning nr 2868/95 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om avgifter som ska betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) ( EUT L 341, 2015, s. 21 ) (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 december 2019, EUIPO/Wajos, Edwards , ej publicerad, EU:C:2019:1073 , punkt 2 , och dom av den 8 maj 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Formen på en förgylld flaska), Orozco , ej publicerad, EU:T:2019:297 , punkt 17 och där angiven rättspraxis). 15 I artikel 4 i förordning nr 2015/2424 föreskrivs närmare bestämt att denna förordning träder i kraft den 23 mars 2016, men att vissa bestämmelser i förordning nr 207/2009, i dess ändrade lydelse, däribland artikel 4 och artikel 26.3, ska tillämpas först från och med den 1 oktober 2017. 16 I fråga om materiella bestämmelser är det följaktligen artikel 4 och artikel 26.3 i förordning nr 207/2009, i den lydelse som var tillämplig före den ändring som infördes genom förordning 2015/2424, samt artikel 7 i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning 2015/2424, som är tillämpliga i förevarande fall. Vad gäller sistnämnda bestämmelse ska det dock noteras att den omständigheten att det är förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning nr 2015/2424, som är tillämplig i tiden ( ratione temporis ) inte leder till något annat resultat vid prövningen av överklagandet. Den ändring av förordning nr 207/2009 som gjordes genom förordning 2015/2424 avser nämligen inte bestämmelserna i artikel 7.1 a och 7.1 b i förordning nr 207/2009, vilka är de enda bestämmelser som är relevanta för prövningen av förevarande överklagande. Vad de materiella bestämmelserna beträffar ska överklagandenämndens och klagandens hänvisningar, i det överklagade beslutet respektive ansökan, till artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 således förstås så, att det är artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse som avses och som till innehållet är identisk med förstnämnda bestämmelse. 17 Eftersom handläggningsregler i allmänhet anses vara tillämpliga från och med den dag då de träder i kraft (se dom av den 11 december 2012, kommissionen/Spanien, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punkt 45 och där angiven rättspraxis), omfattas förevarande mål av de processuella bestämmelserna i förordning 2017/1001, som var i kraft när det överklagade beslutet antogs. Prövning ex officio av en grund avseende ett åsidosättande av lagens tillämpningsområde 18 Till stöd för överklagandet åberopar klaganden två grunder, varav den första avser ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, och den andra avser ett åsidosättande av artikel 95.1 första meningen i förordning nr 2017/1001. Klaganden har i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning beaktade det sökta varumärkets särdrag såsom taktilt positionsmärke, och har klandrat överklagandenämnden för att den – i strid med dess skyldighet enligt artikel 95 i förordning nr 2017/1001 att på eget initiativ pröva de relevanta sakförhållandena – inte sökte styrka det taktila intryck som munstycken för tappkranar vanligtvis ger upphov till, eller det intryck som det sökta kännetecknet ger, och inte heller den omständigheten att de lameller som kännetecknet består av ger ett mjukt taktilt intryck som nödvändigtvis associeras med en funktionell egenskap hos de aktuella varorna. I motsats till vad överklagandenämnden funnit, har klaganden härav dragit slutsatsen att kännetecknet har särskiljningsförmåga. 19 EUIPO har bestridit klagandens argument och gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den, efter att ha utfört en fullständig och exakt bedömning av sakförhållandena, fann att det kännetecken som registreringsansökan avsåg saknade särskiljningsförmåga. 20 Härvidlag ska det noteras att granskaren avslog registreringsansökan med stöd av artikel 41.4 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 4 i samma förordning (se punkt 7 ovan), med motiveringen att det sökta varumärkets art hade angivits på ett felaktigt sätt, att beskrivningen i registreringsansökan saknade relevans, och att denna beskrivning under alla omständigheter endast kunde framställa vad som gick att utröna av den grafiska återgivningen av varumärket men utan att kunna utgöra en tolkning av hur varumärket uppfattades. Granskaren tillade att det sökta varumärket uppfattas med känselsinnet, men dess sensoriska egenskaper kunde inte härledas direkt från återgivningen av kännetecknet. Granskaren kom följaktligen till slutsatsen att den grafiska återgivningen av kännetecknet inte återgav ansökan med tillräcklig precision. 21 Klaganden bestred det beslutet, och uppgav i sin redogörelse för grunderna för överklagandet av den 22 januari 2020 (se punkt 8 ovan) att sedan förordning 2017/1001 trätt i kraft var det inte längre nödvändigt att grafiskt återge det kännetecken som önskades registrerat som EU-varumärke. I andra hand, för det fall att de krav på en grafisk återgivning av varumärket som föreskrivs i förordning nr 207/2009 skulle beaktas, gjorde klaganden, med stöd av det rättsutlåtande som bifogats dess yttrande, gällande att EU-varumärkesrätten generellt sett inte utesluter att taktila positionsmärken kan registreras, och att den grafiska återgivningen av det aktuella kännetecknet tillsammans med beskrivningen gjorde det möjligt att ”konkretisera” det sökta varumärket, inbegripet det taktila intryck som märket ger upphov till, med följden att såväl de behöriga myndigheterna som allmänheten klart och otvetydigt kan fastställa föremålet för det skydd som klaganden gjort anspråk på. 22 I det meddelande av den 3 augusti 2021 som referenten skickat till klaganden sedan denne överklagat granskarens beslut (se punkt 9 ovan), och i det överklagade beslutet, valde överklagandenämnden att pröva det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 och noterade att frågan huruvida det sökta kännetecknet även skulle nekas registrering med stöd av artikel 41.4 i förordning nr 2017/1001, jämförd med artikel 4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 4 i förordning 2017/1001 i ändrad lydelse), eller med stöd av artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse, saknade relevans, eftersom det räcker att endast ett av de registreringshinder som avses i denna artikel 7.1 är för handen för att registrering ska nekas (se punkt 58 i det överklagade beslutet). 23 Klaganden har inte åberopat någon grund avseende ett åsidosättande av lagens tillämpningsområde för att bestrida överklagandenämndens val att pröva registreringsansökan endast mot bakgrund av bestämmelsen i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. 24 Enligt domstolens praxis kan, eller till och med bör, vissa grunder tas upp ex officio, medan en grund som rör ett besluts materiella lagenlighet däremot endast kan prövas av unionsdomstolarna om den har åberopats av sökanden (se, dom av den 25 oktober 2017, kommissionen/Italien, C‑467/15 P , EU:C:2017:799 , punkt 15 och där angiven rättspraxis). 25 Av rättspraxis framgår även att inom ramen för tvisten, såsom den har avgränsats av parterna, ska unionsdomstolen endast pröva de yrkanden som framställts av parterna, men den är likväl inte bunden enbart till de argument som parterna åberopat till stöd för sina yrkanden, med risk för att avgörandet annars skulle fattas på felaktiga rättsliga grunder (se dom av den 21 september 2010, Sverige m.fl./API och kommissionen, C‑514/07 P, C‑528/07 P och C‑532/07 P , EU:C:2010:541 , punkt 65 och där angiven rättspraxis, dom av den 20 januari 2021, kommissionen/Printeos, C‑301/19 P , EU:C:2021:39 , punkt 58 ). För det fall att parterna tvistar om tolkningen och tillämpningen av en unionsbestämmelse, i förevarande fall artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, ankommer det i synnerhet på unionsdomstolen att tillämpa de rättsregler som är relevanta för att avgöra tvisten på de faktiska omständigheter som parterna har åberopat. Enligt principen iura novit curia , är det nämligen inte parterna som inom ramen för dispositionsprincipen har att tolka lagen (se dom av den 12 december 2018, Servier m.fl./kommissionen, T‑691/14 , överklagad, EU:T:2018:922 , punkt 102 och där angiven rättspraxis). 26 Unionsdomstolarna har således befogenhet, och i förekommande fall en skyldighet, att pröva vissa grunder rörande materiell lagenlighet ex officio (förslag till avgörande av generaladvokaten Pitruzzellas i målet Miranda/kommissionen, C‑666/19 P , EU:Avery , punkt 25 ). På samma sätt är exempelvis frågan om absolut rättskraft en grund som avser den materiella lagenligheten, vilken rätten ska pröva ex officio (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 juni 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) och Diputación Foral de Vizcaya/kommissionen, C‑442/03 P och C‑471/03 P , EU:C:2006:356 , punkt 45 ). 27 Härvidlag ska det erinras om att en grund avseende lagens tillämpningsområde utgör tvingande rätt och det ankommer på tribunalen att pröva den ex officio. Tribunalen skulle nämligen åsidosätta sitt åliggande att bedöma lagenligheten om den avstod från att påpeka – även om parterna inte har gjort några anmärkningar i det avseendet – att det beslut som den ska ta ställning till har antagits med stöd av en bestämmelse som inte kan vara tillämplig i det aktuella fallet och om den till följd av detta avgjorde den anhängiga tvisten genom att själv tillämpa en sådan bestämmelse (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juni 2019, RV/kommissionen, T‑167/17 , EU:T:2019:404 , punkterna 60 och 61 och där angiven rättspraxis). 28 Unionsdomstolens skyldighet att ex officio pröva en grund avseende tvingande rätt ska emellertid tillämpas med beaktande av den kontradiktoriska principen. Unionsdomstolen kan således inte, förutom i särskilda fall, däribland dem som föreskrivs i unionsdomstolarnas rättegångsregler, låta sitt avgörande vila på en rättslig grund som prövats ex officio, ens om det rör sig om tvingande rätt, utan att dessförinnan ha berett parterna tillfälle att yttra sig över denna grund (dom av den 2 december 2009, kommissionen/Irland m.fl., Collins , EU:C:2009:742 , punkt 57 , se även, för ett liknande resonemang, dom av den 27 mars 2014, Harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, Rivera , EU:C:2014:186 , punkt 54 och där angiven rättspraxis). 29 Eftersom tribunalen i förevarande fall hade beslutat att ex officio pröva en grund avseende ett åsidosättande av lagens tillämpningsområde, anmodades parterna, vid förhandlingen och – som en åtgärd för processledning – genom en fråga som skulle besvaras skriftligen, att yttra sig i detta avseende. Parterna uppmanades särskilt att framföra sina synpunkter på huruvida överklagandenämnden i förekommande fall var skyldig att pröva huruvida det sökta varumärket uppfyllde kravet på grafisk återgivning i artikel 4 i förordning nr 207/2009, och om det följaktligen kunde stå i strid med det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 a i denna förordning, bland annat mot bakgrund av den rättspraxis som följer av domen av den 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Återgivning av bågar mellan två parallella linjer) ( T‑124/20 , ej publicerad, EU:T:2021:668 ). Parterna anmodades dessutom att precisera huruvida de är av uppfattningen att artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 kan vara tillämplig på omständigheterna i förevarande fall. 30 Som svar på denna fråga har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden borde ha undersökt om det aktuella kännetecknet uppfyllde kraven i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, och särskilt om det uppfyllde det krav på grafisk återgivning som föreskrivs i artikel 4 i samma förordning, innan den prövade kännetecknet mot bakgrund av villkoren i artikel 7.1 b i denna förordning. Att överklagandenämnden har en sådan skyldighet följer av en bokstavlig, teleologisk och systematisk tolkning av de aktuella bestämmelserna, samt av den rättspraxis som framgår av domen av den 6 oktober 2021, Återgivning av bågar mellan två parallella linjer ( T‑124/20 , ej publicerad, EU:T:2021:668 ). Klaganden anser att det tillvägagångssätt överklagandenämnden tillämpade i det överklagade beslutet utgör ett åsidosättande av bestämmelserna i förordning nr 207/2009, särskilt artikel 71.1 jämförd med artikel 7.1 a och artikel 94.1 första meningen i denna förordning. Enligt klaganden ska tribunalen pröva ett sådant åsidosättande ex officio. 31 EUIPO anser att villkoren för att ex officio pröva grunden avseende ett åsidosättande av lagens tillämpningsområde inte är uppfyllda i förevarande fall. EUIPO har närmare bestämt gjort gällande att överklagandenämnden med rätta kunde avslå överklagandet genom att pröva det sökta kännetecknet enbart mot bakgrund av bestämmelsen i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, och följaktligen slå fast, i punkt 58 i det överklagade beslutet, att frågan huruvida artikel 4 och artikel 7.1 a i denna förordning är tillämpliga i förevarande fall saknar relevans. EUIPO anser nämligen dels att ett avslag på en registreringsansökan kan grunda sig på ett enda av de absoluta registreringshindren, eftersom inget av dessa hinder ska ges företräde framför ett annat, dels att överklagandenämndens prövning enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 var så fullständig som möjligt. EUIPO har vidare gjort gällande att den princip som tribunalen slog fast i domen av den 6 oktober 2021, Återgivning av bågar mellan två parallella linjer ( T‑124/20 , ej publicerad, EU:T:2021:668 ), inte kan överföras på förevarande mål. 32 Härvidlag ska det erinras om att i enlighet med artikel 4 i förordning nr 207/2009, i den version som är tillämplig i tiden ( ratione temporis ) (se punkt 16 ovan), kan ett EU-varumärke utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. 33 I artikel 7 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande: ”1. Följande får inte registreras: a) Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 4. b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga. … 3. Punkterna 1 b, c och d ska inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.” 34 Det framgår således av artikel 4 i förordning nr 207/2009 att ett kännetecken kan utgöra ett EU-varumärke om det uppfyller de villkor som anges i denna bestämmelse, däribland villkoret att det ska kunna återges grafiskt. Eftersom den grafiska återgivningen bland annat syftar till att varumärket ska definieras så att det är möjligt att fastställa det exakta föremålet för skyddet som innehavaren av det registrerade varumärket har, måste denna återgivning vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv (dom av den 12 december 2002, Kim, Knight , EU:C:2002:748 , punkterna 48 och 55 , och dom av den 6 juni 2019, Jensen/EUIPO, C‑223/18 P , ej publicerad, EU:C:2019:471 , punkt 44 , se även, för ett liknande resonemang, dom av den 29 juli 2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P , EU:C:2019:641 , punkt 36 och där angiven rättspraxis). 35 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 får ”varumärken” som saknar särskiljningsförmåga inte registreras. 36 Härav följer att särskiljningsförmågan hos ett kännetecken – för att det ska kunna registreras som EU-varumärke – inte kan bedömas förrän det väl har konstaterats att kännetecknet utgör ett varumärke i den mening som avses i artikel 4 i förordning nr 207/2009, det vill säga från och med den tidpunkt då det slagits fast att kännetecknet kan återges grafiskt i den mening som avses i punkt 34 ovan (dom av den 6 oktober 2021, Återgivning av bågar mellan två parallella linjer ( T‑124/20 , ej publicerad, EU:T:2021:668 , punkt 46 ), vilket även EUIPO, i huvudsak, har medgett. 37 Följaktligen och såsom EUIPO har gjort gällande, räcker det visserligen att ett enda registreringshinder är tillämpligt för att registrering av varumärket ska nekas (dom av den 19 september 2002, DKV/harmoniseringskontoret, C‑104/00 P , EU:C:2002:506 , punkt 28 ). Såsom framgår av punkt 36 ovan kan det emellertid konstateras att en prövning av det absoluta registreringshinder som avser avsaknaden av särskiljningsförmåga, såsom överklagandenämnden gjort i förevarande fall, förutsätter att det omstridda varumärket uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 4 i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2021, Återgivning av bågar mellan två parallella linjer ( T‑124/20 , ej publicerad, EU:T:2021:668 , punkt 56 ). 38 I förevarande fall framgår det av punkt 58 i det överklagade beslutet (se punkt 22 ovan) att överklagandenämnden inte prövade huruvida det kännetecken som registreringsansökan avsåg kunde utgöra ett varumärke, eftersom den ansåg att en sådan prövning saknade relevans för nämndens slutsats att kännetecknet saknade särskiljningsförmåga. I motsats till vad som följer av övervägandena i punkt 36 ovan, avseende reglerna för prövning av registreringsansökningar mot bakgrund av de absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009, prövade överklagandenämnden således kännetecknets särskiljningsförmåga utan att först pröva huruvida det kunde utgöra ett varumärke. 39 EUIPO har visserligen medgett att prövningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga ”i princip” förutsätter att varumärket uppfyller de villkor som följer av artikel 4 och artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, men har likväl gjort gällande att i förevarande fall gjorde överklagandenämnden inte något fel när den inte tillämpade detta synsätt, eftersom den prövade tillämpningen av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 på ett så fullständigt sätt som möjligt, det vill säga med beaktande av ”samtliga skyddade föremål och varumärkesformer som [det aktuella] kännetecknet hypotetiskt sett skulle kunna omfatta”, och prövade därmed överklagandet på ett sätt som var fördelaktigt för klaganden. Enligt EUIPO undersökte överklagandenämnden kännetecknet dels mot bakgrund av den grafiska återgivningen och den del av beskrivningen som motsvarade denna återgivning, dels mot bakgrund av den del av beskrivningen som inte motsvarade denna återgivning, det vill säga den del som beskrev det taktila intrycket. 40 I detta avseende ska det noteras att även om överklagandenämnden faktiskt undersökte särskiljningsförmågan hos de olika varumärkesformer som det sökta kännetecknet hypotetiskt sett skulle kunna omfatta, vilket emellertid inte framgår klart av det överklagade beslutet, kan en sådan prövning inte motivera överklagandenämndens underlåtenhet att iaktta sina skyldigheter enligt förordning nr 207/2009 vad gäller prövningen av absoluta registreringshinder. 41 Det ska även erinras om att vid bedömningen av huruvida ett varumärke saknar särskiljningsförmåga ska märkets helhetsintryck beaktas (se dom av den 25 oktober 2007, Thomas/Harmoniseringskontoret, C‑238/06 P , EU:C:2007:635 , punkt 82 och där angiven rättspraxis). 42 I förevarande fall framgår det av registreringsansökan att skydd sökts såväl för en del av tappkranmunstyckenas struktur, som för det aktuella kännetecknets taktila aspekt (se punkt 3 ovan). Härav följer att överklagandenämnden under alla omständigheter inte kunde pröva kännetecknets särskiljningsförmåga utifrån en hypotes där den på ett selektivt sätt beaktade vissa av kännetecknets beståndsdelar, bland annat genom att bortse från dess taktila aspekt. Det argument som EUIPO anfört vid förhandlingen, att överklagandenämnden ansåg att det taktila intrycket av det sökta kännetecknet inte motsvarade dess grafiska återgivning utan endast framgick av dess beskrivning, omfattas dessutom av prövningen av tillämpningen av artikel 4 i förordning nr 207/2009 och artikel 7.1 a i samma förordning. 43 EUIPO kan således inte vinna framgång med sitt argument. 44 EUIPO har även gjort gällande att de överväganden som framgår av punkt 36 ovan, och som tribunalen uttalade i domen av den 6 oktober 2021, Återgivning av bågar mellan två parallella linjer ( T‑124/20 , ej publicerad, EU:T:2021:668 ), avsåg ett ogiltighetsförfarande och inte kan tillämpas i förevarande fall. Detta argument kan inte godtas. I motsats till vad EUIPO tycks hävda, kan prövningen av huruvida det föreligger absoluta registreringshinder nämligen inte göras enligt andra principer än de som är tillämpliga vid prövningen av huruvida det föreligger sådana hinder när de åberopats till stöd för en ansökan om ogiltighetsförklaring, såsom var fallet i det mål som gav upphov till nyssnämnda dom. 45 Tribunalen kan inte heller godta EUIPO:s argument att till skillnad från vad som var fallet i det mål som avgjordes genom domen av den 6 oktober 2021, Återgivning av bågar mellan två parallella linjer ( T‑124/20 , ej publicerad, EU:T:2021:668 ), aktualiseras inte frågan om det sökta kännetecknet förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i förevarande fall. Övervägandena i punkt 36 ovan gör sig visserligen gällande med särskild styrka när den som ansöker om registrering gör gällande att det aktuella varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, eftersom det följer av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 att det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i samma förordning inte är tillämpligt om det är styrkt att kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. De intressen som motiverar dessa överväganden är emellertid inte begränsade till dylika omständigheter. Föremålet för det skydd som ett kännetecken erhåller när det registreras som EU-varumärke i den mening som avses i artikel 4 i förordning nr 207/2009 (se punkt 34 ovan) måste nämligen definieras även före prövningen av kännetecknets inneboende särskiljningsförmåga, såsom framgår av punkt 36 ovan. 46 Det ska dessutom påpekas att i förevarande fall prövade överklagandenämnden för fullständighetens skull, i punkterna 51–54 i det överklagade beslutet, huruvida det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 207/2009. En sådan bedömning är emellertid inte ens tänkbar om det aktuella kännetecknet inte kan återges grafiskt i den mening som avses i artikel 4 i denna förordning, och följaktligen ska nekas registrering i enlighet med artikel 7.1 a i samma förordning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2021, Återgivning av bågar mellan två parallella linjer, T‑124/20 , ej publicerad, EU:T:2021:668 , punkt 47 ). 47 Av det ovan anförda följer att tolkningen av relevanta rättsregler, och särskilt frågan huruvida det kännetecken som registreringsansökan avser uppfyller villkoren i artikel 4 i förordning nr 207/2009, däribland villkoret att det ska kunna återges grafiskt, och huruvida kännetecknet således kan utgöra ett varumärke, i förevarande fall utgör en preliminär fråga som måste besvaras innan man kan pröva de grunder för överklagandet som avser ett åsidosättande av artikel 7.1 b och artikel 95.1 i förordning nr 207/2009. 48 Tribunalen skulle således åsidosätta sin skyldighet att ex officio pröva lagenligheten dels om den underlät att notera – även om parterna inte har bestridit detta – att det överklagade beslutet har antagits på grundval av en bestämmelse som inte kan vara tillämplig i det aktuella fallet, närmare bestämt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, för det fall att det kännetecken som registreringsansökan avser inte utgör ett varumärke i den mening som avses i artikel 4 i samma förordning och överklagandenämnden inte har kontrollerat detta, dels om den, till följd härav, avgjorde den anhängiga tvisten genom att tillämpa denna bestämmelse. 49 Följaktligen ska grunden avseende ett åsidosättande av lagens tillämpningsområde prövas ex officio. Huruvida klaganden kan vinna framgång med grunden avseende ett åsidosättande av lagens tillämpningsområde 50 För att avgöra huruvida artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 var tillämplig vid prövningen av registreringsansökan i förevarande fall, ska det – såsom framgår av punkterna 36 och 47 ovan – undersökas huruvida det kännetecken som registreringsansökan avser uppfyller de villkor för registrering som avses i artikel 4 i samma förordning, särskilt villkoret att kännetecknet ska kunna återges grafiskt i den mening som avses i punkt 34 ovan. 51 Klaganden har gjort gällande att den grafiska återgivningen av det kännetecken som ansökan om registrering som EU-varumärke avser, tillsammans med beskrivningen av kännetecknet, bland annat vad gäller lamellernas elasticitet och att de ändrar form om man trycker med ett finger parallellt mot botten, är tillräcklig för att återge detta kännetecken, inklusive det taktila intryck som kännetecknet upphov till. Klaganden har för övrigt hänvisat till de synpunkter som framgår av redogörelsen för grunderna för överklagandet till överklagandenämnden av den 22 januari 2020 (se punkt 21 ovan). 52 EUIPO har gjort gällande att det taktila intryck som det sökta kännetecknet ger upphov till inte framgår av den grafiska återgivningen, utan endast av den beskrivning som åtföljer denna grafiska återgivning. Enligt EUIPO följer det emellertid av artikel 3.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/1431 ( EUT L 104, 2017, s. 37 ), att beskrivningen inte kan tas i beaktande, eftersom den utvidgar föremålet för det skydd som sökts, såsom det framgår av den grafiska återgivningen av kännetecknet. 53 Tribunalen påpekar inledningsvis att artikel 3 i genomförandeförordning 2018/626 omfattas av förordningens avdelning II. Även om denna förordning var i kraft när det överklagade beslutet antogs, föreskrivs det i artikel 39.2 a att avdelning II inte ska tillämpas på ansökningar om EU-varumärke som registrerats före den 1 oktober 2017. I motsats till vad EUIPO:s argument förutsätter, är nyssnämnda förordning således inte tillämplig i förevarande fall, eftersom ansökan om registrering av det aktuella varumärket lämnades in den 1 september 2016. Det ska för övrigt noteras att i enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 37 i genomförandeförordning 2018/626 ska bestämmelserna i förordning nr 2868/95 fortsätta att tillämpas på pågående förfaranden där genomförandeförordningen inte gäller, till dess att dessa förfaranden har avslutats. 54 Vidare ska det erinras om att det framgår av ansökan om registrering av det aktuella varumärket att klaganden gör anspråk på skydd för såväl tappkranmunstyckenas struktur som den taktila aspekten av kännetecknet. Som svar på en muntlig fråga från tribunalen bekräftade klaganden vid förhandlingen att båda aspekterna av detta varumärke, det vill säga att det rör sig om ett positionsmärke och dess taktila aspekt, är av lika stor betydelse för ansökan om registrering av varumärket och att kombinationen av dessa beståndsdelar därför ska vara avgörande i detta avseende. 55 När det gäller frågan huruvida det sökta kännetecken uppfyller de villkor för registrering som föreskrivs i artikel 4 i förordning nr 207/2009 ska det noteras att kännetecknets struktur – som är placerad i den yttre änden av en cylindrisk sanitär insatskomponent och består av några millimeter höga cirkulära, koncentriska, elastiska lameller som är fördelade över hela änden av cylindern – förvisso kan återges grafiskt, såsom framgår av återgivningen i punkt 2 ovan. Så är däremot inte fallet med det taktila intryck som denna struktur ger upphov till, vad gäller lamellernas elasticitet och den omständigheten att de ändrar form om man trycker med ett finger parallellt mot botten, vilket även EUIPO har påpekat (se punkterna 39 och 52 ovan). Såsom tribunalen har erinrat om i punkt 34 ovan måste ett kännetecken emellertid uppfylla de villkor som anges i nyssnämnda bestämmelse för att kunna utgöra ett EU-varumärke, däribland villkoret att kännetecknet ska kunna återges grafiskt. Denna grafiska återgivning av varumärket ska dessutom vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv. 56 I regel 3.3 i förordning nr 2868/95 föreskrivs visserligen att registreringsansökan ”får innehålla en beskrivning av märket”. Såsom klaganden i huvudsak har gjort gällande (se punkt 51 ovan) är det följaktligen riktigt att om registreringsansökan innehåller en beskrivning ska denna beskrivning bedömas tillsammans med den grafiska återgivningen av märket (se, dom av den 19 juni 2019, Pittman – Shoe Branding Europe (Återgivning av tre parallella ränder), T‑307/17 , EU:T:2019:427 , punkt 31 och där angiven rättspraxis). Det följer emellertid av rättspraxis att när ansökan åtföljs av en verbal beskrivning av kännetecknet måste denna beskrivning bidra till att precisera föremålet för och omfattningen av det sökta varumärkesskyddet, och det får inte föreligga någon motsägelse mellan beskrivningen och den grafiska återgivningen av varumärket och den får inte heller ge upphov till tvivel angående föremålet för och omfattningen av den grafiska återgivningen (se dom av den 29 juli 2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P , EU:C:2019:641 , punkt 37 och där angiven rättspraxis). 57 I förevarande fall framgår inte det taktila intrycket av det sökta kännetecknet på ett precist och fullständigt sätt av den grafiska återgivningen av kännetecknet som sådan, utan på sin höjd av den åtföljande beskrivningen. Denna beskrivning preciserar därmed inte den grafiska återgivningen av kännetecknet, i den mening som avses i den rättspraxis det erinrats om i punkt 56 ovan, utan kan tvärtom ge upphov till tvivel om föremålet för och omfattningen av denna grafiska återgivning, eftersom den, såsom EUIPO har gjort gällande, försöker utvidga föremålet för det skydd som sökts. 58 Av det ovan anförda följer att det kännetecken som registreringsansökan avser inte uppfyller villkoren i artikel 4 i förordning nr 207/2009 och att det följaktligen står i strid med det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 a i denna förordning. 59 Denna slutsats påverkar inte tolkningen och tillämpningen av artikel 4 och artikel 7.1 a i förordning 2017/1001 i de fall som omfattas av den förordningens tillämpningsområde i tiden ( ratione temporis ). 60 Såsom framgår av punkterna 36 och 37 ovan, ger detta vid handen att artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 inte var tillämplig vid prövningen av ansökan om registrering som EU-varumärke av det aktuella kännetecknet. Överklagandenämnden kunde följaktligen inte med lagenlig verkan lägga denna bestämmelse till grund för beslutet att lämna på avslag på överklagandet av granskarens beslut att inte registrera kännetecknet. 61 Tribunalen kan således konstatera att det överklagade beslutet har antagits i strid med lagens tillämpningsområde och därför ska ogiltigförklaras, utan att det är nödvändigt att pröva huruvida de varuprover som klaganden gett in jämte den skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 15 april 2022 kan tillåtas som bevisning. Rättegångskostnader 62 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas. Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (tionde avdelningen i utökad sammansättning) följande: 1) Det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 3 juni 2021 (ärende R 2327/2019–5) ogiltigförklaras. 2) EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna. Kornezov Buttigieg Kowalik-Bańczyk Hesse Petrlík Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 december 2022. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: tyska.