62009TJ0304 TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen) den 18 januari 2012 ( *1 ) ”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BASmALI — Det äldre icke registrerade varumärket och äldre kännetecknet BASMATI — Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009)” I mål T-304/09, Wilson Private Ltd , med säte i Gurgaon (Indien), företrätt av S. Malynicz, barrister, samt N. Urwin och Gill, solicitors, sökande, mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) , företrädd av Thompson, i egenskap av ombud, svarande, varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var Figueroa Co. Ltd , med säte i Bangkok (Thailand), företrätt av advokaten Clark, angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 19 mars 2009 (ärende R 513/2008-1) om ett invändningsförfarande mellan Wilson Private Ltd och Figueroa Co. Ltd, meddelar TRIBUNALEN (andra avdelningen) sammansatt av ordföranden Taylor samt domarna Mckinney (referent) och Harris, justitiesekreterare: handläggaren Wiggins, med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 31 juli 2009, med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 14 januari 2010, med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 7 december 2009, med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 31 mars 2010, med beaktande av dupliken som inkom till tribunalens kansli den 7 juli 2010, med beaktande av tribunalens skriftliga frågor till parterna, med beaktande av parternas yttranden som inkom till tribunalens kansli den 11, 13 och 14 juli 2011, och efter förhandlingen den 7 september 2011, följande Dom Bakgrund till tvisten 1 Intervenienten Figueroa Co. Ltd (nedan kallat Figueroa) ingav den 4 november 2003 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ( EGT L 11, 1994, s. 1 ; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ( EUT L 78, s. 1 )). 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken: 3 Den vara som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”långkornigt ris”. 4 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 37/2004 av den 13 september 2004. 5 United Riceland Private Ltd (sedermera Wilson Private Ltd) (nedan kallat Wilson eller sökandebolaget) framställde den 10 december 2004, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registreringen av det varumärke som sökts för den vara som avses i punkt 3 ovan. 6 Som grund för invändningen åberopade Wilson det äldre icke registrerade varumärket eller det äldre kännetecknet BASMATI, som används i näringsverksamhet med avseende på ris. 7 Till stöd för invändningen åberopade Wilson det registreringshinder som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning nr 207/2009). Bolaget gjorde särskilt gällande att det enligt tillämplig rätt i Förenade kungariket hade rätt att förhindra användning av det sökta varumärket genom en talan om renommésnyltning ( action for passing off ). 8 Invändningsenheten avslog den 28 januari 2008 invändningen i dess helhet. Invändningsenheten anförde särskilt att Wilson inte hade företett några handlingar som beskrev hur det ris som det exporterar till Förenade kungariket salufördes. Under dessa omständigheter fann invändningsenheten att bolaget inte kunde anses ha bevisat att det hade förvärvat den goodwill som erfordras för att nå framgång med en talan, med stöd av de i Förenade kungariket tillämpliga reglerna om renommésnyltning. 9 Wilson överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 20 mars 2008 med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009). 10 Genom beslut av den 19 mars 2009 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd överklagandet och anförde följande. Enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 måste invändaren visa att denne är innehavare av den rättighet som invändningen grundar sig på. I det nu aktuella fallet har Wilson emellertid inte visat att det är innehavare av den åberopade rättigheten. I synnerhet utgör inte ordet ”basmati” ett varumärke eller kännetecken som omfattas av äganderätt, utan det är helt enkelt den gängse beteckningen på en rissort. Ordet ”basmati” är generiskt. Härtill kommer att den egendom som ges skydd genom en talan om renommésnyltning avser goodwill och inte det aktuella kännetecknet. Wilson har inte visat att det innehar äganderätten till ordet ”basmati”, och bolagets invändning uppfyller således inte det i förordning nr 40/94 uppställda kravet på äganderätt. Parternas yrkanden 11 Wilson har yrkat att tribunalen ska — ogiltigförklara det angripna beslutet, och — förplikta harmoniseringsbyrån och Figueroa att ersätta rättegångskostnaderna. 12 Harmoniseringsbyrån och Figueroa har yrkat att tribunalen ska — ogilla talan, och — förplikta Wilson att ersätta rättegångskostnaderna. Rättslig bedömning 13 Wilson har till stöd för sin talan åberopat en enda grund, avseende åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Denna grund består i sin tur av fyra delar. Den första delen avser att överklagandenämnden, med stöd av en ren bokstavstolkning av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, felaktigt försökte införa ett ”gemenskapsrättsligt begrepp avseende ’äganderätt’ till det åberopade äldre varumärket eller kännetecknet”. Den andra delen avser att det var fel av överklagandenämnden att göra åtskillnad mellan den ”utökade” formen av talan om renommésnyltning i Förenade kungariket, på vilken bolagets invändning var grundad, och artikel 8.4 i förordning nr 40/94, vilken, enligt överklagandenämnden, måste avse en ensamrätt som innehas av en enda näringsidkare. Den tredje delen avser att det var fel av överklagandenämnden att kräva att invändaren måste visa att denne är innehavare av det äldre kännetecknet, utöver att visa att denne är innehavare av en immateriell rättighet. Den fjärde delen avser att det var fel av överklagandenämnden att slå fast att ordet ”basmati” är generiskt. 14 Harmoniseringsbyrån har, beträffande den första och den fjärde delen av sökandebolagets grund för talan, gjort gällande att de kännetecken som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 måste uppfylla ”enhetliga europeiska kriterier”. Det var riktigt av överklagandenämnden att slå fast att ordet ”basmati”, när det används med avseende på ris, inte utgör en rättighet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Under dessa omständigheter var det inte nödvändigt att tillämpa den nationella rätt som åberopades till stöd för invändningen. I synnerhet kan inte kännetecknet BASMATI fylla ett varumärkes grundläggande funktion, det vill säga att ange ursprunget hos de varor som det avser. När det gäller den andra och den tredje delen av sökandebolagets grund för talan har harmoniseringsbyrån anfört att det var riktigt av nämnden att avslå överklagandet på den grunden att ordet ”basmati” inte utgör en rättighet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, och att nämnden inte behövde pröva de krav som uppställs i nationell rätt. 15 Figueroa har anfört att villkoret att invändaren ska vara innehavare av kännetecknet utgör ett ”självständigt krav”, som ska tolkas oberoende av de krav som uppställs i nationell rätt. Bolaget anser att dess tolkning av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte utgör hinder för invändningar som grundas på möjligheten att föra talan om renommésnyltning, i den mån som invändaren åberopar ett kännetecken som denne är ensam om att använda på marknaden och som gör det möjligt för denne – på grund av det renommé som tecknet har erhållit bland invändarens kunder – att särskilja sina varor eller sin verksamhet från andra näringsidkares varor och verksamhet. Figueroa har erinrat om att kännetecknet BASMATI är en generisk beteckning för en rissort och inte utgör ett kännetecken som kan särskilja ett företags varor från andra företags varor. Under dessa omständigheter fann överklagandenämnden helt enkelt att Wilson inte kan anses vara ”innehavare” av kännetecknet BASMATI, eftersom detta tecken är av generisk art. 16 Enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 får innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning framställa invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke, om och i den mån, enligt tillämplig nationell lagstiftning, rättigheter till kännetecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, eller i förekommande fall före tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, och kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. 17 Av detta följer att ett av villkoren för tillämpning av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 är att invändaren visar att denne är innehavare av det kännetecken som åberopas till stöd för invändningen. Detta villkor innebär att invändaren måste bevisa att denne har förvärvat rättigheter till kännetecknet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 28 oktober 2009 i mål T-137/08, BCS mot harmoniseringsbyrån - Deere (kombination av färgerna grönt och gult), REG 2009, s. II-4047 , punkt 73, och av den 22 juni 2010 i mål T-255/08, Montero Padilla mot harmoniseringsbyrån - Padilla Requena (JOSE PADILLA), REG 2009, s. II-2551 , punkt 63). Enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 måste dessa rättigheter göra det möjligt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. 18 I den del Wilson till stöd för sin invändning har åberopat den möjlighet att väcka talan om renommésnyltning som föreskrivs i Förenade kungarikets rättsordning, bör det påpekas att den nationella lagstiftning som i förevarande fall är tillämplig är Trade Marks Act, 1994 (Förenade kungarikets lag om varumärken) (nedan kallad Trade Marks Act). I section 5(4) i denna lag föreskrivs följande: ”Ett varumärke kan inte registreras om, eller i den mån som, dess användning i Förenade kungariket kan förbjudas (a) med stöd av någon rättsregel (i synnerhet regeln om renommésnyltning ( law of passing off )) som skyddar ett icke registrerat varumärke eller andra kännetecken som används i näringsverksamhet …” 19 Av denna bestämmelse, såsom den tolkats av nationella domstolar, följer att invändaren måste visa, i enlighet med rättsreglerna om talan om renommésnyltning i Förenade kungarikets rättsordning, att tre villkor är uppfyllda. Dessa villkor avser förvärvad goodwill (det vill säga attraktionskraft på kundkretsen), vilseledande framställning och goodwillskada (se, för ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 9 december 2010 i mål T-303/08, Tresplain Investments mot harmoniseringsbyrån – Pugh (Golden Elephant Brand), REU 2010, s. II-5659 , punkterna 93 och 101, och där angivna nationella domstolsavgöranden). 20 I förevarande fall framgår det av det angripna beslutet att överklagandenämnden avslog invändningen av det enda skälet att Wilson inte hade visat att bolaget var innehavare av det kännetecken som åberopats till stöd för invändningen. Överklagandenämnden anförde därvid följande: ”Överklagandet är ogrundat. [Wilson] är inte innehavare av det kännetecken som det åberopat till stöd för invändningen. Skälen anges i det följande” (punkt 14 i det angripna beslutet). Efter att ha redogjort för skälen till sitt beslut slog överklagandenämnden fast följande: ”Eftersom [Wilson] inte har styrkt sitt påstående att bolaget är innehavare av namnet [’]Basmati[’] är den invändning som bolaget framställt med stöd av artikel 8.4 i [förordning nr 40/94] ogrundad och överklagandet ska ogillas” (punkt 29 i det angripna beslutet). Till stöd för denna slutsats anförde överklagandenämnden att det aktuella kännetecknet inte var ett varumärke, särskilt eftersom det var generiskt, och att det ”innehav” som Wilson åberopat endast avsåg goodwill. Överklagandenämnden avslog emellertid inte invändningen av det skälet att det aktuella kännetecknet som sådant inte kunde åberopas till stöd för en invändning enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94. I synnerhet framgår det inte av det angripna beslutet att överklagandenämnden ansåg att ordet ”basmati”, använt med avseende på ris, ”inte utgör en rättighet i den mening som avses i artikel 8.4 i [förordning nr 40/94]”, som harmoniseringsbyrån har angett i sina skriftliga inlagor. Vad harmoniseringsbyrån och Figueroa har anfört i fråga om att det aktuella kännetecknet inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 8.4 i förordning nr 40/94 saknar således verkan. 21 För det första finner tribunalen att även om det angripna beslutet är tvetydigt i detta avseende, förefaller överklagandenämnden ha ansett att Wilson måste visa att bolaget formellt sett var ”innehavare” av det kännetecken som det åberopat till stöd för sin invändning. Som angetts ovan i punkt 17 innebär emellertid villkoret att invändaren ska vara innehavare av det åberopade kännetecknet att invändaren måste visa att denne har förvärvat rättigheter till kännetecknet. I artikel 8.4 i förordning nr 40/94 anges inte närmare hur sådana rättigheter ska ha förvärvats. Överklagandenämndens uppenbarligen restriktiva tolkning står för övrigt i strid med att de kännetecken som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 oftast är grundade på användning snarare än registrering, vilket harmoniseringsbyrån påpekat i sina skriftliga inlagor till tribunalen. 22 För det andra finner tribunalen att frågan huruvida en invändare har förvärvat rättigheter till ett icke registrerat varumärke eller till ett kännetecken som används i näringsverksamhet – och därmed huruvida invändaren är innehavare av det åberopade kännetecknet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 – inte kan prövas utan beaktande av nationell rätt som åberopats till stöd för invändningen. Tillämplig nationell rätt har nämligen i detta sammanhang betydelse särskilt för att fastställa hur rättigheter kan förvärvas till det kännetecken som åberopas till stöd för en invändning som framställs enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94. 23 Överklagandenämnden hänvisade för övrigt själv uttryckligen, i punkt 24 i det angripna beslutet, till nationell rätt när den anförde att den egendom som avses med en talan om renommésnyltning endast avser goodwill. Det ska vidare påpekas att harmoniseringsbyrån har offentliggjort en förteckning över ”nationella rättigheter som utgör ’äldre rättigheter’ i den mening som avses i artikel 8.4 i [förordning nr 40/94]”, som bilaga till riktlinjerna angående förfarandena vid harmoniseringsbyrån (del C, med rubriken ”Invändningsförfarandet”, kapitel 4, med rubriken ”Rättigheter enligt artikel 8.4 i [förordning nr 40/94]”). I denna bilaga beskrivs de berörda ”nationella rättigheterna” och hur dessa förvärvas. Vad beträffar Förenade kungariket avser således bilagan sådana icke registrerade varumärken och kännetecken som används i näringsverksamhet ”vilka skyddas av någon rättsregel, däribland [regeln om renommésnyltning] (’ passing off ’)”. 24 Vad harmoniseringsbyrån har anfört i fråga om artikel 52.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.2 i förordning nr 207/2009) föranleder inte någon annan bedömning. Även om det antas att det är riktigt att inte samtliga äldre rättigheter kan åberopas i samband med artikel 8.4 i förordning nr 40/94, såsom harmoniseringsbyrån har hävdat, innebär detta likväl inte vare sig att det aktuella kännetecknet automatiskt faller utanför den kategori kännetecken som omfattas av denna bestämmelses tillämpningsområde – vilket överklagandenämnden inte slog fast – eller att nationell rätt saknar betydelse i förevarande fall för att fastställa hur rättigheter till det åberopade kännetecknet förvärvas. 25 För det tredje ska det påpekas att det i andra stycket i section 5(4) i Trade Marks Act också anges att en person som har rätt att förhindra användningen av ett varumärke ska anses vara ”innehavare av en äldre rättighet”. Enligt tillämplig rätt i Förenade kungariket, i samband med en talan om renommésnyltning, kan följaktligen frågan om någon är innehavare av en äldre rättighet inte prövas isolerat – såsom överklagandenämnden i allt väsentligt gjorde i det angripna beslutet – utan hänsyn till huruvida invändaren kan förhindra användningen av ett varumärke. 26 Denna bedömning påverkas inte av att den egendom som ges skydd genom en talan om renommésnyltning inte avser ett ord eller ett namn vars användning är begränsad för tredje man, utan själva den kundkrets som undermineras av den omtvistade användningen (förstainstansrättens dom av den 11 juni 2009 i de förenade målen T-114/07 och T-115/07, Last Minute Network mot harmoniseringsbyrån - Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), REG 2009, s. II-1919 , punkt 61), vilket överklagandenämnden i allt väsentligt slog fast i punkt 24 i det angripna beslutet. Det förhållandet att invändaren formellt sett endast är innehavare av den kundkrets som undermineras innebär inte nödvändigtvis att denne inte har förvärvat rättigheter till det åberopade kännetecknet, vilka ger invändaren rätt att i förekommande fall förhindra användningen av ett yngre varumärke. I detta avseende ska det påpekas att det, i samband med en talan om renommésnyltning, är det kännetecken som används för att ange varor eller tjänster som förvärvar renommé på marknaden (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Hernandez TOUR, punkt 84). Härtill kommer att det är användningen av det aktuella kännetecknet som gör det möjligt för en fysisk eller juridisk person att vara ”innehavare av en äldre rättighet”, i den mening som avses i tillämplig rätt i Förenade kungariket. 27 Figueroa har i sitt svar på en skriftlig fråga från tribunalen påpekat att Wilson inte har åberopat andra stycket i section 5(4) i Trade Marks Act i sina skriftliga inlagor till tribunalen. I detta avseende räcker det att påpeka att den möjlighet att väcka talan om renommésnyltning som finns i Förenade kungarikets rättsordning åberopades till stöd för den invändning som Wilson framställde vid harmoniseringsbyrån. Tillämplig rätt i Förenade kungariket ingick därigenom i processmaterialet vid överklagandenämnden. Den ingår således i de faktiska och rättsliga omständigheter mot bakgrund av vilka tribunalen ska företa sin prövning. 28 För det fjärde ska det påpekas att den av överklagandenämnden i punkt 19 i det angripna beslutet anförda omständigheten att Wilson, i de grunder som bolaget åberopade till stöd för sin invändning, använde ordet ”varumärke” för att hänvisa till det åberopade kännetecknet, förutom att denna omständighet kan följa av att ett icke registrerat varumärke åberopas till stöd för invändningen, inte påverkar den omständigheten att invändningen särskilt baserades på ett kännetecken som används i näringsverksamhet. Överklagandenämnden nämnde för övrigt denna invändningsgrund i punkt 16 i det angripna beslutet. I detta sammanhang finner tribunalen att den av överklagandenämnden anförda omständigheten att kännetecknet BASMATI inte är ett varumärke inte för den skull innebär att Wilson inte hade förvärvat rättigheter till detta kännetecken i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, tolkad mot bakgrund av i förevarande fall tillämplig nationell rätt. Vad närmare avser överklagandenämndens påstående att ordet ”basmati” är generiskt, följer det av nationell rättspraxis att ett kännetecken som används för att ange varor eller tjänster kan ha förvärvat renommé på marknaden i den mening som avses i tillämplig rätt avseende talan om renommésnyltning, trots att det ursprungligen hade en beskrivande karaktär eller saknade särskiljningsförmåga (domen i det ovan i punkt 26 nämnda målet Hernandez TOUR, punkt 84). Härtill kommer att det följer av nationell rättspraxis att ett kännetecken som används för att ange varor eller tjänster kan ha förvärvat renommé på marknaden i den mening som avses i tillämplig rätt avseende talan om renommésnyltning, trots att flera näringsidkare använder kännetecknet i sin näringsverksamhet (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd (1999) EWCA Civ 856). Denna så kallade ”utökade” form av talan om renommésnyltning, som erkänns i nationell rättspraxis, innebär således att flera näringsidkare kan inneha rättigheter till ett kännetecken som har förvärvat renommé på marknaden. Mot bakgrund av tillämplig nationell rätt är den av överklagandenämnden anförda omständigheten, om den antas vara riktig, således inte ägnad att vederlägga att invändaren kan ha förvärvat rättigheter till det åberopade kännetecknet. 29 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den avslog invändningen av det skälet att Wilson inte hade visat att det var innehavare av det aktuella kännetecknet, utan att pröva huruvida bolaget hade förvärvat rättigheter till kännetecknet enligt tillämplig rätt i Förenade kungariket. 30 Vid sådant förhållande ska talan bifallas på den enda grund som åberopats av Wilson, och det angripna beslutet ska ogiltigförklaras. Rättegångskostnader 31 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Om flera parter tappar målet, ska tribunalen besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna. 32 I förevarande fall har harmoniseringsbyrån och Figueroa tappat målet och Wilson har yrkat att de ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. 33 Mot denna bakgrund ska harmoniseringsbyrån bära sina rättegångskostnader och förpliktas att ersätta två tredjedelar av Jackson rättegångskostnader. Figueroa ska bära sina rättegångskostnader och förpliktas att ersätta en tredjedel av Jackson rättegångskostnader. Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (andra avdelningen) följande: 1) Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 19 mars 2009 (ärende R 513/2008-1) ogiltigförklaras. 2) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av Wilson Private Ltd:s rättegångskostnader. 3) Figueroa Co. Ltd ska bära sina rättegångskostnader och förpliktas att ersätta en tredjedel av Wilson Private Ltd:s rättegångskostnader. Forwood Dehousse Popescu Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 18 januari 2012. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: engelska.