62010TJ0537 TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen) 29 november 2012 ( *1 ) ”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket Fagumit och gemenskapsfigurmärket FAGUMIT — Det äldre nationella figurmärket FAGUMIT — Relativ ogiltighetsgrund — Artikel 8.3 och artikel 165.4 b i förordning (EG) nr 207/2009” I de förenade målen T-537/10 och T-538/10, Lambert, Hamburg (Tyskland), företrädd av advokaten Chen, sökande, mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) , företrädd av Atkinson, i egenskap av ombud, svarande, varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var Lopez Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., med säte i Branch (Polen), företrädd av advokaterna M. Krekora, T. Targosz och Martin, angående talan i två mål mot två beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 3 september 2010 (ärende R 1002/2009-1 och R 1003/2009-1) om två ogiltighetsförfaranden mellan Hansen i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. och Lambert, meddelar TRIBUNALEN (andra avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden N.J. Forwood (referent) samt domarna Walker och Murphy, justitiesekreterare: E. Coulon, med beaktande av ansökningarna som inkom till tribunalens kansli den 6 november 2010, med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlagor som inkom till tribunalens kansli den 5 april 2011, med beaktande av intervenientens svarsinlagor som inkom till tribunalens kansli den 17 mars 2011, med beaktande av replikerna som inkom till tribunalens kansli den 1 juli 2011, med beaktande av intervenientens dupliker som inkom till tribunalens kansli den 26 september 2011, med beaktande av parternas synpunkter gällande förening av målen med avseende på domen, med beaktande av att parterna inom en månad från delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats inte framställt någon begäran om förhandling, och av tribunalens beslut att, på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel Price i tribunalens rättegångsregler, avgöra målet utan muntlig förhandling, följande Dom 1 Sökanden, Lambert, ingav den 18 februari respektive den 12 mars 2003 två ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ( EGT L 11 , 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ( EUT L 78, s. 1 )). 2 Det varumärke vars registrering söktes den 18 februari 2003 utgörs av nedanstående figurkännetecken: 3 Det varumärke vars registrering söktes den 12 mars 2003 utgörs av ordkännetecknet Fagumit. 4 De varor som registreringsansökningarna avsåg omfattas av klasserna 12 och 17 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: — Klass 12: Riley och gummi som slutprodukter för motorfordonsområdet, nämligen nya däck, även som helgummi och vulstband, — Klass 17: Slangar; kautschuk och gummi som halvfabrikat i form av folier, plattor, stavar, profiler, block, strängar, band, rör, och slangar, kautschuk och gummi som slutprodukter för industrislangar, nämligen PVC-slangar, vattenslangar, luftslangar, kabelskyddsslangar, slitagebeständiga slangar, olje- och bensinslangar, kemikalieslangar, autogenslangar, acetylenslangar, propanslangar och tvillingslangar; kautschuk och gummi som slutprodukter för motorfordonsområdet, nämligen regummerade däck, även som helgummi och vulstband; slangar, mellanringar (distansringar) och packningar. 5 Varumärkena som omnämns ovan i punkterna 2 och 3 registrerades den 28 juni 2004. 6 Intervenienten, Lopez Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., begärde i skrivelser av den 7 och den 8 april 2008 ogiltighetsförklaring av de omstridda varumärkena och anförde härför följande grunder: — Artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009), eftersom sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in. — Artikel 52.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 b i förordning nr 207/2009), eftersom sökanden agerade i eget namn vid ansökningarna om registrering av de omstridda varumärkena utan medgivande från intervenienten, själv innehavare av det polska varumärket som återges nedan, registrerat den 15 januari 1997 för ”kautschuk-slangar, PVC-slangar”, vilket omfattas av klass 17 i Niceöverenskommelsen: — Artikel 52.1 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009), eftersom intervenientens firma registrerades i Polen 1993 och används i näringsverksamhet, som en följd av export av varor till flera medlemsstater, däribland Tyskland, sedan samma år. 7 Genom två beslut av den 25 juni 2009 avslog annulleringsenheten ansökningarna om ogiltighetsförklaring. 8 Den 27 augusti 2009 överklagade intervenienten annulleringsenhetens två beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009. 9 I två beslut av den 3 september 2010 (nedan kallade de ifrågasatta besluten), biföll första överklagandenämnden överklagandena, upphävde annulleringsenhetens beslut och förklarade de omstridda varumärkena ogiltiga, efter att ha slagit fast att de tre ogiltighetsgrunder som intervenienten åberopat kunde godtas. 10 Beträffande den grund som avser artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 (se punkt 6 tredje strecksatsen ovan) ansåg överklagandenämnden att intervenienten har styrkt användningen av termen ”fagumit” i internationell näringsverksamhet sedan den 1 juni 1997, genom export till bland annat Tyskland med stöd av ett återförsäljaravtal som ingåtts med företaget Jones Handels- u. Transportgesellschaft mbH, vilket drivs av sökanden. Kännetecknet åtnjuter skydd i Tyskland med stöd av 5 § stycke 2 i den tyska lagen om varumärken (Frazier). Vad gäller den grund som avser åsidosättande av artikel 53.1 b i förordning nr 207/2009 (se punkt 6 andra strecksatsen ovan) fann överklagandenämnden först och främst att det omstridda varumärke som återges i punkt 3 ovan, utgjorde den dominerande beståndsdelen i det polska varumärket som ligger till grund för ansökan om ogiltighetsförklaring, medan det omstridda varumärke som återges i punkt 2 ovan, i allt väsentligt var en återgivning av detta senare. Vidare, eftersom uttrycket ”ombud eller företrädare” i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 även omfattar ledaren för ombudet, företrädaren eller återförsäljaren, och, eftersom ett dokument daterat den 10 april 1998 inte kan tolkas som att sökanden beviljades rätten att registrera de omstridda varumärkena, fann överklagandenämnden att även denna grund kunde godtas. Avseende grunden som avser artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, framhöll överklagandenämnden att sökanden enligt det ovannämnda återförsäljaravtalet var skyldig att vaka över intervenientens affärsintressen och att denna skyldighet äventyrades av ansökningarna om gemenskapsvarumärke, medan det ovannämnda dokumentet av den 10 april 1998 inte kunde visa att sökanden agerade i god tro när denne lämnade in ansökningarna i fråga. Eftersom inte heller någon annan omständighet visade att intervenienten hade avstått från sina rättigheter som följer av kännetecknet Fagumit eller att sökanden agerade i god tro, förklarade överklagandenämnden även denna grund som välgrundad. Parternas yrkanden 11 Sökanden har yrkat att tribunalen ska — ogiltigförklara de angripna besluten, — ogilla ansökningarna om ogiltighetsförklaring, och — förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta kostnaderna för förfarandena vid annulleringsenheten, överklagandenämnden samt tribunalen. 12 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska — ogilla talan, och — förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna. Rättslig bedömning 13 Efter att ha hört parterna i denna fråga, finner tribunalen det lämpligt att förena de aktuella målen vad gäller domen, med tillämpning av artikel 50 i rättegångsreglerna. 14 I vart och ett av de förenade målen har sökanden anfört tre grunder. För det första åsidosättande av artikel 53.1 c, jämförd med artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. För det andra åsidosättande av artikel 53.1 b, jämförd med artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, och för det tredje åsidosättande av artikel 52.1 b i nämnda förordning. 15 Såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande, är var och en av ogiltighetsgrunderna som överklagandenämnden använt tillräcklig för att ogiltighetsförklara de omstridda varumärkena. I detta sammanhang ska tribunalen först pröva den andra grunden, som avser ogiltighetsgrunden i artikel 53.1 b i förordning nr 207/2009. 16 Inom ramen för denna grund gör sökanden först och främst gällande att artikel 165.4 b i förordning nr 207/2009 utgör hinder mot att intervenienten kan åberopa artikel 53.1 b i samma förordning till sin egen förmån. 17 Detta argument kan inte godtas. Enligt artikel 165.4 b i förordning nr 207/2009 får ett gemenskapsvarumärke nämligen inte förklaras ogiltigt enligt artikel 53.1 och 53.2 i samma förordning om den äldre rättigheten registrerats, ansökts om eller förvärvats före den 1 maj 2004 i en stat som tillträdde Europeiska unionen detta datum. 18 Denna bestämmelse har till syfte att utesluta möjligheten att ett gemenskapsvarumärke som registrerats eller ansökts om före den 1 maj 2004 kan ifrågasättas enbart på grund av vissa staters anslutning till unionen, då denna möjlighet inte fanns före anslutningen. Bestämmelsen i fråga syftar alltså inte till att hindra en varumärkesinnehavare från att efter den 1 maj 2004 inleda ett ogiltighetsförfarande som denne hade kunnat inleda redan före detta datum. 19 I detta avseende kan ogiltighetsgrunden i artikel 53.1 b i förordning nr 207/2009 åberopas av innehavaren av det varumärke som omnämns i artikel 8.3 i denna förordning, även om detta märke endast är registrerat i ett land utanför unionen. I motsats till artikel 8.1, 8.2, 8.4 och 8.5 i förordning nr 207/2009, hänvisar artikel 8.3 nämligen inte till varumärken registrerade i en medlemsstat eller som har verkan i en sådan stat. Dessutom, om registrering av varumärket i en medlemsstat var ett villkor för tillämpningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, skulle denna bestämmelse vara överflödig med hänsyn till artikel 8.1 och 8.5. Tribunalen konstaterar således, i likhet med harmoniseringsbyrån, att intervenienten redan innan Republiken Polen blev medlem i unionen kunde inleda de ogiltighetsförfaranden som nämns i punkt 6 ovan, och att artikel 165.4 b i förordning nr 207/2009 varken gör att ansökningarna ska anses ogrundade eller påverkar lagenligheten i de ifrågasatta besluten. 20 I förevarande fall koncentrerar sökanden sin argumentation på att det föreligger ett medgivande från innehavaren av det varumärke som återges i punkt 6 andra strecksatsen ovan, utan att ifrågasätta sin ställning som intervenientens ombud eller företrädare. I detta sammanhang gör sökanden gällande att hon i enlighet med ett dokument av den 10 april 1998 fått intervenientens medgivande innan ansökningarna som beskrivs i punkterna 1 till 3 ovan lämnades in. 21 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt denna bedömning. 22 Tillämpningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 förutsätter att den som ansöker om registrering av varumärket är eller har varit ombud eller företrädare för varumärkesinnehavaren, att ansökan har lämnats in i ombudets eller företrädarens namn utan innehavarens medgivande och utan att ombudet eller företrädaren har legitima skäl för sitt handlande. Denna bestämmelse syftar till att hindra att ombudet för innehavaren av ett varumärke gör intrång i detsamma. Ombudet skulle nämligen kunna använda de kunskaper och den erfarenhet som han eller hon har förvärvat under den tid vederbörande stod i affärsförbindelse med innehavaren och, följaktligen, på ett otillbörligt sätt dra nytta av de ansträngningar och den investering som gjorts av varumärkesinnehavaren (tribunalens dom av den 6 september 2006 i mål T-6/05, DEF-TEC Defense Technology mot harmoniseringsbyrån - Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL Schroeder), REG 2006, s. II-2671 , punkt 38). 23 Ett eventuellt medgivande om att ansöka om registrering av varumärket i företrädarens eller ombudets namn ska vara klart, precist och ovillkorligt (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet FIRST DEFENSE AEROSOL Schroeder, punkt 40). I likhet med överklagandenämnden konstaterar tribunalen att det dokument av den 10 april 1998 som sökanden har åberopat inte uppfyller dessa villkor. 24 Enligt ordalydelsen i detta dokument, adresserat till Daugherty, har intervenientens företrädare gett sitt medgivande till att Fagumits ”originalsymbol” och ”beteckning” (”Or[i]ginal-Symbol” och ”Bezeichnung”) får ”användas”och är ”förbehållet” (”Benutzung” och ”Vorbehalt”) i hela Europa. Företrädaren har däri också preciserat att denna möjlighet gäller företagen Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit Wilson och Fagumit Schweiz. 25 I detta sammanhang konstaterar tribunalen för det första att det av detta dokument inte framgår att sökanden har möjlighet att ansöka om registrering som gemenskapsvarumärke av det kännetecken som återges i punkt 2 ovan. I detta avseende ska det påpekas att sökanden inte omnämns i dokumentet, och att dokumentet inte hänvisar till möjligheten att ansöka om registrering av detta kännetecken som gemenskapsvarumärke. 26 För det andra, även om företagen Fagumit Deutschland, Lee och Fagumit Schweiz ännu inte existerade vid den tidpunkt då dokumentet skickades, kan dokumentet emellertid med lätthet, i likhet med vad sökanden gjort gällande vid annulleringsenheten och överklagandenämnden, förstås på så sätt att intervenienten inte motsatt sig att dessa företag bär affärsnamnet Fagumit och att dessa företag får använda, på sin höjd med ensamrätt, det tillhörande varumärket i deras verksamhet. 27 Sökanden kan inte stödja sig på att intervenienten inte motsatt sig att andra företag än de som omnämns i dokumentet av den 10 april 1998 använder det omstridda kännetecknet. Såsom sökanden påpekar i punkt 33 i ansökningarna, och som framgår av de dokument sökanden lagt fram vid harmoniseringsbyrån, skedde användningen inom ramen för handel med varor från intervenientens produktion. En sådan användning är i linje med samarbetet mellan intervenienten och dennes återförsäljare, utan att det visar på något som helst avstående från det kännetecken som återges i punkt 6 andra strecksatsen ovan, med den följden att vem som helst kan ansöka om registrering som gemenskapsvarumärke av detta eller dess dominerande beståndsdel. 28 Av detta följer att överklagandenämnden inte gjorde någon felaktig rättstillämpning när den ansåg att dokumentet av den 10 april 1998 inte kan förstås som något medgivande till sökanden i den mening som avses i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 att ansöka om registrering av de omstridda varumärkena. 29 Den av sökanden åberopade omständigheten, att sökandens relation till intervenienten inte följer några formella krav, så att listan med berörda företag i dokumentet av den 10 april 1998 inte ska anses uttömmande, saknar i detta sammanhang betydelse. Eftersom dokumentet i fråga inte utgör ett medgivande i den mening som avses i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, påverkar denna omständighet, även om den är styrkt, nämligen inte överklagandenämndens slutsats. 30 Tribunalen finner således att respektive talan inte kan vinna bifall vare sig vad avser den andra grunden eller vad avser de skäl som anges i punkt 15 ovan, i deras helhet. Rättegångskostnader 31 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas. Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (andra avdelningen) följande: 1) Målen T-537/10 och T-538/10 förenas vad gäller domen. 2) Respektive talan ogillas. 3) Lambert ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Lopez Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o för förfarandet vid tribunalen. Forwood Dehousse Schwarcz Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 29 november 2012. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: tyska.