62007TJ0085 FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen) den 10 juni 2008 ( *1 ) ”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GABEL — Det äldre gemenskapsfigurmärket GAREL — Delvist avslag på registreringsansökan — Omfattningen av den prövning som överklagandenämnden ska göra — Skyldighet att avgöra hela överklagandet — Artikel 62.1 i förordning (EG) nr 40/94” I mål T-85/07, Gabel Industria Tessile SpA, Grant (Italien), företrätt av Martin, advokat, sökande, mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) , företrädd av Thompson och Garcia, båda i egenskap av ombud, svarande, varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var Randolph, SA, Logroño (Spanien), angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 25 januari 2007 (ärende R 960/2006-2) om ett invändningsförfarande mellan Randolph, SA och Gabel Industria Tessile SpA, meddelar Griffin (andra avdelningen) sammansatt av ordföranden Ramsey (referent) samt domarna Carlson och S. Soldevila Fragoso, justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor, med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 20 mars 2007, med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 juli 2007, med beaktande av förstainstansrättens skriftliga frågor till parterna den 13 december 2007, med beaktande av parternas yttranden som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 och den 20 december 2007, efter förhandlingen den 30 januari 2008, följande Dom Bakgrund till tvisten 1 Sökanden, Gabel Industria Tessile SpA, ingav den 2 april 2004 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ( EGT L 11, 1994, s. 1 ; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse. 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet GABEL. 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 24 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: — klass 24: ”Textilier, sängfiltar och bord, plädar, lakan, örngott, handdukar, badsvampar, sängöverkast, sängtäcke, duntäcke, badlinne.” — klass 25: ”Kläder, inklusive stövlar, skor och tofflor.” 4 Denna ansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 2/05, av den 10 januari 2005. 5 Invändaren, Randolph, SA, framställde den 6 april 2005, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot registrering av det sökta varumärket. 6 Till stöd för invändningen gjordes gällande att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det sökta varumärket och flera äldre varumärken. Dessa äldre varumärken utgjordes av nio spanska varumärken, sex internationella varumärken och två gemenskapsvarumärken. Bland nämnda gemenskapsvarumärken återfanns bland annat det äldre gemenskapsfigurmärket nr 1806199 (nedan kallat det äldre gemenskapsfigurmärket) som registrerades den 5 januari 2005 och som återges nedan: 7 De varor som det äldre gemenskapsfigurmärket registrerats för omfattas av klasserna 24, 25 och 26 i Niceöverenskommelsen, och motsvarar följande beskrivning: — klass 24: ”Vävnader och textila produkter (ej ingående i andra klasser), sängkläder och bordsdukar.” — klass 25: ”Korsetter, behåar, trosor, underklänningar och teddies.” — klass 26: ”Spetsar, broderier, band och snörmakerivaror.” 8 Genom beslut av den 22 juni 2006 biföll invändningsenheten invändningen, avslog registreringsansökan i dess helhet och förpliktade sökanden att ersätta kostnaderna för förfarandet. Invändningsenheten fann att det förelåg risk för att allmänheten inom Europeiska unionen skulle förväxla det sökta varumärket och det äldre gemenskapsfigurmärket på grund av att varumärkena liknade varandra och på grund av att de avsedda varorna var identiska. Invändningsenheten fann vidare att det saknades anledning att pröva huruvida de äldre varumärken som invändaren hade åberopat hade varit föremål för verkligt bruk i gemenskapen i den mening som avses i artiklarna 15 och 50 i förordning nr 40/94. Invändningsenheten lade nämligen endast det äldre gemenskapsfigurmärket till grund för sitt beslut, och det hade varit registrerat i mindre än 5 år och omfattades därför inte av något krav på verkligt bruk. 9 Den 12 juli 2006 underrättade sökanden harmoniseringsbyrån om att sökanden hade bestämt sig för att modifiera registreringsansökan på så sätt att förteckningen av varor som omfattas av klass 25 skulle begränsas på följande sätt: ”Istället för ’[k]läder, inklusive stövlar, skor och tofflor’ begränsas registreringsansökan till att endast avse ’morgonrockar’ i klass 25.” 10 Den 17 juli 2006 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94. 11 Genom beslut av den 25 januari 2007 (nedan kallat det angripna beslutet), som delgavs sökanden den 29 januari 2007, upphävde andra överklagandenämnden invändningsenhetens beslut, registrerade det sökta varumärket för morgonrockar i klass 25 och förpliktade vardera part att bära sina kostnader. Parternas yrkanden 12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska: — delvis ogiltigförklara det angripna beslutet, i den del registreringsansökan underförstått avslås för varorna i klass 24, — fastställa det angripna beslutet, i den del det sökta varumärket registreras för morgonrockar i klass 25, — förplikta harmoniseringsbyrån att registrera det sökta varumärket för varorna i klass 24 och morgonrockar i klass 25, — fastställa att invändarens äldre varumärken, förutom det äldre gemenskapsfigurmärket, inte har brukats för varor i klass 24 och att detta utgör registreringsmissbruk beträffande dessa varumärken med beaktande av artiklarna 15 och 50 i förordning nr 40/94, och — förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna. 13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska — ogilla talan, och — förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna. 14 I sitt svar på förstainstansrättens frågor, vilket inkom till förstainstansrättens kansli den 19 december 2007, uppgav sökandebolaget att det frånföll det tredje yrkandet. Förstainstansrätten noterade detta i förhandlingsprotokollet. Huruvida talan kan upptas till sakprövning 15 Eftersom sakprövningsförutsättningar hör till tvingande rätt, får förstainstansrätten ex officio pröva om de är uppfyllda och dess prövning är inte begränsad till de rättegångshinder som parterna åberopat (domstolens dom av den 23 april 1986 i mål 294/83, Les Verts mot parlamentet, REG 1986, s. 1339 , punkt 19, svensk specialutgåva, volym 8, s. 529, förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i mål T-99/95, Stott mot kommissionen, REG 1996, s. II-2227 , punkt 22, och av den 27 september 2006 i mål T-172/04, Telefónica mot harmoniseringsbyrån – Bransch (emergia), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 22). 16 I sitt andra yrkande har sökanden yrkat att förstainstansrätten ska fastställa det angripna beslutet i den del det sökta varumärket registrerats för morgonrockar i klass 25. I sitt fjärde yrkande har sökanden yrkat att förstainstansrätten ska fastställa att invändarens äldre varumärken, förutom det äldre gemenskapsfigurmärket, inte har brukats för varor i klass 24 och att detta utgör registreringsmissbruk beträffande dessa varumärken med beaktande av artiklarna 15 och 50 i förordning nr 40/94. 17 Sökanden har framställt det andra och det fjärde yrkandet för att utverka en dom varigenom ett tidigare avgörande fastställs eller en dom varigenom det fastställs att ett visst rättsförhållande föreligger. Det följer dock av artikel 63.2 och 63.3 i förordning nr 40/94 att syftet med en talan är att förstainstansrätten ska pröva huruvida överklagandenämndens beslut i ärendet är lagenligt och i förekommande fall utverka ogiltigförklaring eller ändring av beslutet (domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573 , punkt 28; se även, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301 , punkt 46, och av den 6 november 2007 i mål T-407/05, SAEME mot harmoniseringsbyrån – Racke (REVIAN's), REG 2007, s. II-4385 , punkt 65). Syftet med en talan beträffande dylika beslut kan således inte vara att utverka domar varigenom ett tidigare avgörande fastställs eller varigenom det fastställs att ett visst rättsförhållande föreligger. 18 Talan ska således avvisas såvitt avser det andra och det fjärde yrkandet. Prövning i sak 19 Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för det första yrkandet om ogiltigförklaring av det angripna beslutet, i den del registreringsansökan avslås för varorna i klass 24. Som första grund har det gjorts gällande att överklagandenämnden underlät att fullgöra sin skyldighet att uttryckligen ta ställning till registreringsansökan såvitt avser varorna i klass 24. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Sökanden har som tredje grund gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artiklarna 15 och 50 i förordning nr 40/94, vilket definierats som registreringsmissbruk såvitt avser de aktuella varumärkena. 20 Artikel 62.1 första meningen i förordning nr 40/94 har följande lydelse: ”Efter prövning om överklagandet är befogat skall överklagandenämnden avgöra överklagandet.” Detta ska förstås så, att överklagandenämnden ska avgöra samtliga yrkanden som framställts i deras helhet, och därvid antingen bifalla, avvisa eller ogilla överklagandet (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213 , punkterna 56 och 57). Eftersom underlåtelse att fullgöra denna skyldighet kan inverka på innehållet i överklagandenämndens beslut, är det fråga om en väsentlig formföreskrift. Förstainstansrätten får ex officio pröva om denna väsentliga formföreskrift har åsidosatts. 21 I detta mål kommer förstainstansrätten att pröva ex officio om överklagandenämnden i det angripna beslutet avgjorde sökandens yrkande angående invändningsenhetens beslut att avslå registreringsansökan såvitt avser varorna i klass 24. 22 Parterna är ense om att överklagandenämnden underförstått avgjorde detta yrkande i det angripna beslutet. Harmoniseringsbyrån har tillagt att överklagandenämnden i praktiken fastställde invändningsenhetens beslut i detta avseende. Parterna är vidare ense om att registreringsansökan avslogs på grund av att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 på grund av att det sökta varumärket och det äldre gemenskapsfigurmärket liknade varandra och på grund av att de avsedda varorna var identiska eller av liknande slag. Som svar på förstainstansrättens skriftliga fråga, huruvida överklagandenämnden eventuellt underlåtit att ta ställning till beslutet att avslå registreringsansökan såvitt avser varorna i klass 24, har parterna endast vidhållit sina tidigare argument. 23 Förstainstansrätten gör dock följande bedömning i detta avseende. Av punkt 1 i själva slutet i det angripna beslutet framgår att överklagandenämnden upphävde invändningsenhetens beslut om avslag på registreringsansökan. Denna punkt 1 innebär att överklagandenämnden inte kan anses, underförstått, ha fastställt invändningsenhetens beslut, vilket gjorts gällande av harmoniseringsbyrån, då registreringsansökan avslogs såvitt avser varorna i klass 24. 24 Det finns inte heller någon annan punkt i själva slutet i det angripna beslutet varigenom registrering av det sökta varumärket uttryckligen beviljas eller avslås för varor i klass 24. I punkt 2 i själva slutet i det angripna beslutet förordnas nämligen endast att det sökta varumärket registreras för morgonrockar i klass 25. Själva slutet i ett beslut från överklagandenämnden ska emellertid tolkas mot bakgrund av de faktiska omständigheter och rättsliga överväganden som anges i beslutets skäl. Förstainstansrätten kommer därför i detta mål att pröva om punkt 2 i själva slutet i det angripna beslutet, jämfört med skälen i detsamma, kan tolkas på så sätt att den punkten även innebär ett underförstått avslag på registreringsansökan såvitt avser varorna i klass 24. 25 Sökanden har inte åberopat någon omständighet till styrkande av påståendet att överklagandenämnden i skälen i det angripna beslutet kortfattat tog upp avslaget på registreringsansökan såvitt avser varorna i klass 24. Däremot framgår det av punkt 16 i skälen i det angripna beslutet att överklagandenämnden beaktade att sökanden, efter det att invändningsenheten hade meddelat sitt beslut, hade begränsat förteckningen av varor i registreringsansökan till att endast avse morgonrockar i klass 25. Vidare framgår det av de två följande punkterna i det angripna beslutet att överklagandenämnden följaktligen ansåg att de enda varor som var föremål för överklagandenämndens bedömning var morgonrockar i klass 25. 26 Förstainstansrätten kommer därför att pröva om överklagandenämnden fick slå fast att registreringsansökan hade begränsats på detta sätt, och därmed göra sin bedömning endast med avseende på morgonrockar i klass 25. Såsom harmoniseringsbyrån bekräftat i sitt svar på en skriftlig fråga från förstainstansrätten, grundar sig punkt 16 i skälen i det angripna beslutet på sökandens skrivelse av den 12 juli 2006, som nämnts ovan i punkt 9. Varorna i klass 24 i registreringsansökan nämns emellertid inte i nämnda skrivelse, och den kan inte tolkas på så sätt att sökanden ger uttryck för att vilja frånfalla sitt yrkande om att harmoniseringsbyrån skulle registrera det sökta varumärket för dessa varor. Förstainstansrätten finner således att sökandens överklagande till överklagandenämnden gällde invändningsenhetens beslut i dess helhet, inklusive avslaget på registreringsansökan såvitt avser varorna i klass 24. Sökandens överklagande gällde således inte endast en del av invändningsenhetens beslut. 27 Mot bakgrund av själva slutet och skälen i det angripna beslutet, finner förstainstansrätten således att överklagandenämnden underlät att avgöra överklagandet, i den del överklagandet riktade sig mot invändningsenhetens beslut att avslå registreringsansökan såvitt avser varorna i klass 24. Överklagandenämnden åsidosatte därvid artikel 62.1 första meningen i förordning nr 40/94. Sökanden hade nämligen inte frånfallit registreringsansökan beträffande nämnda varor. 28 Trots att förstainstansrätten enligt artikel 63.3 i förordning nr 40/94 är behörig att ändra överklagandenämndens beslut, är detta i princip endast möjligt då målet är färdigt för avgörande. I förevarande mål har överklagandenämnden underlåtit att pröva ett av de framställda yrkandena, och detta innebär att målet inte kan anses vara färdigt för avgörande. Om förstainstansrätten ändrade det angripna beslutet, skulle detta nämligen innebära att förstainstansrätten skulle göra en sakprövning, för första gången, av de yrkanden som överklagandenämnden underlåtit att avgöra. En dylik prövning omfattas emellertid inte av förstainstansrättens behörighet, såsom den definieras i artikel 63.2 och 63.3 i förordning nr 40/94 (se punkt 17 ovan). 29 Överklagandenämnden åsidosatte således en väsentlig formföreskrift när den antog det angripna beslutet. Enligt denna formföreskrift hade överklagandenämnden att ta ställning till invändningsenhetens avslag på registreringsansökan såvitt avser varorna i klass 24. Förstainstansrätten ogiltigförklarar på grund av detta åsidosättande det angripna beslutet i dess helhet, och det saknas därvid anledning att pröva de grunder som sökanden åberopat till stöd för sitt första yrkande. Rättegångskostnader 30 Enligt artikel 87.3 i förstainstansrättens rättegångsregler kan rätten besluta att kostnaderna ska delas eller att vardera parten ska bära sin kostnad, om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter. 31 I förevarande mål har sökanden inte vunnit framgång med sina yrkanden. Förstainstansrätten beaktar emellertid att överklagandenämnden begick ett handläggningsfel då den antog det angripna beslutet. I och med att förstainstansrätten av denna anledning ogiltigförklarar det angripna beslutet, finner rätten att inte heller harmoniseringsbyrån kan anses ha vunnit framgång med sina yrkanden. Vardera parten ska således bära sin rättegångskostnad. Mot denna bakgrund beslutar Griffin (andra avdelningen) följande: 1) Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 25 januari 2007 (ärende R 960/2006-2) ogiltigförklaras. 2) Talan ogillas i övrigt. 3) Gabel Industria Tessile SpA och harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader. Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 10 juni 2008. E. Coulon Justitiesekreterare Ramsey Ordförande ( *1 ) Rättegångsspråk: italienska.