ECLI:NL:RBHAA:2007:BB3476, Rechtbank Haarlem, 07-09-2007, 136863
Rechtbank Haarlem — Uitspraak 
Datum: 2007-09-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Pernod, producent van Canei wijn, vordert een verbod op de verkoop van Galilei wijn. Vordering gebaseerd op artikel 2: 20 lid 1. sub a, b, en c. BVIE (voor woord-, beeld- en vormmerk) en op artikel 6: 162 BW. Voorzieningenrechter wijst de vordering af, omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van merkinbreuk of anderszins onrechtmatig handelen.

vonnis
      RECHTBANK HAARLEM
    
    
    Sector civiel recht
    
    
    zaaknummer / rolnummer: 136863 / KG ZA 07-350
    
    Vonnis in kort geding van 7 september 2007
    
    in de zaak van
    
    
      1.	de rechtspersoon naar vreemd recht
      PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.,
      gevestigd te Milaan, Italië,
      2.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      PERNOD RICARD NEDERLAND B.V.,
      gevestigd te Tilburg,
      eiseressen,
      procureur mr. M. Middeldorp,
      advocten mrs. S.P.J.F. Zwanen en L. Kelkensberg te Rotterdam,
    
    
    tegen
    
    
      1.	de vennootschap naar vreemd recht
      PETER HERRES WEIN- UND SEKTKELLEREI GmbH,
      gevestigd te Trier, Duitsland,
      2.	de vennootschap nar vreemd recht
      SANKT RICHARD GMBH,
      gevestigd te Trier, Duitsland,
      gedaagden,
      procureur mr. P. Ingwersen,
      advocaten mrs. A.P. Groen en M. Siegenthaler te Amsterdam,
    
    
    
    Eisers zullen hierna gezamenlijk in enkelvoud worden aangeduid als Pernod en gedaagden als Herres.
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	de dagvaarding
      -	de mondelinge behandeling
      -	de pleitnota van Pernod
      -	de pleitnota van Herres.
    
    
    1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	Pernod brengt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een zoete, licht mousserende wijn met een laag alcoholpercentage op de Nederlandse markt onder de naam Canei. Canei behoort tot het laagste prijssegment en wordt voornamelijk verkocht in supermarkten.  
    
    
    
      2.2.	Pernod is houdster van de volgende internatonale en Benelux merkregistraties:
      -	het internationale woordmerk “Canei”, geregistreerd voor onder andere wijnen onder registratienummer 441700 (bijlage 1),
      -	het internationale beeldmerk van het etiket van “Canei Bosca”, geregistreerd voor wijnen onder nummer 480409 (bijlage 2),
      -	het Benelux beeldmerk van het etiket van “Canei”, geregistreerd voor mousserende wijnen onder nummer 0821547 (bijlage 3),
      -	het internationale driedimensionale merk van de fles met het etiket “Canei Rosé Bosca”, geregistreerd voor onder andere wijnen onder nummer 464285 (bijlage 4),
      -	het internationale driedimensionale merk van de Canei-fles, geregistreerd voor onder andere wijnen onder nummer 473720 (bijlage 5).
    
    
    2.3.	Herres heeft op 2 mei 1994 in het Duitse merkenregister het woordmerk “Galilei” gedeponeerd voor onder andere mousserende wijn. Herres produceert onder die naam eveneens een licht mousserende zoete wijn met een laag alcoholpercentage die tot het laagste prijssegment behoort. Deze wijn wordt sinds 1998 verkocht in Duitsland. Begin december 2006 is de Galilei wijn in Nederland op de markt gebracht. Een afbeelding van de fles waarin de Galilei wijn wordt verkocht is als bijlage 6 bij dit vonnis gevoegd.
    
    2.4.	De Galilei wijn wordt uitsluitend verkocht in de Aldi-supermarkten, waar Canei niet verkrijgbaar is. 
    
    2.5.	Bij brieven van 7 februari, 3 april en 4 juni 2007 heeft Pernod Herres gesommeerd, kort gezegd, de verkoop van de Galilei wijn in Nederland te staken. Herres heeft daaraan geen gehoor gegeven.
    
    
    3.	Het geschil
    
    3.1.	Pernod vordert dat de voorzieningenrechter:
    
    3.1.1.	Herres zal veroordelen om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere inbreuk op de merkrechten van Pernod op de naam Canei, de Canei fles en het etiket en het overigens onrechtmatig handelen, door onder meer het (doen) produceren, het (doen) invoeren, het (doen) uitvoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken, dan wel het in voorraad (doen) hebben van de Galilei wijn voor een van deze doeleinden en anderszins het verhandelen van de inbreukmakende producten te staken en gestaakt te houden,
    
    
      3.1.2.	Herres zal veroordelen om binnen uiterlijk 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis, aan de advocaat van Pernod te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie:
      -	de afnemers, alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en overige verificatoire bescheiden;
      -	de bij gedaagden nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende producten onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende producten zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende producten;
      -	de met de inbreukmakende producten behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken,
    
    
    
      3.1.3.	Herres zal veroordelen om binnen uiterlijk 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan al haar afnemers, in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de volgende inhoud, onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Pernod:
      “Geachte ___,
      Bij vonnis van ___ [datum vonnis] heeft de voorzieningenrechter te Haarlem beslist dat de aan u geleverde fles(sen) Galilei wijn inbreuk maken op de merkrechten van Pernod Ricard Italy S.p.A. en ook overigens een onrechtmatige daad opleveren jegens Pernod Ricard Italy S.p.A. en Pernod Ricard Nederland B.V. In verband hiermee dient u binnen zeven dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze flessen wijn aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen (exemplaren van de) flessen wijn meer bij uw vestiging aanwezig zijn. Door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde vouwfietsen en handleidingen (de voorzieningenrechter leest: flessen) maakt inbreuk op de rechten van Pernod Ricard Italy S.p.A. en Pernod Ricard Nederland B.V.
      Hoogachtend,”
    
    
    3.1.4.	Herres zal veroordelen om binnen uiterlijk 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis de gehele voorraad, waaronder begrepen de door haar afnemers geretourneerde voorraad van inbreukmakende producten, op kosten van Herres en op een door Pernod aan te geven wijze naar Pernod te verzenden ter vernietiging,
    
    3.1.5.	zal bepalen dat Herres een dwangsom verbeurt ad EUR 25.000 voor iedere overtreding van het onder 3.1.1. tot en met 3.1.4. gevorderde en voor iedere dag dat Herres met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die geboden en verboden in gebreke blijft, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende producten geldt als een afzonderlijke overtreding,
    
    3.1.6.	Herres zal veroordelen tot betaling van EUR 30.000 als voorschot op de schadevergoeding en/of winstafdracht te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding,
    
    3.1.7.	Herres zal veroordelen tot betaling van de volledige redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Pernod in verband met het inbreukmakend en onrechtmatig handelen van Herres heeft moeten maken, zijnde EUR 25.000;
    
    3.1.8.	op basis van artikel 260 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt zal bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis,
    
    3.1.9.	iedere andere voorziening zal treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie geraden acht.
    
    3.2.	Herres voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
    
    
    
      4.	De beoordeling
      4.1.	Nu Pernod haar vordering mede baseert op het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), stelt de voorzieningenrechter allereerst ter voldoening aan zijn verplichting ingevolge artikel 4.6 van dat verdrag zijn bevoegdheid vast over dit geschil te oordelen op grond van het feit dat de Galilei wijn onder meer in het arrondissement Haarlem verhandeld wordt.
    
    
    4.2.	Pernod legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Herres, door de Galilei wijn op de markt te brengen, inbreuk maakt op haar merkrechten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE.
    
    4.3.	Herres heeft als eerste en meest verstrekkende verweer aangevoerd dat zij geen gebruik maakt van het teken (de Galilei wijn) in de Benelux. Gedaagde sub 1. produceert en bottelt de wijn in Duitsland en voorziet de flessen van een Nederlandstalig etiket. Zij verkoopt de Galilei wijn in Duitsland aan gedaagde sub 2. Deze verkoopt de wijn vervolgens door aan Aldi, die de flessen in Nederland op de markt brengt. In merkenrechtelijke zin worden dus door Herres in de Benelux geen gebruikshandelingen verricht.   
    
    4.4.	De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Herres heeft erkend te weten dat Aldi de waar in Nederland op de markt brengt. De waar is door Herres ook voorzien van een Nederlandstalig etiket. Ook als de hiervoor beschreven gang van zaken juist is en geen gebruik van Herres van de waar in Nederland zou opleveren, kan dat niet zonder meer tot afwijzing van de vorderingen van Pernod leiden. Als het product van Herres inbreuk zou maken op de merkrechten van Pernod, maar er ten gevolge van de wijze waarop het op de markt wordt gebracht geen sprake zou zijn van gebruik door Herres in Nederland, dan zou het op deze wijze inbreuk maken op de merkrechten van Pernod als onrechtmatig handelen van Herres moeten worden beschouwd, hetgeen ook tot toewijzing van één of meer van de vorderingen van Pernod zou kunnen leiden. Daarom zullen in het navolgende de onderscheiden grondslagen van de vorderingen van Pernod worden besproken.
    
    4.5.	Daarbij stelt de voorzieningenrechter voorop dat Pernod zich niet met vrucht op bescherming van het beeldmerk Canei Bosca (bijlage 2) en van het drie dimensionale merk (vormmerk) van de fles met het etiket Canei Rosé Bosca (bijlage 4) kan beroepen, nu naar Herres onweersproken heeft aangevoerd, Pernod die beide merken gedurende de afgelopen vijf jaren niet heeft gebruikt in de Benelux, waardoor het verval van die merken kan worden ingeroepen. 
    
    4.6.	Pernod beroept zich in de eerste plaats op artikel 2: 20 lid 1. sub b. BVIE voor het woordmerk Canei. Zij stelt dat sprake is van ongeoorloofde overeenstemming tussen het woordmerk Canei en het teken Galilei. Volgens Pernod heeft het fantasiewoord Canei, dat geen specifieke betekenis heeft en niet verwijzend is, een sterk onderscheidend vermogen en daardoor een ruime beschermingsomvang, waarbij van derden mag worden gevergd dat zij een ruimere afstand in acht nemen dan bij een zwak merk. Het teken Galilei vertoont echter, auditief, visueel en begripsmatig, overeenstemming met het woordmerk Canei, aldus nog steeds Pernod.
    
    4.7.	Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er echter geen sprake van auditieve overeenstemming tussen het woordmerk Canei en het teken Galilei. In de eerste plaats wijkt de klank van de eerste lettergreep van Canei met een harde ‘k’, duidelijk af van de zachtere ‘g’- klank van Galilei. Daar komt bij dat de ‘ei’ aan het einde van Canei anders klinkt dan de ‘ei’ van Galilei. Als Galilei juist wordt uitgesproken, hetgeen van de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort producten, gezien de bekendheid van de naam Galilei, mag worden verwacht, wordt de ‘ei’ van Galilei uitgesproken als ‘e-ï’. Tenslotte telt Canei twee lettergrepen en Galilei vier. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er tussen merk en teken geen auditieve overeenstemming bestaat.
    
    4.8.	Ook in visueel opzicht bestaat er tussen het woordmerk Canei en Galilei onvoldoende overeenstemming. Canei bestaat uit vijf letters, terwijl Galilei zeven letters telt. De gebruikte lettertypes zijn niet precies gelijk. Onweersproken is voorts dat de door Herres  gebruikte krulletter een zeer algemeen gebruikte italic-letter is die in het gehele productassortiment van Herres voorkomt en ook door vele andere wijnproducenten wordt gebruikt. 
    
    4.9.	Tenslotte is er ook geen begripsmatige overeenstemming tussen Canei en Galilei. Immers, Canei is een fantasiewoord zonder specifieke betekenis. Galilei daarentegen verwijst naar de natuurkundige Galileo Galilei, hetgeen wordt versterkt door de wereldkaart en zijn portret op het etiket.
    
    4.10.	Het voorgaande voert tot de conclusie dat er ten aanzien van het woordmerk Canei en het teken Galilei geen gevaar is voor verwarring in de zin van artikel 2.20 lid 1. sub b. BVIE. Dat bij de consument verwarring is ontstaan is ook op geen enkele wijze aangetoond.
    
    4.11.	Voorts stelt Pernod dat sprake is van merkinbreuk doordat het uiterlijk van de Galilei fles een zodanig sterke visuele overeenstemming vertoont met dat van de Canei fles, dat gevaar voor verwarring te duchten is. Pernod stelt ter toelichting dat de kleur en de vorm van de flessen gelijk zijn en dat het lettertype, de kleuren en de opmaak van de etiketten overeenstemmen. 
    
    
      4.12.	Ten aanzien van het beroep van Pernod op artikel 2.20 lid 1. sub b. BVIE voor het beeldmerk van het etiket stelt de voorzieningenrechter voorop dat bij de beoordeling van de vraag of van overeenstemming sprake is het etiket van de Canei fles zoals dat is gedeponeerd, moet worden vergeleken met het etiket van de Galilei wijn zoals dat door Herres wordt gebruikt. Nu Pernod haar etiket niet in kleur heeft gedeponeerd moet uitgegaan worden van een zwart/wit etiket. Voorts moet het onderste gedeelte van het etiket van de ter zitting getoonde Canei fles met de aanduidingen “Vino Frizzante” en “Mellow White Wine” buiten beschouwing blijven, nu dat geen deel uitmaakt van het gedeponeerde etiket. 
      4.13.	Hiervan uitgaande zijn tussen de beide etiketten diverse verschillen aan te wijzen. De vormen van de etiketten verschillen aanzienlijk. Het etiket van de Galilei wijn is rechthoekig, dat van Canei heeft aan de bovenkant in het midden een koepelvorm, die terugkomt in de binnenomkadering. Voorts is het etiket van de Canei fles, zoals gedeponeerd, effen zwart met witte letters, terwijl het etiket van de Galilei fles crèmekleurig is met een wereldkaart op de achtergrond en beschreven met zwarte letters. Het woord Canei is met een krullende lijn onderstreept. Bij het woord Galilei ontbreekt een dergelijke versiering. Aan de bovenzijde van het etiket van de Galilei fles is in een cirkel een portret van Galileo Galilei geplaatst, daar waar het etiket van de Canei fles een wapenschild bevat. De hiervoor opgesomde verschillen rechtvaardigen de conclusie dat Herres met het etiket van de Galilei wijn geen inbreuk maakt op het beeldmerk van het Canei etiket. 
    
    
    4.14.	Pernod stelt voorts dat de Galilei fles merkinbreuk oplevert, omdat deze qua vorm gelijk is aan de Canei fles in de zin van artikel 2.20 lid 1. sub a. BVIE. Pernod stelt dat volgens het Hof van Justitie de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van alle kenmerken van de vergeleken bestanddelen, waardoor onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Volgens Pernod vertonen de beide flessen slechts onopvallende verschillen. In dit verband wijst Pernod er nog op dat consumenten de beide flessen niet één op één kunnen vergelijken, omdat ze niet in dezelfde winkels verkocht worden. 
    
    4.15.	Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is bij de onderhavige flessen echter geen sprake van gelijkheid. Immers, volgens vaste rechtspraak is een teken gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van dat merk bevat en die situatie doet zich hier niet voor. De Canei fles is langer en heeft een bredere hals dan die van Galilei. De Canei fles heeft voorts een grotere dop dan de Galilei fles. Het etiket van Galilei ligt in de fles verzonken, wat bij Canei niet het geval is.  
    
    4.16.	Subsidiair stelt Pernod dat de flessen overeenstemmen als bedoeld in artikel 2.20 lid 1. sub b. BVIE. De hiervoor geconstateerde verschillen zijn echter zo wezenlijk van aard dat ook van een overeenstemmend teken geen sprake is. Voor dit oordeel is mede redengevend het feit dat flessen als de onderhavige van helder glas, vanaf ongeveer een derde taps toelopend in een lange nek, veelvuldig worden gebruikt voor mousserende zoete wijnen. De Galilei fles is voorts, naar Herres onweersproken ter zitting heeft aangevoerd, exact gelijk aan de fles waarin Herres al sinds 1954 haar mousserende zoete wijn onder de naam KellerGeister op de markt brengt. 
    
    4.17.	Pernod beroept zich voorts op artikel 2.20 lid 1. sub c. BVIE. Zij stelt zich op het standpunt dat Herres Galilei zonder geldige reden in Nederland heeft geïntroduceerd als ‘look-alike’ van Canei en thans profiteert van de bekendheid en de goede naam van Canei en aldus afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de Canei merken.
    
    
      4.18.	Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan Pernod zich echter niet met vrucht op artikel 2.20 lid 1. sub c. BVIE beroepen. Daarvoor is vereist dat merk en teken gelijk zijn of overeenstemmen. Zoals in het voorgaande werd overwogen is daarvan geen sprake voor wat betreft de naam, het etiket en de vorm. Naast de hiervoor al besproken verschillen, wijkt ook het totaalbeeld van de Galilei fles op wezenlijke onderdelen af van dat van de Canei fles. De Galilei fles heeft op de hals een tweede etiket in de vorm van een medaillon met de naam Galilei. De Canei fles heeft zoiets niet. De dop van de Canei fles is goudkleurig. De folie daaronder is zwart, met een wit/gouden ronde onderrand. Op de folie is in witte letters Canei te lezen. Daaronder is in zwart/goud eenzelfde wapen afgebeeld als op het etiket. De dop van de Galilei fles is zwart, evenals de folie. De onderzijde van de folie is recht en heeft een dun gouden randje. 
      Daar komt bij dat Pernod onvoldoende feiten of omstandigheden heeft gesteld om te onderbouwen dat het door haar bedoelde voordeel en de gestelde afbreuk zich daadwerkelijk voordoen.  
    
    
    4.19.	Tenslotte stelt Pernod dat Herres zich schuldig maakt aan oneerlijke mededinging, doordat zij ten onrechte gebruik maakt van en aanhaakt bij de bekendheid van Canei en het vertrouwen van de consument in dat merk. Op deze grondslag zijn de vorderingen evenmin toewijsbaar. Pernod heeft, naast de hiervoor ontoereikend bevonden merkenrechtelijke argumenten, onvoldoende bijkomende omstandigheden aangevoerd die tot de conclusie nopen dat Herres met het op de markt brengen van de Galilei wijn onrechtmatig jegens Pernod heeft gehandeld. Met name is onvoldoende aannemelijk geworden dat Galilei is te beschouwen als nabootsing van Canei, nu, naar Herres onweersproken heeft aangevoerd, het woordmerk Galilei al in 1994 is gedeponeerd en Galilei wordt verkocht in exact dezelfde fles waarin Herres sinds 1954 KellerGeister op de markt brengt.
    
    4.20.	Al het voorgaande voert ertoe dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. Pernod zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Ter terechtzitting zijn partijen overeengekomen dat de procureurskosten in de onderhavige zaak voor beide partijen kunnen worden begroot op euro 20.000,--. De voorzieningenrechter zal een dienovereenkomstig procureurssalaris toekennen.
    
    
    
      5.	De beslissing
      De voorzieningenrechter 
    
    
    5.1.	weigert de gevraagde voorzieningen,
    
    5.2.	veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van gedaagden begroot op euro 251,-- aan verschotten en euro 20.000,-- aan procureurssalaris,
    
    5.3.	verklaart dit vonnis ten aanzien van vorenstaande kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 7 september 2007.?