ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1008, Gerechtshof Den Haag, 07-05-2013, 200.097.108-01
Gerechtshof Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2013-05-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: intellectuele eigendom (geen) slaafse nabootsing transportbanden geen misbruikelijke handhaving

GERECHTSHOF DEN HAAG 
      Afdeling Civiel recht
    
    
    Zaaknummer	: 200.097.108/01
    
    Zaaknummer rechtbank	: 373594 / HAZA 10-3016 
    
    arrest van 7 mei 2013
    
    inzake
    
    
      […] B.V.,
      gevestigd te […], gemeente […],
      appellante in het principaal appel,
      geïntimeerde in het incidenteel appel,
      hierna te noemen: [X],
      advocaat: mr. M.W. Renzen te Rotterdam,
    
    
    tegen
    
    
      […] B.V.,
      gevestigd te […],
      geïntimeerde in het principaal appel,
      appellante in het incidenteel appel,
      hierna te noemen: [Y],
      advocaat: mr. L.L. Huisman te 's-Gravenhage.
    
    
    Het geding
    
    Bij exploot van 4 oktober 2011 is [X] in hoger beroep gekomen van twee door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnissen van 13 oktober 2010 en 6 juli 2011. Bij memorie van grieven in het principaal appel, met een productie, heeft [X] acht grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord tevens houdende incidenteel appel, met producties, heeft [Y] de grieven bestreden en in het incidenteel appel twee grieven aangevoerd. [X] heeft de grieven in het incidenteel appel bestreden bij memorie van antwoord in het incidenteel appel en zich daarbij tevens uitgelaten over de producties van [Y] in appel.
    
    Vervolgens hebben partijen op 28 februari 2013 de zaak doen bepleiten, [X] door mr. M.W. Renzen, advocaat te Rotterdam, en [Y] door mrs. L.L. Huisman en R. Soetens, advocaten te 's-Gravenhage, beiderzijds aan de hand van overgelegde pleitnotities, [Y] tevens onder overlegging van een akte overzicht proceskosten en een akte aanvullend overzicht proceskosten . Ten slotte is arrest gevraagd.
    
    Beoordeling van het hoger beroep
    
    1. De door de rechtbank in het vonnis van 6 juli 2011 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan.
    
    2. Het gaat in deze zaak - samengevat - om het volgende.
    
    2.1. Partijen zijn actief op het terrein van transportbanden, machines en installaties voor de tuinbouw. Tussen augustus 2005 en januari 2008 hebben zij samengewerkt in […] B.V. (hierna: de joint-venture), waarin beide partijen aandeelhouder waren. In het kader van die samenwerking legde [X] zich toe op de productie van transportbanden en [Y] op de productie van besturingssystemen daarvoor en machines. Zij hebben toen ook gezamenlijk machines ontwikkeld. In de periode van samenwerking verkochten [X] en [Y] afzonderlijk ook elkaars producten aan hun eigen klanten. Door overdracht van haar aandelen in de joint-venture door [X] aan de aandeelhouder van [Y] is deze samenwerking op 29 januari 2008 geëindigd. De statutaire naam van de joint-venture is vervolgens gewijzigd in [Y].
    
    2.2. Tijdens de vakbeurs Hortifair in oktober 2008 heeft [X] beslag tot afgifte en conservatoir bewijsbeslag doen leggen op de aldaar door [Y] getoonde transportbanden die volgens [X] inbreuk zouden maken op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op haar 'budgetband' en/of 'bufferband' transportbanden. Dat geschil is op 11/15 december 2008 door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst geëindigd.  [X] en een tot hetzelfde concern als [Y] behorende vennootschap [Y] Machinebouw B.V. (hierna: [Y] Machinebouw) zijn daarin het volgende overeengekomen:
    
    
      
        overeenkomst
        
          
        
      
    
    
    2.3. Bij brief van 30 december 2009 heeft de advocaat van [X] [Y] en [Y] Machinebouw gesommeerd de productie, verkoop en levering van wat hierna wordt genoemd de "[Y] transportband" te staken die volgens haar slaafs is nagebootst van de transportband die [X] onder de naam Easy Max aanbiedt. Tevens is daarbij de vaststellingsovereenkomst door [X] buitengerechtelijk ontbonden. Een uitvoering van de Easy Max met een lengte van 6 meter en een bandbreedte van 170 mm ziet er zo uit:
    
    
      
        
          Easy Max transportband
          
            
          
        
      
      
        
          Easy Max transportband
          
            
          
        
      
      
        
          Easy Max transportband
          
            
          
        
      
      
        
          Easy Max transportband
          
            
          
        
      
      
        
          Easy Max transportband
          
            
          
        
      
      
        
          Easy Max transportband
          
            
          
        
      
    
    
    De aangevallen [Y] transportband heeft het volgende uiterlijk (overigens wordt deze geleverd in verschillende lengtes en bandbreedtes):
    
    
      
        
          [Y] transportband
          
            
          
        
      
      
        
          [Y] transportband
          
            
          
        
      
      
        
          [Y] transportband
          
            
          
        
      
      
        
          [Y] transportband
          
            
          
        
      
      
        
          [Y] transportband
          
            
          
        
      
      
        
          [Y] transportband
          
            
          
        
      
    
    
    
    2.4. [Y] heeft onder meer de volgende afbeeldingen van andere transportbanden overgelegd: 
    
    
      
        [Y] andere transportbanden
        
          
        
      
    
    
    Dat zijn van links naar rechts de banden van: 2x Wevab, [X], Javo en [Y]. Van onder naar boven in de zelfde volgorde in zijaanzicht:
    
    
      
        [Y] andere transportbanden
        
          
        
      
    
    
    2.5. In juli 2010 heeft [X] ten laste van [Y] verscheidene conservatoire derdenbeslagen gelegd onder de bank van [Y].
    
    2.6. De ten processe bedoelde transportbanden bestaan in twee uitvoeringen. De eerste is voorzien van een zogenoemde opsteekmotor die de band aandrijft. De tweede is uitgevoerd als doorkoppelband zodat per maximaal zeven aan elkaar te koppelen transportbanden onder één transportband een motor is gemonteerd. Zo'n doorkoppelband heeft aan de voorzijde een koppeling en aan de achterzijde een tandwiel. Middels deze koppeldelen kunnen meer transportbanden aan elkaar worden gekoppeld en wordt de aandrijving van de motor van de ene transportband overgebracht op de volgende transportband die niet over een aandrijfmotor beschikt. Fabrikanten hanteren doorgaans specifieke koppeldelen, zodat in principe alleen transportbanden van eenzelfde fabrikant aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
    
    3. Bij vonnis van 6 juli 2011 heeft de rechtbank geoordeeld dat de [Y] transportband geen slaafse nabootsing is van de Easy Max, zodat de in conventie op het tegendeel gestoelde vorderingen zijn afgewezen. Dat betrof een verklaring voor recht dat [Y] met het voeren van haar transportband onrechtmatig jegens [X] handelt doordat dit een slaafse nabootsing is van de Easy Max, een bevel om productie en verkoop van de [Y] transportband te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen en schadevergoeding op te maken bij staat met een voorschotbetaling daarop van € 50.000,-, kosten rechtens, die van de gelegde beslagen daaronder begrepen. In reconventie zijn de gelegde beslagen opgeheven. De vordering van [Y] tot veroordeling van [X] in de werkelijke proceskosten wegens misbruik van procesrecht is door de rechtbank afgewezen.
    
    4.1.  De grieven in het principaal appel richten zich uitsluitend tegen het vonnis van 6 juli 2011, niet tegen het vonnis van 13 oktober 2010, waartegen blijkens de appeldagvaarding ook hoger beroep is ingesteld. Nu daartegen geen grieven zijn gericht, is het hoger beroep daartegen niet-ontvankelijk. De hierna genoemde rechtsoverwegingen zijn allemaal uit het vonnis van 6 juli 2011. Grief I in het principaal appel is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in r.o. 4.10 dat het uiterlijk van een transportband hoofdzakelijk wordt bepaald door de eindloze band waarop de producten worden getransporteerd en het frame waarop deze eindloze band is bevestigd, al dan niet gesteund op een aantal beugels. Grief II bestrijdt het laatste deel van r.o. 4.11, waarin de rechtbank de eerst ter zitting aangevoerde andere verschillen tussen de Easy Max en de overige op de markt verkrijgbare transportbanden waarop stroomkasten te zien zijn passeert wegens onvoldoende onderbouwing. Met grief III komt [X] op tegen het tweede deel van r.o. 4.12 over het gestelde onderscheidend vermogen van de Easy Max en r.o. 4.13 omtrent het gerechtvaardigd belang van [Y] om een transportband aan haar afnemers te leveren die kan worden gekoppeld aan de Easy Max, aangezien [Y] gedurende de samenwerking tussen partijen ook de Easy Max aan haar eigen klanten heeft geleverd. Grief IV in het principaal appel bestrijdt hetgeen de rechtbank in r.o. 4.14 heeft overwogen over het voldoende afstand nemen door de [Y] transportband van de Easy Max, omdat zij zou hebben nagelaten de totaalindruk van de banden met elkaar te vergelijken. Grief V richt zich tegen de motivering van de rechtbank in r.o. 4.15. Grief VI bestrijdt de in r.o. 4.5 door de rechtbank gehanteerde norm voor de beoordeling van slaafse nabootsing en grief VII voert aan dat vanwege het verleden tussen partijen door de rechtbank ten onrechte niet is meegewogen dat [Y] meer afstand had behoren te nemen. In grief VIII wordt ten slotte geklaagd over het passeren van [X]'s bewijsaanbod.
    
    4.2. In het incidenteel hoger beroep zijn twee grieven gericht tegen de afwijzing van veroordeling van [X] in de - kort gezegd - integrale proceskosten van [Y] op grond van misbruik van procesrecht.
    
    5.1. De grieven in het prinicipaal hoger beroep, die alle aspecten aanroeren van het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van slaafse nabootsing door [Y], lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat geen sprake is van slaafse nabootsing door [Y] van de transportbanden van [X]. Daartoe overweegt het hof als volgt.
    
    5.2. [X] heeft met een tweetal rapporten van haar partijdeskundige, octrooigemachtigde Jilderda van 3 mei 2010 en 3 februari 2012, onderbouwd gesteld dat en waarom de [Y] transportband slaafs is nagebootst van de Easy Max. In zijn tweede rapport heeft Jilderda de Easy Max vergeleken met 'een aantal veel voorkomende transportbanden van voornaamste concurrenten, te weten de banden van Wevab, Javo en Heto'. De banden zijn door hem op 19 verschillende aspecten vergeleken, die volgens hem de totaalindruk van de transportbanden bepalen. De Easy Max wijkt volgens hem op 11 van de 19 punten af van de andere transportbanden van derden. De [Y] transportband wijkt volgens Jilderda slechts van de Easy Max af qua kleurstelling van het loopvlak, zodat 18 aspecten identiek, danwel nagenoeg identiek zouden zijn bij beide transportbanden.
    
    5.3. [Y] heeft dit betoog gemotiveerd bestreden. Zij stelt onder meer dat de Easy Max zelf slaafs is nagebootst door [X] van (één van de uitvoeringen van) de Wevab transportband. Althans stelt zij dat de Easy Max geen eigen positie op de markt inneemt en [Y] bovendien voldoende afstand van de Easy Max heeft genomen door waar dat redelijkerwijs mogelijk was een andere weg in te slaan, waardoor geen verwarring wordt gesticht. Ook stelt [Y] dat zij gelet op de jarenlange samenwerking tussen partijen een gerechtvaardigd belang heeft bij een compatibele transportband, die kan worden gebruikt in de door haarzelf eerder verhandelde installaties. Dat betekent volgens [Y] dat dezelfde breedtematen en koppeling moet kunnen worden gehanteerd.
    
    5.4. Dit verweer van [Y] onderschrijft het hof. Daargelaten of de Easy Max zelf slaafs is nagebootst, stelt het hof met [Y] voorop dat de Easy Max een industrieel (utiliteits)product betreft, waarvan het uiterlijk vrijwel volledig functioneel is bepaald. Daarbij onderscheidt de vormgeving van de Easy Max zich blijkens het ten processe getoonde en de in de rapporten behandelde transportbanden bovendien niet voldoende van de op (naar het hof begrijpt: het overgrootste deel van) de markt gebruikelijke vormgeving voor transportbanden. Zodoende neemt de Easy Max naar het oordeel van het hof een onvoldoende eigen positie op de markt in. Daarop strandt de vordering uit onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing al zelfstandig.
    
    5.5. Voor zover veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat de Easy Max wel een voldoende eigen positie op de markt voor transportbanden inneemt - maar hiervoor is overwogen dat daarvan geen sprake is - dan is naar het oordeel van het hof met de [Y] transportband daar waar mogelijk zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, voldoende afgeweken qua uiterlijk, zodat de totaalindruk verschilt en er geen gevaar voor verwarring is. Ook daarop zou de vordering van [X] uit hoofde van slaafse nabootsing zelfstandig stranden. De rapportages van Jilderda, waar [Y] gedetailleerd inhoudelijk verweer op heeft gevoerd, onder meer dat te selectief vergelijkingsmateriaal is vergaard, zijn niet concludent. Naar het oordeel van het hof wordt in het tweede rapport te zeer op details gefocust, terwijl de totaalindruk bepalend is, waar Jilderda in weerwil van de bewoordingen van zijn rapportage te weinig oog voor heeft. Vormgeving die de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product bepaalt, mag worden nagevolgd. Daar valt ook onder het verschaffen van compatibele transportbanden met eerder door haar op de markt gebrachte installaties. De afwijkingen heeft [Y] bij antwoord in hoger beroep als volgt geïllustreerd:
    
    
      
        
          Afwijkingen
          
            
          
        
      
      
        
          Afwijkingen
          
            
          
        
      
      
        
          Afwijkingen
          
            
          
        
      
      
        
          Afwijkingen
          
            
          
        
      
      
        
          Afwijkingen
          
            
          
        
      
    
    
    Op de etikettering na - die wordt voor de totaalindruk niet relevant geacht - volgt het hof [Y] in haar betoog dat deze verschillen - in combinatie met de hierna genoemde verdere verschillen - voldoende zijn voor een afwijkende totaalindruk. Er is voorts sprake van afwijkingen in onder meer het rollenprofiel (vgl. afbeeldingen daarvan in 2.3) aan de onderkant (zo dat bij vergelijking van de totaalindruk zou moeten worden meegewogen, hetgeen [Y] betoogt, maar [X] bestrijdt), de kleur van de motor (Easy Max grijs, [Y] transportband zwart) en de anders vormgegeven aandrijving (tandwiel Easy Max, tandriem [Y] transportband, vgl. andermaal de betreffende afbeeldingen in 2.3). Dit een en ander is door [X] onvoldoende steekhoudend ontkracht.
    
    5.6. Aangezien het hof op grond van het vorenoverwogene tot het oordeel komt dat geen sprake is van slaafse nabootsing en alle grieven van het principaal appel tot strekking hebben dat daar wel sprake van is, behoeven zij geen afzonderlijke bespreking, omdat deze toch niet tot een ander oordeel dan dat van de rechtbank omtrent slaafse nabootsing kunnen leiden. Dat geldt derhalve ook voor grief V, die op zichzelf terecht een motiveringsmanco blootlegt in de redenering van de rechtbank in r.o. 4.15. Grief VII is ook tevergeefs opgeworpen, omdat de gestelde omstandigheden - zo al juist - niet afdoen aan het oordeel van het hof dat geen sprake is van slaafse nabootsing en de vorderingen slechts daarop gericht zijn.
    
    5.7. Het incidenteel appel faalt eveneens. Niet kan worden gesproken van het door [X] tegen beter weten in handhaven en geldend maken van pretense rechten jegens [Y], zodat geen sprake is van onrechtmatig handelen in de vorm van misbruik maken van procesrecht van [X] in deze. Voor zover [Y] aan haar betreffende positie ten grondslag legt dat [X] haar Easy Max zelf slaafs heeft nagebootst, heeft te gelden dat [X] daar voldoende tegen heeft ingebracht om dit als vaststaand te kunnen aannemen. Ook anderszins ziet het hof geen rechtsgrond voor de gevorderde integrale kostenveroordeling wegens misbruik van procesrecht. Van het zonder recht of redelijk belang nadeel toebrengen aan [Y] door een reeks beslagleggingen en sommaties is naar het oordeel van het hof geen sprake. Aan het recht van een marktpartij om een legitiem zakelijk geschil - daarvan is hier naar het oordeel van het hof sprake - aan de rechter voor te kunnen leggen, dient niet licht te worden getornd. De eerdere vaststellingsovereenkomst blinkt niet uit in helderheid en is buitengerechtelijk ontbonden door [X]. Anders dan [Y] betoogt, is ook deze overeenkomst geen omstandigheid - wat er verder zij van de merites van deze ontbinding - die het oordeel rechtvaardigt dat er sprake is van een situatie van misbruik van recht bij het entameren van de onderhavige procedure. Het is bepaald niet helder of dit opvolgende conflict tussen partijen door de betreffende vaststellingsovereenkomst wordt bestreken. Daar zijn goede argumenten tegen ingebracht door [X]. Terecht heeft de rechtbank de vordering tot veroordeling in de integrale proceskosten dan ook afgewezen. Ook in appel maakt [X] zich niet schuldig aan misbruik van recht door deze zaak door te zetten tegen [Y].
    
    5.8. Aan nadere bewijslevering komt het hof niet toe. Het bewijsaanbod van [X] voor zover dat ziet op het onderscheidend vermogen van de Easy Max, de eigen positie op de markt en de verwarring die de [Y] transportband op de markt zou veroorzaken, is niet voldoende geconcretiseerd. Immers, [X] verwijst voor deze aspecten naar het (tweede) rapport van Jilderda en overigens naar een te entameren gerechtelijk deskundigenbericht, danwel een descente. Voor laatstgenoemde twee middelen ziet het hof geen aanleiding en het rapport van Jilderda wordt niet concludent geacht. Voor zover [X] overigens een getuigenbewijsaanbod doet voor de door het hof beslissend geachte punten van onvoldoende eigen positie op de markt, afwijkende totaalindruk en afwezigheid van verwarringsgevaar voldoet het niet aan de daaraan in hoger beroep te stellen eisen, zodat dit wordt gepasseerd. Ook grief VIII kan [X] in het licht van deze aldus geduide stellingname in hoger beroep wat dat betreft niet baten. Het bewijsaanbod van [Y] is onvoldoende geconcretiseerd en, voor zover het betrekking heeft op de reconventionele vordering, niet ter zake dienend, nu zij zich onvoldoende van haar stelplicht ter zake van misbruik van procesrecht door [X] heeft gekweten.
    
    6. Als de in het principaal appel in het ongelijk gestelde zijde, wordt [X] veroordeeld in de proceskosten van het principaal appel. [Y] wordt als in het incidenteel appel in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incidenteel appel veroordeeld.
    
    
    Beslissing
    
    Het gerechtshof:
      
    in het principaal appel:
    
    - verklaart [X] niet ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het vonnis van 13 oktober 2010 ;
    
    - bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 6 juli 2011;
    
    - veroordeelt [X] in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [Y] begroot op € 649,- aan verschotten en op € 2.682,- aan salaris advocaat;
    
    - verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
    
    in het incidenteel appel:
    
    - bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 6 juli 2011;
    
     - veroordeelt [Y] in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [X] begroot op nihil aan verschotten en op € 1.737,- aan salaris advocaat;
    
    - verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en G.R.B. van Peursem en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 mei 2013 in aanwezigheid van de griffier.