ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9465, Gerechtshof Amsterdam, 09-02-2010, 200.033.109 -01 SKG
Gerechtshof Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2010-02-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Gemeenschapsmerk prevaleert in rangorde boven Benelux-merk. Geen relevant (voor)gebruik. Het enkele aandragen van een aanduiding maakt het depot daarvan als merk door een ander nog niet te kwader trouw. Kostenveroordeling deels volgens liquidatietarief.

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
      VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
    
    
    ARREST
    
    in de zaak van:
    
    
      1. [A],
      wonende te Amsterdam,
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      [A] HOLDING B.V., 
      gevestigd te Amsterdam,
      APPELLANTEN in het principaal appel,
      GEÏNTIMEERDEN in het incidenteel appel,
      advocaat: mr. H.C. Bollenkamp te Amsterdam,
    
    
    t e g e n
    
    
      1. de stichting STICHTING WATERWIJS,
      gevestigd te Amsterdam,
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      HET OPLAADPUNT B.V.,
      gevestigd te Bloemendaal,
      GEÏNTIMEERDEN in het principaal appel,
      APPELLANTEN in het incidenteel appel,
      advocaat: mr. J. van den Brande te Rotterdam. 
    
    
    1. Het geding in hoger beroep
    
    Partijen worden gezamenlijk aangeduid als [A] c.s. respectievelijk Waterwijs c.s. en afzonderlijk als [A], [A] Holding, Waterwijs en Het Oplaadpunt.
    
    [A] c.s. zijn bij dagvaarding van 7 mei 2009 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam, in deze zaak in kort geding onder zaaknummer/rolnummer 421257/KG ZA 09-459 gewezen tussen [A] c.s. als gedaagden en Waterwijs c.s. als eisers en uitgesproken op 9 april 2009 en hersteld bij vonnis van 21 april 2009. De appeldagvaarding bevat de grieven.
    
    [A] c.s. hebben overeenkomstig de appeldagvaarding twee grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en de vorderingen van Waterwijs c.s. alsnog zal afwijzen, met veroordeling van Waterwijs c.s. in de kosten van het geding in beide instanties. 
    
    Waterwijs c.s. hebben bij memorie van antwoord, tevens houdende incidenteel hoger beroep, de grieven van [A] c.s. bestreden, zelf vijf grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen voor zover daarin de vorderingen van Waterwijs c.s. zijn toegewezen en zal vernietigen voor zover daarin de vorderingen van Waterwijs c.s. zijn afgewezen en de vorderingen van Waterwijs c.s. zoals in de appeldagvaarding weergegeven alsnog zal toewijzen met veroordeling van [A] c.s. in de volledige kosten van het geding in hoger beroep.
    
    [A] c.s. hebben bij memorie van antwoord in incidenteel appel tevens akte houdende uitlating producties in principaal appel gereageerd, een productie in het geding gebracht en geconcludeerd, kort gezegd, tot verwerping van het incidenteel appel, met veroordeling van Waterwijs c.s. in de kosten daarvan.
    
    Waterwijs c.s. hebben een antwoordakte uitlating productie genomen.
    
    Partijen hebben de zaak ter zitting van het hof van 30 oktober 2009 doen bepleiten, [A] c.s. door hun reeds genoemde advocaat en  Waterwijs c.s. door mr. J. van den Brande, advocaat te Amsterdam. Door mr. van den Brande zijn pleitnotities overgelegd. Zowel van de zijde van [A] c.s. als van die van Waterwijs c.s. zijn bij die gelegenheid bij akte nog producties in het geding gebracht. 
    
    Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.
    
    2. Grieven
    
    Voor de grieven wordt verwezen naar de appeldagvaarding.
    
    3. Feiten
    
    De voorzieningrechter heeft in het vonnis van 9 april 2009 onder 2.1 tot en met 2.22 de feiten opgesomd die door haar bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet bestreden en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.
    
    4. Beoordeling
    
    
      4.1.i) De oprichters van Waterwijs hebben in 2004 het TENQ-concept bedacht, bedoeld om jongeren te stimuleren meer water te drinken door (onder meer) het plaatsen op scholen en in andere instellingen en bedrijven van waterkoelers met beeldscherm (zogenoemde TENQ’s) waaruit gekoeld leidingwater kan worden getapt en voorts om met de opbrengsten een bijdrage te leveren aan diverse goede doelen. De waterkoelers worden door Het Oplaadpunt, welke vennootschap tevens handelt onder de naam TENQ, in samenwerking met Waterwijs aan de betrokken instellingen en bedrijven ter beschikking gesteld, aan scholen gratis en voor het overige tegen betaling.
      ii) Op 14 augustus 2006 is [A] via de vennootschap KGB Film B.V. toegetreden als (indirect) aandeelhouder van Oplaadpunt. [A] is sedertdien betrokken geweest bij diverse activiteiten van Waterwijs c.s., waaronder de verkoop van TENQ’s.
      iii) Op 16 augustus 2006 heeft Het Oplaadpunt het woordmerk TENQ gedeponeerd als Benelux-merk voor diverse klassen waaronder waterleidingsapparaten, reclame en beheer van commerciële zaken. 
      iv) Nadat Waterwijs c.s. het plan hadden opgevat om in een op te richten vennootschap TENQ International B.V. het Tenq-concept ook buiten Nederland te introduceren heeft [A] in mei 2008 [B] (verder [B]) benaderd om een campagne te bedenken voor de hierbedoelde internationale activiteiten.
      v) In een schriftelijke presentatie van 4 juni 2008 van deze campagne door The Soon Institute B.V., een door [B] gecontroleerde vennootschap, is onder meer het volgende vermeld: “THINKING TENQ A filtered strategy for filtered tap water (…) so before to go forward let’s stop one second and see where we are with the tenq project first: why tenq exists? (…) what’s tenq today (…) here is the dream: buy a bottle of tenq water and become part of THE GREATEST WATER PIPE IN THE WORLD (…) WELCOME TO WWW.JOINTHEPIPE.COM A project by tenq (…) TO BE COMPLETED SOON…” 
      vi) Op 30 juni 2008 heeft The Soon Institute B.V. de domeinnaam JointhePipe.org geregistreerd.
      vii) Op 22 augustus 2008 heeft Het Oplaadpunt JOIN THE PIPE als gemeenschapsmerk ingeschreven.
      viii) Op 19 september 2008 hebben [A] en [O], directeur van Het Oplaadpunt, een “Term Sheet oprichting van TENQ International B.V. en overdracht aandelen Het Oplaadpunt B.V.” ondertekend.
      Daarin zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen:
      “Non-concurrentie
      KGB Film, [B] en [A] zullen geen activiteiten ontplooien die concurreren met de activiteiten van Het Oplaadpunt en/of TENQ International en zullen de informatie die zij met betrekking die activiteiten ontvangen geheim houden en niet voor een ander doel gebruiken.
      Ontbindende voorwaarde
      [A] heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden als hij uiterlijk op 17 oktober 2008 de financiering van de koop van het 10% belang (in Het Oplaadpunt, toev. hof) niet heeft verkregen onder gebruikelijke bancaire voorwaarden. [A] zal zich inspannen om deze financiering te verkrijgen. (…)”  
      ix) [B] heeft op 24 december 2008 JOIN THE PIPE als Benelux-merk gedeponeerd.
      x) In een brief van 5 februari 2009 heeft de advocaat van Waterwijs c.s. [A] c.s. gesommeerd om in het kader van de in de Term Sheet omschreven transactie vóór 13 februari 2009 een bedrag van € 568.185,58 over te maken.
      xi) Bij dagvaarding van 6 februari 2009 heeft [B] tegen Het Oplaadpunt een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag met als inzet onder meer een verbod aan Het Oplaadpunt om het teken JOIN THE PIPE te gebruiken en overdracht van het door Het Oplaadpunt verkregen merkrecht aan [B] althans de nietigverklaring van het merkrecht van Het Oplaadpunt.
      xii) Bij brief van 10 februari 2009 heeft de advocaat van [A] c.s. aan de advocaat van Waterwijs c.s. onder meer bericht dat [A] c.s. een beroep doen op de hierboven onder viii weergegeven in de termsheet opgenomen ontbindende voorwaarde en dat bij [B] het voornemen bestaat met Het Oplaadpunt concurrerende activiteiten te gaan ontplooien.
      xiii) Op 25 februari 2009 heeft Het Oplaadpunt het woordmerk JOIN THE PIPE ingeschreven als Benelux-merk onder vermelding van een recht van voorrang uit hoofde van de onder vii bedoelde inschrijving van 22 augustus 2008.
      xiv) [A] is betrokken bij activiteiten van de Stichting Join The Pipe waarvan (onder meer) [B] bestuurslid is.
    
    
    
      4.2. Waterwijs c.s. vorderen in dit geding diverse voorzieningen die er onder meer, en voor zover in hoger beroep van belang, toe strekken dat [A] c.s. zich onthouden van het verrichten en ondersteunen van activiteiten die concurreren met de activiteiten van Waterwijs c.s., dat [A] c.s. geen inbreuk maken op aan Waterwijs c.s. toekomende intellectuele eigendomsrechten (waaronder merkrechten op de tekens TENQ en JOIN THE PIPE) en aan Waterwijs c.s. diverse gegevens verstrekken met betrekking tot hun activiteiten op het gebied van de afzet van waterkoelers, waterflesjes en karaffen en hen wordt bevolen om rectificaties op hun websites te plaatsen en rectificatiebrieven te verzenden.
      De voorzieningenrechter heeft diverse onderdelen van de vordering van Waterwijs c.s. toegewezen. [A] c.s. komen in het principaal appel tegen deze toewijzing op.
      Het incidenteel appel is gericht tegen afwijzing van de vordering van Waterwijs c.s. voor zover het, kort gezegd, de inbreuk op het merk JOIN THE PIPE, de concurrerende activiteiten met betrekking tot het verspreiden van flesjes, het verstrekken van gegevens en het plaatsen respectievelijk verzenden van rectificaties en rectificatiebrieven betreft, voorts maken Waterwijs c.s. bezwaar tegen de hoogte van de dwangsom en de kostenveroordeling.
    
    
    
      4.3. Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter dat in dit geding als uitgangspunt heeft te gelden dat [A] gebonden is aan het in de Term Sheet opgenomen concurrentiebeding. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep onder 4.3 tot en met 4.5 daaromtrent heeft overwogen.
      Ook in hoger beroep hebben [A] c.s. niet aannemelijk gemaakt dat [A] zich voldoende heeft ingespannen om de vereiste financiering te verkrijgen: de in hoger beroep overgelegde brief van Van Lanschot aan [A] Holding van 17 april 2009 – ook indien gelezen in combinatie met de brief van mr. Bollenkamp van 12 oktober 2009 – wettigt ook in samenhang met de in eerste aanleg overgelegde correspondentie (productie 2 bij de pleitaantekeningen) niet de gevolgtrekking dat van een (voldoende) serieuze inspanning van de zijde van [A] sprake is geweest. 
      Voorts acht ook het hof voorshands niet aannemelijk dat het feit dat [B] - die geen partij was bij de overeenkomst - niet bereid was om een verplichting tot non-concurrentie aan te gaan een onvoorziene omstandigheid was van dien aard dat deze in een bodemprocedure tot (wijziging of) ontbinding van de overeenkomst op de voet van artikel 6:258 BW zal leiden. Uit de Term Sheet zoals die door partijen is ondertekend valt niet op te maken dat aan [B] (die eventueel directeur van de op te richten vennootschap zou worden) een rol van zodanig cruciale betekenis was toegedacht.
      Ten slotte verwerpt ook het hof het betoog van [A] dat hij niet gebonden is aan de Term Sheet omdat voor de daarin voorziene overdracht van 10% van de aandelen in Het Oplaadpunt toestemming van aandeelhouder KGB Film B.V. ontbrak. Waterwijs c.s. hebben er in dit verband terecht op gewezen dat [A] Holding zelfstandig bevoegd was om KGB Film B.V. te vertegenwoordigen en dat er verder ook geen enkele indicatie is dat KGB Film B.V. de desbetreffende aandelen zelf wilde verwerven dan wel er een andere (meer) geschikte gegadigde in beeld was.
      Dit een en ander brengt mee dat de eerste grief van [A] c.s. faalt.
    
    
    
      4.4. De tweede grief in het principaal appel is gericht tegen de veroordeling van [A] c.s. in de advocaatkosten van Waterwijs c.s. die door de voorzieningenrechter zijn begroot op € 8.000,-. De grief faalt reeds op grond van hetgeen hierna naar aanleiding van de eerste grief in het incidenteel appel wordt overwogen en beslist. Dat de kosten (in relevante mate) lager zouden zijn geweest indien slechts een van de twee merken in het geschil betrokken was geweest, is niet aannemelijk. Derhalve kan in het midden blijven of op grond van de inhoud van de brieven van 20 maart 2009 van [A] c.s. aan Waterwijs respectievelijk Het Oplaadpunt moet worden aangenomen dat er voor een voorziening betreffende het gebruik van het teken TENQ in de gegeven omstandigheden onvoldoende grond was.
      Indien de tweede grief (ook) de strekking heeft op te komen tegen het feit dat [A] c.s. hoofdelijk in de proceskosten zijn veroordeeld, faalt deze, omdat in een geval als het onderhavige de partijen die in de proceskosten worden veroordeeld in zoverre hoofdelijk verbonden zijn.
    
    
    
      4.5. Vast staat dat het door Het Oplaadpunt op 22 augustus 2008 ingeschreven Gemeenschapsmerk met betrekking tot het teken JOIN THE PIPE in rangorde prevaleert boven het onder 4.1 sub ix bedoelde Benelux-merk van [B]. Het hof acht voorshands niet aannemelijk dat het depot van Het Oplaadpunt te kwader trouw is verricht in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE en om die reden nietig zal worden verklaard.
      Vast staat immers dat het teken JOIN THE PIPE in juni 2008 is gebruikt in het kader van de voorgenomen internationale activiteiten van Waterwijs c.s. Dat het de bedoeling van de betrokken partijen was om ook de domeinnaam JointhePipe.org in dit kader te gebruiken, vindt steun in het feit dat de abonnementskosten met betrekking tot deze domeinnaam aan Het Oplaadpunt in rekening zijn gebracht (vgl. productie 3 van Waterwijs c.s. in hoger beroep).
      Daar komt bij dat [A] c.s. geen (concrete) feiten hebben gesteld die de gevolgtrekking rechtvaardigen dat The Soon Institute B.V. en/of [B] in augustus 2008 doende waren om met gebruikmaking van het teken JOIN THE PIPE waren en/of diensten aan te bieden, dan wel op dat moment van een ander relevant (voor)gebruik sprake was.
      Anders dan [A] c.s. kennelijk menen, is het enkele feit dat het [B] is geweest die de aanduiding JOIN THE PIPE heeft aangedragen op zichzelf niet voldoende om het depot daarvan als merk door Het Oplaadpunt als depot te kwader trouw te beschouwen, laat staan dat een en ander in dit stadium reeds tot de gevolgtrekking leidt dat Het Oplaadpunt aan het door haar gedaan depot niet het recht ontleent om tegen het gebruik door [A] c.s. van het desbetreffende teken op te treden.
      Dit brengt mee dat grief 1 in het incidenteel appel slaagt en de in de conclusie van de memorie van grieven in het incidenteel appel onder i geformuleerde vordering alsnog toewijsbaar moet worden geacht.
    
    
    
      4.6. In hun tweede grief keren Waterwijs c.s. zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het door haar geformuleerde verbod betreffende het zich onthouden van concurrerende activiteiten door [A] c.s. niet toewijsbaar is voor zover het betreft het JOIN THE PIPE concept. Ook deze grief slaagt. 
      Op grond van door Waterwijs c.s. overgelegde bescheiden (vgl. onder meer producties 22 tot en met 28 alsmede de hierboven onder 4.1 sub vi bedoelde schriftelijke presentatie) is voldoende aannemelijk dat de verkoop van waterflesjes behoorde tot de activiteiten die door Waterwijs c.s. voorafgaand aan de ondertekening van de Term Sheet in het kader van het Tenq-concept werden ondernomen en derhalve dat [A] het concurrentiebeding overtreedt - en [A] Holding onrechtmatig handelt - door zich bezig te houden met het vervaardigen en aanbieden van waterflesjes ter promotie en ondersteuning van goede doelen en/of een gezonde levensstijl.
      Ook deze grief slaagt derhalve, zodat het hof ook de in de conclusie van de memorie van grieven in het incidenteel appel sub ii geformuleerde vordering alsnog zal toewijzen.    
    
    
    
      4.7. De derde grief van Waterwijs c.s. heeft betrekking op de afwijzing door de voorzieningenrechter van hun vordering voor zover deze betrekking heeft op het plaatsen van rectificaties respectievelijk verzenden van rectificatiebrieven en het verschaffen van gegevens. 
      De onderdelen van de vordering waarop deze grief betrekking heeft (vgl. conclusie memorie van grieven in het incidenteel appel onder iii, iv en v) acht ook het hof niet toewijsbaar reeds omdat onvoldoende duidelijk is wat de respectieve rollen van [B] en [A] c.s. bij het benaderen van klanten en het beheren van de desbetreffende websites is dan wel is geweest. Een en ander vergt nader onderzoek waarvoor in dit kort geding geen plaats is. De grief faalt mitsdien.  
    
    
    4.8. De vierde grief van Waterwijs c.s. strekt ertoe dat de in eerste aanleg toegewezen dwangsom wordt verhoogd. Het hof is echter van oordeel dat de dwangsom zoals die in eerste aanleg is bepaald in de gegeven omstandigheden als toereikende financiële prikkel moet worden aangemerkt en er geen aanleiding is de dwangsom te verhogen. Deze grief faalt derhalve eveneens.
    
    4.9. Met hun vijfde grief komen Waterwijs c.s. op tegen de gedeeltelijke afwijzing van de door hen in eerste aanleg gevorderde proceskosten. Ook deze grief faalt. De vordering van Waterwijs c.s. strekt slechts ten dele tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten, daarnaast speelt de overtreding door [A] van het in de Term Sheet opgenomen concurrentiebeding in het debat van partijen een belangrijke rol, ter zake waarvan de proceskostenveroordeling pleegt te worden bepaald aan de hand van het liquidatietarief. Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de voorzieningenrechter dat het wat deze handhaving betreft om een gemiddelde zaak gaat en dat, mede rekening houdend met de toewijzing van de vorderingen voor zover betrekking hebbend op het concurrentiebeding, een kostenveroordeling in eerste aanleg van € 8.000,- op haar plaats is.
    
    
      4.10. Uit het voorgaande volgt dat het principaal beroep faalt en dat het incidenteel beroep gedeeltelijk slaagt. De onderdelen van de vordering van Waterwijs c.s. die betrekking hebben op de merkenrechtelijke bescherming van het teken JOIN THE PIPE en de concurrerende activiteiten van [A] c.s. op het gebied van, kort gezegd, het op de markt brengen van waterflesjes zullen alsnog worden toegewezen. Ook in hoger beroep heeft het geding slechts voor een deel betrekking op de handhaving van IE-rechten en valt dat onderdeel niet als gecompliceerd aan te merken. Mede rekening houdend met de toewijzing van de vorderingen voor zover betrekking hebbend op het concurrentiebeding, ziet het hof hierin aanleiding om de gevorderde vergoeding voor salaris advocaat in hoger beroep toe te wijzen tot een bedrag van € 12.000,- en voor het overige af te wijzen.
      Voor het geval nog geen bodemprocedure aanhangig is met betrekking tot het eerstgenoemde onderdeel van de vordering van Waterwijs c.s. zal het hof daartoe op de voet van artikel 1019i Rv een termijn bepalen.
    
            
    5. Beslissing
    
    Het hof:
    
    rechtdoende in het principaal en incidenteel appel:
    
    vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover de vorderingen van Waterwijs c.s. betreffende de inbreuk op de merkrechten van Oplaadpunt op het teken JOIN THE PIPE en het verbod op het verrichten van concurrerende activiteiten daarbij (gedeeltelijk) zijn afgewezen;
    
    en in zoverre op nieuw rechtdoende:
    
    gebiedt [A] c.s. met ingang van de vijfde dag na betekening van dit arrest elk gebruik van het woordmerk JOIN THE PIPE te staken totdat door de (bodem)rechter anders is beslist;
    
    verbiedt [A] c.s. om waterflesjes te vervaardigen en/of aan te bieden, ter promotie en/of ondersteuning van goede doelen en/of van een gezonde levensstijl;
    
    bepaalt dat [A] c.s. voor elke keer dat zij in strijd handelen met het hierboven geformuleerde gebod onderscheidenlijk dat zij het hierboven geformuleerde verbod overtreden, aan Waterwijs c.s. een dwangsom verbeuren van € 1.000,- tot een maximum van € 150.000,-, dit maximum met inachtneming van eventuele dwangsommen die op grond van de overtreding van de in eerste aanleg toegewezen verboden zijn of worden verbeurd;
     
    bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige; 
    
    verwijst [A] c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Waterwijs c.s. begroot op € 313,- aan verschotten en op € 12.000,- voor salaris;
    
    veroordeelt [A] c.s. in de wettelijke rente over de proceskosten indien zij deze niet binnen veertien dagen na de dagtekening van dit arrest hebben voldaan; 
    
    bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden na de dagtekening van dit arrest;
    
    verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
    
    wijst af het in hoger beroep anders of meer gevorderde.
    
    Dit arrest is op 30 oktober 2009 gewezen door mrs. P.G. Wiewel, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en A.C. van Schaick en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 9 februari 2010.