ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5433, Rechtbank Utrecht, 22-08-2012, 320331 - HA ZA 12-317
Rechtbank Utrecht — Uitspraak 
Datum: 2012-08-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht; het merk LIMO heeft geen onderscheidend vermogen voor limonadesiroop en wordt nietig verklaard op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE.

vonnis
      RECHTBANK UTRECHT
    
    
    
      Sector handel en kanton
      Handelskamer
    
    
    zaaknummer / rolnummer: 320331 / HA ZA 12-317
    
    Vonnis van 22 augustus 2012
    
    in de zaak van
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      BURG GROEP B.V.,
      gevestigd te Heerhugowaard,
      eiseres in conventie,
      verweerster in reconventie,
      advocaat mr. M.A. Mak te Alkmaar,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      VRUMONA B.V.,
      gevestigd te Bunnik,
      gedaagde in conventie,
      eiseres in reconventie,
      advocaat mr. J.M. van Noort te Utrecht.
    
    
    
    Partijen zullen hierna Burg en Vrumona genoemd worden.
     
    1.	De procedure
    
    
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	het tussenvonnis van 18 april 2012
      -	het proces-verbaal van comparitie van 10 juli 2012 ter gelegenheid waarvan Burg een conclusie van antwoord in reconventie heeft genomen en Vrumona een akte ter aanvulling van haar laatste processtuk
      -	de brief van mr. Mak aan de rechtbank van 23 juli 2012.
    
    
    1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
    2.	De feiten
    
    2.1.	Burg drijft een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de productie van limonadesiropen. 
    
    2.2.	Op 14 februari 1990 heeft Burg het woordmerk LIMO gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor waren in klasse 32 (bieren; mineralen en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken).
    
    2.3.	Vrumona is producent en bottelaar van onder andere frisdranken en vruchtensappen. Sinds medio 2011 brengt zij Sisi Fruit Limo op de markt in de hieronder weergegeven verpakking. Zij heeft voor iedere smaak een beeldmerk gedeponeerd.
    
    
      
        Verpakking Sisi Fruit Limo
        
          
        
      
    
    
    2.4.	Bij brief van 21 september 2011 heeft Burg Vrumona gesommeerd om iedere inbreuk op haar merkrechten met betrekking tot het merk LIMO, waaronder het gebruik van het teken Sisi Fruit Limo, te staken en gestaakt te houden.
    
    
    3.	Het geschil
    
    
      in conventie
      3.1.	Burg vordert   samengevat - dat de rechtbank (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad):
      1.	voor recht verklaart dat de tekens Fruit Limo en Sisi Fruit Limo inbreuk maken op de merkrechten van Burg met betrekking tot het merk LIMO,
      2.	Vrumona gebiedt om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het merk LIMO van Burg, waaronder het gebruik van de tekens Fruit Limo en Sisi Fruit Limo, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
      3.	Vrumona veroordeelt in de kosten van het geding overeenkomstig artikel 1019h Rv.
    
    
    3.2.	Vrumona voert verweer. 
    
    3.3.	Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    
      in reconventie
      3.4.	Vrumona vordert   samengevat - in reconventie dat de rechtbank (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad):
      1.	de Benelux merkregistratie van Burg met betrekking tot het merk LIMO nietig verklaart althans vervallen verklaart,
      2.	de doorhaling beveelt van deze merkregistratie, alsmede Burg beveelt de merkregistratie door te halen, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
      3.	Burg veroordeelt in de kosten van het geding overeenkomstig artikel 1019h Rv.
    
    
    3.5.	Burg voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    
    
      4.	De beoordeling
      in conventie en reconventie
    
    
    4.1.	Nu de toewijsbaarheid van de vordering in conventie afhangt van de toewijsbaarheid van de reconventionele vordering, zal de rechtbank eerst de vordering in reconventie beoordelen.
     
    
      in reconventie
      4.2.	Ter onderbouwing van haar reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk LIMO heeft Vrumona aangevoerd dat dat teken op het moment van inschrijving al elk onderscheidend vermogen miste en voorts uitsluitend bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen ter aanduiding van de kenmerken van de daaronder verkochte waren.
    
    
    4.3.	Ingevolge artikel 2.28 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk dat elk onderscheidend vermogen mist (lid 1 sub b) en van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten (lid 1 sub c).
    
    4.4.	Het vereiste dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben, houdt in dat het merk zich moet lenen om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld op basis van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en van de perceptie door de betrokken marktsectoren, bestaande uit de consumenten van die waren en diensten. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie gaat het om de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (Hof van Justitie 18 juni 2002, LJN:AE4418 (Philips/Remington), nrs. 35 en 63))
    
    4.5.	Met het verbod op inschrijving van beschrijvende tekens of aanduidingen als merk wordt een algemeen belang nagestreefd, namelijk dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.
    
    4.6.	Op grond van het arrest van de Hoge Raad van 20 januari 2012, LJN BU7244 (Bach Flower Remedies/Healing Herbs), moet bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking worden genomen, maar met toepassing van het recht zoals op het moment van de beoordeling geldt.
    
    4.7.	Dit betekent dat in het onderhavige geval moet worden beoordeeld of de consument ten tijde van het deponeren van het merk LIMO in 1990 de door Burg onder het merk LIMO aangeboden waar zou hebben geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming. 
    
    4.8.	Volgens Burg was het merk LIMO in 1990 nog geen soortnaam of gebruikelijke benaming voor limonadesiroop. Voorts stelt zij dat zij al vele jaren, ook voorafgaande aan het depot, limonadesiropen onder de naam LIMO verkoopt en dat zij een aanzienlijk marktaandeel heeft in de markt van siropen, waardoor volgens haar moet worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek het merk kent. Volgens Burg leent het teken LIMO zich voorts als ‘suggestive trademark’ dan wel als afkorting voor bescherming als merk, omdat het publiek bij het horen van het woord ‘limo’ niet direct de link legt met limonadesiroop, maar daarvoor een gedachtestap moet maken.
    
    4.9.	De rechtbank stelt voorop dat het woord ‘limo’ moet worden beschouwd als een voor de hand liggende afkorting van het woord ‘limonade’. Het woord kan weliswaar eveneens worden gezien als afkorting voor het woord ‘limousine’, maar gelet op de aard van de waar ligt voor de hand dat de consument het woord als afkorting van het volledige woord in de eerste betekenis zal opvatten. Het woord limonade is beschrijvend voor de door Burg verkochte waar (siroop, aan te lengen met water). Nu het merk van Burg niet meer bevat dan de voor de hand liggende afkorting van het woord ‘limo’ zal de consument het merk LIMO niet zien als een aanduiding van de herkomst van de waar, maar als een beschrijving van de inhoud van de waar. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het merk LIMO zodanig beschrijvend is dat het ieder onderscheidend vermogen mist.
    
    4.10.	Met de stelling dat het begrip ‘limo’ in 1990 nog geen gebruikelijke benaming voor limonadesiroop was, miskent Burg dat voor het bereiken van de conclusie dat een merk beschrijvend is volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie niet vereist is dat het teken op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten (Hof van Justitie 12 februari 2004, LJN AO8134 (Postkantoor), nr. 97). Voldoende is dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een merk moet dan ook worden geweigerd indien het in de opvatting van de betrokken kringen “thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is” (Postkantoor-arrest, nr. 56). De inschrijving van een woord als merk moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. (Hof van Justitie 23 oktober 2003, LJN:BF4973 (Doublemint), nr. 32). 
    
    4.11.	Evenmin volgt de rechtbank Burg in haar stelling dat indien het publiek niet direct de link legt tussen het teken en de kenmerken van de waar, het teken onderscheidend vermogen heeft. In de zaak Doublemint was sprake van een woord dat verschillende betekenissen kon hebben, zodat het voor het publiek niet meteen duidelijk was wat onder dit woord moest worden verstaan. Uit de uitspraak van het Hof van Justitie blijkt dat die omstandigheid niet in de weg staat aan het oordeel dat een merk beschrijvend is en derhalve onderscheidend vermogen mist.
    
    4.12.	Het onder 4.9 weergegeven oordeel had alleen anders kunnen uitvallen, indien voldoende onderbouwd zou zijn gesteld dat het merk LIMO door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Voor inburgering moet komen vast te staan dat het werk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in het taalgebied binnen de Benelux waarin een weigeringsgrond voor LIMO bestaat, waarbij moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel daarvan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren (Hof van Justitie 7 september 2006, LJN:AZ2150 (Europolis). Naar het oordeel van de rechtbank heeft Burg onvoldoende gesteld om een dergelijke conclusie te rechtvaardigen. De enkele stelling dat Burg haar waren al jaren onder de naam LIMO verkoopt en een groot marktaandeel bezit, is daartoe onvoldoende, mede in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Vrumona en mede gelet op het feit dat Burg heeft erkend dat het gestelde onderscheidende vermogen zich tot Nederland beperkt, zodat in elk geval geen sprake is van inburgering in het gehele Nederlandstalige gedeelte van de Benelux.
    
    4.13.	Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het merk LIMO beschrijvend van aard is en derhalve onderscheidend vermogen mist. De gevorderde nietigverklaring is dan ook toewijsbaar, met dien verstande dat deze niet uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard, nu de nietigverklaring als declaratoire uitspraak daar naar haar aard niet voor in aanmerking komt. De gevorderde doorhaling zal worden toegewezen in de vorm van een bevel aan gedaagde en voorts zonder de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad, aangezien een eventuele doorhaling niet, althans zeer lastig ongedaan te maken is. Er zal een ruimere termijn worden gegeven om aan het gevorderde te voldoen. De gevorderde dwangsom zal voorts worden beperkt als volgt.
    
    4.14.	 Burg zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu sprake is van een zaak betreffende handhaving van rechten van intellectuele eigendom en Burg geen verweer heeft gevoerd tegen de omvang van de door Vrumona gevorderde kosten, is deze toewijsbaar. Vrumona heeft het door haar totaal gevorderde bedrag van € 38.217,27 evenwel niet uitgesplitst over het geding in conventie en het geding in reconventie. De rechtbank zal deze uitsplitsing dan ook zelf verrichten en aan het geschil in reconventie 25% toerekenen van de door Vrumona gemaakte kosten. Aan kosten aan de zijde van Vrumona zal dan ook een bedrag worden toegewezen van € 9.554,32.
    
    
      in conventie
      4.15.	Nu in reconventie de gevorderde nietigverklaring toewijsbaar is geoordeeld, zijn de vorderingen in conventie, die berusten op het uitgangspunt van een geldig merk, niet toewijsbaar.
    
    
    4.16.	Burg zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu sprake is van een zaak betreffende handhaving van rechten van intellectuele eigendom en Burg geen verweer heeft gevoerd tegen de omvang van de door Vrumona gevorderde kostenveroordeling, is deze toewijsbaar. Aan kosten aan de zijde van Vrumona zal dan ook worden toegewezen een bedrag van € 28.662,95 (75% van € 38.217,27).
    
    
    
      5.	De beslissing
      De rechtbank
    
    
    
      in conventie
      5.1.	wijst de vorderingen af,
    
    
    5.2.	veroordeelt Burg in de proceskosten, aan de zijde van Vrumona tot op heden begroot op € 28.662,95,
    
    5.3.	verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
    
    
      in reconventie
      5.4.	verklaart de Benelux merkregistratie van Burg met registratienummer 478.228 nietig,
    
    
    5.5.	veroordeelt Burg om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de bevoegde instantie te verzoeken om de onder 5.4 bedoelde merkregistratie door te halen,
    
    5.6.	veroordeelt Burg om aan Vrumona een dwangsom te betalen van € 1.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.5 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,-- is bereikt,
    
    5.7.	bepaalt dat, indien Burg niet aan de in 5.5 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, dit vonnis in de plaats treedt van een in wettige vorm opgemaakte akte waarbij Burg aan Vrumona de machtiging verleent om de doorhaling te verzoeken, een en ander op kosten van Burg,
    
    5.8.	veroordeelt Burg in de proceskosten, aan de zijde van Vrumona tot op heden begroot op € 9.554,32,
    
    5.9.	verklaart onderdeel 5.8 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
    
    5.10.	wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen, mr. G.V.M. Veldhoen en mr. E.W.A. Vonk, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2012.
    
    
    WV(4208)