ECLI:NL:RBROT:2008:BD8857, Rechtbank Rotterdam, 22-05-2008, 304753 / KG ZA 08-290
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2008-05-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: merkinbreuk en handelsnaam

RECHTBANK ROTTERDAM
    
    Sector civiel recht
    
    Zaak-/rolnummer 304753 / KG ZA 08-290
    
    
    Uitspraak: 22 mei 2008
    
    
    VONNIS in kort geding in de zaak van:
    
    
    
      [eiser],
      wonende te Zwolle,
      eiser,
      procureur mr. J. Kneppelhout,
      advocaat mr. F.T.H. Gimbrère,
    
    
    
    - tegen -
    
    
    
      [gedaagde],
      wonende te Den Helder,
      gedaagde,
      procureur mr. S.P.J.F. Zwanen,
      advocaat mr. B.H.M. Schipper.
    
    
    
    Partijen worden hierna aangeduid als respectievelijk “[eiser]” en “[gedaagde]”.
    
    
    1.    	Het verloop van het geding
    
    
      De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:
      -	dagvaarding d.d. 2 april 2008; 
      -	pleitnotities en producties van mr. Gimbrère;
      -	pleitnotities en producties van mr. Schippers.
    
    
    
      De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 
      6 mei 2008.
    
    
    
    2.   	De feiten 
    
    In dit kort geding wordt van de volgende feiten uitgegaan.
    
    
    
    
    
      2.1
      Op 12 januari 2001 heeft [eiser] zich onder de handelsnaam ‘DJ Quintin’ laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.
    
    
    
      2.2
      Op 3 april 2003 heeft [eiser] onder nummer 1030416 het beeldmerk ‘DJ QUINTIN’ gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister. De vervaldatum is 3 april 2013.
      De inschrijving is gedaan voor de volgende klassen:
      Klasse 25:	Kleding, schoeisel en hoofddeksels;
      Klasse 35:	Impresariaat; te weten professionele leiding over artistieke zaken,
      		het inzetten van presentatoren, DJ’s en artiesten, reclame en publiciteit,
      		organisatie van commerciële en publicitaire evenementen, zakelijke
      		bemiddeling bij de aan- en verkoop van de waren genoemd in klasse 25, 			zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van promotionele artikelen.
      Klasse 41:	Vermaak en ontspanning; impressariaat, te weten organisatie van recreatieve en culturele evenementen, verhuur van TV toestellen, grootbeeldprojectoren en video-apparatuuur, verhuur en presentatie van karaoke-shows, verzorging en uitvoering van complete drive-in shows, muziek en amusementsprogramma’s, verhuur van geluidsinstallaties, uitvoeren van muziek-, amusementsprogramma’s en entertainmentshows voor publiek in zalen, theater en in de open lucht, diensten van film- en toneelartiesten, geluid-, film- en videoproducties, produceren van film- en geluidsoponames ten behoeve van het vervaardigen van multimedia-producties.
    
    
    
      2.3
      Op 28 juli 2003 heeft [eiser] de domeinnaam www.djquintin.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
    
    
    
      2.4
      Op 23 december 2004 heeft Van de Berg de domeinnaam www.quintino.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). 
    
    
    
      2.5
      [eiser] en [gedaagde] draaien veelvuldig muziek, op met name het gebied van o.a. dance-, house- en electromuziek, in discotheken en clubs in Nederland.
    
    
    
    3.	Het geschil
    
    
      3.1
      [eiser] vordert dat het de voorzieningenrechter moge behage om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
      Primair
      1.	[gedaagde] te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het 	vonnis ieder gebruik in de Benelux van het merk DJ QUINTIN of van een daarmee 	overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen (DJ) QUINTINO, te staken en 	gestaakt thouden, zulks op straffe van een door Van de Berg bij niet-naleving van 	dit bevel aan [eiser] te verbeuren dwangsom van € 2.500,-- (zegge: tweeduizend 	vijfhonderd euro) voor iedere dag dat hij met de naleving daarvan in gebreke blijft;
      2.	[gedaagde] te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het 	vonnis ieder gebruik van de handelsnaam (DJ) QUINTIN, of van een daarmee 	overeenstemmende handelsnaam, waaronder mede begrepen (DJ) QUINTINO, te 	staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een door [gedaagde] bij niet-	naleving van dit bevel aan [eiser] te verbeuren dwangsom van € 2.500,-- 	(zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) voor iedere dag dat hij met de naleving 	daarvan in gebreke blijft;
      3.	[gedaagde] te gebieden om binnen drie werkdagen na betekening van het in deze 
      	te wijzen vonnis de domeinnamen www.quintino.nl en www.djquintino.com op 	kosten van [gedaagde] aan [eiser] over te (doen) dragen, zulks op straffe van 	een door [gedaagde] bij niet-naleving van dit bevel aan [eiser] te verbeuren 	dwangsom van € 2.500,-- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) voor iedere 	dag dat hij hiermee in gebreke blijft;
      4.	[gedaagde] te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder ex artikel 	1019h Rv begrepen de werkelijk gemaakte advocaatkosten alsmede de kosten van 	de merkengemachtigde, zulks te begroten conform een door [eiser] nader over te 	leggen specificatie, althans op een door UEA in goede justitie vast te stellen 	bedrag, een en ander te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,-- 	zonder betekening, dan wel € 199,-- in het geval van betekening, te voldoen 	binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval 	voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te 	vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde 	termijn voor voldoening;
      5. 	de termijn als bedoeld in artikel 1019i te bepalen op 6 maanden.
      Subsidiair
      1.	[gedaagde] te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het in 	dezen te wijzen vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens [eiser], bestaande uit 	het gebruik in het economisch verkeer van een naam identiek of soortgelijk aan de 	door [eiser] gebezigde merk- en handelsnaam (DJ) QUINTIN, te staken en 	gestaakt te houden, zulks op straffe van een door [gedaagde] bij niet-naleving 	van dit bevel aan [eiser] te verbeuren dwangsom van € 2.500,-- (zegge: 	tweeduizend vijfhonderd euro) voor iedere dag dat hij met de naleving daarvan in 	gebreke blijft;
      2.	Van de Berg te veroordelen in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de 	nakosten ten belope van € 131,-- zonder betekening, dan wel € 199,-- in het 	geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na 	dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet 	binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente 	over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.
    
    
    
      3.2
      [eiser] legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag:
    
    
    
      3.2.1
      [gedaagde] maakt door het gebruik van het teken ‘Quintino’ inbreuk op het exclusieve beeldmerkrecht ‘DJ Quintin’ van [eiser]. Gelet op artikel 2.20 lid 1 sub b en lid 2 BVIE verzoekt [eiser] het verdere gebruik door [gedaagde] van het teken ‘Quintino’ te verbieden. 
    
    
    
      Het inbreukmakende teken is immers gelijk aan of stemt overeen met het beeldmerk van ‘DJ Quintin’ en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke diensten als die waarvoor [eiser] zijn merk heeft ingeschreven (in ieder geval klasse 41), waarbij de mogelijkheid bestaat dat verwarring bij het publiek ontstaat tussen het teken van [gedaagde] en het merk van [eiser], mede gelet op de zowel visuele, auditieve als conceptuele overeenkomsten tussen het teken van ‘Quintino’ en het beeldmerk van ‘DJ Quintin’.
      Bovendien is het op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c verboden een teken te gebruiken op zodanige wijze dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Van dergelijke afbreuk is evident sprake. 
    
    
    
      3.2.2
      Bovendien is op grond van artikel 5 Handelsnaamwet, dan wel artikel 5a Handelsnaamwet, het gebruik van de handelsnaam ‘Quintino’ door [gedaagde] een inbreuk op de door [eiser] gevoerde handelsnaam ‘DJ Quintin’.
    
    
    
      3.2.3
      [gedaagde] handelt onrechtmatig jegens [eiser], omdat hij met het gebruik van het teken en de naam ‘Quintino’ zonder geldige reden meelift op de bekendheid van het beeldmerk en van de naam ‘DJ Quintin’ van [gedaagde]. 
    
    
    
      3.3
      [gedaagde] voert gemotiveerd verweer dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.
    
    
    
    4.	De beoordeling
    
    
      4.1
      Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk ook in dit arrondissement plaatsvindt (artikel 4.6 lid 1 BVIE). De bevoegdheid is overigens door partijen niet ter discussie gesteld.
    
    
    
      4.2
      De spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde inbreuken op het merk- en handelsnaamrecht van [eiser].
    
    
    Merkeninbreuk
    
    
      4.3
      Binnen dit kort geding wordt - gelet op het verhandelde ter zitting en de overgelegde producties - uitgegaan van het gebruik door [eiser] en [gedaagde] van respectievelijk het volgende beeldmerk en teken:
    
                                                                             
    
    
    
    
    Binnen dit kort geding is niet aannemelijk gemaakt dat [gedaagde] het in de dagvaarding opgenomen navolgende teken gebruikt:
     
    
    
      4.4
      [gedaagde] heeft ondermeer aangevoerd dat het beeldmerkrecht van [eiser] wegens niet normaal gebruik op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE is komen te vervallen.  [eiser] heeft zijn beeldmerk immers in de afgelopen vijf jaar niet ononderbroken en zonder geldige reden niet op normale wijze gebruikt, althans laat na het normaal gebruik met concrete bewijzen aan te tonen. 
    
    
    Op grond van de door [eiser] overgelegde producties kan niet worden vastgesteld of [eiser] de afgelopen vijf jaar al dan niet normaal gebruik heeft gemaakt van zijn (onder 2.2 geciteerde) beeldmerkrecht. Echter gelet op de procedure in kort geding, waarbinnen voor verdere bewijsvoering geen plaats is, zal er voorshands van worden uitgegaan dat het door [eiser] op 3 april 2003 gedeponeerde beeldmerk - ook op die grond - beeldmerk- rechtelijke bescherming toekomt. 
    
    
      4.5
      [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij door het gebruik van zijn teken ‘Quintino’ geen inbreuk maakt op het beeldmerk van ‘DJ Quintin’ op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Van verwarring bij het publiek is geen sprake. [eiser] heeft ook geen bewijs voor die verwarring geleverd en had - gelet op het feit dat beiden al geruime tijd op de muziek-markt opereren – wel met concrete bewijzen voor de (veronderstelde) verwarring moeten komen. 
    
    
    
      Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE in elk geval vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien - mede gelet op de 
      bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het  merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Daarbij betrekt de voorzieningenrechter ook het verwarringsgevaar. Naar voorlopig oordeel is hiervan in het onderhavige geval echter geen sprake. 
      Voor dat oordeel is redengevend dat de merken auditief en visueel voldoende van elkaar verschillen.
      [eiser] maakt gebruik van open letters met de nadruk op de T en [gedaagde] hanteert strakke simpel uitgevoerde letters met uitzondering van de nadrukkelijk weergegeven eerste letter Q. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat uitvoering, lettertype en silhouet van het door [eiser] gevoerde beeldmerk duidelijk overeenstemmend is met het door [gedaagde] gevoerde teken. Nu de totaalindruk van het door [eiser] gevoerde beeldmerk zozeer verschilt van het door [gedaagde] gevoerde teken, is ondanks de begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk van [eiser] en het teken van [gedaagde], geen sprake van onderscheidend vermogen.
    
    
    
    
      Voorts is van belang dat [eiser] de verwarring niet aannemelijk heeft gemaakt, hetgeen in de rede had gelegen gelet op het feit dat [eiser] en [gedaagde] al gedurende enige jaren in dezelfde branche werkzaam zijn en (respectievelijk) het beeldmerk en het teken naast elkaar gebruiken. De daartoe door [eiser] overgelegde producties 8 en 9, die door [gedaagde] worden betwist, zijn ter onderbouwing van het verwarringsgevaar onvoldoende. 
      Tenslotte weegt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar mee - hetgeen door [gedaagde] aannemelijk is gemaakt - dat partijen zich bewegen in een markt met een specifiek publiek, dat zich vooral laat leiden door de soort van muziek die gepresenteerd wordt.
    
    
    
      4.6
      Het door [gedaagde] gevoerde verweer dat [eiser]  - gelet op artikel 2.23 lid 1 aanhef en onder a - geen recht toekomt zich te verzetten tegen het gebruik door [gedaagde] van het teken ‘Quintino’ wordt - gelet op het feit dat het hier een verbastering van de voornaam van [gedaagde] betreft - verworpen.
    
    
    
      4.7
      Voorts heeft [gedaagde] aangevoerd dat een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE dient te falen op grond van het feit dat het onderhavige beeldmerk van [eiser] geen bekend merk betreft voor waren of diensten waar dit artikel op ziet.
    
    
    Dit verweer treft doel. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat het gebruik van het beeldmerk ‘DJ Quintin’ voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven bij een aanmerkelijk deel van het daarvoor in aanmerking komend publiek, bekendheid geniet binnen het Benelux-gebied.
    
    Handelsnaam
    
    
      4.8
      De voorzieningenrechter stelt voorop dat artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) het voeren van een handelsnaam verbiedt die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in zo geringe mate afwijkt dat, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek tussen de onder die handelsnamen gedreven ondernemingen verwarring te duchten is.
      Als uitgangspunt geldt de vrijheid van handel en bedrijf, en daarmee de vrijheid om een handelsnaam te gebruiken en over te dragen. Deze vrijheid wordt begrensd door de wet en door hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
    
    
    
      4.9
      [gedaagde] heeft aangevoerd dat dat er in casu geen sprake is van twee conflicterende handelsnamen, nu noch [gedaagde] noch [eiser] onder hun artiestennaam een onderneming drijven in de zin van het handelsnaamrecht. Artiestennamen kunnen en mogen niet op één lijn gesteld worden met handelsnamen. Het gaat immers om de wijze waarop feitelijk aan het handelsverkeer wordt deelgenomen. 
    
    
    
      Een handelsnaam is, gelet op artikel 1 Hnw, de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming en waarmee op commerciële wijze aan het economisch verkeer wordt deelgenomen. Naar buiten toe treden [eiser] en [gedaagde] met hun onderneming respectievelijk op als ‘DJ Quintin’ en ‘Quintino’. Dat contracten en mogelijk facturen op eigen naam staan doet hieraan niet af. 
      Aldus is sprake van handelsnamen in de zin van de wet.
      4.10
      Voorts heeft [gedaagde] aangevoerd dat op grond van artikel 5 Hnw geen verwarring te duchten is tussen de handelsnamen ‘DJ Quintin’ en ‘Quintino’. Beide opereren immers op een geheel ander marktsegment van de dansmuziek en de handelsnamen verschillen auditief en visueel van elkaar.
    
    
    
      Hoewel sprake is van gedeeltelijk dezelfde letters tussen de handelsnaam van [eiser] en de handelsnaam van [gedaagde], acht de voorzieningenrechter die overeenstemming voorshands, gelet op alle omstandigheden, niet van dien aard dat verwarringsgevaar te duchten is. Daarbij speelt - naast hetgeen onder 4.5 is overwogen - een rol dat [eiser] Quintin laat voorafgaan door DJ en [gedaagde] Quintin laat eindigen met een ‘o’.
      Daarnaast wordt meegewogen dat, nu concrete verwarring of het risico daarvan en daarmee samenhangend nadeel voor [eiser] binnen dit kort geding niet aannemelijk is geworden, het concrete belang van [eiser] bij de gevraagde voorlopige voorziening(en) voorshands is komen te vervallen. De strekking van de Handelsnaamwet is immers het voorkomen van misleiding en verwarring.
    
    
    
      4.11
      Gelet op de wijze waarop het beeldmerk van [eiser] en de handelsnaam van [gedaagde] worden gepresenteerd, concludeert de voorzieningenrechter op grond van dezelfde overwegingen als onder 4.10 dat geen sprake is van een handelen in strijd met artikel 
      5 Hnw.
    
    
    
      4.12
      Dat [gedaagde] door het gebruik van de handelsnaam ‘Quintino’ onrechtmatig handelt jegens [eiser] is derhalve, gelet op het hiervoor overwogene, vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden. Concrete schade door het gebruik van [gedaagde] of reële dreiging van dergelijke schade, is door [gedaagde] niet aannemelijk gemaakt, terwijl ook een belangenafweging in het voordeel van [gedaagde] uitvalt.
    
    
    
      4.13
      Uit het vorenstaande volgt dat het onder 3. primair gevorderde met betrekking tot de domeinnamen niet voor toewijzing vatbaar is.
    
    
    
      4.14
      Gelet op het voorgaande zal het onder primair en subsidiair gevorderde worden afgewezen.
    
    
    
      4.15
      [gedaagde] heeft, op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
      vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte proceskosten, inclusief advocaatkosten. [gedaagde] heeft zijn vordering terzake beperkt tot een bedrag van € 6.184,20. 
      In het licht van genoemd artikel zal de voorzieningenrechter voor de proceskosten- veroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van 
      de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de billijkheid.
      Nu de vordering van [eiser] is afgewezen, acht de voorzieningenrechter het, in het onderhavige geval redelijk en billijk om de vordering strekkende tot vergoeding van de werkelijk door [gedaagde] gemaakte proceskosten en het vastrecht toe te wijzen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat [gedaagde] de kosten voor juridische bijstand voldoende heeft onderbouwd. 
    
    
    
      4.16
      [eiser] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. Deze kosten worden aan de zijde van [gedaagde] begroot op:
      - verschotten			€     254,00
      - salaris voor de advocaat	€  6.184,20
      Totaal				€  6.438,20
    
    
    
    5.	De beslissing
    
    De voorzieningenrechter,
    
    wijst af het onder primair en subsidiair gevorderde;
    
    
      veroordeelt [eiser] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van 
      [gedaagde] begroot op € 6.438,20,-- (zesduizend vierhonderd en achtendertig euro en twintig eurocent).
    
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. H.C. Fraaij, griffier.
    
    
    
    
    
      Uitgesproken in het openbaar.
      1862/676