ECLI:NL:RBZUT:2012:BV9327, Rechtbank Zutphen, 21-03-2012, 120368 - HA ZA 11-234
Rechtbank Zutphen — Uitspraak 
Datum: 2012-03-21 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenzaak. Degene die zich erop beroept dat waren door of met toestemming van de houder in het verkeer zijn gebracht, draagt de bewijslast van deze feiten. In deze zin ook HvJ 8 april 2003, BIE 2004, 11. Uit deze bewijsregel volgt dat het niet relevant is of Quick Service ervan op de hoogte was dat de licentieovereenkomst tussen Werzalit Duitsland en Quick Service op 1 maart 2007 is geëindigd. Bewijslevering op dit punt voegt dus niets toe, zodat dat achterwege kan blijven.

vonnis
      RECHTBANK ZUTPHEN
    
    
    Sector Civiel – Afdeling Handel
    
    zaaknummer / rolnummer: 120368 / HA ZA 11-234
    
    Vonnis in de hoofdzaak en het incident van 21 maart 2012
    
    in de zaak van
    
    
      de vennootschap naar Duits recht 
      WERZALIT GMBH & CO KG,
      gevestigd te Oberstenfeld (Duitsland),
      eiseres in de hoofdzaak en in het incident,
      advocaat mr. E.W. Spreij te Rotterdam,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      QUICK SERVICE BEDRIJF B.V.,
      gevestigd te Hattem,
      gedaagde in de hoofdzaak en in het incident,
      advocaat mr. A. Arslan te Zwolle.
    
    
    
    Partijen zullen hierna Werzalit Duitsland en Quick Service worden genoemd.
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	het incidentele vonnis van 6 juli 2011
      -	het tussenvonnis van 27 juli 2011
      -	het proces-verbaal van comparitie van 5 oktober 2011
      -	de akte na comparitie van de zijde van Quick Service
      -	de antwoordakte van de zijde van Werzalit Duitsland
      -	de akte van 18 januari 2012 van de zijde van Quick Service.
    
    
    1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	Werzalit Duitsland brengt onder het merk Werzalit bouwelementen van kunststof met houtspaander als vensterbanken, balkon- en gevelbekleding, tafelbladen en profielen op zowel de Nederlandse markt als daarbuiten.
    
    
    2.2.	Op 24 juni 1970 hebben Werzalit Duitsland en Werzalit Austria GmbH (hierna: Werzalit Oostenrijk) een licentieovereenkomst gesloten. Op grond van deze overeenkomst had Werzalit Oostenrijk- naast Werzalit Duitsland - het recht om producten onder het merk Werzalit op de Nederlandse markt te brengen. Werzalit Duitsland heeft deze overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden per 2 maart 2007. De licentieovereenkomst zou van rechtswege eindigen op 31 juli 2010.
    
    2.3.	Meridiana-Werzalit B.V. vertegenwoordigt Werzalit Duitsland in Nederland. De heer [naam A] is directeur van deze vennootschap. Meridiana-Werzalit B.V. verkoopt Werzalit-producten in Nederland via een dealernetwerk.
    
    2.4.	In 2004 heeft de heer [naam A] het daarheen geleid dat via Quick Service ook producten van Werzalit langs andere kanalen dan het dealernetwerk konden worden verkocht. De heer [naam B] is middellijk bestuurder van Quick Service.
    
    2.5.	In een brief van 16 april 2008 van de advocaat van Werzalit Duitsland aan de advocaat van Werzalit Oostenrijk staat dat hetgeen Werzalit Oostenrijk na 2 maart 2007 heeft betaald aan Werzalit Duitsland niet wordt gezien als licentievergoeding maar als vergoeding voor de schade die Werzalit Duitsland lijdt als gevolg van merknaaminbreuk door Werzalit Oostenrijk.
    
    2.6.	In een niet nader gedateerd overzicht van mei 2010, dat is gericht aan [Naam Houtgroep], is informatie over producten van Quick Service weergegeven. In dit overzicht staat onder meer: “Quick Service Bedrijf B.V. In WERZALIT producten” en “Vensterbanken WERZALIT-TOPALIT “.
    
    2.7.	In een brief van 15 september 2010 heeft de raadsman van Werzalit Duitsland Quick Service meegedeeld dat Werzalit Oostenrijk met ingang van 2 maart 2007 dan wel 1 augustus 2010 niet meer is gerechtigd producten te verkopen of in het verkeer te brengen onder het merk Werzalit.
    
    2.8.	Op 6 oktober 2010 heeft Quick Service via haar website producten onder de naam Werzalit aangeboden, waaronder vensterbanken met een dikte van 40 mm. Dergelijke vensterbanken werden alleen door Werzalit Oostenrijk vervaardigd en niet door Werzalit Duitsland.
    
    2.9.	Werzalit Duitsland heeft op 12 november 2010 ten laste van Quick Service bewijsbeslag gelegd op de voet van het bepaalde in artikel 1019b Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). In dit kader heeft Werzalit Duitsland een aantal objecten, documenten en bescheiden in bewaring gegeven aan [Naam Calamiteiten Diensten B.V.]
    
    2.10.	Het Handelsgericht Wien heeft in een uitspraak van 12 juli 2010 geoordeeld dat Werzalit Oostenrijk met ingang van 2 maart 2007 niet langer producten op de markt mocht brengen onder de naam Werzalit. Het Oberlandesgericht Wien heeft deze uitspraak op 21 december 2010 bekrachtigd.
    
    2.11.	De heer [naam C] van Werzalit Oostenrijk - thans Topalit GmbH geheten - heeft op 18 oktober 2011 een schriftelijke verklaring afgelegd. In een vertaling van deze verklaring staat:
    
    
      “(…)2.	 In het vertrouwen dat de opzegging van 1-3-2007 ongeldig was, heeft Topalit GmbH met betrekking tot de door haar met gebruikmaking van de aanduiding “Werzalit” geproduceerde tafelbladen en vensterbanken tot de voorziene einddatum van de licentieovereenkomst (31-7-2010) de overeengekomen licentievergoeding afgerekend en tot en met 30-6-2010 door middel van overmaking aan Werzalit GmbH & Co KG ook daadwerkelijk betaald. De over de periode van 1-7-2010 tot en met 31-7-2010 verschuldigde licentievergoeding heeft Topalit GmbH betaald door middel van verrekening met schadeclaims die zij had op Werzalit GmbH & Co KG. Dit geldt tevens voor vensterbanken die zijn verkocht aan de firma Quick Service. 
      Naast de aanduiding “Werzalit” is vanaf november 2009 tevens gebruikgemaakt van de aanduiding “Topalit”. Vanaf 1-8-2010 is voor vensterbanken uitsluitend de aanduiding “Topalit” gebruikt. (…)
      3.	Werzalit GmbH & Co KG heeft in de maanden mei, juni en juli 2010 enkele malen gebruikgemaakt van haar contractueel vastgelegde recht op inzage in de boeken van Topalit GmbH. In het kader van deze inzage in de boeken heeft Werzalit GmbH & Co KG inzage gehad in alle verkoopbescheiden zoals klantenrekeningen, orderbevestigingen etc., voor zover zij betrekking hadden op “Werzalit”-producten. Aan deze inzage in de boeken heeft namens Werzalit GmbH & Co KG onder meer haar directeur Dkfm. [naam D] deelgenomen. (…)”.
    
    
    
      3.	De vordering in de hoofdzaak
      3.1. 	Werzalit Duitsland vordert dat de rechtbank Quick Service bij voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
    
    
    
      1)	voor recht zal verklaren dat Quick Service onrechtmatig jegens Werzalit Duitsland heeft gehandeld door in strijd met het merkrecht van Werzalit Duitsland producten aan te bieden en te verkopen als zouden het Werzalit producten zijn, alsmede door op de website van Quick Service op onrechtmatige wijze Werzalit producten aan te prijzen;
      2)	Quick Service zal veroordelen om het gebruik van de merknaam Werzalit en de verkoop van Werzalit producten, voor zover dit thans nog gaande is, te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- voor elke overtreding en € 100,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt;
      3)	Quick Service zal veroordelen om aan Werzalit Duitsland te voldoen de door Werzalit Duitsland als gevolg van de inbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente;
      4)	Quick Service op grond van artikel 1019h Rv zal veroordelen in de kosten van het geding, zijnde de redelijke en evenredige gerechtskosten die Werzalit Duitsland door toedoen van Quick Service heeft moeten maken, inclusief de kosten van beslaglegging, in bewaringneming en advocaatkosten, tot en met de dagvaarding begroot op € 25.000,-- alsmede zal bepalen dat Quick Service de wettelijke rente over deze proceskostenveroordeling verschuldigd zal zijn, indien deze niet binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis aan Werzalit Duitsland zal zijn voldaan, alsmede Quick Service zal veroordelen in de nakosten ad € 131,--, dan wel, indien Quick Service nalaat om aan de inhoud van dit vonnis te voldoen en betekening dient plaats te vinden, € 199,--.
    
    
    3.2. 	Werzalit Duitsland legt aan haar vorderingen, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de navolgende stellingen ten grondslag.
    
    Als gevolg van de ontbinding van de licentieovereenkomst per 2 maart 2007 was het Werzalit Oostenrijk en Quick Service niet langer toegestaan producten onder het merk Werzalit te verkopen en in het verkeer te brengen. Het merkrecht van Werzalit Duitsland is op grond van artikel 2.20 Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) een uitsluitend recht. Ondanks de brief van 15 september 2010 heeft Quick Service op 6 oktober 2010 nog vensterbanken met een dikte van 40 mm aangeboden als Werzalit-vensterbanken, terwijl die vensterbanken afkomstig zijn van Werzalit Oostenrijk. Door de merkinbreuk van Quick Service heeft Werzalit Duitsland schade geleden. Deze schade bestaat uit misgelopen bruto marge, imagoschade en juridische kosten. Werzalit Duitsland heeft Quick Service er verschillende keren op gewezen dat zij het merk Werzalit niet mag gebruiken.
    
    
      4.	Het verweer in de hoofdzaak
      4.1.	Quick Service concludeert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 
    
    
    
      I.	Werzalit Duitsland niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans deze zal afwijzen;
      II.	Werzalit Duitsland op grond van artikel 1019h Rv zal veroordelen in de kosten van deze procedure conform de Indicatietarieven IE-zaken althans de kosten van deze procedure, met de bepaling dat indien deze niet binnen veertien dagen na het vonnis zijn voldaan, daarover wettelijke rente is verschuldigd, alsmede zal veroordelen in de nakosten voor een bedrag van € 131,-- dan wel, indien betekening van het vonnis plaatsvindt voor een bedrag van € 199,--.  
    
    
    4.2. 	Quick Service voert de navolgende verweren aan.
    
    Het recht op het merk Werzalit is vervallen per 4 augustus 2009. Voor zover dit merkrecht niet vervallen is, geldt dat niet Werzalit Duitsland de houder is van het merk maar Werzalit AG & Co. Quick Service heeft nooit producten die zij heeft afgenomen van Werzalit Oostenrijk als producten van Werzalit Duitsland verkocht. Bovendien is zij nog steeds gerechtigd producten van Werzalit Duitsland te verkopen. De tekst die op de website van Quick Service stond, was gebaseerd op een prijslijst van Werzalit Duitsland. Van het geschil tussen Werzalit Duitsland en Werzalit Oostenrijk was Quick Service niet op de hoogte. Werzalit Oostenrijk heeft schadevergoeding betaald aan Werzalit Duitsland die is gebaseerd op de licentievergoeding die Werzalit had moeten betalen tot 1 augustus 2010. Van schade van Werzalit Duitsland kan hierdoor geen sprake meer zijn. 
    
    
      5.	De beoordeling in het incident en in de hoofdzaak
      Werzalit Duitsland merkhouder 
    
    
    5.1.	Het meest verstrekkende verweer van Quick Service is dat Werzalit Duitsland geen houder is van het merk Werzalit, omdat dit merk per 4 augustus 2009 is vervallen dan wel een andere rechtspersoon houder is. Werzalit Duitsland heeft echter bij brief van 19 september 2011 als bijlage A een stuk in het geding gebracht, waarin staat dat zij de houder is van het woordmerk Werzalit en dat 4 augustus 2019 de vervaldatum is. Hieruit blijkt dat afdoende dat Werzalit Duitsland houder is van het merk Werzalit. Quick Service heeft dit ook niet langer weersproken.
    
     
    Beschermingsomvang van het merkrecht
    
    5.2.	Op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 BVIE heeft de houder van een merk een uitsluitend recht en kan de houder iedere derde die zonder toestemming het merk gebruikt, het gebruik van het merk verbieden. Het uitsluitende recht van de merkhouder omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht (artikel 2.23 lid 3 BVIE).
    
    Wetenschap van Quick Service over einde licentie
    
    5.3.	Degene die zich erop beroept dat waren door of met toestemming van de houder in het verkeer zijn gebracht, draagt de bewijslast van deze feiten. In deze zin ook HvJ 8 april 2003, BIE 2004, 11. Uit deze bewijsregel volgt dat het niet relevant is of Quick Service ervan op de hoogte was dat de licentieovereenkomst tussen Werzalit Duitsland en Quick Service op 1 maart 2007 is geëindigd. Bewijslevering op dit punt voegt dus niets toe, zodat dat achterwege kan blijven.
    
    Staken
    
    5.4.	Werzalit Duitsland heeft gevorderd dat de rechtbank Quick Service zal veroordelen om het gebruik van de merknaam Werzalit en de verkoop van Werzalit producten, voor zover dit thans nog gaande is, te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- voor elke overtreding en € 100,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Hierover wordt als volgt overwogen.
    
    5.5.	Vaststaat dat Quick Service in mei 2010 producten afkomstig van Werzalit Oostenrijk heeft aangeboden onder de naam Werzalit-Topalit en dat zij op 6 oktober 2010 vensterbanken onder de naam Werzalit heeft aangeboden die door Wezalit Oostenrijk zijn vervaardigd (zie hiervoor onder 2.6 en 2.9). Hiermee heeft Quick Service inbreuk gemaakt op het merkrecht van Werzalit Duitsland.
    
    5.6.	Quick Service heeft verschillende keren benadrukt dat zij nog steeds het recht heeft om producten te verkopen die Werzalit Duitsland onder het merk Werzalit in het verkeer heeft gebracht, hetgeen Werzalit Duitsland niet (voldoende gemotiveerd) heeft weersproken. 
    
    5.7.	De vordering onder 2 zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze zal worden toegespitst op producten die Quick Service heeft afgenomen van Werzalit Oostenrijk. Overeenkomstig de vordering van Werzalit Duitsland zal de veroordeling om het gebruik van het merk Werzalit te staken en gestaakt te houden, worden versterkt met een dwangsom. Het is echter onvoldoende duidelijk wat Werzalit Duitsland heeft bedoeld met “overtreding”, terwijl de rechtbank het wenselijk acht de dwangsommen te maximeren. Om die reden zal de rechtbank de hier bedoelde veroordeling worden versterkt met een dwangsom als hieronder omschreven onder 6.5.
    
     
    Schadevergoeding op te maken bij staat
    
    5.8.	Quick Service is gelet op het vorenstaande - in beginsel - verplicht schadevergoeding te betalen aan Werzalit Duitsland voor zover zij inbreuk op het hier bedoelde merkrecht heeft gemaakt. Hierover wordt als volgt overwogen.
    
    5.9.	Quick Service heeft aangevoerd dat Werzalit Oostenrijk aan Werzalit Duitsland een bedrag aan schadevergoeding heeft betaald die gelijk is aan de licentievergoeding die Werzalit Oostenrijk had moeten betalen over de periode van 2 maart 2007 tot 1 augustus 2010, indien de licentieovereenkomst in die periode nog zou hebben bestaan.
    
    5.10.	Werzalit Duitsland heeft dit niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, te minder nu ter comparitie door of namens Werzalit Duitsland is bevestigd dat Werzalit Oostenrijk na maart 2007 de licentievergoeding heeft doorbetaald. Voorts heeft de advocaat van Werzalit Duitsland in een brief van 16 april 2008 aan de advocaat van Werzalit Oostenrijk meegedeeld dat hetgeen Werzalit Oostenrijk na 2 maart 2007 heeft betaald aan Werzalit Duitsland wordt gezien als vergoeding voor de schade die Werzalit Duitsland lijdt als gevolg van merkinbreuk door Werzalit Oostenrijk.
    
    5.11.	Tegen deze achtergrond heeft Werzalit Duitsland onvoldoende gesteld om aannemelijk te maken dat zij door toedoen van Quick Service mogelijkerwijs meer schade heeft geleden dan zij al door Werzalit Oostenrijk vergoed heeft gekregen.
    
    5.12.	De vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat zal worden afgewezen.
    
    Verklaring voor recht
    
    5.13.	De rechtbank heeft voorts nog te beslissen op de onder 1 gevorderde verklaring voor recht. Hierover wordt als volgt overwogen.
    
    5.14.	Hoewel het belang van de eisende partij in de regel wordt voorondersteld, geldt ten aanzien van verklaringen voor recht dat de eisende partij zijn belang daarbij moet stellen en zonodig moet bewijzen (Parl. Gesch. Boek 3, blz. 915). De vraag of rechtens voldoende belang bestaat bij een verklaring voor recht, moet worden beantwoord door na te gaan wat, gegeven de bijzonderheden van de rechtsverhouding waarin partijen tot elkaar staan, de eisen van een goede procesorde meebrengen (HR 27 februari 1998, NJ 1998, 764). Bij de vraag of sprake is van voldoende belang, gaat het ook om het belang van de wederpartij niet voor een futiliteit in rechte te worden betrokken, de eisen van een behoorlijke procesvoering en het belang van de rechtspleging in het algemeen (HR 30 maart 1951, NJ 1952, 29). 
      
    5.15.	De gevorderde verklaring voor recht is onlosmakelijk verbonden met de vorderingen onder 2, zozeer zelfs dat uit de toewijzing van die vordering volgt dat Quick Service onrechtmatig jegens Werzalit Duitsland heeft gehandeld door in strijd met het merkrecht van Werzalit Duitsland na 2 maart 2007 producten aan te bieden en te verkopen onder het merk Werzalit, alsmede door op de website van Quick Service op onrechtmatige wijze Werzalit producten aan te prijzen, voor zover zij deze producten heeft afgenomen van Werzalit Oostenrijk. Uit de gevorderde verklaring voor recht kan tegen die achtergrond niet meer gezag van gewijsde voortvloeien dan het gezag van gewijsde dat voortvloeit uit toewijzing van de vordering onder 2. Zonder nadere toelichting - die niet is gegeven - moet worden geconcludeerd dat toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht geen toegevoegde waarde heeft. 
    
    5.16.	Gelet op de eisen van een behoorlijke procesvoering en het belang van de rechtspleging in het algemeen, is de rechtbank ambtshalve van oordeel dat Werzalit Duitsland onvoldoende belang heeft bij de vordering onder 1. Deze zal dan ook worden afgewezen. 
    
    Het incident
    
    5.17.	Werzalit Duitsland heeft betoogd dat zij rechtmatig belang bij haar incidentele vorderingen heeft om te kunnen onderbouwen hoeveel schade zij door toedoen van Quick Service heeft geleden althans hoeveel winst Quick Service heeft behaald als gevolg van haar inbreukmakende handelingen. Nu Werzalit Duitsland geen ander belang heeft gesteld en de vordering onder 2 zal worden toegewezen, terwijl de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat zal worden afgewezen, heeft Werzalit Duitsland geen rechtmatig belang bij haar incidentele vorderingen, zodat deze zullen worden afgewezen.
    
    Proceskosten
    
    5.18.	Werzalit Duitsland zal in het incident als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Quick Service heeft weliswaar aanspraak gemaakt op een veroordeling in de proceskosten op de voet van het bepaalde in artikel 1019h Rv op basis van de Indicatietarieven in IE-zaken, maar zij heeft geen gedetailleerde opgave overgelegd van de kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt. Overeenkomstig uitgangspunt 6 van de Indicatietarieven in IE-zaken zal de veroordeling in de proceskosten daarom worden gebaseerd op het liquidatietarief. De rechtbank begroot de proceskosten aan de zijde van Quick Service aldus op € 904,-- aan salaris advocaat (2,0 punten x tarief € 452,--).
    
    
      5.19.	Quick Service zal in de hoofdzaak als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De beslagkosten en de kosten van in bewaringneming zullen evenwel worden afgewezen, omdat het gaat om bewijsbeslag ter ondersteuning van de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat en die vordering zal worden afgewezen. Nu het gaat om een eenvoudige bodemzaak waarin verschillende processtukken zijn gewisseld, zal de rechtbank het salaris advocaat overeenkomstig de Indicatietarieven in IE-zaken begroten op € 10.000,--. De rechtbank begroot de proceskosten aan de zijde van Werzalit Duitsland aldus op: 
      - dagvaarding		€ 	87,93
      - griffierecht		€	568,00
      - salaris advocaat	€	10.000,00 
      Totaal		€ 	10.655,93
    
      
    
      6.	De beslissing
      De rechtbank
    
    
    
      in het incident
      6.1.	wijst het gevorderde af,
    
    
    6.2.	veroordeelt Werzalit Duitsland in de kosten van het incident, aan de zijde van Quick Service tot op heden begroot op € 904,00,
    
    6.3.	verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
    
    in de hoofdzaak
    
    6.4.	veroordeelt Quick Service de verkoop van Werzalit producten voor zover zij deze heeft afgenomen of afneemt van Werzalit Oostenrijk en/of Topalit GmbH, en het gebruik van de merknaam Werzalit voor die producten, te staken en gestaakt te houden,
    
    6.5.	veroordeelt Quick Service om aan Werzalit Duitsland een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 6.4 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, met een maximum van € 250.000,
    
    6.6.	veroordeelt Quick Service in de proceskosten, aan de zijde van Werzalit Duitsland tot op heden begroot op € 10.655,93,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
    
    6.7.	veroordeelt Quick Service in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Quick Service niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat,
    
    6.8.	verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    6.9.	wijst het meer of anders gevorderde af.