ECLI:NL:GHAMS:2006:AY4987, Gerechtshof Amsterdam, 11-05-2006, 268/06 SKG
Gerechtshof Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2006-05-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Verplichting aangegaan de vormgeving van baden zodanig te wijzigen dat sprake is van een duidelijk verschil met de baden van concurrent. Het al dan niet door concurrent (stilzwijgend) akkoord gaan met wijzigingsvoorstellen doet daar niet aan af. Geen plaats meer voor een beroep op slaafse nabootsing.

GERECHTSHOF  TE  AMSTERDAM
      VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
    
    
    ARREST
    
    in de zaak van:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      RIHO INTERNATIONAL B.V.,
      gevestigd te Tilburg,
      APPELLANTE,
      procureur: mr. F.B. Falkena,
    
    
    t e g e n
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      VAN LOON-SEALSKIN B.V.,
      gevestigd te Waalwijk,
      GEÏNTIMEERDE,
      procureur: mr. B.J.H. Crans.
    
    
    1. Het geding in hoger beroep
    
    Partijen worden hierna Riho en Sealskin genoemd.
    
    Bij exploot van 24 januari 2006 is Riho in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht van 27 december 2005, in kort geding onder rolnummer 203740/KG ZA 05-1120 gewezen tussen Sealskin als eiseres en Riho als gedaagde. Het appelexploot bevat de grieven.
    
    Riho heeft overeenkomstig het appelexploot tegen het vonnis waarvan beroep zes grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Sealskin alsnog zal afwijzen, met veroordeling van Sealskin in de kosten van het geding in beide instanties.
    
    Bij memorie van antwoord, met producties, heeft Sealskin de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van Riho in de kosten van, naar het hof begrijpt, het geding in hoger beroep.
    
    Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van 3 mei 2006 hun standpunten nader doen toelichten aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities, Riho door mrs. G.S.P. Vos en E.M. Broekhuizen, advocaten te Amsterdam, en Sealskin door mr. R.L.H.I. Schiphorst, advocaat te ’s Gravenhage. Bij die gelegenheid heeft Riho nog stukken in het geding gebracht. Voorts heeft het hof de baden waar het in dit geding om gaat geïnspecteerd. Partijen hebben antwoord gegeven op door het hof gestelde vragen.
    
    Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van het geding in beide instanties.
    
    2. Feiten
    
    De voorzieningenrechter heeft in overweging 2 van het vonnis onder 2.1 tot en met 2.6 een opsomming gegeven van de feiten waarvan in dit geding wordt uitgegaan. Hieromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof die feiten tot uitgangspunt neemt.
    
    3. Beoordeling
    
    3.1. Partijen zijn beide fabrikant van onder meer baden. In 2002 heeft Sealskin de in het najaar van 2001 ontworpen Senso badlijn op de markt gebracht. Deze lijn omvat onder meer een rechthoekig bad, een onregelmatig zeshoekig bad, alsmede een regelmatig zeshoekig bad, aangeduid als respectievelijk de Senso 180, de Senso 145 en de Senso 6-hoek. Begin 2005 heeft Riho eveneens een rechthoekig bad, een onregelmatige zeshoekig bad en een regelmatig zeshoekig bad op de markt gebracht, achtereenvolgend genaamd de Arizona, de Houston en de Texas (hierna: de oude baden). Sealskin heeft Riho bij brief van 10 maart 2005 gesommeerd de vervaardiging en verkoop van de oude baden met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en zich te onthouden van iedere andere inbreuk op de rechten van Sealskin ten aanzien van de Senso badenlijn. Naar aanleiding van deze brief heeft tussen partijen mondeling en schriftelijk overleg plaatsgevonden. Zo schrijft de toenmalige raadsvrouw van Riho mr. J.A. Schaap op 6 mei 2005 aan de advocaat van Sealskin onder meer dat juridisch gezien er voor Riho geen aanleiding is het gebruik van haar baden te staken doch dat Riho inmiddels heeft besloten om definitief over te gaan tot nieuwe aangepaste ontwerpen. Met betrekking tot bedoelde ontwerpen vermeldt de brief: “In deze ontwerpen wordt de rechte lijn korter, waardoor deze verder van de hoeklijn van het bad ophoudt en overgaat in een glooiende lijn. Het door u genoemd contrasterende hoekeffect wordt hierdoor afgevlakt waardoor een geheel ander totaalbeeld ontstaat.”
    
    3.2. Nadat de advocaat van Sealskin bij brief van 12 mei 2005 aan een kantoorgenoot van mr. Schaap, mr. J.Th. van Walderveen, de voorwaarden voor een minnelijke regeling had doen toekomen, antwoordt mr. van Walderveen bij brief van die zelfde dag, kort samengevat, dat Riho uit praktische overwegingen bereid is om een zeer beperkte onthoudingsverklaring te tekenen, dat Riho betwist dat er auteursrechtelijke bescherming zou rusten op de Senso badenlijn, alsmede dat er sprake is van een inbreukmakend totaalbeeld van haar baden, waarna de brief als volgt verder gaat:
    
    
      “(…) zodat cliënte niet bereid is thans de – onder verbeurte van een boete – contractuele verplichting aan te gaan de nieuwe baden in zodanige mate te laten afwijken van de Senso baden van uw cliënte dat er sprake zal zijn van een geheel ander totaalbeeld. (…) Cliënte is wel bereid te verklaren dat de nieuwe baden zodanig gewijzigd worden dat er sprake is van een duidelijk verschil met de baden van uw cliënte.
      Om ieder misverstand over de inhoud van de regeling te voorkomen neem ik hieronder de tekst van de verklaring op die cliënte bereid is te tekenen.
      (…)
      1. Riho International B.V. (hierna “Riho”) verklaart met onmiddellijke ingang het (doen) vervaardigen en/of het verveelvoudigen en/of het in voorraad hebben en/of het aanbieden en/of het verkopen en/of het afleveren en/of het op andere wijze openbaar maken van de Baden te staken en gestaakt te houden, onder meer inhoudende dat Riho haar afnemers van de baden in Nederland onmiddellijk, doch uiterlijk voor 1 juni 2005, schriftelijk zal verzoeken de Baden op kosten van Riho aan haar te retourneren.
      2. Riho verklaart dat de nieuwe vormgeving van de Arizona, Texas en Houston baden zodanig gewijzigd zal worden dat sprake is van een duidelijk verschil met de baden Senso 145, Senso 180 en Senso 6-hoek van Sealskin.
      3. (…)
      4. (…)”
    
      
    Vervolgens wordt door Riho op 23 mei 2005 een onthoudingsverklaring ondertekend die slechts is in zoverre afwijkend is van de in de brief van 12 mei 2005 voorgestelde verklaring dat in de onthoudingsverklaring aan het bepaalde onder 1. een nadere uitwerking wordt gegeven van het terugnemen door Riho van de baden, terwijl onder 2 de maatvoeringen van de Senso 180, onderscheidenlijk de Senso 145 worden vermeld. Voor het overige stemt de onthoudingsverklaring overeen met het voorstel van 12 mei 2005.
    
    3.3. Omstreeks augustus 2005 heeft Riho nieuwe aangepaste baden op de markt gebracht, onder meer een rechthoekig bad (de Lima), een onregelmatig zeshoekig bad (de Panama) en een regelmatig zeshoekig bad (de Bogota) (hierna: de nieuwe baden). Sealskin heeft Riho bij brief van 2 november 2005 meegedeeld dat Riho door het op de markt brengen van de nieuwe baden in strijd handelt met de onthoudingsverklaring, nu een duidelijk verschil tussen bedoelde baden en de Senso baden ontbreekt, terwijl Riho zich tevens schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging en heeft Riho gesommeerd om haar handelwijze te staken. 
    
    3.4. Aangezien Riho aan deze sommatie geen gevolg heeft gegeven heeft Sealskin Riho in kort geding gedagvaard en gevorderd, kort gezegd, primair Riho te bevelen om haar verplichtingen uit de onthoudingsverklaring na te komen en subsidiair Riho te verbieden om producten te (doen) produceren en/of te verhandelen die een slaafse nabootsing vormen van producten uit de Senso badenlijn van Sealskin, een en ander met nevenvorderingen. De voorzieningenrechter heeft de primaire vordering op de in het dictum van zijn vonnis gepreciseerde wijze op straffe van een dwangsom toegewezen, met veroordeling van Riho in de kosten van het geding. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering is Riho met zes grieven opgekomen.
    
    3.5. In de algemene onderbouwing van de grieven, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, stelt Riho zich allereerst op het standpunt (appeldagvaarding 24 e.v.) dat zij in de brief van haar raadsvrouw van 6 mei 2005 (zie rov. 3.1) heeft aangegeven wat het door haar aan te brengen verschil zou behelzen en dat Sealskin hierop nimmer heeft laten weten dat een dergelijke wijziging in haar ogen geen duidelijk verschil zou opleveren. Door in mei 2005 geen bezwaar te maken heeft Sealskin volgens Riho de toegepaste wijziging geaccepteerd. Voorts voert Riho aan (appeldagvaarding 57) dat Sealskin zelf vóór de onthoudingsverklaring van 23 mei 2005 steeds heeft benadrukt dat het kenmerkende element van de vormgeving van haar Senso baden ligt in de combinatie van de rechte symmetrische randen en de weglopende glooiende kuiplijnen waarbij de randen doorlopen tot aan de hoeklijn waardoor een contrasterend effect ontstaat. Door te overwegen dat het feit dat de lengteranden van de nieuwe baden eerder stoppen slechts een ondergeschikt verschil oplevert miskent de voorzieningenrechter de importantie die het doorlopen van de lengteranden voor dit geschil vormt, aldus Riho.  
    
    3.6. Sealskin bestrijdt (mva 53 e.v.) dat zij akkoord is gegaan met de wijziging in de vormgeving in de nieuwe baden zoals voorgesteld in de brief van mr. Schaap van 6 mei 2005. Het is volgens Sealskin lastig voor te stellen wat met de gesuggereerde wijzigingen wordt bedoeld. Voorts is niet duidelijk of deze wijzigingen definitief waren nu wordt gesproken van “ontwerpen”, terwijl de concrete vormgeving nooit aan Sealskin ter beoordeling is voorgelegd. Ten slotte merkt Sealskin op (mva 63) dat zij slechts akkoord is gegaan met de verplichting van Riho om bij de nieuwe baden een duidelijk verschil in vormgeving aan te brengen.
    
    3.7. Dit laatste is juist. Het al dan niet door Sealskin (stilzwijgend) akkoord gaan met de voorstellen van mr. Schaap doet niet af aan de nadien door Riho aangegane verplichting als neergelegd in de onthoudingsverklaring, te weten dat de nieuwe vormgeving van de Arizona, Texas en Houston baden zodanig zal worden gewijzigd dat sprake is van een duidelijk verschil met de Senso baden.
    
    3.8. Sealskin voert nog aan (mva 36 e.v.) dat door de oude baden uit de markt te nemen Riho impliciet erkent dat deze baden inbreuk maken op die van Sealskin. Voorts beroept Sealskin zich (mva 41) op bij haar gewekte verwachtingen omtrent de nieuwe vormgeving door de toezegging van mr. van Walderveen dat de mallen voor de (oude) baden zouden worden vernietigd. 
    
    3.9. Dat de oude baden mogelijk inbreuk maakten op de Senso baden kan in dit geding geen rol spelen nu thans slechts aan de orde is of Riho door het op de markt brengen van de nieuwe baden in strijd handelt met de onthoudingsverklaring, dan wel zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Ook de beweerdelijke toezegging van mr. van Walderveen dient buiten beschouwing te blijven nu Riho een verklaring van mr. van Walderveen van 25 april 2005 (het hof begrijpt: 2006) in het geding heeft gebracht (productie 30), waarin laatstgenoemde ontkent zich in de gestelde zin te hebben uitgelaten. Dit kort geding leent zich niet voor een nader onderzoek ter zake. Dit laatste geldt eveneens voor al dan niet bestaande verwarring omtrent de herkomst van de baden bij afnemers, respectievelijk verkopers, nu beide partijen verklaringen hebben overgelegd ter ondersteuning van hun onderscheidene, van elkaar afwijkende standpunten.
    
    3.10. Het hof, dat zowel de oude en nieuwe baden van Riho als de Senso baden ter zitting heeft bekeken en vergeleken, is van oordeel dat bij de Lima wel sprake is van een duidelijk zichtbaar en voelbaar verschil met de Senso 180 doch dat dit bij de Panama en de Bogota, vergeleken met de Senso 145, respectievelijk de Senso 6-hoek, niet het geval is. Het feit dat bij de Lima de strak gevormde platte vlakken die zijn aangebracht op de lengte randen van het bad niet tot het einde toe doorlopen maar iets na de kromming van de kuip stoppen, tezamen met het feit dat bij de Lima de overgang van de lange zijkanten naar de rugleuning hol is, in plaats van bol zoals bij de Senso 180, brengt mee dat kan worden gesproken van een duidelijk verschil in vormgeving tussen beide baden. Dat het laatste verschil – de overgang naar de rugleuning - al eerder aanwezig was betekent niet dat het thans niet kan meewegen. Met betrekking tot vraag of bij de Panama en de Bogota sprake is van een duidelijk verschil met de Senso 145 en de Senso 6-hoek verenigt het hof zich met het oordeel van de voorzieningenrechter ter zake en neemt dat over.
    
    3.11. Nu ten aanzien van de Lima moet worden geoordeeld dat Riho haar verplichtingen uit de onthoudingsverklaring is nagekomen komt het subsidiair gedaan beroep van Sealskin op slaafse nabootsing aan de orde. Dit beroep moet worden verworpen. Aangezien partijen met betrekking tot de vormgeving van de baden duidelijke afspraken hebben gemaakt is daarnaast geen plaats voor een – buiten die afspraken tredend - beroep op slaafse nabootsing, nog daargelaten dat het hof heeft vastgesteld dat tussen de Lima en de Senso 180 een duidelijk verschil bestaat.
    
    3.12. De conclusie is dat de grieven slagen voor zover het de Lima betreft en falen voor zover het gaat om de Panama en de Bogota. Nu Riho geen grief heeft gericht tegen de bevelen in het dictum van het vonnis en evenmin ongedaanmaking heeft gevorderd van hetgeen zij ter uitvoering van het vonnis met betrekking tot de Lima heeft verricht zal het hof het vonnis vernietigen voor zover het betreft het verbod, respectievelijk de bevelen ten aanzien van de Lima. Voor het overige moet het vonnis worden bekrachtigd, zij het met uitzondering van de proceskosten. Aangezien beide partijen op enige punten in het gelijk zijn gesteld zullen de proceskosten in beide instanties worden gecompenseerd als na te melden.
    
    4. Beslissing
    
    Het hof:
    
    
      vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in 5.2, 5.4 en 5.6 de Lima is vermeld en, in zoverre opnieuw rechtdoende,
      verstaat dat het verbod, respectievelijk de bevelen uitsluitend de Panama en Bogota betreffen;
    
    
    verstaat voorts dat waar in 5.3 en 5.5 sprake is van de nieuwe, onderscheidenlijk de inbreukmakende baden hieronder niet de Lima is begrepen;
    
    bepaalt dat 5.7 met inachtneming van het voorgaande moet worden uitgelegd;
    
    
      vernietigt het vonnis waarvan beroep voorts voor zover in 5.8 Riho in de proceskosten is veroordeeld en, in zoverre opnieuw rechtdoende,  
      compenseert de kosten van het geding in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;
    
    
    bekrachtigt het vonnis voor het overige;
    
    compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en J.H. Huijzer en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 11 mei 2006.