ECLI:NL:RBARN:2012:BZ0486, Rechtbank Arnhem, 19-12-2012, 207520
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2012-12-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Vordering tot vervallenverklaring van merkregistratie voor alcholvrije dranken en tot doorhaling en nietigverklaring van woordmerk. Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

vonnis
      RECHTBANK ARNHEM
    
    
    Sector civiel recht
    
    zaaknummer / rolnummer: 207520 / HA ZA 10-2164
    
    Vonnis van 19 december 2012
    
    in de zaak van
    
    
      de rechtspersoon naar Surinaams recht
      SURINAAMSE BROUWERIJ N.V.,
      gevestigd te Paramaribo, Suriname,
      eiseres,
      advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,
    
    
    tegen
    
    
      [gedaagde]
      gedaagde,
      advocaat mr. J.A.A. van Buggenum te Westervoort,
    
    
    
    Partijen zullen hierna Surinaamse Brouwerij en [gedaagde] genoemd worden.
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	het tussenvonnis van 20 april 2011
      -	het proces-verbaal van comparitie, gehouden op 1 november 2011
      -	de conclusie van repliek van Surinaamse Brouwerij
      -	de conclusie van dupliek van [gedaagde].
    
    
    1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	Surinaamse Brouwerij produceert sinds 1955 bier. Zij verhandelt haar bier voornamelijk in Suriname onder de merknaam PARBO. Zij wil haar bier ook graag in de Benelux op de markt brengen onder de merknaam PARBO. Deze merknaam bleek in het Benelux merkenregister al op naam van andere houders te zijn ingeschreven voor onder meer ‘bieren’. Surinaamse Brouwerij is een procedure gestart tot nietig- dan wel vervallenverklaring van deze merkregistraties. Tot aan de aanvang van deze procedure bracht Surinaamse Brouwerij haar bier in Nederland op de markt onder de naam DJOGO.
    
    
    
      2.2.	De houders van de PARBO merken in de Benelux waren / zijn [gedaagde] en Stichting Administratiekantoor [X] Holding (hierna te noemen: [stichting]). 
      [gedaagde] stelt economisch noch juridisch iets met [stichting] te maken te hebben. Deze partijen hebben ieder afzonderlijk verweer gevoerd. 
    
    
    
      2.3.	[gedaagde] is houder van de volgende merken:
      -	woordmerk PARBO, op 21 augustus 1991 ingeschreven als Benelux merk nr. 0498574 voor: 
      Kl 32 Alcoholvrije dranken
    
    
    
      -	woordmerk PARBO, op 28 september 2009 ingeschreven als Benelux merk nr. 0869504 voor:
      Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, diepgevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
      Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banket- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassesiroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
      Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
    
    
    Ook was [gedaagde] houder van het woordmerk PARBO, op 5 maart 1999 ingeschreven  als Benelux merk nr. 0646953 voor verschillende waren in klassen 29, 30 en 32, waaronder ‘bieren’. Deze inschrijving is op 5 maart 2009 vervallen.
    
    
      2.4.	[stichting] was houder van de volgende  merken: 
      -	woordmerk PARBO, op 7 juli 2008 ingeschreven als Benelux merk nr. 0842935 voor:
    
    
    
      Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
      Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassesiroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
      Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
    
    
    -	woordmerk PARBO, op 9 maart 1989 gedeponeerd als Benelux merk nr. 0459440 voor:
    
    
      Kl 29 Vis 
      Kl 30 Aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden
      Kl 32 Bieren
    
    
    Op deze laatstgenoemde merkinschrijving is in 1998 beslag gelegd door Ponders B.V. te Assen. In 2009 is deze merkinschrijving vervallen.  
    
    2.5.	Tijdens deze procedure heeft Surinaamse Brouwerij een schikking getroffen met [stichting]. Op grond van deze schikking heeft laatstgenoemde partij de hiervoor genoemde merkinschrijving PARBO nr. 0842935 in 2012 overgedragen aan Surinaamse Brouwerij. Deze merkinschrijving staat thans in het Benelux merkenregister op naam van Surinaamse Brouwerij. 
    
    2.6.	Deze procedure is vervolgens doorgehaald voor zover deze was gericht tegen [stichting] en de zich aan de zijde van [stichting] gevoegd hebbende partij Faja Lobi Food. Met [gedaagde] is géén schikking getroffen.
    
    
    
      3.	Het geschil
      3.1.	Surinaamse Brouwerij vordert dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
      a)	nietig althans vervallen zal verklaren de merkrechten in de Benelux van [gedaagde] verbonden aan de hieronder genoemde merkregistratie van [gedaagde], alsmede de doorhaling zal bevelen van de inschrijving van desbetreffende registratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister:
    
    
    Benelux registratie van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 21 augustus 1991 onder nr. 0498574;
    
    b)	nietig zal verklaren de merkrechten in de Benelux van [gedaagde] verbonden aan de hieronder genoemde merkregistratie van [gedaagde], alsmede de doorhaling zal bevelen van de inschrijving van desbetreffende registratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister:
    
    Benelux registratie van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 28 september 2009 onder nr. 0869504;
    
    c)	[gedaagde] zal veroordelen in de kosten van deze procedure, bestaande uit de volledig feitelijk door Surinaamse Brouwerij gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat of een ander door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die eiseres heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.)
    
    3.2.	Aan haar vordering tot vervallenverklaring van de onder 3.1 sub a) genoemde merkregistratie legt Surinaamse Brouwerij ten grondslag dat dat merk helemaal niet is gebruikt voor alcoholvrije dranken en daarom op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) vervallen kan worden verklaard. Aan haar vordering tot nietigverklaring van de hiervoor onder 3.1. b) genoemde merkregistratie legt Surinaamse Brouwerij primair ten grondslag dat deze moet worden toegewezen op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a juncto artikel 2.3 sub a BVIE, omdat deze registratie in rangorde ná haar eigen – na overdracht verkregen – merkregistratie van PARBO van 7 juli 2008 komt en voor dezelfde waren is geregistreerd. Subsidiair stelt zij dat er geen sprake is van normaal gebruik van dat merk en dat deze merkregistratie een heropnemingsdepot te kwader trouw betreft. 
    
    3.3.	[gedaagde] voert gemotiveerd verweer. 
    
    3.4.	Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    
      4.	De beoordeling
      4.1.	De rechtbank ontleent haar territoriale bevoegdheid inzake het merkenrecht aan artikel 4.6 lid 1 BVIE. [gedaagde] is immers woonachtig in het arrondissement Arnhem.
    
    
    Benelux registratie van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 21 augustus 1991(vernieuwd in augustus 2011) onder nr. 0498574 voor ‘alhocolvrije dranken’ in klasse 32
    
    4.2.	Surinaamse Brouwerij roept de vervallenverklaring van deze merkregistratie in. Zij stelt daartoe dat [gedaagde], voor zover zij heeft kunnen nagaan, nooit alcoholvrije dranken op de markt heeft gebracht onder het merk PARBO en dat [gedaagde] gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden binnen de Benelux geen normaal gebruik heeft gemaakt van dit merk PARBO. Voor de frisdranken waarvan [gedaagde] afbeeldingen heeft overgelegd wordt het merk THRILL gevoerd, aldus Surinaamse Brouwerij.
    
    4.3.	Volgens artikel 2.27 juncto artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan iedere belanghebbende de vervallenverklaring inroepen van een recht op een merk, voor zover daarvan na de datum van inschrijving gedurende vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt binnen het Benelux gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. In artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE is ook bepaald dat de rechter de merkhouder met het bewijs van het gebruik kan belasten.
    
    
      4.4.	[gedaagde] stelt dat hij het merk de afgelopen 20 jaar wél normaal heeft gebruikt. Hij stelt dat hij in januari 2010 het bedrijf Parbo Food heeft opgericht en dat hij zich met dat bedrijf heeft ingespannen om het merk PARBO grootschalig in Nederland te introduceren voor bier, frisdranken, siropen en sauzen en daarmee omzet te genereren. Als bewijs van zijn merkgebruik heeft hij bij conclusie van antwoord productie 3 overgelegd, waarin ongedateerde afbeeldingen zijn te zien van:
      -	een reclameblad met daarop de tekst ‘De eerste Surinaamse frisdrank in Nederland!’, daaronder een afbeelding van een rood, ovaal logo waarin met witte hoofdletters THRILL is geschreven en daaronder de tekst ‘Taste and Thrill’. Op dat reclameblad staat bovenaan met rode hoofdletters ‘Parbo Food Holland’ en rechtsonder ‘Parbo Food’ met daaronder het vestigingsadres en de mededeling ‘Your partner in tropical food’,
      -	verschillende soorten frisdrank met daarop prominent het hiervoor vermelde ovale THRILL logo en een fles bronwater met daarop prominent de naam Blue Life.
      -	een etiket van een fles Surinaamse amandelsiroop met daarop een ovaal logo waarin PARBO is geschreven,
      -	een etiket van een verpakking zwarte koolvis, ‘Batjauw’ genoemd, met daarop een ovaal logo waarin PARBO is geschreven.
      Bij conclusie van dupliek heeft [gedaagde] ter illustratie van het assortiment van Parbo Food productie 10 overgelegd. Die productie bevat ongedateerde afbeeldingen van flesjes bier, flesjes siroop, etiketten van verpakkingen van Surinaamse nasi, Surinaamse bami, Surinaamse marinade voor kip, flessen pikante sojasaus, ‘Moksie metie’ en emmertjes varkensstaart. Op al deze producten is op prominente wijze een ovaal wit logo met een rode rand afgebeeld met daarin het woord PARBO in zwarte hoofdletters. 
    
    
    4.5.	De enige producties van [gedaagde] die normaal gebruik van het merk PARBO voor alcoholvrije dranken zouden kunnen aantonen zijn naar het oordeel van de rechtbank de afbeeldingen van de verschillende frisdranken van Parbo Food Holland. Voor die frisdranken gebruikt [gedaagde] echter prominent het woord THRILL (en voor bronwater Blue Life) als onderscheidingsteken op het etiket, dus als merknaam ter onderscheiding van haar frisdranken. Parbo Food wordt bij deze frisdranken vermeld als handelsnaam, te weten de naam van de onderneming. Daarmee heeft [gedaagde] niet aangetoond dat zij het merk PARBO heeft gebruikt voor alcoholvrije dranken. Voorts wordt overwogen dat eventueel gebruik door [gedaagde] van het merk PARBO voor waren die soortgelijk zijn aan ‘alcoholvrije dranken’ ook géén normaal gebruik voor alcoholvrije dranken zou opleveren. De expliciete keuze voor inschrijving van het merk voor alleen ‘alcoholvrije dranken’, terwijl een ruimere inschrijving ook mogelijk was geweest, brengt naar het oordeel van de rechtbank in dit geval mee dat eventueel gebruik van het merk voor soortgelijke waren geen instandhoudend merkgebruik oplevert. Gelet hierop acht de rechtbank het niet zinvol om [gedaagde] toe te laten tot verder bewijs van instandhoudend merkgebruik.
    
    4.6.	Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering tot vervallenverklaring van deze merkinschrijving uit 1991 voor ‘alcoholvrije dranken’ zal worden toegewezen. De rechtbank zal zoals gevorderd doorhaling van de desbetreffende merkregistratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister gelasten. 
    
    Benelux registratie van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 28 september 2009 onder registratienummer 0869504
    
    4.7.	In geschil is verder of Surinaamse Brouwerij met een beroep op artikel 2.28 lid 3 sub a juncto artikel 2.3 sub b BVIE de nietigheid van de inschrijving van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 28 september 2009 (depotdatum: 25 september 2009) onder registratienummer 0869504 op naam van [gedaagde] kan inroepen en een bevel tot doorhaling kan afdwingen, omdat zij over een oudere – na overdracht verkregen – merkregistratie van een identiek woordmerk PARBO van 7 juli 2008 (depotdatum: 14 april 2008) voor identieke waren beschikt. 
    
    4.8.	[gedaagde] voert primair het verweer dat hij met zijn merkinschrijving uit 1991 nog steeds over de oudste rechten beschikt op het merk PARBO. Dit verweer slaagt echter niet omdat hiervoor al is overwogen dat deze merkinschrijving uit 1991 vervallen wordt verklaard wegens gebrek aan normaal gebruik voor ‘alcoholvrije dranken’.
    
    4.9.	Verder voert [gedaagde] het verweer dat [stichting] het merk PARBO nr. 0842935 in 2008 te kwader trouw heeft ingeschreven en dat deze stichting nooit rechthebbende is geweest op het merk PARBO. De post van [gedaagde] met betrekking tot de vernieuwing van zijn merkinschrijving PARBO nr. 0646953 uit 1999 is volgens [gedaagde] buiten zijn medeweten in handen van [stichting] gekomen. Daardoor heeft hij deze merkinschrijving uit 1999 niet kunnen vernieuwen en heeft deze stichting het merk PARBO buiten zijn medeweten in 2008 op haar naam kunnen inschrijven, aldus [gedaagde]. Ook zou de stichting gebruik hebben gemaakt van een valse handtekening. Voor zover [gedaagde] met dit verweer heeft willen betogen dat Surinaamse Brouwerij deze merkinschrijving uit 2008 heeft verkregen van een beschikkingsonbevoegde partij, overweegt de rechtbank dat hij zijn stellingen onvoldoende heeft onderbouwd. Daarnaast kan in deze procedure niet worden beoordeeld of [stichting] beschikkingsonbevoegd was ten aanzien van de overdracht van deze merkinschrijving. Bovendien zou de eventuele beschikkingsonbevoegdheid niet automatisch met zich meebrengen dat Surinaamse Brouwerij geen rechthebbende op deze inschrijving van het merk PARBO nr. 0842935 is geworden. Aan dit verweer van [gedaagde] moet worden voorbijgegaan, wat er verder ook zij van het conflict tussen hem en [stichting].
    
    4.10.	Ten slotte voert [gedaagde] nog aan, althans zo begrijpt de rechtbank, dat Surinaamse Brouwerij haar rechten op het merk PARBO in de Benelux heeft verspeeld door geen oppositie in te stellen tegen de merkinschrijvingen PARBO in de Benelux van [gedaagde]. Hierover wordt overwogen dat het feit dat een partij geen oppositie instelt tegen een merkinschrijving deze partij op geen enkele manier het recht ontneemt om op een later moment te besluiten een vordering tot vervallen- of nietigverklaring tegen deze merkinschrijving in te stellen. Ook dit verweer slaagt daarom niet. 
    
    4.11.	De slotsom is dat Surinaamse Brouwerij met de merkregistratie van het woordmerk PARBO nr. 0842935 van 7 juli 2008 (depotdatum: 14 april 2008) in de klassen 29, 30 en 32 de oudste inschrijving van het woordmerk PARBO in de Benelux op haar naam heeft staan en dat dit merk daarmee in rangorde vóór het op 28 september 2009 onder nr. 0869504 geregistreerde merk PARBO op naam van [gedaagde] komt. De vordering tot nietigverklaring van deze laatstgenoemde merkinschrijving PARBO zal daarom worden toegewezen. Ook zal de gevorderde doorhaling van de desbetreffende merkregistratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister worden gelast. 
    
    
      4.12.	Als de in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde] worden veroordeeld in de proceskosten van Surinaamse Brouwerij. Dat [gedaagde] stelt niets te maken te hebben met het al jaren durende conflict over de PARBO merken tussen Surinaamse Brouwerij en [stichting], staat daar niet aan in de weg. Surinaamse Brouwerij heeft op grond van artikel 1019h Rv. veroordeling van [gedaagde] gevorderd in de volledige proceskosten, waaronder het salaris van haar advocaat dat zij in productie 16 voor [gedaagde] heeft gespecificeerd op € 25.577,68, dan wel een door de rechtbank te bepalen reële vergoeding voor rechtsbijstand. Gelet op de Indicatietarieven in IE-zaken – waarin aan een eenvoudige bodemzaak (met repliek, dupliek en/of pleidooi) maximaal € 10.000 wordt toegerekend – zullen de advocatenkosten worden gematigd tot voornoemd maximum, te vermeerderen met de helft van de explootkosten van € 87,93 en de helft van het door Surinaamse Brouwerij betaalde vastrecht van € 560,00. De andere helft van de explootkosten en het vastrecht wordt geacht te zijn verdisconteerd in de schikking tussen Surinaamse Brouwerij en [stichting]. De kosten aan de zijde van Surinaamse Brouwerij worden begroot op:
      - vast recht	 		€           280,00
      - explootkosten			€            43,97
      - salaris advocaat		€      10.000,00
      Totaal:			€      10.323,97
    
    
    
    
      5.	De beslissing
      De rechtbank
    
    
    5.1.	verklaart de inschrijving van het woordmerk PARBO, geregistreerd in het Benelux merkenregister op 21 augustus 1991 onder nr. 0498574 voor ‘alcoholvrije dranken’ vervallen,
    
    5.2.	gelast doorhaling van het woordmerk PARBO, geregistreerd in het Benelux merkenregister op 21 augustus 1991 onder nr. 0498574 voor ‘alcoholvrije dranken’,
    
    5.3.	verklaart de inschrijving van het woordmerk PARBO, geregistreerd in het Benelux merkenregister op 28 september 2009 onder nr. 0869504 voor waren in de klassen 29, 30 en 32 nietig,
    
    5.4.	gelast doorhaling van het woordmerk PARBO, geregistreerd in het Benelux merkenregister op 28 september 2009 onder nr. 0869504 voor waren in de klassen 29, 30 en 32,
    
    5.5.	 veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten aan de zijde van Surinaamse Brouwerij tot op heden begroot op € 10.323,97 (tienduizend driehonderd en drieëntwintig euro en zevenennegentig eurocent),
    
    5.6.	verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2012.
    
    
    coll.: ES