ECLI:NL:GHSHE:2001:AB0695, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-03-2001, KG C9800405/Br
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2001-03-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

typ. JZ
      rolnr. KG C9800405/BR
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
      vierde kamer, van 8 maart 2001,
      gewezen in de zaak van:
    
    
    
      1. de entiteit naar vreemd recht [APPELLANTE 1],
      gevestigd te [vestigingsplaats], Egypte,
      principaal appellante, incidenteel geïntimeerde,
      procureur: mr. J.H.M. Erkens,
      2. de commanditaire vennootschap [APPELLANTE 2],
      gevestigd te [vestigingsplaats], gemeente [gemeente],
      principaal appellante, incidenteel geïntimeerde,
      procureur: mr. M.B.P. Geeraedts,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [GEÏNTIMEERDE],
      gevestigd te [vestigingsplaats],
      principaal geïntimeerde, incidenteel appellante,
      procureur: mr. G.C. Kooijman,
    
    
    op het hoger beroep van principaal appellanten, hierna te noemen respectievelijk [APPELLANTE 1] en [appellante 2], tegen het door de president van de rechtbank te Breda op 21 april 1998 onder nummer  uitgesproken vonnis in kort geding tussen principaal geïntimeerde, hierna te noemen [geïntimeerde], als eiseres en [APPELLANTE 1] en [appellante 2] als gedaagden.
    
    ----------------------------------------------------------
    
    1. Het geding in eerste aanleg
    
    Het hof verwijst daarvoor naar voormeld vonnis van de president.
    
    2. Het geding in hoger beroep
    
    2.1. [APPELLANTE 1] en [appellante 2] zijn bij exploot van 29 april 1998 van voormeld vonnis in hoger beroep gekomen.
    
    2.2. [appellante 2] heeft bij memorie van grieven zes grieven tegen het vonnis aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en tot alsnog afwijzing van de vorderingen van [geïntimeerde]
    
    2.3. [APPELLANTE 1] heeft bij memorie van grieven, onder overlegging van producties, vijf grieven tegen het vonnis aangevoerd en geconcludeerd, kort gezegd, tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en tot alsnog afwijzing van de vorderingen van [geïntimeerde], althans tot beperking van deze vorderingen tot een verbod om in de Benelux sanitaire producten onder het merk Cleopatra of een daarmee overeenstemmend teken te verkopen, te koop aan te bieden of te leveren.
    
    2.4. [geïntimeerde] heeft bij memorie van antwoord de grieven van [APPELLANTE 1] en [appellante 2] bestreden, harerzijds in incidenteel appel twee grieven aangevoerd, en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis ten aanzien van de afwijzing van het gevorderde voorschot op schadevergoeding en winstafdracht en tot bekrachtiging van het vonnis voor het overige, met bepaling van een redelijke termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPs. 
    
    2.5. [appellante 2] heeft onder overlegging van producties een akte in principaal appel genomen, en bij memorie van antwoord in incidenteel appel de grieven van [geïntimeerde] bestreden.
    
    2.6. [APPELLANTE 1] heeft bij memorie van antwoord in incidenteel appel de grieven bestreden.
    
    2.7. Daarna zijn ter zitting van het hof van 25 januari 2001 pleidooien gehouden, waarbij voor [APPELLANTE 1] het woord is gevoerd door mr. T.F.W. Overdijk, voor [appellante 2] door mr. H.L. Bakker en voor [geïntimeerde] door mr. P.W. Snoeker. Allen hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnota's, waarbij van de zijde van [geïntimeerde] nog een productie in het geding is gebracht.
    
    2.8. Tenslotte hebben [APPELLANTE 1] en [geïntimeerde] de stukken aan het hof overgelegd en uitspraak gevraagd.
    
    3. De gronden van het hoger beroep
    
    Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de onderscheiden memories van grieven. Op de inhoud van de afzonderlijke grieven zal voorzover van belang hierna worden ingegaan.
    
    4. De beoordeling in het principale en incidentele hoger beroep
    
    de vaststaande feiten
    
    4.1. Tegen de door de president in onderdeel 3.1 van zijn vonnis vastgestelde feiten zijn geen grieven gericht, zodat ook het hof bij zijn beoordeling van die feiten zal uitgaan. Daaraan wordt nog het volgende toegevoegd.
    
    4.1.1. Op 12 augustus 1996 (productie 1a [APPELLANTE 1] in eerste aanleg) heeft [geïntimeerde] aan [appellante 2] bericht dat zij houder is van diverse Benelux- en internationale depots van het merk CLEOPATRA voor sanitair c.a., dat [appellante 2] heeft geadverteerd met badkamersets van [appellante 1], dat zij niet akkoord gaat met zodanig gebruik van haar merk in de landen waarvoor zij exclusief rechthebbende tot die benaming is en heeft zij verzocht om de adresgegevens van [appellante 1].
    
    4.1.2. Bij brief van 19 augustus 1996 (productie 1b [APPELLANTE 1] in eerste aanleg) heeft [geïntimeerde] [APPELLANTE 1] erop gewezen dat [APPELLANTE 1] door gebruikmaking van de term Cleopatra voor sanitair c.a. inbreuk maakt op de rechten van [geïntimeerde] op het merk CLEOPATRA voor die producten in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Italië en Zwitserland en gesommeerd een onthoudingsverklaring af te geven. Een dergelijke verklaring is niet afgegeven.
    
    4.1.3. [APPELLANTE 1] heeft in haar pleitnotities in eerste aanleg, punt 4.1., aangekondigd dat in de week van 9 april 1998 de dagvaarding tot vernietiging van het depot van [geïntimeerde] d.d. 26 september 1997 zal worden uitgebracht. Bij pleidooi in hoger beroep heeft [APPELLANTE 1] medegedeeld dat een dergelijke dagvaarding niet is uitgebracht.
    
    de ontvankelijkheid van het principale appel
    
    4.2. Bij pleidooi heeft [geïntimeerde] het verweer in principaal appel, dat [APPELLANTE 1] en [appellante 2] niet ontvankelijk zijn in het hoger beroep, ingetrokken.
    
    de bevoegdheid van de president en het hof
    
    4.3. Gelet op de plaats van vestiging van [appellante 2], alsmede op het bepaalde in artikel 37A van de Benelux Merkenwet (BMW), is de president van de rechtbank te Breda in eerste aanleg en daarmee dit hof in hoger beroep bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van [geïntimeerde] tegen [appellante 2]. Krachtens het bepaalde in artikel 126 lid 7 Rv is de rechtbank te Breda in eerste aanleg en dit hof in hoger beroep eveneens bevoegd ten aanzien van de vorderingen van [geïntimeerde] tegen [APPELLANTE 1], nu er tussen de vorderingen tegen [appellante 2] en [APPELLANTE 1] een zodanige samenhang bestaat dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling wettigen.
    
    het spoedeisend belang
    
    4.4. Als eerste grief in het principale appel hebben zowel [APPELLANTE 1] als [appellante 2] aangevoerd dat [geïntimeerde] geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Bij de beoordeling van deze grieven maakt het hof onderscheid tussen de op de Benelux gerichte vorderingen en die daarbuiten zijn gericht.
    
    4.4.1. Partijen zijn het erover eens dat [geïntimeerde] na voormelde brieven van 12 en 19 augustus 1996 tot aan de beurs in Bologna in oktober 1997 geen acties terzake van merkinbreuk jegens [APPELLANTE 1] en [appellante 2] heeft ondernomen. [geïntimeerde] heeft gesteld dat zij in die periode geen aanleiding tot het nemen van verdere acties had. Zij had de indruk dat de sommatie had gewerkt, aangezien zij in die periode in de Benelux geen merkinbreuk van [APPELLANTE 1] en/of [appellante 2] heeft geconstateerd. [APPELLANTE 1] en/of [appellante 2] hebben niet, althans niet voldoende gemotiveerd, gesteld dat zij in die tussenliggende periode wel actief met sanitaire producten in de Benelux hebben geopereerd met gebruikmaking van het teken Cleopatra. Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat [geïntimeerde] haar spoedeisend belang bij haar op de Benelux gerichte vorderingen heeft verloren door [APPELLANTE 1] en [appellante 2] eerst op 7 november 1997 te dagvaarden. 
    
    4.4.2. Hierover moet echter anders worden geoordeeld ten aanzien van de buiten de Benelux gerichte vorderingen. De aanschrijving door [geïntimeerde] van [APPELLANTE 1] d.d. 19 augustus 1996 had mede betrekking op gebruik van het teken Cleopatra in Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Italië en Zwitserland. [APPELLANTE 1] heeft gesteld (punten 11.5 en 11.10 pleitnota eerste aanleg) dat [APPELLANTE 1] in elk geval vanaf 1992 in het bijzonder in Italië maar ook in alle andere westerse landen als producent en leverancier van keramische tegels èn keramische sanitairwaren voor badkamers bekend is. [geïntimeerde] heeft niet gesteld dat [APPELLANTE 1] in de periode tussen augustus 1996 en oktober 1997 ook in de genoemde zes landen niet actief met sanitaire producten met gebruikmaking van het teken Cleopatra heeft geopereerd. Op grond van de stellingen van [APPELLANTE 1] is veeleer het tegendeel aannemelijk. Hiermee heeft [geïntimeerde] haar spoedeisend belang bij haar buiten de Benelux gerichte vorderingen onvoldoende onderbouwd. In zoverre slaagt de eerste grief van [APPELLANTE 1] en zijn de vorderingen van [geïntimeerde] voorzover betrekking hebbende op landen buiten de Benelux niet toewijsbaar. Het vonnis van de president dient te worden vernietigd voorzover het door [geïntimeerde] gevorderde tevens buiten de Benelux is toegewezen.
    
    4.4.3. De eerste grief van [appellante 2] was niet nadrukkelijk gericht op het ontbreken van spoedeisendheid ten aanzien van de op de Benelux betrekking hebbende vorderingen. Deze grief faalt mitsdien.
    
    de tweede en derde grief van [APPELLANTE 1]
    
    4.5. In verband met het onder 4.4.2 overwogene behoeven de tweede grief en gedeeltelijk de derde grief van [APPELLANTE 1] bij gebrek aan belang geen behandeling.
    
    4.6. Hetgeen [APPELLANTE 1] in de toelichting op de derde grief overigens heeft aangevoerd zal het hof voorzover van belang bij de formulering van het dictum betrekken. 
    
    4.6.1. [APPELLANTE 1] heeft gesteld dat met het door de president gegeven verbod niet duidelijk wordt gemaakt of het gebruik van de naam Cleobad inbreuk oplevert. Niet is echter gesteld of gebleken dat [APPELLANTE 1] onder die naam in de Benelux waren op de markt brengt. Bij gebrek aan belang gaat het hof daarom aan die stelling voorbij.
    
    de merkinbreuk
    
    4.7. Er is geen grief gericht tegen het oordeel van de president dat een verbod voor het op de markt brengen van keramische tegels onder het merk CERAMICA CLEOPATRA vooralsnog niet toewijsbaar is. Dit strekt derhalve ook het hof tot uitgangspunt.
    
    4.8. De overige grieven van [appellante 2] komen erop neer dat de president ten onrechte de op artikel 13 onderdeel A lid 1 sub b BMW gegronde vordering van [geïntimeerde] voor de Benelux heeft toegewezen. [appellante 2] betwist dat zij inbreuk maakt op het merk van [geïntimeerde] door het in de Benelux onder het teken [appellante 1] op de markt brengen van waren die bestemd zijn voor de inrichting van badkamers. Het hof zal deze grieven gezamenlijk behandelen.
    
    4.8.1. Voor de beoordeling of het teken [appellante 1] in de zin van artikel 13 onderdeel A lid 1 sub b BMW moet worden beschouwd als een met het merk CLEOPATRA van [geïntimeerde] overeenstemmend teken moet krachtens de geldende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis worden bezien die berust op de totaalindruk die door het merk en het teken bij de gemiddelde consument wordt opgeroepen, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
    
    4.8.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof vormt het woord Cleopatra in de door [appellante 2] gehanteerde naam [appellante 1] het dominante en onderscheidende bestanddeel. Aan de woorden Group en Ceramica kan zowel afzonderlijk als in onderling verband beschouwd nagenoeg geen onderscheidend vermogen worden toegekend. Het bestanddeel Cleopatra stemt letterlijk overeen met het door [geïntimeerde] gedeponeerde woordmerk CLEOPATRA. In het door [appellante 2] gehanteerde teken [appellante 1] wordt in de letter O van het woord Group een "vrouwelijk farao-hoofd" afgebeeld. In de door dat teken opgeroepen totaalindruk vormt dit "vrouwelijk farao-hoofd" een illustratie van het dominante en onderscheidende bestanddeel van het woord Cleopatra van wie immers algemeen bekend is dat zij een Egyptische koningin was. Het is aannemelijk dat bij de gemiddelde consument van dit teken de auditieve en begripsmatige indruk van Cleopatra achterblijft. Daarmee is in voldoende mate aannemelijk dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan met het merk CLEOPATRA bij gebruik van zowel de naam als het teken [appellante 1] voor waren bestemd voor de inrichting van badkamers.
    
    4.8.3. Tussen partijen staat vast dat [appellante 2] onder de naam [appellante 1] badkuipen, douchebakken met stoombad, whirlpools en jacuzzi's in de Benelux op de markt brengt. [appellante 2] heeft gesteld dat deze waren de esthetische kant van de badkamer betreffen en de waren waarvoor [geïntimeerde] op 11 april 1983 merkenrechtelijke bescherming heeft verkregen, de technische kant. Wat hier ook van zij, bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken, onder meer hun bestemming, aard, gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Deze factoren in aanmerking genomen is het, mede gelet op hetgeen de president in onderdeel 3.7 van diens vonnis heeft overwogen, hetgeen het hof onderschrijft, voldoende aannemelijk dat het publiek kan menen dat bedoelde waren van [appellante 2] en die van [geïntimeerde] van dezelfde onderneming afkomstig zijn. De president heeft dan ook terecht overwogen dat deze producten soortgelijke waren in de zin van artikel 13 onderdeel A lid 1 sub b BMW betreffen en dat het verschil in materiaal op het eerste gezicht voor de consument niet waarneembaar is. 
    
    4.8.4. Gelet op het onder 4.8.3 overwogene is voor het onderhavige geschil niet van belang of de president terecht het beroep op nietigheid van het depot van [geïntimeerde] van 26 september 1997 heeft verworpen. 
    
    4.8.5. Het vorenstaande brengt mee dat de overige grieven van [appellante 2] niet tot vernietiging van het vonnis kunnen leiden.
    
    het schriftelijk materiaal
    
    
      4.9. De vierde grief van [APPELLANTE 1] is gericht tegen het door de president gegeven bevel tot verwijdering in al het door [APPELLANTE 1] en [appellante 2] gebezigde schriftelijk materiaal van elke vermelding van het merk CLEOPATRA voor waren die bestemd zijn voor de inrichting van badkamers. Volgens [APPELLANTE 1] kan worden volstaan met een bevel inhoudende dat [APPELLANTE 1] geen brochuremateriaal meer gebruikt waarin het merk CLEOPATRA voorkomt. 
      Deze grief faalt. Ook in ander schriftelijk materiaal dan brochures levert vermelding in de Benelux van het merk CLEOPATRA voor waren die bestemd zijn voor de inrichting van badkamers inbreuk op het merkrecht van [geïntimeerde] op.
    
    
    de advertenties
    
    4.10. De vijfde grief van [APPELLANTE 1] betreft het door de president gegeven bevel ten aanzien van advertenties. [APPELLANTE 1] betwist dat zij in de Benelux heeft geadverteerd. Tegenover deze betwisting, en gezien het feit dat [appellante 2] importeur en distributeur van [APPELLANTE 1] is voor de Benelux, heeft [geïntimeerde] niet aannemelijk gemaakt dat [APPELLANTE 1] zelf in de Benelux advertenties heeft geplaatst met vermelding van het merk CLEOPATRA. De vijfde grief van [APPELLANTE 1] slaagt mitsdien. Het door [geïntimeerde] tegen [APPELLANTE 1] gevorderde bevel ten aanzien van advertenties zal alsnog worden afgewezen. 
    
    het voorschot
    
    4.11. De eerste grief van [geïntimeerde] in het incidentele appel houdt in dat de president ten onrechte het gevorderde voorschot op schadevergoeding en winstafdracht heeft afgewezen. Deze grief faalt. [geïntimeerde] heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van dit deel van haar vordering. Daarnaast heeft [geïntimeerde] deze vordering onvoldoende onderbouwd. Het hof verwijst dienaangaande naar en neemt hier over hetgeen de president op dit onderdeel heeft overwogen. 
    
    een termijn ex artikel 50 lid 6 TRIPs
    
    4.12. In de tweede grief in het incidentele appel verzoekt [geïntimeerde] het hof alsnog een termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPs in het dictum op te nemen. Het hof acht deze vordering in het licht van het arrest van het HvJ EG van 14 december 2000 in de gevoegde zaken C-300/98 en C-392/98 op de hierna vermelde wijze toewijsbaar.
    
    de slotsom
    
    4.13. De slotsom is dat het vonnis van de president moet worden vernietigd, doordat de grieven van [APPELLANTE 1] deels terecht zijn voorgedragen. De vorderingen van [geïntimeerde] worden op de in het dictum vermelde wijze toegewezen. In het principale hoger beroep zullen de kosten van de procedure tussen [APPELLANTE 1] en [geïntimeerde] op de hierna vermelde wijze worden gecompenseerd, nu zij over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld. In eerste aanleg geldt [APPELLANTE 1] in de procedure tussen [geïntimeerde] en [APPELLANTE 1] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij.
     
    4.13.1. De grieven van [appellante 2] zijn alle tevergeefs voorgedragen. In het geschil tussen [geïntimeerde] en [appellante 2] zal [appellante 2] zowel in eerste aanleg als in het principale hoger beroep als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.
    
    4.13.2. In het incidentele appel zal [geïntimeerde] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. 
    
    
    5. De beslissing
    
    Het hof:
    
    op het principale en incidentele hoger beroep
    
    5.1. vernietigt het vonnis van de president en doet als volgt opnieuw recht:
    
    5.2. verbiedt [APPELLANTE 1] en [appellante 2] na 1 augustus 1998 inbreuk te maken op het merk CLEOPATRA van [geïntimeerde] door via sanitairwinkels, -showrooms en/of beurzen op sanitair gebied producten in de Benelux op de markt te brengen onder een naam of teken waarin het merk CLEOPATRA voorkomt; dit verbod geldt niet voor keramische tegels;
    
    5.3. beveelt [APPELLANTE 1] en [appellante 2] binnen dertig dagen na betekening van het vonnis van de president van 21 april 1998, en zo dit nog niet is betekend, binnen dertig dagen na betekening van dit arrest, uit al het schriftelijk materiaal dat door hen in de Benelux wordt gebezigd, waaronder circulaires, folders etc. te verwijderen elke vermelding van het merk CLEOPATRA voor waren die bestemd zijn voor de inrichting van badkamers, met uitzondering van keramische tegels;
    
    5.4. beveelt [appellante 2] om alle door of namens haar in de Benelux nog niet afgedrukte advertenties waarin zij het merk CLEOPATRA noemt voor waren die bestemd zijn voor de inrichting van badkamers, keramische tegels uitgezonderd, binnen 7 dagen na betekening van het vonnis van de president van 21 april 1998, en zo dit nog niet is betekend, binnen 7 dagen na betekening van dit arrest, te annuleren met binnen 30 dagen na betekening van dat vonnis dan wel dit arrest terhandstelling aan de advocaat van [geïntimeerde] van een complete lijst met namen en adressen van uitgevers in welke periodieken [appellante 2] aldus heeft geadverteerd en van de bewuste annuleringen en hun acceptatie;
    
    5.5. bepaalt dat [APPELLANTE 1] en [appellante 2] elk een dwangsom van fl. 10.000,-- (zegge: tienduizend gulden) verbeuren voor elke overtreding van de onderdelen 5.2, 5.3 en/of 5.4 van dit arrest, respectievelijk iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, met bepaling dat [APPELLANTE 1] en [appellante 2] elk maximaal fl. 1.000.000,-- (zegge: één miljoen gulden) aan dwangsommen zullen verbeuren; bepaalt dat de dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter voorzover handhaving van verbeurte van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
    
    5.6. bepaalt op de voet van artikel 50 lid 6 TRIPs de redelijke termijn waarbinnen [geïntimeerde] een bodemprocedure aanhangig moet hebben gemaakt op twee maanden nadat [APPELLANTE 1] en/of [appellante 2] bij deurwaardersexploot aan [geïntimeerde] hebben kenbaar gemaakt te wensen dat over het onderhavige geschil een bodemprocedure aanhangig wordt gemaakt;
    
    5.7. veroordeelt [APPELLANTE 1] en [appellante 2] in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op fl. 2.650,20;
    
    5.8. compenseert de kosten van het principale hoger beroep die zijn toe te rekenen aan het geschil tussen [APPELLANTE 1] en [geïntimeerde] aldus dat elke partij de eigen kosten draagt;
    
    5.9. veroordeelt [appellante 2] in de kosten van het principale hoger beroep die zijn toe te rekenen aan het geschil tussen [appellante 2] en [geïntimeerde], aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op fl. 295,-- aan verschotten en fl. 2.550,-- aan salaris procureur;
    
    5.10. veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het incidentele hoger beroep, aan de zijde van [APPELLANTE 1] en [appellante 2] elk begroot op f 850,-- aan salaris procureur;
    
    5.11. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    5.12. wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Huijbers-Koopman, Kranenburg en Smeenk-Van der Weijden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 8 maart 2001.