ECLI:NL:GHAMS:2004:AU9159, Gerechtshof Amsterdam, 25-11-2004, 790/02
Gerechtshof Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2004-11-25 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Vormmerk van spijkerbroek en van kniestuk gedeponeerd. Hebben beide een onderscheidend vermogen ‘van huis uit’. Bij vergelijking gaat vooral om de punten van overeenstemming, en om de totaalindruk. Direct en indirect verwarringsgevaar. Inbreuk op merkenrecht en op auteursrecht.

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
      VIJFDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
    
    
    ARREST
    
    in de zaak van:
    
    
      de vennootschap naar Italiaans recht
      BENETTON GROUP SpA,
      gevestigd te Ponzano, Italië,
      APPELLANTE in het principaal appèl,
      GEÏNTIMEERDE in het incidenteel appèl,
      procureur: mr. N.W. Mulder,
    
    
    t e g e n
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      G-STAR INTERNATIONAL B.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      GEÏNTIMEERDE in het principaal appèl,
      APPELLANTE in het incidenteel appèl,
      procureur: mr. N.A.J. Purcell.
    
    
    1. Het geding in hoger beroep
    
    De partijen worden hierna ook Benetton en G-Star genoemd.
    
    1.1. Bij dagvaarding van 24 mei 2002 is Benetton in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank te Amsterdam onder zaak-en rolnummer H 00.1363 1.1910 tussen haar als gedaagde in conventie/eiseres in reconventie en G-Star als eiseres in conventie/gedaagde in reconventie gewezen en op 6 maart 2002 uitgesproken vonnis.
    
    1.2. Benetton heeft zestien grieven voorgesteld en bewijs aangeboden, met conclusie, kort gezegd, dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de oorspronkelijke vordering van G-Star als eiseres in conventie tegen Benetton als gedaagde in conventie zal afwijzen en de oorspronkelijke vordering van Benetton als eiseres in reconventie tegen G-Star als gedaagde in reconventie zal toewijzen, met veroordeling van G-Star in de kosten van het geding in beide instanties. 
    
    
      1.3. Daarop heeft G-Star bij memorie van antwoord de grieven bestreden en zelf, bij wege van incidenteel appèl, tegen het vonnis waarvan beroep drie grieven aangevoerd, producties in het geding gebracht, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof bij arrest het vonnis waarvan beroep gedeeltelijk zal vernietigen, onder instandhouding van het dictum, maar onder verbetering van de gronden aan het dictum zal toevoegen:
      (1) een verklaring voor recht dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren in de Benelux van de litigieuze Benetton-broek inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 624182, alsmede op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 662447, en derhalve onrechtmatig is jegens G-Star;
      (2) aan het tweede onderdeel van het dictum van de rechtbank, na de zinsnede “inbreuk op het auteursrecht van G-Star op haar model Elwood”: “en de hierboven genoemde merkrechten” en de zinsnede “in Nederland” te vervangen door “in de Benelux”;
      (3) aan het zesde onderdeel van het dictum van de rechtbank, na de zinsnede “ten gevolge van de inbreuk op haar au-teursrecht op de Elwood”, de zinsnede: “en de hierboven genoemde merkrechten van G-Star”;
      met bekrachtiging van het vonnis voor het overige en met veroordeling van Benetton in de kosten van zowel het principaal als het incidenteel appèl.
    
    
    1.4. Benetton heeft een memorie van antwoord in het incidenteel appèl genomen, waarin zij de grieven van G-Star bestrijdt, bewijs aanbiedt en concludeert dat het hof het incidenteel beroep zal afwijzen, met veroordeling van G-Star in de kosten van het incidenteel appèl.
    
    1.5. Vervolgens hebben partijen hun zaak voor het hof doen bepleiten door hun procureurs, beiden aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Ter terechtzitting heeft het hof samen met partijen zowel de litigieuze Benetton-broek bekeken, alsmede enkele exemplaren van het model Elwood van G-Star. Van elk type broek is een exemplaar aan het hof overgelegd.
    
    1.6. Ten slotte zijn de stukken van beide instanties – waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd – overgelegd en is arrest gevraagd. 
    
    2. De grieven
    
    Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de wederzijdse memories.
    
    3. De feiten
    
    3.1. De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep onder 1.a. tot en met 1.h., een aantal tussen partijen vaststaande feiten weergegeven. Benetton heeft tegen enkele feitelijke vaststellingen haar eerste grief gericht. Deze grief valt in zes onderdelen uiteen. Het hof zal eerst op deze grief ingaan.
    
    3.2. In rechtsoverweging 1.b. heeft de rechtbank vastgesteld dat Benetton een Italiaanse onderneming is die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen, onder meer in Nederland. Onderdeel 1 van de grief richt zich tegen de vaststelling dat Benetton voornoemde activiteiten ook in Nederland zou verrichten. Naar het oordeel van het hof kan over de activiteiten van Benetton geen misverstand bestaan aangezien de rechtbank voor de beschrijving hiervan aansluiting heeft gezocht bij hetgeen Benetton daarover zelf heeft verklaard in haar conclusie van antwoord in conventie. Ten pleidooie heeft de procureur van Benetton op een daartoe strekkende vraag van het hof geantwoord dat Benetton in Nederland haar kleding niet via eigen winkels maar via franchisenemers verkoopt. Het hof zal de vaststelling door de rechtbank onder 1.b. dan ook als volgt aanpassen: Benetton is een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen. In Nederland geschiedt de verkoop van haar producten via franchisenemers. 
    
    3.3. Met de onderdelen 2, 3 en 4 komt Benetton op tegen het onvermeld laten door de rechtbank van een aantal feiten, te weten: dat het ‘Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)’ – Engelse afkorting OHIM – een aanvraag van G-Star voor het verkrijgen van een Gemeenschapsmerk betreffende de vorm van de Elwood niet heeft gehonoreerd; dat Benetton een monomerk is; dat de invloed van de ‘workwear’ stijl op vrijetijdskleding in het laatste decennium van de vorige eeuw zeer groot geweest was, en dat de litigieuze vormgevingselementen de laatste jaren van de voorgaande eeuw het straat- en modebeeld bepaalden. Bij de beoordeling van de klachten staat voorop dat het bepaalde in artikel 230 Rv. Niet met zich brengt dat de rechtbank verplicht zou zijn alle vaststaande feiten op te sommen. Nog daargelaten of de twee laatst-genoemde feiten daadwerkelijk in deze procedure vast zijn komen te staan, heeft de rechtbank het voor haar beoordeling kennelijk niet noodzakelijk geacht hiervan expliciet melding te maken. Het hof zal op de beide stellingen van BN terugkomen indien en voorzover dat voor de beoordeling van het geschil nodig is.
    
    3.4. Onderdeel 5 klaagt erover dat de rechtbank had moeten vermelden dat G-Star verschillende broekontwerpen op de markt brengt die een groot deel van de niet-onderscheidende elementen bevatten die ook in het ontwerp van de Elwood zijn terug te vinden. Ook dit onderdeel van de grief kan niet slagen op de gronden als onder rechtsoverweging 3.3. weergegeven. 
    
    3.5. Ten slotte richt onderdeel 6 zich tegen de overweging van de rechtbank onder 7.1. dat bij de Elwood een contrasterende band wordt gebruikt. Benetton stelt dat de Elwood niet altijd een contrasterende band (ook wel heelpad genoemd) heeft. Dit wordt door G-Star bevestigd. Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank de heelpad van de Elwood enkel genoemd als voorbeeld van een mogelijke variatie bij een spijkerbroek en is daarin geen feitenvaststelling als bedoeld door Benetton te lezen. 
    
    3.6. Alleen onderdeel 1 van grief 1 slaagt, maar dit kan niet tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep leiden. 
    
    3.7. Voor het overige bestaat over de door de rechtbank opgesomde feiten geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.
    
    4. De beoordeling van het hoger beroep
    
    In het principaal en in het incidenteel appèl
    
    4.1. Verkort weergegeven gaat deze zaak over het volgende.
    
    
      a. G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt. G-Star begeeft zich met name op de markt voor jeans en andere vrijetijdsbroeken. 
      b. In de periode augustus-oktober 1995 is in opdracht van G-Star een broek van het model ‘Elwood’ ontworpen door P. Morisset. De Elwood is in maart 1996 op de beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek gepresenteerd. De Elwood is door G-Star in Europa en de Verenigde Staten verkocht. 
      c. Bij overeenkomst van 20 december 1995 heeft P. Morisset samen met zijn besloten vennootschap Depèche Hommes B.V. te Maastricht het auteursrecht op de Elwood, voorzover nog nodig, aan G-Star overgedragen en geleverd. 
      d. G-Star is merkhouder van de Benelux-vormmerken met inschrijvingsnummer 624182 en met inschrijvingsnummer 662447. Laatstgenoemd vormmerk is door de rechtbank aangeduid met registratienummer 951056. Dit betreft echter het depotnummer. Voorts heeft de rechtbank onder rechtsoverweging 1.g. de beschrijving van dit merk overgenomen zoals het nog op de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau was aangegeven (zie productie 5 bij conclusie van eis). Het hof neemt voor de beschrijving van dit vormmerk het bewijs van inschrijving tot uitgangspunt dat is overgelegd als productie 14 bij conclusie van antwoord in reconventie. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de inhoudelijke beoordeling van deze zaak.
      e. Het vormmerk onder 624182 (hierna: vormmerk broek) is ingeschreven op 7 augustus 1997 voor de waren, klasse 25, kledingstukken. Het depot roept de bescherming in voor:
      “onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander soort stof/materiaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt.”
      Een tekening van de voor- en achterzijde van de broek is bij het depot gevoegd. De Elwood stemt met dit vormmerk overeen.
      f. Het vormmerk onder 662447 (hierna: vormmerk kniestuk) is ingeschreven op 24 november 1999 voor de waren, klasse 25, spijkerbroeken en andere broeken, gemaakt van stof. Het inschrijvingsbewijs vermeldt:
      “De onderscheidende elementen van het merk bestaan uit de vorm, naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins. De afbeelding links is het vooraanzicht van het merk, de afbeelding rechts het zij-aanzicht van het merk.” Bij het depot is een foto van de voor- en zijkant van het kniestuk gevoegd.
      g. Benetton is een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen. In Nederland geschiedt de verkoop van haar producten via franchisenemers.
      h. In de zomer van 1999 heeft Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht, die naar de mening van G-Star grotendeels overeenstemt met haar model Elwood. In januari 2000 heeft G-Star zowel aan Benetton als aan een aantal van de franchisenemers van Benetton in Nederland kenbaar gemaakt dat deze ‘Benetton-broek’ inbreuk maakt op haar auteurs- en merkrechten. Benetton heeft op 18 februari 2000 de Benetton-broek in de Benelux uit de handel genomen.
    
    
    
      Bevoegdheid rechtbank en hof
      4.2. Alvorens het hof tot een inhoudelijke behandeling van het onderhavige geschil kan overgaan, dient het op grond van artikel 37 Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) ambtshalve vast te stellen of de rechtbank te Amsterdam bevoegd was kennis te nemen van de op de BMW gebaseerde vorderingen van G-Star. Aangezien Benetton niet in de Benelux is gevestigd, wordt de bevoegdheid bepaald door de plaats waar de inbreuk is gepleegd. Vaststaat dat Benetton de litigieuze broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen en niet heeft betwist dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is gedistribueerd en verhandeld. De rechtbank te Amsterdam was derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. Nu de rechtbank binnen het ressort van het hof is gelegen, stelt het hof vast dat het in deze zaak bevoegd is.  
    
    
    
      Toelaatbaarheid overlegging marktonderzoeken
      4.3. G-Star heeft bij memorie van antwoord een tweetal marktonderzoeken uit januari en juni 2000 als productie 1 en 2 overgelegd. In eerste aanleg heeft de rechtbank deze marktonderzoeken buiten beschouwing gelaten omdat zij te laat in de procedure waren gebracht. Benetton heeft ook in hoger beroep bezwaar gemaakt tegen overlegging van de beide marktonderzoeken en stelt daardoor op ernstige wijze in haar verdediging te zijn geschaad. Nadat ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep de beide procureurs hun standpunten hierover nogmaals hadden toegelicht heeft het hof partijen reeds ter zitting meegedeeld dat de beide marktonderzoeken als producties worden toegestaan. De gronden van deze beslissing zijn dat het hoger beroep mede dient om verzuimen uit de eerste aanleg te herstellen en dat de verdedigingsbelangen van Benetton, nu zij voldoende gelegenheid heeft gehad om de overgelegde rapporten te bestuderen en daarop te reageren, niet in relevante mate zijn geschaad.
    
    
    
      Inhoudelijke beoordeling
      4.4. G-Star heeft haar vorderingen, strekkende tot - kort gezegd - het staken van inbreukmakend handelen en tot schadevergoeding, in eerste aanleg zowel op een auteursrechtelijke als op een merkenrechtelijke grondslag gebaseerd. De rechtbank heeft de vorderingen van G-Star alleen op grond van inbreuk op haar auteursrecht toegewezen. In reconventie heeft Benetton naast vergoeding van haar buitengerechtelijke incassokosten tevens nietigverklaring van de beide vormmerken van G-Star gevorderd. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. Het hoger beroep van Benetton is gericht tegen de toewijzing van de vorderingen van G-Star op grond van haar auteursrecht, alsmede tegen de afwijzing van de vorderingen van Benetton in reconventie. In het incidenteel appèl komt G-Star op tegen de afwijzing van haar vorderingen op grond van haar merkrechten.
    
    
    4.5. Het hof ziet aanleiding eerst in te gaan op de grieven van G-Star, aangevoerd in het incidenteel appèl. De grieven 1 en 3 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Benetton met het kniestuk van de Benetton-broek respectievelijk met de Benetton-broek zelf geen met de beide vormmerken van G-Star overeenstemmend vormmerk heeft gebruikt. Bij de behandeling van deze grieven zal het hof tevens de grieven 2, 3, 4 en 5 van Benetton, aangevoerd in het principaal appèl, betrekken. Deze grieven richten zich respectievelijk tegen het oordeel van de rechtbank – kort gezegd – dat de vormmerken van G-Star onderscheidend vermogen hebben (grief 2), dat Benetton haar stellingen met betrekking tot deze vormmerken met marktonderzoeken had moeten onderbouwen (grief 3), dat de vormmerken van G-Star niet de wezenlijke waarde beïnvloeden (grief 4), alsmede dat het door G-Star verrichte merkdepot van het kniestuk niet te kwader trouw is verricht (grief 5). Daarnaast zal het hof ook grief 2 van G-Star bij de beoordeling betrekken aangezien deze grief het oordeel van de rechtbank over de beschermingsomvang van het vormmerk broek van G-Star tot onderwerp heeft. 
    
    Merkenrechtelijke grondslag
    
    
      Onderscheidend vermogen vormmerk broek en kniestuk
      4.6. G-Star heeft met haar depot van het vormmerk broek de volgende onderscheidende elementen willen beschermen:
      - de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad
      - kniestukken
      - inzetstuk zitvlak
      - horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand
      - band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander soort stof/materiaal.
      G-Star heeft hieraan nog toegevoegd ‘het voorgaande in een combinatie gebruikt’. 
    
    
    De rechtbank heeft aan deze toevoeging de conclusie verbonden dat de bescherming in beginsel beperkt blijft tot een combinatie van alle vijf elementen. De rechtbank heeft daarin de stelling van Benetton gevolgd dat het depot slechts de totaal-combinatie beschermt. Tegen deze beslissing is grief 2 van G-Star gericht. Uit zowel de schriftelijke als mondelinge toelichting van G-Star op deze grief blijkt dat G-Star thans erkent dat het vormmerk de combinatie van de vijf vormgevingselementen beschermt, maar zij handhaaft haar stelling dat een product dat enkele van deze elementen heeft ook strijdig met dit vormmerk kan zijn vanwege de overeenstemmende totaalindruk waardoor verwarring zou kunnen worden gewekt. Het hof volgt G-Star in deze ruimere uitleg van de beschrijving van het onderhavige vormmerk en zal hierop tevens terugkomen bij de beoordeling of er sprake is van inbreuk op dit vormmerk van G-Star. Grief 2 van G-star slaagt derhalve.
    
    4.7. Benetton komt met haar grief 2 op tegen het oordeel van de rechtbank dat zowel het vormmerk broek als het vormmerk kniestuk van G-Star onderscheidend vermogen heeft. Benetton voert aan dat de beide vormmerken van G-Star noch ‘van huis uit’ noch door het gebruik ervan onderscheidend vermogen hebben verkregen en dus nietig zijn. Daarbij stelt Benetton zich op het standpunt dat het onderscheidende vermogen van de beide vormmerken moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop de merken zijn gedeponeerd. Voorts zou de rechtbank de sinds de inwerkingtreding van de Harmonisatierichtlijn (de Eerste Europese Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG, Pb. EG 1989, L 40/1) ontwikkelde Europese normen voor het toetsen van merken niet in acht hebben genomen. 
    
    4.8. Het onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet naar de situatie ten tijde van het depot van het merk. 
    
    4.9. Naar het oordeel van het hof is bij beide vormmerken sprake van een onderscheidend vermogen dat reeds ‘van huis uit’ aanwezig is. Het hof overweegt hiertoe het volgende. 
    
    
      Vormmerk broek
      4.10. Tussen partijen staat vast dat in de Elwood de totaal-combinatie van de vijf vormgevingselementen van het vormmerk broek is terug te vinden. Anders dan Benetton stelt is bij dit vormmerk wel degelijk sprake van een ‘teken’ dat vatbaar is voor grafische voorstelling. De vijf vormgevingselementen zijn duidelijk grafisch weer te geven zoals ook blijkt uit de bij het depot gevoegde tekeningen van de voor- en achterzijde van de broek. 
    
    
    4.11. Benetton heeft voorts gesteld dat de Elwood een resultaat is van de ontwikkelingen in de mode medio jaren ’90 en meer specifiek dat in de Elwood vormgevingselementen zijn overgenomen van werk- en motorsportkleding, zoals de kniestukken en liesnaden. Om die reden zouden de merken onderscheidend vermogen ontberen.
     
    4.12. Het hof volgt Benetton hierin niet. Voldoende is vast komen te staan dat G-Star met de Elwood, juist door het gebruik van de combinatie van de onderhavige vijf vormgevingselementen zoals het ingezette bollende kniestuk en de horizontale en diagonale stiksels die op in het oog springende originele plaatsen in de broek zijn aangebracht, in 1996 een voor die tijd uniek karakteristiek type spijkerbroek - sterk afwijkend van andere spijkerbroeken - op de markt van vrijetijdskleding heeft gebracht. Dat daarbij gebruik is gemaakt van enkele kenmerken van werk- en motorsportkleding doet daaraan niet af, niet alleen omdat die kenmerken, met name de bolling van het kniestuk en de liesnaad, bij die (meestal nauwe leren) broeken louter functioneel en dus gebruiksgerelateerd waren maar vooral omdat het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star wordt gevormd door de (originele en onderscheidende) combinatie van de diverse kenmerken. Aan dat onderscheidend vermogen staat niet in de weg dat een of meer kenmerken als zodanig niet origineel zijn. In januari 2000 toen G-Star de bescherming van haar vormmerk jegens Benetton inriep, had de Elwood nog niet aan onderscheidend vermogen ingeboet. Het vormmerk broek kan derhalve dienen om de Elwood als afkomstig van G-Star te onderscheiden.
     
    4.13. Dat het publiek - zoals Benetton stelt - de combinatie van de vijf vormgevingselementen niet tezamen kan waarnemen doet hieraan niet af. Deze constatering is op zichzelf juist maar inherent aan vormmerken als de onderhavige broek. Noch in de wetgeving noch in de rechtspraak wordt aan vormmerken de extra eis gesteld dat alle onderscheidende elementen in zijn geheel in een keer moeten worden waargenomen. Voldoende is dat het publiek steeds wordt geconfronteerd met andere onderscheidende elementen van de Elwood maar de combinatie van de vijf elementen, en met name van de meest in het oog springende elementen zoals het kniestuk en de stiksels, zal koppelen aan G-Star. Het hof gaat daarbij uit van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, met een aandachtniveau dat, gezien de "doelgroep" (jongeren tussen de 16 en 25 jaar) en de prijs (ten tijde van de aanvang van de procedure ƒ 150,- tot ƒ 200,- bedragend, en aldus behorend bij de duurdere spijkerbroeken), eerder hoger dan lager dan het gemiddelde zal zijn.
    
    4.14.  Het verweer van Benetton dat het onderhavige vormmerk broek door het Europees Merkenbureau (OHIM) te Alicante zou zijn geweigerd vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen doet aan het vorenoverwogene niet af. In de door Benetton in eerste aanleg ten pleidooie overgelegde productie 4 is de reden van een dergelijke weigering niet terug te vinden. In casu is niet de beoordeling van het onderhavige merk als zogenaamd Gemeenschapsmerk aan de orde, maar enkel als individueel merk in de zin van de BMW.
    
    
      Vormmerk kniestuk
      4.15. Het vorenstaande geldt ook voor het afzonderlijke vormmerk kniestuk, met welk merk G-Star de vorm, naden, stiksels en inkepingen alsmede het bollende effect van het kniestuk van de broek heeft willen beschermen.
    
    
    4.16.  Het hof verwerpt de stelling van Benetton dat het relevante publiek het kniestuk enkel als versiering zal opvatten omdat het kniestuk in de eerlijke en vaststaande gewoonte van de kledingbranche een zeer gebruikelijk element vormt. G-Star heeft immers voldoende aangetoond dat juist het door haar ontworpen kniestuk zo specifiek is vormgegeven dat de in aanmerking komende consument zowel van de voor- als van de zijkant het kniestuk als zodanig als afkomstig van G-Star zal kunnen herkennen. Door de inkepingen aan weerszijden van het kniestuk ontstaat een bollend effect dat met name van de zijkant duidelijk waarneembaar is. Het kniestuk geeft de broek (die wijd is, zodat de bolling niet functioneel is) als het ware voorgevormde knieën en vormt derhalve een zodanig onderdeel van de broek dat het afzonderlijk als van G-Star afkomstig is te onderscheiden.
    
    4.17. Nu het hof tot het oordeel komt dat de beide vormmerken van G-Star onderscheidend vermogen hebben zijn de vorderingen van Benetton tot nietigverklaring van de beide merkdepots niet toewijsbaar. Dit betekent dat grief 2 van Benetton niet slaagt.
    
    
      Marktonderzoeken
      4.18. Grief 3 van Benetton is gericht tegen de overweging van de rechtbank dat Benetton haar stellingen omtrent het ontbreken van ieder onderscheidend vermogen had moeten staven met nadere gegevens over opvattingen en gedrag van de in aanmerking komende consumenten. De door G-Star in het geding gebrachte marktonderzoeken, waaruit onder meer blijkt dat de Elwood, ontdaan van merknaamvermelding en logo, door 54% van de respondenten als afkomstig van G-Star werd geïdentificeerd, lijken de zienswijze van het hof dat de Elwood 'van huis uit' onderscheidend vermogen heeft te bevestigen, terwijl het marktonderzoek dat door Benetton in het geding is gebracht daaraan onvoldoende kan afdoen. Bij verdere bespreking van grief 3 heeft Benetton geen belang. De grief treft geen doel.
    
    
    
      Wezenlijke waarde vormmerk broek en vormmerk kniestuk
      4.19. Met grief 4 komt Benetton op tegen het oordeel van de rechtbank dat de uitsluitingsgrond van artikel 1 lid 2 BMW niet op de beide vormmerken van G-Star van toepassing is. Benetton voert aan dat het in aanmerking komend publiek de Elwood louter aanschaft vanwege haar fraaiheid en vormgeving, zodat de gedeponeerde vormen derhalve de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Op basis van voormelde uitsluitingsgrond kan derhalve noch de Elwood noch het kniestuk van de Elwood als merk worden beschouwd, aldus Benetton. 
    
    
    4.20. De grief heeft geen succes. Het hof overweegt daartoe het volgende.
    
    4.21. In artikel 1 lid 2 BMW is bepaald dat vormen niet als merken kunnen worden beschouwd, die 1) door de aard van de waar worden bepaald, 2) de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of 3) die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Het geschil spitst zich in deze zaak alleen toe op uitsluitingsgrond sub 2. In de Harmonisatierichtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: “tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;”. Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot. 
    
    4.22. De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opge-treden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.
     
    
      Depot vormmerk kniestuk te kwader trouw?
      4.23. In eerste aanleg heeft Benetton gesteld dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk te kwader trouw heeft verricht, zodat dit vormmerk niet geldig is. G-Star zou eind 1999 willens en wetens een kniestuk hebben gedeponeerd waarvan zij wist dat het door derden te goeder trouw werd gebruikt. De rechtbank heeft dit verweer van Benetton verworpen. Grief 5 van Benetton richt zich tegen dit oordeel van de rechtbank. Het hof overweegt als volgt.
    
    
    4.24. Omdat de rechtbank van oordeel was dat geen sprake was van overeenstemmend gebruik, is zij niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of het depot te kwader trouw is verricht. In zoverre heeft Benetton haar grief tevergeefs voorgesteld. Nu in het hiernavolgende zal blijken dat het hof in afwijking van de rechtbank wel tot het oordeel komt dat er sprake is van overeenstemming tussen de beide kniestukken, brengt de devolutieve werking van het appèl met zich dat het hof alsnog dit verweer van Benetton zal beoordelen. 
    
    4.25. Benetton stelt dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk op 24 november 1999 te kwader trouw heeft verricht, omdat G-Star wist of behoorde te weten dat Benetton en andere kledingfabrikanten binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hebben gebruikt, en zij G-Star hiervoor geen toestemming hebben verleend (vergelijk artikel 4 lid 6 sub a BMW).
     
    4.26. Voor het bepalen van de goede trouw aan de zijde van Benetton kan worden volstaan met de beoordeling van de onderlinge verhouding tussen G-Star en Benetton en de kennis die Benetton heeft of zou moeten hebben van het later gedeponeerde vormmerk kniestuk. Het feit dat andere kledingfabrikanten eveneens broeken met dergelijke kniestukken op de markt zouden hebben gebracht doet derhalve niet terzake. 
    
    4.27. Naar het oordeel van het hof heeft G-Star voldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om het voorgebruik door Benetton als niet te goeder trouw te kwalificeren. Benetton miskent immers dat G-Star reeds bij haar depot van het vormmerk broek op 7 augustus 1997 de merkenrechtelijke bescherming van het onderhavige kniestuk als een van de vijf onderscheidende elementen had ingeroepen. Dat het depot van het vormmerk broek eveneens te kwader trouw zou zijn geschied is niet door Benetton gesteld en is ook overigens niet gebleken. Zoals ook ten pleidooie door de advocaat van G-Star is toegelicht heeft G-Star het kniestuk eind 1999 nog eens afzonderlijk als merk gedeponeerd door de populariteit van het kniestuk en het feit dat de concurrenten op dit succes wilden meeliften door eveneens broeken met overeenstemmende kniestukken op de markt te brengen. Anders dan Benetton stelt, heeft G-Star naar het oordeel van het hof het depot van het kniestuk niet verricht met het oogmerk om het gebruik van de bewuste kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden, maar heeft G-Star haar reeds bestaande rechten op het kniestuk in een apart depot nog eens willen bevestigen. Aldus is aan de zijde van G-Star geen sprake geweest van kwade trouw en stond het Benetton derhalve niet vrij haar Benetton-broek met overeenstemmend kniestuk in de zomer van 1999 op de (Benelux-)markt te brengen. Grief 5 heeft dan ook geen succes.
    
    
      Inbreuk op vormmerk broek en vormmerk kniestuk
      4.28. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat Benetton noch op het vormmerk broek noch op het vormmerk  knie-stuk van G-Star inbreuk heeft gemaakt. In incidenteel appèl komt G-Star met grief 1 op tegen het oordeel ten aanzien van het vormmerk kniestuk en met grief 3 tegen het oordeel ten aanzien van het vormmerk broek. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
    
    
    4.29. Ter beoordeling ligt voor de vraag of Benetton door het in het economisch verkeer brengen van haar Benetton-broek inbreuk, in de zin van artikel 13A lid 1, sub a juncto sub b en lid 2 BMW, heeft gemaakt op de beide vormmerken van G-Star. Op grond van voormeld artikel kan G-Star als merkhouder zich op grond van haar uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat – zonder haar toestemming - in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. In artikel 5 lid 1 Harmonisatierichtlijn is aan laatstgenoemd vereiste nog toegevoegd, dat het moet gaan om de verwarring die bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
    
    
      Vormmerk kniestuk
      4.30. Het hof dient bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het kniestuk van de Elwood en het kniestuk van de Benetton-broek uit te gaan van het vormmerk zoals door G-Star is gedeponeerd en de Benetton-broek zoals die in de zomer van 1999 op de markt is gebracht en door het relevante publiek is waargenomen. Vaststaat dat het hier om gelijksoortige waren gaat, te weten spijkerbroeken en andere broeken gemaakt van stof. Zoals hiervoor aangegeven beschikt het hof over een exemplaar van beide broeken (voorzien van de litigieuze kniestukken). Een globale visuele vergelijking van de voorzijde van beide kniestukken als een geheel levert de volgende constatering op. De onderscheidende elementen van het vormmerk kniestuk als daar zijn de ovale vorm, de naden en de stiksels waarmee het kniestuk is afgezet, zijn op dezelfde wijze terug te vinden in het kniestuk van de Benetton-broek. Daarnaast is het hof - anders dan de rechtbank - van oordeel dat ook de horizontale inkepingen van het kniestuk van de Benetton-broek dezelfde totaalindruk geven als de horizontale inkepingen van het kniestuk van de Elwood. Bij de vergelijking van de beide kniestukken dient immers meer gewicht te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Op detailniveau is enkel een verschil te zien tussen de wijze waarop de inkepingen in de beide kniestukken zijn aangebracht. De inkepingen van het kniestuk van de Elwood worden gevormd door horizontaal ingenaaid stiksel aan weerszijde van de knie, ongeveer 5 cm lang lopend vanaf de zijnaad naar het midden en voorzien van hetzelfde witkleurig stiksel als waarmee het kniestuk is afgezet, terwijl het kniestuk van de Benetton-broek laat zien dat de inkepingen gevormd worden door horizontaal lopende overbloezende stukjes stof van eveneens circa 5 cm lang lopend vanaf de zijnaad naar het midden maar verder niet voorzien van een contrasterend stiksel. Aangenomen moet worden dat de gemiddelde consument die dit soort broeken koopt niet op de verschillende details let maar naar het geheel kijkt. Bij beide broeken zorgen de inkepingen voor hetzelfde bollende visuele effect, zodat het zij-aanzicht van de kniestukken bij het in aanmerking komende publiek dezelfde globale totaalindruk zal achterlaten. 
    
    
    4.31. De rechtbank heeft bij haar afweging nog laten meewegen dat de beschermingsomvang van een vormmerk als het kniestuk gering zou zijn en beperkt moet worden uitgelegd. G-Star komt haar grief 1 in incidenteel appèl eveneens tegen dit oordeel op. Zoals hierboven door het hof is overwogen heeft het vormmerk kniestuk van huis uit onderscheidingskracht en is het aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken dat het kniestuk ook los van de broek onder het relevante publiek bekendheid heeft gekregen. Nu met een globale beoordeling kan worden volstaan acht het hof de beschermingsomvang van het vormmerk kniestuk anders dan de rechtbank dan ook niet gering. Doordat in de onderhavige zaak sprake is van gelijksoortige waren en het kniestuk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit, neemt het hof aan dat het publiek de beide kniestukken met elkaar kan verwarren en zich in de herkomst van de beide waren kan vergissen. Naar het oordeel van het hof is aldus voldoende vast komen te staan dat Benetton door gebruik te maken van het onderhavige kniestuk inbreuk heeft gemaakt op het vormmerk kniestuk van G-Star. Grief 1 is met succes door G-Star ingesteld. 
    
    
      Vormmerk broek
      4.32. Het hof neemt tot uitgangspunt het vormmerk broek zoals op 7 augustus 1997 door G-Star is gedeponeerd en het model van de Benetton-broek zoals deze in de zomer van 1999 op de markt is gebracht. Ook hier gaat het om gelijksoortige waren, van een vergelijkbare prijsklasse, die tevens verkrijgbaar zijn in hetzelfde marktsegment. De vaste jurisprudentie brengt met zich dat ook hier bij de vergelijking van de beide broeken meer gewicht dient te worden gehecht aan de overeenkomsten dan aan de punten van verschil. Het gaat om de totaalindruk, waarbij het hof in het bijzonder rekening dient te houden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het betrokken merk. Globale vergelijking van de Elwood met de Benetton-broek laat zien dat de drie meest dominerende punten van de vijf gedeponeerde onderscheidende elementen van de Elwood zijn overgenomen, te weten de schuine contrasterende stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, de kniestukken en het horizontaal stiksel op kniehoogte op het achterpand. Kortom, de beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Benetton-broek dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star. Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn, zoals verschil in kleur van de stiksels, de vorm van de diverse knopen en het afwezig zijn bij de Benetton-broek van het inzetstuk zitvlak en de band op de achterpand aan de onderkant van de broekspijp. Het relevante publiek zal immers wanneer het geconfronteerd wordt met de Benetton-broek niet meer het exacte vormmerk broek van G-Star voor ogen hebben. Zoals het hof reeds onder 4.6. heeft overwogen, acht het hof de vijf onderscheidende elementen van de Elwood zodanig sterk dat ook sprake kan zijn van inbreuk op dit vormmerk indien een deel van de elementen is overgenomen. Daarnaast is nog van belang dat de verwarring zich niet alleen kan voordoen ten tijde van de aankoop van de onderhavige broeken, maar ook daarna (post sale confusion). Dit betekent dat het verweer van Benetton dat haar broeken alleen in een Benetton-omgeving gekocht kunnen worden niet van doorslaggevende betekenis is voor de vraag of zich verwarring kan voordoen, nog daargelaten dat vaststaat dat de Benetton-broek ook in een warenhuis als De Bijenkorf te koop is geweest en dus niet alleen in de Benetton-winkels zelf. De rechtbank heeft aldus ten onrechte meer gewicht toegekend aan de punten van verschil dan aan de punten van overeenstemming. In dit licht merkt het hof nog op dat de door de ingeschreven merken verleende bescherming jegens derden die op de depots afgaan gewaarborgd dient te worden. Ook de derde grief van G-Star in incidenteel appèl slaagt. 
    
    
    
      Cumulatie merken- en auteursrecht
      4.33. In eerste aanleg heeft de rechtbank het verweer van Benetton verworpen dat G-Star geen beroep meer toekomt op het auteursrecht, omdat zij reeds de merkenrechtelijke bescherming heeft ingeroepen. Benetton komt met grief 7 op tegen dit oordeel van de rechtbank. G-Star heeft aangevoerd dat zij twee onderscheiden belangen heeft om te beschermen. Via het auteursrecht heeft zij de mogelijkheid om de originaliteit van de Elwood te beschermen en via het merkenrecht poogt zij de waarborgfunctie van haar merken te beschermen. Voorts stelt G-Star dat haar auteursrecht op het model Elwood ouder is dan haar merkrechten. Haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood terwijl haar merkenrecht ziet op bescherming van respectievelijk het kniestuk en de vijf onderscheidende elementen van de Elwood. Via de merkenrechtelijke weg is het voorts voor G-Star mogelijk een verbod voor de gehele Benelux te verkrijgen, terwijl via het auteursrecht slechts een verbod voor Nederland mogelijk is. Daarnaast voert G-Star aan dat zij anders dan bij enkele auteursrechtinbreuk cumulatief schadevergoeding en afdracht van genoten winst als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW kan vorderen, waardoor haar verhaalspositie sterker is bij aanname van merkinbreuk.
    
    
    4.34. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat in het onderhavige geval cumulatie van het merken- en auteursrecht van G-Star is toegestaan. G-Star heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij een specifiek van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden belang heeft bij handhaving van haar auteursrecht waarop zij zich beroept. Benetton heeft geen feiten of omstandigheden gesteld - en ook overigens is daarvan niet gebleken - waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend. De grief is dus tevergeefs voorgesteld, zodat G-Star ontvankelijk is in haar auteursrechtelijke vordering.
    
    
      Auteursrechtelijke bescherming
      4.35. De rechtbank heeft geoordeeld dat de Elwood als ontwerp van een spijkerbroek een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De door Benetton op de markt gebrachte Benetton-broek is naar het oordeel van de rechtbank onnodig overeenstemmend met de Elwood, zodat de rechtbank de vorderingen van G-Star op grond van de inbreuk op haar auteursrecht heeft toegewezen. De grieven 8 tot en met 11 zijn tegen dit oordeel van de rechtbank gericht. Kort gezegd stelt Benetton dat de Elwood geen werk is in de zin van de Auteurswet (Aw) (grief 8), dat de Elwood haar oorspronkelijkheid door verwatering heeft verloren (grief 9), dat de Benetton-broek niet overeenstemt met de Elwood (grief 10) en voorts dat de Benetton-broek niet ontleend is aan de Elwood (grief 11). De grieven slagen niet. Het hof overweegt daartoe het volgende.
    
    
    4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. Voorts heeft G-Star onbetwist naar voren gebracht dat zij sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op haar ontwerp. Daarmee heeft zij de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn ‘verwaterd’ voldoende bestreden. Benetton heeft onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ‘onbeschermde stijl’. De grieven 8 en 9 slagen derhalve niet. De Elwood kan daarom worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Aw.
    
    4.37. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of Benetton met haar Benetton-broek inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechtelijk beschermde Elwood van G-Star in de zin van artikel 13 Aw. Naar het oordeel van het hof vertoont de Benetton-broek in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat de totaalindrukken die de beide broeken maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Benetton-broek als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. In de Benetton-broek zijn immers drie – de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, het horizontaal stiksel op kniehoogte op het achterpand en de bollend ingezette kniestukken - van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood overgenomen, zodat sprake is van nabootsing op karakteristieke onderdelen. Daarbij gaat het niet om stijlelementen, technische of functionele elementen, maar om elementen die oorspronkelijk zijn en derhalve niet noodzakelijk zijn om een broek een broek te laten zijn. Dit betekent dat Benetton door het op de markt brengen van haar Benetton-broek inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van G-Star. Grief 10 is derhalve tevergeefs voorgesteld.
    
    4.38. Grief 11 klaagt dat de rechtbank bij de beoordeling van de inbreukvraag geen aandacht heeft geschonken aan het verweer van Benetton dat zij de Benetton-broek niet ontleend heeft aan de vormgeving van de Elwood. Benetton stelt dat zij zich heeft laten inspireren door het modebeeld aan het einde van de vorige eeuw en dat het aan G-Star is om te bewijzen dat de Benetton-broek wel aan de Elwood is ontleend. G-Star heeft hiertegen aangevoerd dat de bewijslast op Benetton rust om aan te tonen dat zij haar broek niet aan de Elwood heeft ontleend, waarin zij geenszins is geslaagd. 
    
    4.39. Het gelijk is aan de zijde van G-Star. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (21 februari 1992, NJ 1993/164, Barbie-arrest) behoeft G-Star om haar auteursrechtelijke bescherming met succes in te roepen niet te bewijzen en evenmin te stellen dat de overeenstemming het gevolg is van ontlening. Benetton heeft voorts onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht op grond waarvan zij het tegendeel heeft bewezen, dus dat er geen sprake is van ontlening, dan wel om alsnog tot het bewijs daarvan te kunnen worden toegelaten. Ook grief 11 heeft geen succes.
    
    
      Buitengerechtelijke incassokosten
      4.40. Benetton komt met grief 6 op tegen de afwijzing door de rechtbank van haar reconventionele vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Benetton stelt op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c Burgerlijk Wetboek (BW) recht te hebben op vergoeding van haar advocaatkosten en de kosten die zij heeft moeten maken om haar schade en aansprakelijkheid vast te stellen. De grief heeft geen succes reeds omdat ook in hoger beroep de reconventionele vordering van Benetton wordt afgewezen, zodat er voor G-Star geen wettelijke verplichting tot schadevergoeding jegens Benetton bestaat. De grief treft geen doel.
    
    
    
      Overige grieven in principaal appèl
      4.41. De overige grieven van Benetton (nummers 12 tot en met 16) richten zich overwegend tegen het dictum van het vonnis waarvan beroep. Nu het hof de vorderingen van G-Star zowel op grond van haar auteursrecht als haar merkrechten zal toewijzen is het belang van Benetton bij behandeling van haar grieven 12 tot en met 15 komen te vervallen. 
    
    
    4.42. Met grief 16 stelt Benetton dat de rechtbank haar ten onrechte heeft veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de met de inbreukmakende broeken behaalde omzet en winst en haar veroordeeld heeft tot vergoeding van de door G-Star geleden schade. Nu het hof tot het oordeel komt dat Benetton zowel op auteurs- als merkrechten van G-Star inbreuk heeft gepleegd, is voldoende aannemelijk dat een en ander tot schade aan de zijde van G-Star heeft geleid. De betwisting van die schade door Benetton is onvoldoende gemotiveerd. Of en zo ja, in hoeverre winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt zal, nu door G-Star niet afzonderlijk winstafdracht is gevorderd, in de schadestaatprocedure beoordeeld moeten worden. Grief 16 slaagt niet. 
    
    5. Samenvatting en slotsom
    
    In het principaal appèl slaagt van de grieven van Benetton alleen grief 1 ten dele en falen zij voor het overige. De incidentele grieven van G-Star slagen allemaal. Dit betekent dat het vonnis van de rechtbank deels zal worden bekrachtigd en deels zal worden vernietigd en het hof, in zoverre, opnieuw zal rechtdoen. De vorderingen van G-Star, voor zover gebaseerd op het merkenrecht, zullen alsnog volledig worden toegewezen. Ook zullen, nu het beroep op de merkrechten alsnog wordt gehonoreerd, de door de rechtbank uitgesproken veroordelingen, betrekking hebbend op de Benelux, in stand worden gelaten. Benetton zal als de in het ongelijk gestelde partij zowel de kosten van het principaal als van het incidenteel appèl dienen te dragen.
    
    6. Beslissing
    
    Het hof:
    
    in principaal en incidenteel appèl:
    
    - bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, met uitzondering van het in conventie gewezen onderdeel waarin het anders of meer gevorderde wordt afgewezen, welk onderdeel wordt vernietigd;
    
    en in zoverre opnieuw rechtdoende:
     
    - verklaart voor recht dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren in de Benelux van de litigieuze Benetton-broek inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 624182, alsmede op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 662447, en derhalve onrechtmatig is jegens G-Star;
    
    - gebiedt Benetton met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen arrest iedere inbreuk op de hierboven genoemde merkrechten te staken en gestaakt te houden, door in de Benelux de vervaardiging, verhandeling en/of distributie van de in dit arrest bedoelde Benetton-broek te staken en gestaakt te houden;
    
    
      - bepaalt dat Benetton een dwangsom verbeurt van € 400,-- voor elke dag dat zij met nakoming van deze veroordeling in gebreke zal zijn, met maximering van het bedrag dat per overtreding verschuldigd zal zijn op 
      € 16.000,-- en van het totale bedrag dat wegens overtreding van alle in het vonnis waarvan beroep en in dit arrest gegeven veroordelingen door Benetton verschuldigd zal zijn op € 90.000,--;
    
    
    - veroordeelt Benetton aan G-Star te vergoeden de schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, die G-Star ten gevolge van de inbreuk op de hierboven genoemde merkrechten van G-Star door het handelen van Benetton heeft geleden;
    
    - veroordeelt Benetton in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die kosten, voorzover tot heden aan de kant van G-Star gevallen, op € 2.544,29 in het principaal appèl en op € 1.157,16 in het incidenteel appèl;
    
    - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. G.J. Visser, J.M.H. Van Staveren en E.J.H. Schrage en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2004.