ECLI:NL:RBARN:2010:BN5872, Rechtbank Arnhem, 11-08-2010, 195975
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2010-08-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Vordering uit onverschuldigde betaling veroorzaakt door het inroepen van een nietig merkrecht.
        Vordering tot doorhaling van woordbeeldmerk dat wegens niet-gebruik is vervallen. 
        Bewijsopdracht voor merkhouder.

vonnis
      RECHTBANK ARNHEM
    
    
    Sector civiel recht
    
    zaaknummer / rolnummer: 195975 / HA ZA 10-231
    
    Vonnis van 11 augustus 2010
    
    in de zaak van
    
    
      de vennootschap onder firma
      WIBRO HOLLAND V.O.F.,
      gevestigd te Laren,
      eiseres,
      advocaat mr. M. Hafkamp te Hilversum,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      W. LOCK BEHEER B.V.,
      gevestigd te Hardinxveld Giessendam,
      gedaagde,
      advocaat mr. J.W. de Ruijter te Alblasserdam.
    
    
    
    Partijen zullen hierna Wibro en Lock Beheer genoemd worden.
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	het tussenvonnis van 31 maart 2010
      -	het proces-verbaal van comparitie van 1 juni 2010.
    
    
    1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	Lock Beheer is de persoonlijke holdingmaatschappij van de heer W. Lock (hierna te noemen Lock). Lock Beheer is enig aandeelhouder en bestuurder van Beldirect B.V. (hierna te noemen Beldirect). Beldirect exploiteert een groothandel die zich voornamelijk richt op de fietsmarkt.
    
    
    2.2.	Lock Beheer heeft op 28 januari 2003 een beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau, zoals hieronder afgebeeld. 
     
    Dit beeldmerk kan worden omschreven als een knipogend smileygezicht met daarboven het woord Easy en daaronder het woord Bike. Het beeldmerk is gedeponeerd voor klasse 12: vervoermiddelen, te weten fietsen, mountainbikes, kinderfietsen, alsmede onderdelen en toebehoren van voergenoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen.
    
    2.3.	Lock heeft op 17 november 2000 de domeinnaam easybike.nl geregistreerd. Deze domeinnaam staat nu op naam van Mega Bike Holding B.V. De domeinnamen easy-bike.nl en easy-bikes.nl staan geregistreerd op naam van Lock Beheer, sinds 22 mei 2003 respectievelijk 23 augustus 2004. 
    
    2.4.	Wibro, importeur en fabrikant van onder andere fietsen, heeft in november 2008 elektrische vouwfietsen op markt aangeboden via Halfords, specialist o.a. op het gebied van fietsen, onder de naam Easy2Bikes. 
    
    2.5.	Per brief van 20 november 2008 heeft Lock namens Lock Beheer en Beldirect een brief gezonden aan Wibro waarin hij onder andere het volgende heeft geschreven:
    
    Betreft: Inbreuk op merknaam EASYBIKE
    
    Geachte heer/mevrouw,
    
    
      Op 19 november 2008 hebben wij geconstateerd dat u een elektrische fiets aanbied voor 749,00 met het merk EASY2BIKES bij Halfords. Bijgevoegd vindt u uw advertentie. Ook adverteert u met easy2bikes op uw website. 
      Uw merk maakt inbreuk op ons merk, geregistreerd 28-01-2003 onder nummer 0723630 bij het Benelux-merkenbureau. Wij worden nu al gebeld door onze afnemers vanuit de fietsenbranche. Wij ondervinden nu al direct schade van u verkoop/aanbieding.
      Wij verzoeken u dan ook per direct/onmiddellijk de verkoop te staken van de fietsen met dit merk easy2bikes erop vermeld en van de in voorraad zijnde fietsen het merk easy2bikes te verwijderen.
      Ook verzoek ik u om de fiets met het merk en het merk zelf van uw website of internet te verwijderen.
      Tevens verzoek ik u uw afnemers van de inbreuk op de hoogte te stellen.
      Uiteraard bent u vrij om de fiets onder een ander merk op de markt te brengen.
      (…)
    
    
    2.6.	Naar aanleiding van deze brief is er contact geweest tussen de heer [betrokkene1] (hierna te noemen [betrokkene1]) namens Wibro en Lock.
    
    2.7.	Bij brief van 21 november 2008 heeft [betrokkene1] het volgende geschreven aan Lock:
    
    Zoals afgesproken zullen wij het volgende doen:
    
    
      De naam van de fiets veranderen in 2Bikes
      Naam en foto veranderen in 2Bikes op de Website
      De domeins naam is verandert in 2Bikes
      De Website aanbieding van Halfords zal ook veranderd worden in 2Bikes
      Nieuwe fietsen zullen de opdruk krijgen 2Bikes
    
    
    Copy faktuur van Halfords met het aantal (is een proef van 100 stuks).
    
    Hopende u van dienst te zijn geweest en dat het voor beiden naar tevredenheid is opgelost.
    
    2.8.	Wibro heeft aan Lock Beheer een kopie van haar factuur aan Halfords doen toekomen om inzichtelijk te maken dat zij 100 fietsen had geleverd aan Halfords.
    
    2.9.	Eind november 2008 is [betrokkene1] op zijn vakantiebestemming in Zuid-Amerika gebeld door Lock. Er is gesproken over een vergoeding voor het gebruik van naam Easy2Bikes voor de 100 fietsen die via Halfords werden verkocht. Naar aanleiding van dit gesprek is er een bedrag van EUR 5.000,00 exclusief btw betaald door Wibro aan Lock Beheer.
    
    
      3.	Het geschil
      3.1.	Wibro vordert   samengevat -
      1)	veroordeling van Lock Beheer tot betaling van EUR 5.000,00, vermeerderd met rente en kosten en 
      2)	doorhaling van het Benelux-merk nr. 0723630 (woordbeeldmerk) Easy Bike van Lock Beheer.
    
    
    
      3.2.	Wibro heeft aan haar vordering sub 1 ten grondslag gelegd de stelling dat zij onverschuldigd een bedrag van EUR 5.000,00 aan Lock Beheer heeft betaald, veroorzaakt door het inroepen van een nietig merkrecht.
      Aan haar vordering sub 2 heeft zij ten grondslag gelegd de stelling dat het woordbeeldmerk van Lock Beheer wegens niet-gebruik ervan is vervallen.
    
    
    3.3.	Lock Beheer voert verweer. 
    
    3.4.	Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    
      4.	De beoordeling
      4.1.	Kern van het geschil betreft in de eerste plaats de vraag of het bedrag van EUR 5.000,00 exclusief btw dat Wibro heeft voldaan aan Lock Beheer onverschuldigd is betaald.
    
    
    4.2.	Bij de beantwoording hiervan staat voorop dat aan de betaling een overeenkomst ten grondslag lag zodat niet zonder meer kan worden geconcludeerd dat de betaling zonder rechtsgrond is verricht. Ter comparitie heeft Wibro in dit verband erkend dat zij ter zake een overeenkomst heeft gesloten met Lock Beheer. De overeenkomst zou evenwel tot stand zijn gekomen onder invloed van misbruik van omstandigheden. 
    
    4.3.	Uit een door Wibro overgelegde brief van haar raadsman aan Lock Beheer van 20 april 2009 blijkt dat de overeenkomst tot betaling van EUR 5.000,00 ex btw buitengerechtelijk is vernietigd wegens misbruik van omstandigheden. Indien zou komen vast te staan dat deze vernietiging doel treft, is de rechtsgrond komen te ontvallen aan de betaling. In dat geval is de vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling toewijsbaar. Indien de vernietiging echter ten onrechte is ingeroepen, dient er vanuit te worden gegaan dat er een rechtsgeldige overeenkomst ten grondslag ligt aan de betaling en dat die betaling dan niet onverschuldigd heeft plaatsgevonden.
    
    4.4.	Voor vernietiging van een rechtshandeling op grond van misbruik van omstandigheden is in de eerste plaats vereist dat er bij de totstandkoming van die rechtshandeling sprake is van bijzondere omstandigheden die de contractant er toe hebben bewogen die rechtshandeling aan te gaan. Die bijzondere omstandigheden zouden volgens Wibro in dit geval daarin hebben gelegen dat [betrokkene1] op vakantie was in Zuid-Amerika. Het enkele gegeven evenwel dat [betrokkene1] om privéredenen in het buitenland zat, maakt echter nog niet dat hij in een dusdanig zwakke positie zat dat hij om die reden wel de overeenkomst namens Wibro moest sluiten. Niet is gesteld en niet is gebleken dat hij de enige was die namens Wibro besluiten kon nemen en dat hem geen bedenktijd is gegund en/of dat hij geen tijd heeft gehad om juridisch advies in te winnen. Zelfs indien met Wibro wordt aangenomen dat aan Lock Beheer geen merkenrechtelijke bescherming toekwam, dan had het op de weg van Wibro gelegen om hier al onderzoek naar te doen vanaf het moment van ontvangst van de brief van 20 november 2008. Daaruit blijkt immers al dat Lock Beheer van mening is dat er inbreuk wordt gemaakt op haar merkrecht en dat zij wil dat de verkoop van fietsen met het merk easy2bikes moet worden gestaakt. Op dat moment had het op de weg van Wibro gelegen om te (laten) onderzoeken of Lock Beheer dit standpunt terecht innam of niet. Het lijkt er echter op dat zij dit heeft nagelaten en dat [betrokkene1] vervolgens ‘gewoon’ met vakantie is gegaan. Hieraan kan niet afdoen de stelling van Wibro dat zij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat partijen blijkens de brief van [betrokkene1] van 21 november 2008 al overeenstemming hadden bereikt over de bij Halfords in verkoop zijnde fietsen. Nog daargelaten dat niet is gesteld of gebleken dat Lock Beheer heeft ingestemd met de tekst van de brief zoals die door Wibro op 21 november 2008 is geformuleerd, blijkt uit die tekst ook niet zonder meer dat voor de fietsen die al bij Halfords stonden en die geen nieuwe opdruk zouden krijgen geen vergoeding behoefde te worden betaald. Over het al dan niet betalen van een vergoeding staat niets in de tekst. De meegezonden factuur suggereert veeleer dat Lock Beheer daaromtrent nog meer duidelijkheid wilde. Wibro mocht er dan ook niet zonder meer op vertrouwen dat de zaak met betrekking tot de bij Halfords in verkoop zijnde fietsen was afgedaan na verzending van de brief van 21 november 2008. Voor zover Wibro al, zoals ter comparitie gesteld, de overeenkomst tot betaling van EUR 5.000,00 exclusief btw, heeft gesloten onder invloed van de waan dat het merk Easybike beschermd was, komt die waan voor haar rekening.
    
    
      4.5.	Ter comparitie heeft Wibro nog aangevoerd dat zij zich bedreigd voelde. Die dreiging kwam volgens haar via Halfords. Er is volgens Wibro sprake geweest van ‘wapperen’ doordat Lock Beheer probeerde via de leverancier haar zin te krijgen. Volgens Wibro is dit een vorm van afpersing. 
      Hoewel het zogenaamde wapperen met een merkrecht onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn, heeft Wibro geen vordering ingesteld op die grond. Haar vordering is, zoals hiervoor reeds aangegeven, gegrond op onverschuldigde betaling. Nu aan de betaling een overeenkomst ten grondslag heeft gelegen en het gestelde wapperen op zich de rechtsgeldigheid van die overeenkomst niet aantast, dient te worden aangenomen dat de vordering niet kan worden toegewezen. 
      Er is in elk geval ook onvoldoende gesteld om aan te nemen dat er sprake is geweest van bedreiging in de zin van artikel 3:44 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) als – alternatieve – grond voor vernietiging. Overigens wordt daarbij opgemerkt dat Wibro deze vernietigingsgrond ook niet heeft genoemd in haar buitengerechtelijke verklaring waarin zij een beroep heeft gedaan op vernietiging. Daarin noemt zij immers alleen misbruik van omstandigheden. Zoals hiervoor al is aangegeven is echter niet komen vast te staan dat er sprake is geweest van bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 3:44 BW lid 4 omdat in dat verband niet meer of anders is aangevoerd dan dat [betrokkene1] op vakantie was in Zuid-Amerika.
    
    
    4.6.	De tweede vraag die voorligt is of het woordbeeldmerk van Lock Beheer is vervallen wegens niet-gebruik ervan. Volgens artikel 2.27 juncto artikel 2.26 lid 2 (a) van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) kan iedere belanghebbende de vervallen verklaring inroepen van een recht op een merk, voor zover daarvan na de datum van inschrijving gedurende vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. 
    
    4.7.	Wibro stelt dat Lock Beheer het beeldmerk waarop zij zich beroept sinds de depotdatum niet of slechts symbolisch heeft gebruikt. Het registreren / gebruiken van de domeinnaam www.easybike.nl, die bovendien op naam staat van Mega Bike Holding B.V., kan volgens haar niet leiden tot gebruik van het geregistreerde beeldmerk door Lock Beheer. De naam EasyBike wordt door een derde wel op verschillende wijzen gebruikt, maar niet conform het gedeponeerde beeldmerk. 
    
    4.8.	Lock Beheer wijst op de door haar als productie 3 overgelegde licentieovereenkomst die zij met betrekking tot onder meer het onderhavige beeldmerk op 1 maart 2003 met Beldirect stelt te hebben gesloten. Zij voert aan dat Beldirect het beeldmerk actief gebruikt in haar foldermateriaal en haar internetsite. Ook heeft Beldirect het beeldmerk aangebracht op het balhoofd van de fietsen. Ten bewijze van het merkgebruik door Beldirect heeft Lock Beheer een aantal producties overgelegd.
    
    4.9.	Geconstateerd wordt dat de door Lock Beheer overgelegde facturen en pakbonnen van Beldirect alleen gebruik van het woord ‘Easy Bike’ laten zien. In het overgelegde foldermateriaal wordt de volgende schrijfwijze gebruikt: EASY BIKE. Op het frame van de fietsen in dat foldermateriaal staan de letters EASYBIKE in een iets gestileerde schrijfwijze, welke ook te zien is op het overgelegde visitekaartje. Enkel in de door Lock Beheer overgelegde productie 5C is op twee foto’s goed zichtbaar dat het beeldmerk met de knipogende smiley voorop de voorvork van de daar getoonde fietsen is aangebracht. Dit is op de overige foto’s van de zijkant van deze fietsen niet of nauwelijks is te zien.
    
    4.10.	Ten aanzien van het geconstateerde gebruik wordt het volgende overwogen. Het woord Easy Bike wordt door Beldirect veelvuldig gebruikt. Dit gebruik vindt in de getoonde voorbeelden vooral plaats in een van het beeldmerk afwijkende vorm. Onder gebruik van het merk wordt ingevolge artikel 2.26 lid 3 (a) BVIE mede verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd. In dit geval leidt het gebruik door Beldirect van de woorden EasyBike, EASY BIKE en EASYBIKE in normale of licht gestileerde schrijfwijze niet tot gebruik ter instandhouding van het onderhavige beeldmerk. Vanwege het grotendeels beschrijvende karakter van de woorden Easy en Bike moet het onderscheidend vermogen van het beeldmerk, zo al aanwezig, worden geacht zich vooral te bevinden in het figuratieve element van het beeldmerk, in combinatie met het woord. Dat figuratieve element is niet te zien in de overgelegde brochures, facturen en pakbonnen van Beldirect. Ook het gebruik van de naam ‘easybike’of ‘easy-bike’ in de op naam van Lock Beheer of een gelieerde onderneming geregistreerde domeinnamen kan om die reden niet worden beschouwd als gebruik ter instandhouding van het beeldmerk. Uitgaande van de geldigheid van de licentieovereenkomst tussen Lock Beheer en Beldirect, welke geldigheid door Wibro verder niet meer is betwist,  kan het gebruik van het beeldmerk zelf op de fiets, zoals is te zien in productie 5C, wél leiden tot de conclusie dat Lock Beheer haar beeldmerk op normale wijze heeft gebruikt, zodat dit niet vervallen kan worden verklaard. Daarover wordt het navolgende overwogen.
    
    4.11.	Van normaal gebruik is sprake, wanneer het merk wordt gebruikt teneinde voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of behouden. Uitsluitend symbolisch gebruik is niet voldoende om de aan het merk verbonden rechten te behouden. De in productie 5C overgelegde voorbeelden van gebruik, waarop het gebruik van het beeldmerk van Lock Beheer slechts op twee foto’s van fietsen duidelijk is te zien, worden – met inachtneming van het voorgaande en mede in het licht van de stelling van Wibro dat er slechts sprake is van symbolisch gebruik – niet voldoende geacht om reeds op grond daarvan te kunnen aannemen dat Lock Beheer en/of Beldirect het beeldmerk normaal heeft gebruikt. 
    
    4.12.	In artikel 2.26 lid 2 (a) BVIE is bepaald dat de rechter de merkhouder met het bewijs van gebruik kan belasten. Gelet daarop en op het bewijsaanbod dienaangaande van Lock Beheer zal de rechtbank Lock Beheer als merkhouder opdragen het gebruik van haar onder 2.2. weergegeven beeldmerk in de periode vanaf 28 januari 2003 tot aan de instelling van de vordering van vervallenverklaring te bewijzen.
    
    4.13.	Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.
    
    
    
      5.	De beslissing
      De rechtbank
    
    
    5.1.	draagt Lock Beheer op te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit kan blijken dat zij en/of Beldirect het door haar ingeroepen beeldmerk, zoals weergegeven onder 2.2, heeft gebruikt in de periode vanaf 28 januari 2003 tot aan de instelling door Wibro van de vordering van vervallenverklaring, 
    
    5.2.	bepaalt dat, indien Lock Beheer het bewijs door middel van getuigen wil leveren, het getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. D.T. Boks in het paleis van justitie te Arnhem aan de Walburgstraat 2-4 op 16 november 2010 van 9:30 tot 12:20 uur,
    
    5.3.	bepaalt dat Lock Beheer binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de enquêtegriffie van de sector civiel (e-mail: rc.civiel.rb.arnhem@rechtspraak.nl) - en aan de wederpartij moet berichten of zij bewijs door getuigen wil leveren en zo ja, onder opgave van het aantal en de namen van de te horen getuigen, 
    
    5.4.	bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan de rechtbank  ter attentie van de enquêtegriffie van de sector civiel (e-mail: rc.civiel.rb.arnhem@rechtspraak.nl) - om een nadere dag- en uurbepaling dient te vragen onder opgave van het aantal en de namen van de te horen getuigen en de verhinderdata van alle partijen op donderdagen in de drie maanden volgend op de datum waarop nadere dag- en uurbepaling wordt verzocht,
    
    5.5.	houdt iedere verdere beslissing aan.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 11 augustus 2010.
    		
    		
    Coll. ES