ECLI:NL:GHARN:2011:BQ1098, Gerechtshof Arnhem, 05-04-2011, 200.052.255/01
Gerechtshof Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2011-04-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Beëindiging gebruiksrecht merk.

Arrest d.d. 5 april 2011
      Zaaknummer 200.052.255/01
    
    
    
      HET GERECHTSHOF TE ARNHEM
      Nevenzittingsplaats Leeuwarden
    
    
    Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:
    
    
      Quantum-Touch Inc.,
      gevestigd te Kapaa, Hawaii, Verenigde Staten van Amerika,
      appellante,
      in eerste aanleg: eiseres,
      hierna te noemen: Quantum-Touch,
      advocaat: mr. P.P. Otte, kantoorhoudende te Castricum,
    
    
    
    tegen
    
    
    
      1.	Acknowledge B.V.,
      	gevestigd te Lelystad,
      2.	[geïntimeerde sub 2],
      	wonende te Lelystad,
      	hierna ook te noemen: "[geïntimeerde sub 2]"
      3.	[geïntimeerde sub 3],
      	gevestigd te Lelystad,
      	hierna ook te noemen: "[geïntimeerde sub 3]"
      geïntimeerden,
      in eerste aanleg: gedaagden,
      hierna gezamenlijk te noemen: Acknowledge c.s.,
      advocaat: mr. R.G.J.M. Onderdonck, kantoorhoudende te Best.
    
    
    
    De inhoud van het tussenarrest d.d. 21 september 2010 wordt hier overgenomen.
    
    
      Het verdere procesverloop
      1.	In het arrest van 21 september 2011 heeft het hof aan Quantum-Touch de gelegenheid geboden zich alsnog uit te laten over het verweer van 
      Acknowledge c.s. dat [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] ook op grond van de practitionercertificaten het recht hebben het merk Quantum-Touch te gebruiken en dat deze certificaten niet intrekbaar zijn. Op 19 oktober 2010 heeft Quantum-Touch een akte genomen waarin zij reageert op dit verweer van Acknowledge c.s.. Zij heeft hierbij geen nieuwe producties overgelegd. 
    
    
    2.	Acknowledge c.s. hebben bij antwoordakte van 9 november 2010 gereageerd op de stellingen van Quantum-Touch. Bij brief van 15 november 2010 heeft Quantum-Touch bezwaar gemaakt tegen de inhoud van deze antwoordakte. Zij meent dat de antwoordakte niet mag worden toegelaten omdat er door haar geen nieuwe producties zijn overgelegd en Acknowledge c.s. ingevolge het tussenarrest van 21 september 2010 zich alleen nog hadden mogen uitlaten over door haar in het geding gebrachte nieuwe producties. 
    
    
      3.	Het hof overweegt als volgt. Met Quantum-Touch is het hof van oordeel dat de antwoordakte van 9 november 2010 buiten beschouwing moet worden gelaten. 
      Hoor- en wederhoor staan hieraan niet in de weg. Juist vanwege hoor- en wederhoor heeft Quantum-Touch de gelegenheid gekregen zich uit te laten over het verweer dat Acknowledge c.s. eerst bij memorie van antwoord hebben ontwikkeld. Hiermee staat het gelijk. Nu Quantum-Touch zich in haar akte ook beperkt heeft tot dit verweer, is er geen aanleiding om in dit stadium van de procedure Acknowledge c.s. opnieuw in staat te stellen hierop te reageren. 
    
    
    
      De verdere beoordeling
      	Nader over de grieven
      4.	Voorop gesteld wordt dat Acknowledge c.s. in een eventuele bodemprocedure dienen te bewijzen dat zij op grond van practitionerschap het recht hebben het merk Quantum-Touch te gebruiken (150 Rv.) en dat dit recht niet opzegbaar is. Het hof is van oordeel dat zij onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij daarin zullen slagen. Daartoe is het volgende bepalend. 
    
    
    5.	Vast staat dat [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] op 22 juni 2007 respectievelijk 25 juni 2007 de Code of Ethics voor akkoord getekend hebben. Door ondertekening van de Code of Ethics hebben [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] zich jegens Quantum-Touch verbonden de daarin opgenomen bepalingen na te komen. Dat deze bepalingen mede betrekking hebben op de relatie tussen practitioner en de cliënt, maakt dit, anders dan Acknowledge c.s. betogen, niet anders. 
    
    6.	Uit de brieven van 5 juli 2007 en 16 oktober 2007 volgt dat [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] in verband met hun benoeming als Certified Quantum-Touch Practitioner het merk Quantum-Touch mogen gebruiken. De voorwaarden waaronder het merk Quantum-Touch door [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] mag worden gebruikt, zijn door Quantum-Touch uitgewerkt in de Quantum-Touch®Trademark and Name Usage Policy. Het verweer van Acknowledge c.s. dat aan deze voorwaarden geen waarde kan worden toegekend omdat deze, naar het hof begrijpt, niet kenbaar waren, vindt geen steun in de stukken. Uit de stukken, in het bijzonder het e-mailbericht van 26 september 2007 van Quantum-Touch aan [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] (prod. A1 bij MvG), volgt dat de Quantum-Touch®Trademark and Name Usage Policy aan [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] op die datum ter beschikking is gesteld. Ook de nadien gevoerde correspondentie biedt steun voor de stelling van Quantum-Touch dat [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] de toepasselijkheid van deze voorwaarden hebben geaccepteerd (vgl. e-mail van [geïntimeerde sub 2] aan Joy van 21 december 2007, prod. 13 eerste aanleg Acknowledge c.s.). 
    
    7.	In vervolg op hetgeen het hof in rechtsoverweging 14 van het arrest van 21 september 2010 heeft overwogen met betrekking tot de beëindiging van de Certified Quantum-Touch®Instructor Agreement, zal het hof thans onderzoeken of Quantum-Touch het recht had de practitionerovereenkomst, zoals vastgelegd in de Code of Ethics, na de ingebrekestelling van [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] bij brief van 16 november 2009 met ingang van 20 december te beëindigen. 
    
    8.	Quantum-Touch stelt dat [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] de verplichtingen van artikel 7 lid 2 en 3 van de Code of Ethics hebben geschonden, door zich - kort gezegd - met gebruikmaking van het merk Quantum-Touch en de variaties daarop, ten onrechte te presenteren als de Nederlandse onafhankelijke Quantum-Touch organisatie die in concurrentie met de Amerikaanse organisatie Quantum-Touch bevoegd is practitionercertificaten te verstrekken. Quantum-Touch verwijt Acknowledge c.s.  bovenal dat zij zich in het promotiemateriaal op negatieve wijze uitlaten over de Quantum-Touch organisatie. 
    
    9.	Deze verwijten worden door Acknowledge c.s. niet, althans onvoldoende, weersproken. Acknowledge c.s. verweren zich met de stelling dat zij naar aanleiding van de door hen gegeven cursussen aan de deelnemers deelnemersbewijzen en/of certificaten mogen verstrekken. Met dit verweer, wat daarvan verder ook zij, gaan Acknowledge c.s. voorbij aan de kern van het verwijt van Quantum-Touch, namelijk het verwijt dat Acknowledge c.s. zich in strijd met de Code of Ethics ten onrechte presenteren als een onafhankelijk Quantum-Touch organisatie die bevoegd is (officiële) Quantum-Touch certificaten te vestrekken. Naar het voorlopig oordeel van het hof vindt dit verwijt voldoende steun in de stukken. Dat Acknowledge c.s. zich op negatieve wijze afzetten tegen Quantum-Touch vindt bevestiging in uitlatingen als "Lees hier waarom je beter voor de Nederlandse opleiding dan voor de Amerikaanse opleiding kunt kiezen. QuantumTouch Inc. kan altijd eenzijdig certificaat intrekken. Geen zekerheid en continuïteit in je praktijk". Door Acknowledge c.s. wordt niet bestreden dat deze uitlatingen door hen zijn gedaan. Door Acknowledge c.s. wordt evenmin bestreden dat zij door deze uitlatingen in strijd hebben gehandeld met artikel 7 lid 2 en 3 van de Code of Ethics. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat de practitionerovereenkomst door Quantum-Touch op goede gronden is opgezegd en met ingang van 20 december 2009 is beëindigd. Ingevolge de Quantum-Touch®Trademark and Name Usage Policy is hiermee voor [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] tevens het recht beëindigd om het merk Quantum-Touch te gebruiken.  
    
    10.	Uit het voorgaande volgt dat het verweer van Acknowledgde c.s. dat het practitionercertificaat niet kan worden ingetrokken, niet slaagt. Anders dan Acknowledgde c.s. betogen, valt - zonder nadere toelichting, die ontbreekt - niet in te zien dat de practitionerovereenkomst, die voor onbepaalde tijd is aangegaan, niet opzegbaar is. 
    
    11.	Op grond van hetgeen het hof hiervoor en in het tussenarrest van 21 september 2010 heeft overwogen, komt het hof tot het oordeel dat het vonnis van voorzieningenrechter van 29 oktober 2009 dient te worden vernietigd. Dit betekent dat het hof de vorderingen en de nevenvorderingen van Quantum-Touch alsnog dient te beoordelen, met inachtneming van hetgeen Acknowledgde c.s. overigens ten verweer tegen deze vorderingen hebben aangevoerd. 
    
    
      Verboden en nevenvorderingen
      12.	Door Quantum-Touch is niet gegriefd tegen de beslissing van de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.15 dat de vorderingen (onder I en II van de dagvaarding van 17 september 2009) moeten worden afgewezen omdat niet is gebleken dat [geïntimeerde sub 2] handelt als rechthebbende op het merk Quantum-Touch of als vertegenwoordiger van Quantum-Touch. Nu Quantum-Touch tegen deze beslissing niet heeft gegriefd, is ook het hof hieraan gehouden en dienen de door Quantum-Touch onder I en II van de appeldagvaarding ingestelde gelijkluidende vorderingen afgewezen te worden.
    
    
    13.	De verbodsvordering onder III van de dagvaarding kan worden toewezen nu het recht van [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] om het merk Quantum-Touch te gebruiken met ingang van 21 december 2009 is beëindigd en het voldoende aannemelijk is geworden dat Quantum-Touch op grond van haar merkrechten kan optreden tegen het gebruik van de aanduiding Quantum-Touch en variaties daarop door Acknowledge c.s als merk, handelsnaam en domeinnaam in verband met hun workshops. Quantum-Touch heeft daarentegen onvoldoende onderbouwd dat zij zich op grond van haar merkrecht ook kan verzetten tegen het gebruik van de afzonderlijke termen "quantum" en "touch". Dit betekent dat de vordering onder VII van de dagvaarding moet worden afgewezen. Het hof ziet voorts aanleiding om de op te leggen dwangsommen te beperken tot een bedrag van € 1.000 (zegge: duizend euro) per dag en met een maximum van € 500.000 (zegge:vijfhonderdduizend euro). 
    
    14.	Door Acknowledge c.s. wordt geen bezwaar gemaakt tegen de onder VIII gevorderde overdracht van de domeinnaam www.quantumtouch-academy.net. Weliswaar hebben Acknowledge c.s. zich op het standpunt gesteld dat Quantum-Touch ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten hun de toezegging heeft gedaan deze domeinnaam te mogen gebruiken, maar het hof acht het voldoende aannemelijk geworden dat deze toezegging met de beëindiging van de Instructor- en de Practitionerovereenkomst is komen te vervallen. Nu Acknowledge c.s. niet hebben weersproken de domeinnaam twww.quantumtouch-academy.net te gebruiken voor diensten waarvoor het merk Quantum-Touch is ingeschreven, acht het hof toewijzing van de vordering tot overdracht gerechtvaardigd. 
    
    
      15.	Dit geldt niet voor de onder 4 geformuleerde nevenvordering, waarbij een opgave wordt gevraagd van alle materialen waarin het merk Quantum-Touch voorkomt. 
      	Nu Quantum-Touch heeft nagelaten aan te geven wat haar belang bij deze opgave is, zal de vordering worden afgewezen. Dit geldt evenzeer voor de onder 5 gevraagde afgifte van de volledige gegevens van alle personen die bij [geïntimeerde sub 2] een Quantum-Touch certificaat hebben behaald. 
    
    
    
      	Voorschot op schadevergoeding
      16.	Voor een voorschot op een schadevergoeding is in de gegeven omstandigheden geen plaats. Door Quantum-Touch is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat tenminste het door haar gevorderde bedrag in de hoofdzaak zal worden toegewezen. Evenmin kan worden vastgesteld dat het aannemelijk is dat een lager bedrag aan schadevergoeding zal worden toegewezen en welk bedrag dat tenminste zal zijn. Acknowledgde c.s. wijzen er bovendien terecht op dat in geval van een voorschot een aanzienlijk restitutierisico te duchten is. Het gevorderde voorschot dient daarom te worden afgewezen. 
    
    
    
      	Proceskosten
      17.	Met betrekking tot de proceskostenveroordeling in eerste instantie stelt het hof vast dat de vorderingen van Quantum-Touch op dat moment niet toewijsbaar waren. De voorzieningenrechter heeft Quantum-Touch dus terecht als de in ongelijk gestelde partij in de proceskosten verwezen. Het enkele feit dat Quantum-Touch in hoger beroep de overeenkomsten alsnog rechtsgeldig heeft beëindigd, waardoor een aantal vorderingen alsnog kan worden toegewezen en het vonnis om die reden niet in stand kan blijven, brengt niet met zich dat de proceskosten alsnog voor rekening van Acknowledgde c.s. moeten komen. 
    
    
    18.	Voor het hoger beroep geldt dat Acknowledgde c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten moet worden veroordeeld. De zaak heeft tot inzet de handhaving van merkrechten. Op deze zaak is derhalve de proceskostenregeling van art. 1019h. Rv. van toepassing. Voor toewijzing van een volledige proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv. is slechts plaats indien de kosten worden gevorderd en de gevorderde kosten zo tijdig en gespecificeerd worden opgegeven dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (zie HR, 30-05-2008, LJN: BC2153). Quantum-Touch heeft haar kosten niet gespecificeerd. Bij het ontbreken van deze noodzakelijke specificatie zal het hof de vergoeding van de kosten van het hoger beroep derhalve vaststellen op basis van het gebruikelijke liquidatietarief (salaris advocaat 1,5 punten tarief II). 
    
    
       	Slotsom:
      19.	De grieven slagen deels. Dit betekent dat het vonnis van de voorzieningenrechter van 29 oktober 2009 zal worden vernietigd behoudens voor wat betreft de proceskostenveroordeling. Opnieuw rechtdoende zal het hof de vorderingen van Quantum-Touch als hierna bepaald toewijzen. Acknowledgde c.s. zullen, als de in het ongelijk gestelde partijen, worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep.
    
    
    
      Beslissing:
      Het hof, recht doende in hoger beroep: 
    
    
    vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 29 oktober 2009, behoudens voor wat betreft de proceskostenveroordeling, 
    
    en in zoverre opnieuw rechtdoende: 
    
    1.	verbiedt Acknowledgde c.s. te handelen onder een naam waarin een combinatie van de woorden "quantum" en "touch" voorkomen, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 (zegge: duizend euro) per dag en met een maximum van € 500.000, dat Acknowledgde c.s na twee dagen na betekening van dit arrest nalatig blijven daaraan te voldoen;
    
    2.	gebiedt Acknowledgde B.V. om de domeinnaam www.quantumtouch-academy.net binnen 14 dagen na betekening van het arrest aan Quantum-Touch over te dragen, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 (zegge: duizend euro) per dag en met een maximum van € 500.000, dat Acknowledgde B.V. nalatig blijft daaraan te voldoen. 
    
    3.	veroordeelt Acknowledgde c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van Quantum-Touch op € 303,-- aan verschotten en € 1491,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat. 
    
    4.	verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
    
    5.	wijst af het meer of anders gevorderde. 
    
    Aldus gewezen door mrs. J.H. Kuiper, voorzitter, H. de Hek, en R.E. Weening, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 5 april  2011 in bijzijn van griffier.