ECLI:NL:GHARN:2011:BQ5742, Gerechtshof Arnhem, 17-05-2011, 200.042.372/01
Gerechtshof Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2011-05-17 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Onderscheidend vermogen Sport Direct. Doorhaling.

Arrest d.d. 17 mei 2011 
      Zaaknummer 200.042.372/01
    
    
    
    
      HET GERECHTSHOF TE ARNHEM
      Nevenzittingsplaats Leeuwarden
    
    
    Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Sports Word The Netherlands B.V. (voorheen Sports Direct 
      International B.V.)
      gevestigd te Bergen op Zoom
      appellante, 
      in eerste aanleg: eiseres in conventie tevens verweerster in reconventie
      hierna te noemen: Sports World
      advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden.
    
    
    
    tegen
    
    
    
      1.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Sport Direct B.V.,
      gevestigd te Deventer
      2.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Sport Direct Holding B.V., 
      gevestigd te Deventer
      3.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Stanno Direct Holding B.V.,
      gevestigd te Deventer
      4.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Deventrade B.V.,
      gevestigd te Deventer
      geïntimeerden,
      in eerste aanleg: gedaagden in conventie tevens eiseressen in reconventie
      hierna te noemen: Sport Direct c.s.
      advocaat: mr. R.M.R. van Leeuwen, kantoorhoudende te Amsterdam. 
    
    
    
    
      Het geding in eerste instantie
      In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 1 juli 2009 door de rechtbank Zwolle-Lelystad.
    
    
    
      Het geding in hoger beroep
      Bij exploot van 2 september 2009 is door Sports World hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Sport Direct c.s. tegen de zitting van 15 september 2009. 
    
    
    De conclusie van de memorie van grieven luidt:
    
    
      "Gelet op het bovenstaande zijn de conventionele vorderingen A, B en C uit de inleidende 
        dagvaarding ten onrechte afgewezen (onderdeel 5.1 dictum). 
    
    
    Gelet op het bovenstaande is de reconventionele vordering II uit de conclusie van eis in reconventie ten onrechte toegewezen (onderdeel 5.3 dictum), evenals de daaraan verbonden dwangsombepaling van onderdeel 5.4 dictum voor zover die betrekking heeft op onderdeel 5.3 dictum.
    
    Gelet op het bovenstaande is Sports Direct International ten onrechte veroordeeld in de proceskosten (onderdeel 5.6 dictum)."
    
    Bij memorie van antwoord tevens akte verbetering dictum is door Sport Direct c.s. verweer gevoerd met als conclusie:
    
    "bij arrest, op alle voorgaande, ook in onderlinge samenhang te beschouwen gronden, de grieven van appellante tegen het vonnis van 1 juli 2009 van de Rechtbank Zwolle-Lelystad (met zaak-/rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49), ongegrond te oordelen en dit vonnis, zowel in conventie als in reconventie gewezen, zonodig onder aanvulling of verbetering van gronden, te bekrachtigen, althans het door appellante in eerste aanleg in conventie gevorderde af te wijzen en het door de geïntimeerden in eerste aanleg in reconventie gevorderde toe te wijzen, een en ander voor zover dit is gebaseerd op de merkenrechtelijk vordering van partijen, en opnieuw recht doende de door de geïntimeerden hiervoor aangegeven kennelijke verschrijving in het dictum van dit vonnis te herstellen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad met handhaving van de veroordeling van appellante in de kosten van het geding in eerste aanleg, zowel in conventie als in reconventie, en tot betaling van de volledige proceskosten van dit geding in appèl, zowel in conventie als in reconventie."
    
    Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten. Voorafgaand aan het pleidooi hebben Sport Direct c.s. aanvullende producties (37 en 38) overgelegd en hebben beide partijen een kostenspecificatie toegezonden die ter zitting in het geding zijn gebracht. 
    
    Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd en heeft het hof een dag bepaald waarop arrest zal worden gewezen.
    
    
      De grieven
      Sports World heeft drie grieven opgeworpen.
    
    
    
      	De beoordeling
      Feiten
      1.	De rechtbank heeft in zijn vonnis van 1 juli 2009 onder 2.1 tot en met 2.6 de feiten vastgesteld. Tegen de feitenvaststelling bestaat tussen partijen geen geschil, zodat het hof in hoger beroep ook van die feiten zal uitgaan. 
    
    
    
      Het geschil en de procedure in eerste aanleg
      2.	Het gaat in deze zaak, samengevat, om het volgende. 
      2.1.	Begin jaren negentig hebben Sport Direct c.s. een dealernetwerk opgezet voor de verkoop en distributie van sportartikelen. Sport Direct c.s. verkopen via dit dealernetwerk, waarbij ongeveer 136 sportspeciaalzaken verspreid door Nederland zijn aangesloten, sportartikelen. Vanaf juni 2006 exploiteren zij onder de domeinnaam www.sportdirect.com een webwinkel. De domeinnamen sportdirect.nl en sportdirect.eu leiden ook naar deze webwinkel. 
      2.2.	Sport Direct Holding B.V. is rechthebbende op het woordmerk SPORT DIRECT. Dit woordmerk is op 20 december 2005 in het Benelux Merkenregister onder inschrijvingsnummer [nummer] ingeschreven voor waren en diensten in klassen 25 (kleding, schoenen, hoofddeksels), 28 (o.a. sportartikelen) en 35 (o.a. reclame, retaildiensten voor kleding, schoenen, sportartikelen alsmede detailhandeldiensten). Sport Direct Holding B.V. heeft Sport Direct B.V. een licentie gegeven voor het gebruik van dit merk. 
      2.3.	Sports World is een concurrente van Sport Direct c.s. Zij voert sinds 
      21 december 2006 de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.COM. 
      2.4.	Het gerechtshof te s-Hertogenbosch heeft bij arrest van 20 januari 2009 in kort geding Sports Direct International B.V. veroordeeld om op straffe van een dwangsom elk gebruik van de handelsnaam SPORTSDIRECT.COM te staken en gestaakt te houden. 
      2.5.	Sports Direct International B.V. heeft aan dit arrest uitvoering gegeven door haar handelsnaam te wijzigen in Sport World The Netherlands B.V. en door de aanduiding SPORTSDIRECT.COM op de gevel, draagtassen, kassabonnen en advertenties te vervangen door SPORTS WORLD. 
    
    
    3.	Stellende dat het Benelux merk SPORT DIRECT nietig is, heeft Sports World de onderhavige procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Zwolle-Lelystad en daarbij de in de dagvaarding onder A tot en met E vermelde vorderingen ingesteld. In reconventie hebben Sport Direct c.s. gevorderd dat het Sports World verboden wordt gebruik te maken van de handelsnamen SPORTSDIRECT en SPORTSDIRECT.COM
    
    4.	In het vonnis van 1 juli 2009 heeft de rechtbank in conventie de vorderingen van Sports World afgewezen. In reconventie heeft zij de vorderingen van Sport Direct c.s. gedeeltelijk toegewezen en Sports World veroordeeld ieder gebruik van de handelsnamen SPORTSDIRECT en SPORTSDIRECT.COM en ieder ander gebruik van de met het woordmerk SPORT DIRECT overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden. De rechtbank heeft Sports World als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de volledige proceskosten van Sports Direct c.s., door haar begroot op € 25.251,--. 
    
    
      Verbetering dictum
      5.	In de memorie van antwoord verzoeken Sport Direct c.s. het hof op de voet van art. 31 Rv. een kennelijk fout in het dictum van het vonnis van de rechtbank van 
      1 juli 2009 te herstellen. Sport Direct c.s. stellen zich op het standpunt dat er sprake is van een kennelijke verschrijving. Volgens Sport Direct c.s. dient het verbod in 5.2 van het dictum betrekking te hebben op handelsnamen die in geringe mate afwijken van haar handelsnamen, te weten SPORT DIRECT en SPORT DIRECT.COM en niet op handelsnamen die in geringe mate afwijken van de handelsnamen van Sports World, te weten SPORTSDIRECT en SPORTS DIRECT.COM. 
    
    
    6.	Anders dan Sport Direct c.s. kennelijk menen, kan het hof op de voet van art. 31 Rv. geen kennelijke fout in het vonnis van de rechtbank herstellen. Daartoe dienen Sport Direct c.s. een verzoek bij de rechtbank in te dienen. Het hof leest in het verzoek evenmin een voldoende voor Sports World en het hof kenbare incidentele grief zodat het hof aan dit verzoek van Sport Direct c.s. voorbij zal gaan. 
    
    
      Met betrekking tot de grieven
      7.	Het hoger beroep beperkt zich tot de merkenrechtelijke vorderingen die door partijen over en weer zijn ingesteld. De grieven I, II en III zijn in essentie gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Sports World geen belang heeft bij de nietigverklaring van het woordmerk SPORT DIRECT. Sports World stelt zich op het standpunt dat het merk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen nietig is en dat zij als belanghebbende de nietigheid daarvan kan inroepen. Volgens Sports World heeft de rechtbank haar dan ook ten onrechte veroordeeld om ieder gebruik van de met dit woordmerk overstemmende tekens te staken en de volledige proceskosten van Sport Direct c.s. te vergoeden. De grieven lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. 
    
    
    
      	Belanghebbende
      8.	Het hof stelt voorop dat op grond van art. 2.28 van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") iedere belanghebbende de nietigverklaring van een merk kan inroepen. Het begrip belanghebbende dient, gelet op het doel van de regeling om het register te zuiveren van niet-geldige merken, ruim uitgelegd te worden. Dit geldt te meer in het licht van arrest van het Europese Hof van Justitie van 25 februari 2010, in de zaak Color Edition (LJN: BM3791), waarin ter zake van het Gemeenschapsmerk is overwogen: 
      “40.  Ten slotte heeft het Gerecht eveneens op goede gronden in punt 26 van het bestreden arrest in wezen gesteld dat, terwijl de relatieve weigeringgronden de belangen van de houders van een aantal oudere rechten beschermen, de absolute weigeringgronden de bescherming beogen van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt, hetgeen verklaart dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niet eist dat degene die nietigverklaring vordert, een procesbelang aantoont. Daaronder valt een ieder die de nietigheid of het verval als verweer inroept of een reconventionele vordering tot nietigheid- of vervallenverklaring wil instellen.” 
      Deze uitspraak is naar het oordeel van het hof ook van toepassing op de onderhavige vordering tot doorhaling van een Benelux merk. 
    
    
    9.	Vaststaat dat Sports World een concurrent is van Sport Direct c.s. die het teken SPORTS DIRECT voor soortgelijke activiteiten is gaan gebruiken. Voorts staat vast dat Sports World door Sport Direct c.s., naast inbreuk op de handelsnaam, tevens wordt aangesproken op inbreuk op het merk SPORT DIRECT. Deze omstandigheden zijn naar het oordeel van het hof voldoende om Sports World als belanghebbende als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 (b) BVIE aan te merken, hetgeen Sport Direct c.s. bij pleidooi ook lijken te erkennen (zie sub 1.7 pleitaantekeningen mr. van Leeuwen). In de genoemde omstandigheden is het belang van Sports World gegeven. 
    
    10.	Het hof volgt Sports World voorts in haar betoog dat merk en handelsnaam een afzonderlijke wettelijke regiem kennen met een andere inhoud zodat Sports World, ongeacht de toegewezen handelsnaamvordering die door haar niet langer wordt bestreden, belang houdt bij de doorhaling van het merk. 
    
    11.	Nu niet is gesteld noch is gebleken dat Sports World door het inroepen van de nietigheid van het merk onbehoorlijk jegens Sport Direct c.s. handelt, dient alsnog beoordeeld te worden of het merk SPORT DIRECT uitsluitend beschrijvend en daarmee nietig is voor de ingeschreven waren en diensten. 
    
    
      Nietigheid
      12.	Sports World stelt dat het woordmerk SPORT DIRECT bestaat uit een combinatie van twee in het dagelijkse taalgebruik gangbare termen die ieder voor zich en gezamenlijk volledig beschrijvend zijn voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Op grond van artikel 2.28 BVIE lid (1) (b) , (c) en (d) vordert zij de nietigverklaring en doorhaling van het merk. Sport Direct c.s. betwisten dat het merk SPORT DIRECT ab initio onderscheidend vermogen mist. 
    
    
    13.	Vooropgesteld wordt dat de genoemde weigeringsgronden onder (b) en (c) onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Beide weigeringsgronden moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Uit het Postkantoor-arrest (HvJEG 12 februari 2004, NJ 2006, 531) volgt dat een woordmerk dat de kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van art. 2.28 (1)(c) BVIE in ieder geval ook elk onderscheidend vermogen mist voor deze waren of diensten in de zin van art. 2.28 (1)(b) BVIE. Het algemeen belang dat met de weigeringsgrond van art. 2.28 lid 1 (c) BVIE wordt nagestreefd is dat dergelijke tekens of benamingen voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Hierbij is het irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de desbetreffende waren of diensten aan te duiden, terwijl het voldoende is dat het teken in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. 
    
    14.	Voorts geldt dat een merk dat bestaat uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de desbetreffende waren of diensten, zelf ook beschrijvend is voor deze kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Dit laat onverlet dat het samengestelde teken in zijn geheel beschouwd dient te worden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde (potentiële) afnemer van de waren of diensten. 
    
    15.	Tenslotte geldt dat bij het bepalen van het onderscheidend vermogen van een Benelux depot in het kader van de geldigheid van het merk, moet worden uitgegaan van het onderscheidend vermogen ten tijde van het indienen van het depot. In de BVIE is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook het gebruik in de periode na indiening van het depot mee te laten wegen.
    
    16.	Nu de weigeringsgrond onder 2.28 (1)(c) te kwalificeren is als een species van 2.28(1)(b), zal het hof thans eerst onderzoeken of het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van die dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. 
    
    17.	Het merk SPORT DIRECT bestaat uit de woorden "sport" en "direct". Onder het samengestelde woordmerk SPORT DIRECT wordt een assortiment van sportkleding en sportaccessoires en het laatste sportnieuws aangeboden. Dat het woord "sport" een kenmerk van de aangeboden sportartikelen beschrijft, staat vast. Met betrekking tot het woord "direct" heeft Sports World aan de hand van verschillende voorbeelden, die door Sport Direct c.s. onvoldoende bestreden zijn, aangetoond dat "direct" staat voor iets dat rechtstreeks, al dan niet via Internet, bij de producent is te betrekken (vgl. inleidende dagv. nrs. 31-35). Sport Direct c.s. verweren zich met de stelling dat zij hun producten al jarenlang met name via hun dealernetwerk verkopen zodat "direct" dus niet verwijst naar directe leveringen aan consumenten via het Internet. Naar het oordeel van het hof is deze stelling van Sport Direct c.s. niet relevant omdat het woord "direct", hetgeen door Sport Direct c.s. ook niet wordt bestreden, in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren en diensten aanduidt. 
    
    18.	Een samenstelling opgebouwd uit verwijzende bestanddelen heeft alleen dan voldoende onderscheidend vermogen wanneer aan de samenvoeging een ongebruikelijke wending wordt gegeven in syntactische of semantische zin (vgl. het eerder aangehaalde Postkantoor-arrest). Door Sport Direct c.s. is niet, althans onvoldoende, gesteld dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen van de samenstelling SPORT DIRECT méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan. Het argument van Sport Direct c.s. dat de samenstelling geen soortaanduiding is geworden, is bij de bepaling van het onderscheidend vermogen als hier bedoeld, irrelevant. Bij de beoordeling van dit onderscheidend vermogen is evenmin relevant dat andere sportwinkels, die dezelfde activiteiten ontplooien, zich van een andere naam bedienen. 
    
    19.	Voor zover Sport Direct c.s. zich tevens op inburgering hebben willen beroepen - in de conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie spreekt Sport Direct c.s. over intensief gebruik en verdere inburgering - overweegt het hof dat dit beroep niet opgaat nu het gesteld gebruik geen betrekking heeft op de periode voorafgaand aan de datum van depot van 20 december 2005. 
    
    20.	Uit het voorgaande volgt dat het merk SPORT DIRECT met inschrijvingsnummer [nummer] nietig is. De tweede weigeringsgrond van art. 2.28 (1)(b) BVIE behoeft hiermee geen verdere bespreking. Omdat door Sport Direct c.s. niet het verweer is gevoerd dat het merk SPORT DIRECT niet voor ieder van de klassen van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven beschrijvend is, zal het hof de vorderingen tot nietigverklaring en doorhaling van het merk in zijn geheel toewijzen. Het gevraagde gebod onder B van de inleidende dagvaarding en de daaraan verbonden dwangsommen wordt door het hof afgewezen omdat Sport World daarbij geen belang heeft, nu de in dit arrest uitgesproken doorhaling door het Bureau op verzoek van de meest gerede partij wordt verricht. De nietigverklaring van het merk heeft tot gevolg dat een deel van de reconventionele vordering, voorzover deze er toe strekt dat Sports World wordt veroordeeld ieder gebruik van de met het (woord)merk SPORT DIRECT overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, niet toewijsbaar is. Nu de rechtbank dat deel van de vordering heeft toegewezen (dictum onder 5.3), moet het vonnis (gedeeltelijk) worden vernietigd. 
    
    
      	Proceskostenveroordeling 
      21.	Aangezien het vonnis van de rechtbank van 1 juli 2009 deels vernietigd wordt en de conventionele vorderingen van Sports World alsnog worden toegewezen, waardoor beide partijen over en weer ten dele in het gelijk zullen worden gesteld, dient iedere partij de eigen kosten van het geding in eerste aanleg dragen. Dit betekent dat de proceskostenveroordeling die door Sports World aan Sport Direct c.s. is voldaan, met wettelijke rente terugbetaald moet worden. 
    
    
    22.	Sport Direct c.s. betogen dat de proceskosten in eerste aanleg volledig voor rekening van Sports World dienen te blijven omdat het aan Sports World zelf te wijten is dat de rechtbank heeft geoordeeld dat zij geen belang had bij de vernietiging van het merk SPORT DIRECT. Dit betoog kan niet worden gevolgd. In de gegeven omstandigheden - een concurrente roept de nietigheid in van het merk in antwoord op eerdere verbodsacties - was het belang van Sports World bij de nietigheid van het merk gegeven. 
    
    
      23.	In het hoger beroep geldt dat Sport Direct c.s. in het ongelijk zijn gesteld, zodat zij, zoals door Sports World verzocht, in de volledige proceskosten van Sports World zullen worden veroordeeld. Sports World heeft voorafgaand aan het pleidooi een kostenstaat overgelegd waaruit blijkt dat het totale bedrag 
      € 12.801,34 bedraagt. Nu door Sport Direct c.s. geen bezwaar is gemaakt tegen de hoogte van de vordering en de specificatie daarvan, zal de vordering geheel worden toegewezen. 
    
    
    
      Bewijs
      24.	Feiten of omstandigheden die, indien bewezen, tot een ander oordeel leiden, zijn gesteld noch gebleken. Aan de bewijsaanbiedingen van partijen zal het hof dan ook voorbijgaan. 
    
    
    
      	Slotsom
      25.	De grieven I, II en III slagen. Dit leidt tot gedeeltelijke vernietiging en wijziging van het dictum als hierna vermeld. 
    
    
    
    
      De beslissing
      Het gerechtshof:
    
    
    
      vernietigt het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 1 juli 2009 voor zover 
      het betreft het dictum onder 5.1, 5.3 - uitgezonderd het verbod op de gebruik van de handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTS DIRECT.COM - en 5.6 
    
    
    en, in zoverre, opnieuw rechtdoende:
    
    A.	verklaart het Benelux merk SPORT DIRECT met inschrijvingsnummer [nummer] nietig voor ieder van de klassen van de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd en beveelt de doorhaling daarvan;
    
    B.	bepaalt dat iedere partij de eigen (volledige) kosten van het geding in eerste aanleg draagt;
    
    
      C.	veroordeelt Sport Direct c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep begroot die aan de zijde van Sports World tot aan deze uitspraak op 
      € 385,25 aan verschotten en € 12.801,34 aan proceskosten; 
    
    
    D.	verklaart deze proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; 
    
    E.	wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    
    Aldus gewezen door mrs R.E. Weening, voorzitter, B.J. Lenselink en M.F.J. Haak en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op dinsdag 17 mei 2011 in bijzijn van griffier.