ECLI:NL:GHSHE:2004:AR7515, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-10-2004, KG C0400708-HE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2004-10-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor als voorlopig oordeel omtrent het ontbreken van overeenstemming tussen het merk 'Explicit' en het teken 'Explicit Knowledge' werd geformuleerd, acht het hof de vordering van Explicit voor zover gebaseerd op artikel 5 Hnw niet voor toewijzing vatbaar. De naam 'Explicit' is om de daar genoemde redenen niet gelijk te achten aan de naam 'Explicit Knowledge', terwijl van slechts een geringe afwijking evenmin sprake is. Daar komt bij dat door Explicit geen concrete feiten of omstandigheden zijn gesteld die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten.

typ. KD
      rolnr. KG C0400708/HE 
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
      vijfde kamer, van 26 oktober 2004,
      gewezen in de zaak van:
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXPLICIT BV,
      gevestigd te Utrecht,
      appellante,
      procureur: mr. L.E.J. Jonker,
    
    
    t e g e n : 
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXPLICIT KNOWLEDGE BV,
      gevestigd te Amsterdam, 
      geïntimeerde,
      procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven,
    
    
    op het bij exploot van dagvaarding van 12 mei 2004 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter ven de rechtbank te 's-Hertogenbosch tussen appellante, Explicit, als eiseres en geïntimeerde, Explicit Knowledge, als gedaagde onder zaaknummer 107604/KG ZA 04-160 gewezen vonnis in kort geding van 15 april 2004.
    
    
    1. De eerste aanleg
    
    Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar het vonnis waarvan beroep, dat zich bij de processtukken bevindt.
    
    2. Het geding in hoger beroep
    
    
      Van dit vonnis is Explicit tijdig in hoger beroep gekomen.
      Bij memorie van grieven heeft Explicit negen grieven aangevoerd en geconcludeerd zoals in het petitum van deze memorie nader staat omschreven.
      Bij memorie van antwoord tevens akte houdende overlegging producties heeft Explicit Knowledge onder overlegging van twee producties de grieven bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Explicit in de kosten van het geding.
      Explicit heeft hierop een akte houdende reactie op producties genomen.
      Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd en uitspraak verzocht.
    
    
    3. De grieven
    
    Voor de exacte inhoud van de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.
    
    4. De beoordeling
    
    
      4.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.
      a) Explicit is sinds 1996 actief op het gebied van de IT-dienstverlening. Zij houdt zich bezig met het adviseren, implementeren en begeleiden van automatiseringsprocessen en het verzorgen van trainingen op dat gebied. Zij gebruikt daarbij de handelsnaam 'Explicit'. Explicit manifesteert zich onder meer via internet.
      b) Explicit is houdster van Benelux merkinschrijving nr. 0722144 voor het woordmerk 'EXPLICIT'. Deze inschrijving betreft plaatsen en onderhouden van servers (klasse 37), telecommunicatiediensten, onder andere ten behoeve van wire-less web (klasse 38), opleidingen (klasse 41) en ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van software; adviseren met betrekking tot automatiseringsprojecten (klasse 42).
      c) Explicit Knowledge is begin 2002 opgericht en houdt zich met name bezig met dienstverlening op het gebied van kennismanagement en kennistechnologie. Zij manifesteert zich onder meer via internet.
      d) Explicit Knowledge heeft op 19 december 2003 het woordmerk 'Explicit Knowledge' gedeponeerd voor, kort gezegd, IT-dienstverlening (klasse 42). 
      e) Explicit heeft Explicit Knowledge bij e-mail van 
      5 december 2003 meegedeeld dat de naam 'Explicit' door Explicit Knowledge niet als deel van haar bedrijfsnaam mag worden gevoerd. De raadsman van Explicit heeft Explicit Knowledge bij brief van 
      25 februari 2004 gesommeerd het gebruik van het woord 'Explicit' te staken en de merkaanvraag in te trekken. Explicit Knowledge heeft niet aan deze sommatie voldaan, waarop Explicit dit kort geding aanhangig heeft gemaakt.
    
    
    4.2 In deze procedure vordert Explicit, kort samengevat, een verbod op het gebruik van het woord 'Explicit' en intrekking van de merkaanvraag, op verbeurte van een dwangsom, en een voorschot van € 500,= op schadevergoeding. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Explicit afgewezen.
    
    4.3 Met haar grieven I tot en met IV komt Explicit op tegen de merkenrechtelijke beoordeling door de voorzieningenrechter, met de grieven V tot en met VII tegen diens handelsnaamrechtelijke beoordeling, met grief VIII tegen de afwijzing van haar vorderingen en met grief IX tegen de beslissing over de proceskosten.
    
    Bevoegdheid
    
    4.4 Explicit heeft gesteld dat de inbreukmakende handelingen mede in het arrondissement 's-Hertogenbosch plaatsvinden. Gelet hierop, alsmede op het bepaalde in artikel 37 Benelux-merkenwet (BMW), is de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, en daarmee dit hof in hoger beroep, bevoegd kennis te nemen van de op deze wet gebaseerde vorderingen van Explicit. 
    
    Merkenrecht
    
    4.5 In het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Explicit voor zover deze zijn gebaseerd op de Benelux-merkenwet afgewezen op de grond dat het merk 'Explicit' onderscheidend vermogen mist omdat het een aanduiding van de hoedanigheid van diensten is. In dit oordeel kan het hof zich niet vinden, zodat de grieven van Explicit in zoverre slagen. 'Explicit' is immers evenals het Nederlandse 'expliciet' te beschouwen als een algemeen gangbaar woord dat in allerlei zeer uiteenlopende verbanden wordt gebruikt. Door Explicit Knowledge is in ieder geval naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit woord in de IT-branche een bepaalde specifieke betekenis toekomt in die zin dat er sprake is van de aanduiding van een hoedanigheid van diensten als door Explicit worden geleverd. De door Explicit Knowledge overgelegde producties bieden hiervoor onvoldoende aanknopingspunten. Uit hetgeen Explicit Knowledge in dit verband naar voren heeft gebracht kan het hof voorshands ook niet afleiden welke hoedanigheid van welke diensten zij hierbij precies op het oog heeft. Het verweer van Explicit Knowledge dat aan Explicit vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen van haar merk geen geldig merkrecht toekomt, gaat om deze redenen niet op.
    
    4.6 Vervolgens dient de vraag aan de orde te komen of het teken 'Explicit Knowledge' moet worden beschouwd als een met het merk 'Explicit' overeenstemmend teken in de zin van artikel 13,A lid 1 sub b BMW, op welke bepaling Explicit haar vorderingen onder meer doet steunen. Bij de beantwoording van deze vraag dient de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis te worden bezien die berust op de totaalindruk die door het merk en het teken bij het relevante publiek wordt opgeroepen, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. 
    
    4.7 Naar het voorlopig oordeel van het hof dient deze vraag negatief beantwoord te worden. Weliswaar hebben het merk 'Explicit' en het teken 'Explicit Knowledge' het woord 'explicit' gemeen, maar dat wil nog niet zeggen dat er onder de gegeven omstandigheden sprake is van een overeenstemmend teken. 
    
    4.8 Het hof neemt hierbij in aanmerking dat dit woord weliswaar het merk geheel uitmaakt en in zijn geheel in het teken voorkomt, maar in het teken staat dit woord niet op zichzelf en maakt daarvan ook niet het onderscheidende of dominerende bestanddeel uit. In dit verband merkt het hof op dat gesteld noch gebleken is dat 'explicit' als bekend merk beschouwd kan worden. 
    
    4.9 Zoals met name blijkt uit de omschrijving die Explicit Knowledge in eerste aanleg als productie 2 heeft overgelegd, en waarvan de inhoud door Explicit niet (gemotiveerd) is betwist, dient het teken 'Explicit Knowledge' te worden beschouwd als één op zichzelf staande term, waarbij het woord 'explicit' niet los gezien kan worden van het begrip 'knowledge'. Juist dit laatste begrip staat centraal bij de diensten die door Explicit Knowledge worden aangeboden. Ook indien deze mede in de ICT-branche worden aangeboden en/of bij de uitvoering van deze diensten mede gebruik wordt gemaakt van IT-middelen, zoals Explicit aangeeft, wordt dit niet anders. 'Explicit knowledge' is een term met een specifieke betekenis die een uitvloeisel is van de combinatie van beide woorden. Tegen deze achtergrond bezien dient het teken voorshands niet als overeenstemmend met het merk beschouwd te worden, zodat reeds om deze reden het beroep van Explicit op het bepaalde in artikel 13,A lid 1 sub b BMW vooralsnog niet opgaat. 
    
    4.10 Voor zover Explicit tevens een beroep doet op het bepaalde in artikel 13,A lid 1 sub a BMW (pleitnota eerste aanleg punt 6) heeft -a fortiori- hetzelfde te gelden nu er geen sprake is van een identiek teken. 
    
    
      4.11 Explicit baseert haar vorderingen verder op het bepaalde in artikel 13,A lid 1 sub d BMW. Blijkens de algemene toelichting in haar memorie van grieven (punt 15) heeft zij hierbij het oog op gebruik van 'Explicit Knowledge' als handelsnaam en als domeinnaam 
      (www.explicitknowledge.nl). Hetgeen Explicit in dit verband naar voren heeft gebracht is, mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, onvoldoende om als grondslag te dienen voor een vordering op basis van deze bepaling. Dit brengt mee dat ook het beroep van Explicit op het bepaalde in artikel 13,A lid 1 sub d BMW vooralsnog niet opgaat.
    
    
    4.12 Ten slotte verlangt Explicit onder verwijzing naar artikel 4 lid 6 sub a BMW intrekking van het hiervoor in 4.1 onder d) vermelde depot van Explicit Knowledge. Bij het pleidooi in eerste aanleg heeft Explicit aangegeven dat zij de merkaanvraag niet meer heeft kunnen traceren. In hoger beroep is gesteld noch gebleken dat de merkaanvraag (nog) aan de orde is, zodat het hof het er bij deze stand van zaken voor houdt dat dit niet langer het geval is en Explicit bij de hierop betrekking hebbende vordering, wat daar verder ook van zij, geen belang meer heeft.    
    
    4.13 Een en ander leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Explicit voor zover gebaseerd op het merkenrecht niet voor toewijzing in aanmerking komen.
    
    Handelsnaam
    
    4.14 Volgens Explicit staat het Explicit Knowledge niet vrij 'Explicit Knowledge' als statutaire naam en/of handelsnaam te gebruiken nu Explicit haar handelsnaam eerder is gaan voeren. Zij beroept zich hierbij op het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Deze bepaling verbiedt, kort gezegd, het voeren van een handelsnaam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien daardoor bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.
    
    4.15 Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor als voorlopig oordeel omtrent het ontbreken van overeenstemming tussen het merk 'Explicit' en het teken 'Explicit Knowledge' werd geformuleerd, acht het hof de vordering van Explicit voor zover gebaseerd op artikel 5 Hnw niet voor toewijzing vatbaar. De naam 'Explicit' is om de daar genoemde redenen niet gelijk te achten aan de naam 'Explicit Knowledge', terwijl van slechts een geringe afwijking evenmin sprake is. Daar komt bij dat door Explicit geen concrete feiten of omstandigheden zijn gesteld die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten.
     
    4.16 Een en ander leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Explicit voor zover gebaseerd op het handelsnaamrecht niet voor toewijzing in aanmerking komen.
    
    Onrechtmatige daad
    
    4.17 Explicit stelt zich ten slotte op het standpunt dat Explicit Knowledge jegens haar onrechtmatig handelt. Explicit heeft evenwel geen feiten of omstandigheden gesteld die, afgezien van hetgeen hiervoor reeds is behandeld, enige onderbouwing voor dat standpunt kunnen bieden. 
    
    4.18 Dit brengt mee dat de vorderingen van Explicit voor zover gebaseerd op onrechtmatige daad niet voor toewijzing in aanmerking komen.
    
    4.19 Voor bewijslevering zoals door Explicit aangeboden is in een kort geding in het algemeen geen plaats; voor een uitzondering op deze regel is in het onderhavige geval geen aanleiding.
    
    4.20 Het hof komt, zij het op andere gronden, voorshands tot dezelfde conclusie als de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep, namelijk dat de vorderingen van Explicit afgewezen dienen te worden. Dit brengt mee dat de grieven worden verworpen en dat dit vonnis, onder aanvulling van gronden, bekrachtigd dient te worden. 
    
    4.21 Explicit dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.
    
    5. De beslissing
    
    Het hof:
    
    bekrachtigt, onder aanvulling van gronden, het vonnis waarvan beroep;
    
    veroordeelt Explicit in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Explicit Knowledge begroot op € 288,= aan verschotten en op € 771,= aan salaris procureur.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Kranenburg, Meulenbroek en Venhuizen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 26 oktober 2004.