ECLI:NL:GHSGR:2003:AF4845, Gerechtshof 's-Gravenhage, 13-02-2003, R98/606
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2003-02-13 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Uitspraak:  13 februari 2003
      Rekestnummer: R98/606
    
    
    Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
    
    
      Haribo Nederland B.V.,
      gevestigd te Breda,
      verzoekster,
      (hierna te noemen: Haribo)
      procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, 
      advocaat: mr. N. Ruyters (Breda),
    
    
    
    t e g e n
    
    
    
      het Benelux-Merkenbureau,
      gevestigd te 's-Gravenhage,
      verweerder,
      (hierna te noemen: het Benelux-Merkenbureau)
      procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen.
    
    
    
    De verdere procedure
    
    
      Het hof verwijst voor het procesverloop tot dan toe naar de in deze zaak gewezen tussen-beschikking van 14 januari 1999. 
      Bij die beschikking heeft het hof de behandeling van de zaak - in overleg met partijen - aangehouden tot een pro forma bepaalde dag, met dien verstande dat verzoekster het hof kon verzoeken een nieuwe dag te bepalen voor de mondelinge behandeling van de zaak. Bij op 21 augustus 2002 bij de griffie van het hof ingekomen brief heeft verzoekster ver-zocht de zaak verder in behandeling te nemen.
      De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 25 november 2002. Partijen hebben daarbij hun standpunten doen toelichten door hun raadslieden, zulks aan de hand van pleitnotities. 
    
    
    
    Beoordeling van het verzoek
    
    1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
    
    
      2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
      a. De merkgemachtigde van Haribo heeft op 1 juli 1997 het teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' gedeponeerd, onder depotnummer 896714, voor de volgende klassen van wa-ren:
      Kl 5	Drop voor farmaceutisch gebruik.
      Kl 29	Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkprodukten; eetbare oliën en vetten.
      Kl 30	Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; honing; rijsmiddelen; zout, mosterd, azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
      b. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 4 november 1997 laten weten de inschrij-ving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:
      'Het teken ONBEGRIJPELIJK LEKKER mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klassen 5, 29 en 30 genoemde waren zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...).'
      c. Namens HARIBO is bij brief van 28 april 1998 bezwaar aangetekend tegen de voorlopi-ge weigering van de inschrijving van het depot.
      d. Het Benelux-Merkenbureau heeft in de door HARIBO aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van het Benelux-Merkenbureau van 10 juni 1998).
      e. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 15 juli 1998 aan HARIBO mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
      3. HARIBO voert aan dat het teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' onderscheidend vermo-gen heeft, aangezien het gaat om een bijzondere combinatie van woorden die afwijkt van het normale spraakgebruik. Zij beroept er zich er voorts - subsidiair - op dat het teken on-derscheidend vermogen heeft gekregen door het gebruik daarvan als merk sinds 1994. Het Benelux-merkenbureau heeft de stellingen van HARIBO bestreden.
    
    
    4. Ten aanzien van het betoog van HARIBO dat het gedeponeerde teken van huis uit on-derscheidend vermogen heeft overweegt het hof als volgt. 
    
    
      4.1 De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de mer-ken (hierna: BMW).
      Het artikellid bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
    
    
    
      4.2 Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Unieverdrag) luidt - voorzover hier van belang:
      "B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
      1. (..) 
      2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend be-staan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestem-ming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlij-ke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescher-ming wordt gevraagd; (..)"
    
    
    4.3 Het onderscheidend vermogen van het teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' dient te worden beoordeeld in verband met de waren waarvoor het is gedeponeerd. In navolging van Haribo zal het hof uitgaan van de typering van deze waar als snoep- en / of suikerwa-ren. Voor de vraag naar het onderscheidend vermogen van het teken is voorts van belang wat de vermoedelijke perceptie daarvan zal zijn van het in aanmerking komend publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van de betrokken waren en/of diensten.
    
    
      4.4 Het als woordmerk gedeponeerde teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' combineert de Nederlandse woorden 'onbegrijpelijk' en 'lekker'. 
      De gangbare betekenis van 'lekker' is aangenaam van smaak. Tussen partijen is niet in geschil dat de generieke kwalificatie 'lekker' elk onderscheidend vermogen voor snoep- en/of suikerwaren mist. Volgens Haribo ontstaat echter door de combinatie met het woord 'onbegrijpelijk' een bijzondere, niet uit te leggen slagzin, met onderscheidend vermogen. Dit betoog faalt. Van een 'niet uit te leggen' slagzin geen sprake. Omtrent het woord 'on-begrijpelijk' heeft het Bureau overtuigend aangevoerd dat het vaak wordt gebruikt ter ver-sterking van een woord dat daarna volgt. 'Onbegrijpelijk' heeft dan de betekenis van bui-tengewoon of bijzonder, vergelijkbaar met kwalificaties als onvoorstelbaar of ongelooflijk. Die betekenis van het woord dringt zich onmiddellijk op in een nevenschikking met het woord 'lekker'. Daaraan draagt bij dat 'lekker' veelvuldig wordt gebruikt met een voorvoeg-sel dat het woord verbijzondert of nadruk geeft. Wanneer het teken wordt bezien in sa-menhang met snoep- en suikergoed, dringt de bedoelde betekenis zich nog sterker op. Het in aanmerking komende publiek zal de woordcombinatie daarom onmiddellijk begrij-pen als de aanprijzende en niet onderscheidende mededeling dat iets bijzonder aange-naam van smaak is. Het publiek zal in het teken ook niet méér zien dan die mededeling. Van een merkbaar verschil met de terminologie die voor een dergelijke mededeling in het normale taalgebruik van dat publiek wordt gebezigd is daarbij geen sprake. Het teken mist derhalve naar het oordeel van het hof (van huis uit) elk onderscheidend kenmerk en heeft niet het vermogen om de herkomst van de betrokken waar te onderscheiden. 
      Aan dit oordeel doet niet af dat - naar Haribo aanvoert - er nog vele alternatieven zijn om waren op een vergelijkbare manier aan te prijzen. Voorts kan het Haribo niet baten dat, zoals zij aanvoert, tal van merken met het bestanddeel 'lekker' zijn ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Het hof dient het onderscheidend vermogen van het onderhavige teken te beoordelen op zijn eigen merites, aan de hand van de daarvoor toepasselijke regels. 
    
    
    5.1 Haribo heeft subsidiair een beroep gedaan op inburgering van het teken. Volgens Ha-ribo heeft het teken onderscheidend vermogen gekregen door het gebruik dat zij daarvan als merk heeft gemaakt sinds 1994. Het Bureau bestrijdt de stellingen van Haribo.
    
    
      5.2 Daarmee is aan de orde of 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER', dat, zoals hierboven is overwogen, voor de waren waarvoor het is gedeponeerd, (van huis uit) géén onderschei-dend vermogen heeft, als gevolg van langdurig en intensief gebruik als merk, door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, of althans een aanzienlijk deel daarvan, zal worden opgevat als een teken dat de identiteit van de waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert. 
      Anders dan Haribo (meer subsidiair) heeft aangevoerd, is daarbij slechts het gebruik van het teken vóór 1 juli 1997 relevant, aangezien voor de beoordeling slechts acht kan wor-den geslagen op gebruik van het teken vóór het tijdstip van het depot (Benelux-Gerechtshof 26 juni 2000, BIE 2001, 24). 
    
    
    
      5.3 Het ligt op de weg van Haribo om aan de hand van relevante producties aan te tonen dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen in vorenbedoelde zin. Aan de hand van het tot nu toe in het in het geding gebrachte materiaal slaagt Haribo daarin - mede gelet op het vorenoverwogene - niet. 
      Haribo is tijdens de behandeling van de zaak, door omstandigheden, niet toegekomen aan het tonen van beeldmateriaal. Het hof zal Haribo in staat stellen tot het nemen van een nadere akte, waarbij zij bedoeld beeldmateriaal bij wege van depot ter griffie in het geding kan brengen. Haribo heeft voorts gesteld dat van 1994 tot aan de datum van het depot tal van advertenties met het teken zijn geplaatst. Zij heeft ter zitting aangeboden van deze stelling (alsnog) bewijs aan te leveren. Het hof stelt Haribo in de gelegenheid om bij een door haar te nemen akte tevens stukken over te leggen waaruit blijkt dat in de relevante periode - zoals zij stelt - veel advertenties zijn geplaatst in veel verschillende tijdschriften. 
    
    
    5.4 Indien Haribo een akte neemt, zal het hof het Bureau in staat stellen tot het nemen van een nadere antwoordakte. Het hof zal in een later stadium zo nodig ingaan op de overige stellingen van partijen.
    
    
    Beslissing
    
    
    Het hof:
    
    laat Haribo toe tot het nemen van een akte als hierboven onder 5.3 omschreven; binnen drie weken na deze uitspraak;
    
    houdt elke verdere beslissing aan.
    
    
    Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 februari 2003 , in tegen-woordigheid van de griffier.