ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4582, Gerechtshof 's-Gravenhage, 19-04-2011, 200.043.241-01
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2011-04-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: IE; merkenrecht; douanemaatregel ex Vo. 1383/2003; gemeenschappelijk eigendom Gemeenschapsmerken; maatregelen alleen in beider belang.

GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE
      Sector civiel
    
    
    
      Zaaknummer		: 200.043.241/01
      Rolnummer Rechtbank	: 344441/KG ZA 09-1044
    
    
    arrest van 19 april 2011
    
    inzake
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht
      TRENDS2COM BVBA,
      gevestigd te Hamont-Achel, België,
      appellante,
      hierna te noemen: Trends2Com,
      advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te ’s-Gravenhage, 
    
    
    tegen 
    
    
      de vennootschappen naar vreemd recht
      1.	PLAYGO LIMITED,
      hierna te noemen: Playgo Ltd., 
      2.	PLAYGO TOYS MANUFACTURING LIMITED,
      hierna te noemen: Playgo Toys,   
      3.	TAI WAY SHING KEE TOYS COMPANY LIMITED,
      hierna te noemen: Tai Way, 
      alle gevestigd te Kowloon, Hongkong, China,
      geïntimeerden,
      hierna gezamenlijk te noemen: Playgo,
      advocaat: mr. G.L. Kooy te ’s-Gravenhage. 
    
    
    
    Verloop van het geding
    
    Bij exploot van 11 september 2009 is Trends2Com in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 21 augustus 2009. Daarbij heeft Trends2Com twee grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, welke door Playgo bij memorie van antwoord zijn bestreden. 
    
    Op 27 januari 2011 heeft Playgo met het oog op het pleidooi aanvullende stukken aan het hof doen toekomen, waaronder een overzicht van door haar gemaakte proceskosten. Op 9 februari 2011 heeft Trends2Com een specificatie van haar proceskosten aan het hof doen toekomen. 
    
    Op 10 februari 2011 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Trends2Com door mr. P. Koerts, advocaat te Groningen en Playgo door haar procesadvocaat, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Ter zitting heeft Playgo, met toestemming van Trends2Com, het vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt van 31 januari 2011 overgelegd.
    
    Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.
    
    
    Beoordeling van het beroep
    
    1.	De door de rechtbank in r.o. 2.1 tot en met 2.11 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
    
    2.	Kort samengevat gaat het om het volgende.
    
    2.1.	Het onderhavige geschil vloeit voort uit de beëindiging, op 24 september 2008 per 23 maart 2009, door Playgo Ltd., van een tussen haar en Trends2Com (tot 4 december 2008 geheten: Playgo Europe BVBA) bestaand hebbende agentuurovereenkomst met betrekking tot de verhandeling van speelgoed onder het  merk Play(Beer) en diverse submerken. Terzake van deze beëindiging heeft Trends2Com een procedure tegen Playgo Ltd. aangespannen bij de rechtbank van Koophandel te Hasselt, België. In die procedure is op 31 januari 2011 een tussenvonnis gewezen. Daarin is, kort gezegd, bepaald dat het recht van Hong Kong op het geschil betreffende de beëindiging van de overeenkomst van toepassing is en is partijen opgedragen om de relevante bepalingen van het recht van Hong Kong uiteen te zetten.
    
    2.2.	Als uitvloeisel van de agentuurovereenkomst heeft Trends2Com de diverse merken op haar eigen naam als Gemeenschapsmerk doen inschrijven. In of omstreeks 2006 hebben Playgo Ltd. en Trends2Com met betrekking tot deze merken een Transfer Agreement gesloten. Partijen twisten erover welke versie van deze overeenkomst tussen hen geldt, maar van alle versies is de strekking dat de Gemeenschapsmerken hen in gemeenschappelijk eigendom zullen toebehoren. De inschrijving op naam van Trends2Com is echter ongewijzigd gebleven.
    
    2.3.	Op 3 oktober 2008 is Playgo Toys opgericht, welke vennootschap de verhandeling van het door Tai Way geproduceerde speelgoed van Playgo Ltd. heeft overgenomen. Playgo Toys is speelgoed onder de in het geding zijnde merken gaan verhandelen, onder andere in Nederland. Blijkens een tweetal op 8 augustus 2009 gedateerde documenten heeft Playgo Ltd. aan Playgo Toys en Tai Way bevestigd dat zij toestemt in het gebruik van aldaar aangeduide merken (waaronder, naar het hof op grond van de stellingen van partijen aanneemt: de Gemeenschapsmerken) vanaf 3 oktober 2008 (producties 13A en 13B bij akte in eerste aanleg zijdens Playgo). 
    
    2.4.	Op 11 maart 2009 heeft Trends2Com een verzoek als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Antipiraterij Verordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003, hierna: APV) ingediend bij de Duitse Bundesfinanzdirektion Südost. Dit verzoek was gebaseerd op de Gemeenschapsmerken en richtte zich tegen Playgo Toys en Tai Way. Als uitvloeisel daarvan hebben de Nederlandse douaneautoriteiten in Rotterdam op 20 juli 2009 de vrijgave van een zending goederen van Playgo Toys die bestemd was voor Intertoys Holland B.V. verhinderd.
    
    2.5.	In dit kort geding vordert Playgo onder meer veroordeling van Trends2Com om de bevoegde autoriteiten mede te delen dat betreffende goederen dienen te worden vrijgegeven en dat het verzoek niet van toepassing is voor zover het gaat om goederen afkomstig van Playgo. Zij legt aan die vorderingen ten grondslag dat Trends2Com met het treffen van voornoemde douanemaatregel onrechtmatig handelt, onder meer omdat Trends2Com aldus misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid. De vorderingen zijn door de voorzieningenrechter op deze grondslag toegewezen.
    
    2.6.	In reconventie vordert Trends2Com a) jegens Playgo Ltd. en Tai Way een gebod tot afgifte van aan Trends2Com toebehorende goederen (zoals mallen, labtests en designs) en b) jegens Playgo Toys en Tai Way een gebod tot het staken van het gebruik van de Gemeenschapsmerken. Deze vorderingen zijn door de voorzieningenrechter afgewezen.
    
    3.	De eerste grief van Trends2Com is gericht tegen de toewijzing van de vorderingen van Playgo; de tweede grief ziet op de afwijzing van de vorderingen van Trends2Com. 
    
    4.	Het hof ontleent zijn internationale rechtsmacht in deze zaak aan de stilzwijgende forumkeuze van partijen (artikel 24 EEX). Ten aanzien van de reconventionele vordering onder b) ontleent het hof bevoegdheid aan artikel 103, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMV) jo. artikel 97, lid 4, sub b), GMV jo. artikel 24 EEX .
    
    Grief I: de vorderingen van Playgo 
    
    5.	Geen grief is gericht tegen het (voorlopig) oordeel van de voorzieningenrechter, in r.o. 5.3 van het bestreden vonnis, dat de vorderingen van Playgo op grond van de Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) naar Nederlands recht dienen te worden beoordeeld. Ten overvloede overweegt het hof dat hetzelfde volgt uit de artikelen 10 en 19 lid 3 APV. 
    
    6.	Voorts is geen grief gericht tegen de vaststelling van de voorzieningenrechter dat partijen er in dit kort geding vanuit gaan dat de Gemeenschapsmerken thans gemeenschappelijk eigendom zijn van Playgo Ltd. en Trends2Com (r.o. 2.6). In haar appeldagvaarding (noot 2 bij nr. 2.5) stelt Trends2Com dienovereenkomstig dat zij er in het kader van dit kort geding van uit wil gaan dat zij en Playgo Ltd. ieder voor 50% deelgenoot zijn in de gemeenschappelijke eigendom van de Gemeenschapsmerken. Ook voor het hof is dat derhalve uitgangspunt.
    
    7.	Uit de toelichting op grief I blijkt dat evenmin een grief is gericht tegen het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, in r.o. 5.5 van het bestreden vonnis, dat in het midden kan blijven of de gemeenschappelijkheid van de eigendom meebrengt dat de toestemming van de andere deelgenoot vereist is voor het doen van een op de APV gebaseerd verzoek, omdat deze gemeenschappelijkheid in ieder geval meebrengt dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden gedaan ten behoeve van de gemeenschap, dat wil zeggen ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen van Playgo Ltd. en Trends2Com. De grief richt zich blijkens de toelichting slechts tegen het oordeel dat het optreden van de douane ingaat tegen de belangen van Playgo Ltd. en niet als een maatregel in het gemeenschappelijk belang kan worden aangemerkt. Ook het hof heeft derhalve tot uitgangspunt te nemen dat de gemeenschappelijkheid van de eigendom van de merken meebrengt dat op de APV gebaseerde verzoeken alleen kunnen worden gedaan ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen van Playgo Ltd. en Trends2Com. Ten overvloede overweegt het hof dat naar zijn voorlopig oordeel de omstandigheid dat slechts Trends2Com als houder van de merken in de registers is vermeld zich daartegen niet verzet. In de artikelen 17 (6) en 23 GMV is bepaald dat de verkrijger zich, zolang de overgang van het Gemeenschapsmerk niet in het register is ingeschreven, niet op de uit de inschrijving van het merk voortvloeiende rechten mag beroepen, respectievelijk dat die overgang tot genoemd moment niet tegen derden kan worden ingeroepen. In dit geding doet Playgo Ltd. echter geen beroep op rechten die aan de houder van een Gemeenschapsmerk toekomen, noch roept zij haar rechten in tegenover een derde. Wel doet zij jegens Trends2Com een beroep op haar mede-eigendom, hetgeen haar vrijstond. Voor zover Trends2Com met haar beroep, ten pleidooie voor het hof, op haar bevoegdheden als (enig als zodanig geregistreerd) merkhouder (om zonder medewerking van Playgo op te treden) heeft beoogd alsnog bezwaar te maken tegen voornoemd oordeel van de voorzieningenrechter, is dat te laat, nu grieven immers, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de geïntimeerde, waarvan in dit geval geen sprake is, niet later dan bij memorie van grieven dienen te worden aangevoerd. 
    
    8.	De voorzieningenrechter heeft in r.o. 5.6 van het vonnis waarvan beroep overwogen dat de douanemaatregel door Trends2Com is getroffen om Playgo Ltd. te dwingen zelf in Europa te verhandelen om zodoende vermogensbestanddelen te creëren waarop Trends2Com zich ter voldoening van haar in België tegen Playgo Ltd. ingestelde vordering kan verhalen en geoordeeld dat dit geen gemeenschappelijk belang is, zodat sprake is van misbruik van recht. In haar eerste grief betoogt Trends2Com dat de douanemaatregel wél een gemeenschappelijk doel diende, namelijk het voorkomen van (verdere) merkinbreuk door Playgo Toys en Tai Way. Trends2Com wijst er in dat verband op dat zij geen toestemming heeft gegeven voor de licentieverlening, zodat deze ten onrechte verkregen is door Playgo Toys en Tai Way. Trends2Com wijst er voorts op dat Playgo zelf stelt dat de Playgo-vennootschappen niet met elkaar zijn verbonden. Trends2Com stelt in dat verband dat Playgo Toys is opgericht om (reëel) verhaal van de vordering van Trends2Com op Playgo Ltd. onmogelijk te maken. Wanneer de Playgo-vennootschappen voor verhaal van de vorderingen niet als één geheel mogen worden beschouwd, mogen zij dat ook niet ten aanzien van de te verwachten omzet en winst en moeten Playgo Toys en Tai Way, zo begrijpt het hof, ook als willekeurige derden – inbreukmakers – worden aangemerkt wat betreft het gebruik van de onderhavige merken, zodat het optreden tegen hen de belangen van Playgo Ltd. niet kan schaden, aldus Trends2Com.
    
    9.	In eerste aanleg heeft Trends2Com gesteld dat wanneer de vorderingen worden toegewezen, Trends2Com met de lege huls Playgo Ltd. blijft zitten en dat incasso van haar vorderingen illusoir wordt (pleitnota blz. 4). In haar appeldagvaarding stelt zij in de toelichting op haar tweede grief (onder 3.9) dat (wanneer het Playgo Ltd. wordt toegestaan om zonder instemming van Trends2Com licenties op de Gemeenschapsmerken aan derden te verlenen) het Trends2Com dient te zijn toegestaan ervoor te zorgen dat er in Europa vermogensbestanddelen van Playgo Ltd. worden gecreëerd, c.q. een fonds wordt gevormd waarop zij zich ten behoeve van de procedure in België kan verhalen. Ook in hoger beroep erkent Trends2Com derhalve dat de door haar getroffen douanemaatregel is ingegeven door haar belang om verhaalsmogelijkheden ten laste van Playgo Ltd. te creëren. Bij pleidooi in hoger beroep heeft de raadsman van Trends2Com aangegeven afstand te nemen van de in eerste aanleg namens Trends2Com gedane uitlatingen in die zin. Dat kan Trends2Com echter niet baten. Zij heeft immers geen grief gericht tegen de desbetreffende vaststelling van de voorzieningenrechter (in tegendeel, blijkens nr. 3.9 van haar appeldagvaarding). Voor zover Trends2Com bedoeld heeft dat bij pleidooi alsnog te doen slaagt zij daarin niet, nu Playgo niet uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd dat deze nieuwe grief alsnog in de rechtsstrijd wordt betrokken. Uitgangspunt is mitsdien dat de door Trends2Com getroffen douanemaatregel is ingegeven door haar belang om verhaalsmogelijkheden ten laste van Playgo Ltd. te creëren. Trends2Com betwist voorts (begrijpelijkerwijs) niet dat dat doel niet in het belang van Playgo Ltd. is. 
    
    10.	Dat sluit op zichzelf niet uit dat de douanemaatregel tevens ten doel kan hebben gehad op te treden tegen merkinbreuk. Ook daarvoor geldt echter – ingevolge het in hoger beroep niet bestreden oordeel van voorzieningenrechter – dat de maatregel de gemeenschappelijke belangen van Playgo en Trends2Com moet hebben gediend.  Trends2Com heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ook Playgo Ltd. belang had bij het (op deze wijze) optreden tegen de merkinbreuk. Vaststaat immers dat Playgo Ltd. zich op het standpunt stelt dat van merkinbreuk geen sprake is, nu zij Playgo Toys en Tai Way toestemming heeft verleend voor het gebruik van de Gemeenschapsmerken. Het hof acht het betoog van Playgo Ltd., dat zij, gelet op die toestemming, door Playgo Toys en Tai Way aansprakelijk kan worden gehouden voor een optreden tegen hen wegens merkinbreuk voorshands niet onaannemelijk. De door Trends2Com benadrukte (eigen stellingname van Playgo met betrekking tot de) onderlinge onafhankelijkheid van de in deze procedure optredende Playgo-vennootschappen ondersteunen de betreffende stelling van Playgo juist. 
    
    11.	Nu Trends2Com geen grief heeft gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat, indien de douanemaatregel niet tevens in het belang van Playgo Ltd. kan worden geacht, (ten opzichte van Playgo Ltd.) sprake is van misbruik van recht, faalt grief I in zoverre. De overige grondslagen die Playgo heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar vorderingen, respectievelijk als verweer tegen grief I (waaronder de stelling dat de douanemaatregel reeds onrechtmatig was omdat Trends2Com de door haar, ter voldoening aan artikel 13 APV aangespannen, bodemprocedure niet heeft aangebracht) behoeven geen behandeling.
    
    12.	Trends2Com voert nog aan dat de voorzieningenrechter had moeten ingaan op de door haar voorgestelde oplossing, te weten: het door Playgo storten van de verkoopopbrengsten op een gezamenlijke rekening van de raadslieden van partijen, dan wel opheffing van het beslag tegen het stellen van voldoende zekerheid. Kennelijk gaat het hier om een schikkingsvoorstel, dat door Playgo niet is geaccepteerd. De voorzieningenrechter was niet gehouden daaraan overwegingen te wijden. Grief I faalt derhalve ook in zoverre. 
    
    Grief II; reconventie 
    
    13.	De vorderingen in reconventie strekken tot afgifte van zaken waarvan Trends2Com stelt eigenaar te zijn (sub a) en tot het staken van inbreuk op de Gemeenschapsmerken (sub b). De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Trends2Com afgewezen op de grond dat deze niet zijn toegelicht en dat uit de stellingen in conventie niet volgt dat de vorderingen kunnen worden toegewezen. Daartegen richt zich de tweede grief van Trends2Com. Zij voert aan dat het reconventionele deel van de pleitnota wel is voorgedragen. Ten aanzien van de vordering onder b (merkinbreuk) voert zij voorts aan dat toewijzing daarvan volgt uit de beslissing in conventie: wanneer wordt uitgegaan van gemeenschappelijke eigendom op de Gemeenschapsmerken had de licentie niet verleend mogen worden en is dus sprake van inbreuk.
    
    14.	Over het op de reconventionele vorderingen toepasselijk recht hebben partijen noch de rechtbank zich uitgesproken. Wat betreft de vordering onder a. geldt dat het toepasselijk recht niet behoeft te worden vastgesteld, nu ook het hof van oordeel is dat de vordering (tot afgifte van “alle mallen, lab tests, designs en al hetgeen daartoe nader behoort”) – daar gelaten of (nu nog) spoedeisend belang bestaat bij de gevraagde voorziening –  onvoldoende onderbouwd en te onbepaald is om voor toewijzing in aanmerking te komen. Noch in eerste aanleg, noch in haar appeldagvaarding heeft Trends2Com gespecificeerd om welke goederen het gaat, waar deze zich bevinden en op grond waarvan zij daarvan de eigendom heeft. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Trends2Com nog wel gesteld dat de goederen zich in een speciale ruimte te Hong Kong bevinden, waarover zij de beschikking had, maar dat is tardief en bovendien evenzeer onvoldoende gespecificeerd.  
    
    15.	De vordering onder b. is gericht tegen Playgo Toys en Tai Way. Trends2Com stelt dat, wanneer wordt uitgegaan van een gemeenschap ten aanzien van de Gemeenschapsmerken en beide deelgenoten zich de gemeenschappelijke belangen (en daarmee de belangen van de andere deelgenoot) moeten aantrekken, er geen andere conclusie mogelijk is dan dat de ene deelgenoot niet zonder medeweten en instemming van de andere deelgenoot aan een derde licenties mag verstrekken en dat Playgo Ltd., door dit wel te doen, de belangen van de gemeenschap (ten aanzien van de merken) en van Trends2Com heeft geschaad. 
    
    16.	Ook deze vordering moet reeds bij gebrek aan voldoende onderbouwing worden afgewezen. Trends2Com volstaat met de stelling dat de ene deelgenoot niet zonder medeweten en instemming van de andere deelgenoot aan een derde licenties mag verstrekken. Trends2Com stelt niet meer dan dat Playgo Ltd. daardoor de belangen van de gemeenschap en van Trends2Com heeft geschaad. Over de rechtsgevolgen hiervan voor Playgo Toys  en Tai Way stelt zij evenwel niets. Zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat aan hen geen beroep toekomt op de door Playgo Ltd. gegeven toestemming. Een en ander klemt temeer nu de geldigheid van de gegeven toestemming, naar partijen tijdens het pleidooi in hoger beroep hebben gesteld, naar het recht van Hong Kong dient te worden beoordeeld. Het gaat, zeker in het kader van dit kort geding, te ver om Trends2Com gelegenheid te geven haar stellingen in dit opzicht alsnog te onderbouwen.
    
    17.	Ook grief II faalt derhalve. 
    
    Slot
    
    
      18.	Het voorgaande brengt mee dat het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd.
      Trends2Com zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Playgo vordert een vergoeding met toepassing van artikel 1019h Rv. Zij heeft deze vordering tijdig gespecificeerd op een bedrag van € 6.547,31. Trends2Com heeft daartegen geen verweer gevoerd, noch wat betreft de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. (zij heeft zelf ook vergoeding van volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. gevorderd), noch wat betreft de hoogte ervan. Het is de vraag of titel 15 van boek 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing is op de vorderingen in conventie en de vordering in reconventie onder a). De grondslag van de vorderingen in conventie is immers onrechtmatige daad (doch de gevraagde voorzieningen betreffen anderzijds wel merkinbreuk) en de vordering in reconventie onder a) heeft niets met de handhaving van intellectuele eigendom te maken. Nu Playgo slechts een bedrag van € 6.547,31 vordert, terwijl het totaalbedrag van de overgelegde facturen (die op één post na zien op de periode na het vonnis van de rechtbank) en het begrote bedrag voor nog te maken kosten uitkomt op 
      € 12.154,31, heeft zij kennelijk zelf een beperking aangebracht. Het hof zal het gevorderde bedrag dan ook toewijzen.
    
    
    Het hof zal de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren, nu dat door Playgo niet is gevorderd.
     
    
    Beslissing
    
    Het hof
    
    bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
    
    veroordeelt Trends2Com in de kosten van geding in hoger beroep, aan de zijde van Playgo begroot op € 6.547,31.
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M. de Cock Buning, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 april 2011 in aanwezigheid van de griffier.