ECLI:NL:GHARN:2005:AS9895, Gerechtshof Arnhem, 08-03-2005, 2003/1139
Gerechtshof Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2005-03-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Verwarringsgevaar merken Airpress en Airpro wordt niet aanwezig geacht.

8 maart 2005
      eerste civiele kamer
      rolnummer 2003/1139
    
    
    
    
    	G E R E C H T S H O F   T E   A R N H E M 
    
    	Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      VRB Friesland B.V.,
      gevestigd te Leeuwarden,
      appellante in het principaal appèl,
      geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appèl,
      procureur: mr. J.C.N.B. Kaal,
    
    
    tegen:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Allfitt Benelux B.V.,
      gevestigd te Twello, gemeente Voorst,
      geïntimeerde in het principaal appèl,
      appellante in het voorwaardelijk incidenteel appèl,
      procureur: mr. J.M. Bosnak.
    
     
    1	Het geding in eerste aanleg
    
    	Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het vonnis van 6 augustus 2003 dat de rechtbank Zwolle tussen principaal appellante (hierna ook te noemen: VRB) als eiseres en principaal geïntimeerde (hierna ook te noemen: Allfitt) als gedaagde heeft gewezen. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2	Het geding in hoger beroep
    
    2.1	VRB heeft bij exploot van 21 oktober 2003 hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis met dagvaarding van Allfitt voor dit hof.
    
    
      2.2	Bij memorie van grieven heeft VRB zes grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof dit vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad:
      1)	nietig zal verklaren het depot van het teken AIRPRO van 25 januari 2001 dat onder nummer 678092 voor alle waren [in de klassen 7, 8 en 17; toevoeging hof] is ingeschreven in het Benelux Merkenregister en ambtshalve de doorhaling van dit teken in het Benelux Merkenregister  zal bevelen;
      2)	Allfitt met onmiddellijke ingang zal verbieden elk gebruik van het teken AIRPRO, dan wel van ieder ander met het merk AIRPRESS van VRB overeenstemmend teken voor de waren en diensten waarvoor het merk van VRB is ingeschreven dan wel daaraan soortgelijke waren en diensten;
      3)	Allfitt zal bevelen binnen één week na betekening van het in deze te wijzen arrest aan de advocaat van VRB, onder overlegging van goed leesbare kopieën van facturen, orders en / of andere bewijsstukken, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:
      (a) de aantallen inbreukmakende producten die zij aan derden heeft verkocht en / of geleverd en de in- en verkoopprijzen daarvan;
      (b) de door de verkoop van de inbreukmakende producten genoten winst en de berekening hiervan;
      (c) de totaal aantallen van de inbreukmakende producten die nog voorradig zijn;
      (d) de namen en adressen van de afnemers van de inbreukmakende producten in binnen- en buitenland;
      4)	Allfitt zal veroordelen aan VRB een dwangsom te betalen van € 5.000,= per dag of gedeelte van een dag waarmee zij in gebreke blijft volledig aan één of meer van de bevelen onder 3) dan wel het verbod onder 2) te voldoen dan wel ter keuzen van VRB van € 500,= voor iedere overtreding van het verbod onder 2) dan wel het bevel onder 3);
      5)	Allfitt zal veroordelen tot vergoeding van de door VRB geleden schade dan wel tot afdracht aan VRB van de door de inbreuk genoten winst, waarbij het te betalen bedrag door het hof zal worden vastgesteld aan de hand van de door Allfitt conform het bevel onder 3) verstrekte gegevens en nadat VRB haar keuze zal hebben meegedeeld tussen schadevergoeding dan wel winstafdracht, waarbij het vastgestelde bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;
      6)	Allfitt zal veroordelen in de kosten van beide instanties.
    
    
    
      2.3	Allfitt heeft bij memorie van antwoord in het principaal appèl tevens memorie van grieven in het voorwaardelijk incidenteel appèl, verweer gevoerd en -onder aanvoering van één grief- voorwaardelijk incidenteel appèl ingesteld tegen het vonnis van 6 augustus 2003. Allfitt heeft daarbij geconcludeerd dat het hof:
      I)	bij arrest het bestreden vonnis, al dan niet met verbetering van gronden, bekrachtigt;
      II)	bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, VRB veroordeelt in de kosten van het geding in hoger beroep.
    
    
    2.4	In het voorwaardelijk incidenteel appèl heeft VRB bij memorie van antwoord verweer gevoerd, met conclusie het beroep van Allfitt af te wijzen. VRB heeft tevens een akte houdende bezwaar genomen.
    
    2.5	Ter terechtzitting van het hof van 3 februari 2005 hebben partijen de zaak doen bepleiten, waarbij namens VRB het woord is gevoerd door mr. L.L.M. Heslenfeld, advocaat te Amsterdam, en namens Allfit door mr. J.U. van der Werff, advocaat te Zutphen, overeenkomstig door hen overgelegde pleitnota's. Aan Allfitt is akte verleend van het in geding brengen van een nieuwe productie.
    
    2.6	Vervolgens zijn de procesdossiers overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    
    3	De vaststaande feiten
    
    	Tegen de overwegingen van de rechtbank in het bestreden vonnis onder 1.1 tot en met 1.5 inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan.
    
    
    4	De beoordeling van het geschil in hoger beroep
    
    	in het principaal appèl
    
    
      4.1	De eerste grief houdt terecht in dat voor de beoordeling van de eerste vordering van VRB, namelijk tot nietigverklaring van het merk AIRPRO van Allfitt en tot doorhaling van de inschrijving van dit merk in het Benelux Merkenregister, moet worden uitgegaan van het merk zoals het is gedeponeerd, dus AIRPRO zonder verbindingsstreepje tussen AIR en PRO. Voor de beoordeling van de tweede vordering van VRB, te weten het verbod op het gebruik van het merk AIRPRO, moet worden uitgegaan van het merk zoals het door Allfitt wordt gebruikt, dus AIR~PRO, mèt een verbindingsstreepje. De rechtbank heeft dit onderscheid niet gemaakt. Voorts heeft de rechtbank ten onrechte een onderscheidend belang toegekend aan het verbindingsstreepje. Partijen zelf zijn het erover eens dat het verbindingsstreepje voor de beoordeling van de zaak niets uitmaakt (zie de desbetreffende verklaring van Allfitt in haar conclusie van dupliek onder 1 en de overeenkomstige verklaring van VRB in de memorie van grieven onder 11). Verder is duidelijk dat voor de vraag of sprake is van auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen enerzijds het merk AIRPRESS van VRB en anderzijds het merk AIRPRO van Allfitt het verbindingsstreepje niet van belang is.
      	Het feit dat de eerste grief gegrond is, leidt, gelet op hetgeen hierna is overwogen, echter niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.
    
    
    4.2	De overige grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij houden -kort gezegd- in dat de rechtbank ten onrechte de vraag of tussen de merken AIRPRESS en AIRPRO bij het publiek verwarring kan ontstaan, ontkennend heeft beantwoord alsmede dat de rechtbank ten onrechte niet is ingegaan op de andere grondslag van de vorderingen van VRB, te weten dat Allfitt door het gebruik van haar merk AIRPRO ongerechtvaardigd voordeel wil trekken van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk AIRPRESS van VRB.	
    
    4.3	Het hof stelt, onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1999, NJ 2000/375, het volgende voorop. Er is sprake is van verwarringsgevaar wanneer het publiek, kan menen dat de onder de betrokken merken aangeboden waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren waarop zij betrekking hebben. Zo kan een mindere mate van overeenstemming tussen de merken gecompenseerd worden door een hogere mate van soortgelijkheid van de betrokken waren. Hierbij speelt ook een rol de bekendheid van het oudere merk op de markt. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen, moet de rechter globaal beoordelen in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen. Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Hierbij speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Daarbij dient ermee rekening te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, moet de rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan bepalen alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht.
    
    4.4	Toegespitst op de onderhavige zaak kan worden vastgesteld dat tussen de merken AIRPRESS en AIRPRO in zoverre overeenstemming is dat de eerste vijf letters gelijk zijn. Onderscheidend zijn de bestanddelen PRESS en PRO. Naar het oordeel van het hof zijn deze bestanddelen ook dominerend, omdat het voorvoegsel AIR, zoals blijkt uit de door Allfitt bij conclusie van dupliek overgelegde productie 16, in zeer veel merken voorkomt. Daarbij komt dat dit voorvoegsel, gelet op de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, te weten met  name persluchtapparaten en persluchtgereedschappen en toebehoren daarvan, beschrijvend is en daardoor weinig onderscheidend. Een en ander brengt mee dat de totaalindruk die door de betrokken merken wordt ingeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, tot een geringe mate van overeenstemming leidt. Dit geldt zowel visueel, mede vanwege het duidelijk zichtbare lengteverschil tussen de woorden AIRPRESS en AIRPRO en het opvallende verschil tussen de laatste lettergreep van de woorden, alsook auditief vanwege de verschillende klank tussen de dominerende bestanddelen PRESS en PRO die ook leidt tot een verschillend klankbeeld van het totale woord. Het hof verwerpt de stelling van VRB dat juist het begin van het merk duidelijk zou worden uitgesproken en het einde van het merk niet. Bij de woorden AIRPRESS en AIRPRO ligt het accent eerder op de laatste lettergreep. Begripsmatig is er in elk geval geen overeenstemming. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde consument van de betrokken waren, te weten (perslucht)gereedschappen en onderdelen daarvan, voorzover deze consument bestaat uit professionele detailhandelaren en professionele eindgebruikers zich bewust zijn van wat hij koopt. Wellicht geldt dat in mindere mate voor de particuliere eindgebruikers (doe het zelvers), maar VRB heeft de stelling van Allfitt dat Allfitt alleen levert aan de professionele markt niet of onvoldoende betwist, zodat niet aannemelijk is dat veel doe het zelvers afnemers zijn van AIRPRO-producten.  
    
    
      4.5	Ondanks een geringe  mate van overeenstemming tussen de merken kan toch sprake zijn van verwarringsgevaar, wanneer de betrokken waren in hoge mate soortgelijk zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft. 
      	Allfitt heeft niet betwist dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn, maar wel heeft zij onbestreden aangevoerd dat zij uitsluitend aan de professionele markt levert. Zoals reeds is overwogen, zal bij de gemiddelde consument in die markt niet snel sprake zijn van verwarring tussen de desbetreffende merken. Bovendien heeft Allfitt onderbouwd (productie 17) en onbestreden aangevoerd dat slechts 2,6% van haar totale omzet over 2001 via dezelfde distributiekanalen als die van VRB is behaald. Onder deze omstandigheden dient naar het oordeel van het hof ter bepaling van het verwarringsgevaar minder gewicht te worden toegekend aan het feit dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn. 
      	Anders dan de rechtbank zonder enige motivering heeft geoordeeld, is het hof van oordeel dat het merk AIRPRESS geen grote onderscheidingskracht heeft. De woordcombinatie AIRPRESS is een “vertaling” van het woord luchtdruk en daarom beschrijvend voor de persluchtapparaten en persluchtgereedschappen en toebehoren waarvoor het wordt gebruikt. Los daarvan bevat het merk AIRPRESS geen eigenschappen die het van huis uit een bijzondere onderscheidingskracht geven. Ten aanzien van het marktaandeel van het merk is niets bekend, behalve dat het merk sinds 1968 wordt gebruikt, tegenwoordig zelfs voor vele duizenden producten, alsmede dat VRB haar catalogus met producten de laatste jaren in een oplage van 5000 stuks verspreidt, terwijl een deel van die catalogi thans ook op CD-Rom wordt uitgegeven, waarvan 1100  stuks in omloop zijn. In zoverre is sprake van een langdurig en in toenemende mate intensief gebruik, maar VRB heeft geen gegevens verstrekt over de hoogte van de reclamekosten voor het merk en evenmin over de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek, dat de AIRPRESS producten op basis van het merk als afkomstig van VRB identificeert. Wel heeft VRB vier verklaringen overgelegd die volgens haar de bekendheid van het merk AIRPRESS bij de beroepsgroep aantonen, te weten 1) de verklaring van [...] van de RAI Vereniging in Amsterdam die bevestigt dat VRB het bekende merk AIRPRESS al meer dan twintig jaar gebruikt (productie 7 bij conclusie van repliek), 2) twee verklaringen van [...], voorzitter van de Vereniging van Handelaren in Landbouwwerktuigen en Tractoren, die in de ene verklaring stelt dat hij ervan overtuigd is dat het merk AIRPESS een reputatie geniet bij een belangrijk deel van het publiek in de landbouw-, metaal- en schoonmaakbranche in Nederland en andere landen, waaronder België, en in de andere verklaring stelt dat hij bij het zien van het merk AIRPRESS onmiddellijk een verband legt met de producten van VRB (producties 17 en 18 bij de akte van 22 januari 2003), 3) de verklaring van [...], account-manager van de Nederlandse Metaalunie, die bevestigt dat hij bekend is met het merk AIRPRESS en dat hij bij het zien van dit merk onmiddellijk een verband legt met de persluchtapparaten en persluchtgereedschappen van VRB. Het hof hecht geen doorslaggevend belang aan deze verklaringen, deels voorzover ze slechts het persoonlijk oordeel van de betrokkene weergeven, deels omdat hieruit nog niet blijkt dat sprake is van bekendheid en toegenomen onderscheidend vermogen bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder het merk AIRPRESS aangeboden producten bestemd zijn. Met name is ten aanzien van de stelling van VRB dat tot haar afnemers ook particuliere eindgebruikers behoren, niet aangetoond dat bij dit deel van het in aanmerking komende publiek het merk AIRPRESS bekend is en een grote onderscheidingskracht heeft. 
    
    
    4.6	Gelet op voormelde omstandigheden komt het hof bij een globale beoordeling tot de conclusie dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken AIRPRESS en AIRPRO. 
    
    4.7	Vervolgens komt de niet door de rechtbank behandelde vraag aan de orde of VRB zich met succes kan beroepen op de stelling dat Allfitt door het gebruik van haar merk AIRPRO ongerechtvaardigd voordeel wil trekken van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk AIRPRESS van VRB. Een dergelijk beroep komt VRB slechts toe, indien haar merk AIRPRESS een bekend merk is. Dat hiervan sprake zou zijn, is, zoals volgt uit hetgeen onder 4.5 is overwogen, onvoldoende aangetoond. Het hof ziet geen aanleiding om VRB tot bewijslevering toe te laten, omdat in hoger beroep geen daartoe strekkend bewijsaanbod is gedaan. Het bewijsaanbod dat namens VRB is gedaan tijdens het pleidooi in hoger beroep was beperkt tot het doen uitvoeren van een marktonderzoek voor het geval het hof zou oordelen dat een marktonderzoek vereist was om bekendheid te kunnen aannemen. Naar het oordeel van het hof is een marktonderzoek daartoe op zichzelf niet vereist.
    
    4.8	Uit het voorgaande volgt dat het principaal appèl ongegrond is en dat de vorderingen van VRB niet kunnen worden toegewezen. Het bestreden vonnis dient te worden bekrachtigd. VRB zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.
    
    4.9	Nu het principaal appèl ongegrond is, is de voorwaarde waaronder het incidenteel appèl is ingesteld, niet vervuld, zodat het incidenteel appèl niet aan de orde komt.
    
    
    5	De beslissing
    
    	Het hof, rechtdoende in hoger beroep: 
    
    	bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Zwolle van 6 augustus 2003;
    
    	veroordeelt VRB in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Allfitt begroot op € 245,= aan verschotten en op € 2.682,= voor salaris;
    
    	verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Smeeïng-Van Hees en Drijber, en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 8 maart 2005.