ECLI:NL:RBMID:2005:AZ5367, Rechtbank Middelburg, 27-04-2005, 42374 HA ZA 04-130
Rechtbank Middelburg — Uitspraak 
Datum: 2005-04-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: ''(...)
        Axara stelt dat het merk XARAH in visueel en auditief opzicht overeenstemt met haar merk AXARA, terwijl het voor identieke waren is ingeschreven. Nu de inschrijving van XARAH in rangorde na die van AXARA komt, kan Axara zowel de nietigheid van de inschrijving van XARAH inroepen als het gebruik ervan waardoor verwarringsgevaar ontstaat verbieden, aldus Axara.
        (...)''

RECHTBANK MIDDELBURG
      Sector civiel recht
    
    
    Vonnis van 27 april 2005 in de zaak van:
    
    Rolno. 130/04
    
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht
      Axara S.A.,
      gevestigd te Parijs (Frankrijk),
      eiseres,
      procureur: mr.K.P.T.G. Flos,
    
    
    tegen:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Verton’s Schoenen B.V.,
      gevestigd te Zierikzee,
      gedaagde,
      procureur: mr. B. van Leeuwen.
    
    
    1. Het verloop van het proces
    
    
      1.1 De volgende processtukken zijn gewisseld:
      - dagvaarding met zeven producties;
      - conclusie van antwoord met twee producties;
      - conclusie van repliek met twee producties;
      - conclusie van dupliek met zes producties;
      - akte uitlating producties.
    
    
    1.2 Op verzoek van gedaagde heeft vervolgens op 11 maart 2005 pleidooi plaatsgevonden. Eiseres heeft vooraf doen weten geen behoefte te hebben aan een pleidooi en is ter zitting niet verschenen. De raadsman van gedaagde, mr. H.L. Bakker, heeft aan de hand van een pleitnota gepleit.
    
    1.3 Eiseres wordt verder aangeduid als: Axara en gedaagde als: Verton.
    
    2. De feiten
    
    2.1 Axara is houdster van een internationale merkregistratie d.d. 22 december 1993 van het merk AXARA. Deze inschrijving geldt voor de Benelux en betreft onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels (klasse 25).
    
    2.2 Verton heeft op 3 juni 2003 bij het Benelux Merkenbureau een merk gedeponeerd dat onder nummer 733813 is ingeschreven voor onder meer schoeisel en accessoires voor schoenen (klasse 25). Deze inschrijving betreft een staande rechthoek waarin aan de onderzijde in grote letters het teken XARAH is opgenomen, terwijl dit teken daarboven tweemaal kruiselings (met de ‘R’ gemeenschappelijk) in kleinere letters is opgenomen met in de vier daardoor gevormde hoeken steeds een hartvormige versiering, een en ander uitgevoerd in verschillende tinten roze, rood en oranje. 
    
    2.3 Begin 2004 heeft de raadsman van Axara Verton verzocht het gebruik van het merk XARAH te staken en de inschrijving ervan door te halen. Verton heeft hier geen gevolg aan gegeven.
    
    3. Het geschil
    
    3.1 Axara stelt dat het merk XARAH in visueel en auditief opzicht overeenstemt met haar merk AXARA, terwijl het voor identieke waren is ingeschreven. Nu de inschrijving van XARAH in rangorde na die van AXARA komt, kan Axara zowel de nietigheid van de inschrijving van XARAH inroepen als het gebruik ervan waardoor verwarringsgevaar ontstaat verbieden, aldus Axara. 
    
    3.2 Axara vordert op grond hiervan, kort samengevat, een verbod op het gebruik van het teken XARAH en nietigverklaring van de inschrijving ervan, met een aantal nevenvorderingen.
    
    3.3 Verton stelt hier primair tegenover dat Axara haar merk in de periode 1993 tot 1998 in de Benelux voor schoenen niet normaal heeft gebruikt, zodat het merk AXARA in de Benelux voor schoenen is vervallen.
    
    3.4 Subsidiair stelt Verton zich op het standpunt dat AXARA en XARAH niet overeenstemmen en dat de merken niet voor dezelfde waren worden gebruikt, aangezien Axara haar merk voor modieuze kleding gebruikt en Verton haar merk voor schoenen. De afzetkanalen voor deze producten zijn verschillend, aldus Verton. Daar komt volgens haar nog bij dat Axara zich vooral op jonge vrouwen richt en Verton op vrouwen van boven de 35.
    
    3.5 Axara wijst erop dat ook indien er in de periode 1993 tot 1998 sprake is geweest van verval van haar merkrecht voor schoenen in de Benelux, dit verval is geheeld (‘Heilung’ als bedoeld in artikel 14,C lid 1 tweede volzin BMW) door het gebruik van het merk AXARA dat vanaf 2000 in de Benelux voor schoenen is gemaakt. 
    
    3.6 Verton betwist dat er sprake is van een zodanig gebruik van het merk AXARA voor schoenen dat het merkrecht daardoor is geheeld. 
    
    4. De beoordeling
    
    4.1 De rechtbank stelt op de voet van artikel 37 BMW allereerst ambtshalve vast dat zij bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen nu de gedaagde in Zierikzee gevestigd is.
    
    4.2 Allereerst dient aan de orde te komen het primaire verweer van Verton dat het merkrecht op AXARA voor schoenen in de Benelux is vervallen door niet-gebruik in de periode 1993 tot 1998, terwijl van ‘Heilung’ geen sprake is. Dit verweer gaat niet op aangezien ook indien er sprake is van verval van het merkrecht op AXARA door niet-gebruik in de periode 1993 tot 1998, hetgeen Axara overigens betwist, dit verval door het latere gebruik is geheeld. Dat het merk AXARA vanaf 2000 in de Benelux voor schoenen is gebruikt, is door Verton niet voldoende gemotiveerd betwist; door Verton is wel betwist dat hierbij sprake was normaal gebruik zoals vereist voor ‘Heilung’.
    
    4.3 Met betrekking tot de betekenis van de term ‘normaal gebruik’ dient als uitgangspunt te gelden dat van een merk normaal gebruik gemaakt wordt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij die beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJ EG 11 maart 2003, BIE 2003/90).
    
    4.4 Axara heeft bij conclusie van repliek een groot aantal facturen uit de periode 2000 tot 2003 overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat in de Benelux in die periode normaal gebruik is gemaakt van het merk AXARA. 
    
    4.5 Volgens Verton blijkt uit de facturen niet dat voor de desbetreffende schoenen daadwerkelijk het merk AXARA is gebruikt, maar aan dit verweer gaat de rechtbank als niet voldoende gemotiveerd voorbij nu de facturen alleen de aanduiding Axara vermelden en deze geen enkele aanwijzing bevatten dat het bij de schoenen die daarop voorkomen gaat om merkloze schoenen dan wel schoenen die van een ander merk dan AXARA zijn voorzien. 
    
    4.6 Verton stelt zich verder op het standpunt dat met de overgelegde facturen onvoldoende is aangetoond dat in de desbetreffende periode sprake is van ‘normaal gebruik’. In dit verband heeft Verton gewezen op een aantal gegevens betreffende de schoenendetailhandel in Nederland (prod. 3 cvd). Ook dit verweer gaat niet op aangezien hetgeen Verton hierover naar voren heeft gebracht niet zonder meer leidt tot de conclusie dat in dit geval geen sprake is van een reële commerciële exploitatie terwijl er evenmin uit kan worden afgeleid dat daaraan in de schoenendetailhandel bepaalde eisen worden gesteld en zo ja welke eisen dat zijn. Het verweer van Verton acht de rechtbank te globaal van aard en in die zin onvoldoende gemotiveerd. 
    
    4.7 De facturen hebben betrekking op de levering van meer dan duizend paren schoenen in de bewuste periode en verspreid over die periode. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Axara hiermee voldoende aangetoond dat er sprake is van een normaal gebruik dat tot ‘Heilung’ kan leiden. Hetgeen door Verton naar voren is gebracht met betrekking tot de verschillende feiten en omstandigheden die bij de beoordeling van dit ‘normaal gebruik’ in aanmerking genomen dienen te worden, acht de rechtbank niet van een zodanig gewicht dat het beroep op ‘Heilung’ van het (eventueel) vervallen merkrecht van Axara verworpen dient te worden.
    
    4.8 Vervolgens dient het subsidiaire verweer van Verton aan de orde te komen. Voor zover dit verweer betrekking heeft op de soortgelijkheid van de waren, dient het te worden verworpen. De waren waarvoor met merk van Axara onder meer is ingeschreven, schoeisel, en de waren waarvoor Verton haar teken heeft gedeponeerd zijn in ieder geval dezelfde, zodat de vraag in hoeverre kleding en schoeisel soortgelijk zijn te achten geen bespreking behoeft.
    
    4.9 Voor zover het subsidiaire verweer van Verton betrekking heeft op de overeenstemming tussen AXARA en XARAH gaat dit evenmin op. Het gaat er bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van overeenstemming om of bij de gemiddelde consument (normaal geïnformeerd, oplettend en omzichtig) directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Aan de punten van overeenstemming zal meer gewicht toegekend moeten worden dan aan punten van verschil en het verwarringsgevaar zal globaal beoordeeld moeten worden, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval.Het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zullen hierbij een rol spelen.
    
    4.10 Naar het oordeel van de rechtbank is er tussen het merk AXARA zoals het is ingeschreven en het teken XARAH zoals het is gedeponeerd en kennelijk ook wordt gebruikt  auditieve overeenstemming. Bij een normale uitspraak van het merk ligt de nadruk op XARA en is de ‘A’ aan het begin voor die uitspraak van ondergeschikte betekenis; bij een normale uitspraak van het teken ligt eveneens de naruk op XARA en is de ‘H’ aan het einde voor de uitspraak van ondergeschikte betekenis. Daarnaast is er visuele overeenstemming nu in het teken het woord XARAH dat er drie keer in voorkomt waarvan één keer relatief groot geschreven, zonder meer als het dominante bestanddeel beschouwd dient te worden, waarbij hetgeen zich daaromheen bevindt een versiering van ondergeschikte betekenis geacht moet worden. Dit dominante bestanddeel heeft meer overeenkomsten dan verschillen met het merk AXARA, terwijl het globaal gezien een vergelijkbare indruk achterlaat.
    
    4.11 Voor zover Verton heeft betoogd dat er geen sprake is van een concreet verwarringsgevaar gaat de rechtbank hieraan voorbij nu voor het bestaan van het hiervoor genoemde directe of indirecte verwarringsgevaar geen vereiste is dat dit gevaar zich inmiddels in min of meer concrete vorm heeft verwezenlijkt.
    
    4.12 Een en ander leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Axara in beginsel voor toewijzing vatbaar zijn. Met betrekking tot enkele onderdelen hiervan heeft Verton bezwaren aangevoerd, die hierna aan de orde komen.
    
    4.13 Met betrekking tot het gevorderde gebruiksverbod (onderdeel I) heeft Verton opgemerkt dat dit geen termijn bevat. Bij conclusie van repliek (punt 45) heeft Axara laten weten geen bezwaar te hebben tegen een termijn van twee weken na betekening van het te wijzen vonnis. Verton bepleit in haar conclusie van dupliek (punt 29) een langere termijn. Daarvoor ziet de rechtbank evenwel geen aanleiding; hetgeen Verton in dit verband aanvoert biedt daarvoor in ieder geval geen grondslag.
    
    4.14 Met betrekking tot de gevorderde winstafdracht en rekening en verantwoording (onderdeel II)  en de gevorderde vernietiging van producten met het teken XARAH (onderdeel III) heeft Verton opgemerkt dat er geen sprake is van kwade trouw en dat Axara geen belang heeft bij toewijzing van deze onderdelen van haar vordering. Axara heeft dit verweer in haar conclusie van repliek (punt 46) bestreden; tegen de achtergrond hiervan acht de rechtbank de betwisting van Verton (cvd punt 31 en 32) onvoldoende gemotiveerd. Alleen wat de gevorderde termijn betreft ziet de rechtbank aanleiding deze op een maand te stellen.
    
    4.15 Met betrekking tot de gevorderde nietigverklaring (onderdeel VI) heeft Verton opgemerkt dat hiervoor geen reden is. Gezien hetgeen hiervoor is geoordeeld met betrekking tot de inbreuk die Verton met haar teken XARAH maakt op het merkrecht van Axara, acht de rechtbank dit verweer, dat overigens niet nader is onderbouwd, niet realistisch zodat het wordt verworpen.
    
    4.16 Ambtshalve overweegt de rechtbank dat de gevorderde dwangsommen in aanmerking komen voor matiging en maximering als in het dictum van dit vonnis nader aangegeven.
    
    5. De beslissing
    
    De rechtbank:
    
    
      I. verbiedt Verton met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van het teken XARAH, alsmede elk gebruik van een ander met het merk AXARA overeenstemmend teken;
      II. beveelt Verton om binnen een maand na betekening van dit vonnis een schriftelijke, door een register accountant gecontroleerde en geaccordeerde, volledige en juiste opgave te doen aan de advocaat van Axara van 
      a) alle nog in voorraad zijnde producten die het teken XARAH dragen;
      b) de namen en adressen van degenen aan wie Verton producten die het teken XARAH dragen heeft geleverd, met opgave van geleverde aantallen en de datum van aflevering alsmede van de in rekening gebrachte en ontvangen prijs;
      c) de met de verkoop van producten die het teken XARAH dragen door Verton genoten bruto winst;
      III. gebiedt Verton om binnen een maand na betekening van dit vonnis alle nog in voorraad gehouden producten, die het teken Xarah dragen, te vernietigen, onder gelijktijdige toezending van bewijzen van deze vernietiging aan de advocaat van Axara;
      IV. veroordeelt Verton aan Axara te betalen ten titel van dwangsom een bedrag van €.500,= voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Verton in gebreke blijft met de correcte nakoming van de veroordelingen onder I, II en III, met een maximum van in totaal € 25.000,=;
      V. veroordeelt Verton aan Axara de door haar ten gevolge van de inbreuk geleden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat, dan wel ter keuze van Axara na de door Verton afgelegde rekening en verantwoording aan Axara de door Verton terzake van de inbreuk genoten winst af te dragen, het door Verton te betalen bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, 8 maart 2004, tot die der algehele voldoening;
      VI. verklaart nietig het in het Benelux Merkenregister ingeschreven Benelux merk XARAH, inschrijvingsnummer 733813, en beveelt de doorhaling van de inschrijving van dit nietig verklaarde merkdepot;
      VII. veroordeelt Verton in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Axara begroot op € 70,40 aan dagvaardingskosten, op € 241,= aan griffierecht en op € 1.130,= aan salaris procureur.
    
    
    verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. B.A. Meulenbroek en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 27 april 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.