ECLI:NL:RBMID:2000:AA6335, Rechtbank Middelburg, 28-06-2000, 601/99
Rechtbank Middelburg — Uitspraak 
Datum: 2000-06-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

d.d. 28 juni 2000 
      De arrondissementsrechtbank te Middelburg, enkelvoudige kamer, overweegt en beslist als volgt inzake:
      Rolno. 601/99
    
    
    
      De maatschap naar burgerlijk recht
      Nauta Dutilh,
      gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam en mede kantoorhoudende te Rotterdam,
      eiseres,
      procureur: mr C.H. Brinkman:
      tegen:
      1.	de besloten vennootschap
      Lensen Advocaten,
      gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen,
      2.	[gedaagde],
      kantoorhoudende te Terneuzen,
      gedaagden,
      procureur: eerst mr M.J. Hoekstra,
      thans mr R.M.A. Lensen.
    
     
    
      1. Het verloop van het proces
      De volgende processtukken zijn gewisseld:
      beslissing uitsluiting repliek en dupliek; 
      met de dagvaarding overeenstemmende conclusie van eis; 
      conclusie van antwoord.
      Vervolgens hebben partijen hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota’s doen bepleiten, Nauta Dutilh door jhr.mr J.L.R.A. Huydecoper en [gedaagden] door mr R.M.A. Lensen.
      Beide partijen hebben een aantal producties in het geding gebracht.
      2. De feiten
      2.1. Nauta Dutilh is een groot internationaal opererend advocaten- en notarissenkantoor. Door Nauta van Haersolte, rechtsvoorgangster van Nauta Dutilh, is op 19 januari 1988 een beeldmerk bestaande uit de afbeelding van een stip gedeponeerd, dat onder nummer 441766 in het Benelux Merkenregister is ingeschreven voor de diensten ‘het geven van fiscale adviezen door advocaten en notarissen’ en ‘diensten van advocaten en notarissen’. De inschrijving is sedertdien vernieuwd. Het beeldmerk is steeds intensief gebruikt in allerlei schriftelijke stukken en publiciteitsmateriaal van uiteenlopende aard.
      2.2. [gedaagde] is een klein advocatenkantoor dat zich voornamelijk richt op Zeeuwsch-Vlaanderen. Sinds 1996 wordt op schriftelijke stukken en in publiciteitsmateriaal een logo gebruikt bestaande uit de woorden LENSEN en ADVOCATEN waartussen een rode stip die ongeveer even groot is als de O.
      2.3. Bij brief van 4 december 1998 heeft Nauta Dutilh [gedaagde] verzocht af te zien van het gebruik van de stip. In juli en augustus 1999 is hierover tussen partijen enige correspondentie gevoerd. [gedaagde] was, en is, niet bereid aan het verzoek van Nauta Dutilh te voldoen.
      3. Het geschil
      3.1. Nauta Dutilh stelt dat het gebruik van de stip door [gedaagde] een inbreuk vormt op haar merkrecht, aangezien het bij dit gebruik gaat om een identiek teken voor identieke of gelijksoortige diensten, terwijl er, indien het niet zou gaan om een identiek teken, gevaar voor verwarring is en afbreuk wordt gedaan aan en ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van Nauta Dutilh en het onderscheidend vermogen van haar beeldmerk. Nauta Dutilh verzet zich tegen dit gebruik op grond van artikel 13,A lid 1 sub a, b, c en d BMW terwijl zij het handelen van [gedaagde] jegens haar ook onzorgvuldig acht. Op grond hiervan vordert Nauta Dutilh dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] zal bevelen elk gebruik van haar beeldmerk en van daarmee overeenstemmende tekens voor diensten, identiek of soortgelijk aan die waarvoor het beeldmerk is gedeponeerd, te staken en gestaakt te houden, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.
      3.2. [gedaagde] stelt hier tegenover dat de door Nauta Dutilh als beeldmerk gedeponeerde stip ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het depot waar Nauta Dutilh zich op beroept nietig is. Ook heeft de stip volgens [gedaagde] niet door inburgering alsnog onderscheidend vermogen gekregen. Subsidiair betwist [gedaagde] dat er sprake is van merkinbreuk, aangezien zij geen beeldmerk gebruikt dat uitsluitend bestaat uit een solitaire stip, maar alleen een combinatie van de woorden ‘Lensen’ en ‘Advocaten’ met een stip. Ook hetgeen Nauta Dutilh overigens aan haar vordering ten grondslag legt wordt door [gedaagde] betwist. Meer subsidiair beroept [gedaagde] zich op rechtsverwerking doordat Nauta Dutilh het gebruik van haar logo geruime tijd heeft geduld. 
      4. De beoordeling
      4.1. Beide partijen hebben verwezen naar een arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 23 januari 1997 (Nauta Dutilh/Van Dort en Dito) en een vonnis van de rechtbank te Arnhem van 30 maart 2000 (Nauta Dutilh/Nysingh Dijkstra De Graaf) waarin eveneens het onderscheidend vermogen van het beeldmerk van Nauta Dutilh aan de orde was.
      In het arrest van 23 januari 1997 wordt onder meer het volgende overwogen:
      "4.8 Door dit consequente, intensieve en langdurige gebruik acht het hof voldoende aannemelijk geworden, dat de door Nauta Dutilh gedeponeerde stip, ondanks zijn eenvoud en elementaire vorm, bij het hier in aanmerking komende publiek bekendheid is gaan genieten als merk van het advocatenkantoor van Nauta Dutilh en aldus onderscheidend vermogen heeft verworven. Dat onderscheidend vermogen heeft deze stip, die zoals gezegd een naar zijn aard bescheiden teken is, evenwel naar het oordeel van het hof alleen verkregen voor zover deze specifiek en consequent wordt gebruikt als karakteristieke, herkenbare aanduiding van de door Nauta Dutilh verrichte diensten. Met name acht het hof deze ingeburgerde herkomstaanduidingsfunctie van de stip aanwezig bij het specifieke gebruik ervan, steeds in dezelfde grootte en op dezelfde plaats, op het briefpapier van Nauta Dutilh als hiervoor onder 4.3 omschreven. Dit geldt evenzeer voor het gebruik op vervolgvellen, waarop enkel de stip en niet de naam van Nauta Dutilh is afgedrukt.
      4.9 Tegen dergelijk gebruik van de stip door derden kan Nauta Dutilh zich dan ook op grond van het haar toekomende merkrecht verzetten. Voor overige gebruikstoepassingen, dus anders dan onder 4.8 weergegeven, heeft in beginsel te gelden dat de stip als zodanig onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen worden beschermd. Niet ieder gebruik van de stip kan door Nauta Dutilh worden gemonopoliseerd.
      4.10 […] Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de onder nummer 441766 gedeponeerde stip door voormeld stelselmatig gebruik, in het licht van de onderscheidende kracht ervan moet worden beoordeeld, zich heeft ontwikkeld tot een deugdelijk, zij het zwak onderscheidingsteken dat in verband met dat gebruik als merk ingeburgerd is geraakt. De beschermingsomvang van dit merk dient hieraan te worden gerelateerd."
      In het vonnis van 30 maart 2000 wordt onder meer het volgende overwogen:
      "4.5 Door dit consequente, intensieve en langdurige gebruik is de door Nauta gedeponeerde stip, ondanks zijn eenvoud en elementaire vorm, in de loop der jaren gaan fungeren als karakteristiek onderscheidingsteken en in zekere zin een eigen leven gaan leiden. De rechtbank acht het daarom voldoende aannemelijk dat de stip bij het hier in aanmerking komende publiek bekendheid is gaan genieten als merk van het kantoor van Nauta en aldus enig onderscheidend vermogen heeft verworven.
      4.6 Dat onderscheidend vermogen van de stip is echter beperkt tot die gevallen waarin door de combinatie met de naamsvermelding van Nauta duidelijk is dat de stip afkomstig is van Nauta. Dit is met name het geval bij het specifieke gebruik ervan, steeds in dezelfde grootte en op dezelfde plaats, op het briefpapier en procespapier van Nauta, zoals hiervoor omschreven. Het geldt evenzeer voor vervolgvellen, waarop alleen de stip en niet de naam van Nauta is afgedrukt, maar waarbij de combinatie met het voorblad steeds duidelijk op de herkomst van Nauta duidt. Ook in andere gevallen, waar Nauta de stip gebruikt in combinatie met haar naam, al dan niet op enige afstand ervan, kan daaraan enig onderscheidend vermogen worden toegekend. Voorzover Nauta anders dan hiervoor omschreven gebruik maakt van een geïsoleerde stip, heeft de stip naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen worden beschermd. Daarvoor is de stip als teken te eenvoudig, te elementair van vorm en als zodanig te algemeen in gebruik."
      4.2. Bij het pleidooi heeft Nauta Dutilh mede naar aanleiding van deze uitspraken benadrukt dat het door haar gedeponeerde beeldmerk vanaf de aanvang onderscheidend vermogen bezat. Volgens haar gaat het hier om een voor juridische en fiscale diensten van een kantoor als dat van Nauta Dutilh ongebruikelijk, verrassend, ongewoon en enigszins prikkelend onderscheidingsteken: juist daardoor wordt een op zich bescheiden teken als een stip opvallend en dus onderscheidend, terwijl het door intensief gebruik nog aan kracht heeft gewonnen. In het taalgebruik verwijst het naar de uitdrukkingen als ‘met stip’ en ‘to the point’. Nauta Dutilh kan zich niet vinden in de relativeringen in de twee geciteerde uitspraken, in die zin dat een verband wordt gelegd met het gebruik van haar naam of met de ‘karakteristieke’ plaats ervan.
      [gedaagde] heeft in dit verband naar voren gebracht dat het gebruik van een stip door een advocatenkantoor (ook) destijds niet zo bijzonder was en een aantal voorbeelden genoemd van kantoren die een of meer stippen gebruikten.
      4.3. De rechtbank kan zich niet vinden in het standpunt van Nauta Dutilh met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de door haar gedeponeerde stip. Het bijzondere, opvallende en daardoor onderscheidende van haar stip wordt door haar overdreven: het is en blijft gewoon een stip, die op zich zelf (ook) voor juridische en fiscale diensten nog geen onderscheidend vermogen bezit. Iets anders is, of door inburgering enig onderscheidend vermogen is verworven. Wat dat aangaat sluit de rechtbank zich aan bij de geciteerde uitspraken en verwerpt zij op de daarin vermelde gronden die zij overneemt het primaire verweer van [gedaagde].
      4.4. Voor wat betreft de consequenties hiervan sluit de rechtbank zich aan bij rechtsoverweging 4.10 van het arrest van 23 januari 1997: de beschermingsomvang dient gerelateerd te worden aan het feit dat het gaat om een zwak merk. In het onderhavige geval gaat het om de vraag of Nauta Dutilh zich op grond van dit merkrecht kan verzetten tegen het gebruik van een stip door [gedaagde]. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat niet is betwist dat [gedaagde] de stip uitsluitend gebruikt als onderdeel van haar logo met de woorden ‘Lensen’ en ‘Advocaten’. De rechtbank beschouwt in deze combinatie de stip, anders dan Nauta Dutilh betoogt, als louter decoratief element. Gezien enerzijds de beperkte beschermingsomvang waarop Nauta Dutilh aanspraak kan maken en anderzijds de wijze waarop [gedaagde] de stip gebruikt ziet de rechtbank daarin geen gebruik waartegen Nauta Dutilh zich op grond van haar merkrecht dan wel op enige andere door haar aangevoerde grond kan verzetten. Van aanhaken of verwatering als door Nauta Dutilh aangevoerd, is naar het oordeel van de rechtbank om dezelfde redenen evenmin sprake. Dit betekent dat het subsidiaire verweer van [gedaagde] opgaat en dat de vordering van Nauta Dutilh afgewezen dient te worden. Nauta Dutilh dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding.
      5. De beslissing
      De rechtbank:
      - wijst af de vordering van Nauta Dutilh;
      - veroordeelt Nauta Dutilh in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] begroot op ƒ 400,-- aan verschotten en op ƒ 2.580,--aan salaris procureur.
      Dit vonnis is gewezen door mr B.A. Meulenbroek en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 28 juni 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.