ECLI:NL:RBAMS:2011:BR0247, Rechtbank Amsterdam, 29-06-2011, 454764 / HA ZA 10-995
Rechtbank Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2011-06-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Nietige kleurmerken. Onrechtmatig handelen door verkoop merchandiseproducten.

vonnis
      RECHTBANK AMSTERDAM
    
    
    Sector civiel recht
    
    
    zaaknummer / rolnummer: 454764 / HA ZA 10-995
    
    Vonnis van 29 juni 2011
    
    in de zaak van
    
    
      de naamloze vennootschap
      AFC AJAX N.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      eiseres in conventie,
      verweerster in reconventie,
      advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam,
    
    
    tegen
    
    
      [A],
      wonende te --,
      gedaagde in conventie,
      eiser in reconventie,
      advocaat mr. J.J. van der Goen te Utrecht.
    
    
    
    Partijen zullen hierna Ajax en [A] genoemd worden.
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - de dagvaarding met 16 producties;
      - de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie met 10 producties;
      -	het tussenvonnis van 28 juli 2010 waarbij een comparitie van partijen (met pleitgelegenheid) is gelast;
      - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 29 november 2010 en de daarin genoemde akte houdende wijziging van (grondslag van) eis in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie met de producties 17, 18, 20, 21, 22 en 23, alsmede de akte houdende bezwaar tegen de wijziging van eis in conventie voor zover die akte een vermeerdering van eis betreft;
      - de voorafgaand aan de comparitie zijdens Ajax toegezonden productie 25.
    
      
    1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	Ajax is een Nederlandse profvoetbalclub uit Amsterdam. De club is opgericht op 18 maart 1890. Sinds de oprichting van de Eredivisie voetbal speelt Ajax in de hoogste divisie. Ajax kan naar het aantal gewonnen prijzen worden gezien als de meest succesvolle voetbalclub van Nederland.
    
    
    2.2.	Ajax is houdster van het volgende Beneluxmerk:
    
     
    
    
      Dit merk is ingeschreven onder nummer 0600269 en is voorzien van de vermelding CFE 26.4.2-7-9-24;19.1.12 – Wit, rood. De inschrijving is op 1 augustus 1997 gepubliceerd. Het merk is ingeschreven voor de volgende waren en dienstenklassen:
      Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's, kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés. 
      Kl 24 Weefsels en textielprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; handdoeken van textiel. 
      Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. 
      Kl 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; speelkaarten. 
      Kl 41 Opvoeding en ontspanning; opleidingen, cursussen, sportinstructie; produceren van films en video- en audio-opnames; verhuur van films en video- en audio-opnames; produceren en samenstellen van radio- en televisieprogramma's; publiceren en uitgeven van boeken; kranten en tijdschriften; organiseren van sportieve evenementen. 
    
    
    
    2.3.	Ajax is bovendien houdster van het volgende Beneluxmerk:
    
     
    
    
      Dit merk is ingeschreven onder nummer 0600270. Onder de hierboven getoonde afbeelding is het volgende opgenomen:
      CFE 9.3.9-25; 29.1.12
      - Rood, wit
      - Het merk bestaat uit een wit shirt waarop van boven naar beneden een brede rode baan loopt.
      De inschrijving is op 1 augustus 1997 gepubliceerd en is geschied voor de onder 2.2 genoemde waren en diensten in de klassen 16, 24, 25, 28 en 41. De merken zoals onder 2.2. en 2.3 afgebeeld zullen hierna ook de rood-wit merken genoemd worden.
    
    
    
    
    2.4.	Ajax is tevens houdster van het volgende beeldmerk (hierna: het kruizenmerk):
    
     
    
    
      Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0737566. De inschrijving is gepubliceerd op 1 januari 2004 en ziet op de volgende waren en dienstenklassen:
      Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.
      Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. 
      Kl 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; speelkaarten.
    
    
    2.5.	De hoofdsponsor van Ajax was in 2009 en 2010 (en is ook thans nog) Aegon. 
    
    2.6.	Ajax verkoopt onder andere in haar online shop artikelen met daarop de tekst “pride of Mokum”, maar ook artikelen met het wapen van Amsterdam (de Ajax Amsterdam-lijn), als ook artikelen met het kruizenmerk.
    
    2.7.	[A] drijft onder de naam Promosports een onderneming die zich richt op de groothandel- en de ambulante verkoop van voetbal- en Amsterdamsouvenirs. De feitelijke verkoop vindt sinds 1987 plaats vanaf een kar, eerst bij het oude Ajax-stadion en het Olympisch stadion. Sinds 1996 heeft hij een kar op een vaste plek bij de Amsterdam Arena aan de Arena Boulevard. [A] verkoopt onder andere producten en kleding met de tekst “pride of Mokum” en “Amsterdam”, alsmede zogenaamde merchandise artikelen afkomstig van Ajax (die met toestemming van Ajax in het verkeer zijn gebracht). [A] heeft het volgende vest verkocht:
    
     
    
    In het label van dit vest en op het aan het vest bevestigde prijskaartje wordt onder de aanduiding “FANSPORT, FANWEAR FOR FANS” vermeld dat het om “official licensed products” gaat.
    
    2.8.	Ajax heeft in verband met de verkoop van het hierboven getoonde vest door [A] bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte wegens inbreuk op haar rood-wit merken en haar kruizenmerk. Daartoe is op 20 november 2009 verlof verleend. Diezelfde dag heeft de voorzieningenrechter een ex parte beschikking afgegeven. [A] is daarbij bevolen op straffe van een dwangsom de in het verzoekschrift omschreven inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden. De ex parte beschikking is op 22 november 2009 aan [A] betekend. Op die datum heeft Ajax tevens beslag doen leggen op 21 vesten (gelijk aan het hiervoor getoonde vest) die [A] in zijn kar voor de verkoop aanwezig had.
    
    2.9.	Op 25 november 2009 heeft Ajax [A] gesommeerd om door Ajax gestelde inbreukmakende handelingen te staken en [A] verzocht een onthoudingsverklaring te ondertekenen. [A] heeft niet aan de sommatie voldaan.
    
    2.10.	Op 18 februari 2010 heeft Ajax tijdens de wedstrijd Ajax-Juventus bij de kar van [A] het volgende vest gekocht, dat in elk geval verschilt van de hiervoor genoemde vesten, doordat de letter “A” van Amsterdam niet in een kader is geplaatst.
    
     
    
    
    
      3.	Het geschil
      In conventie
    
    
    
      3.1.	Ajax vordert – sterk samengevat en na wijziging van eis – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
      - een inbreukverbod;
      - een recall;
      - afgifte ter vernietiging;
      - gecertificeerde opgaveverplichtingen;
      - een en ander op straffe van een dwangsom;
      - een verklaring voor recht dat [A] aansprakelijk is voor de schade die Ajax heeft geleden ten gevolge van onrechtmatig handelen van [A] en veroordeling van [A] tot (primair) winstafdracht, althans (subsidiair) de schade te vergoeden, nader op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding; 
      - een voorschot op de aan Ajax te betalen schadevergoeding;
      - veroordeling van [A] in de volledige proceskosten.
    
    
    3.2.	 Ajax stelt daartoe kort gezegd dat [A] met de verkoop van de onder 2.7 en 2.10 getoonde vesten inbreuk maakt op de onder 2.2 en 2.3 omschreven merken (de rood-wit merken), dan wel dat sprake is van onrechtmatig handelen (in de vorm van ongeoorloofde mededinging) jegens Ajax.
    
    3.3.	[A] voert verweer. 
    
    3.4.	Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    In reconventie
    
    
      3.5.	[A] vordert – sterk samengevat – en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;
      - nietigverklaring van de onder 2.2, 2.3 en 2.4 genoemde merken (de rood-wit merken en het kruizen merk);
      - ambtshalve de doorhaling van die merken te gelasten;
      - opheffing van de beslagen op de vesten;
      - opheffing van het ex parte bevel;
      - een verklaring voor recht dat Ajax gehouden is de ten gevolge van de gelegde beslagen op de vesten en de ex parte maatregel geleden schade te vergoeden.
    
    
    
      3.6.	[A] stelt daartoe dat de beide rood-wit merken niet voldoen aan de strenge eisen die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Hof van Justitie) aan kleur(combinatie)merken stelt. 
      Subsidiair beroept [A] zich erop dat de rood-wit merken vervallen zijn, nu deze in de afgelopen vijf jaar niet als merk zijn gebruikt.
      [A] stelt dat het kruizenmerk evenmin aan de strenge eisen van het Hof van Justitie voldoet. Dit merk is bovendien nietig wegens strijdigheid met de openbare orde en/of misleiding, nu Ajax hiermee tracht het gemeentewapen van Amsterdam te monopoliseren. 
    
    	
    3.7.	Ajax voert verweer.
    
    3.8.	Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    
      4.	De beoordeling
      4.1.	De rechtbank stelt met inachtneming van het bepaalde van artikel 4.6 lid 3 BVIE vast dat zij bevoegd is de zaak te behandelen, nu [A] binnen het arrondissement Amsterdam woont.
    
    
    In conventie en reconventie
    
    4.2.	De rechtbank zal zich eerst uitlaten over de geldigheid van de merken van Ajax. Indien de merken nietig blijken te zijn, komt daarmee immers de grondslag van de vorderingen in conventie te ontvallen. De rechtbank zal als eerste de geldigheid van de twee rood-wit merken beoordelen. 
    
    De rood-wit merken
    
      	 
    
    
      Nietig?
      4.3.	Het geschil tussen partijen komt in essentie neer op een verschil van mening over de beantwoording van de vraag of de merken zoals hierboven getoond voor grafische voorstelling vatbaar zijn en onderscheidend vermogen hebben. Bij de beantwoording van die vragen moet in de eerste plaats worden ingegaan op het verweer van Ajax dat in het onderhavige geval niet moet worden getoetst aan de strenge eisen die het Hof van Justitie stelt aan kleurmerken.  Dat is volgens Ajax het geval omdat geen sprake is van kleurmerken, maar van beeldmerken. 
    
    
    4.4.	De rechtbank kan Ajax daarin niet volgen. De vraag of sprake is van een kleurmerk of een beeldmerk (waarbij kan worden opgemerkt dat ieder kleurmerk steeds tevens een beeldmerk is), is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de merken niet relevant. In het BVIE wordt een dergelijk onderscheid niet gemaakt. 
    
    
      4.5.	Het gaat er blijkens de bedoelde jurisprudentie van het Hof van Justitie veeleer om of de merken met het uiterlijk van de aangeduide waar samenvallen, dan wel daar los van staan. Hetgeen bij raadpleging van het register voor derden kenbaar zal zijn, is dat Ajax de in haar merken aangegeven vlakverdeling in de kleuren wit/rood/wit wenst te beschermen. In het geval van de inschrijving onder nummer 0600269 is dat het geval ongeacht de vorm van de waar. Met betrekking tot inschrijvingsnummer 0600270 is dat het geval wanneer de kleuren zijn aangebracht op een t-shirt. In beide gevallen valt het merk samen met de vorm en de omtrek van de waar. De rechtbank zal dit aan haar beoordeling ten grondslag leggen.
      De vermelding van een CFE codering, maakt het voorgaande niet anders. Zo Ajax bedoeld zou hebben te stellen dat specifiek de afbeelding van een vierkant (respectievelijk de afbeelding van een t-shirt) is gedeponeerd - en het inschrijvingsnummer 0600269 betrekking heeft op het vierkant met de aangegeven vlakverdeling en het inschrijvingsnummer 0699270 betrekking heeft op de afbeelding van  een shirt met de aangegeven vlakverdeling - is de rechtbank niet gebleken dat deze tekens als zodanig zijn gebruikt in verband met de ingeschreven waren en diensten, hetgeen zou inhouden dat de beide merken zijn vervallen, gelijk [A] betoogt. 
    
    
    4.6.	De conclusie van het voorgaande is dat de geldigheid van de inschrijvingen van de rood-wit merken onder de nummers 0600269 en 0600270 moet worden beoordeeld naar de strenge eisen die het Hof van Justitie aan kleurmerken stelt. 
    
    
      4.7.	De eisen die het Hof van Justitie aan de geldigheid van kleurmerken stelt zijn kenbaar uit de onder 4.3 genoemde arresten Libertel en Heidelberger Bauchemie. 
      Uit die rechtspraak blijkt dat een grafische voorstelling een visuele weergave van het teken mogelijk moet maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De grafische voorstelling moet met name nauwkeurig en duurzaam zijn.  Uit het arrest Libertel blijkt dat een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, daaraan niet voldoet, als de kleur eenvoudigweg op papier is weergegeven. Dat is volgens het Hof van Justitie anders indien de kleur met een internationaal erkende kleurcode is aangeduid.  Blijkens rechtsoverweging 42 van Heidelberger Bauchemie kunnen abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn geduid, een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, op voorwaarde dat:
      - wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en
      - de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.
    
    
    4.8.	De rechtbank is van oordeel dat de rood-wit merken niet voldoen aan de strenge eisen die het Hof van Justitie in de zaken Libertel en Heidelberger Bauchemie (onder verwijzing naar de zaak [B])  stelt aan de grafische weergave van kleurmerken. Bij de rood-wit merken van Ajax is weliswaar sprake van een (zekere) systematische schikking van de kleuren, maar de ingeschreven merken bieden de marktdeelnemers daarmee nog niet de vereiste nauwkeurige en duurzame informatie. De inschrijving is in beide gevallen niet duurzaam, want het depot kan verkleuren, terwijl de aanduidingen ‘wit’ en ‘rood’ te algemeen zijn. Er zijn vele kleuren rood en wit te duiden. De betreffende aanduidingen zijn derhalve niet nauwkeurig. Nadere elementen die zouden kunnen leiden tot het oordeel dat de merkinschrijvingen (alsnog) voldoende nauwkeurig en duurzaam zijn, ontbreken. Een kleurcodering had er blijkens de jurisprudentie van het Hof van Justitie toe kunnen leiden dat de ingeschreven merken alsnog voldoende nauwkeurige en duurzame informatie bieden. De rechtbank ziet in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (en gelet op hetgeen zij hiervoor heeft overwogen) geen aanknopingspunten die ertoe kunnen leiden dat een kleurcodering kan worden gemist in een geval als het onderhavige, waarbij weliswaar een (zekere) systematische schikking van de kleuren is aangebracht en de kleurelementen zijn geduid met de woorden ‘rood’ en ‘wit’, maar waarbij de uiteindelijke toepassing van het merk niettemin afhankelijk is van de vorm en omtrek van de waar, terwijl naast de kleurelementen geen andere onderscheidende elementen zijn te duiden. 
    
    4.9.	De conclusie van het voorgaande is dat de ingeschreven merken nietig zijn omdat niet wordt voldaan aan de eisen van artikel 2.1 BVIE. Aan de vragen of sprake is van onderscheidend vermogen en of (en zo ja in hoeverre) sprake is van inburgering komt de rechtbank gelet hierop niet toe. 
    
    Inschrijvingsnummer 737566: het kruizen merk
    
     
    
    
      Nietig?
      4.10.	[A] stelt in de eerste plaats dat dit merk niet voldoet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid. De rechtbank kan [A] daarin niet volgen. [A] verwijst in algemene zin naar de argumenten die hij inzake de rood-wit merken heeft aangevoerd. Hij gaat eraan voorbij dat het daarbij met name ging om de strenge eisen die het Hof van Justitie stelt aan merken die bestaan uit een kleur, dan wel kleurcombinaties. Dat is hier niet aan de orde. In het geval van het kruizenmerk is geen sprake van enkel systematisch geschikte kleuren, maar is sprake van een systematische combinatie van tekens welke voor grafische voorstelling vatbaar zijn (de Andreaskruizen en de afbeelding van de god Ajax, die op systematische wijze zijn gerangschikt). De grafische voorstelling is nauwkeurig en duurzaam. Een ieder kan zich ervan vergewissen welk teken het merk vormt. Hiermee voldoet het teken aan de eisen die artikel 2.1 lid 1 BVIE stelt. Het beroep op de nietigheid van het merk gaat in zoverre niet op.
    
    
    4.11.	[A] beroept zich er voorts op dat het merk in strijd is met de openbare orde, dan wel met artikel 6ter lid 1 sub a van het Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP) als bedoeld in artikel 2.4 sub a BVIE. Het beroep op de openbare orde is in feite gegrond op het verbod het wapen van de stad Amsterdam te voeren. De rechtbank zal het beroep van [A] op de openbare orde daarom beoordelen in het kader van het eveneens door hem gedane beroep op het in artikel 6ter van het Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP) neergelegde verbod om kort gezegd officiële tekens van nationale overheden als merk te registreren.
    
    4.12.	Dit beroep op artikel 6ter UvP slaagt niet. De rechtbank is - met Ajax - van oordeel dat artikel 6ter lid 1 sub a UvP toepassing mist in het geval van de registratie van wapens van lagere overheden. Artikel 6ter lid 1 sub a UvP bestrijdt de merkinschrijving van wapens, vlaggen, emblemen e.d. van staten (en sommige internationale organisaties). Dit artikel heeft geen betrekking op gemeente-wapens.
    
    4.13.	Zo hier anders over moet worden gedacht, heeft te gelden dat Ajax in het hierboven getoonde merk slechts een beperkt deel van het wapenschild van de gemeente Amsterdam (en een nog kleiner deel van het stadswapen) heeft overgenomen. Zij heeft enkel de drie Andreaskruizen overgenomen, waarbij bovendien het middelste kruis is vervangen door het hoofd van de god Ajax. Daardoor zal bij het in aanmerking komende publiek naar het oordeel van de rechtbank niet de onjuiste indruk kunnen worden gewekt dat de betreffende waren door de gemeente Amsterdam worden gecontroleerd of gegarandeerd. Nu van misleiding in zoverre geen sprake is, mist artikel 2.4 aanhef en sub a BVIE toepassing.  
    
    
      Verval?
      4.14.	Voor zover [A] heeft bedoeld te betogen dat het kruizenmerk is komen te vervallen omdat dit merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren niet normaal is gebruikt (artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub b BVIE), heeft te gelden dat [A] – gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Ajax – niet kan volstaan met het in algemene zin stellen dat dit het geval is. Nu [A] onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat het kruizenmerk niet normaal is gebruikt, faalt het beroep op artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub b BVIE.
    
    
    
      4.15.	De conclusie van het voorgaande is dat de inschrijvingen van de rood-wit merken met de nummers 0600269 en 0600270 nietig dienen te worden verklaard. De reconventionele vordering van [A] zal in zoverre worden toegewezen. De rechtbank zal ambtshalve de doorhaling van die merken uitspreken. 
      De vorderingen in conventie dienen gelet hierop te worden afgewezen voor zover ze zijn gegrond op bedoelde inschrijvingen. 
      De reconventionele vordering de inschrijving van het kruizenmerk onder het nummer 0737566 nietig dan wel vervallen te verklaren zal worden afgewezen.
    
    
    
      Onrechtmatig handelen
      4.16.	De vraag die de rechtbank voorts moet beantwoorden, is de vraag of [A] jegens Ajax onrechtmatig heeft gehandeld door de onder rechtsoverweging 2.7 en 2.10 getoonde vesten te verhandelen. Nu geen sprake is van gebruik van tekens die als merk worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 lid 1 en lid 2 BVIE, staat artikel 2.19 BVIE niet aan toetsing aan het gemene recht in de weg.
    
    
    4.17.	Ajax stelt in dit verband dat [A] met het op de markt brengen van de hiervoor onder 2.7 en 2.10 getoonde vesten op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de officiële en bekende Ajax merchandise producten. De producten zullen door de consument worden herkend als officiële Ajax-producten waardoor de consument nodeloos in verwarring raakt.  Op de online shop van Ajax worden vrijwel identieke producten aangeboden, waarbij de witte ondergrond met de rode streep in vrijwel dezelfde verhouding en compositie wordt gebruikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere elementen die zijn terug te vinden in de originele Ajax-producten. In dit verband wordt gewezen op de ‘A’ die is overgenomen van het logo van Aegon, de hoofdsponsor van Ajax, en welk logo een prominente plaats heeft op de officiële Ajax uit- en thuistenues. Op de linkermouw van de vesten is het Amsterdam-logo aangebracht. Dit verwijst naar de officiële Ajax-Amsterdam lijn. Op de rechter mouw van de vesten is de slogan “PRIDE OF MOKUM” aangebracht. Ook deze slogan is terug te vinden op de officiële Ajax-producten. Door in de label van de vesten en op het prijskaartje aan het vest te vermelden dat het om “official licensed products” gaat, wekt [A] bij de consument de indruk dat de producten zijn uitgegeven onder licentie van Ajax. Op de achterkant van de vesten en op de bovenkant van de capuchon van het vest is het teken XXX aangebracht. Door het relevante publiek zal dit gezien worden als een verwijzing naar het logo van de stad Amsterdam dat is terug te vinden op officiële Ajax-producten. Tot slot moet worden meegewogen dat de verkoop plaats vindt vóór het stadion van Ajax, aldus – steeds – Ajax.
    
    4.18.	[A] brengt daar tegenin dat geen sprake is van een vest dat door hem is ‘ontwikkeld’. Het betreft een vest dat al sinds 2001 als zogenaamd “Amsterdam-souvenir” door diverse bedrijven wordt verhandeld. Van aanhaken bij enig product van Ajax is dan ook geen sprake. De kleuren rood en wit verwijzen naar de kleuren in het wapen en de vlag van Amsterdam. De tekst “pride of Mokum” op de mouw en het wapen/schildje en de Andreaskruizen op de voorkant van het vest werden door Ajax niet gebruikt. Ajax is zelf pas in 2007 een vest gaan verhandelen. Er is geen enkel Ajax-product dat op enigerlei wijze lijkt op dit vest. Ajax heeft volgens [A] voorts onvoldoende gesteld voor zover dit de toerekenbaarheid, het causaal verband en de schade betreft.
    
    4.19.	Als uitgangspunt geldt dat het enkel profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent niet onrechtmatig is, ook niet als die concurrent daarvan schade ondervindt. Het profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent kan onder bijkomende omstandigheden in verband met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder dat profiteren plaatsvindt, onrechtmatig zijn, zoals in het geval dat degene die profiteert, verwarringsgevaar of gevaar voor verwatering doet ontstaan. Het komt daarbij aan op een afweging van de betrokken maatschappelijke belangen, waarbij de rechter volgens vaste jurisprudentie terughoudendheid past.  
    
    4.20.	De rechtbank stelt voorop dat het een derde in beginsel niet verboden is witte vesten te verkopen met een rode baan. Dit is ook niet het geval indien die vesten Ajax in gedachten oproepen. Er mag immers worden aangehaakt bij de populariteit van Ajax. In het onderhavige geval zijn er echter de nodige bijkomende omstandigheden die maken dat de wijze waarop [A] dit doet, onrechtmatig jegens Ajax is te oordelen. De rechtbank acht in dit verband de volgende omstandigheden van belang.
    
    
      4.21.	Naast het gebruik van de rode baan op het witte vest, wordt ook met de tekst “pride of Mokum” een verband gelegd met de voetbalclub A.F.C. Ajax. Uit de door Ajax overgelegde producties blijkt dat die genoemde aanduiding doelt op A.F.C. Ajax. In het licht van de door Ajax overgelegde producties is de algemene betwisting van [A], inhoudende dat met de aanduiding wordt gedoeld op Amsterdam, ontoereikend. De aanduiding “pride of Mokum” is derhalve te zien als een verwijzing naar A.F.C. Ajax. Dit zal zeker het geval zijn voor de voetballiefhebber die een thuiswedstrijd van Ajax bezoekt. Niet in geschil is dat de vesten van [A] voor, tijdens en na de wedstrijden van Ajax worden verkocht. [A] doet dit vanuit een kar bij het voetbalstadion van Ajax. In die kar verkoopt [A] niet enkel Amsterdam souvenirs, maar ook oorspronkelijke Ajax-merkartikelen. Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op het feit dat op het label en op de prijskaartjes van de in geding zijnde vesten de aanduiding “FANSPORT, FANWEAR FOR FANS”, alsmede de vermelding “official licensed products” staat, kan bij het aanwezige publiek de onjuiste indruk ontstaan dat de vesten worden verhandeld onder licentie van Ajax. Omdat degene die een vest bij [A] aanschaft nodeloos in verwarring zal raken en zal denken dat het vest van Ajax afkomstig is, is het verhandelen van de vesten onrechtmatig jegens Ajax.
      Dit is temeer het geval voor zover dit het vest betreft waarop de in een vierkant kader geplaatste “A” te zien is. Dit is immers een (extra) verwijzing naar de hoofdsponsor van A.F.C. Ajax., die de gekaderde “A” als merk heeft ingeschreven en welke “A” ook op de officiële shirts van Ajax is te vinden. Hiermee wordt nog meer de indruk gewekt dat het om officiële Ajax-producten gaat. 
    
    
    4.22.	De betwisting van [A] houdt overigens niet meer in dan dat aan de vereisten voor onrechtmatige daad niet is voldaan, omdat omtrent toerekenbaarheid, causaal verband, schade en relativiteit niets concreets zou zijn gesteld. [A] gaat er daarmee aan voorbij dat Ajax stelt dat [A] een ‘recidivist’ is en welbewust profiteert van de reputatie van Ajax. Ajax stelt voorts dat zij ten gevolge van de onrechtmatige gedragingen schade heeft geleden doordat [A] consumenten van Ajaxproducten voor zijn eigen producten werft. Ajax stelt dat zij daardoor verlies aan inkomsten en reputatieschade lijdt. Die schade is [A] volgens Ajax toe te rekenen. In het licht hiervan valt niet vol te houden dat Ajax onvoldoende heeft gesteld om tot het oordeel te kunnen komen dat aan de vereisten van artikel 6:162 en 6:163 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan. [A] heeft deze stellingen niet, althans in onvoldoende mate weersproken.
    
    De vorderingen
    
    
      In conventie
      4.23.	De conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen in conventie worden afgewezen, voor zover deze op de rood-wit merken zijn gegrond. De vorderingen (als nader in het dictum bepaald) worden toegewezen voor zover deze zijn gegrond op onrechtmatige daad. De rechtbank zal het op te leggen verbod beperken, nu van in- en uitvoer en adverteren niet is gebleken. De recall zal worden afgewezen, omdat niet is gebleken dat [A] aan anderen dan eindgebruikers levert. De vordering een gecertificeerde accountantsverklaring over te leggen, inhoudende dat alle vesten zijn vernietigd, zal worden afgewezen. [A] dient de vesten immers aan Ajax over te dragen, opdat Ajax de vesten (op kosten van [A]) zal vernietigen. De overdracht van de vesten waarop het beslag ligt, zal eveneens worden afgewezen. De vesten zijn immers niet in de macht van [A]. Met dit vonnis in de hand kan Ajax daarvan bij de deurwaarder de afgifte bewerkstellingen. De opgaveverplichting zal beperkt worden tot de door [A] gekochte en verkochte aantallen. Nu de vorderingen worden toegewezen op grond van onrechtmatige daad, is winstafdracht niet aan de orde. De rechtbank zal voor recht verklaren dat [A] gehouden is de ten gevolge van zijn onrechtmatig handelen door Ajax geleden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat. Nu niet is gebleken dat buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen, zal dat deel van de gevorderde schade worden afgewezen. Het gevorderde voorschot op de schadevergoeding zal eveneens worden afgewezen. De rechtbank is niet gebleken en het komt niet aannemelijk voor (nu Ajax de schade schat op € 25,00 per verkocht vest) dat tot het gevorderde bedrag van € 25.000,00 schade is geleden.
    
    
    
      4.24.	Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal [A] in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Omdat toewijzing plaatsvindt op basis van onrechtmatige daad, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij het liquidatietarief. De kosten worden aan de zijde van Ajax tot op heden als volgt begroot:
      - griffierecht		€    550,00 (inclusief beslag)
      - deurwaarder		€      73,89
      - kosten advocaat		€    904,00 (2 punten volgens tarief II)
      			€ 1.527,89
    
    
    
    
    
      In reconventie
      4.25.	Zoals hiervoor reeds is overwogen, zullen de vorderingen in reconventie worden toegewezen voor zover dit de beide rood-wit merken onder de inschrijvingsnummers 0600269 en 0600270 betreft. De reconventie wordt afgewezen voor zover deze is gegrond op het kruizen merk met het inschrijvingsnummer 0737566.  
      Gelet op hetgeen de rechtbank in conventie omtrent het onrechtmatig handelen van [A] heeft overwogen, zijn de beslagen rechtmatig gelegd. De in reconventie gevorderde opheffing van het conservatoir beslag zal daarom worden afgewezen. Opheffing van de ex parte beschikking is niet aan de orde. Met dit vonnis in de hoofdzaak komt de getroffen voorlopige voorziening immers te vervallen. 
    
    
    4.26.	Voor zover [A] een verklaring voor recht vordert, inhoudende dat Ajax de door [A] geleden schade als gevolg van de beslagen en het uitgelokte ex parte verzoek dient te vergoeden, overweegt de rechtbank als volgt. Het conservatoir beslag is rechtmatig gebleken. De verleende ex parte beschikking had achteraf gezien niet kunnen worden verleend, nu de merkrechten waarop die beschikking is gegrond nietig blijken te zijn. [A] heeft evenwel niet gesteld dat hij tengevolge daarvan schade heeft geleden. Het gevorderde zal in zoverre worden afgewezen.
    
    4.27.	Omdat partijen in reconventie over en weer in het gelijk en het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de kosten te compenseren, in die zin dat beide partijen in reconventie de eigen kosten dragen. 
    
    
      5.	De beslissing
      De rechtbank
    
    
    in conventie
    
    - beveelt [A] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het aanbieden, in de handel brengen of het daartoe in voorraad hebben van de onder 2.7 en 2.10 van dit vonnis bedoelde vesten te staken;
    
    - beveelt [A] binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle ter beschikking van [A] staande of onder zijn controle zijnde vesten als bedoeld onder 2.7 en 2.10 van dit vonnis op het kantoor van de advocaat van Ajax af te leveren, waarna deze zullen worden vernietigd op kosten van [A];
    
    - beveelt [A] de advocaat van Ajax binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde verklaring te doen toekomen betreffende de totale hoeveelheid door [A] in de afgelopen drie jaar ingekochte, verkochte of anderszins in het verkeer gebrachte en/of thans nog in voorraad zijnde vesten als bedoeld onder 2.7 en 2.10 van dit vonnis;
    
    - veroordeelt [A] om aan Ajax ten titel van dwangsom een bedrag te betalen van € 5.000,00 per gehele of gedeeltelijke overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), zulks naar keuze van Ajax, dat [A] met de nakoming van genoemde bevelen in gebreke blijft, met een maximum van € 50.000,-;
    
    - verklaart voor recht dat [A] aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het onrechtmatig handelen door [A] en veroordeelt [A] tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding;
    
    - veroordeelt [A] in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Ajax begroot op € 1.527,89;
    
    - verklaart dit vonnis wat de veroordelingen en bevelen betreft uitvoerbaar bij voorraad;
    
    - wijst af het meer of anders gevorderde;
    
    in reconventie
    
    - verklaart de merken van Ajax met de inschrijvingsnummers 0600269 en 0600270 nietig en spreekt met inachtneming van artikel 4.5 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom de doorhaling uit van deze inschrijvingen;
    
    - compenseert de kosten in die zin dat partijen ieder de eigen kosten dragen;
    
    - wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, mr. P.W. van Straalen en mr. B.M. Vroom -Cramer en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2011.?