ECLI:NL:RBLEE:2005:AS8738, Rechtbank Leeuwarden, 04-02-2005, 54409 / HA ZA 02-0674
Rechtbank Leeuwarden — Uitspraak 
Datum: 2005-02-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Benelux merkenrecht. Green Smiles, Fair Smiles, Eco Miles. Rangorde en nietigverklaring. Kwade trouw. Eind- en tussenvonnis.

Rechtbank Leeuwarden
      Sector civiel recht
      afdeling handelsrecht
    
    
    
    
      Uitspraak: 23 februari 2005
      Zaak-/Rolnummer: 54409 / HA ZA 02-0674
    
    
    
    
      VONNIS
      van de enkelvoudige handelskamer in de zaak van:
    
    
    
      de besloten vennootschap
      EASTWICK HOLDING B.V.,
      gevestigd te Huizen,
      eiseres in conventie,
      verweerster in reconventie,
      procureur: thans mr. V.M.J. Both, voorheen mr. H.N.M.M. van Wilgenburg,
      advocaat: mr. O.P. Swens te Amsterdam, voorheen mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,
    
    
    
    tegen
    
    
    
      [A],
      wonende te [B],
      gedaagde in conventie,
      eiser in reconventie,
      procureur: mr. F.H.A. Alberda.
    
    
    
    HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE
    
    
      Bij tussenvonnis van 4 februari 2004 heeft de rechtbank [A] een bewijsopdracht gegeven. [A] heeft drie getuigen voorgebracht. In contra-enquête heeft Eastwick eveneens drie getuigen voorgebracht. De getuigenverhoren hebben plaatsgevonden op 14 april 2004, 25 mei 2004 en 15 juni 2004. Van de getuigenverhoren is telkens proces-verbaal opgemaakt.
      [A] heeft een conclusie na enquête genomen, waarbij producties zijn overgelegd. Bij deze conclusie heeft [A] bovendien zijn eis in reconventie voorwaardelijk gewijzigd. Eastwick heeft een conclusie van antwoord na enquête genomen, waarbij hij eveneens producties heeft overgelegd. In deze conclusie heeft Eastwick voorts gereageerd op de voorwaardelijke eiswijziging in reconventie. Eastwick heeft geen bezwaar gemaakt tegen deze eiswijziging, zodat de rechtbank de voorwaardelijke wijziging van eis in reconventie heeft toegestaan. 
      Vervolgens heeft op 5 januari 2005 op verzoek van Eastwick een pleidooizitting plaatsgevonden. Van deze zitting is proces-verbaal opgemaakt. Beide partijen hebben schriftelijk op dit proces-verbaal gereageerd. De brieven met de opmerkingen van partijen zijn aan het proces-verbaal gehecht. Ten slotte is door partijen vonnis gevraagd. 
    
    
    
    RECHTSOVERWEGINGEN
    
    De rechtbank heeft opnieuw kennis genomen van de processtukken waaronder ook het vonnis van deze rechtbank van 4 februari 2004, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd. De rechtbank neemt over hetgeen in voormeld vonnis is overwogen en beslist.
    
    Nadere beoordeling van het geschil
    
    in conventie 
    
    1.	In het tussenvonnis van 4 februari 2004 is [A] toegelaten te bewijzen dat Eastwick van het door Agenda gemaakte voorgebruik van het merk Green Smiles wist of behoorde te weten dan wel dat [A] het merk Green Smiles zelf voor soortgelijke waren op normale wijze binnen de laatste drie jaren voorafgaand aan het depot van Eastwick in het Beneluxgebied heeft gebruikt en dat Eastwick van dat gebruik wist of behoorde te weten.
    
    
      2.	[A] heeft zichzelf en de heren [C] en [D] als getuigen doen horen. In contra-enquête heeft Eastwick haar directeur, de heer [E], alsmede mevrouw [F] (directeur van Stim) en de heer [G] als getuigen voorgebracht. 
      Voor de door de getuigen afgelegde verklaringen verwijst de rechtbank naar de processen-verbaal van de getuigenverhoren, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.
    
    
    
      3.1.	Ten aanzien van de vraag of [A] in de bewijslevering is geslaagd, overweegt de rechtbank allereerst het volgende. 
      De aan [A] verstrekte bewijsopdracht heeft -kort gezegd- betrekking op de wetenschap van Eastwick van het voorgebruik door Agenda dan wel van het (gestelde) voorgebruik van [A] zelf. De getuigen, waaronder [A] zelf, hebben veelal verklaard over gebruik van het merk Green Smiles 'door [A]', zonder daarbij onderscheid te maken tussen gebruik door [A] in zijn hoedanigheid van bestuurder van Agenda dan wel gebruik door [A] voor zichzelf. Waar [A] (zowel in de processtukken als in zijn verklaring als getuige) heeft verklaard over gebruik van het merk Green Smiles voor zichzelf (dus niet in zijn hoedanigheid van bestuurder van Agenda), heeft hij dit gebruik telkens gekoppeld aan zijn biologische winkel en de acties en activiteiten die hij in die winkel ontplooide. Enig ander gebruik van het merk Green Smiles door [A] voor zichzelf is niet (voldoende) gesteld en daarvan is ook anderszins niet gebleken. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat het (gestelde) voorgebruik door [A] voor zichzelf zich heeft beperkt tot het gebruik van het merk Green Smiles op spaarkaarten en dergelijke in zijn winkel en dat hetgeen de getuigen (waaronder [A] zelf) overigens hebben verklaard over het gebruik van het merk Green Smiles door [A], gebruik in zijn hoedanigheid van bestuurder van Agenda -en derhalve voorgebruik door Agenda- betreft. 
      3.2.	De rechtbank acht niet bewezen dat Eastwick wist of behoorde te weten van het (gestelde) voorgebruik dat [A] van het merk Green Smiles heeft gemaakt in zijn biologische winkel. Ook indien zou worden aangenomen dat [A] het merk Green Smiles voorafgaand aan het depot van Eastwick op normale wijze in zijn biologische winkel heeft gebruikt, valt uit geen van de getuigenverklaringen (inclusief die van [A] zelf) immers af te leiden dat Eastwick van dat voorgebruik wist of behoorde te weten. In zijn conclusie na enquête heeft [A] overigens ook niet (duidelijk) bepleit dat dat wel het geval zou zijn. 
      3.3.	De rechtbank acht echter wel bewezen dat Eastwick, voorafgaand aan het door haar verrichte depot, wist van het door Agenda gemaakte voorgebruik. [E] heeft immers zelf als getuige tot twee maal toe verklaard dat hij vóór het depot van [F] hoorde dat [A] het merk Green Smiles buiten de STIM om gebruikte en dat het merk niet was gedeponeerd. Hij heeft daarbij bovendien verklaard dat dat voor hem de aanleiding was om het merk alsnog te deponeren. Nu [A] onbetwist heeft gesteld dat wetenschap van [E] moet worden toegerekend aan Eastwick, is het bewijs daarmee reeds geleverd. Hetgeen de getuigen overigens hebben verklaard (en dat betrekking heeft op (mogelijk) nog eerder ontstane wetenschap bij [E], via andere kanalen) kan derhalve buiten beschouwing blijven.
    
    
    
      4.1.	Voor een geslaagd beroep op artikel 4 lid 6 sub a BMW dient voorts vast komen te staan dat Agenda bij haar voorgebruik te goeder trouw was en dat zij het merk Green Smiles op normale wijze heeft gebruikt. Eastwick heeft niet betwist dat Agenda het merk op normale wijze heeft gebruikt, zodat dat als vaststaand dient te worden aangenomen. 
      Eastwick heeft echter wel betwist dat Agenda te goeder trouw was. Zij heeft daartoe aangevoerd dat [E] de naam Green Smiles heeft bedacht, dat hij de naam op de vergadering van 6 maart 1997 heeft genoemd als suggestie voor het door de stuurgroep te ontwikkelen landelijke spaarsysteem en dat hij Stim toestemming heeft gegeven om de naam voor de activiteiten van de stuurgroep te gebruiken. Volgens Eastwick zijn Stim en de stuurgroep de naam/het merk direct na de vergadering van 6 maart 1997 gaan gebruiken en is Agenda het merk pas daarná gaan gebruiken voor haar lokale spaarsysteem, zonder enig overleg met Stim. Stim heeft dus te gelden als voor-voorgebruiker. Agenda was bovendien van het gebruik van Stim op de hoogte, omdat [A] lid was van de stuurgroep. 
      4.2.	De rechtbank heeft partijen reeds ter pleidooizitting voorgehouden dat de bewijslast van het ontbreken van goede trouw bij Agenda op Eastwick rust. Zoals ook uit het van de zitting opgemaakte proces-verbaal blijkt, heeft Eastwick daarop te kennen gegeven dat het al dan niet bestaan van goede trouw bij Agenda kan worden beoordeeld op basis van de thans overgelegde stukken en afgelegde getuigenverklaringen en dat zij geen nader bewijs aanbiedt.
      4.3.	[A] is nog niet in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren. Dit kan echter achterwege blijven, nu de rechtbank -zoals uit het navolgende zal blijken- reeds thans tot de conclusie komt dat Eastwick niet in de bewijslevering is geslaagd. 
    
    
    
      5.	De rechtbank stelt voorop dat bij de beoordeling van het feit of Agenda bij haar voorgebruik al dan niet te goeder trouw was, moet worden gekeken naar de onderlinge verhouding tussen Agenda en Eastwick. 
      Het gaat er derhalve om te bepalen of het voorgebruik van het merk Green Smiles door Agenda jegens Eastwick als onbehoorlijk moet worden aangemerkt.
    
    
    
      6.1.	Eastwick heeft allereerst aangevoerd dat uit de getuigenverklaringen blijkt dat [E] de naam Green Smiles heeft bedacht en dat hij de naam heeft genoemd op de vergadering van 6 maart 1997, als suggestie voor het door de door Stim in het leven geroepen stuurgroep te ontwikkelen spaarsysteem. Voorts blijkt volgens Eastwick uit de getuigenverklaringen dat Agenda wist dat [E] Stim toestemming heeft gegeven om de naam te gebruiken voor het door haar en de stuurgroep te ontwikkelen spaarsysteem. Agenda was derhalve niet te goeder trouw toen zij het merk/de naam vervolgens ook ging gebruiken, aldus Eastwick.   
      6.2.	Volgens [A] heeft hij de naam Green Smiles bedacht en heeft hij deze naam op de vergadering van 6 maart 1997 genoemd. 
      6.3.	De rechtbank acht niet relevant acht wie de naam heeft bedacht, omdat van openbaarmaking en daadwerkelijk gebruik vóór 6 maart 1997 niet (voldoende) is gebleken. [A] heeft weliswaar gesteld dat hij reeds in 1996 bezig was met het ontwikkelen van het logo en de naam Green Smiles en dat Agenda op 31 januari 1997 opdracht heeft gegeven voor het ontwerpen van het logo, maar niet gesteld of gebleken is dat Agenda de naam/het merk Green Smiles ook openbaar heeft gemaakt en daadwerkelijk heeft gebruikt. Ter gelegenheid van zijn verhoor als getuige heeft [A] juist verklaard dat hij de naam/het merk Green Smiles ná de vergadering van 6 maart 1997 is gaan gebruiken. Van gebruik door Eastwick vóór die datum is evenmin sprake. Eastwick heeft zelf gesteld dat zij de naam/het merk eerst in 2002 is gaan gebruiken. Daarnaast heeft zij gesteld dat [E] in 1995 al plannen had om de naam voor een spaarsysteem bij de verkoop van milieuvriendelijke producten te gaan gebruiken, maar niet gesteld of gebleken is dat [E] naar aanleiding van zijn plannen enige activiteit heeft ondernomen (nog afgezien van de vraag of activiteiten van [E] al relevant zouden zijn voor de positie van Eastwick).
      De rechtbank neemt derhalve als vaststaand aan dat de naam/het merk Green Smiles voor het eerst openbaar is gemaakt toen hij op de vergadering van 6 maart 1997 werd genoemd en dat Stim en Agenda het merk eerst ná die vergadering zijn gaan gebruiken. 
      6.4.	Op grond van de verklaringen van de getuigen [F] en [G] acht de rechtbank bewezen dat [E] degene was die de naam Green Smiles op de vergadering van 6 maart 1997 heeft genoemd, als suggestie voor het door de door Stim in het leven geroepen stuurgroep te ontwikkelen spaarsysteem. De rechtbank acht de verklaringen van deze getuigen op dat punt met name geloofwaardig omdat zij niet slechts verklaren dat de naam/het merk door [E] is genoemd, maar omdat zij daarbij gemotiveerd aangeven waarom hen dat is bijgebleven. Daar staat tegenover dat voor de verklaring van [A] dat híj degene was die de naam heeft genoemd slechts (in beperkte mate) steun kan worden gevonden in de verklaring van de getuige [C], bij welke verklaring echter de nodige vraagtekens kunnen worden gezet. Zo verklaart deze getuige bijvoorbeeld dat de naam Green Smiles al vóór de vergadering van 6 maart 1997 algemeen bekend was, terwijl [A] zelf stelt dat hij de naam/het merk pas ná die datum is gaan gebruiken en dat dat gebruik tot december 1997 bovendien slechts op beperkte schaal plaatsvond. De rechtbank acht de verklaring van [C] derhalve niet (voldoende) betrouwbaar. 
      6.5.	Het feit dat [E] de naam Green Smiles op de vergadering van 6 maart 1997 heeft aangedragen als suggestie voor het door de door Stim in het leven geroepen stuurgroep te ontwikkelen spaarsysteem en dat hij Stim toestemming heeft gegeven om die naam/dat merk te gebruiken en het feit dat Agenda hiervan op de hoogte was, leidt echter niet tot de conclusie dat Agenda onbehoorlijk heeft gehandeld jegens Eastwick toen zij die naam/dat merk vervolgens eveneens ging gebruiken. 
      Nog afgezien van het feit dat [E] geen procespartij is in de onderhavige procedure en dat Eastwick niet heeft gesteld dat [E] bij het noemen van de naam op de vergadering van 6 maart 1997 optrad in zijn hoedanigheid van (indirect) bestuurder van Eastwick ([E] heeft daarentegen als getuige juist verklaard dat hij op die vergadering aanwezig was als privé-persoon), is het enkele aandragen van een merknaam aan een ander onvoldoende om te oordelen dat een derde, die ook van die naam/dat merk gebruik gaat maken, daarmee onbehoorlijk handelt jegens degene die die naam heeft gesuggereerd. 
      De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat Eastwick heeft gesteld dat zij de naam/het merk zelf pas na het door haar verrichte depot (te weten: in 2002) is gaan gebruiken. Dat gebruik is derhalve niet relevant voor de beantwoording van de vraag of het voorgebruik van Agenda al dan niet te goeder trouw was.
    
    
    
      7.1.	Eastwick heeft voorts aangevoerd dat Stim het merk Green Smiles eerder is gaan gebruiken dan Agenda en dat Agenda van dit gebruik op de hoogte was, zodat het voorgebruik van Agenda niet te goeder trouw is jegens Stim. Volgens Eastwick heeft zij van Stim het recht verkregen om zich jegens Agenda op dit eerdere gebruik van Stim te beroepen. Zij heeft daartoe aangevoerd dat zij in 1999 met Stim heeft afgesproken dat zij het merk Green Smiles op haar naam zou deponeren ten behoeve van Stim en dat zij daarbij tevens met Stim heeft afgesproken dat het recht om het voorgebruik door Stim in te roepen tegen derden overging op Eastwick. Eastwick heeft in dit verband verwezen naar het Rivel-arrest (NJ 1996/470). 
      7.2.	De rechtbank overweegt in dit verband het volgende. 
      Mogelijk zou op basis van de getuigenverklaringen kunnen/moeten worden geoordeeld dat Agenda onbehoorlijk heeft gehandeld jegens Stim, maar ook als zou worden aangenomen dat dat inderdaad het geval is, kan dit Eastwick niet baten omdat zij zich niet op het gebruik van Stim kan beroepen. Hoewel [A] niet heeft betwist dat Eastwick met Stim is overeengekomen dat zij zich jegens derden op het voorgebruik van Stim mag beroepen, zodat het bestaan van een dergelijke overeenkomst tussen Eastwick en Stim als vaststaand heeft te gelden, kan die overeenkomst er niet toe leiden dat Eastwick zich in rechte (daadwerkelijk) op het voorgebruik van Stim kan beroepen. 
      Het beroep van Eastwick op het Rivel-arrest gaat niet op, omdat in het onderhavige geval sprake is van een wezenlijk andere situatie dan in het geval waar het Rivel-arrest op ziet. In dat laatste geval ging het om een (opvolgend) gebruiker die het gebruik van de oorspronkelijk gebruiker op dezelfde voet voortzette. Het Benelux Gerechtshof oordeelde dat de opvolgend gebruiker zich in een dergelijk geval (teneinde zich op grond van artikel 4 lid 6 sub a BMW tegen een depot te verzetten) mede mag beroepen op het gebruik van de oorspronkelijk gebruiker. In het onderhavige geval is echter niet gesteld of gebleken dat Eastwick het gebruik van Stim heeft voortgezet. Uit niets blijkt dat Eastwick bij haar activiteiten heeft voortgebouwd op het gebruik van Stim dan wel de activiteiten van Stim anderszins heeft voortgezet. Eastwick heeft gesteld dat noch zij, noch haar (indirect) directeur [E] betrokken was bij de activiteiten Stim en de stuurgroep in kader van het landelijk op te zetten spaarsysteem voor duurzame producten. Voorts heeft Eastwick gesteld dat zij, nadat Stim haar oorspronkelijke plan had laten varen en haar activiteiten rondom het opzetten van een landelijk spaarsysteem onder de naam Green Smiles in 1999 had gestaakt, een eigen spaarsysteem is gaan ontwikkelen. Ter pleidooizitting heeft Eastwick bovendien gesteld dat [E] (namens Eastwick) in de loop van 2001 is begonnen met het uitwerken van zijn ideeën voor een spaarsysteem. De eigen stellingen van Eastwick duiden derhalve veeleer op een eigen poging om een soortgelijk spaarsysteem onder dezelfde naam van de grond te krijgen als het spaarsysteem waarmee Stim bezig was, dan op het voortzetten van het gebruik van Stim op dezelfde voet als Stim. 
      De rechtbank overweegt in dit verband dat het enkele feit dat Eastwick zich óók bezig hield met het opzetten van een (landelijk) spaarsysteem voor duurzame producten onder de naam Green Smiles niet voldoende is om aan te nemen dat Eastwick het gebruik van Stim hierbij voortzette. Voorts neemt de rechtbank in aanmerking dat ook uit de getuigenverklaringen (waarbij de rechtbank met name het oog heeft op de verklaringen van [E] en van [F], de voorzitter van Stim) niets blijkt van een verband tussen het gebruik van Stim en het latere gebruik van Eastwick. 
      De rechtbank gaat er derhalve van uit dat Eastwick, geruime tijd nadat Stim haar activiteiten in verband met het opzetten van een landelijke spaarsysteem voor duurzame producten onder de naam Green Smiles had gestaakt, een eigen spaarsysteem voor duurzame producten onder de naam Green Smiles heeft opgezet, zonder dat dit gebruik is aan te merken als een voortzetting van het gebruik van Stim. Het enkele feit dat een latere gebruiker een merk gebruikt voor een soortgelijk project als de oorspronkelijk gebruiker brengt niet met zich mee dat die latere gebruiker zich mede op het gebruik van de oorspronkelijk gebruiker mag beroepen.  
      7.3.	Eastwick kan zich derhalve niet op het gebruik van Stim beroepen, zodat het (eventuele) onbehoorlijk handelen van Agenda jegens Stim niet relevant is bij de beantwoording van de vraag of Agenda onbehoorlijk heeft gehandeld jegens Eastwick. 
    
    
    
      8.1.	Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Eastwick niet is geslaagd in het bewijs van het ontbreken van goede trouw bij Agenda jegens Eastwick, zodat aan alle voorwaarden van artikel 4 lid 6 sub a BMW is voldaan. 
      8.2.	Eastwick heeft terecht opgemerkt dat voor de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval en dat het bij uitzondering mogelijk is dat de rechter een depot niet te kwader trouw acht, hoewel aan alle voorwaarden van één van de beide in artikel 4 lid 6 BMW genoemde voorbeelden is voldaan. De rechtbank verwerpt echter het verweer van Eastwick dat een dergelijke uitzondering in het onderhavige geval moet worden aangenomen. Naar het oordeel van de rechtbank is niet gebleken van omstandigheden die er toe leiden dat geoordeeld zou moeten worden dat, ondanks het feit dat aan alle voorwaarden van artikel 4 lid 6 sub a BMW is voldaan, geen sprake is van kwade trouw aan de zijde van Eastwick.
    
    
    9.	Het voorgaande leidt tot de slotsom dat Eastwick haar depot te kwader trouw heeft verricht in de zin van artikel 4 lid 6 sub a BMW, zodat Eastwick geen recht op het merk Green Smiles heeft verkregen. De vordering in conventie zal derhalve worden afgewezen.
    
    10.	Eastwick zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. 
    
    in reconventie 
    
    11.	Gezien hetgeen hiervoor in conventie is overwogen en gelet op het bepaalde in artikel 14 onderdeel B aanhef en sub 2 BMW, kan [A] de nietigheid van het door Eastwick verrichte depot van het merk Green Smiles inroepen. Het gedeelte van de vordering in reconventie dat betrekking heeft op de nietigverklaring en de doorhaling van het door Eastwick verrichte depot van het merk Green Smiles komt derhalve voor toewijzing in aanmerking. Hierdoor heeft [A], op grond van het door hem op 27 november 2001 verrichte depot, te gelden als rechthebbende op het merk Green Smiles. Hij heeft er derhalve recht en belang bij dat Eastwick het merk niet langer gebruikt, zodat het in reconventie gevorderde gebruiksverbod ten aanzien van het merk Green Smiles eveneens zal worden toegewezen.
    
    
      12.	 Naar het oordeel van de rechtbank is het depot van het merk Fair Smiles eveneens aan te merken als een te kwader trouw verricht depot in de zin van artikel 4 lid 6 BMW. Zij overweegt hiertoe het volgende.
      Eastwick heeft het merk Fair Smiles weliswaar gedeponeerd voordat [A] het merk Green Smiles deponeerde, maar zoals blijkt uit hetgeen in conventie is overwogen, is komen vast te staan dat Eastwick op het moment dat zij dat depot verrichtte wist dat Agenda het merk Green Smiles te goeder trouw en op normale wijze gebruikte en dat, zoals reeds in het tussenvonnis van 4 februari 2004 is overwogen, [A] zich jegens Eastwick op dat gebruik van Agenda kan beroepen. Voorts staat vast dat het merk Fair Smiles is gedeponeerd voor gecodeerde bonus-, kortings- en spaarvoordeelkaarten (klasse 9) en voor emissie van bonus- kortings- en spaarvoordeelkaarten en spaardiensten (klasse 36). Eastwick heeft niet (voldoende) gemotiveerd betwist dat Agenda het merk Green Smiles voor soortgelijke waren en diensten gebruikte. De rechtbank is bovendien van oordeel dat het merk Fair Smiles auditief en visueel zodanig met het merk Green Smiles overeen stemt, dat gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat indien deze merken naast elkaar worden gebruikt. 
      Onder deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat het depot van het merk Fair Smiles eveneens te kwader trouw is verricht, zodat ook het gedeelte van de vordering in reconventie dat betrekking heeft op het merk Fair Smiles voor toewijzing in aanmerking komt.
    
    
    
      13.	De gevorderde oplegging van dwangsommen zal eveneens worden toegewezen. De rechtbank zal een maximum aan de te verbeuren dwangsommen verbinden. Dit laat uiteraard onverlet dat bij voorgaande overtreding van dit vonnis oplegging van hogere dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen. 
      Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. 
    
    
    14.	Eastwick zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. 
    
    
    BESLISSING
    
    De rechtbank:
    
    in conventie
    
    1. wijst de vordering af;
    
    2. veroordeelt Eastwick in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [A] begroot op € 319,00 aan verschotten en €  2.712,00 aan salaris procureur;
    
    3. verklaart de veroordeling sub 2. uitvoerbaar bij voorraad;
    
    in reconventie
    
    4. verklaart het depot van het merk Green Smiles onder nummer 657807 nietig en beveelt de doorhaling daarvan in het Benelux Merkenregister;
    
    5. verklaart het depot van het merkt Fair Smiles onder nummer 682910 nietig en beveelt de doorhaling daarvan in het Benelux Merkenregister;
    
    6. verbiedt Eastwick met ingang van een week na betekening van dit vonnis om direct dan wel indirect gebruik te maken van het merk Green Smiles en van het merk Fair Smiles en van daarmee overeenstemmende tekens voor de waren en diensten waarvoor het merk van [A] (onder nummer 711664) is ingeschreven dan wel voor soortgelijke waren of diensten;
    
    7. bepaalt dat Eastwick een dwangsom van € 5.000,00 aan [A] verbeurt voor elke overtreding van het hiervoor sub 6. bedoelde verbod dan wel ter keuze van [A] een dwangsom van € 500,00 voor elke dag dat Eastwick in gebreke blijft om aan de hiervoor sub 6. bedoelde veroordeling te voldoen, waarbij een deel van de dag wordt gerekend als een gehele dag;
    
    8. verbindt aan de aldus sub 7. te verbeuren dwangsommen een maximum van € 100.000,00;
    
    9. veroordeelt Eastwick in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [A] begroot op € 904,00 aan salaris procureur;
    
    10. verklaart de veroordeling tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    11. wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. C.A.M. van Straalen-Coumou en in het openbaar uitgesproken door de rolrechter op 23 februari 2005.
    
    
    
    
      Rechtbank Leeuwarden
      Sector civiel recht
      afdeling handelsrecht
    
    
    
    
      Uitspraak: 4 februari 2004
      Zaak-/Rolnummer: 54409 / HA ZA 02-0674
    
    
    
    
      VONNIS 
      van de enkelvoudige handelskamer in de zaak van:
    
    
    
      de besloten vennootschap
      EASTWICK HOLDING B.V.,
      gevestigd te Huizen,
      eiseres in conventie,
      verweerster in reconventie,
      procureur: mr. F.H.A. Alberda,
    
    
    tegen
    
    
      [A],
      wonende te [B],
      gedaagde in conventie,
      eiser in reconventie,
      procureur: mr. H.N.M.M. van Wilgenburg,
      advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam.
    
    
    
    PROCESGANG
    
    
      De zaak is bij dagvaarding van 12 september 2002 aanhangig gemaakt. In de procedure zijn de volgende processtukken gewisseld:
      ? conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van de zijde van gedaagde (verder, tevens als eiser: [A]);
      ? conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie van de zijde van Eastwick;
      ? conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie van de zijde van [A];
      ? conclusie van dupliek in reconventie van de zijde van Eastwick;
      ? akte uitlating producties, tevens houdende overlegging producties van de zijde van [A];
      ? akte uitlating producties van de zijde van Eastwick.
    
    
    Partijen hebben producties overgelegd. Ten slotte is door partijen vonnis gevraagd. 
    
    
    RECHTSOVERWEGINGEN
    
    1. De vordering
    
    in conventie
    
    
      De vordering van Eastwick strekt er toe dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
      I.	het depot van het merk Green Smiles nummer 1001086 nietig verklaart en de doorhaling daarvan in het Benelux Merkenregister beveelt;
      II.	[A] met ingang van 1 maand na de betekening van het te wijzen vonnis elk direct of indirect gebruik van het teken Green Smiles, dan wel van een daarmee overeenstemmend teken, voor de waren en diensten waarvoor het merk van Eastwick is ingeschreven, dan wel daaraan soortgelijke waren of diensten verbiedt, op straffe van een dwangsom van 
      € 10.000,00 (tienduizend euro) voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel ter keuze van Eastwick van € 500,00 (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;
      III.	[A] veroordeelt in de kosten van het geding.
    
    
    [A] heeft tegen de vordering verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vordering en tot veroordeling van Eastwick in de kosten van het geding in conventie, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
    
    in reconventie
    
    
      In reconventie heeft [A] gevorderd dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
      I.	het depot van het merk Green Smiles onder nummer 657807 nietig verklaart en de doorhaling daarvan in het Benelux Merkenregister beveelt;
      II.	het depot van het merk Fair Smiles nummer 682910 nietig verklaart en de doorhaling daarvan in het Benelux Merkenregister beveelt;
      III.	Eastwick met ingang van een week na betekening van de te dezen te geven uitspraak elk direct of indirect gebruik van het teken Green Smiles, Fair Smiles, dan wel van een daarmee overeenstemmend teken, voor waren en diensten waarvoor het merk van [A] is ingeschreven, dan wel daaraan soortgelijke waren of diensten verbiedt, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel ter keuze van [A] van € 500,00 voor iedere dag, een deel van de dag als een gehele dag te rekenen, dat de overtreding voortduurt;
      IV.	Eastwick te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie.
    
    
    Eastwick heeft tegen de vordering in reconventie verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vordering van [A] en tot veroordeling van [A] in de kosten van het geding in reconventie.
    
    2.	Vaststaande feiten
    
    in conventie en in reconventie
    
    Tussen partijen staat als gesteld en niet of onvoldoende betwist, alsmede op grond van de niet-betwiste inhoud van de overgelegde producties onder meer het volgende vast:
    
    
      2.1.	De heer J. [E] is directeuraandeelhouder van Eastwick.
      2.2.	[A] was eigenaar van een biologische winkel, genaamd "[naam]", die was gevestigd aan de [straatnaam] te [B] en houdt zich al jaren bezig met de bevordering van milieuvriendelijke consumptie.
      2.3.	In 1995 is [A] begonnen met het ontwikkelen van een spaarsysteem dat er op neer komt dat kopers van duurzame of milieuontlastende producten door middel van het verzamelen van stempels of punten op een daarvoor bestemde spaarkaart korting kunnen krijgen bij de consumptie van ecologisch verantwoorde goederen en diensten. [A] heeft dit concept aanvankelijk Eco Miles genoemd.
      2.4.	De naam Eco Miles is op enig moment gewijzigd in Green Smiles.
      2.5.	In het voorjaar van 1996 heeft de Stichting Milieubewustzijn (hierna: Stim) een projectgroep in het leven geroepen die zich bezig hield met het opzetten en introduceren van een landelijk beloningssysteem voor duurzame producten en met de stroomlijning van verschillende lokale initiatieven op dat gebied. De projectgroep is na verloop van tijd omgedoopt tot stuurgroep Beloningssysteem Duurzame Producten (hierna: stuurgroep BDP). 2.6.	Zowel [A] als vertegenwoordigers van Stim maakten deel uit van de stuurgroep BDP. 
      2.7.	Eén van de lokale initiatieven die bij de activiteiten van de stuurgroep BDP betrokken waren, betrof het door [A] ontwikkelde spaarsysteem. 
      2.8.	In 1997 heeft [A] het recht op exploitatie van het door hem ontwikkelde spaarsysteem overgedragen aan de Stichting Agenda 21-Tarief 21 (hierna: Agenda). Agenda heeft het spaarsysteem vervolgens geëxploiteerd en verder ontwikkeld. 
      2.9.	[A] is één van de twee oprichters van Agenda. De activiteiten rondom de exploitatie en de verdere ontwikkeling van het spaarsysteem door Agenda zijn merendeels door [A] bedacht en uitgevoerd. 
      2.10.	[A] en Agenda hebben hetgeen zij omtrent de exploitatie van het spaarsysteem zijn overeengekomen eerst op 8 oktober 1999 op schrift gesteld en ondertekend. Deze overeenkomst luidt -voor zover hier relevant- als volgt: 
      "1. Bruikleen. 
      [A] is de eigenaar van de naam, het merk, het logo en het concept Green Smiles (voorheen Eco Miles). [A] heeft het recht tot gebruik van de naam, het merk, het logo en het concept Green Smiles in bruikleen gegeven aan de Stichting.
      (...)
      4. Einde Overeenkomst. 
      (...) b. [A] heeft de bevoegdheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang (...) te beëindigen in de volgende gevallen: 
      (...) - Faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de Stichting".
      2.11.	Op 18 november 1997 is de Stichting Milieubewustzijn (hierna: Stim) gefuseerd met de stichting Johan-Sophia, waarvan [E] bestuurslid was. Na de fusie is [E] bestuurslid geworden van Stim. 
      2.12.	Op 17 december 1997 heeft Agenda de Maltha Milieuprijs ontvangen voor het door [A] ontwikkelde en door Agenda geëxploiteerde en verder ontwikkelde spaarsysteem. 
      2.13.	Op 6 april 1999 heeft Eastwick het woordmerk Green Smiles gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor gecodeerde bonus-, kortings- en spaarvoordeelkaarten (klasse 9), voor niet-gecodeerde bonus-, kortings- en spaarvoordeelkaarten en drukwerken (klasse 16) en voor emissie van bonus-, kortings- en spaarvoordeelkaarten en het bieden van de mogelijkheid tot sparen (klasse 36). Het depot is in het Benelux Merkenregister ingeschreven onder nummer 657807.
      2.14.	Op 9 december 1999 is Agenda failliet verklaard.
      2.15.	Op 5 juni 2000 heeft Eastwick het merk Fair Smiles gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor gecodeerde bonus-, kortings- en spaarvoordeelkaarten (klasse 9) en voor emissie van bonus-, kortings- en spaarvoordeelkaarten en spaardiensten (klasse 36). Het depot is in het Benelux Merkenregister ingeschreven onder nummer 682910.
      2.16.	Op 27 november 2001 heeft [A] een beeldmerk, te weten een groen lachend gezicht, met daarin opgenomen de woorden Green Smiles gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor gecodeerde bonus-, kortings- en spaarvoordeelkaarten (klasse 9), voor reclame en het organiseren, uitvoeren van en toezicht houden op verkoop- en promotieacties waaronder aanmoedigingsacties en loyaliteitsprogramma's (klasse 35) en voor emissie van bonus-, kortings- en spaarvoordeelkaarten en het bieden van de mogelijkheid tot sparen (klasse 36). Het depot is in het Benelux Merkenregister ingeschreven onder nummer 711664.
    
    
    3.	Het standpunt van Eastwick
    
    in conventie
    
    
      3.1.	Het depot van [A] komt in rangorde na dat van Eastwick, zodat Eastwick op de voet van artikel 14 Benelux Merkenwet (BMW) de nietigheid van het depot van [A] kan inroepen.
      3.2.	Het depot van Eastwick is niet te kwader trouw verricht. Er is niet aan alle in artikel 4 onder 6a BMW genoemde voorwaarden voldaan. Bovendien is, ook indien wel aan alle voorwaarden zou zijn voldaan, geen sprake van een depot te kwader trouw.
      3.3.	[A] heeft het merk Green Smiles niet zelf gebruikt voorafgaand aan het depot van Eastwick. Agenda heeft het merk wel gebruikt, maar dat voorgebruik is teniet gegaan door haar faillissement in 1999.  Het voorgebruik van Agenda kan niet aan [A] worden toegerekend. [A] zou zich slechts op het voorgebruik door Agenda kunnen beroepen indien hij het recht op het inroepen daarvan op grond van een overeenkomst met Agenda zou hebben verkregen. Daarvan is echter geen sprake. 
      3.4.	Eastwick wist bovendien niet van het gebruik door Agenda en behoorde dat ook niet te weten. [E] (en daarmee Eastwick) raakte pas na het depot van 6 april 1999 op de hoogte van het gebruik door Agenda.
      3.5.	Voor zover wel sprake zou zijn van gebruik door [A] zelf of van gebruik door Agenda waarop [A] zich kan beroepen, is dat gebruik niet te goeder trouw. [A] heeft zich het merk Green Smiles op onregelmatige wijze toegeëigend nadat hij de naam op de vergadering van 6 maart 1997 had gehoord van [E]. Daarnaast is niet Agenda, maar Stim de eerste gebruiker van het merk. Agenda wist dat Stim het merk gebruikte en is het merk desondanks, zonder enig overleg met Stim, ook zelf gaan gebruiken. Stim heeft hier meermalen tevergeefs tegen geprotesteerd. 
      3.6.	Eastwick kan zich beroepen op het voor-voorgebruik door Stim. In 1999 is in overleg tussen Stim en [E] afgesproken dat de naam Green Smiles op naam van Eastwick zou worden gedeponeerd ten behoeve van Stim. Daarbij is tevens afgesproken dat het recht op het inroepen van het voorgebruik door Stim overging op Eastwick. 
      Daarnaast kan Eastwick zich bovendien als licentienemer op het gebruik van Stim beroepen. [E] heeft de naam Green Smiles bedacht en Stim is de naam met zijn toestemming gaan gebruiken. Op grond van artikel 5 lid 3 sub c BMW staat gebruik door een derde gelijk aan gebruik door de licentiegever.
      3.7.	Stim heeft het merk te goeder trouw en op normale wijze gebruikt. Stim voerde de naam Green Smiles sinds maart 1997 bij de voorbereidingen van het landelijk te ontwikkelen spaarsysteem. Ook het gebruik van een merk bij voorbereidingshandelingen kan als normaal gebruik worden aangemerkt. Agenda en [A] wisten van het gebruik door Stim.
    
    
    in reconventie
    
    
      3.8.	Van een depot te kwader trouw van het merk Green Smiles is geen sprake, zodat de vordering tot nietigverklaring dient te worden afgewezen. Op dezelfde gronden is ook van een depot te kwader trouw van het merk Fair Smiles geen sprake. 
      3.9.	Zelfs al zou worden geoordeeld dat het merk Green Smiles te kwader trouw is gedeponeerd dan betekent dit nog niet dat ook het depot van het merk Fair Smiles te kwader trouw is verricht. Het merk Fair Smiles stemt niet zodanig met het merk Green Smiles overeen en is niet voor zodanig gelijke waren gedeponeerd dat verwarring te duchten is. Er is dus geen sprake van objectieve kwade trouw.
    
    
    4.	Het standpunt van [A]
    
    in conventie
    
    
      4.1.	Het depot van Eastwick is te kwader trouw verricht. Zowel [A] als Agenda hebben het merk Green Smiles voorafgaand aan het depot van Eastwick te goeder trouw en op normale wijze gebruikt, zoals bedoeld in artikel 4 onder 6a BMW. Eastwick heeft derhalve geen merkrecht verkregen en kan geen aanspraak maken op bescherming van het door haar gedeponeerde merk. [A] kan derhalve op haar beurt de nietigheid van het depot van Eastwick inroepen. 
      4.2.	[A] heeft de naam Green Smiles bedacht. Hij heeft het concept en de naam Green Smiles zelf gebruikt in zijn biologische winkel, voor de waren die hij daar verkocht. Daarnaast heeft Agenda het merk Green Smiles gebruikt nadat [A] het concept in 1997 aan haar in gebruik had gegeven. [A] kan zich op grond van de daartoe met Agenda gesloten overeenkomst beroepen op het door Agenda gemaakte voorgebruik. [A] heeft de overeenkomst met Agenda gesloten met de intentie zijn project Green Smiles te laten gebruiken en te exploiteren. Een inbreuk op het recht van een derde levert ook een inbreuk op van degene die het recht geeft. 
      Daarnaast strekt de overeenkomst tussen [A] en Agenda er toe om, wanneer Agenda het gebruik van het merk Green Smiles -onder andere door faillissement- staakt, zowel dat gebruik als het recht om zich op het door Agenda gemaakte (voor)gebruik te beroepen, over te dragen aan [A]. 
      Bovendien zijn [A] en Agenda te vereenzelvigen. [A] was één van de oprichters van Agenda. Voorts zijn de activiteiten, het exploiteren en de verdere ontwikkeling van Green Smiles door Agenda merendeels door [A] bedacht en uitgevoerd. Ook op grond van vereenzelviging kan [A] zich derhalve op het voorgebruik door Agenda beroepen.
      4.3.	Eastwick was van het door [A] en Agenda gemaakte voorgebruik op de hoogte, althans behoorde daarvan op de hoogte te zijn. De directeur van Stim heeft [A] gefeliciteerd toen Agenda de Maltha Milieuprijs kreeg voor het project Green Smiles, zodat aannemelijk is dat [E], als medebestuurslid van Stim, daarvan eveneens op de hoogte was. Bovendien ontving [E] in die hoedanigheid de verslagen van de stuurgroep BDP, waarin melding werd gemaakt van het Green Smiles-systeem. Daarnaast heeft [A] op 9 en 12 mei 1998 brieven verzonden naar de bestuursleden van Stim en naar [E] in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de stichting Johan-Sophia, waarin aandacht wordt gevraagd voor het Green Smiles-project. Voorts ontvangt [E] de 'Otterbode', waarin, in december 1998, een artikel over het Green Smiles-project is verschenen. Ook in verschillende regionale en landelijke kranten zijn artikelen verschenen over het project Green Smiles. En ten slotte was [E] directeur van Eastwick Trading B.V., welke B.V. de Body Shop vertegenwoordigt. De Body Shop heeft een uitnodiging ontvangen voor de themamiddag 'Duurzaam Friesland'. In die uitnodiging en in het bijbehorende programmaoverzicht werd melding gemaakt van het Green Smiles-project.
      4.4.	Van voor-voorgebruik door Stim is geen sprake. Stim heeft het merkt Green Smiles niet op normale wijze gebruikt. Bovendien kan Eastwick, voor zover dat wel het geval zou zijn, geen beroep doen op het voor-voorgebruik van Stim.
    
    
    
    in reconventie
    
    
      4.5.	Nu het depot van Eastwick te kwader trouw is verricht, komt het voor vernietiging in aanmerking. Niet Eastwick, maar [A] is derhalve rechthebbende van het merk Green Smiles, zodat [A] zich tegen het door Eastwick gemaakte gebruik kan verzetten.
      4.6.	Het door Eastwick gedeponeerde merk Fair Smiles vertoont een grote mate van visuele, fonetische en conceptuele overeenstemming met het merk Green Smiles, waardoor verwarringsgevaar bestaat. Ook het depot van het merk Fair Smiles door Eastwick is te kwader trouw verricht. 
      4.7.	Daarnaast handelt Eastwick met het opzetten van een soortgelijk spaarsysteem als dat van [A] onrechtmatig jegens [A]. Eastwick profiteert van het door [A] ontwikkelde systeem en van de door hem gedane investeringen en opgebouwde goodwill en naamsbekendheid. Door het spaarsysteem van [A] slaafs na te willen bootsen en door daarnaast ook de namen Green Smiles en Fair Smiles te gebruiken, heeft Eastwick het verwarringsgevaar aanmerkelijk vergroot. [A] heeft hierdoor schade geleden en dreigt verdere schade te lijden, onder meer in de vorm van verlies op investeringen in het project Green Smiles en het mislopen van inkomsten en subsidies.
    
    
    
    Beoordeling van het geschil
    
    in conventie en in reconventie
    
    
      5.	Beide partijen hebben het merk Green Smiles gedeponeerd. Vast staat dat het gaat om overeenstemmende merken die voor soortgelijke waren zijn gedeponeerd. Partijen roepen over en weer de nietigheid van elkaars depot in en vorderen over en weer een verbod om het merk te gebruiken. 
      Eastwick baseert zich op artikel 14 B onder 1 juncto artikel 3 lid 2 BMW en stelt zich op het standpunt dat het depot van [A] nietig dient te worden verklaard omdat het in rangorde na het depot van Eastwick komt. 
      [A] baseert zich op artikel 14 B onder 2 juncto artikel 4 aanhef en onder 6a BMW en is van mening dat het depot van Eastwick nietig dient te worden verklaard omdat het depot van Eastwick te kwader trouw is verricht. 
    
    
    6.	Nu vast staat dat Eastwick haar depot eerder heeft verricht dan [A], geldt Eastwick in beginsel als rechthebbende op het merk en kan zij in principe de nietigheid van het depot van [A] inroepen, zoals zij in conventie ook heeft gedaan, tenzij komt vast te staan dat het depot van Eastwick te kwader trouw is verricht. In dat geval kan Eastwick, gezien artikel 4 aanhef en onder 6 BMW, geen aanspraak maken op bescherming uit hoofde van haar eerder verrichte depot en komt de reconventionele vordering van [A] tot nietigverklaring van het depot van Eastwick voor toewijzing in aanmerking. Beoordeeld dient derhalve te worden of het depot van Eastwick te kwader trouw is verricht. 
    
    
      7.1.	Van een te kwader trouw verricht depot is, gelet op artikel 4 onder 6a BMW, onder meer sprake indien het depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming voor het depot door de deposant niet heeft verleend. 
      7.2.	Volgens [A] is daarvan ten deze sprake. Immers, zowel zij, [A], als ook Agenda hebben de laatste drie jaren voorafgaand aan het depot van Eastwick, dat wil zeggen van 6 april 1996 tot 6 april 1999, het merk Green Smiles voor soortgelijke waren op normale wijze gebruikt in het Beneluxgebied en noch [A], noch Agenda hebben toestemming verleend voor het verrichten van het depot door Eastwick.
      7.3.	Eastwick heeft daartegenover gemotiveerd betwist dat [A] het merk Green Smiles voorafgaand aan het depot door Eastwick zelf op normale wijze heeft gebruikt en is voorts van mening dat [A] zich niet op het voorgebruik van Agenda kan beroepen. Verder heeft Eastwick gemotiveerd bestreden dat zij van het -eventuele- eerdere gebruik door [A] of Agenda op de hoogte was of behoorde te zijn en dat dat gebruik te goeder trouw plaatsvond. 
      7.4.	Gelet op het gemotiveerde verweer van Eastwick ligt het op de weg van [A] om bewijs bij te brengen van haar stellingen dat Eastwick haar depot heeft verricht terwijl Eastwick wist of behoorde te weten dat [A] danwel Agenda het merk Green Smiles binnen de laatste drie jaren voorafgaand aan het depot van Eastwick voor soortgelijke waren te goeder trouw op normale wijze heeft gebruikt. 
      Daarbij overweegt de rechtbank reeds thans dat indien zou komen vast te staan dat Eastwick wist of behoorde te weten van het gebruik dat Agenda van het merk Green Smiles heeft gemaakt, [A] zich jegens Eastwick op dat voorgebruik kan beroepen. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.
      7.5.	Indien tussen twee partijen een overeenkomst bestaat die er toe strekt dat de ene partij, zijnde de gebruiker van een merk, het gebruik van dat merk staakt en er mee instemt dat de andere partij, zijnde de opvolgend gebruiker, het gebruik van dat merk op dezelfde voet voortzet, moet, teneinde de bescherming die artikel 4 sub 6 onder a BMW aan de gebruiker van een niet gedeponeerd merk beoogt te geven volledig tot haar recht te doen komen, worden aanvaard dat die overeenkomst er in de regel toe strekt de bevoegdheid zich op grond van het bepaalde in artikel 4 sub 6 onder a BMW tegen een depot te verzetten, in die zin op de opvolgend gebruiker overgaat dat deze zich tegenover de deposant mede mag beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijk gebruiker van dat merk heeft gemaakt.
      7.6.	In het onderhavige geval staat vast dat [A] in 1997 met Agenda is overeengekomen dat Agenda zich zou bezig houden met de verdere ontwikkeling en exploitatie van het door [A] ontwikkelde spaarsysteem. Eveneens staat vast dat Agenda het spaarsysteem vervolgens daadwerkelijk verder heeft ontwikkeld en geëxploiteerd, dat zij daarbij op enig moment vóór het depot van Eastwick de naam Green Smiles is gaan gebruiken en dat [A], als medeoprichter van Agenda, het merendeel van de feitelijke activiteiten omtrent de verdere ontwikkeling en exploitatie van het spaarsysteem heeft bedacht en uitgevoerd. Voorts is niet in geding dat [A] de exploitatie van het spaarsysteem na het faillissement van Agenda op 9 december 1999 heeft voortgezet onder de naam Green Smiles. Daarnaast is niet gesteld of gebleken is dat van de zijde van Agenda bezwaar bestond tegen voortzetting van het spaarsysteem onder de naam Green Smiles door [A]. 
      Gezien deze omstandigheden acht de rechtbank het voldoende aannemelijk dat tussen [A] en Agenda een overeenkomst zoals hiervoor bedoeld onder rechtsoverweging 7.5. bestaat. Daarmee is de bevoegdheid van [A] gegeven om zich op grond van het bepaalde in artikel 4 aanhef en onder 6a BMW tegen het depot van Eastwick te verzetten, in die zin dat [A] zich tegenover Eastwick mede mag beroepen op het gebruik dat Agenda van het merk Green Smiles heeft gemaakt.
      7.7.	Gezien hetgeen [A] overigens heeft aangevoerd ter staving van zijn betoog dat hij zich op het voorgebruik van Agenda kan beroepen, overweegt de rechtbank voorts het volgende. Het enkele feit dat [A] de naam Green Smiles aan Agenda in bruikleen heeft gegeven onvoldoende is om het voorgebruik van Agenda aan [A] toe te rekenen. Daarvan kan eveneens geen sprake zijn op grond van de gestelde vereenzelviging, nu het feit dat [A] medeoprichter van Agenda is en het feit dat hij binnen Agenda degene was die het merendeel van de activiteiten rondom het concept Green Smiles uitvoerde onvoldoende is om vereenzelviging tussen [A] en Agenda te aanvaarden.
      7.8.	De rechtbank zal [A] derhalve toelaten te bewijzen dat Eastwick van het door Agenda gemaakte voorgebruik van het merk Green Smiles wist of behoorde te weten danwel dat [A] het merk Green Smiles zelf voor soortgelijke waren op normale wijze binnen de laatste drie jaren voorafgaand aan het depot van Eastwick in het Beneluxgebied heeft gebruikt en dat Eastwick van dat gebruik wist of behoorde te weten.
    
    
    8.	Nu de toewijsbaarheid van de vordering in reconventie sterk samenhangt met de uitkomst van het geschil in conventie, zal de beoordeling in reconventie worden aangehouden tot na de bewijslevering.
    
    
    BESLISSING	
    
    De rechtbank
    
    in conventie:
    
    
      laat [A] toe en draagt haar voor zoveel nodig op te bewijzen:
      dat Eastwick van het door Agenda gemaakte voorgebruik van het merk Green Smiles wist of behoorde te weten danwel dat [A] het merk Green Smiles zelf voor soortgelijke waren op normale wijze binnen de laatste drie jaren voorafgaand aan het depot van Eastwick in het Beneluxgebied heeft gebruikt en dat Eastwick van dat gebruik wist of behoorde te weten.
    
    
    bepaalt dat indien bewijs wordt aangedragen door getuigen het verhoor van de getuigen zal plaatsvinden ten overstaan van de rechter mr. C.A.M. van Straalen-Coumou, op een door deze nader te bepalen dag en uur in een van de zalen van het Gerechtsgebouw, Zaailand 102 te Leeuwarden;
    
    verwijst de zaak naar de rol van 18 februari 2004 voor opgave van verhinderdata van de procureurs, respectievelijk de advocaten, partijen en getuigen zulks conform artikel 9.2 van het landelijk rolreglement;
    
    houdt iedere verdere beslissing aan.
    
    in reconventie:
    
    houdt iedere beslissing aan. 
    
    Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. C.A.M. van Straalen-Coumou en in het openbaar uitgesproken door de rolrechter op 4 februari 2004.