ECLI:NL:RBZUT:2004:AQ3995, Rechtbank Zutphen, 19-07-2004, 62707 / KG ZA 04-146
Rechtbank Zutphen — Uitspraak 
Datum: 2004-07-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: De nieuwe verpakkingen van producten van Toko Lien zijn zodanig gelijkend op die van Conimex dat daardoor verwarrringsgevaar in de zin van de Benelux Merkenwet bestaat.

RECHTBANK ZUTPHEN
      SECTOR CIVIEL
      VOORZIENINGENRECHTER
    
    
    
    
      kort gedingnummer: 62707 / KG ZA 04-146
      vonnis van               : 19 juli 2004	
    
    		
    Vonnis in kort geding in de zaak van:
    
    
    
      1. de naamloze vennootschap UNILEVER N.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONIMEX B.V.,
      gevestigd te Baarn,
      eiseressen bij dagvaarding van 17 juni 2004,
      procureur: mr. C.B. Gaaf,
      advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,
    
    
    tegen:
    
    
      1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOKO LIEN B.V.,
      gevestigd te Ochten,
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INDONESIA FOOD PRODUCTS B.V.,
      gevestigd te Ochten,
      gedaagden,
      advocaat: mr. A. Gabel te Tiel.
    
    
    Partijen worden hierna mede Unilever en Toko Lien genoemd.
    
    
    1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE
    
    
      Unilever heeft onder overlegging van producties Toko Lien gedagvaard tegen de openbare zitting van 5 juli 2004.
      Ter zitting heeft Toko Lien onder overlegging van producties geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde met veroordeling van Unilever in de proceskosten. 
      Partijen hebben hun standpunten aan de hand van pleitnota's  mondeling toegelicht, waarna zij vonnis hebben gevraagd.
    
    
    
    2. VASTSTAANDE FEITEN
    
    De volgende feiten zullen in dit kort geding als tussen partijen voorlopig vaststaand worden aangemerkt. Deze feiten blijken uit overgelegde stukken en/of volgen uit stellingen van partijen, voor zover deze door de ene partij zijn aangevoerd en door de andere partij zijn erkend of niet dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn betwist.
    
    
      2.1 Unilever is sinds 1932 producent en leverancier van een uitgebreid assortiment oosterse (hoofdzakelijk Indische) levensmiddelen, welke onder de naam Conimex worden verkocht.
      2.2 Ter bescherming van de uiterlijke kenmerken van haar Conimex-producten heeft Unilever verscheidene merken gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
      2.3 Toko Lien is sinds 1995 actief op de markt van de oosterse levensmiddelen.
    
    
    
    3. DE VORDERING, DE GRONDEN EN HET VERWEER
    
    
      3.1 Unilever vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
      a. Toko Lien zal gelasten binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn, ieder gebruik in de Benelux van de thans door hen gebruikte verpakkingen, of enige andere verpakking die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met en/of aanhaakt bij de merken en verpakkingen van Unilever voor waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven en daaraan soortgelijke waren, te staken en gestaakt te houden;
      b. Toko Lien zal gelasten om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de  voorzieningenrechter te bepalen termijn, bij alle opslagadressen en verkooppunten waar, naar Toko Lien weet of redelijkerwijs kan weten of vermoeden, exemplaren van de litigieuze producten of van reclamemateriaal waarin zodanige  producten mochten staan afgebeeld, voorhanden zijn, deze aldaar weg te (doen) halen en om ter controle aan de advocaat van Unilever een verklaring toe te zenden dat aan de aldus bestaande verplichting is voldaan;
      c. Toko Lien zal veroordelen tot betaling aan Unilever van een dwangsom van € 50.000,-- voor elke dag of iedere keer dat Toko Lien, dan wel enige thans of in de toekomst aan haar ondernemingen verbonden (rechts)persoon, in strijd mocht handelen met het hiervoor gevorderde of enig gedeelte daarvan, dan wel – en zulks ter uitsluitende keuze van Unilever – een bedrag van € 2.000,-- voor ieder individueel product en/of publicatie waarmee Toko Lien, dan wel enige thans of in de toekomst aan haar ondernemingen verbonden (rechts)persoon, in strijd mocht handelen met de overeenkomstig de sub a) en/of sub b) gevorderde op te leggen ver- en geboden, of enig gedeelte daarvan;
      d. Toko Lien zal veroordelen in de kosten van dit geding.
    
    
    
      3.2 Aan deze vordering heeft Unilever tegen de achtergrond van de vaststaande feiten het volgende ten grondslag gelegd.
      Tussen de verpakkingen van de Conimex-producten en de nieuwe verpakkingen van Toko Lien bestaan zodanige gelijkenissen dat daarvoor gevaar bestaat voor verwarring bij consumenten. Toko Lien trekt aldus ongerechtvaardigd voordeel uit en haakt aan bij de reputatie en het onderscheidend vermogen van de merken en producten van Unilever.
      Aldus maakt Toko Lien inbreuk op de merkrechten van Unilever, ingevolge artikel 13A van de Benelux Merkenwet, en handelt zij onrechtmatig jegens Unilever.
      Ondanks aanmaning in der minne blijft Toko Lien weigerachtig haar verpakkingen zodanig aan te passen dat gevaar voor verwarring voor consumenten wordt vermeden, zodat Unilever een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen.
    
    
    3.3 Toko Lien heeft gemotiveerd verweer gevoerd, waarop in het hierna volgende zo nodig zal worden ingegaan.
    
    
    4. DE BEOORDELING
    
    4.1 Door Toko Lien is niet weersproken, dat zij haar producten mede in het arrondissement Zutphen verkoopt, zodat de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. 
    
    
      4.2 Voorop gesteld wordt, dat de vraag of voor verwarringsgevaar in de zin van artikel 13A van de Benelux Merkenwet te duchten is, globaal moet worden beoordeeld vanuit het perspectief van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren en aan de hand van diverse factoren, waaronder:
      a. de mate van soortgelijkheid van de waren,
      b. de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming/gelijkenis tussen het (oudere) merk en het jongere merk/teken,
      c. het onderscheidend vermogen dat het (oudere)  merk van huis uit of als gevolg van zijn bekendheid (door inburgering) heeft, en
      d. de vraag of het publiek bij waarneming van het jongere merk/teken, dit met het (oudere) merk/teken zal associëren. 
      Hoe groter de soortgelijkheid van waren, de gelijkenis tussen (ouder) merk en jonger merk/teken en de onderscheidende kracht van het (oudere) merk, des te groter het verwarringsgevaar. Wanneer er geen associatiegevaar bestaat, zal er doorgaans ook geen gevaar voor verwarring zijn. Anderzijds is louter de mogelijkheid van associatie niet voldoende om tot verwarringsgevaar te kunnen komen.
      Tussen de verschillende bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking te nemen factoren bestaat een onderlinge samenhang in die zin, dat een geringe mate van soortgelijkheid tussen de betrokken waren, kan worden gecompenseerd door een grote mate van overeenstemming en omgekeerd, en dat, naarmate het (oudere) merk - van huis uit of door inburgering – een grotere onderscheidingskracht heeft, ook bij een minder grote overeenstemming verwarringsgevaar kan worden aangenomen. 
      In dit geval is niet alleen sprake van volstrekte soortgelijkheid van waren, maar tevens van een vrijwel gelijk, groot en volledig assortiment van oosterse voedingswaren. 
    
    
    4.3 Door Toko Lien is niet weersproken, dat Conimex al sedert tientallen jaren de absolute marktleider is in de markt van oosterse levensmiddelen en thans in totaal een marktaandeel heeft van 33%, welk marktaandeel voor sommige producten aanzienlijk hoger is (52% tot 72%). Daarmee is tevens voldoende aannemelijk dat de verpakkingen van Conimex-producten, welke zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, in ieder geval door inburgering een grote onderscheidingskracht bezitten. 
    
    4.4 De verpakkingen waarin Unilever haar producten op de markt breng kenmerken zich door een warme basiskleur geel, met voornamelijke zwarte en in mindere mate rode belettering en overige rode, zwarte en witte elementen. De aanduiding Conimex is geplaatst in een arena-vormig kader in de kleuren rood, zwart en geel. Onderdeel van het logo is een zwart-rode afbeelding van een oosterse voedselbereidende vrouw die halverwege in het arenavormige kader is afgebeeld.
    
    
      4.1 De verpakkingen waarin Toko Lien haar assortiment tot van ongeveer anderhalf jaar terug op de markt bracht, kenmerkten zich door het gebruik van een bleke kleur geel, een wit met zwart bijna rechthoekig logo en een vrouwtje in zwart wit. Sindsdien heeft Toko Lien haar verpakkingen gewijzigd, waardoor:
      ? de bleke kleur geel een oranje-achtige kleur geel is geworden;
      ? de kleur een aanzienlijk groter deel van de verpakking beslaat;
      ? het logo arenavormig is geworden;
      ? de kleuren van het logo rood en geel zijn gemaakt;
      ? de afgebeelde vrouw vereenvoudigd is en de jurk rood is gemaakt;
      ? bij het logo de afbeelding van een witte cirkel is geplaatst;
      ? de omschrijving van het product in het midden is geplaatst;
      ? thans een zakelijk lettertype is gebruikt;
      ? er een foto op de verpakking is gekomen;
      ? flesverpakkingen zijn voorzien van een rood/witte dop.
      De ook bij de eerdere verpakkingen door Toko Lien gebruikte rood-zwart-gele band over de volle breedte van de voor- en achterzijde van de verpakking is bij de nieuwe verpakkingen gehandhaafd.
    
    
    4.6 Aan Toko Lien kan worden toegegeven, dat de door beide partijen gebruikte kleuren geel – hoezeer ook op elkaar gelijkend – rood, zwart en wit op zichzelf geen onderscheidend vermogen hebben. Dit is echter anders als deze kleuren worden gebruikt in samenhang met andere, overheersende bestanddelen en aldus meewerken aan de totaalindruk voor het publiek.
    
    4.7 Als overheersende bestanddelen van het merk van Unilever dienen te worden aangemerkt het arenavormige logo in rood en geel met een zwart kader, het oosterse voedselbereidende vrouwtje in rood en zwart, de afbeelding van de witte zon, de productnaam in zwarte, zakelijke hoofdletters, het rode geblokte sierlijntje, een foto van het betreffende product en de rood/witte doppen op flesverpakkingen.
    
    4.8 Door de wijziging van de verpakkingen van haar producten op de wijze als hiervoor onder 4.5 vermeld, welke - zoals ter zitting uitgebreid getoond - sterk aanhangen tegen het merk van Unilever, is voorshands voldoende aannemelijk dat voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren verwarringsgevaar is te duchten.
    
    4.9 Op grond van het vorenstaande zijn de vorderingen van Unilever toewijsbaar als hierna aan te geven.
    
    
      4.10 De voorzieningenrechter zal een maximum aan de te verbeuren dwangsommen verbinden. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit kort-gedingvonnis oplegging van hogere dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen.
      Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde prikkelende werking van de dwangsomoplegging.
    
    
    
    5. BESLISSING
    
    De voorzieningenrechter, recht doende in kort geding:
    
    1. gelast gedaagden binnen zestig dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van de hiervoor sub 4.5 bedoelde door hen gebruikte verpakkingen, of enige andere verpakking die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met en/of aanhaakt bij de merken en verpakkingen van eiseressen voor waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven en daaraan soortgelijke waren, te staken en gestaakt te houden;
    
    2. gelast gedaagden om binnen zestig dagen na betekening van dit vonnis bij alle opslagadressen en verkooppunten waar, naar zij weten of redelijkerwijs kunnen weten of vermoeden, exemplaren van de litigieuze producten of van reclamemateriaal waarin zodanige producten mochten staan afgebeeld, voorhanden zijn, deze aldaar weg te (doen) halen; 
    
    3. veroordeelt gedaagden tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per dag dat gedaagden dan wel enige thans of in de toekomst aan hun ondernemingen verbonden (rechts)persoon, in strijd mochten handelen met de hiervoor onder 1. en 2. vermelde geboden;
    
    4. bepaalt het maximum van de aldus te verbeuren dwangsommen op een bedrag van € 500.000,-- (vijfhonderd duizend euro);
    
    5. veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding die, voor zover gevallen aan de zijde van eiseressen tot op deze uitspraak worden begroot op € 311,40 wegens verschotten en € 703,-- wegens salaris procureur; 
    
    6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    7. wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    
    Aldus gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 juli 2004 in tegenwoordigheid van Chr.D.W. van Meurs, griffier.