ECLI:NL:RBARN:2001:AB0462, Rechtbank Arnhem, 09-03-2001, 69010 / KG ZA 00-765
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2001-03-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Arrondissementsrechtbank te Arnhem
      Sector civiel recht
    
    
    
    
      Zaak/rolnummer:	69010 / KG ZA 00-765
      Datum uitspraak:            9 maart 2001
      69010 / KG ZA 00-765Zaak/rolnummer:	69010 / KG ZA 00-765
    
    
    Vonnis
    
    in kort geding
    
    in de zaak van
    
    
      1.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      DE VRIES VLEESSNACKS  B.V.,
      gevestigd te Dordrecht,
      2.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      HOLDING DE VRIES VLEESSNACKS DORDRECHT B.V.,
      gevestigd te Dordrecht,
      eiseressen bij dagvaarding van 23 januari 2001
      ,
      procureur mr. R.C. Tubbergen te Arnhem,1
      O.R. van HardenbroekRotterdam
      advocaat mr. O.R. van Hardenbroek te Rotterdam,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      HUMAPRO B.V.,
      gevestigd te Elst, gemeente Overbetuwe,
      gedaagde
      ,
      advocaat mr. R. Kamphuis te Elst, gemeente Overbetuwe.[advocaat_gedaagden]
      [gedaagde_verw_naam_advocaat_1][gedaagde_verw_plaats_advocaat_1]
    
    
    Het verloop van de procedure
    
    
      Eiseressen hebben gedaagde ter terechtzitting in kort geding doen dagvaarden en bij mondelinge conclusie van eis gevorderd als weergegeven in dagvaarding.
      Gedaagde heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.
      De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit, overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities. Daarbij zijn producties in het geding gebracht.
      De president heeft eiseressen vervolgens in de gelegenheid gesteld om stukken over te leggen waaruit blijkt dat eiseressen de snack "Mexicano" (ook) hebben geleverd aan supermarkten, al dan niet middels een derde. Bij brieven van 15 en 16 februari 2001 heeft de raadsman van eiseressen aan de griffier van deze rechtbank alsmede aan de advocaat van gedaagde een aantal stukken doen toekomen. Voorts heeft de raadsman van gedaagde bij faxbrief van 21 februari 2001 aan de griffier, met afschrift aan de raadsman van eiseressen, een reactie op vorenbedoelde stukken doen toekomen.
      Ten slotte hebben partijen vonnis gevraagd.
      De vaststaande feiten
    
    
    a)	Eiseres sub 1, hierna ook wel aan te duiden als De Vries Vleessnacks, drijft een groothandel in vleessnacks en aanverwante artikelen. Eiseres sub 2, hierna ook wel te noemen Holding De Vries, is enig aandeelhoudster van De Vries Vleessnacks. Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als: De Vries.
    
    b)	In 1984 heeft De Vries Vleessnacks een nieuwe vleessnack ontwikkeld en op de Nederlandse en Belgische markt gebracht onder de naam "Mexicano". De Mexicano is een pittig gekruide vleessnack en bestaat voor 75% uit vlees (kip, rund- en varkensvlees). De snack dient voor consumptie te worden bereid door het te frituren. 
    
    c)	Holding De Vries heeft op 7 februari 1986 het woordmerk "Mexicano" gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 415437 voor waren in de klassen 29 en 30. Het depot (de inschrijving) is in 1996 vernieuwd en is geldig tot 7 februari 2006.   
    
    d)	Gedaagde, hierna te noemen Humapro, produceert etenswaar en verhandelt deze producten als groothandel. Medio 1999 heeft Humapro een drietal warme broodjes op de markt gebracht, bedoeld als lunch of tussendoortje. Het broodje wordt geschikt voor consumptie gemaakt door bereiding in de magnetron of oven. Het broodje is verpakt in een cellofaanverpakking en is te vinden in het koelversvak van een aantal supermarkten. Een van deze broodjes is genaamd "warm broodje Mexicana" en is gevuld met pittig gekruid rundvlees en groenten. Humapro produceert het broodje tevens voor de supermarktketen van Albert Heijn, waar het in de verpakking van de huistraiteur van AH is verpakt en onder de benaming "warm broodje Mexicaans rundvlees" wordt aangeboden.
     
    
      e)	De Vries heeft bij schrijven van 18 augustus 2000 Humapro verzocht het gebruik van de naam Mexicana voor haar broodjes te staken, omdat dit gebruik bij het publiek verwarring zou veroorzaken met het merk Mexicano van De Vries. Humapro heeft aan dit verzoek geen gevolg gegeven.
      Het geschil
    
    
    1)	De Vries stelt dat zij zich als merkhouder van het woordmerk Mexicano op grond van artikel 13 A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet (BMW) kan verzetten tegen het gebruik van de benaming Mexicana door Humapro voor haar broodjes, omdat de gelijkenis tussen de namen Mexicano en Mexicana zeer groot is, de namen voor gelijksoortige producten worden gebruikt en dat gebruik bij het publiek tot verwarring kan leiden tussen het merk van De Vries enerzijds en het door Humapro gehanteerde teken anderzijds. De vleessnack Mexicano heeft inmiddels een grote naamsbekendheid verworven en is verworden tot een merk met een grote onderscheidingskracht, aldus De Vries. De Mexicano vleessnack werd in eerste instantie met name aan het publiek aangeboden via de snackbar en de frituur. De snack is sedert enige tijd, al dan niet via een derde, in kleine vorm, genaamd de "mini-Mexicano", ook verkrijgbaar in een aantal supermarkten, waar de snack is te vinden in het diepvriesvak (leverancier Van Eck) en in het koelversvak (leverancier Bakker Lekkerkerk). Ook indien de Mexicano van De Vries en het warm broodje Mexicana van Humapro niet als gelijksoortige waren  kunnen worden beschouwd, maakt Humapro inbreuk op het merkrecht van De Vries, in dat geval op grond van artikel 13 A lid 1 sub c BMW, omdat Humapro aanhaakt bij de bekendheid van het merk Mexicano van De Vries en aldus ongerechtvaardigd voordeel trekt uit alsmede afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk Mexicano. De Vries stelt door het handelen van Humapro schade te lijden, waarvan de omvang pas zal kunnen worden vastgesteld aan de hand van de verkoop- en omzetgegevens van Humapro.
    
    2)	De Vries vordert derhalve, samengevat, Humapro te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis het gebruik van de naam Mexicana te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van f. 15.000,=  per dag; alsmede binnen twee weken de reeds verkochte en geleverde broodjes Mexicana terug te roepen en uit de handel te (laten) nemen, alsmede De Vries overzichten te verstrekken van de verkoopcijfers en afnemers van de Mexicana  sinds de start van de verkoopactiviteiten ervan; met bepaling van de TRIPs-termijn op zes maanden en met veroordeling van Humapro in de kosten van het geding.
    
    3)	Humapro heeft gemotiveerd verweer gevoerd op gronden welke hierna -voor zover relevant - nader aan de orde zullen komen.
    
    
    De beoordeling van het geschil
    
    4)	De bevoegdheid van de president tot kennisneming van de onderhavige vordering terzake het merkenrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37 A Benelux-Merkenwet (BMW).
    
    
      5)	Humapro heeft onder meer aangevoerd dat het merk Mexicano geen danwel zeer weinig onderscheidend vermogen heeft. De benaming Mexicano moet worden opgevat als een verwijzing naar de hoedanigheid/herkomst van de waar, danwel naar een kenmerk van de waar, namelijk dat de snack bestaat uit pittig gekruid vlees, hetgeen volgens Humapro het kenmerk bij uitstek is van de Mexicaanse keuken. De naam Mexicano is dan ook niet meer dan een verwijzing naar die keuken. De Vries stelt daarentegen dat de naam Mexicano een fantasienaam is en geen verwijzing naar de Mexicaanse keuken is. Bovendien zijn er volgens De Vries voorbeelden genoeg van producten met de aanduiding Mexico of Mexicaans, waarin wordt verwezen naar de Mexicaanse keuken maar waarbij het niet gaat om een vleesproduct, al dan niet pittig gekruid. Van een verwijzing naar de herkomst en/of de hoedanigheid van de waar is volgens De Vries dan ook geen sprake.
      6)	Voorshands geoordeeld heeft het (woord)merk Mexicano voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen worden beschouwd. Hoewel op een door De Vries in het geding gebrachte afbeelding van een doos Mexicano's (productie 2) ook een beeldmerk, bestaande uit een afbeelding van een mexicaan met een sobrero, staat - hetgeen op het eerste gezicht doet vermoeden dat wel aansluiting is gezocht bij Mexico dan de Mexicaanse keuken - is naar het oordeel van de president vooralsnog met het merk Mexicano voldoende afstand genomen van de desbetreffende landsnaam, temeer daar naar het publiek toe het merk veelal uitsluitend als woordmerk, zonder een daarbij behorende afbeelding, wordt gebruikt. Het is bovendien aannemelijk geworden dat de naam Mexicano voor de vleessnack van De Vries in de loop van de jaren meer en meer is ingeburgerd bij een groot publiek, als gevolg waarvan het onderscheidend vermogen van het merk nog is toegenomen. De president verwerpt het verweer van Humapro dat de Mexicano een aanduiding is (geworden) van de hoedanigheid van de waar, danwel slechts een verwijzing inhoudt naar de herkomst of een specifiek kenmerk van de waar. Het mag toch bekend worden verondersteld dat de Mexicaanse keuken niet alleen en overwegend bestaat uit (pittig gekruid) vlees, maar tevens vele andere, niet-vleesproducten, omvat. Het feit dat de naam Mexicano wellicht bij een deel van het publiek een associatie oproept met de Mexicaanse keuken is op zich onvoldoende om te oordelen dat de naam daarmee uitsluitend een verwijzing naar die keuken, danwel naar de herkomst van die keuken (de landsnaam) of een kenmerk daarvan inhoudt en daarom onvoldoende onderscheidend vermogen zou kunnen hebben.
    
    
    7)	Humapro heeft voorts aangevoerd dat er in het onderhavige geval geen sprake is van soortgelijke waren. Zij wijst hierbij op de aanduidig van haar product (ambachtelijke en luxe gevulde broodjes) en de naam die verwijst naar de vulling van het broodje. Het broodje is bedoeld als lunch of tussendoortje, de bereiding gebeurt in de magnetron of oven en de houdbaarheid ervan is beperkt. De Mexicano daarentegen is een vleessnack bedoeld bij bijvoorbeeld een bord frites, de bereiding gebeurt in de frituur (veelal bij de snackbar) en de snack heeft een lange houdbaarheid (diepvries).
    
    8)	Bij de beantwoording van de vraag of de producten van De Vries en Humapro soortgelijk zijn in de zin van artikel 13 A van de BMW is van belang in hoeverre het publiek beide producten als verwant beschouwd. Voorshands geoordeeld vallen beide producten te rangschikken in de categorie tussendoortjes, danwel maken zij onderdeel uit van een (lichte) maaltijd en/of lunch. In dat opzicht zijn de producten als voldoende soortgelijk te beschouwen. Daarbij is niet van belang dat het ene product bestaat uit een broodje met vulling en het andere een vleessnack is. Ook verschillen ten aanzien van de houdbaarheid, de verpakking en de wijze van bereiding van een product maken nog niet dat niet van soortgelijke producten kan worden gesproken.
    
    9)	Humapro voert voorts aan dat het door haar gebruikte teken onvoldoende overeenstemt met het merk van De Vries, zodat ook daarom geen sprake kan zijn van inbreuk op het merkrecht van De Vries. Daarbij moet worden uitgegaan van de totaalindruk van zowel merk als teken en de wijze waarop deze feitelijk worden gebruikt. Het warm broodje Mexicana wordt in een doorzichtige cellofaanverpakking geleverd, met daarop een bruin label met het logo van Humapro, de tekst "warm broodje" in schuingedrukte rode letters en de aanduiding Mexicana in een groen kleur en een -naar Humapro stelt- speels letterype. De naam Mexicano van De Vries staat daarentegen in een strak, rood lettertype (blokletters) op de doos waarin de vleessnack aan de snackbars wordt geleverd. De consument ziet de doos zelf niet, omdat de snack zonder verpakking in de vitrine van de snackbar ligt. In advertenties (in vakbladen) wordt ook een strak wit letterype gebruikt. Van overeenstemming tussen merk en teken is volgens Humapro dan ook geen sprake.
    
    10)	De Vries stelt daar tegenover dat zij zich in het onderhavige geschil beroept op het woordmerk Mexicano. Hoewel De Vries ook merkhouder is van het beeldmerk (de mexicaan met sombrero), komt het woordmerk Mexicano veelal zelfstandig voor, terwijl De Vries aan haar afnemers geen voorschriften oplegt ten aanzien van de wijze waarop zij de aanduiding Mexicano moeten weergeven. 
    
    11)	Hieromtrent wordt allereerst overwogen dat bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen een merk en een mogelijk inbreuk makend teken, het gedeponeerde merk - in dit geval het woordmerk Mexicano - als uitgangspunt dient te worden genomen. Bij de vergelijking tussen merk en teken spelen weliswaar ook visuele aspecten een rol, maar niet het beeld(merk) maar het gebruik van het woordmerk staat centraal. Van overeenstemming is sprake wanneer, mede gezien de omstandigheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk, merk en teken, elke in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand (het publiek) die met het teken wordt geconfronteerd verwarring kan ontstaan. Uitgangspunt hierbij is hoe het publiek merk en teken waarneemt.
    
    12)	Bij vergelijking van het merk Mexicano en het door Humapro gebruikte teken warm broodje Mexicana, gebruikt laatstgenoemde weliswaar de toevoeging "warm broodje", maar die toevoeging is zuiver beschrijvend van aard en daarom van ondergeschikt belang. Het hoofdbestanddeel, de aanduiding Mexicana, komt vooralsnog zowel in auditief als begripsmatig opzicht sterk overeen met het woordmerk Mexicano. Het feit dat Humapro op haar verpakkingen van de broodjes Mexicana een afwijkend lettertype en kleur gebruikt maakt dit niet anders. Bovendien hanteert Humapro niet altijd de hiervoor omschreven layout. In haar productflyers bijvoorbeeld staat de aanduiding "warm broodje Mexicana" op de voorzijde in een strak, wit lettertype (blokletter) en op de achterzijde in een rode blokletter afgedrukt.
    
    13)	Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen merk en teken moet, zoals hiervoor in overweging 11) reeds is overwogen, mede worden beoordeeld of er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek tussen merk en teken. Hoewel Humapro terecht heeft aangevoerd dat de door De Vries na afloop van de mondelinge behandeling op verzoek van de president nog in het geding gebrachte stukken onvoldoende zijn om exact te bepalen in welke supermarkten de mini-Mexicano verkrijgbaar zou zijn, is op grond van de door De Vries overgelegde verklaringen van de leveranciers Van Eck en Bakker Lekkerkerk wel voldoende aannemelijk geworden dat de Mexicano (al dan niet in mini-vorm) ook in een aantal supermarkten verkrijgbaar is. Voor de stelling van De Vries dat de Mexicano ook via het koelversvak van de supermarkt wordt aangeboden (deeluitmakend van het zogenaamde "Any Moment" assortiment) is echter niets ter (nadere) onderbouwing door De Vries overgelegd, zodat aan die stelling voorbij moet worden gegaan. Maar ook indien het uitgangspunt is dat de Mexicano behalve via de snackbar uitsluitend via het diepvriesvak van een aantal supermarkten aan het publiek wordt aangeboden en het warm broodje Mexicana uitsluitend middels het koelversvak van een (groot) aantal supermarkten, wordt het vooralsnog voldoende aannemelijk geacht dat er - mede gezien de hiervoor onder 12) beschreven gelijkenis tussen merk en teken - gevaar bestaat voor verwarring bij het publiek. De plaats waar een product in de supermarkt wordt aangeboden is bepaald niet doorslaggevend voor de beoordeling van de mogelijkheid of het publiek bepaalde producten met elkaar kan verwarren. Het publiek dat wel eens een snackbar bezoekt zal bovendien voor een deel hetzelfde  publiek zijn dat in de supermarkt haar inkopen doet. Ook lijkt het reëel te veronderstellen dat dat publiek zich voor haar inkopen niet altijd zal beperken tot één specifieke supermarkt, maar ook in verschillende supermarkten inkopen zal doen.
    
    14)	Gelet op al het voorgaande is dan ook voldoende aannemelijk geworden dat, gezien de aanwezig geachte gelijkenis tussen het merk Mexicano en het teken warm broodje Mexicana, en gezien het publiek dat met zowel merk als teken in aanraking komt, de mogelijkheid bestaat dat dat publiek merk en teken met elkaar zal verwarren. Voorshands geoordeeld kan het gebruik van de aanduiding warm broodje Mexicana door Humapro dan ook worden beschouwd als een inbreuk op het merkrecht van De Vries ten aanzien van het woordmerk Mexicano. Het is bovendien aannemelijk dat De Vries door voornoemde inbreuk schade heeft geleden danwel nog lijdt.
    
    15)	Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de vordering van De Vries tot staking van de inbreuk door Humapro voor toewijzing vatbaar is, evenals de gevorderde dwangsom, met dien verstande dat er aanleiding is aan Humapro een langere termijn te gunnen waarbinnen deze inbreuk dient te zijn gestaakt. Bovendien zal de dwangsom worden gematigd en gemaximeerd, een en ander als na te melden. De gevorderde recall van de reeds verkochte en geleverde warme broodjes Mexicana zal eveneens worden toegewezen. De Vries heeft ter vaststelling van haar schade bovendien belang bij de door haar gevorderde overzichten van verkoopcijfers en afnemers van voornoemd product sedert de start van de verkoopactiviteiten ervan door Humapro, zodat dat deel van de vordering eveneens voor toewijzing in aanmerking komt. Uitzondering hierop vormen echter de levering alsmede de gegevens daarvan van de door Humapro geleverde warme broodjes Mexicaans rundvlees aan de supermarkten van Albert Heijn, omdat deze producten daar onder een andere naam worden aangeboden en de geconstateerde inbreuk zich derhalve niet tot deze producten uitstrekt. Conform de -op dit punt niet betwiste- vordering van De Vries zal de termijn in de zin van artikel 50 lid 6 van het TRIPs-Verdrag voor het aanhangig maken van een bodemprocedure ter zake van het onderhavige geschil worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis.
    
    
      16)	Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Humapro in de kosten van de procedure worden verwezen.
      De beslissing
    
    
    De president, rechtdoende in kort geding,
    
    1.	veroordeelt Humapro om binnen vijf (5) werkdagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de naam Mexicana te staken en gestaakt te houden;
    
    2.	veroordeelt Humapro ingeval zij na betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven aan vorenstaande veroordeling te voldoen, aan De Vries een dwangsom te betalen van f. 10.000,= (tienduizend gulden) per dag, echter tot een maximum van f. 500.000,= (vijfhonderdduizend gulden);
    
    3.	veroordeelt Humapro om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de reeds verkochte en geleverde warme broodjes Mexicana terug te roepen bij haar afnemers en uit de handel te (laten) nemen, alsmede aan De Vries overzichten te verstrekken van de verkoopcijfers en afnemers van het warme broodje Mexicana sinds de start van de verkoopactiviteiten ervan, met inachtneming van hetgeen hiervoor in overweging 14)is overwogen;
    
    4.	bepaalt de termijn in de zin van artikel 50 lid 6 TRIPs op zes (6) maanden na de datum van dit vonnis;
    
    5.	veroordeelt Humapro in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van De Vries bepaald op f. 1.550,= voor salaris en f. 492,88 voor verschotten (f. 400,= wegens griffierecht en f. 92,88 wegens het exploit van dagvaarding);
    
    6.	verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    7.	weigert het anders of meer gevorderde.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2001 in tegenwoordigheid van de griffier mr. K. van Vlimmeren-van Ommen.