ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607, Rechtbank Haarlem, 15-02-2012, 185100 - HA ZA 11-978
Rechtbank Haarlem — Uitspraak 
Datum: 2012-02-15 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Nietigverklaring en doorhaling van Beneluxmerk.
      
      
        Op grond van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een voorgebruiker binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. 
        Rechtbank concludeert dat aan alle voorwaarden van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE is voldaan, zodat gedaagde geen recht op het merk van eiseres heeft verkregen door de inschrijving van dat merk.

vonnis
    
    RECHTBANK HAARLEM
    
    Sector civiel recht
    
    
    zaaknummer / rolnummer: 185100 / HA ZA 11-978
    
    Vonnis van 15 februari 2012 (bij vervroeging)
    
    in de zaak van
    
    
      1.	de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
      MEDEC BENELUX N.V.,
      gevestigd te Aalst, België,
      2.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      ENDOMED B.V.,
      gevestigd te Didam,
      eiseressen,
      advocaat mr. R.A.M. Schram te Haarlem,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      MEDICARE UITGEEST B.V.,
      gevestigd te Uitgeest,
      gedaagde,
      advocaat mr. R.E. Jonen te Haarlem.
    
    
    
    Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Medec Benelux en Endomed, dan wel (gezamenlijk) Medec c.s. en anderzijds Medicare genoemd worden.
    
    1.	De procedure
    
    
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	het tussenvonnis van 9 november 2011
      -	het proces-verbaal van comparitie van 27 januari 2012.
    
    
    1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    2.	De feiten
    
    2.1.	Medec Benelux is ontwikkelaar en fabrikant van anesthesieapparatuur (hierna: apparatuur) en diverse aanverwante producten, zoals beademingsapparatuur en medische gasafnamepunten (hierna: accessoires). Medec Benelux is in 1994 opgericht als ten behoeve van de doorstart (door aankoop van het actief van de faillissementsboedel) van het gefailleerde bedrijf Medec Holland B.V. (hierna: Medec Holland). Eén van de werknemers van Medec Holland, voorafgaand aan het faillissement, was [A].
    
    2.2.	Uit de boedel van Medec Holland heeft Medec Benelux onder meer overgenomen de rechten op het gebruik van door Medec Holland sinds 1975 gevoerde handelsnaam ‘Medec’, alsmede een tweetal in 1975 ingeschreven (beeld)merken Medec:
    
    
    	<beeldmerk rood> 
    
    
    2.3.	Endomed is exclusief distributeur van door Medec Benelux ontwikkelde apparatuur en (tot 2010) van door Medec Benelux ontwikkelde accessoires.
    
    2.4.	In 1996 is Medicare opgericht door de in 2.1 bedoelde [A] en diens broer, [B]. Sinds oprichting richt Medicare zich op het onderhouden en verhandelen van anesthesieapparatuur en accessoires van – onder andere – het merk Medec.
    
    2.5.	Op 7 mei 2002 heeft Medicare de domeinnaam www.medec.nl geregistreerd.
    
    2.6.	De in 2.2 bedoelde merken van Medec Benelux zijn in 2005 vervallen, doordat niet tijdig verlenging van het depot was aangevraagd.
    
    2.7.	Op 21 mei 2010 heeft Medicare – in dezelfde klassen van waren en diensten als waarvoor de vervallen beeldmerken van Medec Benelux waren geregistreerd – het onderstaande beeldmerk met inschrijvingsnummer 0882045 gedeponeerd bij het BBIE:
    
    
    	<beeldmerk zwart> 
    
    
    2.8.	Bij brief van 17 februari 2011 heeft de (voormalig) advocaat van Medec Benelux Medicare (onder meer) gesommeerd het depot van het in 2.7 bedoelde merk over te dragen aan Medec Benelux. Aan deze sommatie heeft Medicare geen gehoor gegeven.
    
    3.	Het geschil
    
    3.1.	Medec c.s. vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de inschrijving van het Beneluxmerk met registratienummer 0882045 nietig verklaart en de doorhaling daarvan uitspreekt, met veroordeling van Medicare in de kosten van het geding, waaronder de werkelijk gemaakte advocatenkosten ex artikel 1019h Rv.
    
    3.2.	Aan haar vordering legt Medec c.s. – kort gezegd – ten grondslag dat Medicare het beeldmerk ‘Medec’ te kwader trouw heeft gedeponeerd, omdat zij dat depot heeft verricht terwijl zij wist dat Medec c.s. in onder meer de laatste drie jaar voorafgaand aan het bedoelde depot in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en diensten te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt.
    
    3.3.	Medicare voert verweer en voert daartoe – zakelijk weergegeven – het volgende aan. Ten aanzien van Endomed concludeert Medicare tot niet-ontvankelijkheid, omdat zij geen belanghebbende is in de zin van artikel 2.28 lid 3 van het Benelux verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE). Met betrekking tot Medec Benelux voert Medicare aan dat zij niet wist dat Medec Benelux in de periode van drie jaar voorafgaand aan het depot door Medicare gebruik heeft gemaakt van het merk Medec in de Benelux, zodat geen sprake is van een depot te kwader trouw.
    
    3.4.	Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    4.	De beoordeling
    
    Ontvankelijkheid
    
    4.1.	Het niet-ontvankelijkheidverweer jegens Endomed faalt. Op grond van artikel 2.28 lid 3 jo. artikel 2.4 sub f  BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van de inschrijving van het merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Medicare heeft slechts gesteld dat ‘niet blijkt’ dat Endomed belanghebbende is. Zij miskent daarmee echter de – door haar niet weersproken – stelling van Medec c.s. dat Endomed al sinds 2001 exclusief distributeur is (geweest) van de door Medec Benelux ontwikkelde apparatuur en accessoires. Nu het begrip “belanghebbende” volgens vaste jurisprudentie ruim dient te worden uitgelegd heeft Medicare haar verweer onvoldoende onderbouwd.
    
    Inhoudelijke beoordeling
    
    
      4.2.	Op grond van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde (hierna: de voorgebruiker) binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. 
      Tussen partijen is niet in geschil dat het door Medicare gedeponeerde beeldmerk in zeer hoge mate overeenstemt met de door Medec Benelux van Medec Holland overgenomen en thans vervallen beeldmerken voor dezelfde waren en diensten. Beantwoording behoeven derhalve slechts de vragen (1) of Medec c.s. het (beeld)merk Medec in de periode van drie jaar vóór 21 mei 2010 te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt in het Benelux-gebied, en (2) of Medicare van dit gebruik wist of behoorde te weten. De rechtbank overweegt te dien aanzien als volgt.
    
    
    Gebruik
    
    4.3.	Ter onderbouwing van haar stelling dat zij het merk Medec heeft gebruikt in de periode van drie jaar vóór 21 mei 2010, heeft Medec c.s. onder meer foto’s overgelegd van een door Medec Benelux op 9 juni 2007 bezochte beurs van de European Society of Anesthesiology, op welke foto’s het gebruik van zowel de naam als het beeldmerk Medec duidelijk waarneembaar is. Dat Medicare naar eigen zeggen dergelijke beurzen niet bezoekt doet, wat er van die stelling ook zij, niet af aan het gebruik van het merk door Medec Benelux. Tevens heeft Medec c.s. overgelegd een afschrift van een artikel over de nominatie van Medec Benelux voor de ‘Leeuw van de Export 2009, een jaarlijkse prijs voor Vlaamse exportondernemingen. In deze nominatie is over Medec Benelux onder meer opgenomen: “Het Aalsterse Medec Benelux werd opgericht in 1995. Het bedrijf ontwikkelt en produceert anesthesieapparatuur en –accessoires. Ongeveer 98% van de totale omzet van 6,9 miljoen euro in 2008 kwam uit het buitenland. De uitvoer gaat grotendeels naar Europa (met Roemenië, Rusland en Nederland op kop) […]”. Medec c.s. heeft bovendien een groot aantal foto’s overgelegd waaruit blijkt dat het beeldmerk Medec is afgebeeld op zowel de anesthesieapparatuur als -accessoires die door Medec Benelux in België worden geproduceerd en verhandeld en door Endomed worden gedistribueerd ten behoeve van (onder meer) Nederlandse ziekenhuizen. Gezien het voorgaande heeft Medicare naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gemotiveerd betwist dat Medec Benelux c.q. Endomed het merk Medec in de periode van drie jaar voorafgaand aan het depot van het beeldmerk Medec door Medicare heeft gebruikt. De blote stelling dat aan de foto’s van de apparatuur en accessoires niet is te zien dat het beeldmerk ook in de bedoelde periode van drie jaar is gebruikt, is daartoe in ieder geval ontoereikend. Ook de stelling van Medicare in haar conclusie van antwoord dat Medec Benelux uitsluitend in België actief is geweest en zich (althans vóór 2011) nooit in Nederland op de markt heeft begeven, kan dat niet anders maken, nog los van het feit dat de stelling niet te rijmen is met de export naar Nederland die uit eerdergenoemd citaat volgt. Voor de vraag of het depot te kwader trouw is verricht, is immers doorslaggevend of het merk in het Benelux-gebied is gebruikt. Dat is op grond van het bovenstaande voldoende vast komen te staan.
    
    Te goeder trouw
    
    4.4.	Blijkens de door Medicare als productie overgelegde overeenkomst met de curator in het faillissement van Medec Holland heeft Medec Benelux in 1994 de volle en vrije onbezwaarde eigendom over de rechten op het gebruik van onder meer de merknaam Medec verkregen. Vast staat daarmee dat Medec Benelux die rechten eerder heeft verworven dan Medicare die op 21 mei 2010 heeft gedeponeerd. Daarmee is Medec Benelux bij ieder gebruik van dat merk voorafgaand aan het depot daarvan door Medicare te goeder trouw. Dat het merk in 2005 is vervallen, doet daaraan niet af, nu de aanwezigheid van goede trouw bij de voorgebruiker wordt voorondersteld (vgl. Benelux Gerechtshof 21 november 1983, NJ 1985, 333) en Medicare heeft gesteld noch aangetoond dat Medec Benelux niet te goeder trouw was.
    
    Op normale wijze
    
    4.5.	Bij de beoordeling of van een merk een ‘normaal gebruik’ is gemaakt is onder meer van belang of het merk wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, NJ 2004, 339). Op grond van de in 4.3 bedoelde feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat deelname aan vakbeurzen en afbeelding van het merk op de geproduceerde c.q. gedistribueerde apparatuur en accessoires duidt op een reële commerciële exploitatie ervan, zodat de rechtbank van oordeel is dat Medec c.s. het merk op normale wijze heeft gebruikt.
    
    Wetenschap van gebruik?
    
    4.6.	Medicare heeft niet (voldoende gemotiveerd) betwist de stelling van Medec c.s. dat de branche voor anesthesieapparatuur en -accessoires een hoog specialistische markt betreft waarop slechts een beperkt aantal spelers actief is. Zowel Medec c.s. als Medicare begeven zich op die markt, waarbij Medec Benelux – anders dan Medicare – de door haar verhandelde anesthesieapparatuur ook zelf produceert. Medicare verricht naar eigen zeggen al sinds haar oprichting in 1996 onderhoud aan anesthesieapparatuur van het merk Medec. Haar stelling ter comparitie dat zij sindsdien uitsluitend apparatuur onderhoudt die destijds door Medec Holland is vervaardigd, derhalve apparaten van 1994 of ouder, en niet op de hoogte was of kon zijn dat ook Medec Benelux het merk Medec gebruikt voor soortgelijke waren en diensten, acht de rechtbank uiterst onaannemelijk. Niet alleen produceert en verhandelt Medec Benelux immers anesthesieapparatuur, maar ook -accessoires. Dat Medicare – als zelfverklaard specialist van Medec-apparatuur (ter reclame waarvan zij nota bene de domeinnaam www.medec.nl heeft doen registreren) – met die apparatuur en accessoires nimmer in aanraking zou zijn gekomen, is niet geloofwaardig. Voor dat oordeel is mede van belang dat Medicare, blijkens een door Medec c.s. overgelegde pleitnota in een procedure bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 24 juni 2010 (sector kanton) tussen Medicare en een van diens (voormalig) medewerkers, in ieder geval reeds op 26 april 2010 – derhalve bijna een maand vóór haar depot van het merk Medec – moet hebben geweten van het gebruik van datzelfde merk door Medec Benelux, welke zij in die pleitnota immers omschrijft als “een directe concurrent van Medicare met dezelfde productlijn”. Dat Medicare desalniettemin (en, naar het oordeel van de rechtbank, tegen beter weten in) blijft volhouden dat zij ten tijde van haar depot niet van het bestaan van het gebruik van het merk Medec door Medec Benelux en/of Endomed wist, kan haar dan ook niet baten.
    
    
      4.7.	Maar zelfs als veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat Medicare daadwerkelijk niet wist van het voorgebruik van het door haar gedeponeerde merk Medec door Medec Benelux, dan had zij dit naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval wel behoren te weten. Op het moment dat Medicare werd opgericht door één van de ex-werknemers van Medec Holland, beschikte Medec Benelux immers reeds over de 
      – exclusieve – gebruiksrechten van het merk Medec, welk gebruik Medec Benelux op dat moment ook van het merk maakte en waarvan gesteld noch gebleken is dat zij dit gebruik in België ooit heeft gestaakt. Gezien de hoog specialistische branche waarin partijen opereren, moet het gebruik van het merk Medec door Medec Benelux in de belanghebbende kringen dan ook als algemeen bekend worden verondersteld, terwijl niet gebleken is van een discontinuïteit in de bedrijfsvoering van Medec Benelux op basis waarvan Medicare gerechtvaardigd zou hebben kunnen aannemen dat Medec Benelux niet langer actief is op de markt, althans dat zij het gebruik van het merk Medec zou hebben gestaakt in de Benelux.
    
    
    4.8.	Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank dat aan alle voorwaarden van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE is voldaan, zodat Medicare geen recht op het merk Medec heeft verkregen door de inschrijving van dat merk. De vordering van Medec c.s. tot nietigverklaring en doorhaling ervan ligt dan ook voor toewijzing gereed.
    
    Proceskosten
    
    4.9.	Partijen hebben overeenstemming over het feit dat in de onderhavige procedure de werkelijke proceskosten dienen te worden vergoed door de in het ongelijk gestelde partij ex artikel 1019h Rv. Medicare heeft echter bezwaar gemaakt tegen de door de advocaat van Medec c.s. gevorderde hoogte van diens kosten. Die laatste heeft ter onderbouwing van de door hem overgelegde kostenstaat aangevoerd dat Medec c.s. in de eerder gevoerde procedures een andere advocaat had, zodat hij zich – anders dan de advocaat van Medicare – als nieuwe advocaat in een nieuw dossier heeft moeten inlezen. Daarnaast heeft een zorgvuldige voorbereiding van de zaak onder meer een bezoek aan diens in België gevestigde cliënt gevergd, aldus nog steeds de advocaat van Medec c.s. De rechtbank acht die gang van zaken niet onbegrijpelijk, noch onredelijk. Evenmin acht de rechtbank de totale kosten zoals door de advocaat van Medec c.s. gevorderd (€ 11.500,--) buitensporig hoog, aangezien het - tengevolge van de gevoerde verweren - niet om een eenvoudige bodemprocedure gaat. Nu deze kosten bovendien de indicatietarieven in IE-zaken voor dergelijke bodemzaken zonder repliek en dupliek en/of pleidooi van € 20.000,-- niet overschrijden, zal de rechtbank de kosten toewijzen als gevorderd.
    
    
      4.10.	Medicare zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Medec c.s. worden begroot op:
      - dagvaarding	€ 	82,19
      - griffierecht		560,00
      - salaris advocaat		11.500,00 
      Totaal	€ 	12.142,19
    
    
    5.	De beslissing
    
    De rechtbank
    
    5.1.	verklaart de inschrijving van het Beneluxmerk met registratienummer 0882045 nietig,
    
    5.2.	spreekt de doorhaling uit van het Beneluxmerk met registratienummer 0882045,
    
    5.3.	veroordeelt Medicare in de proceskosten, aan de zijde van Medec c.s. tot op heden begroot op € 12.142,19,
    
    5.4.	verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    5.5.	wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell, mr. W.S.J. Thijs en mr. L.M. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 15 februari 2012.?