ECLI:NL:GHSHE:2003:BA7801, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-07-2003, C0200528
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2003-07-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat het beeldmerk onder g voldoende onderscheidend vermogen heeft. Het beeldmerk, in zijn geheel bezien, wordt gekenmerkt door de combinatie van drie elementen, te weten de specifieke contouren van de fles, de kleur wit van de fles en de donkerbruine dop. Dit geheel stelt het relevante publiek in staat het Malibu-product van andere producten te onderscheiden. Dit blijkt ook uit een in opdracht van de advocaat van UDV ten behoeve van UDV in het begin van 2000 verricht marktonderzoek, waarvan op 15 februari 2000 rapport is uitgebracht (prod. 2 UDV 1e aanleg). Tijdens dit onderzoek is aan het relevante publiek - te weten leeftijd 18-49 jaar, 35% mannen, 65% vrouwen en wel eens ongemixte likeuren drinkend - de bij het bewijs van inschrijving van het beeldmerk onder g gevoegde kleurenfoto getoond. De op deze kleurenfoto afgebeelde ongemerkte, ondoorzichtige witte fles werd door 61% van de ondervraagden als verpakking van de drank Malibu herkend. De vraagtekens die [geïntimeerde] bij de opzet van het onderzoek heeft geplaatst mogen wellicht ten dele gegrond zijn, zij kunnen niet in voldoende mate afdoen aan de conclusies van het onderzoek over de onderscheidende kracht van het aanzicht van de kale witte fles met dop.

typ. BH
      rolnr. C0200528/BR
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
      vierde kamer, van 29 juli 2003,
      gewezen in de zaak van:
    
    
    
      1. de besloten vennootschap GUINNESS UNITED 
      DISTILLERS & VINTNERS AMSTERDAM B.V. (voorheen genaamd: UDV AMSTERDAM B.V.),
      gevestigd te Amsterdam,
      2. de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk 
      TWELVE ISLANDS SHIPPING COMPANY LIMITED,
      gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
      appellanten bij exploot van dagvaarding van 17 mei 2002,
      procureur: mr. J.E. Benner,
    
    
    tegen:
    
    
      de besloten vennootschap [GEÏNTIMEERDE],
      gevestigd te [plaats], kantoorhoudende te [plaats],
      geïntimeerde bij gemeld exploot,	
      procureur: mr. P.C.M. van der Ven,
    
    
    op het hoger beroep van het door de rechtbank te Breda gewezen vonnis van 19 februari 2002 tussen appellanten - UDV c.s. en ieder afzonderlijk UDV respectievelijk TISC - als eiseressen in conventie, verweerders in reconventie en geïntimeerde – [geïntimeerde] - als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie.
    
    1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 86388/HA ZA 00-1301) 
    
    Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
    				
    2. Het geding in hoger beroep
    
    
      2.1. Bij memorie van grieven hebben UDV c.s. vijf grieven
      aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van hun vorderingen in conventie, afwijzing van de vorderingen in reconventie en terugbetaling van de proceskosten die UDV c.s. ter uitvoering van het vonnis waarvan beroep aan [geïntimeerde] hebben betaald, vermeerderd met wettelijke rente.
    
    
    2.2. Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden.
    
    2.3. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, UDV c.s. door mr. Ch. Gielen en [geïntimeerde] door mr. T.F.W. Overdijk. Mr. Gielen heeft gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities en een aanvulling pleitnota, mr. Overdijk aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen. Ter zitting hebben UDV c.s. producties overgelegd, (de grondslag van) hun vorderingen gewijzigd en een korte videoband vertoond. UDV c.s. hebben één en [geïntimeerde] twee van de ter zitting getoonde flessen aan het hof overhandigd. Hiervan is een akte van depot opgemaakt.
    
    2.4. Partijen hebben daarna hun procesdossiers overgelegd en uitspraak gevraagd.
    
    3. De gronden van het hoger beroep
    
    
      Met de grieven is het geschil tussen partijen in volle omvang aan het hof voorgelegd. Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. Voor zover van belang zal hierna op de afzonderlijke grieven worden
      ingegaan.
    
    
    4. De beoordeling
    
    Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.
    
    4.1.1. UDV produceert en verhandelt sinds begin jaren tachtig een op rum gebaseerde drank met een kokosnootsmaak onder het merk MALIBU. Deze drank wordt sindsdien verkocht in de hierna afgebeelde ondoorzichtige witte fles met donkerbruine dop; rechtstreeks op de fles - dus niet op een etiket - is de merknaam met logo en productgegevens afgedrukt, aldus:
         
    
      4.1.2. UDV is in de Benelux uitsluitend rechthebbende op de hierna genoemde merken a t/m g:
      a. het woordmerk Malibu, registratienummer 368.288, depotdatum 19 augustus 1980;
      b. het woordmerk Malibu, registratienummer 411.259, depotdatum 22 maart 1985;
      c. het beeldmerk Malibu, 2 palmbomen en zon, registratienummer 391.413, depotdatum 27 juni 1983;
      d. het beeldmerk Malibu, 2 palmbomen en zon, registratienummer 413.472, depotdatum 5 augustus 1985;
      e. het beeldmerk Malibu, 2 palmbomen en zon, registratienummer 429.081, depotdatum 17 februari 1987;
      f. het beeldmerk Malibu, 2 palmbomen en zon, registratienummer 435.570, depotdatum 20 juli 1987;
      g. het beeldmerk bestaande uit een ondoorzichtige witte fles met bruine dop, registratienummer 543.443, depotdatum             17 december 1993.
      De onder a, b, c, e en g vermelde merken zijn (onder meer) geregistreerd voor waren in klasse 33 (alcoholische dranken), de onder d en f vermelde merken niet. Het onder g vermelde merk is alleen voor klasse 33 geregistreerd.
      De onder c t/m f vermelde beeldmerken zijn identiek aan elkaar en bestaan uit de hierna weergegeven afbeelding:
    
    
    Het onder g vermelde beeldmerk bestaat uit de hierna in zwart-wit weergegeven kleurenafbeelding van een witte fles met donkere dop:
    
    4.1.3. Voorheen is TISC rechthebbende op de MALIBU-merken geweest. 
     
    4.1.4. UDV heeft haar bedrijfsactiviteiten inclusief de merken Malibu inmiddels verkocht. Partijen zijn het er echter over eens dat UDV belang heeft gehouden bij een beslissing op het onderhavige geschil.
    
    4.1.5. Vanaf omstreeks 1987 verkoopt [geïntimeerde] in de Benelux een kokosnootlikeur onder de naam "Surfers". Vanaf 1994 is Surfers verkocht in de hierna afgebeelde witte fles met donkerbruine dop en voorzien van een etiket met productnaam, logo en productinformatie, hierna: de oude Surfers-fles:
    
    4.1.6. Sinds 1997 wordt Surfers op de markt gebracht in de hierna afgebeelde witte fles met donkerbruine dop, hierna: de nieuwe Surfers-fles. De contouren van deze fles en de kleur van de fles en dop zijn gelijk aan die van de oude Surfers-fles, alleen het etiket is ingrijpend gewijzigd: 
    
    4.1.7. In 1996 is tussen partijen in Parijs op concern-niveau tussen juristen gesproken over de oude Surfers-fles. Daaraan is toen geen vervolg gegeven.
    
    
      4.1.8. In eerste aanleg hebben UDV c.s. in conventie na wijziging van eis gevorderd, kort gezegd, [geïntimeerde] te veroordelen:
      1. tot staking van elke inbreuk op de onder 4.1.2 vermelde merken, op straffe van een dwangsom;
      2. tot het afleggen van rekening en verantwoording van de gemaakte winst ten gevolge van haar inbreukmakend gebruik op de merken van UDV c.s. op straffe van een dwangsom;
      3. tot afdracht van de sub 2. berekende winst met wettelijke rente;
      4. tot betaling van schade, op te maken bij staat;
      5. tot betaling van fl. 35.669,87 aan buitengerechtelijke kosten.
    
    
    
      4.1.9. In reconventie heeft [geïntimeerde], na wijziging van eis, gevorderd, kort gezegd:
      a. verklaring voor recht dat het onder g vermelde merk van UDV nietig is op grond van het bepaalde in artikel 14A lid 1 onder a van de Benelux-Merkenwet (BMW);
      b. vervallenverklaring van het onder g vermelde merk van UDV op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 2 BMW;
      c. bevel tot doorhaling van het onder g vermelde merk van UDV;
      d. bepaling dat het vonnis ten aanzien van het onder c. gevorderde dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakt verzoek tot doorhaling.
    
    
    4.1.10. In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank TISC in conventie niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen ingesteld op de merkenrechtelijke grondslag, de vorderingen van UDV c.s. in conventie - voor het overige -afgewezen en de vorderingen van [geïntimeerde] in reconventie sub a, c en d toegewezen.
    
    de bevoegdheid van de rechtbank en het hof
    
    4.2. [geïntimeerde] is - mede - gevestigd te [plaats]. Gelet hierop, alsmede op het bepaalde in artikel 37A BMW, is de rechtbank te Breda in eerste aanleg in conventie, en daarmee dit hof in hoger beroep, bevoegd kennis te nemen van de op de BMW gebaseerde vorderingen van UDV c.s. tegen [geïntimeerde]. Daarmee is krachtens het bepaalde in artikel 37C BMW ook de bevoegdheid in reconventie gegeven.
    
    de ontvankelijkheid van TISC
    
    4.3. Geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat TISC niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen in zoverre die gegrond zijn op de gestelde merkrechten. In hoger beroep is het belang van TISC bij de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen van UDV c.s., maar ook op de meer subsidiaire grondslag, op geen enkele wijze onderbouwd. Mitsdien zal TISC in hoger beroep niet ontvankelijk worden verklaard.
    
    de grondslag van de vorderingen van UDV
    
    
      4.4. Bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep heeft UDV de grondslag van haar vorderingen als volgt gewijzigd, kort gezegd:
      * primair: merkinbreuk wegens gevaar voor verwarring tussen de merken van UDV en de door [geïntimeerde] gebruikte oude en nieuwe Surfers-fles (artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW);
      * subsidiair: merkinbreuk wegens gevaar voor verwatering van haar merken (artikel 13A lid 1 aanhef en onder c BMW);
      * meer subsidiair: onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] doordat zij gebruik maakt van tekens die de exclusiviteit van de bekende logo's en fles van UDV aantasten, waardoor UDV schade lijdt en verdere schade dreigt te lijden.
      Daarbij heeft UDV haar vordering op de primaire en subsidiaire grondslag beperkt tot inbreuk op de beeldmerken vermeld onder c, e en g.
    
    
    de geldigheid van het onder g vermelde beeldmerk van UDV
    
    4.5. De rechtbank heeft overwogen dat het onder g vermelde beeldmerk geen merkrecht oplevert wegens gemis aan onderscheidend vermogen en op deze grond de vordering sub a in reconventie van [geïntimeerde] toegewezen. Hiertegen richten zich de eerste twee grieven van UDV.
    
    4.5.1. Het merk onder g betreft een fotografische kleurenafbeelding van de Malibu-fles zonder opdruk. De inschrijving van die afbeelding is geschied als een beeldmerk. Er heeft geen vermelding plaatsgevonden van enige driedimensionale vorm. Het beeldmerk onder g verleent derhalve uitsluitend bescherming van de kleuren-afbeelding van de ongemerkte Malibu-fles, zoals weergegeven op de bij het bewijs van inschrijving gevoegde kleurenfoto, voor de ingeschreven waren, te weten alcoholische dranken. Op die kleurenfoto zijn de contouren van een witte fles met donkerbruine dop te zien. 
    
    4.5.2. Met het beeldmerk onder g heeft UDV derhalve geen merkrecht op de driedimensionale vorm van de Malibu-fles verkregen, maar alleen op de tweedimensionale afbeelding daarvan. Dit beeldmerk kan echter tot bescherming van een driedimensionaal teken zoals de ongemerkte Malibu-fles leiden. Op grond van artikel 13A BMW kan UDV zich in beginsel als rechthebbende op het beeldmerk tegen gebruik van de afgebeelde fles in driedimensionale vorm voor de ingeschreven waren verzetten. 
    
    4.5.3. De afbeelding van de ongemerkte Malibu-fles kan dienen om de waren van een onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden. De afbeelding van de fles is daarvoor voldoende duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief.
    
    4.5.4. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat het beeldmerk onder g voldoende onderscheidend vermogen heeft. Het beeldmerk, in zijn geheel bezien, wordt gekenmerkt door de combinatie van drie elementen, te weten de specifieke contouren van de fles, de kleur wit van de fles en de donkerbruine dop. Dit geheel stelt het relevante publiek in staat het Malibu-product van andere producten te onderscheiden. Dit blijkt ook uit een in opdracht van de advocaat van UDV ten behoeve van UDV in het begin van 2000 verricht marktonderzoek, waarvan op 15 februari 2000 rapport is uitgebracht (prod. 2 UDV 1e aanleg). Tijdens dit onderzoek is aan het relevante publiek - te weten leeftijd 18-49 jaar, 35% mannen, 65% vrouwen en wel eens ongemixte likeuren drinkend - de bij het bewijs van inschrijving van het beeldmerk onder g gevoegde kleurenfoto getoond. De op deze kleurenfoto afgebeelde ongemerkte, ondoorzichtige witte fles werd door 61% van de ondervraagden als verpakking van de drank Malibu herkend. De vraagtekens die [geïntimeerde] bij de opzet van het onderzoek heeft geplaatst mogen wellicht ten dele gegrond zijn, zij kunnen niet in voldoende mate afdoen aan de conclusies van het onderzoek over de onderscheidende kracht van het aanzicht van de kale witte fles met dop.
    
    4.5.5. [geïntimeerde] heeft aangevoerd dat de blanke witte fles elk onderscheidend vermogen voor dranken mist, aangezien volgens haar vele andere witte drankflessen op de markt zijn. UDV heeft echter onweersproken gesteld dat de Malibu-fles tot de komst van de Surfers-fles in de markt voor likeuren in de Benelux de enige ondoorzichtige witte fles was en dat Malibu toen de enige rumlikeur met kokosextract was. Daarnaast zijn de op de door [geïntimeerde] overgelegde foto's afgebeelde witte drankflessen (prod. 4-7 cva/cve) allen door contouren en/of kleur dop zodanig onderscheiden van de in het beeldmerk onder g van UDV afgebeelde fles dat enig onderscheidend vermogen niet aan de in het beeldmerk afgebeelde ongemerkte witte Malibu-fles kan worden ontzegd. Overigens, ook al zouden er vele witte flessen op de Beneluxmarkt voor drank in omloop zijn die in meerdere of mindere mate op het aanzicht van de Malibu-fles lijken, staat dit er op zichzelf niet aan in de weg dat het aanzicht van de Malibu-fles een merkfunctie vervult. Bovendien heeft [geïntimeerde] tegenover de betwisting door UDV niet aangetoond en niet te bewijzen aangeboden dat de bedoelde witte drankflessen op de Beneluxmarkt verkrijgbaar zijn.
    
    4.5.6. De stelling van [geïntimeerde] dat aan de witte kleur van de met het beeldmerk onder g afgebeelde fles geen belang toekomt, omdat in de inschrijving van het beeldmerk geen kleurvermelding is opgenomen, faalt. Het hof verwijst daarvoor naar en neemt hier over het hiervoor onder 4.5.1 overwogene. Daaraan wordt toegevoegd dat het beeldmerk geen kleurmerk betreft en niet bedoelt een specifieke schakering van wit vast te leggen. Het heeft geen betrekking op een specifieke kleur die onveranderlijk vastgelegd zou moeten zijn. Het gaat slechts om de contouren van de witte fles met donkerbruine dop.
    
    4.5.7. [geïntimeerde] heeft voorts aangevoerd dat de kleur wit van een fles, al dan niet in combinatie met een bepaalde vorm, niet meer is dan - en dus uitsluitend bestaat uit - een teken of aanwijzing die kan dienen tot aanduiding van de soort en/of de hoedanigheid van het product: witte rum met kokosnoot. Bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep heeft [geïntimeerde] desgevraagd niet haar stelling gehandhaafd dat de kokoslikeur van Malibu en die van Surfers een witte drank is. Vaststaat dat beide dranken doorzichtig zijn. Dit betoog van [geïntimeerde] behoeft mitsdien verder geen bespreking.
    
    4.5.8. Wel heeft [geïntimeerde] haar stelling gehandhaafd dat de kleur wit door iedere fabrikant van een product op kokosbasis moet kunnen worden gebruikt om de aard of samenstelling van zijn product ermee te kunnen aangeven. [geïntimeerde] doet hiermee een beroep op de zogenaamde Freihaltebedürfnis. Ook dit beroep faalt. UDV heeft terecht gesteld dat er geen enkele noodzaak is voor andere fabrikanten van kokoslikeur om hun product aan te bieden in een witte fles. Ter zitting in hoger beroep heeft UDV diverse kokosproducten getoond die niet in een - overwegend - witte verpakking op de markt worden gebracht. Ook overigens zijn geen feiten gesteld die het oordeel kunnen rechtvaardigen dat de beschikbaarheid van de kleur wit ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die alcoholische dranken aanbieden. De stelling van [geïntimeerde] dat de kleur wit een teken is dat in de handel kan dienen ter aanduiding van een product op kokosbasis kan in elk geval voor de verpakking van dergelijke producten niet als juist worden aanvaard.
    
    
      4.5.9. Het hiervoor overwogene brengt mee dat de eerste grief van UDV slaagt en het vonnis van de rechtbank, voor zover gewezen in reconventie, zal worden vernietigd. De vordering sub a. van [geïntimeerde] zal alsnog worden afgewezen.
      De tweede grief behoeft bij gebrek aan belang geen verdere behandeling.
    
    
    het gebruik van het onder g vermelde beeldmerk van UDV
    
    
      4.6. [geïntimeerde] heeft haar vordering in reconventie sub b tot vervallenverklaring van het onder g vermelde beeldmerk van UDV, waarop de rechtbank niet heeft beslist, in hoger beroep gehandhaafd. [geïntimeerde] heeft deze vordering gebaseerd op de stelling dat bedoeld beeldmerk op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 2 aanhef en onder a. BMW is vervallen, nu UDV het merk volgens [geïntimeerde] nimmer op normale wijze heeft gebruikt. [geïntimeerde] doelt er daarbij op dat het beeldmerk niet meer is dan een tweedimensionale afbeelding van een witte fles. [geïntimeerde] lijkt hiermee te betogen dat UDV het beeldmerk niet op normale wijze kàn gebruiken. Het hof kan [geïntimeerde] hierin niet volgen. Met het beeldmerk heeft UDV het aanzicht van de witte fles beschermd. Door het enkele gebruik van de Malibu-fles in het economische verkeer heeft UDV het onder g vermelde beeldmerk op normale wijze gebruikt. Overigens heeft UDV onweersproken gesteld dat zij het beeldmerk al jaren ook tweedimensionaal gebruikt in advertenties, promotie- en sponsormateriaal en op Internet.
      Dat UDV de fles nimmer in ongemerkte uitvoering gebruikt maar altijd met opdruk, kan aan de conclusie dat UDV het beeldmerk op normale wijze gebruikt niet afdoen. Het gebruik van de Malibu-fles mèt opdruk impliceert het gebruik van het aanzicht van de witte fles als zodanig. 
      De vordering sub b in reconventie zal mitsdien worden afgewezen. 
    
    
    4.6.1. Het hiervoor overwogene brengt mee dat ook de vorderingen sub c en d in reconventie alsnog zullen worden afgewezen.
    
    gevaar voor verwarring met het onder g vermelde beeldmerk van UDV (artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW)
    
    
      4.7. Volgens UDV maakt [geïntimeerde] inbreuk op haar onder g vermelde beeldmerk, doordat er sprake is van een dusdanige visuele en begripsmatige overeenstemming tussen haar merk en de door [geïntimeerde] gebruikte oude en nieuwe Surfers-fles, dat gevaar voor verwarring, inhoudende het gevaar voor associatie, kan ontstaan, terwijl de waren identiek zijn. [geïntimeerde] erkent dat de Malibu- en de Surfers-drank volledig soortgelijke producten zijn. 
      [geïntimeerde] betwist echter dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen het onder g vermelde beeldmerk van UDV en de oude en/of de nieuwe Surfers-fles. Zij stelt daartoe dat de beide Surfers-flessen een ander totaalbeeld oproepen dan de kale witte Malibu-fles, dat Surfers niet in een kale witte fles wordt verkocht en dat de kale witte fles geen beeldbepalende elementen bevat.
    
     
    4.7.1. Bij de beoordeling van dit geschilpunt komt het aan op de vraag of het aanzicht van de oude en/of nieuwe Surfers-fles, zoals gebruikt, globaal en in zijn totaliteit bezien, zozeer op het als merk gedeponeerde aanzicht van de ongemerkte witte fles van Malibu gelijkt, dat er gevaar voor verwarring bij het relevante publiek bestaat. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de bekendheid van het onder g vermelde beeldmerk op de desbetreffende markt, de mate van overeenstemming, de onderscheidende kracht die het bedoelde merk hetzij van huis uit, hetzij door zijn bekendheid bij de gemiddelde consument bezit, en het gevaar voor associatie tussen de tekens. Voorts dient meer accent te worden gelegd op de punten van overeenstemming dan op die van verschil.
    
    
      4.7.2. Naar het oordeel van het hof is het door UDV gedeponeerde beeld van de - kale - witte fles met donkerbruine dop zo dominant, dat dit beeld niet wordt doorbroken door de enigszins van die fles afwijkende contouren van de Surfers-fles en het etiket van de oude en nieuwe Surfers-fles. Dat de contouren van de Surfers-flessen enigszins afwijken van die van de gedeponeerde witte fles zal voor degene die de flessen niet naast elkaar waarneemt, de indruk van hetzelfde uiterlijk van de beide flessen niet wegnemen. De etiketten van de oude en nieuwe Surfers-fles beslaan alleen het onderste deel van de voorkant van de fles. Deze etiketten doen, mede omdat ze een witte ondergrond hebben die niet of nauwelijks afwijkt van het wit van de fles zelf, geen afbreuk aan het overheersend witte aanzicht van de beide Surfers-flessen, afgesloten met een donkerbruine dop. Het hof is dan ook van oordeel dat gevaar voor verwarring inderdaad te duchten is. Dit oordeel wordt versterkt door de bekendheid van de contouren en kleuren van de Malibu-fles met dop, zoals wordt geïllustreerd door de uitkomsten van voormeld marktonderzoek. Daarbij is voorts van belang dat UDV onweersproken heeft gesteld dat Malibu sinds haar introductie begin jaren tachtig tot één van de grootste en bekendste drankmerken ter wereld is geworden, dat Malibu 
      in nagenoeg elke bar, discotheek en slijterij wordt verkocht, dat UDV in de jaren 2000 en 2001 alleen al in Nederland gemiddeld één miljoen euro per jaar heeft besteed aan reclame-uitingen voor Malibu en dat Malibu in het assortiment van de 110 wereldwijd meest verkochte drankmerken de enige drank is die in een witte fles wordt verkocht. Het feit dat Malibu uitsluitend in de witte fles mèt opdruk wordt waargenomen, kan niet tot een ander oordeel leiden. Deze opdruk tast genoemd dominant beeld van de witte fles niet aan. 
    
    
    4.7.3. Het hof komt dan ook tot de slotsom dat [geïntimeerde] met zowel de oude als de nieuwe Surfers-fles inbreuk maakt op het onder g vermelde beeldmerk van UDV. De derde grief van UDV, die inhoudt dat de rechtbank haar inbreukvordering voor zover gebaseerd op het witte flesmerk ten onrechte heeft afgewezen, is dan ook terecht opgeworpen. De subsidiaire en meer subsidiaire grondslag van de vorderingen van UDV behoeven mitsdien ten aanzien van het onder g vermelde beeldmerk geen behandeling.
    
    4.7.4. Het beroep van [geïntimeerde] op artikel 13A lid 7 wordt verworpen op de gronden, hiervoor onder 4.5.8 vermeld.
    
    het beroep op rechtsverwerking
    
    4.8. [geïntimeerde] heeft bij wijze van verweer aangevoerd dat UDV het recht heeft verwerkt zich op merkinbreuk door [geïntimeerde] door het gebruik van de oude en nieuwe Surfers-fles te beroepen. Daartoe heeft [geïntimeerde] verwezen naar het hiervoor onder 4.1.7 vermelde. Dit verweer wordt verworpen. De dagvaarding in eerste aanleg dateert van 14 juli 2000. Het onder 4.1.7 vermelde overleg tussen partijen dateert van 1996. Het enkele tussenliggende tijdsverloop vormt geen toereikende grond voor het aannemen van rechtsverwerking. Daarvoor is de aanwezigheid vereist van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij [geïntimeerde] het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat UDV haar aanspraak niet (meer) geldend zou maken, hetzij de positie van [geïntimeerde] onredelijk is benadeeld of verzwaard nu UDV haar aanspraak alsnog geldend maakt. Daarover is echter niets gesteld of gebleken. Het feit dat het hier om I.E.-rechten gaat, kan niet als een bijzondere omstandigheid in bedoelde zin worden aangemerkt.
    
    gevaar voor verwarring met het onder c en e vermelde beeldmerk van UDV (artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW)
    
    4.9. De rechtbank heeft geoordeeld dat [geïntimeerde] met zowel de oude als de nieuwe Surfers-fles geen inbreuk maakt op het onder c en e vermelde beeldmerk van UDV. Hiertegen komt UDV met de vierde grief op. 
    
    4.9.1. Bij de beoordeling van dit geschilpunt gelden de hiervoor onder 4.7.1 vermelde uitgangspunten. Ten aanzien van de oude en nieuwe Surfers-fles neemt het hof de overwegingen van de rechtbank in de laatste alinea van pagina 8 en de eerste twee alinea's van pagina 9 van het vonnis waarvan beroep over, met dien verstande dat in plaats van de oude en nieuwe Surfers-fles steeds wordt gelezen het oude en nieuwe Surfers-etiket. De verschillen tussen het onder c en e vermelde beeldmerk van UDV en beide Surfers-etiketten zijn dermate groot, dat de bekendheid van het Malibu - woord - merk niet tot een ander oordeel kan leiden, en evenmin dat beide producten naar hun aard meestal door het publiek zullen worden aanschouwd in relatief slecht verlichte gelegenheden.
    
    4.9.2. De vierde grief van UDV wordt mitsdien verworpen.
    
    gevaar voor verwatering van het onder c en e vermelde beeldmerk van UDV (artikel 13A lid 1 aanhef en onder c BMW)
    
    4.10. Op dezelfde gronden als hiervoor onder 4.9.1 vermeld, faalt het beroep van UDV op gevaar voor verwatering. De op het onder c en e vermelde beeldmerk van UDV gebaseerde vorderingen zijn mitsdien evenmin op deze grondslag toewijsbaar.
    
    de grondslag van onrechtmatig handelen
    
    4.11. Ten aanzien van het onder g vermelde beeldmerk behoeft deze meer subsidiaire grondslag geen bespreking. Ten aanzien van het onder c en e vermelde beeldmerk is het gevorderde sub 1 ten aanzien van het gebruik van het oude en nieuwe Surfers-etiket op deze grondslag evenmin toewijsbaar. Zoals hiervoor onder 4.9.1 en 4.10 is overwogen, leveren deze etiketten geen gevaar voor verwarring met of verwatering van het onder c en e vermelde beeldmerk op. Ook wanneer de Surfers-etiketten in samenhang met de witte fles worden bezien, is er onvoldoende grond om aan [geïntimeerde] het gebruik van de Surfers-etiketten te verbieden. De vijfde grief van UDV behoeft hiermee geen verdere bespreking.
    
    de onderscheiden vorderingen van UDV
    
    4.12. De slotsom is dat het door UDV sub 1 gevorderde ten aanzien van het onder g vermelde beeldmerk op de primaire grondslag op de hierna vermelde wijze toewijsbaar is.
    
    4.12.1. Ook het gevorderde sub 2, 3 en 4 is op de hierna vermelde wijze, met inachtneming van HR 14-4-2000, NJ 2000, 489, en met matiging en maximering van de dwangsom toewijsbaar. Het verweer van [geïntimeerde] dat geenszins aannemelijk is dat UDV schade heeft geleden, wordt verworpen. [geïntimeerde] heeft zelf gesteld dat Surfers een met Malibu concurrerend product is. Alleen al hierdoor is meer dan aannemelijk dat UDV ten gevolge van de merkinbreuk door [geïntimeerde] schade heeft geleden. Ook indien ervan wordt uitgegaan dat [geïntimeerde], zoals zij stelt, te goeder trouw is geweest, is de door UDV gevorderde winstafdracht in de gegeven omstandigheden alleszins gerechtvaardigd. Het feit dat UDV enkele jaren geen actie naar [geïntimeerde] heeft ondernomen, wettigt niet de conclusie dat het onredelijk zou zijn van [geïntimeerde] te verlangen gegevens over een zeer lange periode te leveren. Het had op de weg van [geïntimeerde] gelegen concreet aan te geven dat en zo ja vanaf wanneer zij niet meer in staat zou zijn tot het aanleveren van de bedoelde gegevens. Zij heeft hierover echter niets concreets gesteld.
    
    
      4.12.2. De sub 5 gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten bedraagt in totaal fl. 35.669,87. Daarvoor heeft UDV de volgende facturen overgelegd (prod. 5 cve):
      * factuur 5-10-1999 [bedrijf 1] consultancy, 
        onderzoek naar het gebruik van Surfers			fl.   479,40
      * factuur 12-11-1999 advocaat 3e kwartaal 
      1999								"    2.276,--
      * factuur 21-12-1999 advocaat				"    3.960,97
      * factuur 27-1-2000 advocaat				"      283,50
      * factuur 27-1-2000 Marktonderzoek Mobiel 
      Centre B.V. terzake marktonderzoek			"   15.510,--
      * factuur 15-2-2000 drs. P.H. van Westendorp
      Holding B.V. terzake marktonderzoek			"   13.160,--
      													_____________
      													fl. 35.669,87
    
    
    
      4.12.3. [geïntimeerde] heeft gesteld dat zij rauwelijks is gedagvaard. Dit staat echter op zichzelf niet aan de toewijsbaarheid van een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in de weg. Wel heeft [geïntimeerde] gesteld (pleitnotities 1e aanleg, punt 10), dat het niet aannemelijk is dat het marktonderzoek speciaal is uitgevoerd met het oog op deze zaak. Voor een marktleider als Malibu worden dergelijke onderzoeken volgens [geïntimeerde] regelmatig verricht. 
      [geïntimeerde] wijst daarbij op het tijdsverloop tussen het marktonderzoekrapport d.d. 15 februari 2000 en de inleidende dagvaarding van 14 juli 2000. 
    
    
    4.12.4. Dit verweer van [geïntimeerde] wordt verworpen. De opdracht tot het marktonderzoek is door de advocaat van UDV verstrekt. Het tijdsverloop tussen de datum van het rapport en de datum waarop de inleidende dagvaarding is uitgebracht is, mede gelet op de ingewikkeldheid van de onderhavige zaak niet dusdanig lang dat geen verband tussen het marktonderzoek en dit geschil kan worden aangenomen. Gelet op dit een en ander heeft [geïntimeerde] haar stelling dat het niet aannemelijk is dat het marktonderzoek met het oog op deze zaak is uitgevoerd, onvoldoende feitelijk onderbouwd. Het marktonderzoek kan dan ook worden aangemerkt als redelijkerwijs noodzakelijk verricht ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder b. Tegen de hoogte van het bedrag heeft [geïntimeerde] op zichzelf geen verweer gevoerd. De kosten kunnen in de gegeven omstandigheden als redelijk worden aangemerkt, zodat de gevorderde vergoeding daarvan toewijsbaar is.
    
    
      4.12.5. Ook de advocaatkosten zijn redelijk te achten en de verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk om voldoening buiten rechten te verkrijgen. Ook tegen de hoogte van die kosten heeft [geïntimeerde] op zich zelf geen verweer gevoerd, zodat de gevorderde vergoeding daarvan toewijsbaar is, behoudens het volgende.
      De factuur van [bedrijf 1] bedraagt exclusief BTW fl. 408,--; in de specificatie van de factuur van de advocaat van 21 december 1999 is een bedrag aan kosten van fl. 408,-- vermeld met als omschrijving "[bedrijf 1]BV". Kennelijk heeft dit bedrag betrekking op de factuur van [bedrijf 1] van 5 oktober 1999, waarvan UDV apart betaling heeft gevorderd, zodat dit gedeelte van de factuur van 21 december 1999, vermeerderd met BTW, niet toewijsbaar is. Derhalve is in totaal aan buitengerechtelijke kosten toewijsbaar fl. 35.190,47, derhalve € 15.968,74.
    
      
    de slotsom
    
    4.13. De slotsom is dat de vorderingen van UDV als volgt toewijsbaar zijn en dat de vorderingen van [geïntimeerde] zullen worden afgewezen.
    
    4.13.1. [geïntimeerde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten in eerste aanleg in conventie en in reconventie aan de zijde van UDV worden veroordeeld, alsmede in de kosten van het hoger beroep aan de zijde van UDV.
    
    5. De uitspraak
    
    Het hof:
    
    5.1. verklaart TISC niet-ontvankelijk in het hoger beroep ten aanzien van haar vorderingen op de primaire en subsidiaire grondslag;
    
    5.2. vernietigt het vonnis waarvan beroep voorzover gewezen tussen UDV en [geïntimeerde] in conventie en in reconventie en doet als volgt opnieuw recht:
    
    5.3. beveelt [geïntimeerde] elke inbreuk op het hiervoor in 4.1.2 onder g vermelde beeldmerk te staken en gestaakt te houden en veroordeelt [geïntimeerde] tot betaling van een dwangsom groot € 5.000,-- aan UDV voor elke dag of iedere keer dat [geïntimeerde] na betekening van dit arrest in strijd handelt met dit bevel; 
    
    
      5.4. veroordeelt [geïntimeerde] tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de door haar ten gevolge van haar inbreukmakend gebruik op het hiervoor in 4.1.2 onder g vermelde beeldmerk gemaakte winst en beveelt [geïntimeerde] binnen 3 weken na betekening van dit arrest aan de raadsman van UDV een door een registeraccountant gecertificeerde en door alle relevante stukken onderbouwde opgave te verstrekken van:
      a. de hoeveelheid door [geïntimeerde] geproduceerde en ingekochte inbreukmakende producten;
      b. de hoeveelheid door [geïntimeerde] verkochte inbreukmakende producten;
      c. de hoeveelheid bij [geïntimeerde] in voorraad zijnde inbreukmakende producten;
      d. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die aan 
      [geïntimeerde] geleverd zal worden uit hoofde van uitstaande orders;
      e. de door [geïntimeerde] voor de inbreukmakende producten betaalde productie- respectievelijk inkoopprijs;
      f. de door [geïntimeerde] voor de inbreukmakende producten in rekening gebrachte verkoopprijs;
      g. het totale bedrag van de door [geïntimeerde] als gevolg van de verhandeling van inbreukmakende producten genoten winst, waarbij slechts directe kosten en BTW in mindering op de bruto omzet kunnen worden gebracht;
      h. de namen en adressen van alle bij het verhandelen en de productie van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen, meer in het bijzonder de adressen van de rechtspersonen die de inbreukmakende producten aan haar geleverd hebben en van degenen, niet zijnde uitgebruikers, die de inbreukmakende producten van haar hebben afgenomen, 
      en veroordeelt [geïntimeerde] tot betaling van een dwangsom groot € 5.000,-- aan UDV voor elke dag of iedere keer dat [geïntimeerde] in strijd handelt met dit bevel; 
    
    
    5.5. bepaalt dat [geïntimeerde] boven het bedrag van in totaal € 1.000.000,-- ter zake het onder 5.3 en 5.4 vermelde geen dwangsommen verbeurt; 
    
    5.6. veroordeelt [geïntimeerde] tot afdracht aan UDV van de met de inbreukmakende producten behaalde winst, te berekenen aan de hand van de hiervoor onder 5.4 vermelde af te leggen rekening en verantwoording, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, 14 juli 2000, tot aan de dag der voldoening;
    
    
      5.7. veroordeelt [geïntimeerde] tot betaling aan UDV van alle schade die UDV als gevolg van voornoemde inbreuken heeft geleden en nog lijdt, voor zover niet bestaande in gederfde winst met betrekking tot de verkochte inbreukmakende producten, welke schade nader moet worden opgemaakt bij staat en moet worden vereffend volgens de wet en dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding in eerste aanleg, 14 juli 2000, tot aan de dag der voldoening;
      5.8. veroordeelt [geïntimeerde] tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan UDV te betalen een bedrag groot € 15.968,74 aan buitengerechtelijke kosten;
    
    
    5.9. veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie en in reconventie tussen UDV en [geïntimeerde], en begroot deze kosten aan de zijde van UDV op € 212,16 aan verschotten en € 1.365,-- aan salaris procureur;
    
    5.10. veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het hoger beroep tussen UDV en [geïntimeerde], en begroot deze kosten aan de zijde van UDV op € 485,18 aan verschotten en € 2.313,-- aan salaris procureur;
    
    5.11. veroordeelt [geïntimeerde] tot terugbetaling aan UDV c.s. van de proceskosten die UDV c.s. krachtens het vonnis waarvan beroep aan [geïntimeerde] hebben betaald, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling tot aan de dag der voldoening; 
    
    5.12. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    5.13. wijst af het meer of anders door UDV gevorderde;
    
    5.14. wijst af de vorderingen van [geïntimeerde] in reconventie.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Kranenburg, Smeenk-Van der Weijden en Begheyn en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 29 juli 2003.