ECLI:NL:RBHAA:2002:AE4995, Rechtbank Haarlem, 08-07-2002, 84272
Rechtbank Haarlem — Uitspraak 
Datum: 2002-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Zaaknummer:	84272/KG ZA 02-339
       Vonnisdatum:	8 juli 2002
       650
    
     
    
       RECHTBANK TE HAARLEM,
       VONNIS IN KORT GEDING
    
     
     in de zaak van:
     
    
      1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      CREDITS MEDIA B.V.,
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      B.V. UITGEVERIJ BLVD,
       gevestigd te Amsterdam,
       eisende partij,
       procureur mr. P. Heidinga,
       advocaat mr. E.J. Bink te Amsterdam,
    
     
     -- tegen --
     
    
      1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting 
      NL PERSGROEP B.V. in oprichting,
      gevestigd te Haarlem,
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      J.D. COMMUNICATIE B.V.,
      gevestigd te Haarlem,
      3. [gedaagde sub 3],
      wonende te Velserbroek, gemeente Velsen,
       gedaagde partij,
       procureur mr. M. Bitter,
       advocaat  mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam.
    
     
     Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Blvd cs respectievelijk NL Persgroep cs.
    
    
      1. Het verloop van het geding
      1.1 Ter terechtzitting van 25 juni 2002 hebben Blvd cs overeenkomstig de dagvaarding gesteld en gevorderd als hierna onder 3. weergegeven en die vordering toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities. NL Persgroep cs hebben tegen deze vordering verweer gevoerd aan de hand van overgelegde pleitnotities.
      1.2 Na verder debat in tweede termijn hebben partijen vonnis gevraagd. De uitspraak daarvan is bepaald op 9 juli 2002 of zoveel eerder als mogelijk.
    
     
    
      2. De vaststaande feiten
      2.1 In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:
      a. Eiseres sub 1 is exclusief rechthebbende op het woordmerk BLVD, gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau op 25 februari 1993 voor (ondermeer) de waren "tijdschriften, periodieken, kranten en boeken", met registratienummer 0528884 (hierna: "het merk BLVD").
      b. Eiseres sub 2 geeft met toestemming van eiseres sub 1 sinds november/december 1993 een maandelijks verschijnend tijdschrift uit met de titel "Blvd."
      c. Blvd. is een zgn. glossy lifestyle-magazine bestemd voor jonge, voornamelijk vrouwelijke, trendsetters. De adviesverkoopprijs bedraagt thans € 3,60 euro per los nummer.
      d. Bij de introductie van het blad in 1993 is middels berichten in de media duidelijk gemaakt dat Blvd. staat voor Boulevard. 
      e. In 1996 heeft eiseres sub 2. een televisiecommercial doen uitzenden op de Amsterdamse lokale televisiezender AT5. Daarin komen in sneltempo beelden van de titel van het tijdschrift Blvd. en van straatnaamborden met de afkorting "blvd." in beeld, terwijl daarbij steeds andere personen het woord "boulevard" scanderen.
      f. In 1999 is met een zekere regelmaat op de landelijke radiozenders Veronica en Radio 538 een aantal radiocommercials uitgezonden, waarin (ondermeer) wordt aangegeven dat Blvd. ook is uit te spreken als "boulevard".
      g. Op 14 juni 2002 is een nieuw tijdschrift verschenen met de titel "NL Boulevard".
      h. NL Boulevard is een op krantenpapier gedrukt gossip(roddel)-blad.
      i. Blijkens het colofon is het tijdschrift een uitgave van de NL Persgroep b.v. i.o, Ir Lelyweg 47, 2031 CD Haarlem. Als uitgever staat vermeld [gedaagde sub 3]; als hoofdredactie: [L.v.R.].
      j. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat de NL Persgroep b.v. i.o. niet ingeschreven. Wel staat op het in het colofon vermelde adres ingeschreven de vennootschap J.D. Communicatie B.V., waarvan [gedaagde sub 3] directeur is.
      k. Bij brief van 11 juni 2002 aan NL Persgroep en [L.v.R.] en [gedaagde sub 3] hebben Blvd cs NL Persgroep cs gesommeerd zich te onthouden van het gebruik van de titel NL Boulevard voor een tijdschrift. Op deze sommatie is niet gereageerd. 
    
     
    
      3. De vordering en de grondslag daarvan
      3.1 Blvd cs vorderen, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
      primair
      1. gedaagden hoofdelijk zal veroordelen onmiddellijk het gebruik van de aanduiding "NL Boulevard" als tijdschrifttitel te staken en gestaakt te houden;
      2. gedaagden hoofdelijk zal verbieden (als onderdeel van een ) tijdschrifttitel de aanduiding "Boulevard", of "Blvd. " te gebruiken, of iedere andere aanduiding waarmee inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van Credits Media terzake van het merk "Blvd.";
      subsidiar
      3. gedaagden hoofdelijk zal verbieden door het gebruik van de tijdschrifttitel "NL Boulevard" dan wel een overeenkomstige aanduiding waarin geheel of gedeeltelijk de aanduiding Boulevard voorkomt, anderszins onrechtmatig aan te haken bij het door eiseressen opgebouwde bedrijfsdebiet;
    
    
    het primair en subsidiair gevorderde op verbeurte van een hoofdelijk verschuldigde dwangsom van € 2.500,-- euro voor iedere dag dat gedaagden in strijd met de veroordeling, c.q. het opgelegde verbod handelen, dan wel, ter keuze van eiseressen, van € 100,-- euro voor ieder in strijd met de veroordeling, c.q. het opgelegde verbod in de handel gebrachte tijdschrift;
    
    en tevens
    
    
      4. gedaagden hoofdelijk zal veroordelen aan eiseressen tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de somma van € 5.000,--  euro bij wijze van voorschot op de aan eisers toekomende schadevergoeding;
      5. de termijn waarbinnen eiseressen op basis van artikel 50 lid 6 TRIPS de procedure in hoofdzaak aanhangig moeten hebben gemaakt zal stellen op negen maanden na de datum van het ten deze te wijzen vonnis;
      6. gedaagden hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van de procedure.
      3.2 Blvd cs leggen aan hun vordering ten grondslag dat NL Persgroep cs door de verhandeling van een tijdschrift met de titel NL Boulevard inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van Blvd cs op het merk BLVD., en ook overigens onrechtmatig handelen jegens Blvd cs door aan te haken aan de goede reputatie van het tijdschrift Blvd. en afbreuk te doen aan het exclusieve karakter van Blvd.
    
     
    
      4. Het verweer en de slotsom daarvan
      4.1 NL Persgroep cs heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing daarvan met veroordeling van  Blvd cs in de kosten van het geding. Op dit verweer zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan. 
    
     
    
      5. De gronden van de beslissing
      ontvankelijkheid gedaagde sub 1
      5.1 Gedaagde sub 1 is een BV in oprichting. Een BV in oprichting is geen rechtspersoon en kan derhalve niet als zodanig - als niet bestaand -  in rechte worden betrokken (zie Hof 's-Gravenhage 18 juli 1996, NJ 1996/757). Hoewel de raadsman van gedaagden ter zitting heeft aangegeven dat aan de zijde van gedaagden geen bezwaar bestaat tegen dagvaarding van de BV in oprichting, is het alleen al om procesrechtelijke redenen niet mogelijk de gevraagde voorzieningen toe te wijzen tegen gedaagde sub 1. De voorzieningenrechter zal de vordering jegens gedaagde sub 1 derhalve ambtshalve niet-ontvankelijk verklaren.
      Bevoegdheid
      5.2 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken ("BMW") stelt de voorzieningenrechter zijn bevoegdheid ten aanzien van de gestelde merkinbreuk vast op grond van het feit dat de gedaagden allen zijn gevestigd of woonachtig zijn in het arrondissement Haarlem.
      Biedt merk BLVD bescherming voor Boulevard?
      5.3 Vervolgens dient de vraag aan de orde te komen of Blvd cs op basis van de inschrijving van het woordmerk BLVD bescherming toekomt van het auditieve element Boulevard. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dit het geval. Daarvoor is doorslaggevend dat voorshands aannemelijk is dat tenminste een deel van het in aanmerking komende publiek het woordmerk BLVD uitspreekt als Boulevard. De voorzieningenrechter baseert zich daarbij ten eerste op het feit dat "blvd.", onbetwist, in de engelse taal de gangbare afkorting is voor het woord boulevard. Gezien ondermeer het veelvuldig gebruik van de engelse taal in de media, ook voor de aanduiding van producten mag het in aanmerking komende publiek geacht worden zodanige kennis van de engelse taal te hebben dat bedoelde afkorting bij haar bekend is. Daar komt bij dat Blvd cs blijkens de onder 2 sub d. t/m f. weergegeven feiten, zowel bij de introductie van het tijdschrift Blvd., als later aan het publiek hebben laten weten dat Blvd. (ook) uitgesproken wordt als Boulevard. Tenslotte hebben Blvd cs een brief van een derde, het Amerikaanse bedrijf Universal, in het geding gebracht waaruit blijkt dat deze derde het tijdschrift Blvd., zelfs schriftelijk, aanduidt als Boulevard. 
      5.4 Anders dan NL Persgroep cs stellen kan artikel 12 A BMW aan het vorenstaande niet afdoen. Zoals de vormgeving van een woordmerk, blijkens de uitspraak van het BenGHof van 16 december 1994 in de zaak Michelin (NJ 1996/34), in beginsel niet los kan worden gezien van dat woordmerk, kan ook de uitspraak van een woordmerk niet los worden gezien van dat woordmerk. Nu aannemelijk is dat tenminste een deel van het relevante publiek het woordmerk Blvd. uitspreekt als Boulevard, kan voor die uitspraak bescherming worden verleend op basis van dit woordmerk en is niet nodig dat een afzonderlijk depot voor het woordmerk Boulevard is verricht.
      Geldig merk?
      5.5 NL Persgroep cs hebben voorts de vraag opgeworpen of het merk Blvd. (uitgesproken als Boulevard) een geldig merk is, aangezien het woord boulevard volgens NL Pers-groep cs een beschrijvende aanduiding is voor het lichtere genre tijdschriften.
      5.6 Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten ("De Richtlijn") worden niet ingeschreven of zijn nietig (onder meer):
      "b) merken die elk onderscheidend vermogen missen
    
    
    c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren (…) of andere kenmerken van de waren (…)
    
    d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden."
    
    
      Ingevolge artikel 6 van de Richtlijn staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
      "b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren (…) of andere kenmerken van de waren (…)
      voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel." 
    
    
    
      Blijkens de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 september 2001 in de zaak Baby-dry (NJ 2002/139) volgt uit de combinatie van bovengenoemde bepalingen dat artikel 3 lid 1 van de Richtlijn tot doel heeft te voorkomen dat als merk tekens of aanduidingen worden ingeschreven, die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is. Bij de beoordeling van de geldigheid van een merk gaat het derhalve, anders dan NL Persgroep cs betogen, uitsluitend om de vraag of het betreffende merk in staat is haar herkomst en identificatiefunctie te vervullen. Het belang van concurrenten om de betreffende aanduiding voor eigen waren of diensten te kunnen gebruiken speelt bij die toetsing geen rol.
      5.7 Nog daargelaten de vraag of het tijdschrift van Blvd cs behoort tot het genre tijdschriften waarop NL Persgroep cs doelen, acht de voorzieningenrechter, onder meer gezien de betekenis van het woord boulevard volgens Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse taal, voorshands aannemelijk dat het woord boulevard op zichzelf in de opvatting van het betrokken publiek niet de gebruikelijke aanduiding is van een (bepaald type) tijdschrift. Dit wordt anders als aan het woord boulevard woorden als - krant, - blad, - pers of - journalistiek worden toegevoegd. Deze termen verwijzen naar het lichtere genre onder de kranten en tijdschriften, met name het soort dat zich slechts bezig houdt met sensatieberichten en schandaaltjes. Zonder een dergelijke toevoeging zal het publiek het woord boulevard evenwel opvatten in de betekenis van "lange, brede straat", vergelijkbaar met het woord avenue. Blvd cs hebben ter zitting aangegeven dat de naam Boulevard destijds ook is gekozen met een knipoog naar het tijdschrift Avenue. Het voorgaande betekent naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat het merk BLVD, ook indien dit wordt uitgesproken als Boulevard, een geldig merk is.
      5.8 Het argument van NL Persgroep cs dat erkenning van de geldigheid van het merk Boulevard tegen het gerechtvaardigde belang van NL Persgroep cs ingaat om het woord Boulevard vrij te kunnen gebruiken voor haar roddelblad, gaat niet op. Ingevolge het hiervoor onder 5.6 geciteerde artikel 6 van de Richtlijn kunnen Blvd cs NL Persgroep cs niet verbieden hun blad aan te duiden met soortaanduidingen als boulevardblad, boulevardkrant en dergelijke, voorzover daarbij sprake is van gebruik volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Gelet op hetgeen hiervoor over de betekenis van het woord boulevard is overwogen, acht de voorzieningenrechter het voor NL Persgroep cs evenwel niet noodzakelijk gebruik te maken van de aanduiding Boulevard als zodanig. Voor zover NL Persgroep cs bedoelen te betogen dat het hen vrij zou moeten staan soortaanduidingen ook in de titel van hun tijdschrift op te nemen, wijst de voorzieningenrechter erop dat de onder artikel 6 Richtlijn verleende vrijstelling niet zover gaat dat de daar bedoelde soortaanduidingen door concurrenten van de merkhouder vrijelijk kunnen worden gebruikt als onderscheidingstekens, zoals een titel van een tijdschrift.
      Verwarringsgevaar
      5.9 Vervolgens dient te worden beoordeeld of het gebruik van de titel NL Boulevard voor het roddelblad van NL Persgroep cs gevaar voor verwarring met het merk BLVD oplevert. Bij de beoordeling van het eventuele gevaar voor verwarring dienen alle relevante omstandigheden van het geval te worden betrokken, waaronder met name de onderscheidingskracht van het merk en de mate van overeenstemming tussen merk en teken en van de betrokken waren. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld. Bij vergelijking van merk en teken moet worden gelet op de totaalindruk, waarbij onder meer met de onderscheidende en dominante bestanddelen rekening moet worden gehouden.
      5.10 Met inachtneming van deze uitgangspunten is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter verwarringsgevaar voorshands aannemelijk. Daarbij neemt de voorzieningenrechter ten eerste in aanmerking dat het merk BLVD normaal onderscheidend vermogen heeft. Zoals hiervoor reeds aangegeven is het woord boulevard als zodanig niet beschrijvend en heeft het derhalve onderscheidend vermogen. NL Persgroep cs hebben in dit verband gewezen op de inschrijving van verschillende andere Boulevard-merken. Tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Blvd cs hebben NL Persgroep cs evenwel niet aannemelijk gemaakt dat deze merken daadwerkelijk worden gebruikt en dat deze worden gebruikt voor tijdschriften. De enkele inschrijving van overeenstemmende merken in het merkenregister kan immers aan het onderscheidend vermogen van een merk niet afdoen. Daar komt bij dat het merk BLVD door het gebruik sinds 1993 in een oplage van circa 30.000 exemplaren per maand en door de hiervoor onder 2 sub e. en f. genoemde reclame inspanningen een zekere mate van bekendheid bij het in aanmerking komende publiek geniet. De voorzieningenrechter heeft bij zijn beoordeling voorts betrokken dat een grote mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat tussen merk en teken. Anders dan NL Persgroep cs is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan de toevoeging NL weinig waarde toekomt, alleen al gezien het feit dat een dergelijke geografische aanduiding weinig onderscheidend vermogen heeft. Tenslotte is van belang dat ook de betrokken waren in hoge mate soortgelijk zijn. Dat de doelgroep van beide tijdschriften niet identiek is, doet daar niet aan af. Aannemelijk is dat in ieder geval een overlap bestaat van degenen die met beide tijdschriften in aanraking komen, waaronder niet alleen lezers, maar ook journalisten, fotografen en adverteerders.
      5.11 NL Persgroep cs hebben betoogt dat gezien het verschillende uiterlijk van de tijdschriften directe verwarring uitgesloten is. De voorzieningenrechter kan aan NL Persgroep cs toegeven dat degene die reeds bekend is met Blvd. in de winkel niet bij vergissing het blad NL Boulevard zal kopen. Dit neemt evenwel niet weg dat de reële mogelijkheid bestaat van diverse andere vormen van directe verwarring, bijvoorbeeld wanneer over het tijdschrift "Boulevard" wordt gesproken zonder dat een fysiek exemplaar (van een van beide tijdschriften) aanwezig is, of wanneer iemand die de bladen nog niet kent in de winkel vraagt om het blad "Boulevard". Blvd cs hebben aangegeven dat zich in de praktijk daadwerkelijk gevallen van directe verwarring hebben voorgedaan. Zo heeft een freelance journalist zich bij Blvd. gemeld, terwijl hij het oog had op de uitgever van NL Boulevard.
      Conclusie
      5.12 Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het gebruik van de titel NL Boulevard voor het tijdschrift van NL Persgroep cs inbreuk maakt op de rechten van Blvd cs op het merk BLVD. De gevraagde primaire voorzieningen onder 1. en 2. kunnen derhalve in beginsel worden toegewezen. Aan de onder 1. gevraagde voorziening zal evenwel een redelijke termijn worden verbonden. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de voorzieningenrechter de gevraagde voorzieningen onder 2. beperkter toewijzen. Een hoofdelijke veroordeling tot het staken van een bepaalde handeling is niet mogelijk. Met een hoofdelijke veroordeling tot betaling van de dwangsom wordt evenwel het beoogde resultaat bereikt. De dwangsom zal overigens worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.
      5.13 Nu Blvd cs het gevorderde voorschot op geen enkele manier hebben onderbouwd en tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door NL Persgroep cs niet aannemelijk is geworden dat Blvd cs bij deze vordering het vereiste spoedeisend belang hebben, zal deze vordering worden afgewezen.
      5.14 De ingevolge artikel 260 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv") voorgeschreven termijn zal de voorzieningenrechter stellen op 6 maanden.
      5.15 Als de in het ongelijk te stellen partij zullen NL Persgroep cs worden veroordeeld in de proceskosten.
    
     
    
      6. De beslissing
      De voorzieningenrechter:
      6.1 Verklaart eiseressen niet ontvankelijk in hun vordering jegens gedaagde sub 1.
      6.2 Beveelt gedaagden sub 2 en 3 uiterlijk 14 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van de aanduiding "NL Boulevard", alsmede de aanduiding "Boulevard" als (onderdeel van een) titel voor haar tijdschrift.
      6.3 Bepaalt dat gedaagden sub 2 en 3 hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, een dwangsom verbeuren van € 100,-- euro voor ieder in strijd met het onder 6.2. vermelde bevel in de handel gebrachte tijdschrift, zulks met een maximum van € 1.500.000,-- euro.
      6.4 Bepaalt de termijn ingevolge artikel 260 lid 1 Rv op 6 maanden na betekening van dit vonnis.
      6.5 Veroordeelt gedaagden sub 2 en 3 hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Blvd cs begroot op € 258,18 euro aan verschotten en € 703,36 euro aan salaris voor de procureur.
      6.6 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
      6.7 Wijst af het meer of anders gevorderde.
    
     
     
     Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, voorzieningenrechter van deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 8 juli 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.