ECLI:NL:RBARN:2004:AQ6830, Rechtbank Arnhem, 27-07-2004, 113932
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2004-07-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht.
        Handelsnaamrecht.

Rechtbank Arnhem	
      Sector civiel recht
    
    
    
    
      Zaak-/rolnummer:	113932 / KG ZA 04-361
      Datum vonnis:		27 juli 2004
    
    
    
    Vonnis
    
    in kort geding
    
    in de zaak van
    
    
      X,
      h.o.d.n. Studio Esthetique,
      wonende te A,
      eiseres,
      procureur mr. F.J. Boom,
      advocaat mr. E.J. van de Pas te Arnhem,
    
    
    tegen
    
    
      1.	Y,
      wonende te B,
      2.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      DE SPECERIJ BEHEER B.V.,
      gevestigd te Barneveld,
      gedaagden,
      advocaat mr. R. van der Hooft te Medemblik.
    
    
    Partijen worden hierna ook aangeduid als X, Y en Specerij Beheer.
    
    
    Het verloop van de procedure
    
    
      X heeft Y en Specerij Beheer ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in de dagvaarding.
      Y en Specerij Beheer hebben geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.
      De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities.
      Daarbij hebben zij producties in het geding gebracht.
      Aan het eind van de mondelinge behandeling is de zaak aangehouden om partijen in de gelegenheid te stellen tot een minnelijke oplossing van hun geschil te komen. Partijen zijn hierin niet geslaagd en hebben vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op heden.
    
    
    
    De vaststaande feiten
    
    1.	X voert een schoonheidssalon onder de naam “Studio Esthetique” en “Beautystudio Esthetique”. Zij voert vanaf 1984 de handelsnaam “Beautystudio Esthetique” en sedert 29 december 1999 tevens de handelsnaam “Studio Esthetique”. Op 15 oktober 2002 heeft X haar domeinnaam www.studio-esthetique.nl laten registreren bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) en op 16 maart 2004 heeft zij een woord-/beeldmerk met de woorden “Studio EsthetiguE” laten inschrijven bij het Benelux Merkenbureau, welk merk op 2 april 2004 is geregistreerd onder nummer 706858.
    
    2.	Y voert sedert juli 2003 een schoonheidssalon onder de naam “Schoonheidsstudio Esthétique”. Specerij Beheer heeft de domeinnaam www.studioesthétique.nl in januari 2004 doen registreren.  
    
    3.	Zowel X als Y bieden schoonheidsbehandelingen, massages en andere activiteiten als schoonheidsspecialiste aan. 
    
    
    De vorderingen
    
    
      1.	X vordert - verkort weergegeven - 
      I. dat Y en Specerij Beheer afzonderlijk alsmede gezamenlijk worden veroordeeld iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van X te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van een combinatie van de woorden “studio”, “esthetique”, “schoonheidsstudio”, alsmede daarmee overeenstemmende namen, in Nederland of in enig medium gericht op Nederland, waaronder het Internet,
      II. dat Y en Specerij Beheer afzonderlijk alsmede gezamenlijk worden veroordeeld iedere inbreuk op de merkrechten van X te staken en gestaakt te houden door het gebruik van een combinatie van de woorden “studio”, “esthetique”, “schoonheidsstudio”, alsmede daarmee overeenstemmende tekens, binnen de Benelux en enig medium gericht op de Benelux, waaronder het Internet,
      III. dat Y en Specerij Beheer afzonderlijk alsmede gezamenlijk worden veroordeeld om ieder onrechtmatig handelen jegens X te staken en gestaakt te houden, waaronder het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij haar naamsbekendheid en het afbreuk doen aan haar reputatie,
      IV.a.	dat Specerij Beheer wordt veroordeeld op haar kosten en zonder enige voorwaarde te stellen, al datgene te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.studioesthetique.nl op naam wordt gezet van X, een en ander conform de instructies en reglementen van de SIDN, zoals beschreven op de website van deze stichting (www.sidn.nl),
           b. dat X wordt gemachtigd - indien Specerij Beheer niet tijdig of volledig voldoet aan het onder IV.a. gestelde – het vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaringen van Specerij Beheer tot het geven van een opdracht aan SIDN tot het overdragen van de domeinnaam www.studioesthetique.nl en tot verhuizing van deze domeinnaam naar een ander provider, 
      V.	dat Y en Specerij Beheer hoofdelijk worden veroordeeld - in die zin dat wanneer de een betaalt, de ander zal zijn gekweten - om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan X te betalen een bedrag van € 1.500,00 ten titel van een voorschot op de in een bodemprocedure vast te stellen vergoeding voor de door X gemaakte buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening,   
      VI. dat Y en Specerij Beheer hoofdelijk zullen worden veroordeeld – in die zin dat wanneer de een betaalt, de ander zal zijn gekweten – om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan X te betalen een bedrag van € 11.250,00 ten titel van een voorschot op de in een bodemprocedure vast te stellen schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening,
      VII. dat, voor zover nodig, indien en voor zover de vorderingen op basis van het merkrecht worden toegekend, op basis van artikel 260 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en artikel 50 lid 6 van het Trips-verdrag te bepalen dat de termijn waarbinnen X een bodemprocedure moet aanspannen zes maanden zal zijn (tenzij zulks eerder door Y en/of Specerij Beheer mocht zijn gedaan), te rekenen van de datum dat het vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan,
      een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van Y en Specerij Beheer in de kosten van deze 
      procedure. 
    
    
    
      2.	X legt aan haar vorderingen artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw), artikel 13A lid 1 van de Benelux Merkenwet (BMW) en artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) ten grondslag. 
      Ten aanzien van de Hnw stelt zij - kort weergegeven - dat er door de gelijkenis in de handelsnamen en domeinnamen, terwijl de aard van de ondernemingen van haar en Y identiek is, sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. X stelt daarbij tevens dat Y haar domeinnaam als handelsnaam voert. Nu X de oudste en sterkste rechten heeft op het gebruik van de handelsnaam, dienen Y en Specerij Beheer het gebruik daarvan te staken, aldus X.  
      Ten aanzien van de BMW stelt zij - eveneens kort weergegeven -  dat de registratie van de domeinnaam door Specerij Beheer en het gebruik daarvan door Y, alsmede van de handelsnamen “Schoonheidsstudio Esthétique” en “Studio Esthetique” door Y is aan te merken als merkinbreuken, nu het door Specerij Beheer en Y gebruikte teken “Studio Esthetique” als handelsnamen en in de domeinnaam identiek is, althans overeenstemmend is met het woord-/beeldmerk Studio EsthetiquE van X. 
      Tevens stelt X dat de enkele registratie van de domeinnaam is aan te merken als gebruik van een merk in de zin van artikel 13A lid 1 sub d van de BMW en voorts dat het gebruik van het merk van X, althans van een overeenstemmend teken, door Y is aan te merken als gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 sub b en/of d BMW. 
      Voorts stelt X dat Y en Specerij Beheer onrechtmatig handelen jegens X omdat door hen wordt aangeleund, aangehaakt bij of geprofiteerd wordt van het door X opgebouwde bedrijfsdebiet, van haar inspanning, kennis of inzicht, waardoor er nodeloos verwarring wordt gesticht. 
      Ten slotte stelt X materiële schade te hebben geleden door het handelen van Y en Specerij Beheer, in de vorm van buitengerechtelijke kosten en gederfde omzet.
    
     
    3.	Y en Specerij Beheer hebben gemotiveerd verweer gevoerd, welk verweer hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.
    
    
    De beoordeling van de vorderingen
    
    1.	Vooropgesteld wordt dat voor zover het bepaalde in artikel 37A BMW ook van toepassing is op de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in kort geding, de voorzieningenrechter bevoegd is om kennis te nemen van de onderhavige vorderingen betrekking hebbende op de BMW, nu Y woont en Specerij Beheer gevestigd is in dit arrondissement. 
    
    2.	Het spoedeisend belang van X bij onderhavig kort geding vloeit voldoende voort uit haar stellingen. 
    
    3.	Op grond van artikel 5 Hnw mag iemand zijn onderneming niet gaan drijven onder een naam die reeds eerder door een ander rechtmatig wordt gevoerd, noch onder een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 
    
    4.	Y en Specerij Beheer betwisten niet dat X haar handelsnaam eerder voerde dan zij. Zij stellen echter dat de handelsnamen van partijen erg beschrijvend zijn, daarom onderscheidend vermogen en dus handelsnaambescherming op grond van de Hnw missen. Er zou slechts opgetreden kunnen worden indien de handelsnamen volledig identiek of nauwelijks te onderscheiden zouden zijn, hetgeen in casu niet het geval is.
    
    
      5.	Y en Specerij Beheer stellen zich terecht op het standpunt dat de handelsnamen van partijen slechts zwak onderscheidend vermogen hebben, nu de woorden beautysalon, schoonheidssalon, schoonheidsstudio en in mindere mate studio en in combinatie daarmee het woord Esthetique beschrijvende aanduidingen zijn voor door partijen gevoerde ondernemingen. Voorshands geoordeeld zou door het gebruik van de handelsnaam door Y en Specerij Beheer, nu deze vrijwel identiek is aan de handelsnaam van X en bovendien betrekking heeft op ondernemingen van gelijke aard, verwarring te duchten zijn. Echter gelet op de plaats van vestiging en de aard van de ondernemingen van partijen acht de voorzieningenrechter vooralsnog geen sprake van verwarringsgevaar.
      De voorzieningenrechter komt tot dit voorlopig oordeel op grond van het volgende.
    
    
    
      6.	De ondernemingen van partijen in A en B liggen op een afstand van ongeveer 55 kilometer van elkaar, terwijl de aard van de ondernemingen met zich meebrengt dat zij een locaal verzorgingsgebied hebben. Immers, meer in zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de bezoekers van ondernemingen als die van partijen doorgaans niet meer dan een afstand van 27 kilometer (enkele reis) zullen afleggen. Dit is door partijen ter zitting ook niet betwist, zij het dat X ter zitting heeft gesteld dat zij in die zin een uitzonderingspositie inneemt, nu zij klanten uit de wijde omtrek, zelfs uit België heeft. X stelt dit met name te danken te hebben aan de speciale ontharingsbehandelingen die zij aanbiedt.  
      Nu voor bescherming op grond van de Hnw uitgegaan moet worden van de plaats waar de onderneming een beschermenswaardige bekendheid heeft en gelet op het hiervoor overwogene ten aanzien van de ligging en de aard der ondernemingen, en voorts evenmin is gebleken dat partijen, anders dan via Internet, in andere regio’s dan die van A respectievelijk B trachten naamsbekendheid op te bouwen door middel van bijvoorbeeld reclame-uitingen, wordt daarmee, behoudens hetgeen hierna ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam zal worden overwogen, het verwarringsgevaar ten gevolge van dezelfde, dan wel vergelijkbare naamvoering, niet aannemelijk geacht.
    
    
    
      7.	Ten aanzien van (het gebruik van) de domeinnaam wordt overwogen dat, nu de door Y en Specerij Beheer gebruikte c.q. geregistreerde domeinnaam gelijk is aan de handelsnaam van de onderneming van Y en de inhoud van de aan die domeinnaam gekoppelde website een presentatie van die onderneming geeft, voorshands geoordeeld voldoende aannemelijk is dat de domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt.
      Door deze handelsnaam op internet te voeren, wordt geoordeeld dat Y daarmee met haar onderneming treedt buiten haar eigen verzorgingsgebied en in het verzorgingsgebied van X, waardoor verwarring bij het publiek te duchten is. Y handelt in dat opzicht in strijd met artikel 5 Hnw. X kan zich daarom verzetten tegen het op deze wijze gebruiken van haar handelsnaam door Y.     
      Specerij Beheer stelt voorts nog de domeinnaam slechts te hebben geregistreerd, maar er verder geen gebruik in de zin van artikel 5 Hnw van te maken, zodat hem niet kan worden verweten te handelen in strijd met artikel 5 Hnw. Nu Specerij Beheer en Y nauw met elkaar verbonden zijn, de domeinnaam de handelsnaam van Y bevat en met behulp van de domeinnaam de website waarop het bedrijf van Y wordt gepresenteerd, wordt geopend, wordt voorshands geoordeeld dat ook Specerij Beheer handelt in strijd met artikel 5 Hnw. De vordering dienaangaande zal dan ook worden toegewezen, zij het op een wijze als hierna bepaald. 
    
    
    8.	Hierna onder punt 14. zal worden ingegaan op het gestelde inzake artikel 5a Hnw. 
    
    9.     Gelet op het bovenstaande zal worden geoordeeld dat door Y en Specerij Beheer slechts in strijd met artikel 5 Hnw wordt gehandeld voor zover het betreft de registratie en het gebruik van de domeinnaam, zodat thans de vraag of Y en Specerij Beheer handelen in strijd met de BMW voorligt.
    
    10.    Allereerst wordt hier volledigheidshalve overwogen dat, hoewel daartegen door Y en Specerij Beheer geen verweer tegen is gevoerd, nu X haar woord-/beeldmerk eerst in maart 2004 heeft laten registreren, terwijl door Y en Specerij Beheer reeds een in grote mate gelijkluidende handelsnaam werd gevoerd, voorshands geoordeeld X zich niet schuldig heeft gemaakt aan een depot te kwader trouw als bedoeld in artikel 4, lid 6 BMW. Zij maakte immers reeds te goeder trouw als voorgebruiker gebruik van het later door haar geregistreerde merk. De registratie kan daarom als een formele vastlegging van een al bestaande situatie worden aangemerkt (zie in deze zin ook het arrest van de HR van 22 juni 2001, NJ 2002/103).          
    
    11.	Ter zitting heeft X verklaard dat haar merkagent haar heeft afgeraden “ Studio Esthetique” als woordmerk in te schrijven, omdat het te zeer beschrijvend was. X heeft daarop een gecombineerd woord-/beeldmerk ingeschreven. Aangezien het depot van het merk de beschermingsomvang afbakent, stellen Y en Specerij Beheer voorshands geoordeeld terecht dat X de bescherming op grond van de BMW slechts kan inroepen voor zover er inbreuk zou plaatsvinden op het door haar ingeschreven gecombineerd woord-/beeldmerk. Nu Y als teken een achtergrond met bloemen hanteert en X een driehoek waar de naam van de onderneming in is geschreven, wordt voorshands geoordeeld dat de totaalindruk die het beeldmerk en tekens maken, niet zodanige gelijkenis vertonen dat er een sprake is van inbreuk op het door X gehanteerde gecombineerde woord-/ beeldmerk. 
    
    12.     Hiervoor onder punt 7. is reeds overwogen dat Specerij Beheer in strijd met artikel 5 Hnw handelt door de domeinnaam te (blijven) gebruiken. Ten overvloede wordt in het kader van de beoordeling op grond van de BMW nog het volgende overwogen. De domeinnaam is aan te merken als een gecombineerd woord-/beeldmerk; een beeldmerk met als geschreven onderdeel het woord. Het woordmerk maakt door haar beschrijvende aard een ondergeschikt deel uit van het woord-/beeldmerk. Nu het beeldmerk niet als zelfstandig (woord ??)merk is geregistreerd, wordt voorshands geoordeeld dat de domeinnaam niet als zelfstandig (woord)merk bescherming geniet op grond van de BMW.  
    
    13.     Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zullen de vorderingen op grond van de BMW worden afgewezen, zodat er geen aanleiding bestaat een zogenaamde TRIPS termijn te bepalen.  
    
    14.	 Eveneens met een verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen, wordt geoordeeld dat terzake het merk overwegend sprake is van beeldelementen, hierop het beroep op artikel 5a Hnw reeds afstuit.
    
    15.    De stelling dat Y en Specerij Beheer onrechtmatig jegens X zouden handelen, omdat zij zouden aanleunen, aanhaken of profiteren van het door X opgebouwde handelsdebiet en naamsbekendheid, wordt allereerst met een verwijzing naar hetgeen hiervoor reeds is overwogen ten aanzien van de aard van de ondernemingen van partijen en de geografische liggen daarvan verworpen. Nu ook overigens deze stelling onvoldoende aannemelijk is geworden, wordt ook ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam overwogen dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen van Y en Specerij Beheer. 
    
    16.	Ten aanzien van het gevorderde voorschot op de schade ter zake gederfde omzet wordt geoordeeld dat dit een geldvordering is. Voor toewijzing van een geldvordering binnen het kader van een kort geding moet in ieder geval de voorwaarde zijn vervuld dat het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn. Dit is het geval als de vordering niet wordt bestreden of indien met voldoende mate van zekerheid is te verwachten dat de bodemrechter met verwerping van de gevoerde verweren de vordering zal toewijzen. Voorts moet uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist zijn en mag het risico van onmogelijkheid van terugbetaling – bij afweging van de belangen van partijen – niet aan toewijzing in de weg staan. 
    
    17.     De vordering van X is door Y gemotiveerd betwist en het bestaan en de omvang van de vordering zijn vooralsnog door X onvoldoende aannemelijk gemaakt om in deze procedure te kunnen worden toegewezen. 
    
    18.	  X stelt voorts buitengerechtelijke kosten gemaakt te hebben, ten bewijze waarvan zij declaraties van haar raadsman heeft overgelegd. Uit het door haar aangevoerde blijkt echter onvoldoende dat de kosten zijn gemaakt voor verrichtingen die meer hebben omvat dan een enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen van een niet aanvaard schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De daarop betrekking hebbende kosten moeten, nu een geding is gevolgd, worden aangemerkt als betrekking hebbende op verrichtingen waarvoor de in artikel 241 Rv bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. De betreffende vordering daarom worden afgewezen.
    
    19.     Nu partijen over en weer in het ongelijk worden gesteld, bestaat er aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat beide partijen de eigen kosten moeten dragen. 
    
    
    De beslissing
    
    De voorzieningenrechter
    
    1.	veroordeelt Specerij Beheer om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, op haar kosten en zonder enige voorwaarde te stellen, al datgene te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.studioesthetique.nl op naam van X wordt gezet, een en ander conform de constructies en reglementen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, zoals beschreven op de website van deze stichting (www.sidn.nl), onder meer door de daartoe geëigende formulieren tot overdracht van de domeinnamen en tot verhuizing van deze domeinnamen naar een andere provider volledig in te vullen en te ondertekenen en toe te zenden aan deze stichting onder gelijktijdige toezending per fax van de afschriften aan de raadsman van X en machtigt X om, indien Specerij Beheer, niet tijdig of volledig voldoet aan deze veroordeling – dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaringen van Specerij Beheer tot het geven van een opdracht aam de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland tot het overbrengen van de domeinnaam www.studioesthetique.nl en tot verhuizing van deze domeinnaam naar een andere provider,
    
    2.	compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt,
    
    3.	verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    4.	weigert het anders of meer gevorderde.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. I.A. van Gemert op 27 juli 2004.
    
    
    de griffier	de rechter