ECLI:NL:GHSGR:2010:BL5298, Gerechtshof 's-Gravenhage, 16-02-2010, 200.006.594-01
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2010-02-16 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Handelsnaamgebruik; art. 5 Hnw; gevaar voor verwarring; andere partijen dan de rechthebbende als belanghebbende; schade onvoldoende aannemelijk; tevens gebruik als dienstmerk?

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE
      Sector handel
    
    
    
      Zaaknummer		: 200.006.594/01
      Rolnummer Rechtbank	: 243999/HA ZA 05-2251
    
    
    arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 16 februari 2010
    
    inzake
    
    
      B.V. TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU "ROTTERDAM" B.V.,
      mede h.o.d.n. "TIB ROTTERDAM",
      gevestigd te Rotterdam,
      appellante,
      tevens geïntimeerde in incidenteel beroep,
      hierna te noemen: TIB Rotterdam,
      advocaat: mr. J.P. van Ginkel te 's-Gravenhage, 
    
    
    tegen 
    
    
      1. TBI HOLDINGS B.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
      hierna te noemen: TBI Holdings,
      2. TBI BOUWGROEP B.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
      hierna te noemen: TBI Bouw,
      3. TBI ASSURANTIËN B.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
      hierna te noemen: TBI Assurantiën,
      4. CROON ELECTROTECHNIEK B.V., h.o.d.n. CROON TBI TECHNIEK,
      gevestigd te Rotterdam,
      hierna te noemen: Croon,
      5. WOLTER & DROS B.V., h.o.d.n. WOLTER & DROS TBI TECHNIEK,
      gevestigd te Amersfoort,
      hierna te noemen: Wolter & Dros,
      6. HVL B.V., h.o.d.n. HVL TBI TECHNIEK,
      gevestigd te Eindhoven,
      hierna te noemen: HVL,
      geïntimeerden,
      tevens appellanten in incidenteel beroep,
      hierna gezamenlijk te noemen: TBI c.s. 
      en partijen sub 4 tot en met 6: de TBI Techniek bedrijven,
      advocaat: mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage. 
    
    
    
    Verloop van het geding
    
    Bij exploten van 6 mei 2008 is TIB Rotterdam in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Rotterdam van 2 april 2008. Bij memorie van grieven heeft TIB Rotterdam vijftien grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, welke door TBI c.s. bij memorie van antwoord tevens incidentele memorie van grieven zijn bestreden. TBI c.s. hebben daarbij van hun kant zes grieven geformuleerd, die door TIB Rotterdam bij memorie van antwoord in incidenteel appel zijn bestreden.
    
    
      Op 10 december 2009 hebben partijen de zaak doen bepleiten, TIB Rotterdam door mr. C.L. Capel, advocaat te Rotterdam, en TBI c.s. door mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. 
      Voorafgaand aan het pleidooi hebben beide partijen producties aan het hof toegezonden die, met wederzijds goedvinden, als onderdeel van het procesdossier zijn aangemerkt.
    
    
    Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd. 
    
    
    Beoordeling van het principale en het incidentele beroep
    
    1. De door de rechtbank in r.o. 2.1 tot en met 2.11 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. Voor zover partijen nog andere feiten als vaststaand willen doen aanmerken, zal het hof daarop voor zover nodig bij de beoordeling van de grieven ingaan.
    
    2. In haar tweede grief bestrijdt TIB Rotterdam de overweging van de rechtbank in r.o. 5.2 van het bestreden vonnis dat TBI c.s. haar vordering baseert op een ouder handelsnaamrecht en een ouder merkrecht. TIB Rotterdam wijst erop dat TBI c.s. geen ouder merkrecht hebben. De grief faalt omdat TIB Rotterdam over het hoofd ziet dat de rechtbank hier slechts de stellingen van TBI c.s. weergeeft.
    
    Handelsnaamgebruik
    
    3. De centrale stelling van TIB Rotterdam, verwoord in de grieven I en IV, is dat zij de handelsnaam TIB Rotterdam is gaan gebruiken vanaf 1 januari 1998 (en niet pas, zoals de rechtbank heeft aangenomen, vanaf 15 maart 2000). Zij biedt aan die stelling te bewijzen. TIB Rotterdam stelt voorts dat relevant gebruik van de naam TBI, te weten: gebruik van de TBI-huisstijl, het medevoeren van TBI in de handelsnaam en het afbeelden van het beeldmerk op briefpapier en bedrijfsauto's en het gebruik van de naam TBI in verband met de TBI Techniek bedrijven, pas in 2003 een aanvang heeft genomen. TIB Rotterdam bestrijdt aldus het oordeel van de rechtbank dat zij door het gebruik van de naam TIB Rotterdam handelt in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw.).
    
    4. TBI c.s. betwisten dat TIB Rotterdam haar handelsnaam al vanaf 1998 gebruikt. Daarnaast nemen zij het standpunt in dat, waar het TBI-concern de naam TBI al vanaf 1981 gebruikt en de techniekbedrijven van de aanvang af tot het concern behoorden, TBI eerder was met het gebruik van haar handelsnaam. Daarbij doet volgens TBI c.s. niet terzake of de TBI Techniek bedrijven de aanduiding TBI al voor 1998 in hun handelsnamen voerden.
    
    5. Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven of TIB Rotterdam de gelijknamige aanduiding reeds vanaf 1 januari 1998 als handelsnaam gebruikt. Uit hetgeen hierna zal worden overwogen blijkt dat, ook indien daarvan veronderstellenderwijs wordt uitgegaan, TBI c.s. een beroep kunnen doen op eerder handelsnaamgebruik. 
    
    6. TIB Rotterdam lijkt niet te bestrijden dat TBI Holdings, TBI Bouw en TBI Assurantiën de aanduiding TBI al vóór 1998 als (mede)handelsnaam gebruikten en dat deze (mede)handelsnaam als zodanig vanaf in elk geval begin jaren negentig bekendheid geniet bij het publiek. Voor zover TIB Rotterdam bedoeld heeft het betreffende oordeel met grief III te bestrijden, is dat tevergeefs. Immers, de rechtbank baseert haar oordeel niet slechts op de inschrijvingen in het handelsregister van de kamer van koophandel, maar ook op andere, in r.o. 5.3 genoemde omstandigheden. Voorts leveren de "verdere vormen van gebruik", zoals door TIB Rotterdam aangeduid en door de rechtbank in aanmerking genomen, anders dan TIB Rotterdam meent, wel degelijk relevant gebruik op. Daarbij hecht het hof, evenals de rechtbank, met name betekenis aan de inhoud van de als productie 8 bij conclusie van eis overgelegde publicaties. 
    
    7. De kern van het betoog van TIB Rotterdam is evenwel dat, nu zij diensten verleent op het gebied van installatietechniek, het erom gaat of ook wat betreft de TBI Techniek bedrijven al voor 1998 sprake was van relevant handelsnaamgebruik, hetgeen volgens haar niet het geval is.
    
    Juist is dat de TBI Techniek bedrijven de aanduiding TBI pas na 1998 in hun handelsnaam zijn gaan gebruiken (zie MvA/MVG onder 46). Doorslaggevend is dat echter niet. Voor zover al niet geoordeeld zou moeten worden dat TIB Rotterdam en TBI c.s. zich, ook indien wat TBI c.s. betreft uitsluitend zou worden uitgegaan van bouwactiviteiten, op dezelfde, althans zodanig verwante markten bewegen dat ook dan gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan, geldt in elk geval dat op grond van de stukken voldoende is komen vast te staan dat het TBI-concern, verenigd in TBI Holdings, zich al ruim voor 1998 ook op installatietechniek toelegde en dat ook uitdroeg. Zo wordt in het - kennelijk uit 1993 daterende - artikel getiteld "TBI reeft zeilen voor aankomend slecht weer" al melding gemaakt van Croon en Wolter & Dros als onderdeel van TBI Holdings. Hetzelfde geldt voor de advertentie die op 7 februari 1997 in NRC Handelsblad is verschenen (beide: productie 8 bij conclusie van eis).
    
    8. Gelet op het voorgaande falen de grieven I en IV. 
    
    9. De grieven V in het principaal beroep (deels) en 1 in het incidenteel beroep zijn beide gericht tegen het oordeel van de rechtbank in r.o. 5.5 (i) dat uitsluitend TBI Holdings, TBI Bouw en TBI Assurantiën zich tegenover TIB Rotterdam kunnen beroepen op eerder gebruik van de (mede)handelsnaam TBI, maar (ii) dat de TBI Techniek bedrijven wel als belanghebbende beschouwd kunnen worden en als zodanig vorderingsgerechtigd zijn. Het bezwaar van TIB Rotterdam betreft onderdeel (ii) en dat van TBI onderdeel (i). Beide grieven falen. 
    
    10. De grief van TIB Rotterdam faalt, omdat de formulering van artikel 5 Hnw. meebrengt dat niet alleen de rechthebbende op een handelsnaam zich tegen (het gevaar voor) verwarringwekkend gebruik van een jongere handelsnaam kan verzetten, maar een ieder die onder het beschermingsbereik van de norm valt, te weten: ieder die een concreet belang heeft bij het voorkomen van verwarring. Voldoende is komen vast te staan dat de TBI Techniek bedrijven, gelet op het feit dat zij tot het TBI-concern behoren, in die zin belang hebben bij het gevraagde verbod. 
    
    11. De grief van TBI c.s. faalt, omdat, zoals in r.o. 7 is overwogen, de TBI Techniek bedrijven de aanduiding TBI pas na 1998 in hun handelsnaam zijn gaan gebruiken. Het enkele feit dat zij tot het TBI-concern behoren brengt - hoewel zij daardoor als belanghebbende zijn aan te merken - niet met zich mee dat daarmee ook wat hen betreft sprake is van eerder handelsnaamgebruik. Overigens laten TBI c.s. na aan te geven welk belang zij, gegeven de door de rechtbank aan TIB Rotterdam opgelegde geboden en uitgesproken veroordelingen, bij deze grief hebben.
    
    12. Dat laatste geldt ook voor grief 3 in het incidentele beroep, waarin TBI c.s. het oordeel van de rechtbank bestrijden dat wat TBI Assurantiën betreft geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Overigens faalt deze grief ook op inhoudelijke gronden. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank op dit punt en de daarvoor gegeven motivering. Voorts is het door TBI gestelde, door het publiek te leggen verband (te weten: dat het publiek zou kunnen denken dat de diensten van TIB Rotterdam bij TBI Assurantiën verzekerd zijn) zo ver verwijderd, dat het aldus geconstrueerde gevaar voor verwarring onvoldoende aannemelijk is.
    
    13. In de grieven V (voor het overige), VI tot en met X en XI (deels) maakt TIB Rotterdam bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank dat de handelsnaam van TIB Rotterdam slechts in geringe mate afwijkt van de (mede)handelsnamen TBI, TBI Holdings en TBI Bouw en dat daardoor, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, gevaar voor verwarring te duchten is bij het publiek, zodat TIB Rotterdam door het gebruik van haar handelsnaam in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5 Hnw.
    
    14. Het hof stelt voorop dat (terecht) geen grief is gericht tegen de door de rechtbank in r.o. 5.6 geformuleerde maatstaf. Ook overigens deelt het hof het oordeel van de rechtbank en de daarvoor in r.o. 5.8 tot en met 5.12 gegeven motivering. In aanvulling daarop overweegt het hof, naar aanleiding van de grieven van TIB Rotterdam, nog het volgende.
    
    15. TIB Rotterdam stelt in grief V dat de omstandigheid dat TBI Holdings en TBI Bouw zich tot 2003 niet op de markt voor installatietechniek begaven meebrengt dat geen  sprake kan zijn geweest van gevaar voor verwarring. De grief faalt reeds omdat, zoals in r.o. 7 is overwogen, installatietechniek wel degelijk al voor 1998 tot de onder TBI Holdings ressorterende activiteiten behoorde. 
    
    16. In grief VI bestrijdt TIB Rotterdam het oordeel dat de naam TIB Rotterdam slechts in geringe mate afwijkt van de namen TBI Holdings en TBI Bouw. Volgens TIB Rotterdam is er auditief en begripsmatig een duidelijk verschil. In grief VIII betoogt TIB Rotterdam dat wat betreft de mate van visuele overeenstemming het beeldelement van het) door haar gebruikte logo wel degelijk van belang is.
    
    
      17. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de lettercombinaties TIB en TBI de meest kenmerkende bestanddelen zijn van de respectieve handelsnamen. 
      Verder mag het zo zijn dat het verschil in volgorde van de letter I en de letter B tot een andere uitspraak leidt, maar door het gebruik van drie identieke letters en de gezamenlijke beginletter T is er toch een aanzienlijke mate van auditieve overeenstemming. 
    
    
    Visueel bestaat er tussen de lettercombinaties een grote mate van overeenstemming, waarbij de verschillende volgorde van de letters I en B niet direct in het oog springt. De figuratieve weergave van de naam TIB Rotterdam in het door haar gebruikte logo maakt dit niet anders, nu niet is gesteld of gebleken dat het relevante publiek de namen, althans de naam TIB Rotterdam, uitsluitend of in overwegende mate als onderdeel van het logo waarneemt. 
    
    Wat betreft het begripsmatig verschil tussen de betekenissen van de lettercombinaties geldt dat het publiek zich bij afkortingen van bedrijfsnamen doorgaans niet erg druk maakt om de vraag waar de afkortingen voor staan. TIB Rotterdam heeft niet aannemelijk gemaakt dat dat hier anders is. Aan bedoeld verschil komt derhalve onvoldoende gewicht toe om in relevante mate af te doen aan de auditieve en visuele overeenstemming van de beide tekens. 
    
    
      18. De toevoegingen Rotterdam, respectievelijk Holdings en Bouw doen geen afbreuk aan de mate van overeenstemming. Enerzijds is niet aannemelijk dat het relevante publiek zich ervan bewust is welke toevoegingen bij de ene of de andere (groep van) onderneming(en) horen, temeer niet nu TBI een concern is dat uit verschillende onderdelen (met verschillende toevoegingen) bestaat. Voor zover in dat verband al enige gedachte bij het publiek zou ontstaan, geldt dat de toevoeging Rotterdam juist de gedachte zou kunnen doen postvatten dat het bij TIB Rotterdam om een onderdeel van het TBI-concern gaat, nu Rotterdam, naar TBI onweersproken heeft gesteld, niet alleen haar vestigingsplaats is, maar zelfs de bakermat van het concern.
      Anderzijds wordt, blijkens de als productie 8 bij conclusie van eis overgelegde publicaties, (in elk geval) de aanduiding TBI ook zonder toevoeging gebruikt.
      De geringe mate van afwijking van de lettercombinaties TIB en TBI wordt derhalve niet in relevante mate vergroot door de respectieve toevoegingen.
    
    
    19. In de grieven VII, IX en X bestrijdt TIB Rotterdam dat er gevaar voor verwarring te duchten is. In dat verband stelt zij dat het publiek heel goed in staat is het landelijk opererende TBI Holdings en TBI Bouw te onderscheiden van een plaatselijk bedrijf als TIB Rotterdam, te meer omdat: i) het publiek dat zaken doet met TIB Rotterdam een ander publiek is dan het publiek dat interesse heeft in TBI Holdings en TBI Bouw, ii) TBI Holdings en TBI Bouw geen installatiewerkzaamheden verrichten en iii) TBI bekendheid ontleent aan het feit dat het bedrijf is voort gekomen uit het Ogem-concern, zodat het relevante publiek heel goed in staat is de beide ondernemingen te onderscheiden. In grief IX betoogt TIB Rotterdam dat gevaar voor verwarring niet aannemelijk is, nu TBI geen enkel concreet voorbeeld van verwarring heeft kunnen noemen. 
    
    20. Partijen hebben niet gedebatteerd over de vraag hoe het ten deze relevante publiek moet worden gedefinieerd. Aannemelijk is dat het hier gaat om (potentiële) afnemers, leveranciers, werknemers en overige contractspartijen van de beide ondernemingen. Daarbij heeft TIB Rotterdam onvoldoende gemotiveerd weersproken dat dit publiek in elk geval deels hetzelfde is, in die zin dat er een markt is waarin beide partijen zich bewegen. De bij pleidooi aan de orde gestelde omstandigheid dat TIB Rotterdam zich in omvang (nog) niet kan meten met het TBI-concern doet daaraan niet af.
    
    21. Ten aanzien van het vereiste gevaar voor verwarring geldt dat geen daadwerkelijke verwarring behoeft te worden aangetoond, maar slechts het gevaar daarvoor. Voorts kan het gaan om (gevaar voor) directe verwarring, waarbij het publiek denkt met het ene bedrijf te maken te hebben, terwijl het om het andere bedrijf gaat, maar ook om (gevaar voor) indirecte verwarring, waarbij het publiek het ene met het andere bedrijf associeert, in die zin dat het een band van economische of juridische aard tussen de beide ondernemingen veronderstelt. Hierop stuit grief IX af.
    
    22. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat, door de geringe mate van afwijking tussen de handelsnamen, gelet op de aard van de beide ondernemingen en hun plaats van vestiging, in die zin gevaar voor verwarring bestaat dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat de ondernemingen met elkaar zijn verbonden en/of tot hetzelfde concern behoren. Het hof verwijst daartoe naar hetgeen de rechtbank in r.o. 5.9 heeft overwogen. De omstandigheid dat TBI Holdings en TBI Bouw (zelf) geen installatiewerkzaamheden verrichten is niet van belang, omdat, zoals het hof in r.o. 7 heeft overwogen, enerzijds heeft te gelden dat bouw en techniek verwante activiteiten zijn en anderzijds TBI Holdings door middel van haar dochterondernemingen wel degelijk deelneemt in installatietechniek. In elk geval hebben TIB Rotterdam enerzijds en TBI Holdings en TBI Bouw anderzijds voldoende raakpunten. Voorts heeft TIB Rotterdam niet aannemelijk gemaakt dat de oorsprong van TBI Holdings en TBI Bouw het publiek in relevante mate bekend is, nog daar gelaten of daardoor het gevaar voor verwarring zou worden weggenomen. Tenslotte neemt ook de omstandigheid dat TBI Holdings en TBI Bouw landelijk werken en TIB Rotterdam plaatselijk het gevaar voor verwarring niet weg, nu er in elk geval in de Rotterdamse regio een aanmerkelijke overlap blijft. 
    
    
      23. In haar tiende grief, die is gericht tegen r.o. 5.12 van het bestreden vonnis, betoogt TIB Rotterdam dat de aanduiding TIB een gebruikelijke afkorting en daarmee beschrijvend is, en mitsdien geen onderscheidende werking heeft, zodat er geen gevaar voor verwarring kan ontstaan. 
      Deze grief faalt op de door de rechtbank in r.o. 5.12 weergegeven gronden, die het hof overneemt. TIB Rotterdam heeft in hoger beroep geen argumenten aangevoerd die tot een ander oordeel zouden moeten of kunnen leiden. 
    
    
    24. Gelet op het voorgaande faalt ook grief XI, gericht tegen het eindoordeel van de rechtbank dat TBI c.s. een beroep toekomt op artikel 5 Hnw. Voor zover in die grief tevens wordt betoogd dat TIB Rotterdam (het hof leest: de vordering tot) uitschrijving van de domeinnaam www.tibrotterdam.nl wel degelijk heeft betwist, faalt deze evenzeer. De betreffende vordering is als zodanig noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep (afzonderlijk) betwist.
    
    25. Grief XII is gericht tegen het oordeel dat, nu gevaar voor verwarring aanwezig is, enige schade in de vorm van aantasting van de exclusiviteit en daarmee het onderscheidend vermogen van de handelsnaam aannemelijk wordt geacht en dat deze overeenkomstig de vordering van TBI c.s. kan worden begroot op een bedrag van € 5.000,-. TIB Rotterdam wijst erop dat, ook volgens de rechtbank, TBI c.s. geen nadere concrete feiten heeft gesteld ter onderbouwing van de schade.
    
    26. Overtreding van het in artikel 5 Hnw. neergelegde verbod is onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. Indien op die grond schadevergoeding wordt gevorderd dient (onder meer) te worden bewezen dat sprake is van schade. Aan TBI c.s. kan worden toegegeven dat schade als gevolg van gevaar voor verwarring zich niet nauwkeurig laat vaststellen. Dat neemt echter niet weg dat het bestaan van enige schade moet worden aangetoond. De enkele stelling dat door het gevaar voor verwarring sprake is van verlies aan exclusiviteit en reputatie is daartoe onvoldoende. TBI c.s. hebben in dat verband, zoals TIB Rotterdam stelt, geen enkel concreet feit gesteld. Uit de omstandigheid dat TBI c.s., naar zij zelf stellen, pas in 2004 bij toeval hebben ontdekt dat er een onderneming is die de handelsnaam TIB Rotterdam voert, volgt veeleer het tegendeel. De grief slaagt derhalve en de vordering tot schadevergoeding zal worden afgewezen.
    
    27. De dertiende grief van TIB Rotterdam is gericht tegen de toewijzing van de door TBI c.s. gevorderde vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Voor zover TIB Rotterdam haar grief motiveert door, onder verwijzing naar de voorgaande grieven, te betogen dat TBI c.s. geen vordering op haar heeft, faalt zij op de in het voorgaande weergegeven gronden. Waar TIB Rotterdam stelt dat bemoeiingen na de dagvaarding niet voor vergoeding als buitengerechtelijke kosten in aanmerking komen kan de grief evenmin tot vernietiging leiden, nu niet is gesteld of gebleken dat TBI c.s. verrichtingen van na de datum van de inleidende dagvaarding als buitengerechtelijke kosten in rekening hebben gebracht. De door TBI c.s. bij productie 10 bij conclusie van eis gespecificeerde kosten hebben betrekking op verrichtingen vóór de dagvaarding. 
    
    28. De grieven XIV en XV, gericht tegen respectievelijk de veroordeling van TIB Rotterdam in de kosten van het geding in eerste aanleg en de toewijzing van de vorderingen van TBI c.s., verwijzen naar de voorgaande grieven en missen als zodanig zelfstandige betekenis. Nu de toewijzing van de vorderingen van TBI c.s. grotendeels in stand blijft, is TIB Rotterdam terecht veroordeeld in de door TBI c.s. gemaakte proceskosten, begroot volgens het liquidatietarief. Over de kosten van het principale beroep zal het hof hierna, na de verdere bespreking van het incidentele beroep, beslissen.
    
    29. De grieven 2 en 4 in het incidentele beroep behoeven, gelet op het voorgaande, geen bespreking meer.
    
    30. Wat betreft grief 6 in het incidentele beroep geldt dat TIB Rotterdam hier het gelijk aan haar zijde heeft: gelet op de uitdrukkelijke beperking van de uitvoerbaar bij voorraad-verklaring door de rechtbank tot de door haar uitgesproken veroordelingen moet, mede uit een oogpunt van rechtszekerheid, worden aangenomen dat zij bedoeld heeft de opgelegde geboden niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 
    
    31. TBI c.s. stellen subsidiair dat de rechtbank de betreffende geboden ten onrechte niet uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard en dat het vonnis om die reden dient te worden vernietigd. Het hof volgt TBI c.s. daarin in zoverre dat niet goed valt in te zien waarom de rechtbank tot bedoelde beslissing is gekomen, nu daartegen geen afzonderlijk verweer is gevoerd en aannemelijk is dat TBI c.s. daarbij belang hebben. Gelet op het belang van TIB Rotterdam bij rechtszekerheid dient een uitvoerbaar bij voorraad verklaring evenwel niet met terugwerkende kracht plaats te vinden. Immers, alsdan zou de kans bestaan dat TIB Rotterdam dwangsommen heeft verbeurd terwijl zij er niet op bedacht hoefde te zijn dat de geboden uitvoerbaar bij voorraad waren. Het hof zal in verband daarmee de geboden opnieuw formuleren en zijn arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaren. 
    
    Merkenrecht
    
    32. Grief 5 in het incidenteel beroep is gericht tegen r.o. 5.13 en 5.16 van het bestreden vonnis, waarin de rechtbank overweegt dat het gevraagde gebod tot het staken van elk gebruik van de lettercombinatie TIB Rotterdam dan wel een met TBI overeenstemmend teken te ver voert, zodat dit beperkt zal worden tot het gebruik daarvan ter aanduiding van de onderneming, respectievelijk dat nu het gevorderde reeds toewijsbaar is op grond van artikel 5 Hnw., TBI c.s. geen belang meer heeft bij haar vordering voor zover gebaseerd op artikel 5a Hnw., het merkenrecht en/of onrechtmatige daad. TBI c.s. betogen dat zij juist in verband met de door de rechtbank aangebrachte beperking in het gebod wel degelijk belang hebben bij een beoordeling van de vorderingen op basis van haar merkrecht.
    
    33. Het hof stelt voorop dat alleen TBI Holdings, als houdster van de merken, een daarop gebaseerde vordering kan instellen. 
    
    34. Bij een beoordeling op grond van artikel 5a Hnw. heeft TBI Holdings geen belang, nu het gebruik van het teken TIB of een ander met TBI overeenstemmend teken als handelsnaam reeds verboden is op grond van het, in het principale beroep in stand gelaten, op artikel 5 Hnw. gebaseerde verbod. Ook bij een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) heeft TBI Holdings om die reden geen belang. 
    
    35. Zowel in eerste aanleg, als in het incidentele beroep, zoals nader verduidelijkt bij gelegenheid van het pleidooi (zie met name de pleitnota zijdens TBI c.s. onder 14 en 16), hebben TBI c.s. echter aangegeven zich tevens te verzetten (het hof begrijpt: dat TBI Holdings zich verzet) tegen het gebruik door TIB Rotterdam van haar logo als dienstmerk en wel op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b en c BVIE.
    
    TIB Rotterdam stelt dat zij haar naam uitsluitend als handelsnaam gebruikt en niet (tevens) ter onderscheiding van de door haar aangeboden diensten. Zij stelt daartoe geen enkele aspiratie te hebben (MvA inc. onder 3.10). Het door haar gebruikte logo is volgens TIB Rotterdam slechts te beschouwen als vormgeving van haar handelsnaam (CvD onder 5.1). Ook overigens betwist zij inbreuk te maken op de merkrechten van TBI Holdings.
    
    36. In zijn arrest van 11 september 2007 in de zaak Céline SARL/Céline SA (C-17/06) heeft Hof van Justitie van de EU overwogen dat een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem op zich niet dient ter onderscheiding van waren of diensten, maar dat desalniettemin sprake kan zijn van gebruik voor waren of diensten wanneer een derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht (r.o. 21 en 23). 
    
    37. Het hof is van oordeel dat TBI c.s., op wie ten deze de bewijslast rust, niet hebben aangetoond dat TIB Rotterdam haar handelsnaam op zodanige wijze gebruikt dat een verband is ontstaan tussen die naam en de door TIB Rotterdam verrichte diensten. TBI c.s. stellen dat wel, maar onderbouwen het niet. Ook de wijze waarop TIB Rotterdam haar naam heeft vormgegeven op bv. haar briefpapier en haar bedrijfsauto (zie productie 9 bij conclusie van eis), door TBI c.s. aangeduid als logo, leidt niet zonder meer tot de conclusie dat bedoeld verband aanwezig is. De grief faalt derhalve.
    
    Slotsom
    
    38. Gelet op het voorgaande zal het vonnis waarvan beroep wat betreft de toewijzing van de vordering tot schadevergoeding worden vernietigd. Voorts zullen, in verband met de uitvoerbaar bij voorraad verklaring, de geboden opnieuw worden geformuleerd. Daarbij zal aan TIB Rotterdam eenzelfde termijn voor nakoming worden gegund als de rechtbank haar heeft gegeven, maar dan gerekend vanaf de datum van betekening van dit arrest.
    
    39. In het principale beroep geldt TIB Rotterdam als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. TIB Rotterdam zal de daarin door TBI c.s. gemaakte kosten dienen te vergoeden. TIB Rotterdam heeft geen verweer gevoerd tegen een vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. en evenmin tegen de hoogte van de door TBI c.s. gevorderde vergoeding. Niettemin zal het hof, nu in de kostenbegroting van TBI c.s. geen onderscheid wordt gemaakt tussen het principale en het incidentele beroep, gelet op de omvang van het principale, respectievelijk het incidentele beroep, de kosten in het principale beroep begroten op tweederde van het gevorderde bedrag, te weten € 7.329,-.
    
    40. Nu de grieven in het incidenteel beroep grotendeels falen, dan wel TBI c.s. daarbij geen belang hebben, dienen TBI c.s. in dat beroep te worden aangemerkt als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij. Ook TBI c.s. hebben geen bezwaar gemaakt tegen de door TIB Rotterdam gevorderde vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv., noch tegen de hoogte van die vergoeding. Bij pleidooi heeft TIB Rotterdam haar vordering op dit punt beperkt tot een bedrag van € 14.000,-. Nu ook TIB Rotterdam daarbij geen onderscheid heeft gemaakt tussen het principale en het incidentele beroep, zal het hof de kosten van TIB Rotterdam begroten op éénderde van het gevorderde bedrag, te weten € 4.667,-.
    
    
    Beslissing
    
    Het hof
    
    in het principale en incidentele beroep:
    
    vernietigt het vonnis waarvan beroep behoudens wat betreft de daarbij uitgesproken veroordeling tot betaling van € 301,61 aan buitengerechtelijke kosten en de proceskostenveroordeling en opnieuw recht doende:
    
    gebiedt TIB Rotterdam om met ingang van twee maanden na betekening van dit arrest het gebruik van de lettercombinatie TIB, dan wel een met TBI overeenstemmend teken ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.tibrotterdam.nl, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 25.000,- (zegge vijfentwintigduizend euro) voor iedere overtreding van dit bevel dan wel van € 10.000,- (zegge tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit bevel wordt overtreden, zulks ter keuze van TBI c.s., met een maximum van € 100.000,- in totaal;
    
    gebiedt TIB Rotterdam binnen drie weken na betekening van dit arrest al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.tibrotterdam.nl uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, onder gelijktijdige toezending van kopieën van de desbetreffende stukken aan de advocaat van TBI c.s., zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- (zegge tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit bevel wordt overtreden, met een maximum van € 100.000,- in totaal;
    
    wijst af het meer of anders gevorderde;
    
    bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;
    
    in het principale beroep:
    
    veroordeelt TIB Rotterdam in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van TBI c.s. begroot op € 7.329,-;
    
    in het incidentele beroep:
    
    veroordeelt TBI c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van TIB Rotterdam begroot op € 4.667,-;
    
    in het principale en incidentele beroep:
    
    verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, G. Dulek-Schermers en S.N. Vlaar, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 februari 2010 in aanwezigheid van de griffier.