ECLI:NL:OGHACMB:2011:BW4835, Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 30-09-2011, AR 258/08-H-211/10
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba — Uitspraak 
Datum: 2011-09-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Betreft geschil over parallelhandel. Betreft afweging van belang van het ongemoeid laten van identificatiecodes tegen het belang van geïntimeerde bij een vrije parallelhandel met gedecodeerde flessen. Hof oordeelt dat belang van appellant gering is en bevestigt vonnis waarvan beroep.

Burgerlijke zaken over 2011
      Registratienummer: AR 258/08-H-211/10
      Uitspraak: 30 september 2011
    
    
    
      GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE 
      van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
      van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
    
    
    VONNIS
    
    in de zaak van:
    
    
      1. de besloten vennootschap naar Nederlands recht DIAGEO BRANDS B.V.,
      gevestigd in Nederland,
      2. de vennootschap naar vreemd recht DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,
      gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika,
      3. de vennootschap naar vreemd recht R&A BAILEY & CO., gevestigd in Ierland,
      oorspronkelijk eiseressen, thans appellanten,
      gemachtigde: mr. R. Zwanikken,
    
    
    tegen:
    
    
      1. de naamloze vennootschap SRIRAM N.V.,
      2. de naamloze vennootschap CARDINAL GIFT SHOP N.V.,
      3. de naamloze vennootschap NANDWANI N.V.,
      4. de naamloze vennootschap JAANVI N.V.,
      5. de naamloze vennootschap REKHASURESH LALWANI N.V.,
      6. de naamloze vennootschap PLANET DUTY FREE N.V.,
      alle gevestigd op Sint Maarten,
      oorspronkelijk gedaagden, thans geïntimeerden,
      gemachtigde: mr. M.H. Römer.
    
    
    Appellanten worden hierna in enkelvoud “Diageo” genoemd, geïntimeerden “Sriram c.s.”.
    
    
    1. Het verloop van de procedure
    
    1.1 Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, voor de procesgang aldaar en voor de overwegingen en beslissingen van het Gerecht in eerste aanleg van de Neder-landse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, verder: GEA, wordt verwezen naar het tus-sen partijen gewezen vonnis van 9 februari 2010. De inhoud van dat vonnis geldt als hier ingevoegd. 
    
    1.2 Diageo is in hoger beroep gekomen van voormeld vonnis door indiening op 17 maart 2010 van een daartoe strekkende akte ter griffie van het GEA. Bij op 27 april 2010 inge-diende memorie van grieven heeft Diageo onder aanvoering van zes grieven geconclu-deerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en tot toewijzing van haar vorde-ringen, met veroordeling van Sriram c.s. in de kosten van de procedure. 
    
    1.3 Sriram c.s. hebben op 19 juli 2010 een memorie van antwoord ingediend. Hun con-clusie strekt ertoe dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen, met veroorde-ling van Diageo in de kosten van de procedure.
    
    1.4 Op de daarvoor bepaalde dag zijn voor het daartoe door het Hof uit zijn midden aan-gewezen lid mr. P.E. de Kort namens Diageo verschenen mrs. Koster en Mulder, welke laatste de zaak mondeling heeft bepleit, op voorhand ter griffie gedeponeerde flessen heeft getoond en zijn pleitnotities heeft overgelegd. De gemachtigde van Sriram c.s. heeft zijn pleitnotities voorafgaand aan de voor het pleidooi bepaalde het pleidooi ter griffie bezorgd. De gemachtigden van Diageo hebben ter zitting kennis genomen van de inhoud daarvan.
    
    1.5 Vonnis is nader bepaald op heden. 
    
    
    2. Ontvankelijkheid
    
    Het beroep is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat Diageo daarin kan worden ont-vangen.
    
    
    3. De grieven
    
    Voor de inhoud van de grieven van Diageo wordt verwezen naar haar memorie van grie-ven. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking.
    
    
    4. De beoordeling
    
    4.1 Geen grieven zijn gericht tegen de vaststelling door het GEA van de feiten onder 2.1 tot en met 2.8 van het vonnis waarvan beroep. Ook het Hof zal van die feiten uitgaan. Nu Diageo haar door Sriram c.s. betwiste stelling dat Sriram c.s. de identificatiecodes op de van Diageo afkomstige flessen hebben verwijderd niet heeft onderbouwd en terzake geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan, zal het Hof voorts tot uitgangspunt nemen dat de codes niet door Sriram c.s. maar door derden zijn verwijderd. 
    
    4.2 Met haar vorderingen keert Diageo zich tegen de verkoop in de winkels van Sriram c.s. van van Diageo afkomstige flessen (onder meer van Diageo’s merken Johnny Walker en Gordon’s) waarvan de identificatiecodes zijn verwijderd of onleesbaar gemaakt, om-dat daarmee volgens Diageo inbreuk wordt gemaakt op haar merkrecht en onrechtmatig jegens haar wordt gehandeld. Bij het bestreden vonnis heeft het GEA de vorderingen van Diageo afgewezen.
    
    4.3  Niet in geschil is dat Diageo als gevolg van de voor Sint Maarten geldende merken-rechtelijke wereldwijde uitputting zich als merkhouder in beginsel niet kan verzetten te-gen de verdere verkoop in Sint Maarten van door haar of met haar toestemming waar ook ter wereld op de markt gebrachte flessen. 
    
    4.4 Diageo stelt dat, hoewel haar merkenrecht in beginsel is uitgeput, zich in het onder-havige geval de uitzondering van artikel 23 lid 8 Merkenlandsverordening 1995 (Mlv) voordoet, welk artikellid bepaalt:
    
    &lt;small&gt;“Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het ge-bruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde rede-nen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wan-neer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.” &lt;/small&gt;
    
    4.5 Diageo stelt, samengevat, dat de flessen als gevolg van het verwijderen of onleesbaar maken van de codes een oud en gebruikt uiterlijk hebben gekregen, dat het terugroepen van producten en de opsporing van namaak zonder codes bemoeilijkt worden en dat de Landsverordening etikettering van levensmiddelen identificatiecodes verplicht stelt.
    
    4.6 Het Hof stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of Diageo gegronde rede-nen in de zin van artikel 23 lid 8 Mlv heeft om zich tegen verdere verhandeling van de door haar in het verkeer gebrachte flessen te verzetten, dient te worden uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk (HR 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007, 309, Diageo vs. Esperamos c.s.). Deze functie houdt in dat aan consumenten of eindverbruikers met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst.
    
    4.7 Een relevante omstandigheid bij de beantwoording van de vraag of Diageo gegronde redenen heeft voor verzet is voorts dat parallelimport in Sint Maarten is toegestaan en zelfs wenselijk wordt geacht. Uit de toelichting op artikel 23 Mlv (Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, zitting 1996-1997 – 1747, nr. 6, p. 3) volgt dat geko-zen is voor wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Deze toelichting luidt, voor zover hier van belang:
    
    &lt;small&gt;“Thans evenwel is ondergetekende van mening dat het de voorkeur ver-dient in navolging van de huidige nog geldende regeling uit 1960 opnieuw te kie-zen voor wereldwijde uitputting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Ne-derlandse Antillen als klein land sterk afhankelijk zijn van import. In verband hiermee is ons land het meest gebaat bij wereldwijde uitputting. Landelijke uitput-ting zou immers import uit goedkopere derde-landen in de weg kunnen staan, het-geen produkten alhier onnodig duurder kan maken (duurder niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de toeristen).” &lt;/small&gt;
    
    Als onvoldoende betwist staat vast dat de identificatiecodes Diageo of anderen in staat stellen om lekken in de verkooporganisatie op te sporen, dat zij om die reden een sta-in-de-weg kunnen vormen voor parallelimport en dat zij met het oog daarop zijn verwijderd. De stelling van Diageo dat zij de codes niet voor een dergelijke opsporing gebruikt kan daaraan niet afdoen. Sriram c.s. hebben er belang bij dat de door de wetgever beoogde vrije parallelhandel in de praktijk niet wordt ondergraven door de aanwezigheid van co-deringen. Niet betwist is immers dat Sriram c.s. de flessen via de parallelhandel (veel) goedkoper kunnen inkopen dan wanneer zij zouden zijn aangewezen op de verkooporga-nisatie van Diageo. De stelling van Diageo bij pleidooi in hoger beroep dat 99% van de parallel geïmporteerde producten op Sint Maarten gewoon voorzien is van een identifica-tiecode zal het Hof als tardief aangevoerd buiten beschouwing laten.
    
    4.8 Het Hof wijst erop dat de in artikel 23 lid 8 Mlv verankerde uitputtingsregel niet ge-frustreerd kan worden door aanbrenging van coderingen op producten, in die zin dat reeds de wijziging van het product als gevolg van verwijdering, afplakking of het anders-zins onleesbaar maken van die coderingen en/of ompakking als merkinbreuk moet wor-den aangemerkt (vgl. GHvJNAA 28 oktober 2005, AR 131/03 – H 84/05, &lt;i&gt;Dior vs. Prakash&lt;/i&gt;, rov. 2.6). 
    
    4.9 Wat betreft de fysieke veranderingen die de flessen en hun verpakking hebben onder-gaan door het verwijderen van de codes, welke veranderingen Diageo heeft aangetoond met de overlegde processen-verbaal en afbeeldingen en met de ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep getoonde producten, is het Hof met het GEA van oordeel dat deze zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken van Diageo, ook niet indien wordt uitgegaan, zoals het Hof in navolging van par-tijen zal doen, van een luxe imago van die merken. De uiterlijke veranderingen van de flessen zijn niet zodanig dat daardoor verwarring bij de consument kan ontstaan omtrent de herkomst daarvan.  
    
    4.10 Anders dan het GEA acht het Hof aannemelijk geworden dat de codes (mede) zijn aangebracht om een “recall” te vergemakkelijken en om “counterfeit” te kunnen herken-nen en opsporen. Dat zijn, in tegenstelling tot de bestrijding van parallelhandel, legitieme belangen, evenals de daarmee samenhangende wens van Diageo haar productaansprake-lijkheid te beperken. De stelling van Diageo dat de codes tevens zijn aangebracht om te voldoen aan het wettelijke voorschrift van artikel 5 lid 1 sub i jo. 22 lid 1 van het Lands-besluit etikettering van levensmiddelen acht het Hof in zoverre ongegrond, dat gesteld noch gebleken is dat Diageo zich wat betreft Sint Maarten bezighoudt met “verhande-ling” van de flessen als bedoeld in het Landsbesluit, zodat niet kan worden aangenomen dat het betreffende voorschrift Diageo enige verplichting oplegt. Voorts kan de strekking van deze bepalingen uit het landsbesluit niet zijn om Diageo of derden een wapen te ver-schaffen tegen parallelimport, nu een hogere regeling (artikel 23 lid 8 Mlv) juist ervan uitgaat dat deze het algemeen belang dient.  
    
    4.11 De omstandigheid dat aangenomen wordt dat de codes door Diageo (mede) zijn aangebracht ter verwezenlijking van legitieme doeleinden brengt nog niet met zich, zoals Diageo met verwijzing naar HvJ EG 11 november 1997, NJ 1999, 216, &lt;i&gt;Loendersloot vs. Ballantine&lt;/i&gt; heeft bepleit, dat Diageo zich tegen het verhandelen van flessen zon-der code kan verzetten. Gelet op de sterke afhankelijkheid van Sint Maarten van import en toerisme en gelet op het belang dat ook volgens de wetsgeschiedenis bij de Mlv moet worden gehecht aan vrije parallelhandel, is het Hof met het GEA van oordeel dat op dit punt concordantie van rechtspraak moet wijken voor het door de wetgever voor Sint Maarten beoogde systeem van vrije parallelimport, met de daarmee gepaard gaande (ver-onderstelde) gunstige effecten op prijzen en economie. Het Hof verwijst in dit verband naar het vergelijkbaar oordeel in zijn vonnissen van 25 augustus 2000, TAR-Justicia 2002, nr. 2, p. 138, &lt;i&gt;Leela & Sons vs. Caribbean Duty Free Cigar Distributers&lt;/i&gt; en van 17 april 2007, TAR-Justicia 2007, nr. 4, p. 258, &lt;i&gt;Bacardi vs. King Hong&lt;/i&gt;.
    
    4.12 Bij een afweging van de legitieme belangen van Diageo bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het door het Hof in navolging van de wetgever zwaarwegend geoordeelde belang van (ook) Sriram c.s. bij een vrije parallelhandel in Sint Maarten, is het Hof van oordeel dat geen sprake is van gegronde redenen voor Diageo voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv. Het verhandelen door Sriram c.s. van (door derden) gede-codeerde flessen is naar het oordeel van het Hof evenmin aan te merken als een onrecht-matige daad van Sriram c.s. jegens Diageo. Bij het voorgaande betrekt het Hof mede de omstandigheid dat, zoals hiervoor overwogen, de wijzigingen aan het uiterlijk van de flessen zeer gering zijn en dat voor Diageo het nut van de codes bij het terugroepen van producten en vooral het opsporen van namaak betrekkelijk gering is en dat haar daartoe ook andere mogelijkheden ten dienste staan. Het Hof verwijst hiervoor naar hetgeen het GEA terzake heeft overwogen in rov. 4.11 en 4.12 van het bestreden vonnis, waarbij het Hof zich aansluit, en op de niet-weersproken omstandigheid dat, waar van toepassing, de streepjescodes en vervaldata niet zijn verwijderd.
    
    4.13 Gelet op het voorgaande kunnen de grieven niet slagen. Het bestreden vonnis zal worden bevestigd, met veroordeling van Diageo als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep.
    
    
    BESLISSING
    
    Het Hof:
    
    bevestigt het vonnis waarvan beroep;
    
    veroordeelt Diageo in de kosten van het hoger beroep aan de zijde van Sriram c.s. gere-zen, tot aan deze uitspraak begroot op NAF. 239,50 aan betekeningskosten en NAF. 5.100,- voor gemachtigdensalaris.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mrs. P.E. de Kort, J. de Boer en J.P. de Haan, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en ter openbare terechtzitting van het Hof in Sint Maarten uitgesproken op 30 september 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.