ECLI:NL:RBZLY:2010:BN0557, Rechtbank Zwolle-Lelystad, 19-04-2010, 168996 - KG ZA 10-136
Rechtbank Zwolle-Lelystad — Uitspraak 
Datum: 2010-04-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Slaafse nabootsing.

vonnis
      RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD
    
    
    Sector civiel recht
    
    
    zaaknummer / rolnummer: 168996 / KG ZA 10-136
    
    Vonnis in kort geding van 19 april 2010
    
    in de zaak van
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      QUARON CLEANING SYSTEMS B.V.,
      gevestigd te Mijdrecht,
      eiseres in conventie,
      verweerster in reconventie,
      advocaat mr. A. van Bunge,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      EWEPO B.V.,
      gevestigd te Zwolle,
      verweerster in conventie,
      eiseres in reconventie,
      advocaat mr. A. Arslan.
    
    
    
    Partijen zullen hierna QCS en Ewepo genoemd worden.
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - de vrijwillige verschijning van partijen op de niet uitgebrachte dagvaarding
      - de akte houdende eiswijziging
      - de producties 1 t/m 6 van de zijde van QCS
      - de producties A t/m H van de zijde van Ewepo
      - de mondelinge behandeling
      - de pleitnota van QCS
      - de pleitnota van Ewepo, tevens eis in reconventie.
    
    
    1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	QCS ontwikkelt en verkoopt reinigingsmiddelen en -systemen voor professioneel gebruik. 
    
    
    2.2.	Op 29 april 1971 heeft QCS het woordmerk ‘RELAXIN’ doen inschrijven in het Benelux-Merkenregister. 
    
    2.3.	Het woordmerk ‘RELANOL’ is op 30 oktober 1980 ingeschreven in het Benelux-Merkenregister. Houder van het woordmerk is Epenhuysen Chemie B.V. 
    
    2.4.	Ewepo is leverancier van reinigingsmiddelen, - materialen en -machines. De directeuren van Ewepo - [A] en [B] (hierna: [A] en [B]) - zijn ex-werknemers van QCS. 
    
    2.5.	Partijen zijn op 20 september 2008 een samenwerkingsovereenkomst (hierna: de overeenkomst) aangegaan voor de duur van vijf jaar. Op grond van deze overeenkomst verkoopt Ewepo producten en diensten van QCS voor eigen risico door aan klanten, na deze producten te hebben ingekocht bij QCS. Volgens de als bijlage bij de overeenkomst gevoegde conditielijst geldt bij de inkoop door Ewepo bij QCS een korting van 65%. Partijen hebben voorts afgesproken dat de ‘Omzet target’ voor 2008 EUR 390.000,- bedraagt en dat de ‘Omzet target’ voor de jaren 2009 en daarna ieder jaar in december in onderling overleg zal worden bepaald. 
    
    2.6.	Ewepo is - met instemming van QCS - producten van QCS gaan verkopen aan eindgebruikers die daarvoor rechtstreeks inkochten bij QCS.  
    
    2.7.	In juni 2009 heeft QCS te kennen gegeven voornemens te zijn de gegeven korting te beperken tot 50%. Dit percentage is later voor Ewepo verhoogd tot 55%. Ewepo heeft bij brief van 11 november 2009 aangegeven bezwaar te maken tegen de aanpassing van de dealercondities. 
    
    2.8.	Na een conflict over het verrekenen van gelden na emballage heeft QCS eind 2009 de levering van goederen op rekening aan Ewepo gestaakt. 
    
    2.9.	In januari 2010 hebben medewerkers van QCS geconstateerd dat Ewepo alternatieve (huismerk)producten (hierna: de huismerkproducten) verkoopt en levert aan eindgebruikers die oorspronkelijk QCS-producten afnamen. 
    
    2.10.	De producten waar het om gaat hebben de volgende namen (waarbij heeft te gelden dat de onder ‘QCS-oud’ opgenomen namen sinds enkele jaren niet meer worden gebruikt):
    
    QCS QCS-oudEwepoRelavit activeDiswash liquidEW liquideRelavit ExtraDiswash powderEW ExtraRelavit MaxiDiswash plusEW MaxiRelavit ForteDiswash strip liquidEW Strip LiquideRelavit SecureCetacleanEW CetacleanRelavit PrePervitEW Pervit PreRelavit dryDishwash rinseEW RelaxinOvencipCetamet 44EW 44 ovencipRelanol-Relafood 20Sclean SupermousseCetamet 77EW 77 SupermoussePure C-Puur Clean 20Cetamet W8 AS-EW W8 ASBactogel-Bacto GelS-Clean Ovencip-EW OvencipS-Clean TCU-EW TCUS-Clean Pure C-EW Puur CleanS-Clean W 15-EW 15 ontvetter 60S-Clean HG-EW Clean HGAntifoam-EW AntifoamVertaclean-EW VertacleanDeo Breeze-EW Deo BreezeHypomat-EW HypomatDeo Fresh-EW Deo FreshEpisan-Episan S  
    
    
    3.	Het geschil in conventie
    
    3.1.	De vordering van QCS strekt er - na wijziging van eis - toe dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
    
    
      1. Ewepo zal verbieden om na 24 uur na betekening van dit vonnis haar huismerkproducten onder welke naam dan ook te verkopen aan derden;  
      2. Ewepo zal verbieden na 24 uur na betekening van dit vonnis de namen ‘EW liquide’, ‘EW Extra’, ‘EW Maxi’, ‘EW Strip Liquide’, ‘EW Cetaclean’, ‘EW Pervit Pre’, ‘EW Relaxin’, ‘EW 44 Ovencip’, ‘Relafood 20’, ‘EW 77 Supermousse’, ‘Puur Clean 20’, ‘EW W8 AS’, ‘Bacto Gel’, ‘EW Ovencip’, ‘EW TCU’, ‘EW Puur Clean’, ‘EW 15 ontvetter 60’, ‘EW Clean HG’, ‘EW Antifoam’, ‘EW Vertaclean’, ‘EW Deo Breeze’, ‘EW Hypomat’, ‘EW Deo Fresh’ en ‘Episan S’ of daarop gelijkende woordcombinatie te gebruiken;
      3. Ewepo zal veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan QCS schriftelijk een gespecificeerde opgaaf te verstrekken van alle bedrijven, contactpersonen, instanties, ziekenhuizen en overige mogelijke afnemers die Ewepo heeft benaderd voor de verkoop van haar huismerkproducten;
      4. Ewepo zal veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan QCS schriftelijk een opgaaf te verstrekken van alle orders die bij Ewepo zijn geplaatst voor de levering van haar huismerkproducten;
      5. Ewepo zal veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis een rectificatie te plaatsen op de homepage van haar website www.EWEPO.nl met de navolgende tekst: 
      De afgelopen maanden heeft EWEPO B.V. ten minste 24 producten verkocht onder namen die identiek waren, dan wel sterk leken op namen van producten van Quaron Cleaning Systems B.V. te Mijdrecht. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zwolle is het EWEPO B.V. verboden om deze producten nog langer te verkopen. 
      een en ander op een wijze zodat deze tekst tenminste de helft van de homepage beslaat;
    
    
    Telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,- te betalen aan QCS voor elke dag dat Ewepo daarmee in gebreke blijft, met een maximum van EUR 1.000.000,- en met veroordeling van Ewepo in de kosten van het geding. 
    
    3.2.	Ewepo voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
    
    4.	Het geschil in reconventie
    
    4.1.	Ewepo vordert   samengevat - in (voorwaardelijke) reconventie dat de voorzieningenrechter QCS zal veroordelen tot nakoming van de overeenkomst inhoudende het leveren van producten door QCS aan Ewepo met een korting van 65% en QCS te veroordelen in de kosten.
    
    4.2.	Ewepo heeft ter zitting toegelicht dat de vordering in reconventie is ingesteld onder de voorwaarde dat de vordering Ewepo te verbieden haar huismerkproducten - onder welke naam ook - te verkopen, in conventie zal worden toegewezen.
    
    4.3.	QCS voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    
      5.	De beoordeling in conventie
      5.1.	Van een spoedeisend belang van QCS bij het gevorderde is in voldoende mate gebleken nu QCS een voorziening verzoekt die ertoe strekt een einde te maken aan een stelselmatige inbreuk op subjectieve rechten waarvan zij schade ondervindt.
    
    
    5.2.	QCS heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Ewepo inbreuk maakt op het merkenrecht, in ieder geval ten aanzien van het merk Relaxin. Daarnaast is sprake van onrechtmatige daad wegens ‘slaafse nabootsing’. Ewepo heeft, zo stelt QCS, de producten van QCS gekopieerd en namen gegeven die identiek zijn, dan wel sterk lijken op namen van producten van QCS. 
    
    Inbreuk op de woordmerken ‘Relaxin’ en ‘Relanol’
    
    5.3.	De voorzieningenrechter stelt voorop dat QCS geen bescherming toekomt van het  woordmerk ‘Relanol’ nu niet zij maar Epenhuysen Chemie N.V. houder is van dit woordmerk. 
    
    5.4.	QCS is wel houder van het woordmerk ‘Relaxin’ zodat haar uit hoofde daarvan bescherming toekomt. Ewepo heeft één van haar huismerkproducten ‘EW Relaxin’ genoemd. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat door het gebruik van deze naam door Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de kring van klanten waaraan Ewepo het product met de naam ‘EW Relaxin’ afzet grotendeels wordt gevormd door klanten die daarvóór, via Ewepo, producten van QCS afnamen. Onder deze omstandigheden is aannemelijk dat de eindgebruiker zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van het door Ewepo aangeboden product met de naam ‘EW Relaxin’ en ten onrechte kan menen dat dit product deel uitmaakt van de (reeks) door QCS aangeboden producten waarbij het bestanddeel ‘Rela’ uit het woordmerk ‘Relaxin’ in de naam verwerkt is. Het voorgaande geldt evenzeer voor het gebruik door Ewepo van het bestanddeel ‘Rela’ in de door haar gebruikte naam ‘Relafood 20’. 
    
    5.5.	Geconcludeerd moet dan ook worden dat Ewepo door haar gebruik van de namen ‘EW Relaxin’ en ‘Relafood 20’ inbreuk maakt op het merkrecht van QCS. 
    
    ‘Slaafse nabootsing’ van de door QCS aangeboden producten
    
    5.6.	Er is sprake van slaafse nabootsing en daarmee van onrechtmatig handelen, indien het ‘nagebootste’ product een eigen plaats inneemt in de markt, de ‘nabootsing’ verwarring sticht bij het publiek en de ‘nabootsing’ vermijdbaar was, zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. 
    
    5.7.	De voorzieningenrechter stelt in dit verband voorop dat een beroep op onrechtmatige daad wegens ‘slaafse nabootsing’ slechts kan slagen in geval van ‘nabootsing’, dat wil zeggen dat een product gelijk is aan het ‘nagebootste’ product of zodanige elementen bevat uit het ‘nagebootste’ product dat moet worden aangenomen dat zij aan het ‘nagebootste’ product zijn ontleend. 
    
    5.8.	QCS heeft ter onderbouwing van haar stelling dat Ewepo de door QCS aangeboden producten gelijk zijn, vier spectrophotoscans overgelegd waarin een vergelijking is gemaakt tussen een door QCS aangeboden product en het door Ewepo aangeboden equivalent. De spectrophotoscans tonen grafieken van de vier QCS en Ewepo producten die met elkaar vergeleken zijn. Deze grafieken lijken sterk op elkaar maar vertonen ook verschillen. Hoe de gelijkenissen en verschillen moeten worden geduid en wat de conclusie van de vergelijkingen is blijkt niet uit de overgelegde spectrophotoscans. Een rapportage met bevindingen en conclusies ontbreekt. 
    
    5.9.	Gelet op het voorgaande - en nog daargelaten het feit dat van slechts vier productvergelijkingen een spectrophotoscan is overgelegd - is met de door QCS overgelegde spectrophotoscans onvoldoende aannemelijk geworden dat de huismerkproducten zijn nagebootst. 
    
    5.10.	Dat dit het geval is blijkt ook niet uit de omstandigheid dat Ewepo in een periode van enkele weken na het staken van leveranties door QCS een reeks huismerkproducten op de markt heeft kunnen zetten, zodat het niet anders kan dan dat deze producten zijn gekopieerd, zoals door QCS gesteld. In dit verband is door Ewepo aangevoerd dat zij al veel langer huismerkproducten verkoopt en dat zij slechts voor enkele door QCS geleverde producten geen alternatief huismerkproduct had. Ewepo is, zo stelt zij, voorts niet pas na staking van leveranties maar al in oktober 2009 - toen het conflict met QCS over de dealercondities al speelde - begonnen met de ontwikkeling van alternatieven voor deze producten. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat een periode van enkele maanden ontoereikend is voor het ontwikkelen van een beperkt aantal schoonmaakproducten. 
    
    5.11.	De omstandigheid dat de bruikleenapparatuur van QCS die nog steeds bij eindgebruikers aanwezig is hetzelfde staat afgesteld voor de producten van Ewepo als voorheen voor de producten van QCS, leidt evenmin tot het oordeel dat daarmee aannemelijk is geworden dat de producten zijn nagebootst. Ter zitting is door partijen toegelicht dat genoemde apparatuur staat afgesteld op het concentraat van het gebruikte middel. De gelijke afstelling van de apparatuur betekent dat het concentraat van het gebruikte middel in de producten van QCS en Ewepo gelijk is. Dat de omstandigheid dat het concentraat van het gebruikte middel in twee schoonmaakproducten gelijk is tevens moet leiden tot de conclusie dat de producten zelf ook identiek zijn is echter onvoldoende onderbouwd. 
    
    5.12.	Ten slotte wordt nog overwogen dat uit de mededeling van Ewepo aan haar relaties dat het een ‘vervangend’ artikel betreft niet méér kan worden afgeleid dan dat Ewepo pretendeert dat het huismerkproduct voor hetzelfde doel kan worden gebruikt als het voor dat doel bestemde QCS-product en dat met het huismerkproduct een gelijkwaardig resultaat zal worden bereikt als met het QCS-product. 
    
    5.13.	Nu niet aannemelijk is geworden dat de huismerkproducten van Ewepo gelijk zijn aan de producten van QCS zal de vordering Ewepo te verbieden haar huismerkproducten te verkopen worden afgewezen. 
    
    De door Ewepo gebruikte namen 
    
    5.14.	Nabootsing van een als onderscheidingsmiddel te beschouwen woord kan onrechtmatig zijn indien daardoor gevaar voor verwarring ontstaat. 
      
    5.15.	Gezien de omstandigheid dat Ewepo tevens dealer is van de producten van QCS en zij haar (vervangende) huismerkproducten levert aan eindgebruikers die zij voorheen voorzag van QCS-producten zullen gelijkenissen in de namen van deze producten relatief snel voor verwarring kunnen zorgen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de huismerkproducten. Dit betekent dat wanneer de door Ewepo gebruikte naam voor haar huismerkproduct (sterk) lijkt op de naam die QCS voor het vergelijkbare product gebruikt - of tot voor kort gebruikt heeft - aannemelijk is dat Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het product van QCS. Dit zal slechts anders zijn als de gelijkenis in de naam slechts betrekking heeft op woorden die geen onderscheidend vermogen hebben omdat zij bijvoorbeeld zeer algemeen zijn dan wel slechts de aard, werking, samenstelling en/of verschijningsvorm van het product beschrijven. 
    
    5.15.1.	Het voorgaande in aanmerking genomen is het gebruik van de productnamen ‘EW Cetaclean’, ‘EW Pervit Pre’, ‘EW 44 Ovencip’, ‘EW 77 Supermousse’, ‘EW W8 AS’, ‘Bacto Gel’, ‘EW Ovencip’, ‘EW TCU’, ‘EW 15 ontvetter 60’, ‘EW Clean HG’, ‘EW Vertaclean’, ‘EW Deo Breeze’, ‘EW Hypomat’, ‘EW Deo Fresh’ en ‘Episan S’ onrechtmatig jegens QCS. Het betreft hier immers het zonder (geldige) reden gebruiken van - niet algemene - woorden en/of cijfers die tevens voorkomen in de (oude) namen van de ‘corresponderende’ QCS-producten, terwijl deze woorden en/of cijfers niet de aard, werking, samenstelling of verschijningsvorm van het product beschrijven. Aannemelijk is dat Ewepo met het gebruik van deze namen heeft willen aanhaken bij de namen van de producten van QCS en dat Ewepo door het gebruik van deze woorden in de benaming van haar huismerkproducten ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de producten van QCS. 
    
    5.15.2.	Dit geldt niet voor het gebruik van het woord ‘liquide’ in het product met de naam ‘EW liquide’ dat dient ter vervanging van het QCS product met de (oude) naam ‘Diswash liquid’. Het woord ‘liquid’ heeft onvoldoende onderscheidend vermogen omdat het de verschijningsvorm van het product beschrijft. Dit betekent dat het gebruik van de naam ‘EW liquide’ door Ewepo niet onrechtmatig is jegens QCS. Ditzelfde geldt voor het gebruik van het woord ‘liquide’ in de naam ‘EW strip liquide’ voor het product dat dient als alternatief voor het QCS-product met de (oude) QCS-naam ‘Dishwash strip liquid’. Ook het woord ‘strip’ mist onderscheidend vermogen nu dit de werking van het product beschrijft, te weten “het strippen van hardnekkige resten”. 
    
    5.15.3.	De woorden ‘Extra en ‘Maxi’ die voorkomen in de namen van de QCS producten ‘Relavit Extra’ en ‘Relavit Maxi’ alsmede in de namen van de huismerkproducten ‘EW Extra’ en ‘EW maxi’ zijn zo algemeen dat zij om die reden onderscheidend vermogen missen. 
    
    
      5.15.4.	Het gebruik van het woord ‘Pure’ - al dan niet in combinatie met het woord 
      ‘Clean’ - in de benaming van de QCS-producten ‘Pure C’ en ‘S-Clean Pure C’ is evenmin voldoende onderscheidend te noemen. Het gebruik van genoemde woordcombinatie - door Ewepo gebruikt in de namen van haar huismerkproducten ‘Puur Clean 20’ en ‘EW Puur Clean -  moet voor een schoonmaakproduct worden opgevat als een beschrijving van de aard en (effectieve) werking van het product.
    
    
    5.15.5.	Het woord ‘Antifoam’ in de naam van het huismerkproduct dat door Ewepo wordt verkocht ter vervanging van het QCS-product met de naam ‘Antifoam’ moet worden aangemerkt als een beschrijving van de aard en de werking van het product. Ook dit woord mist daarom voldoende onderscheidend vermogen. 
    
    5.15.6.	Geconcludeerd moet daarom worden dat het gebruik van de in 5.15.2 tot en met 5.15.5 genoemde namen door Ewepo niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt. 
    
    5.16.	Gelet op hetgeen is overwogen in de overwegingen 5.5 en 5.15.1 zal de vordering van eiseres het gebruik van de in de vordering genoemde namen te verbieden worden toegewezen voor zover het de in deze overwegingen genoemde namen betreft. 
    
    5.17.	In verband met de verwarring die het gebruik van de in 5.5 en 5.15.1 genoemde namen tot op heden bij de eindgebruikers kan hebben veroorzaakt zal de door QCS gevorderde rectificatie - voor zover het het gebruik van deze namen betreft - worden toegewezen. Wel ziet de voorzieningenrechter aanleiding de duur van de plaatsing van de rectificatie te beperken tot 90 dagen. De voorzieningenrechter ziet voorts aanleiding te bepalen dat de tekst van de rectificatie moet zijn opgesteld in leesbare letters van normale grootte en niet, zoals door QCS gevorderd, dat zij de helft van de homepage beslaat. De termijn waarbinnen aan de veroordeling dient te worden voldaan zal worden gesteld op 5 dagen na betekening van het vonnis teneinde Ewepo de gelegenheid te geven haar homepage aan te (laten) passen. 
    
    5.18.	De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.
    
    5.19.	QCS heeft aangegeven noch onderbouwd wat haar belang is bij toewijzing van haar vordering tot het verstrekken van een opgaaf van alle bedrijven die door Ewepo zijn benaderd voor de verkoop van haar huismerkproducten en haar vordering tot het verstrekken van een opgaaf van alle orders die bij Ewepo zijn geplaatst voor de levering van haar huismerkproducten. Deze vorderingen zullen daarom worden afgewezen. 
    
    5.20.	Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze. 
      
    
      6.	De beoordeling in reconventie
      6.1.	Aangezien in conventie de vordering van QCS om Ewepo te verbieden haar huismerkproducten - onder welke naam dan ook - te verkopen is afgewezen, is de voorwaarde voor behandeling van de voorwaardelijke vordering in reconventie niet vervuld, zodat deze vordering geen behandeling behoeft.
    
    
    
      7.	De beslissing
      De voorzieningenrechter
    
    
    
      in conventie
      7.1.	verbiedt Ewepo om na 24 uur na betekening van dit vonnis de namen ‘EW Cetaclean’, ‘EW Pervit Pre’, ‘EW Relaxin’, ‘EW 44 Ovencip’, ‘Relafood 20’, ‘EW 77 Supermousse’, ‘EW W8 AS’, ‘Bacto Gel’, ‘EW Ovencip’, ‘EW TCU’, ‘EW 15 ontvetter 60’, ‘EW Clean HG’, ‘EW Vertaclean’, ‘EW Deo Breeze’, ‘EW Hypomat’, ‘EW Deo Fresh’ en ‘Episan S’ of daarop gelijkende woordcombinatie te gebruiken,
    
    
    7.2.	veroordeelt Ewepo om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis voor de duur van 90 dagen een rectificatie te plaatsen op de homepage van haar website www.EWEPO.nl met de navolgende tekst in leesbare letters van normale grootte:
    
    “De afgelopen maanden heeft EWEPO B.V. 17 producten verkocht onder namen die identiek waren, dan wel sterk leken op namen van producten van Quaron Cleaning Systems B.V. te Mijdrecht. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad is het EWEPO BV verboden deze namen nog langer voor deze producten te gebruiken” 
    
    7.3.	bepaalt dat Ewepo voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 7.1 en 7.2 bepaalde, aan QCS een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,-, tot een maximum van EUR 50.000,-,
    
    7.4.	compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
    
    
    
    7.5.	verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    7.6.	wijst het meer of anders gevorderde af,
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. J. van der Hulst en in het openbaar uitgesproken op 19 april 2010.