ECLI:NL:RBZUT:2002:AE5632, Rechtbank Zutphen, 19-07-2002, 48284/ KG ZA 02-256
Rechtbank Zutphen — Uitspraak 
Datum: 2002-07-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

RECHTBANK ZUTPHEN
      SECTOR CIVIEL
      VOORZIENINGENRECHTER
    
    
    
    
      Kort-geding-nummer : 48284/ KG ZA 02-256 
      vonnis van    	          : 19 juli 2002
    
    			
    Vonnis in kort geding in de zaak van:
    
    
    
      1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres 1] B.V.
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UITGEVERIJ [eiseres 2] B.V.,
      beide gevestigd te [woonplaats 1],
      eiseressen bij dagvaarding van 5 juli 2002,
      procureur: mr. C.B. Gaaf, 
      advocaat: mr. P.E. Mazel te Groningen,
    
    
    tegen:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSTSELECT-CARDSELECT B.V.,
      statutair gevestigd te [woonplaats 2], kantoorhoudende te [Z]
      gedaagde,
      advocaat: mr. J. Knoppers te Utrecht.
    
    
    
    Partijen worden hierna mede [eiseres] en Cardselect genoemd.
    
    
    1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE
    
    
      [eiseres] heeft onder overlegging van producties Cardselect gedagvaard tegen de openbare zitting van 10 juli 2002.
      Cardselect heeft onder overlegging van producties geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde met veroordeling van [eiseres] in de proceskosten.
      Partijen hebben hun standpunten aan de hand van pleitnota's mondeling toegelicht waarna zij vonnis hebben gevraagd. De uitspraak is bepaald op heden.
    
    
    
    2. VASTSTAANDE FEITEN
    
    In dit geding wordt onder meer van het volgende uitgegaan:
    
    
      2.1 [eiseres] houdt zich bezig met het maken en uitgeven van toeristische ansichtkaarten.
      2.2 Begin 1998 heeft zij onder de naam "Hello Cards" ansichtkaarten op de markt gebracht die worden gekenmerkt door een passe-partout waarin de centrale afbeelding -een foto- doorloopt. Deze passe-partout is mat en lichter dan de afbeelding die is voorzien van een sterk glanzende vernislaag (spotlak). Het formaat van de kaarten is 12 cm bij 14,8 cm.
      2.3 De uitvoeringsvorm is op 19 juni 2002 als beeldmerk in klasse 16 (drukwerken waaronder ansichtkaarten) bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd onder nummer 1013009.
      2.4 De kaarten van [eiseres] staan in een speciaal daarvoor gemaakte kaartmolen.
      2.5 Cardselect brengt eveneens ansichtkaarten op de markt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een passe-partout dat lichter is dan de centrale afbeelding.
      2.6 Bij brief van 20 juni 2002 is Cardselect door [eiseres] gesommeerd haar onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden.
      2.7 Op 21 juni 2002 heeft Cardselect aangegeven daartoe niet bereid te zijn.
    
    
    
    3. DE VORDERING, DE GRONDEN EN HET VERWEER	
    
    
      3.1 [eiseres] vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
      I. Cardselect zal verbieden inbreuk te maken op de rechten van [eiseres] ter zake van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde ansichtkaarten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van t 1.000,-- voor iedere dag dan wel iedere overtreding, zulks ter keuze van [eiseres], dat zij in strijd met dit verbod handelt.
      II. Cardselect zal gebieden om binnen 72 uur na betekening van dit vonnis alle materialen die inbreuk maken op die rechten te vernietigen en om binnen 120 uur na betekening van dit vonnis een door de deurwaarder of notaris op te maken proces-verbaal van die vernietiging aan de raadsman van [eiseres] over te leggen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van t 5.000,-- voor iedere dag dat zij in strijd met dit gebod handelt.
      III. Cardselect te gebieden om binnen 72 uur na betekening van dit vonnis gedetailleerd en door een registeraccountant gecertificeerd opgave te doen van het aantal ingekochte kaarten, het aantal verkochte kaarten, de inkoop- en de verkoopprijzen en de namen en adressen van degenen bij wie Cardselect heeft gekocht respectievelijk aan wie zij heeft verkocht, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van t 5.000,-- voor iedere dag dat zij in strijd met dit gebod handelt.
      IV. Cardselect zal veroordelen in de kosten van dit geding.
    
    
    
      3.2 [eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat Cardselect, door ansichtkaarten te maken en te verkopen die qua uiterlijk vrijwel identiek zijn aan de hiervoor genoemde Hello Cards, inbreuk maakt op het aan [eiseres] toekomende auteursrecht en merkenrecht. Daarbij heeft [eiseres] betoogd dat niet slechts gelet moet worden op de afzonderlijke elementen, maar dat deze elementen met name in onderling verband beschouwd maken dat sprake is van een uniek creatief werk.
      In het geval geoordeeld wordt dat haar geen bescherming toekomt uit hoofde van intellectuele eigendom, baseert [eiseres] haar vordering subsidiair op de stelling dat het handelen van CardSelect onrechtmatig is omdat wordt aangehaakt bij haar product en aldus sprake is van slaafse nabootsing.
    
    
    3.3 Cardselect betwist dat dit het geval is en stelt daartoe dat de Hello Cards oorspronkelijkheid missen. Enerzijds borduurt de samenstelling van de kaarten immers voort op bestaande elementen en ideeën die reeds lang worden gebruikt, terwijl anderzijds de uiterlijke vormgeving slechts een minimale variatie op reeds lang bestaande vormen betreft. Er is dan ook geen sprake van een werk zoals bedoeld in de auteurswet, zodat daaraan ook geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, aldus Cardselect. 
    
    
    4. DE BEOORDELING
    
    4.1 Het geschil tussen partijen spitst zich allereerst toe op de vraag of de Hello Cards van [eiseres] een werk zijn in de zin van artikel 10 van de Auteurswet 1912. Daarvan is sprake indien de kaarten een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen.
    
    4.2 De beoordeling dient te geschieden aan de hand van de totaliteit van de vormgevingselementen van de ansichtkaarten in kwestie en niet aan de hand van de (individuele) punten van verschil of overeenkomst. Ter zitting zijn diverse ansichtkaarten getoond. Het merendeel van de kaarten heeft een andere vormgeving dan de bewuste Hello Cards. Het passe-partout wordt weliswaar in meerdere kaarten gebruikt, maar over het algemeen betreft de afbeelding die op de achtergrond is waar te nemen een vergroting van de centrale afbeelding en loopt het beeld niet door. Dit is anders voor een van de kaarten van de Belgische onderneming Vadebo. De hiervoor onder 2.2. omschreven karakterisering van de ansichtkaarten van [eiseres] is ook van toepassing op de kaart van Vadebo, waarvan onbetwist is dat het vóór de kaarten van [eiseres] is geopenbaard. Weliswaar zijn de Hello Cards niet voorzien van een tekst, zoals wel het geval is bij deze kaart van Vadebo, maar dat is (ook) in de visie van [eiseres] van onvoldoende betekenis, aangezien ook de kaarten van Cardselect die onderwerp vormen van dit geschil van een tekst zijn voorzien. Cardselect heeft daarenboven melding gemaakt van het feit dat zij een veelvoud van dergelijke kaarten kan overleggen, maar dat zij -gelet op de tijdspanne tussen de betekening van de dagvaarding en de zittingsdag- hiertoe niet in de gelegenheid is geweest. Zij heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat dit het geval is, met name omdat zij een van de kaarten met name kon noemen (de zogenaamde Zoutelande-kaart). 
    
    4.3 Dit betekent dat de ansichtkaarten van [eiseres] niet voldoen aan de vereisten van oorspronkelijkheid en nieuwheid zoals die voortvloeien uit de Auteurswet, omdat een in totaalindruk overeenstemmend werk reeds openbaar was voordat [eiseres] haar Hello Cards presenteerde en deponeerde. Voorshands is de conclusie gerechtvaardigd dat [eiseres] geen auteursrechten toekomt met betrekking tot de Hello Cards. 
    
    
      4.4 De volgende vraag is, of aan [eiseres] merkenrechtelijke bescherming toekomt. De Benelux-Merkenwet (BMW) is gebaseerd op het zogenaamde attributieve stelsel: het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het depot van het merk bij het Benelux Merkenbureau (BMB). Artikel 3, eerste lid, BMW is hiervan de uitwerking. 
      In beginsel is het depot voldoende om de bescherming van artikel 13 onder A, BMW te kunnen inroepen. De Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (de Harmonisatierichtlijn) had op uiterlijk 31 december 1992 in de Nederlandse wetgeving dienen te zijn geïmplementeerd. Deze richtlijn bepaalt in artikel 5, aanhef en onder 1 dat het "ingeschreven" merk de houder een uitsluitend recht geeft. Uit recente rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof van 25 september 2000 (RvdW 2000, 201) en 2 oktober 2000 (RvdW 2000, 202) moet worden afgeleid dat de nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Harmonisatierichtlijn moet worden uitgelegd, ook al is niet voldaan aan het voorschrift om de nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de Harmonisatierichtlijn, althans wat betreft feiten die zich na 31 december 1992 hebben voorgedaan,. 
      Op grond van artikel 5 Harmonisatierichtlijn dient het woord "depot" uit artikel 3, eerste lid, BMW dan ook te worden gelezen als inschrijving, waarvan nog geen sprake is. Het beroep op merkinbreuk kan de vorderingen niet schragen.
    
    
    4.5 Zelfs indien, ondanks deze recente rechtspraak geoordeeld zou moeten worden dat nog steeds door het eerste depot het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen, dan kan [eiseres] zich in dit geval niet het succes wegens merkinbreuk door Cardselect beroepen, omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het depot ingeschreven zal worden, nu door Cardselect enerzijds voldoende gemotiveerd is aangevoerd dat dit "merk" onvoldoende onderscheidend vermogen bezit, mede bezien tegen de achtergrond van de door Cardselect ter zitting getoonde ansichtkaarten van derden en anderzijds omdat onbestreden is dat Vadebo de gelijkende kaart al gebruikte op het moment dat [eiseres] haar merk deponeerde. 
    
    
      4.6 Subsidiair baseert [eiseres] haar vordering op de stelling dat er sprake is van ongeoorloofde mededinging in de vorm van slaafs nabootsen van het model.
      Slechts indien sprake is van (een combinatie van) bijkomende omstandigheden, zoals gekwalificeerde nabootsing, prijsbederf, onrechtmatig verkrijgen van een nagemaakt merk, het stelselmatig namaken van een serie producten of misleiding, kan een gerechtvaardigd beroep op artikel 6:162 BW worden gedaan.
    
    
    4.7 Dergelijke omstandigheden zijn echter niet aannemelijk geworden. De vormgeving van de Hello Cards en de kaarten van Cardselect zoals die zijn getoond, stemt op één punt overeen: bij beide soorten loopt de centrale afbeelding door in het passe-partout, waarbij de achtergrond lichter is. Maar voor het overige overheersen ook in de detaillering de punten van verschil. In het bijzonder kunnen de volgende verschillen worden genoemd: er is bij de kaarten van Cardselect een schaduwrand rond de centrale afbeelding waar te nemen waardoor er enig diepte-effect (driedimensionaal) optreedt, er is een tekst aangebracht en aan de achterkant mist de vermelding over het linkervlak "Hello Cards". In het kader van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing is dit verschil reeds voldoende om tot een ontkennend antwoord te leiden. 
    
    4.8 Al het voorgaande leidt er toe dat de vorderingen van [eiseres] wordt afgewezen en dat zij, als de in het ongelijk gestelde partij, wordt veroordeeld in de kosten van het geding.
    
    
    5. BESLISSING
    
    De voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding:
    
    1. wijst de vorderingen van [eiseres] af.
    
    2. veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding die voor zover gevallen aan de zijde van Cardselect tot op deze uitspraak worden begroot op t 193,-- wegens verschotten en op t 703,36 wegens salaris procureur.
    
    3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    Aldus gewezen door mr. D. Vergunst, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 juli 2002 in tegenwoordigheid van mr. S. Kuypers, griffier.
    
    SK/VG