ECLI:NL:GHSHE:2008:BD1639, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-04-2008, HD 103.005.451
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2008-04-15 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Doordat Belgro de domeinnaam yonexbadminton.nl heeft doen registreren, heeft Yonex niet meer de mogelijkheid om dat zelf te doen. Op zich is dat juist, maar dat wil nog niet zeggen dat Belgro daardoor jegens Yonex onrechtmatig handelt. Yonex beschikt over domeinnamen, zoals yonex.nl, die de indruk wekken te verwijzen naar de officiële website van Yonex. Wanneer Yonex een groter aantal registraties had willen verwerven, had zij daartoe de gelegenheid tot het moment dat een ander een bepaalde domeinnaam registreert. Wat de domeinnaam yonexbadminton.nl betreft had Yonex dit kunnen doen voordat Belgro dit deed, daarna niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij domeinnamen. Op zich is het doen registreren van de domeinnaam yonexbadminton.nl door Belgro tegenover Yonex niet als onrechtmatig aan te merken. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn voorshands niet aannemelijk gemaakt of geworden.

typ. YH
      rolnr. HD 103.005.451
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,
      sector civiel recht,
      vierde kamer, van 15 april 2008,
      gewezen in de zaak van:
    
    
    
      de rechtspersoon naar Japans recht 
      YONEX KABUSHIKI KAISHA,
      gevestigd te Tokyo (Japan), 
      appellante bij exploot van dagvaarding 
      van 20 augustus 2007,
      procureur: mr. J.P.F.W. van Eijck,
    
    
    tegen:
    
    
      [GEINTIMEERDE],
      h.o.d.n. BELGRO BADMINTON WORLD, 
      wonende te [plaats], [gemeente],
      geïntimeerde bij gemeld exploot,	
      procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven,
    
    
    op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda gewezen vonnis in kort geding van 23 juli 2007 tussen appellante - Yonex - als eiseres en geïntimeerde - Belgro - als gedaagde.
    
    1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 174856/KG ZA 07-266) 
    
    Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
    				
    2. Het geding in hoger beroep
    
    2.1 Yonex is van dit vonnis tijdig in hoger beroep gekomen. Bij appeldagvaarding heeft Yonex onder overlegging van twaalf producties (nrs. 8-19) twaalf grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van haar vorderingen, met veroordeling van Belgro in de volledige proceskosten in beide instanties en tot terugbetaling van hetgeen door Yonex uit hoofde van het vonnis is betaald.
    
    2.2 Bij memorie van antwoord heeft Belgro onder overlegging van negen producties (nrs. 13-21) de grieven bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Yonex in de kosten.
     
    2.3 Partijen hebben daarna hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten, Yonex door mr. P.N.A.M. Claassen en Belgro door mr. J.W.E. Laarman. Yonex heeft bij akte nog vijftien producties (nrs. 20-34) in het geding gebracht. Daarnaast heeft mr. Claassen nog drie bijlagen aan zijn pleitnota gehecht, waarvan bijlage 2 op het terecht bevonden bezwaar van Belgro is geweigerd. Mr. Laarman heeft een kostenstaat overgelegd.
    
    2.4 Ten slotte hebben partijen de gedingstukken overgelegd en, na een termijn voor overleg tussen partijen over een minnelijke regeling van het geschil, alsnog uitspraak gevraagd.
    
    3. De gronden van het hoger beroep
    
    Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding. Met de grieven wordt het geschil in volle omvang aan het hof ter beoordeling voorgelegd. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
    
    4. De beoordeling
    
    
      4.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.
      a) Yonex is marktleider voor badmintonartikelen en zet haar producten in de markt via distributeurs. Voor de Benelux fungeert Distrisport International NV te Antwerpen (verder: Distrisport) als distributeur.
      b) Yonex is houdster van Beneluxinschrijvingen van het woordmerk YONEX en van een Gemeenschapsinschrijving van het beeldmerk YONEX, voor onder meer sportartikelen.
      c) Belgro verkoopt sinds 30 jaar via postorder badmintonartikelen, onder meer van het merk YONEX. Sinds 1998 presenteert Belgro haar aanbod via een website met de domeinnamen www.belgro.nl en www.belgro.com. In 2002 heeft Belgro tevens de domeinnaam www.yonexbadminton.nl geregistreerd.
      d) Sinds 2006 verkoopt Belgro haar artikelen via een webshop die toegankelijk is via de drie genoemde domeinnamen. Na het intikken van de domeinnaam www.yonexbadminton.nl in de adresbalk voor internet verschijnt automatisch de domeinnaam www.belgro.com en komt men op de website van "Belgro Badminton-World". 
      e) De openingstekst hiervan was "Welkom in de webshop van Belgro, één van de 140 Yonex badminton dealers in Nederland" en is thans "Welkom in de webshop van Belgro, één van de ca 2500 Yonex verkooppunten in Europa". Deze webpagina bevat thans uitsluitend Yonex-producten. Via deze webpagina kan men doorklikken naar andere onderdelen van de website van Belgro waarop met behulp van bannerlinks behalve producten van Yonex ook producten van andere merken kunnen worden bereikt. 
      f) Belgro heeft de producten van Yonex betrokken van Distrisport, maar betrekt deze thans na een conflict met Distrisport elders, via parallelimport. 
    
    
    4.2 In deze procedure stelt Yonex dat Belgro met de domeinnaam www.yonexbadminton.nl, de bannerlink voor Yonex en Yonex-metatags inbreuk maakt op de merkrechten van Yonex en jegens haar onrechtmatig handelt. Op grond daarvan vordert Yonex, kort gezegd, een verbod op het gebruik van de domeinnaam en overdracht ervan en aanpassingen van de (sub)websites. Wat dit laatste betreft heeft Belgro inmiddels aan de wensen van Yonex voldaan, zodat daarop in dit hoger beroep in zoverre niet ingegaan behoeft te worden. Belgro heeft de vorderingen van Yonex gemotiveerd betwist. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Yonex afgewezen. Onderdeel 5.2 van het dictum bevat een termijnbepaling ex artikel 1019i Rv. Deze vermelding berust op een kennelijke verschrijving aangezien een dergelijke termijnbepaling bij afwijzing van vorderingen niet aan de orde is.
    
    Bevoegdheid
    
    4.3 Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 BVIE stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.
    
    Merkenrecht
    
    4.4 Het hof begrijpt de stellingen en vorderingen van Yonex aldus dat Yonex op zich geen bezwaar maakt tegen het gebruik van het merk YONEX ter aanduiding van de artikelen die door haar zijn geproduceerd en die door Belgro via haar webshop worden verhandeld. Niet in discussie is dat de artikelen die Belgro op die manier te koop aanbiedt originele Yonex-producten zijn. Het is Yonex in deze procedure, in ieder geval in dit hoger beroep, alleen om de domeinnaam www.yonexbadminton.nl te doen. 
    
    4.5 Bij gelegenheid van het pleidooi is door Yonex gedemonstreerd op welke wijze de website van Belgro op dit moment functioneert. Daaruit en uit de overgelegde producties heeft het hof begrepen dat de domeinnaam www.yonexbadminton.nl in wezen niet meer is dan een (extra) wegwijzer naar het internetadres van Belgro en, voor wie via dat adres op de website van Belgro is aangekomen, naar een assortiment dat overeenkomstig die wegwijzer bestaat uit artikelen van het merk Yonex op het gebied van de badmintonsport. Van deze wegwijzer gaat op zich genomen geen andere suggestie uit dan dat men via dit adres bij die artikelen uitkomt. Door Yonex is in ieder geval niet aannemelijk gemaakt dat de domeinnaam noodzakelijkerwijze bij internetgebruikers het beeld oproept dat men te maken heeft met de officiële website van Yonex of met een onderdeel van die onderneming dan wel met de website van een officiële dealer of distributeur van Yonex. 
    
    4.6 Door Yonex is benadrukt dat men via het Yonex-onderdeel van de Belgro-website met een enkele klik kan belanden op andere onderdelen van die website waarop niet alleen producten van Yonex worden aangeboden, maar ook andere producten. Dat moge zou zijn, maar dat doet aan het vorenstaande niet af. Bij de allereerste handeling, namelijk het intikken van de domeinnaam, 'verspringt' deze al tot belgro.com en is zonder meer duidelijk dat men zich op de website van Belgro bevindt, in eerste instantie in het gedeelte dat alleen betrekking heeft op artikelen van Yonex en wanneer men verdere handelingen uitvoert, ook op onderdelen die op andere producten betrekking hebben. Met die verdere handelingen, ook al bestaan die slechts in één of meer klikken, begeeft men zich verder op weg binnen de website en beweegt men zich dus evenzeer verder af van de oorspronkelijke domeinnaam. Niet valt in te zien dat dit voor internetgebruikers een ongebruikelijke of verwarringwekkende gang van zaken zou zijn. Van Belgro mag verwacht worden, ook of juist ten opzichte van Yonex, dat zij voor gebruikers die via de aanduiding 'yonexbadminton' bij haar terecht gekomen zijn duidelijk maakt op welke website men zich bevindt en (in ieder geval: in eerste instantie) Yonex artikelen op het gebied van badminton aanbiedt. Van Belgro behoeft niet verlangd te worden dat zij op andere onderdelen van haar website, waarvan voor de gebruikers inmiddels duidelijk is dat deze de webshop van Belgro betreft, niet tevens andere artikelen aanbiedt.
    
    4.7 Naar het voorlopig oordeel van het hof strekt het merkrecht van Yonex niet zover dat zij zich ook met vrucht kan verzetten tegen het opnemen van de aanduiding 'yonex' als onderdeel van de domeinnaam yonexbadminton.nl wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt op de wijze waarop dit thans door Belgro ten behoeve van haar website en haar webshop wordt gedaan. Dit is naar het voorlopig oordeel van het hof het geval bij alle onderdelen van artikel 2.20 lid 1 BVIE en wel om de volgende redenen.
    
    4.8 Met betrekking tot het beroep van Yonex op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a. BVIE verweert Belgro zich met een beroep op de uitputtingsregel van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Yonex betwist niet dat deze uitputtingsregel op zich van toepassing kan zijn, maar stelt zich op het standpunt dat er voor haar als merkhouder gegronde redenen zijn om zich desondanks tegen het opnemen van de aanduiding 'yonex' in de domeinnaam te verzetten. Belgro heeft op haar beurt gemotiveerd betwist dat zich dergelijke gegronde redenen voordoen. Gelet op de wijze waarop de gewraakte aanduiding in de praktijk thans functioneert, zoals hiervoor onder 4.6 nader aangeduid, heeft Yonex voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in dit geval gesproken kan worden van omstandigheden die een beroep op uitzonderingen op de uitputtingsregel rechtvaardigen. Het verweer van Belgro slaagt om deze reden. 
    
    4.9 Met betrekking tot het beroep van Yonex op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b. BVIE verweert Belgro zich met de stelling dat het gevaar voor verwarring als in die bepaling is vereist, zich in dit geval niet voordoet. Ook dit verweer slaagt. Door Yonex is tegenover het gemotiveerde verweer van Belgro op dit punt voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat bij het gebruik zoals dat thans door Belgro plaatsvindt bij het daarvoor in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, het gevaar van associatie daaronder begrepen. Ook op dit onderdeel slaagt het verweer van Belgro.  
    
    4.10 Met betrekking tot het beroep van Yonex op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c. BVIE slaagt de desbetreffende grief van Yonex in zoverre dat de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep er ten onrechte van uitgaat dat deze bepaling alleen van toepassing is ingeval van gebruik van een teken voor niet soortgelijke waren. Dit brengt evenwel niet mee dat dit vonnis vernietigd dient te worden. 
    
    4.11 Op dit onderdeel verweert Belgro zich primair met de stelling dat het merk van Yonex binnen het Benelux-gebied niet kan worden aangemerkt als een bekend merk en subsidiair met de stelling dat door het gebruik van de domeinnaam geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Yonex voldoende aannemelijk gemaakt dat in dit geval gesproken kan worden van een bekend merk, zodat het primaire verweer van Belgro niet opgaat. Dat geldt niet voor het subsidiaire verweer. Door Yonex is voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat bij het gebruik als waarvan thans sprake is ten onrechte een commerciële band wordt gesuggereerd. Verder is het enkele feit dat het gebruik van de domeinnaam Belgro mogelijk voordeel oplevert doordat belangstellenden in Yonex producten door de gehanteerde domeinnaam eerder de weg naar haar webshop vinden, niet voldoende voor een beroep op deze bepaling. Voor het overige levert de verwijzing die in de domeinnaam is opgesloten niets op dat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, namelijk een webpagina met originele Yonex artikelen. Het subsidiaire verweer van Belgro tegen het beroep van Yonex op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c. BVIE gaat derhalve op. Reeds om dezelfde reden slaagt ook het verweer van Belgro tegen het beroep van Yonex op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d. BVIE.   
    
    4.12 Voor het gebruik van de bannerlink op de verderop gelegen onderdelen van de website van Belgro geldt dat deze evenals de bannerlinks voor andere daarop voorkomende merkartikelen niet meer is dan een aanduiding voor het desbetreffende assortiment. Door Yonex zijn naar het voorlopig oordeel van het hof geen omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat Belgro met het opnemen van deze bannerlink inbreuk maakt op de merkrechten van Yonex. Dat Belgro door onjuist gebruik van de aanduiding 'yonex' als metatag in haar website merkinbreuk maakt, is voorshands niet aannemelijk geworden.
    
    Onrechtmatige daad
    
    4.13 Doordat Belgro de domeinnaam yonexbadminton.nl heeft doen registreren, heeft Yonex niet meer de mogelijkheid om dat zelf te doen. Op zich is dat juist, maar dat wil nog niet zeggen dat Belgro daardoor jegens Yonex onrechtmatig handelt. Yonex beschikt over domeinnamen, zoals yonex.nl, die de indruk wekken te verwijzen naar de officiële website van Yonex. Wanneer Yonex een groter aantal registraties had willen verwerven, had zij daartoe de gelegenheid tot het moment dat een ander een bepaalde domeinnaam registreert. Wat de domeinnaam yonexbadminton.nl betreft had Yonex dit kunnen doen voordat Belgro dit deed, daarna niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij domeinnamen. Op zich is het doen registreren van de domeinnaam yonexbadminton.nl door Belgro tegenover Yonex niet als onrechtmatig aan te merken. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn voorshands niet aannemelijk gemaakt of geworden.
    
    4.14 De omstandigheden die in eerste aanleg aan de orde waren in verband met de vraag of Belgro zich met het hanteren van de domeinnaam yonexbadminton.nl en/of de inhoud van haar website aan misleiding schuldig maakte en daardoor jegens Yonex onrechtmatig zou handelen, doen zich na de door Belgro doorgevoerde wijziging van haar website in ieder geval niet meer voor terwijl van andere omstandigheden in dit verband vooralsnog niet is gebleken. 
    
    Conclusie
    
    4.15 De slotsom is dat de vorderingen van Yonex niet voor toewijzing in aanmerking komen, zodat de grieven van Yonex falen en het vonnis waarvan beroep bekrachtigd zal worden. 
    
    
      4.16 Yonex dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Beide partijen gaan uit van een volledige proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv. Ook het hof gaat uit van de toepasselijkheid van deze bepaling.
      De bedragen die Belgro aan advocaatkosten vordert, liggen op een beduidend lager niveau dan de bedragen die Yonex vordert. Tegen de hoogte van de door Belgro gevorderde bedragen, in totaal € 13.055,49 exclusief vast recht, en de onderbouwing daarvan is geen enkel bezwaar gemaakt. Dat betekent dat het hof bij gebreke van enige betwisting de door Belgro voor het hoger beroep gevorderde en voldoende gespecificeerde bedragen (vermeld in punt 54 van de pleitnota en in de overgelegde kostenstaat) zal toewijzen.
    
    
    5. De uitspraak
    
    Het hof:
    
    bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (afgezien van de hiervoor onder 4.2 gesignaleerde verschrijving);
    
    veroordeelt Yonex in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Belgro begroot op         € 465,= aan verschotten en op € 13.055,49 aan advocaatkosten;
    
    verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Keizer en Wabeke en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 15 april 2008.