ECLI:NL:GHSGR:2005:AU3976, Gerechtshof 's-Gravenhage, 01-09-2005, r04/403
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2005-09-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Het teken FITLINE vormt een onmiddellijk begrijpelijke aanduiding voor waren behorend tot een productenlijn of assortiment van gezonde waren, of waren die betrekking hebben op de bevordering van de gezondheid/conditie van mensen.

Uitspraak:  1 september 2005
      Rekestnummer:  R04/403
    
    
    
    
    Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gege-ven op het verzoek van:
    
    
    
      De rechtspersoon naar buitenlands recht
      PM-INTERNATIONAL AG,
      gevestigd te Luxemburg (Luxemburg), kantoorhoudende te Frankenthal (Duitsland),
      verzoekster,
      (hierna te noemen: PM)
      procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
      advocaten: mrs. S.A. Klos en C.S.M. Morel (beiden te Amsterdam),
    
    
    
    t e g e n
    
    
    
    
      het BENELUX-MERKENBUREAU,
      gevestigd te ’s-Gravenhage,
      verweerder,
      (hierna te noemen: het Benelux-Merkenbureau)
      gemachtigden: mrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze.
    
    
    
    
    
    De procedure
    
    Bij op 10 mei 2004 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft PM het hof verzocht om het Benelux-Merkenbureau te bevelen het internationale depot met nummer 797797 (woordmerk FITLINE) in te schrijven voor alle waren waar-voor het is gedeponeerd, althans de waren waarvoor het aan de wettelijke eisen vol-doet, en het Benelux-Merkenbureau te veroordelen in de proceskosten. 
    
    Het Benelux-Merkenbureau heeft bij op 9 juni 2004  ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met producties) verzocht het verzoek van PM af te wijzen, kosten rechtens.
    
    De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 13 sep-tember 2004. PM heeft bij die gelegenheid haar standpunten doen toelichten door mr. Klos, voornoemd, en het Benelux-Merkenbureau door mr. Janssen, beiden aan de hand van pleitnotities.
    
    
    Beoordeling van het verzoek
    
    1.1 Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
    
    
      1.2 Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
      a. PM heeft het teken FITLINE op 6 december 2002 onder nummer 797797 doen in-schrijven in het door het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (OMPI/WIPO) - hierna: het Internationale Bureau -  bijge-houden register, op basis van de registratie van dat teken op 8 juli 2002 in Duits-land. Zij heeft verzocht de bescherming van het teken te laten uitstrekken over het Benelux-gebied, zulks voor de volgende waren:
      Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour l’habillement), pull-overs, tee-shirts, casquettes de base-ball, bonnets de bain.
      Cl 29 Produits à base de lait destinés aux compléments alimentaires, produits pour compléments alimentaires à base de protéines, matières grasses, acides gras, se composant de ou contenant, de manière combinée ou non, des vitamines, nutriments minéraux et oligoéléments, en poudre ou sous forme liquide, compris dans cette classe, les produits précités n’étant en aucun cas à usage médical.  
      Cl 30 Compléments alimentaires riches en fibres, à base d’hydrates de carbone, se composant de ou contenant, de manière combinée ou non, des vitamines, nutriments minéraux et oligoéléments, en poudre ou sous forme liquide, compris dans cette classe, les produits précités n’étant en aucun cas à usage médical.
      b. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 18 juni 2003 aan het Internationale Bureau laten weten de inschrijving van het depot (voorlopig) te weigeren. Als re-den(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:
      “Le signe FITLINE, composé exclusivement de l’indication FIT (Anglais pour : sain) et le nom usuel LINE (Anglais pour : ligne, série), est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits mentionnés en classes 25,29 et 30 qui peuvent avoir trait à une série de produits de santé (...).” 
      c. De (in Nederland gevestigde) gemachtigde van PM heeft bij brieven van 26 au-gustus en 18 december 2003 (met producties) bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van het depot. In de brieven voert PM aan dat het teken FITLINE onderscheidend vermogen bezit voor de waren waarvoor het is gedeponeerd en tevens, dat het teken door het gebruik daarvan als merk is in-geburgerd.
      d. Blijkens zijn brief van 18 december 2003 heeft het Benelux-Merkenbureau in de namens PM aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weige-ring te herzien.
      e. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 10 maart 2004 aan de gemachtigde van PM mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende ‘definitieve weigering’ van de inschrijving van de depots.
    
    
    2.1 PM voert voor het door haar gevorderde primair aan dat het teken van huis uit on-derscheidend vermogen bezit en FITLINE niet uitsluitend beschrijvend is voor de in het depot opgenomen categorieën van waren, althans niet voor elke categorie van waren. Zij voert daartoe aan dat ‘fit’ en ‘line’ geen aanduiding kunnen zijn van (kenmerken van) de gedeponeerde waren en het gehele teken iets extra’s heeft. Zij wijst er voorts op dat het depot in een aantal Europese landen is ingeschreven, waaronder het Vere-nigd Koninkrijk en Denemarken, en – gedeeltelijk - is aanvaard als gemeenschaps-merk. Subsidiair voert zij aan dat FITLINE door het gebruik daarvan als merk onder-scheidend vermogen heeft verkregen. Het Benelux-Merkenbureau heeft de stellingen van PM bestreden.
    
    3.1 Aan de orde is in deze zaak of FITLINE elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd. Het hof overweegt daartoe als volgt.
    
    3.2 De weigering van het Benelux-Merkenbureau om het depot in te schrijven is ge-grond op artikel 6bis, eerste lid, Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: Bene-lux-Merkenwet of BMW). Genoemde bepaling is ingevoerd ter aanpassing van de Ne-derlandse wetgeving aan de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 de-cember 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40). De bepaling is gewijzigd door de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijzigingen van de BMW van 11 december 2001 (Trb. 2002, 37). De wijziging hield de overname in van de bewoordingen van art. 3, lid 1, onder a t/m d van de voornoemde richtlijn, zonder dat daarbij een materiële wijziging werd beoogd. Het hof zal uitgaan van de huidige tekst van de bepaling. 
    
    
      3.3 Art. 6bis lid 1 BMW luidt thans, voor zover van belang, als volgt,
      ‘Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
      (…)
      b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
      c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren; 
       (…)’
    
    
    3.4 In zijn arrest van 12 februari 2004, zaak C-104/01 (KPN Nederland N.V./BMB) in-zake ‘Postkantoor’ (IER 2004, 22) geeft het Hof van Justitie uitleg aan voornoemd art. 3, lid 1, sub c van de richtlijn, waarvan art. 6bis, lid 1 sub c BMW de weerslag vormt. Het hof overweegt in dat arrest onder meer (overwegingen 97 en 104): 
    
    “(…) Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn be-doelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (…)
    
    (…) dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wek-ken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneen-voeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraak-gebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepa-ling.” 
    
    3.5 De beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden, enerzijds, in verband met de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en, anderzijds, in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek. Het teken is gedeponeerd voor – kort gezegd – voedselsupplementen, voe-dingsadditieven en kleding. Nu niet anders is gesteld of gebleken, verstaat het hof on-der het in aanmerking komend publiek de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van de betrokken waren in de landen België, Nederland en Luxemburg.
    
    3.6 Het teken FITLINE is samengesteld uit de woorden ‘fit’ en ‘line’. Het bijvoeglijk naamwoord ‘fit’ heeft als betekenis(sen): fris, krachtig en gezond (Van Dale Heden-daags Nederlands 2002). Onder het Engelse woord ‘line’ wordt in de Benelux onder meer verstaan: productenlijn/assortiment.
    
    3.7 Naar het oordeel van het hof bestaat het aldus samengestelde teken uitsluitend uit beschrijvende aanduidingen. Niet valt in te zien dat, zoals PM aanvoert, het begrip ‘fit(heid)’ niet een aanduiding van een kenmerk van waren kan zijn, of dat ‘line’ zodanig raadselachtig is, dat het niet, althans niet in de betrokken marktbranche, in de beteke-nis van productassortiment zal worden begrepen. Producties van het Benelux-Merkenbureau tonen aan dat ‘fit’ veelvuldig wordt gebruikt in verband met levensmid-delen, terwijl zowel ‘fit’ als ‘line’ in de hierboven weergegeven betekenissen behoren tot het algemeen gangbare taalgebruik van het in aanmerking komende Benelux-publiek. 
    
    3.8 Het gehele teken verschilt niet merkbaar van de som van zijn bestanddelen. De woordcombinatie bevat niets iets ‘extra’s’, dat het onderscheidend kracht geeft. De woorden ‘fit’ en ‘line’ zijn volgens de normale taalregels aaneengeschreven en vormen niet een voor de waren ongebruikelijke combinatie die een indruk wekt die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de bestanddelen. Gesteld noch gebleken is verder dat het teken een eigen betekenis heeft (gekregen) die los staat van de bestanddelen. Het teken vormt – integendeel – een onmiddellijk begrijpelijke aanduiding voor waren behorend tot een productenlijn of assortiment van gezonde waren, of waren die betrek-king hebben op de bevordering van de gezondheid/conditie van mensen. Het depot omvat dergelijke waren.
     
    3.9 PM heeft - eerst bij verzoekschrift - verzocht om inschrijving te bevelen voor enig deel van betrokken waren, waarvoor het teken onderscheidend vermogen heeft, zon-der gemotiveerd aan te geven op welke waren zij doelt. Het verzoek stuit er echter op af dat PM niet een verzoek van gelijke strekking heeft gedaan in de bezwaarfase, voorafgaand aan de weigering tot inschrijving door het Benelux-Merkenbureau (vgl. Benelux-Gerechtshof 15 december 2003, NJ 2004, 347).
    
    3.10 PM wijst tevergeefs op de inschrijving van het teken als merk voor de betrokken waren in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, alsmede in het Ge-meenschapsmerkenregister. Het onderscheidende vermogen van het teken dient im-mers te worden beoordeeld op zijn eigen merites en in relatie tot – onder meer - het in aanmerking komende publiek in de Benelux-landen. 
    
    3.11 Het vorenoverwogene leidt tot het oordeel dat het samengestelde teken uitslui-tend bestaat uit tekens of aanwijzingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid of andere kenmerken van de waar, als bedoeld in art. 6bis lid 1 sub c BMW. Het teken mist derhalve naar het oordeel van het hof van huis uit elk onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor het is gedeponeerd. Het verzoek van PM tot inschrijving van het teken voor die waren of een deel van die waren, kan derhalve niet op deze grond worden toegewezen. 
    
    
      inburgering
      4.1 Subsidiair heeft PM een beroep gedaan op inburgering. PM stelt dat het teken door gebruik daarvan op haar thuismarkt Luxemburg is ingeburgerd bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek. Ten bewijze van die stelling heeft zij verkoopfacturen uit de periode februari 2002 tot augustus 2003, afbeeldingen van verpakkingen en een productcatalogus overgelegd. Het betreft de producties die zij eerder bij brief van 18 december 2003 aan het Benelux-Merkenbureau heeft gezonden (prod. 5 bij verzoek-schrift). PM biedt voorts aan nader bewijs te verstrekken van inburgering in één of meer landen van de Benelux of relevante delen daarvan, waarbij zij denkt aan aanvul-lende informatie over het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de gemaakte recla-mekosten voor het merk en / of over het percentage van de betrokken kringen dat de waren op basis van het merk als afkomstig van haar onderneming identificeert.
    
    
    4.2 Dit hof heeft bij beschikking van 27 januari 2005 (LJN AS5960 en IER 2005, 38) aan het Benelux-Gerechtshof (zaak 2005/1) en aan het Hof van Justitie van de Euro-pese Gemeenschap (zaak C-108/05) de volgende prejudiciële vragen van uitleg ge-steld, die voor de beoordeling van het door PM gedane beroep op inburgering van be-lang kunnen zijn:
    
    
      “(1) Moet het genoemde arrest van het Benelux Gerechtshof van 15 december 2003 
      zodanig worden uitgelegd dat de term “gegevens” in rechtsoverweging 11 mede omvat het in een verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW overgelegde (nadere) bewijs-materiaal met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering) en betekent zulks dat zodanig nader bewijsmateriaal door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg buiten beschouwing dient te worden gelaten? 
    
    
    (2) Moet artikel 3, lid 3 van de Richtlijn zodanig worden uitgelegd dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen (in casu door een Beneluxmerk) als gevolg van gebruik, als in dat lid bedoeld, noodzakelijk is dat het teken vóór het tijdstip van depot wordt op-gevat als merk door het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied, derhalve in België, Nederland en Luxemburg?
    
    Ingeval van ontkennende beantwoording van vraag 2:
    
    (3) Is aan de in artikel 3 lid 3 van de Richtlijn gestelde voorwaarde voor inschrijving, als bedoeld in dat lid, voldaan indien het teken, als gevolg van het gebruik ervan, door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied als merk wordt opgevat, en kan dit aanmerkelijk deel bijvoorbeeld ook alleen Nederland zijn?
    
    
      (4) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als be-doeld in artikel 3 lid 3 van de Richtlijn, van een - uit een of meer woorden van een 
      officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxge-bied)  bestaand - teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied? 
      Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor in-schrijving is voldaan, voldoende indien / vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken (…) ”
    
    
    Het hof zal in verband hiermee zijn beslissing aanhouden totdat een antwoord is ver-kregen van (één van) genoemde gerechten. Mochten zich intussen ontwikkelingen voordoen die voor de zaak van belang kunnen zijn, dan kan de meest gerede partij zich tot het hof richten met het verzoek een dag te bepalen voor nadere behandeling. 
    
    
    
    
    Beslissing
    
    
    Het hof:
    
    houdt iedere verdere beslissing aan.
    
    
    Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Ver-duyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 september 2005, in tegen-woordigheid van de griffier.