ECLI:NL:GHSGR:2008:BD3291, Gerechtshof 's-Gravenhage, 03-04-2008, 06/1178
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2008-04-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht, domeinnamen, soortgelijkheid van diensten, gevaar voor verwarring.

GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE
      Sector handel
    
    
    Rolnummer	: 06/1178
    
    Rolnummer Rechtbank	: 06-521
    
    arrest van de vijfde civiele kamer d.d.  3 april 2008
    
    inzake
    
    
      GEMNET B.V.,
      gevestigd te ’s-Gravenhage,
      appellante, 
      hierna te noemen: Gemnet,
      procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
    
    
    tegen
    
    
      de stichting STICHTING STIMULAR, STIMULERING VAN AFVAL- EN EMISSIEPREVENTIE IN DE ROTTERDAMSE REGIO,
      gevestigd te Rotterdam,
      geïntimeerde, 
      hierna te noemen: Stimular,
      procureur: mr. J.P. van Ginkel.
    
    
    
    1. Het geding
    
    Bij exploot van 8 augustus 2006 is Gemnet in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de Voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 14 juli 2006. 
    
    Bij memorie van grieven heeft Gemnet vier grieven aangevoerd, die door Stimular bij memorie van antwoord zijn bestreden. 
    
    Vervolgens hebben partijen, onder overlegging van de procesdossiers, arrest gevraagd.
    
    
    2. Beoordeling van het hoger beroep
    
    1.	De door de Voorzieningenrechter in r.o. 2.1 tot en met 2.3 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof voorshands van die feiten uitgaat.
    
    2.	Tussen partijen is in geschil het gebruik, door Stimular, van een website met de domeinnaam www.gimnet.nl. Gemnet verzet zich tegen dat gebruik met een beroep op haar merk- en handelsnaamrechten ten aanzien van het teken Gemnet. Voorts stelt Gemnet dat Stimular door voornoemd gebruik jegens haar onrechtmatig handelt. De Voorzieningenrechter heeft de op voornoemde grondslagen door Gemnet ingestelde vorderingen afgewezen.
    
    3.	De eerste grief richt zich tegen het in r.o. 4.2 van het bestreden vonnis neergelegde oordeel van de Voorzieningenrechter dat het beroep op artikel 13A lid 1 onder b van de Beneluxmerkenwet (hierna: BMW) faalt, omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van soortgelijke waren – het hof leest: diensten - als bedoeld in die bepaling. De Voorzieningenrechter overweegt daartoe dat de merken waarvan Gemnet de bescherming inroept zijn ingeschreven voor waren en diensten op het gebied van datacommunicatie, terwijl Stimular door middel van de website www.gimnet.nl inhoudelijke informatie verschaft over milieuzorg. De omstandigheid dat Gemnet zich mogelijk ook bezig houdt met andere activiteiten en diensten aanbiedt op andere gebieden dan ICT-gebied, doet volgens de Voorzieningenrechter niet terzake, omdat Gemnet aan de merkinschrijvingen geen bescherming kan ontlenen voor het gebruik van het teken voor die diensten. 
    
    4.	Volgens Gemnet miskent de Voorzieningenrechter dat de merken waarvan Gemnet de bescherming inroept, wel degelijk (onder klasse 42) zijn ingeschreven voor “online informatiediensten” en dus niet alleen voor datacommunicatiediensten, alsook voor “het faciliteren van gegevensverkeer en toegang tot netwerken en databanken; ICT-diensten zoals het voorzien en verspreiden van online informatie en nieuws; ICT-zoekfuncties; diensten ten aanzien van indexen van organisaties, personen, adressen en andere bronnen via electronische weg.”(memorie van grieven sub 12). Gemnet betoogt dat voor de vaststelling van soortgelijkheid van waren en diensten rekening dient te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken, zoals hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend of complementair karakter ervan. Volgens Gemnet is de Voorzieningenrechter ten onrechte eraan voorbij gegaan dat Gemnet en Gimnet (i) via internet, dus langs electronische weg, (ii) online informatiediensten aanbieden (iii) aan dezelfde doelgroep, namelijk overheidorganisaties. Het betreft hier “diensten van de informatiemaatschappij” als bedoeld in artikel 3:15d lid 3 BW, aldus Gemnet. Gemnet wijst er voorts op dat een geringe mate van soortgelijkheid van diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken en omgekeerd, in welk verband Gemnet erop wijst dat de tekens Gemnet en Gimnet auditief en visueel (nagenoeg) identiek zijn, althans in hoge mate overeenstemmen, waardoor het relevante publiek zal denken dat de aanbieding van diensten in handen van dezelfde onderneming is. In dat verband wijst zij er tevens op dat Gemnet een bij de doelgroep zeer bekend merk is.
    
    5.	Stimular voert tot haar verweer aan dat, waar Stimular op haar website www.gimnet.nl de informatie zelf inhoudelijk opstelt en verschaft, klasse 42 ziet op het faciliteren of als ICT-dienst doorgeven van informatie. Dat beide diensten onder artikel 3:15d BW vallen acht zij niet relevant. Voorts wijst zij erop dat juist het relevante publiek op de hoogte is van de aard en activiteiten van beide organisaties. In eerste aanleg heeft Stimular voorts betoogd dat (ook) geen sprake is van inbreuk op de in artikel 13A lid 1 sub b BMW genoemde grond omdat zij het teken Gimnet niet gebruikt in het economisch verkeer. 
    
    6.	Het hof stelt vast dat Stimular niet betwist dat zij het teken Gimnet (tevens) gebruikt ter onderscheiding van de door haar geleverde diensten, zodat in zoverre een beroep op de in artikel 13A, lid 1, sub b BMW (thans artikel 2.20, lid 1, sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna: BVIE) geboden merkenrechtelijke bescherming kan worden gedaan. De vraag is evenwel of dat beroep slaagt. 
    
    7.	Het meest verstrekkende verweer van Stimular houdt in dat artikel 13A, lid 1, sub b BMW reeds toepassing mist omdat zij het teken Gimnet niet in het economisch verkeer gebruikt, nu zij met de via www.gimnet.nl aangeboden diensten geen economisch voordeel beoogt, zoals bedoeld in het zogenaamde Tanderil-arrest (BenGH 9 juli 1984, NJ 1985, 101). Stimular wijst erop dat zij een ideële doelstelling heeft en dat voor het gebruik van de website www.gimnet.nl slechts een vergoeding van de betreffende overheden wordt ontvangen. Zij weerspreekt de stelling van Gemnet, in het kader van de derde grief, dat SenterNovem en de Provincie Zuid-Holland via de website adverteren. 
    
    8.	Uit het hiervoor genoemde Tanderil-arrest volgt dat in beginsel sprake is van gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 13A BMW indien het gebruik van het merk, anders dan met een wetenschappelijk doel, plaatsvindt in het kader van een bedrijf, beroep, of enige andere, niet in de particuliere sfeer verrichte activiteit, waarmee economisch voordeel wordt beoogd. Het hof is voorshands van oordeel dat daarvan in dit geval sprake is. Immers, Stimular ontvangt, zoals zij zelf stelt, van de overheden een vergoeding voor het gebruik van de website www.gimnet.nl. Het enkele feit dat Stimular, naar zij stelt, een ideële doelstelling heeft en geen winstoogmerk heeft, rechtvaardigt niet de conclusie dat zij met de via de site aangeboden diensten geen economisch voordeel behaalt in de zin van voormeld criterium.
    
    9.	Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van soortgelijke diensten als bedoeld in artikel 13A, lid 1, sub b BMW, heeft te gelden hetgeen het Hof van Justitie van de EG (ten aanzien van het aan voornoemde bepalingen ten grondslag liggende artikel 4 lid 1 sub b van Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, ook wel genoemd de Merkenrichtlijn) heeft overwogen (onder meer) in de zaak Canon/Cannon (HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393). Het hof overwoog in die zaak dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, waarbij onder meer van belang zijn hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Is sprake van een bepaalde mate van soortgelijkheid, dan geldt dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring een zekere onderlinge samenhang tussen de relevante factoren in aanmerking dient te worden genomen, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. Daarbij geldt dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is.  
    
    10.	De Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de door Gemnet, respectievelijk Stimular (via haar website www.gimnet.nl) aangeboden diensten (in het geheel) niet soortgelijk zijn. Aldus kwam zij niet toe aan de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring. 
    
    11.	Het hof oordeelt dienaangaande voorshands als volgt. In de eerste plaats geldt dat noch het feit dat de door partijen aangeboden diensten beide als “diensten van de informatiemaatschappij” in de zin van artikel 3:15d BW moeten worden aangemerkt, noch de administratieve, voor inschrijving van merken toegepaste rangschikking in klassen, bepalend is voor het antwoord op de vraag of sprake is van soortgelijkheid van diensten. Bepalend zijn, zoals in r.o. 9 is overwogen, de aard, bestemming en het gebruik van de diensten, alsmede het concurrerende, dan wel complementaire karakter daarvan. Daarbij dienen de diensten, waarvoor het merk Gemnet is ingeschreven enerzijds, te worden vergeleken met het gebruik van het gestelde inbreukmakende teken anderzijds.
    
    12.	Gemnet beroept zich in deze procedure in het bijzonder op de diensten als omschreven in klasse 42. Daartoe behoren diensten welke kunnen worden samengevat onder de noemer: het faciliteren van gegevensverkeer, maar ook:
    
    “(…) online informatiediensten; (…) ICT-diensten zoals het voorzien en verspreiden van online informatie en nieuws(…)”.
    
    Op haar website (produktie 3 overgelegd in eerste aanleg) is vermeld: 
    
    “Gemnet helpt overheden en maatschappelijke organisaties om informatie op betrouwbare en efficiënte wijze uit te wisselen.”
    
    En: 
    
    “Gemnet biedt niet alleen technische oplossingen op het gebied van netwerken en internet, maar tevens inhoudelijke diensten die via dat netwerk toegankelijk zijn.” 
    
    13.	Op www.gimnet.nl zijn de door Stimular via die site aangeboden diensten als volgt omschreven:
    
    “Gemeentelijk Interne Milieuzorg NETwerk
    
    GIMNET is er om gemeenten te ondersteunen en te inspireren bij de systematische invoering van milieuzorg in de gemeentelijke organisatie. Het is een website met informatie over en voorbeelden van milieuzorg bij gemeenten. Daarnaast vindt u hier links naar andere netwerken en bronnen van informatie. Het is een site voor en door gemeenten. Gemeenten leren en profiteren hier van elkaars GIM ervaringen!”
    
    14.	Naar ’s hofs voorlopig oordeel omvatten de diensten waarvoor het merk Gemnet is ingeschreven mitsdien twee aspecten: i) het faciliteren van informatieuitwisseling tussen gemeentelijke overheden en maatschappelijke organistaties en ii) het verstrekken van informatie. De kernactiviteit van Stimular via de website gimnet kan worden omschreven als: het ter beschikking stellen van informatie op het gebied van milieubeleid. 
    
    15.	Voor wat betreft de bestemming leidt het hof voorshands uit de stukken af dat beide organisaties zich (primair) richten op (gemeentelijke) overheden, doch dat de door Gemnet aangeboden diensten tevens beschikbaar zijn voor maatschappelijke organisaties (vergelijk haar website, hiervoor geciteerd) en semi-overheden (pleitnota Gemnet van 3 juli 2006 sub 3), terwijl de door Stimular via www.gimnet.nl aangeboden diensten bedoeld zijn voor personen die zich bezig houden met milieubeleid, waarbij het tevens kan gaan om personen uit het bedrijfsleven (pleitnota Stimular van 3 juli 2006 sub 3, 6 en 7). 
    
    16.	Ten aanzien van het gebruik, respectievelijk het concurrerende, dan wel complementaire karakter van de aangeboden diensten is het hof voorshands van oordeel dat enerzijds de diensten eerder als complementair, dan als concurrerend kunnen worden aangemerkt: waar Gemnet informatie-uitwisseling bevordert op allerlei gebied, beperkt Stimular zich tot het verstrekken van informatie op het gebied van milieubeleid. Anderzijds valt, waar de sites, voor zover het om milieubeleid gaat, een gedeeltelijk overlappende doelgroep hebben en – naar Gemnet heeft gesteld en Stimular niet heeft weersproken – beide informatie op het gebied van milieubeleid bieden, een zekere mate van concurrentie niet uit te sluiten.
    
    17.	Het hof komt op grond van het bovenstaande, anders dan de Voorzieningenrechter, tot het oordeel dat er enige mate van overeenstemming bestaat tussen de beide categorieën aangeboden diensten. Daarvan uitgaande dient te worden beoordeeld of sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Er is sprake van inbreuk in de zin van artikel 13A, lid 1, sub b BMW (thans artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE) wanneer het gebruikte teken zodanig met het merk overeenstemt dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van merk en teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk.
    
    18.	Ten aanzien van de mate van gelijkenis van de tekens Gemnet en Gimnet overweegt het hof als volgt. In visueel opzicht is er een slechts gering verschil tussen de beide tekens: zij verschillen één klinker van elkaar. Voor het auditieve aspect geldt hetzelfde. Begripsmatig geldt voor beide tekens dat zij een, met elkaar verband houdende, functionele achtergrond hebben: gem verwijst naar gemeente(n) en gim naar gemeentelijke interne milieuzorg. Bij beide tekens verwijst het onderdeel “net” naar het begrip “netwerk”. 
    
    
      19.	Ten aanzien van het relevante publiek, zoals hiervoor in r.o. 15 omschreven, acht het hof voorshands enerzijds aannemelijk dat een deel daarvan weliswaar doelgericht gebruik maakt van de ene of de andere site. Anderzijds is, naar ’s hofs voorlopig oordeel gelet op de grote mate van auditieve en visuele gelijkenis tussen Gemnet en Gimnet en het feit dat beide tekens gebruikt worden voor een website die in de overheidssfeer een netwerk voor informatie biedt, gevaar voor verwarring te duchten. Daarbij weegt het hof mee dat het teken Gemnet, naar Gemnet heeft gesteld en Stimular niet, althans onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, bij het ten deze relevante publiek grote bekendheid geniet. Grief 1 slaagt derhalve, evenals 
      grief 5. 
    
    
    20.	Het hof zal het onder I gevraagde gebod toewijzen, met dien verstande dat Stimular zal worden veroordeeld om te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere vorm van gebruik van het teken “Gimnet” of “gimnet”, in het bijzonder het gebruik van de domeinnaam www. gimnet.nl, voor de diensten waarvoor het merk Gemnet is ingeschreven. Het hof ziet geen aanleiding om daarnaast het onder II en III gevorderde toe te wijzen, mede nu Gemnet niet heeft aangegeven waarom zij daarbij, naast het onder I gevorderde gebod, (spoedeisend) belang zou hebben. De onder IV gevorderde dwangsom zal worden toegewezen als in het dictum vermeld. Voor toewijzing van de onder Voorzieningenrechter gevorderde schade- en kostenvergoeding is in dit kort geding geen plaats. Ten slotte zal Stimular worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. Daarbij ziet het hof geen aanleiding om daarbij nu reeds een bedrag terzake van nakosten en executiekosten te begroten, zoals door Gemnet gevorderd.
    
    21.	Gelet op het voorgaande behoeven de overige grieven geen bespreking meer.
    
    
    3. Beslissing
    
    Het hof:
    
    vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw recht doende:
    
    veroordeelt Stimular om binnen twee weken na betekening van dit arrest te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere vorm van gebruik van het teken “Gimnet” of “gimnet”, in het bijzonder het gebruik van de domeinnaam www.gimnet.nl, voor de diensten waarvoor het merk Gemnet is ingeschreven, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop Stimular dit gebod niet nakomt, met een maximum van in totaal € 100.000,-; 
    
    veroordeelt Stimular in de kosten van geding in beide instanties, aan de zijde van Gemnet gevallen, voor wat betreft de procedure in eerste aanleg begroot op € 319,32 aan verschotten en € 816,- aan salaris procureur en voor wat betreft het hoger beroep tot op heden begroot op € 367,32 aan verschotten en € 894,- aan salaris procureur (1 punt in tarief II).
    
    verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    wijst af het anders of meer gevorderde;
    
    bepaalt dat Gemnet uit hoofde van het bepaalde in artikel 1019i Rv. binnen zes maanden na betekening van dit arrest een bodemprocedure aanhangig dient te maken.
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en 
      T.H. Tanja-van den Broek en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 april 2008 in aanwezigheid van de griffier.