ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1773, Rechtbank Oost-Nederland, 12-02-2013, C/08/134010 / KG ZA 12-270
Rechtbank Oost-Nederland — Uitspraak 
Datum: 2013-02-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Slaafse nabootsing stuiterschijf qoboqob. Verbod toegewezen, maar geen modelrechtelijke bescherming nu vormgeving door functie bepaald lijkt. Recall eveneens toegewezen.

RECHTBANK OOST-NEDERLAND
      Team kanton en handelsrecht
    
    
    Zittingsplaats Almelo
    
    
      zaaknummer: C/08/134010 / KG ZA 12-270
      datum vonnis: 12 februari 2013 (jk)
    
    
    Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Oost-Nederland, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:
    
    
      [Eiser],
      wonende te [woonplaats],
      eiser,
      advocaat: mr. R.J. Leijssen te Enschede,
    
    
    tegen
    
    
      de vennootschap naar buitenlands recht
      Out of the Blue KG,
      gevestigd te Lilienthal (Duitsland),
      gedaagde,
      advocaten: mr. S.R. Hagen en mr. E. Swart te Utrecht.
    
    
    Partijen zullen hierna ‘[eiser]’ en ‘Out of the Blue’ genoemd worden.
    
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	de dagvaarding inclusief producties
      -	de door Out of the Blue ingediende producties
      -	een door [eiser] ingediend kostenoverzicht
      -	de mondelinge behandeling
      -	de pleitnota van [eiser]
      -	de pleitnota van Out of the Blue
    
    
    1.2.	[Eiser] heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen indiening van de producties 6, 7 en 8 zijdens Out of the Blue, nu deze stukken niet binnen 24 uur voor de zitting zijn overgelegd. De producties 6, 7 en 8 zijdens Out of the Blue zullen om die reden buiten beschouwing worden gelaten. Ditzelfde geldt overigens voor het door [eiser] ingediende kostenoverzicht, welke eveneens te laat is ingediend. Bij wijze van subsidiaire grondslag beroept [eiser] zich op slaafse nabootsing. Out of the Blue heeft zich verzet tegen deze uitbreiding van de grondslag nu deze eerst ter zitting is gedaan, zodat zij zich hierop niet heeft kunnen voorbereiden, aldus is zulks in strijd met de goede procesorde. De voorzieningenrechter staat de gestelde uitbreiding van de grondslag toe nu, zo er al sprake is van een uitbreiding, deze rechtstreeks en logischerwijs voortvloeit uit het bij dagvaarding gestelde. Out of the Blue is niet in haar verweer geschaad.
    
    1.3.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
      2.	De feiten
      2.1.		In deze zaak staat het navolgende vast.
    
    
    2.2.		[Eiser] is houder van het gemeenschapsmodel zoals hieronder weergegeven, ingeschreven op 5 mei 2009 met inschrijvingsnummer 37849-00 voor speelgoed. 
    
    
      
        Afbeelding 1
        
          
        
      
    
      
    
    2.3.		[Eiser] brengt onder de naam ‘Qoboqob’  en ‘stuiterschijf’, welke beide namen door hem zijn gedeponeerd als merknaam, de hieronder weergegeven verschijningsvorm op de markt: 
    
    
    
      
        Afbeelding 2
        
          
        
      
    
    
    
     
    
      2.4.		Out of the Blue brengt ook een stuiterschijf op de markt, de zogenaamde ‘Bouncing disc’, waarop de tekst ‘Reflexx Solutions’ is aangebracht. Deze Bouncing disc wordt onder andere verhandeld bij The Big Bazar te Almelo. 
      3.	Het geschil
    
    
    3.1.		[Eiser] vordert na eiswijziging - zakelijk weergegeven en uitvoerbaar bij voorraad - een verbod op inbreuk, in het bijzonder voor de Benelux, op zijn modelrecht en op slaafse nabootsing van zijn model met nevenvorderingen (recall en opgave van informatie met betrekking tot de door Out of the Blue verhandelde inbreukmakende Bouncing discs), veroordeling tot betaling van een voorschot op de vergoeding van door [eiser] geleden schade, en veroordeling van Out of the Blue in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.
    
    3.2.		[eiser] stelt daartoe dat Out of the Blue met haar Bouncing disc inbreuk maakt op zijn modelrecht. Volgens [eiser] is de qoboqob nieuw en heeft het een eigen karakter, hetgeen tot uitdrukking komt in de geul die in de schijf is aangebracht (en louter een sierelement betreft nu de schijf er – zoals ter zitting is gedemonstreerd – slechter van gaat stuiteren) en het feit dat de vorm (ronde schijf) van de qoboqob juist atypisch is voor de gebruiksfunctie, meer specifiek het stuitereffect. Daarnaast maakt Out of the Blue zich schuldig aan slaafse nabootsing, nu zij een qua uiterlijk exact gelijkend product op de markt heeft gebracht. De Bouncing disc van Out of the Blue is volgens [eiser] één op één gekopieerd, waarbij de gleuf op precies dezelfde afstand van de rand is gepositioneerd (maatvoering en verhouding zijn nagenoeg gelijk), exact dezelfde kleuren zijn gebruikt en Out of the Blue heeft qua naamgeving de Engelse vertaling van stuiterschijf - te weten ‘Bouncing disc’ - gebruikt, zodat zij niet - daar wij dit wel mogelijk was - is afgeweken van het model van [eiser]. 
    
    3.3.		Out of the Blue voert gemotiveerd verweer en concludeert tot niet ontvankelijkheid, dan wel afwijzing van de vorderingen van [eiser]. 
    
    
      3.4.	 		Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.	
      4.	De beoordeling
    
    
    
      4.1. 	Out of the Blue voert allereerst aan dat de uitgebrachte dagvaarding in strijd met 
      artikel 111 lid 1 sub d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: ‘Rv’) zodanig vaag is, dat zij niet weet waartegen zij zich zou dienen te verweren. Meer in het bijzonder is volgens Out of the Blue niet duidelijk welke van haar producten zou conflicteren met de qoboqob van [eiser]. 
    
    
    4.2.  	[Eiser] heeft daarentegen gemotiveerd gesteld dat zij reeds bij dagvaarding (punt 9) kenbaar heeft gemaakt dat een product wordt aangeboden onder de naam ‘Bouncing disc’ met het opschrift ‘Reflexx solutions’. [Eiser] heeft bij productie 10 een foto in het geding gebracht waarop voornoemde namen op het aangekochte product, alsmede de ronde vorm duidelijk herkenbaar te zien zijn. Voorts heeft [eiser] ter zitting zowel meer exemplaren van zijn eigen product, de ‘qoboqob’, als het beweerdelijk inbreukmakende product, de ‘bouncing disc’ getoond en ook op basis van het in de dagvaarding gestelde is niet zodanig onduidelijk om welk product het zou gaan dat Out of the Blue geen adequaat verweer tegen de vorderingen heeft kunnen voeren. Reeds het bekijken van haar eigen product met de naam Bouncing disc, Reflexx Solutions maakt het Out of the Blue en/of haar advocaten duidelijk welk product door [eiser] wordt bedoeld. 
    
    
    
    
      Bevoegdheid
      4.3.	De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van deze vorderingen vloeit voort uit het bepaalde in de artikelen 4.16 BVIE, alsmede 
      artikel 5 lid 3 EEX-verordening, nu vast staat dat de door Out of the Blue verhandelde Bouncing disc in Almelo worden verkocht. Overigens heeft Out of the Blue de bevoegdheid van de voorzieningenrechter ook niet betwist.
    
    
    
      Spoedeisend belang
      4.4.	Het spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de rechten van [eiser].
    
    
    
      Geldigheid modeldepot
      4.5.	Alvorens de vraag kan worden beantwoord of [eiser] Out of the Blue op grond van artikel 3.16 BVIE kan aanspreken, dient eerst de geldigheid van het model te worden nagegaan nu Out of the Blue de geldigheid van het door [eiser] ingeroepen model heeft bestreden. De voorzieningenrechter dient aldus eerst te oordelen of aannemelijk is dat het modeldepot in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt. 
    
    
    
      4.6.	Out of the Blue heeft zich ten eerste op het standpunt gesteld dat uit het modeldepot niet duidelijk de kenmerken dan wel kenmerkende eigenschappen van het model zijn af te leiden. Om deze reden zou op grond van artikel 3.6 aanhef en sub f juncto artikel 3.23 lid 1 sub f BVIE geen modelrecht op de inschrijving zij n verkregen. Voorts heeft Out of the Blue gesteld dat het model niet nieuw is, geen eigen karakter heeft en technisch bepaald is. 
      Out of the Blue heeft voorts aangevoerd dat de qoboqob een combinatie is van twee ouderwetse spellen, namelijk de discus en de stuiterbal. De combinatie van die twee spellen is mogelijk een inventieve technische vinding, aldus Out of the Blue, maar daar is het modelrecht juist niet voor bedoeld. Met Out of the Blue is de voorzieningenrechter eens dat het modelrecht juist in het leven is geroepen om niet-technische vormgeving te beschermen.
    
    
    4.7.	De voorzieningenrechter onderschrijft het standpunt van Out of the Blue dat voor zowel de beoordeling van de geldigheid als de inbreukvraag overeenkomstig artikelen 3.3 en 3.16 BVIE het modeldepot als uitgangspunt dient te worden genomen en niet een eventueel concrete verwezenlijking daarvan zoals thans in de winkel ligt. Het model bevat slechts de enkele omschrijving ‘ronde schijf met een uitsparing in de rand waardoor er een geultje ontstaat’ en is geregistreerd voor de klassen 21-01 (spellen en speelgoed en 21-02 (gymnastiek en sport apparaten). De voorzieningenrechter is het met Out of the Blue eens, dat het modeldepot zoals dat is ingeschreven (zie rechtsoverweging 2.2.) niet uitblinkt in helderheid. Out of the Blue heeft terecht betoogd dat er in het depot niets is vermeld omtrent kleur- en materiaalgebruik, op het product aangebrachte teksten dan wel afmetingen. 
    
    
      Uiterlijke vormgeving uitsluitend door functie bepaald
      4.8.	Artikel 3.2 lid 1 sub a BVIE bepaalt dat van de bescherming zijn uitgesloten de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Out of the Blue heeft in dit verband gesteld dat de ronde schijfvorm en de daarin verwerkte geul uitsluitend technisch zijn bepaald, waardoor zij buiten beschouwing moeten worden gelaten bij de beoordeling van de nieuwheid van het model.
    
    
    4.9.		Voorop wordt gesteld dat in dit kader dient te worden uitgegaan van de zogenaamde apparaatgerichte leer, die hierop neerkomt dat de kenmerken van een voortbrengsel die door de technische functie worden bepaald, niet kunnen worden beschermd door het modelrecht. Hoewel [eiser] zich op het standpunt heeft gesteld dat de ronde schijfvorm juist atypisch is voor het “stuiterbal-effect” en de in de stuiterschijf aangebrachte geul louter een sierelement betreft, welke juist afbreuk zou doen aan het stuitereffect, heeft Out of the Blue terecht aangevoerd dat [eiser] op zijn website www.qoboqob.com melding maakt van meer functies. Onweersproken heeft Out of the Blue gesteld dat de qoboqob ook een frisbee-effect heeft en kan blijven drijven. Dit brengt volgens Out of the Blue met zich dat de ronde schijfvorm wel degelijk technisch bepaald is, evenals de daarin aangebrachte geul, nu de ronde en platte vorm nodig zijn om het roterende frisbee-effect te creëren. Out of the Blue haalt daarbij een citaat van de website van [eiser]: “Hoe platter je qoboqob is, des te beter hij stuitert”. Daarnaast heeft ook de geul volgens Out of the Blue een duidelijk functioneel effect. De geul creëert kunstmatig een turbulent laagje rondom de discus, waardoor de luchtweerstand wordt verminderd en het voorwerp langer in de lucht kan voortbewegen (aldus ‘vluchtgedrag’ vertoont). Voor een optimaal effect dient deze geul voorts in de buurt van de rand te liggen en cirkelvormig te zijn. Out of the Blue heeft onweersproken gesteld dat dit de geschikte techniek is die bij de frisbee wordt toegepast. Hoewel de vormgeving voor het stuitereffect wellicht nieuw is en atypisch, is de voorzieningenrechter met Out of the Blue van oordeel dat de overige functies van de qoboqob met zich brengen dat de vormgeving wel degelijk functioneel bepaald is. 
    
    4.10.	Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter leidt het vorengaande ertoe dat zowel de ronde schijfvorm als de daarin verwerkte geul buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling van de nieuwheid van het model. Daarmee kan de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter van het model achterwege blijven, aangezien er verder geen vormkenmerken zijn die op basis van het ingeschreven model nog voor toetsing in aanmerking komen.
    
    4.11.	Daarmee is vooralsnog voldoende aannemelijk geworden dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een te voeren bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het bewuste depot nietig is. De vorderingen van [eiser] zullen dan ook op deze grond worden afgewezen. 
    
    
      Slaafse nabootsing
      4.12.	[Eiser] heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat Out of the Blue onrechtmatig jegens hem handelt door zijn stuiterschijf slaafs na te bootsen, nu de Bouncing disc van Out of the Blue nagenoeg identiek is aan de qoboqob. Meer specifiek heeft [eiser] hieromtrent gesteld dat de omvang nagenoeg gelijk is en er in dikte, kleurstelling en materiaal zelfs helemaal geen afwijking te vinden is. Daarenboven heeft de Bouncing disc ook maar één geul die op exact dezelfde afstand van de rand is gepositioneerd als de stuiterschijf. Voorts maakt Out of the Blue gebruik van het Engelse equivalent van het door [eiser] gedeponeerde merk ‘stuiterschijf’. Out of the Blue heeft zich daartegen verweerd door te stellen dat de stuiterschijf van [eiser] geen eigen verworven plek in de markt heeft veroverd en dat er wel degelijk afwijkingen in maatvoering zijn aangebracht ten opzichte van de qoboqob. Voorts is er een ander merk op de stuiterschijf aangebracht, zodat Out of the Blue heeft afgeweken van de qoboqob waar dat kan. De ronde vorm van de schijf en de geul zijn technisch bepaald, zodat afwijking hiervan niet in de rede ligt. 
    
    
    
      4.13	De voorzieningenrechter stelt voorop dat voor het slagen van een beroep op slaafse nabootsing is vereist dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt, dat wil zeggen dat het zich aanmerkelijk onderscheidt van de andere producten op de markt.
      [Eiser] heeft onweersproken gesteld dat er ten tijde van het modeldepot nog geen stuiterschijf op de markt was gebracht en hij de enige aanbieder van de stuiterschijf 
      - behoudens thans de bouncing disc - was, en Out of the Blue heeft erkend dat het mogelijk om een mogelijk inventieve technische vinding gaat. [Eiser] heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat [eiser] daarmee een onderscheidende positie in de markt heeft veroverd. 
    
    
    4.14.	Naar voorlopig oordeel zijn de minimaal afwijkende grootte van de Bouncing disc en de andere merknaam op de stuiterschijf onvoldoende om door het weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet en dus afgaat op een onvolledig herinneringsbeeld, te worden opgemerkt. Dit geldt temeer nu er geen enkel verschil in kleuren, materie en overige maatvoering (dikte) is aangebracht. Aldus heeft Out of the Blue naar voorlopig oordeel niet voldaan aan de op haar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat nodeloze verwarring ontstaat door het aanbieden van een stuiterschijf die wat uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg gelijk is aan de qoboqob van [eiser]. Daarmee staat voorshands vast dat Out of the Blue jegens [eiser] onrechtmatig heeft gehandeld door de qoboqob van [eiser] slaafs na te bootsen en kan een verbod daarop worden toegewezen als in het dictum verwoord.
    
    4.15.	Het vorenstaande betekent dat het gevorderde verbod gebaseerd op een onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing, dient te worden toegewezen.
    
    
      Nevenvorderingen
      4.16. 	Vooropgesteld moet worden dat nevenvorderingen in kort geding slechts kunnen worden toegewezen, indien en voor zover afzonderlijk het spoedeisend belang ervan aannemelijk is gemaakt. Terughoudendheid is temeer geboden, nu het in zaken betreffende een onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing in de eerste plaats gaat om het toeroepen van een halt aan een onrechtmatige situatie, waartoe een verbod in de regel toereikend zal zijn. 
    
    
    4.17.	De door [eiser] gevorderde recall zal worden toegewezen op de wijze als in het dictum te melden, nu daarbij ter beëindiging dan wel voorkoming van verdere inbreuk voldoende spoedeisend belang bestaat. 
    
    4.18.	De voorzieningrechter ziet voor toewijzing van de gevorderde rekening en verantwoording geen aanleiding, nu onvoldoende gemotiveerd is gesteld welk spoedeisend belang [eiser] zou hebben bij deze informatie, nu die kennelijk uitsluitend is bestemd om de hoogte van de schadevergoeding dan wel winstafdracht te berekenen. Voorts heeft Out of the Blue terecht opgemerkt dat de vordering dermate ruim is geformuleerd dat dit toewijzing hiervan eveneens in de weg staat.
    
    
      4.19.	Voor toewijzing in kort geding van het door [eiser] gevorderde voorschot op de door haar geleden schade is, onder meer, vereist dat het bestaan en de omvang van die vordering in hoge mate aannemelijk is. [Eiser] heeft in dat kader gesteld - onderbouwd door een verklaring van een distributeur en margeberekening - dat zij een order is misgelopen ten bedrag van € 44.000,-, zodat [eiser] naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade heeft geleden. [Eiser] heeft zijn spoedeisend belang hierbij eveneens aannemelijk gemaakt nu hij, onweersproken, heeft gesteld dat de qoboqob het enige product is dat [eiser] op de markt brengt en zijn onderneming thans stil ligt. 
      4.20.	De gevorderde dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd, als hierna vermeld.
    
    
    
      Proceskosten
      4.21.	Out of the Blue zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit kort geding. Nu toewijzing van de vorderingen geschied op grond van artikel 6:162 BW (slaafse nabootsing) is er geen aanleiding om artikel 1019h Rv toe te passen en zullen de kosten worden toegewezen als hierna te melden.
    
    
    5.	De beslissing
    
    De voorzieningenrechter:
    
    I.		veroordeelt Out of the Blue om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het onrechtmatig handelen jegens [eiser] en verbiedt Out of the Blue de bouncing disc te verkopen, te leveren, in te voeren in het gebied van de Benelux, aan te bieden of in het handelsverkeer te brengen in de Benelux.
    
    II.	 	bepaalt dat Out of the Blue voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd handelt met het onder I. bepaalde, aan [eiser] een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,-, tot een maximum van EUR 100.000,-.
    
    III.	  	gebiedt Out of the Blue om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende producten, te weten de bouncing disc, uit het verkeer te halen in het gebied van de Benelux.
    
    IV.	 	bepaalt dat Out of the Blue voor elke Bouncing disc na de onder III. bepaalde periode in de winkels in de Benelux wordt aangetroffen aan [eiser] een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,-, tot een maximum van EUR 100.000,-.
    
    V.		veroordeelt Out of the Blue om aan [eiser], bij wijze van voorschot, te betalen een bedrag van EUR 7.000,- (zevenduizend euro).
    
    VI.		veroordeelt Out of the Blue in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op € 274,- aan verschotten en € 1.250,- aan salaris van de advocaat. 
    
    VII.		verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
    
    VIII.	wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    
    Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 februari 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.