ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ5676, Gerechtshof 's-Gravenhage, 26-04-2011, 105.005.318-01
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2011-04-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Bestuursrecht; Belastingrecht

Samenvatting: Intellectuele eigendom; merkenrecht. Vordering tot afgifte van kleding die zich bevindt in transito, geplaatst onder de regeling extern douanevervoer. Afgewezen nu wederpartij slechts de douaneformaliteiten heeft verzorgd en niet blijkt dat zij feitelijk over de goederen beschikt en deze kan (doen) afgeven. Ten overvloede overwegingen over de vraag of sprake kan zijn van inbreuk op een ie-recht indien de (namaak) goederen zich bevinden in transito en zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer (kan vervaardigingsfictie worden aangenomen en wat houdt dat in?)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE
      Sector civiel
    
     
    Zaaknummer		: 105.005.318/01 
     
    Rolnummer rechtbank	: 159692/ HA ZA 01-1802
    
    arrest d.d. 26 april 2011
    
    inzake
    
    
      1. de vennootschap naar vreemd recht YVES SAINT LAURENT PARFUMS S.A.,
          gevestigd te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk,
      2. de vennootschap naar vreemd recht YVES SAINT LAURENT COUTURE S.A.,
          gevestigd te Parijs, Frankrijk,
      appellanten,
      hierna tezamen te noemen: YSL (in enkelvoud), 
      procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,
      behandelend advocaat: mr. H.G.M. Berendschot te Breda, 
    
    
    tegen 
    
    
      TRIFOR INTERNATIONAL B.V.,
      gevestigd te Ridderkerk,
      geïntimeerde, 
      hierna te noemen: Trifor,
      advocaat: mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.
    
    
    Het  geding
    
    Bij exploot van vier augustus 2005 is YSL in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen (eind)vonnis van 4 mei 2005. YSL heeft bij memorie van grieven van zeven april 2009 drie grieven tegen voormeld eindvonnis en het daaraan voorafgaande tussenvonnis van 15 september 2004 aangevoerd. Trifor heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten. De zaak is daarna aangehouden om te bezien of een minnelijke regeling kon worden bereiken. Nadat dat kennelijk is mislukt, is arrest gevraagd.
    
    Beoordeling van het hoger beroep
    
    1.   De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 1.1 tot en met 1.7 van het tussenvonnis van 15 september 2004 als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
    
    2.   YSL heeft van Trifor, kort gezegd, afgifte ter vernietiging gevorderd van een zending boxershirts en slips, voorzien van haar merken, welke zending in november 2000 is aangetroffen op de douanepost Dordrecht te Papendrecht. De zaken bevonden en bevinden zich in een loods van de vervoerder van de zaken, [A] Transport B.V. - hierna: [A] - , die deze in opdracht van [B] B.V. - hierna: [B] – vervoerde en/of zou vervoeren. De zending was afkomstig uit Turkije en bestemd voor doorvoer naar Groot-Brittanië en was, begrijpt het hof, geplaatst onder de regeling “extern douanevervoer”. Trifor heeft in opdracht van [A] de douaneformaliteiten met betrekking tot deze zending verzorgd. De partij is op verzoek van YSL door de douane aangehouden. Vaststaat dat zich op de kleding merken van YSL bevinden. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of het gaat om namaak of parallelimport.
    
    2.   Ter onderbouwing van het door haar gevorderde heeft YSL gesteld dat sprake is van namaakgoederen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten en auteursrechten. Zij heeft zich beroepen op de artikelen 13bis Benelux-Merkenwet/thans 2.21, lid 3 en 2.22, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), artikel 28 Auteurswet (Aw) en de Verordening 3295/94 van de Raad van 22 december 1994, thans vervangen door de Verordening 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003, PbEG 2003, L196/7, de Anti-Piraterij Verordening (APV).
    
    
      3.   De rechtbank heeft in het bestreden eindvonnis het gevorderde afgewezen, overwegende dat uit de stellingen van YSL en de overgelegde producties niet volgt dat Trifor tot afgifte van de zaken in staat is.
      In het bestreden tussenvonnis heeft de rechtbank voorts overwogen dat tot zover niet was komen vast te staan dat sprake was van een (door Trifor of een derde gepleegde) inbreuk op het auteursrecht en/of merkenrecht van YSL, enerzijds, begrijpt het hof, omdat niet duidelijk was door het gebruik van welke zaken op welke wijze inbreuk op welk intellectueel eigendomsrecht zou zijn gemaakt en anderzijds omdat sprake was van doorvoer en YSL onvoldoende had gesteld om aan te nemen dat verveelvoudiging heeft plaatsgevonden in een land waar de verveelvoudiging auteursrechtelijk verboden is en er (nog) geen sprake is van openbaarmaking of van merkgebruik in het (Nederlands) economisch verkeer.
    
    
    
      4.   Grief 1 richt zich tegen het oordeel in het tussenvonnis dat (nog) niet was komen vast te staan dat er sprake is van inbreuk op de merken- of auteursrechten van YSL.
      Grieven 2 en 3 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank in haar eindvonnis dat uit de stellingen en overgelegde producties niet volgt dat Trifor tot afgifte van de zaken in staat is. 
    
    
    5.   Om de zaken te kunnen afgeven is nodig dat Trifor daarover feitelijk kan beschikken als houder of anderszins. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de enkele omstandigheid dat Trifor de douaneformaliteiten heeft verzorgd en de partij is aangetroffen op de douanepost onvoldoende reden is om aan te nemen dat Trifor daarover feitelijk kan beschikken. Vaststaat dat de zaken zich bevinden en steeds hebben bevonden in een loods van [A] en dat Trifor ze nooit in haar feitelijke macht heeft gehad. YSL stelt dat Trifor aangever is en op grond van de (als productie bij de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring in eerste aanleg overgelegde) akte d.d. 14 augustus 2001, waarin is vermeld dat [A] haar rechten uit de door haar met [B] gesloten vervoersovereenkomst aan Trifor overdraagt, als vervoerder moet worden aangemerkt, althans het in haar macht heeft afgifte van de zaken te bevelen. Naar het oordeel van het hof kan noch uit de omstandigheid dat Trifor de douaneformaliteiten heeft verzorgd, noch uit voormelde akte worden afgeleid dat Trifor feitelijk over de zaken kan beschikken en/of deze kan (doen) afgeven. Het gaat bij de akte om een overdracht van de rechten van [A] uit de vervoersovereenkomst. Het houden van de te vervoeren zaken is geen aan een derde over te dragen recht en door de cessie is Trifor geen vervoerder of houder geworden en kan zij evenmin anderszins beschikken over de zaken, zodat zij niet in staat is deze af te geven. Dit brengt mee dat al om die reden het gevorderde moet worden afgewezen en de grieven falen, althans niet tot vernietiging kunnen leiden. 
    
    6.   Gelet op het bovenstaande behoeft grief 1 geen behandeling. Het hof merkt in dit verband nog (ten overvloede) op dat het, gelet op de uitspraken van het Hof van Justitie EG van 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 (Class/KB) en 9 november 2006, C-281/05, IER 2007, 30 (Montex/Diesel) maar de vraag is (nu er sprake is van doorvoer uit Turkije naar Groot-Brittanië) of aangenomen kan worden dat sprake is van inbreuk in de Benelux en het beroep van YSL op de “vervaardigingsfictie” in deze zaak - waar de vordering is gegrond op een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht - kan opgaan. Het hof wijst nog op de conclusie van advocaat-Generaal bij het HvJ EU P. Cruz Villalón van 3 februari 2011 in de zaak Philips/Lucheng e.a. (C-446/09), die van oordeel is dat artikel 6, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 3295/94 niet in die zin kan worden uitgelegd dat het rechterlijk orgaan van de lidstaat dat overeenkomstig artikel 7 van de verordening is aangezocht door de houder van een intellectuele-eigendomsrecht, mag voorbijgaan aan het statuut van tijdelijke opslag of het transit-statuut van de betrokken goederen, en derhalve ook niet aldus, dat dit orgaan de fictie mag toepassen dat die goederen in diezelfde lidstaat zijn vervaardigd, om vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat te kunnen beslissen of die goederen inbreuk maken op het intellectuele-eigendomsrecht in kwestie.   
    
    7.   Het hof gaat voorbij aan het door YSL gedane bewijsaanbod nu dit niet is geconcretiseerd en YSL bovendien reeds door de rechtbank bij het bestreden tussenvonnis in de gelegenheid is gesteld over haar stelling dat Trifor in staat is de goederen af te geven duidelijkheid te verschaffen, hetgeen zij heeft nagelaten.
    
    8.   De bestreden vonnissen zullen derhalve worden bekrachtigd. Met veroordeling van YSL in de kosten van het hoger beroep. 
    
    
    Beslissing
    
    Het gerechtshof:
    
    bekrachtigt de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank Rotterdam van 15 september 2004 en 4 mei 2005;
    
    veroordeelt YSL in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Trifor begroot op € 313,-- aan verschotten en € 2.682,-- aan salaris voor de advocaat.
    
     Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en S.N. Vlaar; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 april 2011 in aanwezigheid van de griffier.