ECLI:NL:RBSHE:2002:AE8196, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 26-09-2002, 85147 / KG ZA 02-588
Rechtbank 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2002-09-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH
        
    VONNIS IN KORT GEDING
    
    
      Zaaknummer     : 85147 / KG ZA 02-588
      Datum uitspraak: 26 september 2002 
    
    
    Vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch in de zaak van:
    
    
    
      	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      	ALL OUR KIDS EUROPE B.V.,
      	gevestigd te Maastricht,
      	eiseres in conventie bij exploot van dagvaarding van 4 september 2002,
      	verweerster in reconventie,
      	procureur mr. J.H.M. Erkens,
      	advocaat mr. M.A.S.M. van Leent te Amsterdam,
    
    
    	tegen:
    
    
      	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      	MAXI MILIAAN B.V.,
      	gevestigd te Helmond,
      	gedaagde in conventie bij gemeld exploot,
      	eiseres in reconventie,
      	advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam.
    
    
    Partijen zullen hierna "AOK" en "Maxi" worden genoemd. 
    
    1. De procedure 
    
    1.1. AOK heeft in kort geding in conventie gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven. 
    
    1.2. De advocaat van AOK heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.
    
    1.3. Maxi heeft verweer gevoerd tegen de vordering in conventie en in reconventie gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven. De advocaat van Maxi heeft dit verweer en de eis in reconventie ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hemovergelegde pleitnotities tevens conclusie van eis in reconventie met producties. 
    
    1.4.De procureur van AOK heeft verweer gevoerd in reconventie.
    
    1.5. Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.
    
    2. Inleiding, het geschil en de vorderingen
    
    
      2.1. Ten processe kan van het volgende worden uitgegaan:
      2.1.1. Partijen hebben jarenlang samengewerkt in de ontwikkeling, productie en het op de markt brengen van kinderwagens. In de kern hield die samenwerking in dat partijen gezamenlijk de technische en commerciële vormgeving van de kinderwagens bepaalden, waarna AOK de productie op zich nam, welke productie op basis van wederzijdse exclusiviteit door Maxi werd aangekocht en verder verhandeld. 
      Op deze wijze leverde AOK voor omstreeks US$ 15 miljoen op jaarbasis aan Maxi; dat was 80% van haar omzet. AOK had haar productiecapaciteit afgestemd op de van Maxi te verwachten afname in deze ordegrootte.
      2.1.2. Over de precieze inhoud van de samenwerking is weinig formeel geregeld en weinig op papier gesteld. Maxi heeft  overeenkomsten uit 1995, 1997 en 1999 in het geding gebracht, maar die overeenkomsten hadden concreet betrekking op bepaalde producten en productonderdelen die in dit geding geen rol meer spelen. Die overeenkomsten hielden geen regeling in algemene zin in van de kenmerken van de samenwerking en de rechten en verplichtingen van partijen.  
      2.1.3. Pas nadat rond de jaarwisseling 2001/2002 tussen partijen enige wrijving was ontstaan (waarvan de aard blijkens de stellingen van partijen voor dit geding weinig ter zake doet) en AOK weigerde te leveren zolang geen overeenstemming over leveringsvoorwaarden werd bereikt, hebben partijen over een nadere, meer algemene invulling van de samenwerking overeenstemming bereikt en deze neergelegd in een akte van februari 2002 getiteld "co-operation agreement" (Maxi, prod. 5). 
      Annex-1 bij die co-operation agreement specificeert met betrekking tot de op dat moment binnen de samenwerking gevoerde producten (hierna: de lopende producten) aan wie de eigendom van ontwerprechten en verdere intellectuele eigendomsrechten toekomen. Voor in dit geding van belang zijnde producten, te weten:
      a. een kinderwagen type Freestyle, versie 2001;
      b. een kinderwagen type Freestyle, versie 2002;
      c. een kinderwagen type Formula (te weten: een luxe-Freestyle);
      d. een buggy type Firestarter;
      e. een reiswieg type Quinny Dreami;
      houdt die specificatie in dat die rechten aan AOK toebehoren, maar na betaling van de aangegeven bedragen voor ontwikkelings- en "tooling"kosten of na afname van de aangegeven minimum hoeveelheden (waardoor in beide gevallen de ontwikkelings- en "tooling"kosten zouden zijn "geamortiseerd") zouden die rechten op Maxi overgaan. 
      Tussen partijen staat vast dat Maxi de ontwikkelings- en toolingkosten voor de Freestyle-2001 heeft betaald en dat Maxi die kosten voor de Freestyle 2002 op 3 juli 2002 ook heeft betaald, maar dat AOK die betaling heeft teruggestort.  
      2.1.4. Eind juni 2002 bereikte AOK het bericht dat Maxi met derden in overleg was getreden over het uitbesteden van de productie en het op de markt brengen van typen kinderwagens en een reiswieg die in de ogen van AOK zeer sterk leken op de lopende producten waarop de co-operation agreement betrekking had. Het gaat daarbij om:
      a. een kinderwagen type Freestyle (AOK, prod. 1b);
      b. een kinderwagen type Formula (AOK, prod. 2b); 
      c. een buggy type Firestarter/Fun (AOK, prod. 3b);
      d. een reiswiegje type Dreami (AOK, prod. 4b).
      AOK ervoer en voorzag een volledig of vrijwel volledig wegvallen van de omzet die zij bij Maxi had. Bij fax van 13 juni 2002 (Maxi, prod. 7) heeft AOK aan Maxi haar standpunt overgebracht dat de co-operation agreement het aan Maxi weliswaar toestond om met derden nieuwe producten te ontwikkelen, maar dat de co-operation agreement aan AOK voor twee jaar productie- en leveringsexclusiviteit garandeerde met betrekking tot de daarin genoemde, lopende typen kinderwagens, sterk daarop gelijkende kinderwagens daaronder begrepen. Bij brief d.d. 15 juli 2002 heeft AOK middels haar raadsman Maxi doen sommeren om de co-operation agreement in dit opzicht na te komen en haar in gebreke gesteld. 
      In de reactie d.d. 22 juli 2002 heeft de raadsman van Maxi weliswaar toegezegd dat Maxi de co-operation agreement zou nakomen, maar daarbij bleef in geschil en onopgelost te vraag of de kinderwagens die Maxi aan derden in productie had gegeven of wilde gaan geven, "nieuw" waren dan wel of die zo sterk leken op de producten waarvoor partijen wederzijdse exclusiviteit hadden bedongen, dat Maxi door AOK aan die exclusiviteit kon worden gehouden.
      	2.1.5. Omdat AOK meende (en meent) dat het om in wezen dezelfde producten gaat, die Maxi aldus in strijd met het exclusiviteitsbeding van de overeenkomst van elders betrekt, heeft zij bij fax d.d. 24 juli 2002 de overeenkomst ontbonden. 
      	2.1.6. Door die ontbinding zijn de op grond daarvan eventueel aan AOK door amortisatie toekomende intellectuele eigendomsrechten aan haarzelf verbleven en is ook haar eigen exclusiviteitsverplichting weggevallen. AOK levert sedertdien aan derden.
    
    
    
      2.2. AOK vordert in conventie op grond van deze feitelijkheden, zakelijk weergegeven:
      a. een verbod aan Maxi om mededelingen aan derden te doen van de strekking dat AOK met het verhandelen van de betreffende producten inbreuk maakt op auteurs- of modelrechten van Maxi;
      b. Maxi te verbieden de vier producten afgebeeld in haar producties 1b, 2b, 3b en 4b te verveelvoudigen en verhandelen, zulks op de grond dat Maxi daarmee inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van AOK;   
      alles op straffe van verbeurte van dwangsommen.
    
     
    
      2.3. Maxi vordert in reconventie, zakelijk weergegeven: 
      I. primair:
      a. levering aan AOK van de auteursrechten op de Freestyle 2001 en 2002 door het ondertekenen van een daartoe bestemde akte;
      b. een verbod, daarna, op inbreuken door AOK op de auteurs- en modelrechten van Maxi op de Freestyle 2001 en 2002;
      II. subsidiair:
      c. een verbod op inbreuken door AOK op de auteurs- en modelrechten van Maxi op de Freestyle 2001 en 2002;
      d. een verbod op inbreuken door AOK op de modelrechten van de Formula;
      alles op straffe van verbeurte van dwangsommen. 
      Grondslag van de vorderingen a, b en c is dat aan de voorwaarden in de co-operation agreement voor overdracht aan Maxi (het betaald zijn van de ontwikkelings- en toolingkosten)  is voldaan, terwijl het model Freestyle 2001 ook nog ten name van Maxi is gedeponeerd. In strijd met deze aan Maxi toekomende rechten levert AOK thans aan onder meer Hauck GmbH. 
      Grondslag van de vordering d is dat het hier gaat om een een luxe-versie van de Freestyle met extra vormelementen. Ook dit model heeft Maxi gedeponeerd. Wel heeft AOK nog enige auteursrechtelijke aanspraken. Maxi voert daarom dit type nog altijd in haar assortiment, maar slaagt er niet in dit type af te zetten omdat AOK het aan Hauck GmbH levert die tegen lagere prijzen doorverkoopt en aan derden laat weten dat alle rechten op dit type aan AOK toekomen.
    
    
    2.4. Op hetgeen partijen ieder verder nog ten verwere tegen de vordering van de ander hebben aangevoerd, zal bij de beoordeling worden ingegaan.
    
    3. De beoordeling  
    
    
      3.1. De overeenkomst van februari 2002
      Partijen hebben ieder de co-operation agreement als onduidelijk gekwalificeerd, om die vervolgens uit te kunnen leggen in een door hen voorgestane zin. 
      3.1.1. De rechter echter acht die overeenkomst naar haar inhoud en kennelijke strekking voldoende duidelijk en overweegt en stelt daaromtrent vast:  
      a. zolang de overwegend door AOK gemaakte ontwikkelings- en "tooling"kosten van de onder artikel 1 van de overeenkomst bedoelde lopende producten niet door AOK waren terugverdiend ("amortisation") behield AOK de rechten op de productie en het op de markt brengen van die producten; 
      b. na amortisatie van die kosten door betaling of minimumafname zouden die rechten overgaan op Maxi;
      c. los van wie de rechten had zou AOK exclusief aan Maxi leveren en Maxi exclusief van AOK afnemen;
      d. de overeenkomst was voor twee jaar aangegaan. 
      3.1.2. Op zich zijn de termen in de overeenkomst "ownership design", "ownership toolings" en  "intellectual property" in de overeenkomst en de Annex onvoldoende helder om vast te stellen welke intellectuele rechten hiermede precies worden aangeduid, maar een dergelijke precieze aanduiding was niet nodig en kennelijk niet beoogd. Het ging partijen er toch vooral om vast te leggen bij wie de rechten op de productie en het verhandelen van de verschillende gezamenlijk reeds ontwikkelde en in productie genomen artikelen terecht zouden komen, met name voor geval de samenwerking zou eindigen. Zolang die voortduurde maakte het immers niets uit wie de rechten had.
      3.1.3. Om dezelfde reden is in de relatie tussen partijen niet doorslaggevend op wie van beider naam intellectuele eigendomsrechten op producten waarop hun overeenkomst betrekking heeft, gedeponeerd zijn. De contractuele rechtsverhouding tussen partijen bepaalt aan wie die rechten behoren toe te komen en zonodig moeten die geleverd of teruggeleverd worden en/of moet de tenaamstelling van depots in overeenstemming worden gebracht met de overeenkomst. Dat beginsel blijkt ook uit het onderdeel van de vordering in reconventie van Maxi strekkend tot levering van auteursrechten. 
      Het beroep van Maxi op het depot van de modellen van de Freestyle en Formula faalt op deze grond. Vastgesteld kan worden dat deze modellen zoal niet overwegend door AOK zijn ontworpen, zij dan toch tenminste door partijen gezamenlijk zijn ontworpen en door AOK vervaardigd. In dit kort geding moet dan ernstig worden betwijfeld of met betrekking tot het zonder toestemming van AOK alleen door Maxi gedaan depot voldaan is aan de nieuwheidseis van artikel 4 Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW) en of AOK geen beroep toekomt op artikel 5 BTMW dan wel voorgebruiker is in de zin van artikel 17 BTMW.   
      3.1.4. Ter zitting is het de rechter duidelijk geworden dat de kinderwagens regelmatig, veelal jaarlijks, werden gemoderniseerd middels kleinere aanpassingen en verbeteringen op het ontwerp, zonder dat het totaalbeeld van het product wezenlijk veranderde. Begrijpelijk is dan dat in de overeenkomst van februari 2002 de amortisatie-regeling voor de Freestyle 2001 en de 2002 afzonderlijk werd vastgelegd. Op deze wijze konden telkens de aanvullende ontwikkelings- en toolingskosten voor het nieuwe jaarmodel worden geamortiseerd. 
      Deze regeling geeft echter Maxi geen vrijbrief om voor enig volgend jaar de modernisering van een gezamenlijk ontwikkeld en bij AOK in productie zijnd type aan derden uit te besteden en het aldus op basis van het gezamenlijk ontwerp gemoderniseerde product door die derden te laten produceren. Het moge zo zijn dat Maxi door betaling van de ontwikkelings- en toolingkosten van de Freestyle-2002 aanspraak had op overdracht van intellectuele eigendomsrechten, het exclusiviteitsbeding bleef tot 1 april 2004 (de overeenkomst spreekt in een kennelijke schrijffout van "2003") van kracht, en moet geacht worden zich ook uit te strekken tot producten die niet wezenlijk verschilden van die waarop de overeenkomst van februari 2002 betrekking had. 
    
    
    
      3.2. Nieuwe producten of niet 
      Kern van het geschil in de hiervoor gegeven uitleg van de co-operation agreement is: of de producten die Maxi bij anderen liet ontwikkelen, modificaties waren van de lopende producten of werkelijk nieuw ontwikkelde producten. In het eerste geval beroept AOK zich terecht op schending van het exclusiviteitsbeding; in het tweede geval kan zij dat niet.
      Met betrekking tot de vier producten die AOK in dit geding aan de orde stelde, wordt dienaangaande overwogen:
      3.2.1. De Freestyle 3 + 4 2002/2003 (AOK prod's 1a/1b)
      Op grond van de foto's en vooral op grond van de ter zitting aan de rechter getoonde exemplaren is zonneklaar dat de zogenaamd "nieuwe" Freestyle 2003 in zijn constructie,  detaillering en algemene indruk die op het publiek wordt gemaakt, identiek of vrijwel identiek  is met de Freestyle 2002, waarvoor wederzijdse exclusiviteit geldt. 
      De wijzigingen en verbeteringen die Maxi in het elders geproduceerde model 2003 heeft aangebracht, betreffen enkele technische details die geen invloed op het totaalbeeld hebben, naar de rechter met eigen ogen heeft geconstateerd en ervaren. Voor het overige is op vele detailpunten zelfs geen poging gedaan om onderscheid tussen de beide versies aan te brengen.
      Het onderbrengen van dit lopende product bij een ander dan AOK levert een schending door Maxi op van de wederzijdse exclusiviteit in de co-operation agreement.   
      3.2.2. De Formula (AOK prod's 2a/2b)
      Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de Formula. Wel is hier in de constructie van het frame boven de achterwielen voor een iets afwijkende vorm gekozen, maar dit detail is onvoldoende opvallend om de overall indruk weg te nemen dat het hier om wezenlijk hetzelfde produkt gaat.
      3.2.3. De Firestarter/Fun (AOK prod's 3a/3b)
      Deze buggy-achtige wagentjes zijn qua constructie, detaillering en algemene indruk zo verschillend, dat sprake is van verschillende producten. Hier is geen sprake van inbreuk op exclusiviteitsrechten of intellectuele eigendomsrechten. 
      3.2.4. De Quinny Dreami (AOK prod's 4a/4b)
      Volgens de Annex bij de co-operation agreement berustten de eigendomsrechten op ontwerp, tooling en verdere intellectuele eigendomsrechten van de "Dreami" bij Maxi. De "Quinny Dreami" is identiek aan de "Dreami", behoudens de welhaast onbeduidende modificatie dat in de boog van de kap een handgreep is verwerkt. Kennelijk heeft AOK voor deze op het oog geringe modificatie enige dienovereenkomstig geringe ontwikkelings- en toolingkosten gemaakt, maar waar die kosten blijkens noot (3) in de Annex met die van de Freestyle 3+4 2002 geamortiseerd zouden worden, kan daarmee geen groot bedrag gemoeid zijn. Waar vaststaat dat voor het basismodel "Dreami" de rechten bij Maxi lagen, neemt de rechter aan dat zulks ook voor de modificatie tot "Quinny Dreami" het geval is, waarbij AOK dan wel aanspraak behoudt op vergoeding van de kosten voor deze modificatie. 
      Een schending van exclusiviteits- of intellectuele eigendomsrechten door Maxi is voor dit artikel onvoldoende aannemelijk. 
    
    
    
      3.3. Rechtsgevolgen
      De hiervoor onder 3.2.1 en 3.2.2 vastgestelde inbreuk van Maxi op de exclusiviteitsrechten van AOK met betrekking tot de Freestyle en Formula gaven AOK voldoende grond om de co-operation agreement te ontbinden. Die ontbinding heeft de volgende rechtsgevolgen:
      3.3.1. Als gevolg van het naar Nederlands recht geldende causale stelsel is daardoor de titel voor eigendomsovergang van de productie- en intellectuele eigendomsrechten waarover dit geding gaat, weggevallen en moeten deze voor zover betrekking hebbend op de Freestyle en Formula geacht worden naar luid van de Annex bij de co-operation agreement aan AOK te zijn verbleven, althans: aan haar teruggeleverd behoren te worden, terwijl AOK ontslagen is van de verplichting deze rechten onder de overeengekomen voorwaarden aan Maxi te leveren. 
      3.3.2. De ontbinding regardeert de productie van en de handel in het type "Firestarter" van AOK en de "FirestarterFUN" van Maxi, die als verschillende producten moeten worden beschouwd, niet. Ieder mag zijn eigen product (doen) vervaardigen en verhandelen. 
      3.3.3. Na ontbinding van de overeenkomst heeft AOK geen rechten meer op de productie van de "Dreami" en de "Quinny Dreami" en heeft zij er geen aanspraak meer op dat Maxi deze reiswieg exclusief bij haar afneemt.
      3.3.4. Maxi maakt met de productie elders en het verhandelen van de typen Freestyle en Formula inbreuk op de rechten van AOK. Met de productie van de Firestarter/Fun en Quinny Dreami doet zij dat niet.
      3.3.5. AOK maakt met de eventuele productie van het type Quinny Dreami of Dreami inbreuk op de rechten van Maxi. Met de productie van de typen Freestyle en Formula doet zij dat niet en Maxi kan haar daarvan ook niet betichten. 
    
    
    
      3.4. Slot
      Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen van AOK in conventie worden toegewezen als na te melden. Aan de dwangsommen zal ter voorkoming van onbillijke situaties een rechterlijk matigingsrecht worden verbonden.
      De vorderingen van Maxi in reconventie moeten worden afgewezen. 
      Maxi zal als de in conventie overwegend en in reconventie geheel in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. 
    
    
    4. De beslissing
    
    De voorzieningenrechter:
    
    in conventie:
    
    1. verbiedt Maxi om mededelingen aan derden te doen en beveelt haar dergelijke mededelingen, zo reeds gedaan, te staken en gestaakt te houden, welke naar inhoud en strekking luiden dat AOK met het aanbieden of verhandelen van de producten van het type Freestyle 3+4 en Formula 3+4 inbreuk maakt op auteursrechten of modelrechten van Maxi;  
    
    2. verbiedt Maxi om producten zoals afgebeeld in AOK's productie 1b (Freestyle 3+4) en in AOK's productie 2b (Formula 3+4) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, daaronder mede begrepen: deze te produceren of doen produceren, te importeren, in voorraad te houden, aan te bieden of  te leveren; 
    
    
      3. veroordeelt Maxi, voor geval zij niet aan deze hoofdveroordelingen voldoet, om aan AOK een dwangsom te betalen van € 50.000,-- voor elke afzonderlijke overtreding daarvan, dan wel, ter keuze van AOK, van € 5.000,-- voor iedere dag of deel van een dag dat een dergelijke overtreding voortduurt, met dien verstande:
      - dat deze dwangsomsanctie vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
      - dat deze dwangsomsanctie slechts zal gelden na betekening van dit vonnis aan gedaagde;
    
    
    4. bepaalt de in het TRIPS-verdrag bedoelde redelijke termijn waarbinnen AOK een procedure ten principale aanhangig dient te hebben gemaakt, op NEGEN maanden;
    
    5. wijst af het in conventie meer of anders gevorderde; 
    
    6. veroordeelt Maxi in de proceskosten in conventie aan de zijde van AOK gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op € 1.758,18, waarvan € 1.500,-- salaris en € 258,18 verschotten;
    
    in reconventie:
    
    7. wijst de vorderingen van Maxi af;
    
    8. veroordeelt Maxi in de proceskosten in reconventie aan de zijde van AOK gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op €  750,-- salaris. 
     
    Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 september 2002 in tegenwoordigheid van de griffier.