ECLI:NL:GHSHE:2010:BN6235, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-08-2010, HD 200.070.446
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2010-08-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Verwarrende handelsnaam?
        Overeenkomst tussen partijen daarover niet te procederen. Ontbinding rechtsgeldig?
        Geen kostenveroordeling. 
        Conform art. 1019 h Rv

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH
      Sector civiel recht
    
    
    
      zaaknummer HD 200.070.446 
      arrest van de eerste kamer van 31 augustus 2010
    
    
    in de zaak van
    
    
      MAXIMUS SECURITY BV,
      gevestigd te [vestigingsplaats], 
      appellante, tevens eiseres in het incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging,
      advocaat: mr. M.J. Spit,
    
    
    tegen:
    
    
      MAXIMUM SECURITY BV,
      gevestigd te [vestigingsplaats], 
      geïntimeerde, tevens gedaagde in het incident, 
      advocaat: mr. J.B. Smits,
    
    
    op het bij exploot van dagvaarding van 19 juli 2010 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnis van 7 juli 2010 tussen appellante - verder te noemen Maximus Security - als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en geïntimeerde - verder te noemen Maximum Security - als eiseres in conventie, gedaagde in reconventie.
    
    1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 212128/KG ZA 10-309) 
    
    Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
    
    2. Het geding in hoger beroep
    
    2.1. Na bij beschikking van 15 juli 2010 verkregen toestemming tot dagvaarding op verkorte termijn heeft Maximus Security bij voormeld exploot onder overlegging van producties 27 grieven aangevoerd en geconcludeerd tot, kort gezegd, vernietiging van het hiervoor genoemde vonnis van de voorzieningenrechter met - naar het hof begrijpt - alsnog afwijzing van de vordering van Maximum Security en toewijzing van de vordering van Maximus Security in reconventie, met veroordeling van Maximum Security in de werkelijke kosten van het geding. Bij het verzoekschrift waarbij dagvaarding op verkorte termijn is verzocht heeft Maximus Security tevens verzocht, voor zover dit hof niet tijdig zou kunnen beslissen in het geschil, de uitvoerbaarbij- voorraadverklaring te schorsen tot aan het moment waarop door de bodemrechter althans het gerechtshof in dit appel in kort geding uitspraak is gedaan
    
    2.2. Bij memorie van antwoord heeft Maximum Security onder overlegging van producties de grieven bestreden en geantwoord in het incident.
    
    2.3. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, Maximus Security door mw mr Spit aan de hand van een pleitnota, en Maximum Security door mr Smits. Maximum Security heeft daarna de gedingstukken overgelegd en partijen hebben uitspraak gevraagd.
    
    3. De gronden van het hoger beroep
    
    Voor de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.
    
    4. De beoordeling
    
    
      4.1. De grieven hebben mede betrekking op de vaststelling van de feiten door de voorzieningenrechter. Het hof zal de feiten - voor zover thans van belang - opnieuw vaststellen. 
      Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.
      Per 18 juli 2006 heeft SIDN op verzoek van [X.] de domeinnaam "maximum-security.nl" geregistreerd.
      Bij besluit van 9 januari 2007 (productie 2 bij akte van 15 juni 2010 van Maximum Security) heeft de minister van Justitie de eenmanszaak Maximum Security te [vestigingsplaats] een vergunning verschaft voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie als bedoeld in artikel 3, aanhef en onder onder a van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
      Uit een uittreksel van het handelsregister, gedateerd 18 maart 2009 (productie 21a bij akte van 15 juni 2010 van Maximus Security) blijkt inzake Maximum Security onder meer dat de akte van oprichting dateert van 26 maart 2008, en de eerste inschrijving in het handelsregister van 1 april 2008. De bedrijfsomschrijving luidt "beveiliging van onder andere personen, eve¬nementen en horeca, alsmede in- en verhuur van beveiligingspersoneel". Enig aandeelhouder en bestuurder is [Y.] Assurantiën BV. 
      Per 20 maart 2007 heeft SIDN ten behoeve van Maximus Security de domeinnaam "maximussecurity.nl" geregistreerd.
      Bij besluit van 26 april 2007 heeft de minister van Justitie aan Maximus Security i.o. desgevraagd vergunning verleend voor het instandhouden van een particuliere beveiligingsorganisatie als bedoeld in artikel 3 aanhef en onder onder a van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (productie 16 Maximus Security).
      Uit een uittreksel van het handelsregister (productie 15a van Maximus Security) gedateerd 16 december 2008 blijkt dat de akte van oprichting van Maximus Security dateert van 8 juni 2007 en de eerste inschrijving in het handelsregister van 13 juni 2007. De bedrijfsomschrijving luidt "het uitoefenen van een beveiligingsbedrijf". Bestuurder is [Z.]. 
      Op 6 april 2009 is tussen Maximum Security en Maximus Security een overeenkomst gesloten, getekend voor voor Maximum Security door Van den Heuvel en voor Maximus Security door [Z.] (productie 6 bij akte van 15 juni 2010 van Maximum Security). De overeenkomst draagt als opschrift "co-existentie overeenkomst" en houdt voor zover voor dit geding van belang het volgende in:
      " [Maximum Security BV en Maximus Security BV] Nemen in aanmerking: - dat tussen partijen een handelsnaamgeschil is gerezen in het kader waarvan Maximum Maximus gedagvaard heeft in kort geding; - dat partijen het geschil in onderling overleg wensen op te lossen door het sluiten van deze co-existentie overeenkomst. Komen overeen als volgt: 1. Samenwerking 1. Maximus spreekt de stellige intentie uit aan Maximum en/of gelieerde bedrijven in de komende 3,5 jaar, startende op 1 april 2009 en eindigende op 31 december 2012, om Maximum, daar waar mogelijk, met inachtneming van de hierna onder a., b. en c. genoemde omstandigheden, in te huren voor beveiliging, waar Maximus deze werkzaamheden als opdrachtgever verzorgt. a. De intentie wordt uitgesproken voor evenementen waarbij Maximus een tekort aan beveiligingsmedewerkers heeft; b. Maximus zal Maximum voorzien van een (evenementen)kalender waar de verwachte inhuur op vermeld staat, zodat beide partijen weten op welke evenementen Maximum ingehuurd kan worden; c. Maximum respecteert de afspraken die Maximus al voor 2009 met andere partijen voor bepaalde evenementen heeft gemaakt. 2. ( ) 
      3. ( ) 4. Maximum verbindt zich om de werkzaamheden naar beste kunnen en weten uit te voeren. ( ) 5. In ruil voor bovenstaande intentieverklaring die naar verwachting van partijen normaliter tot een substantiële omzet voor Maximum zal leiden, trekt Maximum de uitgebrachte kortgeding dagvaarding in. 2. Wederzijds gebruik handelsnamen/merken 1. Maximus Security BV verbindt zich om nimmer enig juridisch beletsel op te werpen tegen gebruik dan wel de registratie door Maximum Security BV van de naam/het merk/de handelsnaam Maximum Security BV voor beveiligingsdiensten en overige zakelijke- en financiële dienstverlening in de ruimste zin des woords (vanzelfsprekend omvat dit varianten zoals Maximum Dog Security BV en Maximum Medical BV die in gebruik zijn bij aan Maximum Security BV gelieerde ondernemingen); 2. Maximum Security BV verbindt zich om nimmer enig juridisch beletsel op te werpen tegen gebruik dan wel de registratie door Maximus Security BV van de naam/het merk/ de handelsnaam Maximus Security BV voor beveiligingsdiensten en overige zakelijke- en financiële dienstverlening in de ruimste zin des woords (vanzelfsprekend omvat dit varianten die in gebruik zijn bij aan Maximus Security BV gelieerde ondernemingen, maar niet de namen Maximus Dog Security BV en Maximus Medical BV). 3. Ontbinding in geval van niet nakoming Indien een partij één of meerdere van de afspraken onder 1 en 2 niet nakomt dan wel indien een partij onoorbaar handelt of zich op enige wijze negatief uitlaat over (medewerkers [van]) de ander zonder dat daar een deugdelijke grond voor aanwezig is, kan de andere partij deze overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden per aangetekend schrijven waarmee de toezeggingen onder 2.1 en 2.2. vervallen. Partijen kunnen deze overeenkomst niet ontbinden na afloop van de onder 1.1 genoemde termijn van 3,5 jaar. 4. Kosten Indien en voor zover het handelsnaamgeschil niet alsnog aan de rechter voorgelegd zal worden, hetgeen niet aan de orde zal zijn als uitvoering wordt gegeven aan de in deze overeenkomst uitgesproken intenties, zullen beide partijen hun tot op heden gemaakte kosten zelf dragen."
      Bij aangetekende brief van 9 april 2010 heeft de advocaat van Maximum Security (productie 12 bij productie 8 bij akte van 15 juni 2009 van Maximum Security) aan Maximus Security onder meer meegedeeld:
      "Op 6 april 2009 is tussen cliënte en U een zogeheten co-existentie overeenkomst gesloten. Inmiddels is cliënte meermaals gebleken dat de bepalingen van deze overeenkomst door U niet naar behoren worden nagekomen, meer in het bijzonder dat U nalaat om cliënte, conform het in artikel 1 van die overeenkomst gestipuleerde, in te huren voor beveiligingswerkzaamheden. Dit bovendien zonder dat U zelf over de noodzakelijke capaciteit beschikt en U dus wel andere partijen inhuurt, waar u op grond van de overeenkomst verplicht bent cliënte in te schakelen. Cliënte heeft U in ter zake van deze toerekenbare tekortkoming in de nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van voornoemde overeenkomst diverse malen aangesproken en aangeschreven, waarbij U door cliënte terzake tevens in gebreke bent gesteld. Daarnaast heeft cliënte U uitgebreid gewezen op de schade die zij dientengevolge lijdt en voor welke schade U aansprakelijk bent. Een en ander evenwel zonder enig resultaat. Op grond van het bovenstaande ontbind ik hierbij namens cliënte, en conform artikel 3 van meergenoemde overeenkomst, de co-existentie overeenkomst en stel ik u namens cliënte aansprakelijk voor alle schade welke cliënte hieruit heeft geleden, lijdt er nog zal lijden. ( )"
      Partijen hebben wederzijds na verkregen verlof derdenbeslagen gelegd.
      Maximum Security heeft bij dagvaarding van 25 mei 2010 (productie 7 bij akte 15 juni 2010 Maximum Security) Maximus Security gedagvaard in een bodemprocedure en daarbij schadevergoeding gevorderd in verband met het niet nakomen van de co-existentie overeenkomst tot een bedrag van € 304.500,=. Tevens is - zoals tijdens het pleidooi in hoger beroep is verklaard - een bodemprocedure aanhangig gemaakt inzake het geschil betreffende de handelsnaam. 
      In eerste aanleg heeft Maximum Security gevorderd Maximus Security te veroordelen om binnen vijf dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis het gebruik van de handelsnaam Maximus Security, of onderdelen daarvan, te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom, haar te verbieden enige handelsnaam te voeren welke geheel of gedeeltelijk sterk overeenstemt met, of verwarring wekt ten aanzien van de door Maximum Security gevoerde handelsnaam Maximum Security, zulks op straffe van een dwangsom, en gedaagde te veroordelen in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv., alsook - na vermeerdering van eis - opheffing van de door Maximus Security gelegde beslagen gevorderd. In reconventie heeft Maximus Security opheffing van de door Maximum Security ten laste van haar gelegde beslagen gevorderd, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Maximum Security in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter heeft in conventie Maximus Security bevolen om binnen twee maanden na betekening van het vonnis het gebruik van de handelsnaam Maximus Security te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 1000 voor iedere dag dat zij niet aan deze veroordeling voldoet tot een maximum van € 250.000, en voorts Maximus Security verboden enige handelsnaam te voeren die sterk overeenstemt met of verwarring wekt ten aanzien van de door Maximum Security BV gevoerde handelsnaam Maximum Security op straffe van een dwangsom van € 1000 per dag met een maximum van € 250.000; hij heeft de door Maximus Security ten laste van Maximum Security gelegde beslagen opgeheven onder voorwaarde dat Maximum Security aan Maximus Security zekerheid heeft geboden voor een bedrag van tenminste € 15.000. Hij heeft Maximus Security in de proceskosten veroordeeld tot een bedrag van 
      € 4.336,89. In reconventie heeft de voorzieningenrechter de ten laste van Maximus Security gelegde beslagen opgeheven onder de voorwaarde dat Maximus Security aan Maximum Security zekerheid heeft geboden voor een bedrag van tenminste 
      € 39.000. In reconventie heeft hij de pro¬ces¬kosten gecompenseerd. De voorzieningenrechter heeft hiertoe onder meer overwogen dat de handelsnamen van Maximum Security BV en Maximus Security BV niet alleen in geschrift maar ook auditief in hoge mate op elkaar lijken, en dat het voor de hand ligt dat er ook bij het publiek verwarring tussen hun ondernemingen te duchten is. Volgens de voorzieningenrechter is thans in wezen niet meer in geschil wie van partijen het eerst haar onderneming onder de huidige handels¬naam dreef. Dat was Maximum Security zoals ook blijkt uit de handelsregister- historie, terwijl Maximum Security ook ten aanzien van de vergunningaanvrage en de registratie van domeinnamen op Maximus Security vooruitliep. Gelet hierop handelt Maximus Security zonder meer in strijd met het in artikel 5 Handelsnaamwet gegeven wettelijk verbod. De voorzieningenrechter heeft voorts, gelet op het beroep van Maximus Security BV op de co-existentieovereenkomst, overwogen dat een stellig oordeel over de vraag of Maximum Security de co-existentieovereenkomst terecht heeft ontbonden niet kan worden gegeven, omdat dat een feitenonderzoek zou vergen dat het bestek van dit kort geding te buiten gaat. Het is echter, aldus de voorzieningenrechter, gelet op de overgelegde stukken niet op voorhand van iedere grond ontbloot om aan te nemen dat beide partijen hebben gefaald bij een goede uitvoering van de samenwerking de bepalingen in de co-existentieovereenkomst. 
      Beide partijen hebben tijdens het pleidooi in hoger beroep verklaard dat het hoger beroep geen betrekking heeft op de in eerste aanleg in conventie en in reconventie ingestelde vorderingen met betrekking tot de wederzijds gelegde beslagen. In zoverre is het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet aan het oordeel van het hof onderworpen. 
      Inzake de grieven overweegt het hof als volgt. 
      Aan de vraag of Maximum Security jegens Maximus Security een verbod kan vorderen tot het voeren van haar naam gaat vooraf de vraag of Maximum Security deze vordering kan instellen gelet op de tussen partijen gesloten co-existentieovereenkomst. Anders dan de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 5.11 heeft geoordeeld staan de bepalingen van de Handelsnaamwet niet in de weg aan een afspraak tussen partijen dat zij elkaars handelsnaam zullen respecteren en wederzijds geen maatregelen zullen nemen om gebruik van die naam te verbieden of te beperken. Een rechthebbende op een handelsnaam waarmee die van een ander kan worden verward kan zijn recht zich tegen gebruik van die laatste handelsnaam te verzetten immers verwerken (HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 173) en ook toestemming tot gebruik heeft tot gevolg dat eerstgenoemd bedrijf zich gelet op die toestemming niet langer tegen gebruik van de verwarrende handelsnaam kan verzetten. Dat derden-belanghebbenden zich ook tegen gebruik van verwarrende handelsnamen kunnen verzetten, en dat het Openbaar Ministerie op grond van artikel 7 Handelsnaamwet iemand kan vervolgen die een handelsnaam voert in strijd met die wet, doet daaraan niet af. Dergelijke procedures zijn thans immers niet aan de orde. 
      Alvorens in te kunnen gaan op de vraag of aan Maximus Security het gebruik van de Handelsnaamwet kan worden verboden dient het hof dus in te gaan op de vraag of het beroep van Maximus Security op de tussen partijen gesloten overeenkomst slaagt, dan wel of - zoals Maximum Security stelt - die overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden. 
      Tussen partijen is niet in geschil dat, indien deze overeenkomst thans nog bestaat, Maximum Security geen verbod kan eisen ten laste van Maximus Security. Maximum Security stelt evenwel dat zij de overeenkomst heeft ontbonden, zodat de daarin opgenomen afspraken niet langer gelden. Maximus Security bestrijdt dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden en betwist bovendien dat zij de overeenkomst niet is nagekomen, zodat er ook geen grond was voor ontbinding. Bovendien, zo voert Maximus Security aan, verkeerde Maximum Security met betrekking tot de overeenkomst in schuldeisersverzuim nu al eerder sprake was van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van beveiligingsdiensten door Maximum Security ten behoeve van Maximus Security. 
      Het hof overweegt als volgt. Weliswaar heeft Maximum Security de overeenkomst ontbonden, maar daarop kan zij zich jegens Maximus Security slechts beroepen indien dat rechtsgeldig is gebeurd, hetgeen - nu Maximus Security dat bestrijdt - door de rechter dient te worden onderzocht. Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over de inhoud van de co-existentieovereenkomst voor wat betreft de daarin opgenomen afspraken over samenwerking. Maximum Security stelt dat de overeenkomst meebrengt dat zij steeds als eerste moet worden ingehuurd bij evenementen die door Maximus Security worden beveiligd, maar Maximus Security bestrijdt dat de afspraak een zo ver gaande strekking heeft. Het hof acht de inhoud van de overeenkomst wat dit betreft - mede gelet op het feit dat de inhoud van de overeenkomst niet alleen wordt bepaald door de letterlijke tekst daarvan - voorshands niet zonder meer duidelijk. De vraag wie van beide partijen wat dit betreft gelijk heeft dient dan ook nader te worden onderzocht, terwijl geenszins is uitgesloten dat daarvoor bewijslevering nodig zal zijn. Dit geding leent zich - mede gelet op de verregaande spoedeisendheid - daar niet toe. Derhalve kan reeds op deze grond er in dit geding niet van worden uitgegaan dat de overeen¬komst door Maximum Security rechtsgeldig is ontbonden. 
      Voorts heeft Maximus Security onder overlegging van verklaringen van derden aan¬gevoerd dat zij bezwaren had tegen de wijze waarop Maximum Security haar beveiligingsdiensten verrichtte, welke bezwaren zij ook tegen Maximum Security heeft geuit, en dat zij daarom haar (eventuele) verplichting tot het uitbesteden aan van die diensten aan Maximum Security kon opschorten. Indien de stelling van de Maximus Security dat Maximum Security haar beveiligingsdiensten niet verrichtte zoals dat van een beveiligingsdienst mag worden verwacht juist is, is naar het oordeel van het hof - mede gelet op de op Maximum Security rustende, uit artikel 1 lid 4 van de co-existentieovereenkomst voortvloeiende verplichting "de werkzaamheden naar beste kunnen en weten uit te voeren" - voorshands aannemelijk dat Maximum Security in verzuim verkeerde, zodat zij de overeenkomst niet kon ontbinden, nog afgezien van de vraag of er sprake was van een tekortkoming aan de zijde van Maximus Security. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Maximus Security haar stellingen wat dit betreft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt gelet op de overgelegde verklaringen. Het feit dat, zoals Maximum Security heeft aangevoerd, deze diensten deels niet voor Maximus Security werden verricht is onvoldoende weerlegging daarvan. In ieder geval dient ook deze kwestie nader te worden onderzocht, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. Derhalve slagen de grieven 17 tot en met 20. 
      Gelet hierop dient het vonnis van de voorzieningenrechter te worden vernietigd en dient de vordering van Maximum Security alsnog te worden afgewezen, reeds omdat naar het voor¬lopig oordeel van het hof niet is komen vast te staan dat Maximum Security de co-existentieovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig heeft ontbonden en er derhalve voorshands van moet worden uitgegaan dat deze nog gold, zodat partijen gehouden waren aan hun afspraak geen juridische beletselen op te werpen tegen het gebruik van de door de wederpartij gevoerde handelsnaam. 
      De overige grieven, waaronder de grieven met betrekking tot de vraag of in dit geval sprake was van verwarring tussen beide handelsnamen en de vraag wie van beide partijen haar naam als eerste heeft gebruikt, behoeven derhalve geen behandeling. 
      Nu het hof uitspraak doet voordat de termijn waarbinnen Maximus Security diende te voldoen aan het bevel van de voorzieningenrechter is verstreken, behoeft het verzoek tot schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad geen behandeling. Het hof zal die vordering afwijzen. Gelet op de nauwe samenhang met de hoofdzaak geldt de kostenveroordeling in de hoofdzaak tevens voor het incident. 
      Gelet op het feit dat het hof niet toekomt aan een beoordeling van de rechten van partijen met betrekking tot de handelsnaam is er geen reden voor toepassing van de bijzondere regels inzake kostenveroordeling bedoeld in artikel 1019h Rv. Als in het ongelijk gestelde partij zal Maximum Security worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep.
    
    
    5. De uitspraak
    
    
      Het hof:
      in de hoofdzaak: 
    
    
    verstaat dat het hoger beroep geen betrekking heeft op de beslissingen van de voorzieningenrechter in conventie en in reconventie betreffende de gelegde beslagen; 
    
    vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 7 juni 2010 voor zover aan zijn oordeel onderworpen; 
    
    en in zoverre (in conventie) opnieuw rechtdoende:
    
    weigert de door Maximum Security gevraagde voorzieningen;
    
    in het incident:
    
    wijst het gevorderde af,
    
    in de hoofdzaak en in het incident voorts:
    
    
      veroordeelt Maximum Security in de kosten van het geding, het incident daaronder begrepen, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Maximus Security begroot op 
      - in eerste aanleg € 263 voor verschotten en € 2000 voor salaris procureur
      - en in hoger beroep € 211 voor griffierecht, € 73,89 kosten betekening dagvaarding in hoger beroep en € 2682 voor salaris advocaat. 
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Rothuizen-Van Dijk, Begheyn en Coster en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 31 augustus 2010.