ECLI:NL:GHLEE:2012:BZ0479, Gerechtshof Leeuwarden, 18-12-2012, 200.095.978/01
Gerechtshof Leeuwarden — Uitspraak 
Datum: 2012-12-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Onderscheid tussen inroepen nietigheid van te kwader trouw gedeponeerd merkt en optreden tegen gebruik van het merk.

Arrest d.d. 18 december 2012
      Zaaknummer 200.095.978/01
      (zaaknummer rechtbank: 88071 / KG ZA 11-181)
    
    
    
    HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN
    
    Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:
    
    
      1.	I+A Products B.V.,
      	gevestigd te Hoogeveen,
      hierna te noemen: I+A,
      2.	Air-Aqua B.V.,
      	gevestigd te Hoogeveen,
      hierna te noemen: Air-Aqua,
      3.	[appellant 3],
      	wonende te [woonplaats],
      hierna te noemen: [appellant 3],
      appellanten,
      in eerste aanleg: gedaagden,
      hierna gezamenlijk te noemen: I+A c.s.,
      advocaat: mr. J.A. Venema, kantoorhoudende te Emmen,
    
    
    
    tegen
    
    
    
      Estrad B.V.,
      gevestigd te Nieuwleusen,
      geïntimeerde,
      in eerste aanleg: eiseres,
      hierna te noemen: Estrad,
      advocaat: mr. A.J. van der Kolk, kantoorhoudende te Zwolle.
    
    
    
      Het geding in eerste instantie
      In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het in kort geding tussen partijen gewezen vonnis, uitgesproken op 16 augustus 2011 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen.
    
    
    
      Het geding in hoger beroep
      Bij exploot van 9 september 2011 is door I+A c.s. hoger beroep ingesteld van 
      genoemd vonnis met dagvaarding van Estrad tegen de zitting van 25 oktober 2011.
    
    
    Bij tussenarrest van 29 november 2011 heeft dit hof een comparitie gelast, welke heeft plaatsgevonden op 30 januari 2011. 
    
    De conclusie van de memorie van grieven luidt:
    
    
      "Het Uw Gerechtshof behage - bij arrest uitvoerbaar bij voorraad - te vernietigen het vonnis van de voorzieningenrechter te Assen d.d. 16 augustus 2011 met zaaknummer 88071 KG ZA 11-181, tussen partijen gewezen en opnieuw rechtdoende:
      I. Geïntimeerde niet te ontvangen in haar vorderingen, althans haar deze te ontzeggen.
      II. Geïntimeerden te veroordelen ex artikel 1019h Rv in de kosten van deze procedure en de kosten - waaronder de terugbetaling van de eerdere kostenveroordeling van appellanten- van de procedure in eerste aanleg."
    
    
    Bij memorie van antwoord is door Estrad verweer gevoerd met als conclusie:
    
    "De vorderingen van I+A af te wijzen met veroordeling, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, van I+A in de kosten van beide gedingen."
    
    Voorts heeft Estrad op 5 juni 2012 een akte genomen, waarop I+A c.s. bij antwoordakte van 3 juli 2012 hebben gereageerd. 
    
    Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    
      De beoordeling
      Vaststaande feiten
      1.	Tegen de weergave van de vaststaande feiten in rechtsoverweging 2 van genoemd vonnis 16 augustus 2011 is geen grief ontwikkeld en ook anderszins is niet van bezwaren daartegen gebleken, zodat ook in hoger beroep van die feiten zal worden uitgegaan. Deze feiten, aangevuld met feiten die in hoger beroep zijn komen vast te staan, komen op het volgende neer. 
      1.1	Estrad is een bedrijf dat is gespecialiseerd in vijverbenodigdheden. Zij ontwikkelt en produceert producten op het gebied van waterbehandeling en waterzuiveringssystemen (o.a. vijverpompen). 
      1.2	I+A Products B.V. en Air-Aqua B.V. exploiteren een groothandel in vijverbenodigheden, waaronder vijverpompen. [appellant 3] is via een geschakelde vennootschap bestuurder en enig aandeelhouder van beide ondernemingen. 
      1.3	In 1998 is tussen Estrad en [appellant 3] een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen gericht op het verhandelen van de door Estrad ontwikkelde en geproduceerde producten. 
      1.4	Royal Exclusive (hierna: RE) is een Duitse fabrikant van vijverpompen. 
      Op 24 maart 2007 is tussen I+A Products, Estrad en RE een overeenkomst getekend, waarin – voor zover van belang – het volgende is opgenomen: 
      	"Hiermit wird die Zusammenarbeit folgender Firmen vertraglich festgelegt. 
      	I+A Products ist eine reine Handelsfirma, die überwiegend Produktvertretend handelnd tätig ist, u.a. Produkte von Estrad und Royal-Exclusive. 
      	Royal Exclusive ist eine firma die für I+A Products, exclusive Produkte herstellt wie z.B die Red Devil-Pumpen fur den Gartenteich u.a.
      	Estrad BV is der firma die Produkte entwickelt und diese produziert.
      	Diese Produkte werden unter andere durch I+A zum Verkauf gebracht
      	Es ist Estrad nicht gestattet diese Produkte selbst zu vermarkten".
      1.5	Op 31 januari 2008 heeft [appellant 3] voor de Benelux een merkdepot verricht voor het hierna afgebeelde beeldmerk in klasse 7 voor waterpompen ten behoeve van zwembaden, vijvers en industrie. Het beeldmerk is 15 mei 2008 ingeschreven onder nummer 0843556. 
    
     
    
      1.6	Op 22 april 2009 heeft I+A op basis van deze merkregistratie een internationale inschrijving onder nummer 1003999 voor het beeldmerk verkregen. De internationale inschrijving strekt zich uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
      1.7	In 2009 is het samenwerkingsverband tussen I+A c.s. en Estrad geëindigd. De 
    
    
    
      besloten vennootschap Sibo B.V. (Sibo) is de nieuwe afnemer van producten van 
      Estrad.
      1.8	In een notariële overeenkomst tussen Estrad en RE, gedateerd 5 mei 2009, is het volgende opgenomen (prod. 21 I+A c.s.): 
      	“Estrad agrees not to use the name Royal-Exclusive, Red Dragon and Red Devil and or derivative names or trademarks or make any other association to products made by Royal-Exclusive” 
      1.9	Over diverse zaken tussen I+A c.s. en Estrad is discussie ontstaan en is er een aantal bodemprocedures aanhangig gemaakt. 
      1.10	Op 7 januari 2010 hebben I+A c.s. Sibo gesommeerd de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten op het product Red Devil, waaronder de naam 
      Red Devil, te staken. 
      1.11	Bij brief van 24 maart 2011 heeft de advocaat van Estrad [appellant 3] gesommeerd het gebruik van het merk Red Devil te staken en gestaakt te houden. Estrad stelt dat [appellant 3] op de hoogte was van het gebruik van merk voor soortgelijke waren door Estrad, zodat er sprake is van deponering te kwader trouw, waardoor [appellant 3] geen recht heeft verkregen op het merk. [appellant 3] heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven. 
      1.12	Op 19 tot en met 21 augustus 2011 hebben I+A c.s. met producten van onder andere het merk Red Devil op de standhouderlijst van de Holland Koi Show gestaan, een groot Koi-evenement waarbij hobbyisten en handelaren uit binnen- en buitenland zich presenteren aan het publiek. 
      1.13	Op 31 januari 2012 heeft Estrad voor de Benelux een depot verricht voor het woordmerk Red Devil in klasse 7 voor waterpompen(machines) ten behoeve van zwembaden, vijvers en industrie en klasse 11 voor waterzuiveringsinstallaties ten behoeve van zwembaden, vijvers en industrie. Het merk is op 22 februari 2012 onder nummer 0914835 ingeschreven. 
    
    
    
      De procedure en beslissingen in eerste aanleg
      2.	Stellende dat I+A c.s. inbreuk hebben gemaakt op de rechten van Estrad door het gebruik het teken/de naam Red Devil, heeft Estrad het onderhavige kort geding aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen. Daarbij heeft Estrad gevorderd dat I+A c.s. het gebruik van de naam Red Devil en daarop gelijkende tekens te staken en gestaakt te houden alsmede een bevel tot 
      i) terugname van de producten met de naam Red Devil van al haar afnemers, 
      ii) verzending van brieven aan afnemers en iii) het plaatsen van een bericht op de website van I+A c.s. dat zij met het gebruik van Red Devil inbreuk maakt op de oudere rechten van Estrad; een en ander op straffe van dwangsommen. Aan haar vorderingen heeft Estrad ten grondslag dat het gebruik van het teken/de naam Red Devil op grond van hetgeen betamelijk is in het maatschappelijk jegens haar onrechtmatig is. De merkdepots zijn volgens Estrad door I+A c.s. te kwader trouw verricht. In de kern genomen stelt Estrad oudere gebruiksrechten op het teken Red Devil te hebben. 
    
    
    3.	De voorzieningenrechter heeft het gevraagde gebod toegewezen, met dwangsomveroordeling voor het geval I+A c.s. niet aan het gegeven bevel voldoen. I+A c.s. zijn tevens in de volledige proceskosten van Estrad veroordeeld, begroot op € 6.000,-. De voorzieningenrechter heeft de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bepaald op een maand na betekening van dit vonnis. De overige vorderingen zijn door de voorzieningenrechter afgewezen.
    
    4.	Het is het hof ambtshalve bekend dat in de bodemprocedure de rechtbank Assen op 14 november 2012 een vonnis heeft gewezen onder zaaknummer/rolnummer 88875/HA ZA 11-579. 
    
    
      De grieven
      5.	De grieven beogen het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Bij de beoordeling van de grieven dient het volgende voorop gesteld te worden. 
      Indien de rechter in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, dient de rechter in kort geding in beginsel zijn vonnis af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of in een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen (HR 19 mei 2000, LJN: AA5870 en HR 7 januari 2011, LJN BP0015).
    
    
    
      6.	In het vonnis van 14 november 2012 heeft de bodemrechter, samengevat, het volgende overwogen. 
      -	de vordering van Estrad tot staking van het gebruik van het merk Red Devil valt en staat bij de vraag of de door I+A c.s. verrichte merkdepots te kwader trouw zijn (rov. 4.5);
      -	of de door I+A c.s. verrichte depots in dit geval te kwader trouw zijn verricht staat (nog) niet vast. De rechtbank heeft aan Estrad opgedragen feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit volgt dat Estrad binnen de laatste drie jaar voorafgaand aan de desbetreffende depots van I+A c.s. binnen en/of buiten de Benelux gebruik heeft gemaakt van het merk Red Devil terwijl [appellant 3] dit wist of behoorde te weten (rov. 4.7);
      -	als niet komt vast te staan dat vorenbedoelde depots te kwader trouw zijn, staat te beoordelen of op grond van de aanvullende werking van artikel 6:162 BW de gevorderde maatregelen moeten kunnen worden genomen. In zoverre heeft de waarborg die de inschrijving biedt tegen merkinbreuk door toepassing van artikel 2.20 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) geen zelfstandige betekenis. Elk onder het bereik van dit artikel vallende merkinbreuk kan aanleiding geven tot een verbod, vergoeding van de schade en tot maatregelen die artikelen 2.21 en 2.22 BVIE bieden. Dat verbod, die vergoeding en die maatregelen kunnen echter ook worden gegeven op grond van de in artikel 6:162 bedoelde overtreding van de onbetamelijkheidsnorm (rov. 4.6). 
    
    
    
      7.	Gelet op de onder 5 weergegeven rechtsoverwegingen, dient het hof in dit kort 
      geding in beginsel zijn beslissing af te stemmen op de hiervoor onder 6 genoemde oordelen, tenzij er plaats is voor een uitzondering op dit beginsel. 
    
    
    
      Spoedeisendheid
      8.	In grief II betwisten I+A c.s. de spoedeisendheid van de oorspronkelijke vordering van Estrad in kort geding. Het hof dient, zonodig ambtshalve, zich over deze spoedeisendheid uit te laten. Het hof is van oordeel dat de vordering die er toe strekt aan een beweerdelijke merkinbreuk een einde te maken, zowel ten tijde van die beoordeling in eerste aanleg als bij de beoordeling in hoger beroep als spoedeisend kan worden aangemerkt. Grief II faalt. 
    
    
    
      Registratiestelsel BVIE
      9.	Grief I houdt in dat de voorzieningenrechter door toewijzing van de verbodsvordering heeft miskend dat op grond van artikel 2.19 
      BVIE geen bescherming kan worden ingeroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd en niet is geschreven. De voorzieningenrechter had volgens 
      I+A c.s. ambtshalve de niet-ontvankelijkheid van Estrad moeten uitspreken, gelet op het bepaalde in artikel 2.19 lid 2 BVIE. 
    
    
    10.	Het hof constateert, gelijk ook uit het vonnis in de bodemprocedure volgt (zie rov. 2.12 en 4.3), dat Estrad ten tijde van het instellen van haar vordering in kort geding niet over een ingeschreven merk beschikte voor het teken Red Devil, zodat de voorzieningenrechter, gelet op genoemd tweede lid van artikel 2.19 BVIE, ambtshalve de niet-ontvankelijkheidverklaring had dienen uit te spreken. In zoverre is grief I terecht voorgedragen. Nu Estrad thans evenwel beschikt over een ingeschreven merk voor Red Devil, kan het hof niet alsnog de niet-ontvankelijkheid uitspreken. Per saldo treft grief I dan ook geen doel, evenals de daarop voortbouwende grief III. Wel hecht het hof eraan ten aanzien van het oordeel van de bodemrechter dat een verbod op het gebruik van een merk ook kan worden gegeven op grond van de in artikel 6:162 BW bedoelde overtreding van de onbetamelijkheidsnorm (rov. 4.6), nog het volgende op te merken. Deze opvatting van de bodemrechter berust naar het oordeel van het hof op een onjuiste uitleg van artikel 2.20 BVIE. 
    
    11.	Het systeem van merkenverkrijging van het BVIE berust op het beginsel dat het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot gevolgd door inschrijving (artikel 2.2. BVIE). Inherent aan dit systeem is dat geen rechten kunnen worden verkregen door louter gebruik van een teken, ook niet op basis van het gemene recht. Deze hoofdregel van het Benelux-merkenrecht is vastgelegd in artikel 2.19 BVIE. Artikel 2.19 lid 1 houdt in dat, behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, niemand, welke vordering hij ook instelt in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk moet worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 leden 1 en 2 BVIE, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Aan artikel 2.19 BVIE ligt de gedachte ten grondslag dat geen enkele vordering gegrond op een merk in rechte (kan) worden ingesteld, indien het merk niet is ingeschreven. De registratie vormt de voorwaarde van elke actie tot bescherming van een merk. Op dit systeem is in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE een correctie opgenomen ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel. De correctie houdt in dat geen merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht. 
    
    12.	In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen het inroepen van de nietigheid van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd en het optreden tegen het gebruik daarvan. Een nietigverklaring van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd kan ingevolge artikel 2.28 BVIE in samenhang met artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE in beginsel door iedere belanghebbende - dus ook de rechtmatig voorgebruiker van een niet gedeponeerd teken - worden ingeroepen, terwijl een verbod op het gebruik van dit te kwader trouw gedeponeerde merk uitsluitend kan worden ingesteld door de houder van een ingeschreven merk. Dit volgt uit artikel 2.20 lid 1 aanhef BVIE, waarin met zoveel woorden is bepaald dat de houder van een ingeschreven recht het uitsluitend recht heeft het gebruik van een teken te verbieden. Uit artikel 2.19 lid 1 in samenhang met artikel 2.20 BVIE volgt dat de houder van een ouder teken dat niet is geregistreerd dus niet kan optreden tegen het gebruik van een geregistreerd merk dat te kwader trouw is gedeponeerd, ook niet op grond van onrechtmatige daad. Dit is slechts anders, indien het teken niet als merk wordt beschouwd (2.19 lid 3 BVIE). Tussen partijen is evenwel niet in geschil dat het teken Red Devil als merk in de zin van artikel 2.1 BVIE moet worden beschouwd. Estrad heeft het teken immers later zelf ook als merk gedeponeerd. 
    
    13.	Door de inschrijving van het woordmerk Red Devil op 22 februari 2012 kan Estrad in hoger beroep alsnog in haar vorderingen worden ontvangen. Dit betekent dat het hof opnieuw dient te beoordelen of het verbod op het gebruik van de naam Red Devil, zoals dat door de voorzieningenrechter onder 5.1 van het dictum is toegewezen, in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt. Dit wordt door I+A c.s. met de grieven IV, VI, en VII bestreden. Daartoe voeren zij, in de kern genomen, aan dat zij over oudere merkinschrijvingen beschikken. Die merken zijn met toestemming van de voorgebruiker RE verricht en zijn om die reden volgens I+A c.s., anders dan Estrad betoogt, niet te beschouwen als depots te kwader trouw. 
    
    14.	De bodemrechter heeft in dit verband geoordeeld dat op Estrad de bewijslast rust van haar stelling dat de depots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht. De bodemrechter heeft geoordeeld dat dit bewijs door Estrad nog niet is geleverd. Zij stelt Estrad in de gelegenheid dit bewijs alsnog te leveren. Gelet op deze oordelen, waarop het hof in dit kort geding zijn beslissing dient af te stemmen, kan niet ervan worden uitgegaan dat de merkdepots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht. 
    
    15.	De bodemrechter heeft geoordeeld dat (nog) niet vaststaat dat de merkdepots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht. Nu de bodemrechter heeft geoordeeld dat Estrad op dit punt nog bewijs dient te leveren en de door Estrad gestelde feiten en omstandigheden in dit kort geding evenmin aantonen dat er een gerede kans is dat de merken van I+A c.s. nietig worden verklaard, gaat het hof vooralsnog er vanuit dat de merken geldig zijn. Het hof voegt hier nog aan toe dat de vraag of er sprake is van kwade trouw aan de zijde van I+A c.s. zich niet goed laat beantwoorden in kort geding nu daarbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden, waaronder het gestelde voor-voorgebruik van RE en de toestemming die zij aan I+A c.s. voor het gebruik van het teken Red Devil zou hebben gegeven. 
    
    
      16.	Nu het ervoor moet worden gehouden dat I+A c.s. ten tijde van het wijzen van dit arrest beschikken over oudere ingeschreven rechten voor het merk Red Devil, 
      dient het door Estrad gevraagde gebod tot staken en het gestaakt houden van het gebruik van de naam Red Devil en daarop gelijkende tekens te worden afgewezen. In zoverre slagen de grieven IV, VI, en VII. 
    
    
    17.	De grieven V en VIII missen zelfstandige betekenis en behoeven daarom geen afzonderlijke bespreking meer. 
    
    
      Slotsom
      18.	De grieven zijn terecht voorgedragen, terwijl het slagen van de grieven IV, VI en VII leidt tot vernietiging van het bestreden vonnis. I+A c.s. hebben terugbetaling gevorderd van de proceskosten die zij ter voldoening aan het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis aan Estrad heeft voldaan. Deze vordering is toewijsbaar. Het strookt met de eisen van een goede rechtspleging de mogelijkheid aan te nemen dat in hoger beroep, met het oog op het verkrijgen van een executoriale titel, aan de vordering tot vernietiging van het bestreden vonnis een vordering tot ongedaanmaking van de ingevolge dat vonnis verrichte prestatie wordt verbonden (HR 9 september 2005, LJN: AT4039).
    
    
    19.	Als de in het ongelijk gestelde partij zal het hof beoordelen of Estrad, zoals gevorderd, overeenkomstig de hoofdregel van 1019h Rv moet worden veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten die de in het gelijk gestelde partijen, I+A c.s., hebben gemaakt in eerste aanleg en hoger beroep. Deze kosten worden door I+A c.s. begroot op € 13.000,- excl. BTW. De omvang en de hoogte van de kosten worden door Estrad betwist. I+A c.s. heeft geen specificatie van die kosten in het geding gebracht. 
    
    20.	Nu een specificatie van die kosten ontbreekt, worden de kosten van het hoger beroep vergoed krachtens het "gewone" liquidatietarief (2,5 punten in tarief groep II). De kosten in eerste aanleg zijn door I+A c.s. wel gespecificeerd (prod. 22). Estrad verweert zich niet tegen de hoogte van de door I+A c.s. gevorderde werkelijk gemaakte proceskosten in eerste aanleg. Nu de opgave van die kosten ook het hof niet onredelijk voorkomt, wordt de vergoeding van de proceskosten in eerste aanleg aan de zijde van I+A c.s. begroot op € 5.760 excl. BTW. 
    
    
    
      De beslissing
      Het gerechtshof:
    
    
    vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen van 16 augustus 2011;
      
    
      en opnieuw rechtdoende:  
      i.	wijst de vorderingen van Estrad alsnog af; 
      ii.	veroordeelt Estrad tot terugbetaling van de proceskostenveroordeling ten belope van € 6.000,- met nakosten die I+A c.s. ter voldoening aan het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis van 16 augustus 2011 aan Estrad heeft voldaan
      iii.	veroordeelt Estrad in de proceskosten van beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van I+A c.s. begroot: 
      - in eerste aanleg op € 5.760, exclusief BTW voor werkelijk salaris en 
      € 254,- voor griffierecht en 
      - in hoger beroep, begroot op € 2.235,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en op € 725,31 voor griffierecht; 
      iv.	verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    
    Aldus gewezen door mrs. J.H. Kuiper, voorzitter, L. Groefsema en R.E. Weening en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 18 december 2012 in bijzijn van griffier.