ECLI:NL:OGEAC:2010:BO6760, Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 29-11-2010, AR 05/2010
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao — Uitspraak 
Datum: 2010-11-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: JHM vordert o.a. de doorhaling van de registratie van teken HOLISTER door Rewachand. Het Gerecht gaat eerst in op zijn bevoegdheid en het toe te passen recht, nu sinds 10 oktober 2010 de Nederlandse Antillen zijn opgeheven. JHM schiet te kort in de onderbouwing van de door haar gestelde algemene bekendheid van het eigen merk en eveneens in de onderbouwing van haar stelling dat er sprake is van kwade trouw. De vorderingen worden afgewezen.

AR 05/2010
      29 november 2010
    
    
    GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO 
    
    Vonnis van 29 november 2010
    
    in de zaak van
    
    
      de rechtspersoon naar het recht van de Staat Ohio 
      J.M.H. TRADEMARK INC,
      gevestigd te Ohio, Verenigde Staten,
      eiseres,
      gemachtigde mr. J. de Baar,
    
    
    tegen
    
    
      de naamloze vennootschap
      REWACHAND FREE ZONE N.V.,
      gevestigd in Curaçao, 
      gedaagde,
      gemachtigden mrs. A.C. Small en G.C. van Rellum.
    
    
    Partijen zullen hierna JMH en Rewachand genoemd worden
    
    
    1. De procedure
    
    
      1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - het verzoekschrift 
      - de conclusie van antwoord
      - de comparitie van partijen van 23 juni 2010
      - de conclusie van repliek
      - de conclusie van dupliek.
    
    
    1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
    2. De feiten
    
    2.1. JMH is houder van het op 11 januari 2008 bij het Bureau van Intellectuele Eigendom Nederlandse Antillen (thans Curaçao) geregistreerde woordmerk HOLLISTER CO., geregistreerd voor, voor zover hier relevant, de warenklasse 25, waaronder kleding. 
    
    2.2. Rewachand is houder van het op 14 mei 2007 bij het Bureau van Intellectuele Eigendom Nederlandse Antillen (thans Curaçao) ingeschreven woordmerk HOLISTER voor eveneens de warenklasse 25, waaronder kleding.
    
    2.3. JMH stelt dat voornoemde registratie en het gebruik door Rewachand van HOLLISTER CO. of een daarmee overeenstemmend teken – waaronder zij ook HOLISTER beschouwt – onrechtmatig is, en zij heeft op die grond bij brief van 16 april 2009 Rewachand gesommeerd haar merkregistratie door te halen en elk gebruik van HOLLISTER CO. en/of een overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden. 
    
    2.4. Rewachand heeft aan voornoemde sommatie geen gehoor gegeven. 
    
    
    3. Het geschil
    
    3.1. JMH vordert – samengevat – de doorhaling van de registratie van het teken HOLISTER door Rewachand, tevens Rewachand te verbieden nog langer inbreuk te maken op haar rechten met betrekking tot het woordmerk HOLLISTER CO.
    
    3.2. Daartoe wordt aangevoerd dat het depot van Rewachand van haar woordmerk HOLISTER niet rechtsgeldig is omdat het verwarring kan stichten met het algemeen bekende merk van JMH (HOLLISTER CO.).  Hoewel HOLLISTER CO. ten tijde van de inschrijving van het merk HOLISTER nog niet was geregistreerd, kan JMH, naar zij stelt, tegen het depot van HOLISTER ageren omdat HOLLISTER CO. een algemeen bekend merk is en dat ook al was op het moment dat Rewachand HOLISTER deponeerde. JMH wijst ter zake naar het bepaalde in artikel 6bis Unieverdrag van Parijs, en de artikelen 8 sub e en f juncto 25 lid 3 van de Merkenlandsverordening. Wat betreft het verbod wordt aangevoerd dat het merkrecht van JMH met betrekking tot het woordmerk HOLLISTER CO. niet is bestreden. Op grond van dit merkrecht kan zij zich verzetten tegen elke gebruik van het merk en/of een overeenstemmend teken in de modaliteiten als omschreven in artikel 23 lid 1 a-b van de Merkenlandsverordening. Onder gebruik in de zin van dit artikel moet, naar zij stelt, ook de enkele registratie van een merk of teken (in casu HOLISTER) worden verstaan. 
    
    3.3. Rewachand betwist niet de rechten van JMH met betrekking tot het woordmerk HOLLISTER CO. Zij stelt echter dat JMH zich niet tegen het depot van het woordmerk HOLISTER kan verzetten omdat zij HOLISTER eerder heeft gedeponeerd dan JMH het woordmerk HOLLISTER CO. Zij betwist dat ten tijde van haar depot het merk HOLLISTER CO. algemeen bekend was in de zin van artikel 8 sub e en f van de Merkenlandsverordening. Van verwarring tussen beide merken is geen sprake omdat partijen zich ieder richten op een eigen marktsegment en zij, Rewachand, het woordmerk HOLISTER anders gebruikt dan JMH het woordmerk HOLLISTER CO. Bovendien heeft zij, naar zij stelt, het merk HOLISTER nog niet gebruikt. Er is alleen een voornemen het merk HOLISTER te gebruiken. 
     
    3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, (nader) ingegaan.
    
    
    4. De beoordeling
    
    4.1. Het gerecht zal alvorens meer inhoudelijk op de vorderingen in te gaan, eerst ingaan op de rechterlijke bevoegdheid en het in deze toe te passen recht. 
    
    4.2. Gevorderd wordt, onder meer, de doorhaling van een merkdepot. De bevoegdheid tot kennisname van een dergelijke vordering komt ingevolge artikel 4 van de Merkenlandsverordening 1995 toe aan het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao. De Nederlandse Antillen zijn echter op 10 oktober 2010 opgeheven en daarmee is voormeld gerecht in eerste aanleg komen te vervallen, althans wordt het gerecht vanaf die datum het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao genoemd. Thans is er sprake van twee landen, namelijk Curaçao en Sint Maarten, terwijl de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) tot Nederland behoren als zijnde openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Ingevolge het overgangsrecht blijven – kort gezegd – alle op 10 oktober 2010 geldende landsverordeningen van de Nederlandse Antillen van kracht voor Curaçao en voor Sint Maarten, voor zover daarvan geen wetten expliciet zijn uitgezonderd en voor zolang met betrekking tot het onderwerp van de betreffende wetgeving niet in andere wetgeving is voorzien. Omdat in Curaçao en in Sint Maarten de bestaande wetgeving met betrekking tot de merken niet is uitgezonderd en ook na 10 oktober 2010 niet in andere wetgeving ter zake is voorzien, is voor deze landen de Merkenlandsverordening nog steeds van toepassing. Voor de BES-eilanden is de Merkenlandsverordening echter niet meer van toepassing maar de Wet merken BES. De bepalingen van die wet zijn in overwegende mate gelijk aan die van de Merkenlandsverordening. In de Wet merken BES wordt echter wel voorzien in een eigen merkenregistratie voor de BES-eilanden. Bestaande depots voor de voormalige Nederlandse Antillen kunnen voor de BES-eilanden worden bevestigd tot uiterlijk 10 oktober 2011 (artikel 43 Wet merken BES) en hieruit volgt dat ook voor de BES aan de bestaande registratie van de Nederlandse Antillen ook na de invoering van de Wet merken BES op 10 oktober 2010 nog steeds belang toekomt. Vóór de inwerkingtreding van de Wet merken BES verkregen en op die datum niet vervallen rechten op een merk worden gehandhaafd en de beoordeling van de verkregen rechten dient te gebeuren met inachtneming van het voor het in werking treden van de wet geldende recht (artikel 42 Wet merken BES). Het voorgaande brengt met zich dat de vordering tot doorhaling moet worden beoordeeld aan de hand van de Merkenlandsverordening. 
    
    4.3. Het gerecht komt verder tot de overweging dat het bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen nu partijen van die bevoegdheid in hun stellingen over en weer zijn uitgegaan en hierin een impliciete forumkeuze door partijen is gelegen. Bovendien wordt in artikel 4 van de Merkenlandsverordening en het gelijkluidende artikel 4 van de Wet merken BES uitgegaan van een bevoegdheid van dit gerecht tot kennisname van geschillen als de onderhavige indien ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Nederlandse Antillen respectievelijk het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES geen andere bevoegde rechter is aangewezen. Voor geschillen omtrent een depot gedaan ingevolge het bepaalde in de Merkenlandsverordening en de Wet merken BES is geen andere rechter aangewezen zodat ook op die grond dit gerecht bevoegdheid tot kennisname toekomt.  
     
    4.4. De vorderingen van JMH strekken, samengevat, tot de vernietiging van het depot van Rewachand van het teken HOLISTER, alsmede tot een verbod tot het gebruik van het woordmerk HOLLISTER CO. en/of daarmee overeenstemmende tekens. 
    
    
      4.5. De vordering tot vernietiging grondt JMH op het bepaalde in artikel 6bis Unieverdrag van Parijs en artikel 8 aanhef onder e en f  juncto artikel 25 lid 3 van de Merkenlandsverordening. JMH stelt dat haar merk HOLLISTER CO. ingevolge artikel 6bis Univerdrag van Parijs, bij welk verdrag ook de Nederlandse Antillen aangesloten is, althans was aangesloten, beschermd is. Dit artikel luidt als volgt:
      “De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op het verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren van een merk of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken van een merk dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of gebruik aldaar algemeen bekend is en als zijnde reeds het merk van iemand gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkende gedeelte van het merk de reproducties vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing welke verwarring daarmee kan wekken.” 
    
    
    4.6 Uit artikel 8 aanhef en onder e Merkenlandsverordening volgt dat geen recht op een merk wordt verkregen door het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk van een derde in de zin van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs, indien dit depot zonder toestemming van die derde is geschied. 
    
    4.7. Uit artikel 8 aanhef onder f Merkenlandsverordening volgt dat geen recht op een merk wordt verkregen door het depot van een merk dat te kwader trouw is verricht waaronder, onder meer wordt verstaan een depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in de voormalige Nederlandse Antillen een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde voor dat depot zijn toestemming niet heeft verleend. 
    
    4.8. Gelet op het voorgaande moet in de eerste plaats worden beoordeeld of het depot van het toen nog niet geregistreerde HOLLISTER CO. ten tijde van het depot van HOLISTER – op 14 mei 2007 – een algemeen bekend merk was. 
    
    4.9. JMH wijst voor de algemene bekendheid van HOLLISTER CO. op twee uitspraken van het Korean Patent Court waaruit de wereldwijde bekendheid van het merk in de betreffende periode zou moeten volgen, haar website &lt;a target="_blank"  href="http://www.hollisterco.com"&gt;www.hollisterco.com&lt;/a&gt; die, naar zij stelt, een “wereldwijde gerichtheid” heeft, de vermelding van haar merk op door haar verkochte kleding, het jaarverslag 2008 waarin een toename van het aantal transacties wereldwijd is vermeld, voorbeelden van instore gebruik, promotie e-mails aan vaste klanten en promotieactiviteiten als concerten en persberichten. 
    
    4.10. Rewachand bestrijdt de algemene bekendheid van het HOLLISTER CO. ten tijde van het depot van HOLISTER. Het gerecht volgt Rewachand in dit verweer. Uit het door JMH aangedragen materiaal volgt niet de algemene bekendheid van HOLLISTER CO. ten tijde van het depot van HOLISTER in 2007. De gerechtelijke beoordeling in Korea betreft niet de situatie in de Nederlandse Antillen, nog daargelaten dat het gerecht en niet een Koreaanse rechter moet beoordelen of er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van de hier geldende wetgeving. Het door JMH overgelegde jaarverslag ziet op 2008 en geeft geen cijfers over (internet)verkopen van JMH in de voormalige Nederlandse Antillen. Van de website &lt;a target="_blank" href="http://www.hollister.com"&gt;www.hollister.com&lt;/a&gt; is niet duidelijk of deze reeds op 14 mei 2007 bestond. JMH stelt daarover niets. Daarbij leidt een website nog niet noodzakelijk tot het oordeel dat de daarop geadverteerde merken, algemeen bekende merken zijn. Daarvoor dient namelijk gesteld en bij betwisting te worden bewezen dat de overgrote meerderheid van het daarvoor in aanmerking komende publiek met het merk bekend is. Een dergelijke bekendheid heeft JMH niet aannemelijk gemaakt. Daarbij is van belang dat gesteld, noch gebleken is dat JMH in die tijd over winkels en/of verkooppunten in de Nederlandse Antillen beschikte en/of voor het betrokken merk in de voormalige Nederlandse Antillen reclame heeft gemaakt. JMH schiet in haar onderbouwing van de door haar gestelde algemene bekendheid van het merk dan ook tekort. Aan een bewijslevering op dit punt wordt daarom dan ook niet toegekomen. 
    
    4.11. JMH schiet tevens tekort in de onderbouwing van haar stelling dat het depot te kwader trouw zou zijn gedaan. In artikel 8 sub f  is als voorbeeld daarvan opgenomen een voorgebruik van het merk binnen drie jaren voorafgaand aan het bestreden depot. Dit voorgebruik heeft JMH niet aangetoond, ook niet met een verwijzing naar haar website &lt;a target="_blank" href="http://www.hollister.com"&gt;www.hollister.com&lt;/a&gt;. Gesteld noch gebleken is dat deze website voorafgaand aan het depot van Rewachand al bestond en Rewachand daarmee aldus bekend had kunnen zijn, terwijl het bestaan van de website op zichzelf nog niet leidt tot het oordeel dat er sprake is van een normaal gebruik van de daarop geadverteerde merken. Omdat JMH geen andere feitelijke gronden heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar stelling dat het depot te kwader trouw zou zijn verricht, kan van die gestelde kwade trouw niet worden uitgegaan. Ook verder heeft JMH de door haar gestelde algemene onrechtmatigheid van het depot door Rewachand niet onderbouwd, zodat ook dat gestelde wordt verworpen.  
    
    4.12. Alles beschouwd leidt dit tot afwijzing van de vordering van JMH tot aantasting van het depot van Rewachand. Het gevolg daarvan is dat Rewachand aan het depot van HOLISTER een merkrecht kan ontlenen, meer specifiek het recht heeft om het merk exclusief te gebruiken in het economisch verkeer. Het gevorderde verbod tot het gebruik van HOLLISTER CO. en/of een overeenstemmend teken wordt hiermee afgewezen. De door Rewachand bestreden stelling van JMH dat Rewachand dit merk zou gebruiken in het economisch verkeer behoeft dan ook geen bespreking meer, zo min beoordeeld hoeft te worden of HOLISTER een met HOLLISTER CO. overeenstemmend teken is waarmee verwarring kan worden gesticht. 
    
    4.13. De slotsom is dat alle vorderingen van JMH worden afgewezen. JMH zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Rewachand worden begroot op NAF 2.700,00 (3 punten x tarief). 
    
    
    5. De beslissing
    
    Het Gerecht:
    
    5.1. wijst de vorderingen af,
    
    5.2. veroordeelt JMH in de kosten van de procedure, aan de zijde van Rewachand begroot op NAF 2.700,00.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op 29 november 2010.