ECLI:NL:RBARN:2006:AW2074, Rechtbank Arnhem, 16-02-2006, 134494
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2006-02-16 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: De conclusie in dit kort geding is dat ClearSkin in Nederland door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen.

vonnis
      RECHTBANK ARNHEM
    
    
    Sector civiel recht
    
    zaaknummer / rolnummer: 134494 / KG ZA 05-747
    
    Vonnis in kort geding van 16 februari 2006
    
    in de zaak van
    
    
      1.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      DR. VAN DER HOOG COSMETICS B.V.,
      gevestigd te Rijswijk,
      2.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      DR. VAN DER HOOG LICENTIE-MAATSCHAPPIJ B.V.,
      gevestigd te Rijswijk,
      eiseressen bij dagvaarding van 14 december 2005,
      procureur mr. J.C.N.B. Kaal,
      advocaten mr. drs. G. Kuipers en mr. O.L. van Daalen te Amsterdam,
    
    
    tegen
    
    
      de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
      LOUIS WIDMER N.V.,
      gevestigd te Temse (België) en tevens kantoorhoudende te Gorinchem,
      gedaagde,
      procureur mr. W.J.G.M. van den Broek,
      advocaat mr. E.M. Matser te Nijmegen.
    
    
    Eiseressen zullen hierna respectievelijk Dr. van der Hoog Cosmetics en Dr. van der Hoog genoemd worden. Gedaagde zal hierna Widmer worden genoemd.
     
    
     	De procedure
    
    
       	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - de dagvaarding
      - de mondelinge behandeling
      - de pleitnota van eiseressen
      - de pleitnota van Widmer.
    
    
     	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
     	De feiten
    
    
       	Partijen zijn actief in de cosmetica-branche, onder meer op de markt voor
      anti-acnéproducten.
    
    
    
      2.2. Dr. van der Hoog Cosmetics is rechthebbende op het Benelux-woord-
      en  -beeldmerk, inhoudende het woord ClearSkin met daaronder de voorstelling van een antieke vaas in een cirkel met over de vaas en cirkel geschreven de tekst Dr.vanderHoog. Dit merk is gedeponeerd op 4 maart 1992 bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 540295 in klasse 3 (zepen; parfumerieën, etherische oliën, kosmetische middelen, waaronder begrepen gezichtsreinigingsmiddelen, -crèmes, -lotions en maskers; haarlotions; tandreinigingsmiddelen). 
    
    
    
      2.3. Dr. van der Hoog is rechthebbende op het Benelux-woordmerk ClearSkin, gedeponeerd op 28 juli 1993 bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 534126 in
      klasse 3 (zepen; parfumerieën, etherische oliën, kosmetische middelen, waaronder begrepen gezichtsreinigingsmiddelen, -crèmes, -lotions en maskers; haarlotions; tandreinigingsmiddelen).
    
    
    2.4. Met toestemming van Dr. van der Hoog maakt Dr. van der Hoog Cosmetics gebruik van het woordmerk ClearSkin (nummer 534126).
    
    
      2.5. Eiseressen brengen sinds 1992 vooral in Nederland diverse anti-acnéproducten op de markt. Op de huidige verpakkingen van die producten staat in het midden in grote letters ClearSkin. Geheel bovenaan de verpakking is klein een antieke vaas afgebeeld die niet in een cirkel staat en waar niet de tekst Dr.vanderHoog overheen is geschreven. Tussen het vaasje en de tekst ClearSkin staat in veel kleinere letters dan ClearSkin, in hoofdletters,
      de tekst Dr. van der Hoog. Op de oude verpakkingen van de anti-acnéproducten van eiseressen stond in het midden een grotere afbeelding van een antieke vaas dan op de huidige verpakkingen. Die vaas stond ook niet in een cirkel en er was evenmin de tekst Dr.vanderHoog doorheen geschreven. Onder de vaas stond Dr. van der Hoog en geheel bovenaan de verpakking stond in grotere letters de tekst ClearSkin. 
    
    
    2.6. Widmer brengt sinds 1997 een anti-acnéstick en -gel op de markt, onder meer in de landen van de Benelux. In 2004 heeft zij de verpakking van die producten gewijzigd. Sindsdien staat op de verpakking van de anti-acnéstick en -gel in grote donkergroene letters tegen een witte achtergrond de tekst CLEAR SKIN STICK respectievelijk CLEAR SKIN GEL met daaronder in een veel lichtere kleur groen, maar in grotere letters, de naam Widmer. Op de verpakking die voorheen voor deze producten gebruikt werd, stond de naam Widmer in grote letters in een donkerder kleur groen dan op de huidige verpakkingen, zonder andere tekst of tekens, tegen een witte achtergrond. Daaronder stond tegen een lichtgroene achtergrond, in donkergroen de tekst CLEAR SKIN STICK of CLEAR SKIN GEL. Tevens stond dat tegen een lichtgroene achtergrond bovenop de verpakking (doosje) onder de naam Widmer die in een donkerder kleur groen geschreven stond en eveneens stond dat op één van de smalle zijkanten van het doosje, zonder de naam Widmer.   
    
    
      2.7. Bij brief van 17 december 1997 is van de zijde van eiseressen met een beroep op hun merkrechten bezwaar gemaakt tegen het gebruik door Widmer van de tekst Clear Skin op de (hiervoor omschreven oude) verpakking van de anti-acnéstick en -gel van Widmer.
      In reactie op die brief heeft Widmer laten weten dat er geen sprake is van merkinbreuk omdat zij van mening is dat zij de tekst Clear Skin slechts productbeschrijvend gebruikt.
    
    
    2.8. Nadat Widmer in 2004 haar verpakking had veranderd zoals hiervoor omschreven, is van de zijde van eiseressen in 2004 opnieuw bezwaar gemaakt tegen het gebruik door Widmer van de tekst Clear Skin.
    
    
     	Het geschil
    
    
       	Eiseressen vorderen in dit kort geding, 
      a. Widmer te bevelen met onmiddellijke ingang elk gebruik, door haar dan wel door op enigerlei wijze met haar verbonden rechtspersonen, van het teken Clear Skin of andere met ClearSkin op verwarrende wijze overeenstemmende tekens te (doen) staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door haar met onmiddellijke ingang te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij het (doen) verkopen, importeren, verhandelen, distribueren, verspreiden, in voorraad houden of aanbieden van producten waarop het teken Clear Skin of andere met ClearSkin overeenstemmende tekens zijn aangebracht (de inbreukmakende producten),
      b. Widmer te bevelen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, aan de (raadsman van) eiseressen schriftelijk volledige en door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van:
      i. het totale aantal door (of in opdracht van) Widmer geproduceerde en/of in voorraad gehouden inbreukmakende producten, met opgave van alle productiekosten, zulks gespecificeerd door middel van goed leesbare afschriften van alle terzake relevante verificatoire bescheiden,
      ii. de volledige namen en adressen van alle (rechts-)personen en bedrijven aan wie Widmer inbreukmakende producten heeft aangeboden, verkocht en/of geleverd,
      iii. het totaal aantal door (of namens) Widmer reeds geproduceerde en/of verkochte inbreukmakende producten, gespecificeerd per afnemer, alsmede de door Widmer bij de verkoop gehanteerde verkoopprijzen en leverdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere verkoopbescheiden,
      c. Widmer te bevelen om binnen een week na betekening van dit vonnis alle in voorraad gehouden inbreukmakende producten ter vernietiging af te leveren op het kantooradres van eiseressen, althans een nader door eiseressen aan te geven bestemming, 
      d. Widmer te bevelen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers een brief te zenden met de volgende inhoud, dan wel de vertaling daarvan in de taal van de afnemer:
      “De door ons aangeboden Clear Skin producten (waaronder Clear Skin Stick en Clear Skin Gel) maken inbreuk op de exclusieve rechten van Dr. van der Hoog op ClearSkin. In verband daarmee verzoeken wij u om binnen zeven dagen na vandaag de bij u nog aanwezige voorraad Clear Skin producten en al het bij u aanwezige promotie- en reclamemateriaal waarop/waarin deze producten zijn afgebeeld aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat u geen Clear Skin producten van ons meer aanwezig heeft. De eventueel door u te maken kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde Clear Skin producten en bijbehorende promotie- en reclamematerialen van ons maakt inbreuk op de exclusieve rechten van Dr. van der Hoog”
      onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Dr. van der Hoog,
      e. Widmer te bevelen om binnen vier weken na betekening van dit vonnis kopieën van de hiervoor bedoelde verklaringen van de afnemers toe te zenden aan de advocaat van
      Dr. van der Hoog;
      f. Widmer te bevelen om binnen vijf weken na betekening van dit vonnis de door haar afnemers geretourneerde voorraden Clear Skin producten en promotie- en reclamemateriaal ter vernietiging af te leveren op het kantooradres van Dr. van der Hoog, althans op een door Dr. van der Hoog nader aan te geven bestemming,
      g. Widmer te veroordelen tot betaling aan Dr. van der Hoog van een dwangsom van
      EUR 100.000,00 voor de eerste keer, en EUR 5.000,00 voor iedere dag of een gedeelte van een dag, dan wel – en zulks ter uitsluitende keuze van Dr. Van der Hoog –
      EUR 250,00  per product waarmee Widmer dan wel enige aan Widmer verbonden (rechts-)persoon, in strijd handelt met het overeenkomstig sub a-f gevorderde of een gedeelte daarvan;
      h. Widmer te veroordelen in de proceskosten,
      i. dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
    
    
    
       	Eiseressen leggen aan hun vorderingen ten grondslag – kort weergegeven –
      dat Widmer door het gebruik van het teken Clear Skin op de verpakking van haar anti-acnéproducten inbreuk maakt op de merkrechten van eiseressen. Zij beroepen zich daarbij op de Benelux-Merkenwet (BMW). Het gebruiksrecht van Dr. van der Hoog Cosmetics vloeit volgens eiseressen voort uit een licentieverhouding tussen Dr van der Hoog en 
      Dr. van der Hoog Cosmetics. Voor de gestelde merkinbreuk voeren eiseressen aan dat het teken Clear Skin (zo goed als) volledig overeenkomt met het merk ClearSkin, dat eveneens voor anti-acnéproducten wordt gebruikt. Eiseressen vrezen voor verwarring bij het publiek. Voor het geval de voorzieningenrechter mocht oordelen dat ClearSkin geen of te weinig onderscheidend vermogen heeft voor een merk, stellen eiseressen zich op het standpunt dat ClearSkin door inburgering bij het relevante publiek als onderscheidingsteken van een onderneming bekend is geraakt en daardoor een deugdelijk merk is geworden. Eiseressen beroepen zich er in dat verband op dat voor de ClearSkin producten intensief reclame is gemaakt, vanaf de introductie in 1992 voor zo’n EUR 250.000,00 per jaar. Volgens eiseressen hebben de ClearSkin producten daardoor vrij snel na de introductie een marktaandeel van 25% verworven en dat behouden tot 2002, waarna het marktaandeel is gedaald tot thans 13%. Eiseressen stellen dat ClearSkin thans de derde plaats inneemt op de Nederlandse markt voor anti-acnéproducten. Voor hun stelling dat ClearSkin is ingeburgerd voeren eiseressen ook aan dat de ClearSkin producten in meer dan 80% van het totaal aantal verkooppunten van anti-acnéproducten in Nederland verkrijgbaar zijn. Volgens eiseressen is het niet nodig dat ClearSkin in de gehele Benelux moet zijn ingeburgerd.            
    
    
    
      3.3.	Widmer voert – zakelijk weergegeven – de navolgende verweermiddelen aan.
      Zij stelt dat Dr. van der Hoog Cosmetics niet-ontvankelijk is in haar vorderingen omdat
      Dr. van der Hoog Cosmetics niet de houdster is van het Benelux-woordmerk ClearSkin. Volgens Widmer is alleen dat woordmerk (nummer 534126) aan de vorderingen ten grondslag gelegd. Widmer betwist dat het merk ClearSkin onderscheidend vermogen heeft, omdat het volgens haar slechts beschrijvend is. Zij beroept zich daarom op artikel 13A lid 7
      sub b BMW en vindt tevens dat het merk ClearSkin om die reden nietig is op grond van artikel 14A lid 1 a tot en met c BMW. Voorts betwist Widmer dat ClearSkin voldoende is ingeburgerd om ondanks het gebrek aan onderscheidend vermogen van huis uit, een deugdelijk merk te zijn geworden. Widmer voert daarvoor aan dat nergens uit blijkt dat het behaalde marktaandeel niet tevens te danken is aan de naam Dr. van der Hoog en de afbeelding van de vaas, omdat de naam Dr. van der Hoog en de afbeelding van de vaas consequent voorkomen op de verpakkingen van de producten van Dr. van der Hoog. Evenzo betwist Widmer dat de reclamekosten alleen zijn gemaakt ter promotie van het merk ClearSkin en niet tevens voor (onder andere) het woord- en -beeldmerk van Dr. van der Hoog Cosmetics. Voor haar stelling dat ClearSkin niet als merk is ingeburgerd voert Widmer ook aan dat ClearSkin alleen in Nederland wordt verkocht en niet of nauwelijks in België en Luxemburg. Verder voert zij aan dat meer fabrikanten van huidverzorgings-producten de woorden clear en skin op de verpakking van hun producten zetten en dat eiseressen geen verklaringen in het geding hebben gebracht van branche- of product-organisaties over de bekendheid van het publiek met ClearSkin. Door dit alles is er volgens Widmer niet voldaan aan het vereiste dat ClearSkin door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen om alsnog een deugdelijk merk te kunnen zijn. Van verwarring bij het publiek kan volgens Widmer geen sprake zijn, omdat zij op haar verpakking achter de tekst CLEAR SKIN  het woord STICK dan wel GEL plaatst. Als ander verweermiddel voert Widmer, met een beroep op analoge toepassing van artikel 14bis BMW, aan dat Dr. van der Hoog al zeven jaar bewust het gebruik door Widmer van het teken Clear Skin gedoogt,
      als gevolg waarvan Dr. van der Hoog haar recht om op te treden tegen dat gebruik, heeft verwerkt. Om die reden stelt Widmer ook dat Dr. van der Hoog geen spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen. Aan toewijzing – ten slotte – van de vorderingen die strekken tot afgifte van de producten van Widmer om die te laten vernietigen, staat volgens Widmer reeds in de weg dat vernietiging tot onomkeerbare gevolgen leidt, in strijd met het karakter van een voorlopige voorziening.  
    
    
    
     	De beoordeling
    
    Bevoegdheid
    
     	De voorzieningenrechter is op grond van artikel 37A BMW bevoegd kennis te nemen van de vorderingen, nu die zijn gestoeld op de BMW en de gestelde merkinbreuk ook plaatsvindt in het arrondissement van de rechtbank Arnhem.
    
    Ontvankelijkheid
    
    
      4.2.	Dr. van der Hoog Cosmetics is niet de houdster van het Benelux-woordmerk ClearSkin (nummer 534126). Uit de overgelegde pleitnotities van eiseressen (punt 20, pagina 7 e.v.) volgt dat eiseressen alleen het woordmerk ClearSkin ten grondslag leggen aan hun vorderingen en niet tevens het Benelux-woord- en -beeldmerk (nummer 540295) van Dr. van der Hoog Cosmetics. Ter zitting is van de zijde van eiseressen terloops opgemerkt dat het gebruik door Dr. van der Hoog Cosmetics van het woordmerk ClearSkin is gebaseerd op een licentieverhouding tussen eiseressen. Nu Widmer dat betwist en de stellingen van eiseressen over de licentieverhouding niet zijn onderbouwd,  moet het er in dit kort geding voor worden gehouden Dr. van der Hoog Cosmetics geen licentiehoudster is van het woordmerk ClearSkin. Zij kan daarom niet op grond van artikel 13A BMW juncto artikel 11A BMW opkomen tegen een eventuele inbreuk op het merk ClearSkin. Dit betekent dat Dr. van der Hoog Cosmetics niet ontvangen zal worden in haar vorderingen. Dr. van der Hoog is als houdster van het woordmerk ClearSkin wel ontvankelijk in haar vorderingen.
      Spoedeisend belang
    
    
    4.3. Het spoedeisend belang van Dr. van der Hoog bij de vorderingen is gegeven, omdat zij inbreuk op haar merkrecht aan de vorderingen ten grondslag legt en die gestelde inbreuk, te weten de handel van Widmer binnen de Benelux in anti-acnéproducten met het teken Clear Skin een voortdurend karakter heeft.
    
    Rechtsverwerking
    
    
      4.4. Widmer beroept zich op de rechtsverwerkingsregel in artikel 14bis BMW,
      op grond waarvan de houder van een ouder merk die het gebruik van een jonger ingeschreven merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, zich niet meer kan beroepen op vernietiging van het jongere merk. Widmer vindt dat deze regel analoog moet worden toegepast voor het gebruik van het teken Clear Skin dat niet als Benelux-merk is gedeponeerd. Dit verweer faalt. Artikel 14bis BMW ziet op botsende Benelux-merkrechten. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding deze regel uit te breiden ten gunste van de gebruiker van een niet-ingeschreven teken. 
    
    
    
      4.5. De vraag is vervolgens of de regels over rechtsverwerking in het gemene recht uitkomst bieden voor Widmer. Van rechtsverwerking is in het algemeen sprake als de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht
      (HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708). Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is de aanwezigheid vereist van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn recht niet meer geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aansprak alsnog geldend zou maken (HR 29 september 1995, NJ 1996, 89). Onweersproken is dat Widmer tot 2004 een zeer gering marktaandeel in Nederland had.
      In die omstandigheden heeft Dr. van der Hoog niet het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat zij haar recht niet meer geldend zou maken door geen gevolg te geven aan de sommatie uit 1997. Dat het na de sommatie in 2004 even heeft geduurd totdat Dr. van der Hoog Widmer in rechte heeft betrokken, heeft te maken met het overleg dat in die fase tussen partijen plaatshad. Ook daaruit heeft Widmer niet het gerechtvaardigd vertrouwen mogen putten dat Dr. van der Hoog haar recht niet meer zou uitoefenen. Dit alles brengt mee dat er ook op grond van het gemene recht geen sprake is van rechtsverwerking. Dat de positie van Widmer onredelijk wordt benadeeld of verzwaard als in dit kort geding het beroep van
      Dr. van der Hoog op merkbescherming slaagt, is gesteld noch gebleken. 
    
    
    Nietigheid
    
    
      4.6.      Widmer voert aan dat het merk ClearSkin nietig is op grond van artikel 14A 
      lid 1 a tot en met c BMW. In kort geding kan echter niet de nietigheid van een merk worden uitgesproken. Wel kan de voorzieningenrechter het verweer van de nietigheid betrekken bij de beoordeling of de vordering wegens merkinbreuk al dan niet moet worden toegewezen. ClearSkin is als woordmerk op 28 juli 1993 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau (BMB) dus vóór het moment (1 januari 1996) dat het BMB merkdepots op inhoudelijke gronden toetste aan artikel 6bis lid 1 BMW, onder meer of het in te schrijven teken wel onderscheidend vermogen heeft (artikel 6bis lid 1 sub b) en of het niet uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens (artikel 6bis lid 1 sub c). De vraag is derhalve of het aannemelijk is dat in een bodemprocedure het beroep van Widmer op de nietigheid van het woordmerk ClearSkin zal slagen. Daarbij heeft te gelden dat Widmer als gebruiker van het teken Clear Skin, belanghebbende is en daarom bevoegd om zich te beroepen op de nietigheid van het merk ClearSkin op grond van artikel 14A lid 1 a tot en met c BMW. 
    
    
    
      4.7. Het is niet aannemelijk dat een beroep op artikel 14A lid 1 sub a BMW zal slagen, reeds omdat het hier gaat om een woordmerk en niet om een vormmerk. Wel is het aannemelijk dat een beroep op artikel 14A lid 1 sub b BMW in beginsel zou kunnen slagen, dat het merk ClearSkin elk onderscheidend vermogen mist en evenzeer een beroep op artikel 14A lid 1 sub c, dat het merk ClearSkin uitsluitend bestaat uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduidingen van kenmerken van de waren. Het in aanmerking komende publiek voor de ClearSkin producten wordt immers gevormd door pubers die last hebben van acné. Zij beheersen het Engels voldoende om te weten dat, ook als samengesteld woord, ClearSkin schone huid betekent. Daarmee is het een beschrijving van het resultaat van een behandeling met een anti-acnéproduct. ClearSkin, als combinatie van de woorden Clear en Skin bevat geen ongebruikelijk wending, bijvoorbeeld van semantische of syntactische aard en wijkt niet af van de indruk die de samengevoegde bestanddelen ervan wekken. Auditief en visueel stijgt ClearSkin niet uit boven de som der delen (vgl. HvJ EG 12-2-2004, zaaknummer C-265/00 en HR 27-1-2006, JOL 06,49 (Biomild) en Hof
      ‘s-Gravenhage 14-7-2005, rekestnummer R04/73 (Rapidchip)). In beginsel kan Dr. van der Hoog haar merk ClearSkin daarom niet aan Widmer tegenwerpen, tenzij het merk na de inschrijving bij het BMB door inburgering bij het relevante publiek onderscheidend vermogen heeft gekregen en daardoor als herkomstaanduiding van de waren van Dr. van der Hoog kan gelden, zodat de inschrijving als merk op grond van artikel 14ter BMW kan worden gehandhaafd.   
    
    
    Inburgering
    
    4.8. Voor beantwoording van de vraag of een merk na zijn inschrijving door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, spelen de navolgende factoren een rol: het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming van het  merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (vgl. HvJ EG, 4-5-1999, NJ 2000, 269 (Chiemsee)). 
    
    Marktaandeel en reclamekosten
    
    4.9. Widmer heeft niet weersproken dat Dr. van der Hoog op de markt voor anti-acnéproducten in Nederland thans met ongeveer 13% de derde plaats inneemt en dat voordien Dr. van der Hoog al vrij snel na de introductie van het merk een marktaandeel van 25% had. Widmer bestrijdt evenwel dat Dr. van der Hoog die positie uitsluitend aan het merk ClearSkin heeft te danken. Volgens Widmer heeft Dr. van der Hoog haar positie mede verkregen door de bekendheid van het publiek met de antieke vaas en de naam Dr. van der Hoog, die eveneens op de verpakking staan. Dit verweer faalt. Zoals uit de hiervoor gegeven omschrijving van de verpakking van Dr. van der Hoog volgt, valt vooral het samengestelde woord ClearSkin op. Daar komt bij dat de afbeelding van een antieke vaas weinig aantrekkingskracht op pubers zal hebben, die evenmin affiniteit zullen hebben met een naam als Dr. van der Hoog. Bovendien wordt op de verpakking geen gebruik gemaakt van het woord- en beeldmerk nummer 540295 als zodanig. Hieruit volgt dat het voldoende aannemelijk is dat het grote marktaandeel van Dr. van der Hoog en de op zichzelf niet betwiste en hiervoor genoemde jaarlijkse reclamekosten, die als hoog kunnen worden bestempeld, verband houden met het merk ClearSkin.    
    
    Intensiteit, geografische spreiding, duur van het gebruik en betrokken kringen
    
    
      4.10. Widmer heeft niet weersproken dat de ClearSkin producten verkrijgbaar zijn
      op 3100 locaties in Nederland, zijnde 80% van de verkooppunten voor anti-acnéproducten in Nederland. Daaruit volgt genoegzaam dat ClearSkin intensief vermarkt wordt in heel Nederland. Dat naast Widmer ook andere fabrikanten van anti-acnéproducten op de een of andere manier de woorden clear en skin op hun verpakking vermelden, doet aan de intensiteit van het merk ClearSkin niet af. Cosmétique Sans Soucis GmbH heeft maar een verwaarloosbaar marktaandeel in Nederland en van de overige fabrikanten waar Widmer naar verwijst, is onvoldoende gebleken dat die hun producten in Nederland afzetten. Omdat  ClearSkin producten op 80% van de relevante verkooppunten in Nederland verkrijgbaar zijn, kan worden aangenomen dat het merk verspreid is over heel Nederland. Uit de stevige positie die het merk al jaren inneemt op de Nederlands markt voor anti-acnéproducten volgt dat het merk langdurig in gebruik is en dat de grote groep gebruikers van de ClearSkin producten in Nederland, het samengestelde woord ClearSkin als herkomstaanduiding zijn gaan zien.
    
    
    Conclusie
    
    4.11. De conclusie in dit kort geding is dat ClearSkin in Nederland door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Daaraan doet niet af dat in dit kort geding geen verklaringen ter zake van kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen zijn overgelegd.  
    
    Benelux
    
    4.12. Niet in geschil is dat de ClearSkin producten in België en Luxemburg niet of nauwelijks worden vermarkt en dat van inburgering in die landen geen sprake is. Over de vraag in hoeverre een merk dat slechts in een deel van het Benelux-gebied is ingeburgerd onderscheidend vermogen kan hebben, loopt thans een procedure bij het Europese Hof (Hof ’s-Gravenhage 27-1-2005, IER 2005, pag.174 (Europolis)). Hoewel die vraag daarom nog onbeantwoord is, vindt de voorzieningenrechter het verdedigbaar dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als het in een substantieel deel van de Benelux is ingeburgerd en dat Nederland als een substantieel deel van het Benelux-gebied kan gelden. Uit de omschrijving in r.ov. 2.6 volgt dat Widmer het teken Clear Skin op het etiket en de verpakking van de Stick en de Gel als merk gebruikt en niet als aanduiding van de waren. Het beroep op artikel 13A lid 7 BMW faalt daarom.
    
    Merkinbreuk
    
    
      4.13. Auditief en visueel is het verschil tussen het teken Clear Skin, ook als het in hoofdletters is geschreven, en het merk ClearSkin zo onbeduidend dat het teken als gelijk aan het merk moet worden beschouwd (vgl. HvJ EG 20-3-2003, IER 2003, 47 (LTJ/Sadas)). Dat Widmer achter het teken CLEAR SKIN het woord STICK of GEL plaatst, doet daar niet aan af. Het teken en het merk worden ook voor dezelfde waren gebruikt, te weten
      anti-acnéproducten. Op grond van artikel 13A  lid 1 sub a BMW kan Dr. van der Hoog zich daarom tegen het gebruik van het teken Clear Skin verzetten. Voor zover over het vorenstaande anders geoordeeld kan worden, is er in ieder geval sprake van dat het teken Clear Skin en het merk ClearSkin dusdanig overeenstemmen met elkaar dat verwarring bij het publiek te verwachten valt, zodat Dr. van der Hoog ook op grond van artikel 13A lid 1 sub b BMW kan optreden tegen het gebruik van het teken Clear Skin.
    
    
    Vorderingen
    
    4.14. Het hiervoor overwogene brengt met zich mee dat de vorderingen onder 3.1. sub a. zullen worden toegewezen op grond van artikel 13A lid 1 sub a en b BMW, evenwel alleen voor zover het producten betreft, bestemd voor verhandeling in de Benelux. Immers de bescherming van de BMW reikt niet verder dan het Benelux-gebied.
    
    
      4.15. De vorderingen onder 3.1. sub b zullen worden toegewezen op grond van artikel 13A lid 5 BMW, eveneens alleen voor wat betreft producten die bestemd zijn voor de Benelux. Omdat Widmer ondanks de sommaties van Dr. van der Hoog om het gebruik van het teken Clear Skin te staken het gebruik niet alleen heeft voortgezet maar tevens het gebruik opvallender heeft gemaakt, is de voorzieningenrechter van oordeel dat er sprake is van kwade trouw als bedoeld in artikel 13A lid 5 BMW. Evenzo zal het gevorderde
      onder 3.1. sub d en e toegewezen worden op grond van artikel 3A lid 5 BMW, alleen voor wat betreft afnemers in de Benelux. 
    
    
    4.16.  Het gevorderde onder 3.1. sub c en f zal worden geweigerd omdat Widmer haar anti-acnéproducten met het teken Clear Skin buiten het Benelux-gebied mag verhandelen zonder inbreuk te maken op het merk ClearSkin van Dr. van der Hoog. 
    
    
      4.17. De te geven bevelen zullen worden versterkt met dwangsommen zoals door
      Dr. van der Hoog is gevorderd onder 3.1. sub g. Evenwel zullen de dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd, een en ander zoals hierna vermeld.
    
    
    Proceskosten
    
    
      4.18. Omdat Dr. van der Hoog Cosmetics niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal zij in de kosten van dit kort geding veroordeeld worden die verband houden met haar niet-ontvankelijkheid. Evenwel zullen deze kosten op nihil worden gesteld, ook aan de zijde van Widmer, omdat Dr. van der Hoog Cosmetics in dit kort geding wat haar stellingen, grondslagen en vorderingen betreft volledig met Dr. van der Hoog is opgetrokken, en Widmer om die reden geen extra kosten heeft hoeven maken voor het feit dat zij mede door Dr. van der Hoog Cosmetics in dit kort geding is betrokken. Als de materieel grotendeels in het ongelijk gestelde partij in dit kort geding, zal Widmer worden veroordeeld in de proceskosten. Die kosten worden aan de zijde van  Dr. van der Hoog begroot op:
      - dagvaarding	EUR 	 71,93
      - overige explootkosten		178,10
      - vast recht		244,00
      - salaris procureur		816,00
      Totaal	EUR 	1.310,03
    
    
    Ten slotte
     
    
      4.19.       Ambtshalve zal de termijn, in de zin van artikel 260 lid 1 Rv, op grond waarvan de voorzieningenrechter een termijn dient te geven waarbinnen de hoofdzaak aanhangig wordt gemaakt als er voorlopige voorzieningen worden getroffen als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie
      (Trb. 1995, 130),  zoals de hierna te geven bevelen, gesteld worden op zes maanden na de datum van dit vonnis. 
    
    
      
    5.	De beslissing
    
    De voorzieningenrechter
    
    5.1.        verklaart Dr. van der Hoog Cosmetics niet-ontvankelijk in haar vorderingen,
    
    5.2.        veroordeelt Dr. van der Hoog Cosmetics in de kosten van dit kort geding voor zover die betrekking hebben op de niet-ontvankelijkheid van Dr. van der Hoog Cosmetics,
    
    5.3.        stelt die kosten op nihil,
    
    5.4.        beveelt Widmer met onmiddellijke ingang elk gebruik, door haar dan wel door op enigerlei wijze met haar verbonden rechtspersonen, van het teken Clear Skin of andere met ClearSkin op verwarrende wijze overeenstemmende tekens te (doen) staken en gestaakt te houden in de Benelux, in het bijzonder door haar met onmiddellijke ingang te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij het (doen) verkopen, importeren, verhandelen, distribueren, verspreiden, of aanbieden van producten waarop het teken Clear Skin of andere met ClearSkin overeenstemmende tekens zijn aangebracht (de inbreukmakende producten) in de Benelux,
    
    
      5.5.        beveelt Widmer om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, aan
      (de raadsman van) Dr. van der Hoog schriftelijk volledige en door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van:
      i. het totale aantal door (of in opdracht van) Widmer in voorraad gehouden inbreukmakende producten, bestemd voor de Benelux, zulks gespecificeerd door middel van goed leesbare afschriften van alle terzake relevante verificatoire bescheiden,
      ii. de volledige namen en adressen van alle (rechts-)personen en bedrijven aan wie Widmer inbreukmakende producten in de Benelux heeft aangeboden, verkocht en/of geleverd,
      iii. het totaal aantal door (of namens) Widmer reeds verkochte inbreukmakende producten in de Benelux, gespecificeerd per afnemer, alsmede de door Widmer bij de verkoop gehanteerde verkoopprijzen en leverdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere verkoopbescheiden,
    
    
    
      5.6.        beveelt Widmer om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers in de Benelux een brief te zenden met de volgende inhoud, dan wel de vertaling daarvan in de taal van de afnemer:
      “De door ons aangeboden Clear Skin producten (waaronder Clear Skin Stick en Clear Skin Gel) maken inbreuk op de exclusieve rechten van Dr. van der Hoog op ClearSkin. In verband daarmee verzoeken wij u om binnen zeven dagen na vandaag de bij u nog aanwezige voorraad Clear Skin producten en al het bij u aanwezige promotie- en reclamemateriaal waarop/waarin deze producten zijn afgebeeld aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat u geen Clear Skin producten van ons meer aanwezig heeft. De eventueel door u te maken kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het verhandelen in de Benelux van bovenbedoelde Clear Skin producten en bijbehorende promotie- en reclamematerialen van ons maakt inbreuk op de exclusieve rechten van Dr. van der Hoog”
      onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Dr. van der Hoog,
    
    
    
      5.7.        beveelt Widmer om binnen vier weken na betekening van dit vonnis kopieën van de hiervoor bedoelde verklaringen van de afnemers toe te zenden aan de advocaat van
      Dr. van der Hoog,
    
    
    
      5.8.        veroordeelt Widmer tot betaling aan Dr. van der Hoog van een dwangsom van
      EUR 50.000,00 voor de eerste keer, en EUR 1.000,00 voor iedere dag of een gedeelte van een dag, dan wel – en zulks ter uitsluitende keuze van Dr. Van der Hoog – EUR 250,00  per product waarmee Widmer dan wel enige aan Widmer verbonden (rechts-) persoon, ieder van de bevelen onder 5.4. tot en met 5.7. niet nakomt, zulks met een maximum van in totaal EUR 250.000,00,
    
    
    5.9.       veroordeelt Widmer in de proceskosten, aan de zijde van Dr. van der Hoog  tot op heden begroot op EUR 1.310,03,
    
    5.10. bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,
    
    5.11. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    5.12. wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde uitgesproken op 16 februari 2006.