ECLI:NL:GHSGR:2001:AB0820, Gerechtshof 's-Gravenhage, 29-03-2001, r00/374
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2001-03-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Uitspraak: 29 maart 2001 
      Rekestnummer: R00/374
    
    
    
    
    Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
    
    
    
    
      De stichting NIERSTICHTING NEDERLAND,
      gevestigd te Bussum,
      verzoekster,
      (hierna te noemen: de Nierstichting)
      procureur: Mr W.E. Pors,
    
    
    
    
    t e g e n
    
    
    
    
      Het BENELUX-MERKENBUREAU,
      gevestigd te ‘s-Gravenhage
      verweerder,
      (hierna te noemen: het Bureau) 
      procureur: Mr C.J.J.C. van Nispen.
    
    
    
    
    De procedure
    
    
      Bij op 29 mei 2000 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met drie producties) heeft de Nierstichting het hof verzocht het Bureau te bevelen alsnog over te gaan tot inschrijving van het depot van het teken NIERSTICHTING, met veroordeling van het Bureau in de proceskosten. 
      Het Bureau heeft bij verweerschrift (met twee producties) verzocht het verzoek af te wijzen, kosten rechtens. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 19 februari 2001, waarbij partijen hun standpunten door hun procureurs hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities. Het Bureau heeft daarbij nog één productie, en de Nierstichting nog elf producties in het geding gebracht.
    
    
    
    
    Beoordeling van het verzoek
    
    1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
    
    
      2. Uit de stukken van het geding blijkt het volgende:
      a. De Nierstichting heeft op 20 april 1999 onder nummer 936 754 bij het Bureau het woordmerk NIERSTICHTING gedeponeerd. Het depot is verricht voor waren en diensten in:  
      klasse 16: Tijdschriften, periodieken, kranten, folders, nieuwsbrieven, brochures, catalogi, boeken, kalenders en andere publicaties en drukwerken.
      klasse 36: Het vergaren van financiële middelen; fondsenwerving; financiële steun voor onderzoeks- en voorlichtingsprojecten, alsmede voor patiënten; subsidiëring van onderzoek onder meer met betrekking tot nierziekten.
      klasse 41: Het organiseren van congressen, seminars, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en andere evenementen en bijeenkomsten voor educatieve en / of ontspanningsdoeleinden; het uitgeven en publiceren van tijdschriften, periodieken, kranten, folders, nieuwsbrieven, brochures en andere publicaties.
      b. Het Bureau heeft bij op 13 augustus 1999 gedateerde brief aan de gemachtigde van de Nierstichting laten weten de inschrijving van het depot 936 754 voorlopig te weigeren. 
      Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:
      “Het teken NIERSTICHTING is samengesteld uit de soortnamen nier en stichting en mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klassen 16, 36 en 41 genoemde waren en diensten met betrekking tot een stichting aangaande nierziekten/patiënten (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, (...). De combinatie van de twee, ieder onderscheidend vermogen missende, bestanddelen heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op.“
      c. De gemachtigde van de Nierstichting heeft bij brief van 11 februari 2000 tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt, daartoe aanvoerend - kort gezegd - dat sprake is van een teken met onderscheidend vermogen, nu de bestanddelen daarvan geen soortnamen zijn voor de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd, en dat de inschrijving van het teken niet geweigerd mag worden omdat het voor die waren en diensten in Nederland is ingeburgerd.
      d. Het Bureau heeft blijkens zijn brief van 7 maart 2000 in de bezwaren geen aanleiding gezien om een ander standpunt in te nemen. 
      e. Daarna heeft het Bureau bij brief van 29 maart 2000 aan de gemachtigde van de Nierstichting laten weten de inschrijving van het depot 936 754 definitief te weigeren.
    
    
    
      3. De Nierstichting heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot.
      Zij stelt zich daartoe op het standpunt dat het door haar gedeponeerde teken voldoende onderscheidend vermogen heeft van zich zelf, althans doordat het door langdurig gebruik in Nederland is ingeburgerd. 
    
    
    4. Het Bureau bestrijdt het standpunt van De Nierstichting en heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
    
    5.1 Het hof verwerpt het betoog van de Nierstichting van de strekking dat het teken NIERSTICHTING niet kan worden aangemerkt als beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. Daartoe overweegt het hof het volgende.
    
    5.2 Bij zijn weigering het depot in te schrijven heeft het Bureau zich gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a BMW. Volgens die bepaling wordt de inschrijving geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, ‘met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.’
    
    
      5.3. Laatstgenoemd artikel luidt - voorzover hier van belang - als volgt:
      	“B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
      1. (..) 
      2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd; (..)”
    
    
    
      5.4 Het teken is samengesteld uit de tot de gewone taal behorende woorden NIER en STICHTING. Het woord NIER is eigen aan een - algemeen bekend - lichaamsorgaan. Het woord STICHTING heeft meerdere betekenissen, maar wordt meestal gebruikt als soortnaam van een type organisatie met een bepaald doel. 
      Het Bureau heeft er terecht en onder aanvoering van tal van voorbeelden op gewezen, dat het teken bestaat uit een gangbare woordcombinatie, waarin het woord STICHTING als achtervoegsel wordt samengebracht met een (soort) lichamelijke aandoening, of daarmee samenhangend orgaan. Een dergelijke combinatie verwijst naar een organisatie met als doel de bestrijding van die aandoening en de negatieve gevolgen daarvan voor betrokkenen. Het hof neemt daarom - met het Bureau - aan dat door het voorvoegsel NIER het teken NIERSTICHTING door het publiek zal worden opgevat als aanduiding van een organisatie met als doel de bestrijding van ziekten die samenhangen met de nier als orgaan van het menselijk lichaam, met name door (fondsenwerving ten behoeve van) onderzoek, preventie en voorlichting. Het hechten van deze betekenis aan het teken is primair het gevolg van de wijze waarop het teken is samengesteld, en niet - zoals de Nierstichting stelt - van de naamsbekendheid die zij met haar activiteiten heeft verworven. Er is slechts sprake van een gebruikelijke woordcombinatie, waaraan geen verrassend, ‘extra’ of fantasievol element te ontdekken is. Het teken is daarmee louter beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd en die het publiek zal beschouwen als activiteiten van een organisatie met als doel het bestrijden van nierziekten. 
    
    
    5.5 Het depot betreft dergelijke waren en diensten. Voorzover de Nierstichting zou willen betogen dat het teken voor een deel van de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, niet beschrijvend is, gaat het hof daaraan voorbij, nu het verzoek van de Nierstichting strekt tot het doen inschrijven van het gehele depot.
    
    6.1 De Nierstichting heeft er zich voorts op beroepen dat het teken NIERSTICHTING onderscheidend vermogen heeft gekregen omdat het door langdurig gebruik is ingeburgerd. Tussen partijen is in confesso dat het gebruik zich heeft beperkt tot Nederland, zodat het betoog van de Nierstichting de vraag opwerpt of een in de Nederlandse taal als beschrijvend aan te merken teken als Benelux-merk kan worden ingeschreven, wanneer dat uitsluitend is ingeburgerd in Nederland. Aan die vraag komt het hof niet toe, omdat uit het door de Nierstichting aangevoerd materiaal geen (langdurig) gebruik van het teken NIERSTICHTING als merk vóór het tijdstip van het depot blijkt. 
    
    
      6.2 In de door de Nierstichting overgelegde producties wordt wel veelvuldig de op het teken NIERSTICHTING gelijkende handelsnaam Nierstichting Nederland gebezigd. Uitgangspunt moet echter zijn dat het enkele gebruik van een handelsnaam bij aanbieden van waren en diensten niet tevens gebruik van een aan die handelsnaam overeenstemmend merk oplevert, maar zulks anders kan zijn indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van een teken waarbij de aangeboden waren en diensten van die van anderen worden onderscheiden (vgl. Benelux Gerechtshof 20 december 1996, IER 1997/18; ‘Europabank’). 
      Van dat laatste is hier geen sprake. Uit door de Nierstichting overgelegde marktonderzoeksgegevens, die betrekking hebben op de vergelijkende bekendheid van de verschillende charitatieve instellingen bij het publiek, blijkt niet meer dan dat de Nierstichting Nederland, de instelling derhalve, een grote bekendheid geniet. Noch hieruit, en ook uit vrijwel geen van de overgelegde bladen, brochures en andere publicaties blijkt gebruik van het woord NIERSTICHTING als merk ter onderscheiding van waren of diensten. Als merkgebruik is wel aan te merken de wijze van gebruik van het woord NIERSTICHTING voor het ‘Nierstichting Golftoernooi’ en in ‘Nierstichting Magazine / Kwartaalblad van Nierstichting Nederland’. Het (eerste) golftoernooi dateert echter van na de depotdatum en het enkele verschijnen van een kwartaalblad sinds (kennelijk) 1996 is onvoldoende om inburgering aan te nemen. 
    
    
    6.3 Het beroep op inburgering van het teken NIERSTICHTING faalt. 
    
    7. Het hof is gelet op het vorenoverwogene van oordeel dat het gedeponeerde teken elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd in de zin van art. 6bis, eerste lid onder a BMW.
    
    8. De slotsom is dat het verzoek van de Nierstichting moet worden afgewezen. De Nierstichting zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen.  
     
    
    
    Beslissing
    
    Het hof:
    
    wijst het door de Nierstichting verzochte af;
    
    verwijst de Nierstichting in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op ƒ 3.875,-.
    
    
    Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart 2001, in tegenwoordigheid van de griffier.