ECLI:NL:RBROT:2006:BC6248, Rechtbank Rotterdam, 13-09-2006, 173493/ HA ZA 02-685
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2006-09-13 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: artikel 12 ROW; opdracht deskundigenbericht teneinde vast te stellen of de kenmerkende elementen van de uitvinding voor dan wel tijdens het dienstverband tot stand zijn gebracht.

R E C H T B A N K   R O T T E R D A M
      sector civiel recht
    
    
    
    
    
      Zaak-/rolnummer:   173493/ HA ZA 02-685
      Uitspraak: 13 september 2006
    
    
    
    
    VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:
    
    
    
      de stichting [eiseres],
      gevestigd te Rotterdam,
      eiseres in conventie,
      verweerster in reconventie,
      procureur mr. W. Haagman,
      advocaat mr. A.J. Braakman te Leiden,
    
    
    
    - tegen -
    
    
    
      1. [gedaagde sub 1],
      wonende te Rotterdam
    
    
    
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEDERLANDS INSTITUUT VOOR INNOVATIEVE OOGHEELKUNDIGE CHIRURGIE B.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
    
    
    
      gedaagden in conventie,
      eisers in reconventie,
      procureur mr. J.G.A. van Zuuren,
      advocaten mr. B.E.L.J.C. Verbunt en 
      mr. F.I.S.A.L. van Velsen. 
    
    
    
    Partijen worden hierna aangeduid als "[eiseres]"  respectievelijk "[gedaagde sub 1]" en "NIIOC" voor gedaagden afzonderlijk en "[gedaagden]" voor gedaagden gezamenlijk.
    
    
    1. 	Het verdere verloop van het geding
    
    
      1.1 
      De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:
      -	tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 24 november 2004 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;
      -	proces-verbaal van de op 17 februari 2005 gehouden comparitie van partijen;
      -	de ter gelegenheid van de comparitie van partijen door partijen genomen aktes, met producties;
      -	de door partijen genomen aktes uitlaten deskundigen, met producties.
    
    
    
      1.2 
      Partijen hebben hun standpunten op 14 juli 2005 doen bepleiten door hun raadslieden die zich daarbij bedienden van pleitnotities. Deze pleitnotities, alsmede de ter zitting zijdens [gedaagden] en de (met goedvinden van [gedaagden]) d.d. 27 juli 2005 zijdens [eiseres] nog overgelegde producties behoren eveneens tot de processtukken.
    
    
    
    2. 	De verdere beoordeling
    
    in conventie en in reconventie
    
    
      2.1
      Ter beoordeling ligt allereerst nog voor de vraag wat de kenmerkende elementen van de uitvinding - de toepassing van trypaan blauw bij staaroperaties, als nader omschreven in de Europese octrooiaanvraag van 8 mei 1998 (productie V dagvaarding) zijn. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld wie de oorspronkelijk rechthebbende op de uitvinding is, zodat vervolgens de vraag kan worden beantwoord of [gedaagden] een beroep op dwaling toekomt ten aanzien van de door partijen overeengekomen verklaring van overdracht van 9 maart 1998, tevens inhoudende de verdeling van eventuele royalties.   
    
    
    
      2.2
      [eiseres] heeft de nadere onderbouwing van haar stellingname dat partijen er destijds terecht vanuit zijn gegaan dat [eiseres] rechthebbende ten aanzien van de uitvinding was, op essentiële punten gewijzigd. In haar conclusies als overgelegd voorafgaand aan het tussenvonnis stelde [eiseres] dat [gedaagde sub 1] de uitvinding had gedaan en dat dit was gebeurd tijdens het dienstverband van [gedaagde sub 1] als cornea-fellow (dagvaarding onder 37, repliek in conventie onder 16 en 24, dupliek reconventie onder 7), zodat [eiseres] uit hoofde van artikel 12 ROW als rechthebbende had te gelden. Thans stelt [eiseres] zich - samengevat - op het standpunt dat, zo het octrooi al wordt bevestigd, alleen [eiseres] daar recht op kan doen gelden, omdat [eiseres] de uitvinding heeft gedaan. De uitvinding betreft volgens haar (uitsluitend) de doelgerichte klinische toepassing van trypaan blauw bij cataractoperaties zoals uitgevoerd door de in het OZR werkzame specialisten eind jaren negentig en meest kenmerkend elementen daarvan zijn de eerste operaties en het tot augustus 1998 nog verrichte klinisch patiëntenonderzoek in het OZR, waarmee de biocompatibiliteit van trypaan blauw voor patiënten is komen vast te staan. Met deze eerste operaties was volgens [eiseres] de praktische bruikbaarheid aangetoond; het daarna nog verrichte onderzoek was essentieel om de veiligheid aan te tonen. Alle proeven en onderzoeken die daaraan voorafgaand zijn verricht door [gedaagde sub 1], waren in haar visie overbodig. Daarnaast heeft zij gesteld dat uitsluitend de (latere) Europese octrooiaanvraag van 17 mei 1999 (bedoeld moet zijn: 7 mei 1999, Rb) in deze relevant is. Tenslotte is van belang dat - naar de rechtbank begrijpt uit de door haar voorgestelde vragen als voor te leggen aan de deskundige - [eiseres] meent dat de inmiddels door de rechtbank Den Haag gedane uitspraken niet zonder consequenties kunnen blijven voor de onderhavige procedure. Haar vordering uit hoofde van de met [gedaagde sub 1] gemaakte royaltyafspraken heeft zij ongewijzigd gehandhaafd.
      [gedaagden] heeft ook thans betoogd dat als meest kenmerkende elementen van de uitvinding (nader omschreven als het geheel van technische maatregelen dat wordt aangewend om het technisch effect te bereiken), moeten worden aangemerkt de door [gedaagde sub 1] verrichte proeven en onderzoeken als gedaan vóór zijn indiensttreding als cornea-fellow bij het OZR op 1 februari 1997. Hiermee kwam vast te staan dat de toepassing (ook) op het menselijk oog niet leidt tot risico’s, waardoor de toepassing reeds toen nawerkbaar en octrooieerbaar was. Het patiëntenonderzoek was slechts nodig om de praktische hanteerbaarheid vast te stellen en is derhalve niet als kenmerkend element van de uitvinding te beschouwen, aldus [gedaagden]  
    
    
    
      2.3
      De rechtbank stelt voorop dat uit de door [eiseres] in het geding gebrachte uitspraken van de rechtbank Den Haag d.d. 2 december 2003 (voorzieningenrechter) en d.d. 30 maart 2005 onder meer blijkt dat [gedaagde sub 1] op 12 maart 2003 een Europees octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland, voor de in dit geding centraal staande uitvinding getiteld “The use of a vital dye for facilitating surgical procedures for cataract extract“ of te wel “Gebruik van een vitale kleurstof voor het vergemakkelijken van operatieve ingrepen voor cataract-extractie” (EO 285). Dit octrooi is verleend naar aanleiding van een aanvraag van 7 mei 1999 onder het inroepen van een prioriteitsdatum van 8 mei 1998 (datum eerste eveneens Europese aanvraag, productie V dagvaarding). Gelijk ook is overwogen door de voorzieningenrechter in het vonnis van 2 december 2003 onder r.o. 7, betreft dit octrooi - en daarmee derhalve de uitvinding in octrooirechtelijke zin - een werkwijze voor het vervaardigen van een middel voor een bepaalde geneeskundige behandeling, te weten operatieve ingrepen voor cataract-extractie, met het kenmerk dat daarvoor een bepaalde stof, te weten trypaan blauw in een bepaalde concentratie en samenstelling, wordt gebruikt. Voorts blijkt daaruit dat tegen dit octrooi inmiddels zowel een oppositieprocedure bij het Europees Octrooiburea (EOB) te München alsook een nietigheidsprocedure wegens gemis aan inventiviteit bij de rechtbank te Den Haag aanhangig is en dat [gedaagde sub 1] het octrooi niet langer handhaaft in de oorspronkelijke vorm. Deze laatste procedure is in afwachting van de oppositie geschorst. 
    
    
    
      2.4
      Zeker is dat het octrooi in ieder geval geen stand zal houden in de huidige vorm en mogelijk zelfs zal worden vernietigd. Voor de consequenties daarvan voor het onderhavige geding is van belang dat krachtens artikel 50, tweede lid, sub b respectievelijk artikel 75, zesde lid, sub b ROW geldt dat de terugwerkende kracht van een mogelijke herroeping of vernietiging geen invloed heeft op een voordien gesloten overeenkomst, voor zover deze voor de herroeping of vernietiging is uitgevoerd. Wel is het zo dat uit billijkheidsoverwegingen terugbetaling kan worden geëist van hetgeen op grond van deze overeenkomst is betaald in de mate waarin dat gerechtvaardigd is. Vaststaat dat de onderhavige overeenkomsten ten dele reeds zijn uitgevoerd, in die zin dat [gedaagden] betalingen heeft ontvangen van DORC en deze over 1999 ook heeft doorbetaald aan [eiseres]. Over de jaren daarna is doorbetaling achterwege gebleven. Of DORC terugbetaling zal (kunnen) eisen van [gedaagden], indien het octrooi inderdaad zal worden herroepen of vernietigd, is thans volstrekt onzeker. Indien hier op enig moment sprake van mocht zijn, kan dat niet zonder gevolgen blijven voor de uit de verklaring van overdracht en de exploitatieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van [gedaagden] jegens [eiseres], voor zover althans de vordering van [eiseres] zou moeten worden toegewezen. Ingeval het beroep op dwaling van [gedaagden] dient te worden gehonoreerd, doen deze mogelijke problemen zich niet voor, zodat er geen reden is de procedure reeds thans te schorsen. Tenslotte is van belang dat, mede gelet op het hiervoor overwogene, bij de beoordeling van het onderhavige geschil uitgangspunt moet blijven dat de werkwijze als hiervoor omschreven een uitvinding is, zodat het al dan niet ontberen van inventiviteit buiten beschouwing dient te blijven. De eerste Europese octrooiaanvraag van 8 mei 1998 blijft daarbij van belang, nu deze aanvraag heeft te gelden als prioriteitsdocument.      
    
    
    
      2.5 
      Voor de beoordeling van de vraag wat als kenmerkende elementen van de uitvinding moet worden beschouwd, dient allereerst te worden vastgesteld welke werkzaamheden door wie in welke periode zijn verricht. Uit de naar aanleiding van rechtsoverweging 5.11 van voornoemd tussenvonnis nog in het geding gebrachte stukken en hetgeen partijen daaromtrent ter comparitie van partijen en bij gelegenheid van pleidooi hebben verklaard, kan het navolgende worden opgemaakt. 
      Als onweersproken staat vast dat [gedaagde sub 1] in de periode voorafgaand aan zijn indiensttreding als cornea-fellow een aantal onderzoeken heeft verricht zoals nader omschreven in de brief van [gedaagde sub 1] d.d. 2 februari 2005 als opgenomen in de ten behoeve van de comparitie overgelegde Akte (productie 15). Evenzo staat vast dat [gedaagde sub 1] daarna, dat wil zeggen ten tijde van zijn dienstverband als cornea-fellow met het OZR (dat naar thans is gebleken heeft geduurd tot 1 juni i.p.v. 1 juli 1998), nog de eveneens in voornoemd schrijven vermelde onderzoeken naar de toepassing van trypaan blauw heeft verricht. Daarnaast is van belang dat Beekhuis namens [eiseres] ter comparitie van partijen heeft verklaard dat deze onderzoeken niet behoorden tot de taken en werkzaamheden van [gedaagde sub 1] als cornea-fellow en daar geheel los van stonden, zodat ook dit als niet meer weersproken vaststaat. Voorts is inmiddels vast komen te staan dat in deze periode vijf staaroperaties zijn verricht waarbij voor het eerst gebruik is gemaakt van trypaan blauw: drie voorafgaand aan de octrooiaanvraag op 8 mei 1998 en twee daarna. Deze operaties zijn niet door [gedaagde sub 1], maar door andere artsen werkzaam in het OZR uitgevoerd (zij het wel naar idee van [gedaagde sub 1]). Het daarna nog verrichte klinisch patiëntenonderzoek, aan welk onderzoek [gedaagde sub 1] actief heeft deelgenomen, is eerst gestart vanaf 1 juni 1998, vanaf welke datum [gedaagde sub 1] als staflid werkzaam was in het OZR. Dit onderzoek is derhalve eerst aangevangen na de datum van het prioriteitsdocument, de eerste octrooiaanvraag van 8 mei 1998. Nu krachtens geldend recht (o.a. T 73/88, OJ EPO 1992, 557, E.P.O.R. 1990, 12, GRUR Int. 1993, 232, r.o. 2.6) na deze datum geen aanvullingen of beperkingen ten opzichte van dit document mochten worden toegevoegd die het essentiële karakter of het wezen van de uitvinding als zodanig veranderen, moet er vanuit worden gegaan dat op het moment van deze aanvraag de kenmerkende elementen van de uitvinding vaststonden. Dit brengt met zich dat in ieder geval het na deze datum verrichte patiëntenonderzoek niet als kenmerkend element van de uitvinding kan worden gekwalificeerd.      
    
        
    
      2.6
      Het vorenstaande in samenhang beschouwd met hetgeen reeds in voornoemd tussenvonnis is overwogen omtrent de werking van artikel 12 ROW, leidt tot de navolgende conclusies.
      Ingeval (een deel van) de door [gedaagde sub 1] vóór dan wel tijdens zijn aanstelling als cornea-fellow verrichte onderzoeken en proeven als meest kenmerkende elementen van de uitvinding moeten worden beschouwd, is [gedaagde sub 1] en niet [eiseres] de uitvinder/ (oorspronkelijk)rechthebbende, zodat in dat geval - gelet op het bepaalde in rechtsoverweging 5.7 van voornoemd vonnis - [gedaagde sub 1] een beroep op dwaling toekomt. Alsdan dient nog aan de orde te komen wat de precieze gevolgen van de nietigheid van de verklaring van overdracht van 9 maart 1998 en de daarin opgenomen royaltyafspraken moeten zijn voor de nadien gesloten exploitatieovereenkomst met DORC.  
      Ingeval de binnen [eiseres]/OZR uitgevoerde eerste operaties, dat wil zeggen als uitgevoerd vóór de prioriteitsdatum, als meest kenmerkende elementen van de uitvinding moeten worden beschouwd, is de uitvinder in ieder geval niet [gedaagde sub 1], zodat alsdan niet gezegd kan worden dat [gedaagde sub 1] er ten onrechte van uitging dat niet hij de rechthebbende was en heeft gedwaald. Wat er zij van de vraag wie in dat geval wel als uitvinder/rechthebbende gekwalificeerd zou moeten worden, vaststaat dat de octrooien in goed overleg met [eiseres]/OZR en de andere artsen en eerst na overdracht door [eiseres] van (eventuele) aanspraken aan [gedaagde sub 1], zijn aangevraagd door [gedaagde sub 1] en deze octrooien inmiddels ook op zijn naam zijn geregistreerd. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat [eiseres] ook geen nadere consequenties heeft verbonden aan haar gewijzigde stelling dat [gedaagde sub 1] niet de uitvinder is, dient alsdan als uitgangspunt te gelden dat [eiseres] in beginsel overeenkomstig de daarin opgenomen verdeling van de royalties, aanspraak kan maken op uitbetaling van 43,75 % van de aan NIIOC uitbetaalde royalties, tenzij zij - naar [gedaagden] stelt en is weersproken door [eiseres] - toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de op deze royaltyafspraken voortbouwende exploitatieovereenkomst van 5 februari 1999. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen naar aanleiding van de hiervoor onder 2.2 genoemde procedures, moet daarnaast mogelijk rekening worden gehouden met omstandigheden die maken dat het recht op royalties niet onverkort kan worden gehandhaafd en er dus reden is om tot schorsing van de onderhavige procedure over te gaan.
      In beide gevallen is bij de verdere beoordeling alsdan van belang dat - zoals zijdens [eiseres] ter comparitie van partijen nog is gesteld en niet meer is weersproken door [gedaagden] - [eiseres] twee artsonderzoekers heeft aangesteld voor de duur van zes maanden en de onderzoeken van [eiseres] zich hebben uitgestrekt over een periode van ongeveer twee jaar, alsmede dat uit de nog in het geding gebrachte correspondentie tussen partijen blijkt dat - anders dan [eiseres] meent - de exploitatieovereenkomst overeenkomstig artikel 9 en mitsdien inmiddels rechtsgeldig is opgezegd door zowel DORC als NIIOC tegen het einde van de contractperiode, te weten tegen 5 februari 2003.   
    
    
    
      2.7
      Teneinde duidelijkheid te verkrijgen omtrent de vraag wat als kenmerkende elementen van de uitvinding moeten worden beschouwd, behoeft de rechtbank het oordeel van een deskundige. 
    
    
    
      2.8
      Partijen zijn het niet eens geworden over de persoon van de te benoemen deskundige en evenmin over de aan deze deskundige te stellen vragen.  
      Mede in aanmerking genomen hetgeen partijen omtrent de persoon van de deskundige naar voren hebben gebracht, zal de rechtbank de na te noemen deskundige benoemen. Mede in aanmerking genomen voorts hetgeen partijen omtrent de aan de deskundige voor te leggen vragen naar voren hebben gebracht en gelet op hetgeen hiervoor onder 2.2 reeds is overwogen, zal de rechtbank de in het dictum te vermelden vragen aan de deskundige ter beantwoording voorleggen.
    
    
    
      2.9
      De te benoemen deskundige, werkzaam bij het Octrooicentrum Nederland,  heeft zich bereid verklaard als zodanig op te treden, desgevraagd te kennen gegeven geen binding met partijen te hebben en niet betrokken te zijn bij de tussen partijen in geschil zijnde problemen.
      De deskundige heeft het aan het onderzoek verbonden loon en de kostenvergoeding begroot op € ***. Gelet op de gewijzigde stellingname van [eiseres] dat niet [gedaagde sub 1] maar [eiseres] als uitvinder dient te worden beschouwd en de bewijslast hiervan op [eiseres] rust, is de rechtbank van oordeel dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 195 Rv de kosten van deze deskundige, anders dan in voornoemd tussenvonnis onder 5.17 is overwogen, voor rekening van beide partijen gezamenlijk (ieder voor de helft) dient te komen. 
      De rechtbank neemt aan dat bij gebreke van de betaling van het voorschot door één van beide partijen de betreffende partij de door de deskundige te onderzoeken stellingname niet langer handhaaft.
    
    
    
      2.10
      Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich in hun conclusie na deskundigenbericht tevens nader uit te laten omtrent hetgeen hiervoor onder 2.6 is overwogen.
    
    
    
    3. 	De beslissing
    
    De rechtbank,
    
    alvorens verder te beslissen,
    
    in conventie en in reconventie
    
    beveelt een deskundigenonderzoek ter beantwoording van de volgende vragen:
    
    1)	Als uitgangspunt nemend dat de uitvinding zoals voor het eerst omschreven in de eerste Europese aanvraag d.d. 8 mei 1998 (het prioriteitsdocument, productie V dagvaarding) en zoals later weergegeven in EO 285 (zie vonnis d.d. 30 maart 2005 onder 1.3, akte [eiseres] d.d. 20 april 2005, productie 2), octrooieerbaar was, wat zijn dan de kenmerkende elementen van deze uitvinding? (Hierbij gaarne steeds de relevante passages uit de betreffende documenten weergeven). 
    
    2)	Op welk moment hadden de door u geduide kenmerkende elementen van de uitvinding een zo vergevorderd stadium bereikt dat gezegd kan worden dat de uitvinding in essentie was bereikt? (gaarne toelichten)  
    
    3)	Op welk moment was de onderhavige uitvinding nawerkbaar? (gaarne toelichten)
    
    
      4)	Waarom zijn de navolgende onderzoeken en/of werkzaamheden al dan niet als kenmerkende elementen van deze uitvinding te beschouwen:
      a) de onderzoeken en proeven van [gedaagde sub 1] als gedaan voor de datum van indiensttreding d.d. 1 februari 1997 (zie blz. 8 brief 2 februari 2005, akte ten behoeve van comparitie [gedaagden], productie 15);
      b)  de onderzoeken en proeven als verricht door [gedaagde sub 1] tijdens zijn dienstverband als cornea-fellow vanaf 1 februari 1997 tot aan de datum van de octrooiaanvraag d.d. 8 mei 1998 (zie eveneens blz. 8 productie 15);
      c) de eerste operaties als verricht vóór 8 mei 1998.                 
    
    
    5)	Wat is de relevantie van de na de octrooiaanvraag van 8 mei 1998 nog in het OZR verrichte operaties en het daarna verrichte klinisch patiëntenonderzoek?
    
    6)	Indien en voor zover de hiervoor onder 4 genoemde onderzoeken en werkzaamheden niet zijn te beschouwen als kenmerkende elementen van de uitvinding, wat is dan de relevantie daarvan voor de uitvinding? 
    
    7)	Welke opmerkingen zijn naar het oordeel van de deskundige verder van belang ten behoeve van de door de rechtbank te nemen beslissing?
    
    
      benoemt tot deskundige*** die het onderzoek zal verrichten ***:
      …………………………………., verbonden aan het Octrooicentrum Nederland, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk, tel. 070-3986655 en fax 070- 3900190;
    
    
    bepaalt dat [eiseres] en [gedaagden] binnen vier weken na heden ieder de helft van het voor de deskundige bestemde voorschot, zijnde (1/2 x € ………) = € *** overmaken naar bankrekeningnummer 19.23.25.892 ten name van MvJ Arrondissement Rotterdam (545), onder vermelding van het zaak- en rolnummer, alsmede: "voorschot deskundigenbericht"; 
    
    draagt de griffier op aan genoemde deskundige mede te delen dat het voorschot is gestort;
    
    bepaalt dat bij achterwege blijven van storting van het voorschot de zaak zal worden verwezen naar de rol van 8 november 2006 voor conclusie na niet-uitgebracht deskundigenbericht;
    
    bepaalt dat de griffier het procesdossier in afschrift aan de deskundige doet toekomen;
    
    bepaalt dat het onderzoek zal plaatsvinden op een nader door de deskundige na overleg met de procureurs (raadslieden) van partijen te bepalen plaats en tijd;
    
    bepaalt dat de deskundige partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en daarvan moet doen blijken in het door op te maken deskundigenbericht;
    
    bepaalt dat het ondertekende deskundigenbericht uiterlijk op *** ***uiterlijk *** maanden nadat de griffier heeft medegedeeld dat het voorschot is voldaan, zal worden ingeleverd ter griffie van deze rechtbank;
    
    bepaalt dat de deskundige bij de inlevering van het deskundigenbericht een gespecificeerde opgave doet van het loon en de kostenvergoeding;
    
    bepaalt dat [eiseres] vier weken nadat het deskundigenbericht bij de griffie van deze rechtbank is ingeleverd in de gelegenheid is ter rolle een conclusie na deskundigenbericht te nemen.
    
    houdt iedere verdere beslissing aan;
    
    bepaalt dat van dit vonnis hoger beroep kan worden ingesteld en dat daartoe het eindvonnis niet behoeft te worden afgewacht. 
    
    
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel.
    
    
    
    
      Uitgesproken ter openbare terechtzitting.
      1515