ECLI:NL:RBROT:2006:AV5289, Rechtbank Rotterdam, 08-03-2006, 184877/ HA ZA 02-2253
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2006-03-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Beroep op rechtsverwerking o.g.v. art. 14bis lid 1 BMW jo artikel 6:2 BW verworpen.Merkdepot vormmerk door Haw Par als voor-voorgebruiker niet te kwader trouw (toepassing criterium BenGH 25-6-2004, NJ 2005/526 en HR 8-7-2005, BIE 2005/94).  Geen sprake van verwording tot soortnaam en/of verlies van onderscheidend vermogen. Bekende merken. Inbreuk merkenrecht wegens gevaar voor verwarring c.q. wegens gevaar voor associatie leidend tot verwatering.

R E C H T B A N K   R O T T E R D A M
      sector civiel recht
    
    
    
    
    
      Zaak-/rolnummer:  184877/ HA ZA 02-2253
      Uitspraak: 8 maart 2006 
    
    
    
    
    VONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van:
    
    
    
      1. de vennootschap naar het recht van Singapore 
      HAW PAR CORPORATION LIMITED,
      gevestigd en kantoorhoudende te Singapore,
    
    
    
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      NOVUM PHARMA B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Noordwijk,
    
    
    
      eiseressen in conventie,
      verweersters in reconventie,
      procureur mr. P.P. Engelman,
      advocaat mr. C.S. Mastenbroek te Amsterdam,
    
    
    - tegen -
    
    
      1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      FLYING PEACOCK BAYNATH B.V.,
      gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende te Rotterdam,
    
    
    
      2. de vennootschap onder firma S. BAYNATH,
      kantoorhoudende te Rotterdam,
    
    
    
      gedaagden in conventie,
      eiseressen in reconventie,
      procureur mr. J.G.A. van Zuuren,
      advocaten mr. H.A.J. Pors en mr. Th.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,
    
    
    
      3. de vennootschap naar vreemd recht 
      RANGOON CHEMICAL WORKS PVT. LTD.,
      gevestigd te Gujarat, India,
      gedaagde in conventie,
      niet verschenen.
    
    
    
    Partijen worden hierna aangeduid als "Haw Par c.s." voor eiseressen gezamenlijk en "Haw Par" en "Novum Pharma" voor eiseressen afzonderlijk respectievelijk "gedaagden" voor gedaagden sub 1, 2 en 3 gezamenlijk,  "Baynath c.s." voor gedaagden sub 1 en 2 gezamenlijk en "Baynath", "S. Baynath" en "Rangoon" voor gedaagden afzonderlijk.
    
    1. 	Het verloop van het geding
    
    
      1.1 
      De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:
      - dagvaarding d.d. 17 juni 2002 en de door Haw Par c.s. overgelegde producties;
      - conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties;
      - conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie, met producties;
      - conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie met producties;
      - conclusie van dupliek in reconventie, met producties;
      - akte houdende vermeerdering van eis in conventie;
      - akte uitlating producties na conclusie van dupliek in reconventie, tevens houdende antwoordakte vermeerdering van eis;
      - de stukken van het op 4  juni 2002 ten verzoeke van Haw Par c.s. en ten laste van Flying Peacock c.s. gelegde conservatoire beslag tot afgifte van nabootsingen van de merkenrechtelijke producten en de inbewaringgeving daarvan. 
    
    
    
      1.2 
      Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten door hun raadslieden, die zich daarbij bedienden van pleitnotities. Deze pleitnotities alsmede de ter zitting overgelegde producties behoren eveneens tot de processtukken.
    
    
    
    2. 	De vaststaande feiten
    
    Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast:
    
    
      2.1
      Haw Par drijft een onderneming die zich wereldwijd richt op het vervaardigen en verhandelen van (niet) geregistreerde (zelfzorg) geneesmiddelen en andere producten gericht op de gezondheid en lichamelijke verzorging, waaronder diverse balsems.
    
    
    
      2.2
      Haw Par is houdster van de navolgende Benelux merkinschrijvingen verband houdende met de door haar verhandelde balsems, alle ingeschreven in klasse 5 (o.a. medicinale preparaten voor menselijk gebruik): 
    
    
    
      woordmerken: 
      - het woordmerk TIGER, sinds 20 april 1978 ingeschreven onder nr. 351922;
      - het woordmerk TIGER BALM, sinds 5 augustus 1987 ingeschreven onder nr. 436962;
    
    
    
    beeldmerken:
    
    - 	het beeldmerk “TIGER TRADE MARK TJAP HARIMAU”                               
    
    		&lt;&lt; afbeelding&gt;&gt;
    
    sinds 19 maart 1971 ingeschreven onder nr. 016290;
    
    
    - 	het beeldmerk  “ RENNENDE TIJGER”                             
    
    		&lt;&lt; afbeelding&gt;&gt;
    
    sinds 8 augustus 1972 ingeschreven onder nr. 312136; afgebeeld op de voorzijde van het kartonnen doosje en op het etiket van het potje;
    
    
    - het beeldmerk “TIGER BALM TIGER SINGAPORE”			   
    
    		&lt;&lt; afbeelding&gt;&gt;
    
    
    sinds 22 december 1995 ingeschreven onder nr. 584234; afgebeeld op de bovenzijde van het kartonnen doosje en (deels) op de deksel van het potje; 
    
    - het beeldmerk “TIGER BALM ROOD ROUGE”			   
    
    		&lt;&lt; afbeelding&gt;&gt;
    
    
      beeldelementen: rood, wit, groen, goud, oranje, blauw, geel, zwart
      sinds 22 december 1995 ingeschreven onder nr. 584235; 
      afgebeeld op de voorzijde van het kartonnen doosje en op het etiket van het potje (waarop de achtergrondkleur ook daadwerkelijk oranje is); 
    
    
    - het beeldmerk “TIGER BALM WIT BLANC”			   
    
    		&lt;&lt; afbeelding&gt;&gt;
    
    
      beeldelementen: wit, groen, goud, oranje, blauw, geel, zwart,
      sinds 22 december 1995 ingeschreven onder nr. 584641; 
      afgebeeld op de voorzijde van het kartonnen doosje en op het etiket van het potje (waarop de achtergrondkleur ook daadwerkelijk oranje is);
    
    
    
    vormmerk:
    
    - het vormmerk  “TIGER BALM”			   
    
    		&lt;&lt; afbeelding&gt;&gt;
    
    betreffende de zeshoekige vorm van het potje met ronde deksel, sinds 21 december 1995 ingeschreven onder nr. 586423.
    
    
    Het gebruik van voornoemde merken door Haw Par c.s. op de door haar op de markt gebrachte potjes balsem van 19 gram is hierna afgebeeld (het etiket op het potje witte balsem ontbreekt):
    
    		&lt;&lt; afbeelding&gt;&gt;
    
    
      2.2. 
      Nova Pharma distribueert en verkoopt de producten van Haw Par in de Benelux. Enig aandeelhouder van Nova Pharma is J.P. van Tintelen Beheer B.V. (hierna: Van Tintelen Beheer). Haw Par heeft bij overeenkomst Van Tintelen Beheer vanaf 1 januari 2001 een exclusieve licentie verleend met betrekking tot de distributie en verkoop van de producten van Haw Par in de Benelux. 
    
    
    
      2.3
      Baynath en S. Baynath zijn ondernemingen die zich (onder meer) bezighouden met de import en export van diverse balsems en oliën op natuurlijke basis voor de verzorging van (pijnlijke) spieren, waaronder sinds 1989 Flying Peacock balsem (rood en wit). Zij verkopen deze producten onder meer op markten en braderieën e.d. in de Benelux.
    
    
    
      2.4
      Rangoon is de Indiase producent van de Flying Peacock balsem en de leverancier van Baynath c.s.
    
      
    
      2.5
      Bij vonnis van 29 november 1988 is S. Baynath op vordering van Haw Par in kort geding veroordeeld ieder gebruik van de tekens “Tijgerbalsem” en “Tiger Balm”, “Flying Tiger Balm” en de rennende tijger te staken en gestaakt te houden.  
    
    
    
      2.6
      Op 10 juli 1989 heeft S. Baynath de navolgende merken gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor waren in klasse 5 (waaronder oliën voor medisch gebruik):
      - het woordmerk “FLYING PEACOCK BALM” onder nummer 466614;
      - het beeldmerk  “FLYING PEACOCK” onder nummer 462079.
      Deze registraties zijn vervallen op 10 juli 1999.
    
    
    
      2.7
      Op 25 september 1990 heeft de raadsman van Haw Par S. Baynath gesommeerd het gebruik in een folder van de tekens “TIGER BALM” en  “FLYING TIGER BALM”, alsmede het gebruik van het merk “Flying Peacock Balm” te staken.
      S. Bynath heeft hierop de folder vervangen en dit bij schrijven van 8 oktober 1990 aan Haw Par gemeld. Voorts heeft zij in dit schrijven laten weten zich gerechtigd te achten gebruik te maken van het merk “FLYING PEACOCK BALM” en het beeldmerk “FLYING PEACOCK.” 
    
    
    
      2.8
      Op de “Libellebeurs” op het Muiderstrand in juni 2002 heeft Baynath c.s. haar balsems onder aanduiding van de tekens “FLYING PEACOCK BALM” en het beeld “FLYING PEACOCK” te koop aangeboden aan het publiek, naar aanleiding waarvan Haw Par op 4 juni 2002 conservatoir beslag heeft doen leggen op deze producten, welke hierna zijn afgebeeld. 
    
    
    		&lt;&lt; afbeelding&gt;&gt;
    
    
      2.9
      Op 27 juni 2002 heeft S. Baynath de navolgende merken gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor waren in klasse 5 (waaronder oliën voor medisch gebruik):
    
    
    - het woordmerk “FLYING” onder nummer 1013628;
    
    - het beeldmerk  “FLYING PEACOCK” 
    
    		&lt;&lt; afbeelding&gt;&gt;
    
    onder nummer 1013627;
    
    
    3. 	Het geschil in conventie
    
    
      3.1
      De gewijzigde vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
      1) gedaagden te gebieden te staken en gestaakt te houden elk inbreukmakend gebruik in de Benelux van de merken van Haw Par als omschreven in de dagvaarding; 
      2) gedaagden te verbieden de auteursrechtelijk beschermde werken van Haw Par als omschreven in de dagvaarding te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in de Benelux;
      3) gedaagdente gebieden te staken en gestaakt te houden ieder onrechtmatig gebruik of navolging van de producten, merken en werken van Haw Par in de Benelux;
      4) gedaagden te gebieden aan de raadsman van Haw Par c.s. opgave te doen van de volledige NAW-gegevens van hun leverancier(s) van de bedoelde inbreukmakende potjes balsem;
      5) gedaagden te gebieden aan de raadsman van Haw Par c.s. schriftelijk opgave te doen van:
      a) de aantallen inbreukmakende producten die zij van hun toeleveranciers hebben gekocht en/of geleverd gekregen, dan wel voor derden onder zich hebben gehad;
      b) de aantallen inbreukmakende producten die zij aan derden in de Benelux hebben verkocht en/of geleverd;
      c) de in- en verkoopprijzen van de inbreukmakende producten waarop de opgave onder a) en b) betrekking heeft;
      d) het totale bedrag van de door gedaagden als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende potjes genoten winst;
      6) gedaagden te gebieden alle door hen aan ondernemingen in de Benelux geleverde producten op haar kosten terug te halen en te laten vernietigen in aanwezigheid van een deurwaarder;
      7) gedaagden te gebieden alle in de Benelux nog in voorraad zijnde producten op hun kosten te laten vernietigen in aanwezigheid van een deurwaarder;
      8) Haw Par c.s. te machtigen de beslagen inbreukmakende producten te vernietigen en gedaagden  te veroordelen tot betaling van de kosten hiervan;
      9) te bepalen dat indien gedaagden de onder 1 t/m 6 gevraagde verboden en/of geboden niet nakomen een dwangsom verbeuren van € 20.000,- per overtreding dan wel van € 500,- voor ieder artikel waarmee in strijd met het vonnis wordt gehandeld;
      10) gedaagden te veroordelen tot betaling van de door Haw Par c.s. geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat, de kosten van het beslag en de gerechtelijke bewaring alsmede de aantasting van de auteurs- en merkenrechten van Haw Par en de door Haw Par c.s. gederfde winst daaronder begrepen;
      11) gedaagden te veroordelen tot betaling aan Haw Par c.s. van de door hen met het inbreukmakend handelen genoten winst;
      12) te bepalen dat gedaagden de door de inbreuk genoten winst afdragen indien deze hoger is dan de aan Haw Par te betalen schadevergoeding en dat gedaagden de schade van Haw Par c.s. vergoeden indien deze hoger is dan de door hen als gevolg van de inbreuk genoten winst;
      13) met veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding, die van het beslag daaronder begrepen.
    
    
    
      3.2
      Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft Haw Par c.s. - zakelijk weergegeven - aan de vordering de volgende stellingen ten grondslag gelegd:
    
    
    - Haw Par is houdster van diverse merkinschrijvingen met betrekking tot de door haar vervaardigde en verhandelde balsems (als hiervoor vermeld onder 2.2). Novum Pharma heeft als exclusief distributeur van deze producten toestemming van Haw Par verkregen als bedoeld in artikel 13bis Benelux-Merkenwet (hierna: BMW).  
    
    - De door gedaagden ter verkoop aangeboden balsems bevatten tekens c.q. vormen die identiek zijn aan, dan wel overeenstemmen met de producten van Haw Par c.s. Deze tekens en vormen worden gebruikt voor identieke dan wel soortgelijke waren, waardoor verwarring is te duchten bij het publiek, zodat Haw Par c.s. het recht heeft zich hiertegen te verzetten op grond van artikel 13A, eerste lid, sub b BMW).
    
    - Gedaagden hebben geen geldige reden voor dit gebruik, trekken ongerechtvaardigd voordeel uit en doen afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van Haw Par, zodat Haw Par c.s. zich tegen dit gebruik tevens kan verzetten op grond van artikel 13A, eerste lid, sub c BMW.
    
    - De verpakkingen van de door Haw Par c.s. aangeboden potjes balsem hebben ieder op zichzelf een duidelijk eigen en oorspronkelijk karakter en kunnen worden aangemerkt als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet (hierna: Aw). Gedaagden maken inbreuk op de aan Haw Par als auteursrechthebbende en aan Novum Pharma als exclusief licentiehoudster toekomende auteursrechten nu (de verpakkingen van) voornoemde producten van gedaagden zijn aan te merken als een verveelvoudiging en openbaarmaking in de zin van artikel 13 respectievelijk artikel 12, eerste lid, sub c Aw.
    
    - Gedaagden handelen daarnaast onrechtmatig jegens Haw Par c.s. door op onrechtmatige wijze aan te haken en te profiteren van de door Haw Par c.s. opgebouwde bekendheid, reputatie en werfkracht van de merken en werken.
    
    
    - Door voornoemd handelen van gedaagden lijdt Haw Par c.s. schade c.q. dreigt zij schade te lijden, bestaande uit buitengerechtelijke kosten, omzet- en winstderving tengevolge van de aantasting en uitholling van de exclusiviteit van haar producten, de auteursrechtelijke werken en de merken alsmede tengevolge van de neerwaartse prijsdruk doordat de namaakartikelen op markt verkrijgbaar (zullen) zijn.   
    
    
      3.3
      Baynath c.s. heeft de vordering van Haw Par c.s. gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met veroordeling van Haw Par c.s. in de kosten van het geding. Dit verweer zal - voor zover van belang - hierna onder 5 worden weergegeven en besproken. Rangoon is niet verschenen.
    
    
    4. 	Het geschil in reconventie
    
    
      4.1
      De vordering van Baynath c.s. luidt  - verkort weergegeven - om Haw Par c.s. te veroordelen tot betaling van de door Baynath c.s. te lijden en geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met wettelijke rente vanaf  4 juni 2002 en met veroordeling van Haw Par c.s. in de kosten van het geding.
    
    
    
      4.2
      Aan deze vordering heeft Baynath c.s. naast hetgeen in conventie als verweer is aangevoerd - zakelijk weergegeven - de volgende stellingen ten grondslag gelegd:
    
    
    - Het zonder enige aankondiging op 4 juni 2002 doen leggen van beslag door Haw Par c.s. op de producten van Baynath c.s. is onrechtmatig en in strijd met de redelijkheid en billijkheid. 
    
    - Er is sprake van oneerlijke concurrentie van Haw Par jegens Baynath c.s., nu Haw Par op de hoogte was van het gebruik van de vorm van het zeshoekige potje door Baynath c.s. sinds 1989 en zij deze vorm desalniettemin heeft gedeponeerd.    
    
    - Baynath c.s. heeft door de handelwijze van Haw Par c.s. schade geleden, bestaande uit onder meer omzetderving en imagoschade, welke schade dient te worden opgemaakt bij staat. 
    
    
      4.3
      Haw Par c.s. heeft de vordering van Baynath c.s. gemotiveerd betwist onder verwijzing naar het door haar gestelde in conventie en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met veroordeling van Baynath c.s. in de kosten van het geding.
    
    
    
    5. 	De beoordeling
    
    in conventie en in reconventie
    
    bevoegdheid
    
    
      5.1
      Krachtens artikel 37A, eerste lid, BMW is de rechtbank bevoegd van de vordering tegen S. Baynath kennis te nemen, nu de vennoot S. Baynath woonplaats heeft in Rotterdam. Ten aanzien van de vorderingen tegen Baynath en Rangoon ontleent de rechtbank de bevoegdheid aan de omstandigheid dat zij medegedaagden van S. Baynath zijn en de omstandigheid dat gelet op de samenhang van de zaken, behandeling voor dezelfde rechter de voorkeur verdient. 
    
    
    in conventie voorts
    
    rechtsverwerking merk- en auteursrechten?
    
    
      5.2
      Het meest verstrekkende verweer van Baynath c.s. is dat Haw Par c.s. haar rechten heeft verwerkt zich tegen de gewraakte gedragingen van Baynath c.s. te verzetten op grond van het bepaalde in artikel 14 bis, eerste lid, BMW respectievelijk artikel 6:2 BW. Daartoe heeft zij aangevoerd dat Haw Par c.s. van het gebruik door Baynath c.s. van de door haar gedeponeerde merken en van het gebruik van de overige tekens reeds op de hoogte was vanaf het in 1988 gevoerde kort geding, althans vanaf het moment dat Baynath aan Haw Par bij schrijven van 8 oktober 1990 meedeelde dat zij zich gerechtigd achtte tot de geregistreerde merken, maar daartegen tot 2002 niets heeft ondernomen. Haw Par c.s. heeft daartegenover gesteld dat Baynath de depots ter zake (in 1989 en in 2002) te kwader trouw heeft verricht, alsmede dat van een gedogen in de zin van artikel 14 bis, eerste lid, BMW geen sprake is geweest.
    
    
    
      5.3
      Dit verweer wordt verworpen. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.
    
    
    
      5.4
      Aangaande de toepasselijkheid van artikel 14 bis, eerste lid, BMW stelt de rechtbank voorop dat deze bepaling uitsluitend relevant is voor zover het betreft het recht van Haw Par c.s. op te treden tegen het gebruik door Baynath c.s. van de door S. Baynath gedeponeerde merken, te weten het woordmerk “Flying Peacock Balm“ en het beeldmerk betreffende de vliegende pauw (hierna: ‘de Peacock merken’). S. Baynath  heeft deze merken voor het eerst in 1989 gedeponeerd, nadat zij op vordering van Haw Par in kort geding was veroordeeld de tekens “Tijgerbalsem” en “Tiger Balm”, “Flying Tiger Balm” en de rennende tijger te staken en gestaakt te houden. Het herhalingsdepot is verricht op 27 juni 2002, derhalve nadat Haw Par op 3 juni 2002 beslag had laten leggen op de potjes Peacock balsem. Mitsdien kan als vaststaand worden aangenomen dat Baynath c.s. op het moment van beide depots van de Peacock merken op de hoogte was van de reeds vóór 1989 door Haw Par geregistreerde merken (het woordmerk Tiger Balm en het beeldmerk van de rennende tijger) en het gebruik daarvan door Haw Par c.s. Dat Haw Par c.s. deze merken niet te goeder trouw op normale wijze in de jaren voorafgaand aan het depot door Baynath c.s. heeft gebruikt binnen de Benelux, is gesteld noch gebleken. Voorts is niet in geschil dat Haw Par c.s. geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van de Peacock merken. Dit leidt er toe dat voor zover er sprake is van inbreukmakende overeenstemming tussen de door S. Baynath gedeponeerde merken en voornoemde Tiger merken van Haw Par - partijen verschillen daarover van mening - de Peacock merken te kwader trouw zijn gedeponeerd, zodat Baynath c.s. geen beroep op artikel 14 bis, eerste lid, BMW toekomt. Dit maakt dat de vraag of er sprake is van een bewust gedogen als bedoeld in deze bepaling, buiten beschouwing kan blijven. 
    
    
    
      5.5
      Voor zover het beroep op rechtsverwerking haar grondslag vindt in artikel 6:2 BW, geldt dat - anders dan Baynath c.s. meent -  het enkele feit dat Haw Par c.s. tussen september 1990 en juni 2002 geen rechtsmaatregelen meer heeft genomen tegen het gebruik door Baynath c.s. van de tekens, afbeeldingen en vormen, onvoldoende is om de conclusie te rechtvaardigen dat een beroep van Haw Par c.s. op de door haar gepretendeerde merk- en auteursrechten in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Er zijn geen andere bijzondere omstandigheden gesteld of gebleken waaraan Baynath c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat Haw Par geen rechtsmaatregelen zou nemen en die een beroep op rechtsverwerking op grond van het algemene recht wel zouden kunnen rechtvaardigen, zodat ook dit beroep faalt.   
    
    
    depot vormmerk door Haw Par te kwader trouw?
    
    
      5.6
      Baynath c.s. heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat Haw Par c.s. in ieder geval geen rechten kan ontlenen aan het in 1995 gedeponeerde vormmerk betreffende het zeshoekige potje met ronde deksel, omdat Haw Par dit depot jegens Baynath c.s. te kwader trouw heeft verricht, nu Baynath c.s. reeds van aanvang af sinds 1988, althans 1989, haar producten in eenzelfde zeshoekig potje en verpakking in de Benelux op de markt brengt, waarvan Haw Par op de hoogte was en dit voorgebruik door Baynath c.s. volkomen te goeder trouw was. Haw Par c.s. heeft dit weersproken, daartoe onder meer stellende dat zij zelf voor-voorgebruiker van het zeshoekige potje is, hetgeen Baynath c.s. op haar beurt heeft betwist. 
    
    
    
      5.7
      De vraag of Haw Par voornoemd depot te kwader trouw heeft verricht, dient te worden beantwoord aan de hand van de door het Benelux-Gerechtshof in de uitspraak van 25 juni 2004 (NJ 2005/526) gegeven verklaring voor recht, als nader verwoord door de Hoge Raad bij arrest van 8 juli 2005 (BIE 2005/94), dat een merkdepot verricht door iemand die zelf eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander, waarbij de vraag of het (latere) voorgebruik door deze andere te goeder trouw is, niet van betekenis is.  
    
    
    
      5.8 
      Uit de door Haw Par c.s. in het geding gebrachte producties, in het bijzonder uit de door haar overgelegde advertenties in tijdschriften en kranten en een drietal brieven afkomstig van Nederlandse drogisterijen die haar producten verkopen, is genoegzaam gebleken dat - anders dan door Baynath c.s. is betoogd - Haw Par c.s. het zeshoekige potje reeds vóór 1989 zowel buiten als binnen de Benelux heeft gebruikt en is blijven gebruiken, zodat Haw Par c.s. als voor-voorgebruiker heeft te gelden. Dat het depot van Haw Par te kwader trouw geacht moet worden op grond van andere feiten en omstandigheden dan de gestelde bekendheid van het voorgebruik te goeder trouw door Baynath c.s. is gesteld noch gebleken. Er veronderstellenderwijze vanuit gaand dat er inderdaad sprake is van overeenstemming, moet de conclusie dan ook zijn dat het door Haw Par verrichte depot van het vormmerk niet als te kwader trouw in de zin van artikel 4 onder 6 BMW kan worden gekwalificeerd en Haw Par c.s. mitsdien haar rechten uit hoofde van dit depot jegens Baynath c.s. kan doen gelden. De overigens nog door partijen in dit verband aangevoerde stellingen behoeven derhalve geen bespreking meer.   
    
    
    beoordelingsmaatstaf inbreuk merkenrecht
    
    
      5.9
      Partijen twisten over de vraag op grond van welke bepaling als opgenomen in artikel 13A, eerste lid, BMW de beschermingsomvang tegen inbreuk dient te worden bepaald. 
      Haw Par c.s. heeft zich zowel op de bepaling opgenomen in lid 1 sub b alsook op de bepaling opgenomen in lid 1 sub c beroepen, daartoe onder meer aanvoerende dat de tijgermerken bekende merken zijn. Baynath c.s. is van mening dat, nu de balsems soortgelijke waren zijn, uitsluitend de bepaling als opgenomen in lid 1 sub b van toepassing is. Dat de merken bekend zouden zijn, heeft zij betwist. Naar het oordeel van Baynath c.s. is de aanduiding Tijgerbalsem verworden tot een soortnaam, zodat de merken op grond van het bepaalde in artikel 14C, eerste lid jo artikel 5, tweede lid, BMW vervallen verklaard zouden kunnen worden (waaraan zij overigens geen vordering heeft verbonden) en waardoor in ieder geval het onderscheidend vermogen van de merken dermate is geminimaliseerd dat de beschermingsomvang gering geacht moet worden.    
    
    
    
      5.10
      Betreffende het toepasselijk wettelijk kader geldt het navolgende. Krachtens artikel 13A, eerste lid sub b BMW kan een merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor dezelfde of soortgelijke  waren verbieden, indien door dat gebruik verwarring bij het publiek kan ontstaan. Van verwarring als hier bedoeld is niet alleen sprake wanneer het publiek de producten zelf verwart (directe verwarring), maar ook wanneer het publiek door de mate van overeenstemming tussen teken en merk meent dat de producten uit dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn (indirecte verwarring). Ingevolge artikel 13A, eerste lid, sub c BMW kan de merkhouder het gebruik voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven verbieden, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Deze laatste bepaling moet - zoals volgt uit de jurisprudentie van HvJ betreffende de hiermee overeenstemmende bepaling van artikel 5, tweede lid, van de richtlijn 89/104/EEG (zie i.h.b. HvJ EG d.d. 23 oktober 2003, IER 2004/13, Adidas/Fitness-world in samenhang met HvJ EG 9 januari 2003, IER 2003/25, Davidoff/Gofkind) - echter aldus worden gelezen dat daarop ook een beroep mogelijk is indien het gaat om dezelfde of soortgelijke waren en voorts volstaat dat merk en teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt, dat wil zeggen deze met elkaar associeert, ook al verwart het publiek deze niet.  
    
    
    
      5.11
      Ten aanzien van de weren van Baynath c.s. met betrekking tot de vermeende bekendheid van de merken en het onderscheidend vermogen daarvan, overweegt de rechtbank als volgt. Voorop staat dat het merk ‘Tiger Balm’ als fantasienaam voor spierverzorgende producten van huis uit zonder meer onderscheidend vermogen toekomt. Dit is op zichzelf ook niet betwist door Baynath c.s. Voorts mag op basis van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en de door Haw Par c.s. in het geding gebrachte producties als vaststaand worden aangenomen dat Haw Par c.s. de door Haw Par geregistreerde merken, waar van aanvang af het element “Tijger” onderdeel uitmaakt, sinds lange tijd en op grote schaal gebruikt, zowel buiten als binnen de Benelux, en meer in het bijzonder dat de verpakkingen hetzelfde zijn gebleven. Uit de door Haw Par c.s. overgelegde stukken is verder genoegzaam gebleken dat van een aanzienlijke afzet op de Nederlandse markt kan worden gesproken. Zo blijkt daaruit onder meer van een marktaandeel in Nederland van gemiddeld 5 % van de spierverzorgingsproducten, alsmede dat in 1988 voor een bedrag van
      USD 571.000 van het product aan Nederlandse distributeurs is verkocht en in 2002 voor een bedrag van USD 1.296.000. Dit laatste vertegenwoordigt een omzet van € 758.269,-. Ook is uit de in het geding gebrachte producties genoegzaam gebleken van investeringen door Haw Par c.s. om het product binnen en buiten de Benelux bekendheid te geven. Dit leidt er toe dat mag worden aangenomen dat de “Tiger merken” bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek, in ieder geval binnen de Benelux. 
      Het vorenstaande sluit echter niet uit de mogelijkheid dat - zoals door Baynath c.s. is betoogd - het woordmerk ‘Tiger Balm’,  tot soortnaam is verworden, met andere woorden dat de termen ‘Tijgerbalsem’ en/of ‘Tiger Balm‘ de gebruikelijke benaming voor spierverzorgingsproducten zijn geworden, althans weinig onderscheidend vermogen meer bezitten. Dat dit het geval was ten tijde van het optreden van Haw Par tegen de gestelde inbreuk, heeft Baynath c.s., op wie de bewijslast ten deze rust, echter onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het enkele feit dat in de ‘Dikke van Dale’ tijgerbalsem wordt omschreven als een balsem tegen stijve en vermoeide spieren en in dit woordenboek de toevoeging van het teken ? ontbreekt, waarmee het merkkarakter van bepaalde woorden, zoals bijvoorbeeld het woord luxaflex, pleegt te worden aangeduid, is daartoe onvoldoende. Voorts kan - anders dan Baynath c.s. meent - het gebruik door Haw Par c.s. zelf alsook het gebruik door Nederlandse drogisterijen van de termen ‘Tijgerbalsem’ en ‘Tigerbalm’ niet anders worden geduid dan een verwijzing naar het merkproduct. Daar komt bij dat - gelijk door Haw Par c.s. nog is gesteld - het de rechtbank niet aannemelijk voorkomt dat de termen ‘Tijgerbalsem’ en/of ‘Tiger Balm’ ook als aanduiding zouden dienen voor andere spierverzorgende producten zoals bijvoorbeeld voor de producten van de merken Midalgan, Advil of Tantum. Dat dit wel zo zou zijn, is ook niet gesteld.  Tenslotte is van belang dat op basis van de overgelegde stukken genoegzaam is komen vast te staan dat Haw Par c.s. optreedt tegen derden die inbreuk maken op haar merkrechten.
      Nu Baynath c.s. geen andere feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat het woordmerk ‘TIGERBALM’ en/of de andere merken van Haw Par tot soortnaam zijn verworden dan wel aan onderscheidend vermogen hebben ingeboet, dient er van uit te worden gegaan dat de merken als geregistreerd door Haw Par als bekende merken met onderscheidend vermogen kunnen worden aangemerkt.  
    
    
    
      5.12
      Het voorafgaande betekent dat de vraag of Baynath c.s. met het gebruik van de aanduidingen en het gebruik van de afbeeldingen op en de vorm van haar verpakkingen (hierna ook wel kortweg: het gebruik van de tekens) inbreuk maakt op de merken als geregistreerd door Haw Par en gebruikt door Haw Par c.s. kan  worden beantwoord zowel binnen het kader van artikel 13A, eerste lid, sub b - waarvoor is vereist dat tussen teken en merk zodanige overeenstemming bestaat dat daardoor bij het publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan -  als binnen het kader van artikel 13A, eerste lid, sub c BMW - waarvoor is vereist dat tussen merk en teken zodanige overeenstemming bestaat dat het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk (associatie) en dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen (verwatering) of de reputatie van het merk. De beoordeling van het vereiste verwarrings- dan wel associatiegevaar dient, gelet op de jurisprudentie van HvJ EG, globaal te zijn en daarbij dienen alle omstandigheden van het geval te worden betrokken, waaronder met name het onderscheidend vermogen van het merk en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken. Verder dient deze globale beoordeling wat betreft de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis te berusten op de totaalindruk die door de merken en tekens wordt oproepen bij de gemiddelde consument, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 
    
    
    woordmerken
    
    
      5.13
      Met Baynath c.s. is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de aanduiding ‘FLYING PEACOCK BALM’ enerzijds en de woordmerken ‘TIGER’ en ‘TIGER BALM’ anderzijds. De gelijkheid van het woord BALM is als beschrijvend bestanddeel van de aanduiding respectievelijk van het merk van ondergeschikte betekenis. De onderscheidende elementen hiervan betreffen de woorden FLYING PEACOCK respectievelijk TIGER, welke woorden noch auditief, noch begripsmatig overeenstemmen. Het enkele feit dat er sprake is enige visuele overeenstemming in die zin dat hetzelfde lettertype is gebruikt, rechtvaardigt niet de conclusie dat bij het publiek op basis van de totaalindruk de suggestie wordt gewekt dat er verband bestaat tussen beide. 
    
    
    beeldmerken
    
    
      5.14
      Met betrekking tot de vraag of in voldoende mate overeenstemming bestaat tussen het gebruik van de door Baynath c.s. gebruikte afbeeldingen enerzijds en de beeldmerken als geregistreerd door Haw Par c.s. anderzijds is van belang dat Haw Par c.s. zich uitsluitend heeft verzet tegen het gebruik van een bewegend dier in combinatie met de kleurstellingen en de lay-out op de verpakkingen van Baynath c.s., zodat buiten beschouwing kan blijven of en in hoeverre het enkele gebruik door Baynath c.s. van de vliegende pauw overeenstemt met het beeldmerk van de rennende tijger.
    
    
    
      5.15
      Een vergelijking tussen de afbeeldingen als gebruikt door Baynath c.s. op de voorzijde van het doosje en op het middenvlak van het etiket als geplakt op het glazen potje enerzijds en de beeldmerken als gedeponeerd door Haw Par onder de nrs. 584235 en 584641 en het gebruik daarvan door Haw Par c.s. anderzijds, laat de navolgende punten van overeenstemming zien: een rechthoekig middenvlak, waarin een bewegend dier zich van rechts naar links beweegt, gouden kartels boven en onder deze rechthoek, twee blauwe sierranden aan de zijkanten van de rechthoek met witte binnenkolom, het terugkomen van de bewegende dieren in een viertal halve ovalen om de rechthoek heen en uitsluitend bij de verpakkingen van de rode potjes balsem het gebruik van de kleur oranje als de achtergrondkleur in de rechthoek. De punten van verschil zijn: de vliegende pauw van Baynath c.s. versus de rennende tijger van Haw Par, het ontbreken op de afbeeldingen van Baynath c.s. van een schuine balk links boven waarin de aanduiding wit/blanc dan wel rood/rouge, de kleur van de vier ovalen: lichtblauw (rode balsem) en lichtgroen (witte balsem) in de afbeeldingen van Baynath c.s. versus groen in de merken van Haw Par en uitsluitend bij de verpakkingen van de witte potjes balsem de achtergrondkleur van de rechthoek: wit in de afbeeldingen van Baynath c.s. versus oranje in de merken van Haw Par. 
      Bij een globale beoordeling van de totaalindruk acht de rechtbank de punten van overeenstemming duidelijk meer in het oog springend dan de aanwezige verschillen, nu deze totaalindruk met name wordt bepaald door het geheel van de karakteristieke vlakverdeling, de oosterse sfeer oproepende blauwe sierranden in combinatie met de gouden kartels boven en onder de rechthoek, waarbinnen een zich van rechts naar links bewegend dier is afgebeeld. In combinatie met de overeenstemmende opvallende kleur oranje als achtergrond bij de verpakkingen van rode balsem maakt dit dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, in ieder geval zodanig dat zowel visueel als begripsmatig de indruk wordt gewekt dat de producten uit dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn, waarmee het verwarringsgevaar voor de rode balsem is gegeven. (Hierbij zij opgemerkt dat de rechtbank uitgaat van de kleur zoals gebruikt op de door Haw Par c.s. in het geding gebrachte verpakkingen en niet van de meer roodachtige kleur als weergegeven op de kopie van de merkinschrijving.) Als gevolg van het feit dat Baynath c.s. als achtergrondkleur binnen de rechthoek op de afbeelding van de verpakkingen van de witte balsem heeft gekozen voor wit in plaats van oranje, is de mate van overeenstemming tussen de door Baynath c.s. gebruikte afbeelding en het merk ter zake van Haw Par geringer. Dit laat echter onverlet dat bij een globale beoordeling van de door de overeenstemmende onderdelen gewekte totaalindruk het gevaar aanwezig wordt geacht dat het publiek - zeker als men het teken en merk niet naast elkaar ziet - een verband legt tussen de gebruikte tekens en het merk (associatie).   
      Aan voornoemde conclusie kan niet afdoen het feit dat - zoals nog door Baynath c.s. is betoogd - de vorm van het omdoosje als gebruikt door Baynath c.s. zeshoekig is, terwijl die zoals door Haw Par c.s. wordt gebruikt, althans bij de kleine verpakkingen van 19 gram, vierkant is, te minder nu - zoals hierna zal blijken - de vorm van de potjes geheel overeenstemmen.  
    
    
    
      5.16 
      De mate van overeenstemming tussen de afbeeldingen op de bovenzijde van het omdoosje en op de deksel van het glazen potje van Baynath c.s. enerzijds en het beeldmerk als door Haw Par c.s. geregistreerd onder nummer 584234 anderzijds acht de rechtbank niet zodanig dat verwarring is te duchten. Dit is met name het gevolg van het feit dat hier op de door Baynath c.s. gebruikte afbeeldingen de vier bewegende dieren in de halve ovalen rondom de cirkelvormige afbeelding en ook de blauwe zuilen ontbreken. Daarnaast is sprake van een andere achtergrondkleur in de middencirkel (oranje respectievelijk wit bij de verpakkingen van Baynath c.s. en rood in het merk van Haw Par c.s.). Dit neemt evenwel niet weg dat ook hier de karakteristieke punten van overeenstemming, het gebruik van de goudkleurige kartelrand rondom de cirkel met middenin de van rechts naar links bewegende dieren en de aanduiding van het merk in zwarte letters in de buitenbovencirkel, overheersen. Dit laatste leidt er toe dat bij een globale beoordeling van de totaalindruk de mate van overeenstemming voldoende moet worden geacht om de conclusie rechtvaardigen dat het betrokken publiek een verband zal leggen tussen de gebruikte tekens en het merk (associatie). 
      Daarentegen acht de rechtbank geen sprake meer van overeenstemming in deze zin tussen het gebruik van voornoemde afbeeldingen door Baynath c.s. in vergelijk met het door Haw Par eerder gedeponeerde beeldmerk onder nr. 06290 dan wel met de tekens zoals gebruikt door Haw Par c.s. op de deksel, nu hier het bewegende dier nog slechts het enige element is, dat overeenstemt. 
    
    
    
      5.17
      Voor zover hiervoor is geoordeeld dat er sprake is van het gevaar dat het publiek de door Baynath c.s. gebruikte afbeeldingen en de beeldmerken als geregistreerd door Haw Par met elkaar associeert, is in het kader van de voorwaarden als opgenomen in artikel 13A, eerste lid, sub c BMW nog het navolgende van belang. 
      Zoals eerder is overwogen, moeten de merken van Haw Par als bekende merken worden beschouwd. De producten zijn daarenboven soortgelijk, zodat het gevaar bestaat dat door de associatie de beeldmerken zullen verwateren, dat wil zeggen aan onderscheidende kracht zullen inboeten. Daaraan kan - anders dan Baynath c.s. kennelijk meent - niet afdoen het feit dat de samenstelling van de balsems niet geheel identiek is. Voorts is gesteld noch gebleken dat Baynath c.s. een geldige reden heeft voor het gebruik door Baynath c.s. 
    
     
    vormmerk
    
    
      5.18
      Betreffende de beoordeling van het gebruik door Baynath c.s. van het glazen potje met deksel enerzijds en het door Haw Par geregistreerde vormmerk onder nummer 586423 en het gebruik daarvan door Haw Par c.s. anderzijds, is het navolgende van belang. Niet in geschil is dat de vorm van uitsluitend het zeshoekige glazen potje van Baynath c.s. identiek is aan het vormmerk ter zake van Haw Par c.s. Baynath c.s. heeft echter betwist dat het gebruik van de vorm van het potje relevant is voor de beoordeling van de mate van overeenstemming, omdat het publiek hiervan eerst kennis neemt nadat het potje thuis uit het omdoosje is gehaald, zodat er geen sprake kan zijn van (indirecte) verwarring. Daarnaast heeft zij aangevoerd dat van overeenstemming tussen beide potjes geen sprake is, omdat de kleur van en de afbeelding op de dekseltjes totaal verschillend zijn. 
    
     
    
      5.19
      Deze verweren worden verworpen. Allereerst geldt dat - anders dan Baynath c.s. meent - ook de zogenoemde ‘post-sale confusion’ een rol dient te spelen bij de beoordeling van de vereiste mate van overeenstemming, dat wil zeggen dat ook meeweegt het fungeren van de tekens nadat de verkoop heeft plaatsgevonden en de consument het potje thuis uit het omdoosje haalt en de daarmee gewekte totaalindruk. Naar het oordeel van de rechtbank springt bij een globale beoordeling van deze totaalindruk de karakteristieke identieke zeshoekige vorm van het potje als dominant bestanddeel het meest in het oog, waarbij vergeleken de door Baynath c.s. gesignaleerde verschillen in kleur en gebruikte tekens op de dekseltjes van ondergeschikte betekenis zijn en waardoor de indruk wordt gewekt dat de potjes van één en dezelfde dan wel van met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn, zodat gevaar bestaat voor indirecte verwarring.   
    
    
    overige weren Baynath c.s. 
    
    
      5.20 
      Baynath c.s. heeft met betrekking tot het vermeende gevaar voor verwarring/ associatie tussen het gebruik van de tekens en voornoemde merken in zijn algemeenheid nog aangevoerd dat Haw Par c.s. niet heeft aangetoond dat er feitelijk sprake is van verwarring, zodat onvoldoende is gesteld om de conclusie te rechtvaardigen dat er sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 13A, eerste lid, sub b BMW. Voorts heeft zij nog betoogd dat van verwarring geen sprake kan zijn, omdat de producten via gescheiden verkoopkanalen worden aangeboden.
    
    
    
      5.21
      Deze weren kunnen geen doel treffen. Met name gelet op het feit dat de merken van Haw Par zeker onderscheidend vermogen bezitten en deze merken bekendheid genieten bij het publiek, is voor het aannemen van inbreuk voldoende dat er gevaar is te duchten voor (indirecte) verwarring (c.q. associatie leidend tot verwatering). Onder deze omstandigheden kan bovendien het feit dat de producten via gescheiden verkoopkanalen worden aangeboden, die van Baynath c.s. met name op braderieën en dergelijke en de producten van Haw Par c.s. via de meer reguliere verkoopkanalen, zoals via drogisterijen, aan dit gevaar voor verwarring (c.q. associatie) niet afdoen.   
    
    
    conclusie
    
    
      5.22
      Een en ander leidt tot de slotsom dat Baynath c.s. met het gebruik van de afbeeldingen op haar verpakkingen en het gebruik van het zeshoekige glazen potje inbreuk maakt op de beeldmerken als geregistreerd door Haw Par onder de nummers 584235, 584641 en 584234 respectievelijk op het door Haw Par geregistreerde vormmerk onder nummer 586423.
      Dit brengt met zich dat de vorderingen tot het opleggen van een gebod voor zover hierop gebaseerd, nu hiertegen ook geen zelfstandig verweer is gevoerd door Baynath c.s., toewijsbaar zijn als hierna bepaald. De rechtbank zal de gevorderde dwangsommen matigen en daaraan een maximum verbinden. 
      Ook de vorderingen tot het betalen van een vergoeding van de door Haw Par c.s. geleden schade zijn in beginsel voor toewijzing vatbaar. Op de mate waarin zal hierna onder 5.25-5.27 worden ingegaan.  
    
    
    inbreuk auteursrecht?
    
    
      5.23
      Het beroep van Haw Par c.s. op de aan haar toekomende auteursrechten met betrekking tot het kartonnen omdoosje en de vorm van het glazen potje wordt verworpen. Naar Haw Par c.s. stelt, zijn deze verpakkingen voor het eerst in 1934, althans in 1938, in Singapore gepubliceerd, welk land is aangesloten bij de Berner Conventie (hierna: BC). Zoals door Baynath c.s. is gesteld en niet is weersproken door Haw Par c.s., is de in Singapore geldende beschermingstermijn echter beperkt tot een periode van 50 jaar. Nu in het land van oorsprong de duur van de bescherming is verstreken, komt Haw Par c.s. op grond van het bepaalde in artikel 42 Aw jo artikel 7, achtste lid, BC geen beroep meer toe op auteursrecht in Nederland, zodat de vorderingen voor zover hierop gebaseerd, moeten worden afgewezen.
    
     
    onrechtmatig handelen wegens slaafse nabootsing?
    
    
      5.24
      De rechtbank begrijpt dat Haw Par c.s. zich uitsluitend beroept op artikel 6:162 BW, voor het geval het gebruik van het kartonnen omdoosje en de vorm van het glazen potje niet op grond van toewijzing van de vorderingen uit hoofde van het merkenrecht of het auteursrecht zou kunnen worden verboden (zie dupliek in reconventie onder 52 en pleitnota, p. 15). Nu de gevorderde geboden op grond van artikel 13A, eerste lid, sub b en c BMW  toewijsbaar zijn, behoeft het beroep op artikel 6:162 BW dan ook geen bespreking meer. 
    
    
    schadevergoeding 
    
    
      5.25
      De rechtbank stelt voorop dat voldoende aannemelijk is dat Haw Par c.s. schade heeft geleden door het inbreukmakend handelen van Baynath c.s. Daarbij geldt dat een redelijke uitleg van artikel 13A, vierde en vijfde lid, BMW meebrengt dat van de vorderingen tot het betalen van de schade bestaande uit gederfde winst en tot afdracht van de winst niet meer dan een bedrag gelijk aan het hoogste van beide bedragen kan worden toegewezen, zodat de vorderingen toewijsbaar zijn als hierna bepaald. Nu nadere gegevens als noodzakelijk voor de vaststelling daarvan ontbreken, zal de omvang daarvan aan de orde moeten komen in een schadestaatprocedure.  
    
    
    
      5.26
      In dit kader is nog relevant het verweer van Baynath c.s. dat ten aanzien van de vermeende schade van belang is dat Haw Par c.s. twaalf jaar heeft stilgezeten, waarmee zij kennelijk bedoelt te stellen dat Haw Par c.s. niet aan haar schadebeperkingsplicht heeft voldaan. 
    
    
    
      5.27
      Dit verweer faalt. Vaststaat dat S. Baynath eerder bij vonnis in kort geding van 29 november 1988 is veroordeeld tot het staken van het maken van inbreuk op het woordmerk Tiger Balm en het beeldmerk van de rennende tijger. Gegeven deze procedure en het feit dat - zoals hiervoor is overwogen - de Tiger merken en dus ook de verpakkingen als bekend moeten worden beschouwd, had het op de weg van Baynath c.s. gelegen er na de procedure zorg voor te dragen dat zij voldoende afstand nam van de merken en het uiterlijk van de verpakkingen van Haw Par c.s., teneinde mogelijke schade door inbreuk op de rechten ter zake van Haw Par c.s. te voorkomen, hetgeen zij - gezien de hiervoor vastgestelde mate van overeenstemming tussen het gebruik van de tekens enerzijds en de merken van Haw Par anderzijds - heeft veronachtzaamd. Dit brengt met zich dat Baynath c.s. zich er niet op kan beroepen dat Haw Par c.s. zelf de schade had kunnen beperken door eerder in actie te komen.  
    
    
    de vorderingen voor zover gericht tegen Rangoon 
    
    
      5.28
      Rangoon is niet verschenen. Zij heeft de tegen haar gerichte vorderingen niet weersproken. Deze vorderingen komen de rechtbank voor zover het betreft de hiervoor vastgestelde inbreuken niet onrechtmatig voor, zodat de vorderingen in dezelfde mate voor toewijzing vatbaar zijn als de vorderingen tegen Baynath c.s, met uitzondering van de vordering als hiervoor weergegeven onder 3.1 sub 4 en sub 5 onder a. 
    
       
    proceskosten
    
    
      5.29
      Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk gelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie, die van het beslag alsmede de gerechtelijke bewaring daaronder begrepen.
    
    
    in reconventie voorts
    
    
      5.30
      Uit hetgeen hiervoor in conventie is overwogen, vloeit voort dat geen sprake is van een onrechtmatig door Haw Par c.s. gelegd beslag, zodat de vordering van Baynath c.s. in reconventie dient te worden afgewezen. 
    
    
    
      5.31
      Baynath c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. 
    
    
     6. 	De beslissing
    
    De rechtbank,
    
    in conventie
    
    I	veroordeelt gedaagden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk inbreukmakend gebruik van de beeldmerken als geregistreerd door Haw Par onder de nummers 584235, 584641 en 584234 respectievelijk van het door Haw Par geregistreerde vormmerk onder nummer 586423 in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden;
    
    II 	veroordeelt Baynath c.s. om binnen éénentwintig dagen na betekening van dit vonnis, onder overlegging van kopieën van facturen of andere justificatoire bescheiden, aan de raadsman van Haw Par c.s. schriftelijke opgave te doen van de volledige naam en adres van hun leverancier(s) van de bedoelde inbreukmakende potjes balsem; 
    
    
      III	veroordeelt gedaagden om binnen éénentwintig dagen na betekening van dit vonnis, onder overlegging van kopieën van facturen of andere justificatoire bescheiden en voorzien van een goedkeurende en gewaarmerkte verklaring van een registeraccountant, aan de raadsman van Haw Par c.s. schriftelijke opgave te doen van de navolgende gegevens:
      a) de aantallen inbreukmakende producten die zij van hun toeleveranciers hebben gekocht en/of geleverd gekregen, dan wel voor derden onder zich hebben gehad;
      b) de aantallen inbreukmakende producten die zij aan derden in de Benelux hebben verkocht en/of geleverd;
      c) alle in- en verkoopprijzen van de inbreukmakende producten waarop de opgave - bedoeld als hiervoor onder a) en b) - betrekking heeft;
      d) het totale bedrag van de door hen als gevolg van voornoemde verhandeling van de inbreukmakende potjes genoten winst;
    
    
    
      	IV 	veroordeelt gedaagden voorts om:
      a) binnen éénentwintig dagen na betekening van dit vonnis op hun kosten alle door hen aan ondernemingen in de Benelux geleverde producten op hun kosten terug te halen en deze binnen zes weken na betekening van dit vonnis op hun kosten te laten vernietigen in aanwezigheid van een deurwaarder, die van de vernietiging een proces-verbaal zal opmaken dat aan de raadsman van Haw Par c.s. zal worden afgegeven;
      b) binnen éénentwintig dagen na betekening van dit vonnis alle in de Benelux nog bij hen in voorraad zijnde producten op hun kosten te laten vernietigen in aanwezigheid van een deurwaarder, die van de vernietiging een proces-verbaal zal opmaken dat aan de raadsman van Haw Par c.s. zal worden afgegeven;
    
    
    V	machtigt Haw Par c.s. de beslagen inbreukmakende producten te laten vernietigen en veroordeelt gedaagden tot betaling van de kosten hiervan binnen zeven dagen nadat Haw Par c.s. de rekening voor vernietiging aan hen heeft afgegeven;
    
    VI	veroordeelt gedaagden tot het betalen aan aan Haw Par c.s. van een dwangsom voor iedere dag - een gedeelte van een dag voor een hele dag te rekenen - dat zij nalaten aan de onder I t/m V  veroordelingen gevolg te geven, ter hoogte van € 1.000,-- per dag met een maximum van € 100.000,-  in totaal;
    
    VII	veroordeelt gedaagden tot betaling van de door Haw Par c.s. geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, de door Haw Par c.s. gederfde winst en de aantasting van de merkenrechten van Haw Par daaronder begrepen, indien deze hoger is dan de door hen als gevolg van de inbreuk genoten winst;
    
    VIII veroordeelt gedaagden tot betaling aan Haw Par c.s. van de door hen met het inbreukmakend handelen genoten winst, indien deze hoger is dan de door hen aan Haw Par te betalen schadevergoeding en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen volgens de wet;
    
    IX	veroordeelt gedaagden in de proceskosten in conventie, die van het beslag en de gerechtelijke bewaring daaronder begrepen,  tot aan deze uitspraak aan de zijde van Haw Par c.s. bepaald op € 193,-- aan vast recht, € 340,18 aan overige verschotten en op € 2.260,- aan salaris voor de procureur;
    
    X	wijst af het meer of anders gevorderde; 
    
    in reconventie
    
    XI	wijst af de vordering van Baynath c.s.;
    
    XII	veroordeelt Baynath c.s. in de proceskosten in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Haw Par c.s. bepaald op € 1.130,- aan salaris voor de procureur;
    
    in conventie en in reconventie voorts
    		
    XIII verklaart dit vonnis voor zover het de veroordelingen en de machtiging betreft uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    Dit vonnis is gewezen op 27 februari 2006 door mrs Van Zelm van Eldik, Tan en Heevel.
    
    
    
    
      Uitgesproken ter openbare terechtzitting op 8 maart 2006.
      1515/10/128