ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5654, Gerechtshof Den Haag, 02-04-2013, 200.084.596/01
Gerechtshof Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2013-04-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Intellectuele eigendom; octrooirecht. Procedure na verwijzing. Grenzen van de rechtsstrijd. Geen combinatie-uitvinding. Octrooi niet inventief.

GERECHTSHOF DEN HAAG
      Afdeling civiel recht
    
    
    
      Zaaknr.			: 200.084.596/01
      Zaaknr. Hoge Raad	: C07/085 HR
      Zaak/rolnummer Rb	: 02/3162
    
    
    arrest van 2 april 2013
    
    in de zaak van:
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht
      BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC.,
      gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,
      appellante,
      hierna te noemen: Boston Scientific,
      advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
    
    
    tegen 
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht
      MEDINOL LTD.,
      gevestigd te Jeruzalem en Tel Aviv, Israël,
      geïntimeerde,
      hierna te noemen: Medinol,
      na verwijzing in cassatie niet verschenen,
    
    
    en
    
    
      1. ORBUS INTERNATIONAL B.V.,
      gevestigd te Leusden, kantoor houdend te Hoevelaken,
      2. ORBUSNEICH MEDICAL HOLDING B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudend te Hoevelaken,
      hierna gezamenlijk te noemen: OrbusNeich,
      gevoegde partijen,
      advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.
    
    
    
    Verder verloop van het geding
    
    Het hof verwijst naar zijn arresten van 15 november 2011 en 28 februari 2012. Bij laatstgenoemd arrest heeft het hof OrbusNeich toegelaten als gevoegde partijen aan de zijde van Medinol en de zaak naar de rol verwezen voor memorie na verwijzing aan de zijde van Boston Scientific. Nadat Boston Scientific een memorie, met producties, had genomen, heeft ook OrbusNeich een memorie na verwijzing, met producties, genomen. 
    
    Op 31 januari 2013 hebben Boston Scientific en OrbusNeich de zaak doen bepleiten, Boston Scientific door mr. M.G.R. van Gardingen, advocaat te Amsterdam, en OrbusNeich door mrs. L. Oosting en R.M. van der Velden, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Door OrbusNeich zijn voorafgaand aan het pleidooi aanvullende stukken ingediend, die in het van de pleitzitting opgemaakte proces-verbaal zijn gespecificeerd en deel uitmaken van het procesdossier.
    
    Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.
    
    
    Verdere beoordeling van het hoger beroep na verwijzing
    
    1. Zoals het hof in zijn arrest van 28 februari 2012 heeft overwogen, ligt thans ter beoordeling voor de geldigheid van het Nederlandse deel van het Europese octrooi EP 0.591.199 ("het Keith-octrooi", hierna ook "het octrooi") van Boston Scientific, in de door het Europees Octrooibureau (hierna: "EOB") beperkte vorm, die op 23 juli 2008 is gepubliceerd onder nummer EP 0.591.199 B3. Conclusie 1 luidt na beperking als volgt (voor de duidelijkheid is in onderstaande weergave de toevoeging onderstreept):
    
    
      "A balloon dilatation catheter comprising:
      a shaft including a metallic tube defining a first shaft section (22, 22B, 22C, 22D) having a proximal end (28) and a distal end (30, 30B, 30C), and a second shaft section (24, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H), more flexible than the first shaft section, disposed distally of the first shaft section,
      the first and second shaft sections having an inflation lumen (62, 104; 62B, 104B; 62C, 104C; 62D, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H) defined therethrough;
      a dilatation balloon (26) attached to the distal end (34) of the second shaft section, the dilatation balloon being in fluid communication with the inflation lumen such that inflation pressure may be provided to the balloon therethrough;
      a guidewire tube (80, 80B, 80C) defining a second lumen (52, 52B, 52C), shorter than the inflation lumen extending from a proximal lumen opening (92, 92C) proximal to the balloon to a distal lumen opening (94) distal to the balloon;
      the second shaft section including an outer sleeve (82) which extends over a proximal segment (84) of the guidewire tube to define an annular inflation lumen (104, 104B, 104C, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H) between the guidewire tube and the outer sleeve that is in fluid communication with the inflation lumen (62, 62B, 62C, 62D) of the metallic tube; and
      a transition section (110, 110A, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810) extending distal of the proximal lumen opening (92) and being disposed adjacent to the distal end of the first shaft section, the transition section being configured to have a stiffness between the stiffness of the first shaft section and the stiffness of the second shaft section."
    
    
    In de onbestreden Nederlandse vertaling luidt de conclusie als volgt.
    
    
      "Ballondilatatiecatheter, gekenmerkt doordat deze omvat :
      een schacht omvattende een metalen buis ter vorming van een eerste schachtgedeelte (22, 22B, 22C, 22D) dat een proximaal einde (28) en een distaal einde (30, 30B, 30C) heeft, en een tweede schachtgedeelte (24, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H), dat flexibeler is dan het eerste schachtgedeelte, en dat distaal van het eerste schachtgedeelte is aangebracht;
      waarbij het eerste en tweede schachtgedeelte een daar doorheen gevormde opblaasdoorgang (62, 104; 62B, 104B; 62C, 104C; 62D, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H) hebben;
      een dilatatieballon (26) die is bevestigd aan het distale einde (34) van het tweede schachtgedeelte, terwijl de dilatatieballon in fluidumverbinding staat met de opblaasdoorgang zodat opblaasdruk kan worden verschaft naar de ballon daardoorheen;
      een geleidingsdraadbuis (80, 80B, 80C) ter vorming van een tweede doorgang (52, 52B, 52C), korter dan de opblaasdoorgang, die zich uitstrekt vanaf een proximale doorgangsopening (92, 92C) proximaal van de ballon naar een distale doorgangsopening (94) distaal van de ballon; 
      welke tweede schachtgedeelte een buitenmantel (82) omvat die zich uitstrekt over een proximale segment (84) van de geleidingsdraadbuis ter vorming van een ringvormige opblaasdoorgang (104, 104B, 104C, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H) tussen de geleidingsdraadbuis en de buitenmantel die in fluidumverbinding staat met de opblaasdoorgang (62, 62B, 62C, 62D) van de metalen buis; en
      een overgangsgedeelte (110, 110A, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810) dat zich distaal van de proximale doorgangsopening (92) uitstrekt en aangrenzend aan het distale einde van het eerste schachtgedeelte is geplaatst, waarbij het overgangsgedeelte zodanig is uitgevoerd dat het een stijfheid heeft die ligt tussen de stijfheid van het eerste schachtgedeelte en de stijfheid van het tweede schachtgedeelte."
    
    
    De grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing
    
    2. Boston Scientific en OrbusNeich verschillen van mening over de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing en over het antwoord op de vraag wat zij na verwijzing over en weer nog aan de orde mogen stellen. In dit verband is het volgende van belang.
    
    
      3. In zijn arrest van 14 december 2006 (hierna: "arrest I") heeft dit hof de geldigheid van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend (versie B1) beoordeeld. Aan de basis van dat oordeel liggen de stellingen van Boston Scientific, zoals door het hof - in cassatie onbestreden - opgevat, te weten: 
      primair: de gemiddelde vakman zal het octrooi (B1) aldus lezen dat het betrekking heeft op de combinatie van: 
      a. een stijve metalen hypotube in combinatie met een flexibel distaal deel,
      b. een distaal deel bestaande uit twee coaxiale buizen ("tube in tube") en
      c. een specifiek overgangsgedeelte met tussenstijfheid tussen de stijve hypotube en het flexibele ("tube in tube") distale deel; en
      subsidiair beperkt Boston Scientific conclusie 1 van het octrooi tot een uitvinding met voornoemde kenmerken a., b. en c. (rov. 7.1 en 8.1 van arrest I).
    
    
    
      De primaire stelling heeft het hof verworpen. Het is tot het oordeel gekomen dat de gemiddelde vakman het octrooi (versie B1) niet aldus zal opvatten dat het beperkt is tot katheters waarin het distale deel bestaat uit coaxiaal gerangschikte buizen (kenmerk b.), maar aldus dat de geoctrooieerde uitvinding, afgezet tegen de zgn. 'Enger'-aanvrage (EP 0.380.873), ziet op een overgangsgedeelte met tussenstijfheid tussen de stijve metalen hypotube en het flexibele distale deel (ongeacht of dit deel coaxiaal, dan wel side by side is geconfigureerd) (maatregel c.). De tegen die uitleg van B1 gerichte cassatieklacht (onderdeel 2 van het middel) is verworpen.
      De subsidiair voorgestelde beperking heeft het hof ontoelaatbaar geoordeeld, onder meer op grond van de zogenaamde "Spiro/Flamco-leer". Het daartegen gerichte onderdeel 3 van het cassatiemiddel is gegrond bevonden. In het kielzog daarvan is ook onderdeel 4 van het middel, dat gericht was tegen voortbouwende oordelen in de rov. 10 en 11, betreffende de nieuwheid en inventiviteit van maatregel c., alsmede de rov. 12 en 13, gegrond bevonden.
    
    
    Gelet op de inmiddels door het EOB aanvaarde centrale beperking van het octrooi, waarbij maatregel b. aan conclusie 1 is toegevoegd, heeft de Hoge Raad met het oog op de procedure na verwijzing, de instructie gegeven dat thans ter beoordeling voorligt of het octrooi, zoals beperkt (versie B3), had behoren te worden verleend en dat partijen hun stellingen met het oog daarop mogen aanpassen. Daarbij dient, aldus de Hoge Raad in rov. 5.4.3 jo. 4.3.4, van de geldigheid van de beperking, in de zin van art. 84 en 123, leden 2 en 3 van het Europees Octrooiverdrag zoals per 13 december 2007 herzien (hierna: "EOV") te worden uitgegaan en dient te worden onderzocht of het octrooi zoals (ingevolge artikel 68 EOV met terugwerkende kracht tot de verlening ervan) beperkt, voldoet aan de eisen van artikelen 52-57 EOV (voor zover thans van belang: nieuwheid en inventiviteit).
    
    4. Gelet op het voorgaande, betoogt Boston Scientific terecht dat thans in volle omvang dient te worden beoordeeld of het octrooi zoals beperkt (B3) voldoet aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit. Enerzijds betekent dit, zoals Boston Scientific te haren gunste betoogt, dat het hof niet is gebonden aan overwegingen in arrest I met betrekking tot de nieuwheid en inventiviteit (en in dat kader: de uitleg) van het octrooi in versie B1. Anderzijds brengt dat ook mee dat OrbusNeich, overeenkomstig hetgeen Medinol zou hebben gemogen, de bepleite niet-nieuwheid en niet-inventiviteit van B3 op andere gronden en documenten mag baseren dan die, op grond waarvan Medinol eerder de nietigheid van B1 heeft bepleit. Immers, hoewel juist is dat Boston Scientific en Medinol ook voor cassatie en verwijzing hebben gedebatteerd over de geldigheid van het octrooi indien dit aldus zou moeten worden uitgelegd dat het alleen ziet op coaxiale constructies van het distale deel, is thans in zoverre sprake van een nieuwe situatie, dat de tekst van conclusie 1 anders luidt dan voorheen. Dat kan gevolgen hebben voor de uitleg van het octrooi, alsook voor de, bij de beoordeling van de geldigheid van het octrooi in aanmerking te nemen, stand van de techniek, reden waarom de Hoge Raad in rov. 5.4.4 partijen in de gelegenheid heeft gesteld hun stellingen aan te passen. 
    
    Geldigheid van het octrooi (B3)
     
    5. Een belangrijk geschilpunt tussen partijen is hoe het octrooi in de beperkte versie dient te worden uitgelegd. Daarbij komt het aan op de conclusies van het octrooischrift, gelezen in het licht van de daarbij behorende beschrijving en tekeningen, dit alles bezien vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum. In de stellingen van partijen ligt besloten dat in dit geval als de gemiddelde vakman moet worden aangemerkt een (interventie)cardioloog, dan wel een producent van ballon-dilatatiekatheters die in samenwerking met een cardioloog naar verbetering van dat soort katheters streeft (vgl. de Technische Kamer van Beroep ("TKB") van het EOB in haar beslissing in de oppositieprocedure betreffende het Europese octrooi verleend op de Enger-aanvrage, productie 16 van Medinol). 
    
    6. Partijen zijn het erover eens dat de in conclusie 1 opgenomen beperking ertoe leidt dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de uitvinding ziet op katheters die de eerder met a., b. en c. aangeduide constructieve kenmerken bevatten. Zij verschillen evenwel van mening over het karakter van de uitvinding en, in dat kader, over het antwoord op de vraag hoe het door het octrooi opgeloste probleem (bij toepassing van de zogenaamde problem solution approach) moet worden gedefinieerd. Dat is van belang voor de afbakening van de conclusie van de op de prioriteitsdatum bekende stand van de techniek en daarmee voor de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding.
    
    7. Boston Scientific betoogt dat de uitvinding (bij nader inzien) is gelegen in verbetering van de katheter volgens de Enger-aanvrage (die een stijve hypotube combineert met een flexibel, maar side by side geconfigureerd distaal deel), in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd. Zij stelt dat te hebben bereikt door het combineren van a. een stijve (metalen) hypotube met b. een flexibel, coaxiaal geconfigureerd distaal deel, onderkenning van het daardoor optredende gevaar van 'knakken' - als vertaling van het Engelse 'kinking', waarmee volgens haar wordt bedoeld het risico van zijwaartse bezwijken door radiale belasting - en oplossing daarvan door maatregel c., het aanbrengen van een overgangsgebied met tussenstijfheid. Aldus is volgens Boston Scientific sprake van een zogenaamde 'combinatie-uitvinding'. 
    
    8. OrbusNeich bestrijdt dat de gemiddelde vakman, uitgaande van de Enger-aanvrage als meest nabije stand van de techniek, het octrooi in de door Boston Scientific bepleite zin zou uitleggen. Zij betwist dat sprake is van een 'combinatie-uitvinding'. Zij wijst er bovendien op dat ook in arrest I al - volgens haar onbestreden - is geoordeeld dat de maatregelen b. en c. geen enkel inventief verband houden met elkaar. 
    
    9. Bij pleidooi na verwijzing heeft Boston Scientific aangevoerd dat de uitvinding door de Hoge Raad reeds is gekwalificeerd als een combinatie-uitvinding in de door Boston Scientific bedoelde zin en wel in rov. 5.3.3 van het arrest a quo. Naar 's hofs oordeel geeft dat betoog blijk van een onjuiste lezing van het arrest. De betreffende passage is onderdeel van een toetsing waarin de Hoge Raad een overweging van het hof in arrest I weergeeft - waarbij de betreffende overweging op haar beurt aanhaakt bij de stellingen van Boston Scientific. De Hoge Raad heeft derhalve - overeenkomstig de beperking van de toetsingsmogelijkheden in cassatie - niet positief vastgesteld dat een octrooi, gekenmerkt door de maatregelen a., b. en c., als een 'combinatie-uitvinding' moet worden aangemerkt. 
    
    10. Overigens verwijzen beide partijen voor de definiëring van het begrip 'combinatie-uitvinding' naar de opvattingen daaromtrent van de TKB van het EOB, zoals weergegeven in hoofdstuk I.D.8.2, 'Combination invention', van de Case Law van de Boards of Appeal (ed. 2010, blz. 197 e.v.). Hierin wordt uiteengezet op welke gronden een 'combinatie-uitvinding' wordt onderscheiden van een bloot samenstel van maatregelen ('a mere aggregation of features'). Van een combinatie-uitvinding is volgens de TKB sprake in geval van functionele wederkerigheid tussen de verschillende maatregelen of indien het effect van de maatregelen tezamen uitgaat boven de som van de effecten van de afzonderlijke (groepen van) maatregelen. Indien er geen sprake blijkt te zijn van een combinatie-uitvinding, dienen de (groepen van) maatregelen afzonderlijk op inventiviteit te worden beoordeeld aan de hand van deelproblemen. In dat geval wordt een conclusie geacht op uitvinderswerkzaamheid te berusten, indien tenminste een van de maatregelen (of een groep van maatregelen) inventief is, aldus par. I.D.8.2.2. 
    
    11. Het hof zal, overeenkomstig de stellingen van Boston Scientific, de Enger-aanvrage als meest nabije stand van de techniek tot uitgangspunt nemen. De Enger-aanvrage openbaart een zogenaamde Rapid Exchange-katheter (ook wel: "RX-katheter"), bestaande uit een metalen hypotube als proximaal deel en een flexibeler plastic distaal deel (dat side by side is geconfigureerd). De aanvrage beoogde te voorzien in een proximaal deel dat - zonder ondersteuning door een geleidedraad - het 'buckling-' of 'knikrisico' in het lichaam minimaliseert en de 'pushability' verbetert, en tegelijk dun genoeg is om contrastvloeistof optimaal te laten doorstromen (zie ook TKB in de oppositie tegen Enger). 
    
    12. De uitvinding volgens conclusie 1 van het Keith-octrooi (versie B3) verschilt van de RX-katheter uit de Enger-aanvrage door een coaxiale configuratie van het distale deel van de katheter (maatregel b.) en de aanwezigheid van een overgangsgebied met tussenstijfheid (maatregel c.).
    
    13. Met betrekking tot maatregel b. zou de gemiddelde vakman, anders dan Boston Scientific betoogt, naar het oordeel van het hof uit de beschrijving van het octrooi niet afleiden dat aan de katheter volgens de Enger-aanvrage nadelen verbonden zijn wat betreft de flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd. De Enger-katheter wordt in par. 11 kort beschreven, doch de side by side-configuratie noch voornoemde nadelen zijn niet vermeld. Boston Scientific onderbouwt haar andersluidende stelling door verwijzing naar par. 12 van de beschrijving, waar te lezen valt: 
    
    "While several structures for such shortened guide wire lumen dilatation catheter have been proposed these structures suffer from several disadvantages. Such catheters have been one piece polyethylene catheters having dual lumen configurations adjacent their distal regions. Typically, such catheters have larger than necessary shaft sizes and are stiffer in their distal regions than would be desired (...). A further disadvantage is that the proximal shaft portion of such catheters is relatively flexible and has low column strength shaft, so that it tends to "bunch" and buckle when advanced across a lesion. (...)."
    
    Daarbij gaat Boston Scientific ervan uit dat de woorden "dual lumen configurations" zien op side by side-configuraties. Medinol en OrbusNeich bestrijden die betekenis en hebben betoogd dat de term "dual lumen" ziet op een systeem waarin twee buizen lopen, hetgeen side by side kan zijn, maar ook tube in tube (coaxiaal). Tegen het dienovereenkomstige oordeel van het hof in arrest I (rov. 8.3, slot) heeft Boston Scientific in cassatie geen klacht gericht. Bovendien blijkt ook uit de in zoverre niet weersproken Nederlandse vertaling van de beschrijving (zie de vertaling van B3 die in cassatie is overgelegd) dat met "dual lumen" wordt gedoeld op twee buizen, ongeacht de rangschikking ervan:
    
    "(...) Zulke catheters zijn uitgevoerd als uit een stuk bestaande polyethyleen catheters met dubbele doorgangen nabij hun distale gebieden. (...)"
    
    Voorts zal de gemiddelde vakman uit deze passage afleiden dat de uitvinding volgens het octrooi aldus wordt afgezet tegen katheters die uit één stuk (polyethyleen) bestaan. Van enige afzet tegen Enger wat betreft de keuze voor een side by side geconfigureerd distaal deel blijkt niet. Ook de rest van de beschrijving bevat geen aanwijzingen dat (mede-)doel van de uitvinding is het verbeteren van de Enger-katheter in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd. 
    
    14. Echter, met Boston Scientific is het hof van oordeel dat de gemiddelde vakman (uitgaande van de Enger-aanvrage als meest nabije stand van de techniek) het effect van (de in de conclusie ingevoegde) maatregel b. wél op grond van zijn algemene vakkennis zou onderkennen. Uit het overzichtsartikel van Werns en Topol (productie 3-D5 Medinol) volgt dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wist dat een coaxiale vormgeving van het distale deel voordelen kan hebben boven een side by side-opstelling, met name waar het betreft een kleinere diameter en een kortere opblaas- en leegzuigtijd. Zo staat in het betreffende artikel (blz. 211, linker kolom):
    
    "There are two basic dilation catheter designs: a concentric lumen system and an eccentric lumen system. (...) The advantage of the eccentric lumen design is the capability of using the distal guidewire lumen to inject contrast and measure the transstenotic pressure gradient. The concentric lumen design sacrifices gradient measurement and contrast delivery in exchange for a lower profile and faster balloon inflation and deflation."
    
    In dit verband is tevens van belang dat reeds RX-katheters met een coaxiaal distaal deel op de markt waren, zoals de Monorail Piccolino P33 en P34 (producties 3-D8 en D9) - zij het niet in combinatie met een metalen hypotube. Zowel Boston Scientific, als Medinol en OrbusNeich erkennen dan ook dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum de voordelen van een coaxiaal distaal deel kende. Daarvan uitgaande is aannemelijk dat de gemiddelde vakman in het licht van zijn algemene vakkennis conclusie 1 aldus zou lezen dat daarin voor een coaxiale opstelling is gekozen om de Enger-aanvrage te verbeteren in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd. 
    
    15. Alsdan ligt evenwel voor de gemiddelde vakman, gesteld voor de opgave om de katheter volgens de Enger-aanvrage te verbeteren in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd, op basis van voornoemde algemene vakkennis ook voor de hand om deze katheter aan te passen door de metalen hypotube te combineren met een coaxiaal distaal deel. Het hof verwerpt daarbij de stelling van Boston Scientific dat het verbinden van een hypotube met een coaxiaal distaal deel problematisch zou zijn en de gemiddelde vakman zou wegwijzen van toepassing daarvan. In zijn expert-opinie (productie 3 bij memorie na verwijzing van OrbusNeich, nrs. 33 en 34) heeft de deskundige De Vries aangegeven dat het verbinden van een hypotube aan een coaxiale plastic buis de gemiddelde vakman (ook op de prioriteitsdatum) niet voor technische problemen stelde en dat hij daartoe diverse mogelijkheden had. Zo zou de gemiddelde vakman, uitgaande van Enger, de hypotube met het distale deel hebben kunnen verbinden in een side by side-configuratie, waarna het distale deel verder zou lopen als coaxiale buis. Boston Scientific heeft dit een en ander onvoldoende gemotiveerd betwist. Zij stelt slechts dat De Vries deze opinie niet baseert op algemene vakkennis, maar op octrooipublicaties waarmee hij door de advocaten van OrbusNeich is gevoerd en dat hij daarmee, met hindsight, veel verder gaat dan de niet inventieve, gemiddelde vakman zou doen (pleitnota na verwijzing onder 50). Het hof is evenwel van oordeel dat - zoals ook besloten ligt in de opinie van De Vries - de gemiddelde vakman de door De Vries genoemde verbindingsoptie reeds op basis van zijn algemene vakkennis, in combinatie met de Enger-aanvrage waarvan hij uitging, zou toepassen. Maatregel b. is dus op zichzelf niet inventief.
    
    16. Ook maatregel c. acht het hof niet inventief. Het hof is op gelijke gronden als vermeld in rov. 11.1 van arrest I van oordeel dat op de prioriteitsdatum de onderkenning van een 'knakrisico' - in arrest I wordt gesproken van 'knikken', maar daarmee wordt, voor zover het gaat om de situatie buiten het lichaam, niet iets anders bedoeld - bij katheters die een stijve hypotube combineren met een flexibel distaal deel voor de gemiddelde vakman voor de hand lag. Tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort - en behoorde ook op de prioriteitsdatum - dat bij elke combinatie van een stijf (metalen) deel met een flexibel deel een gevaar van 'knakken' op de overgang van het stijve naar het flexibele deel bestaat. De mogelijkheid dat de gemiddelde vakman het 'knakken' tijdens het oprijgen van de katheter niet zou opmerken, zoals Boston Scientific betoogt, doet daaraan niet af. De gemiddelde vakman zou op enig moment bemerken dat de katheter niet goed functioneert. Op grond van zijn algemene vakkennis zou hij dit toeschrijven aan een afsluiting als gevolg van een beschadiging door een 'knak' ter hoogte van de stijfheidsovergang. Op de gronden vermeld in rov. 11.2 van arrest I is het hof van oordeel dat de maatregel om het knakrisico op de stijfheidsovergang te ondervangen door toepassing van een overgangsgedeelte met tussenstijfheid voor de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis voor de hand lag. 
    
    
      17. Het hof volgt Boston Scientific niet in haar betoog dat sprake is van een combinatie-uitvinding en dat de combinatie van de maatregelen b. en c. inventief is. 
      Maatregel b. ziet op het verbeteren van de katheter in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd door middel van een coaxiaal distaal deel. Maatregel c. ziet op het voorkomen van het 'knakrisico' ter hoogte van een abrupte stijfheidsovergang door middel van een overgangsgebied met tussenstijfheid. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman noch op grond van de beschrijving van het octrooi, noch op basis van zijn algemene vakkennis, een functionele wisselwerking onderkennen tussen de maatregelen b. en c. Maatregel c. versterkt of verbetert niet de flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd van het coaxiaal distaal deel; maatregel b. verbetert evenmin het voorkomen van het 'knakrisico' ter hoogte van een abrupte stijfheidsovergang. In conclusie 1 komt het effect van de maatregelen b. en c. tezamen niet uit boven de effecten van de maatregelen b. en c. afzonderlijk. Van synergie of een functionele wisselwerking tussen de beide maatregelen is dus geen sprake. Dit volgt ook uit par. 35 van de beschrijving, waarin met betrekking tot maatregel c. expliciet wordt gesteld:
    
    
    "Although the kink-resistant structure is described and illustrated in connection with a balloon dilatation catheter, it is contemplated that such a structure be employed in any catheter shaft as a transition from a first thin-walled, high strength metallic tube structure to a second tube structure which is more flexible than the metallic tube structure (...)"
    
    Van een combinatie-uitvinding als door partijen bedoeld (zie rov. 10) is dan ook geen sprake.  
    
    
      18. Voorts verwerpt het hof het betoog van Boston Scientific dat de maatregelen b. en c. in die zin verband houden dat toepassing van maatregel b. een 'knakrisico' in het leven roept, dat door maatregel c. wordt ondervangen. In deze benadering dient de gemiddelde vakman eerst te onderkennen dat door toepassing van een coaxiaal distaal deel een knakrisico ontstaat en vervolgens te bedenken hoe hij dat kan oplossen. In die combinatie van stappen zou volgens Boston Scientific inventiviteit gelegen zijn. 
      Zoals het hof in rov. 16 heeft overwogen, behoort - en behoorde op de prioriteitsdatum - tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman dat bij elke combinatie van een stijf (metalen) deel met een flexibel deel een gevaar van 'knakken' op de overgang van het stijve naar het flexibele deel bestaat - reden waarom in het hiervoor in rov. 17 aangehaalde gedeelte van de beschrijving van het octrooi wordt gesteld dat maatregel c. bij elke zodanige combinatie van een stijf en een flexibel deel kan worden toegepast. Dat 'knak'-risico bestaat - naar de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis zal hebben begrepen - derhalve ook bij een katheter met een stijve, metalen hypotube en een flexibel, side by side geconfigureerd distaal deel zoals Enger. Met andere woorden, het 'knakrisico' is niet specifiek aan een coaxiale constructie verbonden. De omstandigheid dat het 'knakrisico' groter wordt naarmate de stijfheidsovergang abrupter is doet daaraan niet af. Bovendien kan, zoals Medinol en OrbusNeich hebben betoogd, niet in algemene zin worden gezegd dat een coaxiaal distaal deel flexibeler is - en dus een abruptere stijfheidsovergang veroorzaakt - dan een side by side-constructie: dat hangt mede af van de materiaalkeuze, vormgeving en dimensionering van de buizen. Om dezelfde reden kan evenmin worden aanvaard dat het 'knakrisico' de gemiddelde vakman wegwijst van toepassing van maatregel b., zoals Boston Scientific betoogt. 
    
    
    19. Uit het voorgaande volgt dat de maatregelen b. en c. los van elkaar op inventiviteit dienen te worden beoordeeld. In de rov. 15 en 16 is het hof reeds tot de conclusie gekomen dat geen van beide berust op uitvinderswerkzaamheid.
    
    20. Op grond van het voorgaande acht het hof conclusie 1 (zoals beperkt), uitgaande van de Enger-aanvrage, niet inventief. Dat, zoals Boston Scientific stelt, de katheter volgens het Keith-octrooi een groot commercieel succes is, maakt dat niet anders. De (deels beperkte) volgconclusies, afhankelijk van conclusie 1 (zoals beperkt), acht het hof eveneens niet geldig, nu OrbusNeich de inventiviteit ervan gemotiveerd heeft betwist en Boston Scientific dit niet heeft weersproken. Bij deze stand van zaken behoeven de overige aangevoerde nietigheidsbezwaren geen bespreking meer. Dit betekent dat de grieven falen en dat de rechtbank, oordelend in reconventie, terecht is overgegaan tot vernietiging van "het Nederlandse deel van Europees octrooi 0.591.199". Om elk misverstand te vermijden zal het hof aan de bekrachtiging van dat oordeel toevoegen dat het thans gaat om bedoeld octrooi, zoals dat luidt na de centrale beperking daarvan door het EOB. 
    
    21. Nu het cassatieberoep geen betrekking had op de beslissing van het hof in conventie, is die beslissing niet gecasseerd en zal het dictum derhalve uitsluitend betrekking hebben op de reconventie.
    
    Proceskosten
    
    22. In arrest I heeft het hof Boston Scientific veroordeeld in de kosten van het hoger beroep aan de zijde van Medinol (uiteraard: gemaakt tot aan dat arrest). Boston Scientific stelt thans (bij memorie na verwijzing) dat die kosten, alsook de in eerste aanleg gemaakte kosten, gecompenseerd dienen te worden. Hoewel de kostenveroordeling, voor zover betrekking hebbend op de reconventie, geacht moet worden door de Hoge Raad te zijn mee-vernietigd, ziet het hof geen aanleiding om thans de kosten van het geding tussen Boston Scientific en Medinol - voor zover gemaakt tot aan arrest I; na verwijzing heeft Medinol immers geen kosten gemaakt - te compenseren. Dat zou immers ten nadele van Medinol strekken zonder dat zij zich daarover heeft kunnen uitlaten (vgl. art. 130 lid 3 Rv.). Indien partijen, zoals Boston Scientific stelt, anders zijn overeengekomen, zullen zij daarnaar hebben te handelen.
    
    
      23. OrbusNeich verzoekt Boston Scientific in de door haar na verwijzing en voeging gemaakte kosten te veroordelen en deze te begroten op de voet van artikel 1019h Rv. Boston Scientific heeft daar tegenin gebracht dat OrbusNeich, als aan de zijde van Medinol gevoegde partij, gelet op het tijdstip waarop het hoger beroep aanhangig is gemaakt, geen aanspraak kan maken op een volledige vergoeding van haar proceskosten en voorts dat, nu nog slechts de nietigheid van het octrooi inzet van het geding is, artikel 1019h Rv. ook uit dien hoofde toepassing mist. 
      In zijn tussenarrest van 28 februari 2012 heeft het hof reeds overwogen dat, waar OrbusNeich zich wenst te voegen (thans: heeft gevoegd) in een procedure die voor 29 april 2006 is aangevangen (en waarvan de onderhavige procedure na verwijzing een voortzetting is), zij geen aanspraak kan maken op volledige vergoeding van haar proceskosten. Het hof handhaaft dat oordeel. Bij die stand van zaken kan in het midden blijven of datzelfde zou gelden op de grond dat het, na de intrekking van de inbreukvorderingen door Boston Scientific, nog uitsluitend om de nietigheid van het octrooi gaat (vgl. in dat verband de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 15 november 2012 in de zaak Bericap/Plastinnova (C-180/11), alsmede de uitspraak van dit hof van 26 februari 2013 in de zaak Danisco/Novozymes, LJN BZ1902). 
      Het hof zal de kosten van OrbusNeich dan ook begroten met toepassing van het liquidatietarief. OrbusNeich heeft geen uitvoerbaar bij voorraad-verklaring gevorderd.
    
     
    
    Beslissing 
    
    Het hof:
    
    bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover in reconventie gewezen en verstaat dat de vernietiging betreft het Nederlandse deel van Europees octrooi 0.591.199, zoals centraal beperkt door het Europees Octrooibureau;  
    
    veroordeelt Boston Scientific in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Medinol tot op heden begroot op € 2.682,- aan salaris en € 288,- aan verschotten;
    
    veroordeelt Boston Scientific in de kosten van het geding na verwijzing, aan de zijde van OrbusNeich vanaf het arrest van 28 februari 2012 tot op heden begroot op € 2.682,- aan salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, S.J. Schaafsma en M.W.D. van der Burg, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 april 2013 in aanwezigheid van de griffier.