ECLI:NL:GHSHE:2000:AA7627, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-09-2000, KG C0000656/BR
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2000-09-25 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

typ. MC.
      rolnr. KG C0000656/BR
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 'S-HERTOGENBOSCH,
      derde kamer, van 25 september 2000,
      gewezen in de zaak van:
    
    
    
      	1.A,
      	wonende te T,
      2. De rechtspersoon naar het recht van de staat Nevada van de Verenigde Staten van Amerika
      NCP MARKETING GROUP INCORPORATED,
      gevestigd te Canton, Ohio,
      Verenigde Staten van Amerika,
      	appellanten,
      	procureur: mr L.R.G.M. Spronken,
      advocaat: mr P.P.J.M. Verhaag,
    
    
    tegen:
    
    
      	1a.B,
      	wonende te U,
      1b C.,
      wonende te V,
      1c. De besloten vennootschap DE KALEIDOSCOOP B.V., h.o.d.n. MEGA SPORT BREDA,
      statutair gevestigd te Rotterdam, 
           kantoorhoudende te Breda,
      procureur: mr J.E. Lenglet,
      advocaat: mr I.C. Roelands,
      2. De besloten vennootschap ALL SPORTS AMSTELVEEN B.V.,
      gevestigd te Amstelveen,
      procureur: mr G.D. Noordijk,
      advocaat: mr F. Kersch,
      3a. D,
      gevestigd te W,
      3b. E, 
      zaakdoende te X,
      procureur: mr W.M.C. van der Eerden,
      advocaat: mr F.C. Kollen,
      	geïntimeerden,
    
    	
    op het hoger beroep van het door de President van de Rechtbank te Breda onder rolnummer 84182/KG ZA 00-253 in kort geding gewe-zen vonnis van 16 juni 2000.
    
    -------------------------------------------------------
    
    1. De eerste aanleg
    
    Het hof verwijst naar het aan partijen bekende vonnis en de daarin genoemde stukken.
    
    2. Het geding in hoger beroep
    
    Het hoger beroep is tijdig ingesteld. Het verloop van het geding blijkt uit de volgende voor uitspraak overgelegde, als ingelast te beschouwen stuk-ken:
    
    
      -	de appeldagvaarding d.d. 26 juni 2000, tevens houdende grieven
      -	de memorie van antwoord van geïntimeerden sub 1 met producties
      -	de memorie van antwoord van geïntimeerde sub 2
      -	de memorie van antwoord van geïntimeerden sub 3.
    
    
    Partijen hebben hun stellingen doen bepleiten door hun genoemde raadslieden aan de hand van pleitnota's die bij de stukken zijn gevoegd, waarbij appellanten voorts producties in het geding hebben gebracht. Op de dag van het pleidooi zijn nog enkele stukken, welke op voorhand waren aangekondigd, in het geding gebracht.
    
    
      Appellanten concluderen tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep met toewijzing alsnog van hun vorderingen zoals in eerste aanleg tegen geïntimeerden ingesteld, kort gezegd strekkende tot een verbod om de merknaam 
      TAE BO te gebruiken, met een aantal nevenvorderingen. Geïntimeerden concluderen zakelijk weergegeven tot bekrachtiging. Beide partijen vorderen over en weer veroordeling in de proceskosten.
    
    
    3. De gronden van het hoger beroep
    
    Het hof verwijst naar de acht grieven zoals geformuleerd in de appeldagvaarding.
    
    4. De beoordeling
    
    1.	Onderwerp van geschil betreft (naar uit toelichtingen en diverse producties valt af te leiden) een bewegingsvorm, welke door A is ontwikkeld met gebruikmaking van elementen (bewegingen) van reeds lang bestaande vechtsporten, in het bijzonder taekwondo en (kick-)boxen, het geheel samengevoegd in een ritmische volgorde van bewegingen, in hoog tempo, op muziek. Anders dan bij de oorspronkelijke vechtsporten waaruit de bewegingen voortkomen gaat het bij die bewegingen niet om het raken van enige tegenstander noch om het oefenen daarin, doch uitsluitend om de beweging als zodanig. Doel van de oefeningen is vooral om het uithoudingsvermogen en/of de lenigheid te verhogen en eventueel energie te verbruiken.
    
    2.	De inhoud van het geschil betreft vooral de naam van deze bewegingsvorm, te weten TAE BO, welke naam op diverse momenten door een van appellanten of een daarmee gelieerde rechtspersoon als merk is gedeponeerd. Het hof concentreert zich hierna vooral op het woordmerk.
    
    Grief 8: merkgerechtigden; ontvankelijkheid
    
    
      3.	Het gaat in dit sub-onderdeel niet om de vraag of er merkrechten bestaan - dit komt later aan de orde - doch uitsluitend om de vraag aan welke Amerikaanse (rechts-)persoon zodanige eventuele merkrechten toekomen en in het voetspoor daarvan om de vraag of en in hoeverre appellanten in hun vorderingen kunnen worden ontvangen.
      Behalve A en NCP speelt in dit verband een rol de Amerikaanse rechtspersoon BG Star Productions Inc. te Beverley Hills, Californië, VS.
    
    
    4.	Geïntimeerden hebben in eerste instantie zich erop beroepen dat A noch NCP merkgerechtigden waren en dus in hun vorderingen niet konden worden ontvangen.
    
    
      5.	De President heeft overwogen, dat aangezien tot op dat moment de eventuele Benelux merken geregistreerd waren op naam van BG Star en dat van inschrijving van de overdrachtsaktes niet was gebleken, eisers (thans appellanten) reeds daarom niet in hun vorderingen (voor zover gebaseerd op een Benelux merkrecht) konden worden ontvangen. Vervolgens heeft hij de eisers niet ontvankelijk verklaard in hun vorderingen, behoudens voor zoveel deze waren gebaseerd op inbreuk op het portretrecht dan wel op auteursrecht.
      Tegen deze overweging en beslissing hebben appellanten geen afzonderlijke grief geformuleerd. 
      Zij hebben echter wel in algemene zin een grief (grief 8) gericht tegen het feit dat de President hun vorderingen had "afgewezen". Een en ander hangt mogelijk hiermee samen, dat de President, na te hebben overwogen dat eisers niet ontvankelijk waren, toch op voorhand de zaak inhoudelijk heeft beoordeeld.
      Bij deze stand van zaken moet grief 8 geacht worden tevens gericht te zijn tegen de niet-ontvankelijkverklaring.
    
    
    6.	Wat A betreft: uit de eigen stellingen van appellanten volgt, dat A in het geheel geen merkrechten (meer) bezit. Alle eventuele merken zijn gedeponeerd door BG Star en/of NCP althans aan een van deze beide rechtspersonen overgedragen.
    
    
      7.	In zoverre faalt de grief.
      Als gezegd is A wel ontvankelijk verklaard in zijn eventuele vorderingen uit hoofde van portretrecht of auteursrecht, doch zijn zijn vorderingen afgewezen (daartegen richt zich grief 7; dit komt verderop aan de orde).
    
    
    
      8.	Wat NCP betreft: 
      Het hof onderschrijft het oordeel van de President dat gelet op de toenmalige stand van zaken (ook) NCP niet in haar vorderingen, voor zover gebaseerd op een Benelux merkrecht, kon worden ontvangen. 
      Te elfder ure hebben appellanten in hoger beroep stukken betreffende de inschrijving resp. overdracht overgelegd, waaruit blijkt dat het beeldmerk TAE BO op 17 maart 2000 is gedeponeerd door NCP en het woordmerk TAE BO op 8 februari 2000 was gedeponeerd door BG Star maar dat op 16 juni 2000 door het Benelux Merkenbureau een mutatie was ontvangen die inhield dat het woordmerk was overgegaan op NCP. Voorts blijkt dat de overdracht van een (overigens enkel met een nummer aangeduid) Gemeenschapsmerk aan NCP op 14 augustus 2000 is geregistreerd.
    
    
    9.	Geïntimeerden zijn van oordeel dat deze stukken zo laat zijn ingediend dat hierop geen acht meer dient te worden geslagen.
    
    10.	Ook al zijn de stukken in een zeer laat stadium overgelegd, nu in de eerste plaats appellanten zich reeds op de overdracht hadden beroepen en het overigens om een zeer gering aantal stukken welke geen uitgebreide bestudering vergen ging, zodat zich niet voordoet de situatie dat geïntimeerden overvallen werden met nieuwe stukken en/of ontwikkelingen waarop zij zich niet hebben kunnen voorbereiden, en ten tweede de onderhavige procedure een kort geding betreft waarvan de aard met zich brengt dat nieuwe ontwikkelingen veelal in de beschouwingen moeten kunnen worden meegenomen, is het hof van oordeel dat deze stukken deel zijn gaan uitmaken van het procesdossier en dat met deze overdrachten rekening kan worden gehouden.
    
    
      11.	Desgevraagd heeft de raadsman van appellanten ter zitting nog de akte van overdracht getoond.
      Niet ten onrechte heeft de raadsman van geïntimeerden sub 3 erop gewezen, dat de tenaamstelling van de rechthebbende in het Benelux Merkenregister in zoverre niet spoort met die in de akte, dat in het Benelux Register sprake is van "NCP Marketing Inc." en in de akte van overdracht (en trouwens ook in het OHIM) de rechthebbende wordt aangeduid als "NCP Marketing Group Inc." Volgens de raadsman van appellanten moet een en ander op een vergissing berusten.
      Aangezien de getoonde akte niet verwees naar inschrijvingsnummers kan geen volstrekte zekerheid worden verkregen of inderdaad de huidige appellante sub 2 thans de rechthebbende is op de bewuste merken. Het hof is evenwel van oordeel dat voorshands met een voor een kort geding voldoende mate van zekerheid ervan kan worden uitgegaan dat appellante sub 2 de rechthebbende is.
    
    
    12.	Mitsdien kan appellante sub 2, NCP, in beginsel in haar vorderingen uit hoofde van merkrechten worden ontvangen. In zoverre slaagt dus grief 8.
    
    Grief 1: gemeenschapsmerk
    
    13.	Deze grief, luidende dat de President zich ten onrechte niet bevoegd heeft verklaard om over gemeenschapsmerken te oordelen daar daartoe de rechtbank te 's-Gravenhage als enig forum aangewezen is, berust op een verkeerde lezing van het vonnis en faalt mitsdien reeds daarom.
    
    
      14.	Rov. 3.2 luidt immers letterlijk: "Eisers hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven geen beroep te doen op het Gemeenschapsmerk, aangezien bij uitsluiting (de President van) de rechtbank te Den Haag bevoegd is daarover te oordelen." 
      Aldus behelst deze overweging geen beslissing of oordeel van de President, doch de weergave van een (processueel) standpunt van thans appellanten. De bijzin die aanvangt met "aangezien" houdt evenmin een oordeel van de President in doch behelst kennelijk de redengeving van eisers waarom zij ervan afzagen zich op het Gemeenschapsmerk te beroepen.
    
    
    15.	Tegen de constatering, dat zij destijds dat standpunt hebben ingenomen, is door appellanten geen grief gericht; integendeel blijkt uit nader te noemen brief van 10 augustus 2000 dat appellanten erkennen dat zij in eerste aanleg inderdaad uitdrukkelijk geen beroep op het Gemeenschapsmerk hebben gedaan.
    
    
      16.	Voor zover hun bij pleidooi in hoger beroep ingenomen standpunt als een nieuwe grief zou moeten worden uitgelegd, zij opgemerkt dat niet (eerst) bij gelegenheid van een pleidooi in hoger beroep nieuwe grieven naar voren kunnen worden gebracht, tenzij de wederpartij daarin ondubbelzinnig heeft toegestemd. Geïntimeerden hebben zich er echter uitdrukkelijk tegen verzet dat het beroep op het Gemeenschapsmerk alsnog inzet van dit geding wordt gemaakt.
      Er is niet gesteld of gebleken dat zich bijzondere omstandigheden voordoen die een uitzondering op die regel rechtvaardigen (vgl. HR 4 oktober 1996, NJ 1997-66).
    
    
    17.	Evenmin hebben appellanten, met het oog op de nieuwe ontwikkelingen, op de bij de wet voorziene wijze (de grondslag van) hun eis vermeerderd. Op 10 augustus 2000 heeft de raadsman van appellanten een brief verzonden aan de voorzitter waarin hij te kennen geeft zich thans wel te willen beroepen op het Gemeenschapsmerk, doch op deze wijze kan een wijziging van eis niet worden gedaan. Ook bij pleidooi hebben appellanten zich op het Gemeenschapsmerk beroepen. Zij hebben de eisvermeerdering echter niet in een akte neergelegd.
    
    18.	Een en ander leidt ertoe dat appellanten zich in hoger beroep niet (meer) rechtstreeks kunnen beroepen op het Gemeenschapsmerk ter staving van hun vorderingen.
    
    19.	Het hof behoeft dus evenmin in te gaan op de vraag of het eventueel bevoegd zou zijn geweest om kennis te nemen van vorderingen terzake van beweerde inbreuk, op basis van art. 99 van de Verordening 40/94 van 20 december 1993.
    
    Grieven 2, 3 en 4
    
    Optreden van appellanten
    
    
      20.	Appellanten hebben onweersproken gesteld dat A de bewegingsvorm omstreeks 1975 heeft ontwikkeld doch dat deze pas vanaf 1989 in Californië (en vervolgens de overige V.S.) populair is geworden; dat vanaf 
      1 juli 1999 een grote TV-reclamecampagne in Nederland is gestart via de reclamezender Tel Sell en via de Kwantumwinkels; dat nadien er een TAE BO-rage in Nederland ontstond; dat pas in januari 2000 bleek van grootscheepse merkinbreuk in Nederland. 
      Uit door hen overgelegde stukken blijkt inderdaad dat vanaf de herfst 1999 TAE BO zich in Nederland in een grote populariteit ging verheugen; dat daarvan reeds eerder sprake was is niet gebleken en ook niet door een van geïntimeerden gesteld.
    
    
    21.	Appellanten hebben gesteld en met bescheiden aannemelijk gemaakt dat zij vanaf medio februari 2000 in Nederland zijn gaan optreden tegen inbreukmakers. In die opsomming van feiten en data ligt naar 's hofs oordeel weliswaar voorshands besloten dat appellanten met bekwame spoed tegen eventuele merkinbreuken hebben opgetreden, zodat - aannemende dat aan appellanten of een hunner merkrechten toekwamen - zich niet de situatie voordoet dat deze door hun toedoen of nalaten tot soortnaam zijn verworden, doch naar uit hetgeen hierna zal worden overwogen is die constatering niet doorslaggevend voor het oordeel in deze zaak.
    
    Merkendepots
    
    
      22.	Ofschoon appellanten stellen dat het merk op 11 maart 1997 in de V.S. zou zijn gedeponeerd, blijkt uit de door hen overgelegde stukken (II.2.2) dat dit op 
      14 oktober 1998 is gebeurd.
    
    
    23.	Appellanten hebben voorts een overzicht (genummerd II.2.1) overgelegd, waaruit blijkt dat buiten de V.S. geen depots zijn verricht voor 26 maart 1999, dat in 35 landen (waaronder de EG) een aanvraag is ingediend in de periode van 26 maart 1999 tot en met 30 april 1999, en dat in 7 landen een aanvraag is ingediend in de periode van mei 1999 tot en met mei 2000. Hieruit valt af te leiden dat appellanten vanaf maart 1999 serieus werk zijn gaan maken van merkrechtelijke bescherming buiten de V.S., waarna zij met de marketing zijn begonnen.
    
    24.	Als gezegd is het woordmerk TAE BO op 8 februari 2000 in de Benelux gedeponeerd. In samenhang met de eigen stellingen van appellanten dat hun in januari 2000 van grootschalige inbreuk in de Benelux bleek, is de voorlopige conclusie dat het depot is geschied naar aanleiding van de beweerde inbreuk gerechtvaardigd.
    
    Onderscheidend vermogen/soortnaam
    
    25.	De kwestie of aan een merk voldoende onderscheidend vermogen toekomt speelt een rol bij de vraag of een merkrecht wordt verkregen doch tevens bij de vraag of een merkrecht dient te vervallen doordat het onderscheidend vermogen verloren is gegaan.
    
    26.	De eerste vraag wordt beheerst door art. 6 quinquies lid B aanhef en sub 2 Unieverdrag van Parijs en art. 7 van de EG-Verordening 40/94, die bepalen dat geen merkrecht verleend wordt aan tekens die - kort gezegd - elk onderscheidend vermogen missen, uitsluitend bestaan uit aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort van de diensten, of uitsluitend bestaan uit tekens die in het normale taalgebruik of het normale handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Art. 6bis BMW verwijst naar het genoemde artikel uit het Unieverdrag.
    
    
      27.	De tweede vraag wordt beheerst door art. 5 lid 2 aanhef en onder b BMW. Materieel geldt hetzelfde criterium als bij de beoordeling van een depot overeenkomstig het in de voorgaande alinea gestelde.
      In het onderhavige geval speelt evenwel de vraag naar het eventuele verlies van onderscheidend vermogen geen rol. Immers, een dergelijk verlies is eerst aan de orde als aangenomen moet worden dat er oorspronkelijk wel voldoende onderscheidend vermogen is geweest, waarbij genoemd artikel ziet op situaties dat een merk reeds is gedeponeerd. Dat zou dus eventueel een rol kunnen spelen bij het Gemeenschapsmerk (voor zover de regeling te dier zake voorziet in een dergelijke mogelijkheid van verval) doch als meermalen aangestipt heeft het hof daarover niet te oordelen. 
      In het thans aan de orde zijnde geval gaat het echter om de vraag of het onderscheidend vermogen vanaf de aanvang heeft ontbroken, niet om een later opgetreden verlies.
      Dit betekent dat ook de vraag of zodanig verlies al dan niet aan A c.s. te wijten zou zijn geweest niet relevant is.
    
    
    28.	Enkel is dus aan de orde of, toen in februari 2000 het Benelux-merk (uit hoofde waarvan de onderhavige vordering is ingesteld) werd gedeponeerd, dit voldoende onderscheidend vermogen had en dus tegen de beweerde inbreukmakers kan worden ingeroepen.
    
    
      29.	Vooreerst beziet het hof of naar de huidige stand van zaken de naam TAE BO voldoende onderscheidend vermogen bezit.
      Hiervoor is reeds een beschrijving gegeven van wat TAE BO inhoudt. Geïntimeerden houden staande, dat er geen andere aanduiding om deze specifieke bewegingsvorm aan te duiden bestaat dan juist TAE BO, een naam die A zelf voor deze sport heeft geïntroduceerd lang voordat hij deze naam als merk deponeerde.
      Appellanten hebben uitdrukkelijk gesteld de bewegingsvorm als zodanig niet te willen monopoliseren  en dat het geven van lessen als zodanig, met een inhoud die overeenkomt met TAE BO toegestaan is (pleitnota eerste aanleg II-10: in welke fitnessactiviteiten je lesgeeft is mijn zaak niet, zolang je maar van het merk TAE BO en van mijn auteursrechtelijk beschermde werken afblijft).
      In hun visie dienen anderen de bewegingsvorm echter op een andere wijze (dan met TAE BO) aan te duiden en zij betogen in dat verband, dat wel degelijk allerlei andere namen bestaan voor dergelijke activiteiten.
      Zij geven daartoe diverse voorbeelden.
    
     
    
      30.	"Fitness" is een generieke omschrijving van die bewegingsvormen waarbij het verbeteren van de conditie en/of van bepaalde spiergroepen, alsmede eventueel het verbruik van energie om gewichtsvermindering te bereiken, voorop staat.
      Fitness kan worden beoefend alleen of in groepen, met of zonder (ritmische) muziek, met of zonder apparaten. Het competitie-element speelt een ondergeschikte rol. 
      Binnen de categorie van fitness kunnen diverse vormen (of subcategorieën) worden gedefinieerd, zoals fitness met toestellen (veelal zonder ritmische muziek), aerobics (meestal op ritmische muziek, waarbij hoofdzakelijk bewegingen worden gemaakt die aan gymnastiek lijken te zijn ontleend), steps (eveneens op muziek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een laag bankje), en een heel scala aan andere vormen, waaronder vormen waarin elementen uit vechtsporten zijn verwerkt, ofschoon vechtsporten als zodanig geen onderdeel van fitness uitmaken. 
    
    
    
      31.	Uit deze zeer summiere en allesbehalve uitputtende omschrijving volgt dat de algemene term "fitness" ongeschikt is om aan te duiden welke specifieke activiteit wordt bedoeld. De meeste klanten die een sportschool bezoeken zullen wel weten dat daar fitnesslessen worden gegeven; daarom gaan zij juist daarnaar toe. Daar wensen zij echter te vernemen welke vormen van fitness er worden uitgeoefend. 
      Hetzelfde geldt voor het door appellanten als alternatief voorgestelde woord "workout". Naar ook geïntimeerden hebben gesteld en naar uit de voorhanden zijnde stukken naar voren komt, heeft ook dit woord een vrij generieke betekenis, en omvat dit allerlei vormen van bewegingssporten. In veel van de door appellanten overgelegde stukken wordt het woord "workout" dan ook juist toegevoegd aan een andere, meer specifieke benaming. Ook wordt dit woord wel gebruikt als equivalent van "training" of "trainings-sessie", ongeacht de gebezigde bewegingsvorm; zo ook in de inleidende dagvaarding sub 8.
      Een bruikbare, voldoende onderscheidende aanduiding voor deze specifieke soort van bewegingsvormen vormt het woord "workout" niet. Hetzelfde geldt voor "total body workout" of "ultimate workout". Gelet op dit alles kan voorbij worden gegaan aan de vraag of het begrip "workout" behalve in de V.S. ook hier te lande gemeengoed is.
    
    
    32.	Uit de hiervoor weergegeven summiere omschrijving van de diverse fitnessvormen blijkt voorts, dat bijvoorbeeld steps, aerobics, of fitness met apparaten zo geheel anders zijn dat TAE BO, dat deze geen alternatief vormen voor iemand die TAE BO-achtige activiteiten wil ondernemen, zodat die termen ook ongeschikt zijn als alternatieve termen om klanten mee te werven voor het volgen van lessen die inhoudelijk overeenkomen met TAE BO. 
    
    33.	Uit diverse door appellanten gegeven voorbeelden blijkt dus dat deze ofwel te ruim zijn en aldus ongeschikt om de aan te duiden bewegingsvorm te onderscheiden van andere bewegingsvormen, ofwel betrekking hebben op een andere bewegingsvorm die weliswaar net als TAE BO onder een ruimere categorie van bewegingsvormen kan worden begrepen, doch zoveel afwijkt van TAE BO dat die daarvoor niet als alternatief kan dienen zodat ook de betreffende naam ongeschikt is om TAE BO-achtige activiteiten aan te duiden. 
     
    34.	Het hof sluit niet uit dat de ook door appellanten voorgestelde termen "aerobic kickboxing" of "martial fitness" (waarbij aangetekend zij dat "martial arts" een gebruikelijke verzamelnaam is voor vechtsporten van vooral oostaziatische herkomst) enerzijds voldoende beschrijvend en anderzijds voldoende "pakkend" zouden zijn geweest om als soortnaam voor deze bewegingsvorm in zwang te geraken, indien het gebruik van die termen van de aanvang af aan als zodanig was gepropageerd. Appellanten hebben echter geenszins aannemelijk weten te maken dat deze termen thans (door het publiek) begrepen worden als soortaanduiding voor bewegingsvormen van TAE BO-achtige aard.
    
    
      35.	Het hof komt dus voorshands tot de conclusie dat de huidige situatie feitelijk aldus is, dat er geen geschikt ander woord voorhanden is om de ten processe bedoelde specifieke activiteit aan te duiden dan het woord(-merk) TAE BO.
      Mitsdien zou dit woordmerk naar de huidige stand van zaken onvoldoende onderscheidend vermogen bezitten.
    
    
    36.	Gegeven het feit dat vele van de gewraakte activiteiten van andere personen en bedrijven zich juist voor februari 2000 manifesteerden (immers was het Beneluxdepot, als gesteld, waarschijnlijk juist een reactie daarop, en hebben A c.s. zelf gesteld dat hun omstreeks januari 2000 de grootschalige merkinbreuk bekend werd) moet er, naar 's hofs voorlopig oordeel, van uit worden gegaan dat ook reeds in februari 2000 de situatie dusdanig was dat aan het woordmerk TAE BO onvoldoende onderscheidend vermogen toekwam.
    
    
      37.	Toen A deze bewegingsvorm bedacht, was die bewegingsvorm (blijkbaar) uniek en dat gold ook voor de naam. Toen had die naam waarschijnlijk nog wel voldoende onderscheidend vermogen. 
      Het hof onderschrijft in zoverre niet het oordeel van de President dat A, door bij de introductie geen onderscheid aan te brengen tussen soortnaam en merk, onmiddellijk het merk heeft doen verworden tot soortnaam.
      In het midden kan blijven of, toen de sport medio 1999 in Europa resp. de Benelux werd geïntroduceerd, die naam nog voldoende onderscheidend vermogen had, nu dit naar het voorlopig oordeel van het hof in elk geval in februari 2000, toen het merk formeel in de Benelux werd gedeponeerd, niet meer het geval was.
    
    
    38.	Een en ander leidt tot de voorlopige conclusie, dat toen in februari 2000 het woordmerk TAE BO als Benelux-merk werd gedeponeerd, daaraan onvoldoende onderscheidend vermogen toekwam, zodat geen Benelux merkrecht werd verkregen.
    
    39.	Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat grieven 2, 3 en 4 falen.
    
    Grief 5 
    
    
      40.	Deze grief kan niet tot vernietiging van het vonnis leiden. Inderdaad moet voorshands worden aangenomen, dat appellanten in het algemeen vrij alert reageren op (werkelijke en vermeende) merkinbreuken, zoals hiervoor ook reeds werd gememoreerd. Echter, dit mag relevant zijn voor de vraag of een Benelux merknaam   na inschrijving tot soortnaam is verworden, voor de vraag of bij de inschrijving van dat Benelux merk het merk voldoende onderscheidend vermogen had is niet van belang of het tenietgaan van dat onderscheidend vermogen aan de merk-aanvrager te wijten was, en is dus ook het consequent optreden tegen merkinbreuk niet van belang. Evenmin is van belang of het woordmerk TAE BO
      elders als merk is ingeschreven, nu zoals hiervoor is                       overwogen van doorslaggevend belang is of het woordmerk  TAE BO ten tijde van het depot als Benelux merk in de Benelux voldoende onderscheidend vermogen had. 
    
    
    Grief 6 
    
    41.	Ook deze grief faalt. Omtrent inbreuk op het beeldmerk TAE BO anders dan door gebruik van het woord TAE BO (hetgeen, naar uit het vorenoverwogene volgt, geen merkinbreuk oplevert) is onvoldoende gesteld of gebleken, behoudens ten aanzien van D; hiertoe zij verwezen naar grief 7.
    
    Grief 7 
    
    
      42.	Deze grief betreft het auteursrecht en portretrecht. Hieromtrent is weinig concreets door appellanten gesteld; uit de stellingen begrijpt het hof dat het ging om de oorspronkelijk gedaagden F en D. De vorderingen tegen F zijn ingetrokken zodat resteert een verwijt aan het adres van, resp. een vordering ingesteld tegen D. Deze zou inbreuk op auteursrecht hebben gemaakt door klakkeloos delen van videobanden van appellanten te kopiëren althans op zijn website delen (bewegende beelden) van die banden te tonen; voorts zou hij daarmee of daarnaast inbreuk op het portretrecht hebben gemaakt door het portret van A op die website te tonen en tenslotte zou hij het beeldmerk TAE BO daarop hebben getoond.
      In rov. 3.11 en 3.12 verwijst de President naar de "nagekomen toezegging" van D met betrekking tot het beeldmerk resp. het auteurs- en portretrecht.
      Deze grief vecht dit oordeel van de President aan. De toelichting bij de grief rept echter in het geheel niet van voortgezette inbreuk op het beeldmerk, auteursrecht of portretrecht, doch enkel op voort-zetting van het gebruik van het woord TAE BO. Aangezien dat echter geen merkinbreuk oplevert, is de grief van appellanten ongefundeerd.
    
    
    Grief 8, andermaal
    
    43.	Gelet op het vorenoverwogene dient het vonnis te worden vernietigd, doch uitsluitend voor zover NCP daarbij niet ontvankelijk werd verklaard in haar vorderingen sub 1,2,3, 6 en 7. 
    
    44.	Dit betekent dat, voor zover de President daaraan niet is toegekomen, alsnog onderzocht dient te worden of de vorderingen, nu deze niet toewijsbaar zijn op de expliciet in de grieven aan de orde gestelde gronden, alsnog gegrond zouden kunnen worden op in eerste aanleg aangevoerde doch niet uitdrukkelijk besproken gronden. De enige nog niet besproken grond die daarvoor in aanmerking komt is die van het "beroemde" merk in de zin van art. 6bis Unieverdrag van Parijs.
    
    
      45.	Naar het voorlopig oordeel van het hof kan het merk TAE BO niet als algemeen bekend merk in de zin van dat artikel worden aangemerkt en ook de door appellanten opgesomde (niet-limitatieve) criteria als verwoord in de Joint Resolution van de WIPO van september 1999 leiden niet tot die conclusie.
      Als eerste criterium wordt genoemd de mate van kennis of herkenning van het merk binnen de relevante publiekssector. Hiervoor geldt, dat weliswaar het woord TAE BO binnen korte tijd vrij bekend geworden mag zijn bij die mensen die zich voor fitness interesseren, maar dat impliceert geenszins dat zij zich er ook van bewust waren dat dit een merknaam was. Er zijn veeleer aanwijzingen voor het tegendeel.
      Het tweede criterium noemt naast de omvang en geografische verspreiding ook de duur van het merk en daarvoor geldt, dat het nog maar zeer kort in zwang was, naar uit de eigen stellingen van appellanten volgt.
      Als vijfde criterium wordt genoemd de mate waarin het merkrecht met succes werd gehandhaafd. Omtrent succesvolle handhaving in Europa vóór februari/maart 2000 is vrijwel niets gesteld. 
      Appellanten verwijzen nog naar domeinnamen, maar die geven geen steun aan hun standpunt, omdat vrijwel al die domeinnamen juist bestaan uit een toevoeging "taebo" na een andere naam of een ander woord, waardoor een unieke combinatie ontstaat. Nergens blijkt uit dat degene die die domeinnaam registreerde enige aanspraak maakte op het bestanddeel "taebo" als zodanig. Er zijn bijvoorbeeld ook namen als "ihatetaebo"; het ligt niet voor de hand dat degene die deze naam registreerde zich de naam TAE BO zou willen toe-eigenen.
      De enige uitzonderingen zijn "taebo.com", "taebo.net" en "taebo.org"; onbekend is wie deze namen hebben geregistreerd. 
    
    
    46.	Hoewel dus NCP in haar vorderingen kan worden ontvangen (in die zin dat zo er merkrechten bestaan, deze aan haar toekomen) komen die vorderingen geen van alle voor toewijzing in aanmerking.
    
    47.	Daarmee blijft zij de in beide instanties grotendeels in het ongelijk gestelde partij en zal zij, met A, in de kosten van het geding in hoger beroep worden veroordeeld.
    
    48.	Bij gelegenheid van het pleidooi heeft mr Kollen namens geïntimeerden D en E verzocht om met toepassing van art. 58 Rv. de raadsman van appellanten, mr Verhaag, persoonlijk in de kosten te veroordelen zulks in verband met de door deze gehanteerde wijze van procesvoering, welke met name hierin tot uiting kwam dat lijvige producties niet of te laat werden toegezonden. Mr Verhaag heeft zich hiertegen gemotiveerd verweerd. 
    
    49.	Uit HR 12 december 1997, NJ 1998/347, blijkt dat de in art. 58 Rv. voorziene mogelijkheid strekt ter bescherming van de cliënt van de advocaat die eventueel persoonlijk in de kosten zou worden veroordeeld en niet ten behoeve van de wederpartij. Reeds daarom komt dit verzoek niet voor toewijzing in aanmerking.
    
    5. De beslissing
    
    Het hof:
    
    vernietigt het vonnis waarvan beroep, doch uitsluitend voor zover daarbij appellante NCP in haar vorderingen sub 1, 2, 3, 6 en 7 niet ontvankelijk werd verklaard, en in zoverre opnieuw rechtdoende:
    
    wijst de vorderingen sub. 1, 2, 3, 6 en 7 van appellante NCP af;
    
    bekrachtigt dat vonnis voor het overige; 
    
    
      veroordeelt appellanten in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerden tot heden begroot op f 1.795,-- aan vast recht voor geïntimeerden D en E, f 2.600,-- aan vast recht voor geïntimeerden B, C en De Kaleidoscoop B.V.; en 
      f 2.600,-- aan vast recht voor geïntimeerde All Sports Amstelveen B.V., en op drie maal f 9.300,-- voor salaris, voor elk van de procureurs van de drie omschreven clusters van geïntimeerden;
    
    
    verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Zwitser-Schouten, Brandenburg en Kranenburg en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 25 september 2000.