ECLI:NL:RBUTR:2000:AA8888, Rechtbank Utrecht, 07-12-2000, Kort-gedingnr.122293/KG ZA 00-1079
Rechtbank Utrecht — Uitspraak 
Datum: 2000-12-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

VONNIS van de president van de 
      arrondissementsrechtbank te Utrecht 
      in het kort geding van:
    
    
    
    
      de vennootschap naar het recht van
      de Staat Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,
      Par Aide Products CO.
      gevestigd te St. Paul, County Ramsy,
      Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,
      e i s e r e s,
      procureur: mr. H.C.E. de Vries,
      advocaat  : mr. W.A.J. Hagen te Breda,
    
    
    
    - t e g e n -
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte
      aansprakelijkheid Oxland B.V.
      gevestigd te Leusden,
      kantoorhoudende te Zeewolde,
      g e d a a g d e,
      procureur: mr. E.N. Ligthart,
    
    
    
    
    
      1.
      Het verloop van de procedure
    
    
    Eiseres (hierna: Par Aide) heeft gedaagde (hierna: Oxland) in kort geding doen dagvaarden. Op de dienende dag, 23 november 2000, heeft zij van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een kopie aan dit vonnis is gehecht.
    
    Par Aide  heeft haar vordering bij monde van haar advocaat toegelicht, mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties. Par Aide heeft bij die gelegenheid haar vordering gewijzigd, op de hierna, onder 3.1 te vermelden wijze.
    
    Oxland heeft bij monde van haar procureur verweer gevoerd, mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties. 
    
    Het debat is hierop voortgezet. Daarbij zijn door [de statutair directeur van Oxland], enige inlichtingen verschaft. Daarbij zijn enkele van de door Oxland op de markt gebrachte, hierna te omschrijven, golfballenwassers getoond.
    
    Partijen hebben gevraagd vonnis te wijzen op het griffiedossier. 
    
    
      2.
      De feiten
    
    
    
      2.1.
      Par Aide brengt sinds jaren producten ten behoeve van (onder meer) de golfsport, waaronder golfballenwassers met de daarbij behorende accessoires en flag poles, op de markt. In Nederland doet zij dit sinds 1996.
    
    
    
      2.2.
      [de statutair directeur van Oxland], voornoemd, was in 1996 (mede-)directeur van Duchesse B.V., welke vennootschap onder meer golfballenwassers van Par Aide distribueerde.
    
    
    
      2.3.
      Par Aide heeft op (enkele van) haar golfballenwassers een in 1974 geëxpireerd (Amerikaans) octrooi gehad.
    
    
    
      2.4.
      Oxland is in 1995 opgericht en houdt zich bezig met de handel, ontwikkeling en productie van zaken ten behoeve van sport en recreatie. Zij brengt onder meer golfballenwassers en flag poles op de (Nederlandse) markt. Aanvankelijk betrok Oxland de golfballenwassers van de Amerikaanse firma R&R. Inmiddels biedt zij in eigen beheer ontworpen en geproduceerde golfballenwassers aan.
    
    
    
      2.5.
      De golfballenwassers van R&R waren (in ieder geval tot enkele jaren geleden) blijkens een uitspraak van het United States District Court of Minnesota van 9 juni 1998, gewezen tussen Par Aide en R&R, kopieën van die van Par Aide. In een daarna tussen die partijen gesloten vaststellingsovereenkomst is voor zover hier van belang vastgelegd dat R&R de op de rechten van Par Aide inbreuk makende golfballenwassers niet meer zou produceren of verhandelen.
    
    
    
      2.6.
      Oxland biedt haar golfballenwassers aan, onder meer via een brochure. In de in de jaren 1998, 1999 en 2000 verschenen brochures staan foto's van golfballenwassers van Par Aide  afgebeeld, met accessoires. Ook is in de ze brochures een zogenoemde flag pole van Par Aide afgebeeld. Deze brochures zijn door Oxland verspreid onder beheerders van golfbanen. Ook staan er golfballenwassers in afgebeeld, afkomstig van R&R.
    
    
    
    
      3.
      De vordering en het verweer
    
    
    
      3.1.
      Par Aide vordert, verkort weergegeven en met inachtneming van de wijziging van eis, dat de president bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:
      1. Oxland zal gebieden om binnen twee dagen na de betekening van het te wijzen vonnis het aanbod en de verkoop van een aantal in de dagvaarding vermelde zaken te staken en gestaakt te houden;
      2. Oxland zal gebieden om binnen dertig dagen na dit vonnis een door een registeraccountant goedgekeurde en gecertificeerde verklaring aan Par Aide te doen toekomen, waaruit de in de eis in de dagvaarding vermelde gegevens zijn vermeld;
      3. Oxland te gebieden een in de dagvaarding vermelde brief aan haar afnemers te zenden, althans een brief met een door de president vast te stellen tekst;
      4. Oxland te gebieden de uitgifte en het in het verkeer brengen van brochures, waarin op het auteursrecht van Par Aide inbreukmakende producten zijn vermeld, te staken;
      5. op verbeurte van een dwangsom op de in 1 tot en met 4 gevorderde geboden;
      6. Oxland zal veroordelen tot betaling aan Par Aide van ƒ 15.000 als voorschot op de door Oxland verschuldigde schadevergoeding;
      7. met veroordeling van Oxland in de kosten van deze procedure.
    
    
    
      3.2.
      Hetgeen Par Aide aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd en het door Oxland gevoerde verweer, zal hierna bij de beoordeling voor zover nodig aan de orde komen.
    
    
    
    
      4.
      De beoordeling
    
    
    
      4.1.
      Voor zover Par Aide aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat de door haar op de markt gebrachte producten octrooi- of merkenrechtelijke bescherming genieten, faalt deze grondslag.
      Uit de overgelegde stukken, met name de onder 2.5 genoemde rechterlijke uitspraak, blijkt dat het in de verenigde Staten van Amerika gevestigde octrooi in 1974 is geëxpireerd.
      Par Aide heeft tegenover het gemotiveerde verweer van Oxland, te weten dat zij noch bij het Benelux Merkenbureau of het Europees Merkenbureau enige aanwijzing voor een merkdepot heeft gevonden, in het geheel niet aannemelijk gemaakt dat zij deze producten op een in Nederland geldende wijze door middel van een merkdepot heeft beschermd. Evenmin is gebleken van een modeldepot op basis van de BTMW.
    
    
    
      4.2.
      Beoordeeld zal moeten worden of de door Par Aide in Nederland verhandelde golfballenwassers en de accessoires auteursrechtelijke bescherming genieten, zoals Par Aide heeft gesteld. Daartoe is vereist dat deze golfballenwassers modellen van nijverheid zijn, die een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het stempel van de maker dragen.
      Eenzelfde criterium moet worden aangelegd voor de beoordeling van de flag poles.
      Over de in de brochure van Oxland afgebeelde foto's zal afzonderlijk worden overwogen.
    
    
    
      4.3.
      De president acht het niet onaannemelijk dat op de golfballenwassers van Par Aide auteursrecht rust, doch kan zulks niet vaststellen. Daartoe diene het volgende. Par Aide heeft ter terechtzitting alleen een golfballenwasser van Oxland getoond, doch niet een van haarzelf. Van de golfballenwassers van Par Aide heeft de president slechts de beschikking over afbeeldingen, namelijk kleurenkopieën van de verkoopbrochure van Par Aide. Op deze wijze kan van een voldoende nauwkeurige en verantwoorde vergelijking van de golfballenwassers van beide partijen geen sprake zijn. Daaraan doet niet af dat bij een eerste, zij het oppervlakkige, vergelijking wel overeenkomsten tussen deze producten van partijen zichtbaar zijn, maar ook verschillen. Hier komt nog bij, dat Par Aide niet heeft gesteld wanneer de onderhavige golfballenwassers zijn ontworpen. Het is daarmee onduidelijk gebleven wanneer haar (mogelijke) auteursrecht zou zijn ontstaan.
      Geoordeeld wordt dat, indien op de golfballenwassers van Par Aide auteursrecht zou rusten, het mogelijk aan Oxland niet is toegestaan om haar golfballenwassers op de markt aan te bieden. Nu echter, zoals hiervoor is overwogen, het bestaan van dit recht niet kan worden vastgesteld, moeten de daarop betrekking hebbende vorderingen van Par Aide worden afgewezen. Hetzelfde oordeel geldt op dezelfde gronden de accessoires.
    
     
    
      4.4.
      Daarbij is nog van belang dat ook andere aanbieders rondvormige golfballenwassers op de markt brengen, zoals blijkt uit de door Oxland overgelegde fotokopieën van verkoopbrochures van Baycon en Eagle One Golf Products. Onduidelijk is gebleven wanneer de door die aanbieders aangeboden golfballenwassers zijn ontworpen en of die mogelijk (ook) inbreuk maken op de gestelde rechten van Par Aide.
    
    
    
      4.5.
      Par Aide heeft gesteld dat Oxland ook andere dan de hiervoor besproken en op haar rechten inbreukmakende golfballenwassers op de markt brengt, afkomstig van de producent R&R.
      Oxland heeft ter zitting erkend dat zij dat in het verleden heeft gedaan, doch dat zij niet bekend was met het hiervoor vermelde vonnis van het District Court, noch met de vaststellingsovereenkomst. De hier bedoelde producten heeft zij, zo heeft Oxland aangevoerd, niet meer in voorraad en ze worden ook niet meer aangeboden.
    
    
    
      4.6.
      Niet  kan worden vastgesteld of de door Oxland de van R&R afkomstige golfballenwassers en accessoires inderdaad niet meer aanbiedt. Wel kan worden vastgesteld, gezien de erkenning ervan ter zitting door Oxland, dat Oxland met deze producten inbreuk maakt op de auteursrechten van Par Aide. Op die grond zullen de vorderingen van Par Aide, voor zover zij betrekking hebben op de van R&R afkomstige producten, worden toegewezen.
      Hetzelfde oordeel geldt ten aanzien van de door Oxland aangeboden en verkochte van Par Aide afkomstige golfballenwassers. Oxland  heeft de stelling van Par Aide, dat Oxland door middel van de brochure deze producten zonder toestemming te koop heeft aangeboden, erkend. Haar verweer, dat zij deze producten sinds uiterlijk medio 1999 niet meer aanbiedt, heeft zij niet feitelijk onderbouwd. 
    
    
    
      4.7.
      De door Par Aide gevorderde geboden zullen, voor zover zij betrekking hebben op de in de punten 4.5 en 4.6 besproken producten, worden toegewezen.
    
    
    
      4.8.
      Met betrekking tot de flag poles wordt overwogen dat deze zaken voorshands niet zijn aan te merken als een werk in de zin van artikel 10 lid 1 onder 11e Aw. Het kenmerkende onderdeel daarvan, te weten sleuven in de voet, komt blijkens de overgelegde producties voor bij door meerdere bedrijven aangeboden flag poles. De sleuven zijn naar dit voorlopig oordeel vooral aangebracht om technische redenen, zoals [de statutair directeur van Oxland] ter zitting onweersproken heeft uitgelegd. De gevraagde verboden zullen op dit punt worden afgewezen.
    
    
    
      4.9.
      Oxland heeft erkend dat zij in haar brochures - door haarzelf gemaakte - foto's heeft afgedrukt met daarop afgebeeld producten van Par Aide, die door haar gedeeltelijk zijn geretoucheerd. De hier bedoelde brochures zijn in de jaren 1998, 1999 en 2000 verspreid. Met Par Aide wordt geoordeeld dat deze wijze van gebruik maken van producten van Par Aide door Oxland onrechtmatig is, mede omdat aannemelijk is geworden dat Par Aide hiervoor geen toestemming aan Oxland heeft gegeven.
      Oxland heeft aangevoerd dat deze brochures niet meer op voorraad zijn, doch heeft dit verweer niet onderbouwd.
      Gezien de ernst van deze onrechtmatige daad en het ontbreken van enige garantie dat de huidige brochures niet meer verspreid worden, zal het hierop betrekking hebbende verbod worden gegeven. Dit verbod geldt de op de pagina's 9 en 10 van de brochure van Oxland (productie 5 van Par Aide) afgebeelde foto's van de Tour Ball Washers.
    
    
    
      4.10.
      Op diezelfde grond zal Oxland voorts worden veroordeeld om aan al diegenen aan wie zij de hier bedoelde brochures heeft verzonden of uitgereikt een brief te zenden, met de in het dictum te vermelden inhoud. Deze inhoud zal afwijken van hetgeen in de dagvaarding is gevorderd, nu met betrekking tot de golfballenwassers zelf, hun accessoires en de flag poles, zoals hiervoor is overwogen, niet is vastgesteld of aan Par Aide het auteursrecht op die producten toekomt. De brief zal derhalve gaan over de door Oxland in de brochures afgebeelde foto's van producten van Par Aide.
    
    
    
      4.11.
      De in punt 3.1 onder 2 en 6 weergegeven vorderingen zullen worden afgewezen, eveneens op de grond dat het bestaan van de auteursrechten niet aannemelijk is geworden en omdat Par Aide niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij door de verkoop van deze producten schade heeft geleden.
    
    
    
      4.12.
      De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan een maximum worden verbonden, een en ander op de hierna te vermelden wijze.
    
    
    
      4.13.
      Oxland zal, als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van de procedure worden veroordeeld.
    
    
    
    
      5.
      De beslissing
    
    
    De president:
    
    
      5.1.
      Gebiedt Oxland om binnen twee dagen na de betekening van dit vonnis het aanbod en de verkoop van de golfballenwassers, afkomstig van R&R dan wel van Par Aide, zoals afgebeeld op de pagina's 9 en 10 van de verkoopbrochure van Oxland,  te staken en gestaakt te houden;
    
    
    
      5.2.
      Gebiedt Oxland om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan al diegenen aan wie zij haar brochure genaamd "Oxland, golf course accessoires 2000" heeft doen toekomen, een brief te zenden met daarin opgenomen uitsluitend de navolgende tekst:
      	"Geachte heer, mevrouw,
      Wij hebben u eerder dit jaar onze nieuwe brochure voor de in 2000 beschikbare golf course accessoires toegezonden. Helaas moeten wij u meedelen dat enkele van de in die brochure genoemde producten krachtens een vonnis van de president van de  rechtbank te Utrecht van 7 december 2000 niet meer in ons assortiment gevoerd en/of verkocht mogen worden. Het betreft hier de op de pagina's 9 en 10 van de brochure getoonde Master Ball Washer, die is geproduceerd door R&R.
      Op genoemde pagina's staan voorts foto's van producten van Par Aide, te weten de Tour Ball Washer en zijn geen golfballenwassers die van ons afkomstig zijn. Deze producten mogen ingevolge het hiervoor vermelde vonnis door ons niet aangeboden of verkocht worden.
    
    
    Hoogachtend,
    
    Oxland B.V."
    
    
      5.3.
      Gebiedt Oxland om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis de uitgifte en het in het verkeer brengen van alle brochures, waarin afbeeldingen staan van van R&R afkomstige producten, zoals omschreven in de vaststellingsovereenkomst tussen Par Aide en R&R, en van golfballenwassers van Par Aide, te staken en gestaakt te houden;
    
    
    
      5.4.
      Bepaalt dat Oxland een dwangsom zal verbeuren van f. 2.500,-- voor iedere overtreding van de hiervoor gegeven geboden;
    
    
    
      5.5.
      Bepaalt dat boven een bedrag van f. 40.000,-- geen dwangsom meer zal worden verbeurd;
    
    
    
      5.6.
      Bepaalt dat de hiervoor bedoelde dwangsom vatbaar is voor matiging, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
    
    
    
      5.7.
      Veroordeelt Oxland in de kosten van dit geding, tot aan de uitspraak aan de zijde van Par Aide begroot op f. 1.550,-- voor salaris van de procureur en op 
      f. 593,65 voor verschotten;
    
    
    
      5.8.
      Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    
    
      5.9.
      Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
    
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen, fungerend president, en in het openbaar uitgesproken op donderdag 7 december 2000.