ECLI:NL:GHSGR:2003:AF4846, Gerechtshof 's-Gravenhage, 09-01-2003, R02/650
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2003-01-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Uitspraak: 9 januari 2003  
      Rekestnummer: R02/650
    
    
    Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gege-ven op het verzoek van:
    
    
      de rechtspersoon naar het recht van de staat New York
      INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
      gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
      verzoekster,
      (hierna te noemen: IBM)
      procureur: mr. P.P.J.M. Verhaag,
      advocaat: mr. M. Rorai te Den Haag,
    
    
    
    t e g e n
    
    
    
      het BENELUX-MERKENBUREAU,
      gevestigd te 's-Gravenhage,
      verweerder,
      (hierna te noemen: het Benelux-Merkenbureau)
      procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen.
    
    
    
    De procedure
    
    Bij op 9 september 2002 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift heeft IBM het hof verzocht om het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot inschrijving in het merkenregister van haar depot met nummer 979 946, zulks uitvoerbaar bij voor-raad en met veroordeling van het Benelux-Merkenbureau in de kosten van het geding.
    
    Het Benelux-Merkenbureau heeft bij op 14 november 2002 ter griffie van het hof inge-komen verweerschrift verzocht het verzoek van IBM af te wijzen, kosten rechtens. 
    
    De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 25 no-vember 2002. Partijen hebben daarbij hun standpunten doen toelichten door hun raadslieden, zulks aan de hand van pleitnotities. 
    
    
    
    Beoordeling van het verzoek
    
    1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
    
    
      2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
      a. IBM heeft op 15 december 2000, onder nummer 979946, het teken E-SERVER ge-deponeerd als woordmerk voor de volgende klassen van waren en diensten:
      kl. 9 Computers; adapters voor computers; componenten en randapparatuur voor computers; computer geheugens; interfaces voor computers; gegevens-verwerkende apparatuur; printers; geïntegreerde circuits; geprinte circuits; magnetische schijven; disc drives; compact-discs; magnetische banden; band recorders; rekenmachines; zakrekenmachines; kasregisters; facsimile; video-spellen; videoschermen; video recorders; videobanden; computerprogramma's; documentatie en instructiehandleidingen opgeslagen op machineleesbare me-dia en betrekking hebbend op computers en/of computerprogramma's, compu-ter hardware en computer software voor de toepassing en besturing van sys-teemfuncties ten behoeve van het gebruik in de commerciële interactie op het gebied van wereldwijde computer netwerken. 
      kl. 16 Leermiddelen en onderwijsmateriaal; documentatie en publicaties betref-fende computers en computer programma's; gedrukte publicaties; tijdschriften; kranten; drukwerken; drukwerken, daaronder begrepen boeken, brochures en handleidingen, voor zover betrekking hebbend op de toepassing van commer-ciële interactie op het gebied van wereldwijde computer netwerken. 
      kl. 37 Installatie en onderhoud van computer hardware. 
      kl. 38 Telecommunicatie; communicatie via computer terminals; electronische post; nieuws- en informatie-agentschappen; computergestuurde overbrenging van gegevens. 
      kl. 42 Ontwerp, interne verbinding en testen van computer hard- en software; installatie, updaten en onderhoud van computer software; diensten op het ge-bied van beveiliging van informatie, te gebruiken voor commerciële interactie door een wereldwijde computernetwerk; computerprogrammering; verhuren van toegangstijd tot computer database servers; technische projectstudies op het gebied van computer hard- en software; advisering op het gebied van computer hardware; analyse van computersystemen; advisering en consultatie betreffen-de het gebruik van Internet; verhuur van computers en  computer software; diensten op het gebied van het verschaffen van toegang tot computers met be-trekking tot het beheer van commerciële zaken; juridische dienstverlening; we-tenschappelijk en industrieel onderzoek; journalistieke diensten; diensten op het gebied van video-opnames; verschaffen van voorzieningen voor het organise-ren van tentoonstellingen en beurzen.
      b. Na een briefwisseling met het Benelux-merkenbureau heeft IBM afgezien van in-schrijving van het teken voor de diensten 'verschaffen van voorzieningen voor het or-ganiseren van tentoonstellingen of beurzen' (brief van de merkgemachtigde van IBM van 21 juni 2001). Genoemde diensten maken geen onderwerp uit van het onderhavi-ge verzoek.
      c. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 1 augustus 2001 laten weten de in-schrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:
      "Het teken E-Server is samengesteld uit de (in de ict-branche) gangbare aan-duiding e (voor electronic) en de soortnaam server en mist ieder onderschei-dend vermogen voor de in de klassen 9, 16, 37, 38 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot servers op electronisch gebied (zie art. 6bis eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (..). De combinatie van de bestanddelen heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op." 
      d. Namens IBM is bij brief van 31 januari 2002 bezwaar aangetekend tegen de voorlo-pige weigering van de inschrijving van het depot.
      e. Het Benelux-Merkenbureau heeft in de door IBM aangevoerde bezwaren geen aan-leiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van het Benelux-Merkenbureau van 27 mei 2002).
      f. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 8 juli 2002 aan IBM mededeling ge-daan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van de depot.
    
    
    
      3. IBM voert aan dat het teken 'E-SERVER' onderscheidend vermogen heeft, aange-zien het op fantasievolle, niet gebruikelijke wijze is samengesteld en meerdere beteke-nissen heeft c.q. kan hebben. Zij beroept er zich er voorts subsidiair op dat het teken door intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen. Ten slotte merkt zij op dat verschillende andere samengestelde tekens, beginnend met het teken 'E-', wél in het Benelux-merkenregister ingeschreven staan.
      Het Benelux-merkenbureau heeft de stellingen van IBM bestreden.
    
    
    4. Aan de orde is in deze zaak of het teken 'E-SERVER' elk onderscheidend onder-scheidend vermogen mist voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. Het hof overweegt als volgt.
    
    5. De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Het artikellid bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
    
    
      6. Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Unieverdrag) luidt - voorzover hier van belang:
      "B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
      1°. (..) 
      2°. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit te-kens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de her-komst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd; (..)"
    
    
    7. Voor het antwoord op de vraag of het gehele teken (van huis uit) onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren en diensten, is van belang welke betekenis daaraan zal worden gehecht in de vermoedelijke perceptie van het in aanmerking ko-mend publiek. Het hof verstaat onder dit publiek, gelet op de stellingen van IBM, het algemene publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van de betrokken waren en diensten. 
    
    
      8. Het als woordmerk gedeponeerde teken 'E-SERVER' is samengesteld uit de be-standdelen 'e-'  en 'server'.
      Het bestanddeel 'e-' (met of zonder koppelteken) is een voorvoegsel dat staat voor 'electronisch(e)', in de zin van de 'electronische' (niet tastbare) vorm van het daarach-ter geplaatste woord (vgl. e-mail, e-zine, e-commerce). Aan de niet onderbouwde be-twisting door IBM van deze uitleg gaat het hof voorbij. Het gebruik van 'e-' in voormelde zin heeft algemeen ingang gevonden. Het publiek zal zich niet - zoals IBM stelt - af-vragen of, en zo ja, welke betekenis aan de letter 'e' verbonden is. 
      'SERVER' is in de gangbare Nederlandse betekenis van het woord een soortnaam voor een 'netwerkcomputer (…)' (Van Dale), of 'Een computervoorziening die diensten levert in een netwerk, (…)' (Woordenboek Informatica en Telecommunicatie, Soest, 1999). De term is (evenals 'e-') afkomstig uit de ICT-wereld. Zij wordt veelal gecombi-neerd met een voorvoegsel die de term verbijzondert (bijv. LAN-server, netwerkserver). Anders dan IBM, acht het hof onwaarschijnlijk dat het publiek 'server' zal begrijpen als aanduiding van degene die opslaat bij het tennisspel. Een dergelijke uitleg ligt in com-binatie met de ICT-toevoeging 'e-' nog minder voor de hand. Evenmin is aannemelijk dat het Benelux-publiek 'server' zal opvatten als de Engelse vertaling van bediende of kelner.
    
    
    
      9. Naar het oordeel van het hof zal het publiek het gehele teken aanstonds begrijpen als aanduiding voor een electronische server, of de electronische variant van een ser-ver. Het hof volgt IBM niet in haar betoog dat het teken onderscheidend vermogen heeft omdat de betekenis daarvan niet meteen duidelijk is, of dat het gaat om een on-gebruikelijke, fantasievolle woordcombinatie. Voor het aannemen van onderscheidend vermogen is onvoldoende dat het - althans naar stellen van IBM - gaat om een ver-zonnen term, die niet een gangbare beschrijving is van enig (bestaand) apparaat.
      Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het teken twee beschrijvende termen op een daarvoor gebruikelijke wijze bijeenbrengt. Het resultaat is een alledaags klinkend, eveneens eenduidig begrip, dat direct verwijst naar waren en diensten met betrekking tot een electronische server. Van een merkbaar verschil met de wijze waarop in het dagelijks taalgebruik van de betrokken consumenten (de kenmerken van) dergelijke waren en diensten worden aangeduid is geen sprake. Het teken is ook gedeponeerd voor die waren en diensten. Naar het oordeel van het hof bestaat het teken uitsluitend uit een benaming die in de handel kan dienen tot aanduiding van de soort, de hoeda-nigheid en/of bestemming van waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. Het teken mist aldus voor die waren en diensten elk onderscheidend vermogen.
    
    
    10. IBM beroept er zich voorts op dat het onderhavige teken door intensief gebruik daarvan onderscheidend vermogen heeft verkregen. Zij stelt daartoe dat indien op het Internet wordt gezocht naar de term 'e-server', vrijwel alleen vindplaatsen worden ge-vonden die de combinatie 'IBM e-server' vermelden. Ook als de stelling van IBM juist is, ziet het hof hierin onvoldoende grond om aan te nemen dat het Benelux-publiek het teken - afzonderlijk beschouwd - opvat als een merk dat de identiteit van de waren en diensten als afkomstig van een onderneming demonstreert. IBM heeft (verder) geen stukken heeft overgelegd, waaruit inburgering valt af te leiden. Het beroep op inburge-ring wordt verworpen.
    
    11. Tenslotte kan het IBM niet baten dat verschillende andere samengestelde tekens, beginnend met het teken 'e-', wél in het Benelux-merkenregister ingeschreven staan. Het hof merkt op dat het, naar blijkt uit door het Benelux-Merkenbureau in het geding gebrachte producties, tenminste voor een deel beeldmerken betreft. Beslissend is echter dat het onderhavige teken aan de inschrijving van andere tekens geen onder-scheidend vermogen kan ontlenen en moet worden beoordeeld op zijn eigen merites. 
    
    12. Het hof is gelet op het vorenoverwogene van oordeel dat het gedeponeerde teken elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd in de zin van art. 6bis, eerste lid onder a BMW. Voorzover de IBM zou willen betogen dat het teken voor een deel van de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, niet be-schrijvend is, gaat het hof daaraan voorbij, nu het verzoek strekt tot het doen inschrij-ven van het gehele depot.
    
    13. De slotsom is dat het verzoek van IBM zal worden afgewezen. IBM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld, voorzover gevallen aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau.
    
    
    
    Beslissing
    
    
    Het hof:
    
    wijst het verzoek van IBM af;
    
    verwijst IBM in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 1542,--.
    
    
    Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 januari 2003, in tegen-woordigheid van de griffier.