ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7844, Rechtbank Den Haag, 18-04-2013, C/09/436517 / KG ZA 13-123
Rechtbank Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2013-04-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Nederlandse schoenenwinkel Van Haren mag niet langer zijn zwarte en blauwe hooggehakte damesschoenen met rode zolen verkopen. Deze lijken ze te veel op de rode zool die ontwerper Christian Louboutin heeft laten registreren als merk. Dat is het vonnis van de voorzieningenrechter in Den Haag in een kort geding dat de Fransman had aangespannen.

vonnis
      RECHTBANK DEN HAAG
    
    
    
      Team handel
      Zittingsplaats Den Haag
    
    
    
    zaaknummer / rolnummer: C/09/436517 / KG ZA 13-123
    
    Vonnis in kort geding van 18 april 2013
    
    in de zaak van
    
    
      CHRISTIAN LOUBOUTIN,
      wonende te Parijs, Frankrijk,
      eiser,
      advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      VAN HAREN SCHOENEN B.V., 
      gevestigd te Waalwijk,
      gedaagde,
      advocaat mr. R.C.K. van Oerle te Amsterdam.
    
    
    
    Partijen zullen hierna Louboutin en Van Haren genoemd worden. De zaak is voor Louboutin behandeld door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam en mr. T. van Innis, advocaat te Brussel. Voor Van Haren is de zaak behandeld door mr. A.M.E. Verschuur en mr. Van Oerle voornoemd, beiden advocaat te Amsterdam.
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	de dagvaarding van 8 februari 2013,
      -	de akte overlegging producties met 20 producties zijdens Louboutin;
      -	de akte overlegging producties met 32 producties zijdens Van Haren;
      -	de akte overlegging producties met producties 33 tot en met 37 zijdens Van Haren;
      -	de akte overlegging producties met producties 21 tot en met 29 zijdens Louboutin;
      -	de brief van mr. Klos van 25 maart 2013;
      -	de mondelinge behandeling van 28 maart 2013 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.
    
    
    1.2.	Ten slotte is een datum voor het vonnis nader bepaald op heden.
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	Louboutin is een Franse ontwerper die zich onder meer bezighoudt met het ontwerpen van high fashion damesschoenen. Sinds 1992 gebruikt hij voor de door hem ontworpen pumps met stiletto hakken, alsmede voor aanverwante modieuze schoenen met hoge hakken, een rode zool. Met betrekking tot de door hem consequent gebruikte rode zool heeft hij op 28 december 2009 een Beneluxmerk gedeponeerd, dat op 6 januari 2010 heeft geleid tot de hieronder afgebeelde Beneluxmerkinschrijving met nummer 0874489 voor de warenklasse 25: “Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)” (hierna ook: het zoolmerk).
    
    
    
      
        het zoolmerk
        
          
        
      
    
    
    
    Rouge (Pantone 18-1663TP), La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque).
    
    2.2.	Als voorbeeld van de toepassing door Louboutin van het zoolmerk geldt onder meer de navolgende damesschoen:
    
     damesschoen met zoolmerk
    
    
    2.3.	Van Haren maakt deel uit van de Duitse Deichmann-groep, met 1.325 winkels de grootste schoenenretailonderneming van Europa. Van Haren exploiteert meer dan 135 schoenendetailhandels in plaatsen verspreid over heel Nederland. 
    
     
    2.4.	Van Haren biedt de hieronder afgebeelde schoen aan.
                         
    
      
        schoen van Van Haren
        
          
        
      
    
    			     
    Deze schoen wordt aangeboden met een bovenwerk in zwart, zoals hierboven afgebeeld, in donkerblauw en in rood, in alle gevallen voorzien van de hierboven afgebeelde zool.
    
    2.5.	Louboutin heeft Van Haren gesommeerd de verkoop van de hierboven afgebeelde schoen te staken en gestaakt te houden. Daar heeft Van Haren geen gehoor aan gegeven.
    
    
    3.	Het geschil
    
    3.1.	Louboutin vordert – samengevat – een bevel tot het staken van merkinbreuk, een door een registeraccountant goedgekeurde opgave van aantallen, prijzen, aanwezige voorraad en genoten winst, voorzien van schriftelijk bewijs en vernietiging van de voorraad, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Van Haren in de volledige proceskosten van het geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), met bepaling van een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv.
    
    3.2.	Louboutin legt aan zijn vorderingen primair ten grondslag dat de door Van Haren voor haar schoenen gebruikte rode zool identiek is aan het zoolmerk, waardoor Van Haren inbreuk maakt op dat merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Als er geoordeeld wordt dat de door Van Haren gebruikte zool niet identiek is aan het zoolmerk, is er volgens Louboutin sprake van overeenstemming, zodat hij subsidiair een beroep doet op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Cumulerend met zowel de primaire als de subsidiaire inbreukgrond, doet Louboutin tevens een beroep op artikel 2.20 lid sub c BVIE met de stelling dat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het zoolmerk. Dit effect wordt nog versterkt door het gebruik door Van Haren van verwijzingen naar Halle Berry bij de marketing van de schoen, nu de actrice Halle Berry, volgens Louboutin, zich in publiek nagenoeg louter vertoont op schoenen van Louboutin en dit wijd en zijd wordt waargenomen en gerapporteerd. Overigens brengt het gebruik van de rode zool door Van Haren volgens Louboutin schade toe aan het zoolmerk, doordat het onderscheidend vermogen daarvan wordt aangetast.
    
    3.3.	Van Haren voert verweer. 
    
    3.4.	Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
    
    
    
      4.	De beoordeling
      Bevoegdheid
    
    
    4.1.	De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op het door Louboutin ingeroepen zoolmerk, dat een Beneluxmerk is, nu de gestelde inbreuk zowel bestaat uit de verkoop van de schoenen via winkels van Van Haren, waaronder winkels gevestigd in Den Haag, als via een webshop gericht op heel Nederland, zodat de gestelde inbreuk derhalve ook in dit arrondissement plaatsvindt.
    
    Spoedeisend belang
    
    4.2.	De spoedeisendheid van de het gevorderde bevel tot staking van de gestelde inbreuk volgt uit het gestelde voortdurende karakter daarvan en is overigens ook niet bestreden.
    
    Producties 
    
    4.3.	Van Haren heeft bezwaar gemaakt tegen producties 4e, 4g, 4h, 19 en 23 van Louboutin, omdat deze in een vreemde taal, niet zijnde Frans, Duits of Engels zijn gesteld en derhalve door haar niet te beoordelen zijn. Louboutin heeft in reactie op het bezwaar toegelicht dat de tekst die bij de overgelegde afbeeldingen niet relevant is en dat de producties zijn overgelegd met de bedoeling om de daarin weergegeven afbeeldingen kenbaar te maken en de in de producties weergegeven data, welke in cijfers zijn uitgedrukt en dat deze derhalve begrijpelijk zijn. Van Haren heeft haar bezwaar daarop ingetrokken. De voorzieningenrechter heeft naar aanleiding van de toelichting van Louboutin aangegeven dat zij de producties over en weer, voor zover deze niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn gesteld, zal beoordelen op hun visuele aspecten en niet op de tekstuele inhoud.
    
    De merkinschrijving
    
    4.4.	Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest.  Desgevraagd is van de zijde van Louboutin aangegeven dat het ingeschreven merk geen kleur- of vormmerk is, maar een beeldmerk. 
    
    4.5.	Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag of een op een vaste plaats aangebracht merk een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort, is volgens het Gerecht EU in de zaak van X Technology Swiss  niet relevant geacht voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen. 
    
    4.6.	Volgens vaste rechtspraak  houdt het onderscheidend vermogen van een merk zoals het zoolmerk in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een merk zonder elk onderscheidend vermogen kan niet worden ingeschreven ofwel kan, eenmaal ingeschreven, des verzocht, nietig worden verklaard. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd/verleend, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek. Deze perceptie kan worden beïnvloed door de aard van het merk waarvoor bescherming wordt gevraagd. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van de waar zelf samenvallen, hebben dergelijke merken enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.
    
    4.7.	Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. 
    
    4.8.	Naar voorlopig oordeel heeft Louboutin voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux zijn zoolmerk als zodanig opvat voor zover het gaat om hooggehakte damesschoenen; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Door verscheidene bronnen wordt in verschillende media verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool. Dit blijkt onder meer uit de door Louboutin overgelegde productie 3. Vooralsnog ervan uitgaande dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden daartoe mogen worden gerekend, volgt uit de door Louboutin overgelegde productie 3 dat dit publiek in de rode zool onder een hooggehakte damesschoen het zoolmerk herkent. Anders dan Van Haren heeft betoogd, gebruikt Louboutin de rode zool voorshands oordelend niet puur decoratief. Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Uit de overige voorbeelden die Van Haren heeft overgelegd van damesschoenen met een hak en een rode zool blijkt vooralsnog dat het in de meeste, zo niet alle, gevallen gaat om incidenteel gebruik voor schoenen die ofwel niet vergelijkbaar zijn met Louboutin’s schoenen, ofwel om gebruik van een niet op het zoolmerk gelijkende kleur rood, ofwel om een zool die niet op die van het zoolmerk lijkt. 
    
    4.9.	Of het zoolmerk ook is ingeburgerd voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen, behoeft hier niet te worden beoordeeld, aangezien de vorderingen in dit kort geding alleen zijn gericht tegen het gebruik van een rode zool onder bepaalde hooggehakte damesschoenen van Van Haren. Gelet hierop kan vooralsnog in het midden blijven of het zoolmerk voldoende onderscheidend vermogen heeft voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen. De argumenten die Van Haren heeft aangevoerd ten aanzien van haar stelling dat een rode zool niet kan dienen ter onderscheiding van de waar schoenen, omdat deze al lang en breed bekend zou zijn, waarbij zij een beroep heeft gedaan op het bestaan van talloze slippers, Croc’s, regenlaarzen, klompen en sneakers (etc.) met rode zolen, doen daarom niet af aan het voorlopige oordeel over de geldigheid van het zoolmerk voor hooggehakte damesschoenen. 
    
    Inbreuk
    
    4.10.	Ter zitting is verklaard namens Louboutin dat zijn bezwaren alleen betrekking hebben op de zwarte en blauwe versie van de Van Haren schoen, afgebeeld onder 2.4 en derhalve geen betrekking hebben op de rode variant. Aan de orde is dus de vergelijking van het zoolmerk met de zool zoals die onder de zwarte en blauwe schoen is aangebracht. Voorop staat dat uit artikel 2.20 lid 2 BVIE blijkt dat het aanbrengen van het teken op een waar is voorbehouden aan de merkhouder. 
    
    4.11.	Louboutin’s beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE slaagt. Van een auditieve of begripsmatige overeenstemming is in een geval als het onderhavige geen sprake, althans, partijen hebben dat niet gesteld. De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in het gebruik van – onbestreden – vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen. De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool, zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen. Integendeel: bij het zwarte of blauwe bovenwerk van de Van Haren schoenen zal de daarop aansluitende zwarte omkadering van de zool niet of nauwelijks als een op zichzelf staand beeldelement aandacht (kunnen) krijgen, terwijl het opvallende rood van de zool binnen de omkadering wat vorm en kleur betreft overeenstemt met het zoolmerk. Het visuele effect dat Louboutin met de toepassing van zijn zoolmerk bereikt, komt terug in de schoenen van Van Haren. Bij het beoordelen van overeenstemming is ook van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft het zoolmerk en de zolen van de schoenen van Van Haren rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.  De punten van overeenstemming bij de beoordeling van de gestelde inbreuk dienen daarom zwaarder te wegen dan de punten van verschil. Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende overeenstemming en een overeenstemmende totaalindruk en daarmee van overeenstemming zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
    
    4.12.	Niet in geschil is dat de waren waarvoor Van Haren het met het zoolmerk overeenstemmende teken gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het zoolmerk is ingeschreven, te weten schoenen. Daar komt bij dat Van Haren dat teken juist toepast op het specifieke type schoenen waarvoor Louboutin het zoolmerk ook consequent gebruikt, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen. Zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, is door Van Haren toegepast bij haar schoenen. In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Ook hier geldt dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden in de Benelux daartoe mogen worden gerekend. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen. De voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 
    
    4.13.	Met het voorgaande behoeven de op artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c BVIE geënte grondslagen geen behandeling meer. 
    
    De vorderingen 
    
    4.14.	Het bevel tot het staken en gestaakt houden van verdere inbreuk zal beperkt worden tot inbreuk op het zoolmerk, nu hier geen andere merkrechten zijn ingeroepen of aan de orde zijn. Ter zitting heeft Louboutin desgevraagd geëxpliciteerd dat het hem alleen gaat om de schoenen van Van Haren die zijn afgebeeld in 2.4 hiervoor in het zwart en in het donderblauw en niet om de rode uitvoering van dezelfde damesschoen. Deze explicitering zal ter vermijding van onduidelijkheden worden opgenomen in het dictum. Voorts zal het bevel worden beperkt tot de Benelux nu het gegrond is op een Beneluxmerk. Opdat Van Haren in staat wordt gesteld tijdig gevolg te geven aan dit bevel en vermijding van executiegeschillen, zal in het dictum een termijn voor het voldoen aan het bevel worden opgenomen. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en gemaximeerd zoals in het dictum bepaald. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om hogere dwangsommen op te leggen zoals gevorderd, nu deze vooralsnog geacht worden een voldoende prikkel te vormen.
    
    4.15.	Bij gebrek aan een onderbouwing van het spoedeisend belang daarbij, ziet de voorzieningenrechter vooralsnog geen aanleiding de gevorderde schriftelijke opgave omtrent de verhandeling van inbreukmakende schoenen en de vernietiging van inbreukmakende schoenen toe te wijzen. 
    
    4.16.	Van Haren zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen. Louboutin heeft de door haar gevorderde totale proceskosten gesteld op € 68.973,07. Deze kosten zijn door Van Haren bestreden voor zover zij de kosten (€ 8.000) van mr. Innis betreffen omdat specificatie van deze kosten niet 24 uur voor de mondelinge behandeling is ingediend. Nu uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht volgt dat Van Haren de opgave van deze kosten meer dan 24 uur voor de zitting heeft ontvangen en de middag voor de mondelinge behandeling de desbetreffende specificatie heeft ontvangen, zij niet heeft gesteld in haar belangen te zijn geschaad door deze late ontvangst en zij in de gelegenheid is geweest op de specificatie te reageren, wordt dit bezwaar terzijde geschoven en is het overigens inhoudelijk onbestreden opgegeven bedrag toewijsbaar.
    
    4.17.	De termijn ex artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden.
    
    
    
      5.	De beslissing
      De voorzieningenrechter
    
    
    5.1.	beveelt Van Haren binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de verdere inbreuk in de Benelux op het Beneluxmerk ingeschreven onder nummer 0974489 van Louboutin, meer in het bijzonder: te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de rode zool afgebeeld in 2.4 van dit vonnis voor de in 2.4 afgebeelde schoenen in het zwart en/of in het donkerblauw, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 20.000 voor iedere dag waarop dit bevel wordt overtreden of – zulks naar keuze van Louboutin – van € 500 voor ieder individueel paar schoenen waarmee dit bevel wordt overtreden, in beide gevallen met een maximum van € 500.000;
    
    5.2.	veroordeelt Van Haren in de kosten van dit geding, aan de zijde van Louboutin tot op heden begroot op € 68.973,07;
    
    5.3.	bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, op zes maanden na heden;
    
    5.4.	verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    5.5.	wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2013.