ECLI:NL:GHSHE:2000:AA8303, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-11-2000, C9801101/He
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2000-11-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

typ: MC 
      rolnr. C9801101/HE
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
      vierde kamer, van 9 november 2000,
      gewezen in de zaak van:
    
    
    
      [APPELLANT], 
      handelende onder de naam [HANDELSNAAM APPELANT],
      wonende te [woonplaats], 
      appellant in principaal appel bij exploot van dagvaarding d.d. 19 november 1998,
      geïntimeerde in incidenteel appel,
      Procureur: Mr. J.H.M. Erkens;
    
    
    tegen:
    
    
      1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [GEÏNTIMEERDE 1.],
      gevestigd te [woonplaats];
      2. [GEÏNTIMEERDE 2.],
      handelende onder de naam [HANDELSNAAM GEÏNTIMEERDE 2.],
      wonende te [woonplaats],
      geïntimeerden in principaal appel bij gemeld exploot,
      appellanten in incidenteel appel,
      Procureur: Mr. G.S.C.M. van Roeyen;
    
    
    
      op het hoger beroep tegen het door de rechtbank te 
      's-Hertogenbosch in conventie en in reconventie gewezen vonnis d.d. 23 oktober 1998 tussen principaal appellant - [appellant] - als eiser in conventie, verweerder in reconventie, en principaal geïntimeerden - de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] - als gedaagden in conventie, eisers in reconventie.
    
    
    
    1.	Het geding in eerste aanleg (rolnr. 12124/HA ZA 97-329)
    
    Het hof verwijst dienaangaande naar voormeld vonnis waarvan de inhoud aan partijen bekend is.
    
    2.	Het geding in hoger beroep
    
    Bij memorie van grieven heeft [appellant] vijf grieven aan-gevoerd, producties overgelegd en vervolgens gecon-clu-deerd tot vernietiging van voormeld in conventie en in reconventie gewezen vonnis en tot toewijzing van zijn vordering in conventie.
    
    Bij memorie van antwoord hebben de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] de grieven bestreden.
    
    
      Voorts hebben de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] tegen het vonnis  incidenteel appel ingesteld, daarin twee grieven aangevoerd en geconcludeerd tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de proceskostenveroordeling van [appellant] in conventie, tot gedeeltelijke vernietiging van het vonnis in reconventie en tot het alsnog toewijzen van de 
      schade-vordering van de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] tegen [appellant] in reconventie.
    
    
    Bij memorie van antwoord in incidenteel appel heeft [appellant] de grieven van de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] bestreden.
    
    Partijen hebben daarna de gedingstukken aan het hof overgelegd en uitspraak gevraagd.
    
    3.	De gronden van het hoger beroep
    
    in principaal appel:
    
    De grieven komen er op neer dat de rechtbank de vorde-ringen van [appellant] in conventie ten onrechte heeft afge-wezen en die van de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] in reconventie ten onrechte gedeeltelijk heeft toegewezen.
    
    in incidenteel appel:
    
    Grief I is gericht tegen het ontbreken van een uitvoer-baarverklaring bij voorraad van de kostenveroordeling van [appellant] in het vonnis in conventie en grief II is gericht tegen de afwijzing van de schadevordering van de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] in het vonnis in reconventie.
    
    4.	De beoordeling
    
    in principaal en incidenteel appel:
    
    
      4.1. Het gaat in dit geding om het volgende:
      a. [appellant] exploiteert onder de naam [handelsnaam appelant] een onderneming als assurantietussenpersoon te .
      b. [appellant] heeft op 22 december 1995 de Yachtverzekeringen bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd als woordmerk voor - onder meer - de waren verzekeringen en financiën en voor diensten van een makelaardij in assurantiën en van een assurantiebemiddelingsbedrijf (klasse 36) (productie 1 CvA in conventie).
      c. [geïntimeerde 2.] exploiteerde sedert 1993 tot 27 maart 1996 onder de naam [handelsnaam geïntimeerde 2.] een assurantiebemiddelingsbedrijf te [woonplaats]. Deze eenmanszaak hield op 27 maart 1996 op te bestaan. Op die datum is de [geïntimeerde 1.] en de besloten vennootschap [handelsnaam geïntimeerde 2.] BV - verder [geïntimeerde 2.] BV - opgericht waarvan de [geïntimeerde 1.] de enig aandeelhouder is. [geïntimeerde 2.] is van deze beide vennootschappen enig bestuurder en hij is voorts enig aandeelhouder van de [geïntimeerde 1.] (producties 16 en 17 MvG).
      d. Bij brief d.d. 31 mei 1996 van Shield Mark BV, de merkgemachtigde van [appellant] en bij brief d.d. 9 januari 1997 van Mr. C.A. de Jong, de advocaat van [appellant], (productie 3b CvE in conventie en productie 8 CvA in conventie) is [geïntimeerde 2.] gesommeerd het gebruik van de aanduiding Yachtverzekeringen ter aanprijzing van zijn diensten te beëindigen.
    
    
    
      4.2. [appellant] heeft in conventie - kort weergegeven - gevorderd de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] verbieden de merknaam Yachtverzekeringen te gebruiken en hen te veroordelen tot een schadevergoeding van F 50.000,-. 
      4.2.1. De [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] hebben in reconventie - kort weergegeven - gevorderd het depot van het merk Yachtverzekeringen nietig te verklaren, voor recht te verklaren dat de [geïntimeerde 1.], [geïntimeerde 2.] en [geïntimeerde 2.] BV de aanduiding Yachtverzekeringen mogen gebruiken en [appellant] te veroordelen tot een schadevergoeding van F 15.000,-.
    
    
    4.3. De rechtbank heeft in het beroepen vonnis de vorderingen van [appellant] in conventie afgewezen, in reconventie voormeld merkdepot nietig verklaard, de inschrijving van dat depot doorgehaald, voor recht verklaard dat [geïntimeerde 2.] BV de aanduiding Yachtverzekeringen mag gebruiken en de gevorderde schadevergoeding afgewezen.
    
    4.4. Het hof stelt op de voet van art. 37 Benelux-Merkenwet (BMW) allereerst ambtshalve vast dat de rechtbank te 's-Hertogenbosch bevoegd is kennis te nemen van de in conventie en in reconventie ingestelde vorderingen, nu [geïntimeerde 2.] te [woonplaats] woont en de [geïntimeerde 1.] aldaar gevestigd is.
    
    4.5. De rechtbank heeft in rov. 2.5. geoordeeld dat de aanduiding yachtverzekeringen slechts beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs mist.
    
    
      4.6. Tegen dit oordeel zijn de grieven IV en V van [appellant] gericht. [appellant] stelt dat de aanduiding yachtverzekeringen geschikt en bij het in aanmerking komend publiek, te weten de watersportwereld, bekend is als teken voor verzekeringen voor pleziervaartuigen van een bepaalde onderneming in assurantiebemiddeling. 
      4.6.1. [appellant] wijst er daarbij op dat het Engelse woord "yacht" exclusiviteit en professionaliteit uitstraalt en gecombineerd met het Nederlandse woord "verzekeringen" niet alleen een indicatie geeft van de soort verzekering waarvoor het staat, maar een originele en als merk op te vatten aanduiding vormt voor een exclusief en profes-sioneel verzekeringsproduct van een bepaalde onderneming. In de verzekeringsbranche in Nederland is de Engelse taal niet gebruikelijk ter aanduiding van verzekeringen, ter-wijl de soort verzekeringen waarvoor [appellant] de benaming "yachtverzekeringen" hanteert, niet de noodzakelijke of gebruikelijke benaming van die soort verzekeringen is. 
      Er bestaan meerdere synoniemen zoals: jachtverzekeringen, scheepsverzekeringen en bootverzekeringen en de term jachtverzekering wordt ook daadwerkelijk gebruikt (zie productie 20 MvG).
      4.7. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat [appellant] onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld die de conclusie wettigen dat aan de aanduiding "yachtverzekeringen" enig onderscheidend vermogen toekomt als teken ter aanduiding van verzekeringen van plezierjachten of diensten op dat gebied.
      4.7.1. Het Engelse woord "yacht" wordt blijkens de overgelegde kopieën van advertenties en tijdschrift-pagina’s in de watersportwereld door diverse onder-nemingen gebruikt in combinatie met andere Nederlandse of Engelse woorden, zoals yachttransport, yachtequipment, yachthypotheken, yachtservice, yachtpainting, yachthaven. Het hof verwijst dienaangaande naar de producties 10 CvA in conventie. Ook het door de rechtbank aangehaalde feit dat Van Dale het woord yacht in het woordenboek opneemt met de vermelding dat dit een onjuiste spelling is van jacht, wijst er op dat het woord yacht in Nederland veelvuldig wordt gebruikt als synoniem van jacht. Gelet hierop moet er van worden uitgegaan dat het woord "yacht" in de betrokken branche niet die exclusiviteit, profes-sio--naliteit en/of originaliteit uitstraalt die nodig is om, gecombineerd met het beschrijvende Nederlandse woord verzekeringen, door de watersportwereld te worden opgevat als merk ter aanduiding van verzekeringen van (grote) pleziervaartuigen en diensten dienaangaande van een bepaalde onderneming, maar veeleer als een aanduiding van een specifiek soort verzekeringen, te weten verzekeringen met betrekking tot (grote) pleziervaartuigen. Dat spreekt te meer nu de benaming yachtverzekeringen niet alleen door [geïntimeerde 2.], maar ook door een andere onderneming in het verleden werd en ook nu wordt gebruikt ter aanduiding van verzekeringen voor (grote) pleziervaartuigen en van dienstverlening dienaangaande. Het hof verwijst naar de productie 1 CvD in conventie en 4de blad onder productie 10 CvA in conventie ([naam] yachtverzekeringen/[naam]yachtversicherungen). Het enkele feit dat de term yachtverzekeringen niet de enige beschikbare term is om daarmee verzekeringen aan te duiden die betrekking hebben op (grote) pleziervaartuigen, en dat daartoe ook de term jachtverzekeringen wordt gebezigd, doet daaraan niet af. [appellant] heeft tegenover dit alles niet aangetoond dat de aanduiding yachtverzekeringen in 1995 niettemin voldoende onderscheidend vermogen had - dan wel inmiddels heeft gekregen - om door het in aanmerking komend publiek te worden opgevat als merk voor verzekeringen van (grote) pleziervaartuigen van een bepaalde onderneming.
      4.7.2. De grieven IV en V van [appellant] falen dus.
    
    
    4.8. Nu de grieven IV en V falen, heeft de rechtbank het depot terecht nietig verklaard en de doorhaling van de inschrijving daarvan bevolen.
    
    
      4.9. Aangezien het depot nietig is, heeft [appellant] geen merkrecht verkregen op de aanduiding yachtverzekeringen, zodat zijn daarop gebaseerde vorderingen in conventie reeds daarom terecht door de rechtbank zijn afgewezen. 
      De grieven I tot en met III van [appellant] kunnen dan ook, wat er verder ook van zij, geen doel treffen.
      4.9.1. Nu alle grieven van [appellant] falen, dient het beroepen vonnis te worden bekrachtigd.
    
    
    
      4.10. De incidentele grief I van de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] faalt. De rechtbank heeft de kostenveroordeling van [appellant] in conventie terecht niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, aangezien de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] zulks in eerste aanleg niet hadden gevorderd.
      4.10.1. In hoger beroep vorderen de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] alsnog uitvoerbaar verklaring bij voorraad van de kostenveroordeling van [appellant] in conventie. Nu ingevolge art. 52 Rv. de rechter zijn vonnis desgevorderd uitvoer-baar bij voorraad kan verklaren, deze uitvoerbaar bij voorraadverklaring ook betrekking kan hebben op de kostenveroordeling en art. 52 Rv. daarbij geen onder-scheid maakt tussen een kostenveroordeling van eiser dan wel gedaagde, moet worden aangenomen dat ook een kosten-veroordeling van eiser op vordering van gedaagde uitvoer-baar bij voorraad verklaard kan worden. Art. 53 Rv. staat daaraan niet in de weg, aangezien dit artikel er slechts toe strekt aan de oorspronkelijk eiser de  bevoegdheid te verschaffen in hoger beroep een incidentele vordering tot uitvoerbaar bij voorraadverklaring in te stellen waarop de rechter op de voet van art. 249 Rv. dient te beslis-sen.
    
    
    
      4.11. De incidentele grief II van de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] faalt.
      4.11.1. Weliswaar hebben de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] gesteld dat [appellant] de aanduiding yachtverzekeringen te kwader trouw heeft gedeponeerd omdat hij ten tijde van het depot (22 december 1995) wist, althans kon weten dat [geïntimeerde 2.] de aanduiding yachtverzekeringen reeds te goeder trouw gebruikte, maar hetgeen de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] in dat verband aan feiten hebben gesteld is onvoldoende om te concluderen dat [appellant] jegens de [geïntimeerde 1.] en/of [geïntimeerde 2.] verwijtbaar onrechtmatig heeft gehandeld door de aan-duiding yachtverzekeringen als merk te deponeren en [geïntimeerde 2.] en de [geïntimeerde 1.] in rechte aan te spreken. Het enkele feit dat [appellant] adverteerde in dezelfde tijd-schriften als waarin [geïntimeerde 2.] adverteerde en evenals [geïntimeerde 2.] deelnam aan de beurs Euronautics in februari 1995, waarop [geïntimeerde 2.] de slagzin "Geen zee te hoog voor yachtverzekeringen van [geïntimeerde 2.]" introduceerde (CvA in conventie pag. 8 en producties 11 en 12 bij die conclusie) wettigt, gelet op de betwistingen dienaan-gaande van [appellant] (CvR in conventie punt 22, 23 en 25), nog niet de conclusie dat [appellant] ten tijde van het depot ervan op de hoogte was dat [geïntimeerde 2.] reeds de aanduiding yachtverzekeringen gebruikte.
      Nadere feiten of omstandigheden dienaangaande hebben de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] niet gesteld, noch te bewijzen aangeboden.
      4.11.2. Het gestelde onrechtmatig handelen van [appellant] is derhalve niet komen vast te staan. Overigens blijkt uit de stellingen van de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] ook niet of het door hen gevorderde schadebedrag van F 15.000,- betrek-king heeft op andere verrichtingen dan die waarvoor de in art. 56 en 57 Rv. genoemde proceskosten een vergoeding plegen in te sluiten, zoals die ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie van de zaak.
    
    
    
      4.12. Het beroepen vonnis zal worden bekrachtigd met dien verstande dat de proceskostenveroordeling van [appellant] in conventie uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard.
      4.12.1. Als de in principaal appel in het ongelijk gestelde partij wordt [appellant] veroordeeld in de proces-kosten, terwijl de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] als de in inciden-teel appel in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
    
     
    5.	De uitspraak
    
    Het hof:
    
    in principaal en incidenteel appel:
    
    bekrachtigt het in conventie en in reconventie gewezen vonnis d.d. 23 oktober 1998, waarvan beroep;
    
    verklaart de proceskostenveroordeling van [appellant] in conventie in eerste aanleg uitvoerbaar bij voorraad;
    
    veroordeelt [appellant] in de kosten van het geding in principaal hoger beroep aan de zijde van de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] gevallen en tot op heden bepaald op F 1.320,- wegens griffierecht en F 2.200,- wegens salaris van de procureur;
    
    veroordeelt de [geïntimeerde 1.] en [geïntimeerde 2.] in de kosten van het geding in incidenteel hoger beroep aan de zijde van [appellant] gevallen en tot op heden bepaald op F 1.100,- wegens salaris van de procureur;
    
    verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
      Aldus gewezen door de Mrs. Bod, Kranenburg en Smeenk-
      Van der Weijden, en uitgesproken ter openbare terecht-zitting van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 
      9 november 2000.