ECLI:NL:RBROT:2013:CA2808, Rechtbank Rotterdam, 10-06-2013, C/10/424322 / KG ZA 13-429
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2013-06-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Op de Presient-rijstzak kan worden aangemerkt als een wek in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw.
        Binnen dit kort geding is onvoldoende aannemelijk geworden dat eiseres rechthebbende is op 
        de auteursrechten op de President-rijstzak in Nederland en dus ook, dat gedaagde daarop inbreuk maakt.

vonnis
      RECHTBANK ROTTERDAM
    
    
    Team Handel
    
    zaaknummer / rolnummer: C/10/424322 / KG ZA 13-429
    
    
    Vonnis in kort geding van 10 juni 2013
    
    
    in de zaak van
    
    
    
      [eiser],
      h.o.d.n. KMI-MUSIC BANK,
      gevestigd  te Tilburg,
      eiser,
      advocaat mrs. N.N. van der Laan en N.W. Mulder,
    
    
    
    tegen
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      KRG ASIAN-FOOD B.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
      gedaagde,
      advocaat mr. E. Doornhein.
    
    
    
    Partijen zullen hierna KMI en Asian-Food genoemd worden.
     
    
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	de dagvaarding d.d. 21 mei 2013;
      -	de producties van KMI;
      -	de producties van Asian-Food;
      -	de pleitnota van mr. N.N. van der Laan;
      -	de pletinota van mr. E. Doornhein.
    
    
    1.2.	Partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting d.d. 27 mei 2013. Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	In het uittreksel van het Handelsregister d.d. 17 mei 2013 staat als bedrijfs-activiteiten voor KMI vermeld:
      (…)
      -	Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen;
      Onder de handelsnaam kmi-music bank wordt uitgeoefend:
      -	Uitgever van cd’s, mc’s, cdi, dvd etc.;
      -	Import en export van geluiddragers, religieuze artikelen, hindoestaanse film, levensmiddelen;
      -	Groothandel in boven vermelde artikelen;
      -	Produceren films;
      -	Organiseren van multiculturele concerten en festivals onder de handelsnaam coco rico wordt uitgeoefend;
      -	Botteling en groothandel in frisdrank, handel in rijst en andere voedingsmiddelen.
    
    
    
      2.2.	In het uittreksel van het Handelsregister d.d. 17 mei 2013 staat als bedrijfs-activiteiten voor Asian-Food vermeld:
      -	Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment;
      -	Het voeren van een groothandel in levensmiddelen, daaronder begrepen de im- en export van deze goederen. 
    
    
    
    3.	Het geschil
    
    3.1.	KMI vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, ook wat betreft de proceskosten:
    
          verbod
    
    
      A.  Asian-Food te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen
            te wijzen vonnis elke inbreuk op de auteursrechten van [X] ten aanzien van de 
            President-rijstzak te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het (laten)
            produceren, het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, het in voor-
            raad houden, leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van 
            inbreukmakende President-rijstzakken, alsook het geregistreerd houden van de merk-
            inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (met nummer 
            0866443), een en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,= (vijftienduizend 
            euro) voor iedere dag, dan wel € 1.500,= (vijftienhonderd euro) voor ieder product 
            waarmee - ter vrije keuze van KMI - door Asian-Food na betekening van het te dezen 
            te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is    
            gegeven;
    
    
          opgave
    
    
    
      B.  Asian-Food te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 (tien) werkdagen na beteke-
            ning van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van KMI, mw.mr. N.N. van der
            Laan, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant - door 
            Asian-Food aan te wijzen - opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke 
            en gedetailleerde opgave te doen - ter staving daarvan vergezeld van door die accountant
            gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, pak-
            lijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraad administratie, e-mails en /of
            andere bewijsstukken) - van:
    
    
    a.	de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s) en afnemer(s) niet zijnde consumenten van alle inbreukmakende President-rijstzakken die Asian-Food tot op de dag van de betekening van het te dezen wijzen vonnis heeft (laten) produceren, besteld, aangekocht, gedistribueerd, in voorraad gehouden, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des                                woords, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
    
    b.	de aan Asian-Food geleverde aantallen, prijzen en leverdata van alle inbreukmakende Present-rijstzakken die Asian-Food tot op de dag van de betekening van het te deze wijzen vonnis heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, zulks gerangschikt per leverancier, producent en/of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende besteldformulieren en facturen;
    
    c.	de door Asian-Food tot op de dag van de betekening van het te dezen wijzen vonnis aan afnemers aangeboden, verkochte en/of geleverde, in voorraad gehouden, aantallen, verkoopprijzen en leverdata van alle inbreukmakende President-rijstzakken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie en facturen en onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
    
    
          één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,= (vijfduizend euro) voor iedere
          dag dat door Asian-Food na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze 
          veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;  
    
    
         terugname van afnemers
    
    
      C. Asian-Food te bevelen om uiterlijk binnen 15 (vijftien) werkdagen na betekening van het
           ten deze te wijzen vonnis aan alle afnemers (als bedoeld onder C. sub c hiervoor) aan wie
           Asian-Food inbreukmakende President-rijstzakken, heeft aangeboden of geleverd, een 
           duidelijk leesbare brief te sturen, op briefpapier van Asian-Food, met uitsluitend de na-
           volgende inhoud, zonder enig(e) commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, 
           onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de advocaat van KMI, 
           mw.mr. N.N. van der Laan (onder aanbieding van terugbetaling c.q. creditering van
           koopprijzen, vergoeding van transportkosten voor retournering en eventuele andere
           kosten of schade van die afnemers);
    
    	
    
      	“BELANGRIJK
      						[DATUM INVULLEN]
    
    
    	Geachte heer/mevrouw  [NAAM CONTACTPERSOON INVULLEN],
    
    
      	Recentelijk hebben wij u de volgende partij rijstzakken aangeboden, geleverd en/of
      	verkocht:[INVULLEN GELEVERDE AANTALLEN, ARTIKELNUMMERS, 
       	FACTUURNUMMER(S) ]
      	De Rechtbank te Rotterdam heeft bij vonnis van [DATUM INVULLEN] geoordeeld
      	dat deze rijstzakken inbreuk maakt op de exclusieve rechten van [X] resp.
      KMI.
    
    
    
      Wij verzoeken u dringend de door ons geleverde rijstzakken onmiddellijk (uiterlijk 
      binnen 3 dagen na heden) aan ons te retourneren. Wij zullen alle door u in verband 
      met de retournering te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.
    
    
    Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
    
    Hoogachtend,
    
    Asian-Food”
    
    
          althans een door de rechtbank in goede justitie aan te geven andersluidende brief;
          één en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,-- (vijftienduizend euro) voor
          iedere dag dat door Asian-Food na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de
          bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
    
    
         afgifte
    
    D. Asian-Food te gebieden om:
    
    a.	binnen 14 (veertien) werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle inbreukmakende President-rijstzakken; en
    
    b.	binnen 5 (vijf) werkdagen nadat de onder C. hiervoor bedoelde rijstzakken aan Asian-Food geretourneerd zijn al deze inbreukmakende President-rijstzakken,
    
    aan KMI op een door hem te bepalen plaats over te dragen ter vernietiging op kosten van Asian-Food, één en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,-- (vijftienduizend euro) voor iedere dag dat door Asian-Food aan deze veroordeling in het geheel of gedeel-telijk geen gevolg is gegeven;
    
    
    
    
    bodemprocedure
    
    
      E. Te bepalen dat de termijn waarbinnen KMI op grond van artikel 1019i Rv een bodem-
           procedure aanhangig moet maken te stellen op 6 (zes) maanden te rekenen vanaf de dag
           der betekening van het te dezen te wijzen vonnis;
    
    
         kosten
    
    
      F. Asian-Food te veroordelen in de volledige door KMI gemaakte kosten van deze proce-
           dure inclusief advocaatkosten dan wel een ander door de voorzieningenrechter in goede 
           justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten 
           die KMI heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1019h Rv.
    
     
    3.2.	Asian-Food voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    
      4.	De beoordeling
      4.1.	KMI heeft een spoedeisend belang bij het onder A gevorderde, nu Asian-Food heeft aangegeven binnenkort een partij van 21.000 kilo rijst, die is verpakt in Present-rijstzakken (zie bijlage 1), op de Nederlandse markt in de verkoop te gaan brengen (zij het, dat is toegezegd dat deze partij zal worden omgepakt).
      Het overigens gevorderde zal reeds worden afgewezen vanwege het ontbreken van spoedeisend belang. Asian-Food heeft ter zitting verklaard dat zij bij al haar overige handelsactiviteiten die zien op de verkoop van Golden Sella Basmati rijst is overgestapt op een ander verpakkingsmateriaal, waarvan tussen partijen vast staat dat dit geen inbreuk maakt op enig recht van KMI. KMI heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt en met stukken onderbouwd dat er thans overigens sprake is van een grootschalige inbreuk op de door KMI gepretendeerde auteursrechten op de President-rijstzak (zie bijlage 2), waardoor KMI schade lijdt. 
    
    
    De vermelding van President op de site dateert van bijna 6 maanden terug en is dus nu niet van belang.
     
    Voor de vermelding van Present Golden Silla Basmati Rice op haar website heeft Asian-Food ter zitting een deugdelijke verklaring gegeven, terwijl voorts die enkele vermelding (zonder afbeelding, want dat daarvan sprake is is niet aannemelijk) wat daarvan zij, geen inbreuk maakt op enig (mogelijk) auteursrecht van KMI. KMI heeft haar vorderingen uitdrukkelijk louter op haar (gestelde) auteursrechten op de President-rijstzakken gebaseerd.
    
    Bij de recall acht de voorzieningenrechter evenmin voldoende spoedeisend belang aanwezig, mede gelet op de aard van het product (voedsel, korte doorlooptijden), die aannemelijk maakt dat het product zeer snel bij de eindgebruiker is.
    
    4.2.	De vraag die vervolgens voorligt is of op de President-rijstzak een auteursrecht rust en of, respectievelijk in hoeverre aan KMI auteursrechtelijke bescherming toekomt op de President-rijstzak.
    
    
      4.3.	KMI meent dat de President-rijstzak voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het gaat bij de President-rijstzak om een oorspronkelijk ontwerp dat in opdracht van [X] in april 1998 door het Indiase bureau Oberoi Multimedia Limited is ontworpen als verpakkingsmateriaal voor rijst. 
      Dit ontwerp draagt het persoonlijk stempel van de maker, die in de vormgeving bijzondere en unieke keuzes gemaakt heeft, aldus KMI. [X] heeft de President-rijstzak in november 2005, als afkomstig van hem in de zin van artikel 8 Aw, voor het eerst openbaar gemaakt door op deze rijstzak het merk, de handelsnaam, alsmede zijn (web)adres en contactgegevens te vermelden.
      KMI stelt dat haar op grond van artikel 1 juncto artikel 10 lid 1 van de Auteurswet (Aw) auteursrechtelijke bescherming toekomt op de President-rijstzak, nu [X] aan KMI het exclusieve distributierecht (zie productie 2 bij dagvaarding) heeft verleend om de President-rijstzak (ondermeer) in Nederland op de markt te brengen en daarbij heeft bepaald: “authorizes KMI (…) to start legal action (…) against (…) companies who infringe this copyrights/trademarks.”
    
    
    4.4.	Asian-Food meent dat KMI geen auteursrechtelijke bescherming op de President-rijstzak toekomt.
    
    Asian-Food betwist dat het uiterlijk van de President-rijstzak, los van (thans niet ingeroepen merkenrechtelijke) bescherming ten aanzien van het woord “President”, voldoende oorspronkelijk is alsook het resultaat is van de creativiteit van een ontwerper om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Voor een auteursrechtelijke inbreuk is immers vereist dat de beschermde elementen overeenstemmen. Het gaat hierbij om de onderscheidende, oorspronkelijke nieuwe en creatieve kenmerken. Die situatie doet zich hier niet voor, nu dergelijke rode rijstzakken met een rits aan de bovenkant gebruikelijk zijn in de rijstbranche en de afbeelding van rijst daarbij een voor de hand liggend gegeven is. De woorden “golden Sella Parboiled Basmati Rice” betreffen enkel een beschrijving van het product en doen voor de auteursrechtelijke bescherming niet ter zake.
    
    
      Asian-Food betwist ook dat Oberoi Multimedia Limited in opdracht van [X] de President-rijstzak heeft ontworpen en dat KMI - middels de distributieovereenkomst d.d. 
      1 mei 2012 - de auteursrechten op de President-rijstzak voor de Nederlandse markt heeft verkregen, nu zij eerder dan KMI het rijstmerk President, dat zij in Duitsland kocht bij GFT, die aldaar rechthebbende was, op de Nederlandse markt heeft gebracht dan KMI. Daarnaast heeft ook Chiquo een vrijwel identieke rijstzak eerder dan KMI op de markt gebracht, aldus Asian-Food. Toen het GFT werd verboden om het merk President nog langer te voeren heeft Asian-Food onder de naam Present een eigen label voor de rijst ontwikkeld. Asian-Food heeft de verpakking voor deze rijst onder de naam Present als merk laten registreren bij het BBIE. 
    
    
    4.5.	De voorzieningenrechter overweegt als volgt
    
    
      4.5.1.	Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld (artikel 1 Aw).
      Ook wanneer de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze, kan sprake zijn van een werk dat een eigen, oorsponkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. 
      De toets die aangelegd moet worden ter beantwoording van de vraag of sprake is van een auteursrecht op een werk (en de daarmee samenhangende vragen bij wie dat auteursrecht rust en of, en door welk product, daarop inbreuk wordt gemaakt) is ook een andere dan bij vergelijkbare vragen in het merkenrecht. (Vast staat, dat KMI zich niet beroept op een beschermd merk). 
    
    
    
      4.5.2.	Dat er, los van de weergave van het uiterlijk van het woord President, geen enkele subjectieve, creatieve keuze door de ontwerper van de President-rijstzak is gemaakt, is niet aannemelijk geworden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn bij het ontwerpen van een dergelijke zak weliswaar enige technische uitgangspunten in het geding (zoals de afsluitbaarheid) maar vallen ten aanzien van het uiterlijk in voldoende mate creatieve keuzes te maken. Dat is ook gebeurd, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, zijn in het uiterlijk van de President-rijstzak - voor wat betreft de specifieke vormgeving van het kader, de rijstafbeelding en de letters duidelijk creatieve keuzes gemaakt, die met behoud van de functionaliteit ook anders hadden kunnen worden gemaakt. Uit de President- rijstzakken blijkt in voldoende mate van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker.
      Uit de andere getoonde zakken blijkt voorts, dat die keuzes, met behoud van de functionaliteit en de stijl, anders gemaakt kunnen worden. 
      Zoals Asian-Food terecht opmerkt dienen de - niet auteursrechtelijk beschermde - louter technisch bepaalde aspecten buiten beschouwing te blijven, zoals de maat van de zak, het handvat en de rits etc., maar meer dan dat ook niet. De onder 4.5.1 bedoelde toets kan de President-rijstzak voorshands dus doorstaan.
    
    
    4.5.3.	Naar voorlopig oordeel moet de conclusie zijn dat de President-rijstzak als een werk in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw moet worden aangemerkt.
    
    
      4.6.	De volgende vraag is of KMI middels de - als productie 2 bij dagvaarding - overgelegde distributieovereenkomst d.d. 1 mei 2012 kan worden aangemerkt als rechthebbende van de auteursrechten op de President-rijstzak in Nederland, die - in 
      de visie van KMI - door Oberoi Multimedia Limited in opdracht van [X] is ontworpen. Naar voorlopig oordeel biedt de tekst van de - als productie 2 bij dagvaarding - overgelegde distributieovereenkomst d.d. 1 mei 2012, waarbij opmerking verdient dat een groot gedeelte van de tekst van die distributieovereenkomst door KMI is zwart gemaakt, gelet op de gemotiveerde betwisting van Asian-Food, onvoldoende grond om binnen dit kort geding daarop de gevorderde maatregelen  te baseren en met voldoende mate van zekerheid aan te nemen dat de auteursrechten op de President-rijstzak voor Nederland bij KMI berusten. De verklaring van de creatieve Director van Oberoi, dat alle IE-rechten in 2005 aan [X] zijn overgedragen, bewijst niet dat KMI nu rechthebbend is. 
    
    
    
      Voorshands is - buiten het kader van dit kort geding vallend - nader onderzoek noodzakelijk om vast te kunnen stellen of sprake is van rechtsgeldige overdracht van de auteursrechten van [X] op KMI voor wat betreft Nederland (en België), mede gelet op de ter zitting gebleken onduidelijkheid over de vraag hoe de situatie in India, waar het ontwerp gemaakt zou zijn, precies is. De tekst van de overeenkomst wijst meer in de richting van een volmacht, maar de nadruk ligt nadrukkelijk op het merk, en juist over dat merk is blijkbaar geschil. Voorts is de situatie in het verleden (het ontwerp zou al 14 jaar oud zijn) onduidelijk. KMI heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat en sinds wanneer zij de President-rijstzak op de Nederlandse markt brengt, terwijl dat eenvoudig aan te tonen zou zijn geweest.
      Vast staat bij gebrek aan betwisting dat Asian-Food al voor het sluiten van de distributieovereenkomst handelde in Golden Sella Basmati rijst van het merk President  in de litigieuze zakken in Nederland, waarbij zij die betrok van de Duitse (auteurs- en merk-) rechthebbende.
      Asian-Food stelt, dat zij President-zakken al geruime tijd op de markt bracht, dat haar zijdens KMI toen werd bericht dat dat niet langer de bedoeling was, omdat KMI dat zelf wilde doen, en dat Asian-Food toen zelf de Present-zak heeft ontworpen. Anders dan KMI meent blijkt daaruit de inbreuk niet. Subjectieve kwade trouw van de zijde van Asian-Food is onvoldoende aannemelijk, gelet op de toelichting ter zitting van Asian-Food (aangaande ondermeer het depot van het merk), maar belangrijker is de onduidelijkheid aangaande het auteursrecht en de rechten van KMI in dat verband; dat KMI niet de oorspronkelijk auteursrechthebbende is, staat immers vast. 
    
    
    Dat betekent dat binnen dit kort geding onvoldoende aannemelijk is geworden dat KMI rechthebbende is op de auteursrechten op de President-rijstzak in Nederland en dus ook, dat Asian-Food daarop inbreuk maakt.
    
    
      4.7.	Nu de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel komt dat KMI jegens Asian-Food geen beroep toekomt op auteursrecht met betrekking tot de President-rijstzak, dient de onder A gevraagde voorziening reeds op die grond te worden afgewezen en kan worden daargelaten of de Present-rijstzak, gelet op het uiterlijk, al dan niet inbreuk maakt.
      De overige weren behoeven geen verdere bespreking.
    
    
    
      Nu enerzijds nog slechts sprake is van één partij rijst (zij het een aanzienlijke) en Asian-Food heeft toegezegd te zullen ompakken en verder slechts de nieuwe zakken te zullen gebruiken en anderzijds de belangen van KMI nauwelijks zijn onderbouwd, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om in het kader van een belangenafweging anders te beslissen.
      Indien eventueel te zijner tijd in een bodemprocedure KMI in het gelijk gesteld wordt lost een en ander zich op in een schadevergoeding.
    
    
    4.8.	KMI zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Asian-Food worden veroordeeld. De salariskosten voor mr. E. Doornhein, zullen op grond van het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en op grond van de binnen de rechtbank gehanteerde indicatietarieven in IE-zaken, gelet op het feit dat het hier een eenvoudig kort geding betreft, worden gematigd tot € 6.000,00.
    
    
      De kosten aan de zijde van Asian-Food zullen, gelet op het voorgaande, worden begroot op:
      - griffierecht		€    589,00
      - salaris advocaat  	   6.000,00
      Totaal		€ 6.589,00
    
    
    
    
      5.	De beslissing
      De voorzieningenrechter
    
    
    5.1.	wijst de vorderingen af;
    
    5.2.	veroordeelt KMI in de proceskosten, aan de zijde van Asian-Food tot op heden begroot op € 6.589,00;
    
    5.3.	verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
      Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten in tegenwoordigheid van 
      mr. H.C. Fraaij, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2013. 1862/106