ECLI:NL:GHSGR:2005:AU3972, Gerechtshof 's-Gravenhage, 22-09-2005, r05/519
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2005-09-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: SUPER CHAMPION mist derhalve naar het oordeel van het hof (van huis uit) elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6bis lid 1, onder b, nu het niet het vermogen heeft om waren, waaronder de betrokken waren, naar herkomst  te onderscheiden. Aan dit oordeel kan niet afdoen, dat - naar Aristocrat aanvoert - het teken niet verwijst naar specifieke kenmerken van de betrokken waar.

Uitspraak: 22 september 2005 
      Rekestnummer: R05/281
    
    
    
    
    
      HET GERECHTSHOF TE ’S-GRAVENHAGE, kamer MC-5, 
      heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
    
    
    
    
      de rechtspersoon naar vreemd recht
      ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY LIMITED,
      gevestigd te Lane Cove, Australië,
      verzoekster,
      hierna te noemen: Aristocrat,
      procureur: mr. L.L. Huisman,
    
    
    
    t e g e n
    
    
    
    
      het BENELUX-MERKENBUREAU,
      gevestigd te ’s-Gravenhage,
      verweerder,
      gemachtigden: mr. C.J.P. Janssen en mr. P. Veeze.
    
    
    
     De procedure
    
    Bij op 2 maart 2005 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift heeft Aristocrat het hof verzocht om het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot inschrijving in het merkenregister van haar depot met nummer 1 048 771 en het Benelux-Merkenbureau in de kosten van het geding te veroordelen.
    
    Het Benelux-Merkenbureau heeft bij op 4 mei 2005 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek van Aristocrat af te wijzen, kosten rechtens. 
    
    De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 29 augustus 2005. Partijen hebben daarbij hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen toelichten, Aristocrat door mr. L.L. Huisman, advocaat te ’s-Gravenhage, en het Benelux-Merkenbureau door zijn gemachtigde mr. C.J.P. Janssen. 
    
    
    Beoordeling van het verzoek
    
    1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
    
    2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
    
    
      a. Aristocrat heeft op 29 januari 2004, onder nummer 1 048 771, het teken SUPER CHAMPION bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd als woordmerk voor de volgende waren:
      ‘Kl 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, opnameschijven; elektronische systemen voor het koppelen van speel- of pokermachines; onderdelen voor elektronische speelmachines voor zover begrepen in deze klasse, inclusief software modules en componenten en wisbare programmeerbare alleen-lezen geheugen- (EPROM-) chips en software voor kansspelen of gemengde kans- en pseudo- behendigheidsspelen; gegevensverwerkende apparatuur, computer hardware, software en randapparatuur voor zover begrepen in deze klasse bestemd voor alle voornoemde waren; spelmachines, waaronder begrepen pokermachines, omvattende softwaremodules en componenten waaronder spelsymbolen, mathematica, geluidseffecten en andere instelbare onderdelen welke zijn ingebed in wisbare programmeerbare alleenlezen geheugen- (EPROM-)  chips of soortgelijke media; onderdelen voor zover begrepen in deze klasse bestemd voor de voornoemde waren.
      Kl 28 Spelmachines, waaronder begrepen pokermachines, omvattende kansspelen of gemengde kans- en behendigheids- en pseudo- behendigheidsspelen ; onderdelen voor zover begrepen in deze klasse bestemd voor de voornoemde waren.’
    
    
    
      b. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 1 maart 2004 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als redenen heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:
      ‘Het teken SUPER CHAMPION is uitsluitend samengesteld uit de hoedanigheid SUPER en de soortnaam CHAMPION (Engels voor kampioen) en kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid en/of bestemming van de in de klassen 09 en 28 genoemde waren. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (art. 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in bijlage).’
    
    
    c. Bij brief van 11 augustus 2004 heeft (de gemachtigde van) Aristocrat verzocht de voorlopige weigering van het gedeponeerde teken te herzien en het teken alsnog in te schrijven, aanvoerend dat het teken niet uitsluitend beschrijvend is en (‘van huis uit’) onderscheidend vermogen bezit.
    
    d. Het Benelux-Merkenbureau heeft in de namens Aristocrat aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van het Benelux-Merkenbureau van 4 oktober 2004).
    
    e. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 3 januari 2005  aan (de gemachtigde van) Aristocrat mededeling gedaan van zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het onderhavige depot.
    
    
      3. Aristocrat verzoekt het hof om op de voet van artikel 6ter BMW, eerste lid, Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: Benelux-Merkenwet of BMW) het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het teken SUPER CHAMPION voor – kort gezegd - (elektronische) speelautomaten, met veroordeling van het Benelux-Merkenbureau in de proceskosten.
      Het Benelux-Merkenbureau heeft verzocht het verzoek af te wijzen, kosten rechtens.
    
    
    4. Aristocrat legt aan haar verzoek ten grondslag dat het teken SUPER CHAMPION onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren. Zij voert daartoe aan dat de het teken niet is samengesteld uit woorden die een aanduiding kunnen zijn van de specifieke kenmerken van de betrokken waren. Voorts stelt zij dat het teken niet elk onderscheidend vermogen mist aangezien het (in semantische zin) over een ‘dubbele bodem’ beschikt. Het Benelux-Merkenbureau heeft de stellingen van Aristocrat gemotiveerd bestreden.
    
    
      5. De weigering van het Benelux-Merkenbureau om het depot in te schrijven is gegrond op artikel 6bis BMW. Deze bepaling is ingevoerd ter aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40). Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijzigingen van de BMW van 11 december 2001 (Trb. 2002, 37), luidt art. 6bis, eerste lid, BMW, voor zover hier van belang, als volgt:
      ‘Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
      (…)
      b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
      c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren; 
       (…)’
    
    
    6. Aan de orde is of het teken elk onderscheidend vermogen mist in de zin van de hiervoor aangehaalde bepalingen. Het onderscheidend vermogen van een teken dient beoordeeld te worden in relatie tot de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. Daarbij moet worden uitgegaan van de wijze waarop het teken zal worden begrepen door het in aanmerking komende publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren in de Benelux-landen (zie HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-104/01 inzake ‘Postkantoor’, IER 2004, 22, ro. 34). 
    
    
      7. Het als woordmerk gedeponeerde teken bestaat uit het woord ‘super’, gevolgd door het woord ‘champion’. De betekenis van die woorden is van belang voor de wijze waarop het gehele teken zal worden begrepen. 
      ‘Super’ betekent over, boven, zeer (Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 13e druk). Het is een veelgebruikte kwalificatie, vergelijkbaar met ‘geweldig’, ‘top’, ‘eerste-klas’, etc.
      ‘Champion’ is het Engelse en Franse woord voor kampioen. Een gangbare betekenis van dat woord is de beste of winnaar. Het teken verkrijgt daarmee de letterlijke betekenis eerste-klaskampioen en wekt de indruk van een opeenstapeling van superlatieven. Bij gebruik in verband met waren, waaronder de waren waarvoor inschrijving van het teken wordt gevraagd, zal het in aanmerking komende publiek SUPER CHAMPION opvatten als een louter aanprijzende en niet onderscheidende mededeling: de / het allerbeste. 
    
    
    8. Anders dan Aristocrat aanvoert zal het Benelux-publiek in het teken niet méér zien. Het teken is samengesteld volgens de normale taalregels. Het Benelux-Merkenbureau heeft voorts met producties aannemelijk gemaakt dat de combinatie van de woorden super en champion veel samen voorkomen. Het hof volgt Aristocrat niet in haar betoog dat sprake is van een semantische dubbele bodem. Niet aannemelijk is dat - zoals zij stelt - het teken door het in aanmerking komend publiek vanuit meerdere invalshoeken zal worden begrepen, bijvoorbeeld als verwijzing naar ‘super kampioen onder de speelmachines’ en naar degene die – succesvol – de speelmachine bedient.
     
    SUPER CHAMPION mist derhalve naar het oordeel van het hof (van huis uit) elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6bis lid 1, onder b, nu het niet het vermogen heeft om waren, waaronder de betrokken waren, naar herkomst  te onderscheiden. Aan dit oordeel kan niet afdoen, dat - naar Aristocrat aanvoert - het teken niet verwijst naar specifieke kenmerken van de betrokken waar. 
    
    9. Het kan Aristocrat voorts niet baten dat, zoals zij aanvoert, er merken met het bestanddeel champion zijn ingeschreven. Het onderscheidend vermogen van het onderhavige teken dient te worden beoordeeld op zijn merites. Andere inschrijvingen doen aan dat onderscheidend vermogen niet toe of af. Op dezelfde grond stuit het beroep van Aristocrat op een uitspraak van het hof Arnhem inzake het onderscheidend vermogen van het woord ‘champion’ (voor kleding). 
    
    10. De weigering van de inschrijving van het teken strookt ook met het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 6bis lid 1 onder b BMW en dat er mede in bestaat dat gangbaar taalgebruik niet ongerechtvaardigd wordt gemonopoliseerd ten koste van andere marktdeelnemers (vgl. HvJ 16 september 2004, zaak C-329/02, inzake ‘SAT.2’ rov. 26). 
    
    11. De slotsom is dat het Benelux-Merkenbureau de inschrijving van het depot terecht heeft geweigerd. Het verzoek van Aristocrat zal derhalve worden afgewezen. Zij zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld voorzover gevallen aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau. Het hof zal deze kosten naar redelijkheid bepalen als na te melden, daarbij in aanmerking nemend dat het Benelux-Merkenbureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van art. 6ter, tweede lid, BMW. 
    
    
    Beslissing
    
    
    Het hof:
    
    wijst het verzoek van Aristocrat af;
    
    verwijst Aristocrat in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 1.275,-.
    
    
    
    
    
    
    Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 september 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.