ECLI:NL:GHARN:2003:AO4164, Gerechtshof Arnhem, 23-12-2003, 02/1013
Gerechtshof Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2003-12-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: De grief van Alisun is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het merk ‘Sun lounge’ geen onderscheidend vermogen heeft. Daarbij heeft de voorzieningenrechter overwogen dat de woorden ‘Sun’ en ‘lounge’ elk afzonderlijk slechts gebruikelijke beschrijvingen zijn van datgene wat aan klanten wordt aangeboden en daarom onderscheidend vermogen missen. Ook de combinatie van deze twee bestanddelen mist volgens de voorzieningenrechter onderscheidend vermogen, omdat de combinatie niets extra’s toevoegt aan de som van de afzonderlijke bestanddelen.
        Naar het voorlopig oordeel van het hof wordt, gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 september 2001 in de zaak “Baby-dry” (NJ 2002/139), de grief terecht voorgedragen. Het merk ‘Sun lounge’ bestaat uit een combinatie van woorden die blijkens de woordenboeken van Van Dale Engels-Nederlands en Nederlands-Engels niet een gebruikelijke woordcombinatie is in de Engelse taal en ook niet de gangbare aanduiding is van een zonnebank (in het Engels: “sunbed”) of soortgelijk apparaat. In dat geval kan de woordcombinatie ‘Sun lounge’ niet geacht worden een beschrijvend karakter te hebben, maar vloeit die woordcombinatie veeleer voort uit een taalkundige vondst die het aldus gevormde merk in staat stelt een onderscheidende rol te spelen.

23 december 2003
      eerste civiele kamer
      rolnummer 2002/1013 KG
    
    
    
    
    	G E R E C H T S H O F   T E   A R N H E M 
    
    	Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Alisun Europe B.V.,
      gevestigd te Heerhugowaard,
      appellante,
      procureur: mr. F.J. Boom, 
    
    
    tegen:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      UltraSun International B.V.,
      gevestigd te Hengelo (O),
      geïntimeerde,
      procureur: mr. J.R.O. Dantuma.
    
     
    1	Het geding in eerste aanleg
    
    	Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het kort geding vonnis van 19 september 2002 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo tussen appellante (hierna ook te noemen: Alisun) als eiseres en geïntimeerde (hierna ook te noemen: UltraSun) als gedaagde heeft gewezen. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2	Het geding in hoger beroep
    
    
      2.1	Alisun heeft bij exploot van 16 oktober 2002 hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis met dagvaarding van UltraSun voor dit hof. Bij dit exploot heeft Alisun één grief aangevoerd tegen het bestreden vonnis en geconcludeerd dat het hof bij arrest, voorzover wettelijk toegestaan uitvoerbaar bij voorraad, dit vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende:
      1)	UltraSun zal verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Alisun en alle met dat merk overeenstemmende merken of tekens en UltraSun zal veroordelen tot het onmiddellijk staken en gestaakt houden van ieder gebruik van het teken “Sunlounger”;
      2)	UltraSun zal veroordelen tot het doen van schriftelijke opgave aan de advocaat van Alisun (mr. M.G. Jansen, Pesman advocaten Amsterdam), binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest, van:
      	a)	de aantallen door of voor UltraSun vervaardigde inbreukmakende producten, alsmede de naam van de leverancier(s) daarvan, dan wel de leveran-cier(s) van de materialen waarmee UltraSun de producten heeft vervaardigd of heeft laten vervaardigen, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende regelgeving, prijzen, onder overlegging van daartoe strekkende genoegzame bewijsstukken;
      	b)	de aantallen producten die UltraSun heeft openbaargemaakt, verkocht, weggegeven, dan wel op andere wijze in het verkeer heeft gebracht, met nauwkeurige opgave van de verkoopprijzen en de afnemers van de betrokken producten, onder overlegging van daartoe strekkende genoegzame bewijsstukken; 
      	c)	de aantallen die UltraSun in voorraad heeft, al of niet bij derden, onder overlegging van daartoe genoegzame bewijsstukken;
      	d)	UltraSun zal veroordelen tot de afgifte op het kantoor van de advocaat van Alisun (mr. M.G. Jansen, Pesman advocaten, Amsterdam), binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest, van alle inbreukmakende producten die zij in voorraad heeft en alle materialen die bedoeld zijn of geschikt zijn voor de vervaardiging van de inbreukmakende producten;
      	e)	bovenstaande a) t/m d) op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= voor iedere dag dat UltraSun in gebreke zal zijn met de naleving van het in deze te wijzen arrest;
      3)	UltraSun zal veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding en winstafdracht ad € 10.000,= aan Alisun binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest;
      4)	UltraSun zal veroordelen in de proceskosten in beide procedures;
      5)	de termijn waarbinnen de hoofdzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal vaststellen op drie maanden na dagtekening van het arrest, gelet op het Tripsverdrag.
    
    
    2.2	Bij memorie van eis heeft Alisun geconcludeerd voor eis overeenkomstig de inhoud van voormeld exploot. 
    
    2.3	UltraSun heeft bij memorie van antwoord verweer gevoerd, producties overgelegd, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof Alisun niet-ontvankelijk zal verklaren in haar hoger beroep, althans haar het in hoger beroep gevorderde zal ontzeggen, zulks met veroordeling van Alisun in de kosten van het hoger beroep. 
    
    2.4	Vervolgens hebben partijen de zaak schriftelijk doen bepleiten door het overleggen van hun respectieve pleitnotities. 
    
    2.5	Daarna zijn de procesdossiers overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    
     3	De vaststaande feiten
    
    	Tussen partijen staan in hoger beroep de navolgende feiten vast.
    
    3.1	Alisun is een producente van bruiningsapparatuur voor de consumentenmarkt. Alisun heeft op 26 september 2001 het woordmerk ‘Sun lounge’ gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau in de klassen 10 en 11 voor de waren Solaria en zonnebanken. In de digitale Nieuwsbrief van Alisun van december 2000, editie Nederland, heeft Alisun aangekondigd op maandag 22 januari 2001 haar nieuwe Sunlounge collectie te zullen introduceren.
    
    3.2	UltraSun is een producente van bruiningsapparatuur voor de professionele markt. UltraSun heeft in januari/februari 2001 een brochure van haar producten uitgegeven waaronder de ‘Sunlounger 10.000’. De ‘Sunlounger 10.000’ is ook in maart 2001 en april 2001 geëxposeerd op de stands van UltraSun op een tweetal vakbeurzen te Düsseldorf en aansluitend op een beurs in Bologna.
    
     
    4	De beoordeling van het geschil in hoger beroep
    
    4.1	De grief van Alisun is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het merk ‘Sun lounge’ geen onderscheidend vermogen heeft. Daarbij heeft de voorzieningenrechter overwogen dat de woorden ‘Sun’ en ‘lounge’ elk afzonderlijk slechts gebruikelijke beschrijvingen zijn van datgene wat aan klanten wordt aangeboden en daarom onderscheidend vermogen missen. Ook de combinatie van deze twee bestanddelen mist volgens de voorzieningenrechter onderscheidend vermogen, omdat de combinatie niets extra’s toevoegt aan de som van de afzonderlijke bestanddelen.
    
    4.2	Naar het voorlopig oordeel van het hof wordt, gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 september 2001 in de zaak “Baby-dry” (NJ 2002/139), de grief terecht voorgedragen. Het merk ‘Sun lounge’ bestaat uit een combinatie van woorden die blijkens de woordenboeken van Van Dale Engels-Nederlands en Nederlands-Engels niet een gebruikelijke woordcombinatie is in de Engelse taal en ook niet de gangbare aanduiding is van een zonnebank (in het Engels: “sunbed”) of soortgelijk apparaat. In dat geval kan de woordcombinatie ‘Sun lounge’ niet geacht worden een beschrijvend karakter te hebben, maar vloeit die woordcombinatie veeleer voort uit een taalkundige vondst die het aldus gevormde merk in staat stelt een onderscheidende rol te spelen.
    
    4.3	Het hof verwerpt het verweer van UltraSun dat het door haar gebruikte teken ‘Sunlounger 10.000’ voldoende afwijkt van het merk ‘Sun lounge’ om verwarring te voorkomen. Immers, het kenmerkende bestanddeel van ‘Sunlounger 10.000’ is het woord ‘Sunlounger’, welk woord, op één letter na, geheel identiek is aan ‘Sun lounge’. Het feit dat de apparatuur waarvoor het teken ’Sunlounger 10.000’ wordt gebruikt ook voorzien is van de naam UltraSun, brengt vanwege de grote gelijkenis met het merk ‘Sun lounge’ onvoldoende mee dat bij het publiek (de gemiddeld geïnformeerde consument van bruiningsapparatuur) geen verwarring zou kunnen ontstaan met betrekking tot de herkomst van de waren. Aannemelijk is dat in elk geval indirect verwarringsgevaar ontstaat, omdat het publiek vanwege de sterk gelijkende merknamen denkt dat verwantschap bestaat tussen de ondernemingen Alisun en UltraSun. Om dezelfde reden verwerpt het hof ook het verweer van UltraSun dat haar apparaten bestemd zijn voor de professionele markt en de apparaten van Alisun voor de consumentenmarkt. Juist vanwege de grote gelijkenis van de merknamen ligt ook hier indirect verwarringsgevaar voor de hand. 
    
    4.4	Het hof gaat voorbij aan het verweer van UltraSun dat de ‘Sunlounger 10.000’ vooral is ontwikkeld voor de mediterrane markt en dat er tot nu toe binnen het Benelux-gebied nog niet één ‘Sunlounger 10.000’ is afgezet. Immers, nu de door UltraSun overgelegde brochure van haar producten, waarin onder meer de ‘Sunlounger 10.000’ is aangeboden, ook is opgesteld in de Nederlandse taal, moet worden aangenomen dat UltraSun haar ‘Sunlounger 10’.000’ ook in Nederland aanbiedt.
    
    4.5	Ook het verweer van UltraSun dat het merkdepot door Alisun te kwader trouw is verricht, wordt verworpen. Alisun moet, nu zij het merk ‘Sun lounge’ in december 2000 reeds heeft gebruikt in haar nieuwsbrief bij de aankondiging van haar nieuwe collectie, worden aangemerkt als de eerste voorgebruiker van het later op 26 september 2001 door haar gedeponeerde merk. UltraSun heeft de naam ‘Sunlounger 10.000’ eerst in  januari/februari 2001 in haar brochure gebruikt. De stelling van UltraSun dat haar directeur deze naam reeds op een mooie nazomerdag in het jaar 2000 heeft bedacht is niet van belang, evenmin als de stelling van UltraSun dat voormelde brochure al in september 2000 is voorbereid. Immers, toen was de naam ‘Sunlouger 10.000’ nog niet kenbaar voor degenen voor wie de apparaten waaraan de naam is gegeven, bestemd waren, zodat toen nog geen sprake was van relevant voorgebruik van de merknaam. 
    
    4.6	Het voorgaande leidt tot de conclusie dat UltraSun door het gebruik van de naam ‘Sunlounger 10.000’ inbreuk maakt op het merkrecht van Alisun met betrekking tot ‘Sun lounge’. De vordering van Alisun onder 1 om UltraSun te verbieden inbreuk te maken op dit merkrecht en om UltraSun te veroordelen onmiddellijk ieder gebruik van het teken ‘Sunlounger’ te staken en gestaakt te houden is toewijsbaar. Duidelijk is dat Alisun hierbij een spoedeisend belang heeft. Niet toewijsbaar, want te algemeen en verder niet onderbouwd, is het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de merkrechten van Alisun en alle met dat merk overeenstemmende merken of tekens. Evenmin toewijsbaar zijn de nevenvorderingen van Alisun onder 2 a tot en met f en onder 3, omdat Alisun in het geheel niet heeft gesteld dat zij daarbij een spoedeisend belang heeft. Nu de gevorderde dwangsom beperkt is tot de vorderingen onder 2, is ook die niet toewijsbaar. De termijn als bedoeld in artikel 260 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zal worden bepaald op drie maanden. 
    
    4.7	Het bestreden vonnis zal worden vernietigd. UltraSun zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties.
    
    
    5	De beslissing
    
    
      	Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: 
      	vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo van 19 september 2002;
    
    
    	en opnieuw rechtdoende:
    
    	verbiedt UltraSun om inbreuk te maken op het merkrecht ‘Sun lounge’ van Alisun;
    
    	veroordeelt UltraSun om ieder gebruik van het teken ‘Sunlounger’ onmiddellijk te staken en gestaakt te houden;
    
    
      	veroordeelt UltraSun in de kosten van het geding in beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Alisun begroot op:
      - voor de eerste aanleg € 258,18 aan verschotten en op € 703,= voor salaris;
      - voor het hoger beroep € 373,18 aan verschotten en op € 1.542,= voor salaris;
    
    
    	bepaalt de termijn waarbinnen de hoofdzaak aanhangig dient te worden gemaakt op drie maanden na de dag van uitspraak van dit arrest;
    
    	verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
    
    	wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    
    	Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Groen en Van der Kwaak, en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 23 december 2003.