ECLI:NL:RBAMS:2016:7401, Rechtbank Amsterdam, 09-11-2016, C/13/615445 / KG ZA 16-1109
Rechtbank Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2016-11-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Verbintenissenrecht

Samenvatting: Kort geding. Geen depot te kwader trouw (artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE). Oogmerk aanvrager.

vonnis
    RECHTBANK AMSTERDAM
    
    
      Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/13/615445 / KG ZA 16-1109 MW/CH
    
    
    
      
        Vonnis in kort geding van 9 november 2016
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        DECLACARE B.V.,
      gevestigd te Maassluis,
      eiseres in conventie bij conceptdagvaarding,
      verweerster in reconventie,
      advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        NCONTROL B.V.,
      gevestigd te Stein,
      gedaagde in conventie,
      eiseres in reconventie,
      bijgestaan door mr. M.S. Neervoort te Amsterdam.
    
    
    
    
      Partijen zullen hierna DeclaCare en NControl worden genoemd.
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      Ter terechtzitting van 12 oktober 2016 heeft DeclaCare gesteld en gevorderd overeenkomstig de aan dit vonnis in fotokopie gehechte dagvaarding. NControl is vrijwillig verschenen en heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de aan dit vonnis gehechte conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie. DeclaCare heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en een pleitnota.
      Na verder debat en aanhouding van de procedure in verband met onderling overleg hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. 
      Ter zitting waren aanwezig:
      aan de zijde van DeclaCare: mr. Odle, de heer [naam 1] , de heer [naam 2] en de heer [naam 3] ;.
      aan de zijde van NControl: mr. Neervoort en haar kantoorgenoot mr. H.F. Lankhorst, de heer [naam 4] , de heer [naam 5] , de heer [naam 6] en de heer [naam 7] .
    
    
  
  
    
      2De feiten
    
      2.1.
      DeclaCare houdt zich bezig met de levering van compressie-, litteken- en wondproducten. Haar afnemers zijn met name fysiotherapeuten, huidtherapeuten, poliklinieken, privé klinieken, ziekenhuizen en wond expertisecentra. In 2014-2015 heeft DeclaCare haar administratieve systeem voor het verwerken van bestellingen geautomatiseerd en begin 2016 heeft zij dit voorschrijfsysteem online aan haar klanten beschikbaar gesteld. Deze dienst draagt de naam OVIS.
      
    
    
      2.2.
      Op 16 oktober 2015 heeft DeclaCare een Benelux merkinschrijving aangevraagd voor het woordmerk OVIS in klasse 44 (diensten op het gebied van de gezondheidszorg; informatie met betrekking tot de gezondheidszorg). Het merk is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 0983652.
      
    
    
      2.3.
      De heer [naam 1] (hierna: [naam 1] ) is bestuurder van [bedrijf] (hierna: [bedrijf] ). Onder de [bedrijf] groep vallen onder meer apotheken. [bedrijf] is mede-aandeelhouder van DeclaCare en [naam 1] is (mede-)bestuurder van DeclaCare. Tot 30 september 2015 is [bedrijf] lid geweest van Coöperatieve Mosadex U.A. (hierna: Mosadex). NControl is een dochteronderneming van Mosadex.
      
    
    
      2.4.
      OVIS is het digitale voorschrijf- en toedienregistratiesysteem van NControl. De applicatie OVIS ondersteunt zorginstellingen bij het leveren van intra- en extramurale farmaceutische zorg (geneesmiddelen en hulpmiddelen) en biedt functionaliteiten met als doel dat artsen en personen werkzaam binnen de verpleging/verzorging efficiënt kunnen werken. 
      
    
    
      2.5.
      Op 26 juni 2012 heeft NControl een presentatie over OVIS gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering van Mosadex. Per brief van 25 september 2012 zijn de notulen van die vergadering aan de leden van Mosadex gezonden. In deze notulen wordt onder meer melding gemaakt van de presentatie door NControl over een nieuw te ontwikkelen product: OVIS.  
      
    
    
      2.6.
      Op 15 januari 2013 is OVIS als product op de website van NControl opgenomen. Op 4 oktober 2013 heeft NControl een nieuwbrief naar 714 openbare apotheken gestuurd die zijn aangesloten op het NControl softwareplatform, waarin NControl aankondigde OVIS te introduceren op het KNMP congres op 8 en 9 oktober 2013. In april 2014 heeft de Mosadex groep in haar nieuwsbrief een update gegeven over OVIS (van NControl). In september 2014 is er in de nieuwsbrief van de Mosadex groep een artikel over OVIS (van NControl) verschenen. 
    
    
      2.7.
      De website ovis-web.nl is door NControl geregistreerd op 24 september 2015 en sindsdien actief. Ook de website www.ovisweb.nl is op 24 september 2015 geregistreerd. Op 27 mei 2015 heeft NControl OVIS geïntroduceerd op LinkedIn.
      
    
    
      2.8.
      Bij brief van 17 maart 2016 heeft DeclaCare NControl verzocht het gebruik van het merk OVIS te staken en gestaakt te houden. NControl heeft bij brief van 5 april 2016 de merkinbreuk betwist en DeclaCare gesommeerd tot het ondertekenen van een onthoudingsverklaring.
      
    
    
      2.9.
      Op 3 mei 2016 heeft NControl in de klassen K1 9, K1 35 en K1 44 het volgende (Benelux) beeldmerk laten inschrijven onder inschrijvingsnummer 0955101:
      
        
          
        
      
      
    
  
  
    
      3Het geschil in conventie
    
    
      3.1.
      DeclaCare vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
      
        
          NControl te verbieden de naam OVIS of enig(e) met het (woord)merk OVIS van DeclaCare overeenstemmend(e) (handels)naam, domeinnaam of teken, waaronder, maar niet beperkt tot, “ovis-web”, “ovisweb”, OVIS en het door NControl onder nummer 0995101 geregistreerde Benelux (beeld)merk, te gebruiken voor diensten op het gebied van gezondheidszorg en informatie met betrekking tot gezondheidszorg, dan wel soortgelijke diensten en informatie waaronder, maar niet beperkt, tot een elektronisch voorschrijfsysteem, een en ander binnen twee dagen na betekening van het vonnis;
        
        
          op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,00 voor elke dag (gedeelte van een dag daaronder begrepen) of naar keuze van DeclaCare, voor elke keer dat NControl in strijd met het onder A. gevorderde handelt;
        
        
          NControl te veroordelen om op de startpagina van al haar websites en “apps”, waaronder maar niet beperkt tot www.ncontrol.nl, www.ovis-web.nl en www.ovisweb.nl, in leesbare tekens van dezelfde omvang als de andere letters op haar websites gedurende ten minste zes maanden de volgende tekst te plaatsen: “Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van…2016 is het ons verboden verder inbreuk te maken op de merkrechten van DeclaCare B.V. op het merk OVIS. Het dictum van het vonnis luidt:…, een en ander met een link naar het volledige vonnis en uiterlijk binnen 2 dagen na betekening van het vonnis;
        
        
          NControl te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met wettelijke rente.
        
      
      
    
    
      3.2.
      DeclaCare stelt, samengevat, het volgende. NControl gebruikt zonder toestemming van DeclaCare een identieke naam voor een product/dienst dat/die identiek, dan wel tenminste soortgelijk is aan die waarvoor DeclaCare een merkinschrijving heeft verkregen. Op grond van artikel 2.20 lid 1 onder (a), (b) en (d) van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) kan het NControl worden verboden het merk nog langer te gebruiken. De inschrijving en het gebruik van het teken OVIS als handelsnaam door NControl doet afbreuk aan de functies van het merk van DeclaCare. Daarnaast is er verwarringsgevaar. Op grond van artikel 5a Handelsnaamwet heeft DeclaCare het recht NControl te verbieden een handelsnaam te voeren waarop een ander ter onderscheiding van zijn diensten of waren recht heeft. Aldus steeds DeclaCare. 
      
    
    
      3.3.
      NControl voert verweer. Het merk van DeclaCare is nietig, nu dit te kwader trouw is gedeponeerd, aldus in de kern het verweer van NControl.
      
    
    
      3.4.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
      
    
  
  
    
      4Het geschil in reconventie
    
    
      4.1.
      NControl vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
      1. DeclaCare te bevelen om binnen 48 uur na betekening van het vonnis:
      
        a. iedere inbreuk op de merkrechten van NControl met betrekking tot haar Benelux-merk met inschrijvingsnummer 0995101 te staken en gestaakt te houden en
        b. (al dan niet subsidiair) het onrechtmatig handelen jegens NControl te staken en gestaakt te houden, 
        In het bijzonder door ieder gebruik (waaronder ook de registratie) gericht op de Benelux van een teken bestaande uit of overeenstemmend met het woord “OVIS”, al dan niet als domeinnaam, statutaire naam, handelsnaam, merk en/of als ander onderscheidingsteken, voor waren en diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die van NControl, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per dag (of gedeelte daarvan) of (ter keuze van NControl) per overtreding, met een maximum van € 500.000,00;
      
      2. DeclaCare te veroordelen in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Rv en
      3. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na het vonnis. 
      
    
    
      4.2.
      NControl stelt dat DeclaCare het merk OVIS te kwader trouw heeft gedeponeerd en dat dit merk daarom nietig moet worden verklaard. Door gebruik van de naam OVIS maakt DeclaCare inbreuk op de merkrechten van NControl en handelt zij onrechtmatig jegens NControl. Het gebruik van het merk OVIS door DeclaCare is aan te merken als een oneerlijke handelspraktijk, misleidende reclame en een vorm van ongeoorloofde mededinging, aldus NControl.
      
    
    
      4.3.
      DeclaCare voert verweer. 
      
    
    
      4.4.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
      
    
  
  
    
      5De beoordeling 
    in conventie en in reconventie
    
    
      5.1.
      Vanwege de onderlinge samenhang en verwevenheid zullen de conventionele en reconventionele vorderingen gezamenlijk worden behandeld. 
      
      
        
          Bevoegdheid
        
      
      
    
    
      5.2.
      De voorzieningenrechter acht zich bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen. Beide partijen zijn gevestigd in Nederland. De vorderingen zijn ingesteld ter zake van een gestelde inbreuk op merken met gelding in de Benelux, zodat deze rechtbank bevoegdheid toekomt op basis van artikel 4.6 lid 1 BVIE. De gestelde inbreuken vinden, zo begrijpt de voorzieningenrechter, mede plaats in dit arrondissement. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere gronden, is deze rechtbank relatief bevoegd reeds omdat die bevoegdheid niet is bestreden.
      
      
        
          Spoedeisend belang
        
      
      
    
    
      5.3.
      De vorderingen zijn in kort geding alleen toewijsbaar als voldoende aannemelijk is dat deze ook in een bodemprocedure worden toegewezen en van de partij die een vordering heeft ingesteld niet kan worden gevergd de afloop van de bodemprocedure af te wachten. 
      
    
    
      5.4.
      Partijen hebben een spoedeisend belang bij hun vorderingen nu een mogelijke inbreuk op hun merkrechten zo spoedig mogelijk moet worden gestaakt. 
      
      
        
          Inbreuk
        
      
      
    
    
      5.5.
      Beide partijen gaan ervan uit dat de merken overeenstemmen en voor soortgelijke waren/diensten worden gebruikt. Ten eerste dient te worden beoordeeld of het Beneluxmerk van DeclaCare te kwader trouw is gedeponeerd op 16 oktober 2015. Immers, indien voorshands aannemelijk is dat sprake is van een nietig merkdepot door DeclaCare wegens kwade trouw, maakt DeclaCare inbreuk op het merkrecht van NControl. Bij een depot dat niet te kwader trouw is gedaan door DeclaCare, waardoor er dus geen nietig merkdepot is, is het NControl die inbreuk maakt op het merkrecht van DeclaCare. 
    
    
      5.6.
      Artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE maakt het mogelijk een ingeschreven merk nietig te laten verklaren, wanneer het te kwader trouw is gedeponeerd. Het artikel noemt twee voorbeelden van een depot te kwader trouw. Beide voorbeelden vinden hun grond in misbruik van wetenschap (‘wist of behoorde te weten’) bij de deposant van het gebruik van een overeenstemmend merk door een derde voor soortgelijke waren of diensten binnen het Benelux-gebied. De voorbeelden zijn niet limitatief. In het arrest Lindt Goldhase (HvJEU 11 juni 2009, zaak C-529/07, B9 7962) (hierna: het Lindt-arrest), heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) op prejudiciële vragen geantwoord dat bij de beoordeling of sprake is van een depot te kwader trouw rekening dient te worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken, en met name:
      
        
          het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd;
        
        
          het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dat teken te beletten, en
        
        
          de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.
        
      
      
    
    
      5.7.
      Beantwoording behoeven derhalve eerst de vragen 1) of NControl het merk OVIS in de periode drie jaar vóór het depot te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt (‘voorgebruik’) en 2) of DeclaCare van dit gebruik wist of behoorde te weten. 
      
      
        
          Gebruik
        
      
      
    
    
      5.8.
      Ter onderbouwing van haar stelling dat zij het merk OVIS heeft gebruikt in de periode drie jaren voor het depot door DeclaCare op 16 oktober 2015, heeft NControl er onder meer op gewezen dat in april, mei en oktober 2014 de eerste contracten zijn gesloten met commerciële gebruikers van OVIS. Daaraan voorafgaand is in de periode 2012-2013 de ontwikkelaar van OVIS, FarmInvent, begonnen met het testen van OVIS. Sinds november 2012 is op diverse manieren publiciteit gegeven aan OVIS, onder meer op congressen en op LinkedIn, zowel door NControl op haar eigen pagina als door medewerkers op hun LinkedIn accounts. In oktober 2013 heeft NControl OVIS geïntroduceerd op het KNMP congres. De lancering van de websites ovis-web.nl en ovisweb.nl heeft plaatsgehad op 24 september 2015. 
      
    
    
      5.9.
      De voorzieningenrechter overweegt dat NControl haar stellingen heeft onderbouwd onder verwijzing naar stukken. Op basis van die stukken staat voorshands in voldoende mate vast dat NControl sinds 2012 bezig was met het ontwikkelen van OVIS. Vanaf dat moment heeft NControl de introductie en de ingebruikneming van OVIS op serieuze wijze voorbereid. Dit is in zoverre ook niet bestreden door DeclaCare. 
      
    
    
      5.10.
      DeclaCare betwist de omvang van het gebruik door NControl van het merk OVIS. NControl wijst in dit verband op in 2014 gesloten contracten (zie r.o. 5.8). Onder verwijzing naar haar overzicht dat als productie 27 in het geding is gebracht, stelt NControl verder dat de eerste contacten met (potentiële) klanten in 2014 en 2015 zijn gelegd. Volgens DeclaCare is er echter enkel één contract, met verpleeghuis Willibrord, overgelegd van de zijde van NControl. Bij gebrek aan wetenschap betwist zij het als productie 27 door NControl overgelegde overzicht. 
      
    
    
      5.11.
      In het midden gelaten op welke schaal NControl sinds 2014 OVIS in de markt heeft gezet, volgt uit de overgelegde stukken dat zij in dat jaar in ieder geval een begin van gebruik heeft gemaakt van het merk OVIS nu zij in dat jaar met verpleeghuis Willibrord, zo is onbestreden gelaten, een contract heeft gesloten ter zake van het gebruik van de software OVIS. Dit bezien in samenhang met de in 2012 in gang gezette serieuze voorbereiding en introductie van het merk OVIS op de commerciële markt, maakt dat voorshands in voldoende mate is komen vast te staan dat NControl het merk op normale wijze heeft gebruikt in de drie jaren voorafgaand aan het depot door DeclaCare. Dit gebruik door NControl wordt, nu niet anders is gesteld of gebleken, aangemerkt als te goeder trouw. 
      
      
        
          Wetenschap
        
      
      
    
    
      5.12.
      Bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager moet onder meer rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving. Een vermoeden van wetenschap kan met name voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van het gebruik, waarbij deze bekendheid kan worden afgeleid uit de duur van dat gebruik (Lindt-arrest).
      
    
    
      5.13.
      NControl stelt dat de heer [naam 1] als bestuurder van DeclaCare op de hoogte was dan wel behoorde te zijn van het gebruik van OVIS door NControl. Op de algemene ledenvergadering van Mosadex op 26 juni 2012, waar NControl een presentatie heeft gegeven over OVIS, heeft [naam 1] zich laten vertegenwoordigen. De notulen van die vergadering waarin deze presentatie wordt vermeld, heeft [naam 1] ontvangen. NControl heeft voorts op verschillende wijzen bekendheid gegeven aan OVIS, hetgeen niet aan de aandacht van [naam 1] /DeclaCare kan zijn ontsnapt. [naam 1] is een apotheker met een uitstekende kennis van de farmaceutische markt. Daarnaast moet [naam 1] middels het lidmaatschap van [bedrijf] van Mosadex over de ontwikkeling van OVIS hebben geweten. De heren [naam 8] en [naam 4] hebben in een gesprek dat in 2014 plaatsvond [naam 1] ingelicht over OVIS. OVIS is daarnaast op 15 januari 2013 opgenomen als product op de website van NControl. Op 13 augustus 2015 heeft de heer [naam 8] op zijn LinkedIn pagina gepubliceerd over OVIS. [naam 8] en [naam 1] zijn connecties op LinkedIn en [naam 1] is een actieve gebruiker van dit netwerk. De website ovis-web.nl is op 24 september 2015 geregistreerd en sinds die datum actief. De website www.ovisweb.nl is op diezelfde datum geregistreerd. Verder is een bericht van begin oktober 2015 op de LinkedIn-pagina van NControl door de heer [naam 3] van DeclaCare ‘geliked’.
      
    
    
      5.14.
      DeclaCare betwist dat zij, althans [naam 1] , voorafgaand aan het depot op de hoogte was dan wel had moeten zijn van het gebruik van OVIS door NControl. [naam 1] houdt zich binnen DeclaCare alleen bezig met de contacten met zorgverzekeraars. De heer [naam 2] is betrokken bij de dagelijkse leiding en de commerciële kant binnen DeclaCare en medio 2015 hebben de heren [naam 9] en [naam 2] de naam OVIS bedacht voor ‘Online Voorschrijf- en Informatie Systeem’, aldus DeclaCare. Een voorafgaand aan het depot op internet uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van de naam ‘OVIS’ heeft niet aan het licht gebracht dat die naam toen al werd gebruikt door NControl. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst DeclaCare naar een door MediaMaze in opdracht van DeclaCare in september/oktober 2016 uitgevoerd online zichtbaarheidsonderzoek. Hierin komt MediaMaza onder meer tot de conclusie dat het zeer aannemelijk is dat ten tijde van het depot de website ovis-web.nl geen zichtbare positie had in de zoekresultaten van Google, een andere zoekmachine of LinkedIn voor de zoekopdracht “ovis”.
      
    
    
      5.15.
      
        Tussen partijen is niet in geschil dat wetenschap van [naam 1] , als bestuurder van DeclaCare, aan DeclaCare kan worden toegerekend. De door NControl overgelegde stukken laten zien dat NControl in vakbladen, nieuwsbrieven en op congressen kenbaarheid heeft gegeven aan OVIS. Onder meer in juni 2012 heeft NControl OVIS op het Mosadex congres geïntroduceerd en in oktober 2013 op het KNMP congres. Zoals op de zitting van de zijde van NControl is verklaard en als zodanig niet is bestreden door DeclaCare, houden zich slechts enkele partijen bezig met een (online) systeem waarbij medische hulpmiddelen worden voorgeschreven. Zowel DeclaCare als NControl richt zich - al dan niet mede - met OVIS op deze markt voor hulpmiddelen. Verder is van belang dat NControl reeds vanaf 2012 publiciteit heeft gegeven aan het merk OVIS, en aldus geruime tijd vóórdat de aanvraag zijdens DeclaCare werd gedaan. Die publiciteit richtte zich op de farmaceutische branche. DeclaCare heeft niet bestreden dat de farmaceutische branche waarin beide partijen actief zijn een kleine specialistische branche is, noch heeft zij weersproken dat [naam 1] over een ruime kennis op dat terrein beschikt. Middels [bedrijf] is [naam 1] actief op de farmaceutische markt. DeclaCare heeft, kort weergegeven, naar voren gebracht dat [naam 1] niet aanwezig is geweest bij de algemene ledenvergadering van Mosadex in juni 2012, noch dat hij kennis heeft genomen van de notulen van die vergadering dan wel andere stukken waarin publiciteit is gegeven aan OVIS (van NControl). Dit laat onverlet dat [naam 1] als professional op de (relatief kleine) markt waarbinnen beide partijen hun diensten aanbieden als deskundig dient te worden aangemerkt en dat hij op de hoogte dient te zijn van nieuwe ontwikkelingen en producten op die markt. 
        Al met al – de kleinschaligheid van de betrokken branche en de wijze waarop vanaf eind 2012 door NControl kenbaarheid is gegeven aan OVIS – is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat, al zou [naam 1] /DeclaCare geen wetenschap hebben gehad van het voorgebruik door NControl, zij in ieder geval kennis hadden behoren te hebben van dit gebruik. De overige door NControl gestelde feiten en omstandigheden, zoals het gesprek in 2014 waarin [naam 1] zou zijn ingelicht over OVIS, behoeven dan ook geen bespreking. Dat geldt eveneens voor het verweer van DeclaCare dat zij niet op de hoogte kon zijn van het (voor)gebruik, nu een voorafgaand aan het depot verricht internetonderzoek geen resultaten heeft opgeleverd. In het midden gelaten of een onderzoek op het internet op de zoekterm ‘ovis’ destijds inderdaad geen resultaten zou hebben opgeleverd, brengt dat – indien dat inderdaad zo is – nog niet met zich dat anders wordt geoordeeld over de wetenschap bij DeclaCare van het voorgebruik door NControl. De feiten en omstandigheden die voorshands aannemelijk maken dat DeclaCare van dit gebruik ‘had behoren te weten’ hebben zich immers in de periode voorafgaand aan dit (gestelde) internetonderzoek en het depot door DeclaCare voorgedaan. 
      
      
      
        
          Oogmerk
        
      
      
    
    
      5.16.
      Uit het Lindt- arrest volgt echter dat niet enkel het weten of behoren te weten volstaat als bewijs van de kwade trouw. Tevens dient het oogmerk van de aanvrager ten tijde van de merkaanvraag in aanmerking te worden genomen. Het oogmerk op het relevante tijdstip is een subjectief gegeven dat aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval moet worden vastgesteld. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Volgens het Hof van Justitie is daarvan met name sprake wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen. Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, een van de relevante factoren voor het bestaan van kwade trouw bij de aanvrager. In een dergelijk geval zou de aanvrager immers de aan het ingeschreven merk verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, eerlijk te beconcurreren. 
      
    
    
      5.17.
      De voorzieningenrechter stelt voorop dat NControl niet heeft geconcretiseerd in welke zin DeclaCare het oogmerk heeft gehad NControl te benadelen. NControl gaat uit van de veronderstelling dat de (enkele) omstandigheid dat DeclaCare kennis had behoren te hebben van het (voor)gebruik voldoende is om kwade trouw van de aanvrager aan te nemen. Zoals in r.o. 5.16 is weergegeven, is dat echter onvoldoende om zonder meer uit te kunnen gaan van kwade trouw bij de aanvrager. Feiten en omstandigheden waaruit volgt dat DeclaCare het oogmerk had NControl te beletten een product te verkopen, de toegang tot de markt te verhinderen of oneerlijk te beconcurreren, althans feiten en omstandigheden die ondersteunen dat DeclaCare kwaad in de zin heeft gehad met haar aanvraag, zijn in het geheel niet gesteld. NControl heeft bovendien niet afdoende weersproken dat DeclaCare een legitiem doel nastreefde met de keuze voor OVIS en de registratie van haar merk, zoals door DeclaCare is bepleit. Verder vormt een relevante factor dat NControl pas in 2014 het merk OVIS de facto in gebruik is gaan nemen. Relatief kort daarna heeft (in 2015) het depot door DeclaCare plaatsgehad. Van een langdurig gebruik door NControl en een als gevolg daarvan aan haar toekomende grotere mate van rechtsbescherming van haar teken, is geen sprake. Daarom kan niet worden aangenomen dat DeclaCare ten tijde van het depot het oogmerk tot benadeling had, hetgeen leidt tot het oordeel dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat het depot te kwader trouw was. Overigens kan niet worden uitgesloten dat wel van kwade trouw sprake is, maar dat is onvoldoende.
      
      
        
          Slotsom in conventie
        
      
      
    
    
      5.18.
      Voorshands kan niet worden gezegd dat het merk OVIS van DeclaCare nietig is. NControl heeft niet weersproken dat (in dat geval) DeclaCare NControl ex artikel 2.20 lid 1 aanhef onder (b) BVIE het gebruik van het teken kan verbieden op de grond dat NControl zonder toestemming van DeclaCare in het economisch verkeer een naam voor een product of dienst gebruikt die identiek dan wel tenminste soortgelijk is aan die waarvoor DeclaCare een merkinschrijving heeft verkregen, terwijl daardoor verwarring kan ontstaan. Behalve op haar merkrecht, heeft DeclaCare een beroep gedaan op artikel 5a van de Handelsnaamwet teneinde een verbod op te leggen aan NControl. De vordering die daarop is gebaseerd is als verder onweersproken gelaten eveneens toewijsbaar.
      
    
    
      5.19.
      Het vorenstaande leidt ertoe dat de conventionele vordering onder A zal worden toegewezen voor zover het het gebruik van de naam OVIS betreft. De voorzieningenrechter zal de onder B gevorderde dwangsommen beperken en maximeren als in het dictum te vermelden, alsook een langere termijn bepalen waarna de dwangsommen zullen worden verbeurd.
      
    
    
      5.20.
      Een rectificatie op de websites (en apps) van NControl komt onnodig en daarom disproportioneel voor. Aan de belangen van DeclaCare wordt in voldoende mate tegemoetgekomen door het verbod aan NControl om het teken OVIS nog langer te gebruiken.  
      
    
    
      5.21.
      De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.
      
    
    
      5.22.
      NControl zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. DeclaCare vordert veroordeling van NControl in de proceskosten ex artikel 1019h Rv. NControl voert ter afwering aan dat die proceskosten niet redelijk en evenredig zijn. De voorzieningenrechter zal gezien het verweer van NControl tegen de hoogte van de kosten deze matigen tot het indicatietarief in IE-zaken, welk tarief voor eenvoudige zaken € 6.000,00 bedraagt. Voor het overige worden de proceskosten aan de zijde van NControl tot op heden begroot op € 619,00 aan griffierecht. De over de proceskosten gevorderde wettelijke rente is niet bestreden en zal op na te melden wijze worden toegewezen.
      
      
        
          Slotsom in reconventie
        
      
      
    
    
      5.23.
      Nu naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter DeclaCare geen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van NControl, liggen de vorderingen in reconventie voor afwijzing gereed. Ook anderszins kan het handelen van DeclaCare voorshands niet als onrechtmatig worden aangemerkt.
      
    
    
      5.24.
      NControl zal als in de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. Gelet op de samenhang met de vorderingen in conventie, worden deze kosten tot op heden begroot op nihil.
      
      
    
  
  
    
      6De beslissing
    De voorzieningenrechter
    
    
      
        in conventie
      
    
    
    
      6.1.
      verbiedt NControl de naam OVIS, waaronder, maar niet beperkt tot, “ovis-web”, “ovisweb”, te gebruiken voor diensten op het gebied van gezondheidszorg en informatie met betrekking tot gezondheidszorg, dan wel soortgelijke diensten en informatie waaronder, maar niet beperkt tot een elektronisch voorschrijfsysteem;
      
    
    
      6.2.
      bepaalt dat NControl na een termijn van vier weken na de datum van dit vonnis aan DeclaCare een dwangsom verbeurt van € 2.500,00 voor iedere dag of dagdeel dat NControl zich niet houdt aan het onder 6.1. genoemde verbod, tot een maximum van € 50.000,00;
      
    
    
      6.3.
      veroordeelt NControl in de proceskosten, aan de zijde van DeclaCare tot op heden begroot op € 6.619,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
      
    
    
      6.4.
      stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;
      
    
    
      6.5.
      verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
      
    
    
      6.6.
      wijst het meer of anders gevorderde af;
      
      
        
          in reconventie
        
      
      
    
    
      6.7.
      weigert de gevraagde voorzieningen;
      
    
    
      6.8.
      veroordeelt NControl in de proceskosten in reconventie, tot op heden aan de zijde van DeclaCare begroot op nihil.
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. C.E.P. Honing, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 9 november 2016.
      
      
      
      
      
    
  
  
    type: CEPH
    coll: MV