ECLI:NL:GHSHE:2001:BA7256, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-02-2001, C0000459
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2001-02-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Het hof is van oordeel dat geïntimeerden door het gebruik van de hier weergegeven tekst gebruik maakt van het merk [naam 1] om haar behandeling met een lakbeschermingsproduct aan te prijzen. Het is niet enkel objectieve informatie die geïntimeerden op deze wijze geeft, zij wenst hiermee aan het merk van Du Pont te refereren en beoogt daarmee economisch voordeel. Het merk [naam 1] is onder andere ingeschreven voor samenstellingen op basis van [naam 4] in het genre lak en vernis (klasse 2). Het hof acht daarom artikel 13-A. 1. sub a en/of c BMW van toepassing. De vordering om het gebruik van het merk van Du Pont op straffe van een dwangsom te staken en gestaakt te houden is derhalve toewijsbaar.

typ. MC
      rolnr. KG C0000459/BR
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
      vierde kamer, van 22 februari 2001,
      gewezen in de zaak van:
    
    
    
      De vennootschap naar vreemd recht E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY,	
      gevestigd te Wilmington, Delaware, 
      Verenigde Staten van Amerika,
      appellante,
      procureur: mr. W.M.C. van der Eerden,
    
    
    tegen:
    
    
      1. de vennootschap onder firma [GEÏNTIMEERDE SUB 1], h.o.d.n. [BEDRIJF 1],
      gevestigd te [plaats],
      2. [GEÏNTIMEERDE SUB 2],
      wonende te [plaats],
      3. [GEÏNTIMEERDE SUB 3],
      wonende te [plaats],
      geïntimeerden,
      procureur: mr. G.D. Noordijk,
    
    
    op het hoger beroep van appellante, hierna te noemen Du Pont, tegen het door de president van de rechtbank te Breda op 3 april 2000 onder nummer 81799/KG ZA 00-123 uitgesproken vonnis in kort geding tussen Du Pont als eiseres en geïntimeerden, verder ook tezamen in enkelvoud te noemen [geïntimeerden], als gedaagden.
    
    1. Het geding in eerste aanleg
    
    Het hof verwijst daarvoor naar voormeld vonnis van de president, waarvan de inhoud aan partijen bekend is.
    
    2. Het geding in hoger beroep
    
    2.1. Du Pont is bij exploot van 14 april 2000 van voormeld vonnis in hoger beroep gekomen en heeft bij memorie van grieven daartegen vier grieven aangevoerd, en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en alsnog toewijzing van haar vorderingen. Zij heeft daarbij producties in het geding gebracht.
    
    2.2. [geïntimeerden] heeft bij memorie van antwoord onder overlegging van producties de grieven bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis.
    
    
      2.3. Daarna zijn ter zitting van het hof van 11 januari 2001 pleidooien gehouden, waarbij voor Du Pont het woord is gevoerd door mr. Ch. Gielen en voor [geïntimeerden] door mr. Th.A.M.W. Willems, beiden aan de hand van overgelegde pleitnota's, waarbij van beide zijden bij akte nog nadere stukken in het geding zijn gebracht.
      Tenslotte hebben partijen de stukken aan het hof overgelegd en uitspraak gevraagd.
    
    
    3. De gronden van het hoger beroep
    
    Met de grieven legt Du Pont het geschil in volle omvang aan het hof voor. Het hof zal voor zover nodig op de afzonderlijke grieven ingaan.
    
    4. De beoordeling
    
    
      4.1. Tegen de door de president in onderdeel 3.1. van zijn vonnis vastgestelde feiten zijn geen grieven gericht, zodat ook het hof bij zijn beoordeling van die feiten zal uitgaan. Het hof voegt daaraan nog het volgende toe.
      -  [geïntimeerden] heeft haar bedrijf thans ingebracht in een besloten vennootschap. Deze vennootschap heeft alle rechten en verplichtingen van de vennootschap onder firma overgenomen.
      -  Het trefwoord "[naam 1]" is opgenomen in het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, twaalfde uitgave 1992, zonder dat daarbij is vermeld dat het een merknaam betreft. In enkele andere woordenboeken staat het woord "[naam 1]" of "[naam 1]" opgenomen met de vermelding dat dit een merknaam is, dan wel met de vermelding dat het een merknaam is die ten onrechte soms als soortnaam wordt gebruikt (prod. 5 bij MvGr). In een Franse encyclopedie staat het woord "[naam 2]" met vermelding dat het een merknaam is, alsmede: "[naam 3], E adj. Recouvert de [naam 2]" (prod. 2 bij MvA).
    
    
    4.2. Du Pont heeft in eerste aanleg gevorderd [geïntimeerden] te veroordelen het gebruik van het merk van Du Pont alsmede ieder gebruik van enige daarmee overeenstemmende aanduiding te staken. Daarnaast vorderde zij een voorschot op schadevergoeding. De president heeft de vorderingen afgewezen. Hij overwoog dat het meest verstrekkende verweer van [geïntimeerden] inhoudt dat het merk [naam 1] een soortnaam is geworden, waardoor het merkrecht is vervallen. Dit verweer heeft de president gehonoreerd.
    
    4.3. Nu [geïntimeerden] is gevestigd in [plaats] is het hof bevoegd van de vordering kennis te nemen.
      
    4.4. De eerste twee grieven van Du Pont houden in dat de president ten onrechte heeft geoordeeld dat de stelling dat het merk [naam 1] is vervallen omdat het is verworden tot soortnaam het meest verstrekkende verweer was van [geïntimeerden], dat de president met zijn oordeel buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden en fundamentele beginselen van het procesrecht heeft geschonden, zoals het recht van hoor en wederhoor.
    
    4.5. Deze grieven falen. Weliswaar staat dit verweer niet in de pleitnota van [geïntimeerden] in eerste aanleg vermeld, maar dat neemt niet weg dat is gebleken dat [geïntimeerden] het verweer wel heeft gevoerd. Onweersproken is door [geïntimeerden] gesteld dat partijen tijdens de behandeling van het kort geding ongeveer tien minuten over dit onderwerp hebben gesproken. Terecht heeft de president geoordeeld dat dit verweer van [geïntimeerden] de verste strekking had. Daarmee trad hij niet buiten de rechtsstrijd. Mogelijk is Du Pont door het verweer verrast, maar uit de toelichting op de grieven blijkt reeds dat zij wel daarop heeft gereageerd, zodat van schending van het recht van hoor en wederhoor geen sprake is geweest.
    
    
      4.6. In de derde en vierde grief bestrijdt Du Pont inhoudelijk het oordeel van de president. Het feit dat het woord "[naam 1]" in een woordenboek is opgenomen zonder verwijzing naar haar merkrechten, acht Du Pont niet van doorslaggevende betekenis voor de verwording tot soortnaam van een merk. Volgens Du Pont moet artikel 5 lid 2 onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden uitgelegd in het licht van artikel 12 lid 2 onder a van de EG-Richtlijn merkenrecht d.d. 21 december 1988, 89/104, hetgeen meebrengt dat door [geïntimeerden] dient te worden gesteld en aannemelijk gemaakt dat [naam 1] de gebruikelijke benaming van [naam 4] in de handel is geworden. 
      4.6.1. Als er al sprake zou zijn van verwording tot soortnaam, dan is dat volgens Du Pont in elk geval niet aan haar te wijten, daar zij zeer veel onderneemt om haar merk [naam 1] te beschermen en actief optreedt tegen een ieder die zonder licentie gebruik maakt van haar merk.
    
    
    
      4.7. Hoewel de door Du Pont thans voorgestane uitleg van artikel 5 lid 2 onder b BMW niet wordt ondersteund door de Nederlandse handboeken, acht het hof het niet bij voorbaat uitgesloten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat dit artikel dient te worden uitgelegd in overeenstemming met de hiervoor genoemde Merkenrichtlijn. Dat van verwording van [naam 1] tot soortnaam voor [naam 4] in de handel sprake is, is door [geïntimeerden] niet gesteld en evenmin is daarvan iets gebleken.
      4.7.1. Gezien het vorenstaande komt het hof tot de conclusie dat in dit kort geding niet voldoende aannemelijk is geworden dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat het merkrecht van Du Pont is komen te vervallen. De derde en vierde grief zijn derhalve terecht aangevoerd. Het vonnis van de president kan niet in stand blijven. 
    
    
    
      4.8. Het hof dient thans de toewijsbaarheid van de vorderingen opnieuw te beoordelen. Aanvankelijk gebruikte [geïntimeerden] het merk [naam 1] in haar handelsnaam, op haar website en in haar brochure. Na aanschrijving door Du Pont heeft zij haar handelsnaam gewijzigd en de oorspronkelijke tekst op haar brochure, die luidde "*[naam 4] = chemische naam voor [naam 1](r) en is een gepatenteerde uitvinding van Dupont de Nemours", afgeplakt door middel van een sticker met de tekst "Wat is [naam 4]? Uit het Benelux merkenregister blijkt uit inschrijvingen onder de nummers (...)dat de merknaam [naam 1] is gedeponeerd door DuPont de Nemours & Company. Op de lijst van waren waarvoor het merk is geregistreerd staat onder klasse 2 vermeld: Samenstellingen op basis van Poly-Tetra-Fluor-Ethyleen in het genre van lak en vernis onder andere om dun metaal te bekleden. Voor deze formule wordt ook wel de afkorting [naam 4] gehanteerd.". Haar website heeft zij op overeenkomstige wijze aangepast.
      4.8.1. Het hof is van oordeel dat [geïntimeerden] door het gebruik van de hier weergegeven tekst gebruik maakt van het merk [naam 1] om haar behandeling met een lakbeschermingsproduct aan te prijzen. Het is niet enkel objectieve informatie die [geïntimeerden] op deze wijze geeft, zij wenst hiermee aan het merk van Du Pont te refereren en beoogt daarmee economisch voordeel. Het merk [naam 1] is onder andere ingeschreven voor samenstellingen op basis van [naam 4] in het genre lak en vernis (klasse 2). Het hof acht daarom artikel 13-A. 1. sub a en/of c BMW van toepassing. De vordering om het gebruik van het merk van Du Pont op straffe van een dwangsom te staken en gestaakt te houden is derhalve toewijsbaar. Ook nu [geïntimeerden] nog slechts de hiervoor genoemde tekst gebruikt, heeft Du Pont voldoende belang bij een verbodsactie.
    
    
    4.9. De vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding acht het hof in dit kort geding niet toewijsbaar, daar niet is gesteld of gebleken dat Du Pont daarbij een spoedeisend belang heeft (zie HR 14 april 2000, NJ 2000,489).
    
    4.10. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat het vonnis van de president moet worden vernietigd, dat de vordering sub 1 zal worden toegewezen, waarbij het hof een lagere dwangsom dan gevorderd vaststelt en deze aan een maximum verbindt, en de vordering sub 2 zal worden afgewezen. [geïntimeerden] moet worden beschouwd als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zodat zij zal worden veroordeeld in de proceskosten in beide instanties.
    
    5. De beslissing
    
    Het hof:
    
    vernietigt het vonnis waarvan beroep;
    
    opnieuw rechtdoende:
    
    
      beveelt geïntimeerden binnen 14 dagen na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het merk [naam 1] van Du Pont, alsmede ieder gebruik 
      van enige daarmee overeenstemmende aanduiding, zulks op straffe van een hoofdelijk verschuldigde dwangsom ad               f 10.000,-- (tienduizend gulden) per gehele of gedeeltelijke overtreding of - naar keuze van Du Pont - per dag waarop een verdere overtreding wordt begaan, met een maximum van f 100.000,--;
    
    
    wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;
    
    veroordeelt geïntimeerden hoofdelijk in de proceskosten van de eerste aanleg en het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van Du Pont tot de dag van deze uitspraak worden begroot op f 602,08 aan verschotten en f 1.550,-- aan salaris van de procureur in eerste aanleg en f 741,63 aan verschotten en f 5.100,-- aan salaris van de procureur voor het geding in hoger beroep;
    
    verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Bod, Huijbers-Koopman en Kranenburg en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 22 februari 2001.