ECLI:NL:RBARN:2005:AT4847, Rechtbank Arnhem, 31-03-2005, 122823
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2005-03-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Ter zitting is voldoende komen vast te staan dat UMTT de merknaam UMTT bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd. Voorshands geoordeeld is het depot niet te kwader trouw geschied.
        Voorshands geoordeeld is evenmin aannemelijk dat VDB Staal en gedaagde sub2 wanprestatie hebben gepleegd tegenover betrokkene door de domeinnaam over te dragen aan UMTT.
        Het bovenstaande leidt ertoe dat UMTT is aan te merken als merkrechthebbende van de merknaam UMTT. Nu er voorts geen gronden van verval als bedoeld in artikel 5 BMW door VDB Staal en gedaagde sub 2 zijn gesteld, kan UMTT zich verzetten tegen merkrechtinbreuken.
        Door de domeinnaam umtt.com operationeel te houden voert gedaagde sub 2 umtt tevens als handelsnaam. Ter zitting heeft UMTT voldoende aannemelijk gemaakt dat (potentiële) klanten van haar naar de site umtt.com gaan in de veronderstelling daarmee de site van UMTT te raadplegen. Daarmee handelt gedaagde sub 2 in strijd met het bepaalde in artikel 5a Hnw. 
        Het bovenstaande leidt ertoe dat de gevraagde verboden op grond van artikel 13 A, lid 1 sub a BMW en artikel 5 HNW in beginsel toewijsbaar zijn. Nu voorshands voldoende vaststaat dat zowel VDB Staal als gedaagde sub 2 de overtredingen begaan zijn de verboden tegenover beiden toewijsbaar.

Rechtbank Arnhem 	
      Sector civiel recht
    
    
    
    
      Zaak-/rolnummer:	122823 / KG ZA 05-39
      Datum vonnis:	31 maart 2005
    
    
    
    Vonnis in kort geding 
    
    in de zaak van
    
    
      de rechtspersoon naar Luxemburgs recht
      UMTT S.A.,
      statutair gevestigd te Luxemburg en (mede) kantoorhoudend te Zwijndrecht,
      eiseres bij dagvaarding van 11 februari 2005,
      procureur mr. H. van Ravenhorst,
      advocaat mr. J.C. Fritse te Dordrecht,
    
    
    tegen
    
    
      1.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      VDB STAAL B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudend te Millingen aan de Rijn,
      2.	[gedaagde 2],
      wonende te Millingen aan de Rijn,
      gedaagden,
      advocaat mr. J. de Graaf te Nijmegen.
    
    
    Partijen zullen hierna UMTT en VDB Staal en [gedaagde 2]  genoemd worden.
     
    
    Het verloop van de procedure
    
    
      UMTT heeft VDB Staal en [gedaagde 2] ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in akte wijziging en vermeerdering van eis.
      VDB Staal en [gedaagde 2] hebben geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.
      De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities.
      Daarbij zijn producties in het geding gebracht.
      Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
    
    De vaststaande feiten
    
    
    1.     UMTT is een dochteronderneming van UMTT Holding S.A. UMTT exploiteert een onderneming die met behulp van apparatuur zich bezighoudt met het vaststellen van metaalmoeheid. UMTT richt zich daarbij wereldwijd op de zakelijke markt. 
    
    2.     [gedaagde 2] is één van de aandeelhouders in het kapitaal van UMTT Holding S.A. Tot 30 juli 2004 was hij tevens statutair bestuurder van UMTT. Voorheen, tot juli 2003, heeft [gedaagde 2] samengewerkt met [betrokkene] en [betrokkene]. Begin maart 2003 zijn daartoe door [betrokkene] en [gedaagde 2] UMTT B.V. i.o. en UMTT Holding B.V. i.o. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. [betrokkene] heeft op 23 augustus 2003 ontslag genomen.
    
    3.     [gedaagde 2] heeft in juli 2003 de Luxemburgse bedrijven UMTT en UMTT Holding S.A. opgericht. In juli 2003 hebben [gedaagde 2] en [betrokkene] (aandeelhouder in UMTT Holding S.A.) samenwerking gezocht met het bedrijf Buitendijk Tecniek B.V. Hun producten zouden op de markt worden gezet door UMTT.
    
    4.      UMTT heeft het beeldmerk UMTT op 17 september 2003 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Het merk is ingeschreven onder nummer 1040157 voor de wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek in de klasse KL 42.
    
    5.     [gedaagde 2], thans bestuurder van VDB Staal, heeft de domeinnaam UMTT.com laten registreren door de provider AD Hosting te Zoetermeer. De registratie heeft plaats gevonden op naam van VDB Staal. Op 1 januari 2004 is tussen UMTT Holding en [gedaagde 2] een agreement for transfer tot stand gekomen. Hierin verleent [gedaagde 2] zijn medewerking aan o.a. de overdracht van de rechten met betrekking tot de domeinnaam UMTT.com.
    
    6.	Tot 16 april 2004 heeft VDB Staal in de persoon van [gedaagde 2] consultancy werkzaamheden verricht. Op 16 april 2004 heeft UMTT de consulting agreement met VDB Staal per onmiddellijke ingang stopgezet. Bij brieven van 14 mei 2004, 2 september 2004 en 3 december 2004 zijn [gedaagde 2] en VDB Staal gesommeerd om hun medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam. [gedaagde 2] en VDB Staal hebben hieraan geen gevolg gegeven. 
    
    7.	In een procedure in kort geding bij de rechtbank Dordrecht heeft UMTT op 30 september 2004 bij vordering in reconventie de overdracht van de domeinregistratie UMTT.com  gevorderd. Deze vordering is bij vonnis van 25 november 2004 afgewezen.
    
    
    Het geschil
    
    
      1.	UMTT vordert dat VDB Staal en [gedaagde 2] worden veroordeeld om binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis al hetgeen te doen wat nodig is te bewerkstelligen dat de domeinregistratie UMTT.com op naam wordt gezet van UMTT.S.A., 1, Rue Jean Pierre Brasseur, L 1258 Luxembourg, zulks door indiening, zowel per telefaxbericht als per aangetekende brief met handtekening retour van een verzoek daartoe aan AD Hosting, alsmede dat VDB Staal wordt veroordeeld om:
      -	op haar kosten de domeinnaam UMTT.com te (laten) rerouten (om te leiden) naar   de website van UMTT, zijnde UMTT.nl, een en ander in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnaam;
      - met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het gebruik van het teken UMTT dan wel daarmee overeenstemmende tekens op internet al dan niet als domeinnaam waarin de handelsnaam en merknaam voorkomt te staken en gestaakt te houden;
      - binnen twee dagen na betekening van het vonnis afschriften van de correspondentie welke via e-mail naar de com adressen zijn verzonden mede inhoudende de eatserverwachtwoorden aan UMTT over te dragen;
      - op eerste verzoek van AD Hosting alle verlangde informatie te verstrekken en de daarbij door AD Hosting in rekening gebrachte kosten te betalen;
      - afschriften van de correspondentie in verband met het hiervoor gevorderde binnen twee dagen na verzending respectievelijk ontvangst daarvan aan de raadsvrouwe van UMTT toe te zenden;
      - een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat VDB Staal niet voldoet aan het gevorderde,
      - een bedrag van € 904,00 aan buitengerechtelijke kosten te betalen,
    
    
    
      alsmede dat [gedaagde 2] wordt veroordeeld om:
      -    op zijn kosten de domeinnaam UMTT.com te (laten) rerouten (om   te leiden) naar   de website van UMTT, zijnde UMTT.nl, een en ander in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnaam;
      - met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het gebruik van het teken UMTT dan wel daarmee overeenstemmende tekens op internet al dan niet als domeinnaam waarin de handelsnaam en merknaam voorkomt te staken en gestaakt te houden;
      - binnen twee dagen na betekening van het vonnis afschriften van de correspondentie welke via e-mail naar de com adressen zijn verzonden mede inhoudende de eatserverwachtwoorden aan UMTT over te dragen;
      - op eerste verzoek van AD Hosting alle verlangde informatie te verstrekken en de daarbij door AD Hosting in rekening gebrachte kosten te betalen;
      - afschriften van de correspondentie in verband met het hiervoor gevorderde binnen twee dagen na verzending respectievelijk ontvangst daarvan aan de raadsvrouwe van UMTT toe te zenden;
      - een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat VDB Staal (bedoeld zal zijn: [gedaagde 2]) niet voldoet aan het gevorderde,
      - een bedrag van € 904,00 aan buitengerechtelijke kosten te betalen,
    
    
    
      2.   UMTT legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij als  onderneming die wereldwijd opereert dient te beschikken over een        .com e-mailadres. De domeinnaam UMTT.com stond tot 23 december 2004 ook geregistreerd op naam van UMTT. UMTT stelt dat zij tot 26 november 2004 haar e-mails nog kon raadplegen via de eatserver. Tussen 12 december 2004 en 23 december 2004 heeft [gedaagde 2] een overdracht laten plaatsvinden van de domeinnaamregistratie van UMTT naar VDB Staal, aldus UMTT.
      Nu [gedaagde 2] partij is bij de Agreement for Transfer en hij zich op grond van die overeenkomst heeft verplicht tot overdracht van de rechten met betrekking tot de domeinnaam.com, is de registratie bewust niet op diens naam gesteld, aldus UMTT. Wel is duidelijk dat [gedaagde 2] via zijn bedrijf VDB Staal de facturen van AD Hosting heeft betaald. 
      Omdat UMTT is gebleken dat er inmiddels ook een homepage van UMTT.org is, stelt UMTT dat het enkel vorderen van de overdracht van de domeinnaam UMTT.com niet voldoende is. 
    
    
    3.      VDB Staal en [gedaagde 2] voeren gemotiveerd verweer, welk verweer hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.
    
    
    De beoordeling van het geschil
    
    
    1.	Vooropgesteld wordt dat voor zover het bepaalde in artikel 37A BMW ook van toepassing is op de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in kort geding, de voorzieningenrechter bevoegd is om kennis te nemen van de onderhavige vorderingen betrekking hebbend op de BMW, nu [gedaagde 2] en VDB Staal woonachtig c.q. gevestigd zijn in dit arrondissement.
    
    2.	UMTT heeft, gelet op het navolgende, voldoende haar spoedeisend belang bij onderhavige procedure aannemelijk gemaakt. 
      
    3.	VDB Staal en [gedaagde 2] stellen dat UMTT niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar vorderingen, nu deze vorderingen eerder, en op dezelfde grondslagen, in kort geding aanhangig zijn gemaakt.  UMTT stelt dat zij wel een andere grondslag aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. In plaats van haar vorderingen op de Agreement for Transfer te baseren, heeft zij haar vorderingen thans gebaseerd op het bepaalde in artikel 13, lid 1 sub d merkenrecht en artikel 5 Handelsnaamwet.
    
    
      4.	Vooropgesteld wordt dat aan een vonnis in kort geding geen gezag van gewijsde toekomt. Een vonnis in kort geding bevat slechts voorlopige oordelen en beslissingen waaraan partijen niet in een bodemprocedure en evenmin in een later kort geding gebonden zijn. 
      De rechter in kort geding is verplicht om op alle in overeenstemming met de regels van het procesrecht aangevoerde relevante stellingen van partijen acht te slaan, ook als deze reeds in een eerder kort geding naar voren hadden kunnen worden gebracht, maar niet naar voren zijn gebracht (HR 8 oktober 1993, NJ 1994/508). Ook het feit dat aan de vordering (mede) dezelfde feiten ten grondslag zijn gelegd behoeft niet mee te brengen dat de rechter in het tweede kort geding zich moet onthouden van een (herhaald) onderzoek naar de feiten. (HR 16 december 1994, NJ 1994/6). Slechts onder bepaalde omstandigheden wordt aangenomen dat er sprake is van misbruik van procesrecht. UMTT legt aan haar vordering thans, gemotiveerd, niet meer de Agreement for Transfer ten grondslag, maar het bepaalde in de Merken- en Handelsnaamwet. Voorshands geoordeeld maakt UMTT geen misbruik van het procesrecht door thans haar vorderingen (opnieuw) ter beoordeling in kort geding voor te leggen.
    
    
    5.	Ter zitting is voldoende komen vast te staan dat UMTT de merknaam UMTT bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd. Voorshands geoordeeld is het depot niet te kwader trouw geschied, aangezien voldoende aannemelijk is geworden dat de naam UMTT is gegeven aan de onderneming die zich bezighoudt met het vaststellen van metaalmoeheid en eveneens voldoende aannemelijk is geworden dat het aanvankelijk in de bedoeling lag dat deze onderneming zou worden ingebracht in een Nederlandse B.V. (UMTT B.V.), maar dat later besloten is deze onderneming onder te brengen in de onderneming van eiseres, een Luxemburgse vennootschap. Dit houdt in dat de ondernemingsactiviteiten onder de naam UMTT B.V. i.o. zijn gestaakt. Er is daarom geen sprake van een derde die het teken eerder gebruikte in de zin van artikel 4, lid 6 BMW.
    
    6.	Voorshands geoordeeld is evenmin aannemelijk dat VDB Staal en [gedaagde 2] wanprestatie hebben gepleegd tegenover [betrokkene] door de domeinnaam over te dragen aan UMTT, nu de samenwerking tussen [gedaagde 2] en [betrokkene] is beëindigd en niet is gebleken dat [betrokkene] nog rechten stelt te hebben ten aanzien van de domeinnaam.
    
    7.      Het bovenstaande leidt ertoe dat UMTT is aan te merken als merkrechthebbende van de merknaam UMTT. Nu er voorts geen gronden van verval als bedoeld in artikel 5 BMW door VDB Staal en [gedaagde 2] zijn gesteld, kan UMTT zich verzetten tegen merkrechtinbreuken.  
    
    8.     Vooropgesteld wordt dat het gebruik van een domeinnaam op Internet valt onder de merkenrechtelijke bescherming van de Benelux Merkenwet (het gebruik is aan te merken als het gebruik van een teken voor een dienst als bedoeld in de zin van artikel 13A, lid 1 sub a BMW). Ter zitting heeft [gedaagde 2] verklaard e-mails die naar die websites worden gestuurd te gebruiken en dat hij daar, naar zijn zeggen, ook recht op heeft. De domeinnaam is derhalve operationeel. Daarmee maken VDB Staal en [gedaagde 2] in het economisch verkeer gebruik van een aan het beeldmerk van UMTT identiek teken voor gelijke diensten en overtreden zij artikel 13A lid 1 sub a BMW. 
    
    9.	Door de domeinnaam umtt.com operationeel te houden voert [gedaagde 2] umtt tevens als handelsnaam. Ter zitting heeft UMTT voldoende aannemelijk gemaakt dat (potentiële) klanten van haar naar de site umtt.com gaan in de veronderstelling daarmee de site van UMTT te raadplegen. Daarmee handelt [gedaagde 2] in strijd met het bepaalde in artikel 5a Hnw. 
    
    10.	Het bovenstaande leidt ertoe dat de gevraagde verboden op grond van artikel 13 A, lid 1 sub a BMW en artikel 5 HNW in beginsel toewijsbaar zijn. Nu voorshands voldoende vaststaat dat zowel VDB Staal als [gedaagde 2] de overtredingen begaan zijn de verboden tegenover beiden toewijsbaar.
    
    11.	VDB Staal en [gedaagde 2] stellen voorts nog eventueel bereid te zijn de domeinnaam over te dragen, maar daarbij beroepen zij zich op hun opschortingsrecht. Dit verweer wordt gepasseerd. UMTT betwist de tegenvorderingen die VDB Staal en [gedaagde 2] pretenderen te hebben wegens consultancywerkzaamheden. De vordering van UMTT tot overdracht van de domeinnaam die min of meer toevallig op naam van VDB Staal is geregistreerd, en die aan UMTT toebehoort, staat voorts in onvoldoende samenhang als bedoeld in artikel 6:52, lid 1 BW met de vordering van VDB Staal en [gedaagde 2] om opschorting te rechtvaardigen, mede gezien het grote belang dat UMTT heeft bij het gebruik van de domeinnaam umtt.com. 
    
    12.	Het voorgaande leidt tot het voorlopig oordeel dat de vorderingen die betrekking hebben op de overdracht en het beëindigen van het gebruik van de naam UMTT door VDB Staal en [gedaagde 2] zullen worden toegewezen, zij het op een wijze als hierna bepaald. De gevorderde dwangsom zal aan een maximum worden verbonden.
    
    13.	UMTT heeft gesteld buitengerechtelijke kosten gemaakt te hebben en terzake daarvan een bedrag gevorderd. Zij heeft die kosten ook gespecificeerd, doch daaruit valt niet af te leiden dat deze kosten zijn gemaakt voor andere werkzaamheden dan die zijn aan te merken als verrichtingen ter voorbereiding van de zaak. De daarop betrekking hebbende kosten moeten, nu een geding is gevolgd, worden aangemerkt als betrekking hebbende op verrichtingen waarvoor de in artikel 241 Rv bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. De vordering ten aanzien van de incassokosten zal daarom worden afgewezen.
    
    14.	Ingevolge het bepaalde in artikel 260 Rv zal een termijn van zes maanden worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak.  
    
    15.	Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zullen VDB Staal en [gedaagde 2] worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. 
        
    
    De beslissing
    
    De voorzieningenrechter
    
    
    1.	veroordeelt VDB Staal en [gedaagde 2] om binnen vijf dagen na betekening dit vonnis al hetgeen te doen wat nodig is te bewerkstelligen dat de domeinregistratie UMTT.com op naam wordt gezet van UMTT.S.A., 1, Rue Jean Pierre Brasseur, L 1258 Luxembourg, zulks door indiening, zowel per telefaxbericht als per aangetekende brief met handtekening retour van een verzoek daartoe aan AD Hosting, 
    
    
      2.	veroordeelt VDB Staal om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis:
      -	op haar kosten de domeinnaam UMTT.com te (laten) rerouten (om te leiden) naar de website van UMTT, zijnde UMTT.nl, een en ander in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnaam;
      - het gebruik van het teken UMTT dan wel daarmee overeenstemmende tekens op internet al dan niet als domeinnaam waarin de handelsnaam en merknaam voorkomt te staken en gestaakt te houden;
      - afschriften van de correspondentie welke via e-mail naar de com adressen zijn verzonden mede inhoudende de eatserverwachtwoorden aan UMTT over te dragen;
      - op eerste verzoek van AD Hosting alle verlangde informatie te verstrekken en de daarbij door AD Hosting in rekening gebrachte kosten te betalen;
      - afschriften van de correspondentie in verband met het hiervoor gevorderde binnen twee dagen na verzending respectievelijk ontvangst daarvan aan de raadsvrouwe van UMTT toe te zenden;
      - een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat zij niet voldoet aan het gevorderde, met een maximum van € 50.000,00,
    
    
    
      3.	veroordeelt [gedaagde 2] om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis, 
      -    op zijn kosten de domeinnaam UMTT.com te (laten) rerouten (om   te leiden) naar de website van UMTT, zijnde UMTT.nl, een en ander in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnaam;
      - het gebruik van het teken UMTT dan wel daarmee overeenstemmende tekens op internet al dan niet als domeinnaam waarin de handelsnaam en merknaam voorkomt te staken en gestaakt te houden;
      - afschriften van de correspondentie welke via e-mail naar de com adressen zijn verzonden mede inhoudende de eatserverwachtwoorden aan UMTT over te dragen;
      - op eerste verzoek van AD Hosting alle verlangde informatie te verstrekken en de daarbij door AD Hosting in rekening gebrachte kosten te betalen;
      - afschriften van de correspondentie in verband met het hiervoor gevorderde binnen twee dagen na verzending respectievelijk ontvangst daarvan aan de raadsvrouwe van UMTT toe te zenden;
      - een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde 2] niet voldoet aan het gevorderde, met een maximum van € 50.000,00. 
    
    
    4.	 bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv op zes (6) maanden na de datum van dit vonnis,
    
    5.	veroordeelt VDB Staal en [gedaagde 2] in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van UMTT bepaald op € 816,00 voor salaris en op € 315,93 voor verschotten,
    
    6.	verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    7.	 weigert het anders of meer gevorderde.
    
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.
    
    
    
    
    de griffier	                                                         de rechter