ECLI:NL:RBSHE:2003:AJ6868, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 10-09-2003, 77114 - HA ZA 02-316
Rechtbank 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2003-09-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Micys stelt dat Treffina inbreuk heeft gemaakt op haar modelrechten ten aanzien van de zogenaamde Pupa Mini’s, cosmeticaverpakkingen in de vorm van onder meer een muis, een beer en een bij, door sterk op de Pupa-mini’s gelijkende producten vanuit Taiwan in Nederland in te voeren en deze in Nederland op de markt te brengen. [...] Nu niet is komen vast te staan dat Treffina te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de modelrechten van Micys en de inbreuk aan haar kan worden toegerekend, zullen de vorderingen van Micys worden afgewezen.

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH
        
    VONNIS
    
    
      Zaaknummer	:	77114 / HA ZA 02-316
      Datum uitspraak	:10 september 2003
    
    
    Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken, in de zaak van:
    
    
    
             de vennootschap naar Italiaans recht Micys Company S.P.A.,
      	gevestigd te Monza, Italië,
      eiseres,
      procureur mr. J.van Zinnicq Bergmann, 
    
    
    tegen:
    
    
      	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Treffina International Trading B.V.,
      	gevestigd te Eindhoven,
      gedaagde,
      procureur mr. A.P.de Wit.
    
    
    Partijen zullen hierna "Micys" en "Treffina" worden genoemd. 
    
    1. De procedure 
    
    
      Het verloop van het geding blijkt onder meer uit de volgende stukken:
      - de dagvaarding; 
      - de doorhaling van de zaak tegen de aanvankelijke tweede gedaagde.
      -  de conclusie van eis; 
      - de conclusie van antwoord;
      - de conclusie van repliek, tevens akte tot wijziging van de eis;
      - de conclusie van dupliek.
    
    
    
      Partijen hebben hun standpunt ter zitting doen bepleiten. Bij die gelegenheid zijn de volgende stukken in het geding gebracht:
      -  de pleitnotities van Micys;
      - de pleitnotities van Treffina;
      - een akte houdende aanvulling van de eis.
    
    
    Bovendien heeft Micys bij gelegenheid van het pleidooi bij mondelinge akte stukken in het geding gebracht.
      
    Partijen hebben vonnis gevraagd. 
    
    2. Het geschil
    
    
      2.1. Micys vordert - kort gezegd - na wijziging en aanvulling van de eis, dat de rechtbank Treffina bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt: 
      -     tot de vernietiging of onbruikbaarmaking van de inbreukmakende producten die    
            zich onder Treffina bevinden binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, zulks
            voor haar rekening, dan wel tot de kosteloze afgifte aan Micys of  door Micys aan te 
            wijzen derden binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, ter vernietiging, van 
            alle namaak produkten die Treffina onder zich heeft, een en ander op straffe van 
            verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat 
            Treffina niet aan deze veroordeling voldoet;
      -     tot betaling van € 34.050,--,--, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag ter zake 
            van schadevergoeding;
      - tot betaling van € 6.800,-- exclusief BTW ter zake van gemaakte kosten van buitengerechtelijke juridische bijstand;
      - tot betaling van de beslagkosten ad € 680,65,-- exclusief BTW;
      - in de kosten van de procedure.
    
    
    
      2.2. Micys legt - zakelijk weergegeven -aan deze vorderingen het volgende ten grondslag.
      Micys produceert cosmetica en verkoopt haar producten in diverse Europese landen, waaronder Nederland. In het verleden heeft Micys een lijn producten ontworpen speciaal gericht op kinderen en tieners, de zogenaamde Pupa-mini's. Deze lijn bestaat uit 9 cosmeticaverpakkingen, waaronder verpakkingen in de vorm van een beer, een muis en een bij. Zij heeft de modellen  van deze verpakkingen in 1999 geregistreerd bij het bureau van de World Intellectual Property Organisation te Genève, waarbij zij heeft aangegeven haar modellen in onder meer de Benelux te willen beschermen. 
      Treffina heeft cosmetica te koop aangeboden in verpakkingen die bijna exacte replica's zijn van de verpakkingen waarop Micys rechthebbende is en die Micys al een aantal jaren op de Nederlandse markt brengt. Treffina heeft aangegeven dat zij deze op de modelrechten van Micys inbreukmakende verpakkingen heeft betrokken van Timetron International Trading Co Ltd te Taiwan, nader te noemen Timetron. Micys heeft ter bewaring van haar rechten op 26 juli 2001 beslag doen leggen op alle namaak producten die Treffina onder zich had. Het betrof in totaal 100.509 stuks. Micys is op grond van artikel 14 bis lid 1 BTMW bevoegd de inbreukmakende producten als haar eigendom op te vorderen ter vernietiging. Zij is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan Treffina nu zij door de afgifte niet onrechtvaardig wordt verrijkt. De inbreukmakende producten zijn waardeloos voor Micys. Deze zullen na afgifte worden vernietigd. Micys lijdt als gevolg van de handelwijze van Treffina schade, zowel als gevolg van omzetderving als door vermindering van de exclusiviteitswaarde van haar product. Voorts heeft Micys kosten gemaakt voor juridische bijstand buiten rechte.Treffina dient deze schade aan Micys te vergoeden.
    
    
    
      2.3. Treffina voert - zakelijk weergegeven - het volgende verweer. 
      In totaal heeft Treffina 148.032 van de gewraakte producten betrokken van Timetron.
      Eerst toen Micys op 27 juni 2001 beslag liet leggen op de nog in het magazijn van Treffina aanwezige producten, hoorde Treffina dat Micys rechthebbende was ten aanzien van de door haar genoemde modellen. Artikel 14bis lid 1 BTMW bepaalt dat de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model slechts op dat recht inbreukmakende zaken als zijn eigendom kan opvorderen, dan wel de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan kan vorderen, indien de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Van inbreuk te kwader trouw aan de zijde van Treffina is evenwel nooit sprake geweest. Treffina was niet op de hoogte van het modelrecht van Micys op de verpakkingen van de cosmetica artikelen en wist niet dat zij met de verkoop van de gewraakte producten inbreuk maakte op dit modelrecht. Timetron heeft Treffina er niet op gewezen dat de gewraakte producten mogelijk inbreuk zouden kunnen maken op enig modelrecht. Treffina was de producten van Micys nooit tegengekomen op de Nederlandse markt en betwist dat Micys de betreffende producten al een aantal jaren met veel succes op de Nederlandse markt brengt. Treffina verzoekt de rechtbank om, indien zij niettegenstaande het door haar gevoerde verweer mocht worden veroordeeld tot afgifte van de inbreukmakende producten, te bepalen dat Micys bij afgifte de inkoopprijs van de betreffende producten, dan wel een door de rechtbank vast te stellen vergoeding, aan haar dient te voldoen.
      Micys heeft de door haar gestelde schade niet onderbouwd. Treffina betwist dan ook de hoogte van de gevorderde schadevergoeding bij gebrek aan wetenschap. Er is overigens slechts plaats voor schadevergoeding indien sprake is van schuld of toerekenbaarheid aan de zijde van Treffina. Hieromtrent heeft Micys niets gesteld, laat staan bewezen. Gezien het uiterst geringe aantal producten dat door Treffina daadwerkelijk op de markt is gebracht, kan er nauwelijks sprake zijn van omzetderving. Het verlies aan exclusiviteitswaarde is aan Micys eigen gedrag te wijten. Zij heeft zich onvoldoende ingespannen om namaakproducten van de markt te weren. De markt wordt thans overspoeld met producten die sterk lijken op of exacte kopieën zijn van de producten van Micys. Het beslag is onnodig gelegd. Immers, indien Micys Treffina eerder op de hoogte had gebracht van haar modelrecht, had Treffina de inbreuk op het modelrecht zeker direct gestaakt. 
    
    
    
      2.4. Micys reageert als volgt op dit verweer. 
      Treffina stelt ten onrechte dat zij bij de koop van de inbreukmakende producten te goeder trouw was. De Pupa-mini's zijn vanaf eind augustus 1999 in Nederland verkocht. De Pupa mini's werden en worden verkocht bij Etos en andere grote drogisterijen, zoals D.A.drogisterijen en meer gespecialiseerde parfumerieën. Door de betreffende drogisterijen wordt regelmatig geadverteerd in huis-aan-huisbladen. De Pupa-mini's werden en worden prominent en uitgebreid gepresenteerd op diverse beurzen in binnen- en buitenland, zoals in Cannes en in Utrecht. Deze beurzen worden veelvuldig door inkopers en andere distributeurs uit het gehele land bezocht. De stelling van Treffina dat zij de Pupa-mini's nooit was tegengekomen op de Nederlandse markt kan in het licht van het vorenstaande geen stand houden. Treffina kan zich er niet op beroepen dat Timetron haar er niet op heeft gewezen dat de in Taiwan aangekochte producten mogelijkerwijze inbreuk zouden maken op enig modelrecht. Taiwan staat er om bekend een toeleverancier te zijn van veel namaakartikelen en Treffina heeft op dit vlak een eigen verantwoordelijkheid. Uit de door Treffina bij conclusie van dupliek overgelegde brief van Hair Line Diffusion s.r.l. aan Treffina van 5 juli 2001 blijkt dat genoemde afnemer van Treffina reeds op de Frankfurt Fair, die werd gehouden in januari 2001, jegens Treffina haar twijfels heeft uitgesproken over de door Treffina aangeboden producten vanwege de gelijkenis met de Pupa-mini's.
      De door Micys geleden schade als gevolg van de door Treffina gepleegde inbreuk bestaat uit een aantal verschillende elementen. Allereerst is sprake van gederfde winst. Treffina heeft gesteld dat zij in Nederland 1.344 namaakproducten heeft verkocht. De gederfde winst kan derhalve worden begroot op ten minste € 1.344,--. Micys begroot de schade als gevolg van afbreuk aan de exclusiviteitswaarde van de producten die zij onder de naam Pupa mini's op ten minste € 30.000,--. Onjuist is dat het verlies aan exclusiviteitswaarde aan het gedrag van Micys zelf zou zijn te wijten. Micys is steeds actief geweest in de bestrijding en het weren van aanbieders van namaakartikelen op de markt. Micys heeft kosten moeten maken met betrekking tot het in gang zetten van de actie tegen en de afwikkeling van de inbreuk tot een bedrag van € 2.706,--. De kosten van juridische bijstand buiten rechte bedragen € 6.800,--. De beslagkosten bedragen € 680,65. Het gelegde conservatoir beslag was, anders dan Treffina stelt, wel degelijk noodzakelijk.
    
    
    
      2.5. Treffina heeft nog het volgende aangevoerd.
      De omstandigheden waren er naar dat Treffina in maart 2001 mocht aannemen dat de door haar ingekochte modellen geen bescherming genoten. Het is niet zo dat Micys in 1999 haar Pupa mini's al op grote schaal in Nederland verkocht. Micys heeft dit niet aangetoond. Voordat Treffina overging tot bestelling bij Timetron van de vermeende inbreukmakende artikelen, waren er slechts een paar honderd Pupa mini's geleverd in Nederland. Treffina heeft de Pupa mini's nooit gepresenteerd gezien op de door Micys genoemde beurzen. De beurs in Cannes is zelfs niet bekend bij Treffina. Timetron is slechts één van de tientallen ondernemingen die de gewraakte producten aanbiedt. Nu zeer veel verschillende ondernemingen de producten aan Treffina hebben aangeboden, was Treffina er niet op bedacht en hoefde zij er ook niet bedacht op te zijn dat deze producten door een modelrecht werden beschermd. Nu Micys de wijde verspreiding van de gewraakte producten onvoldoende heeft bestreden, heeft zij het aan zichzelf te wijten dat het modelrecht niet kenbaar is voor derden als Treffina. Treffina is nog immer bereid tot afgifte van de producten tegen vergoeding van de inkoopprijs op de voet van artikel 14bis lid 3 BTMW. Micys zou door de kosteloze afgifte van de producten ongerechtvaardigd voordeel genieten. Onjuist is dat de gewraakte producten van slechtere kwaliteit zouden zijn dan de Pupa-mini's van Micys.
      Hair Line Diffusion Srl, de Italiaanse afnemer van Treffina, heeft in het kader van een minnelijke regeling ruim € 11.000,-- aan Micys betaald. Micys heeft derhalve reeds een aanzienlijk deel van de door haar gestelde schade vergoed gekregen. Zij probeert de pretense schade nu nogmaals te verhalen op Treffina. Micys heeft om voormelde reden geen gerechtvaardigd belang bij veroordeling van Treffina tot betaling van de door Micys gestelde schade. Van winstafdracht kan geen sprake zijn, niet alleen omdat Treffina niet te kwader trouw was, maar ook omdat Treffina geen winst heeft gemaakt. Treffina betwist dat Micys ten minste € 1.344,-- aan winst heeft gederfd. Onjuist is dat alle afnemers van de inbreukmakende producten een veel duurdere Pupa-mini zouden hebben gekocht, indien de producten van Treffina niet in de schappen zouden hebben gelegen. De hoogte van het door Micys gevorderde bedrag ter zake van afbreuk aan de exclusiviteitswaarde van de Pupa producten is, naar Micys zelf stelt, niet aan de hand van feiten bepaald. Reeds om die reden dient deze vordering te worden afgewezen. Overigens zal het verkopen door Treffina van een zelfde of sterk vergelijkbaar impulsproduct de naam van Micys/Pupa niet minder exclusief maken of schaden.
      Gezien het feit dat Treffina alle medewerking heeft verleend bij de opsporing van de inbreuk en te goeder trouw was, zijn de kosten van het in gang zetten van de actie en de afwikkeling van de inbreuk niet toerekenbaar aan Treffina. 
    
    
    3. De beoordeling
    
    3.1. De rechtbank overweegt op de voet van artikel 29 lid 2 van de Benelux Modellenwet (BTMW) ambtshalve dat zij bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen nu gedaagde, Treffina, in Nederland en in het arrondissement 's-Hertogenbosch is gevestigd.
    
    3.2. Micys stelt dat Treffina inbreuk heeft gemaakt op haar modelrechten ten aanzien van de zogenaamde Pupa Mini's, cosmeticaverpakkingen in de vorm van onder meer een muis, een beer en een bij, door sterk op de Pupa-mini's gelijkende producten vanuit Taiwan in Nederland in te voeren en deze in Nederland op de markt te brengen. Treffina heeft niet weersproken dat de 100.509 exemplaren van voormelde producten die Micys onder Treffina heeft aangetroffen gelden als inbreukmakend in de zin van artikel 14bis lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW), zodat daar in de onderhavige procedure van moet worden uitgegaan. Derhalve is Micys op grond van het bepaalde in artikel 14 bis, lid 1 BTMW in principe bevoegd om deze op haar modelrechten inbreuk makende producten als haar eigendom van Treffina op te vorderen, dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Een vordering daartoe moet evenwel worden afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. Ook met betrekking tot de door Micys gevorderde schadevergoeding, waaronder de schade ex artikel 6:96 BW,  geldt dat van toewijzing van deze vordering slechts sprake kan zijn indien komt vast te staan dat Treffina schuld aan de inbreuk op de modelrechten van Micys kan worden verweten of dat deze inbreuk aan Treffina kan worden toegerekend. 
    
    3.3.Micys heeft weliswaar gesteld dat Treffina ten tijde van de aankoop van de inbreukmakende producten te kwader trouw was, in die zin dat zij reeds toen wist of had behoren te weten dat met de door haar van Timetron betrokken cosmeticaverpakkingen inbreuk werd gemaakt op het modelrecht van Micys, doch zij heeft deze door Treffina gemotiveerd betwiste stelling onvoldoende onderbouwd, althans geen bewijs daarvan aangeboden. De in algemene termen gestelde verklaring van de heer Van Keimpema van Care Cosmetics (productie 9 c.v.r.) levert in ieder geval geen bewijs op. Als onweersproken staat vast dat Treffina meteen nadat zij op het inbreukmakende karakter van de door haar van Timetron betrokken cosmeticaverpakkingen was gewezen, de handel daarin heeft gestaakt en gestaakt gehouden. Micys heeft haar stelling dat de Pupa-mini's reeds voor de aankoop van de inbreukmakende produkten van Timetron in maart 2001 ruime bekendheid genoten in Nederland en dat toen reeds sprake was van een grote omzet van de Pupa-mini's in Nederland via grote drogisterijen en parfumerieën onvoldoende feitelijk onderbouwd. Micys heeft behoudens de bij conclusie van repliek overgelegde facturen, waaruit slechts van een beperkte afzet aan een betrekkelijk gering aantal merendeels kleinere ondernemingen blijkt in de periode vóór maart 2001, geen aan drogisterijen en parfumerieën gerichte facturen overgelegd en heeft evenmin exemplaren van de huis -aan huis kranten waarin de Pupa-mini's reeds toen zouden zijn geadverteerd in het geding gebracht. Voorts heeft Micys haar stelling dat de Pupa-mini's reeds vóór maart 2001 op beurzen te Utrecht en Cannes zijn gepresenteerd, onvoldoende onderbouwd. Weliswaar is juist dat Taiwan bekend staat als land van herkomst van veel namaakproducten, doch daaruit volgt niet dat Treffina er om die reden zonder meer op bedacht moest zijn dat de door haar van Timetron betrokken producten vervaardigd zouden kunnen zijn in strijd met rechten van derden en dat op haar te dien aanzien een verzwaarde onderzoeksplicht rustte. Immers, als onweersproken staat vast dat hoewel Treffina reeds jaren zaken deed met Timetron, zij nimmer problemen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten had gehad met van Timetron afkomstige producten. Ook uit de door Micys bij conclusie van dupliek overgelegde correspondentie tussen Treffina en Hair line diffusion s.r.l. blijkt niet dat Treffina reeds in maart 2001 op de hoogte was of had behoren te zijn van de modelrechten van Micys op de Pupa-mini's.
    
    3.4. Nu niet is komen vast te staan dat Treffina te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de modelrechten van Micys en de inbreuk aan haar kan worden toegerekend, zullen de vorderingen van Micys worden afgewezen.
    
    
      3.5. Micys heeft weliswaar bij gelegenheid van het pleidooi betoogd dat de kwestie of Treffina ten deze te goeder trouw is irrelevant is omdat slechts de vervaardiger een vordering tot afgifte van inbreukmakende goederen op grond van artikel 14 bis eerste lid BTMW met een beroep op goede trouw kan afweren en de rest van de distributieketen ondanks goede trouw de producten moet afstaan indien sprake is van moedwillige inbreuk door de vervaardiger - hetgeen hier overduidelijk het geval is - echter de door Micys ter ondersteuning van haar stelling aangehaalde literatuur en jurisprudentie kan de rechtbank niet overtuigen. Uit de tekst van artikel 14 bis lid 1 BTMW blijkt geenszins dat de inbreuk bedoeld in de laatste volzin zich slechts beperkt tot de inbreuk door de vervaardiger. Dit volgt evenmin uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot dit artikel (Protocol van 28 maart 1995) en evenmin uit de wetsgeschiedenis op het verwante artikel 13 bis BMW. (Memorie van Toelichting bij het protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992.) Hierin staat overigens wel het volgende te lezen:
      "Een vordering als bedoeld in artikel 1 wordt door de rechter afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. In die gevallen bestaat er geen noodzaak om de vergaande vorderingsmogelijkheid van het eerste lid toe te kennen. Naar mag worden aangenomen zal de inbreukmaker te goeder trouw, nadat geconstateerd is dat hij inbreuk op het recht van een ander maakt uit eigen beweging afzien van voortgaande inbreuk".
      Daarmee is het doel van artikel 13 bis BMW en derhalve ook van artikel 14 bis BTMW, te weten dat de namaakproducten van de markt worden gehaald, voldoende gewaarborgd. Ook Treffina kan zich derhalve beroepen op artikel 14 bis, eerste lid, laatste volzin van de BTMW.
    
    
    3.6. Micys zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.
    
    4. De beslissing
    
    De rechtbank:
    
    wijst de vorderingen af;
    
    veroordeelt Micys in de kosten van de procedure, aan de zijde van Treffina tot aan deze uitspraak begroot op €. 2.776,--.
     
    Dit vonnis is gewezen door mr. H.G. Robers, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 september 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.