ECLI:NL:RBARN:2000:AA8109, Rechtbank Arnhem, 03-11-2000, 65065 / KG ZA 00-550
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2000-11-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Arrondissementsrechtbank te Arnhem
      Sector civiel recht
    
    
    
      Zaak/rolnummer:	65065 / KG ZA 00-550
      Datum uitspraak:	3 november 2000
    
    
    
    Vonnis
    
    in kort geding
    
    in de zaak van
    
    
      de vennootschap naar Duits recht
      SCHERING A.G.,
      gevestigd te Berlijn (Bondsrepubliek Duitsland),
      eiseres bij dagvaarding van 4 oktober 2000
      ,
      procureur mr. J.M. Bosnak te Arnhem,
      advocaat mr. P.C. Veerman te Amsterdam,
    
    
    tegen
    
    
      1.	de vennootschap onder firma
      	APOTHEEK VAN DER VEEN V.O.F.,
      	gevestigd te Nijkerk,
      2.	A,
      	wonende te P,
      3.	B,
      wonende te N,
      4.	C,
      wonende te N,
      gedaagden
      ,
      procureur mr. J.C.N.B. Kaal te Arnhem,
      advocaat mr. A.W.G. Artz te Rotterdam.
    
    
    
    Het verloop van de procedure
    
    Eiseres - hierna te noemen Schering - heeft gedaagden - hierna gezamenlijk te noemen apotheek Van der Veen - ter zitting in kort geding doen dagvaarden. Ter zitting heeft Schering haar vordering vermeerderd in die zin dat de vordering sub 1 wordt aangevuld met de vordering dat apotheek Van der Veen zal worden bevolen om de domeinregistratie “Diane” of daarmee overeenstemmende merknamen van Schering op naam van Schering te zetten dan wel aan haar over te dragen. Voorts heeft zij de formulering van het onder 2 gevorderde aangepast en de vordering sub 2 voor zover het betreft inbreuk op het auteursrecht van Schering ingetrokken. Apotheek Van der Veen heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen. De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities. Daarbij hebben zij producties in het geding gebracht. Tenslotte zijn de processtukken voor het wijzen van vonnis overgelegd.
    
    
    De vaststaande feiten
    
    
      1.	Op grond van de stellingen van partijen en de inhoud van de producties 
      - alles voor zover niet dan wel onvoldoende weersproken - staat voorshands het volgende vast. 
    
    
    2.	Schering is een farmaceutische onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en de verkoop van geneesmiddelen. Zij is houdster van het merk “Diane”, dat sinds 14 mei 1974 is ingeschreven onder nr. 408.028  in het internationale merkenregister te Genève als woordmerk, zulks voor tal van landen - waaronder de Benelux - voor producten in de klasse vijf (“contraceptifs chimiques non délivrés sans ordonnance”): uitsluitend op recept verkrijgbare anticonceptiemiddelen. Dit merk is door vernieuwing in 1994 geldig tot 2014. 
    
    3.	Schering brengt onder de naam “Diane”, althans “Diane-35”, in de Benelux een geneesmiddel (in de vorm van een pil) op de markt voor de behandeling van acné, vette huid of lichte overbeharing bij meisjes en vrouwen in de geslachtsrijpe leeftijd. Deze pil heeft, bij gebruik volgens de bijsluiter, tevens anticonceptieve werking.
    
    4.	Gedaagden sub 2, 3 en 4 zijn vennoten van gedaagde sub 1. Apotheek Van der Veen biedt sinds november 1999 apothekersdiensten aan via het internet onder de naam “Digitale Apotheek Nederland”. Deze digitale apotheek, te vinden op het internetadres www . diane.nl, adviseert over gezondheid en verkoopt of verstrekt verzorgings- en geneesmiddelen, waaronder met ingang van 19 mei 2000 een abonnement op de anticonceptiepil: het “pilabonnement”. Apotheek Van der Veen voert naast de handelsnaam Digitale Apotheek Nederland ook de handels- en merknaam “Diane” (hetgeen een afkorting vormt van Digitale Apotheek Nederland). 
    
    5.	Apotheek van der Veen heeft in de loop van dit jaar het merk “Diane” tweemaal als woordmerk in de Benelux gedeponeerd voor - kort gezegd - apothekersdiensten. Het eerste depot geschiedde in de klassen 35, 39 en 42 en is ingeschreven op 3 februari 2000 onder inschrijvingsnummer 0660849. Het tweede depot geschiedde voor de met de apothekersdiensten verband houdende ‘e-commerce’ diensten in de klassen 35, 38, 39 en 42 op 11 augustus 2000 onder depotnummer 0971288 en is nog niet ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau. 
    
    6.	Schering heeft apotheek Van der Veen bij brief van 9 augustus 2000 gesommeerd afstand te doen van de handelsnaam “Diane” en ieder gebruik van de naam “Diane” op haar internetsite te staken en gestaakt te houden, waaraan apotheek Van der Veen tot op heden geen gevolg heeft gegeven.
    
    
    Het geschil 
    
    7.	Schering stelt dat apotheek Van der Veen inbreuk maakt op haar exclusieve rechten op het woordmerk “Diane” door apothekersdiensten en meer in het bijzonder een abonnement op anticonceptiepillen via internet aan te bieden onder de naam “Diane”. Aan deze stelling legt zij ten grondslag dat de door apotheek Van der Veen gebezigde naam identiek is aan haar ingeschreven woordmerk “Diane”, terwijl ook de diensten waarvoor de naam wordt gebruikt (met name het aanbieden van een abonnement op de anticonceptiepil) als soortgelijk kunnen worden gezien aan de producten waarvoor Schering haar merk gebruikt (een anti-acné geneesmiddel in de vorm van een pil, tevens anticonceptiepil). Hierdoor wordt een associatie gewekt tussen het woordmerk van Schering en de door apotheek Van der Veen gebruikte benaming, waardoor verwarringsgevaar ontstaat onder meer ten aanzien van de herkomst van de producten. Bovendien wordt volgens Schering door het gebruik van apotheek Van der Veen van dit teken “Diane” afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de opgebouwde reputatie van het merk “Diane” van Schering. Zij stelt dat “Diane” onder vrouwelijke pilgebruiksters een grote bekendheid geniet en dat apotheek Van der Veen bewust heeft willen aanhaken bij de naamsbekendheid van haar merk “Diane”. 
    
    
      8.	Schering vordert jegens apotheek Van der Veen, samengevat weergegeven: 
      1.	staking en gestaakt houden van ieder gebruik van de naam c.q. het merk “Diane” op de internetsite van apotheek Van der Veen alsmede overdracht aan haar van de domeinnaamregistratie “Diane” of daarmee overeenstemmende merknamen van Schering;  
      2.	een verbod om binnen de Benelux gebruik te (doen) maken van de handels- of merknaam "Diane" dan wel enige andere aanduiding die overeenstemt met het merk “Diane” van Schering, meer in het bijzonder voor het aanprijzen van en / of ter onderscheiding van de door haar onder welke noemer dan ook te leveren geneesmiddelen en / of diensten, meer in het bijzonder het pilabonnement;
      3. doorhaling van de hiervoor genoemde merkdepots,
      een en ander op straffe van een dwangsom en met bepaling van een redelijke termijn waarin zij volgens artikel 50 lid 6 TRIPs een procedure ten principale aanhangig dient te maken en met veroordeling van apotheek Van der Veen in de kosten van deze procedure.
    
    
    9.	Apotheek Van der Veen heeft de vorderingen van Schering gemotiveerd betwist. Daartoe voert hij aan dat het internationale merk “Diane” zoals ingeschreven door Schering in klasse 5 voor “uitsluitend op recept verkrijgbare anticonceptiemiddelen” door haar nimmer voor die waren is gebruikt, althans niet in de afgelopen 5 jaren. Het merk “Diane” werd en wordt slechts gebruikt voor de anti-acné pil “Diane-35”, ook al heeft het anticonceptieve bijwerking. De registratie volgens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening staat ook slechts het gebruik als anti-acnépil toe en staat niet toe dat “Diane-35” als anticonceptiemiddel wordt voorgeschreven. Voornoemd merk is mitsdien niet gebruikt voor de waren waarvoor zij is ingeschreven, zodat  ingevolge art. 5 lid 2 onder a van de Benelux Merkenwet (BMW) het merk als vervallen verklaard beschouwd moet worden. Schering komt derhalve geen beroep toe op een merkrecht, aldus apotheek Van der Veen.
    
    10.	Voorts voert apotheek Van der Veen aan dat Schering het ingeschreven merk “Diane” niet normaal heeft gebruikt in de zin van artikel 5 lid 2 onder a BMW omdat Schering enkel “Diane-35” heeft gebruikt, waarbij de toevoeging “-35” een integraal en onderscheidend onderdeel uitmaakt van het merk. Ook op deze grond komt Schering geen beroep toe op een merkrecht.
    
    11.	Subsidiair voert apotheek Van der Veen aan dat, indien Schering toch merkrechten zou kunnen inroepen, er van inbreuk in de zin van artikel 13 A BMW geen sprake kan zijn omdat, kort samengevat, het merk “Diane-35” van Schering geen bijzondere bekendheid geniet, herkomstverwarring niet aan de orde is nu er sprake is van duidelijk gescheiden branches en er geen associatie- dan wel verwarringsgevaar bij het publiek zal ontstaan doordat de afkorting “Diane” altijd in directe samenhang met de volledige naam Digitale Apotheek Nederland wordt gebruikt.
    
    
    De beoordeling van het geschil
    
    12.	De bevoegdheid tot kennisneming van de onderhavige vordering terzake het merkenrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37 onder A BMW.
    
    13.	De stelling van apotheek Van der Veen dat Schering haar merk ‘niet gebruikt heeft voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven’ zodat aangenomen moet worden dat haar internationale inschrijving om deze reden in een bodemprocedure vervallen zal worden verklaard, is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. Weliswaar is het product “Diane-35” van Schering ingevolge de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening geregistreerd als anti-acnémiddel en niet als anticonceptiemiddel, bepalend wordt geacht dat voorshands aannemelijk is dat dit product naast anti-acnémiddel tevens een anticonceptiemiddel is dat inderdaad alleen op recept verkrijgbaar is en als zodanig door artsen wordt voorgeschreven. Ook de verschijningsvorm en de bijsluiter wijzen op het gebruik als anticonceptiepil: “Diane-35” wordt in de vorm van de welbekende “pilstrip” aangeboden, waarbij dagelijks de bij die dag behorende pil uit de strip moet worden gedrukt en ingenomen. In het kader van dit kort geding kan derhalve niet worden aangenomen dat de bodemrechter een beroep op vervallenverklaring van het merk van Schering om voornoemde reden zonder meer zal honoreren, zodat voorshands van de geldigheid van de betreffende internationale inschrijving moet worden uitgegaan. 
    
    14.	Ook het betoog van apotheek Van der Veen dat Schering haar merk niet normaal heeft gebruikt door het gebruik van de onderscheidende toevoeging “-35” bij het ingeschreven merk “Diane” leidt niet tot het oordeel dat een vervallenverklaring in een bodemprocedure met grote mate van waarschijnlijkheid zal volgen. De extensie “-35” achter het merk is beschrijvend van aard, nu daarmee wordt aangegeven dat elk “Diane” tablet 0,035 mg ethinylestriadiol bevat. De toevoeging wijzigt het onderscheidende kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven dan ook niet (artikel 5 lid 3 onder a BMW). Mitsdien dient er voorshands van uit te worden gegaan dat “Diane” het onderscheidende kenmerk van het teken “Diane-35” van Schering vormt.
    
    15.	De president begrijpt de stellingen van Schering zodanig dat zij haar vordering tot staking van merkinbreuk baseert op artikel 13 A lid 1 onder b van de BMW. Op grond van dit artikel kan een merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer wordt gemaakt van het merk of overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarringsgevaar, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (artikel 13 A lid 1 sub b BMW jo. artikel 4 lid 1 onder b van de eerste Merkenrichtlijn 89/104/EEG). Te dien aanzien wordt als volgt overwogen.
    
    16.	Bij de vergelijking van de merken is onder meer van belang de bekendheid van het merk op de markt, de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de geïdentificeerde waren en diensten. Verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling moet, wat visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen. Verwarringsgevaar is des te groter, naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523 Puma / Sabèl). Bij de beoordeling van de soortgelijkheid is niet zozeer de warenklasse waarvoor het betreffende merk is ingeschreven van belang, maar veeleer de feitelijke soortgelijkheid van de betreffende waren en / of diensten. Of de waren en diensten voldoende gelijksoortig zijn om verwarringsgevaar te scheppen, is afhankelijk van de onderlinge samenhang tussen verschillende factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten gecompenseerd worden door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd. (HvJ EG, 29 september 1998, IER 1998, 44, Canon/Cannon).
    
    17.	De merken van Schering en apotheek Van der Veen zijn, op zichzelf beschouwd, visueel, auditief en begripsmatig identiek. Het enkele feit dat Schering de extensie “-35” achter het merk gebruikt doet daar niet aan af, nu deze extensie zoals hiervoor overwogen beschrijvend van aard is. Hoewel niet aannemelijk is geworden dat “Diane-35” als één van de meest bekende anticonceptiepillen moet worden beschouwd - hetgeen ook niet voor de hand ligt nu het primair een anti-acnépil is -, moet in het kader van dit kort geding wel aangenomen worden dat het als anti-acnépil dan wel als anticonceptiepil in ieder geval onder het vrouwelijke deel van de bevolking in de geslachtsrijpe leeftijd voldoende naamsbekendheid geniet om als onderscheidend merk te worden aangemerkt. Apotheek Van der Veen heeft ook niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat “Diane” slechts als beschrijvende of verwaterde aanduiding voor de betreffende pillen heeft te gelden.
    
    18.	Concreet gaat het dus enerzijds om het aanbieden van apothekersdiensten, meer in het bijzonder het aanbieden van een pilabonnement, met een prominent gebruik van de benaming “Diane”. Anderzijds is er reeds een geneesmiddel op de markt onder de productnaam “Diane-35”, dat primair tot doel heeft om acnéklachten te bestrijden maar dat tevens anticonceptieve werking heeft en als zodanig, naar voorshands wordt aangenomen, bekendheid geniet bij het daarvoor in aanmerking komende publiek. Beide merken zijn (nagenoeg) identiek zijn, terwijl zowel het product van Schering als een groot deel van de diensten van apotheek Van der Veen op het terrein van de gezondheidszorg, meer in het bijzonder geneesmiddelen althans anticonceptiva, liggen. 
    
    19.	Zodoende is naar het voorlopig oordeel van de president sprake van een soortgelijkheid van waren en / of diensten die met zich meebrengt dat er een reële kans op verwarring bestaat in die zin dat het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten. Het is immers voldoende voorstelbaar dat consumenten die op het  internet informatie zoeken over de “Diane”pil van Schering (ongewild) terechtkomen bij de website van de Digitale Apotheek Nederland (www . diane.nl) en veronderstellen dat er een relatie bestaat tussen enerzijds die pil en anderzijds die apothekersdienst. De benaming “Diane” op de website voor de apothekersdiensten met betrekking tot geneesmiddelen, in het bijzonder het pilabonnement, draagt in belangrijke mate bij aan dit verwarringsgevaar. De stelling van apotheek Van der Veen dat de afkorting “Diane” altijd in combinatie wordt gebruikt met de volledige naam Digitale Apotheek Nederland is in strijd met voornoemde domeinnaam “www. diane.nl” en miskent dat uit de overgelegde afdrukken van de website blijkt dat deze combinatie niet consequent wordt gebruikt. Met name in de tekstgedeelten wordt veelvuldig uitsluitend de naam “Diane” gebruikt (“Diane stuurt je elk half jaar de anticonceptiepil.”). Voorts kan betwijfeld worden of de gemiddelde bezoeker van de website van apotheek Van der Veen, zeker als hij/zij bekend is met de merknaam van Schering, thans de naam “Diane” zal herkennen als afkorting van de term Digitale Apotheek Nederland.
    
    20.	Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de president in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk geworden dat apotheek Van der Veen door het bezigen van de handelsnaam, de domeinnaam en het merk “Diane” voor apothekersdiensten via het internet, waaronder het verstrekken van een pilabonnement, inbreuk maakt op de merkrechten van Schering. De vorderingen zoals deze in rechtsoverweging 8 onder 1 en 2 zijn omschreven, zijn mitsdien toewijsbaar, met inachtneming van de volgende beperkingen. 
    
    21.	De gevorderde overdracht van de domeinnaam registratie www. diane.nl, althans de medewerking daaraan, wordt afgewezen. Schering heeft niet  aannemelijk gemaakt dat apotheek Van der Veen met het registreren van de domeinnaam aan Schering bewust de mogelijkheid tot het registreren van deze domeinnaam heeft willen ontnemen. Tevens kan in het kader van dit kort geding niet worden aangenomen dat Schering zonder meer rechthebbende is op deze domeinnaam, nu er in de Benelux meer geregistreerde “Diane” merken zijn, zij het voor andere waren en / of diensten. Dit oordeel laat uiteraard onverlet dat apotheek Van der Veen de domeinnaam www. diane.nl niet meer mag gebruiken voor de Digitale Apotheek Nederland.
    
    22.	Er bestaat geen aanleiding om het sub 2 gevorderde verbod eveneens te laten gelden voor “enige andere aanduiding die overeenstemt met het merk “Diane” van Schering” nu Schering niet heeft onderbouwd welke aanduiding dit zou betreffen en zij zelfs ter zitting heeft gesteld dat de toevoeging van één of meer letters door apotheek Van der Veen aan het woord “Diane” de merkinbreuk naar haar mening zou opheffen.
    
    23.	Met betrekking tot de vordering als in rechtsoverweging 8 onder 3 omschreven, overweegt de president dat voor toewijzing van de vordering tot doorhaling van de merkendepots en de merkinschrijving van “Diane” van apotheek Van der Veen bij het Benelux-merkenbureau in het kader van dit kort geding onvoldoende grond bestaat. Die vordering heeft immers een zodanig constitutief karakter dat zij in kort geding niet kan worden toegewezen.
    
    24.	De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en aan een maximum worden gebonden.
    
    25.	Ten aanzien van de gevorderde termijn ingevolge het TRIPs-Verdrag wordt het volgende overwogen. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de rechtbank te Amsterdam bij uitspraak van 16 juni 1998 in de zaak Hermès International/FHT Marketing Choice BV geoordeeld dat een uitspraak in kort geding een maatregel is in de zin van artikel 50 TRIPs. Over de vraag of voornoemde bepaling rechtstreekse werking heeft, heeft het Hof van Justitie zich in voornoemd arrest niet uitgelaten. Deze vraag ligt inmiddels wel als prejudiciële vraag van de president van de rechtbank Den Haag bij het Hof van Justitie voor. Tot het moment dat het Hof van Justitie hierover een uitspraak doet, zal zekerheidshalve een termijn als bedoeld in lid 6 van artikel 50 voor het aanhangig maken van de bodemprocedure worden bepaald. Wordt die bodemprocedure niet aanhangig gemaakt, dan kan apotheek Van der Veen zonodig herroeping van de thans te treffen maatregelen verzoeken. De in het verdrag genoemde termijn van 30 dagen geldt alleen indien er geen termijn is bepaald. Een termijn van zes maanden na datum van dit vonnis komt onder de gegeven omstandigheden redelijk voor.
    
    26.	Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal apotheek Van der Veen in de kosten van dit kort geding worden verwezen. 
    
    
    De beslissing
    
    De president
    
    1.	veroordeelt apotheek Van der Veen om vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de naam c.q. het merk “Diane” op haar internetsite (Digitale Apotheek Nederland) te staken en gestaakt te houden,
    
    2.	verbiedt apotheek Van der Veen om vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis binnen de Benelux gebruik te (doen) maken van de handels- of merknaam “Diane”, meer in het bijzonder voor het aanprijzen van en / of ter onderscheiding van de door apotheek Van der Veen onder welke noemer dan ook te leveren geneesmiddelen en / of diensten, meer in het bijzonder voor het aanprijzen en / of aanduiden van het door haar aangeboden c.q. aan te bieden pilabonnement,
    
    3.	veroordeelt apotheek Van der Veen om ingeval zij in gebreke mocht blijven aan de veroordelingen onder 1 en / of 2 te voldoen, aan Schering een dwangsom te betalen van ƒ 10.000,00 (tienduizend gulden) per dag, echter tot een maximum van ƒ 500.000,00 (vijfhonderdduizend gulden),
    
    4.	veroordeelt apotheek Van der Veen in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Schering bepaald op ƒ 1.550,00 voor salaris procureur en op ƒ 622,90 voor verschotten   (¦ 400,00 wegens griffierecht en ¦ 222,90 wegens het uitbrengen van de dagvaarding),
    
    5.	verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    6.	bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPs op zes maanden na datum van dit vonnis,
    
    7.	weigert het anders of meer gevorderde.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door de vice-president mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 3 november 2000 in tegenwoordigheid van de griffier mr. H.A. Brouwer.