ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ9142, Rechtbank Utrecht, 21-02-2007, 211485/HA ZA 06-1055
Rechtbank Utrecht — Uitspraak 
Datum: 2007-02-21 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Oudere handelsnaam versus later gedeponeerd merk. Nietigverklaring merk + doorhaling.

vonnis
      RECHTBANK UTRECHT
    
    
    Sector handels- en familierecht
    
    zaaknummer / rolnummer: 211485 / HA ZA 06-1055
    
    Vonnis van 21 februari 2007
    
    in de zaak van
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      [eiseres],
      gevestigd te Veenendaal,
      eiseres,
      procureur mr. A.A. Bart,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      [gedaagde],
      gevestigd te Veenendaal,
      gedaagde,
      procureur mr. J.W.A. van Dommelen.
    
    
    
    Partijen [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.
     
     1.	De procedure
    
    
       1.1	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - het tussenvonnis van 7 juni 2006;
      - de akte mededeling bewijsmiddelen van de zijde van [gedaagde]; 
      - het proces-verbaal van comparitie van 1 september 2006, met daaraan gehecht de van de zijde van [eiseres] op voorhand aan de rechtbank en de wederpartij toegezonden producties 6 tot en met 8, en de van de zijde van [gedaagde] op voorhand aan de wederpartij en de rechtbank toegezonden productie.
    
    
     1.2	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
     1.3	De rechter, ten overstaan van wie de comparitie van partijen is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.
    
     2.	De feiten
    
    
       2.1	[Eiseres], van welke vennootschap [P.P.R.Z.] statutair directeur is, houdt zich, blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, bezig met: “Import van- en groothandel in vlees- en vleesproducten in de ruimste zin des woords, alsmede deelnemen in- en samenwerken met soortgelijke ondernemingen.”.
      Zij voert, blijkens voormeld uittreksel, als handelsnaam voor haar onderneming de naam “[J.Z.] International Meat”.
      Beheersmaatschappij Bete Veenendaal B.V. is enig bestuurder van [eiseres].
    
    
    
       2.2	[Gedaagde], van welke vennootschap [F.E.T.Z.] statutair directeur is, is een onderneming die zich, blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, bezighoudt met: “ Het verrichten van import-, export-, handel en distributieactiviteiten verband houdende met de vleeshandel; vleesbewerking en vleesverwerking alsmede alle aanverwante activiteiten.”.
      Zij voert, blijkens voormeld uittreksel, als handelsnaam voor haar onderneming de naam “[gedaagde]”.
      [Z.] Services B.V. is enig bestuurder van [gedaagde].
    
    
    
       2.3	Zowel [eiseres] als [gedaagde] komen -zulks naast andere besloten vennootschappen- voort uit de (door de vader van de statutair directeuren van partijen opgerichte) zogenaamde [Z.]groep.
      Op 11 oktober 2005 is tussen de betrokken partijen overeenstemming bereikt over de beëindiging van de samenwerking tussen de Bete Veenendaal Groep en de [Z.] Service Groep en de ontvlechting daarvan.
    
    
    
       2.4	In aanvulling op de door de bij de [Z.]groep betrokken partijen gesloten  overeenkomst van 11 oktober 2005 tot ruil van aandelen, is op 13 oktober 2005 door die partijen een addendum (hierna te noemen het addendum) opgesteld.
      [eiseres] en [gedaagde] hebben op 13 oktober 2005 dit addendum ook ondertekend.
    
    
    
       2.5	Het addendum behelst -voor zover hier van belang-:
      (…)
      VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
    
    
    
      Artikel 1 – Handelsnamen, merken etc.
      1. De handelsnaam [J.Z.] behoort toe aan Bete Veenendaal Groep.
      2. Het (geregistreerde) merk Arena Montana behoort toe aan Bete Veenendaal Groep.
      3. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, zijn zowel Bete Veenendaal Groep als [Z.] Service Groep jegens elkaar gerechtigd gebruik te maken:
      -	van het logo van [J.Z.], te weten: liggende, rode ovaal met als witte uitsparing de hoofdletter Z;
      - 	van de toevoeging:”International Meat”.
      4. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, is [Z.] Service Groep jegens Bete Veenendaal Groep gerechtigd in haar handelsnaam de naam [Z.] te (blijven) gebruiken, met dien verstande dat de handelsnamen overigens onderscheidend dienen te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin de naam [Z.] voorkomt.
      (…)
    
    
     2.6	Op 28 november 2005 heeft [gedaagde] het woordmerk  “[Z.]” gedeponeerd en in het Merkenregister van het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven (inschrijvingsnummer 0780377, met als datum inschrijving 30 november 2005, depotnummer 1092790), zulks voor de waren en diensten in klasse 29, 35 en 40.
    
     2.7	[Eiseres] heeft op 21 februari 2006 [gedaagde] gesommeerd het door haar gedeponeerde merk door te halen. [Gedaagde] heeft aan die sommatie geen gevolg gegeven.
    
     3.	Het geschil
    
    
       3.1	[Eiseres] vordert  -samengevat- dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
      I. zal vernietigen, althans de nietigverklaring zal uitspreken, van het door [gedaagde] gedane depot op 28 november 2005 onder depotnummer 1092790 van het woordmerk “[Z.]” in de categorieën kl29, kl35 en kl40;
      II. de doorhaling zal bevelen van de inschrijving van dit merk in het register van het Benelux-Merkenbureau binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, zulks op straffe van een dwangsom  van EUR 5.000,-- per dag, met een maximum van
      EUR 500.000,--;
      III. [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van het geding.
    
    
     3.2	[Gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
     4.	De bevoegdheid
    
     4.1	De rechtbank is op grond van het bepaalde in artikel 37A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna te noemen BMW) en op grond van het thans geldende (op 1 september 2006 inwerking getreden) Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna te noemen BVIE) in artikel 4.6. van dat verdrag bepaalde, bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, nu [gedaagde] haar woonplaats heeft in dit arrondissement.
    
     5.	De beoordeling
    
    ouder merk versus later gedeponeerd merk?
    
     5.1	[Eiseres] legt aan haar vorderingen ten grondslag, dat het door [gedaagde] gedeponeerde woordmerk “[Z.]” te kwader trouw is verricht en derhalve op grond van het bepaalde van artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. onder f. BVIE) nietig is.
    
     5.2	[Eiseres] heeft daartoe gesteld, dat [gedaagde] wist dat [eiseres] in de laatste drie jaar binnen de Benelux de naam [(J)Z] te goeder trouw en op normale wijze voor soortgelijke waren gebruikte.
    
    
       5.3	Gelet op de stellingen van [eiseres] baseert zij haar vorderingen kennelijk primair op het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 BVIE).
      Op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 BVIE) wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.
    
    
     5.4	Voor een geslaagd beroep op voorgebruik en depot te kwader trouw in de zin van artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 BVIE)  dient -voor zover hier thans van belang- [eiseres] zijn (overeenstemmend) merk niet te hebben ingeschreven maar wel binnen de laatste drie jaar voorafgaand het depot van het merk “[Z.]” te hebben gebruikt.
    
     5.5	Naar het oordeel van de rechtbank heeft [eiseres] onvoldoende concrete feiten en/of omstandigheden gesteld op grond waarvan moet worden aangenomen dat hij de (handels)naam “[J.Z.] International Meats” dan wel de (handels)naam “[J.Z.]” en/of de (handels)naam “[Z.]” binnen de laatste drie jaar voorafgaand aan het depot van het merk “[Z.]” op normale wijze als merk heeft gebruikt. Immers, [eiseres] heeft -eerst ter comparitie- slechts gesteld, dat door het feitelijk gebruik van de naam “[J.Z.]” dit een merk is geworden en dat de naam gebruikt wordt op de verpakkingen en de pallets. [Eiseres] heeft die stelling echter niet nader geconcretiseerd en ook niet nader geadstrueerd met stukken waaruit dit door haar gestelde gebruik op enigerlei wijze zou kunnen blijken. 
      
     5.6	Nu onvoldoende gesteld of gebleken is dat van een gebruik als merk in de hiervoor bedoelde zin door [eiseres] sprake is (geweest), zodat op grond daarvan het door [eiseres] gedane beroep op het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 BVIE) niet kan slagen.
    
    oudere handelsnaam versus later gedeponeerd merk?
    
    
       5.7	[Eiseres] heeft, onder verwijzing naar toepasselijke jurisprudentie, ter comparitie subsidiair gesteld, dat het voorgebruik van haar handelsnaam tot een depot ter kwader trouw door [gedaagde] leidt.
      De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt.
    
    
     5.8	Het bepaalde in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE) behelst geen limitatieve opsomming, zodat ook op grond van andere dan de daar benoemde situaties van kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4.aanhef en onder f. BVIE) sprake kan zijn. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, waarvan de rechtbank de navolgende van belang acht.
     
     5.9	Uit de inhoud van het addendum blijkt ondubbelzinnig dat beide partijen het (blijvend) gebruik hebben verkregen van de naam “[Z.]”. Dit blijvend gebruik door [Z.] Service Groep (oftewel [gedaagde]) is echter blijkens het addendum gelimiteerd in die zin dat de handelsnaam van deze onderneming overigens onderscheidend dient te zijn van de door Bete Veenendaal Groep, oftewel [eiseres], gebruikte handelsnamen waarin de naam [Z.] voorkomt. Dit kennelijk om na de ontvlechting van de [Z.]groep verwarring van de beide afzonderlijke verdergaande handelsondernemingen te voorkomen bij het gebruik van de respectieve handelsnamen.
    
    
       5.10	Uit de inhoud van het addendum blijkt bovendien expliciet dat de handelsnaam “[J.Z.]” toebehoort aan Bete Veenendaal Groep oftewel [eiseres].
      Op grond van de inhoud van dit addendum, dat namens [gedaagde] is ondertekend en waarmee zij derhalve heeft ingestemd, moet dan ook worden geoordeeld dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat aan [eiseres] de oude handelsnaam “[J.Z.]” toekomt.
      Uit de door [eiseres] overgelegde producties blijkt tevens dat [eiseres] daadwerkelijk de handelsnaam “[J.Z.]” gebruikt voor de aanduiding van zijn onderneming, waartoe hij op grond van het tussen partijen overeengekomene ook gerechtigd is.
      [gedaagde] heeft dit ook niet weersproken. Zij heeft evenmin weersproken dat  die naam door [eiseres] reeds sedert 1981 als handelsnaam wordt gebruikt.
    
     
     5.11	Nu [eiseres] op grond van het tussen partijen overeengekomene reeds gerechtigd was tot het exclusieve gebruik van de handelsnaam “[J.Z.]”, diende [gedaagde] derhalve ter onderscheiding van de handelsnaam van haar onderneming iets toe te voegen aan de naam “[Z.]”. Daartoe is zij blijkens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel ook daadwerkelijk overgegaan. [Gedaagde] heeft immers aan de naam “[Z.]” de naam “[F.]” toegevoegd ter onderscheiding van haar handelsnaam ten opzichte van die van [eiseres].
    
     5.12	Gelet op het hiervoor vermelde, en zoals dit ook blijkt uit het van de zijde van [gedaagde] als productie overgelegde arrest van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 8 juni 2006 in hoger beroep neergelegde voorlopig oordeel, moet dan ook worden geoordeeld dat partijen bij de beëindiging van de samenwerking en de ontvlechting van de [Z.]groep uitdrukkelijk hebben beoogd dat zij na de ontvlechting van de [Z.]groep als van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen hun werkzaamheden (op dezelfde markt) voort zouden zetten, waaraan zij ook daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven.
    
    
       5.13	Alhoewel partijen, zoals door [gedaagde] is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam “[Z.]” als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door [gedaagde] doen inschrijven van de geslachtsnaam “[Z.]” als merk, dat op zich zelf op grond van het bepaalde in artikel 2 BMW (thans artikel 2.1. lid 3 BVIE) tot de mogelijkheden behoort, in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de [Z.]groep (in)direct volledig frustreert.
      Immers, de enkele aanduiding met de naam “[Z.]” voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten.
      Ook is het zo dat [gedaagde] wist dat [eiseres] de handelsnaam “[J.Z.]” ten tijde van de inschrijving van het merk “[Z.]” binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk “[Z.]” zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam “[J.Z.]”.
    
    
    
       5.14	Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam “[Z.]” door [gedaagde] te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE).
      Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 onder aanhef BMW (thans artikel 2.4. aanhef  BVIE) is derhalve door [gedaagde] geen geldig recht op het merk “[Z.]” verkregen.
    
    
    
       5.15	De door [eiseres] gevorderde nietigverklaring is dan ook op grond van het bepaalde in artikel 14B lid 2 BMW (thans artikel 2.28. lid 1 juncto artikel 2.28. lid 3 onder b BVIE) voor toewijzing vatbaar.
      Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14D BMW (thans artikel 4.5. lid 3 BVIE) zal de inschrijving ambtshalve worden doorgehaald. Dit brengt voorts mee dat voor de aan de vordering van [eiseres] verbonden dwangsom geen plaats is.
      Op grond van het bepaalde in artikel 9 van het Benelux-verdrag inzake de warenmerken (thans artikel 1.14. BVIE) kan die doorhaling eerst door de meest gerede partij worden gerealiseerd op het moment dat de onderhavige beslissing niet meer vatbaar is voor hoger beroep of voor voorziening in cassatie.
    
    
    
       5.16	[Gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:
      - dagvaarding	EUR 	84,87
      - overige explootkosten	0,00
      - vast recht		248,00
      - getuigenkosten	0,00
      - deskundigen		0,00
      - overige kosten		0,00
      - salaris procureur	904,00 (2,0 punten × tarief EUR 452,00)
      Totaal	EUR 	1.236,87
    
      
     6.	De beslissing
    
    De rechtbank
    
     6.1	verklaart de door [gedaagde] gedane inschrijving (inschrijvingsnummer 0780377, met als datum inschrijving 30 november 2005, en depotnummer 1092790, met als datum depot 28 november 2005) van het woordmerk “[Z.]” in de categorieën kl29, kl35 en kl40, nietig,
    
     6.2	haalt de inschrijving van dit merk in het register van het Benelux-Merkenbureau door,
    
     6.3	veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op EUR 1.236,87,
    
     6.4	verklaart de proceskostenveroordeling in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
    
     6.5	wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2007.
    
    w.g. griffier				w.g. rechter