ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0842, Gerechtshof 's-Gravenhage, 28-09-2010, 105.003.741/01 en 105.003.742/01
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2010-09-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Vervallenverklaring merkrecht. Merkhouder niet geslaagd in bewijs dat merk door derde met zijn toestemming is gebruikt.
        Hoewel grensoverschrijdende bevoegdheid, kan o.g.v. 3:296 BW geen veroordeling tot naleving van de verplichting van een Syriër om zich te onthouden van inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër buiten Nederland worden uitgesproken.
        Gelet op verbod inbreuk op de merkrechten te maken en bijzondere omstandigheden van dit geval heeft rechthebbende geen belang bij verbod inbreuk op auteursrecht te maken.

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE
      Sector handel
    
     
    Zaaknummers		:  105.003.741/01 en 105.003.742/01
     
    Rolnummers (oud)          : 05/1376 en 05/1377
    
    Rolnummers rechtbank	: 00/2246 en 01/228
    
    arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 28 september 2010
    
    in de zaak met zaaknummer 105.003.742/01 van
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht PRODALIMENTA S.A.R.L.,
      kantoorhoudend te Parijs, Frankrijk,
      appellante, incidenteel geïntimeerde,
      hierna te noemen: Prodalimenta, 
      procesadvocaat: mr. E. Grabandt te Den Haag, 
      behandelend advocaten: mrs H.J.M. Harmeling en S.A. Hoogcarspel te Amsterdam,
    
    
    tegen 
    
    
      [Naam], handelend onder de naam […] STORES,
      gevestigd te Amman, Jordanië,
      geïntimeerde, incidenteel appellante,
      hierna te noemen: [K],
      procesadvocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam,
      advocaten: mrs. G. Kuipers en P. Jansen te Amsterdam,
    
    
    en de zaak met zaaknummer 105.003.741/01 van
    
    
      [Naam],
      wonende te Damascus, Syrië,
      appellante, incidenteel geïntimeerde,
      hierna te noemen: [B],
      procesadvocaat: mr. E. Grabandt te Den Haag, 
      behandelend advocaten: mrs H.J.M Harmeling en S.A. Hoogcarspel te Amsterdam,
    
    
    tegen 
    
    
      1. [Naam], handelend onder de naam […] STORES,
          gevestigd te Amman, Jordanië,
      2. HASHEMITISCH KONINKRIJK JORDANIË,
          Ministerie van Industrie en Handel,
          gevestigd te Amman, Jordanië
      geïntimeerden, incidenteel appellanten,
      hierna te noemen: [K] en Jordanië,
      procesadvocaat: mr K. Limperg te Amsterdam,
      behandelend advocaten: mrs. G. Kuipers en P. Jansen te Amsterdam.
    
    
    Het  geding
    
    
      Het hof verwijst naar zijn in deze zaken gewezen tussenarrest van 6 oktober 2009. 
      In casu gaat het om het hoger beroep tegen het door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 13 april 2005 in de in eerste aanleg  gevoegde zaken tussen 
      A. [K] als eiseres en Prodalimenta als gedaagde, met rolnummer 00/2246 (hierna: zaak A) en
      B. [B] als eiseres in conventie, tevens verweerder in reconventie, [K] als gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie en Jordanië als gevoegde partij aan de zijde van [K], met rolnummer 01/228 (hierna: zaak B).
    
    
    Ingevolge het tussenarrest heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden. Daarna hebben  [B] en Prodalimenta - hierna tezamen ook: [B] c.s. - een memorie na enquête inclusief overlegging producties HB 1 - 3 genomen, waarna [K] en Jordanië - hierna tezamen ook: [K] c.s. -  een antwoordmemorie na enquête tevens akte houdende producties hebben genomen. Vervolgens hebben [B] c.s een akte houdende uitlating producties en een akte naar aanleiding van verzoek om informatie  genomen. Tenslotte is opnieuw arrest gevraagd.
    
    Tegen de door [B] c.s. in het geding gebrachte producties HB 1-3 is door [K] c.s. bezwaar gemaakt. Het hof verwerpt dit bezwaar. Overlegging van deze producties is niet in strijd met de goede procesorde. Zij hebben betrekking op het nog aan de orde zijnde hoger beroep van [K] op haar vermeende auteursrechten en [K] c.s. hebben hierop bij hun voormelde antwoordmemorie kunnen reageren en ook gereageerd. Dat deze producties bij het pleidooi voor het tussenarrest zijn geweigerd omdat zij niet tijdig voor het pleidooi in het geding waren gebracht doet daar niet aan af. Na het tussenarrest wordt de procedure voortgezet, waarbij nieuwe producties kunnen worden overgelegd.   
    
    Verdere beoordeling van het hoger beroep
    
    
      1.   Tot 1 augustus 2000 was Prodalimenta houdster van het volgende door haar op 21 februari 1986 ingeschreven internationale woord/beeldmerk, ingeschreven voor waren in klasse 29 (melkproducten), met gelding in de Benelux (inschrijvingsnummer 500830). 
      Op 1 augustus 2000, na de inleidende dagvaarding in zaak A, heeft Prodalimenta haar merkrechten overgedragen aan [B].
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      Het merk is uitgevoerd in rode letters op een gele ondergrond.
      Het merk bestaat tweemaal uit het woord HALIBNA: een maal in Arabisch - hierna ook aan te duiden als het Arabisch logo - en een maal in Latijns schrift. HALIBNA is het Arabische woord voor "onze melk".  
    
    
    
      2.   Jordanië heeft vanaf het begin van de jaren '80 in zakken verpakte melkpoeder ingevoerd en gesubsidieerd in Jordanië op de markt gebracht. In of omstreeks 1998 heeft zij de import geprivatiseerd en zijn de handel en daarmee samenhangende rechten overgenomen door [K]. Door Jordanië en [K] gebruikte verpakkingen worden hieronder afgebeeld. [K] heeft als Benelux-merken in 1998 het woord HALIBNA en in 1999 een teken (vrijwel) gelijk aan de hierna afgebeelde, door Jordanië gebruikte verpakking, gedeponeerd. 
      [B] heeft in de periode 1990 tot 2000 melkpoeder geïmporteerd in Syrië in de hierna afgebeelde verpakking.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      Jordanië 1986	                               [K] in of na 1998                   [B] na 1990 en van tekst na instant"gelijk aan              				      van 1996 tot 2000
      andere verpakkingen 
    
     
    Op de door Jordanië, [K] en [B] gebruikte verpakkingen is het Arabisch logo rood, het woord HALIBNA zwart en de ondergrond geel.
    
    3.   Vaststaat dat Prodalimenta het in 1986 gedeponeerde merk 500830 zelf nooit (normaal) in de Benelux heeft gebruikt en dat dit (op grond van het voor 1996 geldende recht) op 21 februari 1989 was vervallen. [B] c.s. stellen echter dat het merk vanaf september 1996 met toestemming van Prodalimenta door [B] normaal in de Benelux is gebruikt door in België verpakte melkpoeder naar Syrië te exporteren, waardoor het verval van het merk geheeld is. [K] c.s. betwisten het beroep op Heilung.  
    
    
      4.   In zaak A en in zaak B (in reconventie) heeft [K] vervallenverklaring van het merk 500830 gevorderd. 
      De rechtbank heeft in zaak A de vordering wegens gebrek aan belang afgewezen omdat Prodalimenta het merk, na de inleidende dagvaarding, had overgedragen aan [B].
    
    
    5.   In voormeld tussenarrest heeft het hof overwogen dat [K] c.s  nog wel belang hebben bij de gevorderde vervallenverklaring en doorhaling, dat derhalve incidentele grief II van [K] (gericht tegen het vonnis in zaak A) slaagt en dat in zaak A alsnog moet worden onderzocht of het merk voor de inleidende dagvaarding in zaak A (13 juli 2000) is vervallen wegens non-usus. Indien het merk in zaak A vervallen wordt verklaard, is aan [B] niet een geldig merkrecht overgedragen en kunnen zijn op dat merk gebaseerde vorderingen in zaak B al om die reden niet slagen.
    
    In zaken A en B: Heilung van verval van het merkrecht?
     
    6.   De rechtbank is in zaak A niet toegekomen aan de vraag of sprake was van Heilung. In zaak B heeft de rechtbank het beroep op Heilung verworpen.
    
    7.   De grieven 1 en 2 van [B] c.s richten zich tegen de afwijzing van het beroep op Heilung (in beide zaken). Met uitzondering van incidentele grief 6 (gericht tegen het vonnis in zaak B) hebben de overige incidentele grieven van [K] (c.s.) eveneens betrekking op de vraag of sprake is van Heilung. 
    
    8.   Het hof  heeft in zijn tussenarrest een aantal stellingen en verweren van [K] c.s. ter betwisting van het beroep op Heilung verworpen en beslist dat de incidentele grieven 1, 2 , 3, 4 en 5  (gericht tegen het vonnis in zaak B) en incidentele grief I (gericht tegen het vonnis in zaak A)  falen, althans niet tot vernietiging kunnen leiden. 
    
    
      Voorts heeft het hof in het tussenarrest overwogen dat 
      1. verval van het merkrecht is geheeld indien het merk in de Benelux normaal is gebruikt in de periode van 1 januari 1996 tot de datum van de inleidende dagvaarding in zaak A, 13 juli 2000 en dat principale grief  2 van [B] c.s. (gericht tegen het vonnis in beide zaken) faalt voor zover [B] c.s. daarin stellen dat de relevante periode vanaf 13 juli 1995 en tot 17 juli 2001 (datum instellen reconventionele vordering tot vervallenverklaring in zaak B) loopt;
      2. niet van belang is of het optreden van [B] voor [K] c.s. (her)kenbaar was als optreden van een licentiehouder van Prodalimenta, zodat principale grief 1 van [B] c.s. (gericht tegen het vonnis in beide zaken) slaagt; 
      3. [B] in de Benelux een teken dat als gebruik van merk 500830 kan worden opgevat normaal gebruikt heeft in de periode van 1 januari 1996 tot 13 juli 2000;
      4. alsnog door het hof de vraag beantwoord moet worden of dat gebruik geschiedde met uitdrukkelijke toestemming van Prodalimenta. 
    
    
    Het hof heeft [B] c.s. toegelaten tot het bewijs van hun stelling dat [B] vanaf september 1996 tot in 2000 het merk van Prodalimenta (middels gebruik van de hiervoor afgebeelde verpakking) in de Benelux met toestemming van Prodalimenta heeft gebruikt.
    
    9.   [S] is als getuige in de enquête gehoord. Andere getuigen zijn niet voorgebracht. [K] c.s hebben afgezien van contra-enquête.
     
    
      10.   [K] c.s. stellen dat [S] slechts gehoord is in zaak B, omdat de brieven van de advocaat van [B] c.s. aan het hof  van 19 oktober, 16 november, 19 november en 3 december 2009, betreffende het te houden getuigenverhoor,  aanvangen met 
      "Betreft: Enquête van partijen inzake [B] tegen [K]
      Uw kenmerk: 105.003.741/01"
    
    
    
    
    11.   Het hof kan [K] c.s. hierin niet volgen. Mede gelet op de inhoud van het tussenarrest is voor alle partijen duidelijk geweest, althans moet redelijkerwijs duidelijk zijn geweest dat de brieven van [B] c.s - waarin de getuige werd aangezegd - betrekking hadden op beide zaken. De getuige is blijkens het proces-verbaal - tegen welk proces-verbaal ook geen bezwaar is gemaakt door [K] c.s. -  in beide zaken gehoord. Daaruit blijkt dat ook de raadsheer-commissaris is uitgegaan van het horen van de getuige in beide zaken, terwijl voorts het proces-verbaal bepalend is voor het antwoord op de vraag in welke zaak een getuige gehoord wordt en niet de brief waarbij de getuige wordt aangezegd. 
    
    12.   [S] heeft  als getuige, kort samengevat, verklaard dat hij van ongeveer 1985 tot 1997 algemeen directeur van Prodalimenta is geweest, dat hij het merk 500830 in 1986 heeft gedeponeerd, dat hij [B] in 1990 mondeling toestemming heeft gegeven om zijn merk te gebruiken om melkpoeder naar Syrië te exporteren omdat het daar om kleine hoeveelheden ging, dat hij daarmee ook toestemming heeft gegeven voor gebruik van het merk in (melkpoeder)producerende landen, zoals de Benelux en Frankrijk en dat hij de licentie niet heeft ingeschreven omdat hij dat niet nodig vond. 
    
    13.   De verklaring van [S] bevat de volgende onjuistheden of misvattingen en/of  is op de volgende punten strijdig met zijn, door [B] (als productie 9 in eerste aanleg) overgelegde, schriftelijke verklaring van 28 november 2001. 
    
    Als getuige verklaart [S] dat hij van 1985 tot 1997 algemeen directeur van Prodalimenta is geweest. Uit door [K] c.s. als productie 48 bij hun antwoordmemorie na enquête overgelegde notulen van de algemene ledenvergadering van Prodalimenta van 28 juni 2002 blijkt dat [S] op dat moment (nog steeds) de algemeen directeur van Prodalimenta was. Door [B] c.s. wordt dit in hun akte uitlating producties erkend.  
    
    Als getuige verklaart [S] dat hij [B] mondeling toestemming heeft gegeven om zijn merk te gebuiken"voor export naar Syrië". In zijn schriftelijke verklaring van 28 november 2001 verklaart [S] echter dat hij toestemming had gegeven to use our HALIBNA trademark in the countries where we did not use it anyway. 
    
    
      Als getuige verklaart [S] dat hij er geen problemen mee had dat [B] zijn merk in (voor export naar) Syrië gebruikte "want het ging om kleine hoeveelheden van 40 tot 50 of misschien 20 tot 25 ton per jaar en ik had geen interesse in Syrië gezien deze omvang" 
      Uit de verklaring van [T] van Ecoval International Trading N.V. en de bijlage (productie 10 van [B] in eerste aanleg), die [B] melkpoeder voor export naar Syrië leverde in de periode van september 1996 tot 2000, valt af te leiden dat in de periode van 1997 tot en met 2000 hoeveelheden van 400 tot 600 ton per jaar werden geleverd. Nu [S] ook verklaart dat hij bijna dagelijks zaken deed met [B] en dat hij zelf ook melkpoeder exporteerde naar Egypte en Algerije is deze misvatting niet goed verklaarbaar.
    
    
    Als getuige verklaart [S] dat de licentie niet is ingeschreven omdat hij dat niet noodzakelijk vond. In de brief van 28 november 2001 verklaart hij: "(...) We did not know that we had to register a license".
    
    
      Tenslotte heeft [S] verklaard dat de door mr Harmeling tijdens de enquête getoonde, aan het proces-verbaal gehechte, kopieën van de voor- en achterzijde van een verpakking, een verpakking betreffen die hij in 1985 heeft gebruikt voor export naar Egypte.  
      [K] c.s. hebben gemotiveerd uiteengezet dat de kopie van de voorzijde en de kopie van de achterzijde niet dezelfde verpakking betreffen, nu de kopie van de voorzijde een lege verpakking en de kopie van de achterzijde een volle verpakking betreft, terwijl bovendien de sealings van de voor- en de achterzijde afwijken. Voorts hebben [K] c.s. gemotiveerd betwist dat de kopie van de achterzijde van de verpakking, waarop is vermeld: "IMPORTED BY ROYAL Import Export 44 ABDEL KHALEK SARWAT Str. CAIRO" een verpakking betreft die afkomstig is van Prodalimenta,althans  hoort bij de voorzijde waarop (in arabisch schrift) Nuhibbu HALIBNA is vermeld, nu ROYAL Export and Import Company, 44 Abdel Khalek Sarwat Str, Cairo verklaart "we have not imported any powder milk products bearing the trademark  "Nuhibbu HALIBNA".
      Nu [B] c.s. voormelde stellingen niet gemotiveerd hebben betwist, gaat het hof ervan uit dat de verklaring van [S] ook in zoverre niet klopt.  
    
    
    Tenslotte wekt verbazing  dat de kopie van de voorzijde van de getoonde verpakking een kopie lijkt te zijn van de door [B] na 1990 gebruikte verpakking en in zoverre afwijkt van het in 1986 door Prodalimenta gedeponeerde merk. Dit geldt niet alleen voor de tekst, die geen onderdeel uitmaakt van het merk, maar ook voor de plaatsing van het woord HALIBNA onder en ten opzichte van het Arabische logo (op de verpakkingen iets meer naar rechts dan op het merk).
    
    
      14.   Gelet op al deze onvolkomenheden en/of onduidelijkheden in en/of twijfels naar aanleiding van de getuigenverklaring van [S], acht het hof deze enkele verklaring van [S] onvoldoende overtuigend om het toegelaten bewijs geleverd te achten, mede gelet op de omstandigheden:
      - dat in de tussen [B] en Prodalimenta gesloten vereenkomst van merkoverdracht d.d. 1 augustus 2000 (productie 4 van [B] in eerste aanleg)  geen melding wordt gemaakt van een reeds bestaande toestemming om het merk te gebruiken, 
      - dat in de uitvoerige verklaring van [B] en zijn zoons d.d. 28 november 2001 (productie 8 van [B] c.s. in eerste aanleg) geen melding wordt gemaakt van de gestelde toestemming, 
      - dat er geen enkel schriftelijk stuk is waaruit de gestelde licentie (gedurende 10 jaar) kan worden afgeleid,
      - dat geen licentie is ingeschreven in het merkenregister en 
      - dat bij een gedetailleerde beoordeling, de verpakking van [B] meer gelijkenis vertoont met de verpakking van Jordanië uit 1986 dan met het merk 500830. Het woord HALIBNA is op de verpakkingen in zwart uitgevoerd en in het merk in rood, het teken (r) ontbreekt op de verpakkingen en het woord HALIBNA is iets meer naar rechts geplaatst op de verpakkingen.
    
       
    15.   Het hof is derhalve van oordeel dat niet is komen vast te staan dat [B] het merk 500830 met toestemming van Prodalimenta in de Benelux in de periode van september 1996 tot 13 juli 2000 heeft gebruikt en dus evenmin dat het verval is geheeld. Dit leidt tot de conclusie dat het merk wegens non-usus vervallen. De principale grieven 1 en 2  kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden 
    
    16.   Het bovenstaande leidt tot de volgende beslissingen:
    
    
      In zaak A  
      - de vorderingen van [K] tot verval en doorhaling van merk 500830 zullen alsnog worden toegewezen, 
      - Prodalimenta dient in de kosten van het geding in eerste aanleg te worden veroordeeld, zodat principale grief 3 (gericht tegen het vonnis in zaak A), gericht tegen de veroordeling van Prodalimenta in de kosten, faalt 
      - het bestreden vonnis in zal worden vernietigd voor zover de vorderingen van [K] zijn afgewezen en worden bekrachtigd voor het overige
    
    
    [B] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van het principaal en het incidenteel beroep;
    
    
      in zaak B
      in conventie 
      - de (op het vervallen merk gebaseerde) conventionele vorderingen van [B] tot nietigverklaring van de jongere Benelux-merken van [K] en tot staking van merkinbreuk door [K] zijn terecht afgewezen, met veroordeling van [B] in de kosten van het geding, zodat het vonnis voor zover in conventie gewezen zal worden bekrachtigd;
      in reconventie
      - het vonnis voor zover in reconventie gewezen zal worden bekrachtigd voor zover de reconventionele vorderingen van [K] die betrekking hebben de (vermeende) merkrechten vaan partijen (de vorderingen i, ii en iii) zijn toegewezen, nu de daartegen gerichte grieven niet slagen, althans niet tot vernietiging kunnen leiden (geen grieven zijn gericht tegen het toewijzen van de vorderingen i en ii naast elkaar en tegen de beperking van de vordering iii tot de Benelux).    
    
    
    In zaak B: Beroep op auteursrechten op de verpakking/ het Arabisch logo
    
    17.   [K] heeft gesteld dat [B] inbreuk maakt en dreigt te maken op de haar toekomende auteursrechten op het ontwerp van de verpakking/ het Arabisch logo. Zij heeft een inbreukverbod gevorderd in alle landen aangesloten bij de Berner Conventie en/of de Universele Auteursrechtconventie. Voorts heeft zij op grond van dat auteursrecht (voor het eerst in hoger beroep) gevorderd [B] te bevelen afstand te doen van de bescherming van het internationale merk en de doorhaling daarvan te verzoeken.   
    
    18.   Het hof heeft in zijn tussenarrest overwogen zich onbevoegd te achten om kennis te nemen van het gevorderde bevel dat [B] afstand doet van de bescherming van het internationale merk en het bevel doorhaling te verzoeken ten aanzien van buiten de Benelux geregistreerd merken. Het hof zal zich in zoverre onbevoegd verklaren.   
    
    Voor wat betreft de registratie voor de Benelux heeft het hof overwogen dat de Nederlandse rechter wel bevoegd is, maar op grond van strijd met auteursrechten het merk niet kan worden nietig verklaard of een in feite daarop neerkomend resultaat kan worden bereikt. In zoverre zal de vordering worden afgewezen. 
    
    Het hof heeft overwogen dat de Nederlandse rechter in casu weliswaar grensoverschrijdende bevoegdheid heeft om over de inbreukvordering te oordelen (nu het beroep op onbevoegdheid te laat is gedaan), maar dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, de aard van de verplichting - namelijk de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër - meebrengt dat op basis van artikel 3:296 BW niet een veroordeling tot naleving van die verplichting buiten Nederland  kan worden uitgesproken. 
    
    Dit alles leidt ertoe dat de op auteursrecht gebaseerde vordering van [K] slechts voor zover het gaat om een inbreuk in Nederland voor toewijzing in aanmerking zou kunnen komen.   
     
    
      19.   [B] heeft tijdens het pleidooi in hoger beroep onbetwist gesteld dat hij thans geen gebruik meer maakt van de verpakking, maar nog wel van het Arabisch logo in combinatie met het woord HALIBNA. Het hof heeft in zijn tussenarrest beslist dat het woord HALIBNA in Latijns schrift niet voor auteurrechtelijke bescherming in aanmerking komt.  Niet gesteld of gebleken is [B] het Arabisch logo anders heeft (gebruikt) of dreigt te gebruiken dan voor de handel in melkpoeder, derhalve in het economische verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor de merken van [K] zijn ingeschreven (Melk en melkprodukten; melkpoeder). Nu het door [K] in reconventie gevorderde merkinbreukverbod in zaak B voor de Benelux is toegewezen, is het litigieuze gebruik van het Arabisch logo in de Benelux reeds verboden op grond van de merkrechten van [K]. Van het gedeponeerde beeldmerk (de verpakking) is immers het Arabisch logo het dominerende en onderscheidende bestanddeel. In zijn tussenarrest heeft het hof reeds overwogen van oordeel te zijn dat [K] onder die omstandigheden geen belang meer heeft bij het gevorderde verbod om inbreuk te maken op zijn vermeende auteursrechten. In hun antwoordmemorie na enquête tevens akte houdende producties hebben [K] c.s (in punt 109) gesteld dat [K] belang houdt bij haar auteursrechtelijke vordering, omdat:
      "het voorwerp daarvan niet identiek is aan de ingeroepen merken. Niet uit te sluiten valt immers dat [B] de merkrechten van [K] zou weten te omzeilen, maar desalniettemin nog immer inbreuk zal maken op de auteursrechten" .  
      Strikt genomen is het juist dat het voorwerp van het auteursrecht niet identiek is aan dat van het merkrecht, maar dat doet er niet aan af dat het hof in dit geval geen concreet belang ziet. Nu het hof reeds in zijn tussenarrest had aangegeven van oordeel te zijn dat [K] in de onderhavige situatie geen belang meer had bij toewijzing van het door haar gevorderde verbod om inbreuk op haar auteursrechten te maken, had het op de weg van [K] gelegen dit concreet aan te geven. Dat heeft zij nagelaten. Zij heeft niet aangegeven dat van het aangevallen teken gebruik dreigt te worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt, dat wel onder een verbod tot auteursrecht inbreuk, maar niet onder een verbod tot merkinbreuk zou vallen. Het hof gaat dan ook aan de stelling van [K] dat zij nog wel belang heeft bij toewijzing als onvoldoende onderbouwd voorbij. 
    
    
    20.   Het hof is derhalve van oordeel dat de op auteursrecht gebaseerde vorderingen (sub iv), voor zover het hof tot kennisneming daarvan bevoegd is, dienen (zij het op andere gronden dan door de rechtbank) te worden afgewezen. Ook in zoverre zal het hof het bestreden vonnis (in zaak B), voor zover in reconventie gewezen bekrachtigen. 
    
    21.   Ook wat betreft de veroordeling van [B] in de kosten van de eerste aanleg in reconventie  zal het vonnis worden bekrachtigd, nu [B] als de in eerste aanleg grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt.  
    
    22.   [K] c.s. hebben in hoger beroep in beide zaken hun (in zaak B reconventionele) eis vermeerderd met de voorwaardelijke vordering (voor het geval het hof van oordeel zou zijn dat door de overdracht van het internationale merk met inschrijvingsnummer 500830 de termijn waarbinnen het verval van het merkrecht kan worden geheeld is verlengd van 13 juli 2000 tot 17 juli 2001) te verklaren voor recht dat de overdracht van het internationale merk met inschrijvingsnummer 500830 door Prodalimenta aan [B] onrechtmatig is jegens [K], alsmede veroordeling van Prodalimenta respectievelijk  [B] om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Nu de voorwaarde waaronder de vordering is ingesteld niet is vervuld, behoeft het hof niet op deze vordering in te gaan.
    
    23.   Nu de incidentele grieven van [K] c.s. falen tegen het vonnis in zaak B, zullen [K] c.s. als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incidentele beroep in zaak B. [B] heeft geen uitvoerbaar bij voorraad verklaring van deze proceskostenveroordeling gevorderd. 
    
    
    Beslissing
    
    Het hof:
    
    In de zaak met rolnummer 105.003.742/01/ rolnummer (oud): 05/1377
    
    in incidenteel beroep
    
    vernietigt het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen Prodalimenta als gedaagde en [K] als eiseres onder rolnummer 00/2246 gewezen vonnis van 13 april 2005, voor zover het gevorderde is afgewezen
    
    en in zoverre opnieuw rechtdoende:
    
    - verklaart het recht op het merk, ingeschreven onder nummer 500830 in het internationale merkenregister, vervallen voor de Benelux voor alle waren waarvoor dit merk is ingeschreven en gelast de doorhaling van de inschrijving van het merk onder nummer 500830 voor de Benelux;
    
    - wijst het meer of anders gevorderde af
    
    bekrachtigt het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen Prodalimenta als gedaagde en [K] als eiseres onder rolnummer 00/2246 gewezen vonnis van 13 april 2005, voor het overige;
    
    veroordeelt [B] in de kosten van het incidentele beroep, tot op heden aan de zijde van [K] begroot op € 1.341,-- aan salaris van de advocaat;
    
    verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
    
    in principaal beroep
    
    verwerpt het beroep;
    
    veroordeelt [B] in de kosten van het principale beroep, tot op heden aan de zijde van [K] begroot op € 291,-- aan verschotten en € 2.682,-- aan salaris van de advocaat
    
    verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
    
    
    In de zaak met rolnummer 105.003.741/01/ rolnummer (oud): 05/1376
    
    In principaal en incidenteel beroep
    
    bekrachtigt het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen [B] als eiseres in conventie, tevens verweerder in reconventie en [K] als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie en Jordanië onder rolnummer 01/228 gewezen vonnis van 13 april 2005;
    
    voorts in principaal beroep  
    
    veroordeelt [B] in de kosten van het principaal beroep, tot op heden aan de zijde van [K] c.s. begroot op € 291,-- aan verschotten en € 2.682,-- aan salaris van de procureur;
    
    verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad
    
    Voorts in incidenteel beroep
    
    verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het bij eisvermeerdering gevorderde bevel dat [B] afstand doet van de bescherming van het internationale merk en het bevel doorhaling te verzoeken ten aanzien van buiten de Benelux geregistreerd merken;
    
    wijst het meer of anders bij wege van deze eisvermeerdering gevorderde af; 
    
    veroordeelt [K] c.s in de kosten van het incidentele beroep, tot op heden aan de zijde van [B] begroot op € 1.341,--.
    
         
    Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en M.Y Bonneur; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 september 2010, in aanwezigheid van de griffier.