ECLI:NL:RBROT:2021:8684, Rechtbank Rotterdam, 18-08-2021, C/10/606800 / HA ZA 20-1039
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2021-08-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Auteursrechtinbreuk zwepen. Opdrachtgeversauteursrecht. Gemeenschappelijk auteursrecht.

vonnis
    RECHTBANK ROTTERDAM
    
    
      Team handel en haven
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/10/606800 / HA ZA 20-1039
    
    
    
      
        Vonnis van 18 augustus 2021
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      
        
          [naam eiser] H.O.D.N. [handelsnaam],
      wonende te [woonplaats eiser]
      eiser,
      advocaat mr. H.L. Bakker te Rotterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        O-PRODUCTS B.V.,
      gevestigd te Schiedam,
      gedaagde,
      advocaat mr. C. Brocklebank-Groen te Lelystad.
    
    
    
      Eiser zal hierna [naam eiser] genoemd worden. Gedaagde zal worden aangeduid als O-Products. 
    
    
  
  
    
      1. De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
      
        
          de dagvaarding van 8 oktober 2020 met producties 1 tot en met 16;
        
        
          de conclusie van antwoord met productie 1 tot en met 7;
        
        
          de brief van de rechtbank van 30 december 2020 waarbij partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling;
        
        
          de e-mail van de rechtbank van 2 maart 2021 met een correctie van de datum en tijd van de mondelinge behandeling;
        
        
          de brief van de rechtbank van 12 maart 2021 met zittingsagenda;
        
        
          de akte houdende overlegging van producties 17 tot en met 19 van [naam eiser];
        
        
          de akte wijziging eis van [naam eiser]; 
        
        
          de brief van [naam eiser] inzake het tonen van producten tijdens de mondelinge behandeling;
        
        
          de brief van [naam eiser] met kostenspecificatie;
        
        
          de per e-mail van 9 april 2021 toegestuurde kostenspecificatie van O-Products;
        
        
          de spreekaantekeningen van partijen ten behoeve van de mondelinge behandeling;
        
        
          het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 12 april 2021.
        
      
      
    
    
      1.2.
      Ten slotte is vonnis bepaald.
      
    
  
  
    
      2. De feiten
    
      2.1.
      
        [naam eiser] verkoopt zwepen en spankinginstrumenten die in de BDSM-wereld worden gebruikt. Vanaf 2018 brengt hij deze producten op de markt via zijn eigen webshop en verkoopt hij deze (via groothandels) aan retailers en andere webshops. 
      
    
    
      2.2.
      O-Products is een groothandel in erotische artikelen.
      
    
    
      2.3.
      Op 4 maart 2019 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen partijen. Op 21 maart 2019 heeft [naam eiser] per e-mail – voor zover relevant – het volgende aan O-Products geschreven:
      
      
        Naar aanleiding van ons gesprek van 04 03 2019 doe ik u zoals afgesproken de prijslijst en foto’s van de modellen van de zwepen toekomen die eventueel voor O-Products interessant zouden kunnen zijn. 
      
      
      
        De XL Floggers zijn standaard van tuigleder maar zijn ook verkrijgbaar in nubuck en/of rubber. (…)
      
      
      
        Omdat u in ons gesprek aangaf onze producten te willen gaan groothandelen heb ik de prijslijst bijgevoegd voor groothandel, echter gelden deze prijzen alleen bij een minimale afname vanaf 1000 stuks en zijn exclusief BTW.  
      
      
    
    
      2.4.
      Op 21 maart 2019 heeft O-Products per e-mail gereageerd met onder meer het volgende: 
      
      
        Heb nog even naar de prijzen gekeken maar voor ons is dit echt te hoog, niet 1 keer maar wel 3 keer. Wij kopen gemiddeld voor zwepen zoals dit in china en pakistan ook met deze kwaliteit voor 25 euro per stuk.  
      
      
    
    
      2.5.
      Op 22 maart 2019 heeft [naam eiser] de e-mail van O-Products beantwoord met, voor zover relevant: 
      
      
        Ik begrijp dat onze prijzen wat hoger liggen dan gemiddeld. Dit komt door de hoogwaardige materialen die wij gebruiken in onze zwepen. (…)
      
      
      
        Op dit moment zijn we bezig met de productie van een serie zwepen die wat kleiner zijn qua omvang en waar dus minder materiaal mee gemoeid is. Deze series schelen aanzienlijk in prijs dan de series die ik getoond heb tijdens ons gesprek. 
      
      
    
    
      2.6.
      Op 31 mei 2019 heeft [naam eiser], onder verzending van een tweetal foto’s, aan O-Products geschreven:
      
      
        Ha [naam]... ik heb 10 modellen voor je klaar! Heeft ff geduurd maar is wel heel fraai geworden... heb je dinsdag of woensdag ff tijd?
      
      
    
    
      2.7.
      Op 3 juli 2019 heeft  O-Products aan [naam eiser] geschreven: 
      
      
        Ben dr over half uurtje (duimpje omhoog)
      
      
    
    
      2.8.
      Op 8 juli 2019 heeft [naam eiser] aan O-Products geschreven: 
      
      
        Goedemiddag [naam], ik heb jou 12 modellen af... ben je er morgen? Dan geef ik ze bij je af en kun je al aan je foto's beginnen, (duimpje omhoog)
      
      
      
        waarop O-Products heeft gereageerd met:
      
      
      
        Super. Ben er. 
      
      
    
    
      2.9.
      Op 22 juli 2019 heeft [naam eiser] een factuur gestuurd aan O-Products voor 10 exemplaren van 13 verschillende modellen. Hieronder een afbeelding van (een deel van) het geleverde. 
      
      
        
          
            
          
        
        
          
            
          
        
      
      
    
    
      2.10.
      Op 26 augustus 2019 heeft [naam eiser] aan O-Products een foto van een zweep gestuurd en daarbij geschreven: 
      
      
        Krijg je doppen zo binnen. Poetsen en klaar!
      
      
    
    
      2.11.
      Eveneens op 26 augustus 2019 heeft [naam eiser] aan O-Products geschreven: 
      
      
        (duimpje omhoog) top [naam]... t is super mooi geworden. 
      
      
      
        Daarop heeft  O-Products gereageerd met:
      
      
      
        We gaan ervoor….
      
      
    
    
      2.12.
      Op 16 september 2019 heeft O-Products een nieuwe order voor 10 exemplaren van 13 verschillende modellen bij [naam eiser] geplaatst. 
      
    
    
      2.13.
      Op 6 oktober 2019 heeft O-Products per e-mail het volgende aan [naam eiser] geschreven:  
      
      
        Bij deze cancellen wij alle orders in verband met prijs afspraken. 
      
    
    
      2.14.
      Op enig moment daarna heeft O-Products door een derde partij zwepen en spankinginstrumenten laten produceren, waarna O-Products deze producten onder de naam Kiotos Pro Whip op de markt heeft gebracht. 
      
    
  
  
    
      3. Het geschil
    
      3.1.
      
        [naam eiser] vordert, na wijziging van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad om: 
      
      
        “1.	te verklaren voor recht dat gedaagde met het handelen zoals omschreven in
        deze dagvaarding inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten op het door
        eiser ontworpen handvat van de in deze dagvaarding genoemde
        spankinginstrumenten, althans dat gedaagde met haar handelen een
        onrechtmatige daad jegens eiser pleegt;
      
      
      2. gedaagde te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze
      
        te wijzen vonnis iedere verdere inbreuk op de in deze dagvaarding genoemde
        auteursrechten van eiser en het onrechtmatig handelen jegens eiser te staken en
        gestaakt te houden, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het (doen)
        vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, aanprijzen
        en het in voorraad houden, waaronder ook begrepen ieder spankinginstrument
        dat een overeenstemmende totaalindruk heeft danwel nodeloos
        verwarringwekkend lijkt op de spankinginstrumenten van eiser;
      
      
      3. gedaagde te bevelen binnen 4 weken na betekening van het in dezen te
      
        wijzen vonnis opgave te doen van de aantallen ingekochte, in voorraad zijnde
        en verkochte Kiotos Pro Whips, alsmede van de inkoop- en verkoopprijzen
        onder overlegging van de inkoop- en verkoopfacturen en deze opgave te
        voorzien van een door een onafhankelijke registeraccountant opgesteld rapport
        van feitelijke bevindingen naar aanleiding van een vergelijking van de opgave
        van gedaagde met de administratie van gedaagde;
      
      
      4. gedaagde te bevelen binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen
      
        vonnis alle door gedaagde beleverde klanten -voor zover geen consumenten- een
        brief te sturen op het normale briefpapier van gedaagde met uitsluitend de
        volgende inhoud, dus zonder enige toevoeging in woord of beeld, zo nodig in
        vertaling:
      
      
      
        
          Geachte klant,
        
        
          Op [datum vonnis] heeft de rechtbank Rotterdam bepaald dat de door ons aan
        
        
          u geleverde spankinginstrumenten uit de Kiotos Pro Whips-serie inbreuk
        
        
          maken op het auteursrecht van [handelsnaam] alsmede dat wij hiermee
        
        
          onrechtmatig hebben gehandeld jegens [handelsnaam]. In verband hiermee
        
        
          verzoeken wij u binnen een week na heden de nog bij u aanwezige voorraad
        
        
          Kiotos Pro Whips aan ons te retourneren, vergezeld van een verklaring dat er
        
        
          geen Kiotos Pro Whips bij u meer aanwezig zijn. De door u gemaakte kosten,
        
        
          zoals aankoopkosten en verzendkosten zullen door ons worden vergoed.
        
        
          Wij zullen deze spankinginstrumenten niet meer aanbieden en zullen deze ook
        
        
          niet meer leveren. Eventuele orders zullen derhalve als niet geplaatst worden
        
        
          beschouwd.
        
        
          Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
        
        
          Met vriendelijke groet,
        
        
          O-Products B. V.
        
      
      
      
        onder gelijktijdige toezending van identieke kopieën van deze brieven aan de 
        advocaat van eiser;
      
      
      5. gedaagde te bevelen binnen 4 weken na betekening van het in deze te wijzen
      
        vonnis de totale bij gedaagde in voorraad zijnde hoeveelheid Kiotos Pro
        Whips, als de mede de aan haar geretourneerde Kiotos Pro Whips te (laten)
        vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het
        vemietigingsrapport ondertekend door de deurwaarder aan de advocaat van
        eiser te sturen, waarbij de kosten van vernietiging voor rekening van gedaagde komt;
      
      
      6. gedaagde te veroordelen een dwangsom aan eiser te betalen van € 5.000 voor iedere dag of een gedeelte van een dag dat gedaagde de onder 2 tot en met 5
      
        genoemde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt of -ter vrije keuze van
        eiser- voor iedere keer dat gedaagde de onder 2 tot en met 5 genoemde bevelen
        niet nakomt;
      
      
      7. voor recht te verklaren dat gedaagde aansprakelijk is voor alle schade die eiser
      heeft geleden nog lijdt en nog zal lijden door [typefout verbeterd door Rb] de auteursrechtinbreuk en [typefout verbeterd door Rb] haar onrechtmatig handelen en gedaagde te veroordelen deze schade aan eiser te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van de inbreuk;
      
      8. gedaagde te veroordelen op voet van artikel 1019h Rv te voldoen alle in de
      
        procedure gemaakte gerechtelijke kosten, tot op heden begroot op € 5.500,00
        waarvan een specificatie zal worden overgelegd voor het vragen van vonnis
        te vermeerderen met alle nog in deze procedure nog te maken daadwerkelijk
        proceskosten, alsmede de nakosten ad € 131 (zonder betekening) of € 199 (na
        betekening) te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen
        na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.”
      
      
    
    
      3.2.
      
        [naam eiser] voert ter onderbouwing van zijn vorderingen aan dat het handvat van zijn zwepen en spankingproducten een werk is, dat hij heeft ontworpen en hij daarom de maker en auteursrechthebbende is en dat O-Products door de Kiotos Pro Whip producten op de markt te brengen inbreuk maakt op zijn auteursrecht. Subsidiair – namelijk voor het geval het beroep op het auteursrecht niet slaagt - stelt [naam eiser] dat de Kiotos Pro Whip producten nodeloos verwarringwekkende slaafse nabootsingen zijn van zijn producten en dat O-Products jegens hem onrechtmatig handelt door deze op de markt te brengen.
      
    
    
      3.3.
      O-Products voert gemotiveerd verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [naam eiser] in de proceskosten. 
      
    
    
      3.4.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. De rechtbank zal de zwepen en spankinginstrumenten die partijen verhandelen kortweg aanduiden met ‘zwepen’.
      
    
  
  
    
      4. De beoordeling
    Auteursrecht
    
    
      4.1.
      Het geschil van partijen gaat, wat het auteursrecht betreft, over het handvat van de zwepen en in het bijzonder over de vraag of (1) het handvat van de zwepen van [naam eiser] een werk is in de zin van de Auteurswet (verder: Aw) en zo ja, (2) wie als maker moet worden beschouwd. De rechtbank zal hierna aan de hand van de stellingen van partijen op deze vragen ingaan.                         
      
      
        
          Is het handvat van [naam eiser] een werk
          ?
        
      
      
    
    
      4.2.
      
        
          [naam eiser] stelt dat zijn handvat een werk in de zin van de Auteurswet is. 
        Hij stelt dat het handvat van al zijn zwepen hetzelfde is qua vorm en dat hij deze in twee varianten levert, één met rubber en één met gevlochten leer. Hij stelt voorts dat hij creatieve keuzes heeft gemaakt gezien de relatieve lengte van het handvat en de doppen, en door te kiezen voor roestvrijstalen doppen die over beide uiteinden van het handvat zijn geschoven en door die te voorzien van een opstaande ring aan de binnenzijde van de handgreep. De twee varianten zijn hieronder afgebeeld.
      
      
      
        
          
        
      
      
        
          met rubber
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          met gevlochten leer
        
      
      
    
    
      4.3.
      O-Products bestrijdt de feitelijke omschrijving die [naam eiser] van zijn handvat geeft niet, maar zij betwist, gemotiveerd, dat dit een werk is. Volgens haar is de vormgeving van de zwepen van [naam eiser] ontleend aan oudere ontwerpen (het vormgevingserfgoed). Zij voert daarbij aan dat het belangrijkste element van de zwepen de overbekende vorm van de zweep is. Deze vorm bestaat sinds jaar en dag en is hoe dan ook niet oorspronkelijk, aldus O-Products. De overige elementen zoals het gebruik van roestvrijstaal of metaal, de kleur zwart, de afstand van de handvatten en opstaande randjes aan de uiteinden van het beslag, zijn volgens O-Products dermate gangbaar (ofwel banaal of triviaal) dat dit er niet toe kan leiden dat door deze overige elementen een werk in de zin van de Aw ontstaat. Volgens O-Products zorgen de opstaande ringen ervoor dat de zweep niet uit de handen glijdt en zijn deze daarom technisch bepaald.
      
    
    
      4.4.
      De rechtbank stelt het volgende voorop als maatstaf voor de beoordeling. Het auteursrecht biedt bescherming aan werken van letterkunde, wetenschap en kunst. Om als werk in de zin van de Auteurswet te kunnen worden beschouwd, is vereist dat het handvat van [naam eiser] een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). Deze maatstaf geldt ook als  het een gebruiksvoorwerp betreft. Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter alleen datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Ook een verzameling van op zichzelf niet beschermde elementen kan in combinatie een oorspronkelijk werk opleveren, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Of is voldaan aan het oorspronkelijkheidsvereiste moet worden beoordeeld naar de situatie op het moment dat het werk werd ontworpen.Deze maatstaf (de werktoets) leidt de rechtbank tot de volgende beoordeling.
      
    
    
      4.5.
      O-Products wijst op het hieronder afgebeelde product van Easytoys, dat volgens O-Products al sinds 2017 – wat [naam eiser] niet heeft betwist - op de markt is: 
      
        
          
        
      
      
    
    
      4.6.
      
        O-Products heeft als productie 4 een, niet erg duidelijke, afbeelding van deze Easytoys in het geding gebracht. Die afbeelding laat zich niet goed vergelijken met het ter zitting getoonde echte product van [naam eiser]. De rechtbank moet daarom uitgaan van hetgeen partijen hierover hebben gesteld. De eventueel nadelige gevolgen daarvan komen voor risico van O-Products, nu de rechtbank partijen voorafgaand aan de zitting uitdrukkelijk heeft uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld om producten van derden, voor zover men zich daarop wilde beroepen, ter zitting te tonen (zittingsagenda). 
        
          [naam eiser] heeft ter zitting opgemerkt dat de Easytoys een heel dun handvat heeft, van ± 18 millimeter  dat  van kunststof is gemaakt. De handvatten van [naam eiser] zijn daarentegen dikker en grover. Dat deze zwaar en dik zijn heeft de rechtbank ter zitting kunnen vaststellen. [naam eiser] heeft hier voorts over opgemerkt dat slechts een van de doppen over het handvat heen steekt en dat de andere dop in het verlengde van het handvat is bevestigd. Daarnaast heeft zij erop gewezen dat de opstaande ringen ontbreken. O-Products heeft dit alles niet betwist. 
      
    
    
      4.7.
      Daarnaast heeft O-Products als productie 5 een overzicht in het geding gebracht van zwepen die volgens haar sinds jaar en dag bestaan. Uit dat overzicht blijkt dat elementen zoals een zwart leren of rubberen handvat en metalen uiteinden, in die zwepen zijn toegepast en dat het gebruik van roestvrijstaal, de kleur zwart en opstaande randjes op zichzelf niet oorspronkelijk zijn. Echter, nog daargelaten de vraag of deze allemaal voor het ontwerp van het handvat van [naam eiser] reeds bestonden, komt in die zwepen de combinatie van elementen die het handvat van [naam eiser] kenmerkt niet terug, dat wil zeggen de combinatie van:- de roestvrijstalen doppen over de uiteinden van het zwarte handvat;- de twee ringen;- de maatverhoudingen;- en het grove zware karakter (dat ter zitting ook is gebleken). Naar het oordeel van de rechtbank getuigt deze combinatie, gezien tegen de achtergrond van het vormgevingserfgoed (producties 4 en 5 van O-Products), van oorspronkelijkheid en het persoonlijk stempel van de maker. 
      
    
    
      4.8.
      Voor het geval O-Products met haar opmerking dat de zweep – waarmee zij het  slaggedeelte bedoelt – het belangrijkste onderdeel is, nog heeft willen aanvoeren dat het handvat op zichzelf geen werk kan zijn, volgt de rechtbank haar niet. Het handvat op zich voldoet aan de werktoets. Dat de ringen voor een goede grip kunnen zorgen wil niet zeggen dat de ringen uitsluitend voor dat doel zijn gekozen. De door beide partijen overgelegde overzichten van andere zwepen laten voldoende zien dat er ruimte is voor creatieve keuzes bij het bereiken van dat doel.
      
    
    
      4.9.
      Geconcludeerd wordt dan ook dat het handvat van [naam eiser] een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt en dus een werk is waaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt is. 
      
      
        
          Wie is maker van het handvat?
        
      
      
      
        
          Het basismodel
        
      
      
    
    
      4.10.
      
        [naam eiser] stelt het handvat te hebben ontworpen en daarvan de maker te zijn. Hij stelt dat hij met zijn e-mail van 21 maart 2019 een prijslijst en foto’s aan O-Products heeft gestuurd (opgenomen in prod. 17 van [naam eiser]). O-Products heeft dat niet betwist. Enkele van die foto’s zijn hieronder gekopieerd (in veel mindere kwaliteit dan prod. 17).
      
      
        
          
            
          
        
        
          
            
          
        
      
      
    
    
      4.11.
      
        Het handvat van de zwepen op deze foto’s voldoet aan de combinatie van elementen die het, zoals hierboven is geoordeeld, tot een auteursrechtelijk beschermd werk maken. Er zijn handvatten met en zonder ringetje waar een leertje doorheen is getrokken. De prijslijst dateert uit 2018. Uit de stellingen van [naam eiser] blijkt dat op de bovenste dop was gegraveerd "Est. 2018, [handelsnaam], Made in Holland". Deze gravering is in prod. 17 vaag te zien.
        De rechtbank leidt hieruit af dat [naam eiser] de gefotografeerde producten al ontworpen had voor partijen (in 2019) met elkaar in contact kwamen.
      
      
    
    
      4.12.
      O-Products voert aan dat het feit dat [naam eiser] deze zwepen destijds verkocht niet wil zeggen dat hij ze ook heeft ontworpen. Echter, nu [naam eiser] als maker op het handvat zelf stond, wordt hij behoudens bewijs van het tegendeel voor de maker gehouden (bewijsvermoeden van artikel 4 Aw. De rechtbank merkt daarbij op dat de vermelde naam niet de ware naam van de feitelijk maker, in casu Eustatia, hoeft te zijn om het bewijsvermoeden zijn werking te laten hebben). O-Products heeft op dit punt geen tegenbewijs aangeboden en ook onvoldoende aangevoerd om tot zulk bewijs te worden toegelaten. 
      
    
    
      4.13.
      Uitgangspunt voor de verdere beoordeling is daarom dat [naam eiser] de maker is van het handvat op de gefotografeerde producten. Dat handvat zal verder het basismodel worden genoemd.  
      
      
        
          De Kiotos Pro Whip  
        
      
      
    
    
      4.14.
      O-Products voert aan dat pas na toezending van de foto’s, namelijk in mei 2019, het idee is ontstaan om een opdracht te geven aan [naam eiser] voor het ontwerp van een productlijn voor O-Products, wat heeft geresulteerd in de Kiotos Pro Whip serie. Blijkens haar subsidiaire en meer subsidiaire verweer meent zij dat er ten aanzien van de Kiotos Pro Whip serie sprake is van opdrachtgeversauteursrecht in de zin van artikel 6 Aw dan wel gezamenlijk auteursrecht in de zin van artikel 26 Aw. [naam eiser] betwist het een en ander. De rechtbank gaat daar hierna op in. 
      
      
      
      
      
        Opdrachtgeversauteursrecht (artikel 6 Aw)
      
      
    
    
      4.15.
      Op grond van artikel 6 Aw wordt degene naar wiens ontwerp en onder wiens leiding en toezicht een werk tot stand is gebracht als de maker van dat werk aangemerkt.
      
    
    
      4.16.
      
        Voor het slagen van het beroep van op artikel 6 Aw is dus vereist dat sprake is van een ontwerp van O-Products. O-Products voert weliswaar aan dat zij aan [naam eiser] heeft aangegeven welk ontwerp zij wilde, maar zij concretiseert niet wat dat dan was. Zij komt niet verder dan dat zij de volgende wijzigingen op het basismodel heeft ingebracht: haar merk is erop gezet, het ringetje is eraf gehaald, het leer is veranderd en de lengte van de zweep is aangepast. [naam eiser] heeft er ter zitting op gewezen dat zij al een variant van het basismodel zonder ringetje had, wat hierboven ook is vastgesteld aan de hand van de in maart 2019 aan O-Products toegestuurde foto’s. De lengte van de zweep is niet relevant voor de beoordeling van de vraag wie maker is van het handvat. De verdere door O-Products als van haar afkomstig geschetste inbreng is naar het oordeel van de rechtbank volstrekt onvoldoende om van een ontwerp te kunnen spreken; die inbreng behelst slechts enkele kleine aanpassingen op het basismodel. O-Products wijst op de gevoerde correspondentie en het feit dat partijen met elkaar hebben overlegd. Daaruit blijkt niet van een ontwerp en ook niet van leiding en toezicht van de zijde van O-Products. Het voeren van overleg, aangeven van gewenste aanpassingen en/of accordering daarvan is niet voldoende.
        Dit betekent dat niet aan de voorwaarden van artikel 6 Aw is voldaan.
      
      
    
    
      4.17.
      O-Products heeft zich niet met zoveel woorden beroepen op artikel 3.8 lid 2 jo 3.29 BVIE, maar de rechtbank acht die bepalingen mogelijk van belang. Volgens die bepalingen komt, kort gezegd, het auteursrecht met betrekking tot een op bestelling ontworpen model aan de opdrachtgever toe. Deze regeling is volgens de memorie van toelichting (bij de gelijkluidende voorloper van deze bepaling, artikel 6, tweede lid van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet) alleen van toepassing in het geval “een standaardmodel wordt ontworpen met het oog op de vervaardiging daarvan op industriële schaal in het bedrijf van de opdrachtgever”. Van dat laatste is in dit geval geen sprake. O-Products heeft immers opdracht gegeven aan [naam eiser] om de bestelde producten aan haar te leveren; niet om die zelf te gaan produceren. Via deze weg komt aan O-Products dus ook geen auteursrecht toe.
      
      
        Gemeenschappelijk auteursrecht (artikel 26 Aw)
      
      
    
    
      4.18.
      Ook het beroep op artikel 26 Aw baat O-Products niet. Zij voert aan dat er sprake was van een gezamenlijk en zorgvuldig doorlopen ontwerpproces. Zoals hiervoor al is overwogen, bestond het basismodel toen echter al, waarin op verzoek van O-Products enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht. Dat is onvoldoende om O-Products als mede maker te bestempelen. 
      
      
        
          Verveelvoudiging
        
      
      
    
    
      4.19.
      
        [naam eiser] stelt dat het handvat van de Kiotos Pro Whip serie nagenoeg identiek is aan het handvat van zijn eigen zwepen. O-Products betwist dit niet. Daarmee staat vast dat sprake is van verveelvoudiging door O-Products. Dat [naam eiser] daarmee heeft in gestemd blijkt niet. O-Products heeft aangevoerd dat zij ervan mocht uitgaan dat [naam eiser] geen bezwaar had tegen zelfstandige productie door O-Products. Die stellingname is echter onvoldoende toegelicht en niet onderbouwd en wordt om die reden gepasseerd. Daarmee staat vast dat O-Products inbreuk maakt op het auteursrecht van [naam eiser]
      
      
        
          Slaafse nabootsing 
        
      
      
    
    
      4.20.
      Nu het beroep op het auteursrecht slaagt, hoeft de subsidiair aangevoerde grondslag, slaafse nabootsing, niet meer te worden beoordeeld. 
      
      
        
          Vorderingen
        
      
      
    
    
      4.21.
      Nu sprake is van auteursrechtinbreuk, kan het gevorderde bevel tot het staken en gestaakt houden van die inbreuk (onderdeel 2 van de vordering van [naam eiser]) worden toegewezen. Nu het partijdebat zich concentreerde op het handvat zal het bevel daartoe worden beperkt. [naam eiser] heeft onvoldoende duidelijk gemaakt welk belang zij heeft bij een verklaring voor recht betreffende de inbreuk door O-Products (onderdeel 1 van de vordering van [naam eiser]) náast een bevel aan O-Products om inbreuk te staken en gestaakt te houden. Dit onderdeel van de vordering zal daarom worden afgewezen.
      
    
    
      4.22.
      
        In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuk, is de onder 3 gevorderde, gedocumenteerde, opgave van het aantal ingekochte, in voorraad zijnde
        en verkochte Kiotos Pro Whip producten, en opgave van de inkoop- en verkoopprijs onder overlegging van de inkoop- en verkoopfacturen, ook toewijsbaar. Het gevorderde rapport van feitelijke bevindingen van een registeraccountant zal worden afgewezen, omdat de accountant daarin volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De accountant kan dus slechts zeer beperkte extra zekerheid geven (naast het met dwangsom versterkte bevel tot opgave met overlegging van documenten). Dat rechtvaardigt niet de hoge kosten die met het inschakelen van een accountant zijn gemoeid. Dat O-Products tot op heden geen inzicht heeft gegeven in de omvang van de inbreuk, zoals [naam eiser] ter zitting ter verduidelijking van haar wijziging van eis op dit punt nog heeft gesteld, maakt het oordeel van de rechtbank niet anders. 
      
      
    
    
      4.23.
      Tegen de onder 4 gevorderde recall en onder 5 gevorderde vernietiging is geen verweer gevoerd. De rechtbank zal deze vorderingen toewijzen. 
      
    
    
      4.24.
      De onderdelen 2 t/m 5 van de vordering (5.1 t/m 5.4 van het dictum) zullen, zoals gevorderd onder 6, worden versterkt met een dwangsom. De dwangsom zal worden gematigd en aan het totaal aan te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden.
      
    
    
      4.25.
      Nu O-Products auteursrechtinbreuk heeft gepleegd is zij aansprakelijk voor de  daardoor door [naam eiser] geleden schade. De rechtbank acht aannemelijk dat [naam eiser] schade heeft geleden. De omvang van die schade kan op dit moment niet worden begroot. Partijen hebben zich hierover ook nog niet uitgelaten. De rechtbank zal partijen dan ook, zoals gevorderd (onderdeel 7 van de vordering), verwijzen naar de schadestaatprocedure. Wettelijke rente is een vorm van (vertragings-)schade, zodat de vordering die strekt tot vergoeding daarvan ook in een schadestaatprocedure kan worden ingediend en nu niet voor afzonderlijke toewijzing in aanmerking komt.
      
        
      
      
        
          Proceskosten
        
      
      
    
    
      4.26.
      
        O-Products zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. [naam eiser] heeft een proceskostenveroordeling op de voet
        van artikel 1019h Rv gevorderd en specificaties van haar kosten met een totaalbedrag van €8.725,00 exclusief btw in het geding gebracht.  
      
      
    
    
      4.27.
      O-Products voert aan dat de juridische kosten nodeloos zijn gemaakt omdat [naam eiser] haar rauwelijks heeft gedagvaard. [naam eiser] heeft echter op 4 maart 2020 een sommatie gestuurd, waarop O-Products op 16 maart 2020 afwijzend heeft gereageerd., waarna [naam eiser] op 8 oktober 2020 de dagvaarding heeft uitgebracht. Van rauwelijks dagvaarden is geen sprake. O-Products heeft tegen de opgevoerde uren, tarieven en kosten geen verdere concrete bezwaren ingebracht.
      
    
    
      4.28.
      De hoogte van de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv wordt in beginsel gemaximeerd door de IE-indicatietarieven. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een eenvoudige bodemzaak waarvoor een maximumtarief geldt van € 8.000,- exclusief verschotten, griffierechten en BTW. De rechtbank ziet geen aanleiding om in het onderhavige geval van het voormelde indicatietarief af te wijken en [naam eiser] heeft daartoe ook geen nadere argumentatie ingebracht. Dat leidt ertoe dat de rechtbank de proceskosten, waarin O-Products zal worden veroordeeld, begroot op € 8.000,00 + € 304,00 (griffierecht) + € 87,99 (exploitkosten) + €99,99 (testaankoop inbreukmakend product) = €8.491,98. 
      
    
    
      4.29.
      De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in het dictum vermeld.
      
    
  
  
    
      5. De beslissing
    De rechtbank
    
    
      5.1.
      beveelt O-products met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere verdere inbreuk op de auteursrechten van [naam eiser] met betrekking tot het  handvat van de spanking instrumenten van [naam eiser] te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het (doen) vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, aanprijzen en het in voorraad houden van spankinginstrumenten met het handvat van de Kiotos Pro Whip producten, 
      
    
    
      5.2.
      beveelt O-Products binnen 4 weken na betekening van het vonnis aan [naam eiser] opgave te doen van de aantallen ingekochte en verkochte inbreuk makende  producten, en van de inkoop- en verkoopprijzen onder overlegging van de inkoop- en verkoopfacturen,
      
    
    
      5.3.
      beveelt O-Products om binnen 7 dagen na betekening van het vonnis alle door haar beleverde klanten - voor zover geen consumenten - een brief te sturen op het normale briefpapier van gedaagde met uitsluitend de volgende inhoud, dus zonder enige toevoeging in woord of beeld, zo nodig in vertaling:
      
      
      
      
      
        
          Geachte klant,
        
        
          Op 18 augustus 2021 heeft de rechtbank Rotterdam bepaald dat de door ons aan u geleverde spankinginstrumenten uit de Kiotos Pro Whips-serie inbreuk maken op het auteursrecht van [naam eiser]. In verband hiermee verzoeken wij u binnen een week na heden de nog bij u aanwezige voorraad Kiotos Pro Whips aan ons te retourneren, vergezeld van een verklaring dat er geen Kiotos Pro Whips bij u meer aanwezig zijn. De door u gemaakte kosten, zoals aankoopkosten en verzendkosten zullen door ons worden vergoed. 
        
        
          Wij zullen deze spankinginstrumenten niet meer aanbieden en zullen deze ook
        
        
          niet meer leveren. Eventuele orders zullen derhalve als niet geplaatst worden
        
        
          beschouwd.
        
        
          Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
        
        
          Met vriendelijke groet,
        
        
          O-Products B. V.
        
      
      
      
        onder gelijktijdige toezending van identieke kopieën van deze brieven aan de 
        advocaat van [naam eiser];
      
      
    
    
      5.4.
      beveelt O-Products binnen 4 weken na betekening van dit vonnis de totale bij O-Products in voorraad zijnde hoeveelheid Kiotos Pro Whip producten, en de aan haar geretourneerde Kiotos Pro Whip producten te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het vemietigingsrapport ondertekend door de deurwaarder aan de advocaat van [naam eiser] te sturen, waarbij de kosten van vernietiging voor rekening van O-Products komen;
      
    
    
      5.5.
      
        veroordeelt [naam eiser] tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom aan van € 1.000,- voor iedere dag of een gedeelte van een dag dat O-Products de onder 5.1 tot en met 5.4 genoemde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt of -ter vrije keuze van
        
          [naam eiser]- voor iedere keer dat O-Products de onder 2 tot en met 5 genoemde bevelen
        niet nakomt, in beide gevallen met een maximum van €30.000,-,
      
      
    
    
      5.6.
      verklaart voor recht dat O-Products aansprakelijk is voor door [naam eiser] als gevolg van de inbreuk op haar auteursrecht geleden schade en veroordeelt O-Products tot vergoeding daarvan, op te maken bij staat,
      
    
    
      5.7.
      
        veroordeelt O-Products in de proceskosten, aan de zijde van [naam eiser] begroot op een bedrag van €8.491,98, één en ander te voldoen binnen 14 dagen na datum van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt –
        te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening,
      
      
    
    
      5.8.
      veroordeelt O-Products in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat O-Products niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,
      
    
    
      5.9.
      verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
      
    
    
      5.10.
      wijst af het meer of anders gevorderde. 
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.M. Diekman. Het is ondertekend door de rolrechter en op 18 augustus 2021 in het openbaar uitgesproken. 
        [3267/2502]