ECLI:NL:RBNHO:2021:5802, Rechtbank Noord-Holland, 15-07-2021, C/15/314953 / KG ZA 21-177
Rechtbank Noord-Holland — Uitspraak 
Datum: 2021-07-15 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Verbod tot inbreuk op merk El Gaucho toegewezen

vonnis
    RECHTBANK NOORD-HOLLAND
    
    
      Handel, Kanton en Insolventie
      Zittingsplaats Haarlem
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/15/314953 / KG ZA 21-177
    
    
    
      
        Vonnis in kort geding van 15 juli 2021
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        M & V PROJECT SUPPORT B.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      eiseres,
      advocaat mr. P.W. Snoeker te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    1. de vennootschap onder firma
    
      
        V.O.F. EL GAUCHITO GRANDE,
      
      zaakdoende te Hoorn (NH),
    
    2.	[gedaagde 1], 
    wonende te [plaats],
    3.	[gedaagde 2],
    
      wonende te [plaats],
      gedaagde,
      advocaat mr. E. Doornbos te Badhoevedorp.
    
    
    
    
      Partijen zullen hierna ook genoemd worden M & V en de vof.
    
    
    
    
      
        De zaak in het kort
      
    
    
    
      M & V is merkhouder van het Benelux woordmerk ‘EL GAUCHO’. Dit merk is ingeschreven voor restauratieve diensten.
      De vennootschap onder firma voerde sinds augustus 2018 de naam ‘El Gaucho’ en exploiteerde onder die naam een grillrestaurant.
      M & V heeft de vof in september 2020 aangesproken op deze inbreuk op haar merk en haar een termijn gegund om aan te geven of zij de naam van haar vof en restaurant zou wijzigen en om de wijzigingen door te voeren. Op verzoek van de vof werd haar een termijn gegund tot 30 november 2020.
      Een van de vennoten van de vof heeft tijdens die periode de naam ‘El Gauchito’ ingediend bij het BOIP. De vof heeft haar naam (uiteindelijk) gewijzigd in El Gauchito Grande en de naam van haar restaurant heeft zij gewijzigd in El Gauchito.
      M & V stelt dat hiermee nog altijd sprake is van inbreuk op haar merk en vordert dat de vof wordt veroordeeld de inbreuk op haar merk te staken en opgave te doen van de door haar onder die naam behaalde omzet en winst. De vof voert verweer en stelt dat de gewijzigde naam voldoende afwijkt van het merk. De voorzieningenrechter volgt haar niet in dit verweer en wijst de vorderingen van M & V toe.  
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
        
          de dagvaarding met producties
        
        
          het faxbericht van 29 juni 2021 met producties van de vof
        
        
          de kostenopgave ex artikel 1019h Rv van M & V
        
        
          de mondelinge behandeling
        
        
          de pleitnota van M & V
        
        
          de spreekaantekeningen van de vof.
        
      
      
    
    
      1.2.
      Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling op 1 juli 2021 zijn verschenen namens M & V de heer [betrokkene 1], bijgestaan door mr. Snoeker voornoemd en namens de vof de vennoten [betrokkene 2] en [betrokkene 3], bijgestaan door mr. Doornbos voornoemd.
      
    
    
      1.3.
      Ten slotte is vonnis bepaald.
      
    
  
  
    
      2De feiten
    
      2.1.
      M & V houdt zich bezig met het financieren en besturen van horeca-ondernemingen. Zij is sinds 10 augustus 1987 merkhouder van het Benelux woordmerk “EL GAUCHO”, welk merk onder nummer 157523 is ingeschreven bij het Benelux Office for Intellecutal Property (BOIP) voor de klassen 39: het (laten) afhalen en aan huis bezorgen van warme en koude gerechten en dranken en 43: bereiden en serveren van warme en koude gerechten en van dranken; catering.
      
    
    
      2.2.
      De vennootschap onder firma (hierna: de vof) is op 1 augustus 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam El Gaucho. De vof exploiteert vanaf augustus 2018 een Argentijns grillrestaurant in Hoorn, aanvankelijk onder de naam ‘El Gaucho’.
      
    
    
      2.3.
      
        M & V is er eind september 2020 mee bekend geworden dat de vof gebruik maakte van de naam El Gaucho en heeft haar op 22 september 2020 aangesproken op deze inbreuk op haar merk. M & V heeft de vof een termijn gesteld waarbinnen zij moest aangeven dat en op welke termijn zij haar naam zou wijzigen en de benaming El Gaucho van alle materialen in en aan de buitenkant van haar onderneming zou verwijderen.
        De vof heeft uitstel gevraagd tot 30 november 2020 om hieraan te kunnen voldoen, gelet op de geldende beperkingen als gevolg van Covid-19. M & V heeft dit uitstel verleend. 
      
      
    
    
      2.4.
      Begin november 2020 heeft M & V de vof aangeboden haar een licentie te verlenen voor het gebruik van haar merk El Gaucho. De vof is niet ingegaan op dit aanbod.
      
    
    
      2.5.
      Een van de vennoten van de vof, [betrokkene 2] (gedaagde sub 2), heeft op 20 november 2020 het woordmerk ‘El Gauchito’ ingediend bij het BOIP en laten inschrijven voor de klassen 39 en 43.
      
    
    
      2.6.
      De vof heeft de naam van haar restaurant gewijzigd in ‘El Gauchito’ en heeft de handelsnaam van haar onderneming bij de inschrijving van de Kamer van Koophandel gewijzigd in El Gauchito Grande. De naam van de vof, El Gaucho, bleef aanvankelijk ongewijzigd, maar is op een later tijdstip gewijzigd in ‘El Gauchito Grande’. 
      
    
    
      2.7.
      In een e-mail van 8 februari 2021 heeft M & V bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de naam El Gauchito door de vof voor haar restaurant. De vennootschap heeft niet gereageerd op deze e-mail, waarna M & V in een brief van 17 maart 2021 de vof heeft gesommeerd om de inbreuk op haar merk uiterlijk op 19 maart 2021 te staken en gestaakt te houden.
      
    
    
      2.8.
      In reactie op de brief van 17 maart 2021 heeft de vof schriftelijk gereageerd en meegedeeld dat zij niet langer gebruik maakt van de naam El Gaucho en dat zij hoopt dat het geschil naar beider tevredenheid is beslecht. 
      
    
  
  
    
      3Het geschil
    
    
      3.1.
      
        M & V vordert  samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad gedaagden zal bevelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis (i) iedere inbreuk in de Benelux op de merkrechten van M & V op het woordmerk ‘EL GAUCHO’ te staken en gestaakt te houden (ii) aan de raadsman van M & V onderbouwd en schriftelijk opgave te doen van de door gedaagden in de Benelux behaalde omzet en winst (iii) de benaming “El Gauchito grande” te verwijderen en verwijderd te houden van de in de Benelux raadpleegbare websites en van de social media-accounts van gedaagden en/of van aan haar verbonden (rechts-)personen, (iv) ; een rectificatie te plaatsen op de pagina ‘Home’ c.q. startpagina van de in de Benelux raadpleegbare website(s) van gedaagden voor de duur van 1 maand, 
        (v)  om over te gaan tot betaling aan M & V van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag of dagdeel dat een of meer van gedaagden één of meer van de hiervoor onder 1 tot en met 4 gevorderde bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt/overtreden, met een maximum van € 50.000,--, (vi) tot betaling van de proceskosten conform artikel 1019h Rv en (vii) dat de voorzieningenrechter de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv en in artikel 50 lid 6 van het TRIPS-Verdrag zal bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis.
      
      
    
    
      3.2.
      
        M & V legt aan haar vordering ten grondslag dat de vof zonder toestemming en/of licentie gebruik heeft gemaakt van haar merk EL GAUCHO en dat ook het thans gebruikte teken, El Gauchito (Grande) visueel, auditief en begripsmatig nog altijd een inbreuk vormt op haar merk en dat de nadruk onveranderd blijft liggen op en de aandacht onveranderd wordt getrokken naar het bepalende element ‘Gauch’ van haar merk. M & V stelt dat de vof in strijd handelt met artikel 2.20 lid 2 sub a dan wel b BVIE en dat  sprake is van direct dan wel indirect verwarringsgevaar bij de doelgroep, de gemiddeld geïnformeerde consument, omdat die zal veronderstellen dat El Gauchito via licentieverlening of anderszins verbonden is met de gereputeerde restaurants van M & V onder de naam El Gaucho. M & V benadrukt dat door gebruik van het teken afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van haar merk en dat de commerciële en andersoortige kracht ervan hierdoor verwatert. 
        Over deponering door [betrokkene 2] van het merk ‘El Gauchito’ voert zij aan dat dit in deze niet relevant is omdat dit niet is gebeurd door de vof en benadrukt dat zij ook tegen die inschrijving nog in oppositie kan komen om haar merk te beschermen.
      
      
    
    
      3.3.
      De vof voert verweer. Zij stelt dat zij haar naam al gewijzigd heeft zodat deze niet meer overeenstemt met het merk en dat deze gewijzigde naam van haar restaurant, El Gauchito en de naam van haar vof, El Gauchito Grande, voldoende afwijken van het merk van M & V. In dat verband wijst zij er op dat M & V twee afzonderlijke merken voert ‘El Gaucho’ en ‘Gauchos’, welke merken onderling ook niet veel van elkaar verschillen maar die ook naar de mening van M & V blijkbaar zoveel verschillen dat zij het nodig achtte beide namen afzonderlijk als merk te deponeren.
      
    
    
      3.4.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
      
    
  
  
    
      4De beoordeling
    Relatieve bevoegdheid
    
    
      4.1.
      De bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vordering van M & V, voor zover die is gebaseerd op het merkenrecht, vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 BVIE. Voor het overige ontleent de rechtbank (eveneens) bevoegdheid aan de vestigingsplaats van de vof en de woonplaats van haar vennoten. Overigens is de bevoegdheid van de rechtbank door de vof niet betwist.
      
      
        
          Spoedeisend belang
        
      
      
    
    
      4.2.
      
        De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de aard van de zaak – de door
        M & V gestelde voortdurende inbreuk op haar merkenrechten – voortvloeit dat M & V een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Overigens is het spoedeisend belang door de vof niet betwist.
      
      
      
        
          De merkinbreuk
        
      
      
      
        
          Artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE
        
      
      
    
    
      4.3.
      M & V  heeft primair artikel 2.20 lid 2 sub a van het Benelux-verdrag intellectuele eigendom (BVIE) aan haar vordering ten grondslag gelegd, stellende dat de wijziging van het door de vennootschap gebruikte teken naar ‘El Gauchito’ zo onbeduidend is dat het teken nog altijd gelijk is aan het merk omdat de dominerende bestanddelen van het merk nog steeds de boventoon voeren, terwijl het teken wordt gebruikt voor dezelfde diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.
      
    
    
      4.4.
      Ingevolge artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. 
    
    
      4.5.
      Vaststaat dat de vof zonder toestemming van M & V gebruik gemaakt heeft van een teken gelijk aan het merk El Gaucho en dat de vof dit teken na op de inbreuk te zijn aangesproken door M & V heeft gewijzigd in ‘El Gauchito’ al dan niet met de toevoeging ‘grande’. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het thans gebruikte teken El Gauchito door de toevoeging - it- niet gelijk is aan het merk, zodat geen sprake is van een inbreuk op het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a van het BVIE.
      
      
        
          Artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE
        
      
      
    
    
      4.6.
      Vervolgens moet beoordeeld worden of sprake is van inbreuk op het merkrecht van M & V op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Ingevolge artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken gelijk is of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk. 
      
    
    
      4.7.
      Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG/EU moet het verwarringsgevaar – het gevaar dat het in aanmerking te nemen publiek de betreffende waren zelf verwart, dan wel dat dit publiek een verband legt tussen merk en teken, met name ten aanzien van de herkomst van de waren – globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij spelen een rol de mate van overeenstemming van merk en teken, de mate van onderscheidend vermogen, de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie en de soortgelijkheid van de betreffende waren. Deze globale beoordeling moet, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij de vergelijking moet meer aandacht worden gegeven aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. De indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterlaat speelt daarbij een beslissende rol.
      
    
    
      4.8.
      
        De voorzieningenrechter stelt voorop dat het merk van M & V en het teken van de vof in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt. Zowel het merk als het teken worden gebruikt als benaming voor grill-restaurants. De restaurants van M & V zijn verspreid over Nederland en zij geeft ook licenties af voor het gebruik van haar merk. Het restaurant van de vof is gevestigd in Hoorn.
        De toevoeging door de vof van de letters -it- aan het op het merk inbreuk makende teken’ El Gaucho’ is op het geheel van zo ondergeschikt belang dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen, zowel visueel, als auditief, als begripsmatig verwarringsgevaar bij het in aanmerking te nemen publiek - de gemiddeld geïnformeerde consument - doet ontstaan. Zowel in het merk als in het teken domineren de samenstelling van twee woorden (El Gauch…o) en het dominerende bestanddeel ‘Gauch’. Ook begripsmatig is er nagenoeg geen verschil: El Gauchito is het verkleinwoord van El Gaucho dat ‘de veehoeder’ betekent in het Spaans en vooral wordt geassocieerd met Argentinië..
      
      
    
    
      4.9.
      Daarnaast is ter zitting aangevoerd dat beide partijen in het economisch verkeer gebruik maken van de afbeelding van een stier tegen een ronde achtergrond. M & V heeft de door haar gebruikte afbeelding gedeponeerd bij het BOIP als beeldmerk bij het andere door haar gevoerde merk ‘GAUCHOS’, welk merk zij eveneens onder meer gebruikt voor restaurants. Hoewel in dit kort geding de inbreuk op het merk EL GAUCHO centraal staat, de afbeeldingen niet geheel gelijk zijn en de afbeelding geen deel uit maakt van het gedeponeerde merk EL GAUCHO, gaat het hier om de totaalindruk die de gemiddeld geïnformeerde consument krijgt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde consument door de totaalindruk van het gebruik van het teken en de afbeelding wordt vergroot. Niet valt uit te sluiten dat de gemiddeld geïnformeerde consument zal denken dat El Gauchito op enigerlei wijze is gelieerd aan El Gaucho.
      
    
    
      4.10.
      M & V kan zich derhalve verzetten tegen de inbreuk op haar merk. De gevorderde veroordeling van de vof om die inbreuk te staken en gestaakt te houden, alsmede de veroordeling van de vof om de gebruikte benaming(en) te verwijderen van haar website(s) en social media accounts van de vof en haar vennoten  kunnen dus worden toegewezen.
      
    
    
      4.11.
      Tegen de door M & V gevorderde veroordeling van de vof om opgave te doen van de door haar in de Benelux behaalde omzet en winst heeft de vof geen verweer gevoerd. Ook deze vordering kan daarom worden toegewezen vanaf 1 augustus 2018, zijnde de datum waarop de vof voor het eerst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De voorzieningenrechter zal “desverlangd” in het dictum toevoegen omdat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat M &V inziet dat het hier om peanuts gaat.
      
    
    
      4.12.
      Tegen de gevorderde rectificatie is geen verweer gevoerd. De voorzieningenrechter zal de rectificatie toewijzen op de wijze als hierna onder de beslissing wordt vermeld.
      
    
    
      4.13.
      De gevorderde dwangsom als prikkel tot nakoming kan eveneens worden toegewezen. Tegen de hoogte van de gevorderd dwangsom is door de vof geen verweer gevoerd.
      
    
    
      4.14.
      De vof zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. M & V vordert een proceskostenveroordeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en heeft daartoe specificaties van in totaal € 13.373,79 ex btw aan proceskosten (exclusief griffierecht) overgelegd. De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige zaak een eenvoudig kort geding betreft in de zin van de Indicatietarieven in IE-zaken 2017 (verder de Indicatietarieven), zodat een bedrag van maximaal € 6.000,00 als redelijk en evenredig geldt. Het gevorderde bedrag aan proceskosten zal derhalve tot dit bedrag worden toegewezen. De proceskosten aan de zijde van M & V worden tot op heden begroot op:
      
      
        dagvaardingen 		€    269,49 (€ 90,67 + € 89,41 + € 89,41)
        vastrecht		€    667,00
        
          salaris advocaat		€ 6.000,00
        
        totaal			€ 6.936,49.
      
      
      
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    De voorzieningenrechter
    
    
      5.1.
      beveelt de vof om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Benelux op de merkrechten van M & V op het woordmerk ‘EL GAUCHO’ te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval begrepen - maar niet beperkt tot - staking van gebruik van het teken “El Gauchito” of “El Gauchito grande” op welke wijze ook en in welke schrijfwijze ook;
      
    
    
      5.2.
      beveelt de vof om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van M & V -desverlangd- onderbouwd en schriftelijk opgave te doen van de door gedaagden in de Benelux behaalde omzet en winst vanaf 1 augustus 2018 tot de datum van dit vonnis;
      
    
    
      5.3.
      beveelt gedaagden om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de benaming “El Gauchito grande” te verwijderen en verwijderd te houden van de in de Benelux raadpleegbare websites en van de social media-accounts van gedaagden in de Benelux en van accounts in de Benelux van aan een of meer van aan gedaagden verbonden (rechts-)personen;
      
    
    
      5.4.
      beveelt gedaagden om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten op de pagina ‘Home’ c.q. startpagina van de in de Benelux raadpleegbare website(s) van gedaagden voor de duur van 1 maand de volgende tekst te vermelden (zonder enige toevoeging en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de (kenbaarheid van de) rectificatie afbreuk wordt gedaan) in een lettergrootte van 14 pt, in zwarte hoofdletters tegen een witte achtergrond en in een duidelijk kader geplaatst in het midden aan de bovenzijde van deze startpagina, op een zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel zichtbaar en goed leesbaar is bij het openen van deze startpagina (zonder dat het nodig is naar beneden te scrollen) en bij normale browserinstellingen en uitgaande van een 19” beeldscherm met een resolutie van 1280 x 1024 pixels deze tekst tenminste 2/3 van de breedte van het beeld beslaat en tenminste 20% van de hoogte:
      
      
        “RECTIFICATIE
      
      
      
        De Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, heeft bij vonnis van 15 juli 2021vastgesteld dat onze vennootschap inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten op de benaming “El Gaucho” van M&V Project Support 8. B.V. te Bussum.
        Om deze reden is het onze vennootschap verboden nog langer de benaming “El Gauchito” of “El Gauchito grande” te gebruiken voor ons restaurant aan de Dubbele Buurt 28 te Hoorn en via onder meer deze website.
      
      
      
        De bedrijfsleiding”;
      
      
    
    
      5.5.
      beveelt gedaagden om over te gaan tot betaling aan M & V van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat een of meer van gedaagden één of meer van de hiervoor onder 1 tot en met 4 gevorderde bevelen na ommekomst van genoemde termijn geheel of gedeeltelijk overtreedt/overtreden, een en ander met een maximum van € 50.000,--;
      
    
    
      5.6.
      
        beveelt de vof hoofdelijk, in die zin dat de een betalende de anderen zullen zijn bevrijd, om conform het bepaalde in artikel 1019h Rv over te gaan tot betaling aan
        M & V van een bedrag van € 6.936,49 ter zake van de proceskosten;
      
      
    
    
      5.7.
      verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
      
    
    
      5.8.
      bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv en in artikel 50 lid 6 van het TRIPS-Verdrag op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis; 
      
    
    
      5.9.
      wijst af het meer of anders gevorderde.
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier C. Vis-van Zanden op 15 juli 2021.
      
    
  
  
    type: 1155
    coll: