ECLI:NL:RBDHA:2019:5189, Rechtbank Den Haag, 22-05-2019, C/09/539140 / HA ZA 17-955
Rechtbank Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2019-05-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Vernietiging Benelux merkinschrijving. Gebrek onderscheidend vermogen. Positiemerk label op spijkerbroek. Onvoldoende bewijs inburgering. Bewijslast inburgering. Geen auteursrechtinbreuk.

vonnis
    RECHTBANK DEN HAAG
    
    
      Team handel
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: 
    
    
    
      
        Vonnis van 22 mei 2019
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht
      
        DIESEL S.P.A.,
      te Breganza (Italië),
      eiseres in conventie,
      verweerster in reconventie,
      advocaat mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
  
  
    
      1CALVIN KLEIN EUROPE B.V.,
    
      te Amsterdam,
      2.	CK STORES B.V.,
      te Amsterdam,
      gedaagden in conventie,
      eiseressen in reconventie,
      advocaat mr. M. Rieger-Jansen te Den Haag.
    
    
    
      Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna worden aangeduid als Diesel. Gedaagden in conventie en eiseressen in reconventie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Calvin Klein c.s. en afzonderlijk als CK Europe en CK Stores. De zaak is voor Diesel inhoudelijk behandeld door mrs. S.A. Klos en A. Ringnalda, advocaten te Amsterdam, en voor Calvin Klein c.s. door haar advocaat voornoemd, M.R.F. Senftleben (Rechtsanwalt) en mrs. W.G.L. During en N.Q. Dorenbosch, advocaten te Den Haag.
    
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - de dagvaarding van 14 augustus 2017 met producties 1 tot en met 17;
      - de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van 15 november 2017 met producties 1 tot en met 21;
      
        
          het tussenvonnis van 27 december 2017, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
        
        
          de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 18 tot en met 33, ter comparitie genomen;
        
        
          de akte houdende overlegging producties met producties 22 tot en met 26 van Calvin Klein c.s., ter comparitie genomen; 
        
        
          het proces-verbaal van comparitie van 30 mei 2018, de daaraan gehechte pleitnotities en overige daarin vermelde stukken;
        
        
          het bericht van Calvin Klein c.s. van 11 juli 2018, waaruit blijkt dat partijen geen minnelijke regeling hebben bereikt.
        
      
      
    
    
      1.2.
      Vonnis is nader bepaald op heden.
      
    
  
  
    
      2De feiten
    Diesel
    
    
      2.1.
      Diesel, opgericht in 1978, is een Italiaanse onderneming die zich bezig houdt met het ontwerpen, het ontwikkelen, het produceren en het verhandelen van casual kleding, waaronder jeanskleding. Vast onderdeel van de collectie van Diesel is een serie spijkerbroeken op basis van het zogenoemde 5-pocketmodel. Dit model kenmerkt zich door twee opgestikte zakken op het zitvlak van de broek, twee steekzakken aan de voorzijde van de broek en een vijfde klein rechthoekig zakje dat zich (gezien vanuit de drager van de broek) bevindt deels boven en deels in de rechtersteekzak van de spijkerbroek. Dit vijfde zakje wordt ook wel aangeduid als ‘coin pocket’.
      
    
    
      2.2.
      Het 5-pocketmodel van Diesel is in iedere collectie voorzien van een label dat wordt gevormd door een strook geweven materiaal dat deel uitmaakt van het zichtbare oppervlak van de coin pocket, zoals hieronder weergegeven, waarbij op het label een woord-/beeldmerk van Diesel is aangebracht. Dit label wordt hierna aangeduid als ‘het Diesel-label’.
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.3.
      Diesel is houdster van het hierna weergegeven Beneluxmerk (hierna: het Beneluxmerk), dat op 21 juni 2017 is aangevraagd en op 22 juni 2017 onder nummer 1016431 is ingeschreven voor broeken in warenklasse 25.
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.4.
      Bij de registratie van het Beneluxmerk is onder “classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren en onderscheidende elementen” het volgende vermeld: “- Het merk bestaat uit het beeld van een smalle strook textiel aangebracht op een broek op de in de afbeelding schematisch aangeduide plaats. De in de afbeelding met stippellijnen of vervaagd aangeduide overige vormgevingselementen van de broek zijn uitsluitend opgenomen ter aanduiding van de plaats van de strook.”
      
    
    
      2.5.
      
        In de periode 2013 tot en met 2016 bedroeg de omzet van Diesel in de Benelux voor denim producten (x € 1.000,-) en de reclame en promotie-uitgaven voor de Benelux (in Euro’s):
        2013	24.146		1.389.119
        2014	22.011		1.305.602
        2015	19.387		1.104.042
        2016	19.037		   963.790
      
      
    
    
      2.6.
      Het in 2015 in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven boek ‘Denim’ bevat de hieronder weergegeven kaft en bladzijden:
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
      
        De door Diesel geel gemarkeerde passage bevat het volgende citaat:
      
      
      
        “The brand was firmly on the map and the branded strip on the jean coin pocket would become an instant recognizable motif.”
      
      
      
        
          Calvin Klein
        
      
      
    
    
      2.7.
      Calvin Klein c.s. maakt deel uit van het Amerikaanse modeconcern Calvin Klein (hierna ‘CK’), dat op haar beurt onderdeel is van Phillips-van Heusen Corporation. CK brengt sinds de jaren ʼ70 van de vorige eeuw onder meer in Europa spijkerbroeken op de markt onder het merk Calvin Klein. CK Europe is producent en distributeur van de Calvin Klein kleding. CK Stores exploiteert op de Europese markt gerichte officiële CK websites, waarop spijkerbroeken van het merk Calvin Klein te koop worden aangeboden en daarvoor ook wordt geadverteerd. 
      
    
    
      2.8.
      De spijkerbroeken van CK zijn sinds de jaren ʼ80 van de vorige eeuw voorzien van een label op de coin pocket. Afbeeldingen van de coin pocket van spijkerbroeken van CK met daarop het label van Calvin Klein (hierna: het oude CK-label) zijn hierna weergegeven:
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.9.
      CK heeft in haar herfst/winter-collectie van 2015 een nieuwe CK-strip geïntroduceerd (hierna: het nieuwe CK-label). De collectie spijkerbroeken voorzien van dit nieuwe CK-label was wereldwijd vanaf augustus 2015 in de winkels verkrijgbaar. Het nieuwe CK-label ziet er als volgt uit: 
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          Ander merkgebruik op coin pockets
        
      
      
    
    
      2.10.
      Sinds de jaren ʼ70 van de vorige eeuw worden er op de coin pocket van 5-pocket spijkerbroeken merklabels aangebracht. Voorbeelden van spijkerbroeken uit de jaren ʼ70 met een merklabel of ander merkteken op de coin pocket zijn hieronder weergegeven.
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.11.
      In 2017 werden de hierna weergegeven labels op coin pockets van broeken gebruikt:
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          Overige relevante feiten
        
      
      
    
    
      2.12.
      Bij brief van 3 juli 2017 heeft Diesel Calvin Klein c.s. gesommeerd om het gebruik van het nieuwe CK-label te staken en gestaakt te houden. In deze brief heeft Diesel zich op het standpunt gesteld dat dat gebruik een inbreuk vormt op haar merk- en auteursrechten.
      
    
    
      2.13.
      Bij brief van 12 juli 2017 heeft Calvin Klein c.s. te kennen gegeven dat zij niet aan de sommatie zal voldoen. In deze brief heeft zij een aantal verweren kenbaar gemaakt.
      
    
    
      2.14.
      In september 2017 heeft Diesel een marktonderzoek laten doen door onderzoeksbureau Kien (hierna: ‘het marktonderzoek’). Aan (geselecteerde) respondenten werd de hierna weergegeven afbeelding getoond:
      
        
          
        
      
      
      
        Uit het onderzoeksrapport blijkt:
      
      
      
        
          
        
      
      
        en
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.15.
      In een verklaring van 6 oktober 2017 schrijft [A] (hierna: [A] ):
      
      
      
        
          
        
      
      
      
      
    
  
  
    
      3Het geschil
    in conventie
    
      3.1.
      Diesel vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 
      
      1. voor recht verklaart dat Calvin Klein c.s. met het produceren, verhandelen, adverteren, aanprijzen, te koop aanbieden en/of verkopen van producten waarop het nieuwe CK-label is aangebracht onrechtmatig heeft gehandeld jegens Diesel door inbreuk te maken op de merkrechten van Diesel die voortvloeien uit haar Benelux-merkregistratie met nummer 1016431;
      
      2. voor recht verklaart dat Calvin Klein c.s. met het produceren, verhandelen, adverteren, aanprijzen, te koop aanbieden en/of verkopen in de Europese Unie van producten waarop het nieuwe CK-label is aangebracht onrechtmatig heeft gehandeld jegens Diesel door inbreuk te maken op de auteursrechten die in de landen van de Europese Unie rusten op de vormgeving van het Diesel-label;
      
      3. Calvin Klein c.s. ieder afzonderlijk en voor zich beveelt binnen zes weken na betekening van dit vonnis iedere (verdere) inbreuk op de merkrechten van Diesel, in het bijzonder het gebruik van het nieuwe CK-label, te staken en gestaakt te houden;
      
      4. Calvin Klein c.s. ieder afzonderlijk en voor zich beveelt binnen zes weken na betekening van dit vonnis iedere (verdere) inbreuk op de auteursrechten met betrekking tot de vormgeving van het Diesel-label, in het bijzonder het vervaardigen, distribueren, adverteren, te koop aanbieden, tentoonstellen, verkopen en leveren van producten waarop het nieuwe CK-label is aangebracht in alle landen van de Europese Unie, althans in Nederland, te staken en gestaakt te houden;
      
      5. Calvin Klein c.s. veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor ieder exemplaar van een product waarmee het sub 1 en/of 2 [bedoeld zal zijn: sub 3 en/of 4] gevorderde bevel wordt geschonden of – zulks ter keuze van Diesel – een dwangsom van € 50.000,- per dag (een dagdeel daaronder begrepen) waarop in strijd wordt gehandeld met het sub 1 en/of 2 gevorderde bevel;
      
      6. Calvin Klein c.s. beveelt binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadslieden van Diesel te verstrekken een door een registeraccountant opgestelde verklaring, gebaseerd op door die accountant zelfstandig verricht onderzoek betreffende:
      
        a. het totaal aantal exemplaren van producten waarop het nieuwe CK-label is aangebracht dat Calvin Klein c.s. en/of een derde partij voor Calvin Klein c.s. in de Benelux heeft geproduceerd dan wel heeft laten produceren, uitgesplitst naar land;
        b. het totaal aantal exemplaren van producten waarop het nieuwe CK-label is aangebracht die Calvin Klein c.s. en/of een derde partij voor Calvin Klein c.s. in de Benelux in voorraad houdt, uitgesplitst naar land;
        c. het totaal aantal exemplaren van producten waarop het nieuwe CK-label is aangebracht die Calvin Klein c.s. in de Benelux heeft verkocht, uitgesplitst naar land;
        d. de inkoopprijs en de verkoopprijs van de producten waarop het nieuwe CK-label is aangebracht, uitgesplitst naar land;
        e. de totale winst die Calvin Klein c.s. heeft gemaakt met de verkoop van producten waarop het nieuwe CK-label is aangebracht in de Benelux, uitgesplitst naar land;
        f. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leveranciers en/of producenten en/of importeurs en/of eventuele andere derden die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de producten waarop het nieuwe CK-label is aangebracht;
      
      
      7. Calvin Klein c.s. beveelt een dwangsom te voldoen van € 10.000,- per dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke blijft ten aanzien van enig onderdeel van het sub 4 [bedoeld zal zijn: sub 6] gevorderde;
      
      8. Calvin Klein c.s. veroordeelt tot vergoeding van de ten gevolge van de door haar gepleegde inbreuk op de merkrechten en/of auteursrechten van Diesel geleden schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van de voldoening, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
      
      9. Calvin Klein c.s. hoofdelijk veroordeelt in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.
      
    
    
      3.2.
      Diesel legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. Calvin Klein c.s. maakt inbreuk op de merkrechten van Diesel als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b en c BVIE (thans: artikel 2.20 lid 2 onder b en c BVIE) en op de auteursrechten van Diesel. Diesel stelt ter onderbouwing van deze stelling het volgende. 
      
      
        3.2.1.
        Diesel heeft het Diesel-label sinds 1985 consequent op al haar spijkerbroeken aangebracht. Het Diesel-label heeft een karakteristieke vormgeving en kenmerkende plaats binnen het geheel van het ontwerp van het product. Het Diesel-label stelt consumenten in staat om een spijkerbroek te identificeren als van Diesel afkomstig en te onderscheiden van broeken van andere aanbieders, zelfs als de spijkerbroek van grote afstand wordt waargenomen en zelfs als enig ander identificerend element – zoals een woordmerk – ontbreekt of niet kan worden waargenomen. Dit blijkt onder andere uit online publicaties waarin melding wordt gemaakt van bekende personen die van veraf worden gefotografeerd en van wie vervolgens – uitsluitend op basis van het Diesel-label – wordt geconstateerd dat zij een Diesel-spijkerbroek dragen.
        
      
      
        3.2.2.
        Het Beneluxmerk heeft van huis uit onderscheidend vermogen en/of heeft dat door inburgering verkregen. Dat blijkt ook uit het feit dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het merk op absolute gronden heeft getoetst en geldig bevonden. Het nieuwe CK-label vertoont grote visuele gelijkenis met en is nagenoeg identiek aan het Beneluxmerk, aangezien het nieuwe CK-label bijna alle kenmerken van dat merk laat zien. Deze overeenstemming is zodanig dat daardoor het gevaar van directe of indirecte verwarring in het leven wordt geroepen in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Bovendien is het Beneluxmerk een bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. Door het gebruik van het nieuwe CK-label, die bij het relevante publiek minst genomen associaties opwekt met het Beneluxmerk, profiteert Calvin Klein c.s. ongerechtvaardigd van het tegendraadse, ruige, jeugdige maar toch luxueuze imago van Diesel. Bovendien doet het gebruik van het nieuwe CK-label afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Beneluxmerk. Het gebruik van het nieuwe CK-label vormt daarmee een inbreuk op de merkrechten van Diesel als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 onder b en c BVIE.
        
      
      
        3.2.3.
        De vormgeving van het Diesel-label is een auteursrechtelijk werk, waarop de auteursrechten aan Diesel toekomen. De vormgeving van het Diesel-label is het resultaat van de eigen intellectuele keuze van de ontwerper voor een specifieke combinatie van een aantal vormgevingselementen. Het betreft – samengevat – de volgende kenmerken:
        - Het label strekt zich uit over de gehele breedte van de “5e pocket”;
        - De vorm van het label is rechthoekig en zodanig langgerekt, dat het de indruk geeft van een plat relatief smal lint of band gevormd van een strook;
        - Het label is vervaardigd van een geweven materiaal dat afwijkt van het materiaal van de spijkerbroek zelf;
        - Op de plaats waar het label is aangebracht is de stof van de “5e pocket” onderbroken zodanig dat daardoor een uitsparing ontstaat waarin het label zich bevindt; 
        - Het label is bevestigd tussen het bovenste deel denim-stof en het onderste deel denim-stof van de “5e pocket” door middel van een zichtbare gestikte naad;
        - Het label is zodanig aangebracht dat de randen van het bovenste en onderste deel denim-stof op de randen van de geweven stof van het label liggen, waardoor het label een lichte verdieping vormt in het buitenoppervlak van de “5e pocket”.
        - Het label loopt licht schuin naar beneden af vanaf de rechter rand naar de linker verticale rand van de “5e pocket”.
        De keuze voor de combinatie van deze elementen is niet ingegeven door objectieve factoren zoals vereisten van functionaliteit of techniek. Een vormgever heeft bij het ontwerpen van een label op een spijkerbroek juist een bijna onbegrensde vrijheid om vrije vormgevingskeuzes te maken, zoals ook blijkt uit het feit dat er een grote diversiteit aan labels op spijkerbroeken bestaat. 
        
      
      
        3.2.4.
        Aangezien de totaalindruk die door het Diesel-label wordt opgeroepen overeenstemt met de totaalindruk van het nieuwe CK-label, maakt Calvin Klein c.s. inbreuk op de auteursrechten van Diesel met betrekking tot de vormgeving van het Diesel-label. Aangezien de vormgeving van het Diesel-label in alle landen van de Europese Unie auteursrechtelijke bescherming geniet en Calvin Klein c.s. de producten waarop het inbreukmakende nieuwe CK-label is aangebracht in de hele Europese Unie op de markt brengt en aldus in de hele Europese Unie inbreuk maakt op de auteursrechten van Diesel, heeft Diesel recht op en belang bij een pan-Europees verbod.
        
      
      
        3.2.5.
        Diesel heeft ten gevolge van de door Calvin Klein c.s. gepleegde merk- en auteursrechtinbreuken aanzienlijke schade geleden, die onder andere bestaat uit gederfde inkomsten en afbreuk aan de exclusiviteit van haar rechten. 
        
      
    
    
      3.3.
      Calvin Klein c.s. voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Diesel, met veroordeling van Diesel in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente. 
      
    
    
      3.4.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
      
      
        
          in reconventie
        
      
    
    
      3.5.
      Calvin Klein c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het Benelux-merk nietig verklaart en beveelt tot doorhaling daarvan in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, met veroordeling van Diesel in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente.
      
    
    
      3.6.
      Calvin Klein c.s. roept overeenkomstig artikel 2.28 lid 1 jo. artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE – onvoorwaardelijk – de nietigheid van het Beneluxmerk in vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen van dat merk. Volgens Calvin Klein c.s. heeft het Beneluxmerk van huis uit geen onderscheidend vermogen en heeft het dat ook niet door gebruik verkregen. 
      
    
    
      3.7.
      Diesel voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Calvin Klein c.s. in de kosten in reconventie. 
      
    
    
      3.8.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
      
      
    
  
  
    
      4De beoordeling
    
      
        in conventie en in reconventie
      
      
        Bevoegdheid
      
    
    
    
      4.1.
      De rechtbank is internationaal bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Voor zover de vorderingen van Diesel zijn gebaseerd op haar Beneluxmerk volgt dit uit artikel 4.6 lid 1 BVIE. Diesel heeft immers gesteld dat de gestelde inbreuk in heel Nederland plaatsvindt en daarmee ook in het arrondissement Den Haag. Voor zover de vorderingen van Diesel gebaseerd zijn op het door haar gestelde auteursrecht volgt de bevoegdheid uit artikel 4 Brussel I bis-Vo, aangezien Calvin Klein c.s. gevestigd is in Nederland. De rechtbank is relatief bevoegd reeds omdat Calvin Klein c.s. is verschenen en de bevoegdheid van deze rechtbank niet heeft betwist. 
      
    
    
      4.2.
      Ten aanzien van de in reconventie gevorderde nietigverklaring van het Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE, nu deze rechtbank ten aanzien van de hoofdvordering bevoegd is kennis te nemen van het geschil. 
      
      
        
          Nietigheid Beneluxmerk?
        
      
      
    
    
      4.3.
      Het vereiste dat een merk onderscheidend vermogen heeft, houdt volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU in dat het merk zich moet lenen om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Het onderscheidend vermogen van een merk moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.
      
    
    
      4.4.
      Het Beneluxmerk is ingeschreven voor broeken. Het relevante publiek bestaat dan ook uit de gemiddelde consument van broeken en is, anders dan door Diesel is betoogd, niet beperkt tot consumenten die spijkerbroeken uit het hogere marktsegment kopen. Het Beneluxmerk is geregistreerd als een teken dat bestaat uit een contrasterende baan diagonaal op een zakje rechts op de heup van een broek. Dit teken valt samen met de waar waarvoor het merk is ingeschreven. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van de waren samenvallen, hebben dergelijke tekens enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Dat geldt niet alleen als sprake is van een vormmerk, maar ook voor andere merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar. 
      
    
    
      4.5.
      In dit geval is het teken een eenvoudige geometrische figuur op een bepaalde plaats op een broek. Anders dan Diesel lijkt te betogen, bevat het Beneluxmerk niet alle kenmerken die Diesel er aan toedicht en die hiervoor in 3.2.3 zijn opgesomd. Stikselnaden, materiaalkeuzes en een verdiepte ligging maken geen onderdeel uit van de merkregistratie. Uit de door partijen overgelegde producties, waarvan een selectie in 2.10 en 2.11 is weergegeven, volgt dat ook andere marktdeelnemers het betreffende deel van een spijkerbroek, de coin pocket, veelvuldig gebruiken voor het plaatsen van een merklabel of voor decoratieve elementen. Diesel betwist weliswaar dat de in 2.10 afgebeelde modellen allemaal in de Benelux bij het publiek bekend zijn geraakt, maar bestrijdt niet de meer algemene stelling van Calvin Klein c.s. dat het sinds jaar en dag gebruikelijk is om een coin pocket van een label te voorzien, waarop een merk is afgebeeld. Het Beneluxmerk, waarin geen woordmerk of beeldmerk (-elementen) zijn opgenomen, bevat geen enkel opvallend element dat significant afwijkt van dit gebruik door andere marktdeelnemers. De labels op spijkerbroeken van andere marktdeelnemers hebben ook vaak een rechthoekige vorm of de vorm van een dunne band en worden op verschillende, zichtbare, posities op de coin pocket geplaatst. Ook worden op de coin pocket decoratieve stiksels toegepast. Het Beneluxmerk op zich stelt de gemiddelde consument dan ook niet in staat het op een andere manier op te vatten dan als een gebruikelijke vormgeving, met een decoratieve functie en/of de functie daarop een merknaam of beeldmerk aan te kunnen brengen. Het Beneluxmerk mist dan ook van huis uit onderscheidend vermogen.
      
    
    
      4.6.
      Nu uit het voorgaande volgt dat het Beneluxmerk het vereiste onderscheidend vermogen van huis uit mist, staat het merk op grond van artikel 2.2bis lid 3 BVIE bloot aan nietigverklaring, tenzij het na inschrijving door gebruik alsnog is ingeburgerd. De bewijslast met betrekking tot de door Diesel gestelde inburgering van het Beneluxmerk rust op Diesel. Weliswaar vordert Calvin Klein c.s. de vernietiging van het Beneluxmerk, maar die nietigheid is met de constatering dat het Beneluxmerk van huis uit onderscheidend vermogen mist, gegeven. Het is vervolgens Diesel die stelt dat zich hier de inburgeringsuitzondering voordoet, op grond waarvan het Beneluxmerk toch geldig is. Nu Diesel zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde inburgering, dient zij die te bewijzen. Daarbij dient Diesel bewijs te leveren van inburgering in de gehele Benelux, omdat de nietigheidsgrond zich in het gehele territorium van de Benelux voordoet.
      
    
    
      4.7.
      Ter onderbouwing van de gestelde inburgering bij het publiek heeft Diesel gesteld en/of overgelegd:
      - afbeeldingen van beroemde personen in een Diesel-spijkerbroek waarbij uit het commentaar blijkt dat de commentator de broek herkent als afkomstig van Diesel; 
      - het in 2.14 beschreven marktonderzoek;
      - reclamemateriaal uit de periode 1993 tot en met 2003 met afbeeldingen van het gebruik van het Beneluxmerk in daarin afgebeelde spijkerbroeken;
      - omzetcijfers en reclame-uitgaven van Diesel in de Benelux in de periode 2013 tot en met 2016 (zie 2.5); en
      - de in 2.6 weergegeven publicatie waarin over het Diesel-label wordt gesproken;
      - de consequente toepassing van het Diesel-label op haar 5-pocket spijkerbroeken sinds de jaren ʼ80 van de vorige eeuw. 
      De rechtbank is van oordeel dat dit materiaal, in combinatie bezien, onvoldoende is om de gestelde inburgering te kunnen bewijzen. Daartoe wordt het volgende overwogen. 
      
      
        4.7.1.
        De vier publicaties met foto’s van beroemde personen waarbij is vermeld dat zij een Diesel spijkerbroek dragen, zijn afkomstig van mode-experts en gepubliceerd op gespecialiseerde blogs waarvan het media-bereik onduidelijk is. De herkenning van de broek door deze mode-experts (waarvan slechts één uit de Benelux), zegt niet zoveel over de herkenning door de gemiddelde consument.
        
      
      
        4.7.2.
        Van het overgelegde reclamemateriaal is onduidelijk wat de oplage daarvan in de Benelux is geweest. Verder bevat dat materiaal naast afbeeldingen van Diesel spijkerbroeken met het coin pocket-label, veelvuldig en in groot formaat andere woord- en beeldmerken van Diesel. Uit dit materiaal kan dan ook niet worden afgeleid dat het Beneluxmerk op zich onderscheidend vermogen heeft verkregen doordat het publiek het, door deze promotie, is gaan opvatten als een zelfstandig onderscheidingsteken voor de waren. Dat publiek zal bij een eerste blik op het reclamemateriaal immers al door het andere merkgebruik te weten zijn gekomen dat de getoonde spijkerbroeken van Diesel zijn. Ook van de gestelde reclame-uitgaven is niet duidelijk in hoeverre die betrekking hebben gehad op het Beneluxmerk als zodanig.
        
      
      
        4.7.3.
        De verkoopcijfers die Diesel heeft overgelegd vormen een indicatie van de omzet in Nederland en België, maar hoeveel spijkerbroeken met het Diesel coin pocket-label dat vertegenwoordigt, heeft Diesel niet duidelijk gemaakt. Zij heeft ook geen relatie tot het marktaandeel van Diesel in de Benelux gelegd. Daarmee zijn deze cijfers niet zoveel zeggend. 
        
      
      
        4.7.4.
        Uit het marktonderzoek blijkt dat alleen respondenten in Nederland zijn onderzocht en dat de respondenten zijn geselecteerd op de vraag of zij wel eens meer dan € 100,- uitgeven aan een spijkerbroek. Door deze opzet van het onderzoek is een groot deel van het relevante publiek, te weten de gemiddelde consument in de Benelux die broeken koopt, uitgesloten van het onderzoek, zodat het onderzoek alleen al om die reden niet representatief is. Het geeft geen enkel bewijs van inburgering in een aanzienlijk deel van het relevante territorium: België en Luxemburg en onder een groot deel van het relevante publiek.
        
      
      
        4.7.5.
        Daar komt nog bij dat het marktonderzoek methodologisch ook in andere opzichten niet correct lijkt te zijn uitgevoerd. Aan de geselecteerde respondenten is de in 2.14 weergegeven afbeelding getoond, waarbij hen werd gevraagd of zij misschien wisten van welk merk de getoonde spijkerbroek is. Door een foto te tonen waarbij slechts de bovenkant van de spijkerbroek met centraal de coin pocket in beeld is gebracht, is de aandacht van de respondenten direct naar het label getrokken. De respondenten kregen daarmee een aanwijzing voor het antwoord op de gestelde vraag. Bovendien toont deze afbeelding niet het Beneluxmerk, maar een toepassing daarvan op een spijkerbroek waarbij ook kenmerken als materiaalgebruik en stiksels te zien zijn. Het Beneluxmerk bevat dergelijke (beperkende) kenmerken niet. Dat alles roept de vraag op of de resultaten betrouwbaar zijn. Ook om deze redenen kan het marktonderzoek niet bijdragen aan het bewijs dat het Beneluxmerk is ingeburgerd. 
        
      
      
        4.7.6.
        Tot slot geeft de in 2.6 beschreven uitgave geen informatie over inburgering bij het relevante Benelux publiek. Het betreft een Engelse uitgave. Dat de daarin vermelde bekendheid van het Diesel-label ook geldt voor de Benelux, blijkt daaruit niet. 
        
      
      
        4.7.7.
        In samenhang bekeken, ontbreekt in het bewijsmateriaal zowel overtuigend bewijs van inburgering in de gehele Benelux als bewijs waaruit inburgering als zelfstandig onderscheidend teken, los van andere merken van Diesel, blijkt. De – onweersproken – lange duur van het gebruik van het Diesel-label legt daartegenover onvoldoende gewicht in de schaal.
        
      
    
    
      4.8.
      Uit het voorgaande volgt dat het Beneluxmerk nietig zal worden verklaard omdat het elk onderscheidend vermogen mist. De vordering in reconventie wordt dan ook toegewezen, met dien verstande dat de nietigverklaring en de doorhaling van het Beneluxmerk niet uitvoerbaar bij voorraad zullen worden verklaard. De nietigverklaring leent zich daar naar haar aard niet voor en tegen uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het bevel tot doorhaling bestaat een wettelijk beletsel op grond van artikel 1.14 sub b BVIE. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5 BVIE zal de rechtbank ambtshalve de doorhaling uitspreken van het Beneluxmerk.
      
    
    
      4.9.
      Nu het Beneluxmerk nietig wordt verklaard, kan van een inbreuk op het Beneluxmerk geen sprake zijn. Voor zover de vorderingen van Diesel in conventie gegrond zijn op inbreuk op het Beneluxmerk, worden die vorderingen dan ook afgewezen.
      
      
        
          Auteursrechtinbreuk?
        
      
      
    
    
      4.10.
      Diesel beroept zich in conventie ook op inbreuk op haar auteursrecht op het in een Diesel spijkerbroek geïntegreerde Diesel-label. Ook dit beroep slaagt niet. Daartoe is het volgende redengevend.
      
    
    
      4.11.
      Diesel maakt niet helemaal duidelijk wat precies het ‘werk’ is waarvoor zij bescherming inroept. Diesel stelt dat het om het ‘totaalbeeld dat door het “Geïntegreerde 5e pocket”-label, geplaatst in de context van een 5-pocket spijkerbroek’ gaat. Naar gelang het haar uitkomt, verwijst Diesel daarmee naar een spijkerbroek die voorzien is van het Diesel-label op de coin pocket of op een zelfstandig zakje waarin het Diesel-label is aangebracht. De vraag wat als het werk te beschouwen is, is echter van belang voor de vraag of voldaan is aan de eisen voor bescherming als auteursrechtelijk werk en de beschermingsomvang daarvan.
      
    
    
      4.12.
      Uit de stellingen van Diesel komt naar voren dat het Diesel-label voor het eerst in een ontwerp van [A] voor een model spijkerbroek uit 1985 voorkomt. Het betreffende model is door Diesel als van haar afkomstig openbaar gemaakt. Voor zover Diesel zich beroept op een auteursrecht op het ontwerp van die broek als ‘werk’ in de zin van de auteurswet, heeft Diesel niet voldaan aan haar stelplicht. Welke vormgeving die spijkerbroek had stelt Diesel niet en waarom dat ontwerp een eigen intellectuele schepping van [A] vormt, evenmin.
      
    
    
      4.13.
      Voor zover Diesel zich beroept op auteursrechtelijke bescherming op een zakje met Diesel-label als separaat werk, geldt het volgende. Onduidelijk is wat Diesel exact onder het werk verstaat, bijvoorbeeld of het gaat om de coin pocket met Diesel-label zoals in het ontwerp uit 1985, of ook om latere modellen in andere materialen, kleuren etc. Ook is onduidelijk of het ‘werk’ waarop Diesel zich beroept het Diesel woord-/beeldmerk vertoont, zoals de afbeeldingen in 2.2, of een blanco label zoals in het Beneluxmerk. 
      
    
    
      4.14.
      In de dagvaarding lijkt Diesel uit te gaan van een blanco label in om het even welke kleur: in de in 3.2.3 samengevatte kenmerken komen kleurcontrast en/of het gebruik op het label van Diesel-merken niet voor. Gesteld noch gebleken is echter dat Diesel ooit een werk van toegepaste kunst of tekening of model van nijverheid openbaar heeft gemaakt zonder deze aanvullende kenmerken.
      
    
    
      4.15.
      Als de rechtbank zou moeten uitgaan van het ontwerp van de Diesel coin pockets zoals afgebeeld in 2.2 als ‘werk’, dus inclusief kleur, materiaal en een afbeelding van een Diesel merkteken op het label, is van inbreuk geen sprake. In dat geval zijn de eigen keuzes die de ontwerper heeft gemaakt, in het licht van het vormgevingserfgoed (zie 2.10), de diagonale plaatsing van een contrasterende, smalle baan centraal (in de verticale dimensie) en over de hele breedte van een zakje met daarop in de kleuren rood en zwart een Diesel woord-/beeldmerk geplaatst. Aangenomen al dat die combinatie van vormgevingseigenschappen een eigen intellectuele schepping vormt die auteursrechtelijke bescherming geniet, stemt de totaalindruk van de coin pocket met het nieuwe CK-label daarmee echter onvoldoende overeen. Het belangrijkste verschil is dat het nieuwe CK-label niet diagonaal maar horizontaal is geplaatst. Waar Diesel haar label centraal (in de verticale dimensie) op de coin pocket aanbrengt, plaatst CK haar label meer aan de bovenkant van de coin pocket, direct onder de omslag. Daarnaast bakent CK haar label af door aan beide uiteinden ervan rivets te bevestigen, terwijl die bij Diesel in de bovenste hoeken van het zakje zijn aangebracht. Voorts voert CK haar label niet uit in een contrasterende kleur, maar in een tint die aansluit op de kleur van de broek. Tot slot is op het nieuwe CK-label duidelijk het merk CALVIN KLEIN of CALVIN KLEIN JEANS aangebracht, terwijl op het ‘werk’ van Diesel het Diesel woord-/beeldmerk is geplaatst. Door deze verschillen is de totaalindruk van het nieuwe CK-label, gelet op de specifieke trekken van het ‘werk’ van Diesel, niet overeenstemmend. Dat het nieuwe CK-label niet helemaal tegen de bovenkant van de coin pocket is geplaatst, ook een lange smalle reep over de gehele breedte van de coin pocket vormt en duidelijke stikselnaden heeft, is onvoldoende voor een overeenstemmende totaalindruk.
      
    
    
      4.16.
      Het voorgaande brengt mee dat van een inbreuk op auteursrechten van Diesel geen sprake is, zodat de vorderingen van Diesel ook ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslag worden afgewezen.
      
      
        
          Proceskosten
        
      
      
    
    
      4.17.
      Diesel zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Calvin Klein c.s. heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijke kosten op de voet van artikel 1019h Rv. De onderhavige zaak kan aangemerkt worden als een procedure in de zin van artikel 1019 Rv, waarop het bepaalde in artikel 1019h Rv van toepassing is. Ter onderbouwing van haar proceskosten heeft Calvin Klein c.s. twee kostenspecificaties in het geding gebracht, die optellen tot een totaal van € 59.836,29. Zij heeft ter comparitie betoogd dat het gaat om een complexe zaak, omdat het gaat om complexe juridische vraagstukken, er verweer tegen een marktonderzoek gevoerd diende te worden en er internationale afstemming nodig was. Verder wijst zij er op dat de proceskosten van Diesel nog hoger zijn.
      
    
    
      4.18.
      Bij de ambtshalve beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de proceskosten zoekt de rechtbank aansluiting bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie normale bodemzaak met een maximumtarief van € 17.500,-. Van de kosten die Calvin Klein c.s. heeft moeten maken voor buitenlandse juristen en vertalers zijn niet de vereiste specificaties overgelegd, zodat die kosten om die reden niet meegenomen kunnen worden in de proceskostenveroordeling. Voor het overige ziet de rechtbank niet in wat deze zaak nu bovengemiddeld complex zou maken. Het bedrag van € 17.500,- zal worden toegewezen voor de procedures in conventie en in reconventie gezamenlijk, nu deze twee procedures volledig met elkaar samenhangen. Omdat partijen geen verdeling van de kosten in conventie en in reconventie hebben bepleit, zal de rechtbank 50 % van de kosten toewijzen in conventie en 50 % van de kosten toewijzen in reconventie. Het bedrag voor salaris advocaat van 50% x € 17.500,- wordt in conventie verhoogd met € 618,- aan griffierecht, waarmee het totaalbedrag in conventie uitkomt op € 9.368,- en in reconventie op € 8.750,-. De gevorderde wettelijke rente over de proceskostenveroordeling vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis zal als onbestreden worden toegewezen.
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    De rechtbank
    
    
      
        in conventie
      
    
    
    
      5.1.
      wijst het gevorderde af;
      
    
    
      5.2.
      veroordeelt Diesel in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Calvin Klein c.s. begroot op € 9.368,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;
      
    
    
      5.3.
      verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
      
      
        
          in reconventie
        
      
      
    
    
      5.4.
      verklaart nietig het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 1016431, ingediend op 21 juni 2017 en geregistreerd op 22 juni 2017, en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom uit; 
      
    
    
      5.5.
      veroordeelt Diesel in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Calvin Klein c.s. begroot op € 8.750,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;
      
    
    
      5.6.
      verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
      
    
    
      5.7.
      wijst het meer of anders gevorderde af.
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2019.
      
    
  
  
    Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
  
  
    Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in de artikelnummering geldend tot 1 maart 2019. De rechtbank zal in deze zaak verder de huidige artikelnummering van het BVIE vermelden, die op grond van artikel 6.2 BVIE per 1 maart 2019 van kracht is geworden. De bepalingen van het BVIE waarop partijen zich in deze zaak hebben beroepen, zijn door de wijziging van het BVIE op 1 maart 2019 niet inhoudelijk gewijzigd op voor deze zaak relevante punten.
  
  
    Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
  
  
    HvJEU 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (Philips / Remington), HvJ EU 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor) en HvJ EU 29 april 2004, C-456/01 (Henkel / BHIM).
  
  
     HvJ EU 15 mei 2014, C‑97/12 P, ECLI:EU:C:2014:324 (Louis Vuitton/BHIM).
  
  
     Vergelijk in dezelfde zin voor Uniemerken: HvJ EU 19 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:2012 (Oberbank).
  
  
     HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1815, r.o. 3.10.2.
  
  
     Dagvaarding randnummers 9 en 54
  
  
     Zie Hof van Justitie EU, 16 juli 2009 (Infopaq)