ECLI:NL:RBAMS:2021:7304, Rechtbank Amsterdam, 14-12-2021, C/13/707661 / KG ZA 21-786
Rechtbank Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2021-12-14 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: kort geding; schending vaststellingsovereenkomst over de Fatboy Original zitzak.

vonnis
    RECHTBANK AMSTERDAM
    
    
      Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel
    
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/13/707661 / KG ZA 21-786 HH/EB
    
    
    
      
        Vonnis in kort geding van 14 december 2021
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        FATBOY THE ORIGINAL B.V.,
      gevestigd te 's-Hertogenbosch,
      eiseres bij dagvaarding van 29 september 2021,
      advocaat mr. P. de Leeuwe te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      de vennootschap naar het recht van haar vestiging
      
        ZET BVBA,
      gevestigd te Nazareth, België,
      gedaagde,
      advocaat mr. J.A.M. Jonkhout te Amersfoort.
    
    
    
    
      Partijen zullen hierna Fatboy en ZET worden genoemd.
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      Op de zitting van 2 november 2021 heeft Fatboy de vordering zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. ZET heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend.
      Ter zitting waren aan de zijde van Fatboy aanwezig [naam 1] (jurist) en mr. De Leeuwe. Aan de zijde van ZET waren aanwezig [naam 2] (zaakvoerder), mr. A. Naeyaert (Belgische advocaat) en mr. Jonkhout. 
      Na debat is de procedure pro forma aangehouden om partijen de gelegenheid te bieden de mogelijkheid van een minnelijke regeling te onderzoeken. Op 30 november 2021 hebben partijen per e-mail bericht geen regeling te hebben getroffen en verzocht vonnis te wijzen. Vonnis is bepaald op heden.
    
    
  
  
    
      2De feiten
    
      2.1.
      Fatboy brengt design interieur- en decoratieartikelen op de markt onder het merk Fatboy The Original. Al jaren lang brengt zij een zitzak op de markt in de vorm van een (zeer) groot kussen, in verschillende kleuren. Hieronder staan twee afbeeldingen van die zitzak. 
      
        
          
            
          
        
        
          
            
          
        
      
      
    
    
      2.2.
      ZET brengt eveneens al jaren lang producten op de markt die soortgelijk zijn aan de zitzak van Fatboy, onder de naam Sitonit. 
      
    
    
      2.3.
      Partijen hebben in het verleden zowel in België als in Nederland tegen elkaar geprocedeerd over de verkoop van zitzakken door ZET, omdat die volgens Fatboy inbreuk maakten op haar intellectuele eigendomsrechten. Die procedures hadden wisselende uitkomsten voor wat betreft de vraag of op de Fatboy zitzak auteursrecht rust. Laatstelijk, bij arrest van 16 februari 2010, heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat de Fatboy zitzak voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat de zitzak van ZET dezelfde totaalindruk wekt als de Fatboy zitzak.
      
    
    
      2.4.
      
        Op 6 november 2012 hebben partijen een “vaststellingsovereenkomst tevens licentieovereenkomst” gesloten. De overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen:
        “Artikel 1 Toegestane verkoop Sitonit Zitzak 
      
    
    
      1.1
      Fatboy zal zich niet langer verzetten tegen de vervaardiging en exploitatie van de Sitonit zitzak, zoals afgebeeld in bijlage 2 en met de volgende cumulatieve kenmerken:
      
        
          afmetingen 1.45 x 1.80 dan wel 1.50 x 1.80 cm;
        
        
          een groot driehoekig, zilvergrijs label in één van de hoeken van de zitzak,; 
        
        
          vervaardigd van de stof waarin de Sitonit thans wordt aangeboden (geweven polyester met PU coating) of in elk geval een andere stof dan de stof van de Fatboy The Original.
        
      
      
        (…) Fatboy verleent hierbij aan ZET een exclusieve en wereldwijde licentie om de Sitonit zitzak met het hiervoor genoemde uiterlijk en de hiervoor genoemde kenmerken te (laten) vervaardigen, te exploiteren en te promoten. (…)
        Artikel 4 Overige zitzakken
      
    
    
      4.1
      ZET zal ten aanzien van overige door haar te vervaardigen en op de markt te brengen zitzakken voldoen aan de volgende verplichtingen. Deze zitzakken zullen een afmeting hebben van minder dan 130 cm breedte x 165 cm lengte dan wel van meer dan 165 cm breedte x 190 cm lengte. De zitzakken zullen voorts nooit van dezelfde stof zijn gemaakt als de stof van de Fatboy The Original, zijnde grof gestikt nylon met PVC coating. De stof waarin de Sitonit Zitzakken ten tijde van het ondertekenen van deze Overeenkomst worden aangeboden (geweven polyester met PU coating, vilt, leder, skai, etc.) is dus toegelaten voor deze zitzakken. De zitzakken zullen altijd vergezeld gaan van een groot driehoekig label, althans een label in een andere vorm dan rechthoekig, in één van de hoeken van de zitzak in een kleur niet zijnde rood, oranje of rood-achtig of oranje-achtig, behalve wanneer uitgevoerd in vilt, leder of skai, alsook de zitzakken met opdruk van het merk van de klant van ZET, in welk geval het label niet in de hoek opgestikt hoeft te worden en er kan geopteerd worden voor een label (met benaming SITONIT of benaming van de klant) ergens aan de rand van de zitzak in een andere vorm dan rechthoekig (d.w.z. vierkantig, driehoekig, halfrond, …) en in een kleur niet zijnde rood, oranje of roodachtig of oranjeachtig. (…)”
      
    
    
      2.5.
      Begin maart 2017 heeft ZET Fatboy bericht dat al haar producten niet langer werden voorzien van rode labels, maar van zilverkleurige labels die met drukknopen op de zijkant van de zitzak worden bevestigd. Foto’s van die nieuwe labels waren bijgevoegd. ZET heeft Fatboy verzocht te bevestigen dat dit geen probleem is. Omdat Fatboy op 22 maart 2017 nog niet had gereageerd, heeft ZET haar op die datum verzocht om haar standpunt te verduidelijken.  
      
    
    
      2.6.
      In april 2021 heeft Fatboy geconstateerd dat ZET via haar website de ‘Float’, de ‘Brownie’ en de ‘Sitonit beanbag’ verhandelt, allemaal met een groot rechthoekig label aan de zijkant en verkrijgbaar in allerlei kleuren. Op de website zijn rode rechthoekige labels aan de Brownie zichtbaar. Hieronder zijn de verschillende producten afgebeeld. 
      
      
        
          
        
      
      
           de Float
      
      
      
        
          
        
      
      
        de Brownie		
      
      
      
      
      
        
          
        
      
      
        de Sitonit beanbag
      
      
    
    
      2.7.
      Bij brief van 29 april 2021 heeft Fatboy ZET gesommeerd de maatvoering aan te passen en de afspraken met betrekking tot het label na te komen. Bij brief van 6 mei 2021 heeft ZET afwijzend op de sommatie gereageerd, omdat de Float geen zitzak zou zijn in de zin van de schikkingsovereenkomst en omdat met het gebruik van het label geen verwarring- of associatiegevaar te duchten zou zijn. De vaststellingovereenkomst zou verder in strijd met het mededingingsrecht en dus nietig zijn. Wel heeft zij laten weten dat de Brownie met roodachtig label op de site een oude foto is die onmiddellijk zou worden verwijderd. 
      
    
    
      2.8.
      Ook aan een herhaalde sommatie in september 2021 – op de site van ZET was toen nog steeds een Brownie met rood label te zien – heeft ZET geen gehoor gegeven. Zij heeft daarbij haar eerdere argumenten daarvoor herhaald, en daaraan toegevoegd dat er geen producten met een rood label zouden zijn verkocht en dat Fatboy bovendien geen merkrechten op het label zou hebben en dat een groot aantal soortgelijke producten in de markt zou bestaan. Wel heeft ZET gereageerd dat de oude foto van de Brownie bij de eerdere “verwijderingsronde” in april 2021 per abuis over het hoofd was gezien. 
      
    
  
  
    
      3Het geschil
    
    
      3.1.
      Fatboy vordert, kort gezegd, ZET te gebieden de vaststellingsovereenkomst na te komen, meer in het bijzonder artikel 4 van die overeenkomst, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van ZET in de volledige proceskosten. 
      
    
    
      3.2.
      ZET voert verweer. 
      
    
    
      3.3.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
      
    
  
  
    
      4De beoordeling
    
      4.1.
      Gevorderd wordt nakoming van een overeenkomst. Een vordering tot nakoming kan in kort geding alleen worden toegewezen, indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het standpunt van eiser zal volgen, bijvoorbeeld als gedaagde een kennelijk ongegrond verweer voert, en indien van eiser niet kan worden gevergd dat hij de uitslag van de bodemprocedure afwacht.
      
    
    
      4.2.
      ZET voert als verweer onder meer dat Fatboy geen spoedeisend belang bij haar vordering heeft, omdat ZET haar huidige zilveren labels al sinds 2017 gebruikt, nadat zij daarover overleg had gevoerd met Fatboy. Van overleg is echter niet echt sprake geweest. ZET heeft voorbeelden van de zilveren labels aan Fatboy gestuurd, met de mededeling dat die met drukknopen aan de zijkant van de kussens van ZET werden bevestigd en gevraagd of Fatboy daarmee akkoord was. Fatboy heeft daarop niet gereageerd. Onduidelijk is wat de reden daarvan is geweest, maar voorshands is niet aannemelijk dat Fatboy wist dat ZET al in 2017 daadwerkelijk was overgestapt op het gebruik van rechthoekige labels aan de zijkant van haar kussens. Fatboy heeft een spoedeisend belang bij beantwoording van de vraag of ZET de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst schendt.
      
    
    
      4.3.
      Volgens ZET is de aanleiding voor dit kort geding de lancering door Fatboy van haar drijfkussen, de Floatsac, in het voorjaar van 2021, en dient dit kort geding om de concurrentie van de Float te elimineren. De Float is eveneens een drijvend kussen, dat Zet sinds 2016 op de markt brengt. Fatboy betwist dat dit de aanleiding voor het kort geding is. Vooralsnog kan daar ook niet van worden uitgegaan. 
      
    
    
      4.4.
      De vraag die voorligt is in hoeverre het inhoudelijke verweer van ZET in een bodemprocedure kans van slagen heeft. ZET voert een aantal gronden aan. Zoals hiervoor onder 4.2 al aan de orde is gekomen, heeft Fatboy niet gereageerd op de vraag van ZET of zij ermee akkoord was dat ZET de zilveren labels aan de zijkanten van haar kussens zou gaan gebruiken. ZET mocht er dan ook niet van uitgaan dat partijen afspraken hebben gemaakt die afwijken van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. 
    
    
      4.5.
      Dat de vaststellingovereenkomst in strijd met het mededingingsrecht zou zijn en dus nietig, is onvoldoende onderbouwd en lijkt een gelegenheidsargument van ZET om onder de afspraken uit te komen. 
      
    
    
      4.6.
      Het beroep van ZET op schending door Fatboy van haar klachtplicht ex artikel 6:89 BW faalt. De verplichting van ZET die voortvloeit uit de  vaststellingsovereenkomst komt neer op een verplichting van ZET om iets na te laten, in plaats van iets aan Fatboy te leveren of een dienst voor haar te verrichten. Op die verplichting is genoemd artikel niet van toepassing. 
      
    
    
      4.7.
      ZET voert vervolgens aan dat Fatboy het begrip ‘zitzak’ uit de vaststellingsovereenkomst te ver oprekt. Daarin wordt ZET echter niet gevolgd. Een zitzak is naar algemeen aanvaarde opvattingen een groot kussen om op te zitten. Niet blijkt van specifieke omstandigheden die maken dat partijen een andere betekenis aan het woord zitzak mochten toekennen of van elkaar mochten verwachten. Alle producten van ZET die in dit kort geding centraal staan, zijn grote kussens om op te zitten. Dat je op de Float ook kunt drijven, maakt dat niet anders. 
      
    
    
      4.8.
      Of ZET de Brownie nog steeds met rood label verkoopt of niet langer, kan in dit kort geding in het midden blijven, evenals de vraag of de Float in andere afmetingen wordt verkocht dan 130  x 130 cm, zoals Fatboy stelt en ZET betwist, omdat vast staat dat ZET zowel de Float als de Brownie en de Sitonit Beanbag voorziet van een rechthoekig label langs de zijkant van het kussen. Dat is niet toegestaan op grond van de vaststellingsovereenkomst. Daarin staat immers “De zitzakken zullen altijd vergezeld gaan van een groot driehoekig label, althans een label in een andere vorm dan rechthoekig, in één van de hoeken van de zitzak in een kleur niet zijnde rood, oranje of rood-achtig of oranje-achtig”. Anders gezegd mogen de labels dus niet rechthoekig zijn, moeten die in de hoek van de zitzak worden geplaatst en mogen ze niet roodachtig of oranjeachtig zijn. Aan die eerste twee vereisten wordt in ieder geval niet voldaan. De in de vaststelling genoemde uitzonderingen (uitvoering in vilt, leder of skai of met opdruk van de klant van ZET) doen zich hier niet voor. 
      
    
    
      4.9.
      Anders dan ZET aanvoert, heeft Fatboy haar naar behoren in gebreke gesteld. Zij heeft ZET in haar eerste sommatiebrief verzocht om binnen drie werkdagen na dagtekening van die brief te bevestigen dat ZET de verhandeling van de zitzakken waarvan een voorbeeld was meegestuurd te staken en gestaakt te houden, net als de verhandeling van iedere andere zitzak die niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 1 en 4 van de vaststellingsovereenkomst. In de tweede sommatiebrief heeft Fatboy ZET verzocht uiterlijk vijf dagen na dagtekening van de brief schriftelijk te bevestigen dat ZET alsnog zal voldoen aan de vaststellingsovereenkomst, waaronder begrepen dat zij per direct uitsluitend zitzakken zal verhandelen met een groot driehoekig label, althans een label in een andere vorm dan rechthoekig, welk label zal worden aangebracht in één van de hoeken van de zitzak en niet in een rode, roodachtige of oranje of oranjeachtige kleur is uitgevoerd. Daar is geen woord Spaans bij. 
      
    
    
      4.10.
      Voorshands is aannemelijk dat ZET in een bodemprocedure zal worden veroordeeld tot nakoming van de vaststellingsovereenkomst. Fatboy heeft een spoedeisend belang bij een voorschot op die uitkomst door het treffen van de gevraagde voorzieningen. Iedere dag dat de afspraken niet worden nageleefd, schaadt ZET de gerechtvaardigde belangen van Fatboy. De vordering zal dan ook worden toegewezen. Aan de veroordeling zal zekerheidshalve een dwangsom worden verbonden op de wijze zoals in de beslissing vermeld. 
      
    
    
      4.11.
      ZET zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Er is geen aanleiding voor een volledige proceskostenveroordeling, omdat het hier gaat om een nakomingsvordering van een overeenkomst. De kosten aan de zijde van Fatboy worden begroot op:
      - dagvaarding	€ 	 98,52
      - griffierecht		667,00
      - salaris advocaat		1.016,00
      Totaal	€ 	1.781,52
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    De voorzieningenrechter
    
    
      5.1.
      veroordeelt ZET om de vaststellingsovereenkomst na te komen, meer in het bijzonder artikel 4 van die overeenkomst,
      
    
    
      5.2.
      veroordeelt ZET om aan Fatboy een dwangsom van € 200,00 te betalen voor iedere zitzak (drijfzak daaronder begrepen) die zij vervaardigt en op de markt brengt en die niet voldoet aan de afspraken neergelegd in artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst, met een maximum van € 100.000,00,
      
    
    
      5.3.
      veroordeelt ZET in de proceskosten, aan de zijde van Fatboy tot op heden begroot op € 1.781,52,
      
    
    
      5.4.
      verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
      
    
    
      5.5.
      wijst het meer of anders gevorderde af.
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. H.C. Hoogeveen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 december 2021.
      
    
  
  
    type: eB
    coll: LO