ECLI:NL:RBMNE:2021:4650, Rechtbank Midden-Nederland, 29-09-2021, C/16/492627 / HL ZA 19-93
Rechtbank Midden-Nederland — Uitspraak 
Datum: 2021-09-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Beneluxmerken, vordering tot nietigverklaring, (geen) merkdepot te kwader trouw, (geen) misleidende mededelingen of oneerlijke handelspraktijken, (geen) oneerlijke concurrentie, artikel 1019h Rv niet van toepassing, proceskosten conform liquidatietarief.

vonnis
    RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
    
    
      Civiel recht
      handelskamer
    
    
    
      locatie Lelystad
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/16/492627 / HL ZA 19-93
    
    
    
      
        Vonnis van 29 september 2021
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      De rechtspersoon naar vreemd recht
      
        HOGGAN SCIENTIFIC LLC,
      gevestigd te Salt Lake City, Utah, Verenigde Staten,
      eiseres in de hoofdzaak,
      gedaagde in het incident,
      advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        MUSTEC, MUSCLE DYNAMIC TECHNOLOGY B.V.,
      statutair gevestigd te Almere,
      gedaagde in de hoofdzaak,
      eiseres in het incident,
      advocaat mr. T. Berendsen te 's-Hertogenbosch.
    
    
    
      Partijen zullen hierna Hoggan Scientific en MusTec genoemd worden. 
    
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - het verwijzingsvonnis van 23 oktober 2019 van de rechtbank Den Haag met zaaknummer C/09/575480/ HA ZA 19-654 (hierna: het verwijzingsvonnis) met de daarin genoemde stukken, waarbij de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard, de gehele zaak heeft verwezen naar de handelskamer van deze rechtbank en de op het incident gevallen kosten heeft aangehouden;
      - het tussenvonnis van 29 januari 2020 met de daarin genoemde stukken.
      
    
    
      1.2.
      De mondelinge behandeling is aanvankelijk bepaald op 29 juni 2020. Op 21 april 2020 hebben partijen verzocht om de mondelinge behandeling uit te stellen omdat vanwege het Coronavirus geen vliegverkeer mogelijk was naar Nederland waardoor (de vertegenwoordigers van) partijen niet bij de mondelinge behandeling aanwezig konden zijn. 
      
      
      
    
    
      1.3.
      Op 24 april 2020 is aan partijen bericht dat, in verband met de Coronacrisis, de procedure zoveel mogelijk schriftelijk zal worden voortgezet. Partijen hebben vervolgens over en weer schriftelijk verder geprocedeerd, waarbij zij hebben ingediend:
      
        
          de conclusie van repliek;
        
        
          de conclusie van dupliek;
        
        
          de akte uitlating producties van 27 oktober 2020 aan de zijde van Hoggan Scientific;
        
        
          het B-formulier van 9 november 2020 van mr. Van Boxtel;
        
        
          het B-formulier van 9 november 2020 van mr. Maatjes;
        
        
          het B-formulier van 5 november 2020 van mr. Maatjes;
        
        
          het B-formulier van 11 november 2020 van mr. Van Boxtel.
        
      
      
    
    
      1.4.
      Op 6 april 2021 heeft mr. T. Berendsen zich in de plaats van mr. P. van Boxtel als advocaat van MusTec gesteld. 
      
    
    
      1.5.
      MusTec heeft op 13 april 2021 een akte uitlating producties ingediend.
      
    
    
      1.6.
      Tenslotte is vonnis bepaald. 
      
    
  
  
    
      2De feiten
    
      2.1.
      Hoggan Scientific is in 1961 opgericht. Aanvankelijk hield de onderneming zich bezig met het vervaardigen van fitnessapparatuur. In 1985 is de naam van de onderneming gewijzigd naar Hoggan Health Industries en is de focus steeds meer komen te liggen op de ontwikkeling van medische en ergonomische apparatuur. 
      
    
    
      2.2.
      In 1988 is door Hoggan Scientific het MicroFET apparaat ontwikkeld, welke in de jaren daarop is opgevolgd door MicroFET 2, MicroFET 3 en MicroFET 4. De apparaten zijn ontwikkeld om spierkracht te meten. 
      
    
    
      2.3.
      Naast het MicroFET apparaat heeft Hoggan Scientific het ‘ErgoFET’ apparaat ontwikkeld. Dit is een krachtmeter om duw- en trekkrachten van de hand en andere spiergroepen te kunnen meten. 
      
    
    
      2.4.
      MusTec is in 2013 opgericht door de heer [A] en de heer [B] . [B] is voormalig eigenaar van [bedrijfsnaam 1] B.V. (hierna: [bedrijfsnaam 1] ) en [bedrijfsnaam 2] B.V. Tot 2011 was [bedrijfsnaam 1] distribiteur van de MicroFET producten van Hoggan Scientific. MusTec houdt zich bezig met de productie en verkoop van spierkrachtmeters op handformaat. 
      
    
    
      2.5.
      MusTec heeft, voor zover hier van belang, het volgende beeldmerk geregistreerd:
      - het Beneluxmerk  ingeschreven onder nummer 0976349 en geregistreerd op 4 mei 2015;
      
        en de volgende woordmerken: 
        het Beneluxmerk MicroFET, ingeschreven onder nummer 0976191 en geregistreerd op 2 juni 2015;
      
      - het Beneluxmerk BioFET ingeschreven onder nummer 0983881 en geregistreerd op 5 oktober 2015.
      
      
    
    
      2.6.
      Hoggan Scientific heeft, voor zover hier van belang, de volgende merkregistraties verricht:
      - het merk ERGOFET dat is geregistreerd in de Verenigde Staten op 24 juli 2018;
      - het merk MICROFET dat is geregistreerd in de Verenigde Staten op 5 september 2017;
      - het merk ERGOFET dat is geregistreerd in de EU op 23 april 2019;
      - het merk MICROFET dat is geregistreerd in de EU op 23 april 2010. 
      
    
    
      2.7.
      Per brief van 29 april 2019 heeft (de advocaat van) Hoggan Scientific MusTec gesommeerd om de merkregistraties MicroFET en BioFET door te halen en het gebruik ervan te staken. 
      
    
    
      2.8.
      
        Bij brief van 7 mei 2019 heeft MusTec als volgt gereageerd:
        “(…) MusTec is holder of the registered BIOFET trademarks since 2015/2016, which is clearly evidenced by the trademark rights. Therefore, MusTec is holder of earlier trademarks rights. As a result of this and the confusing similarity between BioFET and the younger trademarks ERGOFET and MICROFET as claimed by your client, your client infringes upon the trademark rights of MusTec. Therefore, it is not your client who is entitled to invoke its trademark rights against MusTec, but it is MusTec that could take (legal) actions against your client.” 
      
      
    
    
      2.9.
      MusTec heeft op 3 juni 2019 een verzoek ingediend bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele Eigendom (hierna: BOIP) om het Beneluxmerk MicroFET (registratienummer 0976191) door te halen. Dit verzoek is op 7 juni 2019 bij het BOIP binnengekomen. 
      
    
    
      2.10.
      De European Union Intellectual Property Office (hierna EUIPO) heeft op 28 november 2020 in een door Hoggan Scientific aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure geoordeeld dat het depot van het Uniemerk BioFET niet te kwader trouw door MusTec is verricht en heeft de vordering van Hoggan Scientific daarom afgewezen. 
      
    
  
  
    
      3Het geschil 
    
    
      3.1.
      Hoggan Scientific vordert, na vermindering van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:I. te verklaren voor recht dat de Benelux merkinschrijving MicroFET met nummer 0976191 te kwader trouw is gedeponeerd en derhalve nietig wordt verklaard en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt; II. te verklaren voor recht dat de Benelux merkinschrijving BioFET met nummer 0983881 te kwader trouw is gedeponeerd en derhalve nietig wordt verklaard en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt; III. te verklaren voor recht dat de Benelux merkinschrijving BioFET met nummer 0976349 te kwader trouw is gedeponeerd en derhalve nietig wordt verklaard en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt; IV. te verklaren voor recht dat MusTec door het doen van onjuiste mededelingen zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding onrechtmatig handelt en dergelijk onrechtmatig handelen gestaakt dient te worden; V. MusTec te veroordelen om alle door Hoggan Scientific gemaakte juridische kosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te vergoeden, alsmede de wettelijke rente vanaf de dag van deze dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening; VI. MusTec te veroordelen in de kosten, waaronder mede begrepen de nakosten, van deze procedure. 
      
    
    
      3.2.
      Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Hoggan Scientific, kort samengevat, dat de door MusTec geregistreerde merkregistraties MicroFET en BioFET te kwader touw zijn gedeponeerd en dat MusTec onrechtmatig jegens Hoggan Scientific handelt door gebruik te maken van het netwerk van Hoggan Scientific, door Hoggan Scientific op de website van MusTec in een kwaad daglicht te stellen en door het doen van misleidende mededelingen. Hoggan Scientific heeft hierdoor schade geleden.
      
    
    
      3.3.
      MusTec concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Hoggan Scientific met veroordeling van Hoggan Scientific, uitvoerbaar bij voorraad, in de reële proceskosten ex artikel 1019h Rv te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten vanaf veertien dagen na de dag van dit vonnis. 
      
    
    
      3.4.
      Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan.
      
    
  
  
    
      4De beoordeling
    
    
      
        In de hoofdzaak
      
    
    
    
      
        Bevoegdheid en toepasselijk recht
      
    
    
    
      4.1.
      Zoals volgt uit het verwijzingsvonnis is deze rechtbank bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. Hoggan Scientific is een rechtspersoon naar buitenlands recht, die in het buitenland gevestigd is. Dat geeft aan de zaak een internationaal karakter. De rechtbank zal daarom ambtshalve beoordelen welk recht van toepassing is. 
      
    
    
      4.2.
      Op de vorderingen strekkende tot nietigverklaring van de Beneluxmerken zijn de regels van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: het BVIE) van toepassing. Op de vordering die is gebaseerd op het vermeend onrechtmatig handelen van MusTec, is de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (hierna: Rome II) van toepassing. Tussen partijen is niet in geschil dat het vermeend onrechtmatig handelen in Nederland plaatsvindt. Partijen hebben de discussie over het vermeend onrechtmatig handelen ook gevoerd aan de hand van de bepalingen van Nederlands recht. Op grond van artikel 4 Rome II is Nederlands recht van toepassing op de vordering. De toepasselijkheid van het Nederlands recht staat overigens tussen partijen niet ter discussie. 
      
      
        
          Bezwaar akte
        
      
      
    
    
      4.3.
      
        MusTec maakt bezwaar tegen de door Hoggan Scientific ingediende akte uitlating producties van 27 oktober 2020. Het gaat MusTec blijkens het bezwaar niet om de bij die akte overgelegde producties (24-26), zodat die in elk geval onderdeel uitmaken van het procesdossier, maar om de onderdelen in de akte die geen reactie op de producties van MusTec betreffen. De rechtbank is het met MusTec eens dat de akte uitlating producties van Hoggan Scientific verder strekt dan een uitlating op de door MusTec bij conclusie van antwoord gevoegde producties. De rechtbank zal daarom de paragrafen 4 tot en met 7, 11 tot en met 13, 16 tot en met 18, 22, en 27 tot en met 30 buiten beschouwing laten. 
        
          Nietigheid Beneluxmerken
        
      
      
    
    
      4.4.
      Tussen partijen is allereerst in geschil of het depot van de Beneluxmerken MicroFET en BioFET te kwader trouw is verricht. 
      
      
        
          (Proces)belang
        
      
      
    
    
      4.5.
      MusTec voert primair aan dat Hoggan Scientific geen belang meer heeft bij haar vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk MicroFET, omdat MusTec op 3 juni 2019 (en dus voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding) opdracht heeft gegeven aan het BOIP om de inschrijving van dit merk door te halen en het merk inmiddels ook al is doorgehaald. Voor zover MusTec bedoelt te betogen dat Hoggan Scientific hierom niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, volgt de rechtbank dit standpunt niet. Vast staat immers dat het Beneluxmerk MicroFET op de datum van indiening van de dagvaarding nog niet was doorgehaald. Hoggan Scientific is dus ontvankelijk in haar vordering. 
      
    
    
      4.6.
      Hoggan Scientific stelt dat zij ondanks de doorhaling van het Beneluxmerk MicroFET nog steeds belang heeft bij haar vordering vanwege de proceskostenveroordeling en het hoger beroep dat zij tegen de uitspraak van het EUIPO went in te stellen. 
      
    
    
      4.7.
      Hoggan Scientific wenst met haar vordering in rechte vastgesteld te zien dat MusTec met het Benelux depot van het merk MicroFET te kwader trouw heeft gehandeld, zodat het depot nietig wordt verklaard. Nu het in een eventuele procedure in hoger beroep bij het EUIPO slechts gaat om de vraag of MusTec bij de aanvraag van haar Uniemerk BioFET te kwader trouw was, valt zonder nadere toelichting van Hoggan Scientific, die ontbreekt, niet in te zien waarom de door haar gevorderde verklaring voor recht van belang kan zijn voor de mogelijk door haar te starten hoger beroep procedure. Een dergelijk belang kan, zoals uit het hiernavolgende zal blijken, evenmin worden gevonden in de gevorderde proceskostenveroordeling. 
      
    
    
      4.8.
      Omdat Hoggan Scientific niet heeft aangevoerd dat zij zich (later) hetzij op grond van een bepaling uit het BVIE, hetzij op grond van artikel 6:162 BW op een gevolg van een depot te kwader trouw of van onrechtmatigheid wenst te beroepen, is het doel dat Hoggan Scientific met haar vordering beoogde met de doorhaling van het Beneluxmerk MicroFET bereikt. Zij heeft dus geen belang meer bij de door haar gevorderde verklaring voor recht. De rechtbank zal de vordering onder I daarom afwijzen en de vorderingen ten aanzien van het Beneluxmerk BioFET hierna beoordelen.
      
      
        
          Het BVIE
        
      
      
    
    
      4.9.
      
        Hoggan Scientific baseert haar vorderingen blijkens de dagvaarding op artikel 2.4 aanhef sub f BVIE (oud). Door herindeling van het BVIE zijn de absolute en relatieve weigerings- en vernietigingsgronden verplaatst naar artikel 2.2bis en artikel 2.2ter BVIE. Hoggan Scientific verwijst in haar conclusie van repliek ook naar artikel 2.2 bis lid 2 BVIE. Richtlijn 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten voorziet echter niet in overgangsbepalingen, in elk geval niet in die zin dat de toetsing aan de criteria van artikel 2.4 aanhef sub f BVIE (oud) en de eventuele toepassing van de nietigheidssanctie anders zou moeten verlopen in gevallen die betrekking hebben op vóór de uiterste implementatiedatum (14 januari 2019) gedeponeerde en ingeschreven merken.
        
          Peildatum
        
      
      
    
    
      4.10.
      Artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE (oud) maakt het mogelijk een ingeschreven merk nietig te laten verklaren, wanneer het te kwader trouw is gedeponeerd. Het reguliere peilmoment voor de beoordeling van de door Hoggan Scientific gestelde kwade trouw is het tijdstip waarop MusTec de merkaanvragen heeft gedaan.
      
      
        
          Beoordelingskader 
        
      
      
    
    
      4.11.
      Artikel 2.4 aanhef onder f BVIE (oud) noemt twee voorbeelden van een depot te kwader trouw. Beide voorbeelden vinden hun grond in misbruik van wetenschap (‘wist of behoorde te weten’) bij de deposant van het gebruik van een overeenstemmend merk door een derde voor soortgelijke waren of diensten binnen het Benelux-gebied. De voorbeelden zijn niet limitatief. De nationale rechter moet bij de beoordeling van kwade trouw rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk en met name met: 
      
      
        
          het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd;
        
        
          het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;
        
        
          de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, genieten (HvJ EU 11 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:361 (Lindt & Sprüngli/Hauswirth)).
        
      
      
    
    
      4.12.
      De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag moet tevens in aanmerking worden genomen. Dit is een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het concrete geval. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Dat is het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen. In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen zodanig dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Verder moet bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk (HvJ EU 11 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:361 (Lindt & Sprüngli/Hauswirth)), dat gelet op de harmonisatie van het merkenrecht ook geldt voor een beroep op het hier toepasselijke artikel uit het BVIE.
      
    
    
      4.13.
      Goede trouw wordt in beginsel verondersteld. Het is aan Hoggan Scientific om objectieve feiten en omstandigheden te stellen waaruit volgt dat MusTec de aanvraag van de Beneluxmerken BioFET te kwader trouw heeft gedaan. 
      
      
        
          Wetenschap
        
      
      
    
    
      4.14.
      Dat Hoggan Scientific de tekens MicroFET en ErgoFET al gebruikte in het Beneluxgebied voordat MusTec haar aanvraag voor de inschrijving van de Beneluxmerken BioFET indiende, heeft MusTec niet betwist. Tussen partijen is in geschil of MusTec ten tijde van de merkaanvragen op de hoogte was van dit gebruik.
      
    
    
      4.15.
      Vast staat dat MusTec is opgericht door de heer [B] , voormalig eigenaar van [bedrijfsnaam 1] en [bedrijfsnaam 2] . Hoggan Scientific heeft onbetwist aangevoerd dat [bedrijfsnaam 1] tot 2011 distribiteur was van de MicroFET apparaten van Hoggan Scientific. MusTec voert in haar conclusie van antwoord aan dat het gebrek aan vernieuwing van de MicroFET apparaten van Hoggan Scientific één van de redenen vormde voor de heer [B] om zelf een spierkrachtmeter te ontwikkelen en die op de markt te brengen. MusTec is vervolgens opgericht om deze spierkrachtmeter te ontwikkelen. Gelet hierop kan niet anders geconcludeerd worden dan dat MusTec wel degelijk wist of behoorde te weten dat sprake was van voorgebruik van het teken MicroFET door Hoggan Scientific. Vervolgens rijst de vraag of MusTec ook wetenschap had van het voorgebruik van het teken ErgoFET door Hoggan Scientific. Uit productie 10 bij de dagvaarding volgt dat Hoggan Scientific in de periode 2004 tot en met 2013 diverse facturen aan [bedrijfsnaam 1] en [bedrijfsnaam 2] heeft gestuurd. De facturen zien op de inkoop van zowel de MicroFET als de ErgoFET apparaten en in de omschrijving staat ook ‘MicroFET’ en ‘ErgoFET’ vermeld. Van belang is verder dat partijen in dezelfde branche opereren en zich met verwante activiteiten op dezelfde professionele marktpartijen richten. Gelet op deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat, al zou de heer [B] geen wetenschap hebben gehad van het voorgebruik door Hoggan Scientific van het merk ErgoFET, hij in ieder geval kennis had behoren te hebben van dit gebruik. Deze kennis kan ook aan MusTec kan worden toegerekend nu zij immers mede door de heer [B] is opgericht.
      
      
        
          Gelijke of overeenstemmende merken voor gelijke waar
        
      
      
    
    
      4.16.
      Tussen partijen is niet in geschil dat MicroFET, ErgoFET en BioFET voor gelijke waren worden gebruikt, namelijk spiekrachtmeters voor professionele partijen. Wel verschillen partijen van mening over de vraag of de tekens die Hoggan Scientific gebruikt gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken die MusTec heeft gedeponeerd. 
      
    
    
      4.17.
      Bij de beoordeling van het bestaan van overeenstemming moet het merk zoals gedeponeerd worden vergeleken met het teken zoals gebruikt en waargenomen door de consument. Van overeenstemming is sprake wanneer merk en teken een zekere mate van visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis vertonen. De totaalindruk op de gemiddelde consument die de betrokken waren afneemt, is daarvoor beslissend. Dat is in dit geval niet het grote publiek maar professionele partijen, zoals (fysio)therapeuten, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals. Bij de beoordeling van de totaalindruk moet onder andere rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken (HvJ EU 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528 (Puma/Sabel) en HvJ EU 29 september, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon/Cannon)). 
      
    
    
      4.18.
      Visueel gezien bestaat MicroFET uit 8 letters, ErgoFET uit 7 letters en BioFET uit 6 letters. De tweede en de laatste letter van ‘Micro’ en ‘Bio’ zijn identiek. De laatste drie letters van alle merken ‘FET’ zijn eveneens identiek en worden met hoofletters geschreven. De overige letters van de merken verschillen. Er is gelet op de laatste drie letters een zekere mate van overeenstemming. MusTec heeft echter onbetwist aangevoerd dat de aandacht van het in aanmerking komende publiek zal uitgaan naar het begin van de woordmerken, ‘Micro’, ‘Ergo’ en ‘Bio’. De mate van visuele overeenstemming is daarom beperkt. 
      
    
    
      4.19.
      Auditief gezien heeft te gelden dat het tweede deel van de merken ‘FET’ bij visuele waarneming hetzelfde zal worden uitgesproken, maar het eerste deel ‘Micro’, ‘Ergo’ en ‘Bio’ niet. Weliswaar bevat ‘Bio’, dezelfde ‘i’ en ‘o’ als ‘Micro’, maar zoals MusTec terecht aanvoert bestaat ‘Bio’ uit drie letters en heeft het een zachte klank, terwijl ‘Micro’ uit vijf letters bestaat en een harde klank heeft. Tussen ‘Ergo’ en ‘Bio’ is in het geheel geen sprake van auditieve overeenstemming. Dit is overigens ook niet door Hoggan Scientific gesteld. 
      
    
    
      4.20.
      Begripsmatige overeenstemming is bij het eerste deel van de merken (‘Micro’, ‘Ergo’ en ‘Bio’) niet aan de orde. Dit is tussen partijen ook niet in geschil. Partijen zijn het erover eens dat het tweede deel ‘FET’ verwijst naar “Force Evaluating and Testing”. Of Hoggan Scientific de afkorting ‘FET’ zelf heeft bedacht kan, gelet op wat hierna wordt overwogen, in het midden worden gelaten. 
      
    
    
      4.21.
      De slotsom is dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming beperkt zijn. Hoewel de tekens en merken voor dezelfde of soortgelijke waar worden gebruikt, leidt dit bij globale beoordeling niet tot het oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar. De soortgelijkheid weegt namelijk niet op tegen de beperkte mate van overeenstemming tussen de Beneluxmerken BioFET van MusTec en de tekens MicroFET en ErgoFET van Hoggan Scientific, ook niet als aan deze laatste een groot onderscheidend vermogen wordt toegekend. Daarbij is van belang dat het relevante publiek in dit geval bestaat uit professionele partijen ((fysio)therapeuten, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals). Dit betreft een bovengemiddeld geïnformeerd publiek met een hoog aandachtsniveau. Mede gelet op de aard van de producten mag van de afnemers een grote mate van oplettendheid worden verwacht. Dat betekent dat dit publiek minder snel in verwarring zal raken. Daarom en omdat de overeenstemming tussen de merken MicroFET, ErgoFET en BioFET als gezegd beperkt is, wordt verwarringsgevaar in dit geval, direct noch indirect, aanwezig geacht. 
      
    
    
      4.22.
      Het enkele feit dat geen sprake is van verwarringsgevaar of van een gelijk of overeenstemmend teken betekent nog niet dat geen sprake kan zijn van kwade trouw van de aanvrager (HVJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton tegen EUIPO). Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden immers ook op kwade trouw van de aanvrager wijzen. De volgende vraag die de rechtbank daarom moet beantwoorden is of MusTec met de registratie van de Beneluxmerken BioFET het oogmerk had om Hoggan Scientific het verdere gebruik van de tekens MicroFET en ErgoFET te beletten.
      
      
        
          Oogmerk
        
      
      
    
    
      4.23.
      Hoggan Scientific heeft niet geconcretiseerd in welke zin MusTec ten tijde van de merkaanvragen het oogmerk heeft gehad Hoggan Scientific te benadelen. Hoggan Scientific lijkt uit te gaan van de veronderstelling dat de (enkele) omstandigheid dat MusTec kennis had behoren te hebben van het (voor)gebruik voldoende is om kwade trouw van de merkaanvragen aan te nemen. Zoals hiervoor in r.o. 4.12 overwogen, is dat onvoldoende om zonder meer uit te kunnen gaan van kwade trouw bij de aanvrager. Hoggan Scientific verwijst nog naar de reactie van MusTec van 7 mei 2019 op de sommatiebrief van Hoggan Scientific. Volgens Hoggan Scientific kan uit de opmerking van MusTec dat Hoggan Scientific degene is die inbreuk maakt op de merkrechten van MusTec en MusTec daarom een oppositieprocedure kan starten, worden afgeleid dat de registraties van MusTec te kwader trouw zijn geweest. Hoggan Scientific miskent hiermee echter dat voor de beoordeling van de kwade trouw het moment waarop de merkaanvraag werd gedaan bepalend is. Feiten en omstandigheden waaruit volgt dat MusTec ten tijde van de merkaanvragen het oogmerk had Hoggan Scientific te beletten een product te verkopen, de toegang tot de markt te verhinderen of oneerlijk te beconcurreren, althans feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat MusTec kwaad in de zin heeft gehad met haar aanvraag, zijn niet, althans onvoldoende, gesteld. Sterker nog, MusTec heeft onbetwist aangevoerd dat zij sinds 2015 over de exclusieve merkenrechten ten aanzien van de BioFET merken beschikt, maar nooit uit zichzelf een beroep heeft gedaan op deze merken jegens Hoggan Scientific. MusTec heeft, nadat zij een sommatiebrief ontving van Hoggan Scientific, zelfs een co-existentie voorgesteld op basis waarvan de BioFET, MicroFET en ErgoFET naast elkaar zouden kunnen bestaan. MusTec heeft ook laten weten bereid te zijn het merk MicroFET door te halen, en dat heeft zij inmiddels ook gedaan. Daar komt bij dat MusTec de BioFET merken in de praktijk ook daadwerkelijk heeft gebruikt. 
      
    
    
      4.24.
      Omdat niet is gebleken dat MusTec bij de registratie van haar merken het oogmerk had Hoggan Scientific het verdere gebruik van de tekens MicroFET en ErgoFET te beletten, behoeven de overige door Hoggan Scientific en MusTec gevoerde verweren geen verdere bespreking. 
      
      
        
          Conclusie
        
      
      
    
    
      4.25.
      Uit het voorgaande volgt dat Hoggan Scientific de gestelde kwade trouw van MusTec bij haar merkaanvragen onvoldoende heeft onderbouwd. De vorderingen onder II en III zullen daarom worden afgewezen. 
      
      
        
          Misleidende mededelingen en/of oneerlijke handelspraktijken?
        
      
      
    
    
      4.26.
      Hoggan Scientific doet verder een beroep op de artikelen 6:194 en 6:162 BW. Op grond van artikel 6:194 BW handelt een ondernemer onrechtmatig jegens een concurrent wanneer hij een mededeling openbaar maakt of laat maken die in een of meer opzichten misleidend is. Artikel 6:194 BW maakt deel uit van titel 3 afdeling 4 van boek 6 en bevat een nadere uitwerking van de onrechtmatigheidseis van artikel 6:162 BW. 
      
    
    
      4.27.
      Bij de beantwoording van de vraag of een mededeling misleidend is jegens consumenten in de zin van de hiervoor aangehaalde artikelen, moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument of - als de ondernemer zich richt op een specifieke groep - het vermogen van het gemiddelde lid van deze groep. Van misleiding zal sprake kunnen zijn als een mededeling onjuist of onvolledig is, maar de feitelijke vaststelling dat dit het geval is, brengt nog niet mee dat de mededeling ook misleidend is. Daarvoor is nodig dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de gemiddelde consument kan beïnvloeden oftewel van materieel belang is voor de beslissing om wel of niet tot de betreffende rechtshandeling over te gaan.
      
    
    
      4.28.
      Hoggan Scientific heeft haar stelling dat sprake is van misleidende mededelingen in de hiervoor bedoelde zin onvoldoende onderbouwd. Hoggan Scientific verwijt MusTec dat zij afnemers van MicroFET producten benadert, hen mededeelt dat de MicroFET producten verouderd zijn en hen daarom adviseert om de BioFET producten aan te schaffen. Ondanks deze stelling verwijst Hoggan Scientific in dat verband naar de website van MusTec waarop staat dat het MicroFET apparaat (dus enkelvoud, toevoeging rechtbank) nog wel wordt gefabriceerd, maar dat geen mogelijke verbeteringen meer worden aangebracht. Die mededeling is volgens Hoggan Scientific onjuist en onvolledig en daarom misleidend. Volgens haar zijn de MicroFET producten voorzien van updates en is van veroudering daarom geen sprake. Ter onderbouwing van dit standpunt legt Hoggan Scientific een overzicht over van verschillende updates die vanaf 2008 hebben plaatsgevonden en welke zowel firmware als hardware betreffen. MusTec voert echter aan dat deze updates allemaal betrekking hebben op de MicroFET 2-spierkrachtmeter, terwijl MusTec op haar website verwijst naar de voorganger, de MicroFET-spierkrachtmeter (dus enkelvoud, toevoeging rechtbank). Dit zijn twee verschillende producten. Hoggan Scientific heeft niet met stukken onderbouwd dat ook verbeteringen zijn aangebracht aan de MicroFET-spierkrachtmeter (de voorganger). Daarom moet het ervoor worden gehouden dat de mededeling van MusTec niet onjuist of anderszins misleidend is. 
      
    
    
      4.29.
      Hoggan Scientific stelt verder dat uit testimonials die MusTec op haar website plaatst, volgt dat structureel onjuiste informatie over het MicroFET product van Hoggan Scientific wordt verspreid. In dat verband verwijst Hoggan Scientific naar een bericht van een fysiotherapeut die op de website van MusTec schrijft: “Hij had recentelijk een BioFET als nieuwste apparaat op dit gebied via zijn dealer aangeschaft. Eenvoudige bediening, prijsgunstig en CE gecertificeerd als medisch instrument. De oudere en concurrerende MicroFET zou dit niet zijn.” Hoggan Scientific stelt dat haar MicroFET producten wel degelijk over diverse certificaten beschikken. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft Hoggan Scientific een door haar opgestelde verklaring van conformiteit aan Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen in het geding gebracht. MusTec betwist de inhoud van deze verklaring. Gelet hierop is niet vast komen te staan dat het MicroFET product CE gecertificeerd is, nog daargelaten dat de betreffende mededeling niet afkomstig is van MusTec, maar van een klant, zodat zonder nadere toelichting van Hoggan Scientific, die ontbreek, niet valt in te zien welk verwijt MusTec kan worden gemaakt.
      
    
    
      4.30.
      
        Ook de overige door Hoggan Scientific gestelde maar niet nader onderbouwde mededelingen, kunnen niet tot een andere conclusie leiden. Daarbij is van belang dat ook als sprake zou zijn van een onjuiste mededeling, dit niet zonder meer met zich meebrengt dat ook sprake is van een misleidende mededeling. Daarvoor is immers, zoals hiervoor overwogen, nodig dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de gemiddelde consument kan beïnvloeden. Er is sprake van professionele afnemers die in hoge mate oplettend zullen zijn bij de aankoop van spierkrachtmeters. Daarom zal van een dergelijke beïnvloeding niet snel sprake zijn. 
        
          Oneerlijk concurrentie?
        
      
      
    
    
      4.31.
      Voor zover Hoggan Scientific zich op het standpunt stelt dat MusTec onrechtmatig jegens haar handelt, omdat zij zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie, heeft Hoggan Scientific dit standpunt, gelet op de gemotiveerde betwisting van MusTec, onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat MusTec haar eigen producten aan de afnemers van de MicroFET producten van Hoggan Scientific aanprijst en aanbiedt tegen een lager tarief is op zichzelf immers niet onrechtmatig. Hoggan Scientific heeft geen andere feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit het gestelde onrechtmatig handelen van MusTec blijkt. 
      
      
        
          Conclusie
        
      
      
    
    
      4.32.
      De slotsom is dat Hoggan Scientific onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijken en/of oneerlijke concurrentie door MusTec. De vordering onder VI zal daarom eveneens worden afgewezen.
      
    
    
      4.33.
      Omdat de hoofdvorderingen van Hoggan Scientific zullen worden afgewezen, zullen ook de nevenvorderingen (rente en (na)kosten) daarom worden afgewezen. 
      
      
        
          Proceskosten
        
      
      
    
    
      4.34.
      MusTec vordert op de voet van artikel 1019h Rv veroordeling van Hoggan Scientific in de werkelijke proceskosten. De rechtbank moet ambtshalve beslissen over de proceskosten en de hoogte daarvan.
      
    
    
      4.35.
      Artikel 1019h Rv is tot stand gekomen als implementatie van de Handhavingsrichtlijn. Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn, waarmee het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv dient overeen te stemmen, is nader omlijnd in de uitspraken van het Hof van Justitie van 15 november 2017, ECLI:EU:C:2012:717 (Bericap/ Plastinnova) en van 10 april 2014, ECLI:EU:C:2014:254 (Adam/Thuiskopie)). Daaruit volgt dat de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn enkel de handhaving waarborgen van de verschillende rechten van de personen die intellectuele eigendomsrechten verkregen hebben, te weten houders van dergelijke rechten. Deze bepalingen kunnen niet in die zin worden uitgelegd dat zij beogen de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld van de personen die door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn. Een nietigheidsprocedure, die niet een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht betreft, wordt juist ter beschikking gesteld van een persoon die, zonder houder van een intellectuele-eigendomsrecht te zijn, opkomt tegen de bescherming van een recht van intellectuele eigendom dat aan de houder van de overeenkomstige rechten is verleend. Zo’n procedure beoogt dus niet de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de Handhavingsrichtlijn, maar beoogt juist vastgesteld te krijgen dat die bescherming van die houder niet (langer) bestaat. Het onderhavige geschil is beperkt tot de vraag wie van partijen aanspraak toekomt op merkrechten in de Benelux. Dat is een kwestie van gerechtigdheid tot merkrechten, niet van inbreuk op die rechten. Van handhaving in de zin van artikel 1019h Rv is dan ook geen sprake.
      
    
    
      4.36.
      Van vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv zou nog sprake kunnen zijn als de vorderingen aangemerkt kunnen worden als een vooruitgeschoven inbreukverweer tegen dreigende handhaving, maar dat is door partijen gesteld noch gebleken. Artikel 1019h Rv mist daarom ook via die weg toepassing. 
      
    
    
      4.37.
      De proceskosten aan de zijde van MusTec zullen daarom conform het toepasselijke liquidatietarief tot op heden worden begroot op € 1.689,00 aan salaris advocaat (3 punten x tarief II, € 563,00) en € 639,00 aan griffierecht, derhalve op € 2.328,00 totaal. 
      
    
    
      4.38.
      De wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten, zal worden toegewezen zoals in de beslissing vermeld. 
      
      
        
          In het incident
        
      
      
      
        
          Proceskosten
        
      
      
    
    
      4.39.
      De rechtbank Den Haag heeft in haar verwijzingsvonnis de beslissing omtrent de proceskosten van het bevoegdheidsincident aangehouden. Hoggan Scientific zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten daarvan worden veroordeeld. MusTec maakt in dit verband aanspraak op een vergoeding van proceskosten op de voet van 1019h Rv. Voor het incident geldt hetzelfde als hiervoor overwogen in r.o. 4.35 en 4.36. De proceskosten in het incident zullen daarom aan de hand van het liquidatietarief worden begroot op € 563,00 aan salaris advocaat (1 punt x tarief II).
      
      
        
          In de hoofdzaak en in het incident
        
      
      
      
        
          Uitvoerbaar bij voorraadverklaring
        
      
      
    
    
      4.40.
      De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring, waartegen overigens geen verweer is gevoerd, zal worden toegewezen. 	
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    
    
      De rechtbank
    
    
    
      
        In de hoofdzaak
      
    
    
    
      5.1.
      wijst de vorderingen af;
      
    
    
      5.2.
      veroordeelt Hoggan Scientific in de proceskosten, aan de zijde van MusTec tot op heden begroot op € 2.328,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
      
      
        
          In het incident 
        
      
      
    
    
      5.3.
      veroordeelt Hoggan Scientific in de kosten van de procedure, aan de zijde van MusTec begroot op € 563,00 aan salaris gemachtigde;
      
      
      
        
          In de hoofdzaak en in het incident
        
      
      
    
    
      5.4.
      verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingen in de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad. 
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. M.M.J. Schoenaker en in het openbaar uitgesproken op 29 september 2021.