ECLI:NL:GHSHE:2021:2801, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-09-2021, 200.255.866_02
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2021-09-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Verkoop namaakproducten van Apple.

GERECHTSHOF  ̓s-HERTOGENBOSCH
    Team Handelsrecht
    
    
      zaaknummer 200.255.866/02
    
    
    
      
        arrest van 7 september 2021
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      
        
          [appellante] B.V.,
      gevestigd te [vestigingsplaats] ,
      appellante,
      verder: [appellante] ,
      advocaat: mr. B. Niemeijer te Alphen aan den Rijn,
    
    
    
      tegen
    
    
  
  
    
      1 [geïntimeerde 1] B.V.,gevestigd te [vestigingsplaats] ,
    
          geïntimeerde,
          verder: [geïntimeerde 1] ,
          advocaat: mr. R.M. Sjoerdsma te Eindhoven
    
    
  
  
    
      2 [geïntimeerde 2] S.A.,gevestigd te [vestigingsplaats] (België),
    
          geïntimeerde,
          verder: [geïntimeerde 2] ,
          advocaat: mr. A. Kotan te Amsterdam (onttrokken),
    
    
    
      als vervolg op het arrest in het incident ex artikel 843a Rv van dit hof van 20 augustus 2019  in het hoger beroep van het door de kantonrechter van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, onder zaaknummer/rolnummer 6795453 \ CV EXPL 18-2009 tussen partijen gewezen vonnis van 28 november 2018.
    
    
    
  
  
    
      5Het verdere verloop van het geding
    
    
      Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:
    
    
    
      
        zaaknummer 200.255.866/01
      
    
    
      
        het arrest in het incident van 20 augustus 2019;
      
      
        de memorie van antwoord van [geïntimeerde 1] van 29 oktober 2019;
      
      
        de akte van niet-dienen voor memorie van antwoord ten aanzien van [geïntimeerde 2] op 29 oktober 2019;
      
      
        het desisteren van de advocaat van [geïntimeerde 2] op 26 mei 2020, voor wie zich geen andere advocaat heeft gesteld;
      
      
        de doorhaling op 2 februari 2021 van de zaak tussen [appellante] en [geïntimeerde 1] .
      
    
    
    
      
        zaaknummer 200.255.866/02
      
    
    - de hervatting op 23 maart 2021 van de zaak door [appellante] ten aanzien van [geïntimeerde 2] .
    
      [appellante] heeft arrest gevraagd.
    
    
  
  
    
      6De verdere beoordeling
    
    
      
        De feiten
      
    
    
      6.1
      De vaststelling van de feiten in het vonnis waarvan beroep onder 2. is niet bestreden, zodat het hof ook in hoger beroep hiervan uitgaat. Voor zover in hoger beroep van belang, gaat het om het volgende.
      
        
          
            [appellante] is een online warenhuis dat diverse producten inkoopt bij diverse partijen, waaronder [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] . [appellante] biedt deze producten aan via haar online webshop.  
        
        
          
            [geïntimeerde 1] is een groothandel en importeur van designartikelen en gadgets. [appellante] heeft in de periode van februari 2016 tot en met mei 2016 voor een totaalbedrag van € 5.900,-  een aantal als van Apple afkomstig aangeduide producten van [geïntimeerde 1] gekocht.
        
        
          
            [geïntimeerde 2] is een groothandel in elektronica- en telecommunicatieapparatuur. Zij koopt producten in bij andere bedrijven en verkoopt deze door aan zowel haar partners als particulieren. In februari 2017 heeft [appellante] voor een totaalbedrag van € 1.798,30 een aantal als van Apple afkomstig aangeduide producten van [geïntimeerde 2] gekocht (108 x 1 m kabel, 100 x 2 m kabel en 131 x earpods).
        
        
          
            [appellante] is bij brief van 12 juni 2017 van LXA The Law Firm NV door Apple Inc. aansprakelijk gesteld wegens merkinbreuk ex artikel 2.20 BVIE en artikel 9 UMVo. Apple stelt zich daarin op het standpunt dat [appellante] via haar website [website] heeft verkocht. [appellante] heeft de kwestie met Apple geschikt door betaling van een bedrag van € 8.000,-.
        
        
          
            [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] zijn ieder door [appellante] aansprakelijk gesteld voor de betaling van een bedrag van € 8.000,-, maar zij hebben daar geen aansprakelijkheid voor erkend. [geïntimeerde 2] heeft [appellante] bij e-mail van 17 november 2017 doorverwezen naar [BV] BV te [plaats] waarvan [geïntimeerde 2] de producten op haar beurt had betrokken. 
        
      
      
      
        
          De procedure in eerste aanleg
        
      
    
    
      6.2
      
        Bij dagvaardingen van 21 februari 2018 / 2 maart 2018 heeft [appellante] de onderhavige procedure tegen [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] aanhangig gemaakt. Hierin stelde [appellante] dat [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] aan haar producten hebben geleverd die in de EER niet verhandelbaar zijn omdat zij zonder toestemming van de
        merkhouder Apple in het EER-verkeer zijn gebracht en daarnaast omdat het
        niet-authentieke c.q. counterfeitproducten zijn, dat dit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de met ieder van hen gesloten overeenkomsten dan wel onrechtmatig handelen inhoudt en dat zij gehouden zijn de daardoor ontstane schade aan haar te vergoeden. Die schade bestaat in het bedrag van € 8.000,- dat [appellante] in het kader van een schikking  aan Apple heeft betaald ter compensatie van de door Apple gestelde merkinbreuk.
      
      
    
    
      6.3
      
        Op grond hiervan vorderde [appellante] in eerste aanleg, samengevat, een verklaring voor recht dat [geïntimeerde 1] respectievelijk [geïntimeerde 2] wanprestatie heeft gepleegd dan wel jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld met € 8.000,- schade tot gevolg, en hoofdelijke veroordeling van [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] tot betaling van dit bedrag, met rente en kosten.
        
          [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] hebben ieder afzonderlijk de vorderingen van [appellante] bestreden. 
      
      
    
    
      6.4
      
        Zoals op vordering van [geïntimeerde 2] bij incidenteel vonnis van 8 augustus 2018 bepaald, heeft [geïntimeerde 2] [BV] BV in vrijwaring opgeroepen. 
        De kantonrechter heeft een comparitie van partijen bepaald die op 30 oktober 2018 heeft plaatsgevonden. 
        Bij eindvonnis van 28 november 2018 heeft de kantonrechter in de hoofdzaak de vorderingen van [appellante] als onvoldoende onderbouwd afgewezen, met veroordeling van [appellante] in de proceskosten. In de vrijwaringszaak is de vordering van [geïntimeerde 2] afgewezen met veroordeling van [BV] BV in de kosten daarvan.  
      
      
      
        
          De omvang van het hoger beroep
        
      
    
    
      6.5
      
        
          [appellante] heeft tegen het eindvonnis van 28 november 2018 vijf grieven aangevoerd, haar eis gewijzigd en tegen [geïntimeerde 1] een incidentele vordering ex artikel 843a Rv ingesteld.
        Bij incidenteel arrest van 20 augustus 2019 heeft het hof de incidentele vordering als onweersproken toegewezen. Vervolgens is op 2 februari 2020 de zaak tussen [appellante] en [geïntimeerde 1] doorgehaald, zodat in dit hoger beroep alleen de zaak tussen [appellante] en [geïntimeerde 2] resteert (onder zaaknummer 200.255.866/02).   
      
      
    
    
      6.6
      Wat [geïntimeerde 2] betreft houdt de eiswijziging van [appellante] in dat zij thans vordert  [geïntimeerde 2] te bevelen een bedrag te betalen ad € 2.400,- te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten ad € 360,- alsmede de wettelijke handelsrente vanaf 19 december 2017, met veroordeling van [geïntimeerde 2] in de kosten van beide instanties met de wettelijke rente over de (na)kosten vanaf veertien dagen na het arrest. Ten opzichte van de oorspronkelijke vordering betreft dit een vermindering van eis. 
      
    
    
      6.7
      
        [geïntimeerde 2] is in hoger beroep wel verschenen maar heeft geen memorie van antwoord genomen en heeft nu geen procesvertegenwoordiger meer.
      
      
        
          Bevoegdheid en toepasselijk recht 
        
      
    
    
      6.8
      
        
          [geïntimeerde 2] was ten tijde van de inleidende dagvaarding gevestigd in België. Het geschil heeft derhalve internationale aspecten, zodat allereerst moet worden onderzocht of de Nederlandse rechter bevoegd is er kennis van te nemen. Dat is het geval: het geschil betreft een handelszaak als bedoeld in artikel 1 van de herschikte EEX-Verordening. Ingevolge artikel 8 lid 1 van deze verordening heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.
        Partijen noch de rechter in eerste aanleg hebben zich uitgelaten over het toepasselijke recht. Het hof begrijpt uit het feit dat partijen in hun stellingen aansluiting zoeken bij het Nederlandse recht, dat zij voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht hebben gekozen, hetgeen in casu is toegestaan.
      
      
      
        
          De vordering op [geïntimeerde 2] 
        
      
    
    
      6.9
      De vordering van [appellante] is gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen van [geïntimeerde 2] jegens [appellante] in verband met de (Apple)producten die [geïntimeerde 2] aan [appellante] heeft geleverd en bij factuur van 9 februari 2017 aan [appellante] voor in totaal € 1.798,30 in rekening heeft gebracht. [appellante] stelt dat de producten zonder toestemming van de merkhouder Apple in de EER in het verkeer zijn gebracht, waardoor deze producten binnen de EER niet verhandelbaar zijn. Daarnaast zijn het volgens [appellante] namaakproducten, zoals volgens haar blijkt uit de bevindingen van Apple die zijn neergelegd in een verklaring van Senior Investigator [betrokkene] van 30 oktober 2018 (productie 17 bij memorie van grieven). In verband met de levering van deze producten  - en de producten die [geïntimeerde 1] in 2016 heeft geleverd - heeft [appellante] met Apple voor een bedrag van € 8.000,- een schikking moeten treffen, aldus [appellante] . Hierbij ging het volgens [appellante] voor 70% om producten van [geïntimeerde 1] en voor 30% om producten van [geïntimeerde 2] , zodat 30% van het bedrag van € 8.000,- als schade voor [appellante] aan [geïntimeerde 2] is toe te rekenen. Dat komt uit op het bedrag van € 2.400,- dat [appellante] in hoger beroep van [geïntimeerde 2] vordert, met rente en kosten.
      
      
        
          De grieven 
        
      
    
    
      6.10
      De grieven van [appellante] betreffen het voorbijgaan door de kantonrechter aan haar stelling dat [geïntimeerde 2] niet-verhandelbare producten heeft geleverd (grief I), het oordeel van de kantonrechter dat [appellante] niet zonder nader onderzoek de claim van Apple had moeten honoreren (grief II), het oordeel van de kantonrechter dat [appellante] in onvoldoende mate heeft voldaan aan haar stelplicht (grief III) en het oordeel van de kantonrechter dat niet is komen vast te staan welke producten aan wie moeten worden toegerekend (grief IV), en de afwijzing van de vorderingen (grief V). 
      
    
    
      6.11
      In het eindvonnis van 28 november 2018 is niet ingegaan op de stelling van [appellante] dat de geleverde producten niet binnen de EER verhandelbaar zijn. In zoverre heeft [appellante] gelijk met haar eerste grief. Uit de toelichting op de grieven II en III blijkt dat ook deze grieven betrekking hebben op de stelling van [appellante] dat de producten zonder toestemming van de merkhouder Apple in de EER in het verkeer zijn gebracht en daardoor binnen de EER niet verhandelbaar zijn, terwijl [appellante] er bij de aankoop van de producten van uit mocht gaan dat dit wel het geval zou zijn. 
      
    
    
      6.12
      
        De vordering van [appellante] op [geïntimeerde 2] , zoals deze in hoger beroep nog aan de orde is, vindt haar oorsprong in het verwijt dat Apple aan [appellante] heeft gemaakt in de aansprakelijkstelling van 12 juni 2017, hiervoor bij de feiten onder d) vermeld. Hierin is onder meer het volgende opgenomen:
        
          “Apple heeft geconstateerd dat u USB-kabels en earpods voorzien van de Merken te koop heeft aangeboden en verkocht via uw website [website] . Deze producten zijn door cliënte beoordeeld als namaakproducten (hierna te noemen "Inbreukmakende Product(en)"). Deze Inbreukmakende Producten schenden naast de Merken ook de auteursrechtelijk beschermde werken van Apple. Apple heeft geen toestemming verleend aan u voor het gebruiken van haar intellectuele eigendomsrechten. Het verhandelen van Inbreukmakende Producten vormt als zodanig een merkinbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a van Verordening (EU) nr. 2015/2424. Door het aanprijzen en verkopen van Inbreukmakende Producten berokkent u schade aan de onderneming en goodwill van Apple en dat impliceert naar Nederlands recht bovendien als een onrechtmatige daad.”
        
        Genoemde bepaling luidt:
        
          Artikel 9
        
      
      
        1. (…)
      
      
        2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer: 
      
      a. het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven;
      Uit deze aansprakelijkstelling blijkt dat Apple aan [appellante] verwijt dat [appellante] inbreuk maakt op de merkrechten van Apple door via [website] onder het merk Apple namaakproducten te verkopen, voorzien van het merkteken waarvan Apple merkhouder is. 
      
    
    
      6.13
      
        Dat het wat Apple betreft gaat om merkinbreuk door de verkoop van namaakproducten voorzien van het merkteken waarvan Apple merkhouder is wordt bevestigd door de verklaring daarover van 30 oktober 2018 die hiervoor in rechtsoverweging 6.9 is vermeld. In deze verklaring wordt uiteengezet dat en waarom de door de advocaat van Apple op de website van [appellante] gekochte producten namaak zijn. De verklaring luidt als volgt:
        
          “Technical expertise
        
        
          The undersigned [betrokkene] with domicile in London as a Senior Investigator in IP
        
        
          Enforcement of Apple Europe Ltd., after having examined the images showing 3x Lightning cables, 3x EarPods, and 2x 5w Power Adapters, purchased from Clicktobuy, bearing APPLE trademarks detained by LXA the Law Firm, with case reference [nummer] ,
        
        
          DECLARES:
        
      
      
        1 have examined images of the products referred to above. Based on this examination, I have established that the products are not original products of Apple Inc and/or its licensees.
      
      
        
          The products infringe Apple Inc.’s intellectual property rights, namely; the word “APPLE”, the Apple LOGO mark, and the word “LIGHTNING".
        
        
          I have identified these items as counterfeit for the following reasons:
        
        
          Lightning cables
        
      
      • These items were not manufactured by Apple nor with its authority as, the serial numbers are not genuine Apple serial numbers, and the packaging is counterfeit.
      
        EarPods
      
      • These items were not manufactured by Apple nor with its authority as, the serial numbers are not genuine Apple serial numbers.
      
        5w Power Adapters
      
      • These items were not manufactured by Apple nor with its authority as, the serial numbers are not genuine Apple serial numbers, and the quality of the etching on the adapters is inconsistent with the quality on the genuine item.” 
      
    
    
      6.14
      Naar het oordeel van het hof heeft [appellante] hiermee wel onderbouwd dat Apple haar heeft aangesproken op de verkoop van namaakproducten voorzien van het merkteken waarvan Apple merkhouder is, maar niet dat aan de schikking die zij met Apple heeft getroffen enig ander verwijt van de kant van Apple ten grondslag heeft gelegen zodat ook de schadevergoeding die [appellante] in deze procedure van [geïntimeerde 2] vordert alleen daarin kan zijn gelegen. 
      
    
    
      6.15
      Vervolgens is de vraag aan de orde of [appellante] voldoende heeft onderbouwd dat [geïntimeerde 2] haar in februari 2017 namaakproducten heeft geleverd in plaats van de Apple-producten die aan [appellante] zijn gefactureerd. Naar het oordeel van het hof is dat niet het geval. Van de producten die Apple als namaakproducten heeft bestempeld is in deze procedure alleen bekend dat zij door de advocaat van Apple via de website van [appellante] zijn verkregen, zodat [appellante] als verkoper heeft te gelden, maar niet dat de desbetreffende producten door [appellante] van [geïntimeerde 2] zijn betrokken waardoor [geïntimeerde 2] als leverancier ervan  aangemerkt kan worden. Vaststaat dat in ieder geval ook [geïntimeerde 1] dergelijke producten aan [appellante] heeft geleverd, zodat het niet uitgesloten is te achten dat de door Apple ontdekte namaakproducten niet door [geïntimeerde 2] maar door [geïntimeerde 1] zijn geleverd. In ieder geval heeft [appellante] alles bij elkaar onvoldoende onderbouwd dat [geïntimeerde 2] de bewuste namaakproducten heeft geleverd. Bij deze stand van zaken is voor bewijslevering als door [appellante] aangeboden geen grond aanwezig en komt het hof niet toe aan de vraag of [geïntimeerde 2] in verband met de door haar geleverde producten al dan niet 30% van het door [appellante] bij wijze van schikking aan Apple betaalde bedrag aan [appellante] verschuldigd is geworden. Dit percentage heeft [appellante] in de toelichting op grief IV overigens alleen toegelicht met een verwijzing naar het aandeel van [geïntimeerde 2] in het totaal van de leveringen van [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] aan Apple-producten, afgezet tegen het totale schikkingsbedrag, hetgeen niet als een voldoende onderbouwing voor het gevorderde bedrag zou kunnen gelden. 
      
    
    
      6.16
      De grieven I tot en met IV leiden op grond van het voorgaande niet tot toewijzing van de vordering van [appellante] zoals deze in hoger beroep aan de orde is, zodat deze grieven worden verworpen. Dat geldt ook voor grief V die naast de overige grieven geen zelfstandige betekenis heeft.
      
      
        
          Conclusie
        
      
    
    
      6.17
      De conclusie is dat het eindvonnis van 28 november 2018, voor zover in dit hoger beroep aan de orde, zal worden bekrachtigd met veroordeling van [appellante] in de kosten van het geding aan de zijde van [geïntimeerde 2] en met afwijzing van het meer of anders gevorderde.
      
    
  
  
    
      7De uitspraak
    
    
      Het hof:
    
    
    
      bekrachtigt het eindvonnis van 28 november 2018, voor zover in dit hoger beroep aan de orde ten aanzien van [geïntimeerde 2] ;
    
    
    
      veroordeelt [appellante] in de kosten van het geding in hoger beroep ten aanzien van [geïntimeerde 2] , tot op deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde 2] begroot op € 741,- aan griffierecht;
    
    
    
      wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door mrs. P.W.A. van Geloven, M.M. Truijens en B.A. Meulenbroek en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 7 september 2021.
    
    
    
      			griffier						rolraadsheer