ECLI:NL:GHAMS:2021:3557, Gerechtshof Amsterdam, 16-11-2021, 200.269.362/01
Gerechtshof Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2021-11-16 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Financiële afwikkeling na einde driejarige overeenkomst. Restvoorraad. Intellectuele eigendom. Een stichting die zich bezighoudt met fondsenwerving heeft een ander toegestaan om gedurende een periode van drie jaar producten onder haar merknaam op de markt te brengen, onder de gehoudenheid om een deel van de verkoopopbrengst bij wijze van donatie af te dragen.

GERECHTSHOF AMSTERDAM
    
    
      afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
    
    
    
      zaaknummer 				: 200.269.362/01
    
    
    
      zaak- en rolnummer rechtbank Amsterdam	: C/13/644815 / HA ZA 18-262
    
    
    
      
        arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 16 november 2021
      
    
    
    
      inzake
    
    
    
      
        STICHTING KONINGIN WILHELMINA FONDS VOOR DE 
      
      
        NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING,
      
      gevestigd te Amsterdam,
      appellante,
      tevens incidenteel geïntimeerde,
      advocaat: mr. A.J. Tekstra te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
  
  
    
      1CHARITY GIFTS B.V.,
    gevestigd te Hilversum,
    2. [X] INVESTMENTS B.V.,
    gevestigd te Hilversum,
    3. [geïntimeerde sub 3] ,
    
      wonende te [woonplaats] ,
      geïntimeerden,
      tevens incidenteel appellanten, 
      advocaat: mr. J.A.M. Jonkhout te Amerfoort.
    
    
    
    
      Partijen worden hierna Pink Ribbon, Charity Gifts, [X] Investments en [geïntimeerde sub 3] genoemd. Charity Gifts, [X] Investments en [geïntimeerde sub 3] worden gezamenlijk Charity Gifts c.s. genoemd.
    
    
    
  
  
    
      1De zaak in het kort
    
    
      Pink Ribbon houdt zich bezig met fondsenwerving ter bestrijding van borstkanker. In 2014 heeft zij aan Charity Gifts toegestaan om gedurende een periode van drie jaar bepaalde producten (waaronder armbanden, agenda’s en promotieproducten) onder de merknaam Pink Ribbon op de markt te brengen, onder de gehoudenheid om een bepaald deel van de verkoopopbrengst bij wijze van donatie af te dragen aan Pink Ribbon. Het contract is niet verlengd. Dit geding gaat over de financiële afwikkeling tussen partijen. Charity Gifts verwijt Pink Ribbon onder meer dat zij niet heeft willen overleggen over de restvoorraad, als Charity Gifts niet eerst bepaalde donaties zou afdragen, en dat Pink Ribbon na het einde van de overeenkomst inbreuk heeft gemaakt op model- en auteursrechten van Charity Gifts. In dit tussenarrest overweegt het hof onder meer dat een deskundigenbericht noodzakelijk is. Verder verwijst het hof een deel van de zaak naar het hof Den Haag.
    
    
    
  
  
    
      2Het geding in hoger beroep
    
    
      Pink Ribbon is bij dagvaarding van 16 augustus 2019 in hoger beroep gekomen tegen een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 22 mei 2019, onder bovenvermeld zaak- en rolnummer gewezen tussen Pink Ribbon als eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie, en Charity Gifts c.s. als gedaagden in conventie, met Charity Gifts tevens als eiseres in voorwaardelijke reconventie.
    
    
    
      Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
    
    - memorie van grieven, met een productie;
    - memorie van antwoord tevens houdende memorie van grieven in incidenteel 	hoger beroep met eiswijziging, met een productie;
    - memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep.
    
    
      Partijen hebben hun standpunten ter zitting van 7 september 2021 doen toelichten door hun advocaten, ieder aan de hand van pleitnotities waarvan exemplaren zijn overgelegd. Pink Ribbon heeft nog een akte in principaal en incidenteel appel ingediend, met een productie, en Charity Gifts heeft nog een productie in het geding gebracht. Ter zitting heeft Pink Ribbon een vordering ingetrokken (zie 4.3 hierna).
    
    
    
      Ten slotte is arrest gevraagd.
    
    
    
      In het principaal hoger beroep heeft Pink Ribbon geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en – uitvoerbaar bij voorraad – haar vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Charity Gifts c.s. in de kosten van het geding in beide instanties.
      Charity Gifts c.s. hebben in het principaal hoger beroep geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen voor zover daarbij de vorderingen van Pink Ribbon zijn afgewezen, met veroordeling van Pink Ribbon – uitvoerbaar bij voorraad – in de proceskosten van het principaal hoger beroep. 
    
    
    
      In het incidenteel hoger beroep hebben Charity Gifts c.s. geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen voor zover daarbij de proceskosten zijn gecompenseerd, en – uitvoerbaar bij voorraad – de door Charity Gifts in hoger beroep onvoorwaardelijk ingestelde vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van Pink Ribbon in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie en in reconventie en in incidenteel hoger beroep, deels met toepassing van art. 1019h Rv.
      Pink Ribbon heeft in het incidenteel hoger beroep geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis gedeeltelijk zal bekrachtigen en, naar het hof begrijpt, de vorderingen van Charity Gifts zal afwijzen, met veroordeling van Charity Gifts c.s. in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie en in reconventie en in incidenteel hoger beroep, deels met toepassing van art. 1019h Rv. 
    
    
    
      Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.
    
    
    
  
  
    
      3Feiten
    
    
      De rechtbank heeft in het bestreden vonnis de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen ook het hof tot uitgangspunt. Samengevat en aangevuld met andere vaststaande feiten komen de feiten op het volgende neer.
    
    
    
      3.1
      Op 23 december 2020 is Stichting Pink Ribbon als verdwijnende rechtspersoon gefuseerd met Stichting Koningin Wilhelminafonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding als verkrijgende rechtspersoon. Hierna worden beide rechtspersonen Pink Ribbon genoemd.
      
    
    
      3.2
      Pink Ribbon houdt zich onder meer bezig met het werven van fondsen ter bestrijding van borstkanker. Charity Gifts houdt (of hield) zich bezig met het ontwikkelen en verhandelen van cadeauartikelen en relatiegeschenken, met name ten behoeve van goede doelen. [X] Investments is enig aandeelhoudster en bestuurster van Charity Gifts. [geïntimeerde sub 3] is enig bestuurder van [X] Investments.
      
    
    
      3.3
      Bij overeenkomst van 8 juli 2014 (hierna: de donatieovereenkomst) heeft Pink Ribbon aan Charity Gifts toegestaan om gedurende een periode van drie jaar bepaalde producten (waaronder armbanden, agenda’s en promotieproducten) onder de merknaam Pink Ribbon op de markt te brengen, onder de gehoudenheid om een bepaald deel van de verkoopopbrengst af te dragen aan Pink Ribbon. Die afdracht wordt ‘donatie’ genoemd. De donatieovereenkomst vermeldt onder meer:
      
      
        “2 Donaties
      
      
    
    
      2.1
      
        	Voor elk door Charity Gifts verkocht Product doneert Charity Gifts (…) een bedrag aan Pink Ribbon ten behoeve van het Goede Doel:
        		(…)
        		waarbij deze donaties in het vervolg (…) gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid worden als de “Donatie”.
      
      
    
    
      2.2
      	Charity Gifts zal het totaalbedrag van de Donatie en overige bedragen die zij verschuldigd is aan Pink Ribbon op grond van of in verband met deze Overeenkomst, (…), uiterlijk vier werkdagen na afloop van elke kalendermaand waarin Charity Gifts de Donatie ten behoeve van Pink Ribbon heeft ontvangen, aan Pink Ribbon betalen (…).
      
    
    
      2.3	(…)
      	(…) Over de verschuldigde bedragen is een rente van 5% per maand verschuldigd.
      
      
        		(…)
      
      
    
  
  
    
      14Merk, Communicatie- en promotie uitingen
    
    
      14.1
      	Pink Ribbon verleent Charity Gifts het niet-exclusieve recht de merken vermeld in Bijlage 3, waarvan zij houdster is, (hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen: het “Merk”) gedurende de looptijd van de Overeenkomst af te beelden op Producten en in overeenstemming met 14.3 te gebruiken ten behoeve van communicatie-uitingen. Het is Charity Gifts niet toegestaan om het Merk voor een ander doel te gebruiken dan het Goede Doel, tenzij Pink Ribbon daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
      
    
    
      14.2
      	Charity Gifts is voor het gebruik van het Merk als vermeld in 14.1 geen vergoeding verschuldigd.
      
    
    
      14.3
      	Charity Gifts zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pink Ribbon geen communicatie-uitingen doen die verband houden met de Producten en/of de Overeenkomst.
      
    
    
      14.4
      	Charity Gifts verplicht zich ertoe om het Merk uitsluitend binnen Nederland te gebruiken, conform deze Overeenkomst en de merkregistraties.
      
    
    
      14.5
      	Charity Gifts staat ervoor in dat het gebruik door haar van het Merk op generlei wijze schade zal toebrengen aan de reputatie van Pink Ribbon, aan de rechten van Pink Ribbon, waaronder die op het Merk, of aan het Goede Doel.
      
    
    
      14.6
      	Charity Gifts verplicht zich ertoe om instructies van Pink Ribbon ten aanzien van het gebruik van het Merk in alle opzichten in acht te nemen.
      
    
    
      14.7
      	In verband met het bepaalde in artikel 4.1 en 14.3 zullen Partijen iedere drie maanden overleg voeren over de verkoop van Producten via de Webshop en de vormgeving van de Webshop ten behoeve van een optimale verkoop van de Producten.
      
    
    
      14.8
      	Pink Ribbon is gerechtigd Charity Gifts als partner op haar website te vermelden. Charity Gifts mag zich met voorafgaande schriftelijke toestemming van Pink Ribbon als partner van Pink Ribbon presenteren.
      
      
        		(…)
      
      
    
  
  
    
      18Duur en beëindiging
    
    
      18.1
      	De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar en treedt in werking op 1 juli 2014 en eindigt van rechtswege op 30 juni 2017, zonder dat daartoe enige opzegging of andere (rechts)handeling is vereist.
      
    
    
      18.2
      
        	18.2	Partijen zullen uiterlijk 1 april 2015 de samenwerking evalueren. (…).
      
    
    
      18.3
      	Onverminderd het bepaalde in artikel 18.1 en 18.2 is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst (…):
      
      
        		a)	(…) te ontbinden, indien de andere Partij (…) wezenlijk in gebreke blijft (…);
        		b)	(…) te ontbinden (…), indien de andere Partij (voorlopige) surseance van 	betaling aanvraagt (…).
      
      
    
    
      18.4
      Uiterlijk op 1 december 2016 zal tussen Partijen overleg plaatsvinden over een mogelijke verlenging van de Overeenkomst, alsmede over de in dat geval geldende voorwaarden.
      
    
  
  
    
      19Gevolgen (be)eind(e)(iging) Overeenkomst
    
    
      19.1
      	Zodra de Overeenkomst eindigt, zal Charity Gifts (i) onmiddellijk de Database om niet overdragen aan Pink Ribbon, en doneren aan Pink Ribbon ten behoeve van het Goede Doel (ii) 50% van de Armbanden en 100% van de Armband Bijproducten in overeenstemming met artikel 6.7 en (iii) alle Promotie Producten. Partijen treden met elkaar in overleg ten aanzien van de verkoop van de overige onverkochte (Voorraad) Producten. Charity Gifts verleent hierbij nu reeds voor alsdan een onherroepelijke volmacht aan Pink Ribbon om namens haar de Database aan Pink Ribbon zelf of aan een door haar aan te wijzen derde over te (doen) dragen.
      
    
    
      19.2
      Verkoop door Charity Gifts van Producten in haar eigendom aan derden of het (laten) vestigen van een zakelijk recht op die Producten is alsdan slechts toegestaan indien en voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden:
      
      
        		(i)	Pink Ribbon heeft hier haar voorafgaande schriftelijke toestemming voor 	gegeven;
        		(ii) Charity Gifts garandeert dat de Producten op geen enkele wijze op de 	Nederlandse markt worden gebracht;
        		(iii)	Charity Gifts zal een percentage van 10 % van de verkoopprijs voor de 	ingevolge dit artikel 19.2 verkochte Producten exclusief BTW aan 
        			Pink Ribbon doneren ten behoeve van het Goede Doel;
        		(iv)	Charity Gifts zal de verpakking, reclame en/of andere materialen voorzien van 	het Merk van de Producten en de bijsluiter verwijderen en vernietigen of aan 	Pink Ribbon ter beschikking stellen;
      
      
    
    
      19.3
      	Indien de Overeenkomst eindigt anders dan als gevolg van de omstandigheden genoemd in artikel 18.3, kan de samenwerking in Nederland op verzoek van, en conform de redelijke wensen van, Pink Ribbon, voor een periode van in beginsel 6 maanden, volgend op de datum waarop de Overeenkomst eindigt, worden afgebouwd.
      
    
    
      19.4
      	Per overtreding van het bepaalde in artikel 19.1 sub (ii) verbeurt Charity Gifts een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ten behoeve van Pink Ribbon van € 25.000. (…)
      
    
    
      19.5
      Zodra de Overeenkomst is geëindigd, zal Charity Gifts het gebruik van het Merk van Pink Ribbon met onmiddellijke ingang staken.”
      
    
    
      3.4
      Op 22 en 30 september 2014 is een eerste addendum bij de donatieovereenkomst ondertekend. Dit addendum vermeldt onder meer (art. 4.1 wordt hierna het vrijwaringsbeding genoemd):
      
      
        
          “3	Verzoek Vrijstelling BTW
        
      
      
    
    
      3.1
      Charity Gifts heeft (…) een verzoek om vrijstelling (…) ingediend bij de daartoe bevoegde inspecteur, teneinde goedkeuring te verkrijgen dat een giftelement in de verkoop van de Armband en het Magazine wordt onderkend waarover geen BTW hoeft te worden afgedragen (…).  Bij brief van 15 augustus 2014 (…) heeft de belastinginspecteur de vrijstelling (…) toegekend, mits wordt voldaan aan de in de brief gestelde voorwaarden (de “Vrijstelling”).
      
      
        (…)
      
      
    
  
  
    
      4Vrijwaringen 
    
    
      4.1
      Indien en voor zover de daartoe bevoegde belastinginspecteur de Vrijstelling weer intrekt en deze BTW alsnog heft, dan zal Pink Ribbon Charity Gifts vrijwaren voor de BTW die Charity Gifts verschuldigd is als gevolg van de intrekking van de Vrijstelling, indien en voor zover (i) Charity Gifts de Vrijstelling Magazine Donatie en de Vrijstelling Armband Donatie in overeenstemming met de Donatieovereenkomst en dit Addendum aan Pink Ribbon heeft gedoneerd; en (ii) Charity Gifts heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 4.5; (hierna: de “BTW Vrijwaring”).”
      
    
    
      3.5
      Op 1 oktober 2015 is een tweede addendum bij de donatieovereenkomst ondertekend en op 1 juli 2016 een derde addendum. Het tweede addendum vermeldt onder meer:
      
      
        “3.6	Charity Gifts zal de Definitieve Donatie Armband 2015 minus het bedrag aan reeds betaalde Donaties 2015 en Donaties B2B Armband 2015 zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 april 2016 aan Pink Ribbon betalen (…).”
      
      
      
        Het derde addendum vermeldt onder meer:
      
      
      
        “3.6	Charity Gifts zal de Definitieve Donatie Armband 2016 minus het bedrag aan reeds betaalde Donaties 2016 en Donaties B2B Armband 2016 zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 april 2017 aan Pink Ribbon betalen (…).”
      
      
    
    
      3.6
      
        [A] , destijds directeur bij Pink Ribbon, heeft bij e-mail van 5 december 2016 aan [geïntimeerde sub 3] onder meer geschreven:
      
      
        “Dank voor het constructieve gesprek van 30 november jl (…).
        Kort kwam de contractverlenging aan de orde. De donatieovereenkomst (…) beschrijft immers in artikel 18.4 dat Partijen uiterlijk per 1 december 2016 overleg zullen gaan voeren over de verlenging van de overeenkomst (na 30/6/2017).
        (…)
        KWF kankerbestrijding heeft ons gevraagd om te onderzoeken of er ook nog derde partijen zijn die deze vorm van samenwerking kunnen invullen. We oriënteren ons op dit moment of dit een reële optie is.”
      
      
    
    
      3.7
      Een medewerker van Charity Gifts heeft bij e-mail van 15 december 2016 onder meer het volgende geschreven aan [B] , destijds brand manager bij Pink Ribbon (hierna: [B] ):
      
      
        “In onze meeting van vorige week hebben we o.a. gesproken over de timings voor de Agenda en Armband; deze lopen niet synchroom met de voorziene timing om al dan niet met elkaar tot een vergelijk te komen over voorwaarden van een verlenging van onze partnership vanaf 1 juli 2017.
        Dit was reden om de suggestie te doen om voor deze 2 projecten een ‘extension period’ van bijv 6 maanden af te spreken waarin we de afhandeling van deze projecten kunnen doen.
        Ik mail je nu concreet over de Agenda.
        (…)
        De gehele voorbereiding inclusief de verscheping valt nog binnen de contractperiode van onze samenwerking. De daadwerkelijke verdeling naar de winkels volgt direct daarop.
        Graag verneem ik van je of jullie dit project willen continueren volgend jaar.”
      
      
    
    
      3.8
      Een aanmaning van de Belastingdienst aan Charity Gifts van 19 januari 2017 vermeldt dat Charity Gifts voor het jaar 2014 is aangeslagen voor een bedrag van € 28.814,- en dat zij inclusief aanmaningskosten een bedrag van € 28.830,- te betalen heeft.
      
    
    
      3.9
      Pink Ribbon heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het nieuwe contract na 1 juli 2017. Charity Cifts heeft ingeschreven, maar niet gewonnen. Pink Ribbon heeft het nieuwe contract gegund aan Keiretsu Charity Concepts B.V. (hierna: Keiretsu).
      
    
    
      3.10
      Op 16 februari 2017 heeft [B] aan [geïntimeerde sub 3] medegedeeld dat Charity Gifts de aanbesteding niet had gewonnen.
      
    
    
      3.11
      Pink Ribbon heeft twee donatieverzoeken d.d. 17 februari 2017 aan Charity Gifts doen toekomen: een betreffende verkoop armbanden Jumbo 2017 van € 65.178,00 en een betreffende de webshop afrekening januari 2017 van € 1.020,70. Beide donatieverzoeken vermelden: “Gelieve per omgaande over te maken (…)”.
      
    
    
      3.12
      Bij e-mail van 27 februari 2017 heeft [B] onder meer het volgende aan [geïntimeerde sub 3] geschreven:
      
      
        “Weer terug van vakantie vind ik het toch netjes te bevestigen wat ik donderdag 16 februari jl. al aan je vertelde.
        Ik bracht je helaas niet het goede nieuws door je te vertellen dat KWF/Pink Ribbon met een andere organisatie dan Charity Gifts zal gaan samenwerken. Dit betekent concreet dat wij, na afloop van onze huidige overeenkomst, geen nieuwe overeenkomst met Charity Gifts zullen aangaan. Vanzelfsprekend zullen we de komende maanden voor de duur van ons huidige contract nog met elkaar samenwerken om de (pré)overdrachts- en afwikkelingsfase naar het einde van de overeenkomst toe goed af te handelen.
        Ik heb je ook beloofd om, zodra we weten wat eventuele wensen zijn met betrekking tot overname van bestaande voorraden, we dit zo spoedig mogelijk aan jullie terugkoppelen.”
      
      
    
    
      3.13
      Pink Ribbon heeft een donatieverzoek d.d. 15 maart 2017 van € 205.638,72 aan Charity Gifts doen toekomen betreffende de armbandenverkoop in 2016.
      
    
    
      3.14
      Bij e-mail van 3 april 2017 heeft [geïntimeerde sub 3] onder meer het volgende geschreven aan [C] , destijds manager werving bij KWF Kankerbestrijding (hierna: [C] ):
      
      
        “Naar aanleiding van [het bericht van 27 februari 2017] wil ik (…) graag met je om de tafel om een aantal belangrijke zaken te bespreken in het licht van een volledige afwikkeling, zowel fysiek als financieel. (…) 
        Verder wil ik conform artikel 19 van de overeenkomst in overleg treden over de verkoop (aan PR) van de ‘Voorraad onverkochte producten’; dit betreft meer dan 250.000 onverkochte Pink Ribbon producten en is voor ons een cruciaal onderdeel van de afwikkeling. In de mail van 27 februari werd aangegeven dat PR met een idee hiervoor zou komen, echter tot op heden heb ik geen enkel bericht meer mogen ontvangen.”
      
      
    
    
      3.15
      
        [C] heeft bij e-mail van 7 april 2017 aan [geïntimeerde sub 3] onder meer het volgende geschreven:
      
      
        “[Wij hebben besloten] om de communicatie met Charity Gifts over onze openstaande (hoge) vorderingen op Charity Gifts nu in eerste instantie uit handen te geven en via onze advocaat te laten verlopen. Wij kunnen ons niet permitteren dat Charity Gifts met deze betalingen in gebreke blijft.
        Het spijt me zeer dat het zo moet verlopen. En we hopen van harte dat we uiteindelijk de samenwerking conform afspraken en in gezamenlijkheid kunnen voltooien. We zijn ook bereid om hier binnenkort met jullie over om tafel te zitten. Maar we willen dit scheiden van de afwikkeling van lopende financiële afspraken en verplichtingen vanuit Charity Gifts richting Pink Ribbon.”
      
      
    
    
      3.16
      Charity Gifts heeft de volgende facturen aan Pink Ribbon doen toekomen:
      a. factuur van 20 juni 2017 van € 1.247,70 voor “Verkoop Ladies Run – juni ’17”;
      b. factuur van 22 juni 2017 van € 410,19 voor “Bestelling Barbara – Durea Event”;
      c. factuur van 29 juni 2017 van € 484,00 voor “Barbara – pakbon 754-20172906”.
      
    
    
      3.17
      Pink Ribbon heeft een donatieverzoek d.d. 29 juni 2017 van € 54.737,02 aan Charity Gifts doen toekomen betreffende de agendaverkoop tot en met 31 maart 2017.
      
    
    
      3.18
      Bij brief van 5 juli 2017 heeft advocaat mr. Jonkhout namens Charity Gifts aan Pink Ribbon onder meer bericht dat bij de afnemers van Charity Gifts presentatie/informatiemateriaal met betrekking tot armbandjes was opgedoken, waarmee volgens mr. Jonkhout inbreuk werd gemaakt op het auteursrecht en het gemeenschapsmodelrecht van Charity Gifts en onrechtmatig jegens Charity Gifts werd gehandeld doordat haar presentatie/informatiemateriaal slaafs werd nagebootst. In de brief stelt mr. Jonkhout Pink Ribbon aansprakelijk voor de daardoor bij Charity Gifts veroorzaakte schade.
      
    
    
      3.19
      Bij kortgedingvonnis van 20 september 2017 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam een vordering van Pink Ribbon tegen Charity Gifts afgewezen en Pink Ribbon – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Charity Gifts tot dan toe begroot op € 4.710,-.
      
    
    
      3.20
      Bij brief van 18 december 2017 heeft mr. Jonkhout namens Charity Gifts aan Pink Ribbon onder meer bericht dat Charity Gifts volgens hem op die datum op zijn minst € 661.345,- + p.m. van Pink Ribbon te vorderen had en dat Charity Gifts het aan Pink Ribbon verschuldigde bedrag van € 327.703,99 verrekende met die tegenvordering.
      
      
    
  
  
    
      4Beoordeling
    
    
      
        Vorderingen en beoordeling door de rechtbank
      
    
    
    
      4.1
      
        In dit geding heeft Pink Ribbon, verkort weergegeven, veroordeling van Charity Gifts gevorderd tot betaling van de bij donatieverzoeken van 17 februari 2017, 15 maart 2017 en 29 juni 2017 in rekening gebrachte bedragen (zie 3.11, 3.13 en 3.17 hiervoor), met contractuele rente van 5% per maand, en – op grond van bestuurdersaansprakelijkheid – hoofdelijke veroordeling van [X] Investments en [geïntimeerde sub 3] tot betaling van een schadevergoeding van € 327.703,99, met wettelijke rente.
        Charity Gifts heeft onder meer een beroep op verrekening gedaan. In reconventie heeft zij, onder de voorwaarde dat de rechtbank het beroep op verrekening niet zal honoreren, verkort weergegeven veroordeling van Pink Ribbon gevorderd tot betaling van:
      
      a. € 28.830,-, met rente, op grond van het vrijwaringsbeding in verband met btw (zie 3.4 hiervoor);
      b. vorderingen die thans in hoger beroep niet meer van belang zijn;
      c. € 373.800,-, met rente, met subsidiaire vorderingen, ter zake van de bij de beëindiging van de donatieovereenkomst bij Charity Gifts achtergebleven voorraad;
      d. € 4.915,-, met rente, zijnde de proceskosten die Pink Ribbon ingevolge het kortgedingvonnis moet betalen, met nakosten (zie 3.19 hiervoor);
      e. € 2.141,89, met rente, zijnde het totaal van de drie in juni gefactureerde bedragen (zie 3.16 hiervoor);
      f. € 208.800,-, met rente, wegens inbreuk op het auteursrecht en het gemeenschapsmodelrecht van Charity Gifts en slaafse nabootsing, en bevel om die inbreuken en slaafse nabootsing te staken, met subsidiaire vorderingen (zie 3.18 hiervoor).
      
    
    
      4.2
      De rechtbank heeft in conventie de vorderingen van Pink Ribbon afgewezen en de proceskosten gecompenseerd. In voorwaardelijke reconventie heeft zij de vorderingen van Charity Gifts niet behandeld. Zij heeft onder meer als volgt overwogen. Pink Ribbon heeft een gesprek over de afwikkeling van de voorraad afgehouden (4.4) en is daardoor toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar uit de donatieovereenkomst voortvloeiende verplichting. Als gevolg van het uitblijven van dat gesprek is de voorraad voor Charity Gifts waardeloos geworden. Dit vormt schade voor Charity Gifts, die aan Pink Ribbon kan worden toegerekend. Pink Ribbon is daarom schadeplichtig (4.5). Charity Gifts heeft haar schade begroot op € 373.800,-. Pink Ribbon heeft die omvang van de schade onvoldoende gemotiveerd betwist (4.6). Charity Gifts heeft dus een tegenvordering van ten minste € 373.800,-. Daarmee kan worden verrekend (4.7). Omdat het verweer van Charity Gifts tegen de vorderingen tot betaling slaagt, zijn de vorderingen tegen [X] Investments en [geïntimeerde sub 3] al om die reden niet toewijsbaar (4.8). De rechtbank ziet in deze uitkomst aanleiding de proceskosten in conventie te compenseren (4.9). De voorwaarde waaronder de reconventionele vorderingen zijn ingesteld, is niet vervuld (4.10).
      
    
    
      4.3
      Pink Ribbon heeft in principaal hoger beroep twee grieven aangevoerd. Charity Gifts c.s. hebben in incidenteel hoger beroep ook twee grieven aangevoerd. Daarbij heeft Charity Gifts haar reconventionele vorderingen aldus gewijzigd dat zij die thans onvoorwaardelijk instelt. Bij de mondelinge behandeling heeft zij haar vorderingen onder b ingetrokken. Het hof heeft daarvan akte verleend.
      
      
        
          Charity Gifts mocht haar betalingsverplichting opschorten
        
      
      
    
    
      4.4
      Pink Ribbon heeft aangevoerd dat de in art. 19.1 van de donatieovereenkomst genoemde verplichting van partijen om met elkaar in overleg te treden “ten aanzien van de verkoop van de overige onverkochte (Voorraad) Producten” (hierna: de overlegverplichting, respectievelijk: de restvoorraad) ontstaat “zodra de overeenkomst eindigt” (zoals vermeld aan het begin van art. 19.1 van de donatieovereenkomst), dus op of na 30 juni 2017. Dat is volgens Pink Ribbon ook logisch, omdat de omvang van de restvoorraad dan pas duidelijk is.
      
    
    
      4.5
      Charity Gifts c.s. hebben aangevoerd dat terstond nakoming kon worden gevorderd van de overlegverplichting. Zodra duidelijk is dat de donatieovereenkomst op haar einde loopt, is het noodzakelijk om, voordat de overeenkomst daadwerkelijk eindigt, afspraken te maken over de restvoorraad.
      
    
    
      4.6
      Art. 18.4 van de donatieovereenkomst bepaalt dat partijen uiterlijk op 1 december 2016 overleg voeren over een mogelijke verlenging van de donatieovereenkomst en over de in dat geval geldende voorwaarden. Daaruit blijkt dat partijen bij het aangaan van de donatieovereenkomst het belang van beide partijen onderkenden dat ruim voordat de overeenkomst zou eindigen, duidelijk zou worden of de overeenkomst zou worden verlengd. Die vroegtijdige duidelijkheid zou ook tegengaan dat Charity Gifts aan het einde van de overeenkomst met een onverkoopbare voorraad zou blijven zitten. Hiervoor is een voorziening opgenomen in de tweede volzin van art. 19.1 van de donatieovereenkomst.
      
    
    
      4.7
      Art. 19.1 van de donatieovereenkomst moet worden uitgelegd aan de hand van de Haviltex-maatstaf. De zinsnede “Zodra de Overeenkomst eindigt” komt alleen in de eerste volzin van die bepaling voor en wordt niet herhaald in de tweede volzin, waarin de overlegverplichting staat. Tegenover het argument dat pas aan het einde van de donatieovereenkomst de omvang van de restvoorraad duidelijk is, staat het argument dat er aan het einde van de overeenkomst (vrijwel) geen mogelijkheden voor Charity Gifts bestaan om iets zinvols met de restvoorraad te doen, indien Pink Ribbon Charity Gifts houdt aan alle beperkingen die de donatieovereenkomst daarover bevat (zie art. 19.2, 19.4 en 19.5 van de donatieovereenkomst). De aard van een overlegverplichting maakt aannemelijk dat het onderwerp waarover overlegd moet worden, kansen en risico’s voor beide overlegpartners bevat, anders heeft het weinig zin om een verbintenis tot het voeren van overleg te bedingen. Een uitleg waarbij de overlegverplichting pas ontstaat aan het einde van de donatieovereenkomst, wanneer Charity Gifts in beginsel niets meer met die voorraad mag doen en (mede) daardoor geen onderhandelingspositie meer heeft, legt echter (vrijwel) alle risico van onverkoopbaarheid van de restvoorraad bij Charity Gifts en past daarom niet goed bij de aard van de overlegverplichting. De uitleg dat de overlegverplichting pas ontstaat aan het einde van de donatieovereenkomst, heeft dan ook onaannemelijke rechtsgevolgen. Dit geldt ook indien er acht op wordt geslagen dat art. 1.1 van de donatieovereenkomst vermeldt dat Charity Gifts de producten “voor eigen rekening en risico” zal produceren, distribueren en verkopen en dat art. 17 van de donatieovereenkomst vermeldt dat Pink Ribbon niet aansprakelijk is voor schade als daar omschreven.
      
    
    
      4.8
      Reeds bij e-mail van 15 december 2016 heeft Charity Gifts verzocht om nader overleg in verband met onzekerheid over de vraag of de overeenkomst zou worden verlengd. Uit de e-mail van 27 februari 2017 blijkt dat Charity Gifts op 16 februari 2017 de vraag aan de orde heeft gesteld wat er met de voorraad moest gebeuren en dat Pink Ribbon heeft beloofd hierover zo spoedig mogelijk wensen kenbaar te zullen maken. Art. 18.4 en art. 19.1 van de donatieovereenkomst, in samenhang bezien, dienen aldus te worden uitgelegd dat Charity Gifts op 15 december 2016 en in elk geval op 16 februari 2017 aanspraak kon maken op het overleg als bedoeld in de tweede volzin van art. 19.1 van de donatieovereenkomst. De overlegverplichting van Pink Ribbon was toen opeisbaar. Pink Ribbon mocht de overeenkomst redelijkerwijs niet anders begrijpen en Charity Gifts mocht redelijkerwijs aannemen dat Pink Ribbon de overeenkomst zo begreep. 
      
    
    
      4.9
      De donatieverzoeken zijn op 17 februari 2017, 15 maart 2017 en 29 juni 2017 gedaan, toen de overlegverplichting reeds opeisbaar was (en ook was opgeëist). Pink Ribbon moest dus als eerste presteren.
      
    
    
      4.10
      Tussen de verplichting van Charity Gifts om aan de donatieverzoeken te voldoen en haar vordering om te verlangen dat Pink Ribbon aan haar overlegverplichting zou voldoen, bestaat voldoende samenhang om opschorting van de nakoming van de betalingsverplichting van Charity Gifts te rechtvaardigen. Charity Gifts heeft die nakoming dus bevoegdelijk opgeschort. Hierdoor kwam Pink Ribbon in schuldeisersverzuim ten aanzien van de overlegverplichting. Dit brengt ook mee dat Pink Ribbon niet bevoegd was om haar overlegverplichting op te schorten.
      
    
    
      4.11
      Na de opschorting door Charity Gifts mocht Charity Gifts ook verrekenen met tegenvorderingen, zoals zij op 18 december 2017 heeft gedaan, voor zover in rechte komt vast te staan dat deze tegenvorderingen bestaan.
      
    
    
      4.12
      Pink Ribbon heeft niet alleen vorderingen ingesteld tegen Charity Gifts, maar ook tegen [X] Investments en [geïntimeerde sub 3] . Die vorderingen zijn gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtbank heeft die vorderingen afgewezen. Die beslissing heeft zij gemotiveerd in overweging 4.8 van het bestreden vonnis. Pink Ribbon heeft geen grief gericht tegen die overweging. Anders dan Charity Gifts c.s. hebben aangevoerd, kan daaruit echter niet worden afgeleid dat die vorderingen buiten de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep vallen. Die overweging van de rechtbank bouwt immers voort op andere overwegingen waartegen Pink Ribbon wel grieven heeft gericht. Voor het overige houdt het hof ieder oordeel over de toewijsbaarheid van deze vorderingen aan.
      
      
        
          De schade wegens schending van de overlegverplichting moet worden geschat met behulp van een deskundigenbericht
        
      
      
    
    
      4.13
      Op grond van het voorgaande moet geoordeeld worden dat Pink Ribbon toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de overlegverplichting en dat zij gehouden is de schade te vergoeden die Charity Gifts daardoor heeft geleden.
      
    
    
      4.14
      De omvang van de schade moet worden bepaald door een vergelijking te maken van de toestand zoals deze in werkelijkheid bestaat met de hypothetische toestand zoals die zou hebben bestaan indien Pink Ribbon de overlegverplichting tijdig en correct zou zijn nagekomen. Zoals Charity Gifts ook onderkent, zou het overleg tot allerlei verschillende uitkomsten geleid kunnen hebben. De omvang van de schade kan daarom niet nauwkeurig worden vastgesteld. Het hof zal die schatten.
      
    
    
      4.15
      
        In de werkelijke toestand staat Pink Ribbon Charity Gifts niet toe de restvoorraad te verkopen. Voor Charity Gifts zijn kosten verbonden aan het bewaren dan wel vernietigen van de restvoorraad. De restvoorraad vertegenwoordigt daarom voor Charity Gifts in de werkelijke toestand een negatieve waarde.
        Voor de vaststelling van de hypothetische toestand zonder wanprestatie zal het hof een verwachting geven van de uitkomst die redelijk handelende contractspartijen in het overleg zouden hebben bereikt. 
        Om het hof in staat te stellen de schattingen te maken van zowel de negatieve waarde als de redelijke uitkomst is noodzakelijk dat een deskundigenbericht wordt gelast om relevante aanknopingspunten te verschaffen.
        In de eerste plaats dient de deskundige de thans nog aanwezige voorraad te inventariseren en aan de hand daarvan, voor zover nodig op basis van schattingen en veronderstellingen, de vraag te beantwoorden welke voorraad Charity Gifts op de peildata 15 december 2016 en 16 februari 2017 aanwezig had, toen zij aanspraak maakte op overleg over de restvoorraad. Dezelfde vraag dient te worden beantwoord voor de peildatum 30 juni 2017, toen de donatieovereenkomst eindigde. 
        In de tweede plaats dient de deskundige vast te stellen, of indien nodig te schatten, welke kosten Charity Gifts heeft gemaakt om de voorraad te verwerven, voor de voorraden op die peildata (de verwervingskosten). 
        In de derde plaats dient de deskundige vast te stellen welke redelijke kosten Charity Gifts heeft moeten maken om de voorraad met peildatum 30 juni 2017 te bewaren en welke redelijke kosten zij bij vernietiging daarvan zal moeten maken.  
        In de vierde plaats dient de deskundige te taxeren wat ten tijde van die peildata de verwachte verkoopopbrengst van de voorraad was, uitgaande van de fictieve veronderstelling dat Pink Ribbon zonder enige beperking in tijd, plaats of distributiekanaal Charity Gifts zou hebben toegestaan en in staat gesteld om de voorraad te verkopen (de vrije verkoopwaarde).
        In de vijfde plaats dient de deskundige zich uit te laten over de vraag welke invloed het op de verkoopwaarde zou hebben gehad, indien Pink Ribbon voor de hand liggende beperkingen aan Charity Gifts zou hebben opgelegd bij de verkoop van de voorraad, zoals een beperking in tijd, plaats of distributiekanaal.
        Bij de schatting die het hof uiteindelijk zal maken, zal worden uitgegaan van redelijk handelende contractspartijen. Dat brengt mee dat, indien de vrije verkoopwaarde lager is dan de verwervingskosten, deze verwervingskosten (tezamen met de andere kosten) leidend zullen zijn bij de schadebegroting. Indien de vrije verkoopwaarde hoger is dan de verwervingskosten, vormen zowel de hoogte van de vrije verkoopwaarde als de omvang van de kosten relevante bedragen voor de schadebegroting. Over de betekenis van de verschillende peildata houdt het hof thans ieder oordeel aan.
      
      
    
    
      4.16
      Het hof zal dus een deskundige benoemen, maar eerst de zaak naar de rol verwijzen om partijen in de gelegenheid te stellen om zich gelijktijdig – zo mogelijk eensluidend – bij akte uit te laten over de naam van de te benoemen deskundige, de aan de deskundige te stellen (verdere) vragen en het aan de deskundige te betalen voorschot. Daarna zullen zij in de gelegenheid worden gesteld om gelijktijdig een antwoordakte in te dienen.
      
      
        
          Charity Gifts dient een stelling over het vrijwaringsbeding met stukken te onderbouwen
        
      
      
    
    
      4.17
      Charity Gifts heeft gesteld dat de belastinginspecteur de vrijstelling van 15 augustus 2014 heeft ingetrokken en alsnog btw heeft geheven tot een bedrag van € 28.830,-. Pink Ribbon heeft betwist dat de overgelegde aanmaning van 19 januari 2017 geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten met het merk van Pink Ribbon. Charity Gifts zal (nadat het deskundigenbericht is ontvangen) in de gelegenheid worden gesteld haar stellingen dienaangaande met stukken te onderbouwen. 
      
      
        
          Proceskostenveroordeling in kort geding en onbetaalde facturen van Charity Gifts
        
      
      
    
    
      4.18
      De vorderingen ter zake van de proceskostenveroordeling in kort geding en de onbetaalde facturen van Charity Gifts zijn onbetwist. Bij het eindarrest zullen die worden toegewezen.
      
      
        
          Inbreuk op rechten van intellectuele eigendom
        
      
      
    
    
      4.19
      Charity Gifts heeft een vordering ingesteld wegens inbreuk op haar gemeenschapsmodelrecht, inbreuk op haar auteursrecht en slaafse nabootsing.
      
    
    
      4.20
      Charity Gifts heeft foto’s in het geding gebracht van presentatie/informatiemateriaal met betrekking tot armbanden, aangeduid als materiaal 2016, materiaal 2017-1 en materiaal 2017-2. Ook zijn foto’s hiervan opgenomen in het proces-verbaal van de bij de rechtbank gehouden comparitie van partijen. Onbetwist staat vast dat Charity Gifts voor de verkoop van armbanden onder het merk van Pink Ribbon materiaal-2016 heeft gebruikt en dat Keiretsu daarvoor materiaal 2017-1 en materiaal 2017-2 heeft gebruikt. Bij de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft Charity Gifts van elk van deze drie materialen een voorbeeld getoond. Hetgeen het hof heeft gezien, kan als volgt worden omschreven.
      
    
    
      4.21
      
        In gesloten stand ziet materiaal 2016 eruit als een kartonnen doos, ongeveer ter grootte van een taartdoos. De basiskleur lijkt op het eerste gezicht effen wit, maar bij nadere beschouwing blijkt dat een min of meer geometrisch patroon is aangebracht in een licht afwijkende kleur (een achtergrondsilhouet). De doos is (met daarvoor speciaal door Charity Gifts ontwikkelde stansmessen) zodanig voorgesneden dat zij op een specifieke wijze kan worden uitgeklapt en opengevouwen. Dan wordt het een display, die bijvoorbeeld op een toonbank kan worden gezet. Aan de binnenkant van het opengeklapte deksel is een wervende tekst zichtbaar met als illustratie een foto van een armband, ongeveer op ware grootte, misschien iets vergroot. Ook is daarop een roze cirkel zichtbaar met daarin in wit het bedrag € 9,99. De teksten zijn (voornamelijk) in roze, zwart en grijs. In de display passen precies dertig bijbehorende rechthoekige platte doosjes, rechtopstaand op hun korte zijkant, in drie rijen van tien. Die kunnen zo worden uitgestald en gepresenteerd. Die doosjes zijn bruin. Aan de bovenkant zijn ze opengewerkt. Ze staan zo in de display dat zij met hun bovenkant zijn gericht naar de voorkant van de display. Door de opening ziet men dat de doosjes een armband bevatten, die overeenkomt met de foto op de display. Onder de kleinere doosjes staat op de display nog een wervende tekst.
        Voorgaande omschrijving geldt ook voor materiaal 2017-1 en materiaal 2017-2. 
        Bij materiaal 2016 heeft het achtergrondsilhouet de vorm van een ster, bij materiaal 2017-1 en 2017-2 de vorm van een palmblad. De inhoud en de indeling van de tekst op de display van materiaal 2017-1 is grotendeels gelijk aan die van materiaal-2016. Op materiaal 2017-2 is de inhoud van de tekst ook gedeeltelijk gelijk, maar de indeling en het lettertype zijn anders. De armband die getoond wordt op de foto’s op materiaal 2017-1 en materiaal 2017-2 ziet er anders uit dan die op de foto op materiaal-2016.
        De bruine doosjes van materiaal 2016 hebben geen plastic schermpje achter de opengewerkte bovenkant en geen opdruk met de tekst ‘Pink Ribbon’. Het deksel ervan kan niet worden opengeklapt, maar afgenomen. Het heeft een witte inlay. Dit is allemaal anders bij de bruine doosjes van materiaal 2017-1 en materiaal 2017-2.
      
      
    
    
      4.22
      
        Art. 3 van de Wet van 4 november 2004 tot uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie betreffende Gemeenschapsmodellen houdende aanwijzing van de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel (Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen) (Stb. 2004/573), bepaalt:
        “Voor alle vorderingen, bedoeld in artikel 81 van de verordening, is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de rechtbank Den Haag en in kort geding de voorzieningenrechter van die rechtbank.”
        Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van deze wet heeft de wetgever met deze bepaling beoogd niet alleen de bijzondere expertise van de rechtbank Den Haag in zaken van intellectuele eigendom optimaal te benutten, maar ook die van het hof Den Haag. Kennelijk moet de bepaling zo worden gelezen dat in hoger beroep uitsluitend het hof Den Haag bevoegd is. Voor zover de vorderingen van Charity Gifts betrekking hebben op een gemeenschapsmodel, zal het hof zich daarom onbevoegd verklaren en de zaak verwijzen naar het hof Den Haag. Voor zover haar vorderingen 
        betrekking hebben op een auteursrecht en op slaafse nabootsing, zal het hof iedere beslissing aanhouden in afwachting van de beslissing van het hof Den Haag over de vorderingen die betrekking hebben op een gemeenschapsmodel.
      
      
      
        
          Het hof gaat voorbij aan het beroep van Pink Ribbon op een exoneratie
        
      
      
    
    
      4.23
      Bij akte na memoriewisseling heeft Pink Ribbon een beroep gedaan op art. 1.1 en 17 van de donatieovereenkomst. In de spreekaantekeningen voor de mondelinge behandeling heeft Pink Ribbon dit aangeduid als een exoneratie. Hierop is het hof ingegaan onder 4.7, slot, in het kader van de uitleg van art. 19.1 van de donatieovereenkomst. Voor zover Pink Ribbon dit beroep heeft gedaan als zelfstandig dragende grond voor (afwijzing van) een vordering, gaat het hof eraan voorbij, omdat het in zoverre een nieuwe grief is waarvoor in dit stadium van het geding geen ruimte meer bestaat.
      
    
    
      4.24
      Het hof houdt ieder verder oordeel aan, ook ieder oordeel over de proceskosten.
      
      
    
  
  
    
      5Beslissing
    
    
      Het hof:
    
    
    
      verklaart zich onbevoegd van de zaak kennis te nemen, voor zover die betrekking heeft op een gemeenschapsmodel;
    
    
    
      verwijst de zaak in zoverre naar het hof Den Haag;
    
    
    
      verwijst de zaak voor het overige naar de rol van dinsdag 11 januari 2022 voor gelijktijdige akten aan beide zijden (zie 4.16 hiervoor);
    
    
    
      houdt iedere verdere beslissing aan.
    
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. van den Berg, G.C.C. Lewin en A.L.M. Keirse en en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 16 november 2021.