ECLI:NL:RBDHA:2020:1827, Rechtbank Den Haag, 04-03-2020, C/09/561227 / HA ZA 18-1029
Rechtbank Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2020-03-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Inbreuk op merkrechten. Vestival woord/beeldmerken hebben onderscheidend vermogen voor festivals. Houderschap merkrechten. Vorderingsgerechtigdheid eiser. Databankrechten op verzamelde facebook-volgers?

vonnis
    RECHTBANK DEN HAAG
    
    
      Team handel
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/09/561227 / HA ZA 18-1029
    
    
    
      
        Vonnis van 4 maart 2020
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      
        
          [eiser]
        ,
      te [plaats] (Turkije),
      eiser,
      advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,
    
    
    
      tegen
    
    
  
  
    
      1HAVENSLUIS B.V., 
    
      te Hoofddorp,
      2.	010 VISION B.V., 
      te Hoofddorp,
      gedaagden,
      advocaat mr. A.J. Verbeek te Ouderkerk aan de Amstel.
    
    
    
    
      Partijen zullen hierna [eiser] en Havensluis c.s. genoemd worden. Gedaagden worden afzonderlijk Havensluis en 010 Vision genoemd. De zaak is voor [eiser] behandeld door zijn advocaat voornoemd en voor Havensluis c.s. door haar advocaat voornoemd en mr. J.J. Quik, advocaat te Ouderkerk aan de Amstel.
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - de dagvaarding van 7 september 2018 met producties 1 tot en met 34;
      - het vonnis in het incident tot zekerheidstelling van 6 februari 2019 en de daarin genoemde stukken;
      - de conclusie van antwoord van 20 maart 2019 met producties 1 tot en met 4;
      - de akte overlegging aanvullende producties zijdens gedaagden van 3 april 2019 met producties 5 tot en met 51;
      
        
          het tussenvonnis van 10 april 2019, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
        
        
          het proces-verbaal van comparitie van 10 juli 2019, met de daarin vermelde eiswijziging (vermindering) en de daarin genoemde stukken, waaronder productie 35 van [eiser] en producties 52 tot en met 64 van Havensluis c.s.
        
        
          de brief van mr. Verbeek van 29 juli 2019 met enkele opmerkingen ter aanvulling/verbetering van het proces-verbaal.
        
      
      
    
    
      1.2.
      Vonnis is nader bepaald op heden.
      
    
  
  
    
      2De feiten
    
      2.1.
      
        [eiser] is een ondernemer in Turkije en een goede bekende van [A] (hierna: [A] ).
      
    
    
      2.2.
      In 2013 is in Turkije een muziekfestival georganiseerd onder de naam ‘Velvet Villains Vestival’. Voor de promotie van het Velvet Villains Vestival festival is de Facebook pagina met het webadres ‘https://www.facebook.com/VelvetVillains/’ (hierna: de Facebook pagina) gebruikt. Daarop is het hieronder weergegeven teken gebruikt (waarbij de cirkel en pijl in de afbeelding in de producties van [eiser] zijn toegevoegd, maar geen onderdeel waren van de oorspronkelijke publicatie):
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.3.
      Bij het BBIE zijn de hieronder weergegeven Beneluxmerken ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41, waaronder de organisatie van muzikale evenementen, waarbij [A] op dit moment als houder is geregistreerd:
      
        2.3.1.
        het woord-/beeldmerk VELVET VILLAINS VESTIVAL, ingeschreven onder nummer 0948330 , aangevraagd door [A] op 9 juli 2013 (hierna ook: het Gele Merk):
        
          
            
          
        
      
      
        2.3.2.
        het woord-/beeldmerk VESTIVAL DREAM THE FUTURE, ingeschreven onder nummer 0960015 , aangevraagd door Vestival BV te Rotterdam op 11 juni 2014 (hierna ook: het Zwarte Merk):
        
          
            
          
        
        
          Ten aanzien van het Zwarte Merk is in het Beneluxmerkenregister aangetekend dat achtereenvolgens Vestival B.V., [B.V. I], Global Rotation B.V. en [A] de houder van het merk waren.
        
        
      
    
    
      2.4.
      In 2013 is [X] (hierna: ‘ [X] ’) betrokken geweest bij de organisatie van het Velvet Villains Vestival. De Facebook pagina werd beheerd door [X] . [X] was bestuurder van Vestival B.V., die het in 2.3.2 beschreven merk heeft aangevraagd. 
      
    
    
      2.5.
      In 2014 en 2015 heeft [X] , althans Vestival B.V., festivals georganiseerd onder de naam ‘Vestival Dream the Future’, in Nijmegen en Den Haag. In 2015 is Vestival B.V. failliet verklaard. [X] is met onbekende bestemming vertrokken.
      
    
    
      2.6.
      In 2016 heeft Global Rotation B.V. (hierna: ‘Global Rotation’), een vennootschap waar een zus van [X] , [Y] , bestuurder van was, een festival met de naam ‘Vestival Urban Music Festival’ georganiseerd. Havensluis is door Global Rotation bij de feitelijke organisatie van het festival betrokken.
      
    
    
      2.7.
      Havensluis is houder van de volgende Benelux merkinschrijvingen (hierna samen: de Roze Merken):
      
        2.7.1.
        het Beneluxwoord-/beeldmerk VESTIVAL URBAN MUSIC FESTIVAL, ingeschreven onder nummer 997973 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41, op basis van een aanvrage van 9 mei 2016 (hierna: ‘het oudere Roze Merk’): 
        
          
            
          
        
      
      
        2.7.2.
        het Beneluxwoord-/beeldmerk VESTIVAL, ingeschreven onder nummer 1013374 voor diensten in klasse 41, op basis van een aanvrage van 25 april 2017 (hierna: ‘het jongere Roze Merk’):
        
          
            
          
        
        
      
    
    
      2.8.
      In 2017 heeft Havensluis een festival onder de naam ‘Vestival Urban Music Festival’ georganiseerd.
      
    
    
      2.9.	010
      Vision is opgericht op 5 januari 2017. Havensluis is bestuurder en enig aandeelhouder van 010 Vision. 
      
    
    
      2.10.	010
      Vision is op 10 oktober 2017 geregistreerd als houder van de domeinnaam vestival.eu.
      
    
    
      2.11.
      In een akte van overdracht van 27 oktober 2017 is vermeld dat Global Rotation, vertegenwoordigd door [Y] , het Zwarte Merk overdraagt aan [A] .
      
    
    
      2.12.
      In of omstreeks december 2017 is 010 Vision, als houder van het domein vestival.eu, beheerder geworden van het Facebook account onder de naam ‘Vestival’ (hierna ook: ‘het Facebook account’). 
      
    
    
      2.13.
      Havensluis c.s. was voornemens op 30 juni 2018 onder de naam ‘Vestival’ een festival te organiseren in het Arena Park in Amsterdam. Daartoe heeft zij in de periode november 2017 tot en met februari 2018 onder meer de volgende uitingen op de website onder het domein vestival.eu geopenbaard (waarbij de cirkels, pijlen, gele markeringen en opmerking in de afbeeldingen in de producties van [eiser] zijn toegevoegd, maar geen onderdeel waren van de oorspronkelijke publicatie):
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
        2.13.1.
        Op YouTube heeft Havensluis c.s. onder andere de volgende promotie voor haar festival gemaakt:
        
          
            
          
        
        
      
      
        2.13.2.
        Ook op het Facebook account is onder de naam Vestival promotie gemaakt voor het festival dat Havensluis c.s. voornemens was te organiseren, onder meer in de hieronder weergegeven post van 29 november 2017:
        
          
            
          
        
        
      
    
    
      2.14.
      Op 5 januari 2018 heeft [A] Havensluis c.s. gedagvaard in kort geding voor deze rechtbank op grond van inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten.
      
    
    
      2.15.
      Havensluis c.s. is medio februari 2018 gestopt met het gebruik van het teken ‘Vestival’ en is het teken ‘Oh My! Music Festival’ gaan gebruiken voor het door haar georganiseerde festival en op het in 2.12 en 2.13.2 bedoelde Facebook account.
      
    
    
      2.16.
      In een akte gedateerd 15 februari 2018 hebben [A] en [eiser] vastgelegd dat [A] de in 2.3 beschreven Benelux merkinschrijvingen overdraagt aan [eiser] en [eiser] hem een licentie verleent voor het gebruik van deze merken. 
      
    
    
      2.17.
      Op 7 maart 2018 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank vonnis gewezen in kort geding (hierna: het kort geding vonnis). Daarbij is aan Havensluis c.s. een verbod opgelegd om het teken ‘Vestival’ te gebruiken voor de door haar georganiseerde muziekevenementen en als handelsnaam. Daarnaast is 010 Vision bevolen de domeinnaam vestival.eu op naam van [A] te stellen. De vordering tot overdracht aan [A] van verschillende sociale media accounts van Havensluis c.s. is afgewezen. In het kort geding vonnis overwoog de voorzieningenrechter onder meer:
      
      
        ‘4.15.	Voorshands is voorts onvoldoende duidelijk dat [A] recht heeft op de door hem beoogde overdracht van de volgers van de betreffende accounts. De enkele omstandigheid dat er sprake is geweest van inbreuk op een merk betekent niet zonder meer dat de merkrechthebbende recht heeft op overdracht van de goodwill die de inbreukmaker heeft gegenereerd. Om te beoordelen aan wie die goodwill (in de vorm van volgers) toekomt is nader feitenonderzoek noodzakelijk waarvoor dit kort geding zich niet leent. Hierbij zullen vragen spelen als: (i) hoeveel van die goodwill moet worden toegeschreven aan het inbreukmakende merkgebruik, (ii) hoeveel van die goodwill moet worden toegeschreven aan de (goede) organisatie van het evenement (hoe ook geheten) en bijbehorende line-up van artiesten, (iii) hoeveel volgers waren er in 2016 toen Havensluis c.s. de organisatie van [X] overnam en (iv) hoeveel is er door welke partij in de goodwill geïnvesteerd. Voor zover [A] stelt dat de volgers kunnen worden aangemerkt als een databank faalt deze grondslag omdat niet voldoende aannemelijk is dat hij rechthebbende van die (beweerdelijke) databank is. Volgens artikel 1 onder b en artikel 2 Databankenwet is rechthebbende de producent van de databank, dat wil zeggen degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering. Havensluis c.s. heeft gesteld dat zij tijdens haar beheer het aantal Facebook-volgers door middel van aanzienlijke investeringen heeft doen toenemen van 30 tot 64.000, terwijl [A] niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij op enige wijze in deze accounts of de volgers heeft geïnvesteerd. De aanspraak tot overdracht kan evenmin worden gebaseerd op de (overigens door Havensluis c.s. betwiste) schikking met [X] . Havensluis c.s. was bij die schikking immers geen partij (zij betwist daarvan geweten te hebben alsmede de authenticiteit ervan) en een eventuele wanprestatie van [X] betekent niet zonder meer dat Havensluis c.s. door de gebruikmaking van die wanprestatie onrechtmatig heeft gehandeld jegens [A] .’
      
      
    
    
      2.18.
      In een brief van 20 april 2018 aan [A] heeft mr. M. Op ’t Ende als advocaat namens Hurstad Holding c.s. (hierna: Hurstad) - voor zover voor deze zaak relevant - de akte van overdracht van 15 februari 2018 buitengerechtelijk vernietigd op grond van 3:45 BW (actio pauliana) en subsidiair op grond van 3:44 BW (bedrog en/of misbruik van omstandigheden). Daarbij is een kopie van de brief van 20 april 2018 aan [eiser] gestuurd en aan de advocaat van [A] en [eiser] . Hurstad heeft [eiser] er op gewezen dat de vernietiging ook jegens hem werkt omdat er sprake is van een onverplichte rechtshandeling, te weten een overdracht om niet.
      
    
    
      2.19.
      
        [A] is op 31 juli 2018 failliet verklaard.
      
    
    
      2.20.
      In een koopovereenkomst houdende cessie van 6 september 2018, heeft de curator in het faillissement van [A] vorderingen uit de boedel aan [eiser] gecedeerd. Het gaat volgens deze overeenkomst (onder meer) om cessie van de als volgt omschreven vordering:
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.21.
      Op 28 januari 2019 heeft 010 Vision bij het BBIE de doorhaling van het Gele Merk (zie 2.3.1) verzocht op de grond dat het merk gedurende vijf jaar na inschrijving niet is gebruikt. Op 3 mei 2019 heeft (de merkgemachtigde van) 010 Vision een brief van het BBIE ontvangen, waarin is geschreven dat de verweerder niet heeft gereageerd op het verzoek tot doorhaling, zodat de inschrijving van het merk is doorgehaald, alsmede dat die kennisgeving ook aan de ingeschreven merkhouder is gericht.
      
      
    
  
  
    
      3Het geschil
    
      3.1.
      
        
          [eiser] vordert  samengevat - en na eiswijziging ter comparitie, dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
        
          primair
        
      
      
        3.1.1.
        Havensluis c.s. beveelt elk gebruik in de Benelux van het teken ‘Vestival’ ter aanduiding van de door haar georganiseerde muziekevenementen of als (bestanddeel van een) handelsnaam te staken en gestaakt te houden;
      
      
        3.1.2.
        Havensluis c.s. beveelt de sociale media accounts bij Facebook, Twitter en Instagram met de namen Vestival, Vestivalglobal en Vestival Urban over te dragen aan [eiser] inclusief de daarbij behorende bezoekers/aanhangers, ongeacht of deze accounts inmiddels een andere naam dragen;
      
      
        3.1.3.
        Havensluis c.s. beveelt de Beneluxmerkinschrijvingen van Havensluis c.s. voor de Roze Merken over te dragen aan [eiser] ;
      
      
        3.1.4.
        Havensluis c.s. beveelt opgave te doen van de omzet- en winstgegevens van de evenementen die zij onder de naam ‘Vestival’ hebben georganiseerd sinds 15 juni 2017, voorzien van een verklaring van een accountant waaruit blijkt dat uit een door hem uitgevoerd boekenonderzoek de juistheid van de opgave blijkt, alsmede de contactgegevens van de bij de door Havensluis c.s. georganiseerde evenementen betrokken artiesten en agenten;
      
      
        3.1.5.
        bepaalt dat de tenaamstelling van het domein www.vestival.eu op naam van [eiser] blijft gehandhaafd;
      
      
        3.1.6.
        
          alles op straffe van een dwangsom;
          
            subsidiair
          
        
      
      
        3.1.7.
        de primaire vorderingen toewijst aangepast aan hetgeen naar het oordeel van de rechtbank passend is;
      
      
        3.1.8.
        
          Havensluis c.s. beveelt een oneerlijke handelspraktijk te staken bestaande in het zich online of offline uiten over de merknamen van [eiser] in verband met muziekevenementen;
          
            Primair en subsidiair
          
        
      
      
        3.1.9.
        met hoofdelijke veroordeling van Havensluis c.s. in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.
        
      
    
    
      3.2.
      
        [eiser] legt aan zijn vorderingen in de kern het volgende ten grondslag. [eiser] is rechthebbende op de Beneluxmerkrechten beschreven in 2.3 (het Gele Merk en het Zwarte Merk). Havensluis c.s. maakt inbreuk op zijn merkrechten door de inschrijving van de in 2.7 beschreven Beneluxmerken, het gebruik vanaf oktober 2017 van het teken ‘Vestival’ voor een muziekfestival gepland in juni 2018 en de inschrijving en het gebruik van dat teken als handelsnaam voor haar onderneming. Door dit gebruik ontstaat verwarring tussen de evenementen van [A] en Havensluis. Havensluis c.s. handelt daarmee in strijd met artikel 2.21 lid 2 BVIE en de artikelen 5 en 5a Hnw. [eiser] is tevens auteursrechthebbende op het ontwerp van het in 2.3.1 weergegeven woord-/beeldmerk en Havensluis c.s. maakt ook inbreuk op zijn auteursrechten. Daarnaast handelt Havensluis c.s. in strijd met artikel 6:193c BW en daarmee onrechtmatig. Havensluis c.s. heeft in ieder geval op onrechtmatige wijze het Facebook account van [A] afgenomen met de daarbij behorende volgers. [eiser] is rechthebbende op het databankrecht op de verzameling volgers van het Facebook account. [eiser] lijdt schade die hersteld zou kunnen worden door de overdracht door Havensluis c.s. aan hem van de in 2.7 beschreven merkinschrijvingen en het Facebook account.
      
    
    
      3.3.
      Havensluis c.s. voert verweer. 
      
    
    
      3.4.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
      
    
  
  
    
      4De beoordeling
    Bevoegdheid
    
      4.1.
      Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op Beneluxmerkrechten, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat de gestelde inbreuk via internet in heel Nederland is gemaakt en dus ook in dit arrondissement. Voor zover [eiser] andere rechten aan haar vorderingen ten grondslag legt, is deze rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 2 Rv, omdat Havensluis en 010 Vision gevestigd zijn in Nederland. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank volgt uit artikel 99 Rv, nu gedaagden in deze procedure zijn verschenen en de bevoegdheid niet hebben bestreden.
      
      
        
          
            [eiser] merkhouder?
        
      
    
    
      4.2.
      Havensluis c.s. bestrijdt dat [eiser] de houder is van het Gele Merk en het Zwarte Merk. Zij wijst er op dat niet [eiser] , maar [A] bij het BBIE als houder van deze merken in het register is vermeld. [eiser] betwist dat laatste niet, maar stelt dat het Gele Merk en het Zwarte Merk door [A] aan hem zijn overgedragen bij akte van 15 februari 2018 (zie 2.16). Partijen twisten over de vraag of [eiser] krachtens die overeenkomst rechthebbende is geworden op het Gele Merk en het Zwarte Merk. 
      
    
    
      4.3.
      De rechtbank overweegt als volgt. Een Beneluxmerk geeft een uitsluitend recht aan de houder. Handhaving van het merk is dus voorbehouden aan de houder van dat recht en (onder voorwaarden) aan eventuele licentienemers. Wie de houder van het recht is blijkt in beginsel uit het Benelux merkenregister. Bij een beroep op inbreuk op een merkrecht kan de vermeend inbreukmaker echter geen derdenbescherming van het register inroepen. Het bepaalde in artikel 2:33 BVIE beschermt alleen derden die zelf een vermogensrechtelijke aanspraak op het merk maken. Dat betekent dat [eiser] zijn houderschap jegens Havensluis c.s. kan bewijzen door te onderbouwen dat hij inmiddels de gerechtigde op het merk is. Daarvoor dient hij aan te tonen dat de merkrechten aan hem zijn overgedragen door levering krachtens een geldige titel door een beschikkingsbevoegde (artikel 3:84 BW).
      
    
    
      4.4.
      
        [eiser] beroept zich op een overdracht van het Gele Merk en het Zwarte Merk aan hem op 15 februari 2018. De titel en de levering door [A] aan [eiser] zouden blijken uit de akte met die datum (zie 2.16). Met Havensluis c.s. is de rechtbank echter van oordeel dat de betreffende akte onvoldoende bewijs vormt van de titel waarop [eiser] zich beroept. Havensluis c.s. wijst er op dat Hurstad de gestelde overeenkomst buitengerechtelijk heeft vernietigd in haar brief van 20 april 2018 (zie 2.18). [eiser] heeft daar tegenin gebracht dat de kwestie met Hurstad inmiddels is afgedaan na betaling van een schuld, hetgeen weer wordt bestreden door Havensluis c.s. Wat daar ook van zij, de betaling van een schuld ontneemt niet het effect aan de buitengerechtelijke ontbinding door Hurstad op 20 april 2018. [eiser] heeft niet gesteld dat [A] en/of hijzelf niet in de vernietiging hebben berust. Zolang niet in rechte is komen vast te staan dat de vernietiging door Hurstad geen effect heeft gehad, dient te worden aangenomen dat de overeenkomst tot overdracht van het Gele Merk en het Zwarte Merk is vernietigd. Dat heeft tot gevolg dat er geen geldige titel voor overdracht van deze merken aan [eiser] is. De rechtbank kan dan ook niet als vaststaand aannemen dat [eiser] de rechthebbende is geworden op deze merken.
      
    
    
      4.5.
      Uit het voorgaande volgt dat [eiser] niet gerechtigd is tot handhaving van het Gele Merk en het Zwarte Merk. Het door [eiser] op grond van de gestelde merkrechten gevorderde inbreukverbod is derhalve niet toewijsbaar.
      
      
        
          Cessie vorderingsrechten [A] ?
        
      
    
    
      4.6.
      
        [eiser] beroept zich ook op een cessie van vorderingsrechten van [A] ter zake schadevergoeding door inbreuk op het Gele en het Zwarte Merk. Havensluis c.s. heeft het bestaan en de geldigheid van deze cessie niet bestreden. Voor zover de vorderingen van [eiser] vergoeding van schade van [A] door inbreuk op deze merkrechten betreffen, is [eiser] derhalve wel gerechtigd deze in te stellen.
      
      
        
          Geldigheid Gele Merk en Zwarte Merk?
        
      
    
    
      4.7.
      Havensluis c.s. heeft zich beroepen op verval van het Gele Merk en het Zwarte Merk vanwege het feit dat deze merken niet binnen vijf jaar na aanvraag zijn gebruikt. Dat verweer kan Havensluis c.s. niet baten, omdat het Gele Merk is aangevraagd op 9 juli 2013 en het Zwarte Merk op 11 juni 2014, zodat de vervalrijpe periode op zijn vroegst kan zijn aangevangen op 9 juli 2018 respectievelijk 11 juni 2019. De periode waarin Havensluis c.s. volgens [eiser] inbreuk heeft gemaakt op deze merken ligt echter tussen 1 oktober 2017 en medio februari 2018, in welke periode beide merken nog niet aan verval onderhevig waren.
      
      
        
          Inbreuk op Gele Merk?
        
      
    
    
      4.8.
      
        [eiser] stelt dat Havensluis c.s. inbreuk heeft gemaakt door gebruik van de in 2.13 weergegeven tekens met het woordbestanddeel ‘Vestival’ en de domeinnaam vestival.eu en dat 010 Vision dit teken als handelsnaam heeft geregistreerd en gebruikt. Verder zou de inbreuk van Havensluis c.s. hebben bestaan uit de registratie van de Roze Merken, het aanvragen van de domeinnaam vestival.eu en het gebruik van het teken ‘Vestival’ voor het Facebook account, waar tickets voor het evenement van Havensluis c.s. zijn verkocht. Zij stelt dat met al deze handelingen inbreuk is gemaakt op het Gele Merk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE.
      
    
    
      4.9.
      Ten aanzien van het in 2.13, 2.13.1 en 2.13.2 beschreven gebruik van het teken ‘Vestival’ (als woord of in combinatie met beeldbestanddelen conform de in 2.7.1 of 2.7.2 weergegeven Roze Merken) is sprake van inbreuk op het Gele Merk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE door Havensluis c.s. Daarvoor is het volgende redengevend. 
      
      
        4.9.1.
        Niet in geschil is dat het Gele Merk is ingeschreven voor diensten die identiek zijn aan de diensten die Havensluis c.s. onder de (in 2.13 beschreven) ‘Vestival’ tekens heeft aangeboden, waaronder de organisatie van muzikale en ontspannende evenementen. 
        
      
      
        4.9.2.
        De door Havensluis c.s. gebruikte ‘Vestival’ tekens stemmen in auditief en begripsmatig opzicht in beperkte mate overeen met het Gele merk. Het bestanddeel ‘Velvet Villains’ van het Gele Merk komt in de door Havensluis c.s. gebruikte tekens niet voor, zodat de door haar gebruikte tekens auditief en begripsmatig alleen overeenstemmen met het bestanddeel ‘Vestival’. De allitteratie in de woorden ‘Velvet Villains’ legt echter wel de nadruk op de beginletter ‘V’, wat de auditieve overeenstemming versterkt. Er is een aanzienlijke mate van visuele overeenstemming tussen het Gele Merk en het woord-teken ‘Vestival’. Het krullende lettertype in het Gele Merk is niet door Havensluis c.s. gebruikt, maar het element van het Gele Merk dat visueel de meeste nadruk heeft, het woord ‘Vestival’, juist wel. De woorden ‘Velvet Villains’ zijn visueel zo ondergeschikt in het Gele Merk, dat de afwezigheid daarvan in de gebruikte tekens niet veel afdoet aan de mate van visuele overeenstemming. 
        
      
      
        4.9.3.
        Ten aanzien van het onderscheidend vermogen van het Gele Merk overweegt de rechtbank als volgt. Dat de beeldbestanddelen van het Gele Merk onderscheidend vermogen bezitten, is door Havensluis c.s. niet bestreden. Het woordbestanddeel ‘Vestival’ is voor het in aanmerking te nemen publiek, festival bezoekers, behoorlijk beschrijvend voor een festival. Toch heeft ook dat bestanddeel door het gebruik van de beginletter ‘V’ in plaats van een ‘F’, een zeker onderscheidend vermogen. Dit wordt versterkt doordat deze letter in het Gele Merk wordt benadrukt met een, van het overige lettertype afwijkende, driehoeksvorm. Het onderscheidend vermogen zal door het gebruik op het in 2.2 beschreven Facebook account voor een festival in Turkije, ook in de Benelux enigszins zijn toegenomen. De visuele ondergeschiktheid van de elementen ‘Velvet Villains’ zorgt er daarbij voor dat het onderscheidend vermogen van met name het element ‘Vestival’ zal zijn toegenomen. Alles afwegend kent de rechtbank aan het Gele Merk een gemiddeld onderscheidend vermogen toe. 
        
      
      
        4.9.4.
        Gelet op de hiervoor bepaalde mate van overeenstemming van merk en teken, het gebruik voor identieke diensten en het onderscheidend vermogen van het Gele Merk, acht de rechtbank, alles afwegend, gevaar voor verwarring aanwezig. Zelfs bij gebruik van het teken Vestival in combinatie met een ander lettertype en zonder de tekst ‘Velvet Villains’ is, gelet op het feit dat de tekens worden gebruikt voor identieke diensten en het gebruik van de opvallende beginletter ‘V’, verwarringsgevaar te duchten.
        
      
    
    
      4.10.
      Voor zover [eiser] bedoeld heeft zich ook op het standpunt te stellen dat de inschrijvingen van de Roze Merken in 2016 en 2017 inbreuken op het Gele Merk (of het Zwarte Merk) vormen in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE, wordt dat betoog van de hand gewezen. Die inschrijvingen kunnen op relatieve gronden worden vernietigd vanwege de lagere rangorde van een depot in de zin van artikel 2.2ter BVIE, maar de (enkele)  inschrijving van een merk vormt op zich geen gebruik in het economische verkeer ter onderscheiding van waren of diensten.
      
    
    
      4.11.
      De slotsom van het voorgaande is dat Havensluis c.s. in de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met medio februari 2018 inbreuk heeft gemaakt op de rechten van [A] op het Gele Merk. Het is aannemelijk dat [A] daardoor mogelijk schade heeft geleden, waarvoor Havensluis c.s. aansprakelijk is. De aanspraak op schadevergoeding die [A] op die grond jegens Havensluis c.s. heeft, heeft hij gecedeerd aan [eiser] , zodat [eiser] die schade, die nog begroot dient te worden, kan vorderen.
      
      
        
          Inbreuk op het Zwarte Merk?
        
      
    
    
      4.12.
      Nu de gestelde inbreuk op het Zwarte Merk niet tot meer schade zal hebben geleid dan de inbreuk op het Gele Merk, kan in het midden blijven of Havensluis c.s. ook inbreuk heeft gemaakt op het Zwarte Merk en kan dus ook in het midden blijven of [A] rechthebbende is geworden op het Zwarte Merk. 
      
      
        
          Inbreukmakende handelsnaam?
        
      
    
    
      4.13.
      
        [eiser] stelt dat het registreren van de domeinnaam ‘vestival.eu’ een handelsnaamrechtelijke inbreuk is op zijn oudere handelsnaamrechten (artikel 5 Hnw) en een verboden handelsnaam is gelet op het Zwarte en Gele Merk (artikel 5a Hnw). [eiser] heeft echter niet duidelijk gemaakt waarom hij een handelsnaamrecht zou hebben voor de handelsnaam ‘Vestival’. Gesteld noch gebleken is dat [eiser] een onderneming drijft, laat staan dat hij dat doet onder de handelsnaam ‘Vestival’. Het beroep van [eiser] op artikel 5 Hnw (gebruik van een handelsnaam die verwarring wekt met een oudere handelsnaam) kan daarom niet slagen. 
      
    
    
      4.14.
      Voor zover [eiser] zich in dit verband beroept op artikel 5a Hnw, is hij niet ontvankelijk in zijn vordering, op de hiervoor in 4.2 tot en met 4.5 overwogen gronden. Voor zover [eiser] zich in dit verband nog zou beroepen op de cessie van vorderingen van [A] , ziet de rechtbank niet in dat [A] door de registratie van de domeinnaam ‘vestival.eu’ schade zou hebben geleden. Het gebruik van deze domeinnaam voor een website is hiervoor al bij de merkenrechtelijke beoordeling aan de orde gekomen.
      
      
        
          Inbreuk op auteursrecht?
        
      
    
    
      4.15.
      
        [eiser] beroept zich ook op een auteursrecht op (de tekst en/of vormgeving van) het Gele Merk en het Zwarte Merk. Gesteld noch gebleken is echter dat [eiser] de maker is van deze woord-/beeldmerken, of dat hij de auteursrechten op deze werken (als het al werken in de zin van de Auteurswet zijn) heeft verkregen krachtens overdracht of krachtens de wet. Het beroep op auteursrecht door [eiser] slaagt dan ook niet.
      
      
        
          Databankrechtelijke grondslag vorderingen
        
      
    
    
      4.16.
      
        [eiser] heeft in de dagvaarding, bij de bespreking van het te verwachten verweer, aandacht besteed aan overweging 4.15 van het kort geding vonnis (zie 2.17). De dagvaarding in deze procedure bevat vervolgens een verhandeling ter onderbouwing van de door [X] , Global Rotation en [A] in de promotie van het festival onder de naam ‘Vestival’ gedane investeringen, waarmee [eiser] blijkbaar beoogt te onderbouwen dat de verzameling volgers van het Facebook account een databank is omdat de verkrijging van die verzameling getuigt van een substantiële investering in de zin van artikel 1 lid 1 onder a Dbw. Voorts heeft [eiser] de stelling ingenomen dat hij de (vermeende) databankrechten op de verzameling Facebook volgers aan zich heeft laten overdragen, waarbij hij verwijst naar een akte van overdracht van 15 maart 2018 tussen [A] , Global Rotation en [X]. Vervolgens stelt hij dat hij schadevergoeding vordert ter hoogte van € 83.000,-. Die schade is echter niet in deze procedure gevorderd. Ter comparitie heeft [eiser] toegelicht dat zijn databankrecht (naast het merkenrecht) de grondslag vormt voor de vordering tot overdracht van het Facebook account (zie 3.1.2). Havensluis c.s. heeft daarop inbreuk gemaakt door [A] ‘buiten spel te zetten’ als indirect houder van het Facebook account, aldus [eiser] . [eiser] revindiceert de databank.
      
    
    
      4.17.
      Het beroep van [eiser] op een databankrecht slaagt niet. [eiser] heeft geen feiten gesteld op grond waarvan de rechtbank kan vaststellen dat de verzameling volgers van het Facebook account dat voorheen de naam ‘Vestival’ droeg, een verzameling is van gegevens die systematisch of methodisch zijn geordend en afzonderlijk toegankelijk zijn, in de zin van artikel 1 lid 1 onder a Dbw. Havensluis c.s. heeft dit uitgebreid bestreden bij conclusie van antwoord en [eiser] heeft daarop ter comparitie niet gereageerd. Bovendien heeft [eiser] niet uitgelegd waarom hij aanspraak kan maken op een databankrecht, terwijl hij geen partij was bij de overeenkomst van 15 maart 2018, krachtens welke overeenkomst hij die rechten stelt te hebben verkregen. Zoals Havensluis c.s. terecht stelt, waren alleen [X] , Global Rotation en [A] partij bij die (vernietigde) overeenkomst. Voorts heeft [eiser] niet gesteld dat, hoe en wanneer Havensluis c.s. substantiële delen van de (vermeende) databank heeft opgevraagd of hergebruikt in de zin van artikel 2 Dbw. Ter zitting heeft [eiser] zich beroepen op revindicatie van het Facebook account, welk beroep niet kan slagen omdat een databankrecht geen zakelijk recht is in de zin van artikel 5:2 BW. De vorderingen in deze procedure kunnen dan ook niet op grond van een databankrecht van [eiser] worden toegewezen.
      
    
    
      4.18.
      Subsidiair heeft [eiser] nog gesteld dat de verzameling Facebook volgers aangemerkt moet worden als een verzameling in de zin van artikel 10 lid 3 Aw. Reeds omdat [eiser] niet heeft gesteld dat die verzameling een oorspronkelijk werk is in de zin van de Auteurswet, kan dit beroep niet slagen.
      
      
        
          Oneerlijke handelspraktijk
        
      
    
    
      4.19.
      Het beroep van [eiser] op een onrechtmatige daad door Havensluis c.s. (zie 3.1.8) slaagt ook niet. [eiser] stelt (zo begrijpt de rechtbank de stellingen) dat sprake zou zijn van een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193 lid 1 sub c BW doordat er bij de consument verwarring optreedt over de identiteit van de onderneming van Havensluis c.s. door het gebruik van het teken ‘Vestival’ voor haar festival en onderneming, alsmede door de registratie van merken en handelsnamen waarvan dat teken een bestanddeel vormt. [eiser] heeft echter niet gesteld, en dat blijkt ook niet uit het feitenrelaas, waarom het gebruik van het teken ‘Vestival’ in de periode vanaf 1 oktober 2017 tot medio februari 2018 jegens hem onrechtmatig is. Evenmin is gesteld of gebleken dat een vorderingsrecht uit hoofde van onrechtmatige daad van [A] aan hem is gecedeerd. Zonder nadere uitleg, die ontbreekt, is ook niet duidelijk waarom de registratie van de Roze Merken of handelsnamen (los van het gebruik) tot verwarringsgevaar bij de consument zou leiden. 
      
    
    
      4.20.
      De slotsom van het voorgaande is dat [eiser] een vorderingsrecht jegens Havensluis c.s. kan uitoefenen voor de vergoeding van schade die [A] heeft geleden door de inbreuk die Havensluis c.s. hebben gemaakt op het Gele Merk tussen 1 oktober 2017 en medio februari 2018, op grond van artikel 2.21 BVIE. 
      
      
        
          Vorderingen
        
      
    
    
      4.21.
      Zoals al is overwogen in 4.5 is het gevorderde merkinbreukverbod (zie 3.1.1) niet toewijsbaar. 
      
    
    
      4.22.
      De vastgestelde aanspraak op schadevergoeding vanwege merkinbreuk biedt geen grond voor de in 3.1.2 beschreven vordering tot overdracht van social media accounts. Schadevergoeding in de vorm van de gevorderde overdracht vormt geen alternatieve vorm van schadevergoeding genoemd in artikel 2.21 lid 3 of lid 4 BVIE. Voor de door [eiser] bepleitte ‘revindicatie’ is, zoals overwogen in 4.17, geen grond. Deze vordering is derhalve ook niet toewijsbaar.
      
    
    
      4.23.
      Ook de vordering tot overdracht van de Roze Merken (zie 3.1.3) is niet toewijsbaar. [eiser] heeft niet toegelicht waarom hij recht zou hebben op overdracht van die merkinschrijvingen. Een dergelijke overdracht van jongere merkinschrijvingen is in ieder geval geen in het BVIE geregelde vorm van schadevergoeding. 
      
    
    
      4.24.
      De vordering tot het doen van opgave (zie 3.1.4) is toewijsbaar voor zover die opgave betrekking heeft op gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de schadebegroting. De opgave zal worden beperkt tot het festival waarvoor het gebruik van het teken ‘Vestival’ is vastgesteld, te weten het festival in Amsterdam dat vervolgens onder de naam ‘Oh My! Music Festival’ is georganiseerd in 2018 (dat in het dictum zal worden aangeduid als ‘het Evenement’). Dat Havensluis c.s. in de periode waarvan is gesteld dat er inbreuk is gemaakt, oktober 2017 tot medio februari 2018, ook bij de organisatie van andere evenementen inbreuk heeft gemaakt op het Gele Merk is gesteld noch gebleken. Voor de schadebegroting kunnen echter ook gegevens van belang zijn uit de periode tussen half februari 2018 en half juli 2018, omdat de omzet van Havensluis c.s. in die periode beïnvloed zou kunnen zijn door de inbreuk gemaakt in de periode daarvoor. De vordering tot gegevensverstrekking is derhalve toewijsbaar voor de periode 1 oktober 2017 tot en met 15 juli 2018. De rechtbank ziet niet in waarom de contactgegevens van de bij de evenementen van Havensluis c.s. betrokken artiesten en hun agenten voor de schadebegroting relevant zijn, zodat geen opgave van die gegevens zal worden bevolen. Ter voorkoming van executieproblemen zal de termijn voor het doen van opgave worden bepaald op zes weken.
      
    
    
      4.25.
      Aan het opgave bevel zal een dwangsom worden verbonden voor iedere dag van niet nakoming, die zal worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum bepaald.
      
    
    
      4.26.
      De gevorderde controle door en verklaring van een accountant waaruit blijkt dat de opgave volledig overeenstemt met de administratie van Havensluis c.s. is niet toewijsbaar. Hetgeen met betrekking tot de accountant wordt gevorderd komt neer op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit vormt in wezen een opdracht voor het geven van een vorm van assurance. De rechtbank is ermee bekend dat een (register)accountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, die assurance niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen. Een minder verstrekkende opdracht tot het maken van een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ biedt geen extra zekerheid omdat de accountant daarin volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De zeer beperkte zekerheid die een accountant aldus kan geven in aanvulling op de ter staving van de opgave te verstrekken bescheiden en naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt niet de aanzienlijke kosten die met het inschakelen van een accountant gemoeid zullen zijn. 
      
    
    
      4.27.
      De rechtbank ziet niet in welk belang [eiser] nog heeft bij het onder 3.1.5 gevorderde. Tussen partijen is niet in geschil dat Havensluis c.s. heeft voldaan aan het gebod in het kort geding vonnis om de domeinnaam vestival.eu op naam van [A] te stellen. Die tenaamstelling wordt niet ongedaan gemaakt door het uitspreken van dit vonnis.
      
    
    
      4.28.
      Het in 3.1.7 subsidiair gevorderde is zodanig algemeen, dat dit niet voor toewijzing in aanmerking komt omdat Havensluis c.s. zich daartegen niet goed kon verweren. 
      
    
    
      4.29.
      Uit hetgeen is overwogen in 4.19 volgt dat het in 3.1.8 subsidiair gevorderde bevel tot staking van een oneerlijke handelspraktijk, niet voor toewijzing in aanmerking komt. 
      
      
        
          Belang
        
      
    
    
      4.30.
      Havensluis c.s. heeft nog aangevoerd dat [eiser] geen belang heeft bij het gevorderde omdat:
      - hij het Gele Merk en het Zwarte Merk niet gebruikt, noch zelf heeft gebruikt;
      - het Gele Merk slechts eenmalig en lang geleden is gebruikt voor een festival in Turkije;
      - het Zwarte Merk nooit is gebruikt;
      - een onderneming waar [X] bij betrokken is het teken ‘Vestiville’ gebruikt en als merk heeft ingeschreven voor de organisatie van een muziekfestival in 2019 en [eiser] daartegen niet is opgetreden, noch oppositie heeft ingesteld.
      
    
    
      4.31.
      De rechtbank ziet niet in waarom deze omstandigheden in de weg staan aan toewijzing van de vordering tot het doen van opgave voor de begroting van schade. Nu de overige vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen, behoeft dit verweer voor de andere vorderingen niet te worden beoordeeld.
      
      
        
          Proceskosten
        
      
    
    
      4.32.
      Nu beide partijen op niet-ondergeschikte punten in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren.
      
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    De rechtbank
    
    
      5.1.
      beveelt Havensluis c.s. om binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van [eiser] een schriftelijke opgave te doen (in het software format MS Word of MS Excel of Adobe PDF) – toe te zenden op zijn e-mail adres – van:
      
        5.1.1.
        de totale bruto omzetgegevens die Havensluis heeft gegenereerd met het Evenement uit inkomsten (o.a. ticketverkoop) in de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met 15 juli 2018 (hierna: ‘de relevante periode’);
      
      
        5.1.2.
        de totale bruto omzetgegevens die 010 Vision heeft gegenereerd met het Evenement (zie 4.24) uit inkomsten (o.a. ticketverkoop/boekingen/commissie) in de relevante periode;
      
      
        5.1.3.
        de totale omzetgegevens die Havensluis aan 010 Vision heeft doorbelast respectievelijk die 010 Vision aan Havensluis heeft doorbelast in de relevante periode;
      
      
        5.1.4.
        
          de kosten en de verkoopprijzen van de voor het Evenement verkochte tickets
          alsmede het totale bedrag van de bruto- en nettowinst, die Havensluis c.s. daarmee 
          heeft behaald in de relevante periode;
          een en ander onder overlegging van (duidelijk leesbare kopieën van) alle betreffende
          bewijsstukken, waaronder, maar daartoe niet beperkt: in- en verkoopfacturen,
          correspondentie et cetera,
        
        
      
    
    
      5.2.
      bepaalt dat Havensluis c.s. een dwangsom verbeurt jegens [eiser] van € 3.000,- per dag dat het onder 5.1 gegeven bevel niet wordt nageleefd, tot een maximum van € 30.000,- per gedaagde,
      
    
    
      5.3.
      verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
      
    
    
      5.4.
      wijst af het meer of anders gevorderde,
      
    
    
      5.5.
      compenseert de kosten in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 4 maart 2020.
      
    
  
  
     Benelux Bureau voor de Industriële Eigendom.
  
  
     ECLI:NL:RBDHA:2018:2643
  
  
     Burgerlijk Wetboek
  
  
    Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
  
  
     Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
  
  
     Handelsnaamwet
  
  
     Vgl HvJEU 4 februari 2016, ECLI:EU:C:2016:71 (Hassan/Breiding)
  
  
     In randnummers 93 tot en met 106 van de dagvaarding. 
  
  
     Zie randnummer 107 van de dagvaarding.
  
  
     Databankenwet
  
  
     Randnummer 92 onder c dagvaarding.
  
  
     Randnummer 112 van de dagvaarding.
  
  
     Randnummer 17 en 20 proces-verbaal van de comparitie van partijen.
  
  
     Auteurswet