ECLI:NL:OGEAA:2021:430, Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-10-2021, AUA201902505
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba — Uitspraak 
Datum: 2021-10-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: civiel, merkenrechtelijke geschil, woordmerk, onrechtmatig handelen.

Vonnis van 8 september 2021
    Behorend bij A.R. (E.J.) no. AUA201902505
    
    
      
        GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
      
    
    
    
      VONNIS in de zaak van:
    
    
    
      de naamloze vennootschap
      
        INFORMATION TECHNOLOGY PARTNERS (ITP) CARIBBEAN ARUBA N.V.,
      
      gevestigd in Aruba,
      eiseres, 
      hierna ook te noemen: ITPC,
      gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,
    
    
    
      tegen:
    
    
    
      de naamloze vennootschap
      
        ITP BUILDING PRODUCTS & SERVICES N.V., 
      
      gevestigd in Aruba, 
      gedaagde,
      hierna ook te noemen: ITPB,
      gemachtigden: de advocaten mrs. C.B.A. Coffie en L.D. Gomez.
    
    
    
  
  
    
      1DE PROCEDURE
    
      1.1
      
        Het verloop van deze ambtshalve van een zogeheten E.J.-procedure onder hetzelfde AUA-nummer naar een zogeheten A.R.-procedure geconverteerde zaak blijkt uit:
        -het verzoekschrift, met producties;
        -de conclusie van antwoord, met producties,
        -de conclusie van repliek, met producties;
        -de conclusie van dupliek.
      
      
    
    
      1.2
      Vonnis is nader bepaald op heden.
      
    
  
  
    
      2DE FEITEN
    
      2.1
      Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.
      
    
    
      2.2
      Het uittreksel van de Kamer van Koophandel met betrekking tot de naamloze vennootschap INFORMATION TECHNOLOGY PARTNERS GROUP N.V., met als handelsnaam INFORMATION TECHNOLOGY PARTNERS GROUP, vermeldt onder meer het volgende: “Akte van Oprichting: 14 april 1997”.
      
    
    
      2.3
      Het uittreksel van de Kamer van Koophandel met betrekking tot ITPC, met als handelsnaam ITP CARIBBEAN, vermeldt onder meer het volgende: “Akte van Oprichting: 14 maart 2005”.
      
    
    
      2.4
      Het uittreksel van de Kamer van Koophandel met betrekking tot ITPB, met als handelsnaam ITP Building Products, vermeldt onder meer het volgende: “Date of incorporation: 20 FEBRUARY 2004”. ITPB handelt ook onder de handelsnaam ITP Smart Lighting Technologies. 
      
    
    
      2.5
      ITPC heeft op 10 september 2008 het Bureau Intellectuele Eigendommen van Aruba verzocht tot inschrijving/registratie van onder meer het woordmerk ITP Caribbean in het daartoe bestemde openbare register, welke inschrijving/registratie met ingang van diezelfde datum tot stand is gekomen.
      
    
    
      2.6
      Met betrekking tot ITPC betreft de lettercombinatie ITP de afkorting van een deel van haar bedrijfs- en handelsnaam, te weten INFORMATION TECHNNOLOGY PARTNERS. Met betrekking tot ITPB ziet de lettercombinatie ITP op de voornamen van de personen die met het idee kwamen dit bedrijf op te richten, te weten [naam 1], [naam 2] en [naam 3].
      
    
    
      2.7
      ITPB exploiteert een bouw- en constructiebedrijf en geeft onder meer bouwkundige adviezen en technische adviezen op elektrotechnisch (industrieel) gebied. Verder houdt ITPB zich bezig met het ontwerpen en installeren van elektrotechnische (hoogspanning) distributiesystemen en straatverlichting.
      
    
    
      2.8
      ITPC is voornamelijk werkzaam op het gebied van automatiseringsadvies, softwareontwikkeling en netwerkbeheer.
      
    
    
      2.9
      De aan ITPB gerichte brief van de gemachtigde van ITPC van 15 april 2019 vermeldt onder meer het volgende:
      
      
        “Ik vertegenwoordig Information Technology Partners (ITP) Caribbean Aruba N.V. en bericht u als volgt.
        
          Naast in haar statutaire naam gebruikt cliente de naam ‘ITP’ en is ook als zodanig (als ITP Caribbean) bekend op het eiland. Daarom ook dat cliente is benaderd door derden en klanten met het bericht dat het hen niet bekend was dat cliente een nieuwe branche had opgericht genaamd ‘ITP Corporation’ nu er een bestelbus rondrijdt met deze naam/logo. Zodoende is het cliente bekend geworden dat uw bedrijf de handelsnaam ITP Corporation hanteert.
        
        
          Cliente meent dat het eigenlijk geen punt van discussie kan zijn dat door het gebruik van de handelsnaam ‘ITP Corporation’ er verwarring onder het publiek bestaat en dat gedacht zal worden dat het hetzelfde bedrijf betreft danwel dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn, terwijl dit dus niet het geval is. Nu cliente het woordmerk ‘ITP Caribbean’ ook heeft geregistreerd en als eerste op Aruba deze handelsnaam heeft gebruikt, is zij als enige rechthebbende op het gebruik van deze handelsnaam.
        
        
          Op grond van het vorenstaande verzoek ik u dan ook om uiterlijk 22 april 2019 af te zien van het gebruik van de handelsnaam ‘ITP corporation’ en mij daarvan schriftelijk te bevestigen. Bij gebrek hiervan zal cliente tot haar spijt verdere rechtsmaatregelen in deze moeten treffen om haar rechten te verzekeren.”.
      
      
    
  
  
    
      3DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
    
      3.1
      ITPC vordert dat het Gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
      
      a. ITPB beveelt om binnen 5 dagen na de betekening aan haar van dit vonnis het gebruik van de naam ‘ITP’ in haar bedrijfsvoering te staken; 
      
      b. bepaalt dat ITPB ten behoeve van ITPC een dwangsom verbeurt van Afl. 5.000,-- per dag of deel daarvan als zij voormeld bevel niet nakomt;
      
      c. ITPB veroordeelt in de proceskosten.
      
    
    
      3.2
      ITPB voert verweer en concludeert dat ITPC niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren kosten rechtens te vermeerderen met wettelijke rente.
      
    
    
      3.3
      Voorzover van belang voor de uitkomst van deze procedure worden de stellingen van partijen hierna besproken.
      
    
  
  
    
      4DE BEOORDELING
    
      4.1
      Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat ITPC niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het niet of onvoldoende gesubstantieerde ontvankelijkheidsverweer van ITPB wordt daarom verworpen.
      
    
    
      4.2
      Voor de beoordeling van dit merkenrechtelijke geschil worden de te dezen relevante wettelijke bepalingen vooropgesteld. Het eerste lid van artikel 2 van de Merkenverordening bepaalt dat het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen toe komt aan degene, die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren of diensten, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik. Het derde lid van artikel 2 van de Merkenverordening, voor zover thans van belang, bepaalt dat behoudens bewijs van het tegendeel wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 5 inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn.
      
    
    
      4.3
      Vast staat dat partijen beiden de lettercombinatie ITP (hierna ook: de lettercombinatie) bezigen in hun respectieve handelsnamen (en ITPB ook in haar bedrijfsnaam). De handelsnaam van ITPC luidt ITP Caribbean. Die handelsnaam van ITPC staat vanaf 10 september 2008 als woordmerk geregistreerd in het daartoe bestemde register van het Bureau Intellectuele Eigendommen van Aruba (hierna ook: het woordmerk). Gesteld noch is gebleken dat de handelsnamen van ITPB als woordmerk in dat register staan geregistreerd, terwijl evenmin is gesteld of gebleken dat daartoe op enig moment een verzoek is gedaan door ITPB. Uit voormeld omschreven tweede lid van artikel 2 van de Merkenverordening in verbinding met bedoelde registratie van het woordmerk volgt behoudens door ITPB te leveren bewijs van het tegendeel dat ITPC geacht wordt de eerste gebruiker te zijn van het woordmerk annex de handelsnaam ITP Carribean, waarvan de lettercombinatie deel uitmaakt. In dat licht wordt het volgende overwogen.
      
    
    
      4.4
      Blijkens het hiervoor onder 2.3 vermelde uittreksel van de Kamer van Koophandel is ITPC opgericht op 14 maart 2005. Dat brengt naar het oordeel van het Gerecht met zich dat ITPC in elk geval het woordmerk en/of de lettercombinatie niet eerder dan die datum in gebruik kon hebben, terwijl het zelfde geldt voor haar handelsnaam. Vast staat dat ITPB is opgericht op 20 februari 2004, en ITPB heeft in dat verband onbestreden gesteld dat zij vanaf haar oprichting de lettercombinatie ITP gebruikt in haar handelsnamen. Dat vaststaande verband brengt met zich dat ITPB bewijs van het tegendeel heeft geleverd tegen het wettelijk vermoeden dat ITPC geacht wordt de eerste gebruiker te zijn van de lettercombinatie (die dus deel uitmaakt van het woordmerk/haar handelsnaam). Gevolg daarvan is dat ITPC niet gerechtigd is tot het uitsluitend gebruik van de lettercombinatie in de zin van het eerste lid van artikel 2 van de Merkenverordening, waardoor niet gezegd kan worden dat ITPB ten opzichte van ITPC onrechtmatig handelt door eveneens gebruik te maken van de lettercombinatie ITP in haar handelsnaam/bedrijfsvoering. 
      
      
    
    
      4.5
      Het hiervoor geschetste leidt reeds tot de slotsom dat de vordering van ITPC moet worden afgewezen en dat alle overige stellingen van partijen, wat van de inhoud daarvan ook zij, onbesproken kunnen blijven.
      
    
    
      4.6
      ITPC zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van ITPB, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten, tarief 5 ad Afl. 1.250,-- per punt), te vermeerderen met wettelijke rente als na te melden
      
    
  
  
    
      5DE UITSPRAAK
    
      Het Gerecht:
      -wijst af het door ITPC verzochte; 
    
    
    
      -veroordeelt ITPC in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van ITPB, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf de 15de dag na de uitspraak van dit vonnis;
    
    
    
      -verklaart voormelde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    
      Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 september 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.
    
    
    
      Datum uitspraak: 8 september 2021
      Instantie: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
      Zaaknummer: AR nr. AUA201902505
      Inhoudsindicatie: civiel, merkenrechtelijke geschil, woordmerk, onrechtmatig handelen.
      Formele relaties (optioneel):
      Rechtsgebieden: Civiel
      Rechter: mr. A.H.M. van de Leur
      Bijzondere kenmerken: