ECLI:NL:GHDHA:2022:1245, Gerechtshof Den Haag, 16-05-2022, 200.309.190/01
Gerechtshof Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2022-05-16 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Mondelinge uitspraak ter zitting; uitleg passage in recall-brief, terugroeping niet beperkt tot voor verdere verhandeling in voorraad gehouden inbreukmakende producten, maar strekt zich ook uit tot bedrijfsmatig gebruikte inbreukmakende producten.

GERECHTSHOF DEN HAAG  
    
      Afdeling Civiel recht
      Zaaknummer	: 200.309.190/01
      Zaaknummer rechtbank	: C/10/634701 / KG ZA 22-179
    
    
    
      PROCES-VERBAAL VAN DE MONDELINGE BEHANDELING,
      gehouden op 16 mei 2022 te 9.30 uur.
    
    
    
  
  
    De procedure is beëindigd door een mondelinge uitspraak ter zitting
    
    
    
      Zitting hebben mrs. R. Kalden, voorzitter, M.Y. Bonneur en A.W.J. Kamperman Sanders, leden, bijgestaan door de griffier J.A. Koster,
    
    
  
  
    in de zaak met bovenvermeld zaaknummer van:
    
    
  
  
    Longi (Netherlands) Trading B.V.,
    
      gevestigd te Rotterdam,
      appellante,
      hierna te noemen: Longi,
      advocaat: mr. A.M.E. Verschuur te Amsterdam,
    
    
    
    
      tegen:
    
    
    
  
  
    Hanwha Solutions Corporation,
    
      gevestigd te Seoul, Republiek Korea,
      geïntimeerde,
      hierna te noemen: Hanwha,
      advocaat: mr. T.M. Blomme te Amsterdam.
    
    
    
      Verschenen zijn:
    
    
       aan de zijde van Longi: mr. J.M. Boelens en mr. L.R. Bekke
       aan de zijde van Hanwha: mr. T.M. Blomme, advocaat als voornoemd en mr. N.C. Rodriguez Arigon
    
    
    
    
      [het verhandelde ter zitting]
    
    
    
      Het hof deelt partijen mede dat mondeling arrest zal worden gewezen op de voet van artikel 30p Rv. 
    
    
    
      Na schorsing en hervatting van de mondelinge behandeling doet het hof als volgt mondeling uitspraak: 
    
    
    1. Bij arrest in kort geding van dit hof van 1 maart 2022 is geoordeeld dat Longi door de verhandeling van zonnepanelen vanuit Nederland inbreuk maakt op buitenlandse delen van Europees octrooi 2 220 689 (EP 689). In dat arrest is Longi onder meer veroordeeld om (i) opgave te doen van de in die buitenlanden gevestigde afnemers aan wie Longi inbreukmakende zonnepanelen heeft verkocht en (ii) aan die afnemers een brief te sturen (recall), waarin onder meer de volgende passage voorkomt:
    
    
      
        Wij zijn verplicht u te informeren dat (…) door ons op de markt gebrachte zonnepanelen van het type (…) inbreuk maken op Europees octrooi EP 2 220 689 van Hanwha (…), en dat deze producten derhalve niet langer mogen worden vervaardigd, gebruikt, ten verkoop aangeboden, verkocht of voor deze doeleinden ingevoerd. Wij verzoeken u hierbij om die door ons verkochte producten niet langer aan te bieden (op uw website, in brochures e.d.) en alle door ons verkochte exemplaren die zich onder u bevinden aan ons te retourneren.
      
    
    
    
      Volgens Longi moet deze passage zo worden verstaan dat het verzoek alleen het terugroepen  betreft van producten die in voorraad worden gehouden voor verdere verhandeling ervan, en dat het verzoek niet ook ziet op reeds geïnstalleerde zonnepanelen. 
    
    
    2. In het thans bestreden vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 15 maart 2022 is dit standpunt van Longi niet gevolgd. 
    
    3. Hiertegen richt zich het hoger beroep van Longi, die vernietiging vordert van dat vonnis voor zover daarin is bepaald dat de zinsnede ‘die zich onder u bevinden’ niet wordt vervangen door ‘voor zover u deze daartoe nog in voorraad houdt’ en die daarbij tevens haar eis heeft gewijzigd in die zin dat zij nu vordert dat Hanwha, op straffe van verbeurte van een dwangsom, wordt bevolen om aan ieder van de afnemers die voorkomt op de door Longi aan haar gedane schriftelijke opgave een brief verzendt met deze inhoud:
    
    
      
        Wij zijn verplicht u te informeren dat het Gerechtshof Den Haag, Nederland, in kort geding heeft beslist dat de brief die wij op [datum] zonden ten onrechte suggereert dat zonnepanelen die reeds zijn geïnstalleerd zouden moeten worden teruggezonden op grond van de u door (Longi) verstuurde brief. Op grond van deze brief bent u enkel verzocht om producten met de daarin genoemde typenummers terug te zenden aan (Longi) voor zover u deze van haar heeft ontvangen en nog in voorraad houdt ter verdere verhandeling. (…)
      
    
    
    4. Ook hieraan legt Longi de stelling ten grondslag dat door het hof alleen terugroeping uit handelskanalen kan hebben bedoeld, derhalve alleen voor verdere verhandeling in voorraad gehouden zonnepanelen, gelet ook op 
    a. 	artikel 46 TRIPS: ‘disposed outside of the channels of commerce’; 
    b. 	artikel 10 lid 1 Handhavingsrichtlijn: ‘terugroeping uit het handelsverkeer’;  
    c. 	de omstandigheid dat terugroeping alleen beoogd is voor roerende zaken, terwijl de door Longi geleverde zonnepanelen naar Nederlands recht, nu zij naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, als onroerend moeten worden beschouwd (artikel 5:20 lid 1.e BW); 
    d. 	het feit dat zonnepanelen bij verwijdering gemakkelijk worden beschadigd, zodat verwijdering van reeds geïnstalleerde zonnepanelen in feite zou neerkomen op vernietiging daarvan, dus op een onherstelbare maatregel die, naar ook zou blijken uit de Handhavingsrichtlijn, de literatuur en de Franse en Duitse rechtspraak, niet past bij de met een kort geding beoogde tijdelijke verwijdering uit het handelsverkeer. 
    
    5. Hanwha heeft onder meer het verweer gevoerd dat het Longi duidelijk moet zijn geweest dat de door het hof bedoelde recall ook betrekking heeft op professionele afnemers die de inbreukmakende zonnepanelen in of voor hun eigen bedrijf zouden gebruiken. Zij bestrijdt daarnaast dat de zonnepanelen niet zonder beschadiging zouden kunnen worden verwijderd en vervangen. Zij voert verder aan dat voor gebruikte zonnepanelen en volledige zonneparken een tweedehandsmarkt bestaat. 
    
    6. Het hof oordeelt als volgt. De door het hof bevolen recall moeten worden uitgelegd in het licht van de door het hof gebezigde overwegingen. In zijn arrest heeft het hof overwogen:
    - in rov. 6.76: dat ook bedrijfsmatig gebruik in de desbetreffende buitenlanden octrooi-inbreuk oplevert; 
    - in rov. 6.78: dat de nevenvorderingen, waaronder de recall, erop gericht zijn verder inbreukmakende handelingen tegen te gaan. 
    Uit dit een en ander volgt dat naar ’s hofs bedoeling de recall ook ziet op gebruik van onder het octrooi vallende zonnepanelen in  of voor het eigen bedrijf. Zulk bedrijfsmatig gebruik is immers een inbreukmakende handeling die voor de toekomst, door toewijzing van onder meer de recall-nevenvordering, moet worden tegengegaan. Er is in het arrest van het hof niets dat in de andere richting wijst. De hiervoor onder 4.a t/m 4.d genoemde omstandigheden kunnen dus aan die uitleg van het hof arrest niet afdoen. Daarbij is tevens van belang dat in de procedure die tot het arrest van het hof heeft geleid, die omstandigheden niet zijn aangevoerd. Reeds hierop strandt de onder 3 vermelde vordering van Longi. 
    
    7. Hierbij komt nog het volgende. Recall (onttrekken aan het handelsverkeer) wordt - naast art. 46 TRIPs - ook als maatregel genoemd in het kader van art. 50 lid 1 sub a TRIPs (over voorlopige voorzieningen). Het WTO panel in WT/DS362 China - Intellectual Property Rights heeft (in par. 7.281) ten aanzien van recall overwogen dat “disposal of goods outside the channels of commerce” (het uit het handelsverkeer halen) ten doel heeft te voorkomen: “ ‘any’ harm caused to the rightholder, not just ‘harm’ or ‘some harm’.” Daaruit volgt dat deze maatregel niet beperkt is tot het terughalen van nog voor verdere verhandeling in voorraad gehouden inbreukmakende producten.
    
    8. Tevens is er op te wijzen dat Longi in de procedure die tot het arrest van het hof van 1 maart 2022 heeft geleid niet te harer verweer had aangevoerd dat de passage ‘die zich onder u bevinden’ in de recall-vordering – die naar de letter genomen onmiskenbaar ook betrekking heeft op zonnepanelen die worden gebruikt voor het bedrijf van degene die deze panelen onder zich heeft – in deze vorm niet toewijsbaar is, maar moet worden beperkt tot zonnepanelen die de afnemer ter verdere verhandeling onder zich heeft. Reeds hierom kan geen sprake zijn van een kennelijke misslag van het hof die een vordering in verband met de executie van zijn arrest zou kunnen rechtvaardigen. In de appeldagvaarding, met de grieven, van Longi is dit overigens ook niet aangevoerd. De thans door Longi aangevoerde argumenten met betrekking tot proportionaliteit van de maatregelen dienen te worden gevoerd in eventuele door Hanwha tegen de professionele gebruikers van inbreukmakende Longi panelen gevoerde procedures. 
    
    9. De grieven van Longi treffen derhalve geen doel en de door haar voor het eerst in hoger beroep geformuleerde vordering is niet toewijsbaar. Het bestreden vonnis zal daarom worden bekrachtigd. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Longi worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Partijen zijn overeengekomen dat deze kosten € 15.000,- bedragen. 
    
    
  
  
    Beslissing
    
    
      Het hof:
    
    
      
        bekrachtigt het bestreden vonnis;
      
      
        wijst af het voor het eerst in hoger beroep gevorderde;
      
      
        veroordeelt Longi in de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van Hanwha, begroot op € 15.000;
      
      
        verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
      
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur en A.W.J. Kamperman Sanders; het is in het openbaar uitgesproken op 16 mei 2022 in tegenwoordigheid van de griffier. 
    
    
    
      De voorzitter sluit daarop de behandeling.
    
    
    
      WAARVAN PROCES-VERBAAL.