ECLI:NL:RBROT:2022:8323, Rechtbank Rotterdam, 05-10-2022, C/10/642926 / KG ZA 22-696
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2022-10-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Verbintenissenrecht

Samenvatting: KG. Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de koop van het ontwerp en de IE-rechten van een model sleepboot (2409-model). Overeengekomen is dat vergoeding door gedaagde aan eiser in termijnen geschiedt wanneer gedaagde een 2409 boot verkoopt aan derden. Zover is het niet gekomen. Partijen zijn gezamenlijk voortgegaan met de doorontwikkeling van een iets groter model sleepboot (2410-model). Gedaagde heeft een 2410 verkocht aan een derde. Partijen twisten over de vraag of gedaagde het ontwerp en de IE-rechten van het 2410-model op grond van de koopovereenkomst van eiser heeft overgenomen.

vonnis
    RECHTBANK ROTTERDAM
    
    
      Team handel en haven
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/10/642926 / KG ZA 22-696
    
    
    
      
        Vonnis in kort geding van 5 oktober 2022
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        IMC CORPORATE LICENSING B.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
      eiseres,
      advocaat mr. S. Velthuizen te Rotterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      de rechtspersoon naar het recht van Maleisië
      
        NVS MARITIME CONSULTANCY SDN BHD,
      gevestigd te Kuala Lumpur (Maleisië),
      gedaagde,
      advocaten mr. E.J. Heijnen en mr. J.E.T. van Oort te Rotterdam.
    
    
    
      Partijen zullen hierna IMC en NVS genoemd worden.
    
    
    
  
  
    
      1. De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
        
          de dagvaardingen van 24 augustus 2022;
        
        
          de producties 1 t/m 42 en productie A van IMC;
        
        
          de 25 producties van NVS;
        
        
          de mondelinge behandeling op 9 september 2022;
        
        
          de pleitnota en opmerkelijke constateringen van IMC;
        
        
          de pleitnota van NVS.
        
      
      
    
    
      1.2.
      Ten slotte is vonnis bepaald.
      
      
    
  
  
    
      2. De feiten
    
      2.1.
      IMC is een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen van maritieme technologie, software en andere systemen en het vervaardigen van conceptontwerpen voor de maritieme sector.
      
    
    
      2.2.
      NVS is een onderneming die zich richt op het verkopen en laten realiseren van maritieme objecten, waarbij de daadwerkelijke realisatie door een derde partij wordt verzorgd. 
      
    
    
      2.3.
      Op 17 april 2018 hebben IMC en NVS een “Intellectual Property Sales Agreement” (hierna: de IPS-overeenkomst) gesloten. In de IPS-overeenkomst, waarin IMC wordt aangeduid als “Assignor” en NVS als “Assignee”, is onder meer het volgende vermeld:
      
      
        
          “(…)
        
      
      
        1.	The Assignor and its affiliated companies have developed the design of the 24M All-Rounder 360 Tug. This new design will be covered by three patents:
      
      
        
          A)	Patent describing a tug from stern to bow upward sloping deck and towing ring and internal support structure
        
        
          B) 	Patent describing the rail-carriage system
        
        
          C)	Patent / IP on Quick Release system with multiple cable bindings between two lifting slings
        
      
      
      
        2.	Patent on the QR system: Parties agree that the IP rights are shared as follows (..) :
      
      
        i.	The Assignee will own the IP rights for the QR when used in combination with the All-Rounder rail-carriage system only
      
      
        ii.	The Assignor owns the IP rights for the QR system when used with any other application
      
      
      
        3.	The Assignee will pay the Assignor a total sum of 220.000 EUR for the design work of the 24M All-Rounder 360 Tug and the transfer of IP/patent rights. This amount will be paid in 3 equal sums of 73.333,33 EUR, each payment corresponds to the signing of order contract for one 24M All-Rounder 360 Tug.
      
      
        (..)
      
      
      
        5.	Machinefabriek L. Straatman BV in the Netherlands will be appointed to produce the rails, carriages and QR system for which the Assignee will have an exclusive purchase agreement
      
      
        (worldwide) for a period of 5-7 years, but with mutual consent can be extended thereafter.
      
      
      
        6.	The Assignor will transfer the drawings incl. 3D models and calculations and all other relevant details of the 24M All-Rounder 360 Tug to the Assignee including explanation and support after the first payment of 73.333,33 EUR is received.
      
      
      
        7.	The Assignor will transfer the IP/patent rights to the Assignee after the full amount of 220.000 EUR has been received. Until that date, the Assignee receives an exclusive right on the technology. In the event of patent infringement before the transfer of IP/patent rights to the Assignee, the responsibility to take action lies with the Assignor until the first payment of 73.333,33 EUR has been received, after which it will be the responsibility of the Assignee.
      
      
        (…)
      
      
      
        11.	Both parties agree on mutual interest to develop the All-Rounder technology further, first with the present 24M All-Rounder 360 Tug design, next with possible alterations to this design according to specific owner requests and after that in the development of a larger All-Rounder with a (significant) higher Bollard Pull and winch. The Assignee shall have the right of first offer to purchase the design work and IP/patent rights of this larger All-Rounder with higher Bollard Pull and winch designed by the Assignor and its affiliated companies.
      
      
        (…)
      
      
      
        13. 	The Assignee will be responsible for the sales & marketing and final pricing of the 24M All-Rounder 360 Tug and for appointing a marine design company and shipyard to build the All-Rounder Tugs.
      
      
        (…)
      
      
      
        15.	Both parties will treat information provided by the other party as confidential, unless marked otherwise or open to public domain.
      
      
      
        16.	Applicable law
      
      
        
          This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute, controversy or question or interpretation arising under, out of, in connection with, or in relation to this Agreement or any amendments thereof, shall be submitted exclusively to the competent court in Rotterdam, the Netherlands.
        
        
          (…)”
        
      
      
    
    
      2.4.
      
        IMC was ten tijde van het sluiten van de IPS-overeenkomst al ver gevorderd met het ontwerp van een 24 meter lange sleepboot met QR-systeem, die wordt aangeduid als het 2409-model. NVS en IMC hadden daarover al vanaf 2015 contact.
        In januari en februari 2018 zijn voor twee van de drie in artikel 1 van de IPS-overeenkomst bedoelde patenten (octrooien) aanvragen ingediend in Maleisië. Er zijn later octrooien verleend.
      
      
    
    
      2.5.
      In juli 2018 is IMC gestart met het conceptontwerp van een sleepboot die wordt aangeduid als het 2410-model, naar aanleiding van belangstelling uit de markt voor een sleepboot met een grotere trekkracht. Het 2410-model is 10 m breed en 5,8 m diep, waar het 2409-model 9 m breed is en 5,18 m diep steekt. Het 2410-model heeft geen QR-systeem maar een lier.
      
    
    
      2.6.
      Op 25 februari en 23 augustus 2019 zijn in Singapore respectievelijk bij de EUIPO Industrial Designs (modelrechten) ter zake van de vorm van de romp van het 2410-model geregistreerd op naam van IMC. 
      
    
    
      2.7.
      Op 25 juni 2021 heeft NVS het eerste exemplaar van het 2410-model verkocht aan Harbour 360 Sdn Bhd (hierna: HB360). Naval Arch Marine Sdn Bhd (hierna: NAM) heeft in opdracht van NVS de bouwtekeningen gemaakt. NVS heeft systeemrails en karretjes besteld bij [naam bedrijf 1] (hierna: [naam bedrijf 1]) en de lier bij [naam bedrijf 2] (hierna: [naam bedrijf 2]). De bouw van het 2410-model vindt plaats door Labuan Shipyard and Engineering Sdn Bhd (hierna: LSE) op haar scheepswerf in Maleisië en is nog in volle gang.
      
    
    
      2.8.
      IMC heeft op 15 juli en 21 juli 2021 een factuur respectievelijk aangepaste factuur aan NVS verzonden voor een bedrag van € 73.333,33. NVS heeft dat bedrag voldaan.   
      
    
    
      2.9.
      Bij dagvaarding van 23 juni 2022 heeft NVS bij deze rechtbank een bodemprocedure jegens IMC aanhangig gemaakt. In die procedure vordert NVS, kort samengevat:
      
        
          een verklaring voor recht dat NVS het 2410-model heeft gekocht onder de IPS-overeenkomst en subsidiair dat het 2410-model als gevolg van de opdracht tot het verstrekken van meerwerk is verkocht aan NVS;
        
        
          IMC te veroordelen haar verplichtingen uit hoofde van de IPS-overeenkomst na te komen jegens NVS door alle tekeningen van het 2409- en 2410-model aan NVS over te dragen, op straffe van een dwangsom;
        
        
          IMC te veroordelen tot het sluiten van een addendum op de IPS-overeenkomst waarin de Industrial Designs aan NVS worden overgedragen (in plaats van patent 3) en waarin de overeenkomstige patentaanvragen voor andere landen welke zijn voortgekomen uit de PCT internationale aanvragen (en betaald door NVS) worden overgedragen, op straffe van een dwangsom;
        
        
          IMC te verbieden het modelwerk en de IP-/patentrechten inzake de 24M Tug (zowel het 2409- als het 2410-model) aan te bieden of te verkopen aan derden, op straffe van een dwangsom;
        
        
          IMC te veroordelen tot betaling aan NVS van € 98.091,- aan schadevergoeding en        € 2.124,65 aan buitengerechtelijke kosten;
        
        
          met veroordeling van IMC in de kosten van de procedure, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.
        
      
      
      
    
  
  
    
      3. Het geschil
    
    
      3.1.
      IMC vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
      
      
        I. NVS te veroordelen om in redelijkheid en te goeder trouw te onderhandelen over een door NVS (bedoeld is: IMC, opm. vzr) uit te brengen voorstel onder artikel 11 van de IPS-overeenkomst, daaronder begrepen over een licentieovereenkomst aangaande de Industrial Designs, voor een periode van twee weken aanvangend na het uitbrengen van het voorstel door IMC, welke periode in overleg tussen partijen verlengd kan worden;
      
      
      
        II. NVS te veroordelen om een voorschot op de (schade)vorderingen van IMC op NVS ten bedrage van € 75.000,- te voldoen aan IMC, althans zekerheid te stellen door storting van een waarborgsom van € 75.000,- op de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden & De Jonge Advocaten, dan wel op een andere derdengeldenrekening, met de bepaling dat negatieve rente en/of kosten verbonden aan het in depot houden van dit bedrag voor rekening en risico komen van NVS, dan wel door middel van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie van een Nederlandse – systeemrelevante – bank, voor al hetgeen IMC heeft te vorderen van NVS uit welke hoofde dan ook, binnen twee weken na het wijzen van vonnis, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag;
      
      
      
        en dat voor het geval de vordering onder I. en/of II. wordt afgewezen, of de periode als genoemd onder I. verstrijkt zonder overeenstemming tussen partijen of NVS niet tijdig voldoet aan de vordering genoemd onder II.:
      
      
      
        III. NVS te veroordelen om het in dezen te wijzen vonnis te berichten aan HB360 en LSE binnen 1 week en aan [naam bedrijf 1] en [naam bedrijf 2] en NAM binnen 2 weken, ná het verstrijken van de periode genoemd onder I., althans na het wijzen van vonnis in deze kwestie en/of daartoe strekkend schriftelijk verzoek vanuit of namens IMC, met bijvoeging – bij dit bericht aan de genoemde derden – door NVS van een erkende vertaling in de Engelse taal op kosten van NVS, waarbij NVS uitsluitend, zonder enig commentaar in woord of beeld, in gebruikelijk 12 punts lettertype, het volgende bericht, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bericht, dient te sturen ter aanbieding van het vonnis en de Engelse vertaling aan de adressanten (eveneens te vertalen in het Engels door een erkende vertaler):
      
      
      
        
          “Bij deze vraag ik uw onmiddellijke aandacht voor het bijgaande vonnis van de Rechtbank Rotterdam, d.d. [datum vonnis] in kort geding, waarvan u tevens een erkende vertaling aantreft. In kort geding heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de realisatie van de 2410-boot in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van [volledige naam IMC], zoals nader omschreven in het vorenbedoelde vonnis en is [volledige naam NVSJ veroordeeld tot [dictum]” 
        
      
      
      
        en een afschrift van deze berichten – aan genoemde derden – te verstrekken aan IMC, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag, althans een dwangsom door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen;
      
      
      
        IV.	NVS te veroordelen en/of te bevelen om op iedere wijze werkzaamheden en/of activiteiten aangaande de realisatie van het 2410-conceptontwerp te staken en gestaakt te houden en daarbij NVS te veroordelen om:
      
      
      a. iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van IMC aangaande het 2410-conceptontwerp te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het beogen of behalen van enig financieel voordeel met de intellectuele eigendomsrechten van IMC aangaande het 2410- conceptontwerp en het staken en gestaakt houden van het ter beschikking stellen aan derden daarvan, en;
      
      
        subsidiair bij IVa.: in plaats van “de intellectuele eigendomsrechten van IMC aangaande het 2410-conceptontwerp” wordt dezelfde vordering subsidiair ingestoken “het conceptontwerp 2410, in het bijzonder de tekeningen en/of het ontwerp van de lier voor de 2410 en/of het Industrial Design aangaande de 2410”;
      
      
      b.	zich te onthouden en te blijven onthouden van het openbaar maken en/of verveelvoudigen van het conceptontwerp van de 2410, in het bijzonder de tekeningen daarvan (waaronder in ieder geval is te verstaan het (doen) vervaardigen, (doen) invoeren, (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden,
      (doen) verhuren, te huur (doen) aanbieden, (doen) tentoonstellen, (doen) leveren, (doen) gebruiken, dan wel in voorraad (doen) hebben voor een van deze doeleinden of anderszins verhandelen van (de tekeningen aangaande) het conceptontwerp van de 2410 te staken en gestaakt te houden;
      
      
        ten aanzien van IVa. en IVb. te bepalen dat overtreding door NVS geschiedt op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag en per keer, althans een dwangsom door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen;
      
      
      
        V.	NVS te veroordelen om alle door IMC aan NVS verstrekte informatie aangaande het conceptontwerp van de 2410, de tekeningen daaronder begrepen, alsmede aangaande de lier en de vorm(en) (Shapes) zoals beschermd door de Industrial Designs van IMC geheim en vertrouwelijk te houden en aldus niet met enige derde te delen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag, althans een dwangsom door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen;
      
      
      
        VI.	NVS te veroordelen om alle derden die informatie hebben ontvangen als bedoeld en genoemd onder vordering V. te informeren dat zij deze informatie dienen te vernietigen, dan wel originelen dienen te retourneren, waarbij NVS uitsluitend, zonder enig commentaar in woord of beeld, in gebruikelijk 12 punts-lettertype, het volgende bericht, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bericht, dient te sturen alsmede de Engelse vertaling (door een erkende Engelse vertaling) daarvan aan de bedoelde derden, daaronder in ieder geval begrepen HB360 en LSE:
        
          “Bij deze vraag ik uw onmiddellijke aandacht voor het volgende. [volledige naam NVS] en/of haar directie heeft aan u, dan wel aan uw organisatie, informatie verstrekt die onder een geheimhoudingsbepaling is beschermd en welke informatie zij vertrouwelijk en geheim moet houden, uit hoofde van een daartoe strekkende verplichting jegens 
        
        
          [volledige naam IMC]. In kort geding heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat 
        
        
          [volledige naam NVS] u dient te informeren dat u en uw organisatie de volgende informatie dient te vernietigen en originelen aan [volledige naam IMC] dient te retourneren, waarbij het alle informatie en tekeningen aangaande de 2410, de lier en de vorm(en)(Shape), zoals beschermd door Industrial Designs op naam van [volledige naam IMC] betreft. Bij deze verzoek ik u om op de kortst mogelijke termijn aan dit verzoek te voldoen.”
        
      
      
      
        en een afschrift van deze berichten – aan genoemde derden – te verstrekken aan IMC, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag, althans een dwangsom door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen;
      
      
      
        VII. 	NVS te veroordelen om aan IMC alle informatie te verstrekken aangaande de 2410 en de bouw/ realisatie daarvan door HB360 en/of LSE, in het bijzonder de contracten gesloten tussen NVS enerzijds en HB360 en/of LSE anderzijds en de correspondentie tussen NVS enerzijds en HB360 en LSE anderzijds, binnen 2 weken na het wijzen van vonnis, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag, althans een dwangsom door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen;
      
      
      
        
          in alle gevallen:
        
      
      
      
        VIII.	De termijn als genoemd in artikel 1019i Rv te bepalen op zes (6) maanden na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans na de datum van dit vonnis en te bepalen dat deze termijn alleen geldt voor de vorderingen genoemd onder IV. en/of voor de vorderingen door de voorzieningenrechter te bepalen;
      
      
      
        IX.	NVS te veroordelen:
      
      a.	in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten ex artikel 1019h Rv (integrale kosten van dit geding), thans begroot op € 20.000,- exclusief BTW, het salaris van de advocaat van IMC daaronder mede begrepen;
      b.	in de nakosten als bedoeld in artikel 237 lid 4 jo. 239 Rv;
      te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en – voor het geval voldoening niet binnen de gestelde termijn plaats vindt – te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf bedoelde termijn voor voldoening.
      
    
    
      3.2.
      
        IMC legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.
        Het (conceptontwerp voor het) 2410-model en de rechten daarop zijn niet ingevolge de IPS-overeenkomst aan NVS overgedragen, maar NVS laat een 2410-model boot bouwen door LSE zonder daarover met IMC nadere afspraken te maken en zonder IMC daarvoor behoorlijk te betalen.  
        NVS is uit hoofde van de IPS-overeenkomst dan wel de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid dan wel uit hoofde van de verplichting tot beperking van schade die ontstaat door inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van IMC, gehouden om te goeder trouw (door) te onderhandelen over de aankoop van het conceptontwerp van het 2410-model. Het onrechtmatig handelen van NVS dient te worden gestaakt, indien zij niet overgaat tot aankoop van het conceptontwerp van het 2410-model, een en ander op grond van artikel 1 Auteurswet, artikel 6:162 BW, de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen, het TRIPS-verdrag en de Industrial Designs.  
      
      
    
    
      3.3.
      NVS concludeert tot onbevoegdverklaring door de voorzieningenrechter dan wel niet-ontvankelijkheid van IMC in haar vorderingen, althans tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van IMC in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv, integraal te begroten op € 6.921,- en te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente. 
      
    
    
      3.4.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
      
      
    
  
  
    
      4. De beoordeling
    Rechtsmacht en toepasselijk recht 
    
    
      4.1.
      In de eerste plaats moet worden onderzocht of aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt. Het geschil heeft immers een internationaal karakter, nu NVS is gevestigd in het buitenland. NVS betwist de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Tussen Nederland en Maleisië geldt geen relevant verdrag.
      
    
    
      4.2.
      Vaststaat dat partijen in artikel 16 van de IPS-overeenkomst zijn overeengekomen dat de rechtbank in Rotterdam uitsluitend bevoegd is om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de IPS-overeenkomst. Vorderingen I., II., V., VI. en VII. zijn in de kern gegrond op (nakoming van) de IPS-overeenkomt en vloeien dus daaruit voort. Daarnaast houden ook de vorderingen onder III. en IV. verband met de IPS-overeenkomst, nu de IE-eigendomsrechten op de boten mede onderwerp zijn van die overeenkomst. Ook deze vorderingen vallen onder de werking van de overeengekomen forumkeuze. De vorderingen sub VIII en IX zijn processuele nevenvorderingen waarvoor uit dien hoofde rechtsmacht bestaat. Het voorgaande brengt mee dat de voorzieningenrechter te Rotterdam op grond van artikel 8 lid 1 Rv bevoegd is om kennis te nemen van het gehele geschil. 
      
    
    
      4.3.
      
        Ten aanzien van de vorderingen waarvan de grondslag is gelegen in een verbintenis uit overeenkomst, is ingevolge artikel 10:154 BW voor de bepaling van het toepasselijk recht de Rome I Verordening (593/2008, hierna: Rome I) van toepassing. 
        Ten aanzien van de vorderingen waarvan de grondslag is gelegen in een onrechtmatige daad, is ingevolge artikel 10:159 BW voor de bepaling van het toepasselijk recht de Rome II Verordening (864/2007, hierna: Rome II) van toepassing. 
        Uit artikel 16 van de IPS-overeenkomst vloeit voort dat partijen voor het onderhavige geschil een rechtskeuze hebben gemaakt voor Nederlands recht die op grond van artikel 3 lid 1 Rome I dan wel artikel 14 lid 1 Rome II tussen partijen te gelden heeft. Of sprake is van onrechtmatig handelen in Nederland doet daarbij niet ter zake. Nu de vorderingen niet strekken tot handhaving van de octrooi- of modelrechten (Industrial Design) als zodanig is niet van belang of de octrooien en de modelrechten ook in Nederland gelden.
      
      
      
        
          Is het 2410-model overgedragen? 
        
      
      
    
    
      4.4.
      Partijen twisten over de vraag of NVS het conceptontwerp en de IE-rechten van het 2410 model van IMC heeft overgenomen en in dat verband wat de betekenis is van artikel 3 en 11 van de IPS-overeenkomst. In artikel 11 worden drie situaties omschreven: de ontwikkeling van (1) het ontwerp van het 2409-model, (2) mogelijke aanpassingen van dat model naar aanleiding van specifieke klantverzoeken en (3) een grotere All-Rounder met een (significant) grotere trekkracht en lier, waarop IP/patent rights van IMC rusten. Niet in geschil is dat de in artikel 3 bedoelde overname van IE-rechten door NVS ziet op de situaties 1 en 2 en dat alleen voor situatie 3 het in artikel 11, laatste zin, bedongen voorkeursrecht geldt, waarop IMC haar vordering I baseert. 
      
    
    
      4.5.
      
        IMC meent dat de IPS-overeenkomst voor het geschil beslissend is, omdat het 2410-model moet worden beschouwd als een larger All-Rounder with a significant higher bollard pull and winch, zodat het slot van artikel 11 (geval 3) van toepassing is. Volgens IMC valt het 2410-model dat nu in Maleisië wordt gebouwd dus onder situatie 3, zodat het conceptontwerp en de IE-rechten daarop niet aan NVS zijn overgedragen. IMC heeft ter onderbouwing van haar standpunt verwezen naar correspondentie tussen partijen en een verklaring van een deskundige op het gebied van sleepboten (Hensen) over de wezenlijke verschillen tussen het 4209-model en het 4210-model; daaruit valt op te maken dat het 2410-model groter is dan het 2409-model, beschikt over een lier en, anders dan het kust/zeesleper 2409-model, een havensleepboot is. Verder verwijst zij onder meer naar verslagen van Skype-gesprekken, waaruit blijkt dat ook NVS meende dat het 2410-model wezenlijk anders was dan het 2409-model. 
        Partijen hebben jaren samengewerkt en met artikel 11 bedoeld dat in situatie 3 nadere afspraken zouden worden gemaakt, zodat NVS het model kan (laten) bouwen en IMC voor haar ontwerpwerk en IE-rechten (dan wel licenties) betaald wordt. Partijen dienen dus over de koop van dit model en de IE-rechten nadere, ten opzichte van de IPS-overeenkomst nieuwe, afspraken te maken. Nu partijen daarover nog geen overeenstemming hebben bereikt, maakt NVS inbreuk op de IE-rechten van IMC door het 2410-model aan te bieden aan derden en/of op andere wijze te gebruiken en handelt zij deswege in strijd met de IPS-overeenkomst en onrechtmatig, aldus IMC.
      
      
    
    
      4.6.
      
        NVS meent dat het 2410-model primair valt onder het onder rov. 4.4 bedoelde geval 1 en subsidiair onder geval 2. NVS heeft ook verwezen naar gevoerde correspondentie tussen partijen en een (zowel naar inhoud als naar echtheid betwiste) verklaring van NAM overgelegd, waaruit valt op te maken dat de verschillen tussen het 4209-model en het 4210-model beperkt zijn. Voorts wijst zij op de door IMC verzonden factuur van 15 juli 2021, die NVS heeft betaald, en waarop staat:
        
          “Hereby we invoice NVS (…) installment 1 of 3 - Sale of Intellectual Property/patent rights as per Intellectual Property Sale Agreement, dated 17th of April 2018, Clause 3 corresponding to the signing of order contract for the 24M All-Rounder 360 Tug as signed on Friday 25th of June 2021.”
        
      
      
      
        De IPS-overeenkomst moet zo worden uitgelegd dat NVS het conceptontwerp van dit model en de IE-rechten daarop conform artikel 3 van de IPS-overeenkomst heeft overgenomen van IMC. NVS mag dat conceptontwerp dus gebruiken en op basis daarvan de boot in Maleisië laten afbouwen en verkopen. NVS heeft IMC wel opdracht gegeven tot het doen van meerwerk. Alleen voor dat extra werk dient zij te betalen, maar aanmerkelijk minder dan IMC vraagt, aldus NVS. Die betalingsverplichting staat los van de vraag of NVS de boot mag laten afbouwen en verkopen.
      
      
    
    
      4.7.
      
        De voorzieningenrechter stelt vast dat IMC, ten tijde van de ondertekening van de IPS-overeenkomst, al veel tijd en kosten had gestoken in het conceptontwerp van het 2409-model en daarmee vrijwel klaar was. De bedoeling was dat NVS het conceptontwerp en de IE-rechten van het 2409-model zou kopen van IMC en als vergoeding een vast bedrag van 
        € 220.000,- (in 3 termijnen) zou betalen alsook royalty fees. Betaling daarvan zou plaatsvinden bij/na daadwerkelijke verkoop van de te bouwen 2409-modellen door NVS. Het is echter nimmer gekomen tot een verkoop van een 2409-model boot. Hoewel beide partijen zich daarvan bewust waren is geen nieuwe, meer op de feitelijke ontwikkelingen toegesneden overeenkomst gesloten. Partijen zijn echter wel, gezamenlijk, voortgegaan met de doorontwikkeling van een sleepboot op basis van het 2409-model om tegemoet te komen aan de wensen die kennelijk in de markt bestonden. Van de in de IPS-overeenkomst vermelde drie octrooien zijn er twee geregistreerd. In plaats van het realiseren van een octrooi op het QR-systeem heeft IMC uiteindelijk Industrial Designs (modelrechten) op de romp van het 2410 model laten registreren. Door deze ontwikkelingen lijkt het erop dat bepaalde kernafspraken in de IPS-overeenkomst achterhaald zijn. Dat gegeven weegt mee in de uitleg van de IPS-overeenkomst.
      
      
    
    
      4.8.
      Naar voorshands oordeel valt het 2410-conceptontwerp in de door partijen voorziene situatie 2. Dat oordeel is gebaseerd op het volgende.
      
      
        Het betreft duidelijk een doorontwikkeling van het 2409-model, zodat situatie 1 niet aan de orde is. Of situatie 3 aan de orde is volgt niet zonder meer uit de bewoordingen. Vast staat dat het gaat om een iets bredere en diepere boot, met een wat hogere paaltrek en een lier. Of de verklaring van NAM echt en/of juist is doet daarbij niet ter zake. Dat die paaltrek significant hoger is is niet zonder meer duidelijk, terwijl uit de correspondentie valt op te maken dat partijen bij het schrijven van deze tekst hebben gedacht aan een aanzienlijk grotere, ook langere, boot. Voorts valt te betwijfelen of het 2410-model nog de All-Rounder is waarop partijen destijds het oog hadden. Situatie 3 wordt voorts niet alleen beschreven in het laatste zinsdeel van de eerste zin, maar juist ook in de tweede zin van artikel 11. Partijen hebben daarbij blijkbaar het oog gehad op een nieuw te ontwikkelen, duidelijk van het 2409-model afwijkende boot, waarop IMC dan ook eigen, nieuwe IE-rechten zou verkrijgen. Daarbij moet voorts worden betrokken dat niet de letterlijke tekst van artikel 11 doorslaggevend is; het gaat om de betekenis die daaraan in redelijkheid toekomt en hetgeen partijen in dat opzicht van elkaar mochten verwachten. 
        Juist op het punt van de lier in plaats van het QR-systeem zijn er andere ontwikkelingen geweest dan in de overeenkomst was voorzien, waarvan een zeer belangrijke is dat voor het QR-systeem geen octrooi is aangevraagd. De lier is voorts geen nieuwe vinding van IMC; sterker, partijen hebben blijkbaar bewust gewacht met het ontwikkelen van een ontwerp met lier totdat de rechten van een derde door tijdsverloop waren komen te vervallen. Beschermd is, kort samengevat, het door IMC ontworpen hellende dek (met de daarbij behorende bijzonderheden) en de vormgeving van de romp. Gesteld noch aannemelijk is geworden dat het 2410-conceptontwerp in die opzichten significant verschilt van het 2409-conceptontwerp. Omtrent een nieuwe technische vinding is niets gesteld. De in het in artikel 11 als derde gerangschikte situatie veronderstelt echter dat er sprake is van een nieuw/ander octrooi althans van een octrooieerbare vinding/ vernieuwing, nu wordt verwezen naar IP/patent rights. Voor zover IMC meent dat hiermee ook gedoeld wordt op auteursrecht, helpt dat haar niet verder. Dat sprake is van een auteursrecht heeft IMC wel gesteld, maar niet behoorlijk toegelicht. Met name is niet aannemelijk geworden dat bij het 2410-conceptontwerp en bij de daarin vervatte de aanpassingen ten opzichte van het 2409-conceptontwerp sprake is geweest van creatieve keuzes die niet technisch bepaald waren. Uit de door IMC zelf overgelegde stukken blijkt veeleer dat de gemaakte keuzes juist wel technisch bepaald waren en voortvloeiden uit de gebruikseisen. Tegen die achtergrond valt het 2410-conceptontwerp naar voorlopig oordeel niet onder situatie 3. 
        Dat betekent dat voorshands aannemelijk is dat zich de in artikel 11 als tweede genoemde situatie voordoet. Daarmee is ook in overeenstemming de door IMC gestuurde factuur en de in de omschrijving daarvan vervatte verwijzing naar artikel 3 van de IPS-overeenkomst. 
      
      
      
        Daaruit volgt dat voorshands de octrooi- en andere IE-rechten op het 2410-conceptontwerp aan NVS zijn overgedragen en dat het NVS vrij staat aan de hand daarvan een boot te laten bouwen en deze aan een derde te (doen) verkopen. 
      
      
    
    
      4.9.
      Anders dan IMC betoogt, is deze uitleg niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid en evenmin met de wijze waarop partijen zich naar elkaar hebben gedragen na het sluiten van de IPS-overeenkomst. Nu het 2410-conceptontwerp voorshands niet tot nieuwe IE-rechten leidt, vallen er ook geen additionele IE-rechten te verkopen door IMC aan NVS of aan een ander. De redelijkheid en billijkheid brengen weliswaar mee dat NVS het werk dat IMC heeft verzet om van het 2409-conceptontwerp te komen tot het 2410-conceptontwerp moet betalen, maar dat gaat om een eenmalige vergoeding van opgedragen werk (zie hierna onder r.o. 4.14.). Een interpretatie die ertoe zou leiden dat IMC het 2410-conceptontwerp aan een derde zou kunnen verkopen, zou juist in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, gelet op de voorgeschiedenis en de wijze waarop partijen gezamenlijk zijn voortgegaan nadat bleek dat er voor het 2409-conceptontwerp geen koper te vinden was.  
      
    
    
      4.10.
      Het vorenstaande betekent dat vordering I., strekkende tot een gebod om te onderhandelen over een nieuwe overeenkomst, niet voor toewijzing in aanmerking komt. 
      
      
        
          Berichtgeving aan relaties en het staken van de inbreuk op IE-rechten (vordering III. en IV.) 
        
      
      
    
    
      4.11.
      
        Deze vorderingen, wat daarvan verder zij, nemen tot uitgangspunt dat NVS inbreuk maakt op IE-rechten van IMC. Nu dat uitgangspunt hiervoor voorshands onjuist is bevonden, komen deze vorderingen in beginsel niet voor toewijzing in aanmerking. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. De bouw van de 2410-boot die HB360 heeft besteld bij NVS, is in volle gang en zowel NVS als HB360 (en mogelijk ook andere partijen, zoals de werf en toeleveranciers) hebben groot belang bij voltooiing van de bouw. De mogelijkheid dat later zal blijken, al dan niet in de aanhangige bodemprocedure, dat NVS toch inbreuk maakt op enig IE-recht van IMC legt daartegenover onvoldoende gewicht in de schaal. Daarbij is meegewogen dat vast staat dat de bouw haar einde nadert en dat niet spoedig eindvonnis in de bodemprocedure valt te verwachten. 
        IMC heeft zich erop beroepen dat zij zeer lang om niet werkzaamheden heeft verricht en dat zij door NVS aan het lijntje is gehouden. Dat maakt onvoldoende verschil. Wat het tijdsverloop betreft was het voor beide partijen duidelijk dat de kosten voor de baten zouden uitgaan. IMC heeft een constructie geaccepteerd waarin een beloning voor haar werkzaamheden onzeker was en geruime tijd op zich kon laten wachten. Daarnaast is van belang dat IMC naast ruim € 73.000,- ingevolge de ingediende factuur, naar onbetwist ter zitting door NVS is verklaard, nog ongeveer € 12.000,- van NVS heeft ontvangen. Voorts kan zij, als de nu in aanbouw zijnde boot wordt afgebouwd en bevalt em nieuwe orders worden geplaatst, ook de andere twee afgesproken betalingen van ruim € 73.000 tegemoet zien.
      
      
    
    
      4.12.
      Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen III. en IV. 
      
      
        
          Voorschot op schadevergoeding (vordering II.)
        
      
      
    
    
      4.13.
      Ingevolge vaste jurisprudentie is ten aanzien van een geldvordering in kort geding terughoudendheid geboden en moeten dienaangaande naar behoren feiten en/of omstandigheden worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden (HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519, HBS / Danestyle). IMC heeft geen apart spoedeisend belang bij de onderhavige geldvordering gesteld, laat staan onderbouwd. De enkele omstandigheid dat een en ander al lang sleept, volstaat niet. Reeds om die reden kan het door haar gevorderde voorschotbedrag niet worden toegewezen. 
      
    
    
      4.14.
      
        Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter het volgende.
        Vaststaat dat NVS in juni 2021 een koper heeft gevonden voor de bouw van een sleepbout naar het 2410-conceptontwerp. IMC wist daarvan af en heeft daar geen bezwaar tegen gemaakt. Partijen zijn al die tijd blijven praten over het ontwerp en de wijze waarop het verkocht kon worden. Ze zijn het erover eens dat NVS aan IMC een vergoeding moet betalen voor extra werk dat IMC heeft verricht aan het 2410-conceptontwerp. Dat extra werk is verzet staat vast. Blijkens de correspondentie is de discussie daarover echter lange tijd stil geweest, vermoedelijk omdat er nog geen 2410-boot was verkocht. Eerst in 2021 hebben partijen concreet onderhandeld over de hoogte van die vergoeding en is daarover een geschil ontstaan, zowel over het aantal uren als over het te hanteren uurtarief. 
        Met deze gang van zaken is in overeenstemming dat de verhouding tussen partijen zo wordt geduid dat NVS aan IMC een opdracht (in de zin van art. 7:400 BW) heeft gegeven voor het werk dat uiteindelijk heeft geleid tot het 2410-conceptontwerp en dat extra was ten opzichte was van het werk voor het 2409 -conceptontwerp. Dat partijen geen concrete afspraak hebben gemaakt over de beloning voor die werkzaamheden, doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de opdracht. Voor NVS was ook duidelijk dat hiermee kosten gemoeid waren. Daarom is NVS ingevolge artikel 7:405 lid 2 BW een redelijk loon aan IMC verschuldigd. De hoogte van dat loon dient apart (al dan niet in een bodemprocedure) te worden vastgesteld. 
        Voor zover de onder II. bedoelde vordering in dit kort geding geacht moet worden te strekken tot het verkrijgen van een voorschot daarop, geldt het volgende. Mede gelet op de correspondentie waarop beide partijen een verschillende visie hebben, en het ontbreken van een deugdelijke en inzichtelijke onderbouwing, is op dit moment voorshands niet duidelijk dat dat redelijk loon in een bodemprocedure op tenminste € 75.000,- zal worden bepaald en ontbreekt ook een behoorlijk aanknopingspunt voor vaststelling op een geringer bedrag. 
      
      
      
        
          Geheimhouding en berichtgeving aan derden (vordering V. en VI.)
        
      
      
    
    
      4.15.
      Voor de gevorderde geheimhouding heeft IMC verwezen naar artikel 15 van de IPS-overeenkomst. Dat artikel legt beide partijen een geheimhoudingsplicht op aangaande informatie die zij over en weer van elkaar ontvangen. NVS heeft echter verklaard dat zij geen stukken met betrekking tot het conceptontwerp van het 2410-model rechtstreeks van IMC heeft ontvangen. Zij voert aan dat IMC zelf, en niet zij, NVS, “finale files” van het 2410-conceptontwerp aan NAM heeft verstrekt. NAM heeft op basis daarvan bouwtekeningen van de 2410 gemaakt en heeft die vervolgens verkocht aan NVS. Verder heeft IMC tekeningen met [naam bedrijf 1] gedeeld, op basis waarvan [naam bedrijf 1] productietekeningen heeft geconcipieerd. Daarna heeft [naam bedrijf 1] in opdracht van NVS de rails en karren geproduceerd. Hetzelfde geldt voor [naam bedrijf 2], bij wie NVS een bestelling voor een lier heeft geplaatst (zie randnummers 2.22. en 2.32. van de pleitnota van NVS). Deze stellingen van NVS zijn door IMC niet weerlegd. Dat NVS de geheimhoudingsplicht heeft geschonden, is dan ook niet aannemelijk geworden. Van enig gevaar van schending van de geheimhoudingsplicht door NVS is ook verder niet gebleken. Vordering V. wordt afgewezen bij gebrek aan belang. 
      
    
    
      4.16.
      De daarmee samenhangende vordering onder VI. ligt daarmee ook voor afwijzing gereed.
      
      
        
          Verstrekking van bescheiden (vordering VII.)
        
      
      
    
    
      4.17.
      
        De gevorderde verstrekking van informatie is gegrond op artikel 843a Rv.
        Op grond van dat artikel kan een partij die daarbij rechtmatig belang heeft, inzage, afschrift of uittreksel verkrijgen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn. De stellingen van IMC komen erop neer dat zij, met het oog op haar verweer (of mogelijk een in te stellen vordering in reconventie) in de bodemprocedure, dient te beschikken over stukken die NVS haar niet wenst te verstrekken. IMC wenst met de betreffende bescheiden meer inzicht te verkrijgen in de precieze omvang van de inbreuk door NVS en de daardoor ontstane schade, zodat de bescheiden in die zin relevant zijn voor de rechtspositie van IMC.
        Nu naar voorshands oordeel geen inbreuk wordt gemaakt door NVS op enig IE-recht van IMC komt deze vordering thans niet voor toewijzing in aanmerking.
      
      
      
        
          Termijn ex artikel 1019i Rv (vordering VIII.)
        
      
      
    
    
      4.18.
      Het bepalen van een termijn in de zin van artikel 1019i Rv kan gelet op het voorgaande achterwege worden gelaten, daargelaten of wel sprake is van eigenlijke inbreukvorderingen.
      
      
        
          Proceskosten
        
      
      
    
    
      4.19.
      
        IMC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Aan NVS komt op de voet van artikel 1019h Rv een vergoeding toe voor dat deel van haar kosten dat betrekking heeft op het verweer tegen de door IMC gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het geschil ziet op zowel een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als op nakoming van de IPS-overeenkomst. Op dat laatste is artikel 1019h Rv niet van toepassing en dient het gebruikelijke liquidatietarief te worden gehanteerd. Gelet op het tussen partijen gevoerde debat in de processtukken en ter zitting, stelt de voorzieningenrechter vast dat 25% van de kosten zijn gemaakt voor het IE-deel en 75% voor het overige deel (nakoming overeenkomst). 
        NVS heeft de door haar gemaakte kosten tot aan de mondelinge behandeling berekend op 
        € 6.921,- exclusief btw. IMC heeft daartegen aangevoerd dat het grootste deel van die kosten afkomstig is van een advocatenkantoor (Ventoux) dat NVS niet bijstaat in de onderhavige procedure, zodat die kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. Dat verweer kan niet slagen. NVS heeft gemotiveerd toegelicht dat zij specifiek op het gebied van intellectueel eigendom juridisch advies heeft ingewonnen bij Ventoux en de daarvoor gemaakte kosten zijn voldoende onderbouwd. IMC heeft verder geen verweer gevoerd tegen de hoogte van dat bedrag. Het door NVS gespecificeerde bedrag van € 6.921,- komt de voorzieningenrechter niet onredelijk voor. Het gebruikelijke liquidatietarief bij een kort geding is € 1.016,-. Met de 25/75-verhouding worden de advocaatkosten bepaald op 
        € 2.492,25 (= 25% van € 6.921,- + 75% van € 1.016,-). De kosten aan de zijde van NVS worden derhalve begroot op:
      
      
      - griffierecht	€ 	2.837,00
      - salaris advocaat	€	2.492,25
      Totaal	€ 	5.329,25
      
    
    
      4.20.
      Uit de uitspraak van 10 juni 2022 van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:853), onder nummer 2.3, leidt de voorzieningenrechter af dat in dit vonnis geen aparte beslissingen hoeven te worden genomen over nakosten en wettelijke rente daarover.
      
      
    
  
  
    
      5. De beslissing
    De voorzieningenrechter:
    
    
      5.1.
      wijst de vorderingen af; 
      
    
    
      5.2.
      veroordeelt IMC in de proceskosten, aan de zijde van NVS tot op heden begroot op € 5.329,25, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dat bedrag met ingang van de 15e dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
      
    
    
      5.3.
      verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. C.Sikkel op 5 oktober 2022.
        2091 / 106