ECLI:NL:RBROT:2022:11018, Rechtbank Rotterdam, 16-12-2022, C/10/646892 / KG ZA 22-907
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2022-12-16 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: KG. Vraag is of het logo van gedaagden zodanig overeenstemt met de logo's van eisers dat  sprake is van IE-inbreuk. Beroep van eisers op auteursrecht, merkenrecht en slaafse nabootsing slaagt niet. Vordering tot staking inbreuk wordt afgewezen.

vonnis

    
RECHTBANK ROTTERDAM

    
    
      
Team handel en haven

    
    
    
      
zaaknummer / rolnummer: C/10/646892 / KG ZA 22-907

    
    
    
      

Vonnis in kort geding van 16 december 2022


    
    
    
      
in de zaak van

    
    
  
  
    

1.

[eiser01] ,

    
wonende te [woonplaats01] ,

    
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

    
      

[eiser02]

,

      
gevestigd te [vestigingsplaats01] ,

    
    
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

    
      

[eiser03]

,

      
gevestigd te [vestigingsplaats02] ,

      
eisers,

      
advocaten mrs. F. Quarles van Ufford te Den Haag en J.A. F. Consadine te Rotterdam,

    
    
    
      
tegen

    
    
    
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

    
      

[gedaagde01]

,

      
gevestigd te [vestigingsplaats03] ,

    
    
2.

[gedaagde02]

, mede h.o.d.n.

[gedaagde01]

,

    
      
wonende te [woonplaats02] ,

      
gedaagden,

      
advocaten mr. S. Tigu en mr. S.W.E. Schneiders te Rotterdam.

    
    
    
      
Eisers worden hierna afzonderlijk aangeduid als [eiser01] , [eiser02] en [eiser03] en gezamenlijk als [eisers] Gedaagden worden hierna afzonderlijk aangeduid als [gedaagde01] en [gedaagde02] en gezamenlijk als [gedaagden]

    
    
    
  
  
    

1.

De procedure

    
      
1.1.

      
In het dossier van deze zaak zitten de volgende stukken:

      
        
          
de dagvaarding van 1 november 2022, met producties 1 tot en met 23;

        
        
          
de aanvullende producties 24 tot en met 42 van [eisers] ;

        
        
          
de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie, met producties 1 tot en met 11;

        
        
          
de mondelinge behandeling van 18 november 2022;

        
        
          
de pleitnota van [eisers] ;

        
        
          
de pleitnota van [gedaagden]

        
      
      
    
    
      
1.2.

      
        
Na de mondelinge behandeling is de procedure één week aangehouden. Partijen hebben vervolgens medegedeeld dat de vordering in reconventie wordt ingetrokken en dat voor het overige vonnis gevraagd wordt.

        

2. De feiten


      
    
    
      
2.1.

      
Op 20 maart 2018 heeft [eiser01] [eiser02] opgericht, een vennootschap die beveiligingsdiensten en verkeersregelaarsdiensten aanbiedt. Sinds 7 november 2018 maakt [eiser02] gebruik van het navolgende logo (hierna: het B-logo):

      
      
        
          
        
      
      
    
    
      
2.2.

      
Op 19 juli 2021 heeft [eiser01] de eenmanszaak Infra Verkeerdiensten opgericht, van waaruit [eiser01] verkeersregelaarsdiensten en arbeidsbemiddeling leverde. [eiser01] is nadien ook gebruik gaan maken van het navolgende logo (hierna: het D-logo):

      
      
        
          
        
      
      
    
    
      
2.3.

      
[eiser02] heeft regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van [gedaagde02] , die zich als zzp’er beschikbaar stelde om deze werkzaamheden in opdracht uit te voeren.

      
    
    
      
2.4.

      
Op 1 oktober 2021 hebben [eiser01] en [gedaagde02] [eiser03] opgericht. Op 24 oktober 2021 heeft [eiser01] zijn eenmanszaak [eiser03] opgeheven.

      
    
    
      
2.5.

      
In december 2021 is de samenwerking tussen [eiser01] en [gedaagde02] geëindigd en heeft [eiser01] de aandelen van [gedaagde02] in [eiser03] overgenomen.

      
    
    
      
2.6.

      
Op 16 maart 2022 heeft [gedaagde02] , samen met [naam01] (hierna: [naam01] ), [gedaagde01] opgericht. [gedaagde01] maakt gebruikt van het navolgende logo (hierna: het JK-logo):

      
        
          
        
      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
      
2.7.

      
Op 7 maart 2022 heeft [eiser02] het volgende beeldmerk met woordelementen gedeponeerd bij het BBIE voor waren en diensten in de klassen 39 en 45 (nummer 1458588).

      
        
          
        
      
      
        
Met ingang van 24 mei 2022 staat zij geregistreerd als houdster van dat beeldmerk (hierna: het dubbele logo).

      
      
    
    
      
2.8.

      
Bij brief van 3 juni 2022 heeft een juridisch adviesbureau, namens [eiser02] en [eiser03] , [gedaagde01] gesommeerd het gebruik van het JK-logo te staken en gestaakt te houden en de kosten die zijn veroorzaakt door de inbreuk te vergoeden. [gedaagde01] heeft daar afwijzend op gereageerd.

      
    
    
      
2.9.

      
Op 21 juni 2022 heeft [gedaagde01] het JK-logo als beeldmerk met woordelementen gedeponeerd bij het BBIE in de klassen 35 en 41 (nummer 1466216). Tegen deze aanvraag tot merkregistratie heeft [eiser02] oppositie ingesteld. Daarop is nog niet beslist.

      
    
    
      
2.10.

      
        
Bij brief van 27 juni 2022 heeft de advocaat van [eisers] [gedaagde01] gesommeerd (1) het gebruik van het JK-logo te staken en gestaakt te houden, (2) te verklaren geen inbreuk meer te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van [eiser02] en [eiser03] , (3) de merkdeponering bij het BBIE van het JK-logo in te trekken en (4) geleden schade te compenseren.

        
Bij e-mail van 7 juli 2022 heeft de advocaat van [gedaagde01] daarop afwijzend gereageerd. Verdere correspondentie heeft niet tot een overeenstemming geleid.

      
      
    
    
      
2.11.

      
Op 28 juni 2022 heeft [eiser02] het B-logo als beeldmerk met woordelementen gedeponeerd bij het BBIE in de klassen 35, 39 en 45 (nummer 1466585), waarna het merk is ingeschreven.

      
    
    
      
2.12.

      
Op 28 juni 2022 heeft [eiser03] het D-logo als beeldmerk met woordelementen gedeponeerd bij het BBIE in de klassen 35, 39 en 45 (nummer 1466586), waarna het merk is ingeschreven.

      
      
    
  
  
    

3.

Het geschil

    
    
      
3.1.

      
[eisers] vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

      
      
        

primair:


      
      
1. om [gedaagden] te verbieden om ieder logo of andere grafische voorstelling, dat/die slechts in geringe mate afwijkt van de logos ontworpen door [eiser01] , die zijn afgebeeld onder punten 2 en 3 van de dagvaarding, waaronder doch niet uitsluitend het door [gedaagden] gebruikte logo zoals dat is weergegeven in Benelux merkendepot 1466216, openbaar te maken of te verveelvoudigen, en ieder gebruik daarvan binnen 3 dagen na betekening van het te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden;

      
      
2. om [gedaagden] te bevelen om ieder gebruik van het logo zoals gedeponeerd in de Benelux onder nummer 1466216, of een ander met de door [eisers] onder nummers 1458588, 1466585 en 1466586 ingeschreven Benelux merkinschrijvingen overeenstemmend teken, voor waren of diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de onder die merkinschrijvingen ingeschreven diensten, binnen 3 dagen na betekening van het te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden;

      
      
3. om [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen tot het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom, voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat [gedaagden] verzuimt c.q. verzuimen om aan de vorderingen geformuleerd onder 1 en 2, dan wel aan een ander door de voorzieningenrechter te geven bevel of veroordeling, te voldoen;

      
      
4. de termijn uit hoofde van artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na datum vonnis;

      
      
5. om [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding conform artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen die termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente onder de (na)kosten te rekenen vanaf veertien dagen na dagtekening van het vonnis;

      
      
        

subsidiair:


      
      
      
6. om [gedaagden] te bevelen om binnen 3 dagen na betekening van het te wijzen vonnis ieder gebruik van een logo, dat slechts in geringe mate afwijkt van de logo’s van [eisers] , zoals weergegeven onder punten 2 en 3 van deze dagvaarding, waardoor sprake is van onrechtmatig gebruik in de zin van artikel 6:162 BW, te staken en gestaakt te houden;

      
      
7. om [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen tot het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom, voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat [gedaagden] verzuimt c.q. verzuimen om aan de vorderingen zoals geformuleerd onder 6 te voldoen;

      
      
8. om [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding, te vermeerderen met de nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen die termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente onder de (na)kosten te rekenen vanaf veertien dagen na dagtekening van het vonnis.

      
    
    
      
3.2.

      
[gedaagde01] voert verweer.

      
    
    
      
3.3.

      
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

      
      
      
    
  
  
    

4.

De beoordeling

    
Spoedeisend belang

    
    
      
4.1.

      
De vraag of een eisende partij voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van de partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het spoedeisend belang in beginsel wordt aangenomen zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien onvoldoende voortvarend wordt opgetreden tegen een gestelde inbreuk, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt.

      
    
    
      
4.2.

      
        
[eisers] hebben toegegeven dat zij eind januari 2022 bekend waren met het gebruik van het JK-logo door [gedaagde01] . Met het gegeven dat [gedaagde01] voor het eerst op 3 juni 2022 (dus vier maanden later) is gesommeerd om het vermeende onrechtmatige gebruik van haar logo te staken en dit kort geding pas op 1 november 2022 aanhangig is gemaakt (dus negen maanden later) is wel duidelijk dat [eisers] niet voortvarend hebben gehandeld.

        
Aan de andere kant hebben [eisers] gesteld dat zij nog steeds een spoedeisend belang hebben bij de gevraagde voorzieningen, omdat de inbreuk door [gedaagden] anders nog lang voortduurt, met verwatering van hun logo en de daaraan verbonden goodwill tot gevolg. De vraag of die stelling op juistheid berust, komt bij de materiële beoordeling aan de orde, maar doet op zichzelf niet af aan het spoedeisende karakter van de betreffende vorderingen. Verder wijzen [eisers] erop dat een uitspraak in de thans lopende oppositieprocedure bij het BBIE en die in een bodemprocedure nog lang op zich kunnen laten wachten.

        
Beide belangen afwegend, komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat aan het belang van [eisers] om een voorlopige beslissing te krijgen op hun vorderingen meer gewicht toekomt.

      
      
      
        

Auteursrechten


      
      
    
    
      
4.3.

      
        
[eisers] stellen voorop dat [gedaagden] inbreuk maken op de auteursrechten van [eiser01] en dat het logo van [gedaagden] een ongeoorloofde verveelvoudiging is in de zin van artikel 13 Aw. [eiser01] heeft zowel het B-logo als het D-logo ontworpen en is daarom auteursrechthebbende op die logo’s. Hij heeft een licentie voor het gebruik van die logo’s verstrekt aan [eiser02] en [eiser03] .

        
[gedaagden] voeren daartegen aan dat [eisers] vanaf aanvang onduidelijkheid scheppen over wie als de maker van de logo’s heeft te gelden. Zij betwisten dat [eiser01] de logo’s heeft ontworpen.

      
      
    
    
      
4.4.

      
De voorzieningenrechter is van oordeel dat [eisers] verwarring scheppen over de vraag wie de maker is van de logo’s in de zin van de Auteurswet.

      
    
    
      
4.5.

      
In de sommatiebrieven van juni 2022 wordt de indruk gewekt dat de auteursrechten van de logo’s liggen bij de vennootschappen.

      
      
        
Zo staat in de namens [eiser02] en [eiser03] door een adviesbureau verstuurde brief van 3 juni 2022 aan [gedaagde01] :

        

“(…) Alle foto’s en het logo van mijn client zijn auteursrechtelijk beschermd. U heeft een licentie (toestemming) van mijn client nodig om de het logo te mogen gebruiken. Uit onze gegevens blijkt niet dat u die toestemming heeft. (…) Daardoor pleeg u een inbreuk op de auteursrechten en merkenrechten van mijn client, zijn licentiegevers en/of zijn fotografen dan wel zijn derde. Zij lijden hierdoor schade. Mijn client en zijn fotografen en logo maker(s) houden u aansprakelijk voor deze schade. (…)”


      
      
      
        
In de brief van 27 juni 2022 schrijft de advocaat van [eisers] , namens [eiser02] en [eiser03] , aan [gedaagde01] :

        

“(…) Deze logo’s hebben een onderscheidend en kenmerkend design. Het ontwerp van deze logo’s (…) geniet bescherming op grond van de Auteurswet (Aw), (…). Cliënte is exclusief auteursrechthebbende op het ontwerp. (…)”


      
      
    
    
      
4.6.

      
        
Vervolgens en voor het eerst in de dagvaarding van 1 november 2022 stellen [eisers] dat [eiser01] auteursrechthebbende is op de logo’s en dat hij begin 2018 het B-logo heeft ontworpen en omstreeks juli 2021 het D-logo.

        
Ter zitting is bij wijze van nadere toelichting gesteld dat [eiser01] zijn ontwerp van het B-logo in 2018 heeft doorgestuurd naar ontwerpbureau Visualles om aangepast te worden. Ter onderbouwing verwijzen zij naar de schriftelijke verklaring van Visualles (productie 33 van [eisers] ). In die verklaring staat echter:

        

“(…) hij is bij ons gekomen voor een autobelettering / Carwrap van een Renault traffic. Hier heeft hij in eerste instantie een ontwerp voor aangeleverd inclusief het logo van Infrabeveiliging. Wij vonden echter dat dit ontwerp beter kon en hebben hier een ander ontwerp voor gemaakt. Op basis van het bestaande logo. (…), in mijn computer gedateerd 4 juli 2018. (…) Het logo van [eiser03] is door ons gemaakt, naar aanleiding van het bestaande logo van infra beveilig. In opdracht van [eiser01] . Na betaling van onze factuur hebben wij de rechten van het aangepaste logo volledig naar [eiser01] overgedragen. Mijn bestands datum hiervoor is 4 okt 2021 (…)”


      
      
      
        
Bij verwijzing naar de verklaring van Visualles voegen [eisers] er tegelijkertijd aan toe dat de zin van Visualles dat zij het logo heeft ontworpen, niet klopt en dat Visualles heeft bedoeld te zeggen dat zij de bewerkingen heeft uitgevoerd die [eiser01] haar heeft opgedragen.

      
      
    
    
      
4.7.

      
Gelet op de in 4.5. en 4.6. geciteerde tegenstrijdige verklaringen over de maker van de logo’s, is vooralsnog onvoldoende duidelijk wie als maker van de logo’s heeft te gelden. Daarbij speelt een rol dat uit de verklaring van Visualles vooralsnog blijkt dat zij de ontwerper is van het B-logo en D-logo en niet dat zij enkel de opdracht had om de logo’s geschikt te maken voor gebruik, zoals [eisers] betogen. Bij die verklaring is een mailbericht van Visualles van 17 november 2022 toegevoegd, waarin Visualles een foto van het busje met daarop het (originele) ontwerp van [eiser01] toezendt. Hoewel het daarop afgebeelde B-logo op het eerste gezicht veel gelijkenis vertoont met die van het huidige B-logo, is dat onvoldoende om aan te nemen dat de door Visualles gemaakte wijzigingen onbetekenend waren. De foto is in zwart-wit aangeleverd en [eisers] hebben niet concreet gemaakt welke wijzigingen Visualles heeft aangebracht aan het logo. Visualles heeft verder nog te kennen gegeven dat de rechten van het D-logo na betaling van de factuur zijn overgedragen aan [eiser01] , maar daarmee zien [eisers] over het hoofd dat overdracht van een auteursrecht moet plaatsvinden door middel van een daartoe bestemde akte (artikel 2 lid 3 Aw). Vooralsnog is gesteld noch gebleken dat een dergelijke akte is opgemaakt.

      
    
    
      
4.8.

      
[eisers] nemen het standpunt in dat de stelling van makerschap geloof verdient. De voorzieningenrechter begrijpt dat zij daarmee een beroep doen op artikel 4 lid 1 Aw. Daaruit volgt een bewijsvermoeden ten gunste van degene die op of in het openbaar gemaakte werk als maker wordt aangeduid of die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt. Dat artikel mist in dit geval echter toepassing. Bij de logo’s is de naam van [eiser01] als maker niet expliciet vermeld, noch is bij het gebruik van de logo’s bekend gemaakt dat [eiser01] de maker is.

      
    
    
      
4.9.

      
Dat leidt tot de conclusie dat de stelling van [eisers] , dat [eiser01] is aan te merken als de maker van het B-logo en het D-logo in de zin van de Aw, niet aannemelijk is geworden. Reeds om die reden wordt het gevorderde verbod onder 1. afgewezen.

      
      
        

Merkenrechten


      
      
    
    
      
4.10.

      
[eisers] nemen voorts het standpunt in dat [gedaagden] inbreuk maken op de merkenrechten van [eiser02] en [eiser03] . Het logo van [gedaagden] stemt zodanig overeen met het dubbele logo, het B-logo en/of het D-logo en wordt gebruikt voor zodanige identieke dan wel soortgelijke diensten als die waarvoor de merken zijn ingeschreven, dat er sprake is van een merkinbreuk zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 2 aanhef en sub b BVIE. Het gebruik van het logo door [gedaagden] heeft ook daadwerkelijk tot verwarring geleid. Daarnaast is de deponering van het JK-logo door [gedaagde01] te kwader trouw verricht en derhalve nietig op grond van artikel 2.2bis lid 2 BVIE, aldus [eisers]

      
    
    
      
4.11.

      
[gedaagden] voeren aan dat in dit kort geding uit moet worden gegaan van de geldigheid van het depot van het JK-logo. De, separate, deponering van het B-logo en het D-logo bij het BBIE heeft later plaatsgevonden (op 28 juni 2022) dan die van het JK-logo (op 21 juni 2022), zodat [eisers] niet op basis van deze merkinschrijvingen kunnen optreden tegen [gedaagden] De vergelijking dient enkel te worden gemaakt met het dubbele logo. Daarvoor geldt dat er geen sprake is van overeenstemming of verwarringsgevaar, aldus [gedaagden]

      
    
    
      
4.12.

      
In artikel 2.20 lid 2 aanhef en sub b BVIE staat het verwarringsgevaar centraal. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk. De globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (vgl. HvJ EG, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528,

Puma/Sabel

).

      
    
    
      
4.13.

      
[gedaagden] stellen terecht dat voor de vermeende inbreuk op het merkenrecht aan [eisers] geen beroep toekomt op de beschermende werking van de merkinschrijvingen van het (afzonderlijke) B-logo en D-logo nu die logo’s later zijn gedeponeerd dan het JK-logo. Echter, er loopt een oppositieprocedure tegen de deponering van het JK-logo, waarin [eiser02] betoogt dat de aanvraag te kwader trouw is ingediend omdat [gedaagde01] bij indiening ervan op de hoogte was dat het JK-logo nagenoeg identiek is aan het D-logo en/of B-logo. De voorzieningenrechter moet zich daarom een oordeel vormen over de mate van overeenstemming tussen het JK-logo enerzijds en het dubbele logo, D-logo en B-logo anderzijds.

      
    
    
      
4.14.

      
[gedaagden] hebben, onder overlegging van tal van andere logo’s van beveiligingsdiensten (in de breedste zin van het woord), voldoende aannemelijk gemaakt dat een schild en het “vinkje” algemeen gebruikelijke tekens zijn voor beveiligingsbedrijven (of het nou gaat om het aanleveren van bewakers of beveiliging van computerprogramma’s). Anders dan [eisers] menen, kunnen de diensten van [gedaagde01] daaronder geschaard worden, het gaat immers om de veiligheid en beveiliging in het verkeer. Dat het vinkje de letter “V” voorstelt en, samen met de letter “D”, staat voor Verkeersdiensten, wat wordt aangevoerd door [eisers] , is niet bijzonder, aangezien [gedaagde01] ook verkeersdiensten levert en dat woord in haar handelsnaam is opgenomen. De vorm van het schild en die van het vinkje zijn dan ook geen onderscheidende elementen.

      
    
    
      
4.15.

      
        
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn zowel bij het D-logo als het B-logo het ontwerp en de kleurstelling van het vinkje het meest in het oog springend. De linkerpoot is geel van kleur, de rechterpoot is grijs van kleur en de kleuren bevatten schaduwtinten, wat zorgt voor contrast. Verder is er in het midden een grijze stip geplaatst, ook met een schaduwtint. Dat geeft het beeld van een poppetje met de poten van de “V” als zijn twee armen.

        
Op deze punten wijkt het JK-logo nogal af. Het vinkje in het JK-logo is geheel donkerblauw en bevat geen schaduwtinten. Daartussen zijn de letters “JK” in het geel geplaatst. Die letters verwijzen overduidelijk naar de handelsnaam van [gedaagde01] . Het standpunt van [eisers] dat die letters onbeduidend zijn vanwege de plaats en de kleur, wordt niet gevolgd. [gedaagden] hebben gemotiveerd gesteld dat de letters “JK” en ook de gele rand rondom het schild bewust in het geel zijn afgebeeld. Bij de belettering op de auto’s zorgt die gele kleur ervoor dat die elementen oplichten c.q. reflecteren in het donker en dus juist opvallen.

      
      
    
    
      
4.16.

      
        
Uit 4.14. en 4.15. volgt dat het JK-logo onvoldoende overeenstemt met het D-logo om de door [eisers] gestelde vrees voor verwarringsgevaar te rechtvaardigen. Dat geldt des te meer voor het B-logo, waar de letter naast het vinkje ook niet dezelfde is, en het dubbele logo, waar twee logo’s zijn afgebeeld. Het feit dat het JK-logo wordt gebruikt voor overeenstemmende diensten (namelijk verkeersregelaarsdiensten) kan dat niet compenseren.

        
Daarbij weegt mee dat [eisers] ook vrijwel niet hebben onderbouwd dat de gevreesde verwarring daadwerkelijk heeft opgetreden. Zij hebben een chatbericht tussen [eiser01] en (kennelijk) een vriend van 22 juni 2022 en een WhatsApp correspondentie tussen [eiser01] en een zzp’er van 3 oktober 2022 overgelegd alsook een factuur van 6 september 2022 die gericht is aan [gedaagde01] maar per mail is verzonden aan [eiser03] (producties 17, 29 respectievelijk 30 van [eisers] ). Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat hier sprake is geweest van verwarring bij de klant, nog afgezien van het feit dat de onderbouwing op zichzelf erg mager is in het licht dat er inmiddels meer dan 9 maanden zijn verstreken sinds de aanvang van het gebruik van het JK-logo. Dat brengt mede met zich dat vooralsnog niet wordt aangenomen dat [gedaagde01] een depot te kwader trouw heeft verricht.

      
      
    
    
      
4.17.

      
Dit tezamen bezien, is er geen grond om het onder 2. gevorderde bevel toe te wijzen. Dat betekent dat de primaire vordering volledig wordt afgewezen.

      
      
      
      
        

Onrechtmatige daad c.q. slaafse nabootsing


      
      
    
    
      
4.18.

      
Subsidiair stellen [eisers] dat het gebruik van het JK-logo door [gedaagden] onrechtmatig is, mede doordat dit gebruik plaatsvindt onder de omstandigheden genoemd in het leerstuk van slaafse nabootsing.

      
    
    
      
4.19.

      
Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing neemt de voorzieningenrechter het bepaalde uit het arrest van de Hoge Raad van 19 mei 2017 (ECLI:NL:HR:2017:938,

All Round/Simstars

) tot uitgangspunt. Daarin is, voor zover relevant, het volgende geoordeeld:

      
      
        

“(…)


      
      
        
3.4.1

        

Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego)). Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. (…)


        
        
          

Eigen gezicht op de markt


        
        
      
      
        
3.4.2

        
          

Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.


          

(…)”


        
        
      
    
    
      
4.20.

      
Uit voormeld arrest volgt dat, als logo’s al voor de door [eisers] beoogde bescherming in aanmerking komen – [gedaagden] betwisten dat en het arrest impliceert dat het leerstuk van slaafse nabootsing alleen geldt voor stoffelijke producten –, het allereerst op de weg ligt van [eisers] om te stellen en te bewijzen dat hun logo’s een eigen gezicht of eigen plaats op de relevante markt hebben. Op dat punt schieten [eisers] echter tekort. Zij hebben geen feiten of omstandigheden aangevoerd, laat staan onderbouwd, waaruit blijkt dat de logo’s een eigen gezicht op de markt hebben. Aan de vraag of [gedaagden] evengoed een ander logo hadden kunnen ontwerpen om nodeloze verwarring te voorkomen, waar [eisers] de nadruk op leggen, wordt dan niet toegekomen. Het beroep van [eisers] op slaafse nabootsing slaagt dus niet.

      
    
    
      
4.21.

      
De subsidiaire vordering ligt daarmee voor afwijzing gereed.

      
      
      
      
        

Proceskosten


      
      
    
    
      
4.22.

      
        
[eisers] worden als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. [gedaagden] vragen om een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

        
De kosten voor verweer gemaakt in het kader van de gestelde merk- en auteursrechtinbreuk komen in aanmerking voor vergoeding op grond van artikel 1019h Rv. De kosten voor verweer gemaakt in het kader van het onrechtmatig handelen (slaafse nabootsing) worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

      
      
    
    
      
4.23.

      
Gelet op het debat tussen partijen en wat [gedaagden] daarover hebben aangevoerd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het redelijk is om 70% van de door [gedaagden] bestede tijd toe te rekenen aan het merken- en auteursrechtelijke deel van de vorderingen en 30% aan het niet-IE-gedeelte.

      
    
    
      
4.24.

      
[gedaagden] hebben een specificatie overgelegd van € 19.708,50 aan advocaatkosten. Ter zitting hebben [gedaagden] verklaard dat 20% van die kosten betrekking hebben op de reconventie. Nu de reconventionele vordering is ingetrokken, worden de advocaatkosten voor dat deel buiten beschouwing gelaten. Daarmee resteert een bedrag van € 15.766,80 ten aanzien van de conventie. Uitgaande van 70% van de bestede tijd aan het IE-deel, bedragen de door [gedaagden] gemaakte advocaatkosten als bedoeld in artikel 1019h € 11.036,76. Deze procedure is aan te merken als een normale zaak. Nu de opgegeven kosten lager zijn dan het indicatietarief van maximaal € 15.000,00 gaat de voorzieningenrechter uit van de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven kosten. De voorzieningenrechter begroot de kosten gemaakt in het kader van het gesteld onrechtmatig handelen op 30% van het toepasselijke liquidatietarief van € 1.016,00, wat neerkomt op € 304,80. Dat leidt tot een bedrag van € 11.341,56 aan salaris advocaat.

      
    
    
      
4.25.

      
De kosten aan de zijde van [gedaagden] worden begroot op:

      
- griffierecht € 676,00

      
- salaris advocaat

€ 11.341,56


      
Totaal € 12.017,56

      
      
    
  
  
    

5.

De beslissing

    
De voorzieningenrechter:

    
    
      
5.1.

      
wijst de vorderingen af;

      
    
    
      
5.2.

      
veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagden] tot op heden begroot op € 12.017,56;

      
    
    
      
5.3.

      
verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

      
      
        
Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2022.

        
2091 / 2009