ECLI:NL:RBNHO:2023:1725, Rechtbank Noord-Holland, 07-02-2023, C/15/335240 / KG ZA 22-634
Rechtbank Noord-Holland — Uitspraak 
Datum: 2023-02-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Kort geding. Slaafse nabootsing radiatorventilatoren.

vonnis
    RECHTBANK NOORD-HOLLAND
    
    
      Handel, Kanton en Insolventie
      Zittingsplaats Haarlem
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/15/335240 / KG ZA 22-634
    
    
    
      
        Vonnis in kort geding van 7 februari 2023
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        SPEEDCOMFORT B.V.,
      gevestigd te Den Dolder,
      eiseres,
      advocaat mr. P.E. Mazel te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        HEATBOOSTER B.V.,
      gevestigd te Haarlem,
      gedaagde,
      advocaat mr. J.A.E. Takx te Amsterdam.
    
    
    
    
      Partijen zullen hierna SpeedComfort BV en Heatbooster BV genoemd worden.
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
        
          de dagvaarding van 5 januari 2023 met vier producties;
        
        
          de akte overlegging producties met producties 1 tot en met 13 van Heatbooster BV;
        
        
          de door SpeedComfort BV in het geding gebrachte aanvullende producties 5 tot en met 7;
        
        
          de door Heatbooster BV in het geding gebrachte aanvullende productie 14;
        
        
          de mondelinge behandeling van 24 januari 2023, waarbij door beide partijen pleitaantekeningen zijn overgelegd. 
        
      
      
    
    
      1.2.
      Ter zitting is vonnis bepaald op heden.
      
    
  
  
    
      2De feiten
    Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 
    
    
      2.1.
      SpeedComfort BV heeft in 2015/2016 radiatorventilatoren op de markt gebracht met de naam SpeedComfort. De SpeedComfort bestaat uit een drietal ventilatoren met een behuizing die aan de onderzijde (onzichtbaar) in een radiator kan worden bevestigd en die door het creëren van een luchtstroom bewerkstelligt dat de warmte die de radiator uitstraalt, versneld de betreffende ruimte in wordt gebracht. SpeedComforts zijn voorzien van een externe thermostaatschakelaar, die separaat op de radiator wordt bevestigd en die er voor zorgt dat de SpeedComfort automatisch wordt ingeschakeld wanneer de radiator warmte afgeeft en wordt uitgeschakeld wanneer de warmtevraag voldoende afneemt. De SpeedComforts worden aangeboden op internet (onder meer via de eigen website van SpeedComfort BV en bol.com), alsmede in diverse fysieke winkels. De zogenaamde SpeedComfort Mono Set ziet er als volgt uit: 
      
        
          
        
      
    
    
      2.2.
      Heatbooster BV is op 7 oktober 2022 opgericht en is kort daarna begonnen met het aanbieden van radiatorventilatoren met de naam Heatbooster. Ook de Heatbooster wordt aan de onderzijde in de radiator bevestigd, beschikt over een separate thermostaatschakelaar en heeft ook overigens dezelfde functionaliteit als de SpeedComfort. Heatboosters worden voornamelijk verkocht op internet, via de eigen website van Heatbooster BV en op bol.com. De Heatbooster Mono Set ziet er als volgt uit:
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.3.
      Op de markt voor radiatorventilatoren worden verder onder meer de volgende producten aangeboden:
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.4.
      Op de markt voor radiatorventilatoren die aan de onderkant in de radiator kunnen worden bevestigd zijn de volgende producten op de markt: 
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.5.
      SpeedComfort BV heeft Heatbooster BV onder meer in haar brief van 16 november 2022 doen sommeren tot het staken van de handel in Heatboosters. Partijen hebben naar aanleiding van deze sommatie vervolgens inhoudelijke gecorrespondeerd.
      
    
  
  
    
      3Het geschil
    
    
      3.1.
      SpeedComfort BV vordert  samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
      
        
          Heatbooster BV verbiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de Heatboosters als in deze dagvaarding opgenomen, dan wel daarop gelijkende, te koop aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen binnen de Europese Unie, althans binnen Nederland, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
        
        
          Heatbooster BV gebiedt om binnen 10 werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis aan SpeedComfort BV deugdelijk gedocumenteerd, volledig en leesbaar opgave te doen van haar leverancier, de ingekochte en verkochte aantallen Heatboosters en de daarmee behaalde brutowinst, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
        
        
          Heatbooster BV gebiedt om binnen 10 werkdagen alle resterende Heatboosters op haar kosten ter vernietiging aan te bieden aan Demontage Werkplaats Zeeland B.V. en SpeedComfort BV binnen 72 uur na die aanbieding te voorzien van bewijs van wat er vernietigd is, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
        
        
          bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i, eerste lid, Rv zal zijn zes maanden nadat het te wijzen vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen;
        
      
      een en ander met veroordeling van Heatbooster BV in de kosten van de procedure. 
      
    
    
      3.2.
      Heatbooster BV voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
      
    
  
  
    
      4De beoordeling
    
      4.1.
      Aan de voorzieningenrechter ligt in de kern de vraag voor of Heatbooster BV zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing, althans een auteursrechtinbreuk. De voorzieningenrechter zal eerst het beroep op (onrechtmatige) slaafse nabootsing beoordelen.
      
      
        
          Maatstaf onrechtmatige slaafse nabootsing
        
      
      
    
    
      4.2.
      Voor een geslaagd beroep op onrechtmatige slaafse nabootsing is vereist dat er door navolging van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt gesticht. Volgens vaste rechtspraak is het slaafs nabootsen van een product onrechtmatig indien de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht. Vereist is, gelet op de eis van verwarring, dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt. De zorgvuldigheid eist dat de nabootser op die punten waar het kan, met betrekking tot de vormgevingsaspecten die niet door eisen betreffende  de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product worden bepaald, een andere weg inslaat. Op degene die de bescherming inroept rust de last te bewijzen dat de nabootser evengoed andere oplossingen had kunnen kiezen.
      
    
    
      4.3.
      In aanmerking nemende dat van de “nabootser” niet verlangd wordt dat hij aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk doet teneinde verwarring te voorkomen, staat het hem naar het oordeel van de voorzieningenrechter vrij een in het nagebootste product gekozen technische oplossing toe te passen, ook al zou(den) er (een) alternatieve technische oplossing(en) zijn om hetzelfde technisch effect te bereiken. Een verdergaande bescherming tegen nabootsing zou er immers toe kunnen leiden dat er de facto sprake zou zijn van bescherming van een uitvinding, ook wanneer die uitvinding niet (meer) beschermd is door een octrooi of dat de bescherming op grond van slaafse nabootsing door een beperktere uitleg van de “techniekrestrictie”, verder zou gaan dan modelbescherming, hetgeen onwenselijk en (dus) niet de bedoeling kan zijn.
      
    
    
      4.4.
      Het bovenstaande doet er niet aan af dat van de nabootser wel geëist mag worden dat hij, om verwarring te voorkomen, kiest voor een andere vormgeving van het element waarin de technische oplossing is belichaamd en/of van andere elementen van het product,  indien en voor zover dat mogelijk is zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk te doen. 
      
    
    
      4.5.
      Indien er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, kan het voldoende zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.
      
      
        
          Eigen plaats in de markt (onderscheidend vermogen van de SpeedComfort)
        
      
      
    
    
      4.6.
      In de eerste plaats ligt ter beoordeling voor of de het product van SpeedComfort BV (de SpeedComfort) een eigen plaats in de markt, dus voldoende onderscheidend vermogen, heeft. 
      
    
    
      4.7.
      De voorzieningenrechter is van oordeel dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. De SpeedComfort onderscheidt zich in uiterlijke verschijningsvorm voldoende van de in alinea 2.3 afgebeelde producten. De in alinea 2.4 weergegeven producten bevatten elementen die (gedeeltelijk) overeenstemmen met de SpeedComfort, maar SpeedComfort BV heeft onweersproken aangevoerd, dat de SpeedComfort gedurende meerdere jaren (vanaf 2015/2016) het rijk alleen had en dat producten die qua werkingsprincipe als een kopie van haar product zijn te beschouwen zo recent op de markt zijn gebracht, dat zij daartegen nog niet heeft kunnen optreden. Aldus bezien is naar het oordeel van de voorzieningenrechter op dit moment nog steeds sprake van een onderscheidend vermogen van de SpeedComfort. 
      
      
        
          Verwarringsgevaar
        
      
      
    
    
      4.8.
      Ook is voorzieningenrechter van oordeel dat de producten van Heatbooster BV verwarring bij het publiek stichten, omdat de vormgeving van de Heatbooster (dus de buitenzijde) en de daarbij behorende externe thermostaatschakelaar sterk aansluit bij de vormgeving van de SpeedComfort. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de totaalindruk van beide producten dermate gelijk is, dat het gemiddelde publiek de Heatbooster kan verwarren met de SpeedComfort. SpeedComfort BV heeft ook aangevoerd dat inmiddels is gebleken dat daadwerkelijk verwarring is ontstaan. Zij heeft toegelicht dat het meermaals is gebeurd dat een consument een defecte Heatbooster heeft geretourneerd aan SpeedComfort BV, omdat de consument in de veronderstelling verkeerde dat het product van SpeedComfort BV afkomstig was. 
      
    
    
      4.9.
      Heatbooster BV heeft aangevoerd dat het ontwerp van de Heatbooster van het ontwerp van de SpeedComfort verschilt door de vorm, plaats en aantal van de magneetpootjes, de afstand tussen de ventilatoren en het ontwerp van de draaikolk. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat deze verschillen onvoldoende afbreuk doen aan de overeenstemmende totaalindruk. De magneetpootjes zijn immers niet zichtbaar op de afbeeldingen die worden gebruikt om de producten aan te prijzen (zie alinea’s 2.1 en 2.2 van dit vonnis). Het verschil in afstand tussen de ventilatoren is niet dermate in het oog springend, dat het gemiddelde publiek dit verschil zal opmerken. Dit geldt ook voor het verschil in het ontwerp van de draaikolk: de draaikolk van de Heatbooster heeft vier gelijke armen, terwijl de draaikolk van de SpeedComfort drie armen van wisselende breedte heeft. Ook dit verschil is dermate subtiel dat dit niet afdoet aan de sterk overeenkomende totaalindruk van de producten. 
      
    
    
      4.10.
      Heatbooster BV heeft zich er op beroepen dat zij haar logo en een hexagoonpatroon heeft toegepast op haar producten. De voorzieningenrechter stelt echter vast dat het logo en het patroon zijn uitgevoerd in dezelfde kleur als het product (wit), waardoor het logo en het patroon in ieder geval op de afbeeldingen waarmee de producten worden aangeprezen op het internet, niet zichtbaar zijn. Op de afbeeldingen van de website van Heatbooster BV die zijn overgelegd (productie 1), kan geen patroon of logo op het product worden waargenomen. Heatbooster BV heeft wel andere detailfoto’s en afbeeldingen in het geding gebracht waarop het logo en het patroon zichtbaar zijn of zijn gemaakt (door toevoeging van een gele kleur in de afbeelding). Vast staat echter dat die afbeeldingen niet bij de aanprijzing van het product van Heatbooster BV worden gebruikt en dat de gele kleur in werkelijkheid niet op het product aanwezig is. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat ook dit element onvoldoende is om het verwarringsgevaar weg te nemen. 
      
    
    
      4.11.
      Heatbooster BV heeft bovendien niet weersproken dat de externe thermostaatschakelaar van de Heatbooster (ook) qua vormgeving een exacte kopie betreft van de thermostaatschakelaar van de SpeedComfort. De thermostaatschakelaar bevindt zich bovendien aan de buitenzijde van de SpeedComfort en wordt separaat op de radiator bevestigd, zodat het betoog van Heatbooster BV dat de thermostaatschakelaar niet zichtbaar is en dus niet leidt tot verwarringsgevaar, niet juist is. 
      
      
        
          Nodeloze verwarring (ontwerpkeuzes)? 
        
      
      
    
    
      4.12.
      Vervolgens moet worden beoordeeld of de verwarring die Heatbooster BV sticht met haar producten ook moet worden aangemerkt als nodeloze verwarring.  
      
    
    
      4.13.
      De voorzieningenrechter is van oordeel dat hetgeen in r.o. 4.3 is overwogen, meebrengt dat SpeedComfort BV Heatbooster BV niet kan beletten gebruik te maken van de door SpeedComfort BV gekozen technische oplossingen die zich aan de binnenzijde van de SpeedComfort bevinden. Dit geldt ook voor de clickfingers, die zich aan de binnenzijde van de SpeedComfort bevinden. Dit betreft immers een keuze om een bepaald technisch/functioneel effect te bereiken, te weten om de SpeedComfort relatief eenvoudig te kunnen openen en sluiten. Het gegeven dat Heatbooster BV (net zo goed) voor een andere technische oplossing had kunnen kiezen om hetzelfde technische resultaat te bereiken, doet daaraan niet af. Voor zover deze elementen al leiden tot verwarring, geldt dus dat deze verwarring niet als nodeloos wordt aangemerkt. 
      
    
    
      4.14.
      SpeedComfort BV heeft aangevoerd dat de keuzes die zijn gemaakt voor de binnenzijde van de SpeedComfort, ook bepalend zijn voor de buitenzijde, te weten de locatie van de zwarte connectoren voor de voeding en voor de thermostaatschakelaar. Dat de locatie van deze connectoren een bepalend element van de vormgeving van de SpeedComfort betreft ligt echter niet voor de hand, zodat hieraan verder voorbij wordt gegaan. 
      
    
    
      4.15.
      Voor wat betreft de buitenzijde en de externe thermostaatschakelaar heeft SpeedComfort BV aangevoerd dat zowel de afmeting als de kleur dwingend worden bepaald door de gebruikseisen van de Heatbooster. De Heatboosters moeten passen in de (vergaand gestandaardiseerde) afmetingen van een radiator en dezelfde kleur hebben als de meeste radiatoren (wit). Het aantal ventilatoren (drie) wordt gedicteerd door een kosten baten analyse, aldus Heatbooster BV.  
      
    
    
      4.16.
      De voorzieningenrechter overweegt dat Heatbooster BV voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de kleur, afmeting en aantal ventilatoren van het product niet kunnen worden aangepast zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan. Het product moet immers passen in de meest gangbare radiatoren. Ook heeft Heatbooster BV voldoende toegelicht dat het bedoeling is dat gebruikers het product (in beginsel) juist niet zien wanneer het aan de onderzijde in de radiator is bevestigd. In die zin heeft Heatbooster BV terecht aangevoerd dat aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk wordt gedaan wanneer het product wordt voorzien van een opvallende kleur of naamsvermelding op de zijde die na plaatsing in de radiator mogelijk deels zichtbaar is. SpeedComfort BV heeft het betoog van Heatbooster BV over de gemaakte kosten-baten analyse ook onvoldoende gemotiveerd weersproken. 
      
    
    
      4.17.
      Desalniettemin is de voorzieningenrechter van oordeel dat Heatbooster BV tekortschiet in haar verplichting alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Niets staat er immers aan in de weg dat Heatbooster BV haar producten voorziet van een styling (bijvoorbeeld een opvallend logo of naamsvermelding) waarmee zij verwarring voorkomt, op een plek op het product die (op de productfoto’s die in de communicatie met het publiek worden gebruikt wel, maar) na plaatsing van het product in de radiator niet zichtbaar is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Heatbooster BV op dít punt onvoldoende gedaan. In zoverre heeft zij nodeloos verwarring gesticht. Hierbij weegt de voorzieningenrechter het volgende mee.
      
    
    
      4.18.
      
        SpeedComfort BV heeft toegelicht dat de verwarring vooral bestaat wanneer de producten worden aangeboden met een afbeelding van het product op het internet. Het belang van SpeedComfort BV bestaat er dus met name uit dat de verwarring wordt voorkomen. De producten hebben tenminste één vlak dat wel zichtbaar is bij de aanprijzing van de producten op het internet, maar geheel onzichtbaar is wanneer het product in te radiator is geplaatst, te weten het vlak aan de bovenzijde van het product dat bij plaatsing aan de onderkant van de radiator geheel aan het oog wordt onttrokken. Daarop kan zonder enige afbreuk te doen aan de bruikbaarheid of deugdelijkheid, een (door een afwijkende kleurstelling) opvallend logo of naamsvermelding worden geplaats op de producten van Heatbooster BV (bijvoorbeeld in de opvallende groene kleur van het logo van Heatbooster BV). Aldus kan eenvoudig en tegen geringe kosten worden voorkomen dat verwarring ontstaat wanneer de producten op internet worden aangeboden en aangeprezen. 
        De voorzieningenrechter heeft in alinea 4.10 al overwogen dat het reeds geplaatste logo en patroon in dezelfde kleur als het product zelf, niet volstaan, omdat dit onzichtbaar is op de afbeeldingen van het product van Heatbooster BV die worden gebruikt bij de aanprijzing op het internet. 
      
      
    
    
      4.19.
      Waar Heatbooster BV op dit punt andere keuzes had kunnen en moeten maken met betrekking tot de vormgeving van de Heatbooster, maar dit onvoldoende heeft gedaan en daardoor verwarring heeft gesticht, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter met de producten van Heatbooster BV zoals weergegeven in alinea 2.2 van dit vonnis, sprake van onrechtmatige slaafse nabootsing. 
      
      
        
          De vorderingen
        
      
      
    
    
      4.20.
      Het voorgaande leidt tot de slotsom dat vordering 1 van SpeedComfort BV (het verbod de Heatboosters te verhandelen) toewijsbaar is. Omdat de vordering is gebaseerd op een in Nederland gepleegde onrechtmatige daad geldt het verbod enkel in Nederland. De voorzieningenrechter zal voorts bepalen dat het verbod geldt met ingang van één maand na de datum van dit vonnis. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd op de wijze zoals in de beslissing vermeld. 
      
    
    
      4.21.
      De overige vorderingen zullen worden afgewezen. Het beroep op auteursrecht is onvoldoende uitgewerkt om separate behandeling te wettigen. 
    
    
      4.22.
      Een algemeen verbod op de verkoop van slaafs nagebootste producten zal nu niet worden uitgesproken. Heatbooster BV moet er echter rekening mee houden dat dit in een volgend geding wel zou kunnen gebeuren indien zou blijken dat de doorgevoerde aanpassingen onvoldoende zijn om de redelijkerwijs mogelijke afstand tot de producten van SpeedComfort BV te realiseren.
      
    
    
      4.23.
      Voor vernietiging van de Heatboosters bestaat onvoldoende aanleiding omdat aannemelijk is dat de voorradige Heatboosters na aanpassing in de geest als hiervoor omschreven alsnog kunnen worden verkocht. De vordering tot opgave van de leveranciers en bruto winst gaat gezien de relatief geringe inbreuk veel te ver en is, mede gelet daarop, door SpeedComfort BV ook niet voldoende toegelicht, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. 
      
    
    
      4.24.
      Heatbooster BV zal als gedeeltelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, die aan de zijde van SpeedComfort BV (conform het liquidatietarief, zoals gevorderd door SpeedComfort BV) worden begroot op € 1.801,22 (waarvan  € 109,22 aan dagvaardingskosten, € 676,- aan griffierecht en € 1.016,- aan salaris advocaat). 
      
    
    
      4.25.
      Voor het bepalen voor een termijn in de zin van artikel 1019i Rv bestaat geen grond, aangezien dat artikel niet van toepassing is op onrechtmatige slaafse nabootsing (vgl. artikel 1019 Rv). 
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    De voorzieningenrechter
    
    
      5.1.
      verbiedt Heatbooster BV na een termijn van één maand na betekening van dit vonnis, de Heatboosters als weergegeven in alinea 2.2 van dit vonnis te verkopen of anderszins te verhandelen binnen Nederland, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- per dag dat Heatbooster BV dit verbod overtreedt of per product (zulks ter keuze van SpeedComfort BV) tot een maximum van € 50.000,- is bereikt;
      
    
    
      5.2.
      veroordeelt Heatbooster BV in de proceskosten, aan de zijde van SpeedComfort BV tot op heden begroot op € 1.801,22;
      
    
    
      5.3.
      verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
      
    
    
      5.4.
      wijst af het anders of meer gevorderde.
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 7 februari 2023.
      
    
  
  
    type: 1538