ECLI:NL:RBAMS:2022:8539, Rechtbank Amsterdam, 28-09-2022, C/13/719691 / HA ZA 22-514
Rechtbank Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2022-09-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: bevoegdheidsinicdent IE. vordering reconventie nietigheid Uniemerk. reconventie verknocht met conventie. verwijzing naar DH.

vonnis
    RECHTBANK AMSTERDAM
    
    
      Afdeling privaatrecht
    
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/13/719691 / HA ZA 22-514
    
    
    
      
        Vonnis in incident van 28 september 2022
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de rechtspersoon naar buitenlands recht
      
        REALISTIC GAMES LIMITED,
      gevestigd te Wallingford (Verenigd Koninkrijk),
      eiseres in conventie in de hoofdzaak,
      verweerster in reconventie in de hoofdzaak,
      verweerster in het incident,
      advocaat mr. S.T.H. Janssen te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        STAKELOGIC B.V.,
      gevestigd te Eindhoven,
      gedaagde in conventie in de hoofdzaak,
      eiseres in reconventie in de hoofdzaak,
      eiseres in het incident,
      advocaat mr. M.A. Mak te Alkmaar.
    
    
    
    
      Partijen zullen hierna Realistic en Stakelogic worden genoemd.
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
        
          de dagvaarding van 22 juni 2022,
        
        
          de producties bij dagvaarding, overgelegd op 6 juli 2022,
        
        
          de conclusie van antwoord tevens houdende eisen in reconventie met incidenteel verzoek tot schorsing totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan in nietigheidsprocedure, met incidenteel verzoek tot verwijzing naar de rechtbank Den Haag, met producties,
        
        
          de conclusie van antwoord in het incident.
        
      
      
    
    
      1.2.
      Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.
      
    
  
  
    
      2De feiten voor zover van belang in het incident
    
      2.1.
      Realistic Games is een softwareontwikkelaar en leverancier van (online) kansspelen.
      
    
    
      2.2.
      Realistic heeft in 2018 bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) het Uniewoordmerk BOOK OF CHARMS (registratienummer 017942021) geregistreerd, waarbij prioriteit is ingeroepen van het eerdere Engelse woordmerk BOOK OF CHARMS (registratienummer UK00003314451).
      
    
    
      2.3.
      Stakelogic is ook een softwareontwikkelaar en leverancier van online (kans)spelen.
      
    
    
      2.4.
      Beide partijen maken content voor online casino’s. Partijen maken onder andere, online slotmachines.
      
    
    
      2.5.
      Stakelogic heeft in 2019 een slotgame op de markt gebracht met de titel ‘Book of Charms Quattro’. 
      
    
    
      2.6.
      Op 9 augustus 2021 heeft Realistic schriftelijk geprotesteerd tegen het gebruik van het teken ‘Book of Charms’ door Stakelogic en haar gesommeerd het gebruik ervan te staken.
      
    
    
      2.7.
      Stakelogic heeft vervolgens in reactie via haar advocaat aangegeven dat Stakelogic geen gehoor zou geven aan het verzoek om het gebruik van de tekens te staken.
      
    
    
      2.8.
      Partijen hebben vervolgens gecorrespondeerd over de door Realistic gestelde – en door Stakelogic betwiste – inbreuk. Uiteindelijk heeft Stakelogic aangegeven een schikkingsovereenkomst te willen tekenen om zo het conflict te beëindigen.
      
    
    
      2.9.
      Op 28 februari 2022 is namens Stakelogic een ‘Settlement Agreement’ (hierna: de schikkingsovereenkomst) ondertekend, en op 7 april 2022 is deze namens Realistic ondertekend. In de schikkingsovereenkomst is bepaald, voor zover relevant:
      
      
        “(…) A. Realistic has registered the following trademarks:
      
      
        
          
          
          
          
            
              
                1. 
              
              
                European trademark no. 017942021
              
              
                BOOK OF CHARMS
              
            
            
              
                2. 
              
              
                UK trademark no. UK00003314451
              
              
                BOOK OF CHARMS
              
            
          
        
      
      
        (…)
        The registrations will be referred to jointly as the “Realistic Trademarks”. (…)
      
      
      
        B. Realistic has become aware of the fact that Stakelogic uses the following signs for an online slot game (the “Online Slot Game”):
      
      
      
        
          
        
      
      
      
        These signs will be referred to jointly as the “Signs”(…)
        AGREE AS FOLLOWS
        1. Stakelogic shall no later than 18 March 2022 cease and desist the use of the Signs or any other sign confusingly similar to the Realistic Trademarks for the worldwide development, offering (or commissioning) and supply of the Services or services similar or related to the Services, including offering and licensing the Online Slot Game. 
      
      
      
        2. Stakelogic undertakes to request all its (professional) customers that were given a license to the Online Slot Game to take down and keep offline the Online Slot Game containing the Signs and other use of the Signs within the term specified in article 1.
        (…)
        4. In the event of non-compliance with the obligations or conditions stated above under 1 – 2, Stakelogic commits itself to pay Realistic an immediately claimable penalty of € 5,000 (in words: five thousand euros) for each day, part of a day being counted as a whole day, that this violation continues, with a maximum of EUR 25,000 (in words: twenty five thousand euro’s). This penalty clause will last for two years as of the signing of this agreement. 
      
      
      
        5. This agreement takes effect at the time of signature by both parties and shall be in force as long as the Realistic Trademarks are in full force and effect. The parties hereby expressly waive their right to rescind this agreement. This agreement shall also be binding upon the successors and/or assignees and (future) subsidiary companies of Stakelogic.
        (…)
        7. This agreement is governed by the laws of the Netherlands. Any dispute arising out of or connected with this agreement shall be settled by the competent court in Amsterdam. (…)”
      
      
    
    
      2.10.
      Realistic heeft op 25 maart 2022, 14 april 2022 en 21 april 2022 Stakelogic er op gewezen dat het teken ‘Book of Charms’ tot op dat moment nog steeds op de website van Stakelogic werd gebruikt, dat dit in strijd was met artikel 1 van de schikkingsovereenkomst en dat Stakelogic daarom een boete was verschuldigd van in totaal € 25.000,- op grond van artikel 4 van de schikkingsovereenkomst.
      
    
    
      2.11.
      Stakelogic heeft geweigerd om deze boete te betalen, waarna Realistic Stakelogic heeft gedagvaard op 22 juni 2022.
      
    
    
      2.12.
      Op 30 juni 2022 heeft Stakelogic de nietigheid ingeroepen van het merk BOOK OF CHARMS bij het EUIPO op basis van het feit dat het een depot te kwader trouw betrof. Daarbij heeft zij – kort samengevat – toegelicht dat een titel van een boek, film of slotgame geen merk kan zijn omdat het een onderdeel is van het goed of de dienst.
      
    
  
  
    
      3Het geschil
    in de hoofdzaak
    
    
      
        in conventie
      
    
    
      3.1.
      
        Realistic vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
        I. Stakelogic te veroordelen tot betaling van € 50.000,- ter zake van de schending van de artikelen 1 en 2 van de schikkingsovereenkomst, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek (BW) vanaf 22 april 2022;
        II. subsidiair, Stakelogic te veroordelen tot betaling van € 25.000,- ter zake van schending van de artikelen 1 en/of 2 van de schikkingsovereenkomst, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 22 april 2022;
        III. Stakelogic te veroordelen in de volledige kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis;
        IV. Stakelogic te veroordelen in de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis.
      
      
    
    
      3.2.
      Realistic stelt dat Stakelogic inbreuk maakte op haar Uniemerk BOOK OF CHARMS op grond van artikel 9 lid 2 sub a en b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (UMVO). Partijen hebben toen de schikkingsovereenkomst opgesteld en in artikel 1 vastgelegd dat Stakelogic geen gebruik mocht maken van de woordmerken van Realistic. Na het tekenen van de schikkingsovereenkomst heeft Stakelogic echter vanaf 18 maart 2022 tot en met 21 april 2022 nog steeds gebruik gemaakt van de tekens. Daarnaast is Stakelogic haar toezegging zoals verwoord in artikel 2 van de schikkingsovereenkomst niet nagekomen. Stakelogic heeft dus de schikkingsovereenkomst overtreden en is op grond van artikel 4 van de schikkingsovereenkomst een boete verschuldigd.
      
    
    
      3.3.
      
        Stakelogic voert – kort gezegd – het volgende verweer. Ten eerste is het merk van Realistic nietig omdat het een depot te kwader trouw is. Hierop heeft zij Realistic ook voorafgaand aan deze procedure gewezen. Het bepaalde in artikel 5 van de schikkingsovereenkomst betekent dat als een merk (het Uniemerk of de Engelse tegenhanger) geen gelding meer heeft de schikkingsovereenkomst niet meer van kracht is. Slechts omdat zij de exploitatie van de slotgame Book of Charms Quattro sowieso wilde beëindigen is heeft zij besloten de zaak te schikken. Stakelogic heeft veel eerder dan Realistic de titel ‘book of charms’ gebruikt. Realistic heeft alleen eerder, voor aanvang van het gebruik door Stakelogic het merk geregistreerd bij het EUIPO. Bovendien kan een titel van een boek, film of slotgame geen merk zijn.
        Daarnaast vordert Realistic ten onrechte betaling van boetes op grond van de schikkingsovereenkomst. Stakelogic was vergeten een overzicht van het toen niet meer operabele spel (het spel was uitgeschakeld maar de afbeelding stond nog aan) ‘Book of Charms Quattro’ uit de online catalogus op haar website te verwijderen. Realistic wist dit en heeft Stakelogic er pas later op gewezen zodat zij de volledige boete kon eisen. Aan artikel 2 van de schikkingsovereenkomst heeft zij verder voldaan.
      
      
      
        
          in reconventie
        
      
    
    
      3.4.
      
        Stakelogic vordert, naar de rechtbank begrijpt, in reconventie:
        primair
        I. het Uniemerk Book of Charms van Realistic (nr 017942021) nietig te verklaren, voor zover de zaak in conventie en/of reconventie niet wordt geschorst, op basis van een depot te kwader trouw;
        II. te verklaren voor recht dat aldus de boete in de schikkingsovereenkomst niet is verbeurd;
        III. Realistic te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie overeenkomstig artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;
        subsidiair
        IV. te verklaren voor recht dat de schikkingsovereenkomst van rechtswege nietig is op basis van artikel 6 van de Mededingingswet en/of artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);
        V. Realistic te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie overeenkomstig artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.
      
      
    
    
      3.5.
      Stakelogic legt – kort samengevat – aan haar vordering het volgende ten grondslag. Stakelogic heeft een nietigheidsverzoek ingediend bij het EUIPO ten aanzien van het Uniemerk BOOK OF CHARMS, omdat dit een depot te kwader trouw betrof, als bedoeld in artikel 59 lid 1 onder b UMVO. Stakelogic stelt dat Realistic het woordmerk alleen maar heeft gedeponeerd om mee te schermen zonder ooit de intentie te hebben om het merk voor de ingeschreven waren/diensten te gebruiken.
      
      
        
          in het incident
        
      
      
    
    
      3.6.
      
        Stakelogic vordert, zo begrijpt de rechtbank, in het incident:
        I. de zaak in conventie en in reconventie te verwijzen naar de rechtbank Den Haag;
        II. de zaak te schorsen tot het EUIPO in laatste instantie uitspraak heeft gedaan in de nietigheidsprocedure die thans aanhangig is bij het EUIPO;
        III. Realistic te veroordelen in de kosten van het incident overeenkomstig artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.
      
      
    
    
      3.7.
      
        Stakelogic legt aan haar vordering ten grondslag dat op grond van art 123 lid 1, artikel 124 onder a en artikel 125 lid 1 UMVO in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nietigheid van een Uniemerk alleen door de rechtbank Den Haag kan worden uitgesproken. De rechtbank in Amsterdam is daarom niet bevoegd om van de vordering in reconventie kennis te nemen. De rechtbank in Amsterdam is weliswaar bevoegd ten aanzien van de vordering in conventie op grond van de forumkeuze in de schikkingsovereenkomst, maar vanwege verknochtheid tussen de vorderingen in conventie en reconventie dient de gehele zaak te worden verwezen naar de rechtbank Den Haag. Als het Uniemerk nietig wordt verklaard heeft dit immers ook gevolgen voor de schikkingsovereenkomst, die dan niet toepasbaar is.
        Daarnaast dient het geding in conventie en reconventie op grond van artikel 128 lid 4 en 132 lid 1 UMVO te worden geschorst. Artikel 128 lid 4 UMVO bepaalt namelijk dat indien bij het EUIPO al een vordering tot vervallen of nietigverklaring van het Uniemerk is ingesteld voordat de reconventionele vordering (tot vervallen of nietigverklaring) wordt ingesteld de procedure overeenkomstig artikel 132 lid 1 UMVO wordt geschorst, totdat de beslissing van het EUIPO over de vordering in kracht van gewijsde is gegaan of de vordering is ingetrokken. Schorsing kan ambtshalve of op verzoek van partijen, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten. In dit geval is er geen belang dat zich tegen schorsing verzet, aldus Stakelogic.
      
      
    
    
      3.8.
      
        Realistic voert – kort samengevat – als verweer dat Stakelogic niet-ontvankelijk is in haar vordering in reconventie, omdat er in conventie geen vordering is ingesteld die ziet op het vaststellen of beëindigen van een merkrechtinbreuk. Daardoor is het voor Stakelogic niet mogelijk om in reconventie de nietigheid van het Uniemerk te vorderen (artikel 59 lid 1 onder b UMVO). Daarnaast maakt Stakelogic misbruik van haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:13 BW. Zij heeft geen belang bij haar reconventionele vordering, omdat in conventie niet wordt gevorderd om haar een verbod op te leggen om een bepaald teken te gebruiken. 
        Mocht de rechtbank oordelen dat Stakelogic ontvankelijk is in haar reconventionele vordering en geen misbruik maakt van haar bevoegdheid, dan moet de reconventionele vordering inderdaad worden verwezen naar de rechtbank Den Haag. De vordering in conventie is echter niet verknocht aan de vordering in reconventie en dient daarom door de rechtbank Amsterdam behandeld te worden.
      
      
    
  
  
    
      4De beoordeling in het incident
    
      4.1.
      
        Realistic is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Stakelogic in Nederland. De zaak heeft daarom een internationaal karakter, zodat de rechtbank eerst ambtshalve zal beoordelen of zij bevoegd is kennis te nemen van het geschil van partijen. Gedaagde, Stakelogic, is gevestigd in de Europese Unie en de vordering in de hoofdzaak betreft een burgerlijke of handelszaak die is ingesteld na 10 januari 2015. Dit betekent dat de vraag of de Nederlandse rechter in deze zaak rechtsmacht heeft, beantwoord wordt aan de hand van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I-bis). De Nederlandse rechter is op grond van artikel 25 lid 1 Brussel I-bis bevoegd van de vordering in conventie kennis te nemen, omdat partijen een forumkeuze hebben gemaakt inhoudende dat de rechtbank Amsterdam, en daarmee Nederlandse rechter, bevoegd is. 
        Ten aanzien van de vordering in reconventie is artikel 8 lid 3 Brussel I-bis onverkort van toepassing op grond van artikel 122 lid 1 en art 125 lid 1 UMVO, voor zover het UMVO hiervan niet afwijkt. Gelet op artikel 8 lid 3 Brussel I-bis kan bij verknochtheid tussen conventie en reconventie (waarover hierna meer) ook de bevoegdheid van de Nederlandse rechter worden aangenomen, omdat de Nederlandse rechter bevoegd is om van de vordering in conventie kennis te nemen. De Nederlandse rechter is daarom ook bevoegd ten aanzien van de vordering in reconventie. Dat de Nederlandse rechter bevoegd is, is ook niet in geschil tussen partijen.
      
      
      
        
          Verwijzing naar rechtbank Den Haag
        
      
      
    
    
      4.2.
      Voor zover de vordering in reconventie ziet op de nietigheid van het Uniemerk van Realistic geldt op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder d en 125 lid 1 UMVO in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk dat de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is daarvan kennis te nemen. Daaraan doet geen afbreuk dat in de schikkingsovereenkomst, waarop de vordering in conventie is gebaseerd, in artikel 7 een forumkeuze is opgenomen, die ertoe strekt dat de rechtbank Amsterdam bevoegd is inzake geschillen met betrekking tot de schikkingsovereenkomst. De exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag ten aanzien van de vordering in reconventie kan niet aan de kant worden gezet door deze forumkeuze. De rechtbank Den Haag blijft dus desondanks bevoegd wat betreft de reconventionele vordering.
      
    
    
      4.3.
      Realistic heeft bij conclusie van antwoord in het incident echter aangevoerd dat Stakelogic niet-ontvankelijk is in haar reconventionele vordering. In conventie is namelijk geen vordering ingesteld die ziet op het vaststellen, of beëindigen van een inbreuk op een merkrecht en daardoor is het voor Stakelogic niet mogelijk om in reconventie de nietigheid van het Uniemerk te vorderen. In dit verband verwijst zij naar artikel 59 lid 1 onder b UMVO dat bepaalt: het Uniemerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure [onderstreping Realistic, rb] nietig verklaard, wanneer de aanvrager bij een indiening van de aanvraag te kwader trouw is. Een verwijzing naar de rechtbank Den Haag kan om die reden dan ook niet aan de orde zijn, aldus steeds Realistic.
      
    
    
      4.4.
      Dit verweer faalt. Vooropgesteld wordt dat de vraag of Stakelogic ontvankelijk is in haar reconventionele vordering niet een vraag is die beoordeeld dient te worden in het incident, maar een vraag die voorligt in de hoofdzaak. Hetzelfde geldt voor het verweer van Realistic dat Stakelogic misbruik maakt van haar bevoegdheid. Daarbij wordt opgemerkt dat op voorhand van misbruik van bevoegdheid niet is gebleken; niet kan worden uitgesloten dat een procedure zoals die in conventie door Realistic aanhangig is gemaakt kan worden beschouwd als een inbreukprocedure in de zin van artikel 59 lid 1 onder b UMVO. De inhoudelijke beoordeling van de (ontvankelijkheid van de) reconventionele vordering is echter voorbehouden aan de rechter die hoofdzaak beoordeelt. Dit betekent dat de reconventionele vordering moet worden verwezen naar de rechtbank Den Haag.
      
      
        
          Verknochtheid 
        
      
      
    
    
      4.5.
      Stakelogic heeft gevorderd om niet alleen de vordering in reconventie maar ook de vordering in conventie te verwijzen naar de rechtbank Den Haag vanwege de verknochtheid van deze vorderingen. Realistic heeft deze verknochtheid betwist. Volgens Realistic heeft een potentiële nietigverklaring van haar Uniemerk alleen al gelet op het bepaalde in artikel 62 lid 3 onder b UMVO geen gevolgen voor de schikkingsovereenkomst. Bovendien is niet voldaan aan de voorwaarden die in de rechtspraak zijn gesteld aan de conclusie dat van verknochtheid sprake is. Tot slot kan de uitleg van Stakelogic van artikel 5 van de schikkingsovereenkomst niet worden gevolgd; daaruit kan niet worden afgeleid dat in geval van nietigheid van het Uniemerk de gehele schikkingsovereenkomst niet toepasbaar is, aldus steeds Realistic. 
      
    
    
      4.6.
      Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een zodanige samenhang tussen de vordering in conventie en reconventie dat een gezamenlijke behandeling is aangewezen. Beide vorderingen zien op hetzelfde merkteken en gaan uit van hetzelfde feitencomplex. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen en ter voorkoming van tegenstrijdige beslissingen ligt een gezamenlijke behandeling en berechting voor de hand. De vraag wat de gevolgen van een mogelijke nietigheid zijn voor de (toepasbaarheid van de) schikkingsovereenkomst dient verder te worden beoordeeld in de hoofdzaak.
      
      
        
          Conclusie en kosten
        
      
      
    
    
      4.7.
      De hoofdzaak zal daarom zowel in conventie als in reconventie in de stand waarin deze zich bevindt worden verwezen naar de rechtbank Den Haag.
      
    
    
      4.8.
      Bij deze stand van zaken komt de rechtbank niet toe aan de beoordeling van de incidentele vordering tot schorsing van het geding in conventie en reconventie tot het EUIPO in laatste instantie uitspraak heeft gedaan in de nietigheidsprocedure die thans aanhangig is bij het EUIPO. Op deze vordering zal de rechtbank Den Haag, nadat zij heeft beoordeeld of de vordering in reconventie ontvankelijk is, dienen te beslissen. 
      
    
    
      4.9.
      De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het bevoegdheidsincident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    De rechtbank
    
    
      
        in het incident tot verwijzing
      
    
    
      5.1.
      verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering in de hoofdzaak in reconventie, voor zover deze strekt tot nietigverklaring van het Uniemerk van Realistic (nr 017942021),
      
    
    
      5.2.
      houdt de beslissing omtrent de kosten van het bevoegdheidsincident aan,
      
      
        
          in de hoofdzaak en het incident tot schorsing
        
      
    
    
      5.3.
      verwijst de zaak in conventie en reconventie in de stand waarin deze zich thans bevindt naar de rechtbank Den Haag.
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. S.P. Pompe, rechter, bijgestaan door mr. E.H. van Kolfschooten, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2022.
      
    
  
  
    type:
    coll: