ECLI:NL:RBROT:2009:BK6982, Rechtbank Rotterdam, 17-12-2009, 342087/KG ZA 09-1152
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2009-12-17 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Gebruik na heretikettering parallel geïmporteerd medicijn van in Nederland beschermd merk in plaats van merknaam waaronder medicijn in land van uitvoer wordt verhandeld.
      
      Dat het gebruik van het in Nederland beschermde merk op het geheretiketteerd medicijn niet noodzakelijk is om dat medicijn op de Nederlandse markt te kunnen brengen, levert geen gegronde reden op voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van een medicijn. De noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt - en op de keuze tussen ompakking en heretikettering - teneinde het te kunnen verhandelen op de markt van de Staat van invoer, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking.
      
      De wijze of stijl van uitvoering bij ompakking/heretikettering dient slechts te worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

RECHTBANK ROTTERDAM
    
    Sector civiel recht
    
    Zaak-/rolnummer: 342087/KG ZA 09-1152
    
    Uitspraak: 17 december 2009
    
    VONNIS in kort geding in de zaak van:
    
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht
      SANOFI-AVENTIS S.A., 
      gevestigd te Parijs, Frankrijk,
      eiseres,
      advocaat mr. P. van Swaaij,
    
    
    - tegen -
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      EURO REGISTRATIE COLLECTIEF B.V.,
      gevestigd te Krimpen aan den IJssel,
      gedaagde,
      advocaat mr. W.J. Hengeveld.
    
    
    
    Partijen worden hierna aangeduid als “Sanofi-aventis” respectievelijk “ERC”.
    
    
    1	Het verloop van het geding
    
    
      De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:
      -	dagvaarding d.d. 6 november 2009;
      -	pleitnotities en producties van mr. W.M. Oudejans en mr. M.R. Walheimer;
      -	pleitnotities en producties van mr. G. Van der Wal.
    
    
    
      De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 
      3 december 2009.
    
    
    
    2	De vaststaande feiten
    
    Tussen partijen is, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken en deels ook blijkend uit de niet betwiste inhoud van overgelegde producties, in de loop van deze procedure onder meer het navolgende komen vast te staan.
    
    
      2.1
      Sanofi-aventis is een onderneming die is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, ver-handeling en distributie van geneesmiddelen.
    
    
    
      2.2
      Het college ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft op 10 januari 1973 het door Sanofi-aventis ontwikkelde geneesmiddel Dogmatil® onder registratienummer RVG 06279 geregistreerd. Op grond van deze handelsvergunning brengt Sanofi-aventis Dogmatil® op de Nederlandse markt. In Griekenland wordt het geneesmiddel door haar onder de naam Dogmatyl® op de markt gebracht. Het geneesmiddel, met de werkzame stof sulpiride , wordt voorgeschreven aan patiënten met een psychose. 
    
    
    
      2.3
      Sanofi-aventis is houdster van het internationale merk (met gelding in de Benelux) met regi-stratienummer 520279 voor het woordmerk Dogmatil® en eveneens houdster van het Griekse merk Dogmatyl® met registratienummer 35836.
      Beide merken worden gehanteerd voor hetzelfde geneesmiddel.
    
    
    
      2.4
      ERC is een onderneming waarvan de vennoten (Mediq, Brocacef, Pharos en Stephar) dan wel de dochterondernemingen daarvan zich bezighouden met het onder andere in Nederland op de markt brengen van geneesmiddelen uit andere lidstaten van de Europese Unie.
    
    
    
      2.5
      Een van de producten die de vennoten van ERC in Nederland op de markt brengen, is het product Dogmatyl® 50 mg dat door Sanofi-aventis of door derden met toestemming van Sanofi-aventis  in Griekenland in de handel is gebracht en aldaar door een van de vennoten van ERC is ingekocht. Op 16 januari 2009 heeft het CBG aan ERC voor de invoer een pa-rallelhandelsvergunning verleend onder nummer RVG 103957//06279. De vennoten van ERC brengen ook het uit Spanje onder RVG-nummer 14701//06279 geïmporteerde product Dogmatil® op de Nederlandse markt.
      Vanuit het Verenigd Koninkrijk importeren de vennoten van ERC eveneens Dogmatil® . Het betreft in alle gevallen het originele product, maar de originele verpakking ervan is in die zin gewijzigd dat de patiëntenbijsluiter is vervangen door een Nederlandstalige en een klein etiket op de verpakking is toegevoegd.
    
    
    
      2.6
      Bij brief van 10 februari 2009 heeft ERC Sanofi-aventis ERC op de hoogte gesteld van haar voornemen tot het in Nederland in de handel brengen van het uit Griekenland geïmporteerde geneesmiddel sulpiride en haar verpakkingen gestuurd ter controle.
    
    
    
      2.7
      Bij de controle van de verpakkingen door Sanofi-aventis bleek dat ERC de Griekse verpak-king heeft geheretiketteerd. Op de Griekse verpakking heeft zij een Nederlandstalig etiket geplakt en de Griekse bijsluiter vervangen door een Nederlandse bijsluiter. Hierbij heeft ERC op het etiket naast het Griekse merk Dogmatyl ® het merk Dogmatil® aangebracht. Ook op de bijsluiter staat Dogmatil® vermeld.
    
    
    
      2.8
      Bij brief van 19 februari 2009 heeft Sanofi-aventis ERC meegedeeld geen toestemming te verlenen tot het verwijderen van het merk Dogmatyl® van en het aanbrengen van het merk Dogmatil ® op de verpakkingen van het parallel geïmporteerde geneesmiddel en heeft zij ERC gesommeerd deze inbreukmakende handelingen te staken. 
    
    
    
      2.9 
      Bij brief van 18 maart 2009 heeft de raadsman van ERC Sanofi-aventis - kort gezegd - mee-gedeeld niet te zullen voldoen aan de verzoeken aangezien ERC van oordeel is dat haar wij-ze van ompakking c.q. heretikettering van het desbetreffende product niet in strijd is met vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie EG.
    
    
    
    3	Het geschil
    
    
      3.1
      Sanofi-aventis vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoer bij voorraad, 
    
    
    (a) ERC te bevelen de verhandeling van het geneesmiddel Dogmatil®, zoals parallel geïm-porteerd vanuit Griekenland, met onmiddellijke ingang na betekening van het onderhavige vonnis te staken;
    
    
      (b) ERC te bevelen aan de advocaten van Sanofi-aventis, binnen zeven dagen na betekening van het onderhavige vonnis, een door een registeraccountant  gecertificeerde volledige, cor-recte en verifieerbare opgave te doen van:
      (i)	de volledige namen en adressen van alle afnemers waaraan ERC de geïm-porteerde Dogmatil®producten heeft geleverd of doen leveren, met per af-nemer een specificatie van de verkoopprijs en de hoeveelheid geleverde producten, alsmede de datum van levering;
      (ii)	het aantal van alle door ERC geïmporteerde, gedistribueerde en in voor-raad gehouden Dogmatil®producten;
      (iii)	de door ERC genoten winst ten gevolge van de geïmporteerde Dogmatil® producten;
      een en ander gestaafd door middel van goed leesbare orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden;
    
    
    (c) ERC te veroordelen om aan Sanofi-aventis een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- te betalen voor iedere dag gedurende welke ERC niet zal hebben voldaan, geheel of gedeeltelijk, aan een van de bevelen opgesomd onder (a) en (b);
    
    (d) ERC te veroordelen om Sanofi-aventis de schade te vergoeden die zij heeft geleden ten gevolge van het onrechtmatig handelen van ERC, één en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
    
    (e) ERC te veroordelen in de kosten van dit geding.
    
    
      3.2
      Sanofi-aventis legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij ERC met een beroep op het haar toekomende recht op het woordmerk Dogmatil® kan verbieden dat merk te gebruiken, omdat het gebruik door ERC van dat merk niet strikt noodzakelijk is om - bij het op de markt brengen van het medicijn - te voldoen aan de nationale voorschriften of praktijken in Nederland. Zij acht de merken dermate overeenstemmend, dat apothekers en consumenten zullen begrijpen dat het om hetzelfde product gaat. Volgens haar kan en moet ERC, nu er voorts geen wettelijke beperking is op het gebruik van een buitenlandse of generieke naam bij de handel in farmaceutische producten, het desbetreffende product onder de oorspronke-lijke Griekse naam Dogmatyl® op de Nederlandse markt brengen. 
      3.3
      ERC heeft gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd dat Sanofi-aventis niet ontvan-kelijk moet worden verklaard in haar vorderingen, althans dat haar vorderingen moeten worden afgewezen. Op het verweer wordt – voor zover van belang – hierna bij de beoorde-ling van het geschil ingegaan. Tevens heeft ERC verzocht om een kostenveroordeling van Sanofi-aventis op grond van artikel 1019h Wetboek Burger1ijke Rechtsvordering, althans gebaseerd op de landelijk gehanteerde indicatietarieven IE.
    
    
    
    4	De beoordeling
    
    
      4.1
      De vorderingen van Sanofi-aventis betreffen het staken van onrechtmatig, schadetoebren-gend handelen. Dit onrechtmatig handelen bestaat in het bij voortduring inbreuk maken op een merkrecht. Reeds uit de aard van deze vorderingen, volgt de spoedeisendheid van de gevraagde voorzieningen.
    
    
    
      4.2
      Het gaat in deze procedure om de vraag of inbreuk op een merkrecht is gemaakt bij parallel-import van een farmaceutisch product. Parallelimport is een in beginsel rechtmatige vorm van handel in goederen tussen de lidstaten van de Europese Unie en EER-landen Noorwe-gen, Liechtenstein en IJsland. Verschillen in prijs tussen dezelfde producten in diverse lid-staten leiden tot uitvoer vanuit een lidstaat met een lage prijs voor geneesmiddelen, zoals Griekenland, naar lidstaten met een hogere prijs, zoals Nederland.
    
    
    
      4.3
      Tussen partijen is niet in geschil het feit dat in beginsel rechtmatige parallelimport plaats-vindt van het desbetreffende geneesmiddel vanuit Griekenland. Voorts staat tussen partijen niet ter discussie dat de heretikettering van de Griekse verpakking en het bijvoegen van een Nederlandse bijsluiter op zichzelf noodzakelijk zijn om te voldoen aan de in artikel 72 lid 1 Geneesmiddelenwet gestelde vereisten voor verdere verhandeling van het geneesmiddel op de Nederlandse markt.
      De thans te beantwoorden vraag is of Sanofi-aventis terecht een beroep doet op haar recht op het woordmerk Dogmatil® door zich te verzetten tegen het gebruik door ERC van dit merk naast het merk waaronder het product oorspronkelijk in Griekenland in de handel is gebracht, te weten Dogmatyl®.
    
    
    
      4.4
      Bij de beantwoording van deze vraag moet het volgende worden vooropgesteld.
      Uitgegaan moet worden van het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de in-terne markt. In artikel 2.23 lid 3 BVIE is, in het verlengde van artikel 7 lid 2 van de Richt-lijn 89/104/EEG (Merkenrichtlijn) de uitputtingsregel neergelegd. Deze regel houdt in dat
      de merkhouder zich niet kan verzetten tegen (verdere) verhandeling door derden van door hem of met zijn toestemming in een overeenkomstsluitende partij in het verkeer gebrachte waren. Dit beginsel lijdt uitzondering indien hij daarvoor gegronde redenen heeft, dit kan het geval zijn wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, ge-wijzigd of verslechterd is. De merkhouder kan op deze uitzondering geen beroep doen, in-dien de wijziging van de toestand van de waren blijft binnen de grenzen van de ompak-kingsrechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen (HvJ EG) en het verzet van de merkhouder niet neerkomt op een verkapte handelsbeperking tussen de lidstaten. 
      Aan deze ompakkingsrechtspraak ligt ten grondslag dat de merkhouder zich niet kan verzet-ten indien de ompakking dan wel heretikettering, die aan bepaalde – cumulatieve - voor-waarden moet voldoen, noodzakelijk is om de waren in de Lidstaat van invoer op de markt te kunnen brengen.
      Deze voorwaarden, die in de rechtspraak van het HvJ EG verder zijn ontwikkeld, komen kort gezegd op het volgende neer: 
      De ompakking/heretikettering mag het product niet aantasten, de namen van fabrikant en ompakker moeten worden vermeld, de presentatie van het omgepakte/geheretiketteerde pro-duct mag de reputatie van het merk niet kunnen schaden en ten slotte moet de merkhouder vooraf in kennis worden gesteld van het ompakken of heretiketteren en hij moet desgewenst een monster van het aldus in de markt te brengen product ontvangen. 
    
     
    
      4.5
      Sanofi-aventis heeft aangevoerd dat het gebruik van het merk Dogmatil® door ERC niet noodzakelijk is, aangezien er geen regels of praktijken zijn die beletten dat het desbetreffen-de product onder het Griekse merk Dogmatyl® op de Nederlandse markt wordt gebracht.
      Deze door Sanofi-aventis aangevoerde reden is naar het voorlopig oordeel van de voorzie-ningenrechter onvoldoende om zich met een beroep op haar merkrecht op het merk Dogma-til® te kunnen verzetten tegen verdere verhandeling van het parallel geïmporteerde genees-middel. In de zaak Boehringer/Swingward (II), HvJ EG 26 april 2007, NJ 2009,381 (r.o.38) is immers bepaald: 
      Die noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft dus alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt - en op de keuze tussen ompakking en heretikettering - teneinde het te kun-nen verhandelen op de markt van de Staat van invoer, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking.
      De wijze of stijl van uitvoering dient slechts te worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Deze voorwaarde mag voorts niet worden beperkt tot de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwali-teit of slordig is. (Boehringer II, r.o. 44). In de zaak Wellcome/Paranova HvJ EG 22 decem-ber 2008, JGR 2009,6 is een en ander bevestigd.
      Dát het in casu noodzakelijk was om om te pakken is, zoals reeds onder 4.3 is overwogen, niet in geschil. De wijze van heretikettering, met het aanbrengen van het merk Dogmatil®, dient dus slechts getoetst te worden aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van Sanofi-aventis niet kan schaden. 
    
    
    
      4.6
      In zijn algemeenheid geldt dat de bewijslast ter zake van het vervuld zijn van alle ompak-kingsvoorwaarden rust op de parallelimporteurs.
      Aangaande de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden volstaat het evenwel dat de parallelimpor-teur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrek-king tot deze voorwaarde aandraagt, is het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie of die van het merk kan schaden – om zulks te bewijzen (Boehringer II, r.o. 53).
      In dit verband heeft ERC aangevoerd dat er door de gehanteerde wijze en stijl van heretiket-tering en de wijze van vermelding van het merk Dogmatil® naast het Griekse merk Dogma-tyl® geen reputatieschade kan optreden. Juist door gebruik van het in Nederland bekende merk wordt volgens haar verwarring en achterdocht bij de consument voorkomen en wordt recht gedaan aan de reputatie van de Dogmatil® producten. Sanofi-aventis zelf brengt im-mers het desbetreffende medicijn ook onder die naam in Nederland in de handel en heeft kennelijk geen reden zich te verzetten tegen verhandeling onder de naam Dogmatil® van het uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde medicijn.
    
    
    
      4.7
      Hiertegenover is door Sanofi-aventis onvoldoende gesteld dat de presentatie van het gehere-tiketteerde medicijn en in het bijzonder het gebruik van het merk Dogmatil® daarbij, op enigerlei wijze de reputatie van het merk of de merkhouder kan schaden.
      Waar Sanofi-aventis in dit kader nog stelt dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgaran-tiefunctie van haar merk Dogmatil® heeft het volgende te gelden.
      Een essentiële functie van het merk vormt het verzekeren van de herkomst van het merkpro-duct. Ompakking van dat product door een derde zonder toestemming van de merkhouder kan reële risico’s voor deze herkomstgarantie vormen. 
      De voorzieningenrechter merkt op dat ten aanzien van de herkomstgarantiefunctie in het hier aan de orde zijnde geval geldt dat door de handelswijze van ERC juist duidelijker wordt dat het om hetzelfde product gaat. Het merk biedt geen garantie dat de producten afkomstig zijn van een bepaalde fabrikant (ook Sanofi-aventis zelf laat Dogmatil® in verschillende landen produceren), doch biedt de consument wel de waarborg dat alle van het merk voor-ziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die voor de kwaliteit ervan verantwoordelijk kan worden gehouden. Daarvan is hier sprake. Van het handelen van ERC is derhalve niet aannemelijk dat het een reëel risico voor de herkomstga-rantiefunctie oplevert of op andere wijze de reputatie van Sanofi-aventis of haar merk Dog-matil® kan schaden.
    
    
    
      4.8
      Het verzet van Sanofi-aventis tegen de verdere verhandeling door ERC van het medicijn onder de naam Dogmatil® kan derhalve een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten in de zin van artikel 30 VWEU (voorheen artikel 36, tweede volzin, EG-verdrag) vormen, nu niet uitgesloten moet worden geacht dat de keuze van Sanofi-aventis om ver-schillende merken voor eenzelfde product te gebruiken leidt tot een kunstmatige opsplitsing van de markten. 
    
    
    
      4.9
      Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Sanofi-aventis zullen worden afgewezen.
    
    
    
      4.10
      Sanofi-aventis zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding wor-den veroordeeld. ERC heeft een kostenspecificatie overgelegd van in totaal € 11.968,50, exclusief BTW, en verzocht om volledige vergoeding daarvan.
      Gelet op het feit dat aan de ingestelde vorderingen een intellectueel eigendomsrecht ten grondslag is gelegd, te weten handhaving van het merkrecht, zal de voorzieningenrechter ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt het indicatietarief van een een-voudig kort geding van maximaal  € 6.000,- redelijk en evenredig geacht. De voorzieningen-rechter zal de kostenveroordeling waar het salariskosten advocaat betreft dan ook matigen tot genoemd bedrag.
    
    
    
    
      De kosten van ERC, worden gezien het voorgaande, begroot op:
      Vast recht		   262,-
      Salaris advocaat		6.000,-
      Totaal:			6.262,-. 
    
    
    
    
    
    5	De beslissing
    
    De voorzieningenrechter,
    
    wijst de vorderingen af;
    
    veroordeelt Sanofi-aventis in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van ERC bepaald op € 262,- aan verschotten en op € 6.000,-. aan salaris voor de advo-caat;
    
    verklaart dit vonnis - voor zover het de kostenveroordeling betreft - uitvoerbaar bij voor-raad.
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. E.C. Padberg – de Haan, griffier.
    
    
    
    
    
    
    
      Uitgesproken in het openbaar.
      2121/676