ECLI:NL:GHSHE:2003:BA7818, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-01-2003, C0101006
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2003-01-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Vervolgens moet worden beoordeeld of door het gebruik van het met het merk Cellini overeenstemmende teken door [geïntimeerde] voor juwelen de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van dergelijk verwarringgevaar is sprake wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij is er een zekere onderlinge samenhang tussen de bij de beoordeling van het verwarringgevaar in aanmerking te nemen factoren, zoals tussen de bekendheid van het merk op de markt en de mate van overeenstemming tussen het teken en het merk en de mate van soortgelijkheid (HvJ EG 29-9-1998 NJ 1999,393). Met inachtneming van deze maatstaf is het hof, op grond van het hiernavolgende, in onderling verband en samenhang beschouwd, voorlopig van oordeel dat van verwarringsgevaar in de hiervoor bedoelde zin geen sprake is:
        a. Tegenover de betwisting door [geïntimeerde] heeft Rolex in het kader van dit kort geding niet voldoende aannemelijk gemaakt dat Cellini een bekend merk is. 
        b. Bij gelegenheid van de pleidooien heeft de procureur van Rolex verklaard dat Rolex het merk Cellini niet voor juwelen gebruikt en voorts dat Rolex het merk Cellini alleen in combinatie met het merk Rolex voor horloges gebruikt. In het kader van dit kort geding moet ervan worden uitgegaan dat [geïntimeerde] het teken Cellini - nagenoeg - niet voor horloges gebruikt.
        c. [geïntimeerde] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat haar doelgroep zowel functioneel als geografisch verschillend is van die van Rolex.
        d. In visueel opzicht is er een groot verschil tussen het beeldmerk Cellini en het door [geïntimeerde] gehanteerde logo met het teken Cellini. [geïntimeerde] gebruikt het teken Cellini alleen als onderdeel van het logo op haar verpakkings- en etalagemateriaal.
        Mitsdien is het gevorderde niet op de voet van artikel 13A.1.b BMW toewijsbaar.

typ. LG
      rolnr. C0101006/RO
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
      vierde kamer, van 23 januari 2003,
      gewezen in de zaak van:
    
    
    
      de vennootschap naar Zwitsers recht ROLEX S.A., voorheen genaamd MONTRES ROLEX S.A.,
      gevestigd te Genève, Zwitserland,
      appellante bij exploot van dagvaarding van 
      23 oktober 2001,
      procureur: mr. F.V.B.M. Mutsaerts,
    
    
    tegen:
    
    
      [GEÏNITMEERDE],
      handelende onder de naam CELLINI,
      wonende te [plaats], [gemeente],
      geïntimeerde bij gemeld exploot,	
      procureur: mr. J.E. Lenglet,
    
    
    op het hoger beroep tegen het door de president van de rechtbank te Roermond gewezen vonnis in kort geding van 11 oktober 2001 tussen appellante - Rolex - als eiseres en geïntimeerde - [geïntimeerde] - als gedaagde.
    
    1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 45965/KG ZA 01-187) 
    
    Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
    				
    2. Het geding in hoger beroep
    
    2.1. Bij memorie van grieven heeft Rolex zes grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van haar vorderingen.
    
    2.2. Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven onder overlegging van twee producties bestreden.
     
    2.3. Op 16 april 2002 heeft [geïntimeerde] drie verpakkingsmaterialen ter griffie van dit hof gedeponeerd.
    
    2.4. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, Rolex door haar procureur en [geïntimeerde] door mr. M. Moszkowicz sr. Beide raadslieden hebben gepleit mede aan de hand van overgelegde pleitnotities.
    
    2.5. Partijen hebben daarna uitspraak gevraagd. Alleen Rolex heeft haar procesdossier overgelegd.
    
    3. De gronden van het hoger beroep
    
    Met de grieven is het geschil tussen partijen in volle omvang aan het hof voorgelegd. De grieven lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.
    
    4. De beoordeling
    
    4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.
    
    4.1.1. Rolex verkoopt wereldwijd onder haar merknaam Rolex horloges. In 1961 heeft Rolex een klassieke horlogelijn geïntroduceerd onder de naam Cellini. Sinds 1966 vermeldt Rolex op de wijzerplaat van horloges in deze lijn de in klassieke letters geschreven naam Cellini, naast de merknaam Rolex (prod. 2 mva). Rolex is sinds 22 augustus 1988 onder andere voor de Benelux rechthebbende op het woord-/beeldmerk Cellini voor waren in de klassen 8 en 14, dit betreft onder andere horloges en juwelen (prod. 2 Rolex 1e aanleg). 
    
    4.1.2. [geïntimeerde] exploiteert sinds 1995 onder de handelsnaam Cellini een juwelierszaak in Roermond. Zij verkoopt in hoofdzaak antieke of unieke juwelen en sieraden. Op de verpakking en/of aan de binnenzijde daarvan van haar waren en op etalagemateriaal/doosjes maakt [geïntimeerde] gebruik van haar logo, dat bestaat uit een goudkleurige zon, met in het midden een gestileerde hoofdletter C en daarin of -onder in goudkleur het woord Cellini in een gestileerde uitvoering. [geïntimeerde] gebruikt het woord Cellini alleen als onderdeel van het logo.
    
    4.1.3. Bij brief van 8 februari 2001 is [geïntimeerde] namens Rolex gesommeerd haar inbreuk op het merk Cellini van Rolex te staken en gestaakt te houden (prod. 6 [geïntimeerde] 1e aanleg). [geïntimeerde] heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.
    
    4.1.4. In dit kort geding vordert Rolex, kort gezegd, [geïntimeerde] te gebieden iedere inbreuk op het merk Cellini te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom.
    
    4.1.5. De president heeft de vorderingen van Rolex afgewezen.
    
    4.2. Gelet op de woonplaats van [geïntimeerde], alsmede op het bepaalde in artikel 37A van de Benelux-Merkenwet (BMW), is de president van de rechtbank te Roermond in eerste aanleg, en daarmee dit hof in hoger beroep, bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Rolex tegen [geïntimeerde].
    
    4.3. Het hof overweegt ambtshalve dat ook in hoger beroep, in verband met de aard van de onderhavige vorderingen, het spoedeisend belang van Rolex bij haar vorderingen in voldoende mate aanwezig is.
    
    4.4. Bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep heeft de procureur van Rolex medegedeeld dat de eisende partij in eerste aanleg en in hoger beroep, genaamd Montres Rolex SA, haar statutaire naam heeft gewijzigd in Rolex S.A. Volgens de mededeling van de procureur is Rolex S.A. de rechthebbende op het merk Cellini. De advocaat van [geïntimeerde] heeft de juistheid van deze mededeling bij gebrek aan wetenschap betwist. Het hof heeft in het kader van dit kort geding echter geen grond te twijfelen aan de juistheid van de mededeling van de procureur van Rolex. Dit is in de kop van dit arrest reeds tot uitdrukking gebracht. Het hof gaat er in deze procedure dan ook vanuit dat Rolex S.A. rechthebbende is op het merk Cellini. 
    
    4.5. Rolex heeft haar vorderingen allereerst gebaseerd op het bepaalde in artikel 13A lid 1.a BMW. Er is echter geen sprake van gebruik door [geïntimeerde] van het merk Cellini voor dezelfde waren als waarvoor dit merk is ingeschreven, nu geen sprake is van plagiaat of counterfeiting zodat de vorderingen op deze grondslag niet toewijsbaar zijn.
    
    4.6. Ten aanzien van het beroep van Rolex op het bepaalde in artikel 13A lid 1.b BMW wordt het volgende overwogen.
    
    4.6.1. Vaststaat dat [geïntimeerde] de handelsnaam Cellini voert. Deze handelsnaam stemt overeen met het merk Cellini. Het is echter vaste jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof, dat gebruik van een merk of daarmee overeenstemmend teken enkel als handelsnaam in het algemeen niet als gebruik voor waren in de zin van artikel 13A BMW kan worden aangemerkt. 
    
    4.6.2. [geïntimeerde] gebruikt haar logo met de handelsnaam Cellini echter ook op verpakkingsmateriaal. Krachtens het bepaalde in artikel 13A lid 2.a BMW wordt onder het gebruik van een merk ook verstaan het aanbrengen van het merk op de verpakking. Er is sprake van visueel verschil tussen het beeldmerk Cellini en de wijze waarop [geïntimeerde] het teken Cellini in haar logo gebruikt. Het meest kenmerkende bestanddeel van het merk Cellini is echter het woord Cellini, dat [geïntimeerde] eveneens gebruikt. Mitsdien is het voorlopig oordeel gerechtvaardigd dat [geïntimeerde] een met het merk Cellini overeenstemmend teken gebruikt voor de aanduiding van haar waren.
    
    4.6.3. Het merk Cellini is onder andere ingeschreven voor horloges en juwelen. Vaststaat dat [geïntimeerde] in juwelen handelt. Volgens Rolex handelt [geïntimeerde] tevens in horloges. [geïntimeerde] heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij slechts sporadisch, bijvoorbeeld bij aankoop van een partij waarin zich ook een of meer horloges bevinden, in horloges handelt.
    
    
      4.6.4. Vervolgens moet worden beoordeeld of door het gebruik van het met het merk Cellini overeenstemmende teken door [geïntimeerde] voor juwelen de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van dergelijk verwarringgevaar is sprake wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij is er een zekere onderlinge samenhang tussen de bij de beoordeling van het verwarringgevaar in aanmerking te nemen factoren, zoals tussen de bekendheid van het merk op de markt en de mate van overeenstemming tussen het teken en het merk en de mate van soortgelijkheid (HvJ EG 29-9-1998 NJ 1999,393). Met inachtneming van deze maatstaf is het hof, op grond van het hiernavolgende, in onderling verband en samenhang beschouwd, voorlopig van oordeel dat van verwarringsgevaar in de hiervoor bedoelde zin geen sprake is:
      a. Tegenover de betwisting door [geïntimeerde] heeft Rolex in het kader van dit kort geding niet voldoende aannemelijk gemaakt dat Cellini een bekend merk is. 
      b. Bij gelegenheid van de pleidooien heeft de procureur van Rolex verklaard dat Rolex het merk Cellini niet voor juwelen gebruikt en voorts dat Rolex het merk Cellini alleen in combinatie met het merk Rolex voor horloges gebruikt. In het kader van dit kort geding moet ervan worden uitgegaan dat [geïntimeerde] het teken Cellini - nagenoeg - niet voor horloges gebruikt.
      c. [geïntimeerde] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat haar doelgroep zowel functioneel als geografisch verschillend is van die van Rolex.
      d. In visueel opzicht is er een groot verschil tussen het beeldmerk Cellini en het door [geïntimeerde] gehanteerde logo met het teken Cellini. [geïntimeerde] gebruikt het teken Cellini alleen als onderdeel van het logo op haar verpakkings- en etalagemateriaal.
    
    
    4.6.5. Mitsdien is het gevorderde niet op de voet van artikel 13A.1.b BMW toewijsbaar.
    
    4.7. Evenmin zijn de vorderingen op de grondslag van artikel 13A.1.c BMW toewijsbaar. Rolex heeft in het kader van dit kort geding niet voldoende aannemelijk gemaakt dat Cellini binnen een aanmerkelijk gedeelte van het Beneluxgebied een bekend merk is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder het merk Cellini aangeboden horloges bestemd zijn (HvJ EG 14-9-1999 NJ 2000,376).
    
    4.8. Ook het beroep van Rolex op artikel 13A.1.d BMW faalt. Rolex heeft geen feiten gesteld op grond waarvan het voldoende aannemelijk kan worden geacht dat [geïntimeerde] in de gegeven omstandigheden door het gebruik van het teken Cellini ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Cellini. 
    
    4.9. Rolex heeft zich voorts beroepen op inbreuk met de artikelen 5a en 5b Handelsnaamwet (Hnw). Hiervoor is reeds overwogen dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat door het gebruik van het teken Cellini door [geïntimeerde] bij het publiek verwarring is te duchten over de herkomst van de waren. Hiermee faalt het beroep op artikel 5a Hnw. Anders dan Rolex betoogt is onvoldoende aannemelijk dat [geïntimeerde] door het gebruik van het merk Cellini zou suggereren een speciale band met Rolex te hebben. Mitsdien zijn de vorderingen ook niet op de grondslag van artikel 5b Hnw toewijsbaar.
    
    4.10. De slotsom is dat de grieven niet tot vernietiging van het vonnis van de president kunnen leiden. Rolex zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.
    
    5. De uitspraak
    
    Het hof:
    
    5.1. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
    
    5.2. veroordeelt Rolex in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 230,52 aan verschotten en € 2.313,= aan salaris procureur;
    
    5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Kranenburg, Smeenk-Van der Weijden en Goossens en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 23 januari 2003.