ECLI:NL:GHDHA:2023:1126, Gerechtshof Den Haag, 02-05-2023, 200.300.349/02
Gerechtshof Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2023-05-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Vordering tot opeising modelrechten voor scooters.

GERECHTSHOF DEN HAAG
    Afdeling Civiel recht
    
    
      Zaaknummer hof		: 200.300.349/02Zaaknummer rechtbank		: C/09/539760 / HA ZA 17-992
    
    
    
      
        Arrest van 2 mei 2023  
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
  
  
    
      1Multimox Holding B.V.,
    
      gevestigd te Rijen (gemeente Gilze en Rijen),
      hierna: Multimox,
      
        2. [appellant 2],
      wonend in [woonplaats] ,
      hierna: [appellant 2] ,
      appellanten in principaal hoger beroep,
      verweerders in incidenteel hoger beroep,
      hierna tezamen: Multimox c.s.,
      advocaat: mr. F.W.E. Eijsvogels, kantoorhoudend in Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      
        Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd.,
      gevestigd in Taizhou, China,
      verweerster in principaal hoger beroep,
      appellante in incidenteel hoger beroep,
      advocaat: mr. L.J. Gravendeel kantoorhoudend in Amsterdam,
      hierna: Sanyang.	
    
  
  
    
      1De zaak in het kort
    
      1.1
      In deze zaak eist Sanyang modelrechten op van Multimox, die een viertal Gemeenschapsmodellen houdt met betrekking tot de vormgeving van twee scootermodellen. Volgens Sanyang heeft zij de modellen ontworpen en zijn de Gemeenschapsmodellen te kwader trouw gedeponeerd. 
    
    
      1.2
      De rechtbank heeft de vorderingen van Sanyang gedeeltelijk toegewezen. Het hof wijst de vorderingen van Sanyang geheel af.
    
  
  
    
      2Procesverloop in hoger beroep
    
      2.1
      Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
      
        
          de dagvaarding van 16 september 2021, waarmee Multimox c.s. in hoger beroep zijn gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 augustus 2021, aangevuld bij herstelvonnis van 29 september 2021;
        
        
          de memorie van grieven van Multimox c.s., met bijlagen;
        
        
          de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep van Sanyang, met bijlagen;
        
        
          de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep van Multimox c.s., met bijlagen;
        
        
          de akte overlegging producties GP 30-34, tevens houdende vermeerdering van eis in hoger beroep, met bijlagen, van Multimox c.s.;
        
        
          de akte houdende bezwaar tegen de eisvermeerdering en de aanvullende akte van Sanyang;
        
        
          de akte houdende inbreng producties 44 tot en met 48 van Sanyang;
        
        
          de akte houdende overlegging producties 35-38 van Multimox c.s;
        
        
          de akte houdende inbreng productie 49 (kostenoverzicht) van Sanyang;
        
        
          de akte houdende inbreng productie 50 van Sanyang;
        
        
          twee door Multimox c.s. overgelegde kostenoverzichten.
        
      
    
    
      2.2
      Op 16 maart 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Het hof heeft vooraf partijen bevolen in persoon (zonodig door middel van een videoverbinding) te verschijnen. Van de zijde van Multimox c.s. heeft [appellant 2] de zitting in persoon bijgewoond. Sanyang heeft haar directeur [directeur] door middel van een videoverbinding aan de zitting laten deelnemen. Verder heeft van haar kant een vertegenwoordiger van Asian Gear, [vertegenwoordiger Asian Gear] , de zitting bijgewoond. Het hof heeft ter zitting het bezwaar van Sanyang tegen de akte overlegging producties GP 30-34 en eisvermeerdering verworpen. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd. Vervolgens heeft het hof arrest bepaald.
    
  
  
    
      3Feitelijke achtergrond
    De partijen
    
      3.1
      Sanyang is een op 8 januari 2003 opgerichte in China gevestigde onderneming. Op 8 september 2005 is haar naam gewijzigd in Zehjiang Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd. en sinds 22 april 2008 handelt zij onder haar huidige naam Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd. Zij gebruikt het voorvoegsel Zehjiang (de naam van de provincie waar zij is gevestigd) ook nu nog regelmatig voor haar naam. Wettelijk vertegenwoordiger van Sanyang is bestuurder en algemeen directeur [directeur] (ook wel [directeur] ; hierna: [directeur] ). Naast [directeur] is alleen ‘leidinggevende’ [leidinggevende] ingeschreven als wettelijk vertegenwoordiger.
    
    
      3.2
      Sanyang produceert en verkoopt scooteronderdelen waaronder scooterkappen. Zij levert scooteronderdelen aan de Chinese onderneming Taizhou Zhongneng Motorcycle Co. Ltd (hierna te noemen: ZNEN en in de stukken ook wel aangeduid als Zhongneng). ZNEN assembleert scooters in China, onder andere voor export naar Europa.
    
    
      3.3
      
        [appellant 2] is naar eigen zeggen in ieder geval sinds 2004 betrokken bij de handel in scooters in de Europese Unie, zelf of via verschillende (rechts)personen.
    
    
      3.4
      
        Multimox is opgericht op 26 mei 2016 als holdingmaatschappij voor intellectuele eigendomsrechten. Zij handelt niet zelf in scooters. [appellant 2] is statutair directeur en enig aandeelhouder van Multimox.
        
          de Gemeenschapsmodellen
        
      
    
    
      3.5
      Multimox is sinds 6 juli 2016 geregistreerd als houdster van de volgende vier Gemeenschapsmodelrechten, die allemaal op 19 oktober 2006 zijn aangevraagd en op 21 november 2006 zijn ingeschreven voor ‘scooters’.
      
        
          
        
      
      
        Model-01, Model-02, Model-03 en Model-04 worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de Gemeenschapsmodellen. De vormgeving van de scooter weergegeven in Model-01 en Model-03 wordt ook wel aangeduid als type 1 en die van Model-02 en Model-04 als type 2.
      
      
      
        
          Gerelateerde partijen
        
      
      
    
    
      3.6
      De Gemeenschapsmodellen zijn in 2006 aangevraagd door MM-Exclusief B.V. (hierna te noemen: MM-Exclusief) en stonden aanvankelijk op haar naam. Ze zijn daarna overgedragen aan [appellant 2] die ze enkele jaren heeft gehouden tot de overdracht aan Multimox in 2016.
    
    
      3.7
      MM-Exclusief is opgericht op 2 januari 2006 en is op 14 mei 2009 in staat van faillissement verklaard. [appellant 2] was bestuurder en enig aandeelhouder van MM-Exclusief, dat zich bezighield met de in- en export van (onder meer) scooters, die zij (ook) op de markt bracht onder de naam Bella50. Motor Mania is in 2006 als merk aangevraagd en geregistreerd op naam van MM-Exclusief.
    
    
      3.8
      Motor Mania Europe B.V (hierna: Motor Mania Europe) is een op 10 juni 2016 opgerichte vennootschap waarvan [appellant 2] statutair bestuurder is en die, met licentie van Multimox, scooters heeft verkocht van, voor zover hier van belang, Model-02 en Model-04.
    
    
      3.9
      Asian Gear B.V. (hierna: Asian Gear) is een Nederlandse vennootschap die, met instemming van Sanyang, scooters importeert die overeenkomen met Model-02 en Model-04.
      
      
        
          Certificaten
        
      
      
    
    
      3.10
      
        Door de Britse ‘Vehicle Certification Agency’ zijn op 3 februari 2005 en op 25 juli 2005 aanvullingen (‘extensions’) op het Europese typegoedkeuringscertificaat (hierna: het VCA-certificaat) afgegeven voor de import van scooters van het type ZN125T vanuit China naar de Europese Unie (hierna: de Unie). Met het VCA-certificaat is het geoorloofd om scooters van het daar genoemde type te importeren omdat deze voldoen aan de technische vereisten daartoe. In het VCA-certificaat extension 03 is, op pagina 1, het volgende opgenomen:
        ZNEN is op die certificaten als ‘manufacturer’ vermeld (bij 0.5). Punt 0.1 vermeldt dat de scooters (destijds) op de markt mochten worden gebracht onder de (handels)namen ZhongNeng, ASYA en daDo. Op pagina’s 16, 63 en 64 staat het volgende:
      
      
        
          
            
          
        
        
          
            
          
        
        
          
            
          
        
      
      
        Op 29 augustus 2006 heeft de RDW een (eerste) typegoedkeuringscertificaat afgegeven voor de Unie voor een type scooter aangeduid als ZN50QT-E (hierna: het RDW-certificaat). In het RDW-certificaat is op pagina 1 het volgende vermeld:
      
      
        
          
        
      
      
        Ook voor dit type scooter is ZNEN als producent vermeld (bij 0.5). Bij de handelsnaam van de producent (‘make/trade name’, punt 0.1) is onder meer ‘Motor Mania’ vermeld en bij de ‘commercial names’ staat Bella50.
        In het RDW-certificaat is verder, op pagina’s 18, 63 en 64, het volgende opgenomen:
      
      
        
          
            
          
        
        
          
            
          
        
        
          
            
          
        
      
      
    
    
      3.12
      In een verklaring van ZNEN gedateerd 27 maart 2013 is het volgende opgenomen:
      
      
        
          Het CN Model
        
      
      
    
    
      3.13
      Sanyang heeft de volgende stukken overgelegd van de ‘State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China’ (hierna: SIPO) met betrekking tot een ‘Certificate of Design Patent’ voor een op 22 december 2005 aangevraagd (aanvraagnummer 200530149513.0) en op 11 oktober 2006 gepubliceerd model met (registratie)nummer CN3568787D (hierna: het CN Model):
      
      
      
        In door Sanyang in verband met het CN Model overgelegde (ongedateerde) screenshots van de SIPO-databank, voorzien van een Nederlandse vertaling,  staat: ﻿
        ﻿
        De maximale geldigheidsduur van een Chinees Design Patent is tien jaar vanaf de aanvraagdatum.
      
      
      
        
          Andere procedures
        
      
      
    
    
      3.14
      
        Op 12 september 2016 heeft Asian Gear bij het EUIPO vorderingen tot nietigverklaring van de Modellen 02 en 04 aanhangig gemaakt, stellende dat die modellen op het moment van de aanvragen niet nieuw waren gelet op het CN Model. In die twee parallelle zaken heeft de nietigheidsafdeling bij beslissingen van 30 april 2018 de verzoeken toegewezen en Modellen 02 en 04 nietig verklaard. Tegen deze beslissingen is Multimox in beroep gegaan. Bij beslissingen van 3 september 2020 heeft de Kamer van Beroep de nietigheidsvorderingen afgewezen, kort samengevat omdat werd geoordeeld dat het CN Model niet beschikbaar was gesteld voor het relevante publiek in de Unie in de zin van art. 7 lid 1 GModVo. Nadat Asian Gear tegen deze beslissingen beroep heeft ingesteld, heeft het Gerecht bij arrest van 22 september 2021 (ECLI:EU:T:2021:615) het beroep verworpen. Het Gerecht overwoog daartoe onder meer: 
        
          “(31) Da es sich bei dem Nichtigkeitsverfahren um ein Inter-partes-Verfahren handelt, obliegt es nämlich demjenigen, der die Nichtigerklärung beantragt, sich zu vergewissern, dass alle geltend gemachten älteren Geschmacksmuster eindeutig identifiziert und wiedergegeben werden (…) dass das EUIPO alle Stellungnahmen des Inhabers an den Antragsteller übermittelt und diesen auffordern kann, sich innerhalb einer bestimmten Frist dazu zu äußern, doch wird der Beschwerdekammer mit dieser Vorschrift nicht die Verpflichtung auferlegt, die Beteiligten aufzufordern, ihre eigenen bei der Beschwerdekammer eingereichten Schriftsätze und Unterlagen zu vervollständigen (…)(32). Dies gilt erst recht unter Umständen wie denen der vorliegenden Rechtssache, aus deren Akten, wie in Rn. 27 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, hervorgeht, dass die Streithelferin, die die andere Beteiligte des Inter-partes-Verfahrens ist, im Verfahren vor dem EUIPO gerügt hat, dass die Klägerin eine Offenbarung des chinesischen Geschmacksmusters nicht rechtlich hinreichend nachgewiesen habe. Trotz dieses Vorbringens hat die Klägerin jedoch keine zusätzlichen Belege für diese Offenbarung vorgelegt (33) . 
        
      
    
  
  
    
      4Procedure bij de rechtbank
    
      4.1
      
        Sanyang heeft Multimox c.s. gedagvaard en (samengevat weergeven) gevorderd:
        
          primair:
        
        1. opeising van de Gemeenschapsmodellen met daarbij de bepaling dat Multimox dient mee te werken aan de wijziging van de tenaamstelling van deze modelrechten, dan wel, bij niet tijdige medewerking, met de bepaling dat dit vonnis op de voet van art. 3:300 BW in de plaats kan worden gesteld;
        2. elk van gedaagden te verbieden om in de Unie, de Benelux, althans Nederland gebruik te maken of te doen maken van elk van de vier Gemeenschapsmodellen;
        3. elk van gedaagden te veroordelen tot betaling aan Sanyang van € 5.000,- als immateriële schade voor het op naam hebben en exploiteren van de Gemeenschapsmodellen, subsidiair Multimox c.s. hiertoe te veroordelen bij wijze van voorschot in afwachting van de afloop van de schadestaatprocedure;
        4. elk van gedaagden te veroordelen om een schadevergoeding te voldoen nader op te maken bij staat over de tijdvakken dat elk van gedaagden houder was van de Gemeenschapsmodellen;
        
          subsidiair:
        
        5. te verklaren voor recht dat Sanyang auteursrechthebbende is op de werken voorkomend in de Gemeenschapsmodellen;
        
          primair en subsidiair 
        
        6. met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv en/of art. 237 Rv, althans met veroordeling van iedere gedaagde in 50% van de proceskosten.
      
    
    
      4.2
      Sanyang heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat het depot van de gemeenschapsmodellen 01 tot en met 04 te kwader trouw is geschied nu de modellen zijn ontleend aan het oudere en identieke model dat is afgebeeld in de VCA- en RDW-certificaten en aan het oudere en identieke Chinese model. 
    
    
      4.3
      Multimox c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd. 
    
    
      4.4
      De rechtbank heeft bij vonnis van 11 augustus 2021, hersteld bij herstelvonnis van 20 september 2021, Multimox geboden model 02 en model 04 over te dragen aan Sanyang en mee te werken aan de tenaamstelling van die modellen op naam van Sanyang en Multimox verboden op de desbetreffende modelrechten inbreuk te maken, de vorderingen voor het overige afgewezen en de proceskosten gecompenseerd. Bij het vonnis heeft de rechtbank ook een beslissing gegeven in een door Sanyang opgeworpen incident tot zekerheidstelling voor proceskosten.
      
    
  
  
    
      5Vorderingen in hoger beroep
    
      5.1
      Multimox c.s. zijn in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens zijn met het vonnis in de hoofdzaak. Zij hebben verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd. Multimox c.s. vorderen, na eisvermeerdering, dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, Sanyang niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen dan wel deze zal afwijzen en Sanyang zal gebieden mee te werken de modellen 02 en 04 (terug) over te dragen aan Multimox en mee te werken aan de tenaamstelling op naam van Multimox, met bepaling dat het te wijzen arrest in de plaats kan worden gesteld van die medewerking, met veroordeling van Sanyang voor beide instanties in de volledige kosten als bedoeld in art. 1019h Rv.
    
    
      5.2
      Sanyang heeft op haar beurt incidenteel hoger beroep tegen het vonnis ingesteld en daarbij haar eis gewijzigd. Zij vordert, samengevat, primair dat het hof voor recht zal verklaren dat Sanyang auteursrechthebbende is op model 01 en 03 die door [appellant 2] zonder recht of titel worden gehouden met bepaling dat [appellant 2] dient mee te werken aan de tenaamstelling op naam van Sanyang en het vonnis voor het overige zal bekrachtigen. Subsidiair vordert Sanyang dat voor recht wordt verklaard dat de Gemeenschapsmodellen 01 en 03 in de failliete boedel van MM-Exclusief zijn gebleven wegens nietigheid van de modeloverdracht aan [appellant 2] , met bepaling dat [appellant 2] het EUIPO hiervan op de hoogte dient te stellen en aantekening daarvan in het register zal verzoeken, op straffe van een dwangsom, een en ander (zowel primair als subsidiair) met veroordeling van Multimox c.s. in de volledige kosten van Sanyang overeenkomstig het tarief voor een complexe bodemzaak en in de nakosten, met rente.
    
  
  
    
      6Beoordeling in hoger beroep
    Internationale bevoegdheid
    
      6.1
      
        Deze zaak heeft een internationaal karakter. Het hof dient daarom in hoger beroep ambtshalve te onderzoeken of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat die bevoegdheid voor zover het gaat om de vordering tegen Multimox tot opeising van de Gemeenschapsmodellen, is gegeven op grond van art. 93 lid 1 GMVo jo. 4.6 lid 1 BVIE omdat Multimox gevestigd is in Nederland. De bevoegdheid jegens [appellant 2] kan in dit geval worden gebaseerd op art. 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. Dat feitelijk en juridisch de daarvoor vereiste nauwe band tussen gedaagden bestaat, staat niet ter discussie. Op grond van art. 24 lid 4 Brussel I bis-Vo is, nu het om Gemeenschapsmodellen gaat, ook geen ander gerecht binnen de Unie (exclusief) bevoegd. Zoals ter zitting nader is toegelicht, strekken ook de op auteursrecht en onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen tot opeising van de modellen. Voor zover de bevoegdheid om van die vorderingen kennis te nemen daarom niet eveneens voortvloeit uit het voorgaande, volgt deze uit het feit dat Multimox c.s. zijn verschenen zonder de bevoegdheid te betwisten. 
        
          Ontvankelijkheid
        
      
    
    
      6.2
      Multimox c.s. hebben onder grief 1 in principaal hoger beroep aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte Sanyang slechts op grond van de door mr. Gravendeel ter zitting afgelegde verklaring ontvankelijk heeft verklaard. Zij hebben verschillende gronden aangevoerd waarom in dit geval kan worden getwijfeld of mr. Gravendeel gevolmachtigd is de onderhavige procedure te voeren. 
    
    
      6.3
      
        Ter zitting in hoger beroep heeft [directeur] , directeur van Sanyang, desgevraagd uitdrukkelijk verklaard dat Sanyang partij is in de procedure en mr. Gravendeel volmacht heeft Sanyang daarin te vertegenwoordigen. Multimox c.s hebben ter zitting weliswaar aangevoerd dat [directeur] zijn verklaring in aanwezigheid van vertegenwoordigers van onder meer ZNEN heeft afgelegd en hij onder druk van deze marktpartijen zou staan, maar naar het hof begrijpt hebben zij hiermee niet betoogd dat [directeur] de desbetreffende verklaring niet in vrijheid zou hebben kunnen of willen afleggen. Gelet op de door [directeur] ter zitting afgelegde verklaring is voor de ontvankelijkheid van Sanyang als procespartij de (betwiste) authenticiteit van de eerder in de procedure door mr. Gravendeel overgelegde schriftelijke volmacht niet langer van belang. De grief faalt derhalve. 
        
          Opeising van de modellen
        
      
    
    
      6.4
      De rechtbank heeft de vorderingen van Sanyang tot opeising van de modellen 01 en 03 (type 1) afgewezen en de vordering tot opeising van de modellen 02 en 04 (type 2) toegewezen. Tegen de eerste beslissing keert zich grief 2 in incidenteel hoger beroep. De grieven 2 tot en met 8 en (deels) 10 in principaal hoger beroep komen op tegen laatstgenoemde beslissing. Daarmee ligt in hoger beroep de toewijsbaarheid van de opeisingsvordering voor alle 4 Gemeenschapsmodellen ter beoordeling voor. 
    
    
      6.5
      Ter zitting in hoger beroep heeft mr. Gravendeel toegelicht dat het bij het beroep van Sanyang op auteursrecht, modellenrecht en onrechtmatige daad telkens gaat om (alternatieve) grondslagen voor haar vordering strekkende tot opeising van de modelrechten. 
    
    
      6.6
      Het hof zal eerst ingaan op de modelrechtelijke grondslag voor opeising. Het hof stelt daarbij voorop dat het Gemeenschapsmodel op grond van art. 14 lid 1 GMVo toekomt aan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende. Wanneer een ingeschreven Gemeenschapsmodel is aangevraagd of ingeschreven op naam van een persoon die daarop geen recht heeft, kan de rechthebbende op grond van art. 15 lid 1 GMVo vorderen dat hij als rechtmatig houder van het Gemeenschapsmodel wordt erkend. 
    
    
      6.7
      Zoals ook de rechtbank – in hoger beroep onbestreden – voorop heeft gesteld, dient Sanyang in dit verband te stellen en (mede gelet op het vermoeden van art. 17 GMVo) bij gemotiveerde betwisting te bewijzen dat zij met betrekking tot de vormgeving van de scooters (de werkgever van) de ontwerper dan wel rechtverkrijgende is als bedoeld in art. 14 GMVo en de Gemeenschapsmodellen (dus) zijn ingeschreven op naam van een persoon die daarop geen recht heeft. Omdat op Sanyang de bewijslast rust van deze feiten, draagt zij daarvoor het bewijsrisico. Dat betekent dat, indien de juistheid van de te bewijzen feiten niet komt vast te staan, haar vorderingen moeten worden afgewezen. Verder is van belang dat in hoger beroep van een partij die bewijs door getuigen aanbiedt, in beginsel mag worden verwacht dat zij voldoende concreet aangeeft op welke van haar stellingen dit bewijsaanbod betrekking heeft en, voor zover mogelijk, wie daarover een verklaring zouden kunnen afleggen (o.a. HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817; HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3075).
    
    
      6.8
      Volgens Sanyang is zij – en niet [appellant 2] – (werkgever van de) ontwerper van de modellen. Dit blijkt volgens haar voor de modellen 02 en 04 uit het op 22 december 2005 aangevraagde en op 11 oktober 2006 gepubliceerde CN model met de (volgens Sanyang) daarbij horende afbeeldingen en voor de modellen 01 en 03 uit de VCA- en RDW-certificaten van 29 augustus 2006 met de daarin opgenomen tekeningen. De data van aanvraag van het CN-model en van afgifte van de genoemde certificaten liggen alle vóór 19 oktober 2006, de datum van de Gemeenschapsmodelaanvragen. De ontwerpwerkzaamheden voor type 2 hebben plaatsgevonden voor 22 december 2005, de datum van aanvraag van het CN-model. Uit het feit dat beide types grote gelijkenis vertonen, volgt volgens Sanyang dat alle vier modellen in 2005, vóór de aanvraag van het CN-model, moeten zijn ontworpen. Dat op de VCA- en RDW-certificaten de naam van Sanyang niet voorkomt, komt omdat op deze certificaten alleen de naam van de producent van de scooter als zodanig is vermeld en niet de naam van de toeleveranciers van de onderdelen van de scooter. In dit geval berust de uiterlijke vormgeving van de scooter evenwel op de door Sanyang ontworpen kappen, die door producent ZNEN samen met de overige onderdelen zijn samengevoegd tot de met genoemde certificaten tot de Unie toegelaten scooters, aldus Sanyang. Sanyang heeft een schriftelijke verklaring van 9 september 2016 overgelegd dat zij ontwerper is van de scooter waarvoor het CN-model is aangevraagd. Verder heeft zij met betrekking tot de op de in de VCA en RDW-certificaten opgenomen scootermodellen de hiervoor onder 3.12 weergegeven verklaring van ZNEN overgelegd, waarin staat dat ZNEN al in 2004 met de verkoop van die scootermodellen (ZN50QT-E en ZN125T-E) is begonnen.
    
    
      6.9
      Multimox c.s. hebben het voorgaande betwist. Volgens hen heeft [appellant 2] zelf het model van type 1 ontworpen en samen met [ontwerper] het model van type 2. Multimox c.s. betwisten dat de, hiervoor onder 3.13 getoonde afbeeldingen in december 2005 reeds bij de aanvraag van het CN-model waren gevoegd. Volgens hen zaten bij het door hen verkregen dossier (prod. GP09A en B) geen afbeeldingen. Uit de uitspraken van de Kamer van Beroep en het Gerecht in de door Asian Gear ingestelde nietigheidsprocedure volgt dat de eisende partij – in dit geval Sanyang – de benodigde stukken dient te overleggen, waaronder het model waarvan de temporele voorrang wordt gesteld, en komt het voor haar rekening als zij ervoor kiest geen uittreksel uit de desbetreffende uitgave van het SIPO-octrooiblad in te dienen. MM-Exclusief is voor de productie van haar retroscooters destijds een samenwerking met ZNEN aangegaan. ZNEN kon met haar WMI-code de typegoedkeuringscertificaten aanvragen. ZNEN is op een gegeven moment de succesvolle types 1 en 2 (de Bella 1 en Bella 2) gaan kopiëren en zonder toestemming gaan verkopen. Onjuist is dat ZNEN de Bella 1 al vanaf 2004 zou hebben verhandeld. In de (hiervoor onder 3.12 weergegeven) verklaring van ZNEN wordt Sanyang niet genoemd, aldus Multimox c.s.
    
    
      6.10
      Ter onderbouwing van hun betwisting hebben Multimox c.s. diverse stukken overgelegd, waaronder:
      - een schriftelijke verklaring van 22 december 2016, volgens Multimox c.s. van Sanyang, waarin wordt verklaard dat [appellant 2] auteursrechthebbende en rechthebbende met betrekking tot de Gemeenschapsmodellen is, ten aanzien van de ontwerpen voor model 02 en 04;
      - reisdocumenten van [appellant 2] , waaruit volgens Multimox c.s. blijkt dat [appellant 2] in oktober en december 2016 in China is geweest in verband met bovenvermelde verklaring van Sanyang;
      - een schriftelijke verklaring van [appellant 2] , met bijlagen, waarin deze onder meer verklaart dat hij ervaring heeft opgedaan bij Qianjiang Motorcycle Ltd. in China, bij wie hij o.a. ontwerper [ontwerper] zou hebben ontmoet. Volgens de verklaring van [appellant 2] heeft hij zelf type 1 (onder de naam “Bella 1”) een eerste scooter met retro look, ontwikkeld en daarna op de basis van een Honda Joker, met [ontwerper] , type 2 (de “Bella 2”) waarvoor deze verschillende ontwerptekeningen heeft gemaakt (bijlage 3 bij de verklaring). Begin 2006 heeft [appellant 2] foto’s van type 1 en door [ontwerper] vervaardigde tekeningen aan modelgemachtigde [modelgemachtigde] getoond om een modelaanvraag te doen. Op verzoek van [modelgemachtigde] heeft [ontwerper]  digitale afbeeldingen van type 2 gemaakt, op grond waarvan de modelaanvragen voor model 02 en 04  zijn verricht. In 2005 was [appellant 2] al in contact gekomen met ZNEN, die vervolgens met MM-Exclusief een samenwerking voor de retro-scooters is aangegaan. Zo is de naam ZNEN op de typegoedkeurings-certificaten gekomen, aldus de verklaring. 
      - twee schriftelijke verklaringen van [ontwerper] , volgens Multimox c.s. mede-ontwerper van type 2. Volgens de eerste verklaring heeft [ontwerper] onder toezicht en instructie van [appellant 2] de tekening van het model voor een Classic scooter voltooid. De in hoger beroep overgelegde verklaring van [ontwerper] vermeldt onder meer dat diens beroep industrieel ontwerper is, hij [appellant 2] in 2005 heeft ontmoet toen hij bij QM werkte en, zoals hij uit zijn toenmalige agenda heeft opmaakt, hij op 9 maart 2005 het verzoek van [appellant 2] kreeg om diens ontwerp voor een klassieke scooter af te maken, op basis van het model van Honda dat toen op de markt was. Het stuk bevat modelschetsen en digitale afbeeldingen van de scooter die volgens de verklaring toen door [ontwerper] zijn vervaardigd;
      - een e-mail van modellengemachtigde [modelgemachtigde] van 13 december 2021, waarin deze verklaart dat [appellant 2] in 2006 verschillende keren bij hem met schetsen voor een scooter en later met foto’s is langs geweest, waarmee de modelaanvragen konden worden ingediend;
      - foto’s en schetsen van andere volgens Multimox c.s. door [appellant 2] ontworpen modellen; 
      - foto’s van diverse tussen oktober 2006 en begin 2007 plaatsgevonden beurzen waarin [appellant 2] scooters van het type 1 (gemeenschapsmodellen 01 en 03) onder de naam Bella 1 heeft getoond.
    
    
      6.11
      Het hof overweegt als volgt. Sanyang heeft geen stukken in het geding gebracht ter onderbouwing van haar stelling dat ZNEN al in 2004 de in de VCA- en RDW-certificaten afgebeelde scootermodellen 01 en 03 verhandelde en ook die modellen door Sanyang zijn ontworpen. Sanyang heeft weliswaar diverse kanttekeningen geplaatst bij de door Multimox c.s. ter onderbouwing van hun betwisting overgelegde stuken, maar zij heeft zelf geen (voldoende) concrete feiten gesteld en (voldoende) gespecificeerde bewijzen aangeboden met betrekking tot het ontwerpproces van de onderhavige modellen. Het enkele feit dat de certificaten een scooter met het uiterlijk van type 1 tonen, ZNEN vermelden als producent en voor de datum van indiening van de Gemeenschapsmodellen zijn gepubliceerd, is onvoldoende. Die gegevens zijn namelijk ook verenigbaar met de stellingen van Multimox c.s. dat [appellant 2] type 1 heeft ontworpen en dat ZNEN die scooter voor MM-Exclusief zou gaan verhandelen. Ook de verklaring van Sanyang van 9 september 2016 met betrekking tot het CN-model is algemeen van aard. Een nadere toelichting had van haar kunnen worden verlangd, ook indien Sanyang, zoals zij heeft aangevoerd, niet meer over de ontwerpschetsen zou beschikken. Ook heeft Sanyang nagelaten gespecificeerd getuigenbewijs aan te bieden in verband met haar stellingen dat de door Multimox c.s. overgelegde verklaringen van Sanyang, [appellant 2] en [ontwerper] vervalst danwel onjuist zijn. Verder heeft Sanyang, ook na herhaalde oproep daartoe door Multimox c.s., nagelaten een uittreksel uit de desbetreffende uitgave van het SIPO-octrooiblad in het geding te brengen, waarmee kan worden aangetoond met welke afbeeldingen de publicatie van het CN-model plaatsvond. Ook al kan Sanyang worden toegegeven dat voor de hand ligt dat de in de (eerst vanaf 2012 online toegankelijke) database van (thans) het China National Intellectual Property Administration (CNIPA) bij het CN-model getoonde afbeeldingen overeenkomen met de bij de aanvraag daarvan in 2005 gevoegde afbeeldingen, had het in dit geval niettemin op haar weg gelegen hierover duidelijkheid te verschaffen door overlegging van de officiële publicatie in het SIPO-octrooiblad en/of (een uittreksel uit) het door SIPO gearchiveerde dossier van het CN-model. Dit klemt temeer nu de afwijzing van het verzoek tot nietigverklaring in de door Asian Gear ingestelde nietigheidsprocedure (mede) erop is gebaseerd dat ook in die procedure was nagelaten deze stukken in het geding te brengen (zie hiervoor, 3.14). Het hof betrekt hierbij dat Multimox c.s. heeft aangevoerd dat de afbeeldingen niet in het dossier zaten dat [appellant 2] bij het CNIPA heeft opgevraagd en Sanyang niet heeft gesteld dat het voor haar niet mogelijk zou zijn om een afschrift uit het door SIPO gearchiveerde dossier van het CN-model te verkrijgen waaruit blijkt met welke afbeeldingen de aanvrage en publicatie hebben plaatsgevonden. 
    
    
      6.12
      Bij deze stand van zaken kan het hof niet vaststellen welke partij het gelijk aan haar zijde heeft. Sanyang heeft geen voldoende gespecificeerd bewijs van voldoende concrete feiten aangeboden, die, indien bewezen, tot het oordeel kunnen leiden dat Sanyang ontwerper dan wel anderszins rechthebbende is ten aanzien van de modellen. Er doet zich, kortom, de onder 6.7 beschreven situatie voor dat de voor toewijzing van de vorderingen van Sanyang benodigde feiten niet zijn komen vast te staan. Nu op Sanyang het bewijsrisico rust, betekent dit dat de door haar op modelrechtelijke grondslag gevorderde verklaring voor recht en het gevorderde gebod tot overdracht van de modellen niet toewijsbaar zijn. 
    
    
      6.13
      De alternatieve grondslagen – auteursrecht en onrechtmatige daad – zijn gebaseerd op dezelfde feitelijke stellingen, namelijk dat (uit het CN-model en de VCA/RDW-certificaten volgt dat) Sanyang (werkgever van de) ontwerper en daarom rechthebbende is op de vormgeving van de scooters. Naar hiervoor is geoordeeld, is de juistheid van die feiten niet komen vast te staan. Ook op deze grondslagen kunnen de vorderingen tot opeising van de modellen daarom niet worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor de gevorderde verklaring voor recht dat Sanyang met betrekking tot de scooterontwerpen auteursrechthebbende is. Ook indien ervan wordt uitgegaan dat Sanyang zich op grond van het toepasselijke auteursrecht als werkgever op fictief makerschap zou kunnen beroepen, is nog steeds vereist dat komt vast te staan dat de ontwerpwerkzaamheden door werknemers van Sanyang – vóór de datum van de Gemeenschapsmodelaanvragen – zijn verricht, dan wel dat Sanyang de rechten anderszins heeft verkregen van een als maker aan te merken partij. Die feiten zijn als gezegd niet komen vast te staan. 
    
    
      6.14
      Nu de vordering tot opeising op geen van de daartoe aangevoerde grondslagen toewijsbaar is, behoeft geen bespreking of Sanyang haar opeisingsvordering na het verstrijken van de in art. 15 lid 3 GMVo genoemde drie-jaarstermijn wegens kwade trouw aan de zijde van Multimox c.s. nog kan instellen. 
    
    
      6.15
      
        Op grond van het voorgaande slagen de grieven 2 tot en met 8 en 10 in principaal hoger beroep voor zover zij zijn gericht op afwijzing van de vorderingen ten aanzien van de modellen 02 en 04. Grief 2 in incidenteel hoger beroep, waarmee Sanyang opkomt tegen de afwijzing van haar vorderingen met betrekking tot de modellen 01 en 03, faalt. Het onder grief 9 in principaal hoger beroep (subsidiair gedane) beroep van Multimox c.s. op rechtsverwerking behoeft geen verdere bespreking. 
        
          Eisvermeerdering in incidenteel hoger beroep: modelrechten bij MM-Exclusief
        
      
    
    
      6.16
      Sanyang heeft in hoger beroep haar eis vermeerderd. Zij vordert thans onder grief 1 in incidenteel hoger beroep (subsidiair) dat voor recht wordt verklaard dat de gemeenschapsmodellen 01 en 03 in de failliete boedel van MM-Exclusief zijn gebleven wegens nietigheid van de modeloverdracht aan [appellant 2] , met bepaling dat [appellant 2] EUIPO hiervan op de hoogte zal stellen en aantekening daarvan in het register zal verzoeken. 
    
    
      6.17
      Het hof stelt vast dat MM-Exclusief geen partij is in de onderhavige procedure. Dit roept de vraag op of de vordering van Sanyang, strekkende tot vaststelling van de rechten van MM-Exclusief met aantekening daarvan in de registers, in deze procedure toewijsbaar is. Dit laatste kan evenwel in het midden blijven. Zoals uit het navolgende blijkt, zijn ook de aan deze vordering ten grondslag gelegde feiten niet komen vast te staan en is de vordering reeds daarom niet toewijsbaar. Het hof overweegt hiertoe als volgt.
    
    
      6.18
      Sanyang baseert haar vordering op haar stelling dat de overdracht aan [appellant 2] heeft plaatsgevonden gedurende het faillissement van MM-Exclusief, dat liep van 12 mei 2009 tot en met 29 juni 2012. Omdat MM-Exclusief in die periode niet beschikkingsbevoegd was, zijn de rechten niet naar [appellant 2] overgegaan en bevinden deze zich nog in het vermogen van MM-Exclusief, aldus Sanyang. Uit een aanvraagformulier blijkt dat in maart 2011 door [appellant 2] een aanvraag is gedaan om de overdracht bij het OHIM in te doen schrijven. Medewerking van zijn modellengemachtigde was daarvoor niet vereist. De (opvolger van de toenmalige) faillissementscurator heeft bevestigd dat in het archief van het faillissementsdossier geen overdrachtsdocument zit en ook geen bewijs van betaling of schuldigverklaring van [appellant 2] of een retro-licentie ten behoeve van MM-Exclusief, aldus Sanyang. De overdracht staande faillissement zou volgens de faillissementscurator Paulianeus zijn en heropening van het faillissement rechtvaardigen. Ter onderbouwing van deze laatste stellingen heeft Sanyang een brief van 15 januari 2015 van de (inmiddels overleden) faillissementscurator aan de rechtbank Limburg overgelegd en twee verklaringen van diens zoon tevens kantoorgenoot overgelegd. De door Multimox c.s. overgelegde overdrachtsakte van 16 september 2008 zal zijn geantedateerd, aldus Sanyang.
    
    
      6.19
      Multimox c.s. hebben het voorgaande gemotiveerd en met stukken onderbouwd betwist. Zij hebben aangevoerd dat de overdracht heeft plaatsgevonden vóór de faillietverklaring van MM-Exclusief. Zij hebben hiertoe gewezen op een overdrachtsakte gedateerd 16 september 2008, een aanvraagdocument voor inschrijving van een algehele overdracht (‘total transfer’) van (onder andere) de onderhavige vier Gemeenschapsmodellen en een ontvangstbevestiging van het OHIM gedateerd 6 oktober 2008, die volgens hen betrekking heeft op dit verzoek om in de registers aantekening van de overdracht te maken. Volgens Multimox c.s. is de overdracht destijds met advies van modelgemachtigde [modelgemachtigde] tot stand gebracht, in aanwezigheid van Ugur Akalp, de toenmalige sales manager van MM-Exclusief. [modelgemachtigde] heeft wegens een toenmalig geschil over declaraties vervolgens niet meegewerkt aan de voor inschrijving vereiste formaliteiten, waardoor de inschrijving van de overdracht in de registers van de overdracht uiteindelijk enkele jaren later heeft plaatsgevonden, aldus Multimox c.s.      Ter onderbouwing van deze laatste stellingen hebben Multimox c.s. een met het kantoor van [modelgemachtigde] getroffen schriftelijke betalingsregeling d.d. 4 februari 2013 in het geding gebracht. Ook hebben Multimox c.s. een verklaring van advocaat mr. Küffen overgelegd, volgens welke verklaring de faillissementscurator op 6 maart 2014 desgevraagd heeft bevestigd dat de rechten in verband met de overdrachtsakte van september 2008 aan [appellant 2] zijn geleverd en hij geen aanleiding zag het faillissement te doen heropenen. Het verzoek tot heropening dat Sanyang in het geding heeft gebracht is niet ondertekend en de rechtbank Limburg heeft MM-Exclusief in oktober 2016 bevestigd geen verzoek om heropening van het faillissement te hebben ontvangen, aldus Multimox c.s. 
    
    
      6.20
      Het hof stelt voorop dat overdracht van Gemeenschapsmodelrechten rechtsgeldig bij akte kan geschieden. Of de overdracht gedurende het faillissement heeft plaatsgevonden, kan op grond van de stellingen van Sanyang en de door haar bij de authenticiteit van de overdrachtsakte geplaatste kanttekeningen nog niet worden vastgesteld. Zo is niet beslissend dat die akte geen prijs vermeldt en/of geen bewijs van betaling voorligt. Bovendien kan een overdracht van modelrechten ook om niet plaatsvinden. Dat in het faillissementsdossier geen akte van overdracht of een aan MM-Exclusief vervolgens verleende retro-licentie is aangetroffen, maakt evenmin dat aan de overdrachtsakte geen betekenis kan worden toegekend. Een schriftelijke (retro-)licentie was overigens ook niet vereist, nu MM-Exclusief haar activiteiten na 16 september 2008 ook op grond van een mondelinge of stilzwijgend verleende licentie kan hebben verricht. Voor zover Sanyang nog heeft aangevoerd dat de overdracht niet, zoals in de akte is vermeld, binnen twee maanden na de overdrachtsdatum 16 september 2008 is ingeschreven, volgt ook hieruit niet zonder meer dat de overdracht daarmee niet rechtsgeldig is geweest. Verder heeft Sanyang ook met betrekking tot deze vordering geen specifiek (getuigen)bewijs aangeboden, zodat het hof aan verdere bewijslevering niet toekomt.
    
    
      6.21
      
        Ook voor deze vordering is de conclusie dan ook dat de feitelijke grondslag daarvan – dat de overdracht van de Gemeenschapsmodelrechten gedurende het faillissement van MM-Exclusief heeft plaatsgevonden – gezien de gemotiveerde en onderbouwde betwisting  door Multimox c.s., niet is komen vast te staan. Daarmee is deze vordering van Sanyang evenmin toewijsbaar. 
        
          Vordering om de modelrechten opnieuw op naam van Multimox te stellen
        
      
    
    
      6.22
      Multimox c.s. hebben bij akte overlegging producties in hoger beroep hun eis vermeerderd. Omdat Sanyang na het indienen van de memorie van grieven het vonnis ten uitvoer heeft gelegd, vorderen Multimox c.s. tevens dat het hof, indien het vonnis wordt vernietigd, Sanyang zal veroordelen eraan mee te werken dat de modellen opnieuw aan Multimox c.s. worden overgedragen, met bepaling dat dit arrest op de voet van art. 3:300 BW in de plaats kan worden gesteld van die medewerking indien deze medewerking uitblijft. 
      
    
    
      6.23
      Uit hetgeen hiervoor is geoordeeld, volgt dat het bestreden vonnis niet in stand kan blijven en de vorderingen van Sanyang tot opeising van de modellen en tot desbetreffende verklaringen voor recht alsnog moeten worden afgewezen. Daarmee is de rechtsgrond aan de tenuitvoerlegging van het vonnis, waarin de vordering tot opeising voor de modellen 02 en 04 was toegewezen, komen te ontvallen en ontstaat in zoverre een vordering tot ongedaanmaking van de verrichte prestatie op de voet van art. 6:203 BW. De wijziging in de registers als gevolg van de tenuitvoerlegging van het vonnis zal ongedaan moeten worden gemaakt, zonodigmet medewerking van Sanyang. Niet is weersproken dat het vonnis pas na het indienen van de memorie van grieven ten uitvoer is gelegd, zodat Multimox c.s. niet kan worden verweten haar eis in zoverre niet reeds bij memorie van grieven te hebben vermeerderd. Sanyang zal zoals gevorderd worden veroordeeld om zonodig mee te werken aan de overdracht van de modellen aan Multimox en mee te werken aan de hernieuwde tenaamstelling op naam van Multimox. 
      
      
        
          Conclusie en proceskosten
        
      
    
    
      6.24
      De conclusie is dat het principaal hoger beroep van Multimox c.s. slaagt en het incidenteel hoger beroep van Sanyang faalt. De vorderingen van Sanyang zullen worden afgewezen. De vordering van Multimox c.s. om de op naam van Sanyang gestelde modelrechten weer (terug) over te dragen, is toewijsbaar. 
    
    
      6.25
      Het hof zal het vonnis vernietigen. Sanyang zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van de eerste aanleg en van het (principaal en incidenteel) hoger beroep. Grief 10 in principaal hoger beroep slaagt voor zover deze zich keert tegen de door de rechtbank uitgesproken kostencompensatie. Grief 3 in incidenteel hoger beroep faalt. 
    
    
      6.26
      Beide zijden gaan ervan uit dat de proceskosten moeten worden begroot op basis van artikel 1019h Rv. Naar het oordeel van het hof is dat uitgangspunt niet volledig juist. Sanyang heeft haar vorderingen gebaseerd op Gemeenschapsmodellenrecht, auteursrecht, onrechtmatige daad en faillissementsrecht. Daarmee is sprake van een gemengde grondslag. Het hof zal voor de begroting van de proceskosten voor beide instanties ervan uitgaan dat 90% van de kosten betrekking hebben op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Dit betreft de kosten met betrekking tot het gevorderde verbod op gebruik van de Gemeenschapsmodellen, de op het Gemeenschapsmodellenrecht en auteursrecht gebaseerde vordering tot verklaring voor recht dat Sanyang rechthebbende is op de Gemeenschapsmodellen en de op het auteursrechtelijke persoonlijkheidsrecht gebaseerde vordering tot schadevergoeding. Het hof kwalificeert de zaak als een complexe bodemzaak. Multimox c.s. hebben het hof voor de eerste aanleg voorzien van een kostenspecificatie die uitkomt op een lager bedrag (€ 21.244) aan daadwerkelijke kosten dan het desbetreffende (maximum)indicatietarief. Het hof zal daarom voor de eerste aanleg uitgaan van (90% van) dat lagere – niet betwiste – daadwerkelijke kostenbedrag. In hoger beroep zal het hof de kosten van Multimox c.s., eveneens alleen voor zover het gaat om het IE-deel, begroten overeenkomstig het indicatietarief voor een complexe bodemzaak (90% van € 40.000). Voor het overige zullen de kosten worden begroot overeenkomstig het liquidatietarief (10% x tarief II, onbepaalde waarde). Dit betreft de kosten die betrekking hebben op het debat over het faillissementsrecht en onrechtmatige daad. 
    
  
  
    
      7Beslissing
    Het hof:
    
    
      
        In het principaal en incidenteel hoger beroep:
      
    
    
    - vernietigt het vonnis van 11 augustus 2021, hersteld bij herstelvonnis van 20 september 2021, voor zover het betrekking heeft op de hoofdzaak;
    
    - wijst de vorderingen van Sanyang in de hoofdzaak alsnog af;
    
    - gebiedt Sanyang model 02 en 04 over te dragen aan Multimox en mee te werken aan de tenaamstelling van die modellen op naam van Multimox binnen twee weken na de datum van dit arrest, dan wel, bij niet tijdige medewerking, met bepaling dat dit arrest in de plaats kan worden gesteld van die medewerking;
    
    - veroordeelt Sanyang in de kosten van beide instanties, voor de eerste aanleg begroot op € 1.924,- voor griffierecht en € 19.453,80 voor salaris van de advocaat en voor het hoger beroep vastgesteld op € 870,52 voor verschotten en € 36.414,05 voor salaris van de advocaat;
    
    - verklaart dit arrest, voor zover het bovenstaande veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
      Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, P.H. Blok en M. Bronneman en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer mr. J.E.H.M. Pinckaers op 2 mei 2023 in aanwezigheid van de griffier.