ECLI:NL:GHSGR:2010:BP0790, Gerechtshof 's-Gravenhage, 07-12-2010, 200.052.577/01
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2010-12-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Intellectuele eigendom; vraag wie als auteursrechthebbende / producent van Bollywoodfilm Victory kan worden gekwalificeerd; toepasselijke recht.

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE
      Sector handel
    
    
    Zaaknummer: 200.052.577/01
    
    Zaak-/rolnummer rechtbank: 337471/ KG ZA 09-901
    
    
    Arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 7 december 2010 
    
    inzake
    
    
      STICHTING INDIAN FILM AND MUSIC
      gevestigd te Tilburg,
      appellante,
      hierna te noemen: SIFAM,
      advocaat: mr A. K. Ramdas te Rotterdam,
    
    
    tegen
    
    
      TEMPTATIONS BUSINESS GROUP B.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
      geïntimeerde,
      hierna te noemen: Temptations,
      advocaat: mr. A.J.F. Gonesh te ’s-Gravenhage.
    
    
    
    Het geding
    
    
      Bij exploot van 9 december 2009 is SIFAM in hoger beroep gekomen van het tussen haar en Temptations gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 12 november 2009. Bij memorie van grieven, met producties, heeft zij vijf grieven tegen het vonnis aangevoerd, welke door Temptations bij memorie van antwoord, met producties, zijn bestreden.
      Vervolgens hebben partijen, onder overlegging van hun procesdossiers, arrest gevraagd. 
    
    
    
    Beoordeling van het hoger beroep
     
    
      1. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 2.1 t/m 2.4 en 2.6 t/m 2.12 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. 
      Grief 1 is gericht tegen de vaststelling in rechtsoverweging 2.5 dat KMI Movies B.V. is aangesloten bij SIFAM en directeur van KMI is P.S. [directeur]. Naar het hof begrijpt uit de toelichting van SIFAM op grief 1 is dit op zichzelf juist, maar niet relevant, omdat het in dit geding uitsluitend gaat om de rechten van de eenmanszaak KMI Music Bank, van welke onderneming [directeur] eigenaar is. Nu uit de stukken blijkt dat het inderdaad KMI Music Bank is wier rechten als materiële procespartij in het geding zijn, dient overal waar de voorzieningenrechter (en thans ook het hof) spreekt van KMI gelezen te worden KMI Music Bank. 
    
    
    2. Het gaat in deze zaak om het volgende. Op 10 januari 2006 heeft KMI een volmacht aan SIFAM verleend om KMI te vertegenwoordigen bij (o.a.) het in rechte handhaven van alle aan KMI, thans en in de toekomst, toekomende auteursrechten. In een document getiteld “Memorandum of Understanding” gedateerd 9 juni 2009 heeft  Walkwater Media Ltd (hierna: Walkwater Media), gevestigd te India, de exclusieve exploitatie- en handhavingsrechten rustend op (uitsluitend) de “Home Video’s” (DVD’s) van de film “Victory” binnen Europa, overgedragen aan KMI althans aan KMI een licentie ter zake verleend (zie o.a.: dagvaarding eerste aanleg onder 27 en productie 13). Deze overeenkomst zal hierna verder worden aangeduid als ‘de exploitatieovereenkomst’. Bij de productie van deze film zijn onder meer betrokken de heren [betrokkene 1] (directeur Walkwater Media) en [betrokkene 2]. Op 19 juni 2009 heeft een deurwaarder in opdracht van SIFAM in de winkel van Temptations aangetroffen en gekocht een DVD van de film “Victory”(hierna: de DVD-film), waarvan een proces-verbaal van constatering is opgemaakt. Op 16 juli 2009 heeft SIFAM Temptations gesommeerd de illegale verkoop, verhuur, distributie en exploitatie van de DVD-film te staken en een onthoudingsverklaring ter ondertekening aan Temptations toegestuurd. Temptations heeft dit laatste bij brief van 7 augustus 2009 geweigerd. Zij heeft daarbij onder meer aangegeven dat zij zelf rechtstreeks DVD’s importeert uit Mumbai, India, en dat zij de DVD-film niet in haar bezit heeft gehad of heeft. Voorts stelt Temptations in deze brief dat zij in de week daarvoor wel één exemplaar van KMI heeft gekocht. 
    
    
      3. SIFAM heeft in eerste aanleg - verkort weergegeven - gevorderd:
      Temptations te gebieden 
      - iedere inbreuk op de auteursrechten op de DVD-film, althans ieder onrechtmatig handelen jegens SIFAM, te staken en gestaakt te houden; 
      - alle bij afnemers/bekende derden aanwezige exemplaren van de inbreukmakende DVD-film op te vragen en af te geven aan SIFAM, alsmede af te geven al het reclamemateriaal e.d. met betrekking tot de DVD-film, met machtiging tot vernietiging van deze DVD’s resp. materialen;  
      - aan de raadsman van SIFAM te doen toekomen een door een registeraccountantt gecertificeerde schriftelijke opgave met betrekking tot het totale aantal in voorraad en in behandeling zijnde orders bij en door of namens Temptations gefabriceerde, ingekochte, bestelde, verkochte, geleverde of anderszins in het verkeer gebrachte DVD-films, alsmede een schriftelijke opgave van de NAW-gegevens van afnemers en fabrikanten, leveranciers e.d. en van de kostprijs en/of inkoopprijs, verkoopprijs van de verhandelde DVD-films en de daarmee behaalde omzet en winst;
      - de door SIFAM in de dagvaarding geformuleerde brief en rectificatie aan alle afnemers te sturen respectievelijk op haar website te plaatsen;
      een en ander onder verbeurte van een dwangsom en
      Temptations te veroordelen tot
      - betaling aan SIFAM van (een voorschot op) de door Temptations genoten winst dan wel schadevergoeding;
      - vergoeding aan SIFAM van de volledige proceskosten. 
      Aan de vorderingen legt SIFAM ten grondslag dat de door de deurwaarder aangekochte DVD-film een illegale kopie betreft, aangezien de zogenoemde SID-code daarop ontbreekt en er nog geen officiële release in Europa heeft plaatsgevonden, zodat Temptations inbreuk maakt op de auteursrechten ter zake van KMI, die SIFAM volmacht heeft verleend tot handhaving van haar auteursrechten. 
      Temptations heeft de vordering betwist en daartoe onder meer - kort samengevat - aangevoerd dat onvoldoende is gebleken dat Walkwater Media auteursrechthebbende was ten aanzien van de film, dat Walkwater Media exploitatie- en handhavingsrechten aan KMI heeft overgedragen dan wel in licentie heeft gegeven en dat een handhavingsrecht door KMI aan SIFAM is overgedragen.
    
    
    4. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van SIFAM afgewezen op de grond dat onvoldoende is komen vast te staan dat Walkwater Media naar Nederlands dan wel Indiaas recht de (enige) producent is van de film en dat de auteursrechten op de film aan haar zijn overgedragen, zodat daarmee eveneens onvoldoende is komen vast te staan de daarop gebaseerde licentieverlening voor de exploitatie van de film aan KMI en de terzake verleende procesvolmacht aan SIFAM. Ter vaststelling daarvan zou nader onderzoek naar de (contractuele verkrijging van de) rechten naar Indiaas recht noodzakelijk zijn, waarvoor in kort geding geen plaats is. Voorts heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat onvoldoende is gebleken van een grootschalig voortdurend karakter van de gestelde inbreuk, zodat niet gesproken kan worden van een zodanig spoedeisend belang van SIFAM dat nader onderzoek in de bodemprocedure niet zou kunnen worden afgewacht.  
    
    5. De grieven 2, 3 en (deels) 4 richten zich tegen dit oordeel in al zijn onderdelen.  Alvorens aan de bespreking van de in deze grieven geuite materieelrechtelijke bezwaren tegen voormeld vonnis toe te komen, zal het hof allereerst ingaan op de door Temptations in hoger beroep opgeworpen formele weren. 
    
    Formele weren 
    
    6. Voor zover Temptations in de memorie van antwoord onder 41 en 42 heeft bedoeld te betogen dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt, althans niet voor zover het geschil betreft de rechtsgeldigheid van de exploitatieovereenkomst en/of een daaraan voorafgaande overdracht van rechten, omdat in de betreffende overeenkomsten sprake is van een forumkeuzebeding, gaat het hof aan dit verweer voorbij, reeds omdat een dergelijk verweer ingevolge artikel 11 Rv niet voor het eerst in hoger beroep kan worden opgeworpen.
    
    7. Temptations heeft bij memorie van antwoord betoogd dat SIFAM misbruik maakt van het procesrecht door in hoger beroep te gaan, omdat SIFAM in eerste aanleg en ook thans in hoger beroep niet aannemelijk heeft gemaakt dat Walkwater Media auteursrechthebbende is en daarmee Temptations onnodig op kosten heeft gejaagd. Temptations heeft daarnaast aangevoerd dat SIFAM geen (spoedeisend) belang heeft bij toewijzing van de ingestelde vorderingen, reeds omdat Temptations bij gelegenheid van pleidooi heeft verklaard slechts één exemplaar van de DVD-film in haar winkel te hebben (gehad) en de DVD-film verder niet in het verkeer heeft gebracht of zal brengen.
    
    8. Het hof verwerpt ook deze weren. Van misbruik van procesrecht kan sprake zijn indien een procesrechtelijke bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is verleend, bijvoorbeeld om zonder enig te respecteren belang aan de ander nadeel toe te brengen (zie ook artikel 3:13 BW). Daarbij geldt dat misbruik van recht in het procesrecht een marginale rol speelt, omdat het procesrecht zelf reeds waarborgen bevat tegen ongerechtvaardigd gebruik van processuele bevoegdheden. Het niet voldoen aan de stelplicht kan niet als zodanig misbruik worden beschouwd.  Wat er zij van de door SIFAM weersproken stelling van Temptations dat zij slechts één exemplaar van de DVD-film in haar bezit heeft gehad, het hof is van oordeel dat SIFAM – gelet op de gestelde auteursrechtinbreuk, de kennelijke strafrechtelijke veroordeling van mevrouw Doelan van Temptations wegens de verhandeling van illegale DVD’s, én het ontbreken van een schriftelijke onthoudingsverklaring – voldoende spoedeisend belang heeft bij in ieder geval de gevraagde voorziening tot het staken en gestaakt houden van de verdere exploitatie van de DVD-film. 
    
    Beoordeling materiële geschil
    
    9. Ter beoordeling ligt allereerst voor de vraag wie als auteursrechthebbende van de litigieuze film moet worden beschouwd.
    
    10. Naar SIFAM stelt is Walkwater Media producent van de film, zodat deze als auteursrechthebbende heeft te gelden. In haar grieven keert SIFAM zich met name tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat onduidelijk is gebleven wat de rechtsverhoudingen zijn tussen de in de overgelegde producties genoemde “producers”, “co-producers”, “presenters” en Walkwater Media en wie in welke mate waarvoor verantwoordelijk is geweest bij de totstandkoming van de film. SIFAM stelt in haar toelichting op deze grieven allereerst dat de betekenis van “co-producer” niet dezelfde is als die van “producer” en dat dit niet duidt op een gezamenlijk producentschap, omdat een “co-producer” minder verantwoordelijkheid heeft, waarbij zij verwijst naar een uitleg van een beschrijving van deze begrippen op Wikepedia. Een in de stukken genoemde co-producer als [betrokkene 3] is dan ook geen auteursrechthebbende, aldus SIFAM. SIFAM onderkent dat in de promotiebrochure van de film (productie 3 memorie van grieven) en in andere documenten zowel [betrokkene 1] als [betrokkene 2] als “producer” worden vermeld, maar volgens haar blijkt uit de stukken verder overduidelijk dat Walkwater Media het financiële en organisatorische risico voor de productie van de film heeft gedragen. Daarbij beroept zij zich met name op de, door de voorzieningenrechter buiten beschouwing gelaten, overeenkomst van 27 december 2008 tussen Visitaar Religare Capital Advisors Ltd (in de overeenkomst en ook hierna verder aangeduid als ‘het Fund’), Walkwater Media, [betrokkene 1] en [betrokkene 2] (productie 9 MvGr). Daarnaast verwijst zij naar een screenshot van de website van Walkwater Media (productie 12 MvGR). 
    
    11. Temptations bestrijdt dat Walkwater Media als (enige) producent van de film is aan te merken. Daarvoor is volgens haar geen enkel bewijs geleverd. In eerste aanleg heeft Temptations daartoe onder meer gesteld dat uit de diverse stukken duidelijk blijkt dat de film een co-productie is en [betrokkene 1] en [betrokkene 2] gezamenlijk auteursrechthebbende zijn, zodat naar Indiaas recht voor de exploitatie de “satisfaction” van alle producenten is vereist, waarvan niet is gebleken. In hoger beroep betwist Temptations voorts de juistheid, rechtmatigheid en authenciteit van de door SIFAM alsnog overgelegde vier-partijenovereenkomst, omdat op elke bladzijde slechts drie parafen staan en onder de overeenkomst slechts twee handtekeningen, behorende bij (kennelijk) één partij, te weten Victory Moving Pictures (VMP), voor wie [betrokkene 2] heeft getekend. Hierdoor is niet duidelijk welke partijen de overeenkomst zijn aangegaan, terwijl niet is aangetoond dat VMP een onderneming is van [betrokkene 2] en/of deze bevoegd zou zijn de overeenkomst namens deze maatschappij aan te gaan. Bovendien acht Temptations het dubieus dat allerlei zaken niet zijn ingevuld, althans verwijderd. Subsidiair stelt zij dat niet blijkt van een overdracht van rechten van enige auteursrechthebbende/producent aan de ander, waardoor niet is voldaan aan Indiaas (subsidiair Nederlands) recht. 
    
    
      12. Het hof stelt voorop dat de vraag wie als originaire auteursrechthebbende van de film moet worden aangemerkt, op grond van artikel 5 lid 1 Berner Conventie (BC) juncto artikel 14bis lid 2 sub a BC wordt beheerst door de lex loci protectionis, in casu dus door Nederlands recht.  
      Artikel 45a lid 2 Auteurswet (Aw) bepaalt dat als makers van de film worden aangemerkt de natuurlijke personen die tot het ontstaan van het filmwerk een daartoe bestemde bijdrage van scheppend karakter hebben geleverd. Deze makers worden krachtens artikel 45d Aw echter geacht de exploitatierechten met betrekking tot de film aan de producent te hebben overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Uit hoofde van dit wettelijke vermoeden van overdracht moet de producent van een film dus in eerste instantie als (derivatieve) auteursrechthebbende worden aangemerkt, behoudens andersluidend beding. Wie als producent kwalificeert, volgt uit artikel 45a lid 3 Aw. In deze bepaling wordt de producent gedefinieerd als de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging van een filmwerk met het oog op de exploitatie daarvan. Blijkens de toelichtende kamerstukken (MvT p. 12 en MvA II p. 17, TK 16 740) zijn in deze omschrijving drie elementen tot uitdrukking gebracht: het verschaffen van kapitaal, het dragen van risico en het engageren van de makers. 
    
    
    
      13. Uit het door SIFAM als productie 3 bij memorie van grieven overgelegde promotiemateriaal blijkt het navolgende. Op de voorzijde van de hoes van de DVD-film (welke gelijk is aan de hoes van de in beslag genomen DVD-film, overgelegd als onderdeel van productie 5 bij inleidende dagvaarding) staat (in andere opdruk) vermeld:
      “WALKWATER MEDIA AND VICTORY MOVING PICTURES PRESENT
      V I C T O R Y
      (FROM ASHES TO GLORY)
      DIRECTED BY AJITPAL MANGAT PRODUCED BY [betrokkene 1] & [betrokkene 2]” 
    
    
    
      Ook op de achterzijde van de hoes onder “CAST AND CREW” wordt [betrokkene 2] als director (regisseur) en worden [betrokkene 1] en [betrokkene 2] tezamen genoemd als producer. Daaronder staat als co-producer [betrokkene 3]genoemd.   
      Een en ander komt overeen met de informatie als vermeld op de relevante pagina’s van de door Temptations in het geding gebrachte “Internet Movie Database”(productie 4 pleitnota eerste aanleg) en een screenshot van de website http://lifestyle.iloveindia.com (productie 6 MvGr). Daarentegen wordt op een screenshot van de website www.filmcafe.com (productie 5 MvGr), alsook op die van de website van de film Victory van Walkwater Media (productie 12 dagvaarding eerste aanleg) alleen [betrokkene 1] als producer genoemd, maar elders op deze laatste website wordt weer gesproken van een co-productie van (kennelijk Walkwater Media) met [betrokkene 2] (productie 10 MvGr). 
      De vermelding in deze documenten lijkt te duiden op een gezamenlijk producentschap van [betrokkene 1] en [betrokkene 2], terwijl de laatste kennelijk tevens regisseur is. Hoe zich dit verhoudt tot het in deze documenten genoemde ‘presenter’schap van de twee vermelde rechtspersonen is onduidelijk. Met de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat in deze documenten geen steun is te vinden voor de stelling van SIFAM dat Walkwater Media de enige producent van de film is.
    
    
    14. Met betrekking tot de hiervoor al genoemde overeenkomst van 27 december 2008 (productie 9 MvGr) overweegt het hof dat voorshands onduidelijk is voor welke partijen de drie parafen per bladzijde zijn gezet en of de overeenkomst wel is ondertekend door alle partijen, nu bladzijde 16 van de overeenkomst ontbreekt. Alvorens verder te beslissen zal de zaak naar de rol worden verwezen, teneinde SIFAM in de gelegenheid te stellen bij akte de ontbrekende bladzijde 16 in het geding te brengen. SIFAM wordt verzocht in deze akte nader in te gaan op het overigens nog door Temptations gestelde aangaande de rechtsgeldigheid en authenticiteit van deze overeenkomst. Vervolgens zal Temptations in de gelegenheid zijn daarop bij antwoordakte te reageren.
    
    Beslissing
    
    Het hof:
    
    - verwijst de zaak naar de rol van 18 januari 2011 voor het nemen van een akte voor het eerst aan de zijde van SIFAM met het doel zoals vermeld in rechtsoverweging 14 van dit arrest;
    
    - houdt iedere verdere beslissing aan.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. C.J. Verduyn, T.H. Tanja-van den Broek en G.J. Heevel en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 december 2010 in aanwezigheid van de griffier.