ECLI:NL:RBDHA:2022:8936, Rechtbank Den Haag, 31-08-2022, C/09/615779 / HA ZA 21-680
Rechtbank Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2022-08-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Intellectueel eigendom. Gebruik van het teken TEXNED maakt inbreuk op Uniemerken TEXAID.

vonnis
    RECHTBANK DEN HAAG
    
    
      Team handel
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/09/615779 / HA ZA 21-680
    
    
    
      
        Vonnis van 31 augustus 2022
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht TEXAID TEXTILVERWERTUNGS-AG,
      eiseres gevestigd te Schattdorf, Zwitserland,
      behandelend advocaten: mr. J.S. Hofhuis en mr. J. Visser te Amsterdam,
      procesadvocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
  
  
    
      1TEXNED GROUP B.V.,
    2.	TEXNED SORTEERCENTRUM B.V.,
    3.	TEXTIELBANK NEDERLAND B.V.,
    
      gedaagden gevestigd te Rotterdam,
      advocaat: mr. N. van Bremen te Rotterdam.
    
    
    
    
      Eiseres zal hierna worden aangeduid als Texaid. Gedaagden zullen gezamenlijk Texned c.s. (enkelvoud) worden genoemd en afzonderlijk Texned Group, Texned Sorteercentrum en Textielbank Nederland.
    
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
        
          de dagvaarding van 28 juni 2021;
        
        
          de akte overlegging producties van Texaid van 4 augustus 2021, met producties EP01 t/m EP13;
        
        
          de conclusie van antwoord van 15 september 2021, met producties A tot en met F;
        
        
          het tussenvonnis van 2 maart 2022;
        
        
          de op 1 mei 2022 ontvangen akte met productie G van Texned c.s.;
        
        
          de op 3 mei 2022 ontvangen akte met rectificatie/wijziging van eis en overlegging aanvullende producties van Texaid, met producties EP14 t/m EP18;
        
      
      - de kostenspecificatie van Texaid van 11 mei 2022, overgelegd als productie EP19.
      
    
    
      1.2.
      Op 12 mei 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij partijen hun standpunten nader hebben toegelicht. Texaid heeft zich daarbij bediend van overgelegde pleitaantekeningen. De griffier heeft aantekeningen van de mondelinge behandeling gemaakt. Ter zitting is vonnis bepaald op 20 juli 2022, met de aantekening dat de advocaten uiterlijk 13 juni 2022 aan de rechtbank moeten hebben bericht of na de zitting alsnog een schikking is bereikt of dat inderdaad vonnis moet worden gewezen. De advocaten aan beide zijden hebben de rechtbank op 10 juni 2022 bericht dat geen schikking is bereikt en dat dus vonnis moet worden gewezen. Om organisatorische redenen heeft de rechtbank de vonnisdatum moeten uitstellen van 20 juli 2022 tot 31 augustus 2022.
      
      
    
  
  
    
      2De feiten
    
      2.1.
      Texaid is een Zwitserse onderneming die al ruim 40 jaar in Europa diensten aanbiedt voor het inzamelen, sorteren en recyclen van basismaterialen afkomstig van gebruikte kleding en schoeisel. Texaid exploiteert inzamelcontainers en sorteerfabrieken en biedt in-shop inzameloplossingen aan detailhandelaren.
      
    
    
      2.2.
      Texaid is houdster van de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aangeduid als: de Merken):
      
      - het Uniewoordmerk TEXAID, geregistreerd op 20 februari 2009 onder nummer 006432868 (hierna: het Woordmerk);
      
      - het Uniebeeldmerk zoals hieronder weergegeven, ingeschreven op 5 maart 2019 onder nummer 017949776 (hierna: het Beeldmerk):
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.3.
      De Merken zijn onder meer ingeschreven voor waren en diensten in klasse 39 (afvoer, opslag, transport en distributie van recyclingstoffen, te weten gebruikt textiel, tweedehandskleding en schoenen; verpakking van goederen) en klasse 40 (recycling van kleding en textiel; sorteren van herbruikbare stoffen, te weten textiel en schoenen; vermaken van kleding; behandeling van weefsels).
      
    
    
      2.4.
      Texned Group is een holding en enig aandeelhouder van Texned Sorteercentrum en Textielbank Nederland (alle drie hierna gezamenlijk: Texned c.s.). Texned c.s. is in Nederland actief op het gebied van het inzamelen, verwerken en recyclen van gebruikte kleding en schoeisel en het verhandelen van ingezameld, verwerkt en gerecycled textiel. Texned c.s. biedt haar diensten aan via de websites onder de domeinnamen www.texned.com, waarbij zij gebruik maakt van het teken TEXNED (hierna: het Teken) en het volgende logo (hierna: Logo I):
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.5.
      Texned c.s. heeft haar logo per 1 januari 2022 gewijzigd. Het nieuwe logo (hierna: Logo II) ziet er als volgt uit:
      
      
        
          
        
      
      
      
        Het Teken en Logo I en II worden hierna gezamenlijk aangeduid als de TEXNED Tekens.
      
      
    
    
      2.6.
      Op 17 augustus 2020 heeft Texaid Texned c.s. gesommeerd het gebruik van het Teken en Logo I te staken. Texned c.s. heeft hier, ondanks herhaalde sommatie en contact tussen partijen, geen gehoor aan gegeven.
      
      
    
  
  
    
      3Het geschil
    
      3.1.
      Texaid vordert – na wijziging van eis – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
      
      
        A: Texned c.s. ieder afzonderlijk beveelt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de Merken in de Europese Unie, meer in het bijzonder ieder gebruik van de TEXNED Tekens in de Europese Unie voor textiel-recyclingdiensten en soortgelijke diensten; 
      
      
      
        B: Texned c.s. ieder afzonderlijk veroordeelt tot betaling aan Texaid van een dwangsom van € 20.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van het onder A gevorderde bevel, dan wel – naar keuze van Texaid – € 20.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) waarop het onder A gevorderde bevel geheel of gedeeltelijk wordt overtreden, zulks onverminderd het recht van Texaid op vergoeding van schade die het gevolg is van een dergelijke overtreding en het recht om van Texned c.s. te eisen een dergelijke overtreding onmiddellijk te staken;
      
      
      
        C: Texned c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van deze procedure overeenkomstig artikel 1019h Rv.
      
      
    
    
      3.2.
      Texaid legt aan deze vorderingen ten grondslag dat Texned c.s. door het gebruik van de TEXNED Tekens voor het inzamelen, sorteren en recyclen van gebruikt textiel inbreuk maakt op de Merken zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo.
      
    
    
      3.3.
      Texned c.s. voert gemotiveerd verweer en concludeert tot niet ontvankelijk verklaring van Texaid in haar vorderingen, dan wel tot afwijzing daarvan, met veroordeling van Texaid in de kosten.
      
    
    
      3.4.
      Op de stellingen van partijen wordt hierna – voor zover van belang – nader ingegaan. 
      
      
    
  
  
    
      4De beoordeling
    Bevoegdheid
    
    
      4.1.
      Texaid legt aan haar vorderingen een gestelde inbreuk op haar Uniemerken ten grondslag. Deze rechtbank is internationaal en relatief bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 in combinatie met artikel 131 lid 2 UMVo in samenhang met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Texned c.s. gevestigd is in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich op grond van artikel 126 lid 1 sub a UMVo uit tot de gehele Europese Unie.
      
      
        
          Ontvankelijkheid
        
      
      
    
    
      4.2.
      Voor zover Texned c.s. stelt dat Texaid niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen, omdat Texaid zich op een bestaanshoedanigheid beroept die zij op basis van het overgelegde handelsregisteruittreksel niet kan bekleden omdat het oprichtingsmoment niet – zoals door Texaid gesteld – in 1978 maar in 1981 heeft plaatsgevonden, wordt dit verweer verworpen. Texaid heeft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat haar statuten in 1978 zijn opgesteld en dat zij in 1981 is ingeschreven in het handelsregister. Daarmee is het verweer van Texned c.s. voldoende weerlegd. Bovendien is niet gesteld of gebleken dat het Texned c.s. niet of onvoldoende duidelijk is (geweest) welke partij haar in deze procedure heeft betrokken; Texned c.s. is dan ook, ook indien er sprake zou zijn van een omissie wat betreft de oprichtingsdatum, niet in haar belangen geschaad. 
      
      
        
          Geldigheid van de Merken
        
      
      
    
    
      4.3.
      Voor zover Texned c.s. de geldigheid van de Merken wenst te bestrijden vanwege haar opmerkingen over de registreerbaarheid van de Merken, gaat de rechtbank aan dit verweer voorbij. Op grond van artikel 127 lid 1 UMVo wordt een Uniemerk door de rechtbank als geldig beschouwd, tenzij de geldigheid door de gedaagde wordt bestreden door het instellen van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring. Een daartoe strekkende reconventionele vordering heeft Texned c.s. niet ingesteld, zodat de rechtbank uitgaat van de geldigheid van de ingeroepen merkrechten.
      
      
        
          Onderscheidend vermogen
        
      
      
    
    
      4.4.
      Texned c.s. stelt – naar de rechtbank begrijpt – dat de Merken onvoldoende onderscheidend vermogen hebben voor de diensten die door Texaid worden aangeboden. Texned c.s. stelt daartoe dat het woordelement TEX in de textielbranche een in meerdere talen begrijpelijke generieke verwijzing naar ‘textiel’ is, en dat het woordelement AID de Engelse aanduiding is voor ‘hulp’. Deze stellingname is door Texaid gemotiveerd weersproken, in die zin dat het element TEX wellicht alludeert naar ‘textiel’, maar dat het voor textiel geen gebruikelijke afkorting is. Texaid heeft dit onderbouwd door het over leggen van een overzicht van op internet gevonden definities van het woord TEX; het resultaat ‘afkorting van textiel’ maakt daar geen onderdeel van uit. Bovendien – zo stelt Texaid – moet bij het bepalen van het onderscheidend vermogen steeds de totaalindruk worden beschouwd; het woord TEXAID is een ongebruikelijke nieuwvorming van twee afzonderlijke delen, die aan elkaar ‘geplakt’ functioneren als merk.
      
    
    
      4.5.
      De rechtbank verwerpt het betoog van Texned c.s., omdat het Woordmerk en het woordelement TEXAID in het Beeldmerk – zoals ook door Texaid is beargumenteerd –een niet bestaand woord is zonder zelfstandige betekenis. Dat brengt mee dat aan de Merken een onderscheidend vermogen moet worden toegedicht, in die zin dat Texaid met haar Merken de diensten van haar onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.
      
      
        
          Inbreuk op de Merken?
        
      
      
    
    
      4.6.
      Texaid baseert de door haar gestelde merkinbreuk op het gebruik door Texned c.s. van de TEXNED Tekens voor identieke of soortgelijke diensten als waarvoor de Merken zijn ingeschreven, welke Tekens verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken.
      
    
    
      4.7.
      De rechtbank stelt voorop dat van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo sprake is, als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. 
      
    
    
      4.8.
      Volgens vaste jurisprudentie moet de vraag naar dit verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken geldt dat dit dient te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.
      
    
    
      4.9.
      Tussen partijen is niet in geschil dat de TEXNED Tekens gebruikt worden met betrekking tot diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de diensten waarvoor de Merken staan ingeschreven, namelijk voor diensten op het gebied van de textielrecycling. 
      
    
    
      4.10.
      Daarmee wordt toegekomen aan de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen de Merken enerzijds en de TEXNED Tekens anderzijds zoals in het schema hieronder is weergegeven aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking. 
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      4.11.
      Het woordmerk TEXAID en het teken TEXNED bestaan beide uit zes letters, waarvan de eerste drie letters én de laatste letter gelijk zijn. De letters TEX krijgen door hun positie aan het begin van de betreffende woorden zowel visueel als auditief een zekere nadruk, ook omdat de klemtoon bij zowel het Woordmerk als het Teken op dit deel van de woorden ligt. Hierdoor stemmen het Woordmerk en het Teken visueel en auditief in grote mate overeen. Enige begripsmatige overeenstemming ontbreekt, omdat zowel het woord TEXAID als het woord TEXNED geen zelfstandige betekenis heeft. Het ontbreken van deze overeenstemming biedt echter onvoldoende tegenwicht aan de grote mate van visuele en auditieve overeenstemming. 
      
    
    
      4.12.
      Ook een vergelijking van de Merken met de Logo’s levert, mede in aanmerking genomen wat hiervoor is overwogen bij de vergelijking van het Woordmerk en het Teken, een grote mate van overeenstemming op, omdat het woord TEXNED in de Logo’s als het dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt. Het feit dat het woord TEXNED in de Logo’s net als het woord TEXAID in het Beeldmerk in witte hoofdletters is geschreven tegen een aan rood verwante achtergrond vergroot de mate van visuele overeenstemming. De omhoog gekeerde chevron in de letter D van het Beeldmerk neemt deze overeenstemming – anders dan Texned c.s. bepleit – niet weg. Deze chevron is immers slechts een kleine verbijzondering ten opzichte van een normale hoofdletter D, die niet in het onvolmaakte herinneringsbeeld van het relevante publiek zal blijven hangen.
      
    
    
      4.13.
      De rechtbank komt, gelet op hetgeen onder 4.11 en 4.12 is overwogen, tot het oordeel dat de TEXNED Tekens overeenstemmen met de Merken. Vervolgens dient te worden beoordeeld of die overeenstemming tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek kan leiden. Dat is naar het oordeel van de rechtbank het geval. Daartoe is het volgende redengevend. 
      
    
    
      4.14.
      Beide partijen richten zich op de zakelijke dienstverlening (B2B) in de branche van de textielrecycling en bieden hun diensten aan bij onder meer verenigingen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en detailhandelaren. Texaid opereert in heel Europa; Texned c.s. richt zich enkel op de Nederlandse markt. Anders dan Texned c.s. stelt, is Texaid ook actief op de Nederlandse markt. Dit volgt in ieder geval uit de samenwerkingsverbanden met Marc O’Polo en GANT, de samenwerking met kledingketen C&A en de deelname aan diverse conferenties over textielrecycling. 
      
    
    
      4.15.
      Het feit dat partijen zich in dezelfde markt begeven en in potentie dezelfde klanten kunnen bedienen, en er voorts sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen de Merken en de TEXNED Tekens, maakt het verwarringsgevaar een gegeven. Daarbij speelt mee dat naar het oordeel van de rechtbank aan de Merken in de betreffende branche een groot onderscheidend vermogen kan worden toebedeeld op basis van het jarenlange gebruik daarvan en op basis van de door Texaid overgelegde publicaties waarin Texaid als grote speler op de Europese markt wordt aangemerkt. De rechtbank oordeelt het bovendien niet ondenkbaar dat zij die bekend zijn met de onderneming van Texaid een economisch verband tussen partijen zullen veronderstellen in die zin dat Texned c.s. de Nederlandse tak van Texaid is, vanwege het in beide namen voorkomende dominante bestanddeel TEX in combinatie met het element NED, dat – zo erkent Texned c.s. zelf ook – ook internationaal gezien verwijst naar het geografische (werk)gebied ‘Nederland’. 
      
      
        
          Slotsom
        
      
      
    
    
      4.16.
      Gelet op het voorgaande, komt de rechtbank tot het oordeel dat Texned c.s. met de TEXNED Tekens inbreuk maakt op de Merken. Dit leidt er toe dat het onder A gevorderde inbreukverbod zal worden toegewezen. 
      
    
    
      4.17.
      De onder B gevorderde dwangsom zal de rechtbank als prikkel tot nakoming eveneens toewijzen, met dien verstande dat deze zoals door Texned c.s. nog is bepleit zal worden gematigd.
      
    
    
      4.18.
      Texned c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Texaid heeft aanspraak gemaakt op een proceskostenvergoeding overeenkomstig artikel 1019h Rv en haar kosten over de periode 28 april 2022 tot en met 12 mei 2022 gespecificeerd tot een bedrag van € 12.315,00. Deze kostenspecificatie valt uiteen in de als productie EP19 overgelegde specificatie van 11 mei 2022 ter hoogte van € 7.665,- en de aanvulling daarop in de pleitnota ter hoogte van € 4.650,-. 
      
    
    
      4.19.
      De rechtbank constateert dat Texaid niet volledig heeft voldaan aan de in de Indicatietarieven in IE-zaken gestelde termijn voor het indienen van de kostenspecificatie. De kostenspecificatie dient te worden ingediend binnen dezelfde termijn die geldt voor het indienen van de laatste producties. De kostenopgave had – in overeenstemming met deze Indicatietarieven en overeenkomstig paragraaf 2 van het tussenvonnis van 2 maart 2022 – uiterlijk tien dagen vóór de datum van de mondelinge behandeling moeten worden ingediend. Dat betekent dat de specificatie uiterlijk op 2 mei 2022 ingediend had moeten worden. Een opgave van de sindsdien gemaakte en nog te verwachten kosten kon tot uiterlijk 24 uur voor de zitting worden ingediend. Dit brengt mee dat alle kosten die zien op werkzaamheden van vóór 2 mei 2022 niet bij de begroting van de gemaakte kosten in aanmerking kunnen worden genomen. Dit geldt eveneens voor de kosten die later dan 24 uur voor de mondelinge behandeling zijn gespecificeerd, in dit geval aldus de kosten die in de pleitnota zijn vermeld. 
      
    
    
      4.20.
      De kostenspecificaties goed beschouwd, levert dit de volgende uitkomst op. Op de totaal opgegeven kosten strekken in mindering de kosten die gemaakt zijn vóór 2 mei 2022, te weten een bedrag van € 1.725,- (te weten 6,5 uur voor de werkzaamheden van mr. Visser x uurtarief van € 150,- = € 975,- en 2 uur voor de werkzaamheden van mr. Hofhuis x uurtarief van € 375,- = € 750,-) en de aanvullende kosten zoals genoemd in de pleitnota van € 4.650,-. Dat brengt mee dat tijdig is gespecificeerd een bedrag van € 5.940,-. De rechtbank zal van dit bedrag uitgaan bij de beoordeling van de vordering tot voldoening van de proceskosten.
      
    
    
      4.21.
      De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie eenvoudige bodemzaak met een maximumtarief van € 8.000,-. Het in aanmerking komende bedrag dat door Texaid tijdig is gespecificeerd, overstijgt dit bedrag niet en zal worden toegewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 5.940,- wordt verhoogd met € 667,- aan griffierecht en € 120,66 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 6.727,66.
      
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    De rechtbank:
    
    
      5.1.
      veroordeelt Texned c.s. ieder afzonderlijk om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Merken (het Uniewoordmerk met nummer 006432868 en het Uniebeeldmerk met nummer 017949776) in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;
      
    
    
      5.2.
      veroordeelt Texned c.s. ieder afzonderlijk tot het betalen aan Texaid van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de veroordeling zoals geformuleerd onder 5.1., dan wel – naar keuze van Texaid – € 10.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) waarop de veroordeling onder 5.1. geheel of gedeeltelijk wordt overtreden;
      
    
    
      5.3.
      veroordeelt Texned c.s. hoofdelijk in de kosten van deze procedure, tot dusver aan de zijde van Texaid begroot op € 6.727,66;
      
    
    
      5.4.
      verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
      
    
    
      5.5.
      wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. H. Wien en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2022.
      
      
      
      
    
  
  
    Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  
  
    Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
  
  
    Zie pleitnota randnummer 2
  
  
    Zie conclusie van antwoord, randnummers 19 en 20
  
  
    Vgl. HvJ EU 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO/Equivalenza Manufactory) en daarin genoemde oudere rechtspraak.
  
  
    type: 1966
    coll:  0417