ECLI:NL:OGEAA:2023:122, Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-03-2023, AUA202300636
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba — Uitspraak 
Datum: 2023-03-17 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Kortgeding. Merkenrecht

Vonnis van 17 maart 2023
    Behorend bij K.G. nr. AUA202300636
    
    
    
      
        GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
      
    
    
    
      VONNIS IN KORT GEDING
    
    
    
      in de zaak van:
    
    
    
    1. [naam eiser in de hoofdzaak, gedaagde in het incident, gedaagde in de tussenkomst],
    wonende te Aruba,
    2. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    
      
        [naam V.B.A.],
      
      gevestigd te Aruba,
      eisers in de hoofdzaak, 
      gedaagden in het incident,
      gedaagden in de tussenkomst,
      hierna ook te noemen: respectievelijk [eiser] en [V.B.A.] en gezamenlijk [eisers],
      gemachtigde: de advocaat mr. M.A. Ellis-Schipper,
    
    
    
      tegen:
    
    
    
      
        [naam gedaagde],
      wonende te Aruba,
      gedaagde in conventie in de hoofdzaak, 
      hierna ook te noemen: [gedaagde],
      gemachtigde: de advocaat mr. L. Banis.
    
    
    
      in welke zaak is tussengekomen
    
    
    
      
        [naam eiser in de tussenkomst]
      
      wonende te Aruba,
      eiser in de tussenkomst,
      hierna ook te noemen: [eiser in tussenkomst],
      gemachtigde: de advocaat mr. L. Banis.
    
    
    
    
    
  
  
    
      1DE PROCEDURE 
    
    
      1.1
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - het inleidend verzoek, met producties, van 1 februari 2023;
      - de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van donderdag 2 maart 2023.
      
    
    
      1.2
      Partijen zijn ter zitting verschenen. [eiser] is in persoon en als bestuurder van [V.B.A.] verschenen, bijgestaan door mr. Ellis-Schipper voornoemd. [gedaagde] en [eiser in tussenkomst] zijn verschenen, bijgestaan door mr. Banis voornoemd. Partijen hebben mede aan de hand van aan het Gerecht overgelegde pleitnota’s het woord gevoerd, vragen van het Gerecht beantwoord en op elkaars stellingen kunnen reageren. Voorafgaand aan de zitting hebben [eisers] nog nadere producties (waaronder een usb-stick met voicenotes) in het geding gebracht. 
      
    
    
      1.3
      Voorafgaand aan de zitting is tevens binnengekomen het verzoek van [eiser in tussenkomst] om tussen te mogen komen aan de zijde van [gedaagde], alsmede een (zo heeft mr. Banis ter zitting toegelicht) door hem tegen [eisers] geformuleerde vordering. Dit verzoek om tussen te mogen komen is ter zitting behandeld. Namens [eiser in tussenkomst] is het verzoek toegelicht. [eisers] hebben zich niet tegen de tussenkomst verzet. Vervolgens is ter zitting meegedeeld dat de tussenkomst zal worden toegestaan en dat de motivering van de beslissing in deze uitspraak volgt. [eisers] hebben in twee termijnen op de tegen hen ingestelde vordering kunnen reageren. 
      
    
    
      1.4
      Vervolgens is vonnis bepaald op vandaag. 
      
    
  
  
    
      2DE FEITEN
    
    
      2.1
      Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden, alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden, staat onder meer het volgende tussen partijen vast.
      
    
    
      2.2
      Naar aanleiding van een op 2 december 2011 daartoe door [eiser] ingediend verzoek is op 9 maart 2012 bij het Buro voor de Intellectuele Eigendom te Aruba het woordmerk ‘I love San Nicolas’ geregistreerd, alsmede de afbeelding: 
      
        
          
        
      
      
      
      
      
      
      
      
        De registratie is geldig tot en met 1 december 2021. [eiser] is rechthebbende op het woord- en beeldmerk.
      
      
    
    
      2.3
      In 2016 heeft [eiser] [eiser in tussenkomst] gevraagd het woord- en beeldmerk verder te ontwikkelen. Daartoe hebben [eiser] en [eiser in tussenkomst] gezamenlijk overleg gehad.
      
    
    
      2.4
      In 2019 hebben [eiser] en [gedaagde] gesproken over een koop van de rechten op het woord- en beeldmerk van [eiser] door [gedaagde]. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid. 
      
    
    
      2.5
      In februari 2022 heeft [eiser], in het kader van een beoogde samenwerking, aan [gedaagde] toestemming gegeven muurschilderingen te maken en t-shirts te bedrukken met het woord- en beeldmerk. 
      
    
    
      2.6
      Op 3 juni 2022 heeft [eiser] verzocht het (volgens hem:) vernieuwde woord- en beeldmerk te registreren. De registratie heeft op 23 augustus 2022 plaatsgevonden voor de klassen 16, 25, 35 en 41 en is geldig tot 2 juni 2023. Geregistreerd is het woordmerk ‘I love San Nicolas Aruba’ en het beeldmerk:
      
        
          
        
      
      
      
      
      
      
      
    
    
      2.7
      Op eveneens 3 juni 2022 heeft [eiser] [V.B.A.] opgericht en deze vennootschap het exclusieve recht gegeven het merk te gebruiken. [V.B.A.] houdt zich bezig met de verkoop van artikelen met het woord- en beeldmerk ‘I love San Nicolas’. 
      
    
    
      2.8
      Op 16 december 2022 en 4 januari 2023 heeft [eiser] [gedaagde] gesommeerd een einde te maken aan de onrechtmatige inbreuk op zijn woord- en beeldmerk en het gebruik daarvan te stoppen.
      
    
    
      2.9
      
        Op 17 februari 2023 is namens [gedaagde] en [eiser in tussenkomst] als volgt aan [eiser] bericht:
        
          “Contrary to what is stated in the Letter, it is you and your company that are infringing on Clients’ copyright. (…) [eiser in tussenkomst] [gedaagde], the sole and exclusieve creator of the I Love San Nicolas design, is the copyright owner. (…) Clients were interested in partnering with you and in purchasing shares in your company of on effort to work together to promote the community of San Nicolas, Aruba.  (…) In early 2022, Clients and yourself (…) agreed to create a partnership to use your trademark of “I Love San Nicolas, Aruba” together with Mr. [eiser in tussenkomst]’s logo (…). During the negotiations for the partnership, Mr. [eiser in tussenkomst], in good faith, sent you the design for the Logo in order to display his vision for his Logo. (…) 
        
        
          It has come to the attention of Clients that you/your company is using Mr. [eiser in tussenkomst]’s Logo and are therefore, infringing upon his copyright.” 
        
      
      
    
  
  
    
      3HET GESCHIL
    
    
      
        In de hoofdzaak 
      
    
    
    
      3.1 [
      eisers] vorderen dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, (letterlijk weergegeven):
      a. gedaagde te verbieden om het handelsmerk “I love San Nicolas” verder ongeoorloofd te gebruiken en aan te passen of te manipuleren en gedaagde te verbieden om goederen met het handelsmerk “I love San Nicolas” althans de aangepaste versies daarvan te verkopen;
      b. gedaagde te verplichten om alle berichten als vertegenwoordiger en advertentie van het handelsmerk “I love San Nicolas” althans de aangepaste versies van zijn sociale media te verwijderen, althans gedaagde te verplichten om op zijn sociale media aan te geven dat eiser de exclusieve rechthebbende is van het handelsmerk “I love San Nicolas”;
      c. gedaagde te verplichten de reeds bedrukte goederen met het handelsmerk althans de aangepaste versies daarvan te vernietigen;
      d. alles op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van AWG 5000,- (…) per dag dat hij dit verbod overtreedt;
      e. alles met zodanige andere of verdere beslissingen als UEA in goede justitie zal vermenen te behoren; en voorts
      f. gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure. 
      
    
    
      3.2 [
      eisers] leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat [eiser] de rechthebbende is van het woord- en beeldmerk en [V.B.A.] het exclusieve gebruiksrecht daarvan heeft, en dat [gedaagde] het niet is toegestaan dit te gebruiken. Door dat desondanks wel te doen en door aldus verwarring te veroorzaken bij het publiek, maakt [gedaagde] inbreuk op de rechten van [eiser] en [V.B.A.], aldus [eisers] 
      
    
    
      3.3 [
      gedaagde] voert verweer en concludeert tot afwijzing van het gevorderde.
      
    
    
      3.4
      Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna, voor zover voor de beslissing van belang, ingegaan.   
      
      
        
          In de tussenkomst
        
      
      
    
    
      3.5 [
      eiser in tussenkomst] vordert dat [eisers] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad (letterlijk weergegeven):
      1. te verbieden het Logo I love San Nicolas, zoals in productie I weergegeven, verder ongeoorloofd te gebruiken en aan te passen of te manipuleren en te verbieden om goederen met daarop het Logo I love San Nicolas althans de aangepaste versie daarvan te verkopen;
      2. te bevelen om binnen vierentwintig (24) uur na het wijzen van het vonnis het op 23 augustus 2022 (indieningsdatum 3 juni 2022) gedeponeerde Logo bij Bureau Intellectuele Eigendom te wijzigen dan wel te verwijderen;
      3. te bevelen om binnen vierentwintig (24) uur na het wijzen van het vonnis op sociale media (Facebook pagina en Instagram pagina) van het handelsmerk I love San Nicolas aan te geven dat [eiser in tussenkomst] [gedaagde] de exclusieve rechthebbende is van het Logo “I love San Nicolas” zoals in productie I weergegeven;
      4. alles op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van AWG 5.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat eisers in gebreke blijven aan deze bevelen te voldoen;
      5. te veroordelen in de proceskosten van deze procedure.
      
    
    
      3.6
      Productie I van [eiser in tussenkomst] bevat het volgende logo:
      
      
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      3.7 [
      eiser in tussenkomst] legt aan zijn vordering ten grondslag dat hij (de invulling van) het logo heeft ontworpen en daarom de maker van het logo en de rechthebbende is. Gebleken is dat [eiser] achter de rug van [eiser in tussenkomst] om, en daarmee zonder toestemming, het logo heeft geregistreerd en dat [eiser] en [V.B.A.] het loge gebruiken als ware het van hun. Aldus handelen zij jegens hem onrechtmatig, aldus [eiser in tussenkomst]. 
      
    
    
      3.8 [
      eisers] hebben verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde.   
      
    
    
      3.9
      Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna, voor zover voor de beslissing van belang, ingegaan.   
      
        
          
        
      
    
  
  
    
      4DE BEOORDELING
    
    
      
        het incident (verzoek tot tussenkomst)
      
    
    
    
      4.1
      Zoals ter zitting reeds is meegedeeld, zal [eiser in tussenkomst] worden toegelaten als tussenkomende partij. 
      
    
    
      4.2
      Ingevolge artikel 215 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) wordt het incident aangebracht ter terechtzitting op de dienende dag vóór of op die waarop de behandeling van het aanhangige rechtsgeding eindigt. Het verzoek tot tussenkomst is derhalve tijdig gedaan. 
      
    
    
      4.3
      Op de voet van artikel 214 Rv is een ieder die belang heeft bij een rechtsgeding, hangende tussen andere partijen, bevoegd om daarin tussen te komen. De maatstaf daarbij is of de partij die tussenkomst vordert, voldoende belang heeft om zich met een vordering te mengen in het aanhangige geding in verband met de nadelige gevolgen die hij van de uitspraak daarin kan ondervinden. Dat belang kan erin bestaan dat in verband met de gevolgen die de uitspraak heeft, benadeling of verlies van een recht dreigt dan wel de positie van de tussenkomende partij anderszins kan worden benadeeld. Onder nadelige gevolgen kan in dit verband ook worden verstaan de feitelijke of juridisch gevolgen die de toe- dan wel afwijzing van de in de hoofdzaak ingestelde vordering of het gezag van gewijsde van de in die procedure gegeven eindbeslissingen zal kunnen hebben voor degene die de tussenkomst vordert.
      
    
    
      4.4
      Nu [eiser in tussenkomst] stelt rechthebbende te zijn van een ontwerp waarvan [eisers] stellen de rechten te hebben, kan de uitspraak in de hoofdzaak voor hem feitelijk of juridisch nadelige gevolgen hebben. [eiser in tussenkomst] heeft derhalve een voldoende belang om zich in dezen met een vordering te mengen.  
      
    
    
      4.5
      Nu geen van partijen als de in het ongelijk te stellen partij kan worden aangemerkt, zullen de kosten van het incident worden gecompenseerd, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.
      
      
        
          In de hoofdzaak
        
      
      
    
    
      4.6 [
      eisers] leggen aan hun vordering jegens [gedaagde] ten grondslag dat [gedaagde] het woord- en beeldmerk, door partijen en daarom hierna aangeduid als: het logo, op merchandise print en deze goederen verhandeld. [gedaagde] heeft betwist zich van het op 2 december 2011 geregistreerde logo te hebben bediend. Wel heeft hij gebruik gemaakt van de woorden “I love San Nicolas”, maar deze woorden zijn volgens hem generiek van aard. Van het logo als weergegeven in 2.6 en 3.6 is [eiser] volgens [gedaagde] geen rechthebbende, zodat gebreken kleven aan zijn eis. Ter zitting heeft [gedaagde] verder desgevraagd meegedeeld op dit moment geen goederen met het (oude of nieuwe) logo te verkopen, daarmee ook niet overigens actief te zijn en geen voorraad van goederen met daarop het logo onder zich te hebben. Nu [eisers] dit niet meer hebben weersproken en zij hun stelling op geen enkele wijze concreet hebben onderbouwd, moet vooralsnog van de juistheid van dit laatste verweer worden uitgegaan. 
      
    
    
      4.7
      Het voorgaande brengt mee dat het door [eisers] gevorderde in dezen feitelijke grondslag mist en dat zij geen (spoedeisend) belang hebben bij het door hen gevorderde. Hun vorderingen zullen daarom worden afgewezen.  
      
    
    
      4.8 [
      eisers] zullen als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding, aan de zijde van [gedaagde] gevallen. Deze kosten worden tot op heden begroot op Afl. 1.500,- aan salaris gemachtigde.
      
      
        
          In de tussenkomst
        
      
      
      
        
          Spoedeisend belang
        
      
    
    
      4.9
      Het spoedeisend belang is door de aard van de vordering en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen gegeven. 
      
      
        
          De rechthebbende
        
      
    
    
      4.10
      Het geschil tussen partijen gaat om de vraag aan wie de rechten op het in 2.6 en 3.6 weergegeven logo toekomt. Partijen hebben daartoe (in hun bewoordingen weergegeven) het volgende gesteld en aangevoerd. 
      
    
    
      4.11
      Volgens [eiser in tussenkomst] is hij weliswaar op enig moment (in 2016) door [eiser] benaderd om het oorspronkelijke (in 2.2 weergegeven) logo verder te ontwikkelen en op kleine onderdelen aan te passen, maar heeft hij daarna zelf het logo als weergegeven in 3.6 ontwikkeld. Dit is een volstrekt ander logo dan het oorspronkelijke, [eiser in tussenkomst] is daarvan de geestelijk vader en hij heeft dit logo al in 2017 via Facebook wereldkundig gemaakt. [eiser in tussenkomst] stelt dat hem geen opdracht tot het ontwikkelen van een nieuw logo voor “I love San Nicolas” is gegeven, dat hij dit logo niet voor [eiser] heeft ontworpen en dat hij evenmin zijn auteursrecht op dit logo heeft overgedragen. Volgens hem was vanaf begin 2022 een partnerschap gaande tussen hem, [gedaagde] en [eiser], waarbij [eiser] het trademark “I love San Nicolas” inbracht, [eiser in tussenkomst] het logo en zijn creativiteit en [gedaagde] zijn zakelijk brein. Nadat een poging om tot een samenwerking te komen op niets was uitgelopen, heeft [eiser] te kwader trouw het merk “I love San Nicolas” en het logo geregistreerd. Desgevraagd heeft [eiser in tussenkomst] ter zitting nog verklaard dat [eiser] hem had gevraagd vanwege zijn ervaring en zijn werk en dat hij en [eiser] daarna maandelijks bijeen kwamen om samen te werken en het logo te ontwikkelen. Volgens [eiser in tussenkomst] heeft hij de invulling van het onder 2.6 en 3.6 weergegeven logo van het begin tot het eind ontwikkeld en hoeft hij het als ontwerper niet te registreren om de auteursrechten daarop te hebben. Hij heeft betwist dat door [eiser] over (het overdragen van) de rechten op het logo is gesproken.
      
    
    
      4.12 [
      eisers] hebben op hun beurt als volgt aangevoerd. Het basisidee van het woordbeeld is door [eiser] gestart. Hij heeft het oorspronkelijke (in 2.2 weergegeven) logo en woordbeeld in 2011 geregistreerd en sindsdien gebruikt. In 2016 heeft [eiser] het initiatief genomen om het woordbeeld door te ontwikkelen en heeft hij [eiser in tussenkomst] gevraagd het logo onder zijn leiding en met zijn instructies verder te ontwikkelen. [eiser in tussenkomst] heeft zich nooit als auteur en/of eigenaar van het logo gedragen. In 2017 was volgens [eiser] de eindversie van het doorontwikkelde idee klaar en bekend gemaakt. Ook [eiser] heeft in 2017 dit logo op Facebook gepost. Dat [eiser in tussenkomst] zich niet de eigenaar dan wel auteursrechthebbende op dit logo achtte, blijkt onder meer uit een in 2018 door hem aan [eiser] gedaan verzoek om het doorontwikkelde logo op een tank te mogen schilderen. Al het publieke gebruik van het doorontwikkelde logo is steeds onder auspiciën van [eiser] gedaan en door hem (mede) betaald. [eiser] heeft het merk consequent gebruikt en [eiser in tussenkomst] heeft nooit eerder aanspraak op het auteursrecht gemaakt. Desgevraagd heeft [eiser] ter zitting verder nog verklaard dat hij tijdens de gesprekken over het door ontwikkelen van het logo duidelijk te kennen heeft gegeven hoe hij het logo wilde hebben (met welke kleuren en lettertypes etc), dat ook over de rechten daarop is gesproken en dat hij [gedaagde] erop heeft gewezen dat het eerste logo in zijn naam was geregistreerd en dat hij rechthebbende van het logo is.  
      
    
    
      4.13
      Gelet op voormelde weergave van de standpunten van partijen, verschillen partijen van mening over de wijze waarop het in 2.6 en 3.6 weergegeven logo tot stand is gekomen, of [eiser] daartoe opdracht heeft gegeven, welke bemoeienis en rol partijen ieder voor zich met het  ontwikkelen van dit logo hebben gehad en of met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten afspraken zijn gemaakt en zo ja, welke en van welke intellectueel eigendomsrechtelijke aard. Ook verschillen partijen in hun beleving van de feitelijke gang van zaken. Gelet op dit alles is voorshands niet duidelijk wat de precieze gang van zaken is geweest en welke afspraken al dan niet zijn gemaakt. Om tot een eenduidig oordeel te kunnen komen is derhalve nader onderzoek nodig, waarvoor de kort gedingprocedure zich niet leent. Nu de feitelijke gang van zaken niet vast staat, is vooralsnog niet met een voldoende mate van waarschijnlijkheid aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat [eiser in tussenkomst] auteursrechtelijke bescherming toekomt en/of dat [eiser] het woordbeeldmerk te kwader trouw heeft geregistreerd. 
      
    
    
      4.14
      Op dit moment is dus niet inzichtelijk wie het de ander kan verbieden om het logo zonder toestemming openbaar te maken, te gebruiken. Dit leidt er toe dat de vorderingen van [eiser in tussenkomst] niet toewijsbaar zijn. 
      
      
        
          Slotsom
        
      
    
    
      4.15
      Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van [eiser in tussenkomst] worden afgewezen.
      
    
    
      4.16 [
      eiser in tussenkomst] zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op Alf. 1.500,- aan gemachtigdensalaris.
      
    
  
  
    
      5DE UITSPRAAK
    
    
      Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:
    
    
    
      
        in het incident
      
    
    
    
      5.1
      staat [eiser in tussenkomst] toe in de hoofdzaak tussen te komen;
      
    
    
      5.2
      compenseert de kosten van het geding, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;
      
      
        
          in de hoofdzaak
        
      
      
    
    
      5.3
      wijst het gevorderde af;
      
    
    
      5.4
      veroordeelt [eisers] in de kosten van het geding, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op Afl. 1.500,- aan gemachtigdensalaris;
      
      
        
          In de tussenkomst
        
      
      
    
    
      5.5
      wijst het gevorderde af;
      
    
    
      5.6
      veroordeelt [eiser in tussenkomst] in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op Afl. 1.500,- aan gemachtigdensalaris.
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. T.A.M. Tijhuis, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 maart 2023 in aanwezigheid van de griffier.