ECLI:NL:OGEAA:2022:445, Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 25-10-2022, AUA202201557
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba — Uitspraak 
Datum: 2022-10-25 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: EJ. Merkenrecht. De eerste gebruiker van het woordmerk.

Beschikking van 25 oktober 2022
    Behorend bij E.J. nr. AUA202201557
    
    
      
        GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
      
    
    
    
    
      BESCHIKKING
    
    
    
      in de zaak van:
    
    
    
    
      de naamloze vennootschap
      
        TAORMINA ENTERPRISES N.V.,
      te Aruba, 
      verzoekster,
      hierna ook te noemen: Taormina,
      gemachtigden: de advocaten mrs. R. Marchena en D.M. Canwood,
    
    
    
      tegen:
    
    
    
      de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      
        [naam V.B.A.],
      te Aruba, 
      verweerster,
      hierna ook te noemen: [naam V.B.A.],
      gemachtigde: de advocaat mr. S.A. Kock.
    
    
    
  
  
    
      1DE PROCEDURE
    
      1.1
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - het verzoekschrift met producties, ingediend op 25 mei 2022;
      - het verweerschrift met producties, ingediend 23 augustus 2022;
      - de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 13 september 2022.
      
    
    
      1.2
      
        Ter zitting zijn verschenen Taormina bij haar gemachtigden, samen met de heer [naam directeur] (directeur), en [naam V.B.A.] bij haar gemachtigde, samen met mevrouw [naam directrice] (directeur). Partijen hebben bij wijze van re- en dupliek het woord gevoerd (beiden mede aan de hand van door hen overgelegde en voorgedragen pleitaantekeningen, die van 
        Taormina voorzien van toegelaten producties) en hebben gereageerd of kunnen reageren 
        op elkaars stellingen.
      
      
    
    
      1.3
      Beschikking is bepaald op heden.
      
    
  
  
    
      2DE FEITEN
    
      2.1
      Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.
      
    
    
      2.2
      Taormina onderneemt sinds 2009 een in Aruba te [adres] gelegen restaurant onder de naam “Anna Maria’s Autentico Ristaurante Italiano” en serveert Italiaanse gerechten. [naam directeur] is 60% en [naam directrice] is 40% aandeelhouder in Taormina. [naam directeur] is enig directeur van Taormina met volledige bevoegdheid.
      
    
    
      2.3 [
      naam V.B.A.] onderneemt sinds 2021 een restaurant in Aruba te [adres], Suite [#] (Racquet Club), eveneens onder de naam ““Anna Maria’s Autentico Ristaurante Italiano” en serveert eveneens Italiaanse gerechten. [naam directrice] is enig aandeelhouder in en enig directeur van [naam V.B.A.] met volledige bevoegdheid.
      
    
    
      2.4 [
      naam directeur] en [naam directrice] zijn voormalige echtelieden van elkaar.
      
    
    
      2.5
      Op 14 oktober 2021 heeft [naam V.B.A.] bij het Bureau Intellectuele Eigendom (hierna: BIE) een verzoek ingediend voor registratie van het woordwerk: “Anna Maria’s Autentico Ristorante Italiano” onder de internationale warenklasse 43 en 44. Op 24 november 2021 vond de registratie plaats en op 16 januari 2022 is de inschrijving gepubliceerd.
      
    
    
      2.6
      Bij brieven van 16 en 23 mei 2022 heeft Taormina [naam V.B.A.] gesommeerd om zich te onthouden van het gebruik van het woordmerk “Anna Maria’s Autentico Ristaurante Italiano” (hierna ook: het woordmerk) en om voormelde registratie te (doen) doorhalen. [naam V.B.A.] heeft geen gehoor gegeven aan de sommatie.
      
    
  
  
    
      3HET GESCHIL
    
      3.1
      Taormina verzoekt dat het Gerecht bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad:
      
      a. de merkinschrijving van het woordmerk “Anna Maria’s Autentico Ristorante Italiano” onder inschrijvingsnummer 36717 voor klassen 43 en 44 nietig verklaart en [naam directrice] beveelt de inschrijving van dit woordmerk in het Merkenregister te laten doorhalen;
      
      b. ten opzichte van de hiervoor omschreven vorderingen een subsidiaire beslissing neemt die het Gerecht redelijk en billijk acht;
      
      c. [naam V.B.A.] veroordeelt in de kosten van de procedure.
      
    
    
      3.2 [
      naam V.B.A.] voert verweer en concludeert dat Taormina niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, en tot veroordeling van Taormina in de kosten van de procedure.
      
    
    
      3.3
      Voorzover van belang voor de uitspraak zullen de stellingen van partijen hierna worden besproken.
      
      
        
          4. DE BEOORDELING
        
      
      
        4.1.1 [
        naam V.B.A.] stelt dat Taormina niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, omdat Taormina deel uitmaakt van de onverdeelde ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van [naam directeur] en [naam directrice], en omdat [naam directrice] aandeelhouder is van Taormina en [naam directeur] als directeur geen toestemming heeft verzocht aan [naam directrice] om deze procedure aan te spannen. Deze verweren slagen niet om de hierna omschreven redenen.
        
      
      
        4.1.2
        Nog daargelaten het antwoord op de vraag of Taormina niet-ontvankelijk in haar vordering zou moeten worden verklaard indien de aandelen in Taormina deel zouden uitmaken van een onverdeelde ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen blijkt uit de door Taormina overgelegde notariële akte van 20 februari 1998 dat [naam directeur] en [naam directrice], anders dan [naam directrice] stelt, onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. Meer in het bijzonder bepaalt artikel 1 van die akte dat er tussen de echtelieden geen enkele juridische gemeenschap van goederen bestaat. Dit één en ander brengt mee dat stelling van [naam V.B.A.], dat te dezen sprake is van een onverdeelde ontbonden huwelijksgoederengemeenschap tussen [naam directeur] en [naam directrice], voldoende feitelijke grondslag mist en daarom wordt gepasseerd. 
        
      
      
        4.1.3
        Artikel 8 van de statuten van Taormina bepaalt dat die vennootschap in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door haar directeur. Vast staat dat [naam directeur] enig directeur is van Taormina en dat hij volledig bevoegd is. Aldus is [naam directeur] bevoegd om Taormina in en buiten rechte te vertegenwoordigen, met als gevolg dat [naam directeur] geen toestemming behoeft van [naam directrice] om deze procedure voor Taormina in te stellen en te voeren.
        
      
      
        4.1.4
        Vorenstaande en de omstandigheid dat overigens geen gronden zijn gesteld of gebleken waaruit volgt dat Taormina niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte brengt met zich dat het ontvankelijkheidsverweer van [naam V.B.A.] wordt verworpen.
        
      
    
    
      4.2
      Nu de vorderingen van Taormina enkel betrekking hebben op het woordmerk zullen de stellingen van partijen met betrekking tot het bij hen genoegzaam bekende beeldmerk buiten beschouwing blijven.
      
    
    
      4.3
      Taormina grondt haar vordering op de stelling dat zij anders dan [naam V.B.A.] de eerste gebruiker is van het woordmerk en daarom op grond van artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening in verbinding met artikel 10 lid 1 sub a. van die verordening de nietigheid van de door [naam V.B.A.] verzochte inschrijving van het beeldmerk kan verzoeken. Daartoe stelt Taormina dat zij sinds 9 oktober 2009 met gebruikmaking van het woordmerk haar producten en diensten aan het publiek levert/verleent en het verzoek om inschrijving van [naam V.B.A.] van voormeld woordmerk pas van 14 oktober 2021 dateert. Taormina verwijst naar verschillende door haar overgelegde facturen van leveranciers, e-mailcorrespondentie, de visitekaart en cadeaubon van Taormina waaruit telkens blijkt dat het woordmerk sinds 2009 door Taormina wordt gebruikt. Verder grondt Taormina haar vordering op de stelling dat zij op de voet van artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening in verbinding met artikel 10 lid 1 sub b. van die verordening de nietigheid van de inschrijving van [naam V.B.A.] kan verzoeken, omdat door het gebruik van [naam V.B.A.] van het identieke woordmerk als dat van Taormina er bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de producten en diensten van [naam V.B.A.]. Daartoe stelt Taormina dat het publiek, gelet op de identieke naam en de relatie tussen [naam directeur] en [naam directrice], de indruk zal kunnen krijgen dat er tussen beide restaurants een zakelijke relatie bestaat hetgeen niet het geval is. 
      
    
    
      4.4 [
      naam V.B.A.] stelt dat zij als eerste gebruiker van het woordmerk in de zin van artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening dient te worden aangemerkt, omdat zij het woordmerk als eerste bij het BIE heeft ingeschreven en ook omdat [naam directrice] als aandeelhouder van Taormina het woordwerk in 2009 als eerste heeft gebruikt. Verder stelt [naam V.B.A.] dat haar directeur mevrouw [naam directrice] medeaandeelhouder is van Taormina en dat [naam directeur] haar geen toestemming heeft verzocht en heeft verkregen om haar naam te blijven gebruiken. Verder stelt [naam V.B.A.] dat het haar niet verboden kan worden om het woordmerk “Anna Maria’s Autentico Ristorante Italiano” te gebruiken, omdat dit deels de persoonlijke naam is van [naam directrice] wat betekent dat het gebruik daarvan door [naam directrice] een haar toekomend fundamenteel recht is. Volgens [naam V.B.A.] is Taormina door [naam directeur] en [naam directrice] samen opgericht en hebben zij voormelde naam samen gekozen omdat de gerechten althans recepten van [naam directrice] zijn. Verder is [naam V.B.A.] van mening dat voormeld woordmerk beschrijvend van aard is en naar [naam directrice] en haar gerechten althans recepten verwijst. [naam directrice] was degene die altijd kokkin was bij Taormina. Om voormelde redenen is [naam V.B.A.] van mening dat [naam directrice] de intellectuele “eigenaresse” is van het woordmerk. Volgens [naam V.B.A.] kan er geen sprake zijn van verwarring omdat voormeld woordmerk naar de voornaam van [naam directrice] verwijst hetgeen bij Taormina niet het geval is. Tot slot doet [naam V.B.A.] een beroep op het concept wijziging Merkenverordening dat, anders dan de thans geldige Merkenverordening, wel aan het Benelux-verdrag voldoet waarin het recht op het eerste gebruik wordt afgeschaft.
      
    
    
      4.5
      Voor de beoordeling van dit merkenrechtelijk geschil worden de te dezen relevante wettelijke bepalingen vooropgesteld. Het eerste lid van artikel 2 van de Merkenverordening bepaalt dat het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen toe komt aan degene, die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren of diensten, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik. Het derde lid van artikel 2 van de Merkenverordening, voor zover thans van belang, bepaalt dat - behoudens bewijs van het tegendeel - hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 5 van de Merkenverordening inschrijving heeft verzocht, wordt geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn. Het Gerecht ziet geen aanleiding om te anticiperen op het concept wijziging Merkenverordening, temeer omdat onduidelijk is wat de stand van zaken ter zake van dat concept in het wetgevingsproces is.
      
    
    
      4.6
      Vast staat dat zowel Taormina als [naam V.B.A.] het identieke woordmerk “Anna Maria’s Autentico Ristorante Italiano” gebruiken in hun handelsnaam. [naam V.B.A.] heeft op 14 oktober 2021 het BIE verzocht tot inschrijving van het woordwerk en Taormina heeft ter zitting verklaard dat zij het BIE nimmer heeft verzocht om inschrijving daarvan. Uit voormeld omschreven tweede lid van artikel 2 van de Merkenverordening in verbinding met voormelde registratie van het woordmerk volgt behoudens door Taormina te leveren bewijs van het tegendeel dat [naam V.B.A.] geacht wordt de eerste gebruiker te zijn van het woordmerk. In dat licht wordt ter zake van de vraag of Taormina dat tegendeel heeft bewezen het volgende overwogen.
      
    
    
      4.7
      Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel van Taormina blijkt dat Taormina sinds 10 juni 2009 is opgericht en Taormina heeft onweersproken gesteld dat zij sinds 9 oktober 2009 haar producten en diensten aan het publiek levert/aanbiedt. Ook blijkt uit de door Taormina overgelegde facturen van leveranciers, e-mailcorrespondenties, de visitekaart en cadeaubon van Taormina dat Taormina het woordmerk sinds 2009 gebruikt. Het verweer van [naam V.B.A.] dat [naam directrice] als aandeelhouder van Taormina ook beschouwd moet worden als eerste gebruiker van voormeld woordmerk kan haar niet baten. [naam V.B.A.] miskent immers dat het gebruik van voormeld woordmerk niet door de aandeelhouders, [naam directrice] en/of [naam directeur], heeft plaatsgevonden, maar door Taormina. Die rechtspersoon neemt als zelfstandig rechtssubject deel aan het handelsverkeer, en als zodanig heeft Taormina vanaf 9 oktober 2009 gebruik gemaakt van het woordwerk.
      
    
    
      4.8
      Het voorgaande brengt met zich dat Taormina bewijs van het tegendeel heeft geleverd tegen het wettelijk vermoeden dat [naam V.B.A.] geacht wordt de eerste gebruiker te zijn van voormeld woordmerk. Gevolg hiervan is dat Taormina op grond van artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening gerechtigd is tot het uitsluitend gebruik van het woordmerk en dat [naam V.B.A.] jegens Taormina onrechtmatig handelt door eveneens gebruik te maken van het woordmerk in haar handelsnaam/bedrijfsvoering. Het navolgende maakt dat niet anders.
      
    
    
      4.9
      Vast staat dat [naam directrice] en [naam directeur] destijds als aandeelhouders in Taormina gezamenlijk hebben gekozen voor het woordmerk met daarin opgenomen de voornaam van [naam directrice], te weten [voornaam G]. Gesteld noch is gebleken dat die aandeelhouders daarbij hebben afgesproken dat die voornaam in het woordmerk alleen mocht worden gebezigd indien en zolang [naam directrice] verbonden of werkzaam was aan/bij Taormina of zolang zij goedkeuring gaf aan het gebruik door Taormina van haar voornaam in het woordmerk. De omstandigheid dat de voornaam [voornaam G] deel uitmaakt van het beeldmerk brengt niet met zich dat [naam directrice] geen gebruik kan maken van haar voornaam in een ander woordmerk dan het onderhavige (zolang daardoor geen verwarring ontstaat of kan ontstaan met het onderhavige woordmerk), zodat van schending van haar fundamentele recht om gebruik te maken van haar voornaam in een woordmerk geen sprake is. Bij dit alles komt dat de naam [voornaam G] bepaald geen exclusieve voornaam is nu er naar schatting - en dat is van algemene bekendheid - duizenden [voornaam G]’s zijn op deze wereld, waarvan een niet gering aantal zich bevindt in Aruba.
      
    
    
      4.10
      Gelet op het voorgaande kunnen de stellingen van partijen met betrekking tot het ontstaan van verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van waren en diensten door het gebruik door [naam V.B.A.] van het woordmerk in de zin van artikel 10 lid 1 sub b. van de Merkenverordening verder onbesproken blijven.
      
    
    
      4.11
      Al het hiervoor geschetste leidt tot de slotsom dat de inschrijving door [naam V.B.A.] van het woordmerk “Anna Maria’s Autentico Ristorante Italiano” bij het BIE nietig zal worden verklaard en dat [naam V.B.A.] zal worden bevolen om het woordmerk in het Merkenregister te laten doorhalen. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen.
      
    
    
      4.12 [
      naam V.B.A.] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Taormina, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 450,-- aan griffierecht en Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten, tarief 5 ad Afl. 1.250,-- per punt).
      
      
        
          5. DE BESLISSING
        
        Het Gerecht:
      
      
    
    
      5.1
      
        verklaart de inschrijving door [naam V.B.A.] van het woordmerk “Anna Maria’s Autentico 
        Ristorante Italiano”, onder inschrijvingsnummer [xxx] voor klassen 43 en 44, bij het Bureau 
        Intellectuele Eigendom nietig;
      
      
    
    
      5.2
      beveelt [naam V.B.A.] het op haar verzoek in het Merkenregister ingeschreven woordmerk “Anna Maria’s Autentico Ristorante Italiano” in dat register te laten doorhalen;
      
    
    
      5.3
      
        veroordeelt [naam V.B.A.] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van 
        Taormina, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 450,-- aan griffierechten en Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;
      
      
    
    
      5.4
      verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
      
    
    
      5.5
      wijst af het meer of anders door Taormina verzochte.
      
      
        Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 25 oktober 2022 in aanwezigheid van de griffier.