ECLI:NL:RBAMS:2009:BH6536, Rechtbank Amsterdam, 15-01-2009, 413015 / KG ZA 08-2192 WT/PvV
Rechtbank Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2009-01-15 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Kort geding. Voormalige groot-aandeelhouder vordert, vanwege merkinbreuk, van onderneming verbod gebruik domeinnaam. Vordering wordt toegewezen omdat door de onderneming op grond van een bij de aandelenoverdracht gesloten overeenkomst, is afgezien van het recht op het merk van de voormalige groot-aandeelhouder.

vonnis
      RECHTBANK AMSTERDAM
    
    
    Sector civiel recht, voorzieningenrechter,
    
    
    zaaknummer / rolnummer: 413015 / KG ZA 08-2192 WT/PvV
    
    Vonnis in kort geding van 15 januari 2009
    
    in de zaak van
    
    
      de vennootschap naar Duits recht
      MPC MÜNCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG,
      gevestigd te Hamburg, Duitsland,
      eiseres bij dagvaarding van 25 november 2008,
      advocaat mr. R.E. Nommensen te Den Haag,
    
    
    tegen
    
    
      1.  de naamloze vennootschap
      HANZEVAST CAPITAL N.V.,
      gevestigd te Hilversum,
      gedaagde,
      vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger gedaagde],
      2.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      HANZEVAST HOLDING B.V.,
      gevestigd te Groningen,
      gedaagde,
      niet verschenen.
    
    
    
    
    
      1.	De procedure
      Ter terechtzitting van 5 januari 2009 heeft eiseres, verder te noemen 
      MPC Capital AG gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Namens MPC Capital AG was ter terechtzitting mr. Nommensen aanwezig. Gedaagde sub 1, verder te noemen Hanzevast Capital, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Namens Hanzevast Capital was ter terechtzitting [vertegenwoordiger gedaagde], financieel directeur bij Hanzevast Capital, aanwezig. [vertegenwoordiger gedaagde] bleek niet bevoegd om ook gedaagde sub 2, verder te noemen Hanzevast Holding, te vertegenwoordigen, zodat ter terechtzitting niemand namens Hanzevast Holding is verschenen. Tegen Hanzevast Holding is, nu de voorgeschreven termijnen en formaliteiten verder in acht waren genomen, daarom verstek verleend. Hanzevast Capital en Hanzevast Holding zullen hierna gezamenlijk in enkelvoud ook Hanzevast c.s. worden genoemd. MPC Capital AG heeft producties en een pleitnota in het geding gebracht. Hanzevast Capital heeft een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.
    
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	MPC Capital AG is een internationaal opererend Duits bedrijf met als specialisme vastgoedfondsen. In het kader van haar bedrijfsvoering heeft MPC Capital AG de domeinnaam mpc-capital.com in gebruik.
    
    
    2.2.	Hanzevast Holding is een internationale vastgoedonderneming. In het kader van haar bedrijfsvoering heeft Hanzevast Holding de domeinnamen hanzevastcapital.nl en hanzevastcapital.be in gebruik. 
    
    2.3.	In 1997 is de besloten vennootschap MPC Münchmeyer, Petersen Capital B.V. (hierna: MPC Capital B.V.) opgericht, met als aandeelhouders MPC Capital AG, Hanzevast Holding en Laska Beheer B.V.  
    
    2.4.	Op 3 juli 1997, 15 oktober 1998 en 14 november 2001 heeft MPC Capital B.V. de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl op haar naam laten registreren.
    
    2.5.	Op 15 september 2000 heeft MPC Capital AG het woordmerk “MPC” voor ondermeer de Benelux gedeponeerd.
    
    2.6.	Op 29 november 2002 is MPC Capital B.V. omgezet in de naamloze vennootschap MPC Münchmeyer, Petersen Capital N.V. (hierna: MPC Capital N.V.).
    
    
      2.7.	Bij overeenkomst van 6 juli 2006 heeft MPC Capital AG haar aandelen in MPC Capital N.V. aan medeaandeelhouder Hanzevast Holding verkocht. De overeenkomst vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:
      “4.2. Vollzugvoraussetzungen
      4.2.1 Die Parteien sind zum Vollzug erst verpflichtet, wenn
      (1) die Gesellschafterversammlung der MPC Capital NV einen rechtswirksamen Gesellschafterbeschluss über die Änderung der Firma der MPC Capital NV in der als Anlage 4.2.1 (1) beigefügten Form gefasst hat und die Firmenanderungen wirksam wurden;   
      (…)
      (4) MPC Capital AG ein rechtsgültiges Schreiben der MPC Capital NV und aller Beteiligungen mit Ausnahme der MPC Münchmeyer Petersen Steamship B.V. vorliegt, mit dem diese gegenüber MPC Capital AG auf sämtliche Rechte an der Marke „MPC Münchmeyer Petersen“ bzw. „MPC“ verzichten und sich gegenüber MPC Capital AG verpflichten, ab dem Vollzugstag keine Geschäftsausstattung, Marketingbroschüren oder sonstige Unterlagen (einschließlich Internet-Webpages und sonstiger digitaler Medien) zu benutzen oder sonst in den Verkehr zu bringen, die den Schriftzug „MPC Münchmeyer Petersen“ oder Teile davon enthalten;
      (…)
      7.1. Wettbewerbsverbot
      MPC Captial AG verpflichtet sich, für die Dauer von drei Jahren ab dem Tag der Unterzeichnung dieser Vereinbarung keine Kapitalanlageprodukte an niederländische und/oder belgische Anleger in den Niederlanden und/oder Belgien zu vertreiben. (…) Insbesondere ist MPC Capital AG auch nicht darin beschränkt, Kapitalanlageprodukte (insbesondere Schiffsfonds) unter einer andere Bezeichnung als „MPC“ an Drittvertriebe in den Niederlanden und/oder Belgien zu geben. ”           
    
         
    
      Bijlage 4.2.1 (1) bij de overeenkomst bevat een in een aandeelhoudersvergadering van MPC Capital N.V. te nemen besluit, met, voor zover hier van belang, de tekst:
      “After this had been discussed, it was unanimously resolved to change the name of the company as follows:
      “The company is a public limited company and bears the name “Hanzevast Capital N.V.”
    
    
    2.8.	Op 2 augustus 2006 is de naam van MPC Capital N.V. in het handelsregister gewijzigd in Hanzevast Capital (N.V.). 
    
    
      2.9.	Bij brief van 27 september 2006 heeft Hanzevast Capital het volgende, voor zover hier van belang, aan MPC Capital AG meegedeeld:
      “Hiermit beziehen wir uns auf die Vereinbarung zwischen MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und Hanzevast Holding B.V. von 6 Juli 2006, insbesondere Artikel 4.2.1 (2) en 4.2.1 (4) (Vereinbarung)
      Wir bestätigen Ihnen dass unseren statutarischen Name sich unterdessen hat geändert in solcher Weise das darin nicht mehr die Wörter “MPC Münchmeyer Petersen” vorkommen.
      Außerdem bestätigen wir folgenden:
      a.	dass wir gegenüber MPC Capital AG auf sämtliche Rechte an der Marke “MPC Münchmeyer Petersen” bzw “MPC” verzichten und
      b.	dass wir uns gegenüber MPC Capital AG verpflichten ab dem Vollzugstag, beabsichtigt in der Vereinbarung, keine Geschäftsausstattung Marketingbroschuren oder sonstige Unterlagen (einschließlich Internet-Webpages und sonstiger digitaler Medien) zu benutzen oder sonst in den Verkehr zu bringen, die den Schriftzug “MPC Münchmeyer Petersen” oder Teile davon enthalten.        
    
    
    
      2.10.	Bij brief van 21 juni 2007 heeft mr. D.P. Cras, namens MPC Capital AG en onder verwijzing naar artikel 4.2.1., vierde lid, van de overeenkomst van 
      6 juli 2006, Hanzevast Holding verzocht om de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl aan MPC Capital AG over te dragen.
    
    
    2.11.	Bij brief van 22 augustus 2008 heeft mr. L. Kooy, namens MPC Capital AG, aan Hanzevast Capital meegedeeld dat vastgesteld is dat de domeinnamen mpccapital.nl en mpc-capital.nl worden doorgelinkt naar de website www.hanzevastcapital.nl en dat daarmee een inbreuk wordt gemaakt op het intellectuele eigendomsrecht van MPC Capital AG. Hanzevast Capital is daarbij gesommeerd om elk gebruik van het teken MPC te staken, alsmede om de domeinnamen mpccapital.nl, mpc-capital.nl en mpc.nl aan MPC Capital AG over te dragen.
    
    
      2.12.	Bij e-mail van 9 september 2008 heeft [vertegenwoordiger gedaagde] het volgende, voor zover hier van belang, aan mr. Kooy meegedeeld:
      “Onder referte naar uw brief gedateerd 22 augustus 2008, kunnen wij u meedelen dat de aan Hanzevast capital in eigendom toebehorende “MPC” domeinnamen niet (meer) door “linken” naar de website van Hanzevast.
      Indien MPC interesse heeft om de “MPC” domeinnamen van ons over te nemen, verzoeken wij uw cliente daar een voor ons acceptabel bod (prijs en andere modaliteiten) op uit te brengen.
      Wellicht dat wij, indien het bod voldoende aantrekkelijk is, er toe genegen zouden zijn om de domeinnamen onder bepaalde voorwaarden te verkopen.”          	
    
    
    3.	Het geschil
    
    
      3.1.	MPC Capital AG vordert   samengevat -:
      a. 	Hanzevast c.s. te veroordelen om, op straffe van verbeurte van een dwangsom, elke inbreuk op de merkrechten van MPC Capital AG te staken, waaronder de registratie en het gebruik van de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl,
      b. 	Hanzevast c.s. te veroordelen om, op straffe van verbeurte van een dwangsom, ieder onrechtmatig handelen jegens MPC te staken en gestaakt te houden, waaronder het geregistreerd houden van domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl,
      c.	Hanzevast c.s. te veroordelen om binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis, op haar kosten al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl op naam van MPC Capital AG wordt gesteld,
      d.	haar te machtigen om, indien Hanzevast c.s. niet voldoet aan de vordering onder c, dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van Hanzevast c.s. tot het geven van een opdracht aan de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland tot het overdragen van de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl en tot verhuizing van deze domeinnamen naar een andere provider,
      e.	de op basis van het TRIPS-verdrag te bepalen termijn vast te stellen op zes maanden,
      f.	Hanzevast c.s. te veroordelen in de kosten van dit geding.       
    
    
    3.2.	MPC Capital AG stelt daartoe dat Hanzevast c.s. de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl in eigendom heeft verkregen na de transactie met MPC Capital AG in 2006. Hanzevast c.s. heeft vervolgens in strijd met artikel 4.2.1. van de overeenkomst van 6 juli 2006 gehandeld door deze domeinnamen te koppelen aan de website van Hanzevast, hetgeen ook door Hanzevast is erkend. De domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl stemmen overeen met het merk MPC van MPC Capital AG. Het toevoegsel capital, .nl en het koppelteken missen daarbij elke relevantie, omdat aan geen van deze additionele elementen onderscheidend vermogen toekomt. Aldus heeft Hanzevast c.s. gebruik gemaakt van het merkteken van MPC Capital AG ter onderscheiding van dezelfde waren/diensten waarvoor MPC Capital AG haar merkteken gebruikt in de zin van artikel 2.20, eerste lid, sub a, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Bovendien geldt gebruik van het merk als domeinnaam als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten in de zin van artikel 2.20, eerste lid, sub d, BVIE. Een geldige reden voor het geregistreerd houden van de betrokken domeinnamen is door Hanzevast c.s. niet gesteld. Voor zover zou moeten worden aangenomen dat Hanzevast c.s. de domeinnamen te goeder trouw heeft verkregen, stelt MPC Capital AG zich op het standpunt dat Hanzevast c.s. met het geregistreerd houden daarvan misbruik van recht maakt als bedoeld in artikel 3:13, tweede lid, van het Burgerlijk wetboek (BW). Hanzevast c.s. kan immers niets met deze domeinnamen doen gelet op het merkrecht van MPC Capital AG en de overeenkomst van 6 juli 2006, terwijl voor MPC Capital AG het gevaar blijft bestaan dat de domeinnamen op enig moment toch weer onrechtmatig worden gebruikt. Daarnaast wordt aan MPC Capital AG zo de mogelijkheid ontnomen om een .nl domeinnaam te gebruiken met daarin haar handels- dan wel merknaam. MPC Capital AG stelt een spoedeisend belang te hebben dat op korte termijn een einde aan deze onrechtmatige toestand komt.    
    
    3.3.	Hanzevast Capital voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan. 
    
    
      4.	De beoordeling
      4.1. 	Voor zover de vorderingen van MPC Capital AG zijn gebaseerd op merkinbreuk is de voorzieningenrechter Amsterdam op grond van artikel 4.6., eerste lid, BVIE bevoegd, nu één van de gedaagden binnen dit arrondissement is gevestigd.	
    
    
    4.2.	Voorop staat dat een domeinnaam in het economisch verkeer meer is dan enkel het adres op het internet van de houder van een domein, met behulp waarvan men toegang krijgt tot een website. De domeinnaam heeft tevens een commerciële functie ter herkenning en onderscheiding van bijvoorbeeld de naam van de onderneming of de waren of diensten van een onderneming. Voorts geldt dat door het geregistreerd houden van de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl door Hanzevast Capital, het registeren van dezelfde domeinnamen door MPC Capital AG niet mogelijk is.     
    
    4.3.	Niet in geschil is dat MPC Capital AG in de Benelux houder is van het merk MPC. Evenmin is in geschil is dat de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl, waarin het merk MPC voorkomt, doorgelinkt zijn geweest naar de website www.hanzevastcapital.nl van Hanzevast Holding en Hanzevast Capital en dat laatstgenoemde weigeren de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl, zonder een vergoeding, aan MPC Capital AG over te dragen. Hanzevast Capital heeft de waarde van de domeinnamen ter terechtzitting op EUR 15.000,00 per stuk getaxeerd.    
    
    4.4.	Nu door Hanzevast Capital niet is betwist dat de toevoegsels capital, .nl en het koppelteken in de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl elke relevantie missen en dat het onderscheidende element daarin het woord MPC is, wordt geoordeeld dat Hanzevast Holding en Hanzevast Capital met het gebruik en het geregistreerd houden van deze domeinnamen inbreuk maken op het merkrecht van MPC Capital AG, waartegen MPC Capital AG  op grond van artikel 2.20, eerste lid sub d, BVIE kan optreden. Dat deze domeinnamen deels ouder zijn dan het merk van MPC Capital AG dan wel met de instemming van MPC Capital AG door een rechtsvoorganger van Hanzevast Capital zijn geregistreerd, maakt dat niet anders. Als uitvloeisel van de overeenkomst van 6 juli 2006 heeft Hanzevast Capital immers bij brief van 27 september 2006, onder a., jegens MPC Capital AG afstand gedaan van haar recht op het merk “MPC”. Tevens heeft zij zich in die brief, onder b., verplicht geen (reclame)uitingen in het verkeer te brengen, waaronder via internet, waarin (onderdelen van) de naam MPC Münchmeyer Petersen voorkomen. Met de brief van 27 september 2006 eindigde derhalve ook het recht van Hanzevast Capital op het gebruik van de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl, nu daarin het woord MPC voorkomt. Van een geldige reden voor Hanzevast Capital om deze domeinnamen na 27 september 2006 nog te gebruiken of geregistreerd te houden is dan ook niet gebleken. 
    
    4.5.	Uit het voorgaande volgt dat de weigering van Hanzevast Capital en Hanzevast Holding, als grootste aandeelhouder van Hanzevast Capital, om mee te werken aan de overdracht van de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl aan MPC Capital AG voorshands onrechtmatig is. De omstandigheid dat MPC Capital AG, zoals door Hanzevast Capital gesteld, op grond van het in artikel 7.1. van de overeenkomst van 6 juli 2006 opgenomen non-concurrentiebeding, tot 6 juli 2009 niet gerechtigd is om binnen de Benelux haar producten aan te bieden, maakt dat niet anders. Dit geeft aan Hanzevast Capital niet het recht om tot die datum de in geding zijnde domeinnamen in strijd met het merkrecht van MPC Capital AG geregistreerd te houden. Nu met het geregistreerd houden door Hanzevast Capital aan MPC Capital AG de mogelijkheid wordt ontnomen om deze domeinnamen zelf te registreren en daarmee het gevaar blijft bestaan dat die domeinnamen op enig moment toch weer onrechtmatig worden gebruikt, heeft MPC Capital AG een spoedeisend belang bij haar vorderingen. De vorderingen zullen daarom worden toegewezen, met dien verstande dat de vordering onder a. zal worden beperkt tot het staken en gestaakt houden van domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl, alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met daarin het merk MPC of een daarmee overeenstemmend teken aangezien de vordering voor het overige te weinig concreet is. Een termijn van 10 dagen om aan het vonnis te voldoen komt daarbij redelijk voor. Daarnaast zal de vordering onder b. worden afgewezen aangezien die vordering ook te algemeen is geformuleerd en deels, wat het staken en gestaakt houden van de registratie van de in geding zijnde domeinnamen betreft, reeds in de toe te wijzen vordering onder a. is vervat.          
    
    4.6.	De door MPC Capital AG gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal in redelijkheid worden bepaald op drie maanden.
    
    4.7.	Ten aanzien van de niet verschenen gedaagde Hanzevast Holding komen de vorderingen niet onrechtmatig of ongegrond voor en deze kunnen derhalve ook jegens haar worden toegewezen.
    
    
      4.8.	Hanzevast Capital en Hanzevast Holding zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Door MPC Capital AG is op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de advocaatkosten gevorderd, te weten een bedrag van EUR 6.1119,45. In verband daarmee wordt overwogen dat het hier een eenvoudig kort geding betreft waarvoor in het indicatietarief IE-zaken een bedrag van 
      EUR 6.000,00 als redelijk en evenredig is begroot en dat de terechtzitting korter heeft geduurd dan door mr. Nommensen in haar kostenoverzicht was geschat. In hetgeen van de zijde van MPC Capital AG is betoogd wordt daarom geen aanleiding gezien om in het onderhavige geval van het voormelde indicatietarief af te wijken. De totale kosten aan de zijde van MPC Capital AG worden daarmee begroot op:
      - dagvaarding		EUR 	     71,80
      - vast recht			   254,00
      - salaris advocaat		6.000,00
      Totaal		EUR 	6.325,80
    
      
     
    
      5.	De beslissing
      De voorzieningenrechter
    
    
    5.1.	veroordeelt Hanzevast Capital en Hanzevast Holding om binnen tien dagen na de betekening van dit vonnis het gebruik en de registratie van de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam MPC of een overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden,   
    
    5.2.	bepaalt dat Hanzevast Capital en Hanzevast Holding voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het hiervoor onder 5.1. bepaalde, aan MPC Capital AG een dwangsom verbeuren van EUR 5.000,00, tot een maximum van EUR 225.000,00,
    
    5.3.	veroordeelt Hanzevast Capital en Hanzevast Holding om binnen tien dagen na de betekening van dit vonnis, op hun kosten, al datgene te doen wat van hun zijde nodig is om te bewerkstellingen dat de registratie van de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl op naam van MPC Capital AG worden gesteld,
    
    5.4.	machtigt MPC Capital AG om, indien Hanzevast Capital en Hanzevast Holding niet volledig voldoen aan het hiervoor onder 5.3. bepaalde, dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaringen van Hanzevast Capital en Hanzevast Holding tot het geven van opdracht aan de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) tot het overdragen van de domeinnamen mpc.nl, mpccapital.nl en mpc-capital.nl en tot verhuizing van deze domeinnamen naar een andere provider,
    
    5.5.	veroordeelt Hanzevast N.V. in de proceskosten, aan de zijde van MPC  tot op heden begroot op EUR 6.325,80,
    
    5.6.	verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    5.7.	bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden,
    
    5.8.	wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens-Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2009.