ECLI:NL:RBOVE:2023:3796, Rechtbank Overijssel, 27-09-2023, C/08/298446 / KG ZA 23-119
Rechtbank Overijssel — Uitspraak 
Datum: 2023-09-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: De rechtbank veroordeelt gedaagde om binnen een termijn van veertien dagen te staken (online en offline) van het gebruik maken van het BOIP ingeschreven merk. De rechtbank is van oordeel dat het tweede merk onrechtmatig is gedeponeerd en wijst daarom de vorderingen daarover af. Gedaagde moet de proceskosten aan de zijde van de eiseressen betalen.

RECHTBANK Overijssel
    
    
      Civiel recht 
    
    
    
      Zittingsplaats Zwolle
    
    
    
      Zaaknummer: C/08/298446 / KG ZA 23-119
    
    
    
      
        Vonnis in kort geding van 27 september 2023
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
  
  
    
      1 [eiseres 1] B.V., 
    
      te [vestigingsplaats 1] ,2. [eiseres 2] B.V., 
      te [vestigingsplaats 2] ,
      eisende partijen,
      hierna gezamenlijk te noemen: [eiseressen] c.s. 
      en afzonderlijk: [eiseres 1] respectievelijk [eiseres 2] ,
      advocaat: mr. C.A.M. Luttikhuis te Enschede,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      
        
          [gedaagde] B.V., 
      te [vestigingsplaats 3] ,
      gedaagde partij,
      hierna te noemen: [gedaagde] ,
      advocaat: mr. D.P. Kant te Almelo.
    
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
    
      1.1.
      
        Het verloop van de procedure blijkt uit:
        - de dagvaarding - de producties van [eiseressen] c.s. - de producties van [gedaagde] . - de mondelinge behandeling van 6 september 2023, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt - de pleitnota van [eiseressen] c.s. - de pleitnota van [gedaagde] .
      
      
    
  
  
    
      2De samenvatting
    
    
      2.1.
      Eisers komen na beëindiging van de samenwerking met gedaagde op tegen inbreuk op hun beeldmerken met woordelementen, te weten het [merknaam 1] merk en het [merknaam 2] merk. Gedaagde voert onder meer als verweer aan dat het [merknaam 1] merk niet normaal wordt gebruikt en dat het [merknaam 2] merk te kwader trouw is gedeponeerd.  
      
    
    
      2.2.
      De voorzieningenrechter oordeelt dat het [merknaam 1] merk normaal wordt gebruikt. Verder acht de voorzieningenrechter het niet uitgesloten dat het [merknaam 2] merk te kwader trouw is gedeponeerd.
      
    
  
  
    
      3De feiten
    
    
      3.1.
      
        [eiseressen] c.s. verrichten diensten op het gebied van makelaardij in onroerende zaken, verzekeringen en financiële zaken zoals hypotheek advies. Zij maken daarbij gebruik van de volgende Benelux beeldmerken met woordelementen: 
      
      
        [afbeelding]
        [afbeelding]
      
      
      
        hierna te noemen: het [merknaam 1] merk hierna te noemen: het [merknaam 2] merk.
      
      
    
    
      3.2.
      
        [eiseres 2] is houdster van het [merknaam 1] merk. Het [merknaam 1] merk is op 5 februari 2015 gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele Eigendom (BOIP) en ingeschreven onder nummer [nummer 1] voor onder meer reclame, verzekeringen, financiële zaken en makelaardij in onroerende goederen. In het afschrift uit het Benelux merken-register is vermeld dat het merk de kleuren roze, donkerblauw en geel bevat.
      
    
    
      3.3.
      
        [eiseressen] is houdster van het [merknaam 2] merk. Het [merknaam 2] merk is op 14 april 2022 gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele Eigendom (BOIP) en onder nummer [nummer 2] ingeschreven voor onder meer reclame, verzekerings-makelaardij, financiële zaken en makelaardij in onroerende goederen. In het afschrift uit het Benelux merken-register is vermeld dat het merk de kleuren roze, donkerblauw en geel bevat.
      
    
    
      3.4.
      
        [gedaagde] heeft tot eind december 2022 samengewerkt met [eiseressen] c.s.. In dat verband heeft [gedaagde] gebruik gemaakt van het [merknaam 1] merk en het [merknaam 2] merk. In het kader van hun samenwerking is onder meer een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. 
      
    
    
      3.5.
      Na het einde van de samenwerking tussen partijen is ook [gedaagde] actief gebleven in de makelaardij. Op internet presenteert zij zich onder meer als volgt: 
      
      
        [afbeelding]
      
      
    
  
  
    
      4Het geschil
    
    
      4.1.
      
        [eiseressen] c.s. vorderen – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
      
      
        I. [gedaagde] te bevelen om op straffe van een dwangsom binnen een termijn van 14 kalenderdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het [merknaam 2] merk te (doen) staken en gestaakt te (doen houden) en in het bijzonder ieder gebruik van het in inbreuk makende teken (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;
      
      
      
        II. [gedaagde] te bevelen om op straffe van een dwangsom binnen een termijn van 14 kalenderdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het [merknaam 1] merk te (doen) staken en gestaakt te (doen houden) en in het bijzonder ieder gebruik van het in inbreuk makende teken (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;
      
      
      
        III. bepaling van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv op zes maanden na de datum van het vonnis;
      
      
      
        IV. [gedaagde] op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen tot volledige vergoeding van de proceskosten van de [eiseressen] c.s..
      
      
    
    
      4.2.
      
        [gedaagde] voert verweer. Hierna zal voor zover nodig worden ingegaan op de standpunten van partijen. 
      
    
  
  
    
      5De beoordeling
    
    
      
        Bevoegdheid
      
    
    
    
      5.1.
      De bevoegdheid van de voorzieningenrechter volgt uit artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE). Verder vindt op grond van het Zaaksverdelingsreglement rechtbank Overijssel behandeling van zaken over intellectuele eigendom plaats op de locatie te Zwolle.
      
      
      
      
        
          Spoedeisend belang
        
      
      
    
    
      5.2.
      Uitgangspunt is dat als (voortdurend) inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, daaraan zo spoedig mogelijk een einde wordt gemaakt. [eiseressen] c.s. kunnen daarom worden ontvangen in hun vorderingen. Of er sprake is van een (voortdurende) inbreuk wordt hierna verder beoordeeld.
      
      
        
          Substantiëringsplicht en complexiteit van de zaak
        
      
      
    
    
      5.3.
      
        [gedaagde] voert aan dat [eiseressen] c.s. niet hebben voldaan aan hun uit artikel 21 Rv voortvloeiende substantiëringsplicht, door het feitencomplex niet volledig weer te geven in de dagvaarding. Zij voert verder aan dat de zaak feitelijk te complex is voor behandeling in kort geding. 
      
    
    
      5.4.
      De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Het zijn partijen die de aard en de omvang van het geschil bepalen. Zij scheppen het feitelijk kader waarbinnen de rechter moet beslissen. Daarbij houdt ‘volledig’ niet in dat alle feiten moeten worden aangevoerd, maar alleen alle voor de oplossing van het geschil relevante feiten. De voorzieningenrechter is van oordeel dat [eiseressen] c.s. geen, althans geen wezenlijke, voor de beoordeling relevante feiten hebben weggelaten. Verder is deze zaak ook niet feitelijk te gecompliceerd voor behandeling in kort geding. 
      
      
        
          Merkinbreuk
        
      
      
    
    
      5.5.
      
        [eiseressen] c.s. stellen dat [gedaagde] inbreuk maakt op het [merknaam 1] merk en het [merknaam 2] merk, door gebruik te maken van volgende teken: 
      
      
        [afbeelding]
      
      
      
        hierna: het teken.
      
      
    
    
      5.6.
      Hierna zal ten aanzien van ieder van de beide genoemde merken afzonderlijk de gestelde inbreuk worden beoordeeld.
      
      
        
          Het [merknaam 1] merk
        
      
      
    
    
      5.7.
      Tegen de gestelde merkinbreuk roept [gedaagde] het verval in van het [merknaam 1] merk. [gedaagde] voert hiervoor aan dat [eiseressen] c.s. geen (normaal) gebruik maken van het [merknaam 1] merk. 
      
    
    
      5.8.
      
        [eiseressen] c.s. nemen hiertegen het standpunt in dat zij met het gebruik van het [merknaam 2] merk – ten aanzien waarvan niet in geschil is dat daarvan wél normaal gebruik wordt gemaakt – ook gebruik maken van het [merknaam 1] merk, omdat – samengevat – het [merknaam 1] merk ligt besloten in het [merknaam 2] merk en het logo.
      
    
    
      5.9.
      De voorzieningenrechter volgt het standpunt van [eiseressen] c.s. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter het volgende. 
      
    
    
      5.10.
      In artikel 2.23bis lid 1 BVIE is bepaald dat een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven vatbaar voor (onder meer) vervallen-verklaring op grond van artikel 2.27 BVIE.
      
    
    
      5.11.
      Verder heeft op grond van artikel 2.23bis lid 5 sub a BVIE te gelden dat als normaal gebruik ook wordt beschouwd, het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet op naam van de houder is ingeschreven. 
      
    
    
      5.12.
      Niet in geschil is dat vanaf omstreeks 2015 partijen in het kader van hun samen-werking gebruik zijn gaan maken van een logo dat gelijk is aan het [merknaam 2] merk – dat toen als merk nog niet bestond – met dit verschil dat in het logo (hierna: het [merknaam 2] logo) aan het woord ‘ [woord 1] ’ in hele kleine letters ‘ [woord 2] ’ is toegevoegd. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze toevoeging zo klein is weergegeven in het logo dat die nauwelijks opvalt. 
      
    
    
      5.13.
      Verder is het verschil tussen het [merknaam 1] merk enerzijds en het [merknaam 2] merk en logo anderzijds, daarin gelegen dat door het gebruik ‘ [woord 1] ’ in het [merknaam 2] merk en het [merknaam 2] logo, het woord ‘ [merknaam 1] ’ in het [merknaam 2] merk en het [merknaam 2] logo wat hoger is geplaatst dan in het [merknaam 1] merk, het staat namelijk direct boven het woord ‘ [woord 1] ’. 
      
    
    
      5.14.
      De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze hiervoor genoemde op onderdelen afwijkende vorm van het [merknaam 1] merk ten opzichte van het [merknaam 2] merk en het [merknaam 2] logo niet het onderscheidend vermogen van het [merknaam 1] merk wijzigt. Het onder-scheidend vermogen van het [merknaam 1] merk, als ook van het [merknaam 2] merk en het [merknaam 2] logo wordt gevormd door het donkerblauwe vlak, met daarop een goudgeel stervormig beeldelement waaronder een woordelement in roze letters. In dat opzicht stemmen de merken en het logo overeen. 
      
    
    
      5.15.
      Uit het bovenstaande volgt dan ook dat [eiseressen] c.s. met het gebruik van het [merknaam 2] logo en later het [merknaam 2] merk, al meer dan vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure van het [merknaam 1] merk is voltooid, normaal gebruik maken van het [merknaam 1] merk. Het is daarom niet aannemelijk dat in een bodemprocedure met recht een beroep kan worden gedaan op verval van het [merknaam 1] merk. 
      
    
    
      5.16.
      
        [gedaagde] stelt zich nog op het standpunt dat zij een geldige reden heeft om van het teken gebruik te maken. Zij wijst in dat verband met name op haar bijdrage aan het groot maken van de in procedure centraal staande merken. Dat zou onder meer gelegen zijn in het feit dat de naam “ [woord 1] [woord 2] ” van [gedaagde] afkomstig zou zijn. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de omstandigheden die [gedaagde] in dit verband noemt geen geldige reden meebrengen. In het bijzonder niet omdat waar het het [merknaam 1] merk aangaat, de toevoeging “ [woord 1] ” van geen toegevoegde waarde is.
    
    
      5.17.
      
        [gedaagde] voert verder nog aan dat zij geldig gebruik maakt van de handelsnaam “ [merknaam 2] ”. Omdat [gedaagde] “voor de hand vindt liggen” dat [eiseressen] c.s., bij toewijzing van hun vorderingen, vervolgens ook zullen willen optreden tegen het gebruik door [gedaagde] van haar handelsnaam, meent [gedaagde] dat ook daarom de vorderingen moeten worden afgewezen. De voorzieningenrechter constateert dat [eiseressen] c.s. in deze procedure geen beroep doen op bescherming van de eigen handelsnaam en ook anderszins niet optreden tegen het gebruik van een handelsnaam. Het standpunt van [gedaagde] in dit verband is – wat daar verder ook van zij – op dit moment zuiver hypothetisch. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat het in ieder geval geen grond vormt voor afwijzing van de vorderingen van [eiseressen] c.s.  
      
    
    
      5.18.
      Voor het overige betwist [gedaagde] niet dat zij met haar gebruik van het hierboven weergegeven teken, inbreuk maakt op het [merknaam 1] merk en dat dit onrechtmatig is. 
      
    
    
      5.19.
      Een en ander leidt ertoe dat [eiseres 2] als houdster van het [merknaam 1] merk op grond van artikel 2.20 BVIE, dat de merkhouder een uitsluitend recht op zijn merk geeft, [gedaagde] kan verhinderen gebruik te maken van het inbreuk makende teken. De vordering onder II zal daarom worden toegewezen, waarbij de dwangsom zal worden beperkt, een en ander zoals hierna is vermeld.  
      
      
        
          Het [merknaam 2] merk
        
      
      
    
    
      5.20.
      
        [eiseressen] c.s. leggen aan vordering I ten grondslag dat [eiseressen] als merkhouder na beëindiging van de samenwerking met [gedaagde] haar toestemming heeft ingetrokken op basis waarvan [gedaagde] gebruik mocht maken van het [merknaam 2] merk, zodat [gedaagde] thans ook geen gebruik mag maken van het teken, nu dat gelijk is aan of overeenstemt met het [merknaam 2] merk en gevaar voor verwarring dreigt. 
      
    
    
      5.21.
      
        [gedaagde] voert als verweer aan dat zij al gebruik maakte van het teken vóórdat het [merknaam 2] merk werd gedeponeerd. Volgens [gedaagde] is sprake van een merkdepot te kader trouw. In dit verband doet [gedaagde] een beroep op de nietigheid van het [merknaam 2] merk. 
      
    
    
      5.22.
      De rechtbank overweegt als volgt. Op grond van artikel 2bis lid 2 BVIE kan een merk nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. De vraag of een depot te kwader trouw is verricht moet globaal worden beoordeeld, met in achtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (vgl. o.a. HvJEU 11 juni 2009, zaak C-529/07 B9 7962). 
      
    
    
      5.23.
      Niet in geschil is dat [gedaagde] al vóór de deponering van het [merknaam 2] merk gebruik maakte van het teken, al dan niet door gebruik te maken van het [merknaam 2] logo zoals hiervoor aan de orde is geweest. Het valt niet in te zien hoe dat gebruik kan hebben plaats gehad op grond van toestemming van [eiseressen] om van het [merknaam 2] merk gebruik te mogen maken. Het [merknaam 2] merk bestond immers nog niet. [eiseressen] c.s. hebben ook onvoldoende onderbouwd hoe en wanneer de gestelde toestemming zou zijn gegeven. [eiseressen] c.s. voeren wel aan dat die impliciet volgt uit de aandeelhoudersovereenkomst, maar dat blijkt nergens uit.
    
    
      5.24.
      Uit de overgelegde stukken volgt dat de samenwerking tussen partijen in ieder geval vanaf 31 maart 2022 onder druk is komen te staan. Bij brief van die datum zijn [eiseressen] c.s., althans aan hen gelieerde vennootschappen binnen het concern, aangesproken op de naleving van de aandeelhoudersovereenkomst door (onder meer) [gedaagde] . Opvallend is dat [eiseressen] vrij snel nadien, te weten op 14 april 2022 het [merknaam 2] merk heeft doen inschrijven bij het BIOP. [eiseressen] c.s. hebben verklaard dat zij het merk hebben ingeschreven om hun belangen veilig te stellen, omdat zij veel geld hebben betaald voor (de ontwikkeling van) het [merknaam 2] logo. Zij hebben dat echter verder niet onderbouwd. 
      
    
    
      5.25.
      Uit het vorenstaande komt dan ook het beeld naar voren dat de deponering van het [merknaam 2] merk niet in het kader van de samenwerking van partijen is geschied, met een licentie voor het gebruik aan [gedaagde] , maar juist het tegenovergestelde. De inschrijving lijkt te zijn geschied met het oog op het naderende einde van de samen-werking, om te voorkomen dat [gedaagde] nadien als concurrent in de regio gebruik zou blijven maken van het logo. Het is daarom geenszins uit te sluiten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het [merknaam 2] merk te kwader trouw is gedeponeerd, zodat [merknaam 1] [eiseressen] als merkhouder geen beroep kan doen op het [merknaam 2] merk. Dit brengt mee dat de vordering onder I zal worden afgewezen. 
      
      
        
          Het gevolg 
        
      
      
    
    
      5.26.
      De afwijzing van de vordering onder I betekent niet dat [gedaagde] gebruik kan blijven maken van het teken. Door de toewijzing van de vordering onder II zal [gedaagde] immers geen inbreuk mogen maken op het [merknaam 1] merk en het is niet in geschil dat het teken inbreuk maakt op het [merknaam 1] merk.
      
      
        
          De proceskosten
        
      
      
    
    
      5.27.
      
        [gedaagde] zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. [eiseressen] c.s. maken aanspraak op vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zij hebben hun advocaatkosten gespecificeerd tot een bedrag van € 14.807.  
      
    
    
      5.28.
      De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Partijen zijn het erover eens dat de onderhavige zaak valt in de categorie van een normaal kort geding. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding daarvan af te wijken. Het gevorderde bedrag valt binnen het maximale bedrag (€ 15.000) in deze categorie. Om die reden zal het gevorderde bedrag ad € 14.807 worden toegewezen. Dit bedrag wordt verhoogd met € 676 aan griffierecht en € 106,73 aan explootkosten. De proceskosten aan de zijde van [eiseressen] c.s. bedragen hierdoor in totaal € 15.589,73.
      
      
        
          Termijn hoofdzaak
        
      
      
    
    
      5.29.
      
        De termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden na betekening van dit vonnis.
        
          6.	De beslissing
        
      
      
      
        De voorzieningenrechter
      
      
    
    
      6.1.
      beveelt [gedaagde] om binnen een termijn van 14 (veertien) kalender-dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Beneluxmerk [merknaam 1] met inschrijvingsnummer [nummer 1] te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder ieder gebruik van het inbreuk makende teken (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,
      
    
    
      6.2.
      veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres 2] een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de hoofd-veroordeling voldoet, tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt,
      
    
    
      6.3.
      veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseressen] c.s. tot dit vonnis vastgesteld op € 15.589,73,
      
    
    
      6.4.
      verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
      
    
    
      6.5.
      bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i RV op zes maanden na betekening van dit vonnis,
      
    
    
      6.6.
      wijst het meer of anders gevorderde af.
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. M.A.M. Essed en in het openbaar uitgesproken op 27 september 2023.(mjd)