ECLI:NL:RBDHA:2024:892, Rechtbank Den Haag, 17-01-2024, C/09/636124 / HA ZA 22-835
Rechtbank Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2024-01-17 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Merkenrecht. Vaststellingsovereenkomst. Geschil over de vraag of boetes zijn verbeurd door verplichtingen opgenomen in die overeenkomst niet na te leven.

RECHTBANK Den Haag




Team Handel






Zaaknummer: C/09/636124 / HA ZA 22-835






Vonnis van 17 januari 2024






in de zaak van





de vennootschap naar vreemd recht



REALISTIC GAMES LIMITED

,


te Wallingford , Oxon (Verenigd Koninkrijk),


eiseres in conventie,


gedaagde in reconventie,


verweerster in de incidenten,


advocaat: mr. S.T.H. Janssen te Amsterdam,





tegen






STAKELOGIC B.V.

,


te Eindhoven ,


gedaagde in conventie,


eiseres in reconventie,


eiseres in de incidenten,


advocaat: mr. M.A. Mak te Alkmaar.





Partijen zullen hierna Realistic en Stakelogic genoemd worden.









1

De procedure




1.1.


Het verloop van de procedure blijkt uit:


- de dagvaarding van Realistic van 22 juni 2022, waarbij Stakelogic is opgeroepen te verschijnen voor de rechtbank Amsterdam;

- de bij de dagvaarding behorende producties EP01 tot en met EP23, overgelegd op 6 juli 2022;

- de conclusie van antwoord tevens houdende eisen in reconventie met incidenteel verzoek tot schorsing totdat het EUIPO

definitief uitspraak heeft gedaan in nietigheidsprocedure met incidenteel verzoek tot verwijzing naar rechtbank Den Haag van 17 augustus 2022, met producties GP01 tot en met GP07;


- de conclusie van antwoord in de beide door Stakelogic opgeworpen incidenten van 31 augustus 2022;


- het vonnis in incident van de rechtbank Amsterdam van 28 september 2022, waarbij die rechtbank:


* zich in het incident tot verwijzing onbevoegd heeft verklaard kennis te nemen van de vordering in de hoofdzaak in reconventie, voor zover deze strekt tot nietigverklaring van het Uniemerk van Realistic , en de beslissing omtrent de kosten van dit incident heeft aangehouden;

* in de hoofdzaak en het incident tot schorsing, de zaak in conventie en de zaak in reconventie in de stand waarin deze zich toen bevonden, heeft verwezen naar deze rechtbank;


- het B16-formulier met als bijlage een brief van (de advocaat van) Stakelogic aan de Cancellation Division van het EUIPO (met daarin (nadere) gronden van de aldaar reeds ingediende

declaration of invalidity

, met het verzoek deze toe te voegen aan het procesdossier (hetgeen is gebeurd));


- het vonnis in incident van deze rechtbank van 23 november 2022, waarin de hoofdzaak naar de rol van 21 december 2022 is verwezen voor het nemen van een conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van Realistic en in de hoofdzaak en de incidenten iedere verdere beslissing is aangehouden;

- de conclusie van antwoord in reconventie van 21 december 2022, met productie EP24;


- de akte houdende overlegging producties d.d. 2 oktober 2023 zijdens Realistic , met producties EP25 tot en met EP37;

- het tussenvonnis van 31 mei 2023, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald voor 30 juni 2023;

- het e-mailbericht van de rechtbank van 12 juni 2023, waarin aan partijen is meegedeeld dat de geplande mondelinge behandeling geen doorgang kan vinden;


- het e-mailbericht van de rechtbank van 5 juli 2023, met daarin de mededeling dat de mondelinge behandeling is verplaatst naar 12 oktober 2023;


- de met een op 12 oktober 2023 gedateerd B8-formulier door Stakelogic overgelegde producties GP08 tot en met GP21;


- het e-mailbericht d.d. 11 oktober 2023 van Stakelogic met als bijlage een aanvullende kostenspecificatie;


- het e-mailbericht d.d. 11 oktober 2023 van Realistic met als bijlage productie EP38, zijnde een aanvullende kostenspecificatie;


- het emailbericht d.d. 11 oktober 2023 zijdens Realistic , met als bijlage productie EP39;


- het emailbericht d.d. 11 oktober 2023 zijdens Stakelogic , inhoudende bezwaar tegen overlegging door Realistic van productie EP39.





1.2.


De mondelinge behandeling heeft, als gepland, in hybride vorm, plaatsgevonden op 12 oktober 2023. Verschenen zijn:

- namens Realistic : [Naam 1] , Chief Operating Officer (online aanwezig), bijgestaan door

mrs. Janssen voornoemd en mr. H.W. Roerdink, advocaat te Amsterdam;

- namens Stakelogic : [Naam 2] , consultant, en [Naam 3] , Chief Financial Officer , bijgestaan door mr. Mak voornoemd.





1.3.


Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen vragen van de rechtbank beantwoord. Ook hebben zij hun standpunten, aan de hand van pleitnotities, nader toegelicht. De griffier heeft zittingsaantekeningen gemaakt. De pleitnotities van partijen zijn toegevoegd aan het griffiedossier. Aan het einde van de mondelinge behandeling heeft de rechtbank bepaald dat op 29 november 2023 vonnis zal worden gewezen.





1.4.


Vonnis is vervolgens nader bepaald op vandaag.







2

De feiten




2.1.


Realistic is een softwareontwikkelaar en leverancier van (online) kansspelen, ook bekend als ‘slot games’.





2.2.


Realistic heeft op 13 augustus 2018 bij het EUIPO het Uniewoordmerk BOOK OF CHARMS ingeschreven, waarbij prioriteit is ingeroepen van het Engelse woordmerk BOOK OF CHARMS , dat is geregistreerd op 31 mei 2018 onder nummer UK00003314451 (hierna ook: het Uniemerk). Het Uniemerk is (onder nummer 017942021 ) geregistreerd op 6 december 2018 voor waren en diensten in klasse 41, met de volgende omschrijving in de Nederlandse vertaling:





“Casinodiensten; Diensten op het gebied van casino's en gokspelen; Interactieve ontspanning; Speldiensten aangeboden door middel van communicatie via computerterminals of mobiele telefoon; Amusementsdiensten; Organiseren van gokspelen; Informatie op het gebied van amusement in de vorm van computerspellen (Ter beschikking stellen van -).”







2.3.


Stakelogic is ook softwareontwikkelaar en leverancier van online kansspelen/slot games.





2.4.


Een online kansspel is een online versie van een gokautomaat, een type software. Spelers krijgen toegang tot het spel via de ‘portal’ van een kansspelaanbieder (dat wil zeggen; een online casino). Als kansspelaanbieders op deze wijze een door een derde partij ontwikkeld kansspel aanbieden, betalen zij daarvoor royalty’s aan die derde.





2.5.



Stakelogic heeft in 2019 een kansspel op de markt gebracht met de titel ' Book of


Charms Quattro '. Op de website van Stakelogic (www. games.stakelogic.com ), onder de groene knop ‘Play for Real’, waren links naar de online casino's van kansspelaanbieders opgenomen die eindgebruikers de mogelijkheid boden het spel te spelen. Onder de knop ‘Play for Free’ kon op de website van Stakelogic de proefversie van dit spel worden gespeeld. Een en ander gebeurde op de volgende wijze:











2.6.



Het kansspel van Stakelogic werd op de website van Stakelogic aangeboden met de


volgende tekst:











2.7.


Op 9 augustus 2021 heeft Realistic schriftelijk geprotesteerd tegen het gebruik van het teken ‘ Book of Charms Quatrro ’ door Stakelogic en onder inroeping van haar merkenrechten Stakelogic gesommeerd het gebruik ervan te staken en gestaakt te houden.





2.8.


Stakelogic heeft vervolgens bij e-mailberichten van 21 en 22 oktober 2021 te kennen gegeven dat zij geen gehoor zal geven aan de sommatie.





2.9.



Partijen hebben hierna, in de periode van 19 november 2021 tot en met 18 januari 2022, gecorrespondeerd over de door Realistic gestelde – en door Stakelogic betwistte –


inbreuk. Uiteindelijk heeft Stakelogic aangegeven een schikking te willen treffen om zo het ontstane conflict te beëindigen.






2.10.


Op 16 februari 2022 heeft Stakelogic een e-mailbericht aan haar afnemers verstuurd met de volgende tekst:





"Good afternoon,







We would like to inform you that the following game will be discontinued from




our side as from the 17th February 2022.







Game name: Book Of Charms




13(26)




Game I Ds : 1098/10980090/10980088







Please remove the game from all applicable casino lobbies. After this date,




the game will become unavailable on desktop and mobile devices.







Please advise if I should send this to any specific mail address.







If you have any questions regarding the above, please feel free to contact us (…)”







2.11.



Op 28 februari 2022 is namens Stakelogic een ' Settlement Agreement ' (hierna: de


Vaststellingsovereenkomst) ondertekend.





De onderdelen A t/m D van de Vaststellingsovereenkomst luiden als volgt:






A. Realistic has registered the following trademarks:














1.




European trademark no. 017942021




BOOK OF CHARMS






2.




UK trademark no. UK00003314451




BOOK OF CHARMS










for the following services in class 41:












These registrations will be referred to jointly as the


“ Realistic Trademarks ”


. The abovementioned services will be referred to as the “ Services ”.







B. Realistic has become aware of the fact that Stakelogic uses the following signs for an online slot game (the


“ Online Slot Game ”


):













1.




BOOK OF CHARMS






2.














3.




BOOK OF CHARMS QUATTRO






4.


















These signs will be referred to jointly as the


“ Signs ”


.







C. Realistic has sent a cease and desist letter to Stakelogic and announced court proceedings;







D. The Parties, however, wish to settle their dispute in an amicable way under the terms and conditions as set out below.






De artikelen 1 t/m 7 van de Vaststellingsovereenkomst luiden als volgt:






“1. Stakelogic shall no later than 18 March 2022 cease and desist the use of the Signs or any other sign confusingly similar to the Realistic Trademarks for the worldwide development, offering (or commissioning) and supply of the Services or services similar or related to the Services , including offering and licensing the Online Slot Game .






2. Stakelogic undertakes to request all its (professional) customers that were given a license to the Online Slot Game to take down and keep offline the Online Slot Game containing the Signs and other use of the Signs within the term specified in article 1.





3. Stakelogic shall use a new sign for the Online Slot Game which shall not be (confusingly) similar





to the Realistic Trademarks and inform Realistic on the new sign in writing no later than 1 week




prior to using the new sign.






4. In the event of non-compliance with the obligations or conditions stated above under 1 - 2, Stakelogic commits itself to pay Realistic an immediately claimable penalty of € 5,000 (in words: five thousand euros) for each day, part of a day being counted as a whole day, that this violation continues, with a maximum of EUR 25,000 (in words: twenty five thousand euro’s). This penalty clause will last for two years as of the signing of this agreement.





5. This agreement takes effect at the time of signature by both parties and shall be in force as long





as the Realistic Trademarks are in full force and effect. The parties hereby expressly waive their




right to rescind this agreement. This agreement shall also be binding upon the successors




and/or assignees and (future) subsidiary companies of Stakelogic .






6. The Parties grant each other full and final discharge with regard to the present dispute.





7. This agreement is governed by the laws of the Netherlands. Any dispute arising out of or connected with this agreement shall be settled by the competent court in Amsterdam .”






2.12.


In de periode van 18 maart 2022 tot en met 21 april 2022 was hetgeen is afgebeeld onder 2.5 en 2.6 nog steeds te zien op de website van Stakelogic .





2.13.


Op 25 maart 2022 heeft Realistic een e-mailbericht verstuurd aan Stakelogic , inhoudende – onder andere – het volgende:





“(…) Ondertussen is de door u(w cliënt) toegezegde datum van 18 maart gepasseerd en heeft uw cliënt niet aan de toezegging voldaan het teken te verwijderen, laat staan een begin daarmee gemaakt. De inbreuk duurt daarmee nog steeds voort. Cliënte ziet geen andere mogelijkheid dan in kort geding een verbod te vragen. Ik ontvang graag vandaag uw verhinderingen. (…)”







2.14.


Op het bericht van 25 maart 2022 heeft (de advocaat van) Stakelogic per e-mail

– onder meer – geantwoord:





“Net gesproken met client. Alles is op tijd down gehaald en er is ook brief gestuurd aan de cliënten. Ik krijg zo een kopie en stuur aan u door. Kunt u mij aangeven waar dan niet is voldaan? Dank.”







2.15.


Op 7 april 2022 is de Vaststellingsovereenkomst namens Realistic ondertekend. Hierop heeft Stakelogic Realistic per e-mailbericht van 11 april 2022 laten weten het dossier te zullen sluiten.





2.16.



Op 14 april 2022 heeft Realistic het volgende e-mailbericht aan Stakelogic gezonden:



“(…) Thank you for informing us on the fact that Stakelogic has sent out requests to its clients to take down the Online Slot Game Book of Charms . However, Realistic noticed that these parties have not removed the sign Book of Charms from their website(a) and/or (other) platform(s). See for example attached screen shot of PlayOjo. Please be aware of the fact that my client could contact these parties directly and invoke its trademark rights.







Secondly, we noticed that Stakelogic still uses the sign Book of Charms on its website since 18 March




2022 up until today. See attached screen shots. This is a breach of clause 1 of the Settlement




Agreement. Based on clause 4 of this Agreement, Stakelogic is bound to immediately pay a penalty of




EUR 25,000. (…)”







2.17.


Op 21 april 2022 heeft Realistic een e-mailbericht met – onder meer – de volgende inhoud aan Stakelogic verzonden:





“(…) In vervolg op onderstaand bericht, constateer ik dat het teken Book of Charms nog steeds op de website van uw cliënt staat opgenomen:


https:// games.stakelogic.com /games_pt/book-of-charms-quattro/


.




Kunt u mij bevestigen dat uw cliënt de verbeurde boete ondertussen heeft overgemaakt? (…)”







2.18.


Ook op 21 april 2022, iets later op de dag, heeft Stakelogic het volgende per

e-mailbericht aan Realistic laten weten:





“Hij is weg hoor. Ik denk dat hij als je doorklikt uit een archief laadt. Als je naar de site gaat van Stakelogic is hij niet te vinden (…)”







2.19.


Hierna, ook op 21 april 2022, heeft Realistic Stakelogic per e-mailbericht laten weten ‘het ook via een ‘schone’ computer/browser nog tegen te komen’.





2.20.


Stakelogic heeft de boete die volgens Realistic is verbeurd, niet betaald.





2.21.


Op 27 mei 2022 is Realistic gestart met de promotie van het door haar ontwikkelde online kansspel onder haar Uniemerk.





2.22.


Stakelogic heeft op 30 juni 2022 bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk van Realistic aanhangig gemaakt. Zij heeft daarbij een beroep gedaan op artikel 59 lid 1 onder b UMVo

. De argumentatie van Stakelogic luidde, samengevat, als volgt:


‘ The grounds will be commented upon in a later stage more profoundly. In a nutshell: the owner has registered this trademark to protect a title of a slotgame and to invoke the registration vis a vis third parties that use the same/similar title for slotgames. Titles of books/films/slotgames however cannot amount to trademarks because they are considered to be part of the goods/services. The modus operandus of the trademark owner described above is in violation with the rules of fair competition within the internal market. The registration therefore amounts to a bad faith registration.’






2.23.


Op 28 juli 2022 heeft Realistic het door haar ontwikkelde kansspel onder het Uniemerk op de markt gebracht. De ‘platte versie’ van het spel ziet er als volgt uit:










2.24.


Bij beslissing van 5 mei 2023 is de vordering van Stakelogic door de Cancellation Division van het EUIPO afgewezen. Stakelogic heeft geen rechtsmiddel tegen die beslissing ingesteld.





2.25.


Stakelogic heeft het kansspel dat zij aanvankelijk op de markt had gebracht onder het teken ‘ Book of Charms Quattro ’, inmiddels van de markt gehaald.







3

Het geschil





In de hoofdzaak







In conventie






3.1.


Realistic vordert – samengevat – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:




A. primair: Stakelogic te veroordelen tot betaling aan Realistic van € 50.000,-- ter zake van de schending van artikelen 1 en 2 van de Vaststellingsovereenkomst, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW

vanaf 22 april 2022 tot aan de dag van volledige betaling;





B. subsidiair: Stakelogic te veroordelen tot betaling aan Realistic van € 25.000,-- ter zake


van de schending van artikelen 1 en/of 2 van de Vaststellingsovereenkomst, te


vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 22 april


2022 tot aan de dag van volledige betaling;





C. Stakelogic te veroordelen in de volledige kosten van dit geding op grond van artikel


1019h Rv

, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tot aan de dag van volledige betaling;





D. Stakelogic te veroordelen in de na het in dezen te wijzen vonnis aan de zijde van


Realistic ontstane nakosten, onder de voorwaarde dat de betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden en Stakelogic niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het in dezen te wijzen vonnis heeft voldaan, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de bedoelde aanschrijving tot aan de dag van volledige betaling.






3.2.


Aan haar vorderingen legt Realistic het volgende ten grondslag.

Nadat Realistic de samen met Stakelogic opgestelde Vaststellingsovereenkomst (al laatste) had ondertekend (op 7 april 2022), bleef Stakelogic de in die overeenkomst (onder B.) afgebeelde tekens gebruiken. Vanaf die datum tot en met 21 april 2022 waren de tekens, in combinatie met aanprijzingen/promotie van het kansspel en opsomming van de spelkenmerken, immers nog zichtbaar op haar website. De tekens zijn thans nog steeds aanwezig op het Instagram-account van Stakelogic . Stakelogic heeft dus in strijd gehandeld met artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst. Zij is om die reden een boete van

€ 25.000,-- verschuldigd (meer dan vijf dagen niet-naleving à € 5.000,-- per dag). Stakelogic heeft voorts evenmin voldaan aan artikel 2 van de Vaststellingsovereenkomst. Zij heeft (enkele van) haar professionele afnemers, dat wil zeggen online-aanbieders van het kansspel, niet dan wel niet tijdig (want uiterlijk op 7 april 2022) dan wel niet op de in genoemd artikel 2 voorgeschreven wijze, verzocht het kansspel waarin de tekens terugkwamen en ander gebruik van die tekens offline te halen en te houden. Ook dit

niet-naleven heeft meer dan vijf dagen geduurd, hetgeen betekent dat Stakelogic daarvoor ook een boete van € 25.000,-- verschuldigd is. Het totaal aan boetes dat zij moet betalen, bedraagt dus € 50.000,--.





3.3.



Van de aanvankelijk door haar gevoerde verweren tegen de vorderingen van Realistic heeft Stakelogic tijdens de mondelinge behandeling te kennen gegeven het verweer dat het Uniemerk van Realistic nietig is, niet te willen handhaven. De verweren van Stakelogic die resteren, komen – samengevat – op het volgende neer.


Stakelogic is de in de Vaststellingsovereenkomst opgenomen boete(s) niet verschuldigd. Zij heeft zich aan alle in die overeenkomst neergelegde verplichtingen gehouden. Reeds op 16 februari 2022 heeft Stakelogic aan alle afnemers van haar kansspel, per e-mail, bericht dat het spel met ingang van 17 februari 2022 niet meer zal worden ondersteund en hen verzocht alle verwijzingen op hun ‘portals’ naar dat spel te verwijderen. Of dit laatste ook is gebeurd, doet er niet toe; hier heeft Stakelogic geen invloed op. Per 17 februari 2022 heeft Stakelogic het kansspel centraal uitgeschakeld, als gevolg waarvan het niet meer gespeeld kon worden. Stakelogic is alleen vergeten het kansspel uit de catalogus op haar website te verwijderen. Onmiddellijk nadat Realistic haar daar op attendeerde, heeft Stakelogic dit alsnog gedaan. Bovendien is het abusievelijk laten staan van de tekens op de website van Stakelogic , terwijl het spel was uitgeschakeld en afnemers het bericht hadden gekregen dat het spel was beëindigd, geen ‘gebruik’ als bedoeld in artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst.


De boeteclausule in artikel 4 van de Vaststellingsovereenkomst is slechts van toepassing als de artikelen 1 én 2 van die overeenkomst zijn overtreden. Hoe dan ook, bedraagt het boetemaximum € 25.000,--.


Partijen zijn overeengekomen dat Stakelogic het door haar ontwikkelde kansspel/de titel ‘ Book of Charms Quattro ’ niet meer zal gebruiken. Hiervoor bestond echter geen legitieme rechtsgrond; Stakelogic maakt(e) geen inbreuk op het merkenrecht van Realistic . Dit betekent een beperking en vervalsing van de markt voor slot games. Toegezegd wordt immers dat Stakelogic een concurrerend product van de markt zal halen. Dit is in strijd met het (Nederlandse en Europese) mededingingsrecht, meer in het bijzonder artikel 6 Mw

en artikel 101 VWEU

. De Vaststellingsovereenkomst is daarom (in ieder geval) van rechtswege nietig.


Als Stakelogic een boete moet betalen, dan bestaat grond voor matiging van die boete tot nihil. Stakelogic heeft eind maart 2022 bevestigd dat zij volledig heeft voldaan aan de verplichtingen die voortvloeiden uit de Vaststellingsovereenkomst. Uit alles bleek dat het niet haar bedoeling was de tekens op haar website te laten staan. Toen Realistic dit laatste zag, heeft zij de Vaststellingsovereenkomst getekend en is rustig achterover gaan zitten om de boete die Stakelogic volgens haar verschuldigd was, te laten oplopen. Dat is in strijd met de verplichting om redelijk en billijk te handelen jegens een contractspartij, althans Realistic heeft haar rechten onder deze omstandigheden verwerkt.






In reconventie







3.4.


Voortbouwend op haar aanvankelijke verweer in conventie, vorderde Stakelogic in reconventie – samengevat – het volgende:





Primair:






I. Het Uniemerk Book of Charms van Realistic nietig te verklaren, voor zover de zaak in conventie en/of reconventie niet wordt geschorst, op basis van een depot te kwader trouw;


II. te verklaren voor recht dat aldus

de boete in de Vaststellingsovereenkomst niet is verbeurd;


III. Realistic te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie overeenkomstig artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;






Subsidiair:






IV. Te verklaren voor recht dat de Vaststellingsovereenkomst van rechtswege nietig is op basis van artikel 6 Mw en/of artikel 101 VWEU;


V. Realistic te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie overeenkomstig artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.






Meer subsidiair:






VI. De verbeurde boete te matigen tot nihil;


VII. Realistic te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en overeenkomstig artikel 1019h Rv.






3.5.


Realistic heeft verweer gevoerd tegen deze vorderingen.





3.6.


Tijdens de mondelinge behandeling heeft Stakelogic te kennen gegeven het (primair) onder I gevorderde niet te willen handhaven.





3.7.


Op het verweer van Realistic tegen de nog resterende reconventionele vorderingen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.





In het schorsingsincident







3.8.



Stakelogic vorderde aanvankelijk:


I. De zaak te schorsen totdat het EUIPO in laatste instantie uitspraak heeft gedaan in de nietigheidsprocedure die daar thans aanhangig is;


II. Realistic te veroordelen in de kosten van het incident overeenkomstig artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.






3.9.


Realistic heeft verweer gevoerd tegen de incidentele vordering.





3.10.


Tijdens de mondelinge behandeling heeft Stakelogic te kennen gegeven haar incidentele vordering niet te willen handhaven.







4

De beoordeling





Bevoegdheid in de hoofdzaak, in conventie en in reconventie, en bevoegdheid in het schorsingsincident






4.1.


Op grond van hetgeen is overwogen en beslist in het vonnis in incident van de rechtbank Amsterdam van 28 september 2022, is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Realistic in conventie, de vorderingen van Stakelogic in reconventie en de incidentele vordering tot schorsing van Stakelogic .





Verder in het bevoegdheidsincident







4.2.


In het vonnis in incident van de rechtbank Amsterdam van 28 september 2022 heeft die rechtbank de beslissing omtrent de proceskosten ten aanzien van het bevoegdheidsincident aangehouden (tot de beslissing in de hoofdzaak). Die beslissing volgt hierna (onder 4.27 en verder).





Verder in het schorsingsincident







4.3.


Stakelogic heeft haar incidentele vordering tot schorsing ingetrokken, althans verminderd tot nihil. Een en ander betekent dat de rechtbank alleen nog een beslissing over de proceskosten moet nemen. Ook die beslissing volgt hierna (onder 4.27 en verder).





Verder in de hoofdzaak







4.4.


Stakelogic heeft bezwaar gemaakt tegen het overleggen door Realistic van productie EP39 (een overzicht van het aantal providers van online kansspelen) en gevraagd deze bij de beoordeling van de onderhavige zaak buiten beschouwing te laten.





4.5.


Gelet op de aard en de beperkte omvang van de betreffende productie en nu Stakelogic tijdens de mondelinge behandeling nog in de gelegenheid is geweest op de inhoud daarvan te reageren, laat de rechtbank deze productie toe tot de procedure.






De beoordeling in conventie







4.6.


De vraag die in conventie moet worden beantwoord, is of Stakelogic , zoals Realistic stelt, de in de Vaststellingsovereenkomst neergelegde verplichtingen niet heeft nageleefd en zij daarom een boete aan Realistic moet betalen. Daarbij moet, gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Vaststellingsovereenkomst (

“This agreement takes effect at the time of signature by both parties (…)”

), gekeken worden naar de periode vanaf 7 april 2022 ( Realistic tekende die overeenkomst toen als laatste).





4.7.


Het meest verstrekkende verweer dat Stakelogic tegen de vorderingen van Realistic inbrengt, is dat de Vaststellingsovereenkomst waarop Realistic zich beroept, van rechtswege nietig is wegens met strijd met het mededingingsrecht, meer in het bijzonder met artikel 6 Mw en/of artikel 101 VWEU. Kern van hetgeen zij daaraan ten grondslag legt is, zo begrijpt de rechtbank, dat Realistic een concurrent, te weten Stakelogic , zonder geldige reden (want van inbreuk op het Uniemerk van Realistic was geen sprake) van de markt voor online slot games heeft gedrukt en dus sprake is van beperking en vervalsing van de mededinging op die markt. Realistic bestrijdt dit gemotiveerd.





4.8.


In de onderhavige zaak moet er van worden uitgegaan dat het Uniemerk van Realistic geldig is. Aan de basis van de Vaststellingsovereenkomst die Realistic met Stakelogic heeft gesloten (en die – onder meer – inhoudt dat Stakelogic de in die overeenkomst onder B. afgebeelde tekens niet meer mag gebruiken, welke verplichting zij overigens heeft geschonden (zie hierna)) ligt dus een legitieme handhaving van dat merkenrecht. Een dergelijke handhaving kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden in strijd komen met de mededingingsregels als door Stakelogic genoemd

. Dergelijke omstandigheden zijn door Stakelogic niet gesteld en deze zijn ook niet gebleken. Het verweer van Stakelogic slaagt dus niet.





4.9.


De verweren die Stakelogic vervolgens voert, vergen uitleg van de tussen partijen gesloten Vaststellingsovereenkomst. De rechtbank stelt in dit verband het volgende voorop.





4.10.


De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding tussen partijen is geregeld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen uit die overeenkomst mochten toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang, in hun onderlinge samenhang bezien

.





4.11.


Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben partijen te kennen gegeven dat zij over de artikelen van de Vaststellingsovereenkomst die hier aan de orde zijn, niet hebben onderhandeld. Over hetgeen partijen voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van die overeenkomsten hebben gedaan of gezegd, dat licht zou kunnen werpen op hun bedoelingen of waaruit kan worden afgeleid welke lezing van bedoelde artikelen hen voor ogen stond, is dus niets bekend. Bij de uitleg van die artikelen staan daarom alleen de gebruikte bewoordingen de rechtbank ten dienste. De rechtbank zal de Vaststellingsovereenkomst (daarom), waar dit nodig is, uitleggen op de wijze die haar het meest redelijk voorkomt. Hiervoor is ook nog redengevend dat het hier gaat om bedingen in een overeenkomst die is aangegaan tussen twee gelijkwaardige professionele partijen en die betrekking heeft op een zuiver commerciële transactie, terwijl bovendien vaststaat dat die partijen voor, bij en na het aangaan van de overeenkomst zijn bijgestaan door deskundige en in intellectuele eigendomszaken gespecialiseerde, advocaten.





4.12.



Ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis worden de (relevante gedeeltes van de) artikelen 1, 2 en 4 van de Vaststellingsovereenkomst hieronder nogmaals weergegeven:


[artikel 1]


“

Stakelogic shall no later than 18 March 2022 cease and desist the use of the Signs or any other sign confusingly similar to the Realistic Trademarks for the worldwide development, offering (or commissioning) and supply of the Services or services similar or related to the Services , including offering and licensing the Online Slot Game .”



[artikel 2]



Stakelogic undertakes to request all its (professional) customers that were given a license to the Online Slot Game to take down and keep offline the Online Slot Game containing the Signs and other use of the Signs within the term specified in article 1.



[artikel 4]



In the event of non-compliance with the obligations or conditions stated above under 1 - 2, Stakelogic commits itself to pay Realistic an immediately claimable penalty of € 5,000 (in words: five thousand euros) for each day, part of a day being counted as a whole day, that this violation continues, with a maximum of EUR 25,000 (in words: twenty five thousand euros). This penalty clause will last for two years as of the signing of this agreement.”







4.13.


Stakelogic voert allereerst aan, althans zo begrijpt de rechtbank haar, dat zij pas een (eerste) boete verschuldigd is als wordt vastgesteld dat zij zowel de verplichting die is opgenomen in artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst als de in artikel 2 van die overeenkomst neergelegde verplichting niet heeft nageleefd.





4.14.


De rechtbank volgt Stakelogic niet in dit verweer. Een redelijke uitleg van artikel 4 van de Vaststellingsovereenkomst brengt naar het oordeel van de rechtbank mee, en daarin volgt zij Realistic , dat betaling van een boete ook moet volgen als (op een bepaalde dag of tijdens een gedeelte van een dag) schending van alleen artikel 1 of alleen artikel 2 plaatsvindt. Zou het zijn zoals Stakelogic betoogt, dan zou het boetebeding in artikel 4 niet dwingen tot naleving van de gehele Vaststellingsovereenkomst; Stakelogic zou dan artikel 1 kunnen overtreden, maar artikel 2 wel kunnen naleven (of andersom) en aldus aan betaling van een boete kunnen ontkomen. Ook het feit dat in artikel 1 en artikel 2 totaal verschillende verplichtingen voor Stakelogic zijn opgenomen, hetgeen in artikel 4 tot uitdrukking is gebracht met de woorden ‘obligations’ en ‘conditions’, wijst naar het oordeel van de rechtbank in deze uitlegrichting.





4.15.


Het verweer van Stakelogic komt er verder op neer dat, hoe dan ook, het maximum aan te verbeuren boetes € 25.000,-- bedraagt.





4.16.


Dit verweer slaagt wel. Een redelijke uitleg van artikel 4 van de Vaststellingsovereenkomst brengt naar het oordeel van de rechtbank mee dat of nu (op een bepaalde dag of tijdens een gedeelte van een dag) de in artikel 1 opgenomen verplichting wordt geschonden, de verplichting van artikel 2 of beide verplichtingen, het boetebedrag nimmer hoger kan oplopen dan tot een bedrag van € 25.000,--. De woorden ‘this violation’ (enkelvoud), die zijn gekoppeld aan de woorden ‘obligations’ en ‘conditions’ (meervoud), wijzen daarop. Ook vindt dit bevestiging in het feit dat de boete is verschuldigd per dag(deel) (‘

for each day, part of a day being counted as a whole day’

) en niet ‘per dag(deel) en per gebeurtenis’.





4.17.


Laatstbedoelde uitleg brengt mee dat als wordt geoordeeld dat gedurende vijf dagen/dagdelen schending van artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst heeft plaatsgevonden, het boetemaximum daarmee is volgelopen en beantwoording van de vraag of Stakelogic ook de verplichting zoals opgenomen in artikel 2 van die overeenkomst naast zich heeft neergelegd, achterwege kan blijven.





4.18.



Stakelogic heeft erkend dat de in de Vaststellingsovereenkomst (onder B.)


afgebeelde tekens in de periode van 7 april 2022 tot en met 21 april 2022 (dus gedurende vijftien dagen) nog op haar website stonden. Dit betekent volgens haar echter nog niet dat zij, in verband met overtreding van artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst, het boetemaximum, het bedrag van € 25.000,-- (voor overtreding gedurende vijf dagen) is verschuldigd. Stakelogic betoogt dat het (abusievelijk) laten staan van de tekens op haar website, terwijl het kansspel was uitgeschakeld, niet kan worden aangemerkt als ‘gebruik’ in de zin van dat artikel.






4.19.


Met Realistic is de rechtbank van oordeel dat een redelijke uitleg van artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst meebrengt dat daarin, voor zover hier van belang, de verplichting voor Stakelogic besloten ligt om (vanaf 7 april 2022) de in die overeenkomst (onder B.) afgebeelde tekens niet meer te gebruiken ter onderscheiding van haar waren en/of diensten. Van een dergelijk ‘gebruik’ was vanaf 7 april 2022 (tot en met 21 april 2022) echter nog steeds sprake. Hierbij weegt de rechtbank mee dat de tekens op de website vergezeld gingen van de knoppen ‘Play for Real’ en ‘Play for Free’ en allerlei technische informatie over het betreffende kansspel ook nog steeds op de website aanwezig was. Ook de hiervoor onder 2.6 weergegeven tekst stond daar nog. Dat in artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst wordt gesproken over het gebruik van de ‘ Signs ’ (tekens) en niet over het gebruik van de ‘ Online Slot Game ’ (het door Stakelogic ontwikkelde spel), wijst ook in genoemde richting.





4.20.


Stakelogic heeft er in dit verband nog op gewezen dat het spel dat ‘achter’ de tekens verscholen ging, niet meer gespeeld kon worden. Dit maakt het voorgaande naar het oordeel van de rechtbank echter niet anders. Overigens was dit voor iemand die op die website een kijkje ging nemen, niet zichtbaar. Dat er geen economisch motief van Stakelogic meer schuilging achter het afbeelden van de bewuste tekens (omdat het spel niet meer gespeeld kon worden), zoals Stakelogic ook nog heeft betoogd, moge zo zijn, maar ook daaraan komt naar het oordeel van de rechtbank geen betekenis toe; er blijft sprake van het gebruik van de bewuste tekens ter onderscheiding van de eigen waren en/of diensten. Het verweer van Stakelogic slaagt in zoverre dan ook niet.





4.21.


Het voorgaande voert tot de slotsom dat Stakelogic het in de Vaststellingsovereenkomst neergelegde boetemaximum van € 25.000,-- heeft laten vollopen met (alleen al) schending van artikel 1 van die overeenkomst.





4.22.


Stakelogic heeft tot slot verzocht, als zij een boete moet betalen, het verschuldigde boetebedrag te matigen tot nihil. Volgens Stakelogic heeft Realistic haar in de val laten lopen door, terwijl Realistic wist dat artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst niet werd nageleefd, niet bij Stakelogic aan de bel te trekken. Dit handelen is volgens Stakelogic in strijd met de redelijkheid en billijkheid, althans Realistic heeft haar rechten om op de Vaststellingsovereenkomst een beroep te doen, volgens Stakelogic verwerkt.





4.23.


Met dit betoog miskent Stakelogic naar het oordeel van de rechtbank dat op het moment dat Realistic de Vaststellingsovereenkomst ondertekende en Stakelogic het gebruik van de in die overeenkomst (onder B.) afgebeelde tekens definitief moest staken, het op haar weg lag en het haar verantwoordelijkheid was om voor dat laatste ook daadwerkelijk zorg te dragen. Op Realistic rustte niet de verplichting om Stakelogic , wat dit betreft, ‘bij de les te houden’. Hierbij heeft de rechtbank ook meegewogen dat Stakelogic werd bijgestaan door een advocaat die – onder meer – gespecialiseerd is in intellectuele eigendomszaken.





4.24.


Het voorgaande voert tot de slotsom dat de vordering van Realistic om Stakelogic te veroordelen tot betaling van een boetebedrag van € 25.000,--, toewijsbaar is. Voor toewijzing van het meer of anders gevorderde bestaat geen aanleiding. De over het bedrag van € 25.000,-- gevorderde wettelijke rente kan, bij gebreke van een verweer op dit punt, ook worden toegewezen.





De beoordeling in reconventie







4.25.


Het meest verstrekkende verweer dat Realistic aanvoert tegen hetgeen Stakelogic (primair) onder II. vordert, is dat deze vordering moet worden afgewezen omdat deze afhankelijk is gemaakt (door het gebruik van het woord ‘aldus’) van een vordering die Stakelogic niet heeft gehandhaafd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Stakelogic naar voren gebracht dat het woord ‘aldus’ op een verschrijving berust en dat vordering onder II. (primair) bedoeld is als een zelfstandige vordering. De rechtbank zal de vordering dan ook als zodanig beschouwen.





4.26.


Afwijzing van genoemde vordering moet echter niettemin volgen, gelet op hetgeen in conventie is overwogen. Dat geldt ook voor de overige vorderingen van Stakelogic .





Verder in de hoofdzaak, in conventie en in reconventie, en in de incidenten; de proceskosten







4.27.


Wat nog resteert, is een beslissing over de proceskosten in het bevoegdheidsincident omdat de rechtbank Amsterdam die beslissing in het vonnis van 28 september 2022 heeft aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak, een beslissing over de proceskosten voor wat betreft de incidentele vordering tot schorsing, welke vordering Stakelogic tijdens de mondelinge behandeling heeft ingetrokken, althans verminderd tot nihil, en een beslissing over de proceskosten in conventie en in reconventie.





4.28.


De rechtbank is van oordeel dat het geschil in de hoofdzaak (in conventie en in reconventie) en het geschil in de incidenten zich bevinden binnen het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv.





4.29.


Onderdeel van de 1019h Rv-proceskosten waarvan Realistic (voor het geschil in de hoofdzaak en in de incidenten) vergoeding vordert, zijn de honoraria van haar advocaten, die volgens een specificatie van Realistic sluiten op een bedrag van € 48.584,60.





4.30.


De toewijsbaarheid van gevorderde honoraria van advocaten wordt in beginsel beoordeeld aan de hand van de landelijk vastgestelde Indicatietarieven in IE -zaken (versie april 2017). Realistic heeft echter verzocht deze Indicatietarieven, de rechtbank begrijpt in zowel de hoofdzaak als in de incidenten, buiten toepassing te laten en het bedrag van

€ 48.584,60 betreffende honoraria van haar advocaten volledig aan haar toe te wijzen. Aan dit verzoek legt Realistic ten grondslag dat Stakelogic kansloze verweren heeft gevoerd/kansloze vorderingen heeft ingesteld.





4.31.


Een vordering tot veroordeling van de wederpartij in de volledige proceskosten is toewijsbaar in geval van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. Bij het aannemen hiervan past terughoudendheid. Hetgeen Realistic in dit verband te berde brengt, is niet voldoende. Dat vrijwel alle verweren van Stakelogic in conventie zijn verworpen en van de reconventionele vorderingen van Stakelogic afwijzing moet volgen, betekent niet dat Stakelogic haar stellingen redelijkerwijs niet had mogen innemen.





4.32.


De rechtbank zal dus, wat de honoraria van de advocaten van Realistic betreft, aansluiten bij de hiervoor genoemde Indicatietarieven.





4.33.


In de hoofdzaak in conventie geldt Stakelogic als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. In de hoofdzaak in reconventie is zij geheel in het ongelijk gesteld. Stakelogic zal daarom met de door Realistic in conventie en in reconventie gemaakte proceskosten worden belast. Naar het oordeel van de rechtbank hangen de stellingen en weren in conventie en de vorderingen en weren in reconventie dermate met elkaar samen dat de gemaakte kosten geheel moeten worden toegewezen aan de conventie en de kosten in reconventie op nihil moeten worden gesteld.





4.34.


De hoofdzaak moet naar het oordeel van de rechtbank, gelet op de omvang van het relevante feitencomplex, de grondslagen van de vorderingen, de omvang van het verweer en het aantal proceshandelingen en relevante producties, worden aangemerkt als een ‘normale bodemzaak’ in de zin van voornoemde Indicatietarieven. Voor een ‘normale bodemzaak’ geldt een indicatietarief, een bedrag dat als redelijk en evenredig wordt beschouwd, van

€ 17.500,--. Dit bedrag zal in conventie voor de advocaatkosten aan Realistic worden toegewezen.





4.35.


De door Realistic betaalde verschotten bestaan uit een bedrag van € 103,33 voor deurwaarderskosten (betekening van de dagvaarding). Daarnaast heeft Realistic een bedrag van € 2.837,-- aan griffierecht betaald. Ook deze bedragen zullen aan Realistic worden toegewezen. Voorts zijn nakosten toewijsbaar (tot een bedrag van € 271,-- plus de verhoging zoals genoemd in de beslissing).





4.36.


De slotsom is dat aan Realistic in de hoofdzaak in conventie een bedrag van

€ 20.711,33 zal worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over deze proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.





4.37.


In het door Stakelogic in reactie op de dagvaarding opgeworpen bevoegdheidsincident wordt Realistic , als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten. Aan de zijde van Stakelogic worden deze kosten, in lijn met voornoemde Indicatietarieven, begroot op het maximumtarief voor een ‘normaal incident’, te weten een bedrag van € 2.500,--, vermeerderd met de nakosten (tot een bedrag van € 173,-- plus de verhoging zoals genoemd in de beslissing).





4.38.


In het door Stakelogic aanvankelijk opgeworpen incident tot het schorsen van de behandeling van de zaak totdat het EUIPO een definitieve beslissing heeft genomen, geldt Stakelogic , nu zij de incidentele vordering heeft ingetrokken, althans verminderd tot nihil (nadat zij door de Cancellation Division van het EUIPO in het ongelijk was gesteld), als de in het ongelijk gestelde partij. Dit incident typeert de rechtbank eveneens als een ‘normaal incident’ in de zin van voornoemde Indicatietarieven. Dit betekent dat een bedrag van

€ 2.500,--, vermeerderd met de nakosten (tot een bedrag van € 173,-- plus de verhoging zoals genoemd in de beslissing), aan Realistic zal worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over deze proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.





4.39.


De proceskostenbeslissingen in de incidenten zullen, als verzocht, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.








5

De beslissing




De rechtbank






In conventie:






5.1.


veroordeelt Stakelogic om aan Realistic te betalen een bedrag van € 25.000,-- (ter zake van de schending van artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag, met ingang van 22 april 2022 tot de dag van volledige betaling;





5.2.


veroordeelt Stakelogic in de proceskosten van € 20.711,33, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als Stakelogic niet tijdig aan de veroordeling voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet Stakelogic € 90,-- extra betalen, plus de kosten van betekening;





5.3.


veroordeelt Stakelogic in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn voldaan;





5.4.


verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;





5.5.


wijst het meer of anders gevorderde af;





In reconventie:







5.6.


wijst de vorderingen van Stakelogic af;





5.7.


veroordeelt Stakelogic in de proceskosten, aan de zijde van Realistic begroot op nihil;





In het bevoegdheidsincident:







5.8.


veroordeelt Realistic in de proceskosten van € 2.673,--, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als Realistic niet tijdig aan de veroordeling voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet Realistic € 90,-- extra betalen, plus de kosten van betekening;





5.9.


verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;





In het schorsingsincident:







5.10.


verstaat dat Stakelogic de incidentele vordering niet heeft gehandhaafd;





5.11.


veroordeelt Stakelogic in de proceskosten van € 2.673,--, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als Stakelogic niet tijdig aan de veroordeling voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet Stakelogic € 90,-- extra betalen, plus de kosten van betekening;





5.12.


veroordeelt Stakelogic in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn voldaan;





5.13.


verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.




Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier mr. E.E. de Vos op 17 januari 2024.






European Union Intellectual Property Office




Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk




Burgerlijk Wetboek




Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.




Mededingingswet




Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie




Zie hierover hierna in rechtsoverweging 4.25.




Vgl. Hof van Justitie EU 6 april 1995, RTE en ITP/Commissie (C-241/91 P en C-242/91 P, Jurispr. blz. I-743, (‘ Magill ’) en Hof van Justitie EU 5 oktober 1988, AB Volvo en Erik Veng (C-238/87), ECLI:EU:C:1988:477, (‘ Volvo ’).




Hoge Raad 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158 (Haviltex) en, recenter, – onder meer –


Hoge Raad 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:AO1427.