ECLI:NL:RBUTR:2006:AV0068, Rechtbank Utrecht, 18-01-2006, 176657/HAZA 04-885
Rechtbank Utrecht — Uitspraak 
Datum: 2006-01-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: 13A BMW + AW merkenrecht + auteurswetkwestie m.b.t. strip single.

Zaaknr/rolnr 176657/HAZA 04-885   LvR   18 januari  2006
    			
    
    
      			VONNIS 
      			van de rechtbank Utrecht,
      			enkelvoudige kamer voor de
      			behandeling van burgerlijke zaken,
    
     
    
      			[eiser sub 1],
      			en [eiser sub 2],
      			wonende te [woonplaats], 
      			e i s e r s  in conventie, 
      			v e r w e e r d e r s  in reconventie,
      			procureur: mr. J.J.W. Remme,
    
    
    			- t e g e n -
    
    
      			de besloten vennootschap met beperkte						aansprakelijkheid [naam] B.V.,
      			gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein, tevens handelend 				onder de naam 
      			Single Media b.v. i.o., 
      			gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein,
      			g e d a a g d e  in conventie,
      			e i s e r e s  in reconventie,
      			procureur: mr. P.C. van As.
    
    
    
    Partijen worden hierna aangeduid met [eisers] en [gedaagde].
    
    
    
      1. Het  verloop van de procedure
      in conventie en in reconventie:
    
    
    
      1.1
      Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende processtukken:
      ­ dagvaarding d.d. 2 april 2004 met conclusie van eis;
      ­ akte houdende overlegging producties;
      ­ conclusie van antwoord in conventie tevens houdende conclusie van eis in reconventie, met producties;
      ­ conclusie van repliek in conventie tevens houdende conclusie van antwoord in reconventie, met producties;
      ­ conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in reconventie, tevens houdende vermeerdering van eis;
      ­ conclusie van dupliek in reconventie, met producties.
    
    
    
    
      1.2
      Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd.
    
     
     
    
      2. De feiten
      in conventie en in reconventie:
    
    
    
      2.1
      [Eisers] publiceren sinds oktober 2000 de strip getiteld “S1NGLE” dagelijks in het Parool en sinds december 2001 tevens in het Algemeen Dagblad. De strip behandelt op humoristische wijze het thema single zijn. De strips zijn gebundeld in drie boekjes en tevens gepubliceerd op de website van [eisers], www.s1ngle.nl. 
    
    
    
      2.2
      [Gedaagde] geeft sinds oktober 2003 één keer in de twee maanden een tijdschrift uit onder de titel “S1NGLE”, dat verscheidene thema’s behandelt die betrekking hebben op het single zijn. Daarnaast exploiteert [gedaagde] de website www.s1nglemagazine.nl. 
    
    
    
      2.3
      [Gedaagde] heeft op 13 juni 2001 het beeldmerk “S!ngle” gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau, zulks in de klasse 16 (inschrijvingsnummer 0707432/depotnummer 0991501), voor de volgende waren en diensten: papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; periodieke publicaties, met inbegrip van tijdschriften, nieuwsbrieven, magazines en andere drukwerken.
    
    
    
      2.4
      Op 6 juli 2001 heeft [gedaagde] bij het Benelux-Merkenbureau het op 5 juli 2001 van V.O.F. Media Plus verkregen woordmerk “SINGLE MAGAZINE” (inschrijvingsnummer 0500931/depotnummer 0766333) op haar naam vernieuwd. Dit woordmerk is eveneens ingeschreven in de klasse 16 alsmede in de klasse 41 voor de volgende waren en diensten: opvoeding en ontspanning; uitlenen, distribueren en publiceren van boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften.
    
    
    
      2.5
      Op 4 juni 2003 heeft [gedaagde], handelende onder de naam New Look Promotions het woordmerk “S1ngle” (inschrijvingsnummer 0735371/depotnummer 1034200) gedeponeerd bij het Benelux- Merkenbureau eveneens in de klasse 16 voor de volgende waren en diensten: drukwerken; tijdschriften en in de klasse 41 voor de waren en diensten: ontspanning, waaronder ontspanning via de televisie; amusement. 
    
    
    
      2.6
      Op 25 november 2003 hebben [eisers], bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk “SINGLE” (inschrijvingsnummer 0742007/depotnummer 1044679) gedeponeerd in de klasse 16 voor de volgende waren en diensten: drukwerken; tijdschriften en magazines, schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen, in klasse 28 voor de volgende waren en diensten: spellen en speelgoederen, en in klasse 41 voor de waren en diensten vermaak; uitgeven van drukwerken, tijdschriften en andere periodieken.
    
    
    
    
      3.  De vorderingen  en de  verweren
      in conventie:
    
    
    
      3.1
      [Eisers] hebben gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
      1. [gedaagde] zal gebieden om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik in het economisch verkeer van de naam “S1NGLE” voor tijdschriften, boeken of andere publicaties alsmede op haar website te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van
      € 15.000,-- (vijftienduizend euro) per keer dan wel per dag of gedeelte van een dag, zulks ter keuze van [eisers], dat [gedaagde] met de naleving van dit gebod in gebreke zou blijven;
      2. [Gedaagde] zal veroordelen tot betaling aan [eisers] van een bedrag van € 22.275,-- (tweeëntwintigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro), althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening als vergoeding van de door [eisers] geleden schade ten gevolge van de in de dagvaarding beschreven inbreukmakende en onrechtmatige gedragingen van [gedaagde];
      3. [Gedaagde] zal veroordelen in de kosten van de procedure. 
    
    
    
    
      3.2
      [Gedaagde] heeft tegen het door [eisers] gevorderde gemotiveerd verweer gevoerd.
    
    
    
    in reconventie:
    
    
      3.3
      [Gedaagde] heeft gevorderd, zoals bij conclusie van repliek vermeerderd, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eisers] zal gebieden om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik in het economisch verkeer van de naam “S1NGLE” voor tijdschriften, boeken, strips of andere publicaties te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,-- (vijfduizend euro) per keer dan wel per dag of gedeelte van een dag, zulks ter keuze van [gedaagde], en (voorwaardelijk) voor het geval de rechtbank mocht oordelen dat de waren “magazines” en “strips” als soortgelijk dienen te worden beschouwd, dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, de Benelux merkregistratie 742007 S1NGLE nietig zal verklaren en de doorhaling daarvan zal bevelen,
      met veroordeling van [eisers] in de kosten van de procedure, alles des dat de een betaalt de ander zal zijn gekweten. 
    
    
    
      3.4
      Kolk c.s hebben tegen het door [gedaagde] gevorderde gemotiveerd verweer gevoerd.
    
    
    
    voorts in conventie en in reconventie:
    
    
      3.5
      Op de stellingen en verweren van partijen zal de rechtbank -voor zover nodig- hierna ingaan.
    
    
    
    4. De beoordeling van het geschil
    
    met betrekking tot het merkenrecht:
    
    in conventie en in reconventie:
    
    bevoegdheid:
    
    
      4.1
      De rechtbank is op grond van het bepaalde in artikel 37A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna te noemen BMW) bevoegd van de vorderingen in conventie kennis te nemen, nu [gedaagde] haar woonplaats heeft in dit arrondissement.
      Op grond van het bepaalde in artikel 37C BMW is deze rechtbank tevens bevoegd van de (voorwaardelijke) vordering in reconventie kennis te nemen.
    
    
    voorts in conventie:
    
    met betrekking tot het merkenrecht:
    
    merkenrechtelijke bescherming?
    
    
      4.2
      Primair zal worden beoordeeld of aan [eisers] op grond van het door hen bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven merk “S1NGLE” merkenrechtelijke bescherming toekomt.
    
    
    
      4.3
      Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de BMW kunnen slechts als merk worden beschouwd de benamingen die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.
      Het door [eisers] gedeponeerde woordmerk wordt door [eisers] niet gebruikt als onderscheiding van een dienst of waar van een bepaalde onderneming, maar als benaming van een strip.
      Dit leidt tot de conclusie dat [eisers] niet als rechthebbende op het woordmerk  “S1NGLE” kunnen worden aangemerkt.
    
    
    met betrekking tot het auteursrecht:
    
    
      4.4
      [Eisers] leggen aan hun vorderingen -onder meer- ten grondslag, dat [gedaagde] inbreuk maakt op een aan hen toekomend auteursrecht en derhalve onrechtmatig jegens hen handelen.
    
    
    
      4.5
      [Gedaagde] betwist dat de door [eisers] gebruikte titel  “S1NGLE” voor hun strip, de boekjes en de website, auteursrechtelijke bescherming geniet.
    
    
    
      4.6
      De rechtbank overweegt als volgt.
      Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto artikel 10 van de  Auteurswet 1912 komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen.
    
    
    
      4.7
      Anders dan [eisers] stellen, levert de schrijfwijze van het woord “S1NGLE”, waarmee de betekenis van het woord in de schrijfwijze tot uitdrukking wordt gebracht, niet een zodanig creatieve originele prestatie op dat deze schrijfwijze als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter kan worden aangemerkt.
      Dat er geen sprake is van de vereiste originaliteit valt onder meer af te leiden uit de door [gedaagde] overgelegde producties, waaruit blijkt dat de schrijfwijze van het woord “S1NGLE” in ieder geval vanaf 1964 door anderen is gebruikt, waaronder in de titel van een boek, de titel van een CD single en in (de samenvatting van) een scriptie van een Amerikaanse studente.
      Dat [eisers] van dit gebruik niet op de hoogte waren, is daarbij niet van belang. Dit eerdere gebruik ondersteunt immers enkel het oordeel dat er geen sprake is van een zodanig creatieve prestatie dat het woord “S1NGLE” kan worden aangemerkt als werk met een eigen oorspronkelijk karakter. Of sprake is van subjectieve nieuwheid is bij die beoordeling niet van belang.
      Aan de door [eisers] gestelde oorspronkelijkheid doet bovendien af  dat -zoals blijkt uit de door [gedaagde] als productie 11 in het geding gebrachte uitdraai van de via de zoekmachine Google gevonden hits op internet- veelvuldig gebruik wordt gemaakt  van de verwisseling van de letter “i” met het cijfer “1” (onder andere bij de woorden “jingle”, “first”, “sing” en “ring”).
    
    
    
      4.8
      Het hiervoor vermelde leidt tot de conclusie dat [eisers] niet als auteursrechthebbende op het woord “S1NGLE” kunnen worden aangemerkt.
    
    
    met betrekking tot het onrechtmatig aanhaken:
    
    
      4.9
      [Eisers] leggen voorts aan hun vorderingen ten grondslag, dat [gedaagde] onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld doordat zij met het gebruik van de door [eisers] sinds 2000 gehanteerde titel op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de bekendheid van de door [eisers] vervaardigde strip en zij daardoor onnodig verwarring veroorzaakt.
    
    
    
      4.10
      In dit verband moet worden vooropgesteld, dat -in tegenstelling tot hetgeen [gedaagde] daaromtrent heeft betoogd- het bepaalde in artikel 12B BMW een vordering op grond van onrechtmatige daad onverlet laat indien inbreuk wordt gemaakt op een onderscheidingsteken dat niet kan worden aangemerkt als merk in de zin van artikel 1 BMW.
      Ook de bepalingen in Auteurswet verzetten zich niet tegen een vordering op grond van onrechtmatige daad tegen inbreuk op een “werk” dat niet als werk in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt.
    
    
    
      4.11
      Dat [gedaagde] onrechtmatig heeft aangehaakt bij de bekendheid van [eisers] is onvoldoende gebleken.
      Aanhaken bij of profiteren van een niet door de Auteurswet of het BMW beschermd werk of teken is in beginsel niet onrechtmatig.
      Van onrechtmatigheid kan onder omstandigheden echter wel sprake zijn indien [gedaagde] door de naam “S1NGLE” te gebruiken nodeloze verwarring veroorzaakt.
      De enkele omstandigheid dat het publiek de naam van het tijdschrift “S1NGLE” associeert met de naam van de strip “S1NGLE” is -wat daarvan ook in het onderhavige geval zij- daartoe op zichzelf echter onvoldoende. Van belang is of aannemelijk is dat bij het publiek nodeloze verwarring kan ontstaan omtrent de vraag of het tijdschrift gelieerd is aan de strip.
    
    
    
      4.12
      Zowel de strip als het tijdschrift behandelen in gedrukte media hetzelfde thema. In dat verband is de aanduiding “S1NGLE” op zichzelf echter te beschrijvend en heeft deze onvoldoende onderscheidend vermogen om tot het oordeel te kunnen komen dat er sprake is van nodeloze verwarring tussen de strip en het tijdschrift. Eerder moet worden aangenomen dat het publiek de betreffende aanduiding zal opvatten als een omschrijving voor het feit dat het betreffende product zich richt tot of betrekking heeft op alleenstaanden. Door [eisers] zijn voorts onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat de strip zodanig grote bekendheid geniet dat aannemelijk is dat [gedaagde] bij de uitgave van haar tijdschrift geprofiteerd heeft van de bekendheid van de strip. 
    
    
    
      4.13
      [Eisers] hebben weliswaar gesteld dat daadwerkelijk sprake is van verwarring, maar de door [eisers] overgelegde twee e-mailberichten zijn onvoldoende om het door Kolk gestelde als vaststaand te kunnen aannemen. Slechts uit één van die twee e-mails blijkt dat iemand er kennelijk van uitgaat dat er een relatie bestaat tussen de strip en het tijdschrift. Uit de andere e-mail blijkt slechts dat door iemand is gesignaleerd dat er een blad in oprichting is met dezelfde naam en wordt aan geadresseerde gevraagd of zij daarvan op de hoogte is. Andere feiten waaruit kan worden afgeleid dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden zijn niet gesteld. Hiermee hebben [eisers] deze stelling dan ook onvoldoende concreet onderbouwd.
    
    
    voorts met betrekking tot het merkenrecht:
    
    in reconventie:
    
    
      4.14
      [Gedaagde] baseert haar vordering in reconventie tot staking van de door haar gestelde inbreuk door [eisers] op het bepaalde in artikel 13A  lid 1 onder b BMW.
      Zij stelt dat [eisers] inbreuk maken op het aan, althans aan [gedaagde] Beheer toekomende recht op de woordmerken  “SINGLE MAGAZINE”, “S1ngle”, en het beeldmerk “S!ngle” door gebruik te maken van een identiek althans overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren waarvoor de door [gedaagde] gedeponeerde merken zijn ingeschreven.
    
    
    
      4.15
      Op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder b BMW kan een merkhouder het gebruik van een teken verbieden, wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met een merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek een associatie kan worden gewekt tussen het teken en het merk.
    
    
    
      4.16
      De vordering van [gedaagde] voor zover gebaseerd op het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder b BMW, kan niet slagen, omdat -zoals hiervoor onder 4.3 in conventie al is overwogen, hetgeen hier als herhaald en ingelast moet worden beschouwd- het door [eisers] gebruikte teken “S1NGLE” niet wordt gebruikt ter onderscheiding van een dienst of waar. Aan het in artikel 13A lid 1 onder b BMW vereiste criterium dat het teken moet worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren is dan ook niet voldaan.
    
    
    
      4.17
      Het hiervoor overwogene brengt voorts mee, dat evenmin sprake is van soortgelijke waren als door [gedaagde] gesteld.
      Derhalve is de voorwaarde waaronder [gedaagde] haar vermeerderde vordering in reconventie heeft ingesteld niet ingetreden, zodat niet behoeft te worden beslist op de vordering van Ehrens op grond van het bepaalde in artikel  14B sub 1 BMW juncto artikel 3 lid 2 BMW.
    
    
    
      4.18
      Voor zover [gedaagde] tevens heeft beoogd haar vordering te baseren op het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder d BMW, wordt als volgt overwogen.
    
    
    ten aanzien van het ingeschreven woordmerk “S1ngle”:
    
    
      4.19
      [Gedaagde] kan evenmin aan het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder d BMW merkenrechtelijke bescherming ontlenen.
      [Gedaagde] heeft onvoldoende concrete feiten en/of omstandigheden gesteld die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat [eisers]  door het gebruik van het teken “S1NGLE”  ongerechtvaardigd voordeel hebben getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk  “S1ngle”.
      De rechtbank overweegt in dit verband dat “S1ngle”slechts het Engelstalige woord is voor “alleenstaande” en derhalve enkel beschrijvend. De omstandigheid dat daarbij de letter “i” is vervangen door het teken 1 maakt dit niet anders, nu zoals door de door [gedaagde] zelf in het geding gebrachte producties blijkt dat ten tijde van de door haar gestelde inbreukmakende handelingen door [eisers] dit een gebruikelijke schrijfwijze was. 
    
    
    ten aanzien van het ingeschreven woordmerk ‘SINGLE MAGAZINE”:
    
    
      4.20
      [Gedaagde] kan aan het woordmerk “SINGLE MAGAZINE” ook geen merkenrechtelijke bescherming ontlenen op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder d BMW, reeds omdat deze bepaling niet de mogelijkheid biedt op te treden tegen een met het merk overeenstemmend teken.
    
    
    
    ten aanzien van het ingeschreven beeldmerk “S!NGLE”:
    
    
      4.21
      [Gedaagde] kan evenmin aan het beeldmerk “S!NGLE ” merkenrechtelijke bescherming ontlenen op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder d BMW, reeds omdat deze bepaling niet de mogelijkheid biedt op te treden tegen een met het merk overeenstemmend teken.
    
     
    
      4.22
      Daar komt bij dat niet een zodanige overeenstemming bestaat tussen het teken “S1NGLE” en het beeldmerk “S!NGLE” dat het relevante publiek het teken “S1NGLE” zal associëren met het beeldmerk “S!NGLE” van [gedaagde].
      Weliswaar is sprake van een begripsmatige en auditieve overeenstemming nu beide tekens duiden op “alleenstaande” en beide tekens op dezelfde wijze zullen worden uitgesproken, maar gelet op de omstandigheid dat beide tekens gebruikt worden voor drukwerken zal vooral het visuele aspect van doorslaggevende betekenis moeten worden geacht. 
      Het onderscheidend element in “S!NGLE” is de wijziging van de letter “i” in het leesteken “!”. Dit maakt het teken in het totaal visueel zodanig anders dan het gebruik van het cijfer “1” in plaats van de letter “i”, dat moet worden aangenomen dat alleenstaanden waarvoor het tijdschrift is bedoeld de door [eisers] vervaardigde strip met de titel “S1NGLE” niet zullen associëren met het door [gedaagde] uitgebrachte tijdschrift.
    
    
    
    conclusie:
    
    in conventie:
    
    
      4.23
      Het hiervoor overwogene leidt tot de conclusie, dat nu niet is gebleken van een aan [eisers] toekomend merkrecht en auteursrecht op het teken “S1NGLE” van een inbreuk daarop door [gedaagde] geen sprake is.
      Evenmin is gebleken, dat [gedaagde] onrechtmatig heeft aangehaakt aan de reputatie van [eisers], zodat van het door [eisers] gestelde onrechtmatige handelen van [gedaagde] evenmin is gebleken.
    
    
    
      4.24
      Het door [eisers] gevorderde moet derhalve worden afgewezen en [eisers] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.
    
    
    
    in reconventie:
    
    
      4.25
      Het hiervoor overwogene leidt tot de conclusie, dat nu niet is gebleken dat  [gedaagde] op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder b en/of d  BMW merkenrechtelijke bescherming geniet ten aanzien van het teken  “S1ngle”, “SINGLE MAGAZINE” en het door haar gedeponeerde beeldmerk “S!NGLE”,  het door [gedaagde] gevorderde moet worden afgewezen.
    
    
    
      4.26
      [Gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.
    
    
    
    
      5. De beslissing
      De rechtbank:
    
    
    in conventie:
    
    
      5.1
      wijst het gevorderde af;
    
    
    
    
      5.2
      veroordeelt [eisers] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] gevallen, tot op deze uitspraak begroot op € 490,-- aan verschotten en op € 904,-- voor procureursalaris;
    
    
    
    in reconventie:  
    
    
      5.3
      wijst het gevorderde af;
    
    
    
      5.4
      veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten aan de zijde van [eisers] gevallen, tot op deze uitspraak begroot op nihil aan verschotten en op € 452,-- voor procureursalaris.
    
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. L.M.G. de Weerd en is in het openbaar uitgesproken op woensdag 18 januari 2006.
    
    w.g. griffier					w.g. rechter