ECLI:NL:HR:2006:AU4618, Hoge Raad, 27-01-2006, R97/155HR (9090)
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2006-01-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht, Biomild-zaak, vervolg op HR 19 juni 1998, NJ 1999, 68; beroep bij de burgerlijke rechter tegen besluit BMB tot weigering van inschrijving van merkdepot, ontvankelijkheid cassatieberoep; onderscheidend vermogen van een door een combinatie van beschrijvende woorden gevormd merk als bedoeld in art. 6bis lid 1, aanhef en onder a, (oud) BMW, maatstaf, richtlijnconforme uitleg (art. 3 lid 1, aanhef en onder c, Eerste richtlijn 89/104/EEG), peilmoment bepaling onderscheidend vermogen.

27 januari 2006
      Eerste Kamer
      Rek.nr. R97/155HR (9090)
      JMH
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Beschikking
    
    in de zaak van:
    
    
      CAMPINA MELKUNIE B.V.,
      gevestigd te Zaltbommel,
      VERZOEKSTER tot cassatie,
      advocaat: mr. R.S. Meijer,
    
    
    t e g e n
    
    
      HET BENELUX-MERKENBUREAU,
      gevestigd te 's-Gravenhage,
      VERWEERSTER in cassatie,
      voorheen advocaten: mrs C.J.J.C. van Nispen en D. van Oostveen, 
      thans mr. D. Rijpma.
    
    
    1. Het verloop van het geding tot dusver
    
    
      Voor het verloop van het geding tussen verzoekster tot cassatie - verder te noemen: Campina - en verweerder in cassatie - verder te noemen: het BMB - tot dusver verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenarrest van 19 juni 1998, NJ 1999, 68. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de in dat arrest onder punt 6 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW, iedere verdere beslissing aangehouden en het geding geschorst totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan.
      Bij arrest van 26 juni 2000 heeft het Benelux-Gerechtshof ten aanzien van de onder I tot en met V en IX gestelde vragen voor recht verklaard:
      (38) Van een beslissing ingevolge artikel 6ter BMW staat beroep in cassatie open indien en voorzover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat;
      (39) Bij de in artikel 6bis, lid 1, BMW bedoelde oordelen van het BMB en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW dienen het BMB en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden;
      (40) In een procedure ingevolge artikel 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving;
      (41) Bij de beantwoording van de vragen VI, VII en VIII legt geen gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar het BMB ingevolge artikel 6bis "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren.
    
    
    
      Voorts heeft het Benelux-Gerechtshof - onder aanhouding van iedere verdere beslissing - ten aanzien van de vragen VI tot en met VIII aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de navolgende vragen van uitleg van de Merkenrichtlijn:
      A. Moeten de artikelen 2 en 3, lid 1, van de Richtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, ervan moet worden uitgegaan dat deze vraag in beginsel bevestigend moet worden beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor een ieder begrijpelijke aanduiding vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan worden aangeduid dan door het nieuwe woord?
      B. Indien vraag A ontkennend moet worden beantwoord, moet dan worden aangenomen dat een teken dat bestaat uit een nieuw woord, dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, van de Richtlijn ook zèlf ieder onderscheidend vermogen mist en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie van de bestanddelen méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe woord blijk geeft van enige creativiteit?
      C. Maakt het voor de beantwoording van vraag B verschil of voor elk van de samenstellende bestanddelen van het teken synoniemen bestaan zodat concurrenten van de deposant die het publiek duidelijk willen maken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door het nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doen door zich van die synoniemen te bedienen?
    
    
    
      Bij arrest van 12 februari 2004 (C-265/00) heeft het HvJEG de vragen van het Benelux-Gerechtshof beantwoord en voor recht verklaard:
      Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een opvallende afwijking bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.
      Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.
    
    
    
      Bij arrest van 1 december 2004 heeft het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de door de Hoge Raad gestelde vragen VI tot en met VIII, geoordeeld dat voor zover die uitgaan van een beoordeling in abstracto, deze geen afzonderlijke beantwoording behoeven, en voorts voor recht verklaard dat artikel 6bis lid 1 BMW, in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub c, van de Richtlijn en in de bewoordingen van het arrest van het HvJEG van 12 februari 2004 aldus worden uitgelegd, dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van [kenmerken van] de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een opvallende afwijking bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.
      Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de hier bedoelde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.
      BMB heeft de zaak namens zijn advocaat nader doen toelichten door prof. mr. J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam. Campina heeft daarvan afgezien.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.
    
    
    2. Verdere beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep
    
    Uit het door het Benelux-Gerechtshof op vraag I gegeven antwoord volgt dat het nationale procesrecht bepalend is voor het antwoord op de vraag of tegen een op de voet van art. 6ter (oud) BMW gegeven beslissing van een van de daar genoemde gerechten beroep in cassatie openstaat. Nu art. 426 lid 1 (oud) Rv. in algemene termen cassatieberoep openstelt tegen op rekest gegeven beschikkingen en het cassatierekest binnen de daarin vermelde termijn van twee maanden na dagtekening van de beschikking ter griffie van de Hoge Raad is ingediend, kan Campina in haar beroep worden ontvangen.
    
    3. Verdere beoordeling van het middel
    
    3.1 In de verwijzingsbeschikking zijn de onderdelen 1.a en 1.b van het middel reeds ongegrond bevonden. De klacht van onderdeel 1.c dat 's hofs beslissing, weergegeven in de verwijzingsbeschikking onder 5.3, onjuist is, faalt. De maatstaf die het hof heeft aangelegd voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen, bedoeld in art. 6bis lid 1, aanhef en onder a, (oud) BMW, van een door een woordcombinatie gevormd merk, stemt immers overeen met de in het antwoord van het HvJEG op de hem door het Benelux-Gerechtshof gestelde vraag naar de uitleg van het aan art. 6bis ten grondslag liggende art. 3 lid 1, aanhef en onder c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn). Het hof heeft weliswaar geoordeeld dat de woordcombinatie die het merk BIOMILD vormt niet origineel en geen fantasiebenaming is - in de verwijzingsbeschikking samengevat als: niet blijk gevend van enige creativiteit - maar daarin ligt besloten dat het hof heeft geoordeeld dat geen opvallende afwijking bestaat tussen de woordcombinatie en de loutere som van de bestanddelen waaruit deze bestaat en dat dit nieuwe woord niet een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van de bestanddelen, als bedoeld door het HvJEG. Het bestreden oordeel is ook niet onbegrijpelijk.
    
    3.2 Onderdeel 1.d klaagt dat het hof ten onrechte bij zijn oordeel dat de tekens BIO, MILD en BIOMILD ieder onderscheidend vermogen missen en/of uitsluitend beschrijvend zijn niet (voldoende) heeft laten meewegen dat voor die tekens synoniemen bestaan die redelijkerwijs eveneens voor gebruik in aanmerking komen. Deze klacht faalt, nu uit het antwoord van het HvJEG op de hem door het Benelux-Gerechtshof voorgelegde vraag volgt dat bij de beoordeling van de vraag of een merk onder de weigeringsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder c, van de Richtlijn valt, irrelevant is of er al dan niet synoniemen beschikbaar zijn voor de kenmerken die met de gewraakte tekens of benamingen worden aangeduid. De rechtsklacht faalt dus. De mede voorgestelde motiveringsklacht, waaraan dezelfde onjuiste rechtsopvatting ten grondslag ligt, deelt dat lot.
    
    3.3 Onderdeel 1.e klaagt dat het hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, heeft geoordeeld dat aanvaarding van BIOMILD als merk derden zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren met die woordcombinatie aan te duiden. Blijkens de toelichting doelt het onderdeel daarbij op gebruik van de woordcombinatie anders dan ter onderscheiding van waren. Beide klachten falen. Nog afgezien daarvan dat de bestreden overweging de beslissing van het hof niet draagt, volgt uit het arrest van het HvJEG dat een merkinschrijving geweigerd moet worden, indien het gedeponeerde merk wordt gevormd door een woordcombinatie met de eigenschappen als in het dictum van dat arrest bedoeld, ook indien de houder van het merk, zou het zijn ingeschreven, het gebruik door derden van die woordcombinatie als aanduiding voor dezelfde of soortgelijke waren anders dan als merk, niet zou kunnen beletten.
    
    3.4 Onderdeel 2 keert zich tegen rov. 8.5 en 8.6 van de bestreden beschikking met de klacht dat het hof heeft miskend, althans zijn andersluidende oordeel ontoereikend heeft gemotiveerd, dat plaats is voor een bevel tot inschrijving op de voet van art. 6ter BMW indien het gedeponeerde teken na het depot, maar vóór de beschikking van het hof, althans voor indiening van het verzoekschrift, althans voor de definitieve beschikking van het Benelux-Merkenbureau op het verzoek tot inschrijving, door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. De rechtsklacht stuit af op hetgeen het Benelux-Gerechtshof in rov. 40 van zijn arrest van 26 juni 2000 voor recht heeft verklaard in antwoord op de door de Hoge Raad onder V in de verwijzingsbeschikking gestelde vraag. Daaruit volgt immers dat in een procedure als bedoeld in art. 6ter BMW de rechter uitsluitend rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt voorafgaand aan het depot. De motiveringsklacht kan evenmin tot cassatie leiden, nu deze zich richt tegen een rechtsoordeel.
    
    4. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verwerpt het beroep;
      veroordeelt Campina in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Benelux-Gerechtshof en bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van het BMB begroot op € 271,-- aan verschotten en € 3.500,-- voor salaris.
    
    
    Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 27 januari 2006.