ECLI:NL:GHARN:2004:AR8252, Gerechtshof Arnhem, 26-10-2004, 04/256
Gerechtshof Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2004-10-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht.  De emmertjes met yoghurt van het merk Zuivelhoeve hebben onderscheidend vermogen als bedoeld in de BMW. De producten van geïntimeerden (emmertjes met yoghurt van het merk Dorsvlegel) maken inbreuk op de merken van appellanten.

26 oktober 2004
      eerste civiele kamer
      rolnummer 2004/256 KG
    
    
    
    	                    G E R E C H T S H O F   T E   A R N H E M 
    
    
      	                         Arrest
            in de zaak van:
    
    
    
      1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
             Levola Hengelo B.V. en
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
             De Zuivelhoeve Productie B.V., 
             beide gevestigd te Hengelo,
             appellanten,
             procureur: mr. F.J. Boom
    
    
           tegen:
    
    
      1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
             Dorsvlegel Sales B.V.,
             gevestigd te Nieuw-Beijerland, en
      2. de vennootschap naar buitenlands recht 
             Vorarlberg Milch Reg. Gen.m.b.H.,
             gevestigd te Feldkirch, Oostenrijk,
             geïntimeerden,
             procureur: mr. P.C. Plochg.
    
                                                                                                                     
    
    1	Het geding in eerste aanleg
    
    	Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het  vonnis van 27 januari 2004 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo in kort geding tussen appellanten (hierna ook te noemen: Levola c.s.) als eiseressen en geïntimeerden (hierna ook te noemen: Dorsvlegel c.s.) als gedaagden heeft gewezen. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2	Het geding in hoger beroep
    
    2.1	Levola c.s. hebben bij exploot van 20 februari 2004, respectievelijk 23 februari 2004, hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis met dagvaarding van Dorsvlegel c.s. voor dit hof. Tevens hebben Levola c.s. daarbij zes grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis en aangekondigd te zullen concluderen dat het hof dat vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van Levola c.s. alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Dorsvlegel c.s. in de kosten van beide instanties en tot terugbetaling aan Levola c.s. van al hetgeen door Levola c.s. op grond van het vonnis waarvan thans appèl zal zijn betaald of door Dorsvlegel c.s. zal zijn verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door Levola c.s., althans vanaf de dag van het verhaal door Dorsvlegel c.s. tot aan de dag der terugbetaling.
    
    2.2	Levola c.s. hebben op de dienende dag geconcludeerd van eis in hoger beroep conform de inhoud van voormeld exploot. 
    
    2.3	 Dorsvlegel c.s. hebben bij memorie van antwoord verweer gevoerd en hebben daarbij geconcludeerd dat het hof bij arrest voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van Levola c.s. in de kosten van dit hoger beroep.
    
    2.4	Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van het hof van 14 juni 2004 hun standpunten doen bepleiten, waarbij namens Levola c.s. het woord is gevoerd door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam, en namens Dorsvlegel c.s. door mr. H. Mars, advocaat te ‘s-Hertogenbosch, overeenkomstig door hen overgelegde pleitnota's. Partijen hebben ter zitting de in het geding zijnde gevulde yoghurtverpakkingen getoond. Op verzoek van het hof hebben Levola c.s. ter zitting een onbedrukte en een bedrukte lege verpakking overgelegd en hebben Dorsvlegel c.s. een bedrukte lege verpakking bij brief van 16 juni 2004 aan het hof toegezonden. 
    
    2.5	Daarna hebben partijen de procesdossiers aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    3	De vaststaande feiten
    
    	Tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan.
    
    4	De beoordeling van het geschil in hoger beroep
    
    
      4.1	In dit hoger beroep is allereerst de vraag aan de orde of de zogenoemde “emmermerken” van Levola c.s. voldoende onderscheidend vermogen hebben en derhalve kunnen dienen als vorm/beeldmerk ter onderscheiding van de onderlegde  yoghurtproducten (een fruitlaag onderin en daarboven witte yoghurt) van de Zuivelhoeve.  Het hof neemt bij de beoordeling van die vraag als uitgangspunt de drie vorm/beeldmerken die op 3 april 2002 zijn gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau en aldaar in oktober 2002 zijn in geschreven onder respectievelijk nummer 0708971 (deksel met opdruk bosvruchten), 0708972 (deksel met opdruk aardbeien) en 0708974 (deksel met opdruk perzik), alsmede van het vormmerk dat op 26 november 2003 onder nummer 1044702 is gedeponeerd. Het gaat in al deze gevallen om de afbeelding van een driedimensionaal doorzichtig plastic emmertje waarvan het beeld van de onderlegde yoghurt deel uitmaakt doordat de (emmer) verpakking doorzichtig is. Het laatste depot betreft, in tegenstelling tot de eerste drie depots, een emmertje dat niet is bedrukt.   
      Het hof gaat er voorshands ten aanzien van het laatste depot van uit dat voor het inroepen van bescherming op basis van dit depot inschrijving (nog) niet vereist is, omdat dit depot is gedaan vóór 1 januari 2004.        
    
     
    
      4.2 	De eerste grief is gericht tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis onder 4 eerste alinea, die er op neerkomen dat de vorm van een emmer of een emmertje zo gebruikelijk is dat die vorm ieder onderscheidend vermogen mist en dat de emmermerken bovendien geen onderscheidend vermogen hebben als gevolg van het feit dat die vorm er een is die door de aard van de waar wordt bepaald. 
      Levola c.s. betogen dat de emmer als yoghurtverpakking niet door de traditie is bepaald of een onontbeerlijke vorm is en daardoor volstrekt gebruikelijk. Volgens Levola c.s. was de emmervorm voor yoghurt ongebruikelijk op het moment dat de Zuivelhoeve haar merk in gebruik nam. Zij voeren aan dat als er, zoals in dit geval, alternatieven zijn voor een vorm, de vorm reeds niet door de aard van de waar is bepaald. De emmervorm heeft volgens hen op zichzelf reeds voor het onderhavige product onderscheidend vermogen, zoals het door hen als productie 12 in eerste aanleg in het geding gebrachte grootschalige marktonderzoek heeft aangetoond.    
      Dorsvlegel c.s. stellen zich op het standpunt dat de emmervormen van Levola c.s. elk onderscheidend vermogen missen, omdat het hierbij om een basale vorm gaat waarvan alle niet geheel basale elementen worden gedicteerd door functionaliteit. Voorts voeren zij aan dat die vormen iedere individualiteit missen omdat een nagenoeg identiek soort emmer met dezelfde basale vorm door veel andere producenten als verpakking wordt gebruikt en eenzelfde type emmer door veel andere yoghurtproducenten. Het gaat volgens hen bovendien om een vorm die technisch of functioneel wordt bepaald door de aard van de waar c.q. een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert, die niet door een fabrikant mag worden gemonopoliseerd.   
    
    
    
      4.3 	Het hof verwerpt het verweer van Dorsvlegel c.s. voor zover dit inhoudt dat de emmervorm in het onderhavige geval wordt bepaald door de aard van de waar of een uitkomst oplevert op het gebied van de nijverheid. Yoghurt wordt in vele verpakkingen, met name ook in fles of kartonverpakking aangeboden. Het is in geen geval zo dat het onontbeerlijk is voor yoghurt als product dat dit in emmervorm wordt aangeboden of dat die vorm zo zeer gebruikelijk is voor yoghurt dat men in redelijkheid niet kan vergen dat men daar een andere vorm voor kiest. Evenmin valt in te zien dat de simpele emmerverpakking een vorm is die een uitkomst oplevert op het gebied van nijverheid. Het beroep van Dorsvlegel c.s. op artikel 1 tweede volzin van de Benelux-Merkenwet (BMW) gaat dus niet op en de eerste grief van Levola c.s. slaagt in zoverre.  
      4.4 	Voor zover het verweer van Dorsvlegel c.s. inhoudt dat de bewuste emmervorm op zichzelf geen enkel onderscheidend vermogen heeft, overweegt het hof dat, zoals hierboven onder 4.1 is overwogen, bij de beoordeling van de vraag of de emmermerken voldoende onderscheidend vermogen hebben wordt uitgegaan van voormelde beeld/vormmerken. Daarvan maakt naast de emmervorm het beeld van de onderlegde yoghurt als gevolg van de transparantie van de verpakking deel uit. 
      Bij de beoordeling spelen dus beide aspecten in samenhang met elkaar een rol. 
      Naar het voorlopig oordeel van het hof kan op zichzelf betwijfeld worden of deze beeld/vormmerken (afgezien van het beeld van de bedrukking van emmer en deksel) onderscheidend vermogen hebben. Nu Levola c.s. zich daarnaast op grond van de resultaten van bovengenoemd marktonderzoek beroepen op inburgering van de emmermerken,  zal het hof eerst nagaan of voorlopig moet worden geoordeeld dat de merken door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen en zo ja, in welke mate er thans van onderscheidend vermogen sprake is.             
    
    
    
      4.5	Het hof acht bij de beoordeling van deze vraag het deel van het marktonderzoek dat is uitgevoerd volgens methode 3 beslissend, omdat daarbij na selectie van het relevante publiek aan deze consumenten de met yoghurt en vruchten gevulde onbedrukte verpakking van Levola c.s. is getoond. 
      Het rapport vermeldt daarover onder meer het volgende. Op de vraag aan deze respondenten of zij het product dat in deze verpakking wordt verkocht, wel eens hebben gebruikt of gezien, heeft 78,6% van de consumenten positief geantwoord.  Aan deze groep is vervolgens de vraag gesteld: “weet u misschien wat normaal op deze verpakking staat?”  66,7% van deze ondervraagden (51,7% van het totaal aantal respondenten) identificeerde aan de hand van deze vraag het product van de Zuivelhoeve. Deze 66,7% deed dit door het noemen van één van de voor de producten gebruikte en (normaliter) op de verpakking aangebrachte woordmerken en beeldmerken (De Zuivelhoeve / Boer’n yoghurt / Boerenyoghurt / boerderij logo met strepen / opdruk deksel).     
    
    
    4.6	Op basis van deze resultaten is voorshands voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument de emmermerken is gaan identificeren met het yoghurtproduct van De Zuivelhoeve.  De opzet van het marktonderzoek en de uitvoering daarvan zijn uitgebreid toegelicht en verantwoord en van bijlagen met de relevante cijfers voorzien. De kritiek van Dorsvlegel c.s. ten aanzien van het marktonderzoek volgens methode 3 beperkt zich tot de opmerking dat vermoed wordt dat de hoge scores tot stand zijn gekomen door het optellen van volstrekt irrelevante scores. Voor zover Dorsvlegel c.s. hiermee bedoelen dat de respondenten zijn meegeteld die opmerkten dat het product Boer’n of BoerenYoghurt betrof en dat dit geen woordmerk is, wordt overwogen dat de relevantie van die opmerkingen niet het al dan niet bestaan van dit woordmerk betrof maar uitsluitend of daarmee het bewuste product werd geïdentificeerd. Dat dit laatste het geval was, is op zichzelf niet (voldoende gemotiveerd) bestreden. Gesteld noch gebleken is dat een andere producent dan Levola c.s. op het moment van het onderzoek een dergelijk product in de bewuste verpakking onder voornoemde namen verhandelde. Voorts is niet vereist dat de consument de naam van de fabrikant weet te noemen voor de identificatie van een product.      
    
    
      4.7	Een - gezien voornoemde percentages - aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (degenen die wel eens yoghurt of vla kopen of eten) is aldus in staat gebleken op basis van louter de driedimensionale vormgeving van de verpakking in combinatie met het beeld van de onderlegde yoghurt het product te identificeren. Het hof is op die grond voorshands van oordeel dat (het beeld van) de onderlegde yoghurt in een transparante emmer (ruim) voldoende onderscheidend vermogen heeft. 
      In het kader van dit kort geding kan buiten beschouwing blijven of zelfs sprake is van een bekend merk. 
      De tweede grief  - waarin Levola c.s. de overweging van de voorzieningenrechter bestrijden dat de resultaten van het onderzoek voor hem niet alsnog aanleiding zijn voor een ander (naar het hof begrijpt voor Levola c.s. positief) oordeel - treft daarom doel. De eerste grief, voor zover gericht  tegen het oordeel dat er bij de emmervorm geen sprake is van onderscheidend vermogen en de derde grief, voor zover gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de transparantie van de verpakking op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft, zijn dan niet meer relevant.    
    
    
    4.8	Uit het bovenstaande volgt dat Levola c.s. terecht aanvoeren dat de in onderdeel 4.1 genoemde, door haar gedeponeerde vorm/beeldmerken onderscheidend vermogen hebben.
    
    4.9	De vierde en vijfde grief richten zich, kort gezegd, tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Dorsvlegel c.s. met de door hen op de markt gebrachte emmertjes met onderlegde yoghurt geen inbreuk maken op de onderhavige merkrechten van Levola c.s. Gezien het bovenstaande is thans uitsluitend nog aan de orde inbreuk  als bedoeld in artikel 13A lid 1 onder b BMW.
    
    4.10	Het hof dient in dit kader te beoordelen of voormelde producten van Dorsvlegel c.s. - hierna ook aan te duiden als de Dorsvlegel-emmertjes - zodanig met de merken van Levola c.s. overeenstemmen dat door het gebruik van de Dorsvlegel-emmertjes bij het in aanmerking komende publiek, i.c. de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken soort producten - hierna aan te duiden als de gemiddelde consument -, directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van de merken en de Dorsvlegel-emmertjes meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken en tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van de merken en het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke waren.
    
    4.11	Zoals hierboven is overwogen, is het hof voorshands van oordeel dat de vorm/beeldmerken van Levola c.s. door inburgering ruim voldoende onderscheidend vermogen hebben gekregen. Dergelijke merken genieten meer bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. De meest in het oog springende onderdelen van de merken zijn, gezien bovengenoemd marktonderzoek, voor de gemiddelde consument de vorm en het beeld van het doorzichtige emmertje gevuld met de onderlegde yoghurt. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat in de Benelux ten tijde van de introductie van de transparante emmertjes voor onderlegde yoghurt door Levola c.s. geen andere transparante emmertjes voor onderlegde yoghurt op de markt waren en thans evenmin, behoudens die van Dorsvlegel c.s.  
    
    4.12	Het door Dorsvlegel c.s. op de markt gebrachte emmertje voor onderlegde yoghurt is weliswaar niet geheel doorzichtig, maar doordat de opdruk aan de zijkant van het Dorsvlegel-emmertje is voorzien van een witte coating (de kleur van yoghurt) en het gedeelte waar de vruchten zitten (de onderlaag) doorzichtig is, vertoont het Dorsvlegel-emmertje opvallende overeenkomsten met de Levola-emmermerken. Als gevolg van de transparantie respectievelijk de witte achtergrond wordt ook het beeld van het Dorsvlegel-emmertje gedomineerd door het beeld van de onderlegde vruchtenyoghurt. Hoewel de opdruk van zijkant en deksel van het Dorsvlegel-emmertje verschillen met die bij de Levola-emmermerken, doet dit niet af aan de totaalindruk van gelijksoortigheid. Het hof acht de punten van overeenstemming meer bepalend dan de punten van verschil. Er is gezien deze totaalindruk naar het oordeel van het hof sprake van een zodanige gelijkenis met de Levola-emmermerken, dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. 
    
    4.13	Het bovenstaande brengt mee dat het hof voorshands van oordeel is dat sprake is van merkinbreuk in voormelde zin door Dorsvlegel c.s. en dat de vierde en de vijfde grief slagen. 
    
    4.14	De zesde grief heeft geen zelfstandige betekenis.
    
    4.15	De slotsom is dat het hoger beroep doel treft en het bestreden vonnis moet worden vernietigd. Het gevorderde inbreukverbod is toewijsbaar, met dien verstande dat dit slechts geldt voor de Benelux. De gevorderde dwangsom zal in hierna te noemen zin worden gemaximeerd. Het onder 4 sub d en sub 5 gevorderde is bij gebrek aan belang niet toewijsbaar. Levola c.s. hebben namelijk niet bestreden dat in de Benelux in het geheel geen voorraad wordt aangehouden door Dorsvlegel c.s. Ook het onder 6 gevorderde zal worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat Levola c.s. een spoedeisend belang hebben bij deze vordering tot schadevergoeding. Dorsvlegel c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties.
    
    
    5	De beslissing
    
    
    	Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: 
    
    	vernietigt het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo van 27 januari 2004 en opnieuw rechtdoende:
    
    
      1. beveelt  Dorsvlegel c.s. te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de in dit arrest in onderdeel 4.1 genoemde  exclusieve merkrechten van Levola c.s. in de Benelux en
      2. gebiedt Dorsvlegel c.s. daarom te staken en gestaakt te houden iedere verdere vervaardiging, marketing, verkoop en het voor deze doeleinden in voorraad hebben van het product in de inbreukmakende verpakking als omschreven en afgebeeld in het lichaam van de inleidende dagvaarding (hierna: “het inbreukmakende product”) in de Benelux;
      3. veroordeelt  Dorsvlegel c.s. om aan Levola c.s. een dwangsom te betalen van 
      € 10.000,- voor iedere overtreding van de onder 1 en 2 vermelde bevelen, alsmede van € 500,- per dag voor iedere dag dat een inbreuk voortduurt;  
      4. veroordeelt Dorsvlegel c.s. binnen zes weken na betekening van dit arrest een door een registeraccountant op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek gecertificeerde verklaring te verstrekken aan Levola c.s., vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:
      a. de totale hoeveelheid door Dorsvlegel c.s. ten behoeve van de Benelux geproduceerde en/of door hen betrokken inbreukmakende producten;
      b. de fabricage- of inkoopprijs van het inbreukmakende product;
      c. de verkoopprijs van het inbreukmakende product;
      d. de totale hoeveelheid winst behaald als gevolg van het door Dorsvlegel c.s. fabriceren, marketen en verkopen van de inbreukmakende producten in de Benelux; 
      een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per dag waarop Dorsvlegel c.s. in gebreke blijven aan enig onderdeel van deze veroordeling te voldoen;
      5. bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd boven een maximum van € 3.000.000,-; 
    
    
    bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen indien Levola c.s. niet binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak hun eis in de hoofdzaak hebben ingesteld en voorts Dorsvlegel c.s. een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van dit gerechtshof hebben ingediend;
    
    
      veroordeelt Dorsvlegel c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van Levola c.s. begroot op
      - voor de eerste aanleg € 743,66 aan verschotten en op € 1.497,- voor salaris van de procureur
      - voor het hoger beroep € 1.054,18 aan verschotten en op € 2.994,- voor salaris van de procureur,
      en tot terugbetaling aan Levola c.s. van al hetgeen door hen op grond van het bestreden vonnis zal zijn betaald of door Dorsvlegel c.s. zal zijn  verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door Levola c.s., althans vanaf de dag van het verhaal door Dorsvlegel c.s. tot aan de dag der terugbetaling;
    
    
    verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    	Dit arrest is gewezen door mrs. Groen, Smeeïng-van Hees en Van Maas de Bie en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 26 oktober 2004.