ECLI:NL:RBSGR:2011:BW0833, Rechtbank 's-Gravenhage, 18-05-2011, 374677 / HA ZA 10-3198
Rechtbank 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2011-05-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Octrooi nietig wegens toegevoegde materie.

vonnis
    
    RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
    
    Sector civiel recht
    
    zaaknummer / rolnummer: 374677 / HA ZA 10-3198
    
    Vonnis van 18 mei 2011
    
    in de zaak van
    
    
      1.de rechtspersoon naar vreemd recht
      STARSIGHT TELECAST INC.,
      gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika;
      2.de rechtspersoon naar vreemd recht
      GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION,
      gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika;
      3.de rechtspersoon naar vreemd recht
      ROVI CORPORATION,
      gevestigd te Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
      eiseressen in conventie,
      verweersters in reconventie,
      advocaat mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage,
    
    
    tegen
    
    
      1.de rechtspersoon naar vreemd recht
      EVEN INVESTMENTS 2 S.a.r.l.,
      gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
      2.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      TELECAI-DEN HAAG B.V.,
      gevestigd te 's-Gravenhage,
      3.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      PLINIUS INVESTMENTS B.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      4.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      ZIGGO B.V.,
      gevestigd te Utrecht,
      5.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      BREEDBAND BREDA B.V.,
      gevestigd te Breda,
      6.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      ZIGGO NETWERK B.V.,
      gevestigd te Groningen,
      gedaagden in conventie,
      eiseressen in reconventie,
      advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam.
    
    
    
      Partijen zullen hierna Rovi en Ziggo genoemd worden. De zaak is voor Rovi inhoudelijk
      mede behandeld door mr. C.J. Mulder en mr. S. Rueter, advocaten te 's-Gravenhage, met
      bijstand van octrooigemachtigde ir. M.D. Nollen en voor Ziggo mede door mr. P. van Dongen, advocaat te Amsterdam, met bijstand van mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, octrooigemachtigde.
    
    
    1. De procedure
    
    
      1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 28 juli 2010, waarbij
      aan Rovi verlof is verleend om Ziggo te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken;
      - de dagvaardingen van 28 juli 2010;
      - de akte houdende overlegging producties van Rovi van 1 september 2010 (prods. 1 t/m
      22);
      - de conclusie van antwoord (in conventie), tevens houdende eis in reconventie met producties
      van 10 november 2010 (prods. 1 t/m 32);
      - de conclusie van antwoord in reconventie van 12 januari 2011 (abusievelijk gedateerd 12
      januari 2010);
      - de brieven van mr. Allen van 12 en 26 januari 2011 en het antwoord daarop van de griffier
      bij brief van 31 januari 2011 waarin ¡V kort gezegd ¡V is bevestigd dat het eenzijdige verzoek
      van Ziggo om vervroeging van het pleidooi in deze zaak is afgewezen;
      - de aangetekende brief van 21 maart 2011 van mr. Allen houdende herstel van producties
      26 en 27 zijdens Ziggo;
      - de akte houdende overlegging additionele producties zijdens Rovi van 25 maart 2011
      (prods. 23 t/m 38);
      - de akte houdende producties zijdens Ziggo van 25 maart 2011 (prods. 33 t/m 38);
      - de akte van overlegging producties zijdens Ziggo van 25 maart 2011 (prods. 39 en 40);
      - de nadere verantwoording van de proceskosten aan de zijde van Rovi bij brief van mr.
      Mulder voornoemd van 24 maart 2011, die daarmee uitkomt op € 123.919,45 exclusief
      BTW aan salaris en verschotten en een nadere productie 39 met opgave van proceskosten tot
      een totaal van € 139.916,45 (tegen de redelijkheid en evenredigheid waarvan door Ziggo
      bezwaar is gemaakt);
      - de nadere verantwoording van de proceskosten aan zijde van Ziggo bij faxbrief van mr.
      Van Dongen voornoemd van 24 maart 2011, die daarmee uitkomt op € 151.033,80 exclusief
      BTW aan salaris en verschotten (tegen de redelijkheid en evenredigheid waarvan door
      Rovi geen bezwaar is gemaakt).
    
    
    
      1.2. Ter zitting zijn de grensoverschrijdende octrooi-inbreukvorderingen, gedaan bij
      dagvaarding sub 1, eerste alinea in fine en de grensoverschrijdende opgavebevelen bij dagvaarding sub 2, eerste liggende streepje door Rovi ingetrokken.
    
    
    
      1.3. De reconventionele nietigheidsvordering is bij pleidooi, desgevraagd door de rechtbank,
      alsnog voorwaardelijk ingesteld door Ziggo, namelijk voor het geval de rechtbank tot
      een inbreukoordeel in conventie zou komen. Ziggo heeft daarbij wel uitdrukkelijk haar nietigheidsverweer
      in conventie gehandhaafd en ook voor het geval de rechtbank vanwege deze
      voorwaardelijkheid niet aan de reconventie zou toekomen aanspraak gemaakt op de volledige
      proceskostenvergoeding conform haar verantwoording uit hoofde van artikel 1019h Rv.
    
    
    1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.
    
    2. De feiten
    
    
      2.1. Rovi is houdster van Europees octrooi EP 1 244 300 (hierna ook: EP 300 of het
      octrooi) voor: method and apparatus for accessing information about television programs
      (in de op dit punt niet-bestreden Nederlandse vertaling: werkwijze en inrichting voor het
      toegang nemen tot informatie over televisieprogramma's). EP 300 is verleend op 12 januari
      2005 op een aanvraag van 10 september 1991 onder inroeping van prioriteit sinds 10 september
      1990 van US 579555. EP 300 is onder meer geldig in Nederland. Er is door twee
      partijen alsmede een intervenient oppositie ingesteld tegen het octrooi, maar hangende de
      procedure voor de oppositieafdeling zijn deze opposities ingetrokken en de oppositieafdeling
      heeft de oppositieprocedure niet uit eigen hoofde voortgezet.
    
    
    
      2.2. De conclusies van het octrooi - met conclusies 1 en 6 als onafhankelijke conclusies
      - luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:
    
    
    
      1. A method for accessing information about television programs, the method comprising
      the steps of storing in an electronic memory of a schedule controller operably
      connected with a monitor screen, a plurality of television program listings,
      each listing including title, telecast time and channel, displaying on the monitor
      screen an overlay providing, from the stored listings, a title of and channel information
      on a selected program simultaneously with the selected program upon selection
      of a channel change, and displaying, responsive to a user input, a further
      overlay containing further information on the selected program from the stored
      listings.
    
    
    
      2. A method for accessing information about television programs according to claim
      1, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further comprises
      displaying the name of television service.
    
    
    
      3. A method for accessing information about television programs according to claim
      1 or 2, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further
      comprises displaying the channel number.
    
    
    
      4. A method for accessing information about television programs according to any
      preceding claim, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay
      further comprises displaying date and time.
    
    
    
      5. A method for accessing information about television programs according to any
      preceding claim, including deactivating or re-storing the display of the overlay responsive
      to a user input.
    
    
    
      6. Apparatus for accessing information about television programs, the apparatus
      comprising the means for storing in an electronic memory of a schedule controller
      operably connected with a monitor screen, a plurality of television program listings,
      each listing including title, telecast time and channel, means for displaying
      on the monitor screen an overlay providing, from the stored listings, a title of and
      channel information on a selected program simultaneously with the selected program
      upon selection of a channel change, and means for displaying, responsive to
      a user input, a further overlay containing further information on the selected program
      from the stored listings.
    
    
    
      7. Apparatus according to claim 6, wherein the means for displaying on the monitor
      screen an overlay further comprises means for displaying the name of the television
      service.
    
    
    
      8. Apparatus according to claim 6 or 7, wherein the means for displaying on the
      monitor screen an overlay further comprises means for displaying the channel
      number.
    
    
    
      9. Apparatus according to any of claims 6 to 8, wherein the means for displaying on
      the monitor screen an overlay further comprises means for displaying the date and
      time.
    
    
    
      10. Apparatus according to any of claims 6 to 9, further comprising means for deactivating
      or re-storing the display of the overlay responsive to a user input.
    
    
    
      In de (op dit punt niet bestreden) Nederlandse vertaling luiden de hoofdconclusies
      1 en 6 als volgt:
    
    
    
      1. Werkwijze voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's,
      waarbij de werkwijze de stappen omvat van het in een elektronisch geheugen van
      een roosterbesturingorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm,
      opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere
      opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, het op het monitorscherm weergeven
      van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van
      en kanaalinformatie over een geselecteerd programma gelijktijdig met het geselecteerde
      programma verschaft wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd,
      en het in responsie op een gebruikerinvoer tonen van een verdere overlay
      welke verdere informatie bevat over het geselecteerde programma op basis van de
      opgeslagen opsommingen.
      (...)
    
    
    
      6. Inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma¡¦s,
      waarbij de inrichting de middelen omvat voor het in een elektronisch geheugen
      van een roosterbesturingorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm,
      opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij
      iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, middelen voor het op het
      monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen
      een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma
      verschaft in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma wanneer een kanaalverandering
      wordt geselecteerd, en middelen voor het in responsie op gebruikerinvoer
      weergeven van een verdere overlay welke verdere informatie over het
      geselecteerde programma bevat op basis van de opgeslagen opsommingen.
    
    
    
      2.3. In navolging van Ziggo kunnen de technische kenmerken uit hoofdconclusies 1 en
      6 als volgt worden opgedeeld:
    
    
    
      (a) a method/apparatus for accessing information about television programs, the
      method/apparatus comprising the steps of/means for
      (b) storing in an electronic memory of a schedule controller, operably connected with
      a monitor screen, a plurality of television program listings
      (b1) each listing including title, telecast time and channel
      (c) (means for) displaying on the monitor screen an overlay providing, from the
      stored listings, a title and channel information on a selected program
      (c1) simultaneously with the selected program
      (c2) upon selection of a channel change
      (d) and (means for) displaying
      (d1) responsive to a user input
      (d2) a further overlay containing information on the selected program
      (d3) from the stored listings.
    
    
    Kenmerk (d1) wordt door Rovi kenmerk 2c genoemd.
    
    2.4. Figuren 9, 10 en 11 behorend bij EP 300 zijn hieronder (verkleind) weergegeven:
    
    
      
        Figuren 9, 10 en 11
        
          
        
      
    
    
    
      2.5. Het octrooi heeft betrekking op zogenoemde elektronische programma gidsen
      (EPG's) en ziet volgens de kernachtige typering van de octrooihouder tijdens de oppositieprocedure
      op het volgende (brief van 18 juli 2006, p. 2, prod. 24b Ziggo):
    
    
    
      The invention of the patent in suit relates to a method for accessing information about television
      programs and apparatus for accessing information about television programs in
      which program information is managed on selection of a channel change in two parts, the
      first part is relatively basic information on the program tuned to. The second part is further
      information which can be called up in response to a user input.
      (...)
      The patent in suit covers the provision of a way of managing the provision of program information
      by a mixture of automatic presentation (¡¥where¡¦) and optional information
      ("what").
    
    
    
      Bij een gewijzigd conclusievoorstel tijdens oppositie is bij brief van 10 augustus 2007 (prod.
      24c Ziggo) daaromtrent door de octrooihouder verduidelijkt:
    
    
    
      Claim 1 of the Main Request recites that the 'overlay' is a 'supplemental overlay' and that
      this overlay contains 'supplemental information'. You will recall that the basis of the invention
      is to provide a method/apparatus for effectively splitting the provision of program
      guide information into manageable parts (...) Thus, claim 1 recites the one overlay of program
      title and channel which appears on the screen 'simultaneously with the selected program
      upon selection of a channel change'. The other, supplemental, overlay is user-selected
      in addition to that one overlay.
    
    
    
      2.6. EP 300 is voortgekomen uit een wat partijen noemen "vierde generatie" afgesplitste
      aanvrage van de oorspronkelijke PCT-aanvrage WO 92/04801. In de oorspronkelijke
      aanvrage komt onder meer de volgende passage uit de beschrijving voor op p. 14 r. 30 - p.
      15 r. 16 over de(zelfde) figuren 9 - 11:
    
    
    
      Figures 9 and 10 show channel grazing overlays 64 and 66 that provide information on current
      programs when switching channels while watching television. In the overlay 64, when
      scanning channels, the title of each program is overlaid at 68, along with the name of the
      TV service (HBO, ABC, etc.), the cable channel number, and the current date, day of week,
      and time in the channel information field 62. The overlay 66 is the same as the overlay 64
      except that this overlay includes a program note 70, which is similar to the program note 52
      in Figure 6, but contains information pertinent to a program currently being broadcast on
      the selected channel. To access program notes, press the Select key. In addition to the program
      note 70, elapsed time is indicated by a percentage calibrated time bar 72. The bar is
      bracketed by S for start, and F for finish. By default, titles will appear automatically when
      channels are scanned. Grazing Titles may be de-activated using the CANCEL key. To restore
      auto-titles, press Select while viewing TV. The flow diagram governing titles/program
      notes, while viewing TV, is shown in Figure 11. (onderstreping rb.)
    
    
    
      Identieke passages komen voor in de afgesplitste aanvragen van de "tweede", "derde" en
      "vierde generatie" (welke laatste uiteindelijk tot EP 300 heeft geleid), respectievelijk EP
      99202116.2 (prod. 19 Ziggo, p. 24 r. 30 t/m p. 25 r. 16(1)), EP 00204781.9 (prod. 20 Ziggo, p.
      27 r. 30 t/m p. 28 r. 16) en EP 02077533.4 (prod. 21 Ziggo, p. 27 r. 30 t/m p. 28 r. 16). In EP
      300 is dezelfde, identieke passage als randnummer 37 in de beschrijving opgenomen.
    
    
    
      2.7. Bij vonnis van de Engelse High Court is door Mann J op 26 november 2009 een
      tweetal tot dezelfde familie als EP 300 behorende octrooien EP 0 969 662 en EP 1 377 049
      (hierna: EP 049) van Rovi nietig verklaard wegens niet-octrooieerbare materie (computer
      programma/presentatie van gegevens als zodanig), gebrek aan nieuwheid en inventiviteit.
      Daarvan loopt thans hoger beroep.
    
    
    
      2.8. Bij vonnis van Landgericht Mannheim van 5 februari 2010 is in een inbreukprocedure
      van Rovi tegen een derde geoordeeld dat daar geen inbreuk werd gemaakt op EP 300.
      Ook daarvan is hoger beroep aanhangig.
    
    
    
      2.9. Rovi heeft in Nederland twee procedures volgens het versneld regime in octrooizaken
      geëntameerd jegens Canal Digital, respectievelijk op grond van EP 300 en EP 049, maar
      deze procedures zijn inmiddels doorgehaald wegens een bereikte schikking, doordat Canal
      Digital een licentie onder deze octrooien met Rovi is overeengekomen.
    
    
    3. Het geschil
    
    in conventie en in reconventie
    
    
      3.1. Stellende dat Ziggo direct en indirect inbreuk maakt op EP 300, dat naar haar stelling
      geldig is, vordert Rovi - samengevat - in conventie een (inmiddels niet meer grensoverschrijdend)
      octrooi-inbreukverbod, een bevel tot het doen van opgave van verscheidene
      gegevens, een bevel tot vernietiging van inbreukmakende producten, een en ander op straffe
      van verbeurte van dwangsommen, en veroordeling van Ziggo tot vergoeding van bij staat op
      te maken schade, alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, kosten rechtens op de
      voet van art. 1019h Rv.
    
    
    
      3.2. Op grond van haar stelling dat EP 300 nietig is vanwege toevoeging van materie,
      octrooiering van een computerprogramma en presentatie van gegevens, gebrek aan nieuwheid
      en gebrek aan inventiviteit vordert Ziggo in reconventie vernietiging van het Nederlandse
      deel van EP 300, kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv en voor zover mogelijk
      uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    
      3.3. Op de stellingen van partijen in conventie en in reconventie wordt hierna, voor
      zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.
    
    
    4. De beoordeling
    
    in conventie en in reconventie
    
    Toe te rekenen handelen en belang
    
    
      4.1. Ziggo heeft bij antwoord in conventie gemotiveerd bestreden dat gedaagden in
      conventie 1, 2, 3, 5 en 6 iets te maken hebben met de handelingen die naar de stellingen van
      Rovi directe en indirecte octrooi-inbreuk zouden moeten opleveren. Gedaagden in conventie
      sub 1 en 3 zijn volgens Ziggo houdster/financieringsmaatschappijen die geen activiteiten
      verrichten die tot octrooirechtelijk voorbehouden handelingen kunnen worden gerekend.
      Gedaagden in conventie sub 2 en 5 zijn naar de stellingen van Ziggo "lege" vennootschappen
      die geen activiteiten ontplooien. Gedaagde in conventie sub 6 is juridisch eigenaar van
      de netwerken van gedaagde in conventie sub 4, welke laatste "economisch" eigenaar is volgens
      Ziggo. Gedaagde in conventie sub 6 biedt geen diensten aan en verricht geen onderhoudswerkzaamheden.
      Alleen gedaagde in conventie sub 4 neemt aan het economisch ver-
      keer deel op voor deze procedure relevante wijze, te weten door het aanbieden van diensten
      en randapparatuur op het terrein van (digitale) televisie, aldus nog steeds Ziggo.
    
    
    
      4.2. Op dit verweer is door Rovi niet gereageerd, terwijl zij bij dagvaarding heeft aangegeven
      niet precies te weten welke entiteiten zij uit het concern waartoe Ziggo behoort zou
      dienen te dagvaarden.
    
    
    
      4.3. Dat betekent dat de vorderingen jegens gedaagden in conventie 1, 2, 3, 5 en 6 al
      vanwege dit aldus onweersproken gelaten verweer zullen worden afgewezen.
    
    
    Toegevoegde materie: "a user input" vs. "press the Select key" / &lt;Select?&gt;
    
    
      4.4. De rechtbank ziet aanleiding eerst de geldigheid van EP 300 te behandelen, omdat
      zij van oordeel is dat dit octrooi nietig is, alleen al wegens toegevoegde materie. Daartoe
      wordt als volgt overwogen.
    
    
    
      4.5. Ziggo stelt dat maatregel (d1)/2c responsive to a user input toegevoegde materie
      betreft, omdat in de vierde generatie aanvrage geen basis is voor het weergeven van de verdere
      overlay in reactie op een willekeurige gebruikersinput (a user input). De in 2.6 weergegeven
      passages geven immers alleen maar het volgende aan: To access program notes, press
      the Select key en in de telkens gelijke figuur 11 slechts de beslissingsstap &lt;Select?&gt; in het
      stroomdiagram. Deze Select key is volgens het octrooi en de aanvrage onderdeel van het
      schedule system, stelt Ziggo. In de voorafgaande aanvragen wordt niet geopenbaard hoe de
      extra programma informatie/de verdere overlay kan worden weergegeven. In de optiek van
      Ziggo biedt de vierde generatie aanvrage die tot EP 300 heeft geleid alleen rechtstreeks en
      ondubbelzinnig basis voor een specifiek type gebruikersinvoer voor het oproepen van de
      verdere overlay, te weten die door middel van de Select toets (op de afstandsbediening),
      althans door een toets. Daartoe is maatregel (d1)/2c evenwel niet beperkt. Het kenmerk a
      user input laat ook toe dat deze bediening rechtsreeks op bijvoorbeeld de televisie of de
      settop box plaatsvindt, aldus Ziggo, of middels selectie van een ander kanaal of het
      aan/uitzetten van het televisietoestel. Bij pleidooi heeft zij daar nog aan toegevoegd dat bijvoorbeeld
      ook stembesturingsinput (in de toekomst) hier onder zou kunnen vallen. Zij verwoordt
      haar stellingen bij eis in reconventie in 107 en 108 als volgt:
    
    
    
      107. De term "user input" in conclusies 1 en 6 is echter zeer algemeen en omvat letterlijk
      elk type invoer door de gebruiker. Een user input kan bijvoorbeeld ook wederom
      een kanaalwijziging zijn, een herhaalde selectie binnen een bepaald tijdsinterval
      (kort na elkaar op dezelfde knop drukken) of zelfs refereren aan het aanzetten
      van de televisie of het systeem. Daarmee zou dus ook een uitvoeringsvorm
      waarbij de verdere informatie wordt getoond in een verdere overlay bij een kanaalwijziging
      of bij het aanzetten van de televisie of het systeem onder EP 300
      vallen. Dergelijke op zichzelf realistische uitvoeringsvormen zijn echter niet duidelijk
      en ondubbelzinnig geopenbaard in de ingediende vierde generatie octrooiaanvrage.
      108. Verder is de user input zoals gedefinieerd in maatregel (d1) ten onrechte niet beperkt
      tot een bediening via een afstandsbediening, maar kan deze bediening volgens
      deze maatregel ook rechtstreeks op bijv. de televisie of de settop box (het
      systeem) plaatsvinden. Ook voor deze uitbreiding bestaat geen directe en ondubbelzinnige
      basis in de vierde generatie octrooiaanvrage.
    
    
    
      4.6. Bij antwoord in reconventie (23 - 36) is door Rovi stelling genomen tegen dit toegevoegde
      materie-argument van Ziggo. Rovi stelt dat figuur 10 basis biedt voor het kenmerk
      a user input, omdat daarin een overlay (66) met een programmatoelichting (70) met verdere
      informatie over het programma dat op dat moment op het geselecteerde kanaal wordt uitgezonden,
      wordt getoond, hetgeen ook wordt beschreven op p. 28 r. 2-16 van de vierde generatie
      aanvrage (dat is een deel van het citaat weergegeven in 2.6). Zij stelt verder dat gebruikersinvoer
      nodig is om in een verdere overlay meer informatie over een geselecteerd programma
      weer te geven, hetgeen volgens Rovi blijkt uit figuur 11 &lt;Select?&gt; en de beschrijving
      van de vierde generatie aanvrage p. 28 r. 7 (eveneens opgenomen in voornoemd citaat).
      Volgens Rovi kan gebruikersinvoer geen selectie van een ander kanaal door de gebruiker
      omvatten en is het aan- en uitzetten van de televisie of een herhaalde selectie evenmin een
      input van de gebruiker die verdere informatie in een verdere overlay zal tonen. Omdat de
      gemiddelde vakman, volgens Rovi een consumentenelektronicaproducent is, zal deze volgens
      Rovi begrijpen dat er naast de opdracht 'het indrukken van een selecteertoets' veel
      verschillende mogelijkheden van 'gebruikerinvoer' bestaan waarmee de verdere overlay met
      verdere informatie over het geselecteerde programma kan worden getoond, zoals beschreven
      in kenmerk (d1)/2c. Voor de gemiddelde vakman is het volgens Rovi duidelijk dat het
      indrukken door de gebruiker van een knop op de afstandbediening of rechtstreeks op de
      televisie of de settop box, voorbeelden zijn van dergelijke gebruikersinvoer. Dit wordt de
      vakman volgens Rovi rechtstreeks en ondubbelzinnig (zo begrijpt de rechtbank:) impliciet
      geopenbaard in de vierde generatie aanvrage. Bij pleidooi heeft zij daar op vragen van de
      rechtbank aan toegevoegd dat het begrip user input voor de gemiddelde vakman een functionele
      aanduiding is, die niet kan worden beperkt tot een bepaald soort toets of een aanduiding
      "select" op een dergelijke toets.
    
    
    
      4.7. Daar is door Ziggo bij pleidooi tegen ingebracht dat dit laatste juist moge zijn en de
      gemiddelde vakman zal begrijpen dat het indrukken van een willekeurige knop op de afstandsbediening
      of rechtstreeks op de TV of de settop box vormen zijn (in het algemeen)
      van gebruikersinvoer, maar dat de aanvrage uitdrukkelijk beperkt is tot specifiek het indrukken
      van een speciale toets op de afstandsbediening. Ook geeft Ziggo aan dat Rovi weliswaar
      stelt dat gebruikersinvoer geen kanaalselectie kan omvatten, maar dat niet onderbouwt en
      een eigen interpretatie geeft van het (algemene) begrip gebruikersinvoer dat in de conclusies
      wordt gehanteerd.
    
    
    
      4.8. De rechtbank volgt Ziggo in deze toegevoegde materie kwestie. Van verboden
      toegevoegde materie is sprake, wanneer de gemiddelde vakman als gevolg van de wijziging
      informatie verschaft wordt, die niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de aanvraaginformatie
      kan worden afgeleid, waarbij rekening wordt gehouden met materie die de vakman impliciet
      bekend is(2). Er is sprake van veralgemenisering door in de conclusie op te nemen dat
      "a" gebruikersinvoer volstaat. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarvoor geen
      voldoende basis in de vierde generatie, die op een specifieke gebruikersinvoer (op een afstandsbediening)
      ziet. De rechtbank passeert het betoog van Rovi de gemiddelde vakman in
      figuur 11 zelf al een algemenere user input zou zien, omdat hij deze zal bestuderen in samenhang
      met de beschrijving en dan is er voor de vakman naar het oordeel van de rechtbank
      geen aanleiding om daarin iets anders te zien dan het drukken op een knop. Dat de betreffende
      "veralgemenisering" de vakman al impliciet zou zijn geopenbaard in de aanvrage
      vanwege de omstandigheid dat de vakman dat als consumentenelektronicaproducent zou
      inzien, is naar het oordeel van de rechtbank niet inzichtelijk gemaakt.
    
    
    
      4.9. Dat sprake is van toegevoegde materie wordt duidelijk bij toepassing van de
      "nieuwheidstest" in deze context (vgl. voetnoot 1). In bijvoorbeeld T 194/84 werd generalisatie
      tot cellulose fibres (having substantially comparable absorbancy to that of natural
      cellulose) met in de aanvrage alleen a mixture of (...) (sufficient) natural cellulose ( to hold
      said particles in place on said grid), verboden toegevoegde materie geacht. Volgens deze
      technische kamer van beroep was dat toegevoegde materie, omdat de claim now embraces
      cellulose fibres other than natural cellulose fibres, in addition to natural cellulose fibres. Zij
      kwam daartoe op grond van de volgende nieuwheidstest (2.5 met aanloop in 2.4):
    
    
    
      the subject-matter generated is cellulose fibres other than natural cellulose fibres, and this
      subject-matter is novel when compared with the original content of the application, because
      (...) cellulose fibres other than natural cellulose fibres are neither explicitly nor implicitly
      disclosed. Moreover, a future claim to cellulose fibres but disclaiming natural cellulose fibres
      would be anticipated by the subject-matter generated by the amendment but not by the
      original application(3).
    
    
    
      Toepassing van deze test leert in de onderhavige zaak dat eveneens in strijd is gehandeld
      met art. 123(2) EOV 2000. Immers, een hypothetisch kenmerk (d1)/2c: any user input not
      being a select key zou geanticipeerd zijn door een conclusiekenmerk a user input zoals nu
      opgenomen in de onafhankelijke conclusies 1 en 6 van EP 300, maar niet door een kenmerk
      select key, zoals de vakman geopenbaard wordt in de vierde generatie (en ook de eerdere)
      aanvrage(n). Zodoende is sprake van toegevoegde materie in de zin van art. 75(1)(c) ROW
      1995 en art. 123(2) EOV 2000.
    
    
    
      4.10. Anders benaderd: Er is in feite sprake van veralgemenisering door het in de conclusies
      opnemen van een in de aanvrage niet geopenbaarde technisch ruimere equivalente
      maatregel. Dat was in T 265/88 ook het geval, waarin met zoveel woorden de "nieuwheidstest"
      uit 2.4 van T 194/84 werd toegepast. In die uitspraak werd als toegevoegde materie
      bestempeld een in de aanvrage niet geopenbaarde equivalente maatregel door gebruik van
      een meer omvattende technische term (pressure seals) in plaats van de beperktere eerdere
      technische openbaring (sealing beads) uit de aanvraag. Dat de gemiddelde vakman zou
      kunnen inzien dat dit equivalente maatregelen betrof, werd niet relevant geacht. In 3.2 wordt
      dat als volgt beargumenteerd door de technische kamer:
    
    
    
      A skilled person may well know that an O-ring and a flat surface are equivalents to a sealing
      bead. (...) (But, toevoeging rb.) (f)ollowing the priciple of the "novelty test" in the examination
      of fresh subject-matter, an amendment is not allowable, if the subject-matter
      generated by the amendment is "novel' when compared with the content of the original application;
      see the Board's earlier decision T 194/84 (...) point 2.4. Consequently, when approving
      the validity of the novelty test equivalents of a specific technical means ¡V also in
      the implicit form of a generalisation - cannot, in the Board's view, be admitted to the implicit
      disclosure of this specific means, which a skilled person would derive therefrom. The
      amendment "pressure seals" includes all the equivalents of the disclosed specific means
      "sealing beads" into the content of the application, i.e. subject-matter which is novel with
      regard to the application as filed. Hence, said amendment contradicts Article 123(2) EPC
      already as a result of the novelty test.
    
    
    
      In de onderhavige zaak is het indrukken van een (naar de vakman, zo is tussen partijen in
      confesso, zal begrijpen: willekeurige) toets op de afstandsbediening op vergelijkbare wijze
      veralgemeniseerd tot welke gebruikersinvoer dan ook. Dat de gemiddelde vakman op zichzelf
      begrijpt dat eenzelfde invoer op een equivalente andere wijze kan geschieden, is hier op
      overeenkomstige wijze niet behulpzaam, gelet op de toe te passen ¡§nieuwheidstest¡¨ bij de
      vraag of sprake is van toegevoegde materie.
    
    
    
      4.11. Hetgeen Rovi daar nog tegenin heeft gebracht overtuigt niet. Blijkens de pleitnota
      van mr. Pors sub 38 en 39 wordt daarin slechts herhaald dat conclusie 6 het weergeven van
      een program note claimt en dat dat in de vierde aanvrage beschreven staat op p. 27 r. 30-32
      (geciteerd in 2.6) en dat daarin ook staat beschreven dat overlay 66 verschijnt als de "Select
      Key" ingedrukt wordt (p. 28 van de vierde generatie aanvrage, r. 7, ook t.a.p. weergegeven).
      Dat gaat evenwel langs de hiervoor weergegeven argumentatie van Ziggo heen. In 39 van de
      pleitnota wordt wel geponeerd dat user input voor de gemiddelde vakman duidelijk zou zijn,
      maar niet waarom dit geen verboden toegevoegde materie oplevert:
    
    
    
      39. De term ¡§user input¡¨ is in dit verband voor de gemiddelde vakman duidelijk. Het
      gaat hier om een actieve invoer door de gebruiker nadat van kanaal is gewisseld.
      Het toestel staat dan per definitie al aan. De actieve invoer is uiteraard geen volgende
      kanaalwisseling, want die roept logischerwijs weer de eerste overlay op,
      maar dan voor het nieuwe kanaal.
    
    
    Slotsom
    
    
      4.12. Ziggo heeft haar nietigheidsargumentatie aangedragen zowel bij wege van nietinbreukverweer,
      alsook als grondslag voor haar reconventionele nietigheidsvordering. Die
      laatste vordering heeft zij op mondeling verzoek van de rechtbank ter zitting voorwaardelijk
      gemaakt, voor het geval de rechtbank zou oordelen dat geen sprake zou zijn van inbreuk.
      Strikt genomen wordt aan die voorwaarde niet voldaan. Immers, op een nietig octrooi kan
      geen inbreuk worden gemaakt. De uit overwegingen van proceseconomie ingegeven voorwaardelijkheid
      ziet naar het oordeel van de rechtbank evenwel op de omstandigheid dat tot
      niet-inbreuk wordt geoordeeld op andere gronden dan dat sprake is van een nietig octrooi,
      zoals de situatie dat (alleen) geoordeeld wordt dat de gewraakte handelingen van Ziggo niet
      onder de beschermingsomvang van een overigens geldig geoordeeld octrooi vallen. Bij de
      onderhavige stand van zaken neemt de rechtbank aan dat Ziggo haar vordering in reconventie
      niet voorwaardelijk heeft willen maken voor het geval de rechtbank haar niet-inbreuk
      oordeel zou baseren op de ongeldigheid van het octrooi, zoals in het vorenoverwogene besloten
      ligt, zodat de reconventionele nietigheidsvordering naar het oordeel van de rechtbank
      thans gewoon voorligt.
    
    
    
      4.13. Aan de voorts aangedragen nietigheidsargumentatie op grond van andere vormen
      van toegevoegde materie, van van octrooieerbaarheid uitgesloten materie (geen technisch
      effect, presentatie van gegevens als zodanig, computerprogramma als zodanig) en van niet
      nieuwheid en gebreke van inventiviteit, komt de rechtbank niet toe. Datzelfde geldt voor de
      inhoudelijke vraag naar directe en indirecte inbreuk, omdat op een nietig octrooi geen inbreuk
      mogelijk is.
    
    
    4.14. Het vorenoverwogene leidt tot de volgende uitkomst.
    
    
      4.15. De vorderingen van Rovi in conventie jegens Ziggo zullen worden afgewezen met
      veroordeling van Rovi als de in het ongelijk gestelde partij in de integrale proceskosten. Nu
      geen verdeling in de niet-bestreden verantwoording over de conventie en de reconventie is
      gemaakt, begroot de rechtbank deze op de helft van € 151.033,80, te weten € 75.516,90
      exclusief BTW aan salaris en verschotten.
    
    
    
      4.16. In reconventie zal EP 300 voor zover dit gelding heeft voor Nederland worden
      vernietigd, eveneens met veroordeling van Rovi als de in het ongelijk gestelde partij in de
      integrale proceskosten, andermaal te begroten op de helft van € 151.033,80, derhalve
      € 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten.
    
    
    5. De beslissing
    
    De rechtbank
    
    in conventie:
    
    5.1. wijst de vorderingen af;
    
    
      5.2. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in conventie, tot aan deze uitspraak
      aan de zijde van Ziggo begroot op € 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten;
    
    
    
      5.3. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in conventie betreft
      uitvoerbaar bij voorraad;
    
    
    in reconventie:
    
    5.4. vernietigt EP 300 voor Nederland;
    
    
      5.5. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in reconventie, tot aan deze uitspraak
      aan de zijde van Ziggo begroot op € 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten;
    
    
    
      5.6. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in reconventie betreft
      uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    
      Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peursem, mr. P.G.J. de Heij en mr. P.H. Blok en
      in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2011.
    
    
    
      1 Deze aanvrage heeft geleid tot EP 0 969 662, een van de twee octrooien die door de Engelse High Court inmiddels zijn vernietigd, vgl. hierna in 2.7.
      2 In de Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter VI, 5.3.1 (versie april 2010) wordt dat als volgt geformuleerd:
      The underlying idea of Art. 123(2) is that an applicant is not allowed to improve his position by adding subjectmatter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application (see G 1/93, OJ 8/1994, 541). An amendment should be regarded as introducing subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, and therefore unallowable, if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art. At least where the amendment is by way of addition, the test for its allowability normally corresponds to the test for novelty given in IV, 9.2 (see T 201/83, OJ 10/1984, 481).
      3 In 2.6 legt de board uit waarom de begrenzing substantially comparable absorbency to that of natural cellulose niet helpt om aan verboden toegevoegde materie te ontsnappen: because it does not exclude all cellulose fibres which are not natural cellulose fibres.