ECLI:NL:HR:2001:AD3936, Hoge Raad, 30-11-2001, C00/017HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2001-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

30 november 2001 
      Eerste Kamer
      Nr. C00/017HR
      AP
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      1. [Eiseres 1 ],
      2. [Eiseres 2],
      beiden gevestigd te [vestigingsplaats],
    
    
    
      EISERESSEN tot cassatie,
      advocaat: mr. H.A. Groen,
    
    
    t e g e n
    
    [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats],
    
    VERWEERSTER in cassatie,
    
    advocaten: mrs. R.S. Meijer en L.M. Schreuders-Ebbekink.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: [eiseressen] - hebben bij exploit van 31 maart 1995 (ingeschreven onder rolnr. 361/95) verweerster in cassatie - verder te noemen: [verweerster] - gedagvaard voor de Rechtbank te Leeuwarden. Na wijziging van eis hebben [eiseressen] gevorderd:
      1. [verweerster] te veroordelen tot betaling van totaal ƒ 12.313.016,81 vermeerderd met rente en kosten;
      2. nietig te verklaren de inschrijving in het Benelux merkenregister van de inschrijving van het vormmerk no. 479.506 d.d. 14 mei 1990 ten name van [verweerster] en ambtshalve de doorhaling van dit nietig te verklaren depot uit te spreken;
      3. te verklaren voor recht dat de tegel van [verweerster] overeenstemt met de Dreentegel van [eiseressen], kenbaar uit haar inschrijvingen in het Benelux Merkenregister onder de nummers 436.870 en 436.871, en aldus valt onder het verbod dat de rechtbank Leeuwarden bij vonnis tussen partijen wees op 8 maart 1990 onder rolnummer 1531/88;
    
    
    Subsidiair hebben [eiseressen] verzocht dat de Rechtbank:
    
    - [verweerster] vanaf de betekening van het ten deze te wijzen vonnis elk gebruik zonder geldige reden in het economisch verkeer verbiedt van [eiseres] Dreentegel, als vormmerk ingeschreven in het Benelux merkenregister onder nummers 436.870 en 436.871 op 24 december 1987, of een daarmee overeenstemmend teken, zoals het thans door [verweerster] gevoerde model, de [verweerster]tegel, zomede elk ander gebruik van [eiseres]' merken of van een daarmee overeenstemmend teken, waardoor [eiseressen] schade wordt toegebracht, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
    
    - voor recht verklaart dat [verweerster] schadeplichtig is voor de onrechtmatige verhandeling van de [verweerster]tegel, op de wijze als berekend in de dagvaarding voor de slaafse nabootsing van de Dreentegel, die met zoveel woorden door de rechtbank Leeuwarden bij vonnis van 8 maart 1990 is verboden;
    
    - voor recht verklaart dat [verweerster] dwangsommen heeft verbeurd voor zover zij na betekening van het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 8 maart 1990 en het arrest van het gerechtshof Leeuwarden van 24 februari 1993 voort gaat met de verhandeling van een tegel (de [verweerster]tegel) overeenstemmend met [eiseres]' Dreentegel;
    
    
      - [verweerster] beveelt om binnen veertien dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de advocaat van [eiseressen] op kosten van [verweerster] een door een registeraccountant gecontroleerde opgave te verstrekken van: 
      a. de aantallen door [verweerster] sinds 1987 verhandelde slaafse nabootsingen van de Dreentegel, als bedoeld in het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 8 maart 1990;
      b. de aantallen van door [verweerster] verhandelde met de Dreentegel overeenstemmende [verweerster]tegels;
      c. de afnemers (namen en adressen) van de sub a en b bedoelde tegels;
      een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom.
    
    
    - [verweerster] beveelt binnen vier weken na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan [eiseressen] een schadevergoeding te betalen van ƒ 10,-- per vierkante meter inbreukmakende tegel (de [verweerster]tegel) die [verweerster] heeft verhandeld, respectievelijk heeft afgeleverd.
    
    
      Bij dagvaarding van 18 april 1995 (ingeschreven onder rolnr. 360/95) hebben [eiseressen] aan [verweerster] betekend: een staat van kosten, schaden en interessen waarin het beloop van de schade, waarvan vereffening wordt gevorderd, gespecificeerd is opgegeven, welke staat d.d. 10 maart 1995 op verzoek van [eiseres] is opgesteld, zulks op grond van het arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden d.d. 24 februari 1993 (rolnr. 5317/90) en het vonnis van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 8 maart 1990 (rolnr. 1532/88) waarbij [verweerster] voor de schadelijke gevolgen van merkinbreuk jegens [eiseres] aansprakelijk is gesteld.
      De Rechtbank heeft bij tussenvonnis van 1 november 1995 beide zaken gevoegd. 
      [verweerster] heeft de vorderingen bestreden.
      De Rechtbank heeft bij vonnis van 19 maart 1997:
      1. voor recht verklaard dat [verweerster] dwangsommen heeft verbeurd nu zij na betekening van het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 8 maart 1990 en het arrest van het hof Leeuwarden van 24 februari 1993 voort is gegaan met de verhandeling van de [verweerster]tegel, welke overeenstemt met [eiseres]' Dreentegel;
      2. voor recht verklaard dat de tegel van [verweerster], kenbaar uit de inschrijving in het Benelux merkenregister van het vormmerk no. 479.506 ten name van [verweerster] overeenstemt met de Dreentegel van [eiseressen], kenbaar uit haar inschrijvingen in het Benelux merkenregister onder de nummers 436.870 en 436.871, en aldus valt onder het verbod dat de Rechtbank Leeuwarden bij vonnis tussen partijen wees op 8 maart 1990 onder rolnummer 1531/88;
      3. de inschrijving van het merk ingeschreven in het Benelux merkenregister onder nummer 479.506 nietig verklaard en de doorhaling van deze inschrijving uitgesproken;
      4. [verweerster] veroordeeld tot betaling aan [eiseressen] van een bedrag ƒ 11.088.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening;
      5. het in deze uitspraak onder 4 en 5 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad verklaard;
      6. het meer of anders gevorderde afgewezen.
      Tegen dit vonnis heeft [verweerster] hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Leeuwarden. In het hoger beroep heeft [verweerster] ook Fiaber B.V., voorheen genaamd  [eiseres 2], betrokken. 
      [Eiseressen] en Fiaber hebben (voorwaardelijk) incidenteel hoger beroep ingesteld. [Eiseressen] hebben in hoger beroep hun eis vermeerderd. [verweerster] heeft zich tegen deze eisvermeerdering verzet.
      Bij tussenarrest van 8 april 1998 heeft het Hof het verzet ongegrond verklaard. Bij tussenarrest van 15 september 1999 heeft het Hof in het hoger beroep van de procedure die is ingeleid op 31 maart 1995, met betrekking tot het principaal appel:
      - het vonnis van 19 maart 1997, bekrachtigd voor zover het de daarin vastgestelde nietigheid van de inschrijving van het merk in het Benelux merkenregister onder nummer 479506 alsmede de doorhaling daarvan betreft;
      - [verweerster] niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep voor zover dat is ingesteld tegen Fiaber B.V.;
      - hetgeen voor het overige in het dictum van voormeld vonnis is beslist vernietigd. In zoverre opnieuw rechtdoende heeft het Hof:
      - hetgeen [eiseres] c.s. overigens van [verweerster] heeft gevorderd afgewezen;
      - de beslissing met betrekking tot het beloop van hetgeen [eiseres] c.s. aan [verweerster] dient terug te betalen aangehouden totdat ook de schadestaatprocedure zal zijn uitgewezen.
    
    
    Met betrekking tot het (voorwaardelijk) incidenteel appel heeft het Hof zowel het incidenteel als het voorwaardelijk ingesteld incidenteel beroep verworpen. In het principaal en - voor zover van toepassing - (voorwaardelijk) incidenteel hoger beroep in de schadestaatprocedure heeft het Hof [eiseres] c.s. in de gelegenheid gesteld om zich bij akte uit te laten omtrent hetgeen is overwogen in de rechtsoverwegingen 3.9 alsmede 3.12.
    
    Het tussenarrest van het Hof van 15 september 1999 is aan dit arrest gehecht.
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen laatstgenoemd tussenarrest van het Hof hebben [eiseressen] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      [verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [eiseressen] mede door mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwijzing van het geding naar het Benelux Gerechtshof, ter beoordeling van prejudiciële vragen over de in al. 42 aangegeven vraagpunten.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) [Eiseres] produceert sinds 1950 betonnen tegels. In 1970 is zij op de markt gekomen met de zogeheten Dreentegel. [Eiseres 2] heeft de vorm van deze tegel op 4 december 1987 als merk gedeponeerd bij het Benelux- Merkenbureau. De gedeponeerde merken zijn ingeschreven onder nummers 436.870 en 436.871. [Eiseres 1] die de merkenrechten van [eiseres 2] met haar toestemming beheerde, is sinds 31 januari 1989 als licentienemer van voormeld vormmerk in het Benelux merkenregister ingeschreven. Vóór die datum was er geen sprake van een schriftelijk vastgelegde licentie. 
      (ii) [Verweerster] is eveneens producent van betonnen tegels. In 1987 is zij op de markt gekomen met een op de Dreentegel gelijkende tegel. Op 8 maart 1990 is [verweerster] veroordeeld tot staking van de door haar gepleegde inbreuk die in verband met deze tegel en met betrekking tot de eerder genoemde merken van [eiseres] werd aangenomen, en tot vergoeding van de door [eiseres] geleden schade, nader op te maken bij staat. In 1990 heeft [verweerster] deze tegel, door het Hof aangeduid als [verweerster] I, uit de handel genomen.
      (iii) [Verweerster] heeft op 14 mei 1990 de vorm van een tegel als merk bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd. Dit depot is onder nummer 479.506 ingeschreven. Deze tegel is door het Hof aangeduid als [verweerster] II. Dit depot is van latere datum dan de depots van [eiseres]. [Verweerster] heeft geen tegels overeenkomstig dit vormmerk geproduceerd. Zij heeft wel een andere tegel op de markt gebracht. Deze tegel is door het Hof aangeduid als [verweerster] III.
    
    
    3.2 [Eiseres] heeft twee gedingen tegen [verweerster] aanhangig gemaakt. In het eerste geding heeft zij schadevergoeding op te maken bij staat gevorderd en in het tweede geding heeft zij schadevergoeding wegens nadere merkinbreuk, alsmede nietigverklaring en doorhaling van de hiervoor in 3.1 onder (iii) vermelde inschrijving gevorderd. De Rechtbank heeft beide zaken gevoegd en beslist als hiervoor onder 1 is vermeld. Het Hof heeft, voor zover thans in cassatie van belang, de beslissing van de Rechtbank betreffende doorhaling en nietigverklaring van de merkinschrijving onder nummer 479.506 ([verweerster] II) bekrachtigd, doch de vordering van [eiseres] tot betaling van schadevergoeding en dwangsommen te dier zake afgewezen. Met betrekking tot de [verweerster] III-tegel heeft het Hof geoordeeld dat deze niet overeenstemt met het vormmerk van [eiseres]. In de schadestaatprocedure met betrekking tot de [verweerster] I-tegel heeft het Hof geoordeeld dat [eiseres 1] geen aanspraak kan maken op schadevergoeding omdat een schriftelijke licentie tussen haar en de merkhoudster ([eiseres 2]) ontbreekt.    
    
    3.3 Onderdeel 1 van het middel klaagt vooreerst dat het Hof in zijn rov. 2.25 en 2.26 een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, nu - naar [eiseres] heeft aangevoerd - in de gegeven omstandigheden de mate van overeenstemming die is vereist voor het aannemen van inbreuk van de [verweerster] III-tegel op het merkrecht van [eiseres] geringer is dan ingeval deze inbreukmakende tegel geen voorgangers had gehad en [verweerster] niet eerder inbreuk had gemaakt op dit merkrecht. Subsidiair voert het onderdeel aan dat het Hof zijn beslissing onbegrijpelijk dan wel onvoldoende heeft gemotiveerd door kennelijk geen acht te slaan op de uitdrukkelijke verwijzing van [eiseres] naar de leer van de "nawerking". 
    
    3.4 Het onderdeel treft doel. Door geen aandacht te besteden aan de omstandigheid dat [verweerster] eerder inbreuk had gemaakt op het merkrecht van [eiseres] door een daarmee overeenstemmende tegel op de markt te brengen heeft het Hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting hetzij zijn oordeel niet voldoende met redenen omkleed. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het Hof heeft geoordeeld dat deze omstandigheid geen rol kan spelen. Bij de beantwoording van de vraag of de vorm van de [verweerster] III-tegel overeenstemt met de vormmerken van [eiseres] dient immers in aanmerking genomen te worden dat [verweerster] eerder met een soortgelijke tegel inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van [eiseres] en dat daardoor de kans op verwarring bij het in aanmerking komende publiek met betrekking tot de thans ter beoordeling staande tegel kan zijn vergroot. Mocht het Hof wel van de juiste maatstaf zijn uitgegaan, dan heeft het zijn oor-deel niet toereikend gemotiveerd. [eiseres] had immers al in eerste aanleg uitdrukkelijk erop gewezen dat in het onderhavige geval de mogelijkheid van "nawerking" aanwezig was en in de beoordeling zou moeten worden betrokken. De Rechtbank had in rov. 4.2.1 van haar vonnis melding gemaakt van de desbetreffende stelling van [eiseres], welke stelling door de Rechtbank kennelijk als een essentiële stelling was opgevat. De Rechtbank is aan een behandeling van deze stelling niet toegekomen, doch het Hof mocht aan deze stelling die als gevolg van het slagen van een van de grieven voor de beoordeling van het geschil in hoger beroep weer van belang werd, niet zonder enige motivering voorbijgaan.
    
    3.5 Het slagen van onderdeel 1 brengt mee dat onderdeel 2 geen bespreking behoeft. Na verwijzing zal de vraag of te dezer zake van inbreuk sprake is, geheel opnieuw moeten worden beantwoord.
    
    3.6 Onderdeel 3 bestrijdt rov. 2.28 waarin het Hof de stelling van [eiseres] verwerpt dat de sleuven van de [verweerster] III-tegel niet aan overeenstemming tussen deze tegel en de tegel(s) van [eiseres] in de weg staan, omdat beide tegels, indien eenmaal gelegd, een zelfde sleuvenpatroon vertonen. De verwerping van deze stellling berust klaarblijkelijk mede op de grond dat [eiseres] haar stelling niet visueel heeft geadstrueerd. De klacht dat dit oordeel onbegrijpelijk is faalt, nu [eiseres] te dezer zake slechts verwijst naar de producties B en C bij de memorie van antwoord. Deze producties hebben echter uitsluitend betrekking op de tegels van [eiseres], zodat een vergelijking met het sleuvenpatroon van de [verweerster]-tegels ontbreekt. Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk op grond van het ontbreken van een visuele vergelijking geoordeeld dat [eiseres] niet aannemelijk heeft gemaakt dat tussen de sleuvenpatronen van beide tegels een treffende gelijkenis bestaat.
    
    3.7 Onderdeel 4 bevat geen zelfstandige klacht. 
    
    3.8 Onderdeel 5 is gericht tegen rov. 3.4 waarin het Hof heeft geoordeeld dat over de periode waarin niet is gebleken van het bestaan van een schriftelijk vastgelegde licentie tussen [eiseres 2] en [eiseres 1] aan [eiseres 1] geen schadevordering toekomt wegens door [verweerster] gepleegde merkenrechtelijke inbreuk.
    
    3.9 Onderdeel 5.1 betoogt dat het Hof is voorbijgegaan aan het subsidiaire beroep van [eiseres 1] op onrechtmatige daad, in het bijzonder oneerlijke mededinging en slaafse nabootsing. Het onderdeel kan bij gebreke van feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk een dergelijk beroep in de stellingen van [eiseres 1] niet aangetroffen.
    
    3.10 Bij de beoordeling van de onderdelen 5.2 tot en met 5.4 moet worden aangenomen dat de vordering tot schadevergoeding alleen betrekking heeft op feiten die zich vóór 31 december 1992 hebben afgespeeld. Dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat alleen de Benelux-Merkenwet en niet óók de Eerste richtlijn (89/104/EG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, van toepassing is. 
    
    3.11 De hiervoor in 3.10 genoemde onderdelen stellen een aantal vragen van uitleg van de Benelux-Merkenwet aan de orde zoals hierna onder 4 vermeld.
    
    3.12 Het Benelux-Gerechtshof kan bij de beantwoording van de hierna te stellen vragen uitgaan van de hiervoor in 3.1 vermelde feiten.
    
    4. Vragen van uitleg
    
    
      De vragen luiden als volgt: 
      1. Moet art. 11 BMW, zoals die bepaling tot 1 januari 1996 luidde, aldus worden uitgelegd dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte  inbreuk vereist is dat ten tijde van de inbreuk een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent, en dat van deze schriftelijke titel aantekening is gedaan in het Benelux merkenregister?
    
    
    2. Indien vraag 1 bevestigend zou moeten worden beant-woord, kan dan, ingeval niet aan de in die vraag bedoelde vereisten is voldaan, niettemin een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van schade als gevolg van inbreuken op dat merk toewijsbaar zijn, als zich in een geval als het onderhavige omstandigheden voordoen op grond waarvan kan worden aangenomen dat de partij tegen wie de desbetreffende vordering is gericht, niet in enig belang is benadeeld door het feit dat ten tijde van de inbreuk geen aantekening van een licentie of een daarmee vergelijkbare titel in het Benelux merkenregister had plaatsgevonden?
    
    5. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor onder 4 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
      houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren R. Herrmann, A.E.M. van der Putt-Lauwers, A. Hammerstein en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 30 november 2001.