ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6039, Gerechtshof 's-Gravenhage, 01-11-2001, 00/814
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2001-11-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Uitspraak: 1 november 2001
      Rolnummer: 00/814
      Rolnr. Rechtbank: 98/1395
    
    
    
    
      HET GERECHTSHOF TE ’S-GRAVENHAGE, kamer M C- 5, 
      heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van
    
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht
      PANASONIC BATTERY SALES EUROPE N.V.
      gevestigd te Dilbeek (Groot-Bijgaarden), België,
      appellante, incidenteel geïntimeerde,
      hierna te noemen: Panasonic,
      procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
      advocaat: mr. M.E. Wallheimer te Amsterdam,
    
    
    tegen 
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht
      N.V. DURACELL BATTERIES S.A.
      gevestigd te Aarschot, België,
      geïntimeerde, incidenteel appellante,
      hierna te noemen: Duracell,
      procureur: mr. G.L. Kooy
    
     
    
    Het geding
    
    Bij exploot van 25 mei 2000 is Panasonic in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank te ’s-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 29 maart 2000.
    
    Bij memorie van grieven heeft Panasonic zeven grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd. Bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel heeft Duracell de grieven bestreden en, incidenteel appellerende, één incidentele grief tegen het vonnis aangevoerd, welke incidentele grief door Panasonic is bestreden.
    
    
      Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Panasonic door
      haar advocaat en Duracell door haar procureur, bij welke gelegenheid Panasonic zeven producties in het geding heeft gebracht.
      Tenslotte hebben partijen stukken gefourneerd en arrest gevraagd.
    
    
    Beoordeling van het hoger beroep
    
    
      1.	De in rechtsoverweging 1 van het bestreden vonnis als vaststaand
      aangenomen feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat, met dien verstande dat Duracell behalve op de beeldmerken genoemd in rechtsoverweging 1.a van het vonnis, tevens rechthebbende is op de beeldmerken, gedeponeerd op 22 maart 1989 en 16 februari 1988, waarvan het depot is ingeschreven in het  Benelux-merkenregister onder nummer 461407 respectievelijk nummer 445091. 
    
    
    
      2.	De principale grieven II tot en met VI en grief VII (deels) richten zich, kort
      gezegd, tegen het oordeel van de rechtbank dat Panasonic door het gebruik van de in rechtsoverweging 1.d van het vonnis genoemde blisterkaarten (die er in hoofdzaak uitzien als het door Panasonic onder nr. 876517 gedeponeerde merk, ingeschreven onder nummer 597179) inbreuk maakt op de merkrechten van Duracell als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).  Tussen partijen is in confesso dat de merken en de blisterkaarten voor dezelfde dan wel soortgelijke waren zijn ingeschreven, respectievelijk door Panasonic worden gebruikt. 
    
    
    3.   Tijdens pleidooi in hoger beroep zijn de door beide partijen gebruikte blisterkaarten getoond en overgelegd. Daarbij hebben de raadslieden van partijen verklaard dat ervan moet worden uitgegaan dat de kleuren zwart, rood en oranje van de gedeponeerde merken van Duracell (voorzover die kleuren daarin voorkomen) gelijk zijn aan de kleuren van de getoonde, door Duracell gebruikte, blisterkaarten. 
    
    
      4.	 Voorzover met de incidentele grief is beoogd erover te klagen dat in het
      vonnis onder 1.a slechts drie merken van Duracell met name zijn genoemd, kan de grief, gelet op hetgeen hierboven onder 1 is vermeld, niet tot vernietiging van het vonnis leiden.
      Voorzover de grief betoogt dat het inbreukverbod zich mede dient uit te strekken tot de merken nrs 461407 en 445091, zal daarop hierna worden ingegaan. 
    
    
    Het onderscheidend vermogen van de merkdepots van Duracell 
    
    
      5.	 Alvorens de inbreukvraag te behandelen zal het hof ingaan op het
      onderscheidend vermogen van de merken, nu dat van belang is voor de beantwoording van de inbreukvraag.
      Partijen twisten niet over het onderscheidend vermogen van de beeldmerken,
      waarop het (woord)merk DURACELL is vermeld. Niet betwist is dat het woordmerk DURACELL van Duracell een sterk merk is met een groot onderscheidend vermogen. Partijen gaan er kennelijk van uit dat voormelde beeldmerken (nrs. 461407, 461408 en 519466) eveneens een groot onderscheidend vermogen bezitten door de vermelding daarop van het sterke woordmerk. Ook het hof gaat ervan uit dat de beeldmerken, waarop het woordmerk is vermeld, een groot onderscheidend vermogen bezitten. 
      Partijen twisten wel over het onderscheidend vermogen van de “kleurmerken”, waarmee zij kennelijk de merken zonder woordmerk, waarvan de depots zijn ingeschreven onder de nrs. 461409 en 445091 - hierna ook aan te duiden als de kleurmerken -, bedoelen. 
      Panasonic heeft betoogd dat Duracell zich beroept op kleurmerken en kleurmerken in het algemeen slechts een gering onderscheidend vermogen hebben, hetgeen temeer geldt indien, zoals in dit geval, sprake is van gebruikelijke kleuren. 
      De overweging van de rechtbank dat ook andere producenten van batterijen de kleuren zwart, rood en oranje gebruiken, is in hoger beroep niet bestreden, terwijl uit bij pleidooi in hoger beroep getoonde en overgelegde  foto’s van verpakkingen van batterijen van diverse producenten eveneens blijkt dat de kleuren zwart, rood en oranje/geel, al dan in combinatie met elkaar, in diverse verpakkingen van batterijen van andere producenten voorkomen, althans voorkwamen. Duracell heeft bij pleidooi in hoger beroep weliswaar in algemene bewoordingen bestreden dat de verpakkingen op deze foto’s in de Benelux in het verkeer zijn, maar het hof gaat aan deze bestrijding als onvoldoende onderbouwd voorbij wat betreft de Varta-verpakking, nu deze verpakking ook al in eerste aanleg aan de orde is geweest en toen niet is betwist dat deze op de relevante markt werd gebruikt, terwijl Duracell tijdens het pleidooi in hoger beroep bij de bespreking van het door Panasonic overgelegde Duitse marktonderzoek tevens heeft betoogd dat deze verpakking in de Benelux minder bekend (maar niet onbekend) is dan in Duitsland, omdat Varta in Duitsland een groter marktaandeel heeft. Wat betreft de op een van de overgelegde foto’s voorkomende Philips(vulkaan)-verpakking heeft Duracell erkend (en valt ook uit de uitspraken van de president van de rechtbank Breda van 28 oktober 1992 en het hof ’s-Hertogenbosch van 30 maart 1993 in de zaak Duracell/Philips, BIE 1994, 21 af te leiden) dat deze in ieder geval tot enige tijd geleden op de Benelux markt is gebruikt. 
      Op grond van het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat het gebruik van de kleuren zwart, rood en oranje/geel en ook van een combinatie van die kleuren voor batterijenverpakkingen meer voorkomt op de desbetreffende markt en de kleurmerken om die reden van huis uit slechts een zeer gering onderscheidend vermogen hebben. 
    
    
    De vraag rijst of dit onderscheidend vermogen is toegenomen door gebruik van de onderhavige merken door Duracell. Niet betwist is dat Duracell de “specifieke kleurencombinatie” (van zwart/rood /oranje) al lang en intensief gebruikt en dat  Duracell een van de grootste aanbieders op de relevante markt is. Verder staat tussen partijen vast dat op alle door Duracell  gebruikte verpakkingen het woordmerk DURACELL voorkomt. Nu de kleurmerken kennelijk nooit als zodanig (zonder het woordmerk) zijn gebruikt, is naar het oordeel van het hof het onderscheidend vermogen van het zwart/rood/oranje kleurmerk (nr. 461409) door voormeld gebruik wel iets toegenomen, maar blijft dit niettemin gering. Wat betreft het zwart/oranje merk (nr. 445091) is het hof van oordeel dat het zeer geringe onderscheidend vermogen daarvan niet is toegenomen door voormeld gebruik, nu op dit merk niet alleen het woordmerk niet voorkomt, maar dit merk ook overigens verregaand afwijkt van de door Duracell gebruikte verpakkingen.
     
    6.   Ter onderbouwing van de gestelde inbreuken beroept Duracell zich met name op de in drie van haar in het geding zijnde merken voorkomende “specifieke kleurencombinatie”. Het gaat daarbij om de kleurencombinatie zwart/rood/oranje. Duracell meent dat de blisterkaarten van Panasonic door hun daarop gelijkende kleurencombinatie van zwart/rood/oranje-geel inbreuk op de merkrechten van Duracell maken.
    
    
      7.	 Het hof dient derhalve te beoordelen of (een van) de voormelde blister-
      kaarten van Panasonic zodanig met (een van) de onderhavige merken van Duracell overeenstemt/overeenstemmen dat door het gebruik van die blisterkaarten bij het publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van de merken van Duracell en de blisterkaarten van Panasonic meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld en dat de globale beoordeling dient te berusten op de totaalindruk die bij het publiek van de betrokken waren achterblijft, onder meer rekening houdend met onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening gehouden te worden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van de onderhavige merken en het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke waren. (vergl. HR 16 april 1999, NJ 1999,697) 
    
    
    Inbreuk op de zwart/rood/oranje merken, voorzien van het woordmerk (nrs. 461408 en 519466)?
    
    
      8.   De rechtbank heeft overwogen dat de kleuren van de merken c.q. de blisterverpakkingen overheersender zijn dan de merknamen en het in aanmerking komende publiek (het consumentenpubliek) allereerst de kleurencombinatie zal opvallen. 
      Panasonic heeft in de toelichting op de grieven gewezen op de prominente vermelding van het woordmerk en het feit dat het hier om relatief duurdere producten gaat - hetgeen door Duracell niet is betwist -, waarbij het publiek, te weten de gemiddelde consument, zich ervan zal vergewissen of hij de juiste batterij van het juiste merk koopt alvorens tot aankoop over te gaan. Zij betwist de stellingen van Duracell dat op de afstand waarop de consument de uitstallingen van batterijen ziet, het woordmerk niet duidelijk leesbaar is en er sprake is van impulsaankopen, waarbij het publiek de batterijen slechts oppervlakkig zal beschouwen en zal afgaan op de kleurencombinatie. Daarbij heeft zij zich op rapporten van markonderzoeken en een opinie van prof. dr. W.A. Wagenaar beroepen. Duracell heeft deze rapporten en opinie bekritiseerd. Het  hof is het met een aantal punten van kritiek eens en zal de rapporten en de oordelen van Wagenaar dan ook niet aan zijn beslissing ten grondslag leggen.  Nu het hof deze rapporten en de opinie van Wagenaar niet aan zijn beslissing ten grondslag zal leggen, behoeven zij, in het licht van het oordeel van het hof over de inbreukvraag, geen bespreking. Het bovenstaande brengt echter uiteraard niet mee dat daarmee het tegendeel, het door Duracell gestelde, vaststaat. Ten overvloede overweegt het hof dat het op de weg van Duracell had gelegen haar stellingen nader te onderbouwen, nu Panasonic de stellingen van Duracell gemotiveerd heeft bestreden. Dit heeft Duracell nagelaten.
    
    
    
      Het hof is, met Panasonic, van oordeel dat in de merken van Duracell het woord DURACELL het onderscheidende en kenmerkende bestanddeel van het merk is, waardoor de totaalindruk die bij het publiek (de gemiddelde consument) achterblijft wordt bepaald. Dit woordmerk is immers zeer prominent, in witte letters en met vermelding van een ® op een zwarte achtergrond aanwezig, terwijl het bovendien, naar niet is weersproken, om een bekend woordmerk gaat en de kleurencombinatie voor batterijenverpakkingen meer voorkomt op de desbetreffende markt. Dit woordmerk is, naar het hof zelf heeft waargenomen, ook van een flinke afstand goed leesbaar. Aan het bovenstaande doet niet af dat kleuren blikvangers (kunnen) zijn, nu de kleuren in dit geval slechts weinig onderscheidend vermogen hebben. Ook voor de blisterverpakkingen van Panasonic geldt dat het daarop voorkomende - naar tussen partijen vaststaat - bekende woordmerk PANASONIC het, de totaalindruk bepalende, onderscheidende en kenmerkende bestanddeel daarvan is. 
      Het hof gaat aan het bewijsaabod betreffende de stellingen van Duracell dat het gaat om impulsaankopen, dat voor de consument het woordmerk niet goed leesbaar is en dat deze (daarom) zal afgaan op de kleurencombinatie als  onvoldoende onderbouwd, voorbij, daar dit bewijsaanbod in het licht van het voorgaande onvoldoende is gesubstantieerd en/of gespecificeerd.
    
    
    Nu de woordmerken DURACELL en PANASONIC geen gelijkenis vertonen en bovendien beide bekende merken zijn met een groot onderscheidend vermogen, is het hof, voormeld onderscheidend vermogen van de onderhavige beeldmerken mede in aanmerking nemende, van oordeel dat (ook) bij globale beoordeling geen sprake is van  gevaar voor (directe of indirecte) verwarring door het gebruik van de onderhavige blisterverpakkingen van Panasonic. Dit brengt mee dat er naar het oordeel van het hof geen sprake is van inbreuk op de voormelde merken (nrs. 461408 en 519466) en de grieven van Panasonic in zoverre slagen.
    
    Inbreuk op het zwart/rood/oranje kleurmerk (nr.461409)?
    
    
      9.	 Zoals hiervoor overwogen heeft dit merk naar het oordeel van het hof slechts
      een gering onderscheidend vermogen en wordt bij de in het geding zijnde blisterkaarten van Panasonic de totaalindruk die bij het publiek achterblijft bepaald door het daarop voorkomende bekende woordmerk PANASONIC, dat het onderscheidende en kenmerkende bestanddeel daarvan vormt. Bovendien komt in het merk de kleur oranje voor, daar waar de blisterverpakkingen van Panasonic, naar het oordeel van het hof, geel zijn. Ook in de depots van de merken van Panasonic, waarvan de kleuren volgens de verklaringen van de raadslieden tijdens pleidooi in hoger beroep gelijk zijn aan de kleuren van de blisterverpakkingen van Panasonic, wordt de kleur geel genoemd. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de punten van verschil zodanig zijn dat (ook) bij globale beoordeling geen sprake is van gevaar voor (directe of indirecte) verwarring. Dit brengt dat ook geen sprake is van inbreuk op dit merk (nr. 461409) en de grieven van Panasonic ook in zoverre slagen.
    
    
    Inbreuk op het zwart/oranje kleurmerk (nr.445091)?
    
    10.   Zoals hiervoor overwogen heeft dit merk naar het oordeel van het hof een zeer gering onderscheidend vermogen. Dit merk verschilt bovendien  aanmerkelijk meer van de in het geding zijnde blisterverpakkingen van Panasonic dan het in rechtsoverweging 9 besproken merk. Het zwart/oranje merk laat een oranje vlak zien dat geheel is omsloten door een zwarte rand. Er komt geen rood in voor en de kleuren lopen niet in elkaar over. Er is dan ook geen sprake van de “specifieke kleurencombinatie”, waarop Duracell zich ter onderbouwing van de door haar gestelde inbreuk beroept. Gelet op het hiervoor in rechtsoverweging 9 overwogene, behoeft het geen verder betoog dat geen sprake is van inbreuk op dit merk. Dit brengt mee dat de incidentele grief faalt voorzover daarin de rechtbank wordt verweten dat het opgelegde inbreukverbod geen betrekking heeft op dit merk.
    
    Inbreuk op het zwart/wit/grijze merk (nr. 461407)?
    
    11.   In het merk nr. 461407 komen slechts de kleuren zwart, grijs en wit, alsmede het woord Duracell, voor. Het hof is van oordeel dat de onderhavige blisterkaarten van Panasonic, met een andere kleurencombinatie en bovendien voorzien van het woord PANASONIC, daarmee niet zodanig overeenstemmen dat door het gebruik daarvan verwarring kan ontstaan met het zwart/grijs/witte merk van Duracell. Van inbreuk op dit merk is daarom, naar het oordeel van het hof, geen sprake. Dit brengt mee dat de incidentele grief, voorzover daarin de rechtbank wordt verweten dat het opgelegde inbreukverbod geen betrekking heeft op dit merk, faalt.
    
    
    
      12.	Het bovenstaande brengt mee dat de principale grieven II tot en met VI en VII
      (voorzover betrekking hebbend op toewijzing van het gevorderde inbreukverbod) slagen en het gevorderde inbreukverbod alsnog zal worden afgewezen, en voorts dat de incidentele grief voor het overige faalt.
    
    
    
      13.	  Principale grief VII richt zich tevens tegen de beslissing van de rechtbank
      om de in het geding zijnde (latere) merkdepots van Panasonic van 9 augustus 1996  (depotnrs. 876517 en 876516 en inschrijvingsnrsnrs. 597179 en 597178) nietig te verklaren op grond van het bepaalde in artikel 14B aanhef en onder 1 BMW. Tussen partijen staat vast dat het depot met depotnummer 876517 grotendeels gelijk is aan de in het geding zijnde blisterverpakkingen van Panasonic. Nu het hof van oordeel is dat door het gebruik van die blisterverpakkingen geen gevaar voor verwarring met de merken van Duracell te duchten is, geldt dit op dezelfde gronden voor dit merk van Panasonic en kan Duracell niet met succes de nietigheid van het depot van dit merk inroepen. Hetzelfde geldt ten aanzien van het depot met depotnummer 876516, dat door een afwijkende kleur/vlakverdeling verdergaand van de merken van Duracell afwijkt dan het merk, gedeponeerd onder nummer 876517. Dit brengt mee dat grief VII ook in zoverre slaagt en de vorderingen van Duracell ook in zoverre dienen te worden afgewezen.
    
    
    
      14.	  Aan het algemene bewijsaanbod van Duracell gaat het hof als onvoldoende
      gesubstantieerd en/of gespecificeerd en/of niet ter zake dienende voorbij.
    
    
    
      15.	  Nu de principale grieven II tot en met VII slagen en de vorderingen van
      Duracell alsnog zullen worden afgewezen, heeft Panasonic geen belang meer bij behandeling van principale grief I. 
      Het bestreden vonnis zal worden vernietigd met veroordeling van Duracell in de kosten van het principale beroep en van de eerste aanleg. Het incidenteel beroep zal worden verworpen, met veroordeling van Duracell in de kosten van het incidenteel beroep.  
    
    
    Beslissing
    
    Het hof:
    
    in principaal appèl
    
    vernietigt het bestreden vonnis van de rechtbank te ’s-Gravenhage van 29 maart 2000
    
    en opnieuw rechtdoende,
    
    wijst het gevorderde af;
    
    veroordeelt Duracell in de kosten van de procedure in eerste aanleg, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Panasonic begroot op fl. 3.810,-- en in de kosten van het principaal appèl, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Panasonic begroot op fl. 5.637,33 en verklaart deze proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
    
    
    
    in incidenteel appèl
    
    verwerpt het beroep;
    
    veroordeelt Duracell in de kosten van het incidenteel appèl, tot op heden aan de zijde van Panasonic begroot op fl. 2.550,-- en verklaart deze proceskosten-veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Ottevangers; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 november 2001, in tegenwoordigheid van de griffier.