ECLI:NL:RBROT:2024:7560, Rechtbank Rotterdam, 14-08-2024, C/10/651886 / HA ZA 23-103
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2024-08-14 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Verbintenissenrecht

Samenvatting: Uitleg licentieovereenkomst met betrekking tot octrooien. De licentie is beperkt tot toepassing van de octrooien in transgene muizen. De bevoegdheid om de octrooien te handhaven is ruimer en ziet ook op transgene ratten.

vonnis
    RECHTBANK ROTTERDAM
    
    
      Team handel en haven
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/10/651886 / HA ZA 23-103
    
    
    
      
        Vonnis van 14 augustus 2024
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      
        
          [eiser]
        ,
      wonende te Smallwood, Verenigd Koninkrijk,
      eiser in conventie,
      verweerder in reconventie,
      advocaat mr. W.E. Pors te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    
      
        HARBOUR ANTIBODIES B.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
      gedaagde in conventie,
      eiseres in reconventie,
      advocaat mr. C.M. van den Brink te Amsterdam,
    
    2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    
      
        HARBOUR ANTIBODIES HCAB B.V.,
      gevestigd te Rotterdam,
      gedaagde in conventie,
      eiseres in reconventie,
      advocaat mr. C.M. van den Brink te Amsterdam,
    
    3. de publiekrechtelijke rechtspersoon
    
      
        ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM,
      zetelend te Rotterdam,
      gedaagde in conventie,
      eiseres in reconventie,
      advocaat mr. H.G.M. Berendschot te Rotterdam.
    
    
    
    
      Partijen worden hierna [eiser] , Harbour c.s. en Erasmus MC genoemd. Harbour c.s. worden afzonderlijk aangeduid als Harbour Antibodies en Harbour HCab.
    
    
    
  
  
    
      1De zaak in het kort
    
      [eiser] en Erasmus MC hebben een serie Amerikaanse octrooien verkregen. Deze hebben betrekking op de productie van antilichamen ontleend aan transgene zoogdieren. Zij verleenden een exclusieve licentie aan Harbour Antibodies. Dit geschil gaat om de uitleg van de licentieovereenkomst: is deze beperkt tot toepassing van de octrooien in transgene muizen (standpunt van [eiser] ), of omvat deze ook toepassing in transgene ratten (standpunt van Harbour c.s. en Erasmus MC)? Verder wil [eiser] dat Harbour c.s. zich terugtrekken uit een Amerikaanse octrooihandhavingsprocedure, ingesteld tegen de Amerikaanse onderneming TeneoBio Inc. (hierna: TeneoBio) die een platform voor transgene ratten heeft ontwikkeld. Harbour c.s. en Erasmus MC willen juist dat [eiser] mee blijft doen in die procedure. Op de achtergrond speelt de vraag aan wie de opbrengsten uit de procedure tegen TeneoBio moeten toekomen.
    
    
  
  
    
      2De procedure
    
      2.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
        
          de dagvaarding van 19 januari 2023; 
        
        
          de akte houdende overlegging producties van [eiser] , met producties 1 tot en met 23;
        
        
          de conclusie van antwoord in conventie, tevens inhoudende eis in reconventie van Harbour c.s., met producties 1 tot en met 27;
        
        
          de conclusie van antwoord tevens inhoudende een eis in reconventie van Erasmus MC, met producties 1 tot en met 25;
        
        
          de brief van de rechtbank van 16 mei 2023, waarin partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling;
        
        
          de brief van de rechtbank van 21 september 2023, met daarin een zittingsagenda;
        
        
          de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte overlegging producties, met producties 24 tot en met 53;
        
        
          de akte overlegging aanvullende producties van Harbour c.s., met producties 28 en 29;
        
        
          het proces-verbaal van de mondelinge behandeling, gehouden op 25 oktober 2023;
        
        
          de spreekaantekeningen van [eiser] , Harbour c.s. en Erasmus MC;
        
        
          de akte houdende overlegging producties en commentaar productie van [eiser] , met producties 54 en 55;
        
        
          de akte overlegging aanvullende producties van Harbour c.s., met productie 30;
        
        
          de akte overlegging aanvullende producties van Harbour c.s., met producties 31 en 32;
        
        
          de aanvullende akte na mondelinge behandeling van Erasmus MC;
        
        
          de antwoordakte van Harbour c.s.;
        
        
          de antwoordakte van Erasmus MC.
        
      
      
    
    
      2.2.
      Ten slotte is vonnis bepaald.
      
      
    
  
  
    
      3De feiten
    
      3.1.
      
        [eiser] en Erasmus MC hebben een platform ontwikkeld voor de productie van antilichamen voor medische toepassing. De antilichamen worden ontleend aan transgene (niet-menselijke) zoogdieren (bij voorkeur knaagdieren en muizen in het bijzonder). Die vindingen (en de met behulp van die vindingen ontwikkelde antilichamen) vormen het onderwerp van een reeks werkwijze-octrooien, zoals de Amerikaanse octrooien US [nummer 1], [nummer 2], [nummer 3], [nummer 4] en [nummer 5] (hierna: de octrooien). Bij aanvang van deze procedure werden de octrooien gehouden door [eiser] en/of Erasmus MC. 
      
    
    
      3.2.
      
        Harbour Antibodies is op 27 december 2006 opgericht door (onder andere) [eiser] en Erasmus MC voor de verdere ontwikkeling, toepassing en exploitatie van de geoctrooieerde werkwijzen. De aandelen in Harbour Antibodies werden ten tijde van de oprichting gehouden door (onder andere) [eiser] en Erasmus MC Holding B.V. 
        
          [eiser] was van 27 december 2006 tot 28 september 2011 bestuurder van Harbour Antibodies. Harbour Antibodies is in 2016 overgenomen door HBM Holdings Ltd. (hierna: HBM) in die zin dat de aandeelhouders van Harbour Antibodies hun aandelen in Harbour Antibodies hebben verkocht aan HBM.
      
      
    
    
      3.3.
      
        [eiser] en Erasmus MC hebben aan Harbour Antibodies een exclusieve licentie verstrekt voor toepassing van de octrooien. Daartoe is een Research & License Agreement gesloten met als ingangsdatum 27 december 2006. Op dezelfde datum is ook een Research Consultancy Agreement gesloten, op grond waarvan laboratoria, personeel en faciliteiten ter beschikking zijn gesteld aan Harbour Antibodies. 
      
    
    
      3.4.
      De Research & License Agreement is opgevolgd door een op 3 mei 2011 ondertekende License Agreement tussen Erasmus MC, [eiser] , Erasmus MC Holding B.V. en Harbour Antibodies, met ingangsdatum 28 december 2009 (hierna aangeduid als “de licentieovereenkomst”). Op 3 mei 2011 is ook een herziene Research Consultancy Agreement gesloten.
      
    
    
      3.5.
      In de licentieovereenkomst staat onder meer het volgende:
      
      
        “(…) WHEREAS ERASMUS MC has made a series of inventions and developed the Technology alone or together with [eiser] , as specified in Annex 1 in the area of: (i) methods for the derivation of soluble camelid VHH domains, human or camelised VH domains from transgenic mice which produce heavy chain only antibodies (HCAbs) of any class in response to antigen challenge; (ii) the development of novel bispecific bivalent antibodies, and tetrameric and other antibody complexes derivable from soluble camelid VHH domains, human or camelised VH domains; and (iii) novel methods for the derivation of human tetrameric antibodies comprising heavy and light chains (H2L2) from transgenic mice following antigen challenge;
      
      
      
        WHEREAS HARBOUR, ERASMUS MC and [eiser] previously entered into a research and Licence agreement dated December 27, 2006 (the “Original Research and Licence
        Agreement”), pursuant to which ERASMUS MC and [eiser] granted HARBOUR a licence
        in relation to certain aspects of its transgenic mouse technology, which agreement expired on December 27, 2009; (…)
      
      
    
  
  
    
      1Definitions
    
    
      1.1
      
        In this Agreement, the following words and expressions, shall have the meaning as set
        forth in the present Section 1.1:
      
      
      
        (…) “Antibodies” or “Antibody” means any antibody or antibodies obtained or derived
        from the Transgenic Mice including without limitation modifications (including
        chemical modifications), derivatives, fragments of such antibodies, complexes of such
        antibodies, fusion proteins and conjugates incorporating any of the foregoing and/or
        nucleic acid sequences encoding any of the foregoing.
      
      
      
        (…) “Field” shall mean the field of Antibodies.
      
      
      
        (…) “Know-How” means all proprietary, unpatented industrial, commercial, and technical
        knowledge and experience solely related to the Transgenic Mice or to the generation
        of antibodies, antibody fragments or antibody complexes using the Patents and/or the
        Transgenic Mice, that is developed by ERASMUS and/or [eiser] after the Effective
        Date of this Agreement under the terms of the Research Consultancy Agreement.
      
      
      
        (…) “Technology” means the Patents, the Improvements and Know How.
      
      
      
        “Transgenic Mice” means those transgenic mice generated using the inventions
        embodied or disclosed in the Patents or generated using the Know How or
        Improvements that express tetrameric antibodies comprising two heavy and two light
        chain polypeptides (“H2L2”); or VH, or camelid VHH, or camelised VH heavy chain
        only antibodies (“HCAb”); including, the breeding pairs, eggs, fertilised eggs, embryos, sperm, embryonic stem cells or induced pleuripotent stem cells, derived from such mice. This definition shall also include vasectomised males derived from such transgenic mice. (…)
      
      
    
  
  
    
      2Grant and Licence-back / Technical Assistance
    
    
      2.1
      
        ERASMUS MC (and [eiser] , to the extent [eiser] is owner or co-owner thereof)
        hereby grant to HARBOUR, as HARBOUR hereby accepts from ERASMUS MC and
        
          [eiser] , an exclusive licence, under the Technology to use, manufacture, market,
        offer for sale, sell, supply, keep, breed, cross breed and import Transgenic Mice in the
        Field. (…)
      
      
    
  
  
    
      5Consideration
    
    
      5.1
      
        In consideration of the grant of the licence, HARBOUR shall pay to ERASMUS MC
        and [eiser] an annual aggregate access fee of Euro 100,000 for the use of the
        Technology and/or Transgenic Mice licensed under this Agreement, of which Euro
        60,000 shall be payable to ERASMUS MC and Euro 40,000 shall be payable to
        
          [eiser] . (…)
      
      
    
    
      5.3
      
        Harbour shall be responsible for payment of all costs incurred as of 1 July 2010, that are related to (i) the filing, maintenance, prosecution, defence and enforcement of the
        Patents (as envisaged in the Business Plan) and (ii) completion and characterization of
        the Transgenic Mice with ERASMUS MC as set out in the Research Consultancy
        Agreement. Harbour shall inform any patent attorneys involved in the filing,
        maintenance, prosecution, defence of the Patents that from July 1, 2010 all such
        invoices should be addressed to HARBOUR. (…)
      
      
    
  
  
    
      6Commercialization
    
    
      6.1
      
        HARBOUR undertakes to use commercially reasonable endeavours to carry out all
        necessary activities for Exploitation of the Technology (or any aspect of it) and/or the
        Transgenic Mice in accordance with the Business Plan. (…)
      
      
    
  
  
    
      8Warranty and Indemnity
    
    
      (…) 8.1 ERASMUS and [eiser] hereby represent and warrant to HARBOUR that as of the
      Effective Date:
    
    
    
      (…) 8.1.3 they have not previously entered into an agreement, whether written or oral with respect to the Patents and/or the Transgenic Mice, which conflicts with rights granted to HARBOUR hereunder, and shall not enter into any such arrangement during the term of this Agreement; and (…)
    
    
    
      8.1.5 ERASMUS MC and [eiser] hereby represent and warrant to HARBOUR that as far as they are aware, as of the Effective Date no party other than the Parties has any right, title or interest in and to the Transgenic Mice. (…)
    
    
  
  
    
      9Term and Termination
    
    
      9.1
      Notwithstanding the date of signature of this Agreement, this Agreement, both for the H2L2 Transgenic Mice and HCAb Transgenic Mice, shall be deemed to commence on 28th December 2009 and shall, unless terminated earlier pursuant to Section 9.2, 9.3, and/or 9.4 or terminated by HARBOUR for convenience, remain in full force and effect for so long as the Transgenic Mice are in existence and have the potential to generate income through sub-licensing activities for HARBOUR as demonstrated by the payment of the annual technology access fee to ERASMUS MC and [eiser] . (…)
      
    
  
  
    
      10Non Assignment
    
    
      (…) 10.3 Neither ERASMUS MC nor [eiser] shall during the term of this Agreement, assign
      any right, title or interest in or to any of the Technology and/or Transgenic Mice and/or any intellectual property rights subsisting in the Improvements without the prior written consent of HARBOUR. (…)
    
    
  
  
    
      14Ownership, filing, prosecution and maintenance of Patents
    
    
      (…) 14.3 HARBOUR shall be responsible for co-ordinating the filings, prosecution maintenance, defence (including oppositions) or enforcement of the Patents and
      HARBOUR shall use reasonable endeavours to secure the strongest protection for
      inventions disclosed in the Patents that support the business model of HARBOUR. (…)
    
    
    
      14.5
      
        HARBOUR may at its sole discretion decide to refrain from seeking, obtaining or
        maintaining any patent or other statutory intellectual property right in relation to the
        Patent Rights and/or the Improvements. In case HARBOUR decides to refrain from
        seeking, obtaining and/or maintaining the rights mentioned in section 13.1, the
        Licence granted hereunder with regard to such patents and/or patent application shall
        automatically terminate and ERASMUS MC and/or [eiser] will then be free to use
        such rights.
      
      
    
  
  
    
      15Registration
    
    
      15.1
      
        HARBOUR shall be entitled, and is hereby authorized by ERASMUS MC and/or
        
          [eiser] , to register HARBOUR as the exclusive Licensee of the Patents at the relevant
        Patent Offices. (…)
      
      
    
  
  
    
      17Applicable legislation, dispute resolution
    
    
      17.1
      
        This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of
        The Netherlands.
      
      
    
    
      17.2
      
        Save to the extent provided otherwise in section 6.2, all disputes regarding this
        Agreement, which cannot be solved amicably between the Parties, shall be exclusively
        submitted to the District Court of Rotterdam, The Netherlands (without prejudice to
        right of appeal). (…)”
      
      
    
    
      3.6.
      Harbour HCab is op 17 september 2013 opgericht als een 100% dochteronderneming van Harbour Antibodies. Harbour HCab houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van antilichamen. Meer in het bijzonder houdt zij zich bezig met de verdere exploitatie van het Heavy Chain only Antibodies-platform. Harbour Antibodies heeft aan Harbour HCab een sublicentie verstrekt.
      
    
    
      3.7.
      Op 10 november 2021 heeft Harbour Antibodies een Litigation and Cooperation Agreement (hierna: de Litigation Agreement) toegestuurd aan [eiser] met het verzoek deze te ondertekenen. In de begeleidende e-mail staat onder meer het volgende:
      
      
        “(…) HBM has noticed that a California based biotech company TeneoBio may have infringed our core IP rights on HCAb. HBM has tried to talk to TeneoBio to resolve this but failed. So HBM intends to bring an IP litigation against TeneoBio in the US. I attach the initial infringement analysis for your reference.
      
      
      
        The current licensing agreement has entrusted HBM to take whatever measures to enforce IP rights, but under US law and common practice, Erasmus MC and you as IP applicants need to sign the attached litigation and cooperation agreement to just facilitate the litigation. HBM will take care of all possible litigation fees. (…)”
      
      
    
    
      3.8.
      In de Litigation Agreement, die is gesloten tussen [eiser] , Erasmus MC en Harbour Antibodies en als ingangsdatum 19 november 2021 heeft, staat onder meer het volgende:  
      
      
        “(…) WHEREAS, Erasmus MC, [eiser] and Harbour have entered into a License Agreement
        (as defined below), pursuant to which Harbour was granted an exclusive license to the technology claimed in the Patent Rights;
      
      
      
        WHEREAS, Harbour desires to develop and commercialize the technology claimed in the Patent Rights in the Field in the Territory, including by enforcement of the Patent Rights; (…)
      
      
    
  
  
    
      10ENFORCEMENT OF PATENT RIGHTS.
    
    
      10.1
      
        Notice. In the event any Party becomes aware of any possible or actual infringement of any Patent Rights with respect to Licensed Methods or Licensed Products (an “Infringement”), that Party shall promptly notify the other Parties and provide each with details regarding such Infringement.
      
    
    
      10.2.
      
        Suit by Harbour. Nothing in this Agreement shall modify the rights and obligations of the Parties with respect to prosecution, maintenance, and enforcement of the Patent Rights as set forth in Section 14.3 of the License Agreement. Further, nothing in this Agreement shall modify the rights and obligations of the Parties set forth in Section 5 of the License Agreement with respect to the Consideration paid to [eiser] and Erasmus MC by Harbour for the grant of the license to the Patent Rights.
      
      
        Harbour will continue to be responsible for coordinating the filings, prosecution, maintenance, defense (including oppositions) or enforcement of the Patent Rights, including enforcement of the Patent Rights in litigation against third parties. For the avoidance of  doubt, Harbour and/or one or more of its Affiliates shall have the first right, but not the obligation, to bring an action for Infringement and shall have the right to control the action, including the sole right to settle any such action.
      
      
      
        Harbour will be responsible for all expenses, including reasonable attorneys’ fees, incurred
        by Erasmus MC and [eiser] with respect to such action, and Erasmus MC and [eiser] each agree to join as a co-plaintiff in any such action, and to cooperate fully upon reasonable request by Harbour. Harbour shall make reasonable efforts to minimize any disruption to Erasmus MC and [eiser] ’s operations resulting from such joinder and participation in the action. (…)
      
      
    
  
  
    
      12CALIFORNIA LAW.
    
    
      This Agreement and any question relating to the attorney-client privilege, common interest
      doctrine, or any other applicable privileges and protections shall be governed and construed in accordance with the internal laws of the State of California without giving effect to any choice of law rule that would cause the application of the laws of any other jurisdiction. (…)”
    
    
    
      3.9.
      Op 23 december 2021 hebben Harbour c.s. een octrooihandhavingsprocedure aanhangig gemaakt in de Verenigde Staten, bij de United States District Court for the District of Delaware. Ook Erasmus MC en [eiser] zijn als eisers bij die procedure betrokken. De procedure is ingesteld tegen TeneoBio en houdt verband met een door TeneoBio ontwikkeld platform voor transgene ratten. De procedure wordt hierna ook aangeduid als “de Amerikaanse procedure”. 
      
    
    
      3.10.
      Op 5 oktober 2023 heeft Erasmus MC haar rechten met betrekking tot de octrooien bij akte overgedragen aan Harbour Antibodies. 
      
    
    
      3.11.
      De Amerikaanse procedure is geschorst in afwachting van de uitkomst van deze  procedure. Op 14 november 2023 hebben Harbour c.s. en Erasmus MC in de Amerikaanse procedure een motie ingediend om de schorsing op te heffen (een Motion to Lift Stay).
      
      
    
  
  
    
      4Het geschil
    in conventie
    
      4.1.
      
        
          [eiser] vordert om bij vonnis, voor zover toegelaten uitvoerbaar bij voorraad:
        “(…)
      
      1. Te verklaren voor recht dat de Licentieovereenkomst van 3 mei 2011 beperkt is tot een licentie voor toepassingen van de Octrooien met betrekking tot:
      
        
          “any antibody or antibodies obtained or derived from the Transgenic Mice including without limitation modifications (including chemical modifications), derivatives, fragments of such antibodies, complexes of such antibodies, fusion proteins and conjugates incorporating any of the foregoing and/or nucleic acid sequences encoding any of the foregoing”
        
        en zich derhalve niet uitstrekt tot toepassingen met transgene ratten, terwijl ook de bevoegdheid van licentienemers om ter handhaving van de octrooien op te treden daartoe beperkt is.
      
      2. Te verklaren voor recht dat Harbour Antibodies B.V. en Harbour Antibodies HCAb B.V. niet bevoegd zijn om als eisers op te treden in de door hen op 23 december 2021 bij de United States District Court for the District of Delaware aanhangig gemaakte procedure.
      3. Harbour Antibodies B.V. en Harbour Antibodies HCAb B.V. te bevelen zich onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis terug te trekken uit de bij de United States District Court for the District of Delaware op 23 december 2021 aanhangig gemaakte procedure, op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- voor iedere dag dat zij daarmee in gebreke blijven, waarbij een dagdeel voor een dag gerekend wordt.
      4. Harbour Antibodies B.V. en Harbour Antibodies HCAb B.V. te verbieden om onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis nog langer betrokken te zijn als eiser in de bij de United States District Court for the District of Delaware op 23 december 2021 aanhangig gemaakte procedure, op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- voor iedere dag dat zij daarmee in gebreke blijven, waarbij een dagdeel voor een dag gerekend wordt.
      5. Gedaagden te veroordelen tot vergoeding van de door hen aan [eiser] toegebrachte schade, nader op te maken bij staat.
      6. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten. (…)”
      
    
    
      4.2.
      Harbour c.s. en Erasmus MC concluderen tot afwijzing van de vorderingen van [eiser] , met veroordeling van [eiser] , bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van de procedure.  
      
    
    
      4.3.
      Op de relevante stellingen van partijen wordt hierna verder ingegaan.
      
      
        
          in reconventie – Harbour c.s.
        
      
    
    
      4.4.
      
        Harbour c.s. vorderen om, voor zover toegelaten in een vonnis dat bij voorraad uitvoerbaar is:
        “(…)
        I. voor recht te verklaren dat de Licentieovereenkomst van 2009 aan Harbour c.s. het exclusieve recht geeft om de Octrooien te exploiteren voor alle toepassingsgebieden;
        II. voor recht te verklaren dat de Licentieovereenkomst van 2009 aan Harbour Antibodies B.V. en Harbour Antibodies HCab (als partij aan wie Harbour Antibodies B.V. een licentie heeft verleend) het exclusieve recht verleent om de Octrooien te handhaven tegen alle (vermeende) inbreukmakers (ongeacht de door die vermeende inbreukmaker gebruikte knaagdierensoort) en met inbegrip van het recht om de Amerikaanse Octrooien tegen TeneoBio te handhaven met betrekking tot de vermeende inbreuk door TeneoBio op de Amerikaanse Octrooien met ratten;
        III. [eiser] te bevelen om zich, overeenkomstig de bepalingen van de Litigation and Cooperation Agreement, in het bijzonder, maar zonder beperking tot, artikel 10.2 daarvan, onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis te voegen als mede-eiser in de handhavingsprocedure van Harbour c.s. tegen TeneoBio (en om zich daar niet uit terug te trekken) en om, na een redelijk verzoek van Harbour c.s., zijn volledige medewerking aan die procedure te verlenen op straffe van een dwangsom van EUR 100.000,- voor iedere dag dat [eiser] daarmee in gebreke blijft en waarbij een dagdeel als één dag wordt gerekend;
        IV. voor recht te verklaren dat [eiser] onrechtmatig handelt jegens Harbour c.s. door Harbour c.s. herhaaldelijk, zonder enige rechtsgrond, te betrekken in (juridische) procedures in verband met de Licentieovereenkomst van 2009;
        V. [eiser] te gebieden zich te onthouden van welke verklaring en/of mededeling op welke wijze en in welke vorm dan ook (waaronder maar niet beperkt tot het delen van de ‘Preliminary Infringement Analysis’ die [eiser] aan uw rechtbank heeft verstrekt als Productie EP 9 bij de Dagvaarding) aan derden, waaronder maar niet beperkt tot Amgen en Tenebio Inc. dat Harbour c.s. niet bevoegd zouden zijn om de Amerikaanse Octrooien te handhaven tegen TeneoBio, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 100.000,- voor iedere verklaring of mededeling die [eiser] doet vermeerderd met een bedrag van EUR 50.000,- voor iedere dag dat [eiser] die verklaring of mededeling niet schriftelijk rectificeert;
        VI. [eiser] te veroordelen tot vergoeding van de door hem aan Harbour c.s. toegebrachte schade, nader op te maken bij staat; en
        VII. [eiser] te veroordelen in de proceskosten van de procedure in reconventie.”
      
      
    
    
      4.5.
      Ter zitting hebben Harbour c.s. toegelicht dat zij hun vorderingen I en II intrekken als de vorderingen van [eiser] in conventie worden afgewezen. 
      
    
    
      4.6.
      
        [eiser] concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Harbour c.s. in reconventie, met veroordeling van Harbour c.s. in de proceskosten. 
      
    
    
      4.7.
      Op de relevante stellingen van partijen wordt hierna verder ingegaan.
      
      
        
          in reconventie – Erasmus MC
        
      
      
    
    
      4.8.
      
        Erasmus MC vordert om, voor zover toegelaten in een vonnis dat bij voorraad uitvoerbaar is:
        “(…)
        I. [eiser] te gebieden zich te houden aan zijn verplichtingen uit hoofde van de door hem ondertekende Litigation & Cooperation agreement, mede inhoudende maar niet beperkt tot hem daarmee te gebieden zich niet terug te trekken als eisende partij uit de in de Verenigde Staten (en in het lichaam van deze conclusie benoemde) lopende procedure tegen TeneoBio, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000.000,- (één miljoen Euro) voor het geval [eiser] zich uit de procedure zou terugtrekken;
        II. [eiser] te gebieden zich te onthouden van welke verklaring en/of mededeling op welke wijze en in welke vorm dan ook aan derden, waaronder maar niet beperkt tot Amgen en TeneoBio Inc. dat Harbour c.s. niet bevoegd zouden zijn om de Amerikaanse Octrooien te handhaven tegen TeneoBio, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000 voor iedere verklaring of mededeling die [eiser] doet vermeerderd met een bedrag van € 50.000,- voor iedere dag dat gedaagde in reconventie die verklaring of mededeling niet schriftelijk rectificeert; en
        III. [eiser] te veroordelen in de proceskosten van de procedure in reconventie. (…)”
      
      
    
    
      4.9.
      
        [eiser] concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Erasmus MC in reconventie, met veroordeling van Erasmus MC in de proceskosten.
      
    
    
      4.10.
      Op de relevante stellingen van partijen wordt hierna verder ingegaan.
      
      
    
  
  
    
      5De beoordeling
    in conventie en in reconventie
    
    
      5.1.
      De vorderingen in conventie en in reconventie worden vanwege hun samenhang samen beoordeeld.
      
      
        
          Bevoegdheid/toepasselijk recht
        
      
      
    
    
      5.2.
      
        [eiser] woont in het Verenigd Koninkrijk. De rechtbank moet daarom ambtshalve beoordelen of zij internationaal bevoegd is en zo ja, welk recht toepasselijk is.
      
    
    
      5.3.
      Alle partijen gaan – mede aan de hand van het forumkeuzebeding in artikel 17.2 van de licentieovereenkomst – uit van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter (in Rotterdam). De rechtbank ziet geen aanleiding daarover anders te oordelen.
      
    
    
      5.4.
      Het gaat in deze procedure met name om uitleg van overeenkomsten. Op de licentieovereenkomst is op grond van artikel 17.1 Nederlands recht van toepassing. Op de Litigation Agreement is op grond van artikel 12 het recht van de staat Californië van toepassing.
      
      
        
          Inleiding
        
      
      
    
    
      5.5.
      Aanvankelijk baseerde [eiser] al zijn vorderingen op zijn uitleg van de licentieovereenkomst en de Litigation Agreement. De reconventionele vorderingen I en II van Harbour c.s. zijn gebaseerd op de daar tegenover staande uitleg van gedaagden. Hangende deze procedure heeft Erasmus MC haar aandeel in de octrooien overgedragen aan Harbour Antibodies. Na die overdracht voegde [eiser] een Amerikaans procesrechtelijk argument (de zogenaamde constitutional standing) als grondslag toe aan zijn vorderingen 2 tot en met 4. 
      
      
        
          Belang [eiser] bij vordering 1
        
      
      
    
    
      5.6.
      Erasmus MC heeft betoogd dat de overdracht van haar aandeel in de octrooien aan Harbour Antibodies tot gevolg heeft dat [eiser] geen belang meer heeft bij zijn vorderingen 1 tot en met 4. Volgens Harbour c.s. zijn die vorderingen achterhaald, wat de rechtbank begrijpt als een beroep op het (inmiddels) ontbreken van voldoende belang. Voor wat betreft de vorderingen 2 tot en met 4 wordt dit verweer hierna behandeld (onder 5.37 e.v., met name 5.41), voor wat betreft vordering 1 geldt het volgende.
    
    
      5.7.
      
        De rechtbank passeert dit verweer. In het algemeen geldt dat de rechter  terughoudend moet zijn met het afwijzen van een vordering op de grond dat voldoende belang ontbreekt. [eiser] heeft tijdens de mondelinge behandeling betoogd dat de vraag of Harbour Antibodies een licentie heeft die zich uitstrekt tot meer soorten (knaag)dieren dan alleen transgene muizen van belang is voor de vraag of Harbour c.s. constitutional standing hebben in de Amerikaanse procedure. De Amerikaanse rechter moet, onder meer op basis van de beoordeling van de door [eiser] in deze Nederlandse procedure gevraagde verklaringen van recht, beslissen over de vraag van de standing, omdat Nederlands recht van toepassing is op, kort gezegd, de licentie. Volgens [eiser] houdt hij ook belang bij vordering 1 om te kunnen bepalen hoe de eventuele opbrengst van de Amerikaanse procedure moet worden verdeeld. Verder hebben Harbour c.s. er zelf, terecht, op gewezen dat Harbour Antibodies na de overdracht niet alleen mede-eigenaar is van de octrooien, maar ook nog steeds licentienemer. [eiser] heeft immers nog steeds zijn eigen aandeel in de octrooien en geen van partijen heeft gesteld dat de licentieovereenkomst in de relatie tussen [eiser] en Harbour Antibodies is beëindigd. Volgens Harbour c.s. hebben zij nog steeds belang bij een verklaring van recht over de reikwijdte van het contractuele recht van Harbour c.s. om de gelicenseerde octrooien te handhaven tegen vermeende inbreukmakers. 
        Ook als de stellingen van [eiser] niet alle opgaan volgt daaruit wel dat [eiser] belang heeft bij een oordeel van deze rechtbank over de uitleg van de licentieovereenkomst en heeft hij daarmee voldoende en concreet belang bij zijn vordering 1.
      
      
      
        
          Uitleg van de licentieovereenkomst
        
      
      
    
    
      5.8.
      
        De rechtbank is van oordeel dat de op grond van de licentieovereenkomst aan Harbour Antibodies verstrekte licentie is beperkt tot toepassing van de octrooien in transgene muizen. De licentie strekt zich dus niet uit tot toepassing in transgene ratten. 
        De bevoegdheid van Harbour c.s. om de octrooien te handhaven is echter ruimer en niet beperkt tot het toepassingsgebied van transgene muizen. 
        De rechtbank licht dit oordeel hierna toe.
      
      
      
        
          Uitlegmaatstaf
        
      
      
    
    
      5.9.
      De rechtbank moet de licentieovereenkomst uitleggen naar het toepasselijke Nederlandse recht. Daarbij past de rechtbank het Haviltex-criterium toe, zoals dit geldt voor commerciële overeenkomsten waarover is onderhandeld. Dit criterium luidt als volgt (HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8101):
      
      
        “Bij de uitleg van een overeenkomst die een commerciële overeenkomst is, gesloten tussen professioneel opererende partijen die over de inhoud van de overeenkomst hebben onderhandeld, terwijl de overeenkomst ertoe strekt de wederzijdse rechten en verplichtingen nauwkeurig vast te leggen, komt groot gewicht toe aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, maar kunnen de overige omstandigheden van het geval meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft immers de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.”
      
      
    
    
      5.10.
      Bij de onderhandelingen over de licentieovereenkomst waren advocaten betrokken. Voordat de licentieovereenkomst is gesloten zijn er meerdere concepten over en weer gegaan. Het gaat om een commerciële overeenkomst tussen professioneel opererende partijen, waarbij grote financiële belangen een rol spelen. Gelet op genoemd criterium heeft de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen van de bepalingen in de licentieovereenkomst een groot gewicht.
      
      
        
          De tekst van de licentieovereenkomst
        
      
      
    
    
      5.11.
      Partijen zijn het erover eens dat de beschermingsomvang van de octrooien niet is beperkt tot toepassing in transgene muizen. Uit de octrooien en de stellingen van partijen over die octrooien volgt dat de beschermingsomvang zich uitstrekt tot transgene zoogdieren (niet-menselijk), waarbij in de specificaties knaagdieren – en muizen in het bijzonder – als voorkeur zijn genoemd.
      
    
    
      5.12.
      
        In de licentieovereenkomst wordt op meerdere plaatsen verwezen naar alléén transgene muizen. De aan Harbour Antibodies verstrekte licentie is in artikel 2.1 omschreven als “an exclusive licence, under the Technology to use, manufacture, market, offer for sale, sell, supply, keep, breed, cross breed and import Transgenic Mice in the Field”. 
        Bij de definitiebepalingen wordt bij “Antibodies/Antibody” en “Know How” (en indirect ook bij “Field” en “Technology”) verwezen naar transgene muizen. Verder is er een definitiebepaling voor “Transgenic Mice”. In verschillende andere bepalingen, waaronder de eerste twee overwegingen en de artikelen 6.1, 8.1.3, 8.1.5 en 9.1, worden ook alleen transgene muizen genoemd. Artikel 9.1 koppelt de looptijd van de licentieovereenkomst aan de exploitatie door Harbour Antibodies van de technologie specifiek met betrekking tot transgene muizen. De tekst van de licentieovereenkomst wijst er dan ook op dat de reikwijdte van de licentie beperkt is tot toepassing in transgene muizen. 
      
      
    
    
      5.13.
      De bevoegdheid van Harbour Antibodies om de octrooien te handhaven is neergelegd in artikel 14.3 van de licentieovereenkomst. In die bepaling staat, anders dan in de hiervoor genoemde bepalingen, géén beperking tot transgene muizen. De tekst van de licentieovereenkomst wijst er daarom op dat de handhavingsbevoegdheid van Harbour Antibodies ook bestaat buiten het toepassingsgebied van transgene muizen.
      
      
        
          De bedoeling van partijen
        
      
      
    
    
      5.14.
      Niet gebleken is dat partijen hebben bedoeld om een andere (dan de hiervoor toegelichte taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de licentieovereenkomst te hechten. Dit wordt hierna toegelicht.
      
      
        Reikwijdte licentie
      
      
    
    
      5.15.
      Partijen zijn het erover eens dat zij transgene muizen altijd hebben beschouwd als het meest rendabele platform voor het tot expressie brengen van de antilichamen en dat Harbour Antibodies zich daar dan ook op zou moeten focussen. Erasmus MC heeft erop gewezen dat exploitatie buiten transgene muizen ten tijde van het sluiten van de licentieovereenkomst niet reëel of interessant was. Dat desondanks een licentie aan Harbour Antibodies zou zijn verstrekt voor de volle omvang van de octrooien (en dus ook voor toepassing in andere transgene zoog-/knaagdieren dan transgene muizen) hebben Harbour c.s. en Erasmus MC weliswaar betoogd, maar de rechtbank ziet onvoldoende aanknopingspunten voor de juistheid van dat standpunt. Omdat toepassing in transgene muizen ten tijde van het aangaan van de licentieovereenkomst de enige bestaande en lucratieve toepassing was, ligt het juist voor de hand dat de licentie tot die toepassing is beperkt. Ook in de octrooien zelf wordt veelvuldig gerefereerd aan muizen en de stellingen omtrent de activiteiten van Amgen zijn te weinig concreet.
      
    
    
      5.16.
      Erasmus MC stelt weliswaar dat zij beoogde een licentie te verlenen voor de volle omvang van de octrooien, met een focus – zonder beperking te impliceren – op toepassing in muizen, maar dit valt niet te rijmen met haar betoog en dat van Harbour c.s. over de beperking van het werkveld (“the Field”) tot transgene muizen in de licentieovereenkomst. Dat betoog houdt immers in dat die beperking niet alleen is opgenomen in verband met de hiervoor bedoelde focus op het meest effectieve toepassingsgebied, maar ook om Harbour Antibodies geen onbeperkte rechten te geven op de resultaten van alle (destijds) toekomstige academische onderzoekswerkzaamheden die Erasmus MC zou verrichten. Erasmus MC heeft toegelicht dat zij deze beperking tot transgene muizen heeft voorgesteld, omdat zij op grond van de Research Consultancy Agreement verdere ontwikkelings- en onderzoekswerkzaamheden verrichtte en de resultaten waarop Harbour Antibodies recht zou hebben beperkt moesten blijven tot de in de octrooien geclaimde werkwijzen en verbeteringen daarvan. Erasmus MC is een academisch centrum met veel activiteiten op het gebied van antilichamen, ook op terreinen die niets met de in de octrooien geclaimde technologie te maken hebben. Tijdens het sluiten van de licentieovereenkomst was het voor Erasmus MC nog niet duidelijk waar haar verdere onderzoek toe zou leiden en of zij ook buiten transgene muizen onderzoek wilde doen. Zij wilde die mogelijkheid openhouden. Zij kon Harbour Antibodies daarom geen onbeperkte rechten geven op de resultaten van toekomstig onderzoek, aldus Erasmus MC.
      
    
    
      5.17.
      Volgens Harbour c.s. en Erasmus MC strookt het behoud van de rechten door de licentiegevers voor toepassing in andere knaagdieren dan transgene muizen niet met het feit dat (i) alle octrooikosten door Harbour Antibodies zijn gedragen (zie ook artikel 5.3 van de licentieovereenkomst) en (ii) in de Research & License Agreement uit 2006 bepaald was dat de octrooien bij het bereiken van bepaalde mijlpalen aan Harbour Antibodies zouden worden overgedragen. Deze bepalingen impliceren dat alleen Harbour Antibodies de octrooien commercieel zou gebruiken en alleen zij licentienemer zou zijn, aldus Harbour c.s. en Erasmus MC. 
      
      
        De rechtbank volgt hen hierin niet. De commerciële exploitatie van de octrooien was in de praktijk uitsluitend gericht op transgene muizen. Omdat Harbour Antibodies de voordelen van die exploitatie zou gaan genieten, is het begrijpelijk dat zij de kosten voor het aanvragen en in stand houden van de octrooien wilde dragen. Wat betreft punt (ii) heeft [eiser] onweersproken gesteld dat de bepaling over overdracht van de octrooien aan Harbour Antibodies bij het behalen van bepaalde mijlpalen juist niet meer voorkomt in de licentieovereenkomst uit 2011.
      
      
    
    
      5.18.
      Uit de door Harbour c.s. en Erasmus MC nog aangehaalde artikelen 10.3, 14.5 en 15.1 van de licentieovereenkomst kan ook geen andere bedoeling van partijen worden afgeleid. Dat [eiser] en Erasmus MC als licentiegevers contractueel verbonden zijn met Harbour Antibodies als licentienemer (artikel 10.3), dat [eiser] en Erasmus MC de octrooien alleen zelf zouden mogen gebruiken als Harbour Antibodies zou besluiten om van verdere verlenging etc. af te zien (artikel 14.5) en dat Harbour Antibodies gerechtigd was om zichzelf als exclusieve licentienemer te registreren (artikel 15.1), rechtvaardigt niet de conclusie dat de licentie ruimer is dan hiervoor uiteengezet. Deze bepalingen zijn ook zinvol als de licentie slechts ziet op muizen. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat er bij het aangaan van de licentieovereenkomst uit 2009 geen andere toepassingen waren dan toepassing in transgene muizen.
      
    
    
      5.19.
      Harbour c.s. en Erasmus MC hebben ter onderbouwing van hun standpunt dat het de bedoeling is geweest om aan Harbour Antibodies een licentie te verstrekken voor de volledige toepassing van de octrooien nog gewezen op bepalingen in de Research & License Agreement uit 2006 en de daaraan voorafgaande term sheet. De rechtbank gaat daaraan voorbij. Het gaat in deze procedure om de uitleg van de jaren later, in 2011, gesloten overeenkomst, waarover uitgebreid is onderhandeld. Bovendien was ook in de overeenkomst uit 2006 het werkveld (“the Field”) beperkt tot transgene muizen.
      
      
        Reikwijdte handhavingsbevoegdheid
      
      
    
    
      5.20.
      
        [eiser] , Harbour Antibodies en Erasmus MC hebben in de periode van januari 2010 tot mei 2011 uitgebreid onderhandeld over de licentieovereenkomst. Over de handhavingsbevoegdheid in artikel 14.3, die is toegevoegd door (de advocaat van) Harbour Antibodies, is niet of nauwelijks onderhandeld. Harbour c.s. en Erasmus MC hebben betoogd dat voor hen direct vast stond dat deze handhavingsbevoegdheid betrekking had op de octrooien in hun volle omvang, omdat het in het belang van alle partijen is dat Harbour Antibodies de octrooien in hun volle omvang kan handhaven jegens inbreukmakende partijen. Ook de ontwikkeling van concurrerende producten op basis van ontwikkelingen in andere knaagdieren zouden immers de gezamenlijke belangen kunnen schaden. Dat over artikel 14.3 niet of nauwelijks is onderhandeld, bevestigt volgens Harbour c.s. en Erasmus MC dat over een ruime handhavingsbevoegdheid geen verschil van mening bestond en dat [eiser] de opvatting van Harbour c.s. en Erasmus MC deelde. Daarbij past ook dat Harbour Antibodies de kosten zou dragen.
      
    
    
      5.21.
      
        [eiser] heeft hier onvoldoende tegenin gebracht. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat [eiser] heeft erkend dat het recht van Harbour Antibodies om de octrooien te handhaven een technische toevoeging was van de Engelse advocaat van Harbour Antibodies, geïnstrueerd door [eiser] (die tot 28 september 2011 bestuurder van Harbour Antibodies was). Het ligt voor de hand dat, als bedoeld was de handhavingsbevoegdheid te beperken, dit expliciet was opgenomen in de tekst. [eiser] heeft niet onderbouwd dat of waarom hij reeds toen bezwaar had tegen een ruime handhavingsbevoegdheid, waarbij bedacht moet worden dat handhaving gepaard gaat met kosten.
      
    
    
      5.22.
      Erasmus MC heeft meegedeeld dat zij niet bereid is en was om haar middelen te investeren in een procedure tegen partijen die inbreuk maken op de octrooien. Daarbij past dat in artikel 14.3 van de licentieovereenkomst aan Harbour Antibodies een ruime bevoegdheid is gegeven om de octrooien in hun volle omvang – en dus ook buiten het toepassingsgebied van de transgene muizen – te handhaven tegenover derden, voor rekening en risico van Harbour Antibodies en zonder enige kosten of risico’s voor de licentiegevers.
      
      
        
          Handelwijze partijen na het sluiten van de licentieovereenkomst
        
      
      
    
    
      5.23.
      Volgens Harbour c.s. en Erasmus MC blijkt uit de handelwijze van partijen na het sluiten van de licentieovereenkomst dat het nooit de bedoeling is geweest om de licentie te beperken tot transgene muizen. De rechtbank volgt hen daarin niet en licht dat als volgt toe.
      
      
        Reikwijdte licentie
      
      
    
    
      5.24.
      Harbour HCab, aan wie Harbour Antibodies een sublicentie heeft verstrekt, heeft op haar beurt in 2013, 2015 en 2016 sublicentieovereenkomsten gesloten met Amgen, Crescendo Biologics en Mogam Institute for Biomedical Research. Deze sublicenties omvatten volgens de tekst daarvan het gebruik van de technologie bij knaagdieren (“rodents”) en dus niet alleen muizen. Hieruit kan op zichzelf niet worden afgeleid dat partijen hebben beoogd aan Harbour Antibodies een licentie voor alle mogelijke toepassingsgebieden van de octrooien te verstrekken. Tussen partijen is niet in geschil dat Harbour c.s. zich bij het gebruikmaken van de aan hen gelicenseerde bevoegdheden uitsluitend hebben beperkt tot transgene muizen en dus ook alleen toepassingen met/in muizen kunnen leveren. Dat de sublicentieovereenkomsten aan [eiser] zijn toegestuurd en hij daartegen geen bezwaar heeft gemaakt is, gelet op het voorgaande, onvoldoende aanwijzing dat hij uitging van een ruimere licentie. In de gegeven omstandigheden mocht [eiser] erop vertrouwen dat de exploitatie door de sublicentienemers beperkt bleef tot transgene muizen, omdat de licentienemer geen sublicentie kan verlenen die ruimer is dan zijn eigen licentie.
      
    
    
      5.25.
      Vast staat dat de licentiegevers na het sluiten van de licentieovereenkomst nooit activiteiten hebben ontplooid om de octrooien buiten transgene muizen te exploiteren. Ook dit rechtvaardigt de conclusie dat het de bedoeling van partijen was dat Harbour Antibodies  alleen rechten ten aanzien van transgene muizen zou krijgen. Datzelfde geldt voor de stelling dat [eiser] nooit eerder heeft gesuggereerd dat de omvang van de licentie beperkt is. Partijen hielden zich alleen maar bezig met transgene muizen en pas toen Harbour c.s. een handhavingsactie tegen TeneoBio wilden starten kwam het onderhavige verschil van inzicht aan de orde.
      
    
    
      5.26.
      Volgens Harbour c.s. en Erasmus MC blijkt uit het op 17 juni 2013 goedgekeurde businessplan van Harbour Antibodies dat het nooit de bedoeling is geweest om de rechten van Harbour Antibodies onder de octrooien te beperken. Uit datzelfde businessplan blijkt echter ook dat partijen nog steeds transgene muizen als het meest rendabele platform voor het generen van antilichamen hebben gezien en dat Harbour Antibodies zich daarom daarop moest concentreren. De rechtbank ziet in dit businessplan daarom geen grond voor een andere uitleg van de licentieovereenkomst. 
      
      
        Reikwijdte handhavingsbevoegdheid
      
    
    
      5.27.
      Dat Harbour Antibodies bevoegd is om de octrooien in hun volle omvang – en dus ook buiten de reikwijdte van de licentie – te handhaven, wordt bevestigd door de Litigation Agreement die op 19 november 2021 is gesloten tussen [eiser] , Erasmus MC en Harbour Antibodies.
      
    
    
      5.28.
      Artikel 10.2 van de Litigation Agreement bepaalt dat de rechten en verplichtingen van partijen uit artikel 14.3 van de licentieovereenkomst ongewijzigd blijven. Zoals eerder in dit vonnis is overwogen, kent artikel 14.3 van de licentieovereenkomst geen beperking tot transgene muizen. Dat uit de eerste twee overwegingen van de Litigation Agreement blijkt dat deze overeenkomst afhankelijk is van de licentieovereenkomst en in artikel 10.1 wordt verwezen naar “Licensed Methods or Licensed Products”, betekent niet dat de Litigation Agreement is beperkt tot handhaving van de octrooien met betrekking tot technologie op basis van transgene muizen. Een dergelijke beperking is nergens in de Litigation Agreement te lezen, ook niet in de definitiebepalingen. Een expliciete vermelding lag wel voor de hand, als zo’n beperking was beoogd.
      
    
    
      5.29.
      
        [eiser] heeft ermee ingestemd dat Harbour Antibodies de octrooirechten zou handhaven. Dit staat tussen partijen niet ter discussie. De Litigation Agreement is opgesteld met het oog op het optreden tegen de vermeende inbreuk op de octrooien door TeneoBio in Amerika. [eiser] heeft niet betwist dat hij wist dat TeneoBio zich bezighield met het ontwikkelen van een platform voor transgene ratten. Uit het business plan 2010-2011 blijkt dat [eiser] destijds al op de hoogte was van de activiteiten van TeneoBio, althans haar rechtsvoorganger OMT. Dat hij dit al wist vóórdat hij de Litigation Agreement tekende blijkt voorts uit het feit dat Harbour Antibodies hem op 10 november 2021 tegelijk met de Litigation Agreement een document genaamd “Initial Infringement Analyses-TeneoBio” stuurde. Harbour c.s. en Erasmus MC hebben onweersproken gesteld dat in dat document staat dat de inbreuk op de octrooirechten door TeneoBio ziet op toepassingen van de uitvindingen met betrekking tot transgene ratten. Door de Litigation Agreement vervolgens te tekenen, bevestigde [eiser] zijn instemming met de handhaving van de octrooien tegen toepassing in transgene ratten. Dit verdraagt zich niet met zijn huidige standpunten dat de Litigation Agreement is beperkt tot transgene muizen, dat hij er in goed vertrouwen van uitging dat deze net zo beperkt was als de licentie en dat hij pas op 5 april 2022 ontdekte dat de Amerikaanse procedure over transgene ratten ging. 
      
    
    
      5.30.
      Gelet op het voorgaande kunnen de stellingen van [eiser] dat de Litigation Agreement niet uitgebreid met hem is besproken, dat hij daarover geen juridisch advies heeft gehad – nog daargelaten dat in ieder geval dit laatste voor zijn rekening en risico komt – onbesproken blijven. 
      
      
        
          Redelijkheid en billijkheid
        
      
      
    
    
      5.31.
      Volgens Harbour c.s. is het ondenkbaar dat [eiser] en Erasmus MC licenties aan derden kunnen verlenen voor toepassing buiten transgene muizen en op die manier Harbour c.s. zouden kunnen beconcurreren, wat het gevolg zou kunnen zijn van de interpretatie van [eiser] van de aan Harbour Antibodies verleende licentie. Daarmee zouden zij in strijd handelen met de beginselen van redelijkheid en billijkheid die aandeelhouders op grond van artikel 2:8 en artikel 6:162 BW jegens elkaar moeten betrachten. In de periode dat [eiser] bestuurder van Harbour Antibodies was, zou een dergelijk handelen bovendien tot bestuurdersaansprakelijkheid hebben geleid, aldus Harbour c.s.
      
    
    
      5.32.
      Volgens [eiser] is de ruime uitleg van de handhavingsbevoegdheid die Harbour c.s. aanhangen onacceptabel, omdat Harbour Antibodies dan kan beslissen over de handhaving van octrooien voor toepassing buiten haar licentie waarmee zij tegen de wensen van de licentiegevers en/of eventuele andere licentienemers in zou kunnen gaan. Ook heeft [eiser] aangevoerd dat het niet redelijk is om Harbour Antibodies alle vrijheid te geven zonder een passende vergoeding aan de octrooihouders. 
      
    
    
      5.33.
      Deze stellingen van partijen zijn onvoldoende om te komen tot een andere uitleg van de overeenkomsten. De door partijen genoemde gevolgen zijn nu eenmaal inherent aan de keuzes en afspraken die zij zelf hebben gemaakt. Wat betreft de door Harbour c.s. genoemde bezwaren geldt bovendien dat in dat kader afspraken zijn gemaakt in de artikelen 8.1.3 en 10.3 van de licentieovereenkomst. De door [eiser] benoemde vergoeding aan de octrooihouders is in zijn geval € 40.000,00 per jaar plus de aandelen die hij houdt in HBM; niet in te zien valt waarom dat niet passend is en waarom de ruime handhavingsbevoegdheid – die met name geld kost – in dat opzicht verschil maakt. Hoe dan ook leidt de uitleg zoals hiervoor toegelicht (de licentie ziet alleen op transgene muizen, de handhavingsbevoegdheid ziet ook op transgene ratten) niet tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat. Dat de gevolgen van de afspraken die partijen hebben gemaakt toen hun verstandhouding nog goed was thans anders uitpakken dan zij elk voor zich wensen volstaat daartoe meer in het algemeen niet.
      
      
        
          Bewijs
        
      
      
    
    
      5.34.
      Wegens het ontbreken van stellingen die, indien bewezen, tot een andere uitleg van de licentieovereenkomst zouden moeten leiden, wordt aan bewijslevering niet toegekomen.
      
      
        
          Slotsom
        
      
      
    
    
      5.35.
      Het voorgaande brengt mee dat vordering 1 in conventie in zoverre toewijsbaar is, dat voor recht wordt verklaard dat de licentieovereenkomst zich niet uitstrekt tot toepassingen met transgene ratten. Het gedeelte van vordering 1 in conventie dat betrekking heeft op de handhavingsbevoegdheid, wordt afgewezen.
      
    
    
      5.36.
      Omdat vordering 1 in conventie voor een deel toewijsbaar is, wordt toegekomen aan de voorwaardelijk door Harbour c.s. ingestelde vorderingen I en II in reconventie. Vordering I in reconventie van Harbour c.s. – een verklaring voor recht dat de licentieovereenkomst aan Harbour c.s. het exclusieve recht geeft om de octrooien te exploiteren voor alle toepassingsgebieden – is, zo volgt uit wat hiervoor is overwogen, niet toewijsbaar. Uit het oordeel over vordering 1 in conventie volgt ook dat vordering II in reconventie van Harbour c.s. – een verklaring voor recht dat, kort gezegd, sprake is van een ruime handhavingsbevoegdheid – wel toewijsbaar is.
      
      
        
          De Amerikaanse procedure, vorderingen 2 t/m 4 van [eiser] en vordering III van Harbour c.s. 
        
      
      
    
    
      5.37.
      Partijen zijn het er over eens dat TeneoBio met het door haar ontwikkelde platform voor transgene ratten inbreuk maakt op de octrooirechten. Uit het voorgaande blijkt dat Harbour c.s. jegens [eiser] op contractuele gronden gerechtigd zijn om tegen die inbreuk op te treden. Partijen twisten echter over de vraag of Harbour c.s. bevoegd zijn om als eisers op te treden in de Amerikaanse procedure (in de zin dat Harbour c.s. constitutional standing hebben in die procedure). 
      
    
    
      5.38.
      
        [eiser] stelt dat Harbour c.s. geen constitutional standing hebben in de Amerikaanse procedure en zich daaruit daarom moeten terugtrekken. Tijdens de mondelinge behandeling verwoordde hij dat zo dat zijn vorderingen 2 tot en met 4 zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat Harbour c.s. geen procesbevoegdheid hebben in Amerika. In deze procedure in Nederland vraagt hij de rechtbank om dat te bevestigen. 
      
    
    
      5.39.
      Partijen gaan er echter zelf – en terecht – van uit dat de vraag of Harbour c.s. in de Amerikaanse procedure constitutional standing hebben door de Amerikaanse rechter moet worden beslist, naar Amerikaans (proces)recht. De vraag naar de constitutional standing heeft een overwegend procesrechtelijk karakter. Wereldwijd geldt de regel dat de rechter zijn ‘eigen’ procesrecht toepast, ook als op onderdelen van het materiële geschil vreemd recht van toepassing is. Het is niet aan de Nederlandse rechter om zich in deze Nederlandse procedure over de vraag naar standing te buigen. De rechtbank merkt daarbij op dat de uitleg van de licentieovereenkomst mogelijk wel van belang is voor de beantwoording van de vraag naar de standing door de Amerikaanse rechter. Daarover is hierboven dan ook geoordeeld. Of en hoe de beoordeling van de standing door de Amerikaanse rechter wordt beïnvloed door het feit dat Harbour Antibodies inmiddels mede-octrooihouder is, is eveneens ter beslissing aan de Amerikaanse rechter.
      
    
    
      5.40.
      Tijdens de mondelinge behandeling is namens [eiser] ook opgemerkt dat zijn vorderingen 2 tot en met 4 ‘van de baan zijn’ als er wel standing is in Amerika. Als Harbour c.s. in de Amerikaanse procedure echter géén standing hebben, moeten zij zich daar uit terugtrekken, en als zij dat niet vrijwillig doen kan de Amerikaanse rechter hen uit die procedure verwijderen, aldus nog steeds [eiser] . Dit laatste hebben Harbour c.s. niet betwist.
      
    
    
      5.41.
      
        Nu dit alles ter beoordeling is aan de Amerikaanse rechter in de Amerikaanse procedure en die rechter over adequate mogelijkheden beschikt om te bewerkstelligen wat [eiser] met zijn vorderingen wil bereiken, is er geen grond voor toewijzing van deze vorderingen in deze Nederlandse procedure en heeft [eiser] daarbij geen belang. 
        De rechtbank wijst de vorderingen 2 tot en met 4 in conventie daarom af, zonder daarover een inhoudelijk oordeel te geven. Van tegenstrijdige beslissingen kan dus geen sprake zijn, zodat voor de door Harbour c.s. en Erasmus MC om die reden verzochte aanhouding geen reden bestaat. 
      
      
    
    
      5.42.
      Harbour c.s. hebben een bevel voor [eiser] gevorderd om zich te voegen in de Amerikaanse procedure. Niet in geschil is dat [eiser] al als eiser in die procedure betrokken is. Alleen al om die reden is dit deel van vordering III van Harbour c.s. in reconventie niet toewijsbaar. Harbour c.s. hebben verder gevorderd [eiser] te bevelen zich niet uit de Amerikaanse procedure terug te trekken en om zijn volledige medewerking aan die procedure te verlenen. Namens Harbour c.s. is tijdens de mondelinge behandeling opgemerkt dat de Amerikaanse rechter [eiser] kan dwingen om zich in de Amerikaanse procedure aan te sluiten of aangesloten te houden, als hij zich daaruit zou willen terugtrekken. Dit heeft [eiser] niet betwist. Ook deze vorderingen zijn dus niet toewijsbaar. Het is aan de Amerikaanse rechter om daarover (eventueel) te oordelen. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat de belangen van [eiser] daarbij voldoende gewaarborgd zijn. 
      
      
        
          De overige vorderingen
        
      
      
      
        
          Vordering 5 van [eiser]
        
      
      
    
    
      5.43.
      De vordering om Harbour c.s. en Erasmus MC te veroordelen tot vergoeding van de door hen toegebrachte schade wordt afgewezen.
      
    
    
      5.44.
      Volgens [eiser] handelen Harbour c.s. onrechtmatig door de Amerikaanse procedure te voeren en steunt Erasmus MC die handelwijze actief. [eiser] wordt daardoor benadeeld, omdat Harbour c.s. proberen de opbrengsten uit die procedure op te strijken, terwijl zij daarop geen recht hebben. Om dit te voorkomen, heeft [eiser] juridische kosten moeten maken door zelf advocaten in te schakelen in de Amerikaanse procedure. Volgens [eiser] is aannemelijk dat hij ten minste enige schade heeft geleden, wat voldoende is voor verwijzing naar de schadestaatprocedure. 
      
    
    
      5.45.
      Zoals eerder in dit vonnis is geoordeeld, zijn Harbour c.s. contractueel bevoegd om de octrooien tegen TeneoBio te handhaven en zijn partijen het erover eens dat inbreuk wordt gemaakt. Het instellen van een vordering bij een rechter is in het algemeen niet snel onrechtmatig en in omstandigheden als deze wordt dat niet anders door de enkele mogelijkheid dat een ander daarvan nadeel ondervindt. Daarom kan niet worden geoordeeld dat Harbour c.s. en Erasmus MC onrechtmatig hebben gehandeld door de Amerikaanse procedure te starten. Hoe de procedure afloopt staat niet vast en hoe de mogelijke opbrengsten van deze procedure verdeeld moeten worden onder de rechthebbenden is een vraag die in deze procedure niet voorligt. De vordering van [eiser] is in zoverre prematuur. Omdat vast staat dat Harbour Antibodies op grond van de licentieovereenkomst  alle handhavingskosten, waaronder de juridische kosten, draagt, is ook niet aannemelijk dat de door [eiser] gemaakte juridische kosten als schade kunnen worden aangemerkt. De enkele, niet onderbouwde stelling van [eiser] dat de Amerikaanse advocaat van Harbour c.s. onvoldoende doet om de Amerikaanse procedure tot een succes te maken en hij daarom genoodzaakt was eigen advocaten in te schakelen is daartoe niet voldoende.
      
      
        
          Vorderingen IV, V en VI van Harbour c.s. 
        
      
      
    
    
      5.46.
      De door Harbour c.s. gevorderde verklaring voor recht dat [eiser] onrechtmatig handelt door Harbour c.s. herhaaldelijk zonder rechtsgrond te betrekken in juridische procedures is niet toewijsbaar. Het is in beginsel niet onrechtmatig om juridische procedures te voeren. Harbour c.s. hebben onvoldoende gesteld om in dit geval een ander oordeel te kunnen rechtvaardigen.
      
    
    
      5.47.
      Harbour c.s. hebben verder gevorderd om [eiser] te gebieden zich te onthouden van verklaringen en/of mededelingen aan derden dat Harbour c.s. niet bevoegd zouden zijn om de octrooien te handhaven tegen TeneoBio. Ook deze vordering wordt afgewezen. Het lag op de weg van Harbour c.s. om te concretiseren dat en waarom de bedoelde uitlatingen zo schadelijk zijn, dat gerechtvaardigd is dat [eiser] wordt beperkt in zijn in artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde grondrecht op vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid houdt ook in dat [eiser] zijn eigen interpretatie van de overeenkomst mag uiten. Door de schadelijkheid van die uitingen niet te concretiseren, hebben Harbour c.s. deze vordering onvoldoende onderbouwd. De rechtbank gaat er verder van uit dat [eiser] geen onjuiste mededelingen over de inhoud van dit vonnis zal doen, nu aanwijzingen in die richting ontbreken.
      
    
    
      5.48.
      Ook de door Harbour c.s. gevorderde schadevergoeding zal worden afgewezen. Ter onderbouwing van deze vordering hebben Harbour c.s. betoogd dat zij aanzienlijke schade hebben geleden door het gedrag van [eiser] en zijn weigering om de licentieovereenkomst en de Litigation Agreement na te komen. Door de handelwijze van [eiser] hebben Harbour c.s. aanzienlijke extra juridische kosten moeten maken en is de procedure in de Verenigde Staten opgeschort. Deze stellingen van Harbour c.s. zijn niet voldoende. Het is niet onrechtmatig om een geschil juridisch uit te vechten. De daarmee gemoeide kosten vormen in beginsel dan ook geen te vergoeden schade, maar zijn een bij de rechtsgang behorend aspect.  
      
      
        
          De vorderingen van Erasmus MC
        
      
      
    
    
      5.49.
      Erasmus MC heeft gevorderd om (I) [eiser] te gebieden zich te houden aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Litigation Agreement (mede inhoudende maar niet beperkt tot een gebod zich niet terug te trekken als eisende partij uit de Amerikaanse procedure) en (II) [eiser] te gebieden zich te onthouden van verklaringen en/of mededelingen aan derden dat Harbour c.s. niet bevoegd zouden zijn om de octrooien te handhaven tegen TeneoBio. 
      
    
    
      5.50.
      Erasmus MC heeft aangevoerd dat zij ondanks de overdracht van haar aandeel in de octrooirechten aan Harbour Antibodies nog altijd belang heeft bij haar vorderingen. Zij heeft toegelicht dat de inbreuk op de octrooien door TeneoBio de bedrijfsvoering en activiteiten van Harbour Antibodies schaadt, en daarmee ook Erasmus MC als aandeelhouder van Harbour Antibodies. Erasmus MC heeft er daarom belang bij dat de Amerikaanse procedure wordt voortgezet en de inbreuk door TeneoBio wordt gestaakt. 
      
    
    
      5.51.
      De vorderingen van Erasmus MC worden afgewezen, wat er ook zij van de vraag of Erasmus MC daar nog belang bij heeft. De vorderingen van Erasmus MC zijn vergelijkbaar met de hiervoor in 5.42 en 5.47 besproken vorderingen van Harbour c.s. en voor de beoordeling daarvan wordt naar die overwegingen verwezen. Erasmus MC heeft ter onderbouwing van haar eerste vordering aangevoerd dat [eiser] meerdere malen heeft gedreigd om zich uit de Amerikaanse procedure terug te trekken en dat deze dreiging nog steeds actueel is. Ter onderbouwing van haar tweede vordering heeft Erasmus MC aangevoerd dat [eiser] uitdrukkelijk de handhavingsbevoegdheid van Harbour c.s. in de Amerikaanse procedure betwist, dat hij onvoorspelbaar is en in het verleden ook niet betrouwbaar is gebleken. Deze stellingen kunnen het oordeel van de rechtbank zoals hiervoor in 5.42 en 5.47 weergegeven niet anders maken. 
      
      
        
          Conclusie en proceskosten
        
      
      
    
    
      5.52.
      Alleen vordering 1 van [eiser] in conventie en vordering II van Harbour c.s. in reconventie zijn (deels) toewijsbaar. Alle andere vorderingen worden afgewezen.
      
    
    
      5.53.
      De rechtbank ziet aanleiding om de proceskosten te compenseren op de hierna te vermelden wijze, aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen. 
      
      
    
  
  
    
      6De beslissing
    De rechtbank
    
    
      
        in conventie
      
    
    
      6.1.
      verklaart voor recht dat de licentieovereenkomst van 3 mei 2011 beperkt is tot een licentie voor toepassingen van de octrooien met betrekking tot:
      
      
        “any antibody or antibodies obtained or derived from the Transgenic Mice including without limitation modifications (including chemical modifications), derivatives, fragments of such antibodies, complexes of such antibodies, fusion proteins and conjugates incorporating any of the foregoing and/or nucleic acid sequences encoding any of the foregoing”
      
      
      
        en zich niet uitstrekt tot toepassingen met transgene ratten,
      
      
    
    
      6.2.
      wijst het meer of anders gevorderde af,
      
    
    
      6.3.
      compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
      
      
        
          in reconventie – Harbour c.s.
        
      
    
    
      6.4.
      verklaart voor recht dat de licentieovereenkomst van 3 mei 2011 aan Harbour Antibodies en Harbour HCab (als partij aan wie Harbour Antibodies een licentie heeft verleend) het exclusieve recht verleent om de octrooien te handhaven tegen alle (vermeende) inbreukmakers (ongeacht de door die vermeende inbreukmaker gebruikte knaagdierensoort) en met inbegrip van het recht om de octrooien tegen TeneoBio te handhaven met betrekking tot de vermeende inbreuk door TeneoBio op de octrooien met ratten,
      
    
    
      6.5.
      wijst het meer of anders gevorderde af,
      
    
    
      6.6.
      compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
      
      
        
          in reconventie – Erasmus MC
        
      
      
    
    
      6.7.
      wijst de vorderingen af,
      
    
    
      6.8.
      compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, mr. P. de Bruin en mr. W.J.M. Diekman en in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2024.
        1977/106/2009/2502