ECLI:NL:RBMNE:2024:5958, Rechtbank Midden-Nederland, 22-10-2024, 578676 KG ZA 24-382
Rechtbank Midden-Nederland — Uitspraak 
Datum: 2024-10-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Kort geding. Licentieovereenkomst voor software programma is ten onrechte ontbonden. Daarom geen sprake van een inbreuk op de IE-rechten van de software ontwikkelaar.

RECHTBANK Midden-Nederland
    
    
      Civiel recht 
    
    
    
      Zittingsplaats Utrecht
    
    
    
      Zaaknummer: C/16/578676 / KG ZA 24-382
    
    
    
      
        Vonnis in kort geding van 22 oktober 2024
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      1. de rechtspersoon naar buitenlands recht,
      
        CA INC, 
      gevestigd te Delaware (Verenigde Staten),2. de rechtspersoon naar buitenlands recht,
      
        CA EUROPE SARL, 
      gevestigd te Vaud (Zwitserland),
      eisende partijen,
      hierna samen te noemen: Broadcom,
      advocaat: mr. J.W. Leedekerken en mr. J.L. Jonker,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
      
        PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., 
      gevestigd te Eindhoven,
      gedaagde partij,
      hierna te noemen: Philips,
      advocaat: mr.  P.W. Ebbink en mr. E.N.M. Visser.
    
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
    
      1.1.
      De voorzieningenrechter beschikt over de volgende stukken:
      - de dagvaarding met 16 producties,
      - de conclusie van antwoord met 22 producties,- de pleitnota van Broadcom,- de pleitnota van Philips.
      
    
    
      1.2.
      Op 23 september 2024 heeft mr. J.G. van Ommeren, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G. Delissen, griffier, een mondelinge behandeling gehouden. Daarbij waren namens Broadcom aanwezig [A] en [B] , bijgestaan door advocaten mr. Leedekerken en mr. Jonker. Namens Philips waren aanwezig [C] ,  [D] en [E] , bijgestaan door advocaten mr. Ebbink en mr. Visser. Beide partijen hebben een pleitnota voorgedragen en op vragen van de voorzieningenrechter en op elkaar gereageerd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt.
      
    
    
      1.3.
      Aan het eind van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de zaak twee weken wordt aangehouden om partijen de gelegenheid te geven onderling tot een oplossing te komen. Op 7 oktober 2024 hebben partijen laten weten dat zij niet tot een oplossing zijn gekomen en hebben zij de voorzieningenrechter gevraagd om uitspraak te doen. 
      
    
    
      1.4.
      De voorzieningenrechter heeft partijen meegedeeld dat uiterlijk 29 oktober 2024 vonnis wordt gewezen. 
      
      
    
  
  
    
      2De kern van de zaak
    
    
      2.1.
      Broadcom is een bedrijf dat software ontwikkelt. Zij heeft met Philips een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van de door haar ontwikkelde Clarity-software. Broadcom heeft de licentieovereenkomst per 30 april 2024 buitengerechtelijk ontbonden en stelt dat Philips sindsdien onrechtmatig gebruik maakt van de Clarity-software en daarmee inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Volgens Philips is de beëindiging van de overeenkomst ongeldig en is er daarom geen sprake van inbreuk op de IE-rechten van Broadcom. In deze procedure krijgt Philips gelijk. 
      
      
    
  
  
    
      3De beoordeling
    
    
      
        Spoedeisend belang
      
    
    
    
      3.1.
      Voor een kort geding is vereist dat er sprake is van spoedeisend belang. Dat is hier aanwezig, omdat Broadcom met haar vorderingen een mogelijk voortdurende onrechtmatige daad wil stoppen. 
      
      
        
          Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Broadcom 
        
      
      
    
    
      3.2.
      Broadcom stelt dat zij de intellectuele eigendomsrechten bezit van de Clarity- software en dat Philips inbreuk maakt op die rechten door, na de ontbinding van de licentieovereenkomst op 3 april 2024, gebruik te blijven maken van die software. De beantwoording van de vraag of er sprake is van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Broadcom is afhankelijk van het antwoord op de vraag of Broadcom de licentieovereenkomst terecht heeft ontbonden. Dat zal dus eerst beoordeeld moeten worden. 
      
      
        
          Broadcom mocht de licentieovereenkomst niet ontbinden
        
      
      
    
    
      3.3.
      Broadcom heeft de licentieovereenkomst (in het Engels de Master License Agreement, hierna: MLA) ontbonden op grond van artikel 10.2 MLA; een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (material breach) van de licentieovereenkomst. Die tekortkoming bestaat volgens haar uit het niet nakomen van de contractuele verplichting van artikel 12.10 MLA. Op grond van dit artikel had Philips twee keer per jaar informatie met Broadcom moeten delen over haar gebruikersaantallen en dat heeft zij niet gedaan. Bovendien is gebleken dat het aantal Full Function Users dat Philips heeft doorgegeven niet overeenkomt met het aantal Full Function Users dat het systeem zelf heeft geregistreerd. Uit de zogenoemde ‘license portlet’ van het systeem is namelijk gebleken dat er veel meer Full Function Users geregistreerd waren dan partijen zijn overeengekomen en waarvoor Philips heeft betaald. 
      
    
    
      3.4.
      Artikel 10.2 MLA bepaalt dat beide partijen de overeenkomst mogen ontbinden als de andere partij toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst (materially breaches). In artikel 12.10 MLA zijn partijen het volgende overeengekomen:
      
      
        "Customer agrees to furnish CA with such information and records as CA may reasonably request in order to verify Customer's compliance with the Agreement. Twice a calendar year, every April and October, Customer shall report to CA in writing the actual usage against the applicable authorised use as stipulated in the Transaction Document pertaining to the Licensed Programs ("Bi-Annual Report"). Such Bi-Annual Report shall be signed by an authorized representative of the Customer. Notwithstanding the above Customer shall report to CA immediately in writing if any additional CA Licensed Program are required or planned to be used. According to this CA will calculate the prices for additional software. Customer hereby agrees that during the Term and any renewal Period it will pay to CA, in accordance with the Transaction Document, the amount of any additional license fee (for usage, including associated maintenance and follow-up services) due for use of the CA software programs made available by CA to Customer in excess of the then prevailing Authorised Use Limitation as specified in the Transaction Document."
      
      
    
    
      3.5.
      Uit dit artikel volgt dat Philips Broadcom van informatie moet voorzien als zij redelijkerwijs wil verifiëren of de klant de overeenkomst naleeft. Zij moet twee keer per jaar aan Broadcom rapporteren wat het werkelijke gebruik (actual usage) is afgezet tegen het toegestane gebruik dat partijen zijn overeengekomen (authorised use). Hoe de actual usage gemeten moet worden regelt dit artikel niet.
      
    
    
      3.6.
      Vast staat dat Philips niet twee keer per jaar heeft gerapporteerd en dat zij daarmee dus niet conform de overeenkomst heeft gehandeld. Het gaat echter te ver om dit aan te merken als een ernstige tekortkoming die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Philips heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst, dus ruim 20 jaar lang, steeds op verzoek van Broadcom haar gebruikersaantallen gerapporteerd. Broadcom heeft deze werkwijze sinds het aangaan van de overeenkomst in 2012, dus ruim 20 jaar lang, geaccepteerd en heeft Philips er niet op aangesproken dat zodoende er niet stipt tweemaal per jaar werd gerapporteerd. Broadcom lijkt in de dagvaarding onder 4.2 weliswaar te suggereren dat zij Philips hier wel eerder op heeft aangesproken, maar dat heeft zij te onduidelijk geformuleerd en ook niet onderbouwd.
      
    
    
      3.7.
      Verder is tussen partijen ook niet in geschil dat het aantal Full Function Users en het aantal Restricted Users dat Philips op 10 november 2023 aan Broadcom heeft doorgegeven niet overeenkomt met de aantallen die in de ‘license portlet’ van het systeem geregistreerd stonden. Philips heeft doorgegeven dat er 2.743 Full Function Users actief waren en 11.486 Restricted Users. In de ‘license portlet’ stonden alle 14.229 gebruikers van de Clarity software als Full Function Users geregistreerd. Dat is veel meer dan partijen bij de laatste verlenging van het onderhoudscontract op 12 februari 2021 (productie 4 dagvaarding) zijn overeengekomen. Daar is een maximum van 4.464 Full Function Users en 10.416 Restricted Users overeengekomen. Als de registratie in de ‘license portlet’ wordt gevolgd, heeft Philips het overeengekomen maximum aantal Full Function Users ruimschoots overschreden en heeft zij veel te weinig betaald. Broadcom stelt in dat verband dat de registratie in de ‘license portlet’ leidend is voor het vaststellen van het werkelijke gebruik en dat de eenzijdige keuze van Philips om een eigen script te gebruiken niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst. Of alle gebruikers die in de ‘license portlet’ geregistreerd staan als Full Function Users ook daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de ‘full functions’ is niet relevant volgens haar. Om een licentievergoeding verschuldigd te zijn is het voldoende dat zij de mogelijkheid hadden om die te gebruiken. Deze stelling slaagt niet en hieronder wordt uitgelegd waarom. 
      
    
    
      3.8.
      Philips heeft sinds het begin van de overeenkomst een eigen script gebruikt om de gebruikersaantallen vast te stellen en Broadcom heeft deze meetmethode altijd geaccepteerd. Daarom kan Broadcom Philips nu, 20 jaar later, niet verwijten dat zij een eigen meetscript heeft gebruikt. Zeker niet nu in artikel 12.10 MLA geen meetmethode is vastgelegd en er dus van uitgegaan moet worden dat Philips in beginsel vrij was om zelf een meetmethode te kiezen. Dat lijkt Broadcom ook te bevestigen in haar pleitnota onder 2.8. Daar zegt Broadcom namelijk dat het irrelevant is hoe Philips aan de informatie komt die nodig is voor het rapporteren van het werkelijke gebruik. Het enkele feit dat Philips een eigen meetscript heeft gebruikt levert dus geen tekortkoming op in de nakoming van de licentieovereenkomst. 
      
    
    
      3.9.
      Verder is van belang dat Philips een technische verklaring heeft kunnen geven voor het verschil tussen de eigen opgave en de registratie in de ‘license portlet’ en dat dit vooralsnog een zeer aannemelijke verklaring is. Philips is er na onderzoek achter gekomen dat de delegatiefunctie die zij met behulp van Broadcom software heeft ontwikkeld van invloed is op de registratie van het aantal Full Function Users in de ‘license portlet’. Deze delegatiefunctie is Philips op een bepaald moment gaan gebruiken omdat zij wilde dat de taken van tijdelijk afwezige gebruikers overgenomen konden worden door collega’s. Daarvoor was het nodig dat de vervanger gemachtigd kon worden om dezelfde handelingen in Clarity te verrichten als degene die hij verving. Omdat Philips wilde dat de taken van zowel de Full Function Users als de Restricted Users waargenomen konden worden, heeft zij voor alle Clarity gebruikers een delegatieformulier laten aanmaken. Daardoor zijn alle Clarity gebruikers in de ‘license portlet’ onbedoeld geregistreerd als Full Function Users, althans dat is wat Philips op basis van haar (voorlopige) onderzoek heeft geconcludeerd. Deze conclusie lijkt bevestigd te worden door het feit dat het aantal Full Function Users in de ‘license portlet’ drastisch is gedaald nadat Philips de delegatiefunctie heeft uitgeschakeld. In de grafiek die Philips in de pleitnota onder randnummer 10 heeft opgenomen is te zien dat na uitschakeling van de delegatiefunctie de gebruikersaantallen die in juni 2024 via de ‘license portlet’ zijn gemeten heel dicht liggen bij de aantallen die Philips in november 2023 via het script heeft gemeten. Bovendien heeft Broadcom tijdens de zitting zelf bevestigd dat alle gebruikers die over een delegatieformulier beschikken automatisch in de  ‘license portlet’ worden geregistreerd als Full Function Users. 
      
    
    
      3.10.
      Of alle gebruikers die in de ‘license portlet’ geregistreerd staan als Full Function Users ook daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de ‘full functions’ is niet relevant volgens Broadcom. Om een licentievergoeding verschuldigd te zijn is het voldoende dat zij de mogelijkheid hadden om die te gebruiken. Hiermee gaat Broadcom echter voorbij aan de omstandigheid dat Philips niet op de hoogte was van het feit dat de delegatiefunctie Full Function Usership meebrengt en daarom dus ook haar handelwijze daar niet op kon aanpassen door de delegatiefunctie uit te zetten of door voor alle gebruikers een Full Function licentie aan te schaffen. Philips heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat  zij er ook geen rekening mee hoefde te houden dat dit onbedoelde effect zou optreden. Philips wijst in dat verband op pagina 2066 van de Clarity handleiding versie 16.1.3., waarin staat dat Clarity alleen op basis van handmatig toegewezen rechten gebruikers beschouwt als Full of Restricted (productie 21 CvA). Door Broadcom is onvoldoende concreet onderbouwd dat Philips wel had moeten weten dat delegatie automatisch leidt tot een Full Function User. Voor Philips was niet zonder meer kenbaar dat het inschakelen van de delegatiefunctie tot Full Function Userhip leidt. 
      
      
        
          Conclusie 
        
      
      
    
    
      3.11.
      Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de licentieovereenkomst die ontbinding van die overeenkomst rechtvaardigt. Broadcom mocht de licentieovereenkomst dus niet ontbinden. Dat betekent dat partijen dus nog aan de licentieovereenkomst gebonden zijn en dat Philips gebruik mocht blijven maken van de Clarity-software en dat zij dat nog steeds mag. Met dat gebruik maakt zij dus geen inbreuk op eventuele intellectuele eigendomsrechten van Broadcom. De vordering tot het staken van dat gebruik en het de-installeren en verwijderen van de Clarity software wordt dan ook afgewezen. De overige vorderingen van Broadcom hangen samen met deze afgewezen vordering en moeten daarom ook worden afgewezen. 
      
      
        
          De proceskosten
        
      
      
    
    
      3.12.
      Broadcom krijgt ongelijk en moet daarom de proceskosten van Philips betalen. Philips stelt primair dat de tarieven van artikel 1019h Rv niet van toepassing zijn. De voorzieningenrechter begroot daarom de proceskosten tot nu toe op:
      - griffierecht	     €	688,00
      - salaris advocaat €	  1.107,00  (tarief gemiddelde zaak) 
      - nakosten	€	178,00  (plus, eventueel, de verhoging zoals vermeld in de beslissing)
      Totaal                   € 	1.973,00
      
      
    
  
  
    
      4De beslissing
    
    
      De voorzieningenrechter
    
    
    
      4.1.
      wijst de vorderingen af,
      
    
    
      4.2.
      veroordeelt Broadcom tot betaling van de proceskosten van € 1.973,-, te betalen binnen veertien dagen na betekening. Als Broadcom niet tijdig aan de veroordeling voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet Broadcom € 92,- extra betalen, plus de kosten van betekening,
      
    
    
      4.3.
      verklaart dit vonnis wat betreft de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. J.G. van Ommeren, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2024.