ECLI:NL:GHAMS:2006:AV8265, Gerechtshof Amsterdam, 19-01-2006, 1368/04
Gerechtshof Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2006-01-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Vergelijking van woord- en beeldmerk ‘McSmart’ met McDonald’s. Onderscheidende kracht van het prefix ‘Mc’ is door het seriegebruik toegenomen. Echter niet als woordmerk behandelen: het deel van het merk dat op het prefix volgt is niet zonder betekenis. Gelijkenis, maar ook zeer grote verschillen. Woord ‘smart’ wijst in andere richting dan fast-foodwereld.

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
      VIJFDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
    
    
    ARREST
    
    in de zaak van:
    
    
      1. de vennootschap naar vreemd recht McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD,
      gevestigd te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
      2. de vennootschap naar vreemd recht McDONALD’S CORPORATION,
      gevestigd te Dover, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, 
      APPELLANTEN,
      procureur: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer,
    
    
    t e g e n
    
    
      [A],
      wonende te [...],
      GEÏNTIMEERDE,
      procureur: mr. J.W. van Rijswijk.
    
    
    1. Het geding in hoger beroep
    
    1.1 Appellanten, McDonald’s (in enkelvoud), zijn bij exploot van 13 juli 2004 in hoger beroep gekomen van een vonnis dat door de rechtbank te Utrecht onder zaak/rolnummer 161817 /HAZA 03-1049 tussen partijen is gewezen en dat is uitgesproken op 14 april 2004, met dagvaarding van geïntimeerde, [A], voor dit hof.
    
    1.2 McDonald’s heeft bij memorie zeven grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, haar eis vermeerderd, een bewijsaanbod gedaan en enige producties in het geding gebracht, met conclusie, zakelijk weergegeven, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en haar vorderingen alsnog zal toewijzen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.
    
    1.3 [A] heeft daarop bij memorie van antwoord de grieven bestreden, alsmede een bewijsaanbod gedaan en een productie in het geding gebracht, met conclusie dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van McDonald’s, uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten van het hoger beroep. 
    
    1.4 Partijen hebben hun zaak doen bepleiten bij monde van hun raadslieden, voor McDonald’s mr. G.L. Kooy, advocaat te ’s-Gravenhage en voor [A] mrs. M. Driessen en A.W.G. Artz, beiden advocaat te Rotterdam, mede aan de hand van pleitnotities. Partijen hebben bij die gelegenheid nog stukken in het geding gebracht en inlichtingen verschaft.
    
    1.5 Ten slotte hebben partijen het hof gevraagd arrest te wijzen. 
    
    2. De grieven
    
    Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.
    
    3. Waarvan het hof uitgaat
    
    De rechtbank heeft in het bestreden vonnis in rechtsoverweging nummer 2 onder 2.1 tot en met 2.3 een aantal feiten vastgesteld. De juistheid van die feiten is niet in geding, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.
    
    4. Behandeling van het hoger beroep
    
    4.1 Het gaat in dit geding om de volgende kwestie. 
    
    
      4.1.1 Appellante sub 1 is merkhoudster van een serie Benelux woordmerken, waaronder het woordmerk McDonald’s. Een groot deel van deze woordmerken begint met de letters m en c, geschreven als Mc of MC. Voorts is zij merkhoudster van een beeldmerk waarin – gestileerd – de letters Mc voorkomen. 
      Appellante sub 2 heeft voor het gebruik van al deze merken van appellante sub 1 een licentie verkregen. 
      Zij gebruikt de merken voor de verstrekking van fast food en de daaraan verbonden diensten. 
      McDonald’s maakt wereldwijd gebruik van de handelsnaam McDonald’s voor fast-foodrestaurants. 
    
    
    
      4.1.2 [A] is merkhouder van het Benelux woordmerk “McSmart” en van een Benelux beeldmerk waarin het woord “McSmart” is verwerkt, met dien verstande dat in dit beeldmerk op zodanige wijze een dier (kameleon) is verwerkt dat de letter c aan het zicht wordt onttrokken. Zijn merkrechten zijn later ontstaan dan de merkrechten van McDonald’s. 
      [A] omschrijft zijn onderneming als een groothandel in reformartikelen. Hij verkoopt voedingssupplementen, vitaminepreparaten en zogenaamde “smart producten” aan de detailhandel. Hij heeft geen (fysieke) winkel. De producten worden aangeboden op internet. 
    
    
    4.1.3 McDonald’s wil met smartproducten op geen enkele wijze in verband gebracht worden. 
    
    
      4.1.4 Volgens McDonald’s maakt [A] met zijn woord- en beeldmerk inbreuk op haar merkrechten. Nadat [A] had geweigerd om het gebruik van zijn woord- en beeldmerk te staken heeft McDonald’s [A] in rechte betrokken. 
      4.1.5 De rechtbank heeft de vorderingen van McDonald’s afgewezen. 
      Op de grondslag van de artikelen 13 onder A lid 1 sub b Beneluxmerkenwet (BMW) en 14 onder B lid 2 jo 4 lid 6 BMW heeft de rechtbank onderzocht of de door McDonald’s en [A] onder hun merken verhandelde waren soortgelijk zijn. Zij is tot de slotsom gekomen dat dit niet het geval is. 
      Vervolgens heeft de rechtbank onderzocht of McDonald’s aan [A] het gebruik van zijn merken kan verbieden op grond van het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 sub c BMW. In dit verband heeft de rechtbank in het bijzonder aandacht geschonken aan de vraag of het betrokken publiek een verband legt tussen de tekens/merken van [A] en de merken van McDonald’s waarvoor zij in dit geding de bescherming heeft ingeroepen. Zij heeft haar onderzoek geconcentreerd op het woordmerk “McSnack” en het beeldmerk “Mc” van McDonald’s alsmede de eventuele rechten van McDonald’s uit hoofde van de “Mc”-serie. Na te hebben vastgesteld dat een aantal van de onderzochte merken van McDonald’s, namelijk de merken die een combinatie in zich bergen van het bestanddeel “Mc”/“Mac” en van een beschrijvend bestanddeel dat verwijst naar een fast-foodproduct of naar rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken, door inburgering een groter onderscheidend vermogen hebben verkregen, bereikt de rechtbank haar conclusie dat het relevante publiek tussen de merken van partijen ondanks gelijkenis geen verband zal leggen. Het bestanddeel “Mc” is daarvoor niet toereikend, omdat het in zoveel andere merken en handelsnamen voorkomt, terwijl “Smart” niet verwijst naar een fast-foodproduct of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. Visueel is er voorts maar een geringe gelijkenis, aldus de rechtbank. 
      Omdat het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 sub d BMW evenmin een grondslag voor het gevorderde kan bieden heeft de rechtbank de vorderingen van McDonald’s op grond van haar merkrechten niet toewijsbaar geoordeeld. 
      Het handelsnaamrecht bood naar haar oordeel evenmin een deugdelijke grondslag voor het gevorderde. 
    
    
    
      4.2 Met haar grieven heeft McDonald’s een deel van het vonnis waarvan beroep aangevallen. In hoger beroep is de grondslag gelegen in artikel 13 onder A lid 1 sub b BMW niet langer aan de orde. McDonald’s concentreert zich in hoger beroep op het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 onder c en d BMW. Blijkens haar grieven gaat het om de volgende vragen:
      - stemmen de merken van McDonald’s en de tekens/merken van [A] zodanig met elkaar overeen dat het betrokken publiek een verband tussen die tekens/merken van [A] en de merken van McDonald’s legt?
      - Welke betekenis heeft in dit verband de omstandigheid dat McDonald’s het onderdeel “Mc” in een reeks van merken gebruikt? (grieven I en II)
      - welke betekenis komt in dit verband toe aan de bekendheid en het grote onderscheidend vermogen van merken van McDonald’s? (grief III)
      - handelt [A] met zijn omstreden merken in strijd met het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 sub d BMW? (grief IV)
      - maakt [A] inbreuk op de handelsnaamrechten van McDonald’s? (grief V)
      - bestaat er grond om de inschrijving van de merken van [A] nietig te verklaren in verband met het bepaalde in artikel 14 onder B lid 1 in verbinding met artikel 3 lid 2 sub c BMW?
      Partijen zijn het erover eens dat de vraag of [A] zijn tekens/merken gebruikt voor soortgelijke of ongelijksoortige waren geen bespreking meer behoeft gelet op de stand van de rechtspraak. 
    
    
    4.3 Bij de kwestie van de gelijkenis dan wel overeenstemming tussen de merken/tekens van [A] en de merken van McDonald’s gaat het erom te onderzoeken of het publiek, op grond van het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis, een samenhang ziet tussen de omstreden tekens en de merken. Dit dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij dient meer belang aan de overeenkomsten dan aan de verschillen te worden gehecht omdat het publiek juist door de overeenstemmende delen tot een verband zal concluderen. 
    
    
      4.4 Die maatstaf brengt mee dat het hof de merken waarvan McDonald’s bescherming inroept zal hebben te vergelijken met het woord- en het beeldmerk waarop [A] recht meent te hebben. Het gaat het bestek van die maatstaf te buiten om als het ware te abstraheren van de door McDonald’s gedeponeerde merken en ervoor te kiezen te vergelijken met het bestanddeel “Mc” met voorbijzien aan hetgeen daarop volgt (de woordmerken) en met voorbijzien aan de wijze waarop deze letters zijn vormgegeven (het beeldmerk). 
      Voor zover McDonald’s bedoeld heeft die benadering ingang te doen vinden, moet haar standpunt worden verworpen. Het zou erop neerkomen dat het prefix ”Mc” als woordmerk wordt behandeld, hoewel het als zodanig niet bestaat. 
      Wel is het zo dat McDonald’s door de herhaling van het prefix “Mc” in een groot aantal van haar woordmerken het onderscheidend vermogen van die merken zowel visueel als auditief heeft versterkt. Met de keuze van telkens datzelfde prefix heeft zij immers benadrukt dat de herkomst van de waren waarvoor die merken worden gebruikt dezelfde is. 
      4.5 Het enkele gebruik van het prefix “Mc” rechtvaardigt niet de veronderstelling dat al de merken van McDonald’s waarvan bedoeld prefix deel uitmaakt op dezelfde wijze bekendheid genieten. Terecht heeft [A] aangevoerd dat voor een groot aantal van die merken minst genomen twijfelachtig is of zij de door McDonald’s veronderstelde bekendheid genieten. Zonder toelichting, die ontbreekt, kan in rechte op die enkele grond niet van bekendheid van al die merken worden uitgegaan. 
    
    
    4.6 Met juistheid heeft de rechtbank dan ook aan de hand van de hierboven onder 4.3 en 4.4 omschreven maatstaf de tekens/merken van [A] vergeleken met de afzonderlijke merken van McDonald’s. 
    
    4.7 De stellingen van McDonald’s bevatten geen aanknopingspunt om te oordelen dat de merken van [A] een relevante gelijkenis met de merken van McDonald’s bevatten voorzover in die merken van McDonald’s het prefix “Mc” ontbreekt. 
    
    
      4.8 Voor zover de merken van McDonald’s het prefix “Mc” bevatten heeft het volgende te gelden. 
      McDonald’s heeft het gelijk aan haar zijde waar zij stelt dat bij de toe te passen vergelijking ermee rekening gehouden moet worden dat de onderscheidende kracht van het prefix “Mc” door het seriegebruik in de loop der jaren is toegenomen. 
      Gelijk hierboven overwogen houdt deze constatering echter niet in dat het deel van het merk dat op het prefix volgt zonder betekenis moet worden geacht. 
      Met juistheid heeft de rechtbank dit vervolg bij de toe te passen vergelijking betrokken. Ook is juist het –impliciete– oordeel van de rechtbank dat het enkele gebruik van het prefix “Mc” in het merk nog geen merkenrechtelijk relevante bekendheid van het merk oplevert. 
      Daarop stuiten alle stellingen van McDonald’s af waarmee wordt bepleit om bij de vergelijking aan hetgeen volgt op het prefix “Mc” voorbij te zien. 
    
    
    
      4.9 Resteert de vraag of relevante gelijkenis moet worden aangenomen, als wordt aanvaard dat aan het prefix “Mc” relatief zwaar gewicht toekomt. 
      Naar het oordeel van het hof is dit niet het geval.
      Tussen het beeldmerk van McDonald’s en de tekens/merken van [A] bestaat gelijkenis, omdat beide zich bedienen van de letters Mc. Daartegenover staan echter zeer grote verschillen. Wat betreft het beeldmerk van [A] vallen te noemen het verschil in kleur, belettering en aantal letters, de toevoeging van de kameleon en de ook overigens wezenlijk andere stilering. Voorts verdient hier vermelding de geringe omvang van het merk zoals dat is aangebracht op het verpakkingsmateriaal van [A], hetgeen het hof heeft kunnen waarnemen omdat dit materiaal is getoond bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep. Wat betreft het woordmerk van [A] gaat het om het aantal letters en de toevoeging van het woord smart dat begripsmatig wijst in andere richting dan de fast-foodwereld van McDonald’s. 
      Tussen de relevante woordmerken van McDonald’s en de merken/tekens van [A] springen de overeenkomsten, in aanmerking genomen de belangrijke betekenis van het prefix “Mc”, meer in het oog. Toch heeft ook hier McDonald’s het hof er niet van overtuigd dat het publiek een verband legt tussen haar merken en die van [A], als hierboven aangeduid in 4.3 en 4.4. Het prefix “Mc” komt in zoveel andere verbanden en samenstellingen dan de woordmerken van McDonald’s voor, naar [A] met omvangrijke producties heeft gestaafd, dat niet licht mag worden aanvaard dat de aanwezigheid van het prefix “Mc” in de samenstelling McSmart voor het betrokken publiek aanleiding vormt samenhang te zien met de merken van McDonald’s. Toereikende toelichting van McDonald’s die zou ondersteunen dat McDonald’s hier een soort monopolie heeft verworven, ontbreekt. Hier heeft nog te gelden dat, gelet op de zeer gemotiveerde betwisting door [A], aan de toelichting op een dergelijke verstrekkende stelling de eis mag worden gesteld dat daarvoor een terzake dienend feitelijk aanknopingspunt wordt geboden. Dat nu heeft McDonald’s nagelaten. Het moge voorts zo zijn dat in media gebruik wordt gemaakt van het prefix “Mc” op een wijze die doet veronderstellen dat het verwijst naar de onderneming van McDonald’s, dit alles wil nog niet zeggen dat het publiek verband legt tussen de tekens/merken van [A] en de merken van McDonald’s als gevolg van het gebruik van het prefix “Mc”. 
    
    
    
      4.10 Slotsom moet zijn dat stellingen van McDonald’s die gestoeld zijn op het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 onder c BMW niet opgaan. Omdat de toelichting van McDonald’s op die stellingen niet toereikend is, kan bewijslevering achterwege blijven. 
      Met haar grieven I, II en III heeft McDonald’s geen succes. 
    
    
    
      4.11 Ook het beroep van McDonald’s op het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 onder d BMW moet falen. McDonald’s wil ingang doen vinden dat het gebruik door de besloten vennootschap McSmart B.V., waarvan [A] middellijk bestuurder is, van de tekens/merken van [A] op grond van die bepaling kan worden tegengehouden. McSmart B.V. zou door toedoen van [A] die tekens/merken gebruiken op internet, onder meer als domeinnaam, en als handelsnaam. 
      In bovenstaande overwegingen ligt besloten dat dit gebruik aan McSmart B.V. dan wel [A] jegens McDonald’s vrijstaat. Strijd met het bepaalde in artikel 13 onder A lid 1 onder d BMW levert dit gebruik niet op. 
      Grief IV faalt. 
    
    
    
      4.12 Haar handelsnaamrechten helpen McDonald’s evenmin. Waar het [A] vrijstaat jegens McDonald’s om zijn merken te voeren, kan bezwaarlijk worden aangenomen dat het gebruik van die merken jegens McDonald’s onrechtmatig is vanwege de door haar gevoerde handelsnaam “McDonald’s”. 
      Toelichting waarom dat desalniettemin het geval zou zijn, ontbreekt. 
      Grief V faalt. 
    
    
    
      4.13 In bovenstaande overwegingen ligt verder besloten dat de merkdepots van [A] niet nietig zijn, noch op grond van artikel 4 aanhef en lid 5 noch op grond van artikel 4 aanhef en lid 6 BMW. 
      Met grief VI heeft McDonald’s daarom evenmin succes. 
    
    
    4.14 De zevende grief behoeft geen afzonderlijke bespreking meer. 
    
    
      4.15 Alle grieven falen. Bewijslevering kan bij gebreke van terzake dienende stellingen achterwege blijven. Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen. 
      Hetgeen bij wege van vermeerdering van eis in appèl aan de orde is gesteld, is ook reeds door de rechtbank besproken en beslist, zodat geen afzonderlijke afwijzing behoeft te volgen. 
      McDonald’s is de in het ongelijk gestelde partij. Zij zal in de proceskosten van het hoger beroep worden veroordeeld. 
    
    
    5. Beslissing
    
    Het hof:
    
    bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
    
    veroordeelt McDonald’s in de proceskosten van het hoger beroep en begroot die kosten tot de dag van deze uitspraak aan de zijde van [A] op € 2.970,--;
    
    verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. G.B.C.M. van der Reep, A.C. Faber en J.C.W. Rang en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 januari 2006.