ECLI:NL:HR:2007:AY9707, Hoge Raad, 16-02-2007, C05/160HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2007-02-16 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenzaak. Geschil tussen Adidas en H&M/Vendex over beschermingsomvang van het bekend beeldmerk in de Benelux gevormd door het drie-strepenmotief op sport- en vrijetijdskleding; onrechtmatige daad, inbreuk op een subjectief recht, taak (appel)rechter: beoordeling ‘ex tunc’ of ‘ex nunc’?, verhouding kort geding en bodemprocedure; verklaring voor recht van niet-inbreuk, reikwijdte voor de toekomst; beschikbaarheid van niet-onderscheidend maar als (bekend) merk ingeburgerd en ingeschreven teken, ‘freihaltebedürfnis’, prejudiciële vragen aan HvJEG omtrent uitleg van art. 3 lid 1 onder b en c Merkenrichtlijn.

16 februari 2007
      Eerste Kamer
      Nr. C05/160HR
      MK
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG,
      gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,
      2. ADIDAS BENELUX B.V.,
      gevestigd te Etten-Leur,
      EISERESSEN tot cassatie, incidentele verweersters in cassatie,
      advocaat: mr. K. Aantjes,
    
    
    t e g e n
    
    
      1. de commanditaire vennootschap MARCA MODE,
      gevestigd te Amsterdam,
      alsmede haar beherende vennoten:
      [beherende vennoot 1],
      wonende te [woonplaats],
      [beherende vennoot 2],
      wonende te [woonplaats],
      [beherende vennoot 3],
      wonende te [woonplaats],
    
    
    
      2. de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND,
      gevestigd te Amsterdam,
      alsmede haar beherende vennoten:
      [beherende vennoot 1],
      wonende te [woonplaats],
      [beherende vennoot 2],
      wonende te [woonplaats],
      [beherende vennoot 4],
      wonende te [woonplaats],
      [beherende vennoot 5],
      wonende te [woonplaats],
      [beherende vennoot 3],
      wonende te [woonplaats],
      VERWEERDERS in cassatie,
      advocaat: mr. H.A. Groen,
    
    
    
      3. H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      VERWEERSTER in cassatie, incidentele eiseres tot cassatie,
      advocaat: mr. W. Taekema,
    
    
    
      4. VENDEX KBB NEDERLAND B.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      VERWEERSTER in cassatie,
      niet verschenen.
    
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Adidas c.s. - hebben verweerster in cassatie sub 3 - verder te noemen: H&M - in kort geding gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, na vermeerdering van eis, zakelijk weergegeven, een verbod op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het drie-strepenmotief van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief aangebracht op een aantal nader in de dagvaarding omschreven kledingstukken, met een aantal nevenvorderingen. H&M heeft de vorderingen bestreden.
      Adidas c.s. hebben tevens onder meer verweerders in cassatie sub 1 en 2 - verder afzonderlijk te noemen: Marca en C&A, dan wel gezamenlijk met verweerster in cassatie sub 4 (hierna: Vendex) te noemen: Marca c.s. - gedagvaard voor de rechtbank Breda (rolnummer 51896 HAZA 97-1622) en in deze bodemprocedure eveneens een verbod gevorderd op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zoals de twee-strepenmotieven die zijn aangebracht op een aantal in de de dagvaarding omschreven kledingstukken van Marca c.s., met een aantal nevenvorderingen. Marca c.s. hebben in reconventie een verklaring voor recht gevorderd die ertoe strekt dat het hun vrij staat twee strepen te gebruiken als decoratie op sport- en vrijetijdskleding.
      Marca c.s. en onder meer H&M hebben daarnaast tegen Adidas c.s. een zelfstandig geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Breda (rolnummer 53157 HAZA 97-1937), waarin zij eenzelfde verklaring voor recht hebben gevorderd als hierboven omschreven. Adidas c.s. hebben de vordering bestreden.
      De president in kort geding heeft bij vonnis van 2 oktober 1997, kort weergegeven, H&M geboden in de Benelux te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het drie-strepenbeeldmerk van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief. 
      Bij vonnis van 13 oktober 1998 heeft de rechtbank in de zaak met rolnummer 51896 HAZA 97-1622 de zaak naar de rol verwezen voor conclusie na tussenvonnis aan de zijde van Adidas c.s. en in deze zaak, alsmede in de zaak met rolnummer 53157 HAZA 97-1937, iedere verdere beslissing aangehouden.
      Tegen het vonnis van de president heeft H&M hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch (rolnummer 9700988). In dit appel heeft het hof op 8 juni 1999 een tussenarrest uitgesproken. 
      Marca c.s. hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 13 oktober 1998 bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch onder rolnummer C9900284.
      Bij tussenarrest van 29 april 2003 heeft het hof de onder de rolnummers 9900284 en 9700988 aanhangige gedingen gevoegd.
      Bij eindarrest van 29 maart 2005 heeft het hof in de zaak met rolnummer 9900284 het vonnis van de rechtbank van 13 oktober 1998 vernietigd, en opnieuw rechtdoende, in de zaak met rolnummer 51896 HAZA 97-1622 de vorderingen van Adidas c.s. in conventie en van Marca en C&A in reconventie afgewezen en in de zaak met rolnummer 53157 HAZA 97-1937 de vorderingen van Marca c.s. en van H&M afgewezen; in de zaak met rolnummer 9700988 heeft het hof het vonnis van de president van 2 oktober 1997 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Adidas c.s. afgewezen.
      Het tussenarrest van het hof van 8 juni 1999 en het eindarrest van 29 maart 2005 zijn aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen deze arresten van het hof hebben Adidas c.s. beroep in cassatie ingesteld. Tegen de niet verschenen Vendex is verstek verleend. H&M heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het incidenteel cassatieberoep van H&M zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
      Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor Adidas c.s. toegelicht door mr. A.A. Quaedvlieg, advocaat te Amsterdam, voor Marca en C&A door hun advocaat en mede door mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, advocaat bij de Hoge Raad en voor H&M door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam en mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het eindarrest en tot verwijzing en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.
      De advocaat van H&M heeft bij brief van 19 oktober 2006, de advocaat van Marca c.s. heeft bij brief van 20 oktober 2006 op die conclusie gereageerd.
    
    
    3. Uitgangspunten in cassatie
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 
      (i) Adidas A.G. is op basis van een zevental Benelux- en internationale inschrijvingen houder in de Benelux van beeldmerken, telkens gevormd door een motief van drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen en/of zijnaden van een kledingstuk, uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De merken - hierna ook aangeduid als: het drie-strepenmotief of het drie-strepenmerk - zijn ingeschreven voor sport- en vrijetijdskleding. Deze inschrijvingen bestonden alle reeds ten tijde van de in de onderhavige gedingen als inbreukmakend aangevochten gedragingen van Marca c.s.
      (ii) Adidas B.V. is exclusief licentienemer van Adidas A.G. voor de Benelux.
      (iii) Marca c.s. zijn bedrijven in de textielhandel met vestigingen onder meer in Nederland.
      (iv)In de loop van 1986 hebben Adidas c.s. geconstateerd dat Marca en C&A sport- en vrijetijdskleding zijn gaan verkopen die voorzien was van twee parallel lopende verticale strepen waarvan de kleur contrasteert met de basiskleur van de kleding (zwart/wit).
      (v) Marca en C&A zijn niet bereid gebleken Adidas c.s. toe te zeggen dat zij zich zullen onthouden van het gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle, verticale strepen op kleding.
    
    
    
      3.2 Zoals hiervoor onder 1 vermeld, heeft het hof in het bestreden eindarrest de voorliggende drie samenhangende zaken gevoegd behandeld en beslist. 
      Adidas c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vordering in kort geding tegen H&M de stelling ten grondslag gelegd dat H&M met het gebruik van tekens op sport- en vrijetijdskleding, bestaande in twee in kleur contrasterende, parallelle, verticale strepen over de gehele lengte van de zijkant van de kleding (hierna ook: het twee-strepenmotief), inbreuk maakt op haar hiervoor in 3.1 onder (i) bedoelde merken. Adidas c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vorderingen in de tegen de overige verweerders in cassatie ingestelde bodemprocedure dezelfde stelling ten grondslag gelegd. De gedaagden in dat geding vorderden in die procedure in reconventie een verklaring voor recht die ertoe strekte dat het in geding zijnde gebruik van een uit twee strepen bestaand teken hun vrijstond. Daarnaast hebben diezelfde gedaagden, samen met (o.a.) H&M een afzonderlijke bodemprocedure tegen Adidas c.s. aangespannen, waarin eenzelfde verklaring voor recht werd gevorderd. Zowel de voorzieningenrechter als de rechtbank in de beide bodemprocedures heeft geoordeeld dat er in bepaalde opzichten inbreuk werd gemaakt op de door Adidas c.s. ingeroepen merkrechten. Tegen alle uitspraken is hoger beroep ingesteld. Nadat in het hoger beroep tegen het vonnis in kort geding intussen op 8 juni 1999 een tussenarrest was uitgesproken, is door het hof in het door Marca c.s. ingestelde hoger beroep en het door Adidas c.s. ingestelde incidenteel appel tegen de uitspraken in de bodemprocedure, voeging van alle procedures bevolen. In zijn eindarrest heeft het hof, kort gezegd, geoordeeld dat de handelwijze van Marca c.s. die door Adidas c.s. werd aangevochten, geen inbreuk maakt op de namens Adidas c.s. ingeroepen merkrechten, zodat de op deze grondslag berustende vorderingen van Adidas c.s. niet toewijsbaar zijn (rov. 4.13-4.26). Het hof oordeelde voorts dat er evenmin grond bestaat voor toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht, omdat, kort gezegd, die vorderingen van zo algemene strekking zijn dat daarmee wordt miskend dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de omstandigheden die voor de beoordeling van de inbreukvraag van belang zijn, veranderlijk zijn naar tijd en plaats (rov. 4.29 - 4.32).
    
    
    4. Beoordeling van de middelen in het principale beroep
    
    4.1 Middel I keert zich tegen hetgeen het hof in rov. 4.15 en de daarop voortbouwende rov. 4.23 heeft overwogen, te weten, kort gezegd, dat het bij de vorderingen van Adidas c.s. gaat om gestelde inbreuken uit 1996 en dat daarom bij de beoordeling daarvan de (markt)situatie van destijds, niet die ten tijde van de uitspraak van het hof bepalend is en dat dus toetsing 'ex tunc' dient plaats te vinden (rov. 4.15); en dat Adidas c.s. onvoldoende hebben onderbouwd dat in 1996 het in aanmerking komende publiek een verband legde tussen het drie-strepenmotief en het twee-strepenmotief, terwijl hetgeen Adidas c.s. dienaangaande naar voren hadden gebracht, waaronder het in hoger beroep overgelegde rapport van P.H. van Westendorp van een marktonderzoek, steeds betrekking had op de omstandigheden ten tijde van 's hofs arrest (rov. 4.23). Het middel klaagt op verschillende gronden dat het hof ten onrechte de vorderingen van Adidas c.s. uitsluitend heeft beoordeeld in het licht van een beslissing over de inbreukvraag ex tunc.
    
    4.2.1 Bij de beoordeling van deze klachten geldt het volgende. Vooropgesteld wordt dat het antwoord op de vraag of de rechter bij de beoordeling van een vordering die betrekking heeft op inbreukmakend of anderszins onrechtmatig handelen niet alleen de omstandigheden zoals die zich voordeden ten tijde van het gewraakte handelen, maar ook die ten tijde van zijn uitspraak in aanmerking dient te nemen, in de eerste plaats afhangt van de aard van het geschil en hetgeen de aanlegger, mede gelet op hetgeen deze vordert, tot inzet van het geding heeft gemaakt. Bij gebreke van aanwijzingen die tot een beperkte toetsing ('ex tunc') aanleiding moeten geven, zal de rechter in beginsel alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling dienen te betrekken, ook voor zover die zich niet in een eerder stadium hebben voorgedaan. Dat laatste geldt in het bijzonder indien de vordering een bevel of verbod van meer algemene strekking behelst dat beoogd wordt voort te duren na de uitspraak van de rechter. Voor de appelrechter geldt bovendien de regel dat het hoger beroep niet uitsluitend strekt tot een beoordeling van de juistheid van de in eerste aanleg gegeven beslissing, maar, binnen de grenzen van de rechtsstrijd in appel, tot een nieuwe behandeling en beslissing van de zaak, waarbij de appelrechter heeft te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing (HR 23 februari 1996, nr. 15904, NJ 1996, 395). Er bestaat geen aanleiding op dit punt anders te oordelen voor een kort geding dan voor een procedure ten gronde.
    
    4.2.2 Blijkens hetgeen het hof heeft overwogen in rov. 4.3 en 4.7 heeft het tot uitgangspunt genomen dat Adidas c.s. een verbod vorderen op het gebruik niet alleen van het twee-strepenmotief zoals aangebracht op een aantal met name genoemde kledingstukken van H&M, Marca en C&A, maar ook, meer algemeen, een verbod op het twee-strepenmotief of enig ander met het beeldmerk van Adidas overeenstemmend teken. Die vordering stoelt dus mede op dreigend inbreukmakend handelen. Dat Marca en C&A in hoger beroep opkwamen tegen het oordeel van de rechtbank dat met betrekking tot een aantal van de door Adidas c.s. aangevallen kledingstukken inderdaad sprake was van inbreuk, zoals het hof in rov. 4.14 overwoog, doet daaraan niet af. Bij het ontbreken van enige aanwijzing in andere zin klaagt het middel terecht dat het hof de gestelde merkinbreuk slechts heeft beoordeeld naar de situatie van 1996 (rov. 4.15). Hetzelfde geldt voor de kennelijk daarop voortbouwende overweging (rov. 4.23) dat Adidas c.s. haar stelling dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen het drie-strepenmerk en het twee-strepenmotief voor de situatie van 1996 onvoldoende hebben onderbouwd en het oordeel van het hof dat het rapport van Westendorp, dat betrekking had op de omstandigheden ten tijde van het arrest, als niet ter zake dienend buiten beschouwing moet worden gelaten.
    
    4.3.1 Middel II, onderverdeeld in A, B en C, keert zich tegen rov. 4.17-4.24. Middel II.A richt klachten tegen rov. 4.17, waarin het hof, veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het drie-strepenmerk van Adidas aangemerkt kan worden als een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs, kort gezegd, het volgende overwoog: het merk kan niet als een van huis uit sterk merk worden gezien, omdat het drie-strepenmotief op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen kan worden toegedicht; het had evenwel in 1996, als gevolg van de reclame-inspanningen van Adidas c.s., door inburgering grote onderscheidende kracht verkregen; het beeldmerk komt daarom een ruime beschermingsomvang toe voor zover het om het drie-strepenmotief gaat, maar dit wil niet zeggen dat de beschermingsomvang van het merk zich daardoor mede is gaan uitstrekken tot andere streepmotieven; strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke, in de breedte uitwaaierende monopolisering; deze tekens zijn algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn.
    
    4.3.2 Middel II.A klaagt allereerst (onderdeel a) dat deze overweging innerlijk tegenstrijdig is, waar het hof enerzijds een ruime beschermingsomvang toekent, maar anderzijds oordeelt dat een streepmotief dat niet uit drie strepen bestaat, daarbuiten valt. Deze klacht faalt. Mede gelet op hetgeen het hof in rov. 4.19-4.20 heeft overwogen omtrent het verwarringsgevaar tussen het merk en het twee-strepenmotief, is het hof kennelijk van oordeel dat de grote onderscheidende kracht van het drie-strepenmerk is gelegen is de herkenbaarheid van juist de drie strepen. Daarom is op zichzelf met de door het hof aangenomen ruime beschermingsomvang niet onverenigbaar dat motieven, bestaande uit meer of minder dan drie strepen, daarbuiten vallen.
    
    4.3.3 Onderdeel b behelst klachten dat het hof met rov. 4.17 het volgende heeft miskend: (i) het merk van Adidas is niet ingeschreven als een claim op streepmotieven in het algemeen, maar slechts als drie-strepenmotief voor specifieke waren, gebruikt op een specifieke wijze, waardoor van monopolisering van streepmotieven al geen sprake kan zijn, waardoor 's hofs beslissing onbegrijpelijk is; (ii) het belang van beschikbaarheid voor derden volgens de rechtspraak van het HvJEG in het systeem van de Merkenrichtlijn moet wel worden meegewogen bij de weigeringsgronden van art. 3 daarvan, maar, als het teken eenmaal onderscheidend vermogen toekomt, wordt het beschermd als merk; mocht het hof dit niet hebben miskend, dan acht het onderdeel de beslissing onbegrijpelijk; (iii) indien het teken niet onder een der weigeringsgronden van de Merkenrichtlijn valt, mag het belang van beschikbaarheid niet (opnieuw en dubbelop) in het kader van de beschermingsomvang aan de orde komen; mocht het hof dit niet hebben miskend, dan acht het onderdeel ook deze beslissing onbegrijpelijk.
    
    4.3.4 De klacht onder (i) mist feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Het hof heeft niet miskend dat de door Adidas geclaimde merkbescherming niet tot monopolisering van streepmotieven in het algemeen leidt, doch het is kennelijk van oordeel dat reeds de belemmering van het gebruik van verticale streepmotieven op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding, als wel door Adidas c.s. als inbreukmakend bestempeld, tot een ontoelaatbare monopolisering van dergelijke motieven leidt. In hoeverre dit laatste juist is, komt hierna, naar aanleiding van de klachten onder (ii) en (iii) aan de orde.
    
    4.3.5 De klachten onder (ii) en (iii) lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij keren zich tegen de in de bestreden overweging neergelegde opvatting van het hof dat er een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, hierna: de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en dat het gebruik van dergelijke tekens daarom niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen.
    
    
      4.3.6 Het HvJEG heeft in zijn arrest van 4 mei 1999, nr. C-108/97, NJ 2000, 269 (Chiemsee) beslist dat de weigeringsgronden van art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn een doel van algemeen belang dienen, daarin bestaande dat de in die bepaling genoemde aanduidingen door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (aangeduid als het 'Freihaltebedürfnis'; rov. 25), maar dat een teken dat geen onderscheidend vermogen als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn bezit, op de voet van het derde lid van dat artikel, dus door inburgering, die eigenschap alsnog kan verkrijgen en aldus vatbaar wordt voor inschrijving als merk (rov. 44-47), zonder dat daarbij het onderscheidend vermogen mag worden gedifferentieerd naar gelang het bedoelde algemene belang (rov. 48). Anderzijds heeft het Hof in zijn arrest van 6 mei 2003, nr. C-104/01, BIE 2004, 50, IER 2003, 50 (Libertel) beslist dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk - naar valt aan te nemen: ook na inburgering, nu het Hof, dat (in rov. 52) verwees naar het Chiemsee-arrest, terzake geen voorbehoud maakt en in rov. 67 met zoveel woorden de mogelijkheid van inburgering als merk van een kleur noemt - rekening dient te worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (rov. 60). Beide beslissingen hebben betrekking op de vraag of het als merk gepresenteerde teken aan de eisen voldoet die de Richtlijn aan een merk stelt.
      Aldus rijst de vraag of bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en vervolgens ingeschreven, rekening dient te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis), en zo ja, in hoeverre.
      Er bestaat derhalve grond om de hierna te noemen prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
    
    
    4.4 In afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen wordt de behandeling van de overige klachten van middel II en die van de middelen III en IV aangehouden.
    
    5. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast
    
    De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan. Voorts kan als in cassatie vaststaand gelden dat het drie-strepenmerk van Adidas door inburgering grote onderscheidende kracht heeft verkregen.
    
    
      6. Vragen van uitleg
      1. Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?
    
    
    2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar? 
    
    3. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn?
    
    7. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep van H&M
    
    
      7.1 Het middel van H&M richt zich tegen de afwijzing van de (onder meer) door haar in reconventie gevorderde verklaring voor recht en de in rov. 4.27-4.32 daartoe gebezigde gronden. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welk verwijt het in rov. 4.31 aan H&M maakt; onderdeel 1.2 dat die beslissing van het hof in elk geval onbegrijpelijk is, nu H&M ter onderbouwing van haar vordering het nodige heeft aangedragen en gemotiveerd gesteld, zoals nader in het onderdeel aan de hand van een groot aantal citaten uit de processtukken aangevoerd. Deze stellingen komen er, kort gezegd, op neer (a) dat decoraties van twee strepen gebruikelijk zijn in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel (als bedoeld in art. 3 lid 1 onder d van de Richtlijn), (b) dat het merkrecht van Adidas zich niet uitstrekt tot twee-strepenmotieven, (c) dat Adidas zich in de markt van intimidatietechnieken bedient, (d) dat Adidas in het verleden openlijk te kennen heeft gegeven zich niet te willen verzetten tegen het gebruik van motieven met twee evenwijdige strepen op kleding en schoenen, zodat van rechtsverwerking sprake is, (e) dat de beschermingsomvang van het drie-strepenmerk zich, gelet op de merkenrechtelijke regelgeving, nooit kan uitstrekken tot als decoratie gebruikte twee-strepenmotieven en (f) dat het gebruik van twee-strepenmotieven nooit tot verwarringsgevaar kan leiden.
      Onderdeel 2 betoogt dat de oordelen in de rov. 4.31 en 4.32 onjuist althans onbegrijpelijk zijn, nu H&M heeft gesteld dat door een wijziging in omstandigheden in de toekomst een andere situatie kan ontstaan en zij niet beoogde ook in dat geval gevrijwaard te zijn van vorderingen van Adidas c.s.; voorts dat de omstandigheid dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is, de overweging van rov. 4.23 niet kan dragen, waar het bij een verklaring voor recht altijd gaat om het vaststellen van de toestand die rechtens is ten tijde van het vonnis.
    
    
    7.2 H&M heeft, naar het hof in rov. 4.31 ook heeft vastgesteld, met haar vordering onmiskenbaar beoogd in de toekomst gevrijwaard te blijven van inbreukacties van de zijde van Adidas c.s. ter zake van het gebruik van een twee-strepenmotief op sport- en vrijetijdskleding. Zij heeft zich ter onderbouwing van haar belang bij de verlangde verklaring voor recht evenwel mede beroepen op gronden, die vatbaar zijn voor wijziging in de toekomst, zoals in elk geval die, bedoeld hiervoor in 7.1 onder (a), (b) en (f). Terecht heeft het hof geoordeeld dat bij die stand van zaken voor een dergelijke verklaring voor recht die haar werking ook in de toekomst behoudt - behoudens indien daarover opnieuw wordt geprocedeerd en de rechter tot het oordeel komt dat als gevolg van een wijziging in de relevante omstandigheden de partij die haar verkreeg daaraan niet langer rechten kan ontlenen - geen plaats is. Bovendien heeft het hof kennelijk het beroep op de deels veranderlijke en deels onveranderlijke omstandigheden als onderbouwing van aard en strekking van de vordering ontoereikend geacht. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Op het vorenstaande stuit het middel in al zijn onderdelen af.
    
    8. Beslissing 
    
    
      De Hoge Raad:
      in het principale beroep:
      verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de onder 6 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
      houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan;
    
    
    
      in het incidentele beroep:
      verwerpt het beroep;
      veroordeelt H&M in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Adidas c.s. begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 16 februari 2007.