ECLI:NL:RBHAA:2001:AD8166, Rechtbank Haarlem, 28-12-2001, 79946 - KG ZA 01-687
Rechtbank Haarlem — Uitspraak 
Datum: 2001-12-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Zaaknummer:	79946/KG ZA 01-687
      Vonnisdatum:	28 december 2001
      332
    
    
    
      ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM,
      VONNIS IN KORT GEDING
    
    
    in de zaak van:
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht MOBILE ACCESSORY CLUB LTD,
      gevestigd en kantoorhoudende te Hants, Verenigd Koninkrijk,
      eiseres in conventie,
      verweerder in reconventie,
      procureur mr. P. Heidinga,
      advocaat mr. W. Boon te Amsterdam,
    
    
    -- tegen --
    
    
      1. de vennootschap naar vreemd recht NOKIA MOBILE PHONES LTD,
      gevestigd te Espoo, Finland,
      gedaagde in conventie, 
      eiseres in reconventie,
      2. de vennootschap naar vreemd recht NOKIA GMBH.,
      gevestigd te Bochum, Duitsland,
      requirante tot voeging aan de zijde van Nokia Mobile Phones Ltd,
      eiseres in reconventie,
      procureur mr. H.K. Garvelink,
      advocaat mr. M.E. Wallheimer te Amsterdam,
      3. de STAAT DER NEDERLANDEN (in het bijzonder de Belastingdienst 
      Douane Centrale Dienst voor In- en Uitvoer),
      zetelende te 's-Gravenhage,
      gedaagde in conventie,
      procureur mr. P. Heidinga,
      advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam.
    
    
    Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als MAC respectievelijk Nokia Ltd, Nokia GmbH (tezamen ook te noemen: Nokia) en de Douane.
    
    
      1. Verloop van de procedure
      in conventie en in reconventie
      1.1 Ter terechtzitting van 18 december 2001 heeft MAC overeenkomstig de uitgebrachte dagvaarding gesteld en gevorderd als hierna onder 3. weergegeven.
      1.2 Nokia GmbH heeft buiten bezwaar van de overige partijen in dit geding gevorderd zich te mogen voegen aan de zijde van Nokia Ltd op de grond dat zij rechthebbende is op twee van de acht modelregistraties waarvan wordt gesteld dat MAC daar inbreuk op maakt. Dit is een belang als bedoeld in artikel 285 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering c.a., zodat de vordering tot voeging kan worden toegestaan. Vervolgens hebben Nokia Ltd en Nokia GmbH tegen de vordering van MAC verweer gevoerd en hebben zij aansluitend een eis in reconventie ingesteld als hierna onder 5. vermeld.
      1.3 Daarna heeft de Douane zich tegen de vordering van MAC verweerd.
      1.4 Na verder debat in tweede termijn hebben partijen onder overlegging van de stukken vonnis gevraagd. De uitspraak daarvan is bepaald op 4 januari 2002 of zoveel eerder als mogelijk zal zijn.
    
    
    
      2. De vaststaande feiten
      2.1 in conventie en in reconventie
      In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan:
      a. Nokia is een producent van mobiele telefoons. Enige jaren geleden heeft Nokia een mobiele telefoon ontwikkeld en op de markt gebracht, waarvan het frontje eenvoudig afneembaar en verwisselbaar is. Diverse modellen van Nokia-telefoons beschikken thans over afneembare frontjes. Nokia brengt ook losse frontjes op de markt voor haar telefoons.
      b. Nokia is in de Benelux en in het Verenigd Koninkrijk rechthebbende op de modelrechten op de door haar geproduceerde mobiele telefoons met verwisselbare frontjes. Ook beschikt Nokia in het Verenigd Koninkrijk over een octrooi op haar uitvinding.
      c. MAC importeert sedert enige jaren vanuit het Verre Oosten naar het Verenigd Koninkrijk telefoonfrontjes die passen op de Nokia-telefoon.
      d. Eind november 2001 heeft de Douane Schiphol een lading telefoonfrontjes met Air Waybillnummer 074-5119 8486 (hierna te noemen: de frontjes) van MAC - blijkens de Air Waybill afkomstig uit Taiwan en met als eindbestemming Manchester - aangetroffen in een douane-entrepot op de luchthaven Schiphol en tegengehouden. 
      e. Na berichtgeving door de Douane aan de Stichting Namaakbestrijding heeft de Douane deze frontjes vervolgens op verzoek van Nokia op grond van EG Verordening 3295/94 (hierna te noemen: Piraterijverordening) tien werkdagen tegengehouden. Deze termijn is op verzoek van de Stichting Namaakbestrijding op 14 december 2001 verlengd met tien werkdagen tot 4 januari 2002.
      f. Nokia heeft een tweetal legal opinions van Engelse advocaten overgelegd ten aanzien van de vraag of het importeren en op de markt brengen in het Verenigd Koninkrijk van de frontjes van MAC in strijd is met de model- en octrooirechten van Nokia in het Verenigd Koninkrijk.
    
    
    3. De vordering in conventie en de grondslag daarvan
    
    
      MAC vordert, zakelijk weergegeven, dat de president bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 
      I. Nokia zal bevelen de Douane te instrueren de lading frontjes van MAC onmiddellijk na het te wijzen vonnis vrij te geven ter doorzending naar het Verenigd Koninkrijk;
      II. De Douane zal bevelen de lading frontjes van MAC onmiddellijk na het te wijzen vonnis vrij te geven ter doorzending naar het Verenigd Koninkrijk;
      III. Nokia en de Douane zal veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten ad ƒ 2.500,--, alsmede tot betaling van de kosten van de procedure.
    
    
    MAC legt aan haar vordering allereerst ten grondslag dat Nokia zich ten onrechte op de Piraterijverordening beroept, nu geen sprake is van invoer in Nederland of de Benelux, maar van doorvoer naar het Verenigd Koninkrijk, hetwelk volgens artikel 14 lid 1 Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (BTMW) geen inbreukmakende handeling is. Daarnaast zijn de frontjes niet aan te merken als piraterij, nu de frontjes onder een andere merknaam op de markt worden gebracht, zodat bij de consument niet de onterechte indruk wordt gewekt dat de frontjes door Nokia zelf zouden zijn geproduceerd. Bovendien bezit Nokia geen geldig modelrecht, omdat de vormgeving van de frontjes volledig technisch bepaald is, terwijl ook indien aangenomen moet worden dat het modelrecht geldig is, zich geen inbreuk voordoet, omdat de frontjes van MAC op meer dan ondergeschikte punten verschillen van die van Nokia. Ten slotte levert het invoeren en verkopen van de frontjes in het Verenigd Koninkrijk geen inbreuk op de rechten van Nokia op, omdat dit al jaren door Nokia wordt gedoogd en de markt in het Verenigd Koninkrijk wordt overspoeld door frontjes van andere producenten dan Nokia.
    
    4. Het verweer in conventie
    
    Nokia heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd. Hierop zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.
    
    De Douane heeft verweer gevoerd tegen de vordering tot betaling van de buitengerechtelijke kosten en zich voor het overige gerefereerd aan het oordeel van de president. Ten aanzien van het petitum van de dagvaarding heeft zij evenwel opgemerkt dat niet de Belastingdienst Douane Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, maar de Douane Schiphol de in geschil zijnde frontjes thans onder zich heeft.
    
    5. De vordering in reconventie en de grondslag daarvan
    
    
      Nokia Ltd en Nokia GmbH vorderen, zakelijk weergegeven, dat de president bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
      I. MAC zal verbieden de frontjes in het verkeer te brengen;
      II. MAC op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per product per overtreding zal verbieden inbreuk te maken op de modelrechten van Nokia Ltd en Nokia GmbH;
      III. MAC op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per dag met onmiddellijke ingang zal bevelen de frontjes aan een door Nokia aan te wijzen vertegenwoordiger af te geven ter vernietiging en/of onbruikbaarmaking onder toezicht van de Douane;
      IV. MAC zal veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten ad ƒ 2.500,--, alsmede tot betaling van de kosten van de procedure.
    
    
    Nokia Ltd en Nokia GmbH leggen aan hun reconventionele vordering ten grondslag dat de frontjes van MAC inbreuk maken op de aan hen toekomende modelrechten in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.
    
    6. Het verweer in reconventie
    
    MAC heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd. Hierop zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.
    
    7. Beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie
    
    
      7.1 Voorzover de vorderingen zijn gegrond op de BTMW stelt de president, ter voldoening aan artikel 29 van deze wet, zijn bevoegdheid vast op grond van de omstandigheid dat de gestelde inbreukmakende frontjes in het arrondissement Haarlem zijn aangetroffen en de gevorderde voorzieningen mede in dit arrondissement ten uitvoer moeten worden gelegd.
      in conventie
      7.2 Nokia heeft ter terechtzitting aangevoerd dat de frontjes op Schiphol zijn tegengehouden op grond van de Piraterijverordening, en niet, zoals MAC lijkt te denken, op grond van artikel 14 BTMW. 
      7.3 De Piraterijverordening geeft de houder van intellectuele eigendomsrechten een zelfstandige mogelijkheid om op te komen tegen een vermoedelijke inbreuk op die rechten. Gelijk het Hof van Justitie EG in haar arrest Polo/Lauren vs. Dwidua (6 april 2000, zaak C-383/98) heeft bepaald, ziet de verordening óók op goederen die zich in transito bevinden. Voor het betoog van MAC, dat slechts sprake is van piraterij als bij consumenten de indruk wordt gewekt dat de producten afkomstig zijn van de modelhouder, kan geen steun worden gevonden in de tekst van de verordening, nu de in artikel 1 lid 2 Piraterijverordening gegeven definitie van "door piraterij verkregen goederen" niet de eis stelt dat naast modelinbreuk tevens sprake moet zijn van een merkinbreuk.
      7.4 Met behulp van de overgelegde legal opinions heeft Nokia aannemelijk gemaakt dat het verhandelen van de frontjes in het Verenigd Koninkrijk in strijd is met de model- en octrooirechten van Nokia aldaar. De door de president van deze rechtbank in de Nike-zaak (8 september 2000, BIE 2001/14) aanvaarde uitzondering, die meebracht dat de Piraterijverordening toepassing miste, doet zich hier dus niet voor. Weliswaar heeft MAC de juistheid van de legal opinions betwist, doch zij heeft verzuimd deze betwisting deugdelijk te onderbouwen. De enkele stelling dat de markt van het Verenigd Koninkrijk is overspoeld met frontjes van derdenproducenten, en dat Nokia in het Verenigd Koninkrijk nimmer tegen MAC heeft opgetreden, is hiervoor bepaald onvoldoende. 
      7.5 De toepasselijkheid van de Piraterijverordening leidt ertoe dat Nokia kan profiteren van de fictie van artikel 6 lid 2 aanhef en onder b. Piraterijverordening, welke bepaling de wetgeving van de Lid-Staat op wiens grondgebied de goederen zijn aangetroffen onder meer voor de beantwoording van de inbreukvraag van toepassing verklaart, en daarbij transitogoederen gelijk stelt aan ter plaatse vervaardigde goederen. 
      7.6 Als onbetwist staat vast dat Nokia beschikt over modelregistraties in de Benelux. MAC heeft evenwel betoogd dat de frontjes van bescherming zijn uitgesloten, omdat de vormgeving van de frontjes volledig technisch is bepaald. Dit betoog faalt. Het technisch effect (het eenvoudig afnemen van het frontje van de mobiele telefoon) is immers op verschillende wijzen te bereiken en behoeft niet noodzakelijkerwijze op de door Nokia gekozen manier te worden vormgegeven, hetgeen reeds kan blijken uit de omstandigheid dat de verschillende telefoonmodellen van Nokia op dit punt onderling afwijken. Het enkele feit dat MAC ten behoeve van een goede pasvorm van haar frontjes op de Nokia-telefoons, aansluiting heeft gezocht bij de door Nokia gekozen vormgeving, brengt nog niet mee dat daarmee sprake is van een volledig technisch bepaalde vormgeving.
      7.7 Vervolgens heeft MAC gesteld dat van inbreuk op het modelrecht van Nokia bovendien geen sprake is, omdat de frontjes van MAC op meer dan ondergeschikte punten zouden verschillen van die van Nokia. Nokia heeft evenwel ter terechtzitting enkele MAC-frontjes getoond, alsmede ter vergelijking foto's overgelegd van haar eigen mobiele telefoons, waaruit blijkt dat de vorm en positie van het luidsprekertje en van de knopjes, alsmede de belijning van de MAC-frontjes in belangrijke mate overeenstemmen met die van de Nokia-telefoons en -frontjes. Mitsdien heeft MAC haar stelling dat sprake zou zijn van significante verschillen tussen beide frontjes onvoldoende onderbouwd. Het voor de hand liggende feit dat de dessins en structuur van de MAC-frontjes verschillen van die van Nokia is bovendien niet relevant, nu het hier gaat om een inbreuk op het modelrecht, waarbij dessins en structuur niet de beschermde elementen zijn.
      7.8 Op grond van het vorenstaande moet derhalve geconcludeerd worden dat de frontjes van MAC inbreuk maken op de modelrechten van Nokia in Nederland. Anders dan MAC lijkt te stellen, is voor het aannemen van een dergelijke inbreuk niet vereist dat deze te kwader trouw is gepleegd.
      7.9 MAC heeft nog aangevoerd dat de frontjes slechts worden doorgevoerd, hetgeen door artikel 14 BTMW niet als inbreukmakende handeling wordt aangemerkt. Hoewel dit argument strikt gelet op de tekst van artikel 14 BMW juist lijkt, kan het MAC niet baten. Immers, de redenering van de president van de rechtbank te Rotterdam in de zaak Adidas/Hapag-Lloyd (7 januari 2000, IER 2000/33) - inhoudende dat onder op merkrechten inbreukmakende invoer dient te worden verstaan hetgeen artikel 337 WvSr onder invoer verstaat, te weten het binnen het grondgebied van Nederland brengen van inbreukmakende waren - kan worden doorgetrokken naar een situatie als de onderhavige, waar sprake is van inbreuk op een modelrecht. De omstandigheid dat het Communautair Douanewetboek en artikel 24 EG-Verdrag bepalen dat goederen eerst geacht worden in het vrije verkeer van de Gemeenschap te zijn gebracht als aan alle douanerechtelijke formaliteiten is voldaan, kan hieraan niet afdoen, nu deze bepalingen slechts een douanerechtelijk criterium inhouden en geen IE-rechtelijk criterium geven. Bovendien stelt artikel 337 Wetboek van Strafrecht (WvSr) mede strafbaar het doorvoeren van waren die inbreuk maken op een modelrecht, welk doorvoeren mitsdien jegens Nokia een onrechtmatige daad oplevert, waartegen Nokia zich met recht kan verzetten. 
      7.10 Nu uit het vorenstaande volgt dat Nokia de Douane terecht heeft verzocht om de lading frontjes op grond van de Piraterijverordening tegen te houden, bestaat er geen grond om Nokia of de Douane te verplichten tot afgifte van de inbreukmakende lading frontjes aan MAC, zodat de vorderingen in conventie dienen te worden afgewezen. MAC zal, als de in het ongelijk gestelde partij, de kosten van het geding in conventie dienen te dragen.
    
    
    
      in reconventie
      7.11 De president verstaat het feit dat Nokia GmbH in reconventie mede als eiseres  optreedt als een tevens voegen van Nokia GmbH in reconventie.
      7.12 Gelet op hetgeen hiervoor in conventie is overwogen, moet er in reconventie van uitgegaan worden dat met de doorvoer van de frontjes inbreuk wordt gemaakt op de modelrechten van Nokia in Nederland, tegen welke inbreuk Nokia zich kan verzetten.
      7.13 De onder 5.I. en II. geformuleerde verboden zijn echter te ruim geformuleerd om voor toewijzing in aanmerking te komen. Daar komt bij dat door MAC onbetwist is gesteld dat zij de frontjes niet in Nederland op de markt brengt, zodat het verbod tot het in het verkeer brengen van de frontjes uitsluitend voor het Verenigd Koninkrijk kan worden opgelegd. De president mist evenwel de bevoegdheid om maatregelen te nemen die uitsluitend in het buitenland hun gelding hebben. 
      7.14 Voor de onder 5.III. gevorderde afgifte ter vernietiging is vereist dat sprake is van een inbreuk te kwader trouw (artikel 14bis lid 1 BTMW). MAC heeft aangevoerd dat van kwader trouw geen sprake is, omdat de invoer van de frontjes in het Verenigd Koninkrijk door Nokia al jarenlang wordt gedoogd. Wat daar ook van zij, dit argument gaat niet op, nu er sprake is van een inbreuk op de modelrechten van Nokia in Nederland. Ten aanzien van de inbreuk in Nederland volgt de kwade trouw reeds uit het feit dat, gelijk hiervoor onder 7.7 is overwogen, de MAC-frontjes in belangrijke mate overeenstemmen met de Nokia-telefoons en -frontjes, zodat van moedwillige modelinbreuk kan worden gesproken. De door MAC gestelde omstandigheid dat niet zij, maar haar vervoerder KLM Cargo de route via Schiphol naar het Verenigd Koninkrijk heeft bepaald, doet daar niet aan af. Deze omstandigheid behoort immers tot de risicosfeer van MAC.
      7.15 Nu sprake is van een moedwillige inbreuk op de modelrechten van Nokia is het bevel tot afgifte van de frontjes ter vernietiging toewijsbaar. De president ziet aanleiding de termijn waarbinnen aan het bevel moet worden voldaan te stellen op vijf werkdagen na betekening van het vonnis. Bovendien zal de op het bevel te stellen dwangsom worden gematigd en aan een maximum worden gebonden. 
      7.16 Daar een gedeelte van de vordering van Nokia zal worden toegewezen, zal de president bovendien, ter voldoening aan artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag ambtshalve een termijn bepalen waarbinnen Nokia een bodemzaak dient in te stellen. Ter voorkoming van een overbodige bodemprocedure zal de president evenwel bepalen - kortgezegd - dat deze slechts dan behoeft te worden ingesteld indien MAC dat verlangt. Ten overvloede merkt de president op dat het risico van tenuitvoerlegging van dit vonnis hangende een eventuele bodemprocedure berust bij Nokia.
      7.17 De vordering tot betaling van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat Nokia kosten heeft gemaakt, anders dan die ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie van de zaak.
      7.18 In de omstandigheid dat partijen in reconventie over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld, wordt aanleiding gezien de kosten in reconventie tussen partijen te compenseren als na te melden.
    
    
    8. Beslissing
    
    De president:
    
    
      in conventie:
      8.1 Weigert de gevraagde voorzieningen.
      8.2 Veroordeelt MAC in de kosten van het geding in conventie, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Nokia begroot op ƒ 427,00 aan verschotten en ƒ 1.550,-- aan salaris voor de procureur, en aan de zijde van de Douane begroot op ƒ 427,-- aan verschotten en ƒ 1.550,-- aan salaris voor de procureur.
    
    
    
      in reconventie:
      8.3 Beveelt MAC om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de lading telefoonfrontjes aan een door Nokia aan te wijzen vertegenwoordiger af te geven ter vernietiging en/of onbruikbaarmaking onder toezicht van de Douane, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,-- per dag met een maximum van ƒ 50.000,--.
      8.4 Bepaalt dat de onder 8.3 gegeven veroordeling zijn verdere werking verliest, indien MAC binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, per deurwaardersexploit of aangetekende brief met bericht van ontvangst, aan Nokia verklaart zich niet met dit vonnis te verenigen, én Nokia verzuimt om binnen vier weken na de datum van dat exploit, dan wel de aanbieding van die aangetekende brief aan de deur van Nokia, MAC te dagvaarden voor de bodemrechter met een vordering van gelijke strekking als in dit kort geding is ingesteld.
      8.5 Compenseert de proceskosten aldus dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.
      8.6 Wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    
    
      in conventie en in reconventie:
      8.7 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
      Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, fungerend-president van deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 28 december 2001, in tegenwoordigheid van de griffier.
      _____