ECLI:NL:GHAMS:2007:BB9314, Gerechtshof Amsterdam, 09-10-2007, 2007/679
Gerechtshof Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2007-10-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Naar het voorlopig oordeel van het hof moet aan de handelsnaam "Medi Lease" door het gebruik ervan gedurende bijna 20 jaar in de relatief specialistische markt en door de marktpositie die Medi Lease zich in die periode heeft verworven, een voldoende onderscheidend vermogen worden toegekend. Uit het door ISYS uitgevoerde naamsbekendheidsonderzoek blijkt dat Medi Lease een zeer grote bekendheid heeft op deze markt. Als men volgens dit onderzoek de geholpen naamsbekendheid meeneemt, dan blijkt dat van de ondervraagden die tot de daadwerkelijke doelgroep behoren – dat wil zeggen waarvan de producten voor lease in aanmerking komen – 55,4% de naam "Medilease" kent, welke bekendheid met name komt van persoonlijke contacten met klanten en mond-tot-mond reclame. Uit dit onderzoek kan volgens Medi Lease worden geconcludeerd dat "Medilease" de zeer bekende naam van de marktleider is – met een tienmaal grotere naamsbekendheid op de onderhavige markt dan bekende namen zoals Philips of Siemens – en dat er veel bedrijven (meer dan 50) zijn die met Medi Lease concurreren, waarvan echter geen enkel bedrijf een naam gebruikt die ook maar enigszins op die van Medi Lease lijkt, zodat die naam in de onderhavige branche ook een grote uniekheid geniet en voor concurrenten kennelijk geen noodzaak bestaat een vergelijkbare naam te hanteren. Econocom heeft deze gegevens en conclusies onvoldoende gemotiveerd weersproken en heeft in elk geval geen (tegen)onderzoek op dit punt laten verrichten.

9 oktober 2007
      eerste civiele kamer
      rolnummer 2007/679 KG
    
    
    
    
      G E R E C H T S H O F   T E   A  M S T E R D A M
      nevenzittingsplaats Arnhem
    
    
    Arrest
    
    in de zaak van
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Medi Lease B.V.,
      gevestigd te Haaren,
      appellante,
      procureur: mr. P.N. Van Regteren Altena,
    
    
    tegen:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      Econocom Nederland B.V.,
      gevestigd te Houten,
      geïntimeerde,
      procureur: mr. C.G.M. Berendsen.
    
    
     
    1	Het geding in eerste aanleg
    
    	Voor het verloop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 13 april 2007, in kort geding gewezen tussen appellante (hierna te noemen “Medi Lease”) als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en geïntimeerde (hierna te noemen "Econocom") als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie. Dit vonnis is in fotokopie aan dit arrest gehecht.
    
    
    2	Het geding in hoger beroep
    
    2.1	Medi Lease heeft bij exploot van 11 mei 2007 aangezegd van voornoemd vonnis in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Econocom voor dit hof. Daarbij heeft Medi Lease tevens een (later te nemen) memorie van grieven betekend en heeft zij aangekondigd te zullen concluderen als nader omschreven in het exploot.
    
    2.2	Bij memorie van grieven heeft Medi Lease vier grieven geformuleerd en toegelicht, heeft zij nieuwe producties in het geding gebracht en heeft zij geconcludeerd overeenkomstig de eis zoals vervat in voormeld exploot. Tegen Econocom, die op de aangezegde rechtsdag niet was verschenen, is verstek verleend.
    
    2.3	Ter rolzitting van 29 mei 2007 heeft Econocom het tegen haar verleende verstek gezuiverd.
    
    2.4	Bij memorie van antwoord heeft Econocom de grieven bestreden, heeft zij nieuwe producties in het geding gebracht en heeft zij geconcludeerd dat het hof Medi Lease niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen althans deze vorderingen zal afwijzen en het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van Medi Lease in de volledige proceskosten zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, een en ander overeenkomstig hetgeen onder 72 en 73 van de memorie van antwoord is gesteld.
    
    
      2.5	Ter terechtzitting van het hof van 10 september 2007 hebben partijen de zaak doen bepleiten, waarbij namens Medi Lease het woord is gevoerd door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam, en namens Econocom door mr. C.G.M. Berendsen, eveneens advocaat te Amsterdam, beiden overeenkomstig door hen overgelegde pleitnota's. Tevens is daarbij aan zowel Medi Lease als Econocom akte verleend van het in het geding brengen van een aantal producties. Ook is daarbij aan Medi Lease akte verleend van het verminderen respectievelijk wijzigen van haar eis in die zin dat deze als volgt komt te luiden:
      A.	Econocom zal bevelen om binnen drie dagen na de betekening van het arrest iedere inbreuk op de handelsnaam van Medi Lease en/of onrechtmatig handelen jegens Medi Lease meer speciaal door het gebruik van de handelsnaam, domeinnaam en/of het teken Medlease te staken en gestaakt te houden;
      B.	Econocom zal bevelen om binnen zeven dagen na de betekening van het arrest de Stichting Internet Domeinnaam Registratie (SIDN) te verzoeken de tenaamstelling van zijn domeinnaam medlease.nl te wijzigen in een tenaamstelling op naam van Medi Lease,
      	een en ander (sub A en sub B) op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag of keer (naar keuze van Medi Lease) dat een van deze bevelen niet dan wel niet geheel wordt nageleefd;
      C.	Econocom zal veroordelen in de kosten van het geding conform de opgave van Medi Lease.
    
    
    2.6	Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    
    3	De vaststaande feiten
    
    3.1	Nu geen grieven zijn aangevoerd tegen de vaststelling van de in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 genoemde feiten, gaat ook het hof van die feiten uit. Die feiten komen, kort samengevat en voor zover thans relevant, op het volgende neer.
    
    3.2	Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur. Sinds dat jaar staat Medi Lease in het handelsregister geregistreerd onder de handelsnaam "Medi Lease". Voorts heeft Medi Lease op 10 december 1999 de domeinnaam "medilease.nl" geregistreerd.
    
    3.3	Econocom is een onderneming die zich bezighoudt met het deelnemen in en het voeren van directie over andere ondernemingen. Op 8 januari 2004 heeft Econocom de domeinnaam "medlease.nl" geregistreerd. Econocom biedt sedert 2004 onder de naam "Medlease" op de medische markt financiële diensten aan.
    
    3.4	Bij brief van 6 februari 2007 heeft de raadsman van Medi Lease Econocom gesommeerd het gebruik van de naam "Medlease" te staken. Econocom heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.
    
    
    4	De beoordeling van het geschil in hoger beroep
    
    4.1	Bij gelegenheid van de pleidooien heeft de advocaat van Medi Lease desgevraagd uitdrukkelijk verklaard – in overeenstemming met de eis zoals die tijdens de pleidooien is verminderd – dat Medi Lease wat betreft de door haar aangevoerde rechtsgronden geen enkel beroep meer doet op het merkenrecht, zodat het hof hieraan geheel voorbij kan gaan. Dit betekent dat het in het onderhavige geschil thans nog uitsluitend gaat om de vraag of Econocom inbreuk maakt op de handelsnaam van Medi Lease en/of onrechtmatig jegens Medi Lease handelt door het gebruik van de handelsnaam, domeinnaam en/of het teken "Medlease".
    
    4.2	Bij de beantwoording van die vraag stelt het hof voorop dat het ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet verboden is een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
    
    4.3	Het hof stelt allereerst vast dat de naam "Medlease" zoals die door Econocom wordt gebruikt slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam "Medi Lease". Slechts de letter "i" achter "Med" ontbreekt immers in de door Econocom gehanteerde naam. Die (ene) letter is in dit verband ook niet zoveel betekenend omdat, als ervan zou (moeten) worden uitgegaan dat het woord "Medi" verwijst naar "medisch(e)", van het woord "Med" hetzelfde kan worden gezegd. Daarbij verdient opmerking dat Medi Lease onweersproken heeft gesteld dat zij ook de naam "Medilease" als handelsnaam hanteert nu dit de wijze is waarop die naam wordt uitgesproken en in zakelijke gesprekken wordt aangeduid en bovendien als domeinnaam is geregistreerd, terwijl onvoldoende door Econocom is weersproken dat zij – zoals Medi Lease heeft gesteld – ook gebruik maakt van de naam "MedLease". Naar het oordeel van het hof kan aldus worden gesproken van vrijwel identieke namen. De domeinregistratie van beide namen ("medilease.nl" tegenover "medlease.nl") is in dit verband het meest illustratief.
    
    4.4	Cruciaal is derhalve of de zeer geringe mate waarin de door Econocom gebruikte naam "Medlease" afwijkt van de handelsnaam van Medi Lease, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek doet ontstaan. Voorwaarde is daarbij wel dat de handelsnaam "Medi Lease" voldoende onderscheidend vermogen heeft.
    
    4.5	De handelsnaam "Medi Lease" bestaat uit een samenvoeging van twee woorden waarvan het laatste ("lease") in elk geval een (met de uitgeoefende activiteiten overeenstemmend) beschrijvend karakter heeft. Dat het hierbij om een Engels woord gaat, staat aan die kwalificatie niet in de weg. Bij het woord "medi" ligt enerzijds het beschrijvend karakter iets minder voor de hand, omdat het hier om een kennelijke afkorting (van "medical" of "medisch") gaat. Anderzijds is, gelet op de omstandigheid dat Medi Lease haar activiteiten met name in (een specialistische markt van) de medische wereld ontplooit, het beschrijvend gehalte van het woord niettemin tamelijk groot. Dit betekent echter niet dat het woord "Medi Lease" geen onderscheidend vermogen zou hebben. Aan het onderscheidend vermogen van de handelsnaam mogen immers geen al te strenge eisen worden gesteld. Ook al dan niet originele samenvoegingen van beschrijvende woorden kunnen onderscheidend zijn. Wel geldt dat naarmate een handelsnaam van zichzelf of door gebruik een groter onderscheidend vermogen heeft, deze een ruimere bescherming geniet, en dat naarmate een handelsnaam meer beschrijvend is of bestaat uit afgesleten, veel gebruikte termen, een meer beperkte beschermingsomvang aangewezen is.
    
    4.6	Naar het voorlopig oordeel van het hof moet aan de handelsnaam "Medi Lease" door het gebruik ervan gedurende bijna 20 jaar in de relatief specialistische markt en door de marktpositie die Medi Lease zich in die periode heeft verworven, een voldoende onderscheidend vermogen worden toegekend. Uit het door ISYS uitgevoerde naamsbekendheidsonderzoek blijkt dat Medi Lease een zeer grote bekendheid heeft op deze markt. Als men volgens dit onderzoek de geholpen naamsbekendheid meeneemt, dan blijkt dat van de ondervraagden die tot de daadwerkelijke doelgroep behoren – dat wil zeggen waarvan de producten voor lease in aanmerking komen – 55,4% de naam "Medilease" kent, welke bekendheid met name komt van persoonlijke contacten met klanten en mond-tot-mond reclame. Uit dit onderzoek kan volgens Medi Lease worden geconcludeerd dat "Medilease" de zeer bekende naam van de marktleider is – met een tienmaal grotere naamsbekendheid op de onderhavige markt dan bekende namen zoals Philips of Siemens – en dat er veel bedrijven (meer dan 50) zijn die met Medi Lease concurreren, waarvan echter geen enkel bedrijf een naam gebruikt die ook maar enigszins op die van Medi Lease lijkt, zodat die naam in de onderhavige branche ook een grote uniekheid geniet en voor concurrenten kennelijk geen noodzaak bestaat een vergelijkbare naam te hanteren. Econocom heeft deze gegevens en conclusies onvoldoende gemotiveerd weersproken en heeft in elk geval geen (tegen)onderzoek op dit punt laten verrichten.
    
    4.7	In het onderhavige geval doet zich eveneens gevaar voor verwarring voor als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Reeds de omstandigheid dat, zoals onder 4.3 overwogen, de door Econocom gebruikte naam "Medlease" slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam "Medi Lease" – hetgeen ertoe leidt dat beide namen vrijwel identiek zijn –, maakt gevaar voor verwarring voorshands voldoende aannemelijk. Voorts dient gewicht te worden toegekend aan de zeer grote naamsbekendheid en uniekheid van de naam "Medi Lease" – zoals volgt uit de onder 4.6 opgenomen resultaten van het door ISYS uitgevoerde naamsbekendheidsonderzoek – in de betrokken branche. Ten slotte is van belang dat beide ondernemingen hier te lande zijn gevestigd, dat zij in het gehele land actief zijn en dat zij zich bewegen op dezelfde, relatief specialistische markt, hetgeen impliceert dat zij zich op hetzelfde publiek richten.
    
    4.8	Dat dit "publiek" in beginsel een speciaal deskundig publiek is en de mogelijkheid van verwarring derhalve op grond van die deskundigheid moet worden bepaald, doet, gelet op alle voorgaande omstandigheden, niet af aan de conclusie dat gevaar voor verwarring aanwezig is. Met name de vrijwel identieke naam die Econocom hanteert en de zeer grote naamsbekendheid en uniekheid van de naam "Medi Lease" zijn daarvoor verantwoordelijk. Voorts dient te worden bedacht dat Medi Lease niet alleen met gebruikers en leveranciers van de betrokken apparatuur maar ook met derden van doen zal hebben.
    
    4.9	Aan de conclusie dat gevaar voor verwarring aanwezig is doet evenmin af dat Econocom Medlease als dienst zou presenteren of als beeldmerk en tussen de beeldmerken grote verschillen zouden bestaan. Uit de gegevens op de website blijkt dat "Medlease" met name als aanduiding van een onderneming wordt gebruikt en slechts incidenteel als (weinig opvallend) beeldmerk. Voor zover Econocom zich erop beroept dat grote verschillen zouden bestaan in beeldmerk, is dit irrelevant omdat het in het onderhavige geschil gaat om bescherming van de handelsnaam van Medi Lease.
    
    4.10	Ook voor zover Econocom de domeinnaam ("medlease.nl") – die in beginsel niet meer of anders is dan een adres van de domeinnaamhouder – mede als handelsnaam gebruikt, kan Medi Lease daartegen optreden op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Daarvan is in het onderhavige geval sprake. Uit de openingspagina van de website (productie 5.2 Medi Lease) blijkt, zoals Medi Lease heeft gesteld, dat "Medlease" daar wordt gepresenteerd als aanduiding van een onderneming en niet als dienstmerk of als onderdeel van de handelsnaam "Econocom Medlease". Dat op de website "Medlease" eenmalig in een bepaalde schrijfwijze wordt gebruikt, doet hieraan niet af, omdat ook daar uit de context van de betrokken pagina blijkt dat "Medlease" als aanduiding van een bepaalde onderneming wordt gebruikt. Voor zover Medi Lease wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam "medlease.nl" heeft gevorderd, heeft Econocom zich er slechts op beroepen dat "nu zij met medlease geen inbreuk maakt op enig aan Medi Lease toekomend merkenrecht of recht op handelsnaam op medi lease noch anderszins onrechtmatig handelt, [zij: toev. hof] het recht op behoud van haar domeinnaam handhaaft" (pleitnota Econocom in hoger beroep). Nu in het vorenstaande al besloten ligt dat Econocom met haar gebruik van de naam "Medlease" inbreuk maakt op de handelsnaam van Medi Lease, ligt de vordering tot wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam "medlease.nl" voor toewijzing gereed.
    
    4.11	Uit het voorgaande volgt dat de eerste grief slaagt en dat dit welslagen voldoende grond oplevert voor de bevelen als door Medi Lease gevorderd. De overige grieven en rechtsgronden behoeven geen bespreking meer. Het hof ziet, mede nu beide partijen het hierover ter terechtzitting van het hof eens zijn geworden, aanleiding de in het petitum onder A bedoelde termijn op zeven in plaats van drie dagen te stellen en de door Medi Lease tevens gevorderde dwangsommen te maximeren als hierna in het dictum bepaald.
    
    4.12	Medi Lease heeft ten slotte gevorderd Econocom te veroordelen "in de kosten van het geding conform de opgave van Medi Lease". Blijkens de memorie van grieven (onder 80) wordt hiermee bedoeld: vergoeding van de volledig door haar gemaakte proceskosten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Medi Lease meent hierop aanspraak te kunnen maken op grond van het sinds 1 mei 2007 geldende artikel 1019h Rv, waarmee artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten is geïmplementeerd. Dit is in zoverre onjuist dat dit artikel niet van toepassing is op procedures waarvan de dagvaarding vóór of op de dag van inwerkingtreding van dit artikel is uitgebracht. Met betrekking tot de dagvaarding in eerste aanleg is dit het geval geweest, zodat artikel 1019h Rv daarop niet van toepassing is. Het hof begrijpt de vordering van Medi Lease, gelet op de strekking daarvan, voor zover het de eerste aanleg betreft echter aldus dat, nu deze bepaling van de richtlijn nog niet was geïmplementeerd en de implementatietermijn was verstreken, door Medi Lease een beroep wordt gedaan op richtlijnconforme interpretatie van met name de artikelen 237 e.v. Rv.
    
    4.13	Medi Lease heeft in hoger beroep een onderbouwd en gespecificeerd overzicht van de door haar in eerste aanleg en in hoger beroep gemaakte proceskosten overgelegd (productie 25). Nadat Econocom zich bij memorie van antwoord (onder 72) nog had verzet tegen het door Medi Lease gevorderde bedrag aan proceskosten betreffende de eerste aanleg voor zover dat een bepaald bedrag (€ 10.410,16) te boven ging, met name omdat dat deel van de proceskosten nog niet was gespecificeerd en onderbouwd, heeft zij zich hierover na de door Medi Lease geproduceerde onderbouwing en specificatie niet meer uitgelaten. Het hof trekt hieruit de conclusie dat zij zich niet langer tegen het door Medi Lease gevorderde bedrag aan proceskosten ter zake van de eerste aanleg verzet. Gelet op de ten tijde van het geding in eerste aanleg verstreken datum voor implementatie van de richtlijnbepalingen (29 april 2006) en het gegeven dat het Nederlandse recht geen dwingende voorschriften bevatte die tot toepassing van het zogeheten liquidatietarief dwongen, kwamen in het geding in eerste aanleg alle "redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt" voor vergoeding in aanmerking. Nu Econocom zich op zichzelf niet langer heeft verweerd tegen toewijzing van de door Medi Lease in dit verband gevorderde kosten en ook anderszins niet is gebleken dat deze kosten niet aan voornoemd criterium voldoen, zal het hof deze toewijzen.
    
    4.14	Nu Econocom zich in het geheel niet (afzonderlijk) heeft verweerd tegen toewijzing van de door Medi Lease in hoger beroep gevorderde proceskosten en ook anderszins niet is gebleken dat deze kosten niet aan het onder 4.13 genoemde criterium zoals vervat in artikel 1019h Rv voldoen – waarbij het hof mede let op de verhouding waarin dit bedrag staat tot het door de wederpartij ter zake van proceskosten gevorderde bedrag –, zal het hof deze op grond van die bepaling toewijzen.
    
    4.15	Het voorgaande impliceert dat ter zake van de proceskosten van Medi Lease een bedrag zal worden toegewezen van € 64.354,65 inclusief BTW.
    
    
    5	De conclusie
    
    Het hoger beroep slaagt. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vorderingen van Medi Lease zullen worden toegewezen zoals hierna in het dictum bepaald. Econocom zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties.
    
    
    6	De beslissing
    
    Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding:
    
    6.1	vernietigt het in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 13 april 2007, en, opnieuw recht doende:
    
    a.	beveelt Econocom om binnen zeven dagen na de betekening van dit arrest iedere inbreuk op de handelsnaam van Medi Lease en/of onrechtmatig handelen jegens Medi Lease, meer speciaal door het gebruik van de handelsnaam, domeinnaam en/of het teken Medlease, te staken en gestaakt te houden, en
    
    b.	beveelt Econocom om binnen zeven dagen na de betekening van dit arrest de Stichting Internet Domeinnaam Registratie (SIDN) te verzoeken de tenaamstelling van haar domeinnaam "medlease.nl" te wijzigen in een tenaamstelling op naam van Medi Lease,
    
    c.	een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag of keer – naar keuze van Medi Lease – dat een van deze bevelen niet dan wel niet geheel wordt nageleefd, met dien verstande dat nimmer een hoger bedrag aan dwangsommen zal kunnen worden verbeurd dan een bedrag van in totaal € 500.000,-;
    
    d.	veroordeelt Econocom in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Medi Lease begroot op € 64.354,65 inclusief BTW;
    
    6.2	verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    
    6.3	wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Van der Kwaak, Smeeïng-van Hees en Van der Pol en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 oktober 2007.