ECLI:NL:GHLEE:2004:AR4709, Gerechtshof Leeuwarden, 27-10-2004, Rolnummer 0300529
Gerechtshof Leeuwarden — Uitspraak 
Datum: 2004-10-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Het hof overweegt het volgende. Uit de door Op BV in het geding gebrachte stukken blijkt dat zij haar merk OP op 8 januari 2003 heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Voorts is in het geding gebracht een gewaarmerkt afschrift uit het Benelux-register, waarop als registratiedatum 29 april 2004 is vermeld. Op BV heeft echter aangevoerd dat dit een schrijffout is en dat het depot is ingeschreven op 29 april 2003. Die stelling is niet betwist door [geïntimeerde], terwijl deze het hof ook aannemelijk voorkomt nu als publicatiedatum van de inschrijving is vermeld '06/2003'. Ook de aanbiedingsbrief van het Benelux-Merkenbureau, waarin wordt verwezen naar het betreffende afschrift, is gedateerd 29 april 2003. Het hof gaat er dan ook vanuit in dit kort geding dat inschrijving van het merk op 29 april 2003 heeft plaatsgevonden. Derhalve dient er vanuit te worden gegaan dat het merk OP reeds was ingeschreven ten tijde van het instellen van de vorderingen van OP BV. De grief is derhalve terecht voorgesteld.

Arrest d.d. 27 oktober 2004
      Rolnummer 0300529
    
    
                 
    HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN
    
    Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:
    
    
      OP B.V.,
      gevestigd te Mierlo,
      appellante,
      in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,
      hierna te noemen: Op BV,
      procureur: mr J.V. van Ophem,
    
    
    
    
      tegen
      1.	[de V.O.F.],
      	gevestigd te [vestigingsplaats],
      2.	[B.V. 1],
      	gevestigd te [vestigingsplaats],
      3.	[B.V. 2],
      	gevestigd te [vestigingsplaats],
      4.	[B.V. 3],
      	gevestigd te [vestigingsplaats],
      geïntimeerden,
      in eerste aanleg: gedaagden in conventie en eisers in reconventie,
      hierna gezamenlijk en in enkelvoud te noemen te noemen: [geïntimeerde],
      procureur: mr V.M.J. Both.
    
    
    
      Het geding in eerste instantie
      In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 11 juni 2003 door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden.
    
    
    
      Het geding in hoger beroep
      Bij exploot van 8 juli 2003 is door Op BV hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 12 november 2003.
    
    
    De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende akte overlegging producties, luidt:
    
    "bij arrest in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:
    
    1.	het op 11 juni 2003 door de voorzieniningsrechter van de rechtbank Leeuwarden in kort geding, onder zaak/rolnummer 57976 /HA ZA 03-0125 gewezen vonnis tussen appellant als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en geïntimeerden als gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie te vernietigen uitsluitend voor zover de voorzieningsrechter de vorderingen sub 2 tot en met 9 van het petitum van de inleidende dagvaarding heeft afgewezen;
    
    2.	en opnieuw rechtdoende , bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad:
    
    i. Geïntimeerden te bevelen om met onmiddellijke ingang na de betekening van het te dezen te wijzen arrest iedere inbreuk op het merkrecht van eiseres te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder  door in of vanuit de Benelux het vervaardigen, in voorraad houden, aanbieden, verhandelen en /of distribueren van kratten die inbreuk maken op het Benelux woordmerk met registratienummer 724014 te staken en gestaakt te houden;
    
    ii. Geïntimeerden te bevelen om binnen 10 dagen na betekening van het te  dezen te wijzen arrest zowel de bij haar aanwezige als zich binnen haar bereik bevindende inbreukmakende kratten aan eiseres af te geven, waaronder  begrepen de ingevolge het hierna sub 2 (iv) genoemde bevel geretourneerde exemplaren, op een door eiseres nader te bepalen adres in Nederland;
    
    iii. Geïntimeerden te bevelen binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest,     aan de raadsman van de eiseres, mr. J.V. Willems te Amsterdam, een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van;
    
    a.	 de afnemers alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata, en  afleveradressen van inbreukmakende kratten, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop  betrekking hebbende facturen;
    
    b.  	de bij gedaagden op de dag van betekening van dit arrest nog aanwezige voorraad exemplaren van de inbreukmakende  kratten, alsmede de aantallen en productienummers van de inbreukmakende kratten;
    
    c.	de met de inbreukmakende kratten behaalde omzet en winst, alsmede  de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;
    
    d.	de volledige namen en adressen van de ondernemingen/ personen in binnen- en buitenland aan wie gedaagden informatie over de inbreukmakende kratten hebben aangeboden, afgegeven en/of toegestuurd;
    
    iv	Geïntimeerden te bevelen binnen 3 werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest alle hierboven onder sub 2 (iii)a bedoelde afnemers, schriftelijk, met gelijktijdige kopie aan de raadsman van eiseres, mr. J.V. Willems te Amsterdam, schriftelijk mee te delen dat de onder die afnemer berustende voorraad van inbreukmakende kratten door hen wordt teruggenomen (onder aanbieding van terugbetaling c.q. creditering van koopprijzen, vergoeding van transportkosten voor retournering en eventuele kosten of schade van die afnemers);
    
    v	Geïntimeerden te bevelen binnen 3 werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle hierboven onder sub 2 (iii)d bedoelde ondernemingen/personen, schriftelijk, met gelijktijdige kopie aan de raadsman van eiseres, mr. J.V. Willems te Amsterdam, een in  het Engels gestelde brief aangetekend met ontvangstbevestiging te sturen met uitsluitend de navolgende inhoud;
    
    ''By a judgement of ______ , declared immediately enforceable, the court of Appeal Leeuwarden decided in  interim injunction proceedings that the undersigned have acted unlawfully towards OP.B.V More in particular the Court of Appeal Leeuwarden is of the opinion that  the crates that we have offered and/or sold to you infringe upon the trademark right of OP B.V.
    
    The Court of Appeal Leeuwarden has ordered the undersigned to place this announcement.
    
    [de V.O.F.]''
    
    althans een door het Gerechtshof in goede justitie aan te geven andere in de Engelse taal gestelde rectificatie;
    
    vi.	Geïntimeerden hoofdelijk te veroordelen om aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van Euro 25.000,--(zegge: vijfentwintigduizend euro) in geval van niet-nakoming van één van de hiervoor  sub 2 (i) tot en met sub2 (v) genoemde bevelen, danwel, naar keuze van appelante, een bedrag van Euro 2.500,-- (zegge vijfentwintighonderd euro) voor iedere dag   - een gedeelte van een dag daaronder begrepen - in geval van niet-nakoming door geïntimeerden van één van de hiervoor  sub 2 (i) tot en met sub 2 (v) genoemde bevelen;
    
    3.	Geïntimeerde hoofdelijk te veroordelen in de kosten van beide instanties, die van de beslaglegging daaronder begrepen;
    
    4.	Met het verzoek de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, te bepalen op zes maanden na betekening van het te dezen te wijzen arrest."
    	
    Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd met als conclusie:
    
    '' het is op bovengenoemde gronden  dat Wavin concludeert dat het vonnis d.d. 11 juni 2003, gewezen door de voorzieningsrechter van de Rechtbank Leeuwarden, door Uw edelachtbare College zal worden bekrachtigd, zo nodig onder verbetering of aanvulling van gronden, zulks met veroordeling van OP in de kosten van beide instanties.''
    
    Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    
      De grieven
      Op BV heeft twee grieven opgeworpen.
    
    
    
      De beoordeling
      1.	Door Op BV zijn geen grieven aangevoerd tegen de door de voorzieningenrechter  in r.o. 1.1 tot en  met r.o. 1.21 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.
    
    
    2.	In hoger beroep is nog uitsluitend aan de orde de door Op BV gestelde merkinbreuk en haar   daarop gebaseerde vorderingen, welke door de voorzieningenrechter zijn afgewezen.
    
    3.	Bij grief I betwist Op BV de juistheid van de overweging van de voorzieningenrechter dat tussen partijen vaststaat dat Op BV haar merk OP heeft gedeponeerd, maar dat dit nog niet is ingeschreven (r.o. 9).
    
    4.	Het hof overweegt het volgende. Uit de door Op BV in het geding gebrachte stukken blijkt dat zij haar merk OP op 8 januari 2003 heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Voorts is in het geding gebracht een gewaarmerkt afschrift uit het Benelux-register, waarop als registratiedatum 29 april 2004 is vermeld. Op BV heeft echter aangevoerd dat dit een schrijffout is en dat het depot is ingeschreven op 29 april 2003. Die stelling is niet betwist door [geïntimeerde], terwijl deze het hof ook aannemelijk voorkomt nu als publicatiedatum van de inschrijving is vermeld '06/2003'. Ook de aanbiedingsbrief van het Benelux-Merkenbureau, waarin wordt verwezen naar het betreffende afschrift, is gedateerd 29 april 2003. Het hof gaat er dan ook vanuit in dit kort geding dat inschrijving van het merk op 29 april 2003 heeft plaatsgevonden. Derhalve dient er vanuit te worden gegaan dat het merk OP reeds was ingeschreven ten tijde van het instellen van de vorderingen van OP BV. De grief is derhalve terecht voorgesteld.
    
    5.	Hiermee ontvalt de relevantie aan de overwegingen van de voorzieningenrechter omtrent de vraag of Op BV zich reeds op haar merkrecht kon beroepen, terwijl dit nog niet was geregistreerd.
    
    6.	Met het bovenstaande is gegeven dat Op BV merkhouder van het merk OP is, zodat zij zich in beginsel kan verzetten tegen het gebruik van dit merk door anderen.
    
    
      7.	Na het slagen van grief I, komt het hof toe aan de andere argumenten die [geïntimeerde] - reeds in eerste aanleg - heeft aangevoerd ten betoge dat Op BV zich niet op  haar merkrecht kan beroepen.
      Het hof neemt hierbij voorshands als vaststaand aan dat [geïntimeerde] in ieder geval  twee maal kratten met het merk OP heeft verkocht aan derden, nu Op BV die stelling met stukken heeft onderbouwd (prod. 5 bij dagvaarding), en [geïntimeerde]  zulks onvoldoende weersproken heeft.
    
    
    8.	In de eerste plaats heeft [geïntimeerde] gesteld dat het merk OP zou zijn verworden tot soortnaam. De onderbouwing die [geïntimeerde] hieraan geeft, dat Op BV zelf stelt dat de kratten als OP-crates bekend staan, acht het hof ten ene male onvoldoende. Bij gebreke aan enige andere onderbouwing, zal het hof aan dit verweer voorbijgaan.
    
    
      9.	In de tweede plaats heeft [geïntimeerde] zich op het standpunt gesteld dat het merkrecht van Op BV is uitgeput, aangezien de kratten door OP BV, althans met haar toestemming, reeds in het verkeer zijn gebracht.
      Het hof kan [geïntimeerde] hierin niet volgen. De kratten (met daarop vermeld het merk OP) zijn door [geïntimeerde] geproduceerd en zijn, althans waren, bij haar op voorraad met het doel deze - bij uitsluiting - aan Op BV ter distributie te leveren, een en ander in overeenstemming met de overeenkomst tussen partijen. Daarmee is echter nog geen sprake van het in het verkeer brengen van de kratten door OP BV, althans met haar toestemming, in de zin van art. 13 onderdeel A lid 8 BMW. Geenszins is immers gebleken van het door of met toestemming van Op BV als merkhouder ter beschikking stellen van de kratten aan een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor gelegenheid te geven deze waren (binnen de Gemeenschap) verder te verhandelen (BenGH 6 december 1999, NJ 2000,182).
    
    
    
      10.	In de derde plaats voert [geïntimeerde] aan dat Op BV misbruik maakt van haar merkrecht. Volgens [geïntimeerde] tast zij namelijk niet de herkomstfunctie van het merk aan, nu de kratten "immers conform de reeds bekende specificaties [zijn] en derhalve van OP afkomstig".
      Naar het voorlopig oordeel van het hof gaat deze stelling niet op. Het gebruik   van het merk OP doet immers de onjuiste indruk ontstaan dat er in het economisch verkeer een verband bestaat tussen de kratten en Op BV. Zo kan Op BV, zoals zij heeft aangevoerd, door derden worden aangesproken op gebreken in de kratten. Hier doet zich dus niet de situatie voor dat het uitgesloten is dat het gebruik van het merk de belangen van de merkhouder aantast. Van misbruik van recht is dan ook geen sprake. Het hof passeert ook de stelling van [geïntimeerde], dat Op BV de kratten met daarop het merk OP slechts mondjesmaat van haar wilde afnemen. De vorderingen van Op BV in eerste aanleg waren immers juist primair gericht op nakoming door [geïntimeerde] van haar leveringsverplichting jegens Op BV, zodat voorshands moet worden aangenomen dat Op BV de kratten wel degelijk wilde afnemen.
      Ook overigens is niet in te zien waarom Op BV misbruik van recht zou maken door zich te beroepen op haar merkrecht. Ook heeft [geïntimeerde] onvoldoende feitelijk onderbouwd waarom de eisen van redelijkheid en billijkheid in de weg zouden staan aan het beroep door Op BV op haar merkenrecht.
    
    
    11.	Grief II richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de vorderingen van Op BV moeten worden afgewezen, nu niet op eenvoudige wijze is vast te stellen of zij een merkrecht heeft, terwijl zij geen groot belang meer heeft bij haar vordering, waarbij de voorzieningenrechter kennelijk het oog heeft op de omstandigheid dat [geïntimeerde] thans geen kratten met daarop het merk OP verkoopt.
    
    
      12.	Het hof overweegt het volgende.
      Zoals hiervoor reeds in r.o.7 is overwogen, gaat het hof er voorshands vanuit dat [geïntimeerde] in ieder geval twee maal inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Op BV, door kratten met daarop het merk OP en het internetadres OpBV aan derden te verkopen. Het hof overweegt verder dat [geïntimeerde] weliswaar stelt dat zij het merkrecht van Op BV erkent, doch dat zij niet uitdrukkelijk afstand heeft genomen van haar stelling dat zij zonodig de nietigheid van het depot van het merk OP zal vorderen (pleitnota eerste aanleg, punt 18). In dit licht bezien is het hof voorshands van oordeel dat Op BV voldoende belang heeft bij een rechterlijk bevel aan [geïntimeerde] om elke inbreuk op het merkrecht van [geïntimeerde] te staken en gestaakt te houden. 
      Aldus is het hof voorshands van oordeel dat, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijkheid en billijkheid zich niet verzetten tegen toewijzing van het gevorderde verbod, terwijl het belang daarbij ook voldoende spoedeisend is. Het gevorderde sub (i) ligt daarmee voor toewijzing gereed.
    
    
    13.	Met betrekking tot de vorderingen sub (ii), (iii), (iv) en (v) ligt dit anders. Uit de door Op BV in het geding gebrachte producties (prod. 5 eerste aanleg) blijkt dat de inbreukmakende handelingen dateren van vóór het depot c.q. de inschrijving van het merk. Voor die situatie volgt uit art. 12A, lid 4, BMW dat geen schadevergoeding kan worden toegekend. In dat licht bezien is het hof voorshands van oordeel dat Op BV onvoldoende belang heeft bij haar vorderingen tot opgave (sub iii, a, c, d), teruggave (sub iv) en het zenden van een rectificatie (sub v).
    
    
      14.	Voor zover de vordering sub (ii) mede strekt tot het verkrijgen door Op BV van inbreukmakende kratten die zich nog bevinden bij [geïntimeerde] danwel binnen haar bereik zijn, acht het hof de vordering wel toewijsbaar, evenals de vordering sub (iii), onder b.
      Ten slotte acht het hof toewijsbaar de vordering sub (vi), daarin begrepen de dwangsommen van Euro 25.000,--, in geval van niet nakoming van één van de op te leggen bevelen, respectievelijk Euro 2.500,-- per dag nu [geïntimeerde] daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.
      Grief II slaagt hiermee gedeeltelijk.
    
    
    
      Slotsom
      15.	De grieven slagen grotendeels, zodat het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden vernietigd, voor zover in hoger beroep bestreden. Een deel van de vorderingen van Op BV zal worden toegewezen, als nader in het dictum te bepalen. Nu Op BV (ook) in hoger beroep heeft volhard bij haar vordering, gebaseerd op art. 260 Rv, en [geïntimeerde] daartegen geen gemotiveerd verweer heeft gevoerd, zal het hof dit onderdeel van de vordering toewijzen zoals OP BV dat heeft gevorderd.
      Als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij zal [geïntimeerde] worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Ook de kostencompensatie in eerste aanleg kan naar het oordeel van het hof niet in stand blijven; deze kosten (althans die in conventie) dienen voor rekening van [geïntimeerde] te komen.
    
    
    
      De beslissing
      Het gerechtshof:
    
    
    vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden van 11 juni 2003, voor zover in hoger beroep aangevallen;
    
    
      en in zoverre opnieuw rechtdoende:
      (1) gebiedt [de V.O.F.], [B.V. 1], [B.V. 2] en [B.V. 3] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest iedere inbreuk op het merkrecht van Op BV te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door in of vanuit de Benelux het vervaardigen, in voorraad houden, aanbieden, verhandelen en/of distribueren van kratten die inbreuken maken op het woordmerk OP (registratienummer 724014) te staken en gestaakt te houden;
      (2) beveelt [de V.O.F.], [B.V. 1], [B.V. 2] en [B.V. 3] om binnen 10 dagen na betekening van dit arrest zowel de bij haar aanwezige als zich binnen haar bereik bevindende inbreukmakende kratten aan Op BV af te geven, op een door Op BV nader te bepalen adres in Nederland;
      (3) gebiedt [de V.O.F.], [B.V. 1], [B.V. 2] en [B.V. 3] binnen 7 dagen na betekening van dit arrest aan de raadsman van Op BV, mr J.V. Willems te Amsterdam, een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde schriftelijke opgave te doen van de bij hen op de dag van betekening van dit arrest nog aanwezige voorraad exemplaren van de inbreukmakende kratten, alsmede de aantallen en productienummers van die kratten;
      (4) veroordeelt [de V.O.F.], [B.V. 1], [B.V. 2] en [B.V. 3] hoofdelijk om aan Op BV ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van 
      Euro 25.000,-- in geval van niet nakoming van één van de hiervoor onder (1), (2) of (3) genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van Op BV, een bedrag van Euro 2.500,-- voor iedere dag - een gedeelte van een dag daaronder begrepen - in geval van niet-nakoming door genoemde partijen van één van de onder (1), (2) of (3) genoemde bevelen;
    
    
    bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, zoals bedoeld in art. 260 Rv, op zes maanden na betekening van dit arrest aan [de V.O.F.], [B.V. 1], [B.V. 2] en [B.V. 3];
    
    
      veroordeelt [de V.O.F.], [B.V. 1], [B.V. 2] en [B.V. 3] in de kosten van de procedure in eerste aanleg, voor zover in conventie gewezen, alsmede in hoger beroep en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van Op BV op:
      in eerste aanleg in conventie: Euro  273,20 aan verschotten en Euro 390, -- voor salaris van de procureur;
      in hoger beroep: Euro 313,20 aan verschotten en Euro 771,-- voor salaris van de procureur;
    
    
    verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
    
    bekrachtigt het vonnis van 11 juni 2003 voor het overige;
    
    wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    
    Aldus gewezen door mrs. Knijp, voorzitter, Meijeringh en de Bock, raden, en uitgesproken door mr Mollema, vice-president, lid van een enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van meneer Bilstra als griffier ter openbare terechtzitting van dit hof van woensdag 27 oktober 2004.