ECLI:NL:HR:2006:AX9393, Hoge Raad, 27-10-2006, C05/162HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2006-10-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenzaak met vordering tot winstafdracht. Geschil tussen een Nederlandse producent voor de kunstmestindustrie en voormalig distributeur in Amerika over vergoeding van door distributeur als merkhouder in de Benelux geleden schade als gevolg van inbreuk door de producent op dat merkrecht en over de afdracht van daarbij genoten winst; inbreukmakend gebruik van een merk is niet te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW op enkele grond dat inbreukmaker dat merk te kwader trouw heeft gedeponeerd (art. 4 onder 6); winstafdracht bij een ‘moedwillige inbreuk’ of uitsluitend bij piraterij?, prejudiciële vragen aan BenGH omtrent het begrip ‘gebruik niet te kwader trouw’ en ‘de omstandigheden van het geval’ in art. 13A lid 5.

27 oktober 2006 
      Eerste Kamer
      Nr. C05/162HR
      RM
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      ONDEO NALCO NETHERLANDS B.V., rechtsopvolgster van IWC Chemische Produkten B.V.,
      gevestigd te Tilburg,
      EISERES tot cassatie,
      advocaat: mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai,
    
    
    t e g e n
    
    
      de vennootschap naar het recht van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika, 
      M. MICHEL COMPANY INC.,
      gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
      VERWEERSTER in cassatie,
      advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.
    
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Verweerster in cassatie - verder te noemen: Michel - heeft bij exploot van 10 augustus 2000 de rechtsvoorgangster van eiseres tot cassatie - verder te noemen: IWC - gedagvaard voor de rechtbank te Utrecht. 
      Na wijziging van eis heeft Michel gevorderd IWC te veroordelen:
      1. aan Michel als schadevergoeding te betalen ƒ 500.000,--, althans een door de rechtbank in goede justitie ex aequo et bono te bepalen bedrag met wettelijke rente;
      2. aan Michel binnen twee maanden na betekening van het te wijzen vonnis de met inbreuk genoten winst tussen 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 af te dragen, vermeerderd met de wettelijke rente over het te betalen bedrag, waarbij de winst dient te worden berekend door een door beide partijen overeen te komen onafhankelijke registeraccountant van een van de zes grootste accountantskantoren van Nederland, en als winst zal worden aangemerkt de bruto winst waarop niet in mindering behoort te worden gebracht een gedeelte van de integrale bedrijfskosten of wel als winst de additionele winst zal worden aangemerkt c.q. de extra winst die door IWC is genoten door het plegen van de inbreuk, onder aflegging van rekening en verantwoording dienaangaande, op straffe van het verschuldigd worden van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per dag dat na twee maanden van het te wijzen vonnis IWC nalaat de berekende winst af te dragen onder aflegging van rekening en verantwoording dienaangaande.
    
    
    
      IWC heeft de vordering bestreden en harerzijds, na wijziging van eis, in reconventie gevorderd primair de Beneluxregistratie 607043 van Michel voor het merk Corblok van 15 januari 1997 nietig te verklaren en voorzover nodig de doorhaling daarvan te gelasten en subsidiair deze Beneluxregistratie 607043 van Michel vervallen te verklaren en voorzover nodig de doorhaling daarvan te gelasten.
      Michel heeft in reconventie de vordering bestreden.
      De rechtbank heeft bij vonnis van 22 januari 2003 in conventie:
      - IWC veroordeeld aan Michel als schadevergoeding te betalen € 7.500,-- vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van de voldoening;
      - IWC veroordeeld aan Michel binnen zes maanden na betekening van dat vonnis de met de inbreuk genoten winst tussen 15 januari 1997 tot l4 juni 1999 af te dragen, vermeerderd met de wettelijke rente over het te betalen bedrag vanaf de datum van de dagvaarding tot aan de dag van de voldoening, waarbij de winst dient te worden berekend door een door beide partijen overeen te komen onafhankelijke registeraccountant van een van de zes grootste accountantskantoren van Nederland, en als winst zal worden aangemerkt de bruto winst die IWC heeft behaald met haar inbreukmakende handelen verminderd met de aan dit inbreukmakend handelen gerelateerde kosten van IWC, onder aflegging van rekening en verantwoording dienaangaande; 
      - bepaald dat IWC aan Michel een dwangsom verbeurt van € 4.500,-- voor iedere dag, ingaande zes maanden na betekening van dat vonnis, dat IWC nalaat de berekende winst af te dragen onder aflegging van rekening en verantwoording dienaangaande, zulks met een maximum van € 900.000,--; 
      - bepaald dat de vorenbedoelde dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van die overtreding; 
      - het meer of anders gevorderde afgewezen.
      De rechtbank heeft de vordering in reconventie afgewezen.
      Tegen dit vonnis heeft eiseres tot cassatie - verder te noemen: Ondeo Nalco - als rechtsopvolgster van IWC, hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.
      Het hof heeft bij arrest van 24 februari 2005 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
      Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het hof heeft Ondeo Nalco - hierna ook aan te duiden als Ondeo Nalco, dan wel als IWC - beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      Michel heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met verwijzing van de zaak naar het gerechtshof te 
      's-Gravenhage.
      De advocaat van Michel heeft bij brief van 15 juni 2006 op die conclusie gereageerd.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) IWC produceert sedert 1974 corrosie-inhibitoren voor toepassing in de kunstmestindustrie.
      (ii) Michel heeft vanaf 1978 tot eind 1995 de door IWC geproduceerde corrosie-inhibitoren van haar gekocht en onder de naam Corblok op de Amerikaanse markt afgezet. Nadien heeft Michel die producten van een concurrent van IWC betrokken.
      (iii) IWC heeft op 24 juni 1992 Corblok voor de Benelux als merk gedeponeerd voor chemische producten voor de behandeling en fabricage van kunstmest in klasse 1. 
      (iv) Michel heeft op 15 januari 1997 Corblok voor de Benelux als merk gedeponeerd voor chemische producten voor agrarische en industriële toepassingen in klasse 1.
      (v) Omdat tussen partijen een geschil was gerezen omtrent de vraag wie als rechthebbende op het merk Corblok moest worden aangemerkt, heeft Michel bij de rechtbank te Utrecht een bodemprocedure jegens IWC aangespannen. In die procedure heeft Michel - kort samengevat en voor zover in cassatie van belang - (in conventie) de nietigverklaring van de inschrijving van de akte van depot ten name van IWC van het merk Corblok gevorderd en een gebod tot staking van iedere verdere inbreuk op de merkrechten van Michel. IWC heeft in die procedure in reconventie gevorderd - kort samengevat - de nietigverklaring van het depot van Michel van het merk Corblok en een verbod voor Michel tot ieder gebruik van Corblok of een daarmee overeenstemmend teken.
      (vi) Bij vonnis van 2 juni 1999 heeft de rechtbank de vordering van Michel in conventie toegewezen en de vordering van IWC in reconventie afgewezen. Na betekening op 14 juni 1999 van dit in kracht van gewijsde gegane vonnis heeft IWC het gebruik van het merk Corblok gestaakt.
    
    
    
      3.2 In dit geding vordert Michel vergoeding van de schade die zij als gevolg van de merkinbreuk door IWC in de periode tussen haar merkdepot (15 januari 1997) en de betekening van het evenbedoelde vonnis (14 juni 1999) heeft geleden, alsmede afdracht, op de voet van art. 13A lid 5 BMW, van de winst die IWC als gevolg van de inbreukmakende handelingen in de genoemde periode heeft genoten, met het afleggen van rekening en verantwoording daaromtrent. De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het overwoog dat de door Michel gestelde schade aan IWC kan worden toegerekend omdat, nu uit het vonnis van 2 juni 1999 volgt dat IWC geen toestemming van Michel had voor het merkdepot, het op de weg van IWC lag om feiten en omstandigheden te stellen die de conclusie rechtvaardigen dat Michel instemde met haar gebruik van het merk Corblok en zij op dat punt niet voldoende heeft gesteld, in het licht van hetgeen tussen partijen is voorgevallen, in het bijzonder de beëindiging van de zakelijke relatie, waarna IWC redelijkerwijs niet meer mocht verwachten dan dat Michel akkoord zou gaan met voortzetting door IWC van het merkgebruik. IWC heeft voorts niet toegelicht waarom Michel onder de nieuw ontstane omstandigheden het gebruiksrecht niet mocht opzeggen. (Rov. 4.5-4.7.) Dat Michel schade heeft geleden ter grootte van het door de rechtbank toegewezen bedrag van € 7.500,-- achtte het hof aannemelijk (rov. 4.8). 
      Met betrekking tot de vordering tot winstafdracht stelde het hof voorop dat een dergelijke veroordeling ingrijpend is en tot verstrekkende consequenties kan leiden, doch dat hetgeen IWC heeft aangevoerd ter adstructie van haar stelling dat haar merkgebruik niet te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW was, dan wel dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, als bedoeld in die bepaling, daarvoor niet toereikend is. Gelet op de verbreking van de zakelijke relatie eind 1995 en de omstandigheid dat gedurende het grootste gedeelte van de periode waarover de winstafdracht wordt gevorderd, de hiervoor in 3.1 onder (v) bedoelde procedure aanhangig was, had IWC er ernstig rekening mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou worden verweten. Dat risico heeft zij weloverwogen genomen, hetgeen, aldus het hof, zwaar weegt bij de beoordeling of winstafdracht op zijn plaats is. Het hof overwoog voorts dat hetgeen volgens IWC aan die procedure is voorafgegaan niet het oordeel rechtvaardigt dat voor de periode hangende dat geding geen winstafdracht zou passen, waarbij het overwoog dat IWC leek te miskennen dat het de (Amerikaanse) distributeur en niet zij als producente was die het merkrecht hield en dat de relevante markt beperkt van omvang was (zodat niet valt in te zien waarom IWC haar afnemers niet - eventueel tijdelijk - zonder gebruikmaking van het omstreden merk kon beleveren), terwijl niet aannemelijk was dat Michel haar rechten zou hebben verwerkt (rov. 4.9-4.10). Het hof verwierp ten slotte het verweer van IWC dat het teken Corblok is verworden tot soortnaam (rov. 4.11).
    
    
    3.3 De in de onderdelen 1, 2 en 4 aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
    
    
      3.4.1 Onderdeel 3 richt zich tegen hetgeen het hof heeft overwogen en beslist omtrent de vordering tot winstafdracht.
      Onderdeel 3.2, dat uitgaat van de veronderstelling dat 's hofs beslissing omtrent de aanwezigheid van kwade trouw (mede) berust op het feit dat het in 1992 door IWC verrichte merkdepot te kwader trouw is geoordeeld, kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft - terecht - niet geoordeeld dat inbreukmakend gebruik van een merk als te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW moet worden aangemerkt op de enkele grond dat de inbreukmaker dat merk te kwader trouw in de zin van art. 4 onder 6 BMW heeft gedeponeerd.
    
    
    
      3.4.2 Onderdeel 3.1 bevat een rechts- en motiveringsklacht tegen de verwerping door het hof in rov. 4.9 en 4.10 van hetgeen IWC heeft aangevoerd voor haar stelling dat haar merkgebruik niet te kwader trouw is geweest. Het verwijt het hof te hebben miskend dat voor kwade trouw als bedoeld in art. 13A lid 5 BMW meer vereist is dan gewone verwijtbaarheid, en dat daarvoor noodzakelijk is het bestaan van opzet of daaraan grenzende grove schuld. Het onderdeel klaagt dat het hof ten onrechte niet heeft geoordeeld dat kwade trouw ontbrak, dan wel dat het nader had moeten motiveren waarom sprake was van kwade trouw, in het licht van de door IWC aangevoerde omstandigheden. Het doelt daarbij op een aantal stellingen die IWC in hoger beroep naar voren heeft gebracht en voert aan dat IWC heeft gesteld dat zij te goeder trouw meende een geldig merkrecht, althans een gebruiksrecht met betrekking tot het merk Corblok te hebben, ook al bleken haar argumenten ontoereikend in het geding dat leidde tot het vonnis van 2 juni 1999. Dat die argumenten ontoereikend zijn gebleken, doet er volgens het onderdeel niet aan af dat gesteld noch gebleken is dat IWC niet in feite te goeder trouw was of dat deze argumenten objectief gezien volkomen kansloos waren. Volgens IWC wordt haar goede trouw onderstreept door het feit dat zij onmiddellijk na het vonnis van 2 juni 1999 de gewraakte handelingen heeft gestaakt. Er was sprake van een bona fide zakelijk geschil. Voor het aannemen van kwade trouw is niet voldoende dat IWC zich bewust was van de betwistbaarheid van haar standpunt en daarmee enig risico nam, aldus het onderdeel.
      Onderdeel 3.3 richt een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof dat de in het onderdeel opgesomde, door IWC in de feitelijke instanties aangevoerde omstandigheden ontoereikend zijn voor het afwijzen, verminderen of matigen van de vordering tot winstafdracht, nu winstafdracht primair is bedoeld als sanctie tegen doelbewuste piraterij, niet voor zakelijke geschillen als hier aan de orde. Althans, zo klaagt het onderdeel, geldt dat winstafdracht in dergelijke gevallen hoogstens kan worden beschouwd als een wijze van begroting van de geleden schade, althans is miskend dat de winst is gemaakt door verkopen in een gebied waarvan niet is gesteld dat Michel of een licentiehouder daar producten onder het merk Corblok in de handel brengt. 
      De evenbedoelde omstandigheden zijn, kort gezegd: 
      (a) IWC heeft de markt voor Corblok buiten de VS en Canada gecreëerd, zodat winstafdracht over het merkgebruik op die markt onredelijk is, 
      (b) tussen partijen heeft een jarenlange contractuele relatie bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997, het door IWC geproduceerde product door Michel in de VS en Canada werd gedistribueerd, en door IWC, met toestemming van Michel, onder het merk Corblok buiten de VS en Canada, terwijl de afspraken niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd, althans niet onder aanbieding van een vergoeding; (c) er was een geschil omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had; en (d) de toewijzing van afdracht van brutowinst is onredelijk, nu kosten in aanmerking genomen dienen te worden die IWC daadwerkelijk heeft gemaakt, terwijl Michel niet zulke kosten had en dusdoende een winst opstrijkt die zijzelf niet kon maken en ook IWC niet heeft gemaakt.
    
    
    
      3.4.3 De onderdelen 3.1 en 3.3 lenen zich voor gezamenlijke behandeling, omdat zij in de eerste plaats de vraag opwerpen wanneer art. 13A lid 5 BMW (thans art. 2.21 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom) toepassing kan vinden, en in het bijzonder wat verstaan moet worden onder gebruik te kwader trouw in de zin van die bepaling, onderscheidenlijk wanneer de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht als aan het slot van die bepaling bedoeld. Daarbij zij vooropgesteld dat hetgeen in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.22-4.24 is weergegeven omtrent de totstandkomingsgeschiedenis van art. 13A lid 5 BMW buiten twijfel stelt dat voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht meer nodig is dan dat de inbreuk aan de inbreukmaker kan worden verweten. 
      Geen duidelijkheid verschaffen de in de conclusie van de Advocaat-Generaal aangehaalde passages uit het Gemeenschappelijk commentaar (GC) op de BMW omtrent het antwoord op de vraag of de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht beperkt is tot gevallen van piraterij - in het GC omschreven als: moedwillige namaak van merkproducten - dan wel, meer in het algemeen, tot gevallen van moedwillige inbreuk, als in het GC bedoeld. Voorts rijst in het laatste geval de vraag wat onder 'moedwillige inbreuk' te verstaan is, meer in het bijzonder of daaronder enkel opzettelijke inbreuk is begrepen, dan wel of daaronder bijvoorbeeld ook valt inbreuk die met een aan opzet grenzende mate van grove schuld is gepleegd. Aldus rijst een vraag van uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A lid 5 BMW, die de Hoge Raad ter beantwoording zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof.
      Met betrekking tot de omstandigheden waarop IWC in dit geding een beroep heeft gedaan als verweer tegen de vordering tot winstafdracht, vermeld hiervoor aan het slot van 3.4.2, rijst voorts de vraag in hoeverre die van betekenis (kunnen) zijn voor het oordeel dat merkgebruik te kwader trouw is geweest, dan wel kunnen worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering in de weg staan. De vraagstelling behoeft zich niet uit te strekken tot de stelling onder (d), nu de daarmee opgeworpen vraag reeds beantwoording heeft gevonden in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 24 oktober 2005, nr. A/2004/5, BIE 2006, 28 (inz. Delhaize/Dior).
    
    
    4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast 
    
    De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.
    
    5. Vragen van uitleg
    
    De vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 3.4.3 overwogene, beantwoording door het Benelux-Gerechtshof nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
    
    
      1. Dient art. 13A lid 5 BMW aldus te worden uitgelegd dat van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld slechts sprake is in gevallen van piraterij, opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten?
      2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: is van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld dan slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk?
      3. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt: onder welke omstandigheden is sprake van moedwillig gepleegde inbreuk?
      4. a. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is?
      b. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan?
    
    
    6. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
      houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 27 oktober 2006.