ECLI:NL:HR:2007:BA3525, Hoge Raad, 01-06-2007, R05/169HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2007-06-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Antillenzaak; merkenrecht. Afgewezen vordering tot verbod verkoop van flessen whisky Johnnie Walker waarop identificatienummers zijn verwijderd wegens merkinbreuk en onrechtmatige daad; verzet merkhouder tegen parallelimport, strekking art. 23 lid 8 Merkenlandsverordening; herkomstgarantie; kort geding, vrije bewijsleer.

1 juni 2007 
      Eerste Kamer
      Nr. R05/169HR
      RM
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      DIAGEO BRANDS B.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      EISERES tot cassatie,
      advocaat: aanvankelijk mr. W. Taekema, 
      thans mr. H.J.A. Knijff,
    
    
    t e g e n
    
    
      1. ESPERAMOS N.V.,
      2. NEW CENTRUM SUPERMARKET N.V.,
      3. NEW CENTRUM SUPERMARKET (PISCADERA) N.V.,
      4. GOISCO N.V.,
      5. SUPERMERCADO LUZ N.V.,
      alle gevestigd op Curaçao, Nederlandse Antillen,
      VERWEERSTERS in cassatie,
      advocaat: mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai.
    
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Met een op 13 augustus 2004 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen en Aruba, zittingsplaats Curaçao, ingekomen verzoekschrift heeft verzoekster tot cassatie - verder te noemen: Diageo - zich gewend tot dat gerecht en - in kort geding - verzocht verweersters in cassatie - verder te noemen: Esperamos c.s. - te verbieden Johnnie Walker te verkopen en/of aan te bieden in flessen waarop het door Diageo aangebrachte identificatienummers zijn verwijderd dan wel niet voorkomen. Diageo heeft voorts enkele nevenvorderingen ingesteld.
      Esperamos c.s. hebben de vordering bestreden.
      Het gerecht heeft bij vonnis van 20 september 2004 de vordering - in al haar onderdelen - afgewezen.
      Tegen dit vonnis heeft Diageo hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, hierna: het hof.
      Bij vonnis van 8 november 2005 heeft het hof het vonnis van het gerecht bevestigd.
      Het vonnis van het hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie 
    
    
      Tegen het vonnis van het hof heeft Diageo beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      Esperamos c.s. hebben verzocht het beroep te verwerpen.
      De zaak is voor Diageo namens haar advocaat toegelicht door mr. W.A. Hoyng en mr. A.A. Hirschfeld, beiden advocaat te Amsterdam, en voor Esperamos c.s. door haar advocaat.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.
      De advocaat van Diageo heeft bij brief van 13 april 2007 op de conclusie gereageerd.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) Het merk JOHNNIE WALKER is onder nummer 05183 geregistreerd bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen, voor spiritualiën (klasse 33), met een geldigheidsduur tot 29 november 2014.
      (ii) Het merk BLACK LABEL is bij genoemd Bureau geregistreerd onder nummer 02497 voor waren in de internationale klasse 33, namelijk Scotch Whisky, met een geldigheidsduur tot 3 februari 2010.
      (iii) Diageo is voor beide merken de rechthebbende.
      (iv) De flessen whisky die onder deze merken in de handel worden gebracht en gedistribueerd, zijn voorzien van een label/etiket waarop aan de binnenzijde een identificatienummer is aangebracht dat door de fles heen kan worden gelezen.
      (v) Esperamos c.s. verkopen flessen whisky, voorzien van woord- en beeldmerken als hiervoor in (i) en (ii) vermeld, waarbij de in (iv) bedoelde identificatienummers zijn verwijderd doordat die zijn weggelaserd. 
    
    
    3.2 Diageo heeft zich primair op het standpunt gesteld dat Esperamos c.s. door haar in 3.1 onder (v) vermelde handelwijze inbreuk maken op haar merkrechten en subsidiair aangevoerd dat sprake is van onrechtmatig handelen, en zij heeft op grond hiervan de hiervoor in 1 vermelde voorlopige voorzieningen gevorderd. Het gerecht heeft deze vordering afgewezen en het hof heeft dit vonnis bevestigd.
    
    
      3.3 Het hof heeft daartoe, kort samengevat, als volgt overwogen.
      (a) Ingevolge art. 23, lid 1, aanhef en onder a, van de Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, nr. 188) kan Diageo op grond van haar uitsluitend merkenrecht zich verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Voor de beantwoording van de vraag of hier van zodanig gebruik sprake is, dient tot uitgangspunt dat de wezenlijke functie van het merk is dat aan de consument of eindverbruiker de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Deze herkomstgarantie impliceert dat erop kan worden vertrouwd dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een aangeboden en van het merk voorzien product. De rechthebbende op het merk kan zich dus verzetten tegen ieder gebruik dat aan deze herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen. (rov. 4.3)
      (b) Aan herkomstgarantie kan afbreuk worden gedaan door het weglaseren van de identificatienummers op de flessen, welke nummers immers een zekere waarborg bieden tegen de mogelijkheid het product na te maken en behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen van gebrekkige producten. In beginsel kan Diageo zich verzetten tegen verkoop van merkprodukten waarbij het identificatienummer is weggelaserd. (rov. 4.4)
      (c) Op grond van het bepaalde in art. 23, lid 9 (bedoeld zal zijn: lid 8), Merkenlandsverordening en de daarop van de zijde van de regering gegeven toelichting moet worden aangenomen dat de merkhouder in de Nederlandse Antillen zich niet kan verzetten tegen import van elders in de wereld door een merkhouder in het verkeer gebrachte producten. Vrije parallelhandel is het uitgangspunt geweest van de wetgever. (rov. 4.5)
      (d) Uit dit een en ander vloeit voort dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de verkoop van flessen zonder identificatienummer wanneer dit verzet niet diens legitieme belangen dient waarvoor het merkenrecht hem bescherming biedt. Het tegengaan van parallele import behoort daartoe niet. (rov. 4.6)
      (e) Voorshands is onaannemelijk dat de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op het tegengaan van namaak en ook op de mogelijkheid tot zogenoemde recall van gebrekkige producten. Het gevaar dat namaak in de handel wordt gebracht in flessen die niet te onderscheiden zijn van echte lijkt voorshands zeer beperkt. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat de consument zich bij de aankoop van een fles whisky ter vaststelling van de herkomst ervan zal laten leiden door het op de fles aangebrachte nummer, of door de wetenschap dat daardoor recall mogelijk is, mede in het licht van het feit dat recall van producten veelal via de media plaatsvindt en van een wettelijke verplichting tot het aanbrengen van identificatienummers geen sprake is. Nu onbetwist is dat deze nummers het Diageo mogelijk maken aan de hand daarvan lekken in haar verkooporganisatie op te sporen en de financiële belangen van Diageo bij het gesloten houden daarvan groot zijn, lijkt het veeleer waarschijnlijk dat dit nummer (vrijwel), uitsluitend is bedoeld om parallelimport onmogelijk te maken. Voorshands heeft te gelden dat van merkinbreuk door Esperamos c.s. geen sprake is. (rov. 4.7) 
      (f) Voorshands is onvoldoende aannemelijk dat verwijdering van de identificatienummers leidt tot verwarring bij de consument omtrent de herkomst van het product dan wel tot aantasting van de reputatie van het merk. Het bedrijven van parallelimport is op zich niet onrechtmatig. Van onrechtmatig handelen is dan ook niet gebleken. (rov. 4.9)
    
    
    3.4 In de hiervoor vermelde overwegingen ligt besloten dat het hof zich voor de vraag zag gesteld of Diageo gegronde redenen had zich tegen verdere verhandeling van de door haar in het verkeer gebracht flessen whisky te verzetten. De onderdelen I en II van het middel gaan uit van een andere lezing van het bestreden vonnis en kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.
    
    3.5 Onderdeel III onder A betoogt dat het hof is uitgegaan van een onvolledig en daarom onjuist uitgangspunt ten aanzien van de wezenlijke functie van het merk, omdat ook het belang van reclame en goodwill in aanmerking moet worden genomen. Het onderdeel faalt omdat het hof bij de beantwoording van de hem voorgelegde vraag terecht is uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk. Voor zover de overige klachten van onderdeel III op de klacht onder A voortbouwen, falen zij eveneens. Voor zover deze klachten gericht zijn tegen de door het hof voorshands aannemelijk geachte feiten, miskennen zij dat het hof als rechter oordelend in kort geding niet gebonden was aan de regels van het bewijsrecht en niet gehouden was zijn hier bedoelde, in hoge mate op de aannemelijkheid van bepaalde stellingen gebaseerde oordelen verder te motiveren dan het heeft gedaan. Het hof heeft klaarblijkelijk de door Diageo aangevoerde stellingen die betrekking hebben op bescherming van de door haar bedoelde belangen in zijn oordeel betrokken, doch niet aannemelijk geoordeeld dat de identificatienummers met het oog op deze belangen zijn aangebracht. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en kan, als voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, voor het overige in cassatie niet op juistheid worden onderzocht, zodat alle daarop gerichte klachten van het onderdeel eveneens falen.
    
    3.6 Onderdeel IV is gericht tegen het hiervoor in 3.3 onder (f) vermelde oordeel van het hof. Het bevat een aantal klachten die voortbouwen op onderdeel III en op dezelfde gronden falen als die van dit onderdeel. Het onderdeel ziet voorts eraan voorbij dat het hof heeft aannemelijk geacht dat de identificatienummers (vrijwel) uitsluitend zijn aangebracht met het doel parallelimport tegen te gaan en dat, nu deze parallelimport is toegestaan, het verwijderen van de nummers in dit verband niet onrechtmatig is. In het oordeel van het hof ligt besloten dat het de stellingen van Diageo met betrekking tot mogelijke andere belangen die door de verwijdering van deze nummers zouden zijn geschonden, heeft verworpen. Ten slotte kunnen ook de klachten die inhouden dat het hof heeft miskend dat de nummers een legitiem middel vormen om wanprestatie van de leden van de verkooporganisatie op te sporen, niet tot cassatie leiden, omdat de stellingen van Diageo onvoldoende feiten inhouden waaruit zou kunnen volgen dat Esperamos c.s. de hier bedoelde wanprestatie hebben uitgelokt dan wel onrechtmatig van eventuele wanprestatie hebben geprofiteerd, zodat het hof op deze stellingen niet behoefde in te gaan.
    
    4. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verwerpt het beroep;
      veroordeelt Diageo in de kosten van het geding in cassatie, tot deze uitspraak bepaald op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,- voor salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 1 juni 2007.