ECLI:NL:RBALK:2007:BB5938, Rechtbank Alkmaar, 18-10-2007, 97728 / KG ZA 07-307
Rechtbank Alkmaar — Uitspraak 
Datum: 2007-10-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merken- en auteursrecht. Geen inbreuk op auteursrecht van eiseres, omdat aannemelijk is dat een derde auteursrechthebbende is. Het bestaan van een exclusieve licentie na 1 juli 2007 is niet aannemelijk geworden. Wel onrechtmatig handelen door gedaagde.

RECHTBANK TE ALKMAAR
    
    
      Sector civiel recht
      FV/HW
    
    
    
      KG nummer: 97728/KG ZA 07-307 
      datum: 18 oktober 2007
    
    
    Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding
    
    in de zaak van:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EIERCENTRALE WEST-NEDERLAND B.V.,
      gevestigd te Barneveld,
      EISERES IN KORT GEDING bij dagvaarding van 4 oktober 2007,
      procureur mr. A.J. van der Veen,
      advocaat mr. P.P.C. den Bleker te Amsterdam,
    
    
    tegen:
    
    
      1. de vennootschap onder firma E.V.H. EIERHANDEL VISSER HOORN
      en haar vennoten
      2. GEDAAGDE SUB 2,
      3. GEDAAGDE SUB 3,
      allen zaak doende te Hoorn,
      GEDAAGDEN IN KORT GEDING,
      procureur mr. L. Bijl.
    
    
    Eiseres zal verder worden genoemd "EWN". Gedaagden zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als "EVH".
    
    1. HET VERLOOP VAN HET GEDING
    
    Ter terechtzitting van 9 oktober 2007 heeft EWN gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. 
    
    EVH heeft de vordering bestreden.
    
    Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van EWN de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.
    
    De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.
    
    2. DE UITGANGSPUNTEN
    
    2.1 EWN exploiteert een groothandel in eieren. EWN verkoopt en levert aan derden onder meer scharreleieren onder de productnaam "Mega Active Scharreleieren".
    
    2.2 Op 6 juni 2005 heeft EWN bij het Benelux Merkenbureau de woorden "Mega Active" als woordmerk laten inschrijven. De inschrijving is op 10 november 2005 geregistreerd onder nummer [nummer] voor de klasse KI 29 eieren en eiproducten.
    
    2.3 De verpakkingsfirma Huhtamaki Nederland B.V. te Franeker (hierna: Huhtamaki) heeft op verzoek van EWN een tekening en beeld gemaakt voor de zogenaamde grote plaksticker op de eierdozen van het merk Mega Active. Dit heeft geleid tot een verpakking voor zes eieren. Als bijlage A zijn aan dit vonnis afbeeldingen van de buitenkant van die verpakking gehecht. Op de bovenzijde van de verpakking aan de rechterzijde staat de volgende tekst: "Gewichtsklasse XL/L eieren van verschillend formaat min. netto gewicht 420 gr."Eveneens aan de rechterkant van de bovenzijde, maar dan iets onder het midden, staat de volgende tekst "Eieren zijn rijk aan ijzer en bevatten een breed scala verschillende vitaminen en mineralen, waaronder veel vitamine A en D". Aan de binnenzijde van de verpakking staat de volgende tekst: "Mega Active scharrel eieren zijn eieren die gelegd zijn door nederlandse kippen, die vrij rond kunnen scharrelen. De kippen worden gevoerd met een uitgebalanceerde mix van granen, vitaminen en mineralen waardoor het ei bijzonder lekker smaakt."  
    
    2.4 Artikel 13 van de algemene voorwaarden van Huhtamaki luidt als volgt: "De auteursrechten met betrekking tot Huhtamaki Nederland gemaakte ontwerpen, tekeningen, clichés, enz. berusten bij Huhtamaki Nederland, ongeacht of voor het maken hiervan door koper aan Huthamaki Nederland is betaald."
    
    2.5 EWN is de hiervoor omschreven verpakkingen daadwerkelijk gaan gebruiken. In de periode van medio 2006 tot  medio 2007 heeft EWN grote scharreleieren onder de naam Mega Active scharreleieren, verpakt in de hiervoor omschreven verpakking, verkocht en geleverd aan het retailbedrijf Lidl.
    
    2.6 EVH exploiteert, zoals blijkt uit het handelsregister, eveneens een groothandel in eieren. EVH verkoopt en levert onder meer scharreleieren. Afbeeldingen van de eierdozen waarin EVH de eieren levert, zijn als bijlage B aan dit vonnis gehecht. Op de bovenzijde van de door EVH gebruikte verpakking aan de rechterzijde staat de volgende tekst: "Gewichtsklasse XL/L eieren van verschillend formaat min. netto gewicht 420 gr."Eveneens aan de rechterkant van de bovenzijde, maar dan iets onder het midden, staat de volgende tekst "Eieren zijn gezond en bevatten een breed scala aan verschillende vitaminen en mineralen, waaronder vitamine A en D". Aan de binnenzijde van de verpakking staat de volgende tekst: "Mega Scharreleieren zijn eieren die gelegd zijn door nederlandse kippen, die vrij rond kunnen scharrelen. De kippen worden gevoerd met een uitgebalanceerde mix van granen, vitaminen en mineralen waardoor het ei bijzonder lekker smaakt."  
    
    2.7 EVH verkoopt en levert eieren, verpakt in voormelde verpakking, sinds 1 juli 2007 aan Lidl. In dit kader heeft EVH op 12 februari 2007 aan Lidl een offerte uitgebracht. In die offerte is onder meer een bedrag opgenomen voor "Mega active scharreleieren klasse L/M."
    
    2.8 Omstreeks 18 juli 2007 heeft EWN geconstateerd dat EVH de hiervoor onder 2.6. omschreven verpakking gebruikt en op de markt zet. Bij brief van 18 juli 2007 heeft EWN via het Nederlandsch Octrooibureau aan EVH bericht dat zij van mening is dat EVH met haar verpakking inbreuk maakt op de exclusieve merk- en auteursrechten van EWN. In die brief sommeert EWN EVH onder meer om met onmiddellijke ingang het gebruik van het teken "Mega" met betrekking tot het product eieren alsmede het gebruik van de verpakking te staken. EVH heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.
     
    3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
    
    3.1 EWN vordert, kort gezegd,
    
    
      (1) veroordeling van EVH om het aanbieden en verkopen op de markt in de 
      Benelux, het in voorraad hebben en/of het (laten) leveren van de in het 
      lichaam van de dagvaarding omschreven eierdozen te staken en gestaakt te 
      houden;
    
    
    
      (2) veroordeling van EVH om een schriftelijke, door een registeraccountant 
      gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave te verstrekken van de namen en 
      adressen van de afnemers van het inbreukmakende product, alsmede van het 
      aantal door EVH verkochte inbreukmakende producten inclusief onder meer 
      de in- en verkoopprijs en de gerealiseerde netto- en brutowinst;
    
    
    
      (3) veroordeling van EVH om aan EWN een dwangsom van [euro] 10.000,-- per
      (gedeeltelijke) overtreding van de op te leggen ge- en verboden zoals 
      hiervoor omschreven, met een maximum van [euro] 1.000.000,--;
    
    
    
      (4) een termijn van zes maanden te bepalen waarbinnen de procedure in de 
      hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt;
    
    
    
      (5) gedaagden hoofdelijk te veroordelen om de kosten van juridische bijstand 
      aan EWN te voldoen, welk bedrag EWN inclusief nakosten begroot op 
      [euro] 3.091,94;
    
    
    
      (6) gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een bedrag van 
      [euro] 50.000,-- ten titel van voorschot op de schadevergoeding, rekening 
      houdend met het feit dat vanaf half juli 2007 het onrechtmatig handelen 
      zoals thans bekend is begonnen;
    
    
    (7) veroordeling van EVH in de kosten van het geding.
    
    3.2 EWN legt aan haar vordering ten aanzien van het woordmerk "Mega Active" samengevat het volgende ten grondslag. EWN heeft het uitsluitend recht op voormeld woordmerk en zij heeft nooit aan EVH het recht gegeven om dat merk te gebruiken. Desondanks gebruikt EVH dat woordmerk in het economische verkeer voor dezelfde producten als waarvoor EWN het merk heeft ingeschreven. Weliswaar is het woordje "Mega" op zich zelf wellicht te beschouwen als een algemene aanduiding, maar het feit dat het woordmerk is ingeschreven, in samenhang met het exact gelijkende lettertype en kleurstelling van de letters op de door EVH gebruikte verpakkingen, resulteert in een ernstige inbreuk op het merk van EWN, aldus EWN.
    
    
      3.3 Ten aanzien van de verpakking stelt EWN primair dat zij het auteursrecht heeft op de kleurstelling van de verpakking, de tekeningen en het beeld op de verpakking. EVH maakt inbreuk op dit auteursrecht, nu de verpakking van EVH dezelfde kleur, dezelfde plaksticker, dezelfde kleurstelling, dezelfde vorm en nagenoeg dezelfde tekst heeft als de verpakking van EWN. Voor zover zij geen auteursrechthebbende zou zijn, stelt EWN subsidiair dat zij een exclusief gebruiksrecht heeft van de tekening en dat EVH inbreuk maakt op dat gebruiksrecht. Meer subsidiair stelt EWN dat het gebruik van de tekening met de paarse kleur van het verpakkingsdoosje door EVH dusdanige gelijkenis vertoont met de door EWN gebruikte verpakking, dat er sprake is van onrechtmatig handelen door EVH. EWN geniet bescherming tegen het ongeoorloofd slaafs nabootsen van haar product door EVH. EVH is ernstig tekort geschoten in haar verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten verwarring ontstaat. Wat de schade betreft betoogt EWN kort gezegd, dat zij als gevolg van de handelwijze van EVH per week 
      [euro] 5.000,-- schade lijdt. 
    
    
    3.4 EVH voert verweer op gronden die, voor zover voor de beslissing van belang, hierna aan de orde zullen komen.
    
    4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING
    
    4.1 EVH heeft als formeel verweer naar voren gebracht dat zij zich niet adequaat heeft kunnen voorbereiden op dit kort geding, omdat EWN gehandeld heeft in strijd met de beginselen van een goede procesorde. EWN heeft immers, aldus EVH, de dagvaarding niet binnen de normale dagvaardingstermijn van één week uitgebracht maar slechts 5 dagen vóór de datum van de terechtzitting. Dit verweer van EVH kan haar niet baten. Vooropgesteld wordt dat de door EVH bedoelde termijn van dagvaarden niet dwingend geldt voor procedures als de onderhavige, omdat dit onverenigbaar is met de aard van het kort geding. Daar komt bij dat EVH tijdig 12 producties in het geding heeft gebracht en dat haar advocaat zich ter zitting heeft bediend van een pleitnotitie van 14 pagina's. Gelet op het voorgaande is onaannemelijk dat EVH zich niet adequaat zou hebben kunnen voorbereiden op dit geding. 
    
    ten aanzien van het woordmerk
    
    4.2 Partijen verschillen van mening over de vraag of  het woordmerk "Mega Active" voldoende onderscheidend vermogen heeft. In dit kader wordt vooropgesteld dat het woordmerk uit twee bestanddelen bestaat, te weten "Mega" en "Active". Zoals EWN zelf al stelt, is het woord "Mega" een algemene, beschrijvende aanduiding. Dit geldt ook voor het woord "Active". De afzonderlijke bestanddelen hebben daarom een zwak onderscheidend vermogen, maar dit betekent niet zonder meer dat ook de combinatie van die bestanddelen een zwak onderscheidend vermogen heeft. In dit verband is de vraag aan de orde of het woordmerk zich er voor leent om de (verpakking van de) eieren als afkomstig van EWN te identificeren. Het standpunt van EVH , inhoudende dat het onderscheidend vermogen van het merk gering is, lijkt te worden ondersteund door de inschrijving van het merk die door EWN als productie 1 in het geding is gebracht. Aan die inschrijving is een lijst toegevoegd van inschrijvingen die ook de term "Mega" bevatten en die ook betrekking hebben op klasse KI 29. EWN heeft daarentegen gesteld dat het merk wel degelijk voldoende onderscheidend vermogen heeft, maar heeft haar standpunt niet nader onderbouwd. Gelet hierop kan vooralsnog met een onvoldoende mate van zekerheid een oordeel over het onderscheidend vermogen van het merk gegeven worden. De beantwoording van deze vraag is in dit kort geding overigens ook minder relevant, omdat - zoals hierna nog zal blijken - de vordering van EWN die is gebaseerd op onrechtmatig handelen door EVH slaagt. 
    
    ten aanzien van het auteursrecht
    
    4.3 Ten aanzien van de verpakking ligt allereerst de vraag ter beantwoording voor wie als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. EWN stelt zich op het standpunt dat het auteursrecht aan haar toekomt, maar dit wordt door EVH gemotiveerd weersproken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in het kader van de onderhavige procedure onvoldoende aannemelijk geworden dat het auteursrecht daadwerkelijk bij EWN rust. Hiertoe wordt het volgende overwogen. Vast staat dat, zoals EWN in haar dagvaarding aangeeft, EWN aan Huhtamaki opdracht heeft gegeven een tekening en beeld te maken voor de grote plaksticker. Dit brengt mee dat Huhtamaki als maker in de zin van Aw:1 moet worden aangemerkt. Dat EWN voor de tekening aan Huhtamaki een bedrag heeft betaald, maakt het voorgaande niet anders. Bovendien is niet in geschil dat Huhtamaki gebruik maakt van algemene voorwaarden en dat in die algemene voorwaarden de hiervoor onder 2.4 bepaling is opgenomen. Op grond van de inhoud van die bepaling is aannemelijk dat de auteursrechten bij Huhtamaki rusten en niet bij EWN, te meer nu niet is gebleken dat Huhtamaki de auteursrechten aan EWN heeft overgedragen. Dat EWN over die auteursrechten in gesprek zou zijn met Huhtamaki doet hieraan niet af. Daarbij komt nog dat uit de dagvaarding blijkt dat EWN zich bewust is van het feit dat Huhtamaki meent dat zij als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. 
    
    4.4 Subsidiair heeft EWN naar voren gebracht dat zij de exclusieve gebruiksrechten heeft ten aanzien van de verpakking. Vooropgesteld wordt dat Aw:2 bepaalt dat voor de overdracht van auteursrechten een akte vereist is maar dat de Auteurswet geen specifieke vereisen stelt voor het verstrekken van een licentie. Het verlenen van een licentie wordt derhalve, op basis van de gewone regels van het verbintenissenrecht, geacht vormvrij te zijn. Dat EWN tot medio juli 2007 de desbetreffende verpakkingen van Huhtamaki heeft afgenomen, wijst er op dat zij inderdaad tot die tijd een gebruiksrecht op de verpakking had. EWN heeft echter geen concreet bewijs overgelegd van het bestaan van de licentie na deze periode. Daar komt bij dat vast staat dat EVH in plaats van EWN sinds juli 2007 eieren aan Lidl levert in de thans ter discussie staande verpakking. Hieruit kan worden afgeleid dat, indien en voor zover EWN al het exclusieve gebruiksrecht had, dit exclusieve recht per 1 juli 2007 is komen te vervallen. Daarom slaagt het beroep van EWN op een vermeend exclusief gebruikrecht na 1 juli 2007 niet. Omdat EWN niet aannemelijk heeft gemaakt dat EVH ook vóór die datum de desbetreffende verpakking gebruikte, is de vordering van EWN op grond van het auteursrecht vooralsnog ongegrond.
    
    ten aanzien van de onrechtmatigheid
    
    4.5 Naast een beroep op het merken- en auteursrecht, legt EWN aan haar vordering ten grondslag dat EVH onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. In dit kader wordt vooropgesteld dat de verpakkingen op belangrijke, in het oog springende, punten een grote mate van gelijkenis vertonen. De verpakkingen hebben dezelfde kleur en de sticker die op de bovenzijde van de verpakking is geplakt, heeft dezelfde vorm. Bovendien zijn de op de sticker gebruikte kleuren nagenoeg hetzelfde en komen ook de afbeeldingen op de stickers in belangrijke mate overeen. De verpakkingen van EWN en EVH verschillen wel op tekstueel gebied, maar die verschillen zijn gering. Zo is de tekst op de sticker die aan de rechterzijde boven het midden is afgebeeld, identiek. In de tekst die iets onder het midden is afgebeeld, zijn de woorden "rijk aan ijzer" die op de verpakking van EWH staan, op de verpakking van EVH vervangen door het woord "gezond". Verder is de tekst "scharreleieren"op de sticker die aan de rechterzijde in het midden van de verpakking van EWN is afgebeeld bij de verpakking van EVH vervangen door de tekst "Direct van de boerderij". De tekstuele verschillen ten aanzien van de tekst aan de binnenkant van de verpakking zijn nog geringer; in de tekst van EVH is het woord "Active" weggelaten maar voor het overige komen de teksten woordelijk overeen. Gelet op voormelde in het oog springende overeenkomsten en in verband met de hiervoor omschreven zeer geringe tekstuele verschillen, is voldoende aannemelijk geworden dat EVH het gebruik van de verpakking door EWN heeft nagebootst. Wellicht is dit mede te verklaren door het feit dat beide verpakkingen afkomstig zijn van Huhtamaki, maar in dit verband is van belang dat niet gesteld of gebleken is dat EVH genoodzaakt was om bij haar verpakking dezelfde kleurstelling, tekst en vormgeving te hanteren ten einde te voorkomen dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking afbreuk gedaan zou worden. Gelet hierop is onbegrijpelijk dat EVH niet voor bijvoorbeeld een andere kleurstelling, andere tekst en andere afbeelding had kunnen kiezen. Dat EVH heeft aangehaakt bij het gebruik van de verpakking van EWN blijkt bovendien uit de offerte die EVH aan Lidl heeft uitgebracht. Daarin wordt immers een offerte uitgebracht waarin expliciet de woorden Mega Active Scharreieren zijn gebruikt. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat EVH door gebruik te maken van de onderhavige verpakkingen vanaf 1 juli 2007 en dus direct aansluitend op hetzelfde en eerdere gebruik van de verpakking door EWN, onrechtmatig handelt jegens EWN. Dit leidt tot toewijzing van het onder 1 gevorderde op na te melden wijze. Aan EVH zal verder een termijn van 3 weken worden gegund om het gebruik van de desbetreffende verpakking te staken, omdat zij ter zitting onweersproken heeft betoogd dat het niet haalbaar is om zulks in een kortere termijn te realiseren. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en aan het totaal wordt een maximum gesteld.
    
    4.6 De gevorderde opgave van de informatie over de afnemers van de verpakkingen van EVH wordt afgewezen. Tussen partijen staat vast dat EVH de bewuste verpakkingen verkoopt en levert aan Lidl. EWN heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat EVH de verpakking ook levert aan derden. Bovendien heeft EVH onweersproken gesteld dat partijen werkzaam zijn in een transparante markt en heeft zij de werkwijze van de Lidl uiteengezet. Gelet hierop wordt EWN geacht reeds bekend te zijn met de door haar gevorderde informatie over de afnemer van de verpakking van EVH en heeft zij bij toewijzing van deze vordering onvoldoende belang. 
    
    4.7 Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding wordt het volgende overwogen. EVH betoogt dat de schade van EWN waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de omstandigheid dat EWN voor de periode juli 2007- juli 2008 geen overeenkomst met Lidl heeft weten te sluiten en daardoor een grote klant heeft verloren. Dit is door EWN niet weersproken. Dit brengt mee dat het feit dat EWN minder omzet genereert met de verkoop van grote scharreleieren onder de naam "Mega Active"zeer waarschijnlijk direct verband houdt met het verlies van Lidl als klant voor voormelde periode. Op grond hiervan is het oorzakelijk verband tussen het gebruik van de onderhavige verpakking en de door EWN vermeende geleden schade onvoldoende aannemelijk geworden, hetgeen leidt tot afwijzing van deze vordering. Het laatste leidt daarnaast ook tot afwijzing van de gevorderde opgaven van het aantal verpakkingen dat EVH heeft verkocht, omdat EWN daarbij onvoldoende belang heeft. 
     
    de proceskosten
    
    4.8 Voor volledige vergoeding van de kosten van juridische bijstand van EWN door EVH is geen aanleiding. EWN beroept zich in dit kader weliswaar op het bepaalde in Rv: 1019 e.v. maar deze titel is niet van toepassing. De vorderingen van EWN die gebaseerd zijn op bescherming van intellectuele eigendomsrechten zijn immers afgewezen; de vordering tot het staken van het gebruik van de verpakking door EWH is toegewezen op basis van een onrechtmatige daad. De regeling waar EWN naar verwijst, is niet bedoeld voor vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad, maar voor procedures waarin het gaat om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het voorgaande brengt tevens mee dat er geen termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak behoeft te worden bepaald. Ook de gevorderde veroordeling in de nakosten komt niet voor toewijzing in aanmerking, omdat daarvoor is een afzonderlijke procedure voorgeschreven. Wel zal EVH worden veroordeeld in de gebruikelijke proceskosten, omdat zij wat de rechtmatigheid van de verpakking betreft, in het ongelijk is gesteld en daarmee als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt.
    
    5. DE BESLISSING
    
    De voorzieningenrechter: 
    
    - verbiedt EVH om binnen 3 weken na betekening van dit vonnis de in het lichaam van de dagvaarding omschreven en als bijlage B bij dit vonnis afgebeeld eierdozen die identiek zijn aan of in overwegende mate lijken op die van EWN aan te bieden en te verkopen op de markt van de Benelux, in voorraad te hebben en/of te (laten) leveren, op straffe van verbeurte van een dwangsom van [euro] 1.000,-- per gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod, met een maximum van [euro] 50.000,--;
    
    - veroordeelt EVH in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van EWN begroot op [euro] 1.170,85 aan verschotten en op [euro] 816,- aan salaris procureur;
    
    - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    - weigert de meer of anders gevorderde voorziening.
    
    Gewezen door mr. H. Warnink, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2007 in tegenwoordigheid van mr. F. Vermeij, griffier.