ECLI:NL:HR:2009:BI2335, Hoge Raad, 10-07-2009, 07/12648
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2009-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht; woord- en beeldmerk. Verzet door merkhouder (G-Star) tegen gebruikmaking van merk in advertenties van zijn wederverkoper (Makro) bij verhandeling in EER van product met luxueus imago (art. 7 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG; art. 13 lid 2 Verordening 40/94/EG en art. 2.23 lid 3 BVIE); ernstige aantasting van reputatie van waren en merken merkhouder?; belangenafweging; noodzakelijkheidstoets; uitputtingsregel, maatstaf.

10 juli 2009
      Eerste Kamer
      07/12648
      RM/AS
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      1. de vennootschap naar vreemd recht G-STAR INTERNATIONAL LTD.,
      gevestigd te Hong Kong, volksrepubliek China,
      2. G-STAR INTERNATIONAL B.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      EISERESSEN tot cassatie,
      advocaten: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt en mr. G. van der Wal,
    
    
    t e g e n
    
    
      METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      VERWEERSTER in cassatie,
      advocaat: mr. M.W. Scheltema.
    
    
    Eiseressen tot cassatie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als G-Star; verweerster zal worden aangeduid als Makro.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      G-Star heeft bij exploot van 4 september 2002 Makro gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage en gevorderd, kort gezegd:
      1. Makro te veroordelen het gebruik van het merk G-Star te staken en gestaakt te houden, zulks onder straffe van een dwangsom van € 50.000,-- voor iedere overtreding van deze veroordeling,
      2. Makro te verbieden producten van het merk G-Star te verkopen, althans op een wijze die afbreuk doet aan de reputatie van dit merk, in de door Makro geëxploiteerde Makro-winkels en/of handelend onder de naam Makro, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,-- voor iedere overtreding van het gevraagde verbod,
      3. Makro te verbieden voor of met het merk G-Star te adverteren onder de naam Makro, althans onder deze naam en/of op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan de reputatie van het merk G-Star en/of tezamen met andere door Makro aan te bieden producten die door G-Star en hun afnemers niet tezamen worden aangeboden, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,-- voor iedere overtreding van het verbod, waaronder is te verstaan iedere advertentie of aanbod van producten van het merk G-Star in strijd met dit verbod.
    
    
    
      Makro heeft de vordering bestreden.
      De rechtbank heeft, na bij tussenvonnis van 2 april 2003 een comparitie van partijen te hebben gelast, bij eindvonnis van 5 januari 2005 de vorderingen van G-Star afgewezen.
      Tegen het eindvonnis van de rechtbank heeft G-Star hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. 
      Bij arrest van 19 juli 2007 heeft het hof het eindvonnis van de rechtbank bekrachtigd en het meer of anders in hoger beroep gevorderde afgewezen.
      Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het hof heeft G-Star beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      Makro heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Makro mede door mr. M.S. van Muijden, advocaat bij de Hoge Raad.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.
      De advocaat van G-Star heeft bij brief van 8 mei 2009 op de conclusie gereageerd.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) G-Star Ltd heeft op 11 juli 2001 voor het gestileerde teken 'G-Star Original Raw Denim' een gemeenschapsmerk aangevraagd voor waren in de klassen 3, 18 en 25. De aanvraag is geregistreerd onder aanvraagnummer 002295392. 
      (ii) G-Star B.V. is distributeur in Nederland van de producten, in het bijzonder jeans en andere (vrijetijds)kleding, die onder het merk G-Star op de markt worden gebracht. G-Star B.V. is verder houdster van een exclusieve wereldwijde licentie voor de productie en productontwikkeling van de G-Star producten. 
      (iii) De G-Star producten worden door (in elk geval sommige) wederverkopers die door G-Star zijn geselecteerd ook via het internet te koop aangeboden. 
      (iv) Makro is een zelfbedieningsgroothandel in 'food' en 'non-food' artikelen met zeven vestigingen in Nederland. Het 'non-food' assortiment omvat ongeveer 40.000 artikelen op uiteenlopende gebieden, waaronder ook kleding. Makro voert onder meer kleding van de merken Levi's, Dockers, Melka, Arrow, Lacoste, Replay, Nike en Adidas in haar assortiment. 
      (v) In haar folder van 1 juli 2002 heeft Makro jeans van het merk G-Star te koop aangeboden. 
      (vi) Makro heeft de door haar te koop aangeboden G-Star jeans betrokken van Marbami B.V. 
    
    
    
      3.2 De hiervoor onder 1 vermelde vorderingen van G-Star strekken ertoe
      (a) Makro te veroordelen het gebruik van het merk G-Star te staken en gestaakt te houden, waaronder is te verstaan het aanbieden van een product met het merk G-Star door Makro in een door of in opdracht van Makro verspreide reclamedrager met afbeelding van het merk G-Star;
      (b) Makro te verbieden producten van het merk G-Star te verkopen, althans op een wijze die afbreuk doet aan de reputatie van dit merk, in de door Makro geëxploiteerde Makro-winkels en/of handelend onder de naam Makro;
      (c) Makro te verbieden voor of met het merk G-Star te adverteren onder de naam Makro, althans onder deze naam en/of op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan de reputatie van het merk G-Star en/of tezamen met andere door Makro aan te bieden producten die door G-Star en hun afnemers niet tezamen worden aangeboden. 
      De rechtbank heeft de vorderingen van G-Star afgewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. 
    
    
    
      3.3Het hof stelde bij de beoordeling van G-Stars vorderingen voorop dat G-Star in hoger beroep niet langer het standpunt inneemt dat de door Makro aangeboden G-Star producten niet door G-Star of met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, en dat derhalve sprake is van uitputting van de desbetreffende merken, tenzij voor G-Star gegronde redenen bestaan zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (rov. 3). Daarbij nam het hof tot uitgangspunt dat de G-Star jeans en de merken geen luxueus en prestigieus imago hebben (rov. 7), en voorts - bij de beoordeling van de gestelde afbreuk aan de reputatie van de waren en merken van G-Star door de wijze van te koop aanbieden en adverteren door Makro, onder verwijzing naar het arrest van het HvJEG van 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora) - de in de bedrijfssector van Makro gebruikelijke wijze van te koop aanbieden en adverteren (rov. 8). Het hof oordeelde dat geen sprake is van ernstige aantasting van de reputatie van G-Star door de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde reden voor G-Star, alles in de zin van art. 7 lid 2 van de Richtlijn 84/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG of art. 23 lid 3 BVIE (rov. 10). 
      Volgens het hof (rov. 11) is niet in geschil dat Makro gebruik mag maken van het G-Star woordmerk, voor zover dit nodig is om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, doch betreft het geschil de wijze van adverteren. Met betrekking tot G-Stars stelling dat Makro met haar wijze van adverteren de grenzen van de reclamevrijheid heeft overschreden, waardoor de indruk wordt gewekt dat tussen Makro en G-Star een commerciële band bestaat, overwoog het hof (rov. 13) dat voor zover G-Star, onder verwijzing naar HvJEG 23 februari 1999, zaak C-63/97, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik), betoogt dat Makro moet aantonen dat haar wijze van reclame maken noodzakelijk is, die opvatting wordt verworpen, nu het in het onderhavige geval niet gaat om het ompakken van originele merkproducten. 
      Het hof overwoog voorts als volgt:
      "14. In het arrest van het Hof van Justitie EG van 4 november 1995 [lees: 1997] (Dior/ Evora) wordt gesproken van het door een wederverkoper gebruik maken van een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, maar wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen woordmerken en beeldmerken. In dat arrest ging het om het gebruik van beeldmerken (die van Dior Frankrijk) in reclamefolders van Kruidvat. 
      Rechtsoverweging 45 van het genoemde arrest, inhoudende dat de wederverkoper niet deloyaal tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder mag handelen en dus moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt, mist toepassing nu in dit geding niet is gebleken dat de G-Star spijkerbroeken, evenmin als de desbetreffende merken, een luxueus of prestigieus imago hebben. Het hof gaat op grond van de rechtsoverwegingen 52 en 53 van het arrest van het Hof van Justitie EG van 23 februari 1999 (BMW/Deenik) niettemin ervan uit, evenals partijen, dat de wederverkoper tegenover de merkhouder loyaal moet handelen. Het hof merkt evenwel op dat in de jurisprudentie onvoldoende steun is te vinden voor de opvatting dat de loyaliteit van de wederverkoper ertoe leidt dat - behoudens wellicht bijzondere omstandigheden die niet zijn gesteld - hij, ingeval van uitputting van het merk, voor het adverteren voor waren waarop het merk is aangebracht slechts gebruik mag maken van een woordmerk of het woordmerkgedeelte van een beeld-/woordmerk van de merkhouder. 
    
    
    15. G-Star c.s. hebben wat de wijze van adverteren betreft een uit 2002 daterende folder van Makro overgelegd (productie 4 en 9 bij akte in eerste aanleg) en afdrukken van on-line folders nrs. 15 en 16 (betrekking hebbend op de perioden van 19 juli 2005 t/m 1 augustus 2005 respectievelijk 2 augustus 2005 t/m 15 augustus 2005) (productie 9 bij memorie van grieven). G-Star c.s. wijzen op de goedkope kwaliteit van de folder, de vlakke kleuren, het dunne papier, het schreeuwerige "Euro voordeel" en de omstandigheid dat de Makro-folder niet dezelfde jeugdige en trendy uitstraling heeft als het reclamemateriaal van haar (G-Star c.s.) zelf. Hoewel G-Star c.s. menen dat deze verschillen deels kunnen worden toegeschreven aan de uiteenlopende wijzen van adverteren in de verschillende branches waarin Makro en G-Star c.s. actief zijn, betogen zij dat Makro zonder enig bezwaar de (grote) aanduiding "Euro voordeel" had kunnen weglaten en niet het beeldmerk van G-Star had behoeven te gebruiken. 
    
    16. Makro betwist dat zij het beeldmerk gebruikt op een wijze die een commerciële band tussen haar en G-Star c.s. suggereert. Zij voert aan dat de folders, met inbegrip van de tekstballonnen, de gebruikelijke wijze van adverteren in haar branche weergeven. De producten worden telkens per segment afgebeeld, jeans temidden van andere jeans, G-Star jeans steeds te midden van merkjeans van "gelijke status", aldus Makro. Dat de afbeelding van de G-Star jeans op zichzelf niet afwijkt van de afbeelding van de G-Star jeans door een erkende wederverkoper op het internet wordt door G-Star c.s. niet weersproken. 
    
    
      17. Dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat is het hof niet gebleken. 
      Het enkele merkgebruik door Makro is onvoldoende om de indruk te wekken dat er een commerciële band is tussen haar en de merkhouder. Onvoldoende weersproken is dat Makro een groothandel is in non-food en food en onder meer talloze merkartikelen te koop aanbiedt en als zodanig bekend is bij haar afnemers. Dat het accent in haar bedrijfsvoering ligt bij het verkopen van G-Star jeans is gesteld noch gebleken. Tegen deze achtergrond bezien hebben G-Star c.s. onvoldoende gesteld. De stelling dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat, wordt dan ook verworpen. 
    
    
    
      18. Met betrekking tot de vraag of Makro door de wijze van reclame maken schade aan de reputatie van de merken van G-Star c.s. toebrengt en dit een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn/artikel 13, lid 2, van de verordening oplevert, wordt het volgende overwogen. De folders van Makro hebben een wervend karakter. De uit 2002 daterende folder van Makro met de aanduiding "Euro voordeel" maakt door de opmaak (met inbegrip van die aanduiding) een eenvoudiger indruk dan de on-line folders van 2005. In de on-line folders komt weliswaar de aanprijzing "winstpakker" voor, maar daarin komt het zakelijke karakter van deze folders duidelijker naar voren dan in de folder uit 2002. Daaraan doet niet af dat in folder nr. 16 de stretchjeans "Polo team" zijn afgebeeld, nu de merkjeans (G-Star en Diesel) in een afzonderlijk kader zijn gevat en, naar onvoldoende is weersproken, de Diesel jeans tot hetzelfde segment behoren als de G-Star jeans. 
      Het hof acht de wijze van adverteren in de uit 2005 daterende folders van Makro niet van dien aard dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade. Opgemerkt wordt voorts dat wat het Benelux-merk betreft dit laatste ook geldt voor de wijze van adverteren zoals deze blijkt uit de uit 2002 daterende folder. 
      Dit brengt mee dat van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn, artikel 13, lid 2, van de verordening of art. 2.23 lid 3 BVIE geen sprake is.'
    
    
    3.4 Het middel is gericht tegen de rechtsoverwegingen 13, 14, en 17-20 van het bestreden arrest en bevat in 1.1 de centrale klacht dat het hof heeft miskend dat óók indien door de (niet erkende) wederverkoper - als Makro - met het enkele merkgebruik niet de indruk wordt gewekt dat tussen hem en de merkhouder - als G-Star - een commerciële (of bijzondere) band bestaat en/of de wijze van adverteren in de reclamefolders niet van dien aard is dat deze leidt tot imago- en reputatieschade, het gebruik maken van het (beeld)merk in de reclame voor de producten die door de merkhouder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, noodzakelijk moet zijn. Deze "noodzakelijkheidsvoorwaarde" geeft, aldus het onderdeel, uitdrukking aan de verplichting van de niet-erkende wederverkoper (ook) in het algemeen tegenover de merkhouder loyaal te handelen en geen ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen van het merk, nu aan de gemeenschapsbepalingen de leidende gedachte ten grondslag ligt dat geen rechten worden verleend die verder gaan dan noodzakelijk is voor de waarborging van het intracommunautair goederenverkeer. Onderdeel 1.2 voegt daaraan een klacht toe over de uitleg die het hof heeft gegeven aan de arresten van het HvJEG, zoals die inzake BMW/Deenik en Dior/Evora, die ruimte zouden laten voor de uitleg die G-Star voorstaat in onderdeel 1.1.
    
    3.5 Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klachten is dat ingevolge art. 7 lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG en art. 2.23 lid 3 BVIE wederverkoop van een product dat door of met toestemming van de rechthebbende in de EER in het verkeer is gebracht, onder het daarmee verbonden merk vrij is, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Ingevolge de door het hof vermelde rechtspraak van het HvJEG houdt dit voor de wederverkoper ook de vrijheid in om de verhandeling van dit merkartikel met gebruikmaking van het merk bij het publiek aan te kondigen met dien verstande dat de wederverkoper de verplichting heeft loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Van gegronde redenen zich tegen het gebruik van het merk te verzetten zal voor de merkhouder sprake kunnen zijn als, zeer kort samengevat, (i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, of (ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel (iii) op een zodanige wijze dat de merkhouder kan aantonen dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. Bij een product of merk met een luxueus en prestigieus imago moet het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om beschermd te worden tegen een wijze van reclame maken door de wederverkoper die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren. Hoewel het hof van oordeel was dat de merken van G-Star geen luxueus en prestigieus imago hebben, heeft het, zoals uit de hiervoor in 3.3 weergegeven overwegingen blijkt, het merkgebruik aan al deze maatstaven getoetst en is het tot de slotsom gekomen dat het gebruik van het woord- en beeldmerk van G-Star door Makro deze toetsing kan doorstaan. Dit oordeel wordt in de onderdelen niet als zodanig bestreden.
    
    
      3.6 Anders dan de onderdelen betogen bestaat voor een verdergaande toetsing, in het bijzonder aan de maatstaf dat het gebruik van het merk door de wederverkoper noodzakelijk moet zijn, geen rechtsgrond. Voor het bestaan van de "leidende gedachte" als bedoeld in onderdeel 1.1 is geen steun te vinden in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel. Niet in te zien valt dat deze jurisprudentie ruimte zou laten voor de noodzakelijkheidseis die G-Star gesteld wil zien. Deze eis volgt niet uit de algemene loyaliteitseis zoals deze door het HvJEG nader is ingevuld. Zij is niet in overeenstemming met het uitgangspunt in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel dat de erkende wederverkoper vrij is het merk te gebruiken mits dit - kort gezegd - geen afbreuk doet aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. In die jurisprudentie is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de in de onderdelen besloten liggende opvatting dat het gebruik van het merk door de erkende wederverkoper terughoudender zou moeten zijn dan dat van de niet erkende wederverkoper. Uit hetgeen in het arrest Dior/Evora (rov. 37) is overwogen volgt immers juist dat door het maken van een dergelijk verschil de doelstelling van de uitputtingsregel in gevaar kan worden gebracht, hetgeen veeleer ertoe noopt de niet erkende wederverkoper ten aanzien van het gebruik van het merk niet aan strengere regels te binden dan de wel erkende. De in het middel subsidiair voorgestane opvatting dat voor het gebruik van het beeldmerk wel een zwaardere toets moet worden aangelegd, kan evenmin worden aanvaard. Voldoende is dat het gebruik van een beeldmerk door een wederverkoper van waren ten aanzien waarvan het merkrecht is uitgeput, wordt getoetst aan de eisen die in de rechtspraak van het HvJEG zijn ontwikkeld voor de "gegronde redenen", zoals hiervoor in 3.5 samengevat.
      Bij gebreke van redelijke twijfel over de uitleg van het te dezen van toepassing zijnde gemeenschapsrecht, behoeven over dit een en ander ook geen prejudiciële vragen te worden gesteld aan het HvJEG. 
      Beide onderdelen zijn dus tevergeefs voorgesteld.
    
    
    3.7 Onderdeel 1.3 bestrijdt een rechtsoordeel met een motiveringsklacht en kan reeds daarom niet tot cassatie leiden. Onderdeel 1.4 mist zelfstandige betekenis en deelt het lot van de andere onderdelen.
    
    4. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verwerpt het beroep;
      veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Makro begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door raadsheer A. Hammerstein op 10 juli 2009.