ECLI:NL:RBAMS:2015:9960, Rechtbank Amsterdam, 02-09-2015, C/13/574449 / HA ZA 14-1008 A
Rechtbank Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2015-09-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: In de zaak gaat het om de vraag of het de gedaagde, die in opdracht van eiser geruime tijd een wrattenverwijderingsmiddel produceerde, na beëindiging van de overeenkomsten en na afloop van het octrooi, vrijstond om de betreffende medischehulpmiddel voor eigen rekening voort te produceren, of dat het verbod op het gebruik van de know how uit de overeenkomst daaraan in de weg staat.

vonnis
    RECHTBANK AMSTERDAM
    
    
      Afdeling privaatrecht
    
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/13/574449 / HA ZA 14-1008
    
    
    
      
        Vonnis van 2 september 2015
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de rechtspersoon naar buitenlands recht 
      
        ORASURE TECHNOLOGIES, INC.,
      gevestigd te Bethlehem (Pennsylvania), Verenigde Staten
      eiseres in conventie,
      provisioneel eiseres,
      verweerster in reconventie,
      advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      naamloze vennootschap 
      
        KONINKLIJKE UTERMÖHLEN N.V., 
      gevestigd te Wolvega,
      gedaagde in conventie,
      provisioneel verweerster,
      eiseres in reconventie,
      advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam.
    
    
    
    
      Partijen zullen hierna OraSure en Utermöhlen genoemd worden.
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
        
          het tussenvonnis van 7 januari 2015
        
        
          het proces-verbaal van comparitie van 22 juli 2015, met de daarin vermelde stukken, waaronder een conclusie van antwoord in reconventie en een akte wijziging van eis in reconventie
        
        
          de brief van mr. R. Chelmers Hoynck van Papendrecht namens Utermöhlen van 29 juli 2015 met enkele opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal van de comparitie
        
        
          op verzoek van de rechtbank heeft de advocaat van OraSure op 4 augustus 2015 een ontbrekende pagina van productie 3 van de zijde van OraSure nagezonden.
        
      
      
    
    
      1.2.
      Ten slotte is vonnis bepaald.
      
    
  
  
    
      2De feiten in conventie en reconventie
    
      2.1.
      Utermöhlen was rechthebbende op een octrooi (hierna: het octrooi) voor een “apparatus for cooling of surfaces”, Europees octrooi EP 0 608 954 B1 (en daarop gebaseerde octrooien elders in de wereld). 
      
    
    
      2.2.
      Bij het octrooi behoren onder meer de volgende afbeeldingen:
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.3.
      
        Onder de merknaam Histofreezer werd door Utermöhlen een op het octrooi gebaseerd medisch hulpmiddel (hierna ook: het hulpmiddel) voor de behandeling van (onder andere) wratten op de markt gebracht.
        Het hulpmiddel bestaat uit een spuitbus met daaraan een kunststofapplicator. De applicator bestaat uit een holle buis die aan het einde is voorzien van een katoenen omwikkeling, waaroverheen een schuimtip is bevestigd.
        De spuitbus is gevuld met een vloeistofmengsel dat bij het vrijkomen door de holle buis de schuimtip bereikt die afkoelt tot ca. - 500 C. Door de bevroren schuimtip op de wrat te plaatsen wordt de huid ter plaatse bevroren en valt de wrat eraf.
        Er worden afhankelijk van de behandeling schuimtips met een doorsnede van 2 mm en met een doorsnede van 5 mm gebruikt.
      
      
    
    
      2.4.
      Utermöhlen leverde de Histofreezer onder meer aan STC Technologies, Inc., de rechtsvoorganger van OraSure (hierna zal STC Technologies, Inc. ook worden aangeduid als OraSure) voor verkoop in de Verenigde Staten.
      
    
    
      2.5.
      Op 9 juni 1998 zijn tussen partijen drie overeenkomsten gesloten: 
      
        
          een Agreement for Sale and Purchase of Assets (hierna: de ASPA) 
        
        
          een Deed of Assignment of the Patent (hierna: DoAP) en
        
        
          een Production Agreement (hierna: PA)
        
      
      In alle overeenkomsten is Utermöhlen aangeduid als “Seller” en OraSure als “Purchaser”.
      
    
    
      2.6.
      
        Met de ASPA heeft Utermöhlen haar activa die betrekking hebben op de productie en levering van Histofreezer-producten, waaronder de octrooien, de merken, de klantengegevens en de knowhow, aan OraSure verkocht voor een koopsom van NLG 4.800.000,00.
        De ASPA luidt onder meer en voor zover hier van belang als volgt:
        “[…]
        WHEREAS,
        […]
        (ii)	upon the terms and subject to the conditions set forth herein, Purchaser desires to purchase and accept, and Seller desires to sell and transfer to Purchaser certain assets relating to the Histofreezer Business;
      
      
      
        (iii)	the parties hereto desire to enter into a separate agreement that shall govern the future relationship between the Seller and the Purchaser in respect of the production by the Seller of the Products (the “Production Agreement”).
      
      
      
        NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows:
      
      
      
        
          Article 1 - Definitions
      
      
      
        In this Agreement the following expressions have, except where the context otherwise requires, the following meanings:
        […]
        (v) 	Patents
        The term “Patents” shall mean the Patents as specified in Section 2.1 (i).
        (vi) 	Product
        The term ‘Product” shall mean the cryogenic product for the treatment of skin lesions, marketed and sold on the date hereof, and as developed, marketed and sold after the date hereof.
        [..]
        (viii) 	Purchased Assets
        The term “Purchased Assets” shall have the meaning specified at Section 2.1 hereof.
      
      
      
        
          Article 2 - Sale and Purchase of Assets
      
    
    
      2.1
      
        
          Sale and Purchase of Assets
        
        Subject to the terms and conditions stated in this Agreement, and effective as of the Effective Time, the Seller shall sell, transfer, assign and deliver to the Purchaser, and the Purchaser shall purchase and accept the transfer, assignment and delivery of, all of the following assets (the “Purchased Assets”):
        […]
        (iii)	all copyrights relating to the Histofreezer Business, including but not limited to packaging designs, advertisements, slogans, technical drawings, manuals and software (including source codes);
        […]
        (v)	all documentation relating to the production, manufacturing process, knowhow and other information relating to the Histofreezer Business, including but not limited to commercial information, trade secrets and technical information relating to the Patents and the Products;
        […]
        
          Article 7 -  Post-Closing Covenants
          
        
      
    
    
      7.1
      
        
          Use of Patents, trade name and Trademark by Seller
        
        As of the Closing Date the Seller undertakes to refrain from any use of the name “Histofreezer” and Trademark and/or a similar trade name and trademark and acknowledges the Purchaser has the sole right to use the same, whether or not in combination with other indications. The Seller will also refrain from using the Patents and the know-how and other secret information as well as the databases whether or not in a modified form, except as provided for in the Production Agreement.
        […]
      
    
    
      7.5
      
        
          Effort to Keep Customers
        
        The Seller and the Purchaser shall use their best endeavors to ensure that the
        present customers of the Histofreezer Business shall continue to place orders with Purchaser at a level no less than currently made.
        […]
        
          Article 11- Non-Competition and Confidentiality
          
        
      
    
    
      11.1
      
        
          Non-Competition
        
        The Seller hereby agrees and undertakes that it will not:
        (i)	at any location in the world in which the Seller has at the date of the signing of this Agreement distributors or customers for Products, without the prior written consent of the Purchaser during a period of five (5) years after the Closing Date as principal, consultant, sales representative, agent, distributor, shareholder, partner or any other capacity whatsoever, either directly or indirectly be engaged in or concerned with the conduct of the Histofreezer Business currently conducted by the Seller or in any other field which is connected to such conduct of business or which in any way can be regarded as competing with the Histofreezer Business;
        (ii)	approach any employee, sales representative or agent of the Purchaser with the aim of persuading him, her or them to terminate his or her or their relationship with the Purchaser or take any action that may result in the impairment of the relationship between such employee or sales representative or agent with the Purchaser;
        (iii)	approach any customer, supplier of or other company or enterprise doing business with the Purchaser with the aim of persuading it to terminate its relationship with the Purchaser or take any action that may result in the impairment of such relationship;
        […]
      
    
    
      11.2
      
        
          Confidentiality
        
        The Seller further undertakes not to, and to cause all of its present and former employees and directors not to, at any time subsequent to this Agreement divulge or communicate to any company, person or entity (other than to the Purchaser or to any of its directors, officers or employees who need to acquire such knowledge in the performance of their duties or as directed or approved by the Purchaser in writing) any confidential information or information of an apparently confidential nature whatsoever concerning the Histofreezer Business or the Patents, or the business, affairs, accounts, dealings, transactions, customers, suppliers or business relations of the Purchaser.
      
    
    
      11.3
      
        
          Penalty
        
        In the event that the Seller breaches any of its obligations contained in the previous paragraphs of this Article 11, it shall immediately without any action or formality being required to be taken or fulfilled forfeit for the benefit of the Purchaser an immediately payable penalty of NLG 250,000 (two hundred fifty thousand Netherlands guilders) for each infringement and of NLG 10,000 (ten thousand Netherlands guilders) for each day such infringement will continue, up until the aggregate maximum amount of NLG 500,000 (five hundred thousand Netherlands guilders), without any damages or losses being required to be proven and without prejudice to the right of the Purchaser to claim damages if there are grounds for so doing.
        […]
        
          Section 13- Applicable law and jurisdiction
          
        
      
    
    
      13.1
      
        
          Applicable law
        
        This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands.
      
    
    
      13.2
      
        
          Jurisdiction
        
        Any disputes arising between the parties under or in connection with the Agreement or any further agreements resulting herefrom, shall be resolved by the court of competent jurisdiction of Amsterdam.
        […]”
      
      
    
    
      2.7.
      
        DoAP luidt, voor zover hier van belang:
        “[…]
        WHEREAS
        Seller and Purchaser have entered into an Agreement for Sale and Purchase of Assets of the same date (hereinafter “Asset Purchase Agreement”), pursuant to which Seller shall transfer to Purchaser all its rights to patents and patent applications related to the Histofreezer Business (as defined in the Asset Purchase Agreement), as well as know-how, copyrights and all other intellectual property rights related to the Histofreezer Business;
      
      
      
        NOW THEREFORE, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:
        […]
        
          Article 2- Know-How and Intellectual Property Rights
        
      
      
      
        Seller is the sole owner of the know-how related to the Histofreezer Business, know-how meaning, inter alia, all information, data, techniques, procedures, experimental results, redesigns, renewals, extensions and other secret proprietary knowledge, including but not limited to Patents and Patent Applications (hereinafter: the “Know-How”), and Seller is the sole owner of all other industrial and intellectual property rights relevant to the development, design and manufacturing of the aforementioned products and the Histofreezer Business, including but not limited to copyrights (hereinafter: the “Intellectual Property Rights”). 
        Seller hereby transfers to Purchaser and Purchaser hereby accepts the transfer of the rights relating to the Know-How and the Intellectual Property Rights, free from all encumbrances and […].”
      
      
      
        
          Article 5
        
      
      
      
        This agreement shall be governed by Netherlands law.
        […]
      
      
    
    
      2.8.
      De PA luidt onder meer en voor zover hier van belang als volgt:
      
      
        “[…]
        WHEREAS: 
        [...]
        (ii)	Pursuant to an agreement (the “Asset Purchase Agreement’) the same date as this Agreement, the Purchaser has purchased and accepted, and the Seller has sold and transferred to the Purchaser certain assets belonging to the Histofreezer Business. […]
      
      
      
        (iii) 	The Purchaser and the Seller wish to enter into a separate agreement, set out below, to govern the production by the Seller, for the Purchaser, of products for the Histofreezer Business;
      
      
      
        NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows:
      
      
      
        
          Article 1- Definitions
        
      
      
      
        In this Agreement the following expressions have, except where the context otherwise requires, the following meanings:
      
      
      
        
          Confidential Information
        
        The term “Confidential Information” shall mean customer lists, customer details, prices, designs, all data, research, know how, recipes, ingredients, formulae, processes, sketches, specifications, samples, reports, studies, findings, inventions and ideas relating to the Products.
        […]
        
          Intellectual Property Rights
        
        The term “Intellectual Property Rights” shall mean the Patents, the Trademarks, the Copyrights and the know-how related to the Products and the Histofeezer Business.
        […]
        
          Products
        
        The term “Products” shall mean the products (together with their relevant packaging) set out in the price list attached as Exhibit I hereto and produced in accordance with the Specifications.
        […]
      
      
      
        
          Article 2 -Production, orders, packaging
        
      
      
    
    
      2.1
      The Purchaser appoints the Seller to be its exclusive manufacturer of the Products on a worldwide basis for the duration of this Agreement and the Seller shall exclusively produce and the Purchaser will purchase Products in accordance with the provisions of this Agreement.
      
      
        
          Article 7- Confidential Information
        
      
      
    
    
      7.1
      Each party shall handle all Confidential Information provided by the other party as business secrets and shall handle Confidential Information in strict confidence.Each party is further required to take all necessary precautions to ensure that the information and material will not be disclosed to any third party without the written consent of the other party.
      
      
        
          Article 9- Intellectual Property Rights
        
      
      
    
    
      9.1
      Except as provided hereafter, nothing contained herein shell be construed as a transfer or a license of any patent industrial designs, trademark, trade names, know-how or any other intellectual property right, in any of the Products; all such rights are to be expressly reserved to the Purchaser as the exclusive true and lawful owner thereof.
      
    
    
      9.2
      
        The Purchaser herewith grants to the Seller a limited non-exclusive licence to use the Intellectual Property Rights as follows:
        i) 	The use is limited to the effect that the Seller may use the Intellectual Property Rights only in direct connection with the manufacturing, packaging and warehousing of the Product under this Agreement only for sale to the Purchaser. This does not include the use thereof on stationery, in advertising, at trade fairs, on radio and television, or as part of the Seller’s firm name. The Seller may only assign or sub-licence the Intellectual Property Rights with the written consent of the Purchaser.
      
      
      
        (ii) 	The Seller may not use the Intellectual Property Rights for any of the Products that have been altered or changed without the Purchaser’s prior written consent nor for other products or services which are not the Purchaser’s.
      
      
      
        (iii) 	The Purchaser reserves the right to impose additional directions or limitations concerning the use of the Intellectual Property Rights and such directions or limitations shall automatically become a binding part of this  Agreement upon the Purchaser having given the Seller written notice of the same without prejudice to the rights granted to the Seller under Section 9.2 subsection (i).
        […]
      
      
      
        
          Article 10- Penalty Clause
        
      
      
    
    
      10.1
      Any breach of: 
      
      
        (i) 	Articles 7, and 9 of this Agreement and Article 11 of the Asset Purchase Agreement shall be considered by the Parties hereto as an event of gross default (“Gross Default”); and 
      
      
      
        (ii) 	any other Article of this Agreement shall, provided that such breach is not remedied with 30 (thirty) days of notice to the Party in default, from the Party not being in default, also be considered by the Parties hereto as an event of gross default (“Gross Default”).
      
      
    
    
      10.2
      
        In the event of Gross Default the defaulting party shall without any prior notice or court action being required forfeit to the benefit of the other party a penalty immediately payable amounting to NLG 250,000 for each violation and for NLG 10,000 each day that such default will continue up to an aggregate maximum of NLG 500,000 without any damage or loss required to be proven, the foregoing, without prejudice to the right of the non-defaulting Party to claim full damages and to exercise any other right available to it in addition thereto. It is agreed that article 6:92 paragraphs 1 and 2 of the Netherlands Civil Code are not applicable.
        […]
      
      
      
        
          Article 13 - Duration and Termination
      
    
    
      13.1
      
        This agreement shall be in force as from June 1, 1998 for a period of 5 (five) years. 
        […]
      
      
      
        
          Article 15- Applicable law and jurisdiction
          
        
      
    
    
      15.1
      This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands.
    
    
      12.2
      
        Any disputes arising between the parties under or in connection with the Agreement or any further agreements resulting herefrom, shall be resolved by the court of competent jurisdiction of Amsterdam.
        […]
      
    
    
      2.9.
      Exhibit 1 bij de PA bevat een lijst met producten.
      
    
    
      2.10.
      
        Bij opvolgende zogenoemde Amendments hebben partijen de PA telkens verlengd, waarbij de overeenkomst op onderdelen is aangepast of gewijzigd zoals ten aanzien van de prijs en de lijst met producten die onder de PA vallen.
        Artikel 6 van Amendment 1 luidt:
        	“[…]
        6.	Penalty Clause
      
    
    
      6.1
      Article 10.1(i) of the Original Agreement is hereby amended and restated in its entirety as follows: 
      
      
        “	Articles 7, 9 and 16.7 of this Agreement and Article 11 of the Asset Purchase Agreement shall be considered by the Parties hereto as an event of gross default (“Gross Default”); and”
      
      
    
    
      6.2
      
        The references to “NGL 250,000”, NGL 10,000” and “NGL 500,000” set forth in Article 10.2 are hereby changed to “EUR 113,446,” “EUR 4,538,” and “EUR 226,891,” respectively.
        […]”
      
      
    
    
      2.11.
      
        De laatste tussen partijen gesloten verlenging is vervat in Amendment 4. Amendment 4 bevat onder meer en voor zover hier van belang de volgende bepalingen:
        “[…]
        2. Duration and Termination. Notwithstanding Section 13.1 of the Original Agreement, as amended, the term of the Original Agreement shall continue until and shall terminate in its entirety on the earlier to occur of December 31, 2009 or the date that Purchaser fulfills its purchase obligation with respect to the Professional Products set forth in Section 4.1 of this Amendment.
      
      
      
        […]
      
      
    
    
      4.1
      
        Professional Products. From and after the Effective Date of this Amendment, Purchaser shall purchase at least 303,000 units of the Professional Products. For purposes of this Section 3.1, a unit of a Professional Product shall consist of one canister of any size containing the applicable number of applicators, in each case as indicated in Exhibit 1 attached to Amendment No. 3, which is manufactured, assembled and packaged in accordance with the Specifications and the Original Agreement. Notwithstanding the foregoing, to the extent Purchaser purchases the H-105 unit of Product (with 5 applicators), the purchase of such units shall not count towards the foregoing minimum purchase commitment.
        […]”
      
      
    
    
      2.12.
      Exihibit 1 bij Amendment 3 bevat onderstaande lijst:
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.13.
      Utermöhlen verzorgde voor OraSure, naast de productie van de Histofreezerproducten, ook de verzending van de producten naar de afnemers en de facturering daarvan.
      
    
    
      2.14.
      In september 2013 is de verlenging van de PA, wegens het bereiken van het in Amendment 4 overeengekomen minimum aantal af te nemen eenheden, geëindigd.
      
    
    
      2.15.
      Na beëindiging van de (verlengde) PA hebben partijen geen overeenstemming bereikt over een nieuwe verlenging. Utermöhlen heeft op verzoek van OraSure nog een aantal Histofreezer-producten geproduceerd en geleverd, op basis van losse orders.
      
    
    
      2.16.
      
        In 2008 heeft OraSure besloten de H-60 en de H-505 in de Verenigde Staten van de markt te halen. In de plaats daarvan heeft zij een nieuw product geïntroduceerd bestaande uit een kit met twee bussen á 80 ml en een assortiment schuimtips.
        Voor de productie daarvan heeft OraSure een andere producent ingeschakeld. 
      
      
    
    
      2.17.
      Het octrooi is op 27 januari 2014 verlopen.
      
    
    
      2.18.
      Utermöhlen heeft een eigen - aan de Histofreezer-producten nagenoeg identiek - hulpmiddel voor de professionele gebruiker op de markt gebracht onder de naam Cryo Professional.
      
    
    
      2.19.
      De website van OraSure bevatte lijsten van de distributeurs van de Histofreezer-producten in de VS, Canada en Internationaal.
      
    
    
      2.20.
      Utermöhlen heeft verschillende afnemers van de Histofreezer-producten benaderd en bij die afnemers de Cryo Professional aangeboden. De prijzen waarvoor zij de Cryo Professional aanbiedt liggen aanzienlijk onder de prijzen die OraSure voor de overeenkomstige Histofreezer-producten in rekening placht te brengen.
      
    
    
      2.21.
      Op 7 mei 2014 is namens OraSure onder Utermöhlen beslag gelegd op documenten en monsters; 13 pallets met dozen met samples, Histofreezer-producten en verpakkingsmaterialen en digitale bestanden. De inbeslaggenomen zaken zijn door de deurwaarder in gerechtelijke bewaring gegeven aan Digijuris B.V. te Nijkerk.
      
    
  
  
    
      3De vordering in conventie
    
      3.1.
      OraSure vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
      
      
        3.1.1.
        Utermöhlen gebiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te handelen in overeenstemming met de bepalingen neergelegd in artikelen 7.5 en 11.1 van de ASPA en 7.1 van de PA door Utermöhlen te gebieden geen contact op te nemen met klanten, leveranciers, bedrijven of andere entiteiten waar OraSure een commerciële relatie mee onderhoudt, met het doel om hen er toe te bewegen de relatie met OraSure te beëindigen, of enig andere handelingen te doen die er in zouden kunnen resulteren dat de relatie van die entiteiten met OraSure wordt geschaad, waaronder maar niet beperkt tot, het versturen van promotionele e-mails, brieven, folders en/of andere vormen van communicatie aan klanten van OraSure;
        
      
      
        3.1.2.
        Utermöhlen gebiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te handelen in overeenstemming met de bepalingen neergelegd in artikelen 7.1 van de ASPA en 9, 10 en 13.4 van de PA door Utermöhlen te gebieden geen gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van OraSure zoals gedefinieerd in de overeenkomsten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de knowhow en aanverwante informatie, alsmede enig andere eigendomsrechten van OraSure voor alle zakelijke en/of productie doeleinden, waaronder begrepen de productie, verhandeling en het aanbieden van de Cryo Professional;
        
      
      
        3.1.3.
        Utermöhlen gebiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te handelen in overeenstemming met de bepalingen neergelegd in artikelen 7.1 van de ASPA en 9, 10 en 13.4 van de PA door Utermöhlen te gebieden geen inbreuk te maken op de auteursrechten van OraSure in Europa, of in ieder geval in Nederland, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik en/of het openbaar maken en/of het verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken van OraSure, of aanpassingen daarvan welke op zichzelf geen auteursrechtelijk beschermd werk vormen, waaronder begrepen de productie, verhandeling en het aanbieden van de Cryo Professional;
        
      
      
        3.1.4.
        
          Utermöhlen gebiedt binnen 14 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan de advocaten van OraSure te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie:
          a. een lijst met de klantgegevens en overige informatie welke Utermöhlen heeft gebruikt om haar Cryo Professional aan te bieden, onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);b. de geleverde aantallen, nummers en leverdata van de promotionele berichten aangaande de Cryo Professional die door Utermöhlen aan klanten, leveranciers bedrijven of andere entiteiten zijn gestuurd, onder overlegging van kopieën van deze berichten;
        
        
      
      
        3.1.5.
        Utermöhlen veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 10.000, - (tien duizend euro), althans een door de de rechtbank in goede justitie te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van de hiervoor onder 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 vermelde geboden of, naar keuze van OraSure, voor iedere dag of deel daarvan dat gedaagden met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft;
        
      
      
        3.1.6.
        voor recht te verklaart dat Utermöhlen met haar handelen grove nalatigheid kan worden verweten en dat zij daarmee in Gross Default — zoals gedefinieerd in de ASPA en PA — verkeert met als gevolg dat zij contractuele boetes verschuldigd is; 
        
      
      
        3.1.7.
        ingevolge artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Utermöhlen veroordeelt OraSure inzage te verschaffen in alle digitale bestanden van Utermöhlen die zijn beslagen met het beslag van 7 mei 2014, en welke zich thans bij gerechtelijk bewaarnemer DigiJuris, te (3861) Nijkerk, aan de Bunschoterweg 39 bevinden;
        
      
      
        3.1.8.
        Utermöhlen gebiedt de geleden schade van OraSure te vergoeden dan wel de door de auteursrechtinbreuk genoten winst aan OraSure af te dragen een en ander naar keuze van OraSure en nader op te maken bij staat;
        
      
      
        3.1.9.
        
          Utermöhlen te veroordelen in de kosten van het geding;
          Alsmede
          
            PROVISIONEEL 
        
        
        
          indien Utermöhlen daadwerkelijk op de markt komt met de Cryo Professional, dat wil zeggen deze levert aan derden:
        
        
      
      
        3.1.10.
        Utermöhlen beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van het provisionele vonnis, voor de duur van de procedure in de hoofdzaak, de verkoop, verhandeling dan wel levering van de Cryo Professional producten zoals in het lichaam van deze dagvaarding beschreven, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) voor elke keer of (zulks ter keuze van OraSure) elke dag (of een deel daarvan) dat Utermöhlen geen gehoor geeft aan dit bevel;
        
      
      
        3.1.11.
        Utermöhlen veroordeelt in de kosten van de provisionele vordering, waaronder de kosten van rechtsbijstand en andere kosten zoals die ter zake van de inschakeling van deskundigen, ex artikel 1019h Rv.
        
      
    
    
      3.2.
      OraSure legt aan haar vorderingen ten grondslag dat:
      
      
        3.2.1.
        Utermöhlen wanprestatie pleegt in verband met de klantgegevens van OraSure: door het actief benaderen van de klanten van OraSure maakt Utermöhlen inbreuk op de rechten van OraSure en handelt zij onrechtmatig en in strijd met de artikelen uit de ASPA uit 1998 en de PA.
        
      
      
        3.2.2.
        Utermöhlen wanprestatie pleegt in verband met de knowhow die in eigendom is van OraSure: Utermöhlen gebruikt nog steeds de knowhow van OraSure voor haar eigen cryochirurgische product. Door gebruik te maken van OraSure’s knowhow maakt Utermöhlen inbreuk op de rechten van OraSure en handelt onrechtmatig en in strijd met de artikelen uit de ASPA uit 1998 en de PA.
        
      
      
        3.2.3.
        Utermöhlen wanprestatie pleegt en inbreuk maakt op de auteursrechten die zijn overgedragen aan OraSure.
        
      
    
    
      3.3.
      Utermöhlen betwist de vorderingen van OraSure.
      
    
    
      3.4.
      Bij de beoordeling zullen de standpunten van partijen voor zover nodig nader worden weergegeven.
      
    
  
  
    
      4De vordering in reconventie
    
      4.1.
      Utermöhlen vordert in reconventie dat de rechtbank bij vonnis - voor zover mogelijk - uitvoerbaar bij voorraad:
      
      
        4.1.1.
        voor recht verklaart dat OraSure toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de PA;
        
      
      
        4.1.2.
        OraSure veroordeelt tot vergoeding van de door Utermöhlen geleden schade, als gevolg van de onder 4.1.1 bedoelde tekortkoming van OraSure in de nakoming van de PA, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum waarop OraSure in verzuim heeft verkeerd, althans vanaf het tijdstip van de conclusie van eis in reconventie tot aan de dag van algehele voldoening;
        
      
      
        4.1.3.
        
          OraSure gebiedt binnen veertien (14) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Utermöhlen te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde opgave van de volgende informatie:
          -    de in de periode van 9juni 1998 tot en met 1 september 2013 door OraSure of door derden partijen - niet zijnde Utermöhlen - geproduceerde, ingekochte en bestelde aantallen producten die kwalificeren als the Products zoals onderwerp van de PA, onder overlegging van kopieën van de documenten die de opgave met betrekking tot de door OraSure geproduceerde producten, de geplaatste orders en door OraSure ontvangen bestellingen ondersteunen.
        
        
      
      
        4.1.4.
        OraSure veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 (tienduizend euro), althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van het onder 4.1.3 vermelde gebod, of naar de keuze van Utermöhlen, voor iedere dag of dagdeel dat OraSure met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dat bevel in gebreke blijft;
        
      
      
        4.1.5.
        voor recht verklaart dat OraSure met haar handelen grove nalatigheid kan worden verweten en dat zij daarmee in Gross Default - zoals gedefinieerd in artikel 10.1 onder ii. van de PA - verkeert met als gevolg dat zij een contractuele boete van € 226.993,11, althans subsidiair, € 113.445,05 is verschuldigd;
        
      
      
        4.1.6.
        de onmiddellijke opheffing beveelt van het krachtens verlof van 6 mei 2014 door OraSure gelegde conservatoire beslag tot afgifte en de bewaarder beveelt dat de in beslag genomen zaken binnen 24 uur na betekening van het vonnis geretourneerd dienen te worden aan Utermöhlen op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per uur;
        
      
      
        4.1.7.
        OraSure veroordeelt in de kosten van de procedure in reconventie.
        
      
    
    
      4.2.
      Utermöhlen grondt haar vorderingen erop dat OraSure in strijdt met de exclusiviteitsbepalingen van de PA gedurende de looptijd van de PA als Products aangemerkte producten, in het bijzonder H-60 Histofreezer OraSure USA Mix (60 applicators) en H-505 Histofreezer OraSure USA 5 mm (50 applicators), zelf heeft geproduceerd of door anderen dan Utermöhlen heeft doen produceren.
      
    
    
      4.3.
      OraSure betwist de vorderingen van Utermöhlen.
      
    
    
      4.4.
      Bij de beoordeling zullen de standpunten van partijen voor zover nodig nader worden weergegeven.
      
    
  
  
    
      5De beoordeling
    
    
      
        in conventie en in reconventie
      
    
    
    
      5.1.
      
        Nu het hier een procedure betreft tussen partijen gevestigd in verschillende staten dient de rechtbank eerst haar (internationale) bevoegdheid vast te stellen. De dagvaarding dateert van vóór 10 januari 2015, zodat in gevolge artikel 66 van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikte EEX-Vo) die Verordening, hoewel inwerking getreden, niet van toepassing is. Van toepassing is mitsdien de Verordening (EG) 44/2001 (EEX-Vo).
        Partijen zijn verschenen en hebben de bevoegdheid van de rechtbank niet betwist. Ingevolge artikel 24 EEX-Vo is de rechtbank daarom bevoegd, aangezien in de onderhavige zaak geen vorderingen aan de orde zijn, die op grond van artikel 22 EEX-Vo behoren tot de exclusieve bevoegdheid van een daar genoemde rechter.
      
      
    
    
      5.2.
      
        Voor zover de vorderingen in conventie en reconventie hun grondslag vinden in de in r.o. 2.5 genoemde overeenkomsten zal de rechtbank daarop Nederlands recht toepassen. Al die overeenkomsten bevatten immers, onderscheidenlijk in artikel 13.1 ASPA, artikel 5 DoAP en artikel 15.1 PA een rechtskeuzebepaling voor Nederlands recht. Geen van partijen heeft betoogd dat een ander recht zou moeten worden toegepast en partijen zijn in hun processtukken (kennelijk) ook uitgegaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht.
        Voor zover door OraSure aan haar vorderingen een onrechtmatig handelen van Utermöhlen ten grondslag is gelegd zal de rechtbank eveneens Nederlands recht toepassen. Partijen hebben zich ook daarover niet uitgelaten en zijn in de processtukken van de toepasselijkheid van Nederlands recht uitgegaan. De hier toepasselijke Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) bepaalt in artikel 4:
        “1. Tenzij in deze verordening anders bepaald, is het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.
        2. Indien evenwel degene wiens aansprakelijkheid in het geding is, en degene die schade lijdt, beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade zich voordoet, is het recht van dat land van toepassing.
        3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing. Een kennelijk nauwere band met een ander land zou met name kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met de onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst.”
        Naar het oordeel van de rechtbank is de aard van de gestelde onrechtmatige daad zo nauw samenhangend met de in r.o. 2.5 genoemde overeenkomsten, waarin de rechtskeuzebepaling voor Nederlands recht is opgenomen, dat sprake is van een zo nauwe band met Nederland dat op grond daarvan ook op de onrechtmatige daad Nederlands recht moet worden toegepast.
      
      
      
        
          in conventie voorts
        
      
      
      
        
          wanprestatie c.q. onrechtmatig handelen met betrekking tot de klantgegevens 
        
      
      
    
    
      5.3.
      
        OraSure verwijt Utermöhlen in de eerste plaats dat Utermöhlen nog tijdens de looptijd van de PA haar afnemers heeft aangeschreven om deze te bewegen in plaats van de producten van OraSure, de producten van Utermöhlen af te nemen en daarmee in strijd heeft gehandeld met artikel 11.1 van de ASPA.
        Daartoe stelt OraSure dat Utermöhlen in maart 2014 per email verschillende van haar afnemers heeft benaderd. Bij brief van 11 december 2013 heeft Utermöhlen aan OraSure als volgt geschreven:
        “Nevertheless Utermöhlen is willing to continue this way of working with OraSure until 1 April 2014. Since the Production Agreement was terminated on 1 September 2013 OraSure effectively enjoys a notice period from the expiration date of the Production Agreement until the 1st of April. This is a period of seven months.”
      
      
      
        OraSure is, zo begrijpt de rechtbank haar standpunt, van mening dat de PA daardoor nog van kracht was tot 1 april 2014, zodat Utermöhlen nog gebonden was aan artikel 11.1 (iii) van de ASPA.
        De rechtbank deelt dat standpunt niet. Anders dan OraSure is de rechtbank van oordeel dat uit de brief van 11 december 2013 niet kan worden afgeleid dat de PA verlengd is tot 1 april 2014, maar slechts dat Utermöhlen aan OraSure bericht dat OraSure nog tot 1 april 2014 de facto van de voortzetting van de productie kan profiteren. 
      
      
    
    
      5.4.
      
        In de tweede plaats verwijt OraSure Utermöhlen dat zij de vertrouwelijke informatie bestaande uit de klantgegevens die zij in haar hoedanigheid van contractspartner van OraSure heeft verkregen heeft gebruikt voor de marketing van haar eigen product.
        Utermöhlen heeft daartegen aangevoerd dat zij geen gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijk aan haar door OraSure ter beschikking gestelde informatie, maar dat zij de gegevens van de afnemers van OraSure op de openbare website van OraSure kon vinden en overigens als een belangrijke speler op het gebied van de medische hulpmiddelen met de markt en met de daarin opererende afnemers bekend is.
        Naar het oordeel van de rechtbank kan op basis van de stellingen van partijen niet als vaststaand worden aangenomen dat Utermöhlen slechts doordat zij uit haar contractuele relatie met OraSure kon beschikken over de adresgegevens, in staat is geweest de afnemers te benaderen. OraSure heeft immers onvoldoende gemotiveerd betwist dat de gegevens van haar distributeurs op haar website openbaar waren gemaakt en dat Utermöhlen deze gegevens daaraan heeft kunnen ontlenen, terwijl ook overigens niet aannemelijk is dat de adresgegevens van groothandelaren in medische hulpmiddelen als vertrouwelijke informatie zouden kunnen worden aangemerkt en bij een professionele partij als Utermöhlen niet bekend zouden zijn.
        Evenmin kan, naar het oordeel van de rechtbank, worden aangenomen dat de prijzen waarvoor OraSure de Histofreezer-producten aanbood als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt, althans dat Utermöhlen bij het doen van haar offertes gebruik heeft gemaakt van kennis omtrent individuele prijsverschillen of kortingen die OraSure bij de verschillende afnemers hanteerde. Uit de door OraSure overgelegde emailcorrespondentie van Utermöhlen met enkele afnemers komt veeleer naar voren dat de door Utermöhlen aangeboden prijzen niet per klant verschillen en derhalve niet zijn afgestemd op grond van bij Utermöhlen bekende gegevens ten aanzien van de door OraSure ten aanzien van de betreffende afnemers gebruikte tarieven en kortingen.
      
      
    
    
      5.5.
      
        Artikel 11.1 sub i van de ASPA bevat een non-concurrentiebeding. Dat non-concurrentiebeding is in tijd beperkt tot 5 jaar na het sluiten van de overeenkomst. Nu de ASPA in 1998 tot stand is gekomen kan die bepaling thans geen rol meer spelen.
        De artikelen 11.1 sub ii en sub iii van de ASPA hebben eveneens een concurrentiebeperkend effect, maar die artikelen zijn niet in tijdsduur beperkt. In artikel 10.1 sub (i) van de PA wordt overtreding van artikel 11 van de ASPA aangemerkt als een geval van “Gross Default”. 
        De vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of de verwijzing in de PA naar artikel 11 van de ASPA tot gevolg heeft dat in de PA een concurrentiebeperkende voorwaarde is opgenomen.
        Anders dan Utermöhlen is de rechtbank van oordeel dat de drie overeenkomsten genoemd in r.o. 2.5 niet afzonderlijk moeten worden beschouwd, maar een samenhangend geheel vormen. Dat blijkt ook uit de omstandigheid dat in de consideransen van de verschillende, op de zelfde dag gesloten, overeenkomsten over en weer wordt verwezen.
        De verwijzing in de PA naar artikel 11 van de ASPA heeft dan ook tot gevolg dat overtredingen van de betreffende bepalingen van de ASPA die op grond van artikel 10 van PA zijn aangemerkt als “Gross Default” ook een overtreding vormen van de PA.
        De bepaling van artikel 11.1 sub i ASPA is, zoals hiervoor al opgemerkt, beperkt in de tijd.
        Ten aanzien van de concurrentiebeperkende bepalingen van de artikelen 11.1 sub ii en sub iii van de ASPA is geen beperking in tijd opgenomen.
        Utermöhlen heeft aangevoerd dat die bepalingen, om die reden, in strijd komen met Europees en nationaal mededingingsrecht, dat aan een in de tijd onbegrensde non-concurrentieverplichting in de weg zou staan.
        Die stelling kan hier onbeoordeeld blijven, omdat de PA geen voorziening bevat die bewerkstelligt dat deze bepalingen ook na afloop van de overeenkomst nog doorwerken.
        Zoals hiervoor in r.o. 5.3 is overwogen is de rechtbank van oordeel dat na afloop van Amendment 4, in september 2013, de PA niet verder is verlengd. Door OraSure is niet gesteld dat Utermöhlen vóór die datum klanten van OraSure heeft benaderd.
      
      
    
    
      5.6.
      Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van OraSure, voor zover gebaseerd op de in r.o. 3.2.1 genoemde grondslagen, zullen worden afgewezen.
      
      
        
          ongeoorloofd gebruik van knowhow
        
      
      
    
    
      5.7.
      
        De stelling die OraSure voorts aan haar vordering ten grondslag legt, is dat Utermöhlen voor de productie van de Cryo Professional gebruik heeft gemaakt van aan OraSure toebehorende knowhow en dat de overeenkomsten een dergelijk gebruik verbieden.
        Daartoe heeft OraSure gemotiveerd gesteld dat voor de productie van de hulpmiddelen, in het bijzonder voor de productie van de holle wattenstaaf en de schuimtip, bijzondere kennis noodzakelijk is, die niet aan de octrooibeschrijving kan worden ontleend. Zonder die wetenschap zou het niet mogelijk zijn een goed werkzaam product te produceren.
        Daarbij is, naar de stellingen van OraSure, niet van belang of die kennis op andere wijze kan worden verkregen, omdat de vraag wat knowhow is in de zin van de overeenkomsten wordt bepaald door de definitie van knowhow in die overeenkomsten.
      
      
    
    
      5.8.
      Utermöhlen heeft hiertegenover gesteld dat de voor de productie van de hulpmiddelen voor een ingevoerd vakman geen bijzondere geheime kennis van de productiemethoden noodzakelijk is. Met kennisneming van het octrooischrift, het product zelf en kennis van de gebruikelijk alom bekende productiewijze van wattenstaafjes en schuimtips, kan iedere vakman op eenvoudige wijze achterhalen op welke wijze het hulpmiddel moet worden geproduceerd. Die kennis is niet geheim. Anders dan OraSure, meent Utermöhlen dat er slechts van knowhow sprake kan zijn als de kennis die het betreft niet bij de vakgenoten algemeen bekend is, of eenvoudig al dan niet door middel van reverse engineering is te achterhalen.
      
    
    
      5.9.
      
        Naar het oordeel van de rechtbank kan OraSure niet worden gevolgd in haar stelling dat niet van belang is of de kennis op andere wijze kan worden verkregen gezien de definitie van knowhow in die overeenkomsten.
        Knowhow is in artikel 2 van de DoAP gedefinieerd als:
        “[…] all information, data, techniques, procedures, experimental results, redesigns, renewals, extensions and other secret proprietary knowledge, including but not limited to Patents and Patent Applications […]”,
      
      
      
        Die definitie geeft een opsomming die eindigt met de woorden “and other secret proprietary knowledge”. Daaruit kan redelijkerwijze niet anders worden afgeleid dan dat de opsomming die daaraan voorafgaat een opsomming is van een aantal vormen van “secret proprietary knowledge” en dat de definitie beoogt ook andere vormen van dergelijke informatie onder haar bereik te brengen. Dat betekent dat informatie die niet als “secret proprietary knowledge” kan worden aangemerkt niet onder die definitie van knowhow valt.
        Kennis die niet (langer) geheim is, valt daar daarom niet onder. Dat volgt ook uit het feit dat hoewel in de definitie ook het octrooi als zodanig wordt genoemd, zelfs OraSure niet stelt dat het octrooi, hoewel het niet langer geldig is, omdat het in de definitie staat, onder het begrip knowhow zou moeten vallen en Utermöhlen de in het octrooi vervatte kennis niet zou mogen gebruiken.
        Een door OraSure voorgestane ruime uitleg van het begrip knowhow in de overeenkomsten die ook niet geheime, makkelijk te achterhalen kennis daaronder zou scharen, zou ook tot het ongerijmde resultaat leiden dat, na afloop van het octrooi, ieder willekeurige derde het geoctrooieerde hulpmiddel met gebruikmaking van die niet geheime kennis op de markt zou mogen brengen, met uitzondering van Utermöhlen. Dat zou tot een niet gerechtvaardigde inperking van de mogelijkheden van Utermöhlen ten opzichten van alle andere marktdeelnemers leiden.
      
      
    
    
      5.10.
      
        De vraag die vervolgens beantwoord moet worden, is of de productie van de hulpmiddelen al dan niet zonder geheime bij Utermöhlen aanwezige, maar aan OraSure toebehorende kennis (knowhow) mogelijk is. Zowel OraSure als Utermöhlen hebben verklaringen en stukken in het geding gebracht waaruit zou moeten zijn af te leiden dat die vraag positief onderscheidenlijk negatief dient te worden beantwoord.
        De rechtbank acht zich niet in staat zelf, zonder deskundige voorlichtin,g over die vraag te oordelen.
        De rechtbank is daarom voornemens de benoeming van een deskundige te bevelen.
        De zaak zal naar de rol worden verwezen, opdat partijen zich, na onderling overleg gelijktijdig en bij voorkeur eensluidend, kunnen uitlaten over aantal, na(a)m(en) en hoedanigheid van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige te stellen vragen.
        De rechtbank is voorshands van oordeel dat met de benoeming van één deskundige, bijvoorbeeld een octrooigemachtigde, kan worden volstaan en dat aan de deskundige de volgende vragen dient te worden voorgelegd:
        “Is het voor de productie van de Cryo Professional door Utermöhlen noodzakelijk dat zij beschikt over kennis die niet kan worden ontleend aan het octrooischrift of andere openbare bronnen dan wel door een goed ingevoerde vakman betrekkelijk eenvoudig uit de bestudering van de Histofreezer-producten en uit de stand van de techniek kan worden afgeleid?” 
      
      
      
        
          Het auteursrecht
        
      
      
    
    
      5.11.
      Het auteursrecht geeft aan de maker of diens rechtverkrijgende het uitsluitend recht de werken openbaar te maken en te verveelvoudigen. Openbaarmaking of verveelvoudiging door een ander is, behoudens in de gevallen waarin de Auteurswet voorziet, een inbreuk op het auteursrecht. Geen inbreuk op het auteursrecht is het gebruik van het werk voor zover dat gebruik niet bestaat uit openbaarmaking of verveelvoudiging. 
      
    
    
      5.12.
      
        Voor zover de vorderingen van OraSure er op zijn gegrond dat Utermöhlen inbreuk maakt op het auteursrecht van OraSure, door bij de productie gebruik te maken van werken waarvan het auteursrecht toekomt aan OraSure, kunnen die vorderingen niet slagen, omdat een dergelijk gebruik - dat overigens door Utermöhlen wordt betwist - geen inbreuk op het auteursrecht oplevert.
        De rechtbank merkt daarbij op dat een product dat wordt vervaardigd aan de hand van een beschrijving die auteursrechtelijk is beschermd niet kan worden aangemerkt als een verveelvoudiging van dat werk. Een dergelijke productiebeschrijving kan, indien de beschrijving oorspronkelijk is en een voldoende eigen karakter heeft, een werk in auteursrechtelijke zin zijn. Echter, dat werk betreft de vorm en bewoordingen waarin de beschrijving is vervat, maar niet de materiele inhoud van de beschrijving.
      
      
    
    
      5.13.
      Voor zover OraSure zich op het auteursrecht beroept, omdat Utermöhlen werken zou hebben verveelvoudigd, bijvoorbeeld om met gebruikmaking daarvan een CE-certificering te verkrijgen, heeft zij haar stellingen tegenover de betwisting daarvan door Utermöhlen onvoldoende geconcretiseerd. Aan die stellingen wordt dan ook voorbijgegaan.
      
    
    
      5.14.
      Anders dan waar OraSure kennelijk van uitgaat, zijn in de overeenkomsten geen bepalingen opgenomen die aan Utermöhlen verbieden - na beëindiging van de overeenkomsten - gebruik te maken van auteursrechtelijk beschermde werken van OraSure. 
      
    
    
      5.15.
      Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van OraSure, voor zover gebaseerd op de in r.o. 3.2.3 genoemde grondslagen, zullen worden afgewezen.
      
      
        
          ten aanzien van de provisionele vordering
        
      
      
    
    
      5.16.
      Aan de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld, is voldaan, nu onbetwist is dat Utermöhlen de Cryo Professional op de markt heeft gebracht. 
      
    
    
      5.17.
      OraSure heeft voldoende processueel belang bij de provisionele vordering. De gevraagde voorlopige voorziening hangt samen met de hoofdvordering en is gericht op een voorziening die voor de duur van de aanhangige bodemprocedure kan worden gegeven. 
      
    
    
      5.18.
      
        Derhalve moet worden beoordeeld of een afweging van de materiële belangen van partijen de gevorderde ordemaatregel rechtvaardigt. 
        Voor toewijzing van een ingrijpende voorziening als de onderhavige waarbij gevorderd wordt aan Utermöhlen, op straffe van een dwangsom, een verbod op te leggen haar producten te leveren, is noodzakelijk dat reeds thans voorshands voldoende aannemelijk is dat in de hoofdzaak de vorderingen van OraSure zodanig zullen worden toegewezen dat Utermöhlen niet meer is toegestaan de Cryo Professional aan te beiden en te leveren. 
      
      
    
    
      5.19.
      
        Zoals hiervoor in conventie is overwogen stranden de vorderingen van OraSure voor zover gebaseerd op de in r.o.’s 3.2.1 en 3.2.3 genoemde gronden.
        Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de in r.o. 3.2.2 genoemde grond zal de rechtbank een deskundige benoemen. Dat betekent dat voorshands nog geenszins voldoende zekerheid bestaat dat te zijner tijd de vorderingen (of een deel daarvan) zullen worden toegewezen.
        In die omstandigheden en alles tegen elkaar afwegend, dienen de belangen die Utermöhlen heeft bij voortzetting van de levering van haar producten boven de belangen van OraSure bij staking daarvan te prevaleren.
        De provisionele vordering zal worden afgewezen.
        OraSure zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de provisionele voorziening worden veroordeeld.
        Nu ten aanzien van de provisionele voorziening van de zijde van Utermöhlen geen afzonderlijke processtukken zijn genomen of proceshandelingen zijn verricht en de beoordeling van de provisionele vordering bovendien nauw samenhangt met de beoordeling van de vorderingen in conventie, worden die kosten aan de zijde van Utermöhlen tot op heden begroot op nihil.
      
      
      
        
          in reconventie voorts
        
        
          Inbreuk op de exclusiviteitsclausule
        
      
      
    
    
      5.20.
      Utermöhlen grondt haar reconventionele vordering op de omstandigheid dat OraSure gedurende de looptijd van de PA het exclusiviteitsbeding van artikel 2.1 van de PA zou hebben overtreden, door vanaf juni 2010 niet door Utermöhlen geproduceerde producten op de markt te brengen en dat zij daardoor in “Gross Default” als bedoeld in artikel 10.1 sub ii van de PA verkeerde.
      
    
    
      5.21.
      
        Artikel 2.1 van de PA bepaalt dat er ten aanzien van de in de bijlage bij die overeenkomst (Exihibit 1) vermelde producten exclusiviteit bestaat. Na verlening van de PA gold daarvoor de lijst van Amendment 3, geciteerd in r.o. 2.12.
        Utermöhlen stelt dat OraSure gedurende de looptijd van de PA (naar de rechtbank begrijpt gedurende de verlenging overeenkomstig Amendment 4) door OraSure producten van het type H-60 en H-505 (bussen van 170 ml met onderscheidenlijk 60 schuimtips (30 × 2 mm en 30 × 5 mm) en 50 schuimtips (á 5 mm)) op de markt zijn gebracht, die door derden zijn geproduceerd, althans producten van het type H-30 (busje van 80 mm met 30 schuimtips).
        OraSure betwist dat zij door derden geproduceerde busjes met 170 ml op de markt heeft gebracht en stelt dat de door haar in het verkeer gebrachte 80 ml busjes geen Products in de zin van de PA zijn, omdat deze niet overeenstemmen met de H-30. De door OraSure op de markt gebrachte 80 ml busjes worden namelijk aangeboden in een verpakking met twee busjes, met een ander samenstelling van schuimtips en onder andere productaanduiding.
      
      
    
    
      5.22.
      
        Het meest verstrekkende verweer van OraSure is dat van “Gross Default” in de zin van artikel 10.1 sub ii van de PA geen sprake is, omdat niet is voldaan aan het vereiste dat Utermöhlen aan OraSure een termijn van dertig dagen heeft gegeven om het verzuim te herstellen. 
        Utermöhlen stelt daartegenover echter dat een dergelijke ingebrekestelling niet nodig is om tot “Gross Default” te komen, omdat nakoming van de exclusiviteitsverplichting reeds blijvend onmogelijk is geworden. 
        Partijen hebben in artikel 10.1 van de PA (zoals aangepast bij Amendment 1) onderscheid gemaakt tussen onder (i) de niet nakoming van de bepalingen in de artikelen 7, 9 en 16.7 van de PA en 11 van de ASPA enerzijds en onder (ii) die van de overige bepalingen van de PA anderzijds. Niet nakoming van de onder (i) genoemde bepalingen levert, zonder ingebrekestelling en zonder dat een termijn dient te worden gesteld “Gross Default” op van de wederpartij. In de onder (ii) genoemde gevallen is pas sprake van “Gross Default” als de wederpartij in gebreke is gesteld en een termijn van 30 dagen voor herstel heeft gekregen. Aan de omstandigheid dat er sprake is van “Gross Default” hebben partijen bijzondere gevolgen, in het bijzonder de verbeurte van een boete, verbonden en het stond hen vrij voor het intreden van die bijzondere gevolgen ook bijzondere vereisten te stellen.
        Dat betekent echter ook dat indien aan die vereisten niet is voldaan, “Gross Default” met de daaraan verboden gevolgen niet intreedt.
        Vast staat dat het door Utermöhlen aan OraSure gemaakte verwijt behoort tot de in artikel 10.1 sub (ii) van de PA bedoelde gevallen, en dat Utermöhlen OraSure niet in gebreke heeft gesteld noch een termijn voor herstel heeft gegeven. Van “Gross Default” in de zin van de PA is daarom geen sprake, zodat de vorderingen van Utermöhlen genoemd in r.o. 4.1.5 bij eindvonnis zullen worden afgewezen.
      
      
    
    
      5.23.
      
        Voor zover OraSure heeft willen betogen dat van wanprestatie in het geheel geen sprake kan zijn, omdat aan de voorwaarden voor “Gross Default” niet is voldaan kan zij niet worden gevolgd.
        De omstandigheden dat geen “Gross Default” intreedt, met de daaraan verboden bijzondere gevolgen, hoeft er immers niet aan in de weg te staan dat een gewone wanprestatie kan worden gepleegd. Aan een dergelijke wanprestatie zijn dan de normale gevolgen van een toerekenbare niet nakoming verbonden, nu de overeenkomsten niet anders inhouden.
      
      
    
    
      5.24.
      Vervolgens heeft OraSure aangevoerd dat zij niet in verzuim is geraakt, omdat zij aan haar afnameverplichting van 303.000 stuks onder Amendment 4 heeft voldaan, althans dat Utermöhlen geen schade heeft geleden omdat aan de afnameverplichting volledig is voldaan.
      
    
    
      5.25.
      
        Utermöhlen heeft niet betwist dat de verlenging van de PA is beëindigd door het bereiken van de minimumafnameverplichting.
        Zonder nadere toelichting, die Utermöhlen niet heeft gegeven, in niet zonder meer duidelijk dat Utermöhlen enige schade zou hebben geleden indien OraSure de exclusiviteitsbepaling zou hebben geschonden, maar desondanks de volledige minimumafname heeft afgenomen. Indien OraSure de beweerdelijk buiten Utermöhlen om geproduceerde producten van Utermöhlen zou hebben afgenomen, zou dat er immers slechts in hebben geresulteerd dat de minimumafnameverplichting wellicht iets eerder zou zijn bereikt, maar niet dat Utermöhlen meer producten zou hebben afgezet. Op welke wijze Utermöhlen dan toch schade zou hebben geleden heeft zij niet toegelicht.
        Nu aldus moet worden aangenomen dat Utermöhlen geen schade heeft geleden, heeft zij bij haar vorderingen genoemd in r.o.’s 4.1.1 tot en met 4.1.4 geen rechtens te respecteren belang, zodat ook die vorderingen bij eindvonnis zullen worden afgewezen.
      
      
      
        
          De beslagen
        
      
      
    
    
      5.26.
      De vordering tot opheffing van de gelegde beslagen is er op gegrond dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen. De rechtbank zal de beslissing ten aanzien daarvan dan ook aanhouden totdat in conventie is beslist.
      
    
  
  
    
      6De beslissing
    De rechtbank
    
    
      
        in de provisionele vordering
      
    
    
    
      6.1.
      wijst de provisionele vordering af,
      
    
    
      6.2.
      veroordeelt OraSure in de kosten van het geding voor zover betrekking hebbende op de provisionele vordering, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Utermöhlen begroot op nihil,
      
      
        
          in conventie
        
      
      
    
    
      6.3.
      verwijst de zaak naar de rol van woensdag 14 oktober 2014 voor akte uitlating aan beide zijden als bedoeld in rechtsoverweging 5.10,
      
      
        
          in conventie en reconventie
        
      
      
    
    
      6.4.
      houdt iedere verdere beslissing aan.
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 2 september 2015.
      
    
  
  
    **