ECLI:NL:GHSGR:2011:BP6104, Gerechtshof 's-Gravenhage, 01-02-2011, 200.057.983-01
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2011-02-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Bestuursrecht; Europees bestuursrecht

Samenvatting: Intellectuele eigendom; merkenrecht. Hof stelt prejudiciële vragen aan HvJ EU over art. 15 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Moet deze bepaling aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt?

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE
      Sector handel
    
    
    Zaaknummer: 	200.057.983/01
    
    
    beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 1 februari  2011 
    
    inzake
    
    
      [Naam],
      gevestigd te […],
      verzoekster,
      hierna te noemen: [appellante],
      advocaat: mr. D.M. Wille te Amsterdam,
    
    
    tegen
    
    
      [Naam] B.V.,
      gevestigd te […],
      verweerster,
      hierna te noemen: [geïntimeerde],
      advocaat: mr J.H. Spoor te Amsterdam.
    
    
    De procedure
    
    
      Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gegeven tussenbeschikking van 30 november 2010. 
      Ter voldoening aan die beschikking is [appellante] bij 'Schriftelijke uitlating prejudiciële vragen' ingegaan op de door het hof in die beschikking voorgestelde prejudiciële vragen. [geïntimeerde] heeft zich bij op 5 januari 2011 ter griffie van het hof ingekomen 'Schriftelijke uitlating prejudiciële vragen' uitgelaten omtrent de door het hof voorgestelde prejudiciële vragen. [appellante] heeft het hof bij een op 10 januari 2011 ter griffie ingekomen brief van 7 januari 2011 laten weten dat van haar zijde geen verdere uitlatingen zullen volgen. 
    
    
    
    Beoordeling van het verzoek
    
    
      1. Overgenomen wordt hetgeen in voormelde tussenbeschikking is overwogen. 
      [appellante] heeft met betrekking tot de in de tussenbeschikking voorgestelde vragen enkele aanvullingen gegeven. [geïntimeerde] heeft aangaande de tussenbeschikking enkele opmerkingen gemaakt en voor de daarin voorgestelde prejudiciële vragen enkele suggesties gedaan. Met deze aanvullingen en opmerkingen zal het hof rekening houden als na te melden. 
      Omtrent rechtsoverweging 6 van de tussenbeschikking zijn geen opmerkingen gemaakt, zodat het hof in deze procedure ervan uitgaat dat de in de artikelen 2.16 en 2.17 Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna ook aan te duiden als: BVIE) vervatte procedureregeling van (overeenkomstige) toepassing is op oudere Gemeenschapsmerken.
    
    
    2. De onderhavige zaak betreft een beroep van een beslissing in oppositie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna ook aan te duiden als: het Bureau) in oppositie. 
    
    Feiten
    
    3. Hieronder een opsomming van de relevante feiten in deze zaak:
    
    
      a. Op 27 juli 2009 heeft [geïntimeerde] een Beneluxdepot (depotnummer 1185770)
            verricht van het woordmerk OMEL voor de volgende diensten in de klassen: 
      	Kl 35 Reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve 		diensten;
          		beheer van commerciële zaken; marketing.
      	Kl 41 Opleiding, cursussen en trainingen; organisatie van seminars en 			beurzen.
      	Kl 45 Juridische diensten. 
    
    
    b. 	[appellante] is houdster van het Gemeenschapswoordmerk ONEL 	(Gemeenschapsinschrijving 002622082), ingediend op 19 maart 2002 en 	ingeschreven op 2 oktober 2003 voor de volgende diensten in de klassen:
    
    
      	Kl 35 Reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve 		diensten;
                  beheer van commerciële zaken; marketing; marktonderzoek; het 			verstrekken van zakelijke informatie al dan niet langs electronische 		weg; retailservices.
      	Kl 41 Opleiding, cursussen, trainingen en opleiding meer in het bijzonder 		met betrekking tot de intellectuele eigendom; seminars en beurzen 		meer in het bijzonder met betrekking tot intellectuele eigendom; 		uitgeven van bladen en periodieken.
          	Kl 42 Merken-, octrooien-, modellenbescherming, auteursrecht, bewaking 		daarvan; merkontwikkelingen en merkcreatie; juridisch onderzoek naar 		merken, modellen, handelsnamen, octrooien en auteursrecht; 			juridische en technische advisering inzake intellectueel 				eigendomsrecht; bescherming, onderzoek en advies inzake domeinnamen; 		computerprogrammering, it en ict diensten; ontwikkeling van 			software; voorlichting met betrekking tot intellectueel                   		eigendomsrecht. 
    
    
    c. Op 18 augustus 2009 heeft [appellante] oppositie ingesteld tegen de inschrijving van  voormeld depot van [geïntimeerde]. 
    
    d. [appellante] heeft bij brief van 26 oktober 2009 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Hierop heeft [geïntimeerde] gereageerd bij brief van 6 november 2009; daarin heeft [geïntimeerde] niet inhoudelijk gereageerd op de argumenten maar heeft zij gevraagd om bewijzen van gebruik. 
    
    e. Vervolgens heeft [appellante] bij brief van 19 november 2009 gereageerd op het verzoek om gebruiksbewijzen. [geïntimeerde] heeft daarna haar (inhoudelijke) argumenten bij brief van 2 december 2009 ingezonden.
    
    
      f. Bij beslissing van 15 januari 2010 heeft het Bureau de oppositie afgewezen en beslist dat voormeld Benelux depot met nummer 1185770 wordt ingeschreven, met veroordeling van [appellante] op de voet van artikel 2.16, lid 5, BVIE in de kosten, begroot op € 1.000.-. 
      Het Bureau heeft als motivering van zijn beslissing om de oppositie af te wijzen
      overwogen dat [appellante] niet heeft aangetoond dat zij het ingeroepen recht in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot normaal heeft gebruikt en dat aan de verdere beoordeling van de oppositie niet wordt toegekomen (cursivering, hof).   
    
    
    g. [appellante] heeft bij verzoekschrift op de voet van artikel 2.17 BVIE beroep ingesteld tegen voormelde beslissing van het Bureau. [geïntimeerde] heeft verzocht het beroep af te wijzen.
    
    h.De oppositie van [appellante] is gebaseerd op het in artikel 2.14, lid 1, juncto 2.3, sub a en/of b BVIE bepaalde. 
    
    
    Wettelijk kader
    
    4. Hieronder zijn de relevante wettelijke bepalingen opgenomen.
    
    I  Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1989, L40/1 (hierna ook: Merkenrichtlijn). Deze richtlijn is gewijzigd en vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (gecodificeerde versie), daarbij zijn onderstaande artikelen inhoudelijk niet gewijzigd. Hieronder worden beide richtlijnen ook aangeduid als: Merkenrichtlijn.
    
    
      "Artikel 4
      1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:
    
    
    
      a. wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd  of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
      b. wanneer het gelijk is  aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.
    
    
    2. Onder 'oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:
    
    
      a. de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvrage, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën: 
      i. Gemeenschapsmerken; 
      ii. in de Lidstaten of, in het geval van Belgie, Nederland en Luxemburg, bij het Beneluxmerkenbureau (thans: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen, hof)) ingeschreven merken;
      iii. merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een Lidstaat;
      b. de Gemeenschapsmerken waarvan overeenkomstig de verordening inzake het Gemeenschapsmerk op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een onder a., punten ii. en iii., bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is dit merk vervallen; 
      c. de aanvragen om inschrijving bedoeld onder a. en b., mits deze zullen worden ingeschreven; 
      d. de merken die op de depotdatum van de merkaanvrage  of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht , in een Lid-Staat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.
    
    
    3.  (...)"
    
    
      II. Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) ."
      Dit verdrag strekt onder meer tot systematische  en overzichtelijke regeling van de eenvormige wetten ter omzetting van de Eerste richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten 
    
    
    a. Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, luidt:
    
    
           	"Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening 		gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van 	het geding gehandhaafde rechten op: 
          	a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
            b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of 	diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, 	inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan 	ontstaan;
    
    
    b. Artikel 2.14, lid 1, BVIE, luidt:
    
    
      "1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
      a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en  b (...)". 
    
          
    c.  Artikel 2.45 BVIE luidt: 
    
    "Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn van overeenkomstige toepassing in geval de inschrijving berust op een eerder depot van een Gemeenschapsmerk".
    
         	Artikel 2.46 BVIE luidt:
    
    "Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn van eveneens van toepassing op Gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de Gemeenschapsmerken- verordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken".
    
    
    III. Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsrecht (de gewijzigde en gecodificeerde versie van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993) (beide verordeningen ook aan te duiden als: Gemeenschapsmerkenverordening)
    
    "Artikel 15 Gebruik van het Gemeenschapsmerk
         
    1. Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.
    
       	Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:
    
    
      a) het gebruik van het Gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;
      b) het aanbrengen van het Gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer.
    
    
    2. Het gebruik van het Gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder."
    
    
    5. Ingevolge artikel 4, lid 1 juncto lid 2 Merkenrichtlijn moet bij de bepaling van de rangorde ook rekening worden gehouden met Gemeenschapsmerken, hetgeen blijkens de Memorie van toelichting bij het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna ook: BMW)) heeft geleid tot de invoeging van de artikelen 44 en 45; deze materie is thans opgenomen in artikel 2.45 en 2.46 BVIE. Bij het Protocol van 11 december 2001 is de mogelijkheid van oppositie in de BMW opgenomen; in de Memorie van toelichting bij genoemd Protocol van december 2001 is vermeld dat - anders dan in artikel 4, lid 2 van de Merkenrichtlijn - in de BMW geen catalogus is opgenomen die aangeeft wat onder 'ouder merk' moet worden verstaan, maar dat voor (inschrijvingen van) Gemeenschapsmerken wordt verwezen naar de artikelen 44 en 45.
    
    6. Partijen zijn het erover eens dat het oudere merk ONEL en het jongere merk OMEL   overeenstemmen, en voor identieke dan wel soortgelijke diensten zijn ingeschreven, alsmede dat het gebruik van het merk OMEL verwarring bij het publiek kan doen ontstaan als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE.
    
    Het geschil
    
    7. Tussen partijen is in geschil of van het oudere merk ONEL een normaal gebruik is gemaakt in de zin van artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening. 
    
    8. [appellante] heeft onweersproken gesteld dat het ingeroepen merk ONEL in Nederland normaal is gebruikt, maar heeft geen bewijzen van gebruik binnen Gemeenschap (maar buiten Nederlands grondgebied) overgelegd. Zij betoogt, met een beroep op de Opposition Guidelines van het OHIM en een beroep op de Joint Statement nr. 10 van de Raad en de Europese Commissie van 20 oktober 1995 met betrekking tot artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening, dat gebruik in één lidstaat volstaat om te voldoen aan het vereiste van normaal gebruik als bedoeld in artikel 15 van de Gemeenschapsmerkenverorde- ning. Zij doet verder een beroep op de uitspraken van het Hof van Justitie EG van 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90 (Ansul), van 27 januari 2004, C-259/02, NJ 2007, 280 (La Mer Technology) en van 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, blz. 130 (Sunrider; Vitafruit)  en op de doelstelling van het Gemeenschapsmerk om ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de gemeenschappelijke markt bestreken grondgebied toe te laten.
    
    
      9. [geïntimeerde] betwist dat gebruik in één lidstaat voldoende is om een Gemeenschapsmerk in stand te houden. Zij voert aan dat artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening spreekt van "binnen de Gemeenschap" hetgeen anders is dan gebruik "in één lidstaat", dat de door [appellante] voorgestane uitleg zeer onwenselijke gevolgen zou hebben, namelijk dat een merkhouder de gehele Europese markt zou blokkeren met een merk dat hij slechts in een klein deel ervan gebruikt.  
      [geïntimeerde] voert verder aan dat de Joint Statements bij de Gemeenschapsmerkenverordening juridisch niet bindend zijn (vgl. arrest HvJ EG van 7 juli 2005, C-418/02, IER 2005, 85 (Praktiker Bau en Heimwerkermärkte, waarin het ging om een Explanatory Note bij de Overeenkomst van Nice) en ook - mede gezien de bedoeling om tegelijk met het in werkingtreden van de Gemeenschapsmerkenverordening het Gemeenschapsmerk zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen - geen interpretatieve functie hebben. [geïntimeerde] betoogt dat de Europese Unie twee merkenstelsel naast elkaar kent, en beroept zich daartoe op de vierde en zesde overweging van de considerans van Verordening nr. 207/2009.
      Wat de genoemde uitspraken van het Hof van Justitie betreft voert [geïntimeerde] aan dat deze betrekking hebben op al dan niet normaal gebruik van nationale merken of een daaraan gelijk te stellen Benelux-merk en niet op een Gemeenschapsmerk. Bovendien is een belangrijk verschil dat een Gemeenschapsmerk in voorkomend geval kan worden geconverteerd in een of meer nationale inschrijvingen en dat uit het conversieartikel 112, lid 2 sub a Gemeenschapsmerkenverordening blijkt dat gebruik in één lidstaat niet toereikend is.
    
      
    10. Partijen zijn het erover eens dat de Joint Statements van de Raad en de Europese Commissie juridisch niet bindend zijn. Zij hebben naar het voorlopige oordeel van het hof evenmin een bindende "interpretatieve functie". Het is immers aan het Hof van Justitie in het Gemeenschaps-/EU recht een eenvormige uitlegging te geven. Bovendien zijn de Joint Statements tot stand gekomen vóór de Verordening (EEG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk operationeel werd, terwijl de situatie nadien gewijzigd is, onder meer door de toetreding van nieuwe lidstaten. Voor dit voorlopige oordeel biedt verder steun de vermelding in het arrest HvJ EG van 7 juli 2005 (Praktiker Bau und Heimwerkermärkte) van de Toelichting bij - weliswaar niet de Verordening maar - de classificatie van het Verdrag van Nice, in welk arrest tevens is overwogen, dat dit (dat bepaalde prestaties onder het begrip diensten vallen) wordt geïllustreerd door bedoelde Toelichting (rov. 36).  
    
    11. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 11 maart 2003, rov. 31 en 30 (Ansul) overwogen dat het aan het Hof staat, aan het begrip normaal gebruik als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de Merkenrichtlijn een eenvormige uitlegging te geven, alsmede dat hetzelfde begrip normaal gebruik wordt gebruikt in de artikelen 15 en 50 (thans: 51) van de Gemeenschapsmerkenverordening. 
    
    12. In zijn beschikking van 27 januari 2004, rov. 27 (La Mer Technology) dat de uitleg van de artikelen 10, lid 1 en 12, lid 1 van de Merkenrichtlijn betreft (in die zin ook het arrest van 11 maart 2003, rov. 43 (Ansul)) en het arrest van 11 mei 2006, rov. 70 (Sunrider; Vitafruit, dat betrekking heeft op oppositie ingevolge de Gemeenschapsmerkenverordening tegen een Gemeenschapsmerk op basis van een nationaal (Spaans) merk), heeft het Hof van Justitie beslist dat "van een merk een "normaal gebruik" wordt gemaakt wanneer het, overeenkomst zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk ". 
    
    In zijn beschikking van 27 januari 2004, rov. 27 (La Mer Technology) heeft het Hof van Justitie verder beslist:
    
    "Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn."  
    
    Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 11 mei 2006 (Sunrider; Vitafruit) overwogen:
    
    
      "66. Wat rekwirantes stelling betreft dat een merk aanwezig dient te zijn op een substantieel deel van het grondgebied waarvoor de bescherming geldt, wil het gebruik ervan als normaal  kunnen gekwalificeerd, deze vereiste geldt niet in het licht van voormeld arrest Ansul en de beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology (...), en de omvang  van de territoriale dekking is slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is (stelling BHIM, hof).
            (...)
      71. De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van deze waren of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden (zie in die zin beschikking La Mer Technology (...).
      72. Hieruit vloeit voort dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik (zie in die zin beschikking La Mer Technology (...)). 
      73. In casu heeft het Gerecht bij zijn beoordeling of van het oudere merk een normaal gebruik is gemaakt geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. 
      ...)
      76. Ten derde kan op grond van de omstandigheid dat het bewijs van het gebruik van het oudere merk in casu slechts werd geleverd voor de verkoop van waren die bestemd zijn voor één enkele klant, anders dan rekwirante betoogt, niet bij voorbaat worden uitgesloten dat het gebruik normaal is (zie de beschikking La Mer Technology (...)), ook al zou hieruit voortvloeien dat dit merk niet aanwezig was op een substantieel deel van het Spaanse grondgebied, waar het wordt beschermd. Zoals het BHIM immers stelt, is de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is."                  .
    
    
    In deze arresten gaat het telkens om de vraag of normaal gebruik is gemaakt van een ouder nationaal of Benelux merk. 
    
    
      13. Het hof heeft voorts acht geslagen op de considerans van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, nu partijen zich daarop beroepen. 
      Blijkens de tweede, derde, vierde, zesde en tiende overweging van de considerans van Verordening  (EG) nr. 207/2009 is het dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan; dat de verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten vergen alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien; dat op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken,  merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend zijn, 
      dat om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, het noodzakelijk is in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt Gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap; dat dit beginsel, namelijk dat het Gemeenschapsmerk een eenheid vormt, van toepassing moet zijn tenzij deze verordening anders bepaalt;
      dat de aanpassing van de nationale wettelijke regelingen niet bij machte is de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen; dat om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk maken, het bestaan noodzakelijk is van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is;
      dat het Gemeenschapsmerkenrecht (...) niet in de plaats treedt van het merkenrecht der lidstaten; dat het namelijk niet gerechtvaardigd lijkt, de ondernemingen te verplichten hun merken als Gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op gemeenschapsniveau verlangen; en voorts
      dat de bescherming van Gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen Gemeenschapsmerken alleen gerechtvaardigd is, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.    
    
    
    Naar het voorlopige oordeel van het hof valt hieruit af te leiden dat volgens Verordening nr.207/2009 het gemeenschapsmerk en een nationaal (of Benelux-) merk naast elkaar kunnen bestaan maar dat het primaat ligt bij het Gemeenschapsmerk.    
    
    14. Voorts beroepen partijen zich op enige arresten van het Hof van Justitie waarin uitspraak is gedaan over de territoriale factor bij de beoordeling van de inburgering van een merk (arrest van 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237, BIE 2003, 30 (August Storck; Werther's Echte) en van 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 (Bovemij; Europolis) en bij de beoordeling van de bekendheid van een merk (arresten van 14 september 1999, zaak C-375/97, NJ 2000, 376 (General Motors; Chevy) en van 6 oktober 2009, C-301/07, NJ 2009, 577 (Pago)). Uit de arresten August Storck en Bovemij betreffende inburgering volgt dat naar het oordeel van het Hof van Justitie een merk slechts kan worden ingeschreven indien is bewezen dat het bij een belangrijk deel van het in aanmerking komende publiek onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap/Benelux  waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste, dat wat het Gemeenschapsmerk betreft het deel van de Gemeenschap waar het merk onderscheidend vermogen miste, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat kan bestaan; dat wat de nationale merken betreft bewezen moet worden dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat (of van de Beneluxlanden) waar een weigeringsgrond bestaat, waartoe moet worden aangenomen dat de betrokken kringen althans een aanzienlijk deel ervan de betrokken waren of diensten als afkomstig van een onderneming identificeren. Uit de arresten General Motors en Pago volgt voorts dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor verruimde bescherming wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn en dat het in het Beneluxgebied voldoende is dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn; dat bij een Gemeenschapsmerk, gelet op de omstandigheden van het geding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.
    
    Hieruit valt af te leiden dat de territoriale eisen voor inburgering in de Gemeenschap anders zijn dan die voor het verwerven van de hoedanigheid van een bekend merk aldaar; deze arresten geven geen antwoord op de vraag of, en zo ja wanneer van een normaal gebruik in de Gemeenschap kan worden gesproken. 
    
    15. Op grond van de uitspraken van het Hof van Justitie in de zaken Ansul, La Mer Technology en Sunrider, is het hof voorshands van oordeel dat "normaal gebruik" een autonoom Europees begrip is, dat de territoriale omvang van het gebruik één van de aandachtspunten is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of het (oudere) merk voor de desbetreffende waren of diensten al dan niet normaal is gebruikt, alsmede dat gebruik in uitsluitend één lidstaat niet noodzakelijkerwijs tot de gevolgtrekking leidt dat dan van normaal gebruik binnen Gemeenschap geen sprake kan zijn. 
    
    16. Partijen hebben ieder verzocht om prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie. 
    
    17. [geïntimeerde] doet nog een beroep op de Freihaltebedürfnis in welk kader zij stelt dat de gebruiksverplichting van artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening het algemeen belang dient, hetgeen volgens haar ook ten grondslag ligt aan overweging 10 van de considerans. Het is naar het oordeel van het hof de vraag of de Freihaltebedürfnis van belang is bij de beoordeling van de vraag of sprake is van normaal gebruik van het merk binnen de Gemeenschap.
    
    Prejudiciële vragen 
    
    18. Gelet op het vorenstaande acht het hof het noodzakelijk na te melden prejudiciële vragen van uitleg voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie: 
    
    1. Moet artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?        
    
    2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009? 
    
    3. Indien gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk - naast de andere factoren - worden gesteld?  
    
    4. Of moet - anders dan het bovenstaande - artikel 15 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten (en bij voorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt))? 
        
    
       
    Beslissing
    
    Het hof: 
    
    - verzoekt  het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de onder 18 geformuleerde vragen van uitleg van voormelde verordening en richtlijn uitspraak te doen;   
    
     - houdt iedere verdere beslissing aan en schorst deze procedure totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak zal hebben gedaan.
    
    
    Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A. D. Kiers-Becking en  M.Y. Bonneur; zij is uitgesproken ter openbare zitting van 1 februari 2011, in aanwezigheid van de griffier.