ECLI:NL:HR:2018:1215, Hoge Raad, 13-07-2018, 17/02625
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2018-07-13 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Oppositie (art. 2.14 BVIE jo. art. 2.3 BVIE). Woordmerk Heksenkaas vs. woordmerk Witte Wievenkaas. Begripsmatige overeenstemming; wijze van beoordeling. Mate van overeenstemming. Bekendheid term bij het grote publiek; motiveringsklacht. Compensatie met ontbrekende visuele en auditieve overeenstemming? Verwarringsgevaar. Samenhang met 17/02630 en 17/02633.

13 juli 2018
    Eerste Kamer
    17/02625
    TT/MD
    
     
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Beschikking
    
     
    in de zaak van:
    
    
      FANOFINEFOOD B.V.,gevestigd te Heerenveen, 
      VERZOEKSTER tot cassatie,
      advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,
      
      
    
    
      		t e g e n
      
      
    
    
      LEVOLA HENGELO B.V.,gevestigd te Hengelo (Ov.), 
      VERWEERSTER in cassatie,
      advocaat: mr. K. Aantjes.
    
    
    
      Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als FFF en Levola.
    
    
  
  
    
      1Het geding in feitelijke instanties
    	Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: 
    a.	de beslissing in de oppositiezaak 2010775 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 11 mei 2016;
    b.	de beschikking in de zaak 200.195.626/01 van het gerechtshof Den Haag van 28 februari 2017. 
    	De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.
    
  
  
    
      2Het geding in cassatie
    
      	Tegen de beschikking van het hof heeft FFF beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.
      	Levola heeft verzocht het beroep te verwerpen.
      	De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot vernietiging en terugverwijzing.
      	De advocaat van FFF heeft bij brief van 9 februari 2018 op die conclusie gereageerd; de advocaat van Levola heeft dat gedaan bij brief van 8 februari 2018.
      
      
        3.	Beoordeling van het middel
      
    
    
      3.1
      In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i)	Op 26 januari 2015 heeft FFF een Benelux-depot (nr. 1303360) verricht van het woordmerk witte wievenkaas (hierna ook: het teken) voor de volgende waren in
      - klasse 29: Zuivel en zuivelproducten; kaas en kaasproducten; kaassmeersels; kruidenkazen; eetbare oliën; roomyoghurt; crème fraîche; mascarpone; salades (bereide -); groenten (bereide -); en
      - klasse 30: Kaassauzen; hartige sauzen; kruidensausen; kruiden (bewerkte -). 
      (ii)	Het depot is gepubliceerd op 28 januari 2015.
      
      
        3.2.1
        Levola heeft bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom (hierna: het Bureau) op de voet van art. 2.14 lid 1, aanhef en onder (a), BVIE, in verbinding met art. 2.3, onder (b), BVIE, oppositie ingesteld (nr. 2010775) tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de Benelux-inschrijving met nummer 884116 van het woordmerk heksenkaas (hierna: het merk), ingediend op 4 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor de volgende waren in 
        - klasse 29: Melk en melkproducten, waaronder room, kaas en roomkaas; eetbare oliën en vetten; en
        - klasse 30: Mosterd; azijn; sausen, sausen op basis van kaas en kruidensausen; specerijen; ijs.
        	Het Bureau heeft de oppositie afgewezen en beslist dat voormeld depot 1303360 wordt ingeschreven, met veroordeling van Levola in de kosten van de oppositie. Ter onderbouwing van de afwijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat de tekens op visueel, auditief en begripsmatig vlak niet overeenstemmen, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar en de vergelijking van de waren achterwege wordt gelaten.
        
      
      
        3.2.2
        In het tegen de beslissing van het Bureau ingestelde hoger beroep heeft het hof de beslissing van het Bureau vernietigd en, met toewijzing van de oppositie, de inschrijving van het Benelux-depot 1303360 alsnog geweigerd. Het heeft daartoe overwogen, kort gezegd, dat merk en teken in begripsmatig opzicht overeenstemmen (rov. 8-13) en dat tevens sprake is van een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming (rov. 14). Het oordeelde voorts dat de waren waarvoor het merk is ingeschreven (soort)gelijk zijn aan de waren waarvoor het teken is gedeponeerd (rov. 15-17) en dat de overeenstemming zodanig is dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek – dat is hier: het grote publiek (rov. 6) – het gevaar voor directe of indirecte verwarring aanwezig is (rov. 18-20).
        
        
          
            Beoordeling begripsmatige overeenstemming
          
        
        
      
      
        3.3.1
        Onderdeel I bestrijdt het oordeel van het hof omtrent de overeenstemmingsvraag. Onderdeel I.1 klaagt dat het hof bij de beoordeling van de overeenstemming ten onrechte geen rechtstreekse vergelijking heeft gemaakt tussen merk en teken. Het betoogt dat het hof heeft nagelaten de totaalindrukken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en ten onrechte eerst een veralgemeniserende stap heeft gezet en vervolgens slechts heeft vastgesteld dat merk en teken (begripsmatig) tot die veralgemeniseerde klasse kunnen worden gerekend. Voor zover het hof wel van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, acht het onderdeel de beslissing onvoldoende gemotiveerd.
        
      
      
        3.3.2
        
          Deze klacht faalt. Anders dan bij visuele en auditieve overeenstemming, waarbij het gaat om directe, zintuigelijke waarneming, berust begripsmatige overeenstemming naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis (hetgeen ook bij vertaalde woordmerken het geval kan zijn), een gedeelde eigenschap of een gemeenschappelijk kenmerk van de beide tekens. Voor het onderzoek naar begripsmatige overeenstemming ligt in de redenering dan ook een – al dan niet tot uitdrukking te brengen – schakel in de rede als die welke in het onderdeel wordt aangeduid als ‘veralgemeniseringsstap’. Het hof heeft dus, anders dan het onderdeel betoogt, niet een eigen criterium in het leven geroepen, maar een niet onjuiste gedachtegang gevolgd.
          Uit de in het onderdeel aangehaalde Richtlijnen van het EUIPO (Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) betreffende gemeenschapsmerken, Deel C (Oppositie), Afdeling 2 (Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring), Hoofdstuk 3 (Vergelijking van tekens), p. 41) volgt ook niet anders. Aan het daaraan in het onderdeel ontleende citaat
          “De tekens stemmen begripsmatig niet overeen als het om twee woorden gaat waarvoor een generieke term bestaat die ze allebei dekt en/of als de twee tekens onder dezelfde algemene categorie tekens vallen. Als de semantische betekenissen te verschillend zijn, kunnen de tekens een algemene begripsinhoud delen, maar die is dan zo breed dat de begripsmatige relatie niet relevant is. In deze gevallen wordt er geen begripsmatige overeenstemming vastgesteld.”
        
        
        
          gaat het volgende vooraf:
          “(…) als beide tekens een begripsinhoud hebben, wordt er een begripsmatige vergelijking uitgevoerd om vast te stellen of de tekens begripsmatig gelijk zijn of overeenstemmen, als ze verwijzen naar dezelfde of overeenstemmende begripsinhouden, of niet overeenstemmen, als de tekens naar verschillende begripsinhouden verwijzen.”
        
        
        
          De Richtlijnen bevestigen dus de juistheid van de ‘veralgemeniseringsstap’ en de in het onderdeel aangehaalde passage behelst niet meer dan dat de enkele omstandigheid dat beide tekens bestaan in woorden waarvoor een meer algemene term bestaat die beide dekt, niet toereikend is voor begripsmatige overeenstemming. Een andersluidende opvatting ligt niet in het oordeel van het hof besloten. Het hof heeft zich niet beperkt tot het enkele onderzoek naar het bestaan van zo een meer algemene term, getuige de slotpassage van rov. 11, waar het overweegt dat “het publiek zowel de heks als het witte wief zal zien als behorend tot die uitzonderlijke categorie”.
          Het bestreden oordeel geeft dus geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onvoldoende gemotiveerd.
        
        
        
          
            Beoordeling mate van overeenstemming
          
        
        
      
      
        3.4.1
        Onderdeel I.2 voert aan dat, voor zover het hof al had mogen komen tot het oordeel dat sprake zou zijn van begripsmatige overeenstemming, het hof de mate van die overeenstemming had dienen te bepalen, hetgeen te meer geldt, waar die overeenstemming ook afgezet had moeten worden tegen de mate van auditieve en de mate van visuele overeenstemming. Voor zover het hof dat wel heeft gedaan, klaagt het onderdeel over onbegrijpelijkheid van het oordeel.
        
      
      
        3.4.2
        De rechtsklacht mist feitelijke grondslag. Het hof heeft (in rov. 11) geoordeeld dat ‘witte wieven’ door een deel van het relevante publiek worden gezien als een soort heksen. Daarmee is de door het hof gevonden begripsmatige overeenstemming volledig. Dit oordeel behoefde geen nadere motivering om begrijpelijk te zijn. Het onderdeel kan dus niet tot cassatie leiden.
        
        
          
            Bekendheid bij het publiek
          
        
        
      
      
        3.5.1
        
          Onderdeel I.3 klaagt over de motivering van het oordeel (in rov. 12) dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven’. De bestreden passage luidt:
          “12. Aan de stelling van FFF dat een groot deel van het publiek niet bekend is met het begrip ‘witte wieven’ en daaraan (daarom) geen betekenis zal toekennen, gaat het hof voorbij. Voor de vaststelling van begripsmatige overeenstemming is niet vereist dat het gehele relevante publiek op de hoogte is van de betekenis van de in merk en teken gebruikte aanduidingen. Het volstaat dat een substantieel deel van het publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen. Dat een deel van het publiek die betekenis mogelijk niet kent, laat dus onverlet dat sprake kan zijn van begripsmatige overeenstemming. Als FFF heeft bedoeld te bestrijden dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven’, moet die betwisting als onvoldoende onderbouwd worden verworpen in het licht van de stukken waarop Levola haar stelling over de betekenis van het begrip ‘witte wieven’ baseert, mede in aanmerking nemende dat de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument, behoudens bijzondere omstandigheden, waaromtrent niets is gesteld, een betekenis zal hechten aan tot het normale taalgebruik behorende aanduidingen. Daar komt bij dat Levola heeft aangevoerd dat ook als iemand niet bekend is met de bovennatuurlijke, magische kenmerken die de witte wieven in volksverhalen bezitten, die persoon op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft, en dat zowel merk en teken - als geheel beschouwd - dus zullen worden begrepen als een kaas die is gemaakt van, voor en/of door een fictief vrouwelijk wezen met een negatieve connotatie. Ook in dat opzicht is sprake van een begripsmatige overeenstemming. Dat heeft FFF niet gemotiveerd weersproken.”
        
        
      
      
        3.5.2
        
          Deze klacht slaagt. Het hof heeft met juistheid vooropgesteld dat voor begripsmatige overeenstemming is vereist dat een substantieel deel van het (relevante) publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen (van de woorden ‘heksen’ en ‘witte wieven’). Het heeft vervolgens geoordeeld dat de betwisting van FFF van die bekendheid onvoldoende is onderbouwd. Dit is het geval, aldus het hof, in het licht van de stukken waarop Levola haar stelling over de betekenis van de term ‘witte wieven’ baseert. Daarbij heeft het hof aangenomen, zo ligt in het oordeel besloten, dat ‘witte wieven’ een aanduiding is die de gemiddeld omzichtige, gewone consument uit het normale taalgebruik bekend is en dat iemand die de kenmerken niet kent die de ‘witte wieven’ in volksverhalen bezitten, in elk geval zal weten dat het bij die term gaat om fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft.
          Het onderdeel klaagt terecht dat, zonder nadere toelichting, aan stukken die betrekking hebben op de betekenis die aan een term toekomt, geen gevolgtrekkingen kunnen worden verbonden omtrent de mate waarin de kennis van die term en van die betekenis onder het publiek verspreid is. Zonder nadere toelichting valt evenmin in te zien waarop het hof zijn oordeel grondt dat ook iemand die niet bekend is met de beschreven kenmerken die de ‘witte wieven’ in volksverhalen bezitten, op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft.
          Opmerking verdient daarbij nog dat in het algemeen geen hoge eisen mogen worden gesteld aan de motivering of onderbouwing van de betwisting door een procespartij van een stelling van haar (de bewijslast daarvan dragende) wederpartij dat een bepaalde term en de betekenis daarvan bij het publiek bekend zijn.
        
        
        
          
            Compensatie
          
        
        
      
      
        3.6.1
        Met onderdeel I.4 keert FFF zich tegen rov. 14 voor zover het hof daar overweegt dat FFF niet heeft gesteld dat sprake is van een (zodanig) verschil in visueel en auditief opzicht dat een eventuele begripsmatige overeenstemming daardoor zou worden gecompenseerd. Het onderdeel acht dat oordeel onbegrijpelijk in het licht van de gedingstukken; het betoogt dat het hof aldus essentiële stellingen van FFF in feitelijke instanties heeft gepasseerd, althans de devolutieve werking van het appel en art. 25 Rv heeft miskend.
        
      
      
        3.6.2
        
          Hoewel deze klacht in zoverre opgaat dat FFF in de procedure voor het Bureau wel een beroep op deze compensatie heeft gedaan (onder meer in de bewoordingen, aangehaald in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.18), leidt de gegrondheid van deze klacht niet tot cassatie. Het hof heeft immers in rov. 14 tevens geoordeeld dat ook in visueel en auditief opzicht sprake is van een geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken. Daarmee heeft het hof de desbetreffende stelling van FFF verworpen.
          
            Verwarringsgevaar
          
        
        
      
      
        3.7.1
        Onderdeel II keert zich tegen de beoordeling door het hof van het directe of indirecte gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Het onderdeel klaagt dat het hof in rov. 18-20 miskend heeft dat voor een oordeel dat verwarringsgevaar bestaat dat louter op begripsmatige overeenstemming is gebaseerd, een bijzondere rechtvaardiging moet bestaan.
        
      
      
        3.7.2
        De juistheid van die in het onderdeel bepleite opvatting, waarvoor geen grondslag te vinden is in de door het onderdeel (in de voetnoten 10 en 11) ingeroepen arresten van het HvJEU (te weten HvJEU 23 maart 2006, zaak C-206/04 P (Sir/Zirh), ECLI:EU:C:2006:194, en HvJEU 11 november 1997, zaak C-251/95 (Puma/Sabel), ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523), kan in het midden blijven. Het onderdeel kan bij gebrek aan belang namelijk niet tot cassatie leiden, aangezien het hof, zoals hiervoor in 3.6.2 is overwogen, ook in visueel en auditief opzicht een, hoezeer ook geringe, mate van overeenstemming tussen merk en teken aanwezig heeft geoordeeld.
        
        
        
      
    
  
  
    
      4Beslissing
    
      De Hoge Raad:
      vernietigt de beschikking van het gerechtshof Den Haag van 28 februari 2017;
      wijst het geding terug naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing;
      veroordeelt Levola in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van FFF begroot op € 851,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
    
    
    
      Deze beschikking is gegeven door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren M.V. Polak, C.E. du Perron, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer T.H. Tanja-van den Broek op 13 juli 2018.