ECLI:NL:GHSGR:2002:AF4843, Gerechtshof 's-Gravenhage, 31-10-2002, R01/726 R01/727
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2002-10-31 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Uitspraak: 31 oktober 2002
      Rekestnummers: R01/726 en R01/727
    
    
    Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gege-ven op de verzoeken van:
    
    
      PROMOCLIP INTERNATIONAL B.V.
      gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Heemstede,
      verzoekster,
      (hierna te noemen: Promoclip)
      procureur: mr. W. Taekema,
      advocaten: mr. W.A. Hoyng  en S.H. Teijgeler te Amsterdam,
    
    
    
    t e g e n
    
    
    
      het BENELUX-MERKENBUREAU,
      gevestigd te 's-Gravenhage,
      verweerder,
      (hierna te noemen: het Benelux-Merkenbureau)
      procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt
      advocaat: mr. J.H. Spoor.
    
    
    
    De procedure
    
    Bij op 12 september 2001 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschriften (met pro-ducties) heeft Promoclip het hof verzocht om het Benelux-Merkenbureau te bevelen alsnog tot inschrijving in het Benelux-merkenregister over te gaan van twee door haar gedeponeerde vormmerken, depotnummers 963 240 en 963 242, met veroordeling van het Benelux-Merkenbureau in de kosten van het geding.
    
    Het Benelux-Merkenbureau heeft bij op 8 februari 2002 ter griffie van het hof ingeko-men verweerschriften verzocht de verzoeken van Promoclip af te wijzen, kosten rech-tens. 
    
    De mondelinge behandeling van beide verzoekschriften heeft plaatsgevonden op 27 mei 2002. Partijen hebben daarbij hun standpunten doen toelichten door hun advoca-ten, zulks aan de hand van pleitnotities. 
    
    
    
    Beoordeling van het verzoek
    
    1. De verzoekschriften zijn tijdig ingekomen.
    
    
      2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
      a. Promoclip heeft op 26 april 2000, onder nummer 963 240 en nummer 963 242, een tweetal Benelux-depots verricht van vormmerken voor de volgende klasse:
      Klasse 16 Paperclips; houders voor documenten voor zover niet begrepen in andere klassen. 
      b. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 7 augustus 2000 (prod. 2 bij ver-zoekschriften) laten weten de inschrijving van de depots voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:
      "Het teken vormmerk bestaat enkel uit de (gebruikelijke) vorm van een paperclip zon-der enig individueel karakter en mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klasse 16 genoemde waren (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (..))". 
      c. Namens Promoclip is bij brief van 20 september 2000 bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van de depots.
      d. Het Benelux-Merkenbureau heeft in de door Promoclip aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigeringen te herzien (brief van het Benelux-Merkenbureau van 6 oktober 2000).
      e. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 13 juli 2001 aan Promoclip mede-deling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van de depots.
    
    
    3. De door Promoclip gedane depots hebben betrekking op de vorm van een type pa-perclip: de zgn. "promoclip''. Het depot onder nummer 963 240 betreft het uiterlijk van de ''promoclip'' terwijl deze in gebruik is als papierklem. Het depot onder nummer 963 242 betreft het uiterlijk van de ''promoclip'' als daarin niets is geklemd. Tenzij anders is aangegeven worden hierna beide depots aangeduid met ''promoclip''. 
    
    4.1 Promoclip voert aan dat de vorm van de ''promoclip'' herkenbaar is tussen andere vormen van paperclips, en dat bovendien sprake is van een - voor paperclips - zeer opvallende en karakteristieke vorm, zodat de clip voldoende onderscheidend vermogen heeft om de waar te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming. Voorts voert Promoclip aan dat het in aanmerking komend publiek voor een zeer be-langrijk deel bestaat uit professionele inkopers.
    
    4.2 Het Benelux-Merkenbureau stelt zich op het standpunt dat het publiek in de vorm van de clip - ook al zou die herkenbaar zijn - niet een herkomstaanduiding zal zien. Het uiterlijk van de clip is volgens het bureau immers bij uitstek functioneel en decoratief, terwijl de vorm van de clip niets heeft dat het publiek kan opvatten als verwijzing naar een bepaalde herkomst. Bovendien voert het bureau aan dat het publiek de vorm van de clips niet als herkomstaanduiding zal zien omdat de ''promoclip'' worden aangebo-den door tal van verschillende leveranciers.
    
    5. Aan de orde is in deze zaak of het uiterlijk van de "promoclip" zich er voor leent om te worden ingeschreven als merk voor - kort gezegd - paperclips. Het hof overweegt daartoe als volgt.
    
    6. De "promoclip" laat zich beschrijven als een over het midden dubbelgevouwen (me-talen) plaatje, met rechthoekige en van elkaar af lopende, afgeronde uiteinden. Tussen partijen is voorts niet bestreden dat de "promoclip" een variant is van een bepaald type vlakke paperclips die gezamenlijk worden aangeduid als markclips (hierna: reclame-clips). Voorbeelden van dergelijke op de markt verkrijgbare clips zijn door Promoclip in het geding gebracht en worden daarnaast getoond in producties van het bureau (prod. 1) en Promoclip (bijl. bij prod. 3) . De "promoclip" heeft met de andere reclame-clips gemeen dat de vlakke voorkant van de clip ruimte biedt voor afbeeldingen, reclame, bedrijfslogo's en dergelijke. Uit de stellingen van Promoclip volgt tenslotte dat de "pro-moclip" bestemd is zowel voor gebruik door het algemeen publiek als door en/of in be-drijven.
    
    7. De weigering van het Benelux-Merkenbureau de beide depots in te schrijven is ge-grond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Het artikellid bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd in-dien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven om-schrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
    
    
      8. Artikel 1 BMW luidt: 'Als individuele merken worden beschouwd (…) vormen van waren (…) en alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. 
      Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.'
    
    
    
      9. Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Unieverdrag) luidt - voorzover hier van belang:
      "B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
      1. (..) 
      2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen 
      ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, 
      of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande ge-woonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd; (..)"
    
    
    10. De inschrijving van een teken als vormmerk zal derhalve moeten worden gewei-gerd, indien dat teken elk onderscheidend kenmerk mist waarmee het de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven kan onderscheiden van soortgelijke waren of diensten en niet de herkomst uit een bepaalde onderneming kan demonstreren. Daar-bij dient in dit geval rekening gehouden te worden met vermoedelijke perceptie van zowel de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren, als die van de inkopers van bedrij-ven.
    
    
      11. Promoclip voert, met een beroep op een verklaring van B. Ninaber van Eyben van 13 juni 2000, aan dat de vorm van de "promoclip" onderscheidend vermogen heeft, met name door de schuin van elkaar aflopende uiteinden, die volgens haar een 'zwaluw-staart' vormen. 
      Op grond van vergelijking met (afbeeldingen van) de in het geding gebrachte reclame-clips, oordeelt het hof echter anders. De verschillende reclame-clips laten diverse vor-men zien. Zo zijn er tal van rechthoekige clips (imco, markclip), die al dan niet zijn ge-combineerd met andere geometrische vormen (axionclip, markclip); er zijn rechthoeki-ge clips met ronde cirkelvormige uiteinde(n) (twinclip) en clips in de vorm van een hal-ve cirkel (cornerclip). Het gaat hier om nagenoeg identieke vormen, bestaande uit (al dan niet samengestelde) overwegend vlakke geometrische figuren. 
      De "promoclip" is hierop geen uitzondering, immers een rechthoek gecombineerd met een driehoek. Het publiek zal gelet op het bestaande aanbod van reclame-clips, zoals dat ten processe is gebleken, aan dergelijke vormen en samenstellingen gewend zijn. Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek - waaronder be-grepen de inkopers van bedrijven - de vorm van de "promoclip" niet herkennen als merk. 
    
    
    12. De "promoclip" beschikt naar het oordeel van het hof ook niet over enig ander on-derscheidend kenmerk waarmee het de waren of diensten waarvoor het is ingeschre-ven kan onderscheiden van soortgelijke waren of diensten. De gedeponeerde tekens missen dan ook ieder onderscheidend vermogen voor de waar waarvoor zij zijn gede-poneerd.
    
    13. De slotsom is dat de verzoeken van Promoclip zullen worden afgewezen. Promo-clip zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroor-deeld, voorzover gevallen aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau.
    
    
    
    Beslissing
    
    
    Het hof:
    
    wijst de verzoeken van Promoclip af;
    
    verwijst Promoclip in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uit-spraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 1542,--.
    
    
    Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 oktober 2002 , in tegen-woordigheid van de griffier.