ECLI:NL:GHARN:2001:AD8666, Gerechtshof Arnhem, 11-12-2001, 00/639
Gerechtshof Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2001-12-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

11 december 2001
      eerste civiele kamer
      rolnummer 2000/639 KG
    
    
    
    
    	G E R E C H T S H O F   T E   A R N H E M 
    
    	Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      1	[appellant sub 1],
      	wonende te [woonplaats], België,
      2	de vennootschap naar Belgisch recht Turbo Petfood N.V.,
      	gevestigd te Oelegem, België,
      appellanten,
      procureur: mr. J.C.N.B. Kaal, 
    
    
    tegen:
    
    
      1	de vennootschap onder firma Propet Nederland V.O.F.,
      	gevestigd te 't Harde, gemeente Elburg,
      en haar vennoten:
      2	[geïntimeerde sub 2],
      	wonende te [woonplaats],
      3	[geïntimeerde sub 3],
      	wonende te [woonplaats],
      4	[geïntimeerde sub 4],
      	wonende te [woonplaats],		
      geïntimeerden,
      procureur: mr. J.M. Bosnak.
    
     
    1	Het geding in eerste aanleg
    
    	Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het door de president van de rechtbank te Zwolle tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 19 juli 2000. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2	Het geding in hoger beroep
    
    2.1	Bij exploot van 31 juli 2000 hebben appellanten (hierna ook gezamenlijk in enkelvoud te noemen: Turbo Petfood) hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis met dagvaarding van geïntimeerden (hierna ook gezamenlijk in enkelvoud te noemen: Propet) voor dit hof.
    
    2.2	Bij memorie van grieven heeft Turbo Petfood zes grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis en geconcludeerd dat het hof dit vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende bij arrest, zonodig onder aanvulling van gronden en voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van Turbo Petfood, zoals ter zitting in eerste aanleg uiteengezet, alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Propet in de kosten van het geding in beide instanties.
    
    2.3	Propet heeft bij memorie van antwoord verweer gevoerd en geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zonodig met verbetering van gronden  zal bekrachtigen, met veroordeling van Turbo Petfood in de kosten van het hoger beroep. 
    
    2.4	Ter terechtzitting van het hof van 25 oktober 2001 hebben partijen de zaak doen bepleiten, waarbij namens Turbo Petfood het woord is gevoerd door mr. P.N.A.M. Claassen, advocaat te Breda, en namens Propet door mr. H. Struik, advocaat te Utrecht, de eerstgenoemde overeenkomstig de door hem overgelegde pleitnota. Aan beide partijen is akte verleend van het in geding brengen van nieuwe producties.
    
    2.5	Vervolgens zijn de procesdossiers overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    
    3	De vaststaande feiten
    
    	Tegen de overwegingen van de president onder 1.1 tot en met 1.5 inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan.
    
    
     4	De beoordeling van het geschil in hoger beroep
    
    4.1	De eerste twee grieven hebben betrekking op de merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen van Turbo Petfood. 
    
    4.2	Door middel van de eerste grief komt Turbo Petfood op tegen het oordeel van de president dat geen sprake is van soortgelijkheid van waren. 
    
    4.3	Bij de beoordeling van deze grief is van belang dat Turbo Petfood het vormmerk van haar hondenkoekje in de vorm van een kluifje had gedeponeerd voor twee categorieën van waren, te weten: snoepgoed, koekjes en biscuits (klasse 30) en tevens voor voedingsmiddelen voor dieren, voedingsmiddelen voor huisdieren en koekjes voor dieren (klasse 31). Eerstgenoemde klasse omvat voedingsmiddelen voor de mens, waarbij de door Turbo Petfood geclaimde "snoepgoed, koekjes en biscuits" vallen in de hoofdcategorie "banketbakkers- en suikerbakkerswaren". Het Benelux Merkenbureau heeft de inschrijving van het vormmerk in de klasse 30 geaccepteerd, maar de inschrijving in de klasse 31 (voedingsmiddelen voor dieren) geweigerd wegens gemis aan onderscheidend vermogen. Dit betekent in de eerste plaats dat het vormmerk waarvan Turbo Petfood het uitsluitend recht op grond van artikel 13 A lid 1 sub a, b en/of c Benelux Merkenwet (BMW) kan inroepen slechts betreft de koekjes voor mensen, waarvoor het merk is ingeschreven, en dus niet de koekjes voor dieren. De stelling van Turbo Petfood dat haar hondenkoekje moeten worden vergeleken met het hondenkoekje van Propet dient dus te worden verworpen. In de tweede plaats betekent het dat, nu het vormmerk is ingeschreven voor koekjes voor mensen, dit merk niet soortgelijk is aan het onderhavige hondenkoekje van Propet. De president heeft met juistheid overwogen dat de afzetkanalen voor enerzijds voedingsmiddelen voor de mens en anderzijds voedingsmiddelen voor dieren verschillend zijn en dat de producenten van deze waren zich in totaal andere branches bevinden, terwijl in zijn algemeenheid de ingrediënten van beide soorten waren ook verschillend zijn. De grief faalt.
    
    4.4	De tweede grief is gericht tegen het oordeel van de president dat het beroep van Turbo Petfood op artikel 13 A lid 1 sub c BMW niet opgaat.
    
    4.5	Deze grief faalt al, omdat Turbo Petfood op geen enkele manier heeft aannemelijk gemaakt dat haar - in de klasse snoepgoed, koekjes en biscuits ingeschreven - vormmerk enige bekendheid in de Benelux geniet. Ten aanzien van haar hondenkoekje kan Turbo Petfood zich niet op het vormmerk beroepen, nu de inschrijving daarvan is geweigerd en geen nieuw depot op grond van bijvoorbeeld inburgering is gevolgd. 
    
    4.6	De grieven 3 tot en met 5 betreffen de grondslag van slaafse nabootsing.
    
    4.7	Grieven 3 en 4 zijn gericht tegen het oordeel van de president dat het hondenkoekje van Turbo Petfood in kluifvorm onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. De president heeft dit oordeel gebaseerd op de overweging dat Turbo Petfood niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar hondenkoekje zich in een zodanige mate van de andere op de markt zijnde  koekjes in kluifvorm onderscheidt dat het een eigen plaats op de markt heeft verworven en door het publiek aan zijn uiterlijk wordt herkend. 
    
    4.8	Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Turbo Petfood in hoger beroep aan de hand van het door haar ter zitting getoonde en overgelegde overzicht van in Nederland op de markt zijnde hondenkoekjes (zoals hieronder afgebeeld) 
    
     
    
    
    
      wèl aannemelijk gemaakt dat haar hondenkoekje een eigen plaats inneemt binnen de hondenkoekjes en ook binnen de kluifvormige hondenkoekjes. Uit dit overzicht blijkt dat er bij de kluifvormige hondenkoekjes veel variatiemogelijkheden in afmeting en uitvoering bestaan, die ook zodanig zijn dat voorshands voldoende aannemelijk is dat het kopend publiek in staat is om aan de hand van de vorm van het hondenkoekje onderscheid te maken tussen de diverse hondenkoekjes. In dit geheel neemt de vorm van het hondenkoekje van Turbo Petfood, met name gelet op de (geringe) afmetingen ervan, een eigen plaats in en heeft dus onderscheidend vermogen. Daarbij acht het hof van belang dat aan de hand van de door Turbo Petfood in eerste aanleg als producties 3 en 4 overgelegde facturen voorshands voldoende is aangetoond dat het hondenkoekje van Turbo Petfood reeds vanaf 1986 op de markt was. Dat het hondenkoekje van Turbo Petfood zich ook een eigen plaats op de markt van hondenkoekjes in Nederland heeft verworven, blijkt uit de door Turbo Petfood in eerste aanleg als productie 8 overgelegde gegevens uit haar boekhouding die aantonen dat vanaf 1995 toenemende hoeveelheden (tot 95.000 kg in 1998) zijn geleverd aan haar distributeur in Nederland MacDoggies v.o.f. (thans Jack Doggies B.V.). Deze hoeveelheden zijn in 1999 en in 2000 zeer sterk afgenomen in verband met het eveneens via distributeur Jack Doggies op de markt verschijnen van naar de vorm exacte kopieën van het hondenkoekje van Turbo Petfood, die - door een andere samenstelling - veel goedkoper werden aangeboden, waardoor Turbo Petfood haar marktaandeel in Nederland vrijwel heeft verloren. Voor het aannemen van onderscheidend vermogen van het kluifvormige hondenkoekje van Turbo Petfood is voorts van belang dat niet gesteld of gebleken is dat er eerder dan in 1995 hondenkoekjes van gelijke vorm, afmeting en uitvoering op de Nederlandse markt waren. Het uit Thailand afkomstige kluifje van buffelhuid, waardoor Propet zich zou hebben laten inspireren bij het vervaardigen van haar hondenkoekje, doet aan voormeld oordeel niet af, omdat het uit Thailand afkomstige kluifje geen hondenkoekje is.
      	De grieven 3 en 4 slagen dus.
    
    
    
      4.9	Nu het hof voorshands van oordeel is dat het hondenkoekje in kluifvorm van Turbo Petfood onderscheidend vermogen heeft, leidt dit voorts tot het voorlopig oordeel dat aannemelijk is dat het kluifvormige hondenkoekje van Propet, dat immers in vorm, waaronder begrepen de afmeting, een identieke kopie is van het hondenkoekje van Turbo Petfood, tot verwarring bij het publiek zal leiden. Tevens is sprake van nodeloos verwarring stichten door Propet, omdat zij heeft nagelaten om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat haar product een identieke kopie zou zijn van het reeds jaren op de Nederlands markt zijnde product van Turbo Petfood. Propet had, getuige de door Turbo Petfood aangetoonde hoeveelheid aan variatiemogelijkheden in afmeting en uitvoering binnen de categorie van kluifvormige hondenkoekjes, heel goed een andere weg kunnen inslaan zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar onderhavige hondenkoekje afbreuk te doen. Nu Propet dit niet heeft gedaan, is sprake van slaafse nabootsing en handelt Propet onrechtmatig jegens Turbo Petfood.
      	Grief 5 slaagt.
    
    
    4.10	De zesde grief, gericht tegen het afwijzen van de gevraagde voorzieningen, slaagt grotendeels. Toewijsbaar is de vordering om de onrechtmatige productie van en handel in exacte kopieën van de hondenkoekjes van Turbo Petfood te staken en gestaakt te houden. Toewijsbaar is evenzeer de vordering om gegevens met betrekking tot geleverde onrechtmatig geproduceerde en in de handel gebrachte hondenkoekjes vanaf de datum van eerste kennisgeving van de namaak (11 juni 1999; productie 10A van Turbo Petfood) te verstrekken aan de raadsman van Turbo Petfood ter berekening van de schadevergoeding. Hierbij heeft Turbo Petfood een voldoende spoedeisend belang, echter niet bij de vergoeding van de kosten van de registeraccountant die de gegevens zal controleren, zodat het hierop betrekking hebbende onderdeel van de vorderingen zal worden afgewezen. Niet zal worden toegewezen de vordering tot bekend maken van de winst en tot gedeeltelijke winstafdracht, omdat deze thuis hoort in de bodemprocedure, ook omdat het geenszins voor de hand ligt dat Turbo Petfood aanspraak kan maken op de brutowinst. Evenmin zal worden toegewezen de (voorwaardelijke) vordering om een redelijke termijn in de zin van artikel 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag te bepalen, omdat in casu geen sprake is van een voorlopige maatregel gebaseerd op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 50 lid 1 van voormeld verdrag. De in het kader van de recall verzochte brief, die was gebaseerd op inbreuk van merkrecht en auteursrecht, zal worden aangepast en de op te leggen dwangsom zal worden gemaximeerd.
    
    4.11	Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis moet worden vernietigd. Propet zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties.
    
    
    5	De beslissing
    
    	Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: 
    
    		vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de president van de rechtbank te Zwolle van 19 juli 2000;
    
    		en opnieuw rechtdoende:
    
    	gebiedt Propet met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden de onrechtmatige productie van en de handel in exacte kopieën van de hondenkoekjes van Turbo Petfood;
    
    
      	gebiedt Propet binnen 5 werkdagen na de betekening van dit arrest aan de raadsman van Turbo Petfood bescheiden ter beschikking te stellen, betrekking hebbende op de periode vanaf 11 juni 1999, waaruit blijkt:
      - van welke afnemer(s) - waarbij aangegeven naam en adresgegevens - orders zijn binnengekomen ter bestelling van onrechtmatig geproduceerde en in de handel gebrachte hondenkoekjes;
      - de hoeveelheid (in kilogrammen) onrechtmatig geproduceerde en in de handel gebrachte hondenkoekjes die in totaal zijn georderd;
      - de hoeveelheid (in kilogrammen) onrechtmatig geproduceerde en in de handel gebrachte hondenkoekjes die zijn verkocht;
      - de hoeveelheid (in kilogrammen) onrechtmatig geproduceerde hondenkoekjes die thans nog in voorraad zijn;
    
    
    	gebiedt Propet om binnen 5 werkdagen na betekening van dit arrest aan haar afnemers aan de hand van de hierna opgenomen brief aan te geven dat en waarom er een recall en stopzetting van leveringen in de toekomst plaatsvindt:
    
    	
     "Geachte afnemer,
    
    
      	Sedert (...…) leveren wij aan u hondenkoekjes in de vorm van een kluifje. [appellant sub 1] en Turbo Petfood hebben Propet Nederland V.O.F. erop gewezen dat de productie en het in de handel brengen van deze hondenkoekjes zowel jegens [appellant sub 1] als Turbo Petfood onrechtmatig is. Het gerechtshof te Arnhem heeft bij uitspraak in kort geding van 11 december 2001 dit ook aldus beslist en bepaald dat wij de bedoelde hondenkoekjes niet meer mogen verkopen. In verband daarmee verzoeken wij u om de nog in uw bezit zijnde hondenkoekjes aan ons te retourneren. Propet Nederland V.O.F. zal er dan zorg voor dragen dat u een creditnota ontvangt voor de geretourneerde hondenkoekjes.
      Wij hebben de advocaat van Turbo Petfood voorzien van een lijst met daarop de namen van de afnemers die genoemde hondenkoekjes bij ons hebben ingekocht, waaronder ook uw naam. Wij zullen Turbo Petfood op de hoogte stellen van uw reactie.
    
    
    Hoogachtend,
    
    Namens Propet Nederland V.O.F."
    
    	gebiedt Propet aan Turbo Petfood te voldoen een dadelijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van f 10.000,= voor iedere overtreding van de jegens Propet gegeven geboden in dit arrest respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, een ander tot een maximum van f 500.000,=;
    
    
      	veroordeelt Propet in de kosten van het geding in beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Turbo Petfood begroot op:
      - voor de eerste aanleg f 638,24 aan verschotten en op f 1.550,= voor salaris;
      - voor het hoger beroep f 619,75 aan verschotten en op f 5.100,= voor salaris;
    
    
    	verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad
    
    	wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    	Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Smeeïng-Van Hees en Hilverda, en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 11 december 2001.