ECLI:NL:GHSGR:2003:AI6101, Gerechtshof 's-Gravenhage, 28-08-2003, 02/701
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2003-08-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Moet de (tijdelijke) opslag in een entrepot van de originele merkgoederen (tandpasta-producten), voorzien van een douanerechtelijke T1 status, en/of de doorvoer van die goederen naar landen buiten de EER als merkgebruik worden aangemerkt.

Uitspraak: 28 augustus 2003                                                                                                                    Rolnr. 02/701
      Rolnrs.rb. 02-386 en 
                       02-383
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer M C-5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van:
    
    
    
    
      CLASS INTERNATIONAL B.V.,
      gevestigd te Delfzijl,
      hierna ook te noemen: Class,
      appellante, tevens incidenteel geïntimeerde,
      procureur: mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt 
      advocaat:  mr G. van der Wal
    
    
    
    
    t e g e n 
    
    
    
    
      1. de rechtspersoon naar vreemd recht COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
          gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
      2. UNILEVER N.V.,
          gevestigd te  Rotterdam,
      3. de rechtspersoon naar vreemd recht SMITHKLINE BEECHAM PLC,
          gevestigd te Brentford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk, 
      4. de rechtspersoon naar vreemd recht BEECHAM GROUP PLC,
          gevestigd te Brentford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk, 
      hierna ook respectievelijk te noemen: Colgate, Unilever, SKB en Beecham 
      (SKB en Beecham tezamen ook: SKB c.s.),
      geïntimeerden, tevens incidenteel appellanten, 
      procureur (van Colgate en Unilever): mr H.J.A. Knijff
      procureur  en advocaat (van SKB en Beecham): mr M.A.A. van Wijngaarden
    
    
    
    
    Het geding
    
    Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenarrest van 16 januari 2003. Ter voldoening aan dat arrest hebben partijen ieder een akte houdende uitlating prejudiciële vragen genomen en arrest gevraagd.
    
    Beoordeling van het hoger beroep
    
    In het geschil tussen Class en SKB c.s.
    
    1. Overgenomen wordt hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen.
    
    2. Het hof gaat uit van de volgende voorshands vaststaande feiten:
    
    a)   SKB is houdster van onder meer een drietal Beneluxmerken (waaronder twee beeldmerken Aquafresh voor klasse 3 (tandpasta respectievelijk tandreinigingsmiddelen). Beecham is houdster van onder meer Beneluxmerken, waaronder een beeldmerk bestaande uit een rood/wit/blauwe gestreepte, gestyleerde  tandpasta-sliert voor klasse 3, en een aantal beeldmerken met de aanduiding Aquafresh, al dan niet met tandpasta-sliert, en van Gemeenschaps(beeld)merken, al dan niet met tandpasta-sliert, voor klasse 3 (al welke merken hierna worden aangeduid in het enkelvoud als: het merk Aquafresh van SKB c.s.).
    
    b) Class, die deel uitmaakt van de Blijdorp International Merchants Group, heeft in 2001/2002 containers met goederen gekocht van de Zuid-Afrikaanse onderneming Kapex International. Het gaat in dit geschil om de container GATU 0674389, waarvan de inhoud onder meer bestaat uit (originele) tandpastaproducten voorzien van het merk Aquafresh. Deze goederen zijn in februari 2002 op verzoek van Class van buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) naar Rotterdam vervoerd en bevinden zich thans nog (grotendeels) in entrepot (ECT Home Terminal B.V.) te Rotterdam. De tandpastaproducten zijn niet door SKB c.s. of met hun toestemming voor de eerste maal binnen de EER gebracht. Class heeft evenmin toestemming van SKB c.s. om de tandpastaproducten alsnog binnen de EER te brengen.
    
    c)  SKB c.s. hebben op 5 maart 2002 conservatoir beslag laten leggen op de desbetreffende container met Aquafresh tandpastaproducten.
    
    
      3. In dit geschil heeft Class gevorderd, kort aangeduid, het ten verzoeke van SKB c.s. gelegde beslag op de goederen in voormelde container (welke zich onder ECT bevinden en eigendom zijn van haar (Class)) op te heffen en SKB c.s. te veroordelen tot betaling van 
      € 22.025,- , althans een door de rechter te bepalen voorschot op de door haar geleden schade. De president heeft bij het vonnis waarvan beroep de vordering van Class afgewezen. 
    
    
    
      4. Te dezen is op grond van de processtukken voorts het volgende aannemelijk geworden.
      - SKB c.s. zijn door Argen Ltd., een recherchebureau, ingelicht dat op 25 februari 2002 het schip Dal Kalahari in de haven van Rotterdam zou aankomen met aan boord onder meer een container GATU 0674389 met namaakgoederen (tandpastaproducten).
      Het schip Dal Kalahari is op 25 of 27 februari 2002 te Rotterdam aangekomen, met aan boord onder andere de desbetreffende container waarin zich (originele) tandpastaproducten bevonden voorzien van het merk Aquafresh en het merk Colgate.
      - Op 5 maart 2002 is ten verzoeke van SKB c.s. op eerstgenoemde goederen beslag gelegd op grond van artikel 13bis van de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) en artikel 28 van de Auteurswet 1912.                                                                                                                      -  Bij brieven van 13 en 14 maart 2002 heeft de Douane, centrale dienst voor in- en uitvoer Groningen, de raadsman van SKB c.s. meegedeeld dat door de douane Rotterdam een zending tandpasta is aangetroffen, welke mogelijk inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Aquafresh (bedoeld is kennelijk: SKB c.s.) en Colgate, dat het een invoerzending uit Zuid-Afrika betreft en bestemd is voor Nederland, alsmede dat voor het onderzoeken van een monster van de zending een afspraak kan worden gemaakt met de douane Rotterdam (producties 3 en 4 SKB c.s.). 
      - In april 2002 is na monsterneming gebleken dat het om originele merkgoederen gaat, afkomstig uit Zuid-Afrika en niet om namaakgoederen in de zin van de Verordening nr. 3295/94. 
    
    
    
      5. De grieven 1, 2, 5, 6, 7 en grief 3 (deels) in het principaal appèl en grief 1 in het incidenteel appèl betreffen de vraag of de (tijdelijke) opslag in een entrepot van de originele merkgoederen (tandpasta-producten), voorzien van een douanerechtelijke T1 status, en/of de doorvoer van die goederen naar landen buiten de EER als merkgebruik moet(en) worden aangemerkt. 
      Class stelt dat de beslagen goederen niet zijn in- of uitgevoerd binnen de EER, maar zich in transito bevinden. Nu deze stelling tevens ten grondslag ligt aan grief 4 in het principaal appèl, die de uitputting van de merkenrechten betreft, zal deze grief tezamen met de genoemde grieven worden behandeld.
    
    
    
      6. Niet aannemelijk is geworden dat er voor de Aquafresh tandpastaproducten bij binnenkomst op Nederlands grondgebied (en ten tijde van de beslaglegging) reeds een koper/afnemer was. Dit wordt ondersteund door de schadeberekening van Deloitte & Touche van 23 april 2002 (productie 6 Class), waarin onder het hoofd GATU 0674389 op p. 3/4 is vermeld dat met "betrekking tot deze partij per heden nog geen koper" is en dat derhalve "de gederfde winst als PM post" is meegenomen. Weliswaar is in het rapport van Deloitte en Touche van 19 april 2002 (productie 3 Class) aangaande de container GATU 0674389 vermeld dat voor drie van de inbeslaggenomen containers verkooporderbevestigingen van afnemers zijn overgelegd,  maar het desbetreffende bestelformulier blijkt uitsluitend betrekking te hebben op de eveneens in die container aangetroffen partij Colgate-tandpasta (producten). 
      Het hof acht tegenover de betwisting door SKB c.s voorhands niet voldoende aannemelijk dat, zoals Class stelt, de tandpastaproducten zijn verkocht aan en bestemd voor een afnemer in Oekraïne.  
      De als productie 4 door Class overgelegde brief van 12 juni 2002 uit Oekraïne houdt slechts de mededeling in dat men belangstelling heeft voor de koop van 80 colli Aquafresh tandpasta, terwijl aan de brief van [A]  van 5 juni 2002 (productie 11 Class), waarin is vermeld dat de producten zijn verkocht met bestemming buiten de Europese Unie, reeds in verband met de eerdere datering van die brief geen betekenis kan worden gehecht. Ook de door Class overgelegde brief van de Patent Attorney te Kiew van 20 augustus 2002 ondersteunt de stellingen van Class in dit opzicht niet.  
    
    
    
      Dat, zoals SKB c.s. aanvoeren, levering aan Oost-Europa (Oekraïne) vanwege de lage winstmarges niet voor de hand ligt, wordt verworpen, daar Class daartegenover voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat ingeval van levering aan Oost-Europa (Oekraïne) er enige winst overblijft. Ook op grond van de andere, door SKB c.s. overgelegde stukken, zoals het transcript van een telefoongesprek van [B] van B & S International en [C], is niet aannemelijk geworden dat de tandpastaproducten zijn verkocht en zullen worden geleverd aan een binnen de EER gevestigde afnemer.
      Het hof acht evenwel niet uitgesloten dat de eerste koper van de tandpastaproducten in de EER zal zijn gevestigd.  Verwezen wordt in dit verband naar factuur 04112 (als bijlage behorend bij het rapport van Deloitte & Touche van 19 april 2002) waarin ondanks de anonymisering leesbaar blijft dat afnemer van een (andere) zending tandpastaproducten is: Wouter Sales Intermediair B.V., gevestigd te Bergen, Nederland. 
    
    
    7. Wat het auteursrecht betreft is het beslag naar het voorlopig oordeel van het hof ten onrechte gelegd. Van openbaarmaking in de zin van de Auteurswet 1912 is geen sprake, nu de goederen tijdelijk zijn opgeslagen in een entrepot en aldus niet openbaar zijn gemaakt. De vraag of bij de goederen sprake is van ongeoorloofd  vervaardigde verveelvoudigingen moet, zoals uit het stelsel van de Berner Conventie voortvloeit, worden beoordeeld naar het recht van het land waar deze verveelvoudigingen zijn vervaardigd. Hieromtrent is onvoldoende gesteld, zodat niet aannemelijk is geworden dat er sprake is van een beschermd auteursrecht van SKB of Beecham waarop inbreuk wordt gemaakt. Daarmee is summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering van SKB c.s. voor zover deze is gebaseerd op auteursrecht. 
    
    Merkenrechtelijke bescherming
    
    Feiten
    
    8. Het hof gaat voorshands uit van de feiten, vermeld onder 2, 5 en 6
    
    Wettelijk kader
    
    9. De volgende wettelijke regelingen zijn van belang: 
    
    
      - Artikel 24 (10, lid 1 oud) van het EG-Verdrag bepaalt:
      Als zich bevindend in het vrije verkeer in een Lid-Staat worden beschouwd: de produkten uit derde landen waarvoor in genoemde Staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend.
    
    
    Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 15 juni 1976, zaak 51/75, inzake EMI/CBS ( NJ 1977, 158) omtrent de artikelen 9 en10 (oud) (thans: de artikelen 23 en 24) van het Verdrag onder meer overwogen:
    
    "16. dat deze bepalingen die alleen betrekking hebben op het gevolg van de vervulling van douaneformaliteiten en van de betaling der verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking, niet aldus zijn te verstaan dat het voldoende is dat producten die van een in een derde land verleend merk zijn voorzien en in de Gemeenschap zijn ingevoerd, de invoerformaliteiten in de eerste Lid-Staat van invoer hebben gepasseerd, om vervolgens in de gehele gemeenschappelijke markt te kunnen worden verhandeld in strijd met de regels inzake merkbescherming;"
    
    
    - De Eerste richtlijn 89/104/EEG, van de Raad van 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989, L 40  (hierna ook te noemen: de Richtlijn) houdt in, voor zover van belang:
    
    
      Artikel 5.1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
      a. wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of        diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
            	(…)
      3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
                  a. (…)
      b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;   
      c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
    
    
    
      Artikel 7.1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.
      2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.
    
    
    - De eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna te noemen BMW) houdt in, voor zover van belang:
    
    
      Artikel 13A, lid 1  Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:
      a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;
      (…)
      2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:
      a. (…)
      b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;
      c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken;	
      (…)
      9. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. 
    
    
    
      - Bij het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) van 7 augustus 1996, Trb. 1996, 225 is de BMW onder meer aangepast aan de Verordening nr. 3295/94. In het Gemeenschappelijk commentaar der regeringen is de invoeging van het nieuwe lid 3 aan artikel 13A (gelijkluidend aan artikel 2 van die Verordening) als volgt toegelicht: 
      "Invoer, uitvoer, wederuitvoer en het in het vrije verkeer brengen van nagemaakte goederen zijn handelingen die op grond van artikel 13A, onder 1 en 2 reeds inbreukmakend zijn in de Beneluxlanden. Onder het begrip uitvoer in artikel 13A kan ook de wederuitvoer worden verstaan als een bijzondere vorm van uitvoer. Naast deze handelingen noemt de verordening (hof: Verordening 3295/94) ook nagemaakte goederen die zijn geplaatst onder een schorsingsregeling. Plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte goederen werd in de BMW niet als inbreukmakende handeling aangemerkt."
    
    
    - De Verordening nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1995, PbEG 14 januari 1994, L11/1 (hierna ook te noemen: Verordening 40/94), houdt onder meer in:
    
    
      Artikel 9. Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk
      1. Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van het teken in het economisch verkeer te verbieden:
      a. dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor het teken is ingeschreven;
      (…)
      2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:
       a. (…)
       b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken,
       c. het  invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;   
      (…)
      Artikel 13 1. Het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. 
    
    
    Vragen
    
    
      10. Het hof acht het, gelet op het vorenstaande, noodzakelijk na te melden prejudiciële vragen van uitleg voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen:
      (1) Kan een merkhouder zich verzetten tegen het zonder zijn  toestemming (doen) binnenbrengen van uit derde landen afkomstige waren, die voorzien zijn van een merk in de zin van de Richtlijn en/of de Verordening 40/94, op het grondgebied van een lidstaat (in casu het grondgebied van Nederland/de Beneluxlanden) in het kader van doorvoer of transitohandel als hierna bedoeld?
    
    
    (2) Omvat "gebruik van een teken in het economisch verkeer" in de zin van artikel 5 lid 1 aanhef juncto artikel 5 lid 3 sub b en c van de Richtlijn en artikel 9 lid 1 aanhef juncto artikel 9 lid 2 sub b en c van de Verordening 40/94 het in opslag hebben op het grondgebied van een lidstaat, in een douanekantoor of entrepot, van oorspronkelijke merkartikelen (die voorzien zijn van een merk in de zin van voormelde richtlijn, de BMW en/of de verordening 40/94) die niet door de merkhouder of met diens toestemming in de EER zijn gebracht, afkomstig zijn van buiten de EER en die de douanetechnische status van niet-communautaire goederen (bijvoorbeeld T1 of AGD) hebben? 
    
    (3) Maakt het voor het antwoord op de vragen (1) en (2) verschil of bij binnenkomst op bedoeld grondgebied de eindbestemming van die waren al dan niet vaststaat, of dat   met betrekking tot die waren wel of nog geen (koop)overeenkomst met een afnemer in een derde land is gesloten?
    
    
      (4) Is in het kader van de beantwoording van vragen (1), (2) en (3) van belang of er bijkomende omstandigheden zijn, zoals
      a. de omstandigheid dat de handelaar, die de eigenaar is van bedoelde waren althans daarover kan beschikken en/of zich bezighoudt met de parallelhandel, is gevestigd in een der lidstaten; 
      b. de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering (nog) niet vast staat;
      c. de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat  te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering van de aldus te koop aangeboden of verkochte waren wel vast staat maar de eindbestemming niet, al dan niet met de uitdrukkelijke mededeling of contractuele beperking dat het om niet-communautaire (transit) goederen gaat; 
      d. de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering en/of eindbestemming van de waren al dan niet vast staat;    
      e. de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of worden verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar van wie de (parallel)handelaar weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat hij bedoelde waren zal doorverkopen of leveren aan eindverbruikers binnen de EER?
    
    
    (5) Moet de term "aanbieden" in de in vraag (1) genoemde bepalingen aldus worden opgevat dat daaronder mede is begrepen het (te koop) aanbieden van, in een douanekantoor of entrepot, op het grondgebied van een lidstaat opgeslagen oorspronkelijke merkartikelen (voorzien van een merk in de Richtlijn, de BMW en/of de Verordening 40/94) die niet door de merkhouder of met diens toestemming binnen de EER zijn gebracht, afkomstig zijn van buiten de EER en die de status van niet-communautaire goederen (bijvoorbeeld T1 of AGD) hebben, onder de hierboven in de vragen (3) en (4) vermelde omstandigheden?
     
    (6)	Op wie van partijen rust ten aanzien van de hierboven onder (1), (2) en (5) genoemde handelingen de bewijslast?
    
    
    
    Beslissing
    
    Het Gerechtshof te 's-Gravenhage:
    
    verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hierboven onder 10 geformuleerde vragen van uitleg van voormelde richtlijn en verordening uitspraak te doen;
    
    houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan.
    
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Eskes, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 augustus 2003, in aanwezigheid van de griffier.