ECLI:NL:RBUTR:2000:AA8409, Rechtbank Utrecht, 21-11-2000, 120931/KG ZA 00-965/WV
Rechtbank Utrecht — Uitspraak 
Datum: 2000-11-21 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT
    
    Kort-gedingnr. 120931/KG ZA 00-965/WV
    
    
      VONNIS van de president van de 
      arrondissementsrechtbank te Utrecht
      in het kort geding van:
    
    					 			
    					 					
    
      1. de besloten vennootschap met 
      beperkte aansprakelijkheid
      Reckitt Benckiser
      The Netherlands) B.V.,
      kantoorhoudende te Hoofddorp,
      gemeente Haarlemmermeer,
      2. de naamloze vennootschap
      Reckitt Benckiser N.V.,
      statutair gevestigd te Schiphol
      (gemeente Haarlemmermeer) en
      kantoorhoudende te Weesp,
      e i s e r e s s e n,
      procureur: mr. Th.H.P. van den Kieboom,
      advocaat : mr. S.M. Kaak te Amsterdam,
    
    					 			
    - t e g e n -
    					 			
    
      1. de besloten vennootschap met 
      beperkte aansprakelijkheid
      Diverseylever B.V.,
      2. de besloten vennootschap met 
      beperkte aansprakelijkheid
      Diversey B.V.,
      beiden gevestigd en
      kantoorhoudende te Maarssen,
      g e d a a g d e n,
      procureur: mr. B.F. Keulen,
      advocaat : mr. J.C.H. van Manen
      te Amsterdam.
    
    
    
    
    1. Het verloop van het geding
    
    1.1. Eiseressen, hierna in enkelvoud te noemen: Reckitt Benckiser, hebben gedaagden, verder in enkelvoud te noemen: Diverseylever, in kort geding doen dagvaarden. Op de dienende dag, 7 november 2000, hebben zij van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht.
    
    
      1.2. Reckitt Benckiser heeft vervolgens bij monde van haar advocaat haar vordering doen toelichten mede aan de hand van een overgelegde pleitnota en overgelegde producties. Bij die gelegenheid heeft zij haar eis gewijzigd in die zin dat zij onder 1 van het petitum tevens vordert dat Diverseylever verboden wordt enig ander met het door Reckitt Benckiser gedeponeerde merk overeenstemmende teken, waaronder de voorgestelde nieuwe SUN-fles, in het economisch verkeer te brengen.
      Diverseylever heeft tegen deze eisvermeerdering bezwaar gemaakt, omdat zij van de inhoud van deze eiswijziging niet eerder door Reckitt Benckiser op de hoogte was gesteld, en deze eiswijziging voorts bij akte had moeten plaatsvinden.
      Voorts heeft Diverseylever bezwaar gemaakt tegen de overlegging van productie 13 bij brief van Reckitt Benckiser d.d. 6 november 2000.
    
    
    1.3. Diverseylever heeft hierop bij monde van haar advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties.
    
    1.4. Na voortgezet debat hebben partijen vonnis gevraagd.
    
    
    2. De vaststaande feiten
    
    2.1. Reckitt Benckiser drijft een onderneming die zich onder meer bezighoudt met het produceren en in de handel brengen van een bierglasreinigingsmiddel onder de naam "Calgonit bierglazenreiniger". De fles waarin thans het bierglasreinigingsmiddel wordt verkocht (hierna te noemen: de Calgonit-fles), is hieronder weergegeven.
    
    [afbeelding]
    
    2.2. In ieder geval vanaf mei 2000 brengt Diverseylever de hieronder weergegeven fles bierglazenreiniger, verder te noemen: de eerste versie van de SUN-fles, in de handel onder de naam "SUN Professional bierglasreiniger".
    
    [afbeelding]
    
    2.3. Op 25 juli 2000 heeft Reckitt Benckiser de vorm en de kleur van de Calgonit-fles als vormmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister.
    
    2.4. Diverseylever heeft aangekondigd dat zij - op het moment dat de voorraad van de eerste versie van de SUN-fles uitgeput is - de SUN bierglasreiniger in de hieronder weergegeven fles, verder te noemen: de tweede versie van de SUN-fles, op de markt zal brengen.
    
    [afbeelding]
    
    2.5. De eerste en de tweede versie van de SUN-fles zullen tezamen worden aangeduid als de SUN-flessen.
    
    
      2.6. In oktober 2000 heeft het Centrum voor Marketing Analyses in opdracht van Reckitt Benckiser een onderzoek verricht naar de bierglasreinigingsmiddelenmarkt. De resultaten van dit onderzoek zijn - voor zover relevant - hieronder weergegeven:
      "(...)Alvorens in te gaan op de herkenbaarheid van de Calgonit bierglasreiniger, merken wij op dat het merendeel van de ondervraagden als gebruiker van Calgonit-bierglasreiniger kan worden aangemerkt (71%). Ruim 20% gebruikt Sun of een ander merk/soort.
      De 'kale' fles bierglasreiniger, dus zonder etiket, wordt door het gros van de respondenten aan het merk Calgonit gekoppeld: twee derde deel (67%) van de ondervraagden geeft na het tonen van de fles bierglasreiniger zonder etiket aan dat deze van het merk Calgonit is. Van hen is 80% daar ook (heel) zeker van.
      Een kwart (26%) zegt niet te weten welk merk het is.  Laten we hen buiten beschouwing, dus nemen we alleen de mensen in ogenschouw die een merk genoemd hebben, dan is van die groep het percentage 90% dat zegt dat het Calgonit is en 10% noemt een ander merk dan Calgonit.
      Bij de Calgonit-gebruikers wordt de fles door 83% herkend en weet 14% het niet, terwijl bij de gebruikers van een ander merk/andere soort bierglasreiniger (n=44) 27% de fles herkent als die van Calgonit, terwijl 50% het niet weet.
      Hoewel deze steekproef relatief klein is, zijn deze verschillen wel duidelijk significant. Andere merken, waaronder Sun en Dreft worden sporadisch genoemd.
      De fles wordt met name herkend vanwege de 'groene' kleur (65%) en vanwege de vorm van de fles (60%). Dat de fles als specifiek voor Calgonit beschouwd kan worden, blijkt ook uit het feit dat 74% aangeeft geen andere bierglasreinigers in een groene fles te kennen dan Calgonit. (...)"
    
    
    
    3. Het geschil en de beoordeling ervan
    
    3.1. Diverseylever heeft aangegeven dat gedaagde sub 2 niet (meer) bestaat en dat "Diversey B.V." thans slechts de handelsnaam is van gedaagde sub 1.
    
    3.2. Er bestaat geen aanleiding om aan de juistheid van deze stelling te twijfelen. In het navolgende zal dan ook met Diverseylever worden bedoeld: gedaagde sub 1.
    
    
      3.3. Het onder 1.2 weergegeven bezwaar tegen de eiswijziging wordt afgewezen, aangezien Diverseylever - gezien het feit dat zij pas een dag voor de zitting een foto van de tweede versie van de SUN-fles heeft overgelegd - er rekening mee had kunnen en behoren te houden dat Reckitt Benckiser ter zitting haar eis dienovereenkomstig zou vermeerderen.
      Voorts brengen de aard van het kort geding en een goede procesorde mee, dat tijdens de behandeling van een kort geding wijziging van de eis ook mondeling kan geschieden, mits de belangen van de wederpartij daardoor niet worden geschaad. Nu het een betrekkelijk eenvoudige eiswijziging betreft (thans wordt tevens gevorderd dat het in het economisch verkeer brengen van de tweede versie van de SUN-fles verboden wordt), kan - mede gezien het hiervoor overwogene - niet geoordeeld worden dat Diverseylever door het feit dat de eiswijziging niet op schrift is gesteld, in haar verdediging is geschaad.
    
    
    3.4. Ook het bezwaar van Diverseylever tegen overlegging van productie 13 wordt afgewezen. Uit de datering van productie 13 (6 november 2000 16.17 uur) wordt voldoende aannemelijk dat Reckitt Benckiser deze productie niet eerder aan Diverseylever (en aan de president) heeft kunnen zenden dan zij heeft gedaan. Bovendien heeft Diverseylever er - gezien het feit dat zij pas een dag voor de zitting productie 7 (enkele merkinschrijvingen voor flessen) heeft overgelegd, welke productie erop duidt dat Diverseylever ter zitting de in de dagvaarding gestelde datum van het eerste gebruik van de fles door Reckitt Benckiser zou betwisten - rekening mee kunnen en moeten houden dat Reckitt Benckiser alsnog met bewijs van vorenbedoelde stelling zou komen. Nu voorts ter zitting aan Diverseylever de gelegenheid is geboden om de productie nader te bestuderen (waarvan geen gebruik is gemaakt), Reckitt Benckiser in haar pleidooi kort de inhoud van voormelde verklaring heeft weergegeven en de president tenslotte heeft aangegeven dat hij rekening zal houden met de omstandigheid dat de productie op een laat tijdstip in het geding is gebracht, kan niet geconcludeerd worden dat Diverseylever door het overleggen van voormelde productie in haar verdediging is geschaad.
    
    Vorderingen
    
    
      3.5. Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering in dat Diverseylever bevolen wordt:
      1.	de inbreuk op het merkenrecht van Reckitt Benckiser en het 	onrechtmatig handelen jegens haar te staken en gestaakt te houden;
      2.	een opgave te verstrekken aan Reckitt Benckiser dan wel haar 	raadsvrouwe van enkele in de dagvaarding omschreven gegevens;
      3.	de reeds aan haar afnemers geleverde inbreukmakende producten terug 	te halen en opgave te doen van deze producten aan de raadsvrouwe van 	Reckitt Benckiser;
      4.	de onder 3. bedoelde producten en de in voorraad zijnde 	inbreukmakende producten aan het magazijn van Reckitt Benckiser af 	te leveren;
      5.	een voorschot op de winstafdracht en de schadevergoeding te betalen 	van f. 25.000,--.
    
    
    3.6. Het verweer van Diverseylever komt in het volgende voor zoveel nodig aan de orde.
    
    
    Merkenrecht
    
    3.7. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Reckitt Benckiser aangevoerd dat Diverseylever door het gebruik van de SUN-flessen inbreuk maakt op haar merkrecht.
    
    3.8. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 BMW wordt vooropgesteld dat de president van deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vordering. Dit vloeit voort uit het feit dat Diverseylever in dit arrondissement is gevestigd.
    
    3.9. Bij de beoordeling van de vraag of Diverseylever inbreuk maakt op de merkrechten van Reckitt Benckiser staat centraal of het merk, zoals dat is gedeponeerd door Reckitt Benckiser, op zodanige wijze overeenstemt met het teken, zoals dat door Diverseylever gebruikt wordt, dat de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties met het merk en het product van Reckitt Benckiser worden gewekt, dit laatste overeenkomstig de wijze waarop dit criterium nader is uitgewerkt door het Hof van Justitie van de EG inzake Puma/Sabèl (arrest d.d. 11 november 1997, NJ 1998, 523). 
    
    3.10. Hierbij dient in het bijzonder acht te worden geslagen op de vraag in hoeverre merk en teken, elk in hun geheel en in onderling verband beschouwd, een auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis vertonen, alsmede op de bijzonderheden van het gegeven geval, waaronder de onderscheidende kracht van het merk op het moment dat de gestelde inbreuk begon. Daarbij is van belang dat naarmate een merk geringer onderscheidend vermogen heeft tussen dat merk en het gewraakte teken een grotere mate van gelijkenis dient te bestaan wil sprake zijn van verwarringscheppende associatieve overeenstemming.
    
    
    Onderscheidend vermogen
    
    3.11. Tussen partijen is niet in geschil dat de enkele vorm van de fles en de enkele kleur groen geen onderscheidend vermogen hebben. Reckitt Benckiser betoogt slechts dat de combinatie van deze elementen aan de fles onderscheidende kracht geeft. Zij heeft terzake onder meer een beroep gedaan op inburgering van haar merk.
    
    
      3.12. Voldoende aannemelijk is geworden dat Reckitt Benckiser aanzienlijk langer met de combinatie van een fles met handvat en een groene kleur op de markt is dan haar concurrenten, waaronder SUN. Voorts staat vast dat Reckitt Benckiser de vorm van de fles en de kleur van de vloeistof - dat de kleur van de fles bepaalt - door de jaren niet gewijzigd heeft en dat zij ook al gedurende een lange periode in Nederland marktleider is op de markt van bierglasreinigers.
      Hieruit wordt - mede in aanmerking genomen het onder 2.6 weergegeven onderzoek - naar het voorlopig oordeel van de president voldoende aannemelijk dat de Calgonit-fles bij het in aanmerking komende publiek door de jaren heen bekendheid heeft verworven en dat er derhalve enige inburgering van de combinatie van de vorm van de fles en de groene kleur heeft plaatsgevonden.
    
    
    3.13. Het feit dat Reckitt Benckiser geen marktleider is in België, en dat aldaar ook niet, dan wel in verminderde mate sprake is van inburgering doet - anders dan gesteld door Diverseylever - aan het voorgaande niet af. Het vergaren van marktaandeel is een langdurig proces dat aanzienlijke risico's met zich brengt. Aannemelijk is dan ook dat bedrijven zich bij het vergaren van marktaandeel met betrekking tot een bepaald product in eerste instantie zullen richten op de thuismarkt en pas vanuit een goede marktpositie op de thuismarkt zullen pogen ook een groot marktaandeel in andere staten dan de thuisstaat te verwerven. Dientengevolge ontstaat er automatisch een verschil tussen de mate van inburgering van het merk in de verschillende Beneluxstaten. Het voorgaande brengt mee dat het onwaarschijnlijk is dat het BMW aan een beroep op inburgering de eis stelt dat de inburgering heeft plaatsgevonden in de gehele Benelux. Een dergelijke voorwaarde zou er immers toe leiden dat er in de praktijk nagenoeg geen beroep op inburgering gedaan kan worden.
    
    3.14. Ook de stelling van Diverseylever dat het merk een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert, wordt afgewezen. Weliswaar vergemakkelijkt de wijze waarop de Calgonit-fles is geconstrueerd, het gebruik van het bierglasreinigingsmiddel, maar niet gezegd kan worden dat een dergelijk effect alleen kan worden bereikt door middel van een fles die eenzelfde uiterlijk heeft als de Calgonit-fles. Het technisch effect vereist niet dat het handvat op exact dezelfde positie wordt geplaatst, noch dat dit dezelfde vorm heeft als dat van de Calgonit-fles. Een en ander blijkt ook uit het feit dat Diverseylever heeft aangekondigd een andere versie van de SUN-fles op de markt te brengen die op dit punt afwijkt van de Calgonit-fles. Ook valt niet in te zien dat voor het technisch effect een ronde vorm van de fles noodzakelijk is. 
    
    3.15. De omstandigheid dat er thans meerdere flessen zijn die in meerdere of mindere mate op de Calgonit-fles lijken, staat er - anders dan Diverseylever heeft gesteld - niet aan in de weg dat deze fles een merkfunctie heeft (verworven). Het gaat immers slechts om de vraag of de Calgonit-fles zich ertoe leent om het in aanmerking komende publiek (de horecaondernemers) in staat te stellen de fles te herkennen als een fles voor bierreinigingsmiddel dat afkomstig is van Calgonit. Een aanwijzing voor de beantwoording van voormelde vraag in bevestigende zin kan onder meer gevonden worden in het in opdracht van Reckitt Benckiser verrichte marktonderzoek.
    
    3.16. Wel leidt voormelde omstandigheid ertoe dat het merk van Reckitt Benckiser, thans verwaterd is. In dit kort geding valt echter niet vast te stellen in welke mate dat het geval is. Hoewel derhalve betwijfeld dient te worden of het merk überhaupt onderscheidend vermogen toekomt, kan dat niet bij voorbaat uitgesloten worden geacht. Voor zover het onderscheidend vermogen echter wel aanwezig is, moet dit als zwak worden aangemerkt.
    
    
    verwarringscheppende associatieve overeenstemming
    
    3.17. Gezien de constatering dat het merk van Reckitt Benckiser hooguit een zwak onderscheidend vermogen heeft, zal er tussen de Calgonit-fles en de SUN-fles een grotere mate van gelijkenis dienen te bestaan wil sprake zijn van verwarringscheppende associatieve overeenstemming.
    
    3.18. In deze is het volgende van belang. De vorm en de kleur van de Calgonit-fles en de eerste versie van de Sun-fles stemmen in hoge mate overeen. De totaalindruk van deze flessen wordt bij het in aanmerking komende publiek echter niet alleen door voormelde elementen bepaald maar tevens door het etiket. Immers, noch Reckitt Benckiser, noch Diverseylever heeft aangevoerd dat zij ook bierglasreinigingsmiddel op de markt brengt in flessen die niet zijn voorzien van een etiket. De etiketten zijn op beide flessen prominent aanwezig en verschillen, zowel in grootte als in kleur, aanzienlijk van elkaar. Daarbij komt dat de (zeer sterke) woordmerken van partijen op de etiketten op een in het oog springende wijze zijn weergegeven.
    
    
      3.19. Voorts is in deze van belang dat het in aanmerking komende publiek - de horecaondernemers - bestaat uit personen die bedrijfsmatig goederen kopen en die - zo mag men in ieder geval verwachten - bij het kopen van producten oplettender zijn dan consumenten. Dat geldt in dit geval des te meer, nu het de horeca-exploitanten door een enkel bezoek aan de groothandel reeds bekend kan en zal zijn dat het overgrote deel van de producenten van bierglasreinigers zich bedient van een doorzichtige fles met een groene kleur. 
      Het feit dat de onderhavige flessen in die zin afwijken van die van de concurrenten, dat zij zijn voorzien van een handvat, doet aan het voorgaande onvoldoende af. Het zal immers afhangen van de wijze waarop de flessen in de schappen van de groothandel zijn geplaatst of dit verschil voldoende opvalt.
      Daarbij komt dat de Calgonit-fles en de eerste versie van de SUN-fles in het merendeel dan wel uitsluitend naast elkaar worden verkocht. Dit brengt mee dat de horeca-exploitanten de mogelijkheid hebben deze flessen rechtstreeks met elkaar te vergelijken.
    
    
    3.20. Gezien het voorgaande is de president voorshands van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat bij de horecaondernemer die met de eerste versie van de SUN-fles wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt met de Calgonit-fles.
    
    3.21. Het voorgaande geldt te meer ten aanzien van de tweede versie van de fles, nu de vorm van de fles in meerdere opzichten afwijkt van de fles van Calgonit en ook de kleur van de fles wezenlijk anders is (deze neigt immers meer naar blauwgroen).
    
    3.22. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen - voor zover deze op het merkrecht zijn gebaseerd - worden afgewezen.
    
    
    Onrechtmatige daad
    
    3.23. Ook het beroep van Reckitt Benckiser op onrechtmatige daad dient te worden afgewezen.
    
    3.24. In het algemeen behoeft een profiteren van andermans bedrijfsdebiet niet, althans niet zonder meer, onrechtmatig jegens deze te zijn. In dit geval brengt dan ook het feit dat Diverseylever mogelijk profiteert van de aantrekkingskracht van de Calgonit-fles of de inspanningen van Reckitt Benckiser dan ook op zichzelf nog niet mee dat haar handelwijze jegens Reckitt Benckiser onrechtmatig is. Dit zal anders zijn, indien de bijzondere omstandigheden van het geval dat profiteren niettemin onrechtmatig maken.
    
    
      3.25. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan gelegen zijn in het feit dat door het profiteren (nabootsen) verwarring bij het publiek valt te duchten en de concurrent voorts tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. (vgl. HR 1 december 1989, NJ 1990 , 473).
      Uit het onder 3.20 en 3.21 overwogene vloeit echter voort dat niet geconcludeerd kan worden dat van een dergelijke vorm van nabootsing sprake is en voor verwarringsgevaar dient te worden gevreesd.
    
    
    3.26. Voor het overige heeft Reckitt Benckiser geen bijzondere omstandigheden gesteld dan wel aannemelijk gemaakt, die tot onrechtmatigheid van het handelen van Diverseylever zou kunnen leiden.
    
    
    Proceskosten
    
    3.27. Reckitt Benckiser zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 
    
    
    4. De beslissing
    
    De president:
    
    4.1. wijst de vorderingen af;
    
    4.2. veroordeelt Reckitt Benckiser in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Diverseylever begroot op f. 1.550,-- (éénduizend vijfhonderdvijftig gulden) voor salaris van haar procureur en op f. 400,-- (vierhonderd gulden) exclusief BTW voor verschotten;
    
    4.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen, fungerend president, en is in het openbaar uitgesproken op 21 november 2000.