ECLI:NL:RBAMS:2011:BP4349, Rechtbank Amsterdam, 26-01-2011, 469442 / HA ZA 10-2897
Rechtbank Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2011-01-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkdepot te kwader trouw

vonnis
      RECHTBANK AMSTERDAM
    
    
    Sector civiel recht
    
    
    zaaknummer / rolnummer: 469442 / HA ZA 10-2897 
    
    Vonnis van 26 januari 2011
    
    in de zaak van
    
    
      1.	de rechtspersoon naar vreemd recht
      MONTA LTD.,
      gevestigd te Hong Kong,
      2.	de rechtspersoon naar vreemd recht
      MONTA STREET GMBH,
      gevestigd te Genève, Zwitserland,
      eiseressen in conventie,
      verweersters in reconventie,
      advocaat mr. M. Ellens,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      MASTERS OF THE GAME B.V.,
      gevestigd te Amsterdam,
      gedaagde in conventie,
      eiseres in reconventie,
      advocaat mr. drs. M.G. Jansen.
    
    
    
    Partijen zullen hierna Monta c.s. en Masters of the game genoemd worden.
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit het tussenvonnis van 29 oktober 2008, waarbij het verzoek om pleidooi zijdens Masters of the game (na akte niet dienen) is afgewezen en de zaak naar de rol is verwezen voor vonnis. 
      Partijen zijn vervolgens in onderhandeling getreden ten einde een minnelijke regeling te treffen. Dit heeft ertoe geleid dat de zaak op de rol van 1 april 2009 is doorgehaald. De zaak is na royement heropend, waarna (wederom) vonnis is bepaald.
    
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	Monta c.s. houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren, promoten, distribueren en verkopen van kleding onder het merk Monta. Monta c.s. richt zich met haar kleding onder het merk Monta op (en wil zich associëren met) de wereld van het (straat)voetbal. Monta c.s. volgt daarbij een door de heer [A] (hierna: [A]) ingebracht concept en gebruikt de door [A] ingebrachte naam Monta.
      2.2.	[A] heeft in augustus 2000 een handelsnaamonderzoek laten verrichten bij de Kamer van Koophandel naar de naam Monta.
    
    
    2.3.	Masters of the game (oorspronkelijk een initiatief van de voormalige profvoetballer [B], hierna: [B]) drijft een onderneming die zich onder andere richt op het organiseren van voetbalevenementen.  
    
    2.4.	[B] heeft op 2 mei 2002 de vennootschap Masters of the game B.V. (oud) opgericht. [A] en [B] hebben eind 2002/begin 2003 gesproken over een samenwerkingsverband binnen Masters of the game, waarbij de heer [C] (hierna: [C]) als financier zou optreden. [C] was destijds aandeelhouder en bestuurder van MT&V Investments B.V., welke vennootschap aandeelhoudster en tot 29 december 2006 bestuurder van (de rechtsvoorganger van) Masters of the game was. Van een uiteindelijke samenwerking tussen [A] en [B] is het niet gekomen. 
    
    2.5.	Masters of the game B.V. (oud) is in november 2003 omgezet in een beheermaatschappij. Er is op 16 november 2003 bovendien een nieuwe vennootschap Masters of the game B.V. opgericht, waarin [B] Beheer en MT&V Investments B.V. participeren. 
    
    2.6.	[A] heeft op 28 januari 2003 namens “Monta” de domeinnaam montasoccer.com geregistreerd. 
    
    2.7.	MT&V Investments heeft op 20 mei 2003 het Beneluxmerk “Monta the soul of soccer” gedeponeerd voor onder andere kleding, schoeisel en sportartikelen. Dit merk is ingetrokken. 
    
    2.8.	Begin 2005 heeft [A] (Monta B.V. i.o.) zich bezig gehouden met de voorbereiding van een straatvoetbaltour. Aan deze tour is medewerking verleend door de voetballer [D]. In verband met deze tour heeft Monta B.V. i.o. kleding besteld en een bus gehuurd. De tour is van start gegaan op 27 juni 2005 te Rotterdam. Monta c.s. heeft een dvd in geding gebracht met beelden daarvan. Daarop zijn straatvoetballers te zien met kleding waarop de naam “Monta Street” is afgebeeld. Ook is te zien hoe [D] een handtekening plaatst op een shirt met de opdruk ‘MONTA’, welke shirts aldaar werden uitgedeeld. De straatvoetballers hebben vervolgens de steden Parijs, Marseille. Londen en Rio de Janeiro bezocht. Monta c.s. had een regisseur en een cameraploeg gecontracteerd die gedurende de gehele tour de verrichtingen van [D], de straatvoetballers en de begeleiding volgden met het doel daar een tv-serie van te maken. De tour is afgerond op 6 juli 2005. De televisiezender Talpa heeft beelden van de tour verwerkt in een 5-delige tv-serie, genaamd “Street Legends”, die in september 2006 is uitgezonden. 
    
    2.9.	Blijkens een factuur van Intersportswear is op 30 juni 2005 aan Monta B.V. i.o. een bedrag van € 3.321,59 in rekening gebracht voor Div.kleding (...) Incl. bedrukking “Monta”, De kleding is blijkens de bijlagen bij de factuur afgeleverd op 27 juni 2005. Blijkens een factuur van 16 juli 2005 is door Intersportswear voorts een bedrag van € 198,25 aan Monta B.V. i.o. in rekening gebracht voor “Bedrukkingen “Monta”.” 
    
    2.10.	[A] heeft op 1 juli 2005 een zogeheten Euroscan laten verrichten voor eventuele merkenrechten, handelsnaamrechten en/of domeinregistraties onder de naam Monta.
    
    2.11.	Kort na de onder 2.8 bedoelde straatvoetbaltour vond op 15, 16 en 17 juli 2005 de [D]-pleintjescup 2005 plaats in Amsterdam-Oost. Dit is het meest bekende straatvoetbaltoernooi van Nederland. Aan dit toernooi nam een team van Monta deel, welk team dezelfde kleding droeg als tijdens de tour.
    
    
      2.12.	Masters of the game heeft op 26 juli 2005 het Benelux woordmerk MONTA gedeponeerd. Het merk is op 20 januari 2006 ingeschreven onder nummer 0789461 voor:
      Kl 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels. 
      Kl 28 Sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen. 
      Kl 41 Het organiseren van sportieve evenementen; sportdemonstraties met educatieve doeleinden; het geven van cursussen en sportlessen (zogenaamde clinics); sportadviezen. 
    
    
    
      2.13.	Monta Street GmbH, opgericht op 3 november 2005, heeft op 25 november 2005 het gemeenschapswoordmerk MONTA gedeponeerd. De inschrijving van dit merk is gepubliceerd op 31 juli 2007. Het merk is ingeschreven voor de volgende klassen:
      25	List of goods and services Clothing, footwear, headgear.  
      28 	List of goods and services Games and playthings, gymnastic and sporting articles, not included in other classes.  
      35 	List of goods and services Retail services in the field of the sale of sports clothing; merchandising; advertising; public relations; sales promotion; recruiting sponsors; advertising, including in the context of sponsoring; arranging and conducting publicity and advertising events, arranging and conducting promotional actions and activities.  
      41 	List of goods and services Entertainment, sporting and cultural events; organisation of sports competitions and tournaments; Sports instruction; Entertainment and amusement services; organisation of competitions and other events and shows for sporting, educational or entertainment purposes; organisation of sporting activities, including football and street football; sports demonstrations for educational purposes; providing courses and sports lessons ('clinics'); sports consultancy.  
    
    
    2.14.	Monta Street GmbH heeft op 11 mei 2006 voorts het gemeenschapsbeeldmerk MONTA gedeponeerd. Dit beeldmerk ziet er als volgt uit:
     
    De inschrijving van dit merk is gepubliceerd op 22 januari 2007. Het merk is ingeschreven voor de klassen 25, 28 en 41.
    
    2.15.	Tegen de inschrijving van de gemeenschapsmerken MONTA is door Masters of the game oppositie ingesteld. De oppositieprocedures in Alicante zijn geschorst in afwachting van het oordeel in de onderhavige procedure.
    
    
      2.16.	In een overeenkomst tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten tussen [A] en Monta Street van 7 november 2005 staat onder andere het volgende:
      Overwegende dat:
      A.	[A] sedert 2000 bezig is met het opzetten en ontwikkeling van een merk MONTA waaraan onder meer gekoppeld een kledinglijn;
      B.	[A] dit in de periode 2000-2005 heeft gedaan onder eigen naam en dat hij in 2005 tevens gebruikt heeft gemaakt van de naam Monta B.V. i.o. onder andere in verband met een straatvoetbaltoer die mede in samenwerking met de heer [D] is georganiseerd en waarbij het kledingmerk alsmede de merknaam MONTA in de markt werd geintroduceerd;
      C.	Dat derden voornemens zijn te participeren in het concept MONTA en dat deze derden gevestigd danwel woonachtig zijn buiten Nederland; dat het oprichten van de voorgenomen B.V. door [A] daardoor niet meer optimaal is. 
      D.	Dat daarom op 3 november 2005 Monta Street is opgericht teneinde eigenaar te worden van de intellectuele eigendomsrechten ter zake van  de activiteiten van [A] onder de merknaam MONTA; 
      (...)
    
    
    
      Komen het navolgende overeen:
      1.	Eigendom en overdracht Intellectuele Eigendomsrechten
      1.1.	[A] draagt hierbij over en levert aan Monta Street (...) alle rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten op het concept van en de MONTA-kledinglijn zelve, op de handelsnaamrechten op de naam MONTA, op de merkrechten van de aanduiding MONTA, op de domeinnaamrechten, waarin de aanduiding MONTA is opgenomen (...). 
      1.2.	In aanvulling op de in artikel 1.2. bedoelde overdracht draagt [A] hierbij over en levert aan Monta Street, welke overdracht en levering hierbij door Monta Street wordt aanvaard, alle overige Intellectuele Eigendomsrechten welke sedert 2000 gebruikt werden en thans nog worden in het kader van de bedrijfsvoering ten gunste van de kledinglijn. 
      2.	Fysieke levering
      2.1.	Bij ondertekening van deze Overeenkomst worden de in Artikel 1. genoemde Intellectuele Eigendomsrechten feitelijk geleverd door [A] aan Monta Street, welke levering (...) beschouwd kan worden als een akte van overdracht als genoemd in de relevante wettelijke bepalingen ter zake overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten. (...)
      3.	Wederprestatie
      Gegeven het feit dat alle Partijen bij deze Overeenkomst zich op het standpunt stellen dat Monta Street - middels de inbreng door [A] – reeds beschikt over de in Artikel 1. genoemde Intellectuele Eigendomsrechten en de in deze Overeenkomst vastgelegde overdracht er een is louter ter garantie voor Monta Street dat zij zich op de in Artikel 1. genoemde Intellectuele Eigendomsrechten kan beroepen jegens derden, is Monta Street geen wederprestatie verschuldigd aan [A].
    
    
    2.17.	In juli 2006 heeft de [D] Pleintjescup 2006 plaatsgevonden. Dit toernooi is door Monta c.s. gesponsord. 
    
    
      2.18.	In een e-mailbericht van 13 oktober 2006 van [C] aan [A] met betrekking tot het merk(depot) “Monta the soul of soccer” blijkt onder andere het volgende:
      Hoe de registratie precies heeft plaatsgevonden weet ik niet, kan ik nu ook niet helemaal uitzoeken. Wat ik wel weet is dat je toentertijd betrokken was bij motg, en zelfs aandeelhouder zou zijn. Jouw plannen voor een straatvoetbalschoen met de naam ‘monta’ waren bij de andere aandeelhouder [B] reeds bekend; (…). Toen ik van de plannen hoorde wees ik je op een conflicterend belang met motg (motg kon dezelfde doelgroep aanspreken en ook kleding c.q. schoenen gaan verkopen op termijn). Daarop bood je mij een zelfde belang in monta als in motg en verzocht je mij de naam ‘monta the soul of soccer’ vast te leggen. Dit heb ik toen gedaan, of althans het initiatief daartoe heb ik genomen (…).
      (…) Waar de juridische rechten op deze naam liggen, dat weet ik niet.
    
    
    2.19.	Op 20 oktober 2006 heeft Masters of the game een nieuwe vennootschap opgericht met als statutaire naam MOTG Fashion B.V. De statutaire doelomschrijving van deze vennootschap luidt: “(Groot)handel in mode, sport en andere kleding”.
    
    2.20.	Op 8 december 2006 heeft Monta c.s., na daartoe verkregen verlof, ten laste van Masters of the game conservatoir beslag gelegd op het woordmerk MONTA.
    
    2.21.	Op 20 december 2006 heeft de raadsman van Monta c.s. Masters of the game onder meer gesommeerd om het Benelux merk MONTA aan Monta Street over te dragen, zich te onthouden van onrechtmatige gedragingen jegens haar en iedere inbreuk op haar gemeenschapsmerk te staken. Masters of the game heeft aan die sommatie niet voldaan. 
    
    
      2.22.	Op 27 januari 2007 heeft [E], (een voetballer die in de periode 2001-2004 onder contract heeft gestaan bij Masters of the game) schriftelijk twee verklaringen afgelegd. In de eerste verklaring staat onder meer:
      Masters of the Game heeft mij in de loop van 2005 benaderd om namens MotG deel te nemen aan een trip naar Cyprus en daarna naar Colombia. (...) Ik heb MotG verteld dat ik was benaderd door [D] om in juni 2005 mee te gaan met de Monta tour. (...) MotG was volledig op de hoogte van het merk Monta en de kleding die we van Monta droegen tijdens de tour; daar bestaat geen enkele twijfel over. Zij 
      hadden het in ieder geval van ons gehoord, maar ook omdat iedereen in het wereldje van het straatvoetbal op dat moment alleen maar sprak over Monta en over de tour zelf waarover een tv serie gemaakt ging worden. (...) Ik weet dat MotG ook intensief contact had met andere jongens die mee waren gegaan op de Monta tour (...). MotG kende de kleding van Monta ook omdat ik [F] kort na de tour in mijn Monta kleding heb gesproken.  
    
    
    
      2.23.	De tweede verklaring van [E] luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
      Ik heb in juli 2006 meegedaan aan het [D] pleintjescup toernooi dat werd gesponsord door Monta. Ik speelde in één van de twee Monta teams. Op de finale dag van het toernooi werd de orde verstoord door, wat ik aanneem de aanhang van Masters of the Game. Ik neem aan dat het de aanhang was van MotG omdat opeens op zondag alle overgebleven teams gratis t-shirts voor hun spelers kregen uitgedeeld met een grote opdruk van MotG en hun logo erop. (...) Wel heb ik gezien dat [B] en [F] daarbij aanwezig was. Zij zijn belangrijke personen binnen MotG. (...) 
      (…)
      Later vertelde [F] mij en de andere jongens dat MotG eigenaar is van het merk Monta en dat Monta daar daarom niets mee kon doen. Het zou Monta heel veel geld kosten om de naam terug te kopen. Het was daarom beter voor ons, vond hij, om naar MotG over te stappen. 
    
    
    
      2.24.	Ook [H], naar eigen zeggen “een van de verantwoordelijken voor de organisatie van het [D] Pleintjescup toernooi”,  heeft op 27 januari 2007 schriftelijk onder andere het volgende verklaard met betrekking tot 2006:
      Op de finale dag van het toernooi kwamen opeens allemaal, naar ik aanneem, aanhangers van Masters of the Game het terrein op. (…) Ik ga er vanuit dat het betrokkenen bij Masters of the Game zijn omdat die personen T-shirts met een grote opdruk Masters of the Game uitdeelden aan alle tams (behalve de 2 Monta teams) die speelden op de finale dag. Ik zag op datzelfde moment ook [B] en [F] het terrein opkomen.
    
    
    
      2.25.	Op 30 januari 2007 heeft [I], professioneel straatvoetballer, onder meer het volgende verklaard:
      Masters of the Game B.V. heeft mij gevraagd om te vertellen wat mij bekend is omtrent het geschil over Monta. (...) Wat betreft Monta is het zo, dat Monta een gebruikelijke term is onder straatvoetballers. Het betekent namelijk voetbalschoen. Voor zover ik weet is de Pleintjes Cup voor het eerst in 2006 gesponsord door Monta en was Nike de sponsor in 2005. (...). Bijna alle spelers die nu voor Monta voetballen hebben eerder bij Masters of the Game gevoetbald.
    
    
    
      2.26.	[F] heeft eveneens op 30 januari 2007 een schriftelijke verklaring afgelegd. Daarin staat onder meer dat [A] en [B] in 2001 al enige tijd binnen Masters of the game samenwerkten in het kader van de ontwikkeling van het straatvoetbal en alles daar omheen. De verklaring bevat onder meer de volgende passages:
      Everything from the development of a video game concept, international tours, shoes,  merchandising and the brand MONTA were discussed with the MOTG team. Mr. [A] was also representing MOTG in the contract negotiations and discussions with the street soccer players. After some months all of a sudden I didn’t see him any more. I heard from other shareholders that he will no longer be a shareholder and I lost contact with Mr. [A].
      (…)(
      The last time I have seen the players was at the [D] Pleintjescup tournament in July 2006. (…) When I arrived I saw that a brand called MONTA was sponsoring a tournament which again was a shock for me. I was under the impression that Masters of the Game was the owner of the name MONTA. 
      (…)
      The whole time I was at this event I did not see any fights or problems, it was a very peaceful event.
    
    
    
      2.27.	Op 5 maart 2007 heeft [D] een schriftelijke verklaring afgelegd waarin onder meer staat:
      In juni 2005 heb ik deelgenomen aan een straatvoetbaltour die voerde langs verschillende steden in Europa (...) en uiteindelijk Rio de Janeiro. 
    
    
    De tour had tevens als doel het straatvoetbalmerk MONTA in de markt te introduceren. Ik ben daar als boegbeeld van het merk heel nauw bij betrokken. In Rotterdam was er een evenement georganiseerd waarbij wij het met de jongens van het Monta team tegen de straatvoetbaltop van Rotterdam opnamen. (...) Om het merk te introduceren droegen alle jongens Monta shirts. Tijdens het evenement werden er door onze organisatie Monta shirts gratis uitgedeeld aan het aanwezige publiek om de bekendheid met het nieuwe merk te vergroten. De organisatie had een aantal grote dozen met shirts speciaal voor dit evenement meegenomen naar Rotterdam. De shirts waren zeer gewild; (...) De introductie van het merk was duidelijk een groot succes; ook werd er steeds gevraagd wanneer de spullen in de winkel verkrijgbaar zouden zijn. 
    
    Ter afsluiting van de introductie van het merk heb ik ook meegedaan met een Monta team tijdens mijn jaarlijkse straatvoetbaltoernooi in Amsterdam oost op 15, 16 en 17 juli 2005. (...) Ook hier was de introductie van het merk een succes. Het viel mij wel op dat iedereen die iets met het straatvoetbal te maken heeft (inclusief de straatvoetballertjes zelf) inmiddels op de hoogte waren van het merk vanwege de aandacht die de tour inmiddels had gekregen. 
    
    (...) Iedereen die iets met dit soort straatvoetbal te maken heeft - dus niet alleen de voetballers zelf - weet precies wat de jongens doen en waar ze mee bezig zijn (het is een hele kleine wereld) - zeker als ze met iets zo grootschaligs als de tour en de introductie van Monta bezig zijn.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    2.28.	Bij vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 24 mei 2007 heeft de voorzieningenrechter Masters of the game verboden gebruik te maken van het merk MONTA. Masters of the game is van dit vonnis in hoger beroep gekomen. Dit hoger beroep is bij arrest van 1 november 2007 niet-ontvankelijk verklaard.
    
    2.29.	Bij vonnis van 15 november 2007 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vordering van Masters of the game tot opheffing van een groot aantal door Monta gelegde (derden)beslagen afgewezen. 
    
    
    
      3.	Het geschil
      in conventie
      3.1.	Monta c.s. vordert   samengevat - na wijziging van eis en uitvoerbaar bij voorraad: 
      a.	het Beneluxmerk MONTA met inschrijvingsnummer 0789461 nietig te verklaren;
      b.	een inbreukverbod op straffe van een dwangsom;
      c.	een verbod op onrechtmatig handelen jegens Monta c.s., op straffe van een dwangsom;
      d.	schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 20 december 2006;
      e.	een volledige kostenveroordeling, waaronder vast recht en beslagkosten.
    
    
    3.2.	Masters of the game voert verweer. 
    
    3.3.	Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    
      in reconventie
      3.4.	Masters of the game vordert   samengevat - en uitvoerbaar bij voorraad:
      1.	een verklaring voor recht dat Monta c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van Masters of the game op het merk MONTA;
      2.	een inbreukverbod op straffe van een dwangsom;
      3.	een recall;
      4.	een gecertificeerde opgavenverplichting;
      5.	hoofdelijke veroordeling van Monta c.s. tot vergoeding van de door Masters of the game geleden schade, dan wel tot winstafdracht, nader op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 december 2006;
      6.	de volledige proceskosten, eventueel te vermeerderen met wettelijke rente.
    
    
    3.5.	Monta c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
    
    
      4.	De beoordeling
      in conventie en reconventie
      4.1.	De rechtbank is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, nu Masters of the game in Amsterdam gevestigd is en de reconventie samenhangt met de conventie.
    
    
    4.2.	De kern van het geschil ziet op de vraag of het Beneluxmerk van Masters of the game nietig moet worden verklaard omdat het depot te kwader trouw is verricht. Van een depot te kwader trouw is blijkens artikel 2.4 aanhef en onder f, sub 1 BVIE met name (maar niet alleen) sprake als de deposant wist of behoorde te weten dat een derde binnen de laatste drie jaar in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Blijkens artikel 2.4 aanhef en onder f sub 2 BVIE is dat met name het geval indien het depot wordt verricht terwijl de opposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied.
    
    
      4.3.	Masters of the game betwist in de eerste plaats dat Monta c.s. een beroep kan doen op de gestelde kwader trouw van het depot van Masters of the game, nu zij niet de in artikel 2.28 lid 3 BVIE (artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE) genoemde derde kan zijn. Monta Ltd en Monta street GmbH bestonden niet ten tijde van het gestelde voorgebruik, terwijl niet zou zijn gebleken dat Monta Ltd en Monta street GmbH de rechtsopvolgers zouden zijn van [A]. 
      Monta c.s. heeft hierop gemotiveerd gesteld dat en waarom zij de nietigheid van het merk van Masters of the game kan inroepen. Dit is vervolgens niet weersproken, nu zijdens Masters of the game geen conclusie van dupliek is genomen. Dit had wel op haar weg gelegen. Nu de ontvankelijkheid onvoldoende gemotiveerd is betwist, komt de rechtbank toe aan een inhoudelijke beoordeling van het beroep op de kwader trouw van Masters of the game. 
    
    
    
      4.4.	De vraag of het depot van Masters of the game te kwader trouw is verricht moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in het arrest [J] (HvJEU 11 juni 2009, zaak C-529/07, B9 7962) over een aantal van belang zijnde omstandigheden uitgelaten. Zo heeft het Hof onder punt 39 overwogen dat 
      een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had.
      Wetenschap of behoren te weten volstaat echter niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Daarvoor moet ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen. In dit verband overweegt het Hof van Justitie:
      42	Dienaangaande zij opgemerkt dat (…) het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval.
    
    
    43      Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen.
    
    44      Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen.
    
    45      In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van 29 april 2004, [K]/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 48).
    
    
      Het Hof overweegt voorts:
      51      Verder moet bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk.
    
    
    52      Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.
    
    4.5.	Indachtig de hiervoor weergegeven handvatten overweegt de rechtbank als volgt.
    
    4.6.	Op grond van de stukken staat in voldoende mate vast dat [A] al sinds eind 2000 bezig was met het ontwikkelen van een concept voor/de introductie van straatvoetbal(kleding) en voetbalschoeisel onder de naam Monta. Hij heeft in augustus 2000 een handelsnaamonderzoek laten verrichten naar de naam ‘Monta’, heeft in 2003 domeinnnamen gedeponeerd met diezelfde naam en heeft gebruik gemaakt van de handelsnaam Monta B.V. i.o. Uit de overgelegde facturen, het foto- en filmmateriaal, waarbij de rechtbank met name wijst op de door Monta  c.s. overgelegde amateurbeelden, alsmede uit de verklaringen van [E] en [D], blijkt dat vanaf het begin van de straatvoetbaltour op 27 juni 2005 werd gespeeld in kleding met de opdruk MONTA. Deze tour werd georganiseerd door [A]. Het gebruik diende ertoe om bekendheid te geven aan het merk MONTA en aldus een afzetmarkt te creëren voor de kleding onder dat merk. Dat dit een serieuze voorbereiding op de introductie van het merk MONTA betreft, volgt onder andere uit de wijze waarop hij de tour vorm heeft gegeven (onder andere door een eigen cameraploeg mee te nemen) en het feit dat [A] in 2004 (samen met enkele investeerders) zijn activiteiten en het gebruik van het teken Monta heeft voortgezet in Monta c.s., hetgeen heeft geleid tot de daadwerkelijke introductie van kleding onder het merk MONTA. 
    
    
      4.7.	De rechtbank is van oordeel dat Monta c.s., gelet op de door haar overgelegde overeenkomst tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten (zie 2.16) en gelet op hetgeen zij ter zake naar voren heeft gebracht, opvolgend gebruiker is van [A]. 
      Blijkens bedoelde overeenkomst heeft [A] bij de voortzetting van het gebruik van het teken Monta zijn handelsnaamrechten en merkrechten ingebracht in Monta c.s. Onder die merkrechten valt het voorgebruik door [A] (iets anders is niet mogelijk, nu [A] nog geen depot had verricht). Dat in de overeenkomst niet expliciet wordt verwezen naar het voorgebruik staat er in het onderhavige geval niet aan in de weg dat Monta c.s. zich op het voorgebruik kan beroepen. [A] heeft een en ander immers juist met het oog op de voortzetting van zijn activiteiten, die waren gericht op de introductie van het merk MONTA, in Monta c.s. ingebracht. Dat [A] voorafgaand aan de overdracht nog geen personeel in dienst had, geen waren of diensten verhandelde en slechts in beperkte mate sprake was van voorgebruik, gelijk Masters of the game stelt, kan Monta c.s. gelet op het voorgaande niet worden tegengeworpen. Het laat onverlet dat op een serieuze wijze getracht is het merk in de markt te zetten. 
    
    
    4.8.	In straatvoetbalkringen heeft (de tour van) MONTA grote bekendheid gekregen, hetgeen volgt uit de zijdens Monta c.s. overgelegde verklaringen. Daarbij geldt dat de straatvoetbalwereld een kleine wereld is waarin iedereen elkaar kent. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat Masters of the game deel uitmaakt van dit kleine wereldje van het straatvoetbal (Masters of the game en Monta c.s. zijn de enige twee spelers op de specifiek op straatvoetbal gerichte kledingmarkt), wist Masters of the game dat de straatvoetbaltour van Monta is gebruikt ter introductie en promotie van het merk MONTA voor kleding en straatvoetbalevenementen. Dat Masters of the game hiervan op de hoogte was, volgt (mede) uit de onder 2.22 bedoelde verklaringen van [E] en [G] en uit het onder 2.18 bedoelde e-mailbericht van [C], welke op dit punt niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn betwist. 
    
    4.9.	De rechtbank is niet gebleken dat Masters of the game vóór het depot van Monta Street GmbH enige activiteit heeft verricht in het kader van straatvoetbal en/of op het straatvoetbal gerichte kledinglijnen, waarbij zij de aanduiding Monta heeft gebruikt. De rechtbank acht ook niet aannemelijk dat de naam ‘Monta’, gelijk Masters of the game betoogt, door haar is bedacht in het kader van de gesprekken met [A]. Het was immers [A] die al in 2000 een handelsnaamonderzoek heeft laten verrichten naar de naam ‘Monta’. Masters of the game stelt wel dat [A] dit heeft gedaan als advocaat, maar laat onvermeld namens wie hij dat dan zou hebben gedaan. Zij onderbouwt deze stelling, welke door Monta c.s. gemotiveerd is betwist, niet, althans in onvoldoende mate. Masters of the game benadrukt dat [B] al sinds 1999 vergevorderde ideeën had voor een veelomvattend concept rondom straatvoetbal, maar hetgeen zij ter onderbouwing daarvan heeft overgelegd geeft geen blijk van de naam ‘Monta’. Van enig voorgebruik van de zijde van Masters of the game is dan ook geen sprake. De rechtbank wijst er daarbij ten overvloede op dat het depot voor het merk Monta The Soul of Socccer, los van de vraag in opdracht van wie dit depot heeft plaatsgevonden, niet heeft geleid tot enige inschrijving, dan wel gebruik.
    
    4.10.	Nu Masters of the game haar merk zeer kort na de introductie van het merk MONTA door Monta c.s. heeft gedeponeerd en Masters of the game ook nu nog altijd geen gebruik maakt van het merk MONTA, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat het merk vooral is gedeponeerd om Monta het gebruik/een depot van het merk MONTA door Monta c.s. te beletten. 
    
    4.11.	De conclusie van het voorgaande is dat Masters of the game te kwader trouw handelde toen zij haar merk MONTA deponeerde. De rechtbank zal dit merk daarom, gelet op het bepaalde in artikel 2.28 lid 3 BVIE, nietig verklaren en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreken.
    
    
      Merkinbreuk/onrechtmatig handelen?
      4.12.	Gelet op hetgeen de rechtbank in het voorgaande heeft overwogen, zal zij het in conventie gevorderde inbreukverbod toewijzen. Masters of the game voert immers geen ander verweer dan dat zij het merk MONTA mag gebruiken nu zij zelf houdster is van dat merk en de inschrijving van Monta Street GmbH nietig moet worden verklaard. De rechtbank zal het verbod in algemene zin toewijzen, in die zin dat Masters of the game zal worden verboden inbreuk te maken op het merk MONTA. Voor zover Monta c.s. in het bijzonder vraagt daaronder ook te verstaan verwijzingen naar het merk MONTA, het benaderen van medewerkers van Monta c.s. en het hinderen van activiteiten van Monta c.s., is het gevorderde te ruim geformuleerd, dan wel heeft te gelden dat Monta c.s. in onvoldoende mate onderbouwt waarom sprake is van onrechtmatig handelen zijdens Masters of the game. Het enkel wijzen door Masters of the game op haar merkrechten, zoals voortvloeit uit de door Monta c.s. overgelegde verklaringen, is daartoe onvoldoende. De rechtbank zal het verbod toewijzen op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding of per dag of gedeelte van een dag dat Masters of the game daarmee in gebreke is. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd tot een bedrag van € 1.000.000,00.
    
    
    
      Schadevergoeding
      4.13.	De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat Monta c.s. ten gevolge van het depot te kwader trouw en de als gevolg daarvan bij derden ontstane onzekerheid mogelijk schade heeft geleden. Monta c.s. stelt gemotiveerd (onder overlegging van een ‘cancellation letter’) dat investeerders/afnemers zijn afgehaakt vanwege de discussies omtrent de geldigheid van de inschrijving van het merk MONTA. De verklaring voor recht zal in zoverre worden toegewezen. De verklaring voor recht zal worden afgewezen voor zover Monta c.s. stelt dat zij ten gevolge van de inschrijving van Masters of de game de introductie van haar kledinglijn in Europa (de rechtbank begrijpt buiten de Benlux) heeft uitgesteld en haar marketingactiviteiten heeft beperkt. Dit betreft keuzes die voor risico van Monta c.s. komen. De toe te wijzen schadevergoeding zal, nu dit als zodanig niet is betwist, worden vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf 20 december 2006. Omdat geen sprake is van de niet nakoming van een uit een handelsovereenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, zal dit de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW zijn.
    
    
    
      Reconventie
      4.14.	De vorderingen in reconventie hangen nauw samen met de conventie en zijn gegrond op het door de rechtbank nietig verklaarde merk MONTA. Omdat de grondslag van de vordering is weggevallen, zullen de vorderingen in reconventie worden afgewezen.
    
    
    
      Kosten in conventie en reconventie
      4.15.	Als de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij in conventie en in reconventie zal Masters of the game in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Nu gesteld noch gebleken is welke kosten Monta c.s. heeft gemaakt, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij het liquidatietarief. 
    
    
    
      In conventie zal worden toegewezen:
      €    251,00	vast recht (inclusief beslag)
      €    904,00 	kosten advocaat; twee conclusies tarief II
      		en in verband met de gelegde beslagen:
      €    904,00	verzoekschriften van 24 juli 2007 en van 7 december 2006 
      € 1.437,17	93,13 + (2x 71,86) + 66,70 + 240,90 + 110.92 + (2x 176,73) + (6 x 71,39)
      € 3.496.17.
    
    
    In reconventie zal € 226,00 worden toegewezen voor de conclusie van antwoord (op basis van halve punten). Omdat dit niet is gevorderd, zal de kostenveroordeling in reconventie niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
    
    
    
      5.	De beslissing
      De rechtbank
    
    
    in conventie
    
    - verklaart het onder nummer 0789461 ingeschreven Benelux woordmerk MONTA nietig en spreekt de doorhaling van dat merk uit;
    
    - gebied Masters of the game met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk MONTA te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding of per dag of gedeelte van een dag dat Masters of de game daarmee in gebreke is, met een maximum van € 1.000.000,00;
    
    - veroordeelt Masters of the game de schade te vergoeden die Monta c.s. ten gevolge van het depot te kwader trouw heeft geleden, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente;
    
    - veroordeelt Masters of the game in de kosten van de procedure, aan de zijde van Monta c.s. tot op heden begroot op € 3.496.17;
    
    - verklaart het vonnis tot zover, met uitzondering van de verklaring voor recht, uitvoerbaar bij voorraad;
    
    - wijst af het meer of anders gevorderde;
    
    in reconventie
    
    - wijst de vorderingen af;
    
    - veroordeelt Masters of the game in de kosten van de procedure, aan de zijde van Monta c.s. tot op heden begroot op € 226,00.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 26 januari 2011.?