ECLI:NL:HR:2006:AV0657, Hoge Raad, 17-03-2006, R98/053HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2006-03-17 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenzaak, weigering BMB van inschrijving teken “Erotisch huishoudtextiel” als merk, onderscheidend vermogen, bevel tot gedeeltelijke inschrijving van depot mogelijk (art. 6ter BMW)?; vervolg op HR 8 december 2000, NJ 2001, 175 na schorsing in afwachting van HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, IER 2004, 22 en BenGH 1 december 2004, A 99/1, Jurispr. 2004, deel 25 blz. 12-30 (Postkantoor); HR doet zelf de zaak af.

17 maart 2006
      Eerste Kamer
      Rek.nr. R98/053HR
      JMH
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Beschikking
    
    in de zaak van:
    
    
      HET BENELUX-MERKENBUREAU,
      gevestigd te 's-Gravenhage,
      VERZOEKER tot cassatie,
      advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen,
    
    
    t e g e n
    
    
      [Verweerder],
      wonende te [woonplaats],
      VERWEERDER in cassatie,
      niet verschenen.
    
    
    1. Het verloop van het geding tot dusver
    
    
      Voor het verloop van het geding in cassatie tussen eiseres tot cassatie - verder te noemen: het BMB - en verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - verwijst de Hoge Raad naar zijn beschikking van 8 december 2000, NJ 2001, 175. Bij die beschikking heeft de Hoge Raad het geding geschorst totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) en het Benelux-Gerechtshof in het in deze beschikking bedoelde geding tussen Koninklijke KPN Nederland N.V. en het Benelux-Merkenbureau uitspraak zullen hebben gedaan omtrent de door het gerechtshof te 's-Gravenhage aan hen voorgelegde vragen van uitleg en iedere verdere beslissing aangehouden.
      Het HvJEG heeft in die zaak arrest gewezen op 12 februari 2004, zaak C-363/99, IER 2004, 22 ChG, en het Benelux-Gerechtshof heeft in deze zaak arrest gewezen op 1 december 2004, zaak A 99/1, Jurispr. 2004, deel 25 blz. 12-30.
      Het BMB heeft van nadere schriftelijke toelichting afgezien en recht op de stukken gevraagd.
      De Advocaat-Generaal J. Spier heeft vervolgens op 9 december 2005 geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot afdoening van de zaak door de Hoge Raad door het beroep tegen de beslissing van het BMB ongegrond te verklaren.
    
    
    2. Verdere beoordeling van de middelen
    
    2.1 In de hiervoor in 1 vermelde beschikking van 8 december 2000 heeft de Hoge Raad het geding geschorst totdat het HvJEG en het Benelux-Gerechtshof uitspraak hebben gedaan op de prejudiciële vragen die door het gerechtshof te 's-Gravenhage zijn gesteld in de zaak betreffende de weigering door het BMB van de inschrijving van het teken "Postkantoor". Thans kan worden overgegaan tot beoordeling van de middelen die zijn gericht tegen de beschikking van het hof van 5 februari 1998. De beschikking van het BMB tot weigering van de inschrijving van het teken "Erotisch huishoudtextiel" op de grond dat dit voor de door [verweerder] opgegeven klassen van waren en diensten uitsluitend beschrijvend is, werd door het hof vernietigd. Daartoe heeft het hof in rov. 7 onder meer overwogen dat zowel het woord "huishoudtextiel" als het woord "erotisch" in het Nederlandse taalgebruik gangbaar is, en dat de combinatie van deze woorden een beschrijvend karakter heeft voorzover deze betrekking heeft op waren van huishoudtextiel met een erotisch karakter dan wel op diensten die die waren betreffen, terwijl het (in aanmerking komend) publiek niet zal begrijpen dat de woordcombinatie voor dergelijke waren en diensten als merk fungeert. Voor dergelijke waren en diensten prevaleert naar het oordeel van het hof het beschrijvend karakter zozeer dat in dat verband niet van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken. Voor andere dan dergelijke waren en diensten kan naar het oordeel van het hof evenwel aan de woordcombinatie een zekere originaliteit niet worden ontzegd. Vervolgens overwoog het hof in rov. 8 dat dit meebrengt dat het verzoek van  [verweerder] moet worden afgewezen voor de waren, voorzover die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter, en voorzover de diensten die waren betreffen, "een en ander zoals hierna te melden", en voorts dat het verzoek voor het overige zal worden toegewezen. In het dictum heeft het hof het BMB bevolen over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL voor de waren en diensten in de verschillende in het dictum vermelde klassen, maar voor een gedeelte daarvan met de toevoeging "voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter".
    
    2.2 Het HvJEG heeft met betrekking tot de toelaatbaarheid van deze, in de zojuist bedoelde toevoeging tot uitdrukking gebrachte zogenoemde "disclaimer" in zijn hiervoor in 1 vermelde arrest (in het dictum onder 6) beslist dat de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, PbEG 1989, L 040, zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn hiervoor in 1 vermelde arrest onder 31 in aansluiting daarop beslist dat met het stelsel van de BMW, zoals deze luidde van 1 januari 1996 tot 1 januari 2004, en het Uitvoeringsreglement niet verenigbaar is dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten, en dat daarmee evenmin verenigbaar is dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden. Ten tijde van het onderhavige depot gold eveneens de BMW, zoals deze luidde van 1 januari 1996 tot 1 januari 2004.
    
    2.3 Hieruit volgt dat het hof in zijn beschikking ten onrechte de hiervoor bedoelde "disclaimer" aan het gegeven bevel tot inschrijving met betrekking tot een aantal klassen van waren en diensten heeft toegevoegd. De hierop gerichte klacht van onderdeel 1 van het eerste middel is derhalve in zoverre gegrond.
    
    2.4 Het onderdeel houdt tevens de klacht in dat het hof heeft miskend dat het alleen bevoegd is een bevel te geven (of te weigeren) tot inschrijving van het depot zoals dat door de deposant is verricht, althans zoals door de deposant is voorgesteld. Volgens het onderdeel betekent dit dat het, afgezien van de toevoeging van een "disclaimer", het hof ook niet vrijstond ambtshalve tot wijziging, aanvulling of beperking van het depot over te gaan.
    
    
      2.5 Voor de beoordeling van deze klacht is van belang het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003, zaak A 2002/2 (Vlaamse Toeristenbond), Jurispr. 2003 (deel 24), blz. 30-35, NJ 2004, 347, waarin het volgende werd overwogen:
      "8. Overwegende dat volgens artikel 6ter BMW de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift kan wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen;
      9. Overwegende dat de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken beogen aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria;
      10. Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven.
      11. dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen;
      12. dat hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd."
    
    
    2.6 Nu [verweerder] de mogelijkheid om het depot te wijzigen, aan te vullen of te beperken niet aan het BMB heeft voorgelegd, ook niet na de voorlopige weigering van de inschrijving, stond het het hof, naar moet worden afgeleid uit de aangehaalde overwegingen van het Benelux-Gerechtshof, niet vrij ambtshalve een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan. Zulks valt immers buiten het kader van de beoordeling of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, en komt neer op kennisneming van aanspraken die niet aan het BMB zijn voorgelegd, een en ander als bedoeld in het aangehaalde arrest van het Benelux-Gerechtshof. Het onderdeel is ook in zoverre gegrond.
    
    2.7 De overige klachten behoeven na het voorgaande geen behandeling meer. De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. De woordcombinatie "erotisch huishoudtextiel" heeft naar 's hofs in cassatie niet bestreden oordeel voor een deel van de bij het depot opgegeven klassen van waren en diensten een beschrijvend karakter en aan dit beletsel voor inschrijving kan, zoals hiervoor in 2.3 is overwogen, niet worden tegemoetgekomen door toevoeging van een "disclaimer". Voorts is gedeeltelijke toewijzing van het verzoek van [verweerder], gelet op het in 2.6 overwogene, in dit geval niet mogelijk. Dit brengt mee dat het beroep tegen de weigering tot inschrijving ongegrond is en dat het verzoek op de voet van art. 6ter BMW om een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen moet worden afgewezen.
    
    3. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      vernietigt de beschikking van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 februari 1998;
      wijst het verzoek af;
      veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van het BMB begroot:
      - in eerste instantie op € 199,66 aan verschotten en € 644,37 voor salaris,
      - in cassatie op € 267,73 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, W.A.M. van Schendel, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 17 maart 2006.