ECLI:NL:RBSHE:2003:AH8596, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 18-06-2003, 94395 / KG ZA 03-303
Rechtbank 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2003-06-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Stilzwijgend gebruik van een merk: op bestelling met het woordmerk soortgelijke waar van een andere herkomst geven. Artikel 13A lid 1 onder a Beneluxmerkenwet.

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH
        
    VONNIS IN KORT GEDING
    
    
      Zaaknummer     : 94395 / KG ZA 03-303
      Datum uitspraak: 18 juni 2003 
    
    
    Vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch in de zaak van:
    
    
    
      1.	de vennootschap naar Oostenrijks recht RED BULL GmbH,
      	gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk,
      2.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RED BULL NEDERLAND B.V.,
      	gevestigd te Soesterberg,
      eiseressen bij exploot van dagvaarding van 28 april 2003,
      procureur mr. J.E. Lenglet,
      advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam,
    
    
    tegen:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BLUE PARROT B.V.,
      gevestigd te Eindhoven,
      gedaagde bij gemeld exploot,
      procureur mr. M.J.G. Pennings.
    
    
    Partijen zullen hierna "Red Bull" en "Blue Parrot" worden genoemd. 
    
    1. De procedure 
    
    1.1. Red Bull hebben in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.
    
    1.2. De procureur van Red Bull heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.
    
    1.3. De procureur van Blue Parrot heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.
    
    1.4. Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.
    
    2. De feiten
    
    2.1. Red Bull GmbH, eiseres sub 1, is houder van (onder meer) het woordmerk Red Bull. Op 21 december 1998 heeft Red Bull GmbH een internationale registratie verricht van het woordmerk Red Bull met gelding voor de Benelux. Op 5 december 1997 is door Red Bull GmbH dit woordmerk als Gemeenschapsmerk gedeponeerd. Op 18 februari 2000 is de registratie als Gemeenschapsmerk verkregen. Het woordmerk Red Bull is ingeschreven voor onder meer en met name non-alcoholische dranken.
    
    2.2. Red Bull Nederland B.V., eiseres sub 2, is een 100% dochter van Red Bull GmbH. Zij is houdster van een licentie, verstrekt door Red Bull GmbH in de Benelux.
    
    2.3. Red Bull hebben onder het merk RED BULL een zogenaamde energy drink op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Deze drank (verder eveneens aan te duiden met Red Bull) bevat stimulerende en revitaliserende stoffen zoals cafeïne en taurine en wordt vaak in combinatie met een alcoholische drank geschonken in cafés, bars en discotheken. Red Bull heeft een grote naamsbekendheid bij een breed publiek. 
    
    2.4. Blue Parrot legt zich toe op de exploitatie van een discotheek met de gelijkluidende naam in Eindhoven. Blue Parrot schenkt als energy drink uitsluitend het van de concurrent van Red Bull afkomstige Xi Climax.
    
    2.5. Wanneer een klant in de discotheek Blue Parrot een Red Bull bestelt, dat komt het veelvuldig voor dat door (het personeel van) Blue Parrot zonder verdere toelichting het product van Xi Climax wordt geleverd.
    
    3. Het geschil
    
    3.1. Red Bull vorderen in dit kort geding, kort weergegeven, om Blue Parrot:
    
    
      i. te bevelen te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op het Benelux woordmerk en het Gemeenschaps woordmerk Red Bull;
      ii. te gebieden te staken en gestaakt te houden het afleveren van niet van Red Bull afkomstige producten naar aanleiding van bestellingen van personen die de bestelling plaatsen met gebruikmaking van het woordmerk Red Bull;
      iii. te veroordelen in geval van overtreding van het voorgaande tot betaling van een dwangsom;
      iv. te veroordelen om binnen 7 dagen een gecertificeerde verklaring te overleggen van een registeraccountant aangaande twee door hem te plegen onderzoeken betreffende (a) de totale hoeveelheid door Blue Parrot met gebruikmaking van het woordmerk Red Bull verkochte energy drinks en het bedrag aan winst dat daarmee is gerealiseerd en (b) de totale hoeveelheid door Blue Parrot in het afgelopen jaar verkochte energy drinks, niet afkomstig van Red Bull;
      v. te veroordelen tot voldoening van een voorschot op de schadevergoeding ad 
                  € 100.000,--;
      vi. te veroordelen binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot het publiceren van een door haar voorgestelde tekst omtrent het plegen van de inbreukmakende gedragingen in drie horecavakbladen;
      vii. te veroordelen in geval van overtreding van iv en vi tot betaling van een dwangsom;
      viii       te veroordelen in de kosten van dit geding.
    
    
    
      3.2. Red Bull leggen daaraan, zakelijk weergegeven, het navolgende ten grondslag. Zij hebben geconstateerd (zoals al weergegeven in r.o. 2.5) dat in het geval een bezoeker van de Blue Parrot een Red Bull bestelt, Blue Parrot de niet van Red Bull afkomstige energy drink Xi Climax schenkt, zonder dat daarbij door het bedienend personeel enige poging wordt ondernomen de bij het publiek ontstane onjuiste indruk weg te nemen dat de geserveerde drankjes afkomstig zijn van Red Bull. Door deze handelwijze pleegt Blue Parrot een inbreuk op de merkrechten van Red Bull, en wel primair door overtreding van art.13A lid 1 sub a BMW en art. 9 lid 1 onder a Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, en subsidiair door overtreding van art. 13A lid 1 sub d BMW. 
      Red Bull lijden door deze inbreuk aanzienlijke schade en dreigen verdere schade te lijden, op grond waarvan zij recht hebben op en spoedeisend belang hebben bij toewijzing van hun vorderingen.
    
    
    3.3. Blue Parrot heeft verweer gevoerd, waarop voor zover van belang, bij de beoordeling zal worden ingegaan. 
    
    4. De beoordeling
    
    4.1. De territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken wordt ingevolge art. 37A BMW bepaald door de woonplaats van de gedaagde. Aangezien Blue Parrot gevestigd is te Eindhoven en deze plaats binnen het arrondissement 's-Hertogenbosch is gelegen, is de rechter van deze rechtbank bevoegd om van de vorderingen van Red Bull kennis te nemen. 
    
    4.2. Ingevolge artikel 13A lid 1 onder a BMW kunnen Red Bull zich verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk Red Bull wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk Red Bull is ingeschreven. De gang van zaken zoals in r.o. 2.5. geschetst vormt een zodanig gebruik als in deze bepaling voorzien. 
    
    4.3. Het verweer van Blue Parrot dat er geen sprake kan zijn van rechtens relevant gebruik omdat het aldus omschreven gebruik van het merk niet valt onder de omschrijvingen die lid 2 van artikel 13A geeft, kan reeds niet tot een ander oordeel leiden omdat deze opsomming door de wetgever niet limitatief is bedoeld en alleen maar voorbeelden geeft. 
    
    4.4. Blue Parrot heeft voorts ingebracht dat er geen sprake is van gebruik van het merk Red Bull door haar ("eis van eigen gebruik") omdat er hoogstens gesproken kan worden van gebruik door de klant die de bestelling doet, terwijl zij (althans haar personeel) het woord Red Bull niet noemt en ook geen reclame-uitingen aanwezig heeft waarop het woord en/of beeldmerk Red Bull voorkomt. Bovendien zijn er in haar zaak alleen maar aanduidingen aanwezig van het merk Xi Climax, zodat de klant weet dat een bestelde energy drink alleen maar van het merk Xi Climax kan zijn.
    
    4.5. Naar het oordeel van de rechter treft het verweer geen doel. Door stilzwijgend uitvoering te geven aan een bestelling van een Red Bull, presenteert Blue Parrot de afgeleverde drank als een drank van het merk Red Bull. Dusdoende maakt zij gebruik van het merk Red Bull en wel voor waar waarvoor het merk is ingeschreven. Het feit dat zij de aanduiding Red Bull zelf niet actief bezigt, maakt daarbij geen verschil. Het gedrag van Blue Parrot is onder de beschreven omstandigheden niet anders te begrijpen dan dat zij een niet van Red Bull afkomstige product wil laten doorgaan voor een wel van Red Bull afkomstig product door de zeer voor de hand liggende (en bovendien door haar zelf in het leven geroepen) schijn daarvan niet tegen te spreken. Blue Parrot heeft door het hebben van een openbare gelegenheid waar dranken worden verkocht en geleverd en waar het verkopen van energy drinks gebruikelijk is, de schijn in het leven geroepen dat aldaar op bestelling een  Red Bull geleverd kan worden. Het feit dat in voorkomend geval een individuele klant mogelijk wel weet dat de feitelijk geleverde drank geen Red Bull is (bijvoorbeeld omdat hij goed heeft gezien hoe de drank in het glas werd geschonken) doet aan het hier beschreven gebruik door Blue Parrot niet af.
    
    4.6. Blue Parrot heeft verder nog aangevoerd dat de klant helemaal niet per sé om een Red Bull vraagt maar met de aanduiding Red Bull meer algemeen een energy drink wil bestellen, waarbij het hem niet uitmaakt of hij een echte Red Bull of een soortgelijk drankje krijgt. Dit verweer faalt omdat de aanduiding Red Bull, dat is tussen partijen niet in geschil, niet tot soortnaam is verworden en het door derden (i.c. klanten) ten onrechte gebruiken van het woordmerk Red Bull als soortnaam door haar niet mag worden gehonoreerd en haar in geen geval kan excuseren voor het maken van inbreuk op de merkrechten van Red Bull. 
    
    4.7. Ook heeft Blue Parrot er op gewezen dat er alleen maar reclame uitingen van Xi Climax in haar zaak voorkomen. Voor zover dat al waar moge zijn - dat kan verder in het midden blijven - kan dat haar niet baten omdat die aanduidingen hoogstens aangeven dat er Xi Climax te verkrijgen is en niet dat een bestelling van Red Bull automatisch zonder enige toelichting met het leveren van Xi Climax zal worden uitgevoerd.
    
    4.8. Voorts heeft Blue Parrot nog opgeworpen dat het haar feitelijk onmogelijk is om bij elke bestelling een toelichting te geven in die zin dat op een bestelling voor een Red Bull wordt geantwoord dat een Red Bull niet geleverd kan worden en dat men wel een soortgelijk product van een ander merk kan leveren. Dat zou natuurlijk wel kunnen als er maar een paar klanten in de zaak zijn, maar niet op een  drukke avond waarbij wel 800 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn en waarbij er constant vele mensen bij de bar staan die allemaal zo snel mogelijk geholpen willen worden. 
    
    4.9. Dit kan Blue Parrot echter ook niet baten. In de eerste plaats is het onvoldoende aannemelijk geworden dat er aan de bar niet deugdelijk gecommuniceerd kan worden, waarbij de te vergen actie ("Red Bull hebben wij niet, een ander merk ook goed?") maar weinig bezwaarlijk voorkomt. Bovendien kan Blue Parrot er toe over gaan om ook de producten van Red Bull in haar leveringsprogramma op te nemen. Dat zij dat om haar moverende redenen niet wenst (omslachtig en dus duur wegens het alleen maar in blikjes verkrijgbaar zijn van Red Bull in plaats van de handige postmix-installatie zoals die van Xi Climax) is op zich haar goed recht, maar dat kan niet als excuus dienen om de omschreven handelswijze te rechtvaardigen. Tot slot valt niet in te zien waarom er in de zaak niet voldoende (duidelijke en in het oog springende) aanduidingen aanwezig kunnen zijn dat er alleen maar energy drink van Xi Climax te verkrijgen is en dat bestelling van elk ander merk niet kan worden uitgevoerd. 
    
    4.10. Conclusie van het bovenstaande is dat Blue Parrot inbreuk maakt op het merkrecht van Red Bull op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder a BMW. Reeds hierom kunnen de meeste vorderingen worden toegewezen, zodat de overige grondslagen, die in dat opzicht niets meer toevoegen, buiten beschouwing kunnen worden gelaten. 
    
    4.11. Nu de vorderingen onder i en ii naast elkaar zijn ingesteld, dient de vordering onder i te worden afgewezen omdat deze te breed geformuleerd is. Het gevraagde verbod onder ii kan geheel worden toegewezen voorzover het aansluit bij het zojuist omschreven onrechtmatige gebruik door Blue Parrot. Toerekenbaarheid aan de zijde van Blue Parrot terzake de inbreuk is daarbij niet van belang.
    
    4.12. Overigens blijkt uit het bovenstaande genoegzaam dat van afwezigheid van toerekenbaarheid, zoals door Blue Parrot opgeworpen, geen sprake is. Dat betekent dat Blue Parrot de door haar onrechtmatig handelen veroorzaakte schade aan Red Bull dient te vergoeden. 
    
    4.13. Blue Parrot heeft betwist dat er sprake van enige schade kan zijn maar dit verweer faalt omdat het zonder meer voor de hand ligt dat het onrechtmatig gebruik van een merk de waarde daarvan aantast.
    
    4.14. Aan Blue Parrot is weliswaar toe te geven dat de omvang van die schade zich thans niet goed laat overzien maar daarom is het juist goed voorstelbaar dat Red Bull inzicht nodig hebben in de omvang waarin het onrechtmatig gedrag zich heeft voorgedaan en wat het gevolg voor het merkrecht is geweest. Dat betekent dat de vordering onder iv onder b zal worden toegewezen, zij het met bepaling van een meer bij de realiteit aansluitende termijn. Bovendien zal de verplichting tot het daarbij overleggen van alle relevante bescheiden achterwege worden gelaten omdat dit niet echt nodig lijkt. Anders dan Blue Parrot meent betekent deze voorziening niet een onrechtmatige doorbreking van de normaal geldende regels van stelplicht en bewijsverdeling. Hier wordt volstaan met een verwijzing naar artikel 13 A lid 4 BMW en artikel 843a van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
    
    4.15. Ten aanzien van het gevraagde onderzoek zoals weergegeven onder iv onder a overweegt de rechter dat het voor een registeraccountant niet mogelijk lijkt een betrouwbaar beeld te krijgen van het aantal malen dat het is voorgekomen dat Blue Parrot stilzwijgend een energy drink heeft geleverd als reactie op een expliciete bestelling van een Red Bull. De hierop gericht voorziening zal daarom worden geweigerd.
    
    4.16. Met betrekking tot het gevraagde voorschot op de schadevergoeding overweegt de rechter dat de schade waarschijnlijk grotendeels een immaterieel karakter draagt. Het laat zich immers niet goed voorstellen dat een klant, die bemerkt dat hij niet de echte Red Bull kan krijgen, dan naar een andere horecagelegenheid zal gaan om alsnog het product van Red Bull te bestellen. In andere woorden: Red Bull heeft door de voorshands vastgestelde inbreuk niet of nauwelijks omzet gederfd. Dat houdt,  gelet op de stand van het tot heden gevoerde debat, in dat de schadevergoeding, voor zover verdergaand dan die ter vergoeding van kosten ter zake handhaving van de rechten als zodanig, in hoge mate symbolisch van karakter zal zijn. De rechter zal het toe te kennen voorschot ex aequo et bono begroten op € 10.000,--.
    
    4.17. Blue Parrot heeft zich verweerd met de opmerking dat er geen sprake is van een spoedeisend belang zoals voor een kort geding vereist. Dit verweer faalt in zijn algemeenheid omdat het voortduren van een onrechtmatige toestand naar zijn aard een spoedeisend belang impliceert om dat tegen te gaan. Ten aanzien van de gevorderde veroordeling tot betaling van een geldsom faalt het omdat Red Bull onbetwist hebben opgeworpen dat het voortbestaan tot het eind van de bodemprocedure van Blue Parrot, die heeft gesteld door het verbod in ernstige mate in haar bedrijfsvoering te worden geraakt en door de verbeurte van dwangsommen zelfs failliet te kunnen gaan, geenszins zeker is zodat er aan moet worden getwijfeld of Blue Parrot te zijner tijd nog wel verhaal biedt. Daartegenover staat dat Blue Parrot niet heeft betwist dat Red Bull een financieel sterke onderneming vormen zodat het restitutierisico verwaarloosbaar kan worden geacht. 
    
    4.18. De gevorderde publicatie onder punt vi zal eveneens worden toegewezen nu Red Bull voldoende aannemelijk hebben gemaakt hierbij zwaarwegend belang te hebben, juist om deze vorm van merkinbreuk ook door potentiële andere plegers in de toekomst zoveel mogelijk tegen te gaan.  
    
    4.19. De op te leggen dwangsommen zullen worden gesteld op een passend voorkomende hoogte en bovendien zal daaraan de gebruikelijke rechterlijke matigingsbevoegdheid van de hierna te vermelden inhoud worden verbonden.
    
    4.20. De rechter zal ambtshalve een termijn als bedoeld in artikel 260 Rv vaststellen.
    
    4.21. Tot slot zal Blue Parrot als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
    
    5. De beslissing
    
    De voorzieningenrechter:
     
    
      a. beveelt Blue Parrot te staken en gestaakt te houden het afleveren van niet van Red Bull 
       afkomstige producten indien deze aflevering plaats vindt naar aanleiding van bestellingen 
            van personen die de bestelling plaatsen met gebruikmaking van het woordmerk Red Bull 
            en zonder dat daarbij aan die personen wordt verteld dat het product niet van Red Bull 
            afkomstig is; 
    
    
    
      b. veroordeelt Blue Parrot tot betaling van een dwangsom ten bedrage van € 2.000,--  voor 
            iedere overtreding van dit bevel, met dien verstande dat deze dwangsomsanctie vatbaar 
            zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven 
            van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate 
            waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van       
            verwijtbaarheid van de overtreding, alsmede dat deze dwangsomsanctie slechts zal 
            gelden na betekening van dit vonnis aan de gedaagde partij;
    
    
    c. beveelt Blue Parrot om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis een door een  registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan Red Bull, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende de totale hoeveelheid door Blue Parrot gedurende het tijdvak van 1 jaar voorafgaand aan de datum van het vonnis in de door haar geëxploiteerde horecagelegenheid verkochte zogenaamde "energy drinks";
    
    
      d. veroordeelt Blue Parrot om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Red Bull te 
           betalen een bedrag van € 10.000,-- ( tienduizend euro) ter voldoening van 
           een voorschot op de door Red Bull geleden schade;
    
    
    
      e. veroordeelt Blue Parrot om binnen 30 dagen na ontvangst van de volledige opgave 
            van drie door Red Bull gekozen horecavakbladen onder gelijktijdige toezending van 
            schriftelijk bewijs ter zake aan de raadsman van Red Bull, over te gaan tot het plaatsen 
            van opdrachten tot publicatie van een advertentie in die drie vakbladen ter grootte van 
            een halve pagina met de volgende tekst, tegen een witte achtergrond, geheel uitgevuld 
            en zonder enige nadere toevoeging of weglating:
    
    
    
           "Bij vonnis van 18 juni 2003 uitgesproken door de Voorzieningenrechter van de 
             Rechtbank te 's-Hertogenbosch zijn wij veroordeeld u mee te delen 
            dat wij gedurende enige tijd in de door ons geëxploiteerde horecagelegenheid Blue 
            Parrot te Eindhoven naar aanleiding van bestellingen van klanten die het product Red 
            Bull bestelden, producten hebben afgeleverd die niet afkomstig zijn van de houder 
            van het merk RED BULL, Red Bull GmbH te Fuschl, Oostenrijk, terwijl wij die klanten 
           in de waan lieten dat het product dat wel het geval  was. Aldus hebben wij  inbreuk 
           gepleegd op de exclusieve rechten van Red Bull GmbH ten aanzien van het merk RED 
           BULL.
    
    
    
           Ondertekening.
           Directie Blue Parrot";
    
     
    f. veroordeelt Blue Parrot tot betaling van een dwangsom ten bedrage van € 10.000,-- per dag waarop Blue Parrot geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan de sub c en e   weergegeven bevelen te voldoen, met dien verstande dat deze dwangsomsanctie vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding, alsmede dat deze dwangsomsanctie slechts zal gelden na betekening van dit vonnis aan de Blue Parrot;
    
    
      g. veroordeelt Blue Parrot in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van de 
            wederpartij begroot op € 1.286,16, waarvan € 1.000,00 salaris procureur en € 286,16 
            verschotten;
    
    
    h. bepaalt de in artikel 260 Rv. bedoelde termijn op drie maanden na betekening van dit vonnis aan Blue Parrot;
    
    i. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    j. wijst het meer of anders gevorderde af. 
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 juni 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.