ECLI:NL:HR:2008:BF0518, Hoge Raad, 12-12-2008, C07/056HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2008-12-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Bestuursrecht; Europees bestuursrecht

Samenvatting: Merkenrecht. Benelux-woordmerk (portakabin); inbreukactie ex art. 13A lid 1 BMW/art. 2.20 lid 1 BVIE tegen gebruik als ‘adword’ bij internetzoekprogramma’s als Google; prejudiciële vragen aan het HvJEG over uitleg van art. 2.20 lid 1, onder a, b of c, BVIE en daarmee van art. 5 lid 1, 2 en 5 en art. 6 en 7 Eerste Richtlijn 89/104/EEG (Richtlijn 2008/95/EG).

12 december 2008
      Eerste Kamer
      Nr. C07/056HR
      EV/IS
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      1. PORTAKABIN LIMITED,
      gevestigd te Huntington, York, Verenigd Koninkrijk,
      2. PORTAKABIN B.V.,
      gevestigd te Sliedrecht,
      EISERESSEN tot cassatie, 
      advocaat: mr. W.E. Pors,
    
    
    t e g e n
    
    
      PRIMAKABIN B.V.,
      gevestigd te Klundert,
      VERWEERSTER in cassatie, 
      advocaat: mr. T. Cohen Jehoram.
    
    
    Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Portakabin en Primakabin.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Portakabin heeft bij exploot van 6 februari 2006 Primakabin gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, Primakabin, op straffe van een dwangsom: 
      * te gebieden om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het woord PORTAKABIN of enig ander met het woordmerk van Portakabin overeenstemmend teken, als merk of naam, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik van de Adwords "portakabin, portacabin, portokabin, portocabin" alsmede van enig daarmee overeenstemmend teken met als doel in enige zoekmachine op internet een advertentie en/of verwijzing naar (de website(s) van) Primakabin te (doen) verbinden;
      * te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis alle zoekmachines waarbij de website www.primakabin.nl of andere door Primakabin (direct of indirect) gevoerde websites zijn geregistreerd aan de schrijven met het verzoek hun bestand te schonen, zodat een internetgebruiker die gebruik maakt van (een van) deze zoekmachines niet meer wordt verwezen naar de website(s) van Primakabin bij het invoeren van een van de genoemde Adwords;
      * te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis overzichten te doen toekomen aan de raadsman van Portakabin van;
      a) alle zoekmachines waarbij Primakabin via het woordmerk PORTAKABIN en/of een daarmee overeenstemmend teken een advertentie en/of verwijzing naar de website(s) van gedaagde heeft verbonden dan wel laten verbinden;
      b) alle tekens die met dat doel bij de betreffende zoekmachines zijn opgegeven (de zogeheten "Adwords");
      c) het aantal maal dat via deze tekens (Adwords) door internetgebruikers is doorgeklikt naar de website(s) van Primakabin;
      d) alle betalingen die door Primakabin zijn gedaan aan deze zoekmachines in het kader van deze wijze van adverteren;
      e) alle online rapporten van zoekmachines die betrekking hebben op het gebruik van de genoemde Adwords alsmede enig daarmee overeenstemmend teken;
      * te gebieden om aan de raadsman van Portakabin afschriften te doen toekomen van alle correspondentie, e-mailberichten daaronder begrepen, die is gevoerd in verband met het verbod als vermeld onder 2.
      Verder vorderde Portakabin betaling van € 10.000,-- als voorschot op schadevergoeding van wel winstafdracht, alsmede betaling van € 1.300,-- in verband met buitengerechtelijke kosten, en veroordeling van Primakabin in de kosten van de procedure.
    
    
    
      Primakabin heeft de vorderingen bestreden. 
      De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 9 maart 2006 de gevraagde voorzieningen geweigerd.
      Tegen dit vonnis heeft Portakabin hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.
      Bij arrest van 14 december 2006 heeft het hof het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, Primakabin verboden gebruik te maken van een advertentie met de tekst: 'gebruikte portakabins' dan wel anderszins het merk PORTAKABIN als soortnaam te gebruiken, Primakabin geboden om bij het gebruikmaken van het Adword PORTAKABIN en alle door haar gebezigde varianten daarvan direct door te linken naar de subpagina van haar site waarop tweedehands units van Portakabin worden aangeboden en bepaald dat Primakabin bij overtreding van dit verbod, respectievelijk gebod een dwangsom verbeurt van € 1.000,-- per dag met een maximum van € 100.000,--. Op verzoek van Portakabin heeft het hof, na verweer van Primakabin, bij herstelarrest van 11 januari 2007 het arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
      Het arrest van het hof en het herstelarrest zijn aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van 14 december 2006 van het hof heeft Portakabin beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      Primakabin heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, namens Primakabin mede door mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat bij de Hoge Raad.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de in paragraaf 7 van de in de conclusie bedoelde vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG uitspraak zal doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
      De advocaat van Primakabin heeft bij brief van 26 september 2008 op die conclusie gereageerd.
    
    
    3. Beoordeling van de middelen
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) Eiseres sub 1 (Portakabin Limited) is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en is rechthebbende op het in 1971 gedeponeerde Benelux-woordmerk PORTAKABIN, dat is ingeschreven voor de klassen 6 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor van metaal) en 19 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor niet van metaal). 
      (ii) Eiseres sub 2 (Portakabin B.V.) is een dochter van Portakabin Limited en houdt zich eveneens bezig met de productie en verkoop van mobiele bouwsystemen. Zij maakt krachtens licentie van Portakabin Limited gebruik van het merk PORTAKABIN. 
      (iii) Primakabin verkoopt en verhuurt nieuwe en gebruikte verplaatsbare accommodatie-eenheden, waaronder tweedehands units van Portakabin. Zij bezigt PRIMAKABIN als merk.
      (iv) Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun producten aan via hun respectieve sites op internet. 
      (v) Bij het adverteren via internet kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma's als Google zogeheten adwords op te geven. Wordt in de zoekmachine zo'n adword ingetikt, dan verschijnt een verwijzing naar de website van de adverteerder ofwel in de lijst met gevonden pagina's, ofwel als advertentie rechts op de resultatenpagina onder het kopje 'Gesponsorde koppelingen'. 
      (vi) Primakabin maakt gebruik van deze manier van adverteren. Bij onder meer het zoekprogramma Google heeft zij de adwords 'portakabin', 'portacabin', 'portokabin' en 'portocabin' opgegeven.
      (vii) Bij brief van 26 januari 2005 is Primakabin namens Portakabin gesommeerd de door haar gestelde inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten, door het gebruik maken van genoemde adwords, te staken. 
      (viii) Aanvankelijk luidde de aanhef van de advertentie van Primakabin die verschijnt na het intikken van een van de adwords 'nieuwe en gebruikte units'. Na wijziging door Primakabin luidt deze tekst 'gebruikte portakabins'.
    
    
    
      3.2Aan haar in dit kort geding ingestelde vorderingen, opgenomen hiervoor onder 1, legt Portakabin ten grondslag dat de handelwijze van Primakabin, zoals weergegeven hiervoor in 3.1 onder (vi), inbreuk maakt op haar Benelux-merkrecht op het woordmerk PORTAKABIN. Zij verzet zich tegen dat gebruik van adwords op de voet van art. 13A lid 1 Benelux-Merkenwet (BMW), thans art. 2.20 lid 1 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), op elk van de onder a, b, c en d bedoelde gronden. Portakabin heeft voorts gesteld dat Primakabin onrechtmatig tegenover haar handelt, doch die grondslag speelt in cassatie geen rol.
      De voorzieningenrechter heeft de gevraagde voorziening geweigerd. Hij overwoog daartoe, kort samengevat en voor zover hier van belang, dat Primakabin geen inbreuk maakt op de merkrechten van Portakabin als bedoeld in art. 13A lid 1, onder a tot en met c, BMW, aangezien de wijze waarop Primakabin het woord Portakabin gebruikt - als adword in een zoekmachine - niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van genoemde artikelen. Voorts, dat geen sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 13A lid 1, onder d, BMW, omdat Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel van bedoeld gebruik heeft; immers zij gebruikt het woord portakabin om belangstellenden naar haar website te leiden waarop zij tweedehands Portakabins aanbiedt. Dit voordeel is gerechtvaardigd, terwijl Primakabin ook geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk PORTAKABIN. Primakabin biedt op haar site ook tweedehands Portakabins te koop aan zodat het gebruik van het adword portakabin valt onder het bepaalde in art. 13A lid 9 BMW (thans art. 2.23 lid 3 BVIE).
      Het hof heeft zich in het bestreden arrest (rov. 3.4) aangesloten bij het oordeel van de voorzieningenrechter voor zover het betreft de gestelde inbreuk als bedoeld in (het ten tijde van de uitspraak van het hof in werking getreden) art. 2.20 lid 1, onder a, b en c, BVIE. Met betrekking tot de inbreukmaatstaf aldaar onder d overwoog het hof:
      "3.5. Met betrekking tot het beroep van Portakabin op art. 2.20 lid 1 onder d BVIE deelt het hof voorshands het oordeel van de voorzieningenrechter dat door het gebruik van het merk van Portakabin als adword geen ongerechtvaardigd voordeel door Primakabin wordt getrokken. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de directeur van Primakabin, E. Voogd, ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat meer dan 50% van de omzet van Primakabin bestaat uit de handel in tweedehands units van het merk Portakabin. Portakabin heeft weliswaar gesteld dat Primakabin niet gespecialiseerd is in de verkoop van Portakabin producten maar dat neemt niet weg dat Primakabin voor het geregelde en substantiële aanbod van die door Portakabin in de Europese Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten gerechtigd is het merk Portakabin te gebruiken. Het voordeel dat Primakabin heeft door belangstellenden naar haar site te leiden waarop zij tweedehands units van Portakabin aanbiedt is dan ook gerechtvaardigd. Het hof ziet geen aanleiding bij de gebruikte adwords onderscheid 
      te maken tussen enerzijds het gebruik van het merk PORTAKABIN en anderzijds het gebruik van variaties 
      op dit merk, welke variaties onder de noemer 'kennelijke verschrijvingen' kunnen worden gebracht. Het gebruik van zulke variaties is een direct gevolg van de werking van het internet, waar de geringste verschrijving tot gevolg kan hebben dat men niet op de gezochte site terecht komt.
    
    
    3.6 Voorzover Portakabin evenwel bezwaar maakt tegen het feit dat de aan de adwords verbonden advertentie van Primakabin niet is doorgelinkt naar de subpagina van de site van Primakabin waarop de tweedehands units van Portakabin worden aangeboden maar naar de hoofdpagina van Primakabin' s website is haar bezwaar gegrond. Het gebruik van het merk PORTAKABIN is slechts gerechtvaardigd voorzover het wordt gebruikt voor de desbetreffende waren en derhalve enkel voor het direct doorgeleiden naar de subpagina waarop Primakabin tweedehands units van Portakabin aanbiedt."
    
    
      3.3.1 De middelen keren zich tegen rov. 3.4 en 3.5.
      Middel I behelst de centrale klacht dat het hof ten onrechte, dan wel ontoereikend gemotiveerd, (in rov. 3.4) heeft geoordeeld dat het gebruik van het woord portakabin en varianten daarop als adword niet kan worden aangemerkt als gebruik ter onderscheiding van waren als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder a, b of c, BVIE, maar valt (en is toegestaan) onder art. 2.20 lid 1 onder d BVIE.
      Deze klacht werpt vragen op van uitleg van art. 2.20 lid 1 BVIE en daarmee van art. 5 lid 1, 2 en 5, en art. 6 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, thans de Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn), die zich ertoe lenen op de voet van art. 234 EG aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te worden voor-gelegd, waaromtrent hierna meer.
    
    
    
      3.3.2 De onderdelen 1-4 bevatten geen klachten. Onderdeel 5 klaagt dat het hof het recht heeft geschonden door, na te hebben vastgesteld dat het gebruik van adwords een wijze van adverteren is, te overwegen dat dit gebruik niet kan worden opgevat als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20 lid 1, onder a, b of c, BVIE. Het onderdeel faalt, aangezien het ten onrecht betoogt dat het hof, omdat het heeft vastgesteld dat het gebruik van adwords een vorm van adverteren is, heeft moeten aannemen dat Primakabin het merk PORTAKABIN in advertenties heeft gebruikt ter aanduiding of onderscheiding van haar waren. Het hof heeft (in rov. 3.1) immers niet meer vastgesteld dan dat Primakabin - evenals Portakabin zelf - gebruik maakt van de manier van adverteren als omschreven hiervoor in 3.1 onder (v).
      Onderdeel 6, dat uitgaat van een andere lezing van de evenbedoelde overweging van het hof, voldoet niet aan de eisen die aan een cassatiemiddel moeten worden gesteld, nu het slechts klaagt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is, zonder aan te duiden waarom dat het geval is.
      Onderdeel 7 betoogt dat en waarom Portakabin belang bij het middel heeft, maar behelst geen klacht.
      Onderdeel 8 betoogt dat, voor zover Primakabin het teken (het merk) Portakabin heeft gebruikt als adword voor de verkoop van gebruikte Portakabins, geldt dat Portakabin een gegronde reden als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE heeft om zich tegen dat gebruik te verzetten, omdat Primakabin zich, kort gezegd, door het gebruik als adword een ongerechtvaardigde voorsprong verschaft ten opzichte van de merkhouder die verder gaat dan die welke voortvloeit uit gebruik dat gerechtvaardigd is om aan te geven dat zij tweedehands Portakabins te koop of te huur aanbiedt. Het onderdeel verwijst voorts naar hetgeen in middel II is aangevoerd. Deze klacht behoeft eerst behandeling - en dan mede in het licht van hetgeen in de schriftelijke toelichting namens Primakabin (onder 46) is aangevoerd omtrent het gebrek aan belang bij middel I - indien komt vast te staan dat het in dit geding bedoelde gebruik van het woord portakabin gebruik van het merk PORTAKABIN oplevert in de zin van art. 2.20 lid 1, onder a (of b of c), BVIE, waaromtrent prejudiciële vragen zullen worden gesteld.
    
    
    
      3.4 Middel II is gericht tegen rov. 3.5 en houdt als centrale klacht in dat het hof, voor zover het gebruik van het woord portakabin en varianten daarop als adword in een zoekmachine niet kan worden aangemerkt als gebruik als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder a, b, of c, BVIE, maar wel als gebruik als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder d, BVIE, hetzij blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend heeft gemotiveerd, door te oordelen dat door het gebruik van het merk van Portakabin als adword geen ongerechtvaardigd voordeel door Primakabin wordt getrokken alsmede door te oordelen dat het hof geen aanleiding ziet onderscheid te maken tussen enerzijds het gebruik van het merk PORTAKABIN en anderzijds het gebruik van variaties op dit merk. De onderdelen waarin deze klacht is uitgewerkt (onderdelen 9-21) betogen dat het gebruik van een merk als adword verder gaat dan gerechtvaardigd wordt door art. 2.20 lid 1, onder d, en daarmee door art. 5 lid 5 Richtlijn. Dat is het geval onder meer doordat Portakabin potentiële klanten misloopt (ook klanten die op zoek zijn niet naar gebruikte, maar naar nieuwe Portakabin-producten) als gevolg van de wijze waarop het gebruik van het adword portakabin de vermelding van de website van Primakabin een prominente positie in het zoekresultaat verschaft (onderdeel 16-19). Voorts wordt betoogd (onderdeel 20) dat de uitzondering van art. 2.20 lid 1, onder d, BVIE slechts betrekking heeft op gebruik van 'dat teken', waarmee slechts een aan het merk gelijk teken bedoeld kan zijn, en de uitzondering door de wetgever niet is uitgebreid tot met het merk overeenstemmende tekens, door het hof in rov. 3.5 aangeduid als 'variaties op dit merk'.
      Dit middel behoeft slechts behandeling indien uit het antwoord van het HvJEG op de te stellen vragen van uitleg blijkt dat het in dit geding bedoelde gebruik van het merk niet valt onder art. 2.20 lid 1, onder a, b of c, BVIE. Ook dit middel stelt vragen van uitleg van de Richtlijn aan de orde, en wel van art. 5 lid 5.
    
    
    3.5 De Hoge Raad zal de vragen van uitleg van de Richtlijn aan het HvJEG voorleggen, ook al betreft het hier een kort geding, gelet op het grote, de nationale grenzen overschrijdende belang van de aan de orde zijnde toepassing van internet en de omstandigheid dat ook andere hoogste gerechten van de lidstaten soortgelijke vragen van uitleg aan het HvJEG hebben gesteld, die nog geen beantwoording hebben gevonden. 
    
    4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast
    
    De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.
    
    
      5. Vragen van uitleg
      1. a. Indien een ondernemer die handelt in bepaalde waren of diensten (hierna: de adverteerder) gebruik maakt van de mogelijkheid om bij de exploitant van een internetzoekmachine een adword - als bedoeld hiervoor in 3.1 onder (v) - op te geven dat gelijk is aan een door een ander (hierna: de merkhouder) voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven merk, welk opgegeven zoekwoord 
      - zonder dat dit zichtbaar is voor de gebruiker van de zoekmachine - tot gevolg heeft dat deze internetgebruiker die dat woord intikt, op de resultatenlijst van de zoekmachine-exploitant een verwijzing aantreft naar de website van de adverteerder, levert dit dan gebruik op, door die adverteerder, van het ingeschreven merk in de zin van art. 5 lid 1, aanhef en onder a?
      b. Maakt het daarbij verschil of de verwijzing wordt vermeld 
      - in de gewone lijst met gevonden pagina's, of
      - in een als zodanig aangegeven advertentiegedeelte?
      c. Maakt het daarbij verschil
      - of de adverteerder reeds in de verwijzende mededeling op de webpagina van de exploitant van de zoekmachine daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel
      - of de adverteerder op een eigen webpagina, waarnaar door de internetgebruiker (uit vraag 1a) via de verwijzing op de pagina van de zoekmachine-exploitant 
      kan worden 'doorgeklikt' ('hyperlinking'), daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?
    
    
    2. Indien en voor zover het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, kan het bepaalde in art. 6 van de Richtlijn, met name het bepaalde in lid 1, onder b en c van dat artikel, dan meebrengen dat de houder van het merk niet het in vraag 1 bedoelde gebruik kan verbieden, en zo ja, onder welke omstandigheden?
    
    3. Voor zover vraag 1 bevestigend beantwoord wordt, is dan artikel 7 van de Richtlijn toepasselijk, voor zover een aanbod van de adverteerder als in vraag 1 bedoeld, betrekking heeft op waren die onder het in vraag 1 bedoelde merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht? 
    
    4. Gelden de op de voorgaande vragen gegeven antwoorden ook voor door de adverteerder opgegeven zoekwoorden als in vraag 1 bedoeld, waarin het merk bewust met kleine verschrijvingen is weergegeven, waardoor de zoekmogelijkheden voor het publiek dat van internet gebruik maakt, doeltreffender worden, aangenomen dat op de website van de adverteerder het merk correct wordt weergegeven? 
    
    5. Indien en voor zover het antwoord op de hiervoor gestelde vragen meebrengt dat van gebruik van het merk in de zin van art. 5 lid 1 van de Richtlijn geen sprake is, kunnen de lidstaten dan, ter zake van het gebruik van adwords als in deze zaak aan de orde, op de voet van art. 5 lid 5 van de Richtlijn, overeenkomstig in die staten geldende bepalingen betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zonder meer bescherming verlenen tegen gebruik, zonder geldige reden, van dat teken, waardoor naar het oordeel van de rechterlijke instanties in die lidstaten ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of gelden daarbij voor de nationale rechters communautair-rechtelijke grenzen, samenhangend met de antwoorden op de voorgaande vragen? 
    
    6. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
      houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 12 december 2008.