ECLI:NL:GHDHA:2021:1344, Gerechtshof Den Haag, 09-03-2021, 200.265.693/01
Gerechtshof Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2021-03-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Merken- en auteursrecht; (positie)merk (positie) label op coin pocket broek niet nietig; eis significante afwijking geldt niet. Merk heeft onderscheidend vermogen. label op coin pocket gedaagde maakt geen inbreuk op merk- en auteursrechten eisereres.

GERECHTSHOF DEN HAAG
  
  
    Afdeling Civiel recht
    
    
      Zaaknummer			: 200.265.693/01
    
    
    
      Zaak-/rolnummer rechtbank	: C/09/539140 / HA ZA 17-955
    
    
  
  
    arrest van 9 maart 2021
    
    
      inzake
    
    
  
  
    de vennootschap naar vreemd recht DIESEL S.P.A.,
    
      gevestigd te Breganza, Italië,
      appellante, 
      hierna te noemen: Diesel,
      advocaat: mr. S.A. Klos te Amsterdam, 
    
    
    
      tegen 
    
    
    1. de besloten vennootschap CALVIN KLEIN EUROPE B.V.,
    2. de besloten vennootschap CK STORES B.V., 
    
      beide gevestigd te Amsterdam,
      hierna te noemen: CK Europe, CK Stores en tezamen in enkelvoud CK,
      geïntimeerden, 
      advocaat: mr. M. Rieger-Jansen te Den Haag.
    
    
  
  
    Het geding
    
    
      Bij exploot van 14 augustus 2019 is Diesel in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 22 mei 2019. Diesel heeft bij memorie van grieven – hierna: MvG –, met producties, 17 grieven tegen het vonnis aangevoerd. CK heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord – hierna: MvA –, met producties. Vervolgens hebben partijen hun standpunten op 29 oktober 2020 doen bepleiten, Diesel door haar voormelde advocaat en mr. A. Ringnalda, advocaat te Amsterdam, en CK door haar voormelde advocaat en mr. N.Q. Dorenbosch, advocaat te Den Haag. Door het hof zijn op voorhand de volgende aktes en producties ontvangen:
      namens Diesel: 
    
    
      
        op 15 oktober 2020 een akte houdende aanvullende producties, met producties 34 tot en met 44;  
      
      
        op 28 oktober 2020 een aanvullende kostenopgave;
      
    
    namens CK 
    
      
        op 14 oktober 2020 een akte houdende overlegging aanvullende productie, met productie 54;  
      
      
        op 20 oktober 2020 een akte houdende aanvullende producties, met producties 55 tot en met 59; 
      
      
        op 28 oktober 2015 een aanvullende kostenopgave.
      
    
    
      Voormelde producties zijn toegelaten.
      Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en hoger beroep doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] Diesel respectievelijk CK.
      
        Beoordeling van het hoger beroep
      
    
    
  
  
    De feiten
    
    
      1.   De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.15 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld zijn niet in geschil, met dien verstande dat Diesel de conclusies die de rechtbank heeft getrokken uit de overwegingen 2.10 en 2.11 betwist. Zij betwist dat al de in die overwegingen afgebeelde broeken in de Benelux op de markt zijn gebracht, maar dat heeft de rechtbank niet overwogen. Het hof zal dan ook van die feiten uitgaan. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak, voor zover in beroep nog van belang, om het volgende.
    
    
    
      1.1.
      Diesel, opgericht in 1978, is een Italiaanse onderneming die zich bezig houdt met het ontwerpen, het ontwikkelen, het produceren en het verhandelen van casual kleding, waaronder jeanskleding. Vast onderdeel van de collectie van Diesel is een serie spijkerbroeken op basis van het zogenoemde 5-pocketmodel. Dit model kenmerkt zich door twee opgestikte zakken op het zitvlak van de broek, twee steekzakken aan de voorzijde van de broek en een vijfde klein rechthoekig zakje dat zich (gezien vanuit de drager van de broek) bevindt deels boven en deels in de rechtersteekzak van de spijkerbroek. Dit vijfde zakje wordt ook aangeduid als ‘coin pocket’.
      
    
    
      1.2.
      Het 5-pocketmodel van Diesel is in vrijwel iedere collectie voorzien van het hierna afgebeelde label dat wordt gevormd door een strook geweven materiaal dat deel uitmaakt van het zichtbare oppervlak van de coin pocket, waarop woord/beeldmerken van Diesel zijn aangebracht - hierna ook: het Diesel-label -.
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      1.3.
      Diesel is houdster van het hieronder weergegeven Beneluxmerk - hierna ook: het merk -, dat op 21 juni 2017 is aangevraagd en op 22 juni 2017 onder nummer 1016431 is ingeschreven voor broeken in warenklasse 25.
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      1.4.
      Bij de registratie van het Benelux-merk is onder “classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren en onderscheidende elementen” het volgende vermeld: “- Het merk bestaat uit het beeld van een smalle strook textiel aangebracht op een broek op de in de afbeelding schematisch aangeduide plaats. De in de afbeelding met stippellijnen of vervaagd aangeduide overige vormgevingselementen van de broek zijn uitsluitend opgenomen ter aanduiding van de plaats van de strook.”
      
    
    
      1.5.
      
        In de periode 2013 tot en met 2016 bedroeg de omzet van Diesel in de Benelux voor denimproducten (x 1.000) en de reclame en promotie-uitgaven voor de Benelux:
        2013 € 24.146 	€ 1.389.119
        2014 € 22.011 	€ 1.305.602
        2015 € 19.387 	€ 1.104.042
        2016 € 19.037 	€    963.790
      
      
    
    
      1.6.
      
        Het in 2015 in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven boek ‘Denim’ bevat de hieronder weergegeven kaft en bladzijden. De tekst bevat de volgende (door Diesel geel gemarkeerde) zin:
        
          “The brand was firmly on the map and the branded strip on the jean coin pocket would become an instant recognizable motif.”
        
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      1.7.
      CK maakt deel uit van het Amerikaanse modeconcern Calvin Klein - hierna: het CK-concern -, dat op haar beurt onderdeel is van Phillips-van Heusen Corporation. Het CK-concern brengt sinds de jaren ʼ70 van de vorige eeuw onder meer in Europa spijkerbroeken op de markt onder het merk Calvin Klein. CK Europe is producent en distributeur van de Calvin Klein kleding. CK Stores exploiteert op de Europese markt gerichte officiële CK websites, waarop spijkerbroeken van het merk Calvin Klein te koop worden aangeboden en daarvoor ook wordt geadverteerd. 
      
    
    
      1.8.
      De spijkerbroeken van het CK-concern zijn in elk geval vanaf 1992 voorzien van een label op de coin pocket, zoals het hierna afgebeelde label - hierna: een ouder CK-label -.
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      1.9.
      Het CK-concern heeft in haar herfst/winter-collectie van 2015 een nieuw CK-label geïntroduceerd - hierna: het nieuwe CK-label of het teken -. De collectie spijkerbroeken voorzien van dit nieuwe CK-label was wereldwijd vanaf augustus 2015 in de winkels verkrijgbaar. Het nieuwe CK-label ziet er als volgt uit: 
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      1.10.
      Sinds de jaren ʼ70 van de vorige eeuw worden er op de coin pocket van 5-pocket spijkerbroeken merklabels aangebracht. Voorbeelden van spijkerbroeken uit de jaren ʼ70 met een merklabel of ander merkteken op de coin pocket zijn hieronder weergegeven.
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      1.11.
      In 2017 werden de hierna weergegeven labels op coin pockets van broeken gebruikt:
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      1.12.
      Bij brief van 3 juli 2017 heeft Diesel CK gesommeerd om het gebruik van het nieuwe CK-label te staken en gestaakt te houden, stellende dat dat gebruik een inbreuk vormt op haar merk- en auteursrechten. Bij brief van 12 juli 2017 heeft Calvin Klein c.s. te kennen gegeven dat zij niet aan de sommatie zal voldoen. 
      
    
    
      1.13.
      
        In een verklaring van 6 oktober 2017 schrijft [naam] - hierna: [naam] -: 
        
          
            
              
            
          
          De vorderingen, de beslissing van de rechtbank en de grieven
        
      
      
      2. In conventie heeft Diesel, kort gezegd, gevorderd: 
      
        
          verklaringen voor recht dat CK inbreuk heeft gemaakt op haar voormelde Benelux-merkrechten en op haar auteursrechten in de Europese Unie op de vormgeving van het Diesel-label;
        
        
          CK te bevelen deze inbreuken (wat betreft de auteursrechtinbreuk in alle landen van de Europese Unie, althans in Nederland) te staken en gestaakt te houden; 
        
        
          CK te bevelen tot het doen van opgaven;
        
      
      een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, alsmede
      -  CK te veroordelen tot vergoeding van de door Diesel door de inbreuken geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;  
      met veroordeling van CK in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv.
      
      3. Zij heeft daartoe gesteld dat CK door het gebruik van het nieuwe CK-label inbreuk op haar merkrechten maakt als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub b en c, BVIE (oud) – hierna ook: de sub b-, respectievelijk sub c-grondslag of -inbreuk – en op haar auteursrechten. 
      
      4. In (onvoorwaardelijke) reconventie heeft CK, kort gezegd, nietigverklaring van het merk en doorhaling van de registratie daarvan gevorderd, met veroordeling van Diesel in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv, met rente.
      
      5. Zij heeft zich daartoe beroepen op artikel 2.28, lid 1 juncto artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE, stellende dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft daar het van huis uit elk onderscheidend vermogen mist en ook geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik (inburgering). 
      
      6. De rechtbank heeft in reconventie het merk nietig verklaard en het in conventie gevorderde afgewezen, met veroordeling van Diesel in de kosten van het geding in conventie en reconventie. De rechtbank heeft daartoe het volgende overwogen over de merkenrechtelijke vorderingen:
      
      
        in reconventie:  
      
      
        
          dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument van broeken;
        
        
          dat het merk samen valt met de waar waarvoor het merk is ingeschreven;
        
        
          dat dergelijke tekens enkel onderscheidend vermogen hebben indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is;
        
        
          at dat niet geldt voor het merk, zodat het van huis uit elk onderscheidend vermogen mist;
        
        
          dat Diesel niet het bewijs heeft geleverd van inburgering in de hele Benelux.   
        
      
      Hetgeen in conventie de afwijzing meebrengt van de merkenrechtelijke vorderingen.
      
      
        Met betrekking tot de auteursrechtelijke vorderingen heeft zij overwogen:
      
      
        
          dat Diesel niet duidelijk maakt wat het auteursrechtelijk beschermd werk is, waarop zij zich beroept;
        
        
          dat, als ervan moet worden uitgegaan dat Diesel zich beroept op de Diesel-label, zoals afgebeeld in overweging 1.2, dus inclusief kleur, materiaal en een afbeelding van een Diesel-merk, en die combinatie auteursrechtelijke bescherming geniet, er geen sprake is van inbreuk, omdat de totaalindruk daarvan niet overeenstemt met de totaalindruk van het nieuwe CK-label.   
        
      
      
      7. De grieven 1 tot en met 7 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat het merk van huis uit elk onderscheidend vermogen mist. De grieven 8 tot en met 12 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Diesel niet heeft bewezen dat het merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Met grief 13 verwijt Diesel de rechtbank geen inbreuk op de merkrechten van Diesel te hebben aangenomen en de merkenrechtelijke vorderingen te hebben afgewezen. De grieven 14 tot en met 16 richten zich tegen afwijzing van de auteursrechtelijke vorderingen. Grief 17 richt zich tegen de kostenveroordeling.
      
    
  
  
    De markt/ het vormgevingserfgoed
    
    8. Voor de beoordeling van aan de orde zijnde merkenrechtelijke en auteursrechtelijke vorderingen is van belang wat voor tekens werden en worden gebruikt op de coin pocket van (spijker)broeken.
    
    9. Al vele jaren zijn (rechte) labels op de bovenste helft van (het zichtbare deel van) de coin pocket bij een aanzienlijk aantal broeken aanwezig. Dat geldt ook voor de periode voor het merkdepot in juni 2017. Diesel heeft dat ook erkend (zie punt 61 ID). Het hof verwijst voorts naar de hiervoor in overweging 1.11 afgebeelde broeken (productie 16 CK), de door CK als producties 40 tot en met 49 en 55 tot en met 59 overgelegde afbeeldingen en de door Diesel als productie 38 (pagina 6) en 41 (pagina 2) overgelegde afbeeldingen. Ook CK gebruikt zo’n label vanaf 1992 (productie 11 en 12 CK). Diesel heeft in haar MvG betwist dat de hiervoor in overweging 1.11 afgebeelde broeken op de markt zijn of waren in de Benelux. Zij is op deze betwisting niet meer is teruggekomen nadat CK onderbouwd heeft aangevoerd dat het bij al deze broeken, met uitzondering van de broek van Mowbray, gaat om broeken van internationaal opererende bedrijven en bekende spelers op de Benelux-markt, die in de Benelux verkopen via eigen winkels, warenhuizen en/of  webshops. Om die reden gaat het hof in zoverre aan Diesels betwisting als onvoldoende onderbouwd voorbij.
    
    10. Diesel betwist ook dat de hiervoor in overweging 1.10 afgebeelde broeken (productie 10 CK), die al in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw op de markt waren, in de Benelux op de markt zijn geweest. Nu CK stelt dat het lastig is concreet bewijs daarvan te achterhalen, neemt het hof niet aan dat deze broeken op de markt waren in de Benelux. Dit neemt echter niet weg dat ze wel ergens ter wereld, naar CK onbetwist heeft gesteld in grote hoeveelheden, op de markt zijn geweest. Dat is relevant voor de auteursrechtelijke vorderingen.
    
    11. Grief 1, gericht tegen de vaststelling dat de in overwegingen 1.10 en 1.11 afgebeelde broeken op de markt zijn of zijn geweest (waarbij de rechtbank niet heeft vastgesteld dat dat in de Benelux was) en het verwijt dat de rechtbank daaraan bij haar beoordeling belang heeft gehecht faalt gelet op het voorgaande, althans kan, ook gelet op hetgeen hierna wordt overwogen, op zichzelf niet tot vernietiging leiden.     
    
  
  
    Nietigheid van het merk?
    
    12. CK betwist dat het merk van huis uit onderscheidend vermogen bezit.
    
    13. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en voorts op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. Ook Diesel gaat er thans (zie punten 120 en 142-147 MvG) van uit dat het bij de beoordeling van de vraag of het merk onderscheidend vermogen heeft gaat om de gemiddelde consument van broeken, derhalve het grote publiek en dat het publiek dus niet beperkt is tot consumenten die broeken uit het duurdere segment kopen.
    Voorts moet de rechter om te kunnen beoordelen of een teken onderscheidend vermogen heeft overgaan tot een concreet onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van dit teken.
    
    14. Partijen twisten allereerst over het antwoord op de vraag of het merk alleen dan van huis uit onderscheidend vermogen heeft als het significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is - hierna ook: de eis van significante afwijking - . CK stelt dat deze eis geldt en dat daaraan niet is voldaan. Diesel betwist dat.
    
    15. Het is vaste rechtspraak dat de eis van significante afwijking van toepassing is op gevallen waarin het merk bestaat in of samenvalt met de verschijningsvorm van de waar waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd, aangezien de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar bij gebreken van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan - hierna ook: de vormmerk-jurisprudentie -.
    
    16. De rechtbank heeft in navolging van CK aangenomen dat in dit geval de eis van significante afwijking geldt omdat het teken (noodzakelijkerwijs) samenvalt met het uiterlijke van een deel van de waar, daarmee onlosmakelijk verbonden is en los daarvan niet kan bestaan. CK heeft zich daartoe beroepen op Europese jurisprudentie. Het Gerecht heeft in een aantal zaken over (positie)merken die bestonden uit een teken dat op zichzelf van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft (zoals een kleur of een eenvoudige geometrische figuur zoals strepen) en dat bestemd is om uitsluitend en systematisch op een bepaalde wijze en/of plaats te worden aangebracht op de waar, waarvoor het merk was aangevraagd, beslist dat de vormmerk-jurisprudentie daarop van toepassing is, omdat het teken samenvalt met het uiterlijk van (een deel van) die waar en daarmee onlosmakelijk of onafscheidbaar verbonden is. Aldus heeft het Gerecht geoordeeld in uitspraken over een oranje punt van een sok (15 juni 2010, T-547/08), het rode veteruiteinde van een schoen (11 juli 2013, T-208/12), een label met een metalen knop in het oor van een Steiff-knuffeldier (16 januari 2014, T-434/12), vijf strepen op de zijkant van een K-Swiss-schoen (13 juni 2014, T-85/13) en strepen op de zijkant van een Pirelli-band (4 juli 2017, T-81/16).
    
    17. In de zaken over de oranje punten van sokken (16 mei 2011, C-429/10P, ECLI:EU:C:2011:307 (X Technology Swiss/BHIM) en de rode veteruiteinden (11 september 2014, C-521/13P, ECLI:EU:C:2014:2222 (Think Schuwerk/BHIM), waarin het ging om weigeringen door het OHIM (thans EUIPO) op absolute gronden, heeft het Hof van Justitie EU de hogere voorziening afgewezen. Daarbij is het HvJ er in beide zaken vanuit gegaan dat de vaststelling door het Gerecht dat het teken samenviel met het uiterlijk van de waar, waarvoor om inschrijving is gevraagd, een feitelijke vaststelling is die buiten de toetsing door het HvJ in het kader van een hogere voorziening valt (vergelijk met name rechtsoverweging 46 van het HvJ in de zaak over de rode veteruiteinden). Het HvJ heeft daarin dus niet (uitdrukkelijk) geoordeeld over de vraag of de omstandigheid dat het teken onlosmakelijk is verbonden met het uiterlijk van een deel van de waar voldoende is om aan te nemen dat het teken samenvalt met het uiterlijk van de waar.
    
    18. In het arrest van 8 oktober 2020, C-456/19, ECLI:EU:C:2020:813 (Aktiebolaget Östgötatrafiken) heeft het HvJ geoordeeld over (positie)merken die zijn omschreven als “Beschildering van voertuigen in de kleuren rood, wit en oranje zoals aangeduid”, aangevraagd voor vervoersdiensten. Op de bij de aanvraag gevoegde afbeeldingen is aangegeven hoe de kleuren op de voertuigen worden aangebracht en zijn de contouren van de voertuigen als stippellijnen weergegeven teneinde duidelijk te maken dat de aangevraagde bescherming geen betrekking heeft op de vorm van deze voertuigen. Het HvJ overweegt allereerst dat de omstandigheid dat het ging om goederen die worden gebruikt voor het verrichten van de diensten en die niet het voorwerp van de merkaanvraag uitmaken, niet wegneemt dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken met name rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek van de kleurpatronen waaruit het betrokken teken bestaat als aangebracht op de goederen die de enige drager ervan zijn. Vervolgens overweegt het HvJ dat de eis van significante afwijking geldt voor gevallen waarin het teken bestaat in (of samenvalt met) de verschijningsvorm van de waar waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd (en voor gevallen waarin het teken bestaat in de voorstelling van de inrichting van een fysieke ruimte waarin diensten worden verricht waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd). Ten slotte overweegt het HvJ dat een dergelijke situatie zich niet voordoet als een teken bestaat uit grafische elementen die zijn bestemd om te worden aangebracht op goederen als hiervoor bedoeld. Vervolgens overweegt het hof: 
    In dit verband dient te worden opgemerkt dat de goederen die gebruikt worden voor het verrichten van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde diensten, namelijk de vervoermiddelen, weliswaar met stippellijnen in de inschrijvingsaanvragen zijn weergegeven teneinde zowel de plaatsen waar de aangevraagde merken zullen worden aangebracht als de contouren ervan aan te geven, maar dat de als merk aangevraagde tekens niet samenvallen met de vorm of de verpakking van deze goederen (…). Deze tekens bestaan immers uit kleurencombinaties die systematisch geschikt en ruimtelijk afgebakend zijn. De inschrijvingsaanvragen hebben dus betrekking op specifieke grafische elementen die, anders dan [vormmerken, hof], niet een goed weergeven door de eenvoudige reproductie van de lijnen en contouren daarvan.
    
    19. Naar het oordeel van het hof leidt deze uitspraak ertoe dat de vormmerk-jurisprudentie en de eis van significante afwijking niet gelden voor tekens als het onderhavige merk, waarbij het goed, waarop het teken bestemd is te worden aangebracht, slechts in stippellijnen in de inschrijvingsaanvraag is weergegeven teneinde zowel de plaats waar het merk zal worden aangebracht als de contouren ervan aan te geven. Die vormmerk-jurisprudentie geldt wel als het als merk aangevraagde teken het goed (in zijn geheel en niet een daarop aangegeven teken) weergeeft door de eenvoudige reproductie van lijnen en contouren daarvan, maar daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. 
    
    20. Dit brengt mee dat de grieven 3 en 4, gericht tegen het oordeel dat de eis van significante afwijking geldt voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het onderhavige merk, slagen en dat grief 7, gericht tegen het oordeel dat in casu niet aan die eis is voldaan geen behandeling behoeft. Overigens is het hof op grond van hetgeen hierna in rechtsoverwegingen 22 en 23 wordt overwogen van oordeel dat het merk wel significant afwijkt van hetgeen in de betrokken sector gangbaar is.  
    
    21. CK heeft voorts betwist dat het teken, naar het hof begrijpt ook als de eis van significante afwijking niet geldt, van huis uit onderscheidend vermogen heeft omdat het een eenvoudige geometrische vorm, namelijk een simpele streep/strook, is die te eenvoudig is om als merk te dienen en niet als herkomstaanduiding zal worden opgevat. Dat geldt volgens CK ook als in aanmerking genomen wordt dat uit de merkregistratie blijkt dat deze streep op een bepaalde plaats op een bepaalde wijze op de coin pocket van een broek wordt aangebracht en het dus in feite om een positiemerk gaat. De gemiddelde consument zal hierin niet meer zien dan een banale generieke versiering, aldus CK. Zij stelt, onder verwijzing naar rechtspraak van het Gerecht, dat een niet onderscheidende eenvoudige geometrische vorm niet onderscheidend wordt door de plaatsing daarvan op de zijkant van een schoen, de mouw van een shirt of de pijp van een broek en dat zo’n teken ook niet aldus gemonopoliseerd mag worden. 
    
    22. Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen bezit, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht en moet worden uitgegaan van het hele merk en niet een onderdeel daarvan. Het merk bestaat niet enkel uit een simpele streep, maar uit een strook die bestemd is op een bepaalde plaats en op een bepaalde wijze op een broek te worden aangebracht. Het hof is van oordeel dat (het beeld van) het merk bestaat uit de combinatie van de volgende kenmerken:
    
      
        rechthoekig en langgerekt label of relatief smalle strook op de coin pocket aan de rechtervoorzijde van een broek,
      
      
        die loopt vanaf ongeveer halverwege de rechter rand van de coin pocket schuin naar beneden naar de linker rand,
      
      
        over de hele breedte van de coin pocket,
      
      
        en aan de linker onderzijde tegen de bovenrand van de steekzak aan de voorzijde van de broek eindigt,
      
      
        die zo geplaatst is dat de coin pocket in twee vlakken wordt verdeeld,
      
      
        in een lichte, met de kleur van de broek contrasterende, kleur. 
      
    
    
    
      De kenmerken 1, 3 en 5 en 6 zijn ook door Diesel genoemd en door CK niet gemotiveerd betwist. Het hof heeft de kenmerken 1 en 6 op grond van de eigen waarneming in zoverre aangepast dat uit de merkinschrijving niet blijkt dat het gaat om een spijkerbroek en dat wel blijkt dat de strook een lichte kleur heeft. Dat de kenmerken 2 en 4 ook aanwezig zijn heeft CK onbetwist gesteld - zij spreekt bij kenmerk 2, evenals de Amerikaanse merkaanvraag van Diesel, over een diagonaal/diagonale plaatsing - en dat heeft het hof ook zelf waargenomen. Tot en met de memorie van grieven noemde Diesel ook nog als kenmerk dat het label/de strook niet op de stof van de coin pocket is aangebracht, maar is ingeklemd in een uitsparing. Dit heeft Diesel in haar pleitnota in hoger beroep niet langer gehandhaafd. Terecht, daar dit niet blijkt uit de merkinschrijving, zoals Diesel ook al tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg had erkend. In haar pleitnota noemde zij voorts nog als kenmerk dat de baan van afwijkend materiaal is. Dit blijkt evenmin uit de inschrijving, zoals door Diesel tijdens het pleidooi ook is erkend. Dit is dan ook geen in aanmerking te nemen kenmerk.   
    
    
    23. Het hof is van oordeel dat dit (beeld van het) merk wel kan dienen om broeken te onderscheiden naar herkomst en aldus van huis uit onderscheidend vermogen bezit, in welk verband het hof van belang acht dat het hier gaat om een bijzondere schuine plaatsing van de strook op het onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. In zoverre wijkt de plaatsing (significant) af van wat gebruikelijk is in de betrokken sector bij labels op coin pockets van (spijker)broeken. Anders dan in de door het Gerecht besliste zaken, waarop CK zich heeft beroepen, gaat het hier niet om een voor de hand liggende plaatsing van een eenvoudig geometrisch teken. Het hof neemt voorts in aanmerking dat uit de stellingen van partijen en de overgelegde producties blijkt dat het bij spijkerbroeken gebruikelijk is om aan de buitenzijde van een broek onderscheidingstekens aan te brengen, waardoor de broeken naar herkomst worden onderscheiden, en dat het publiek daaraan dan ook gewend is. Uit de overgelegde foto’s van Dieselbroeken blijkt ook dat de schuinlopende strook een opvallend en afwijkend detail is op de broeken.
    De omstandigheid dat een merk ook een andere functie kan vervullen naast een herkomstfunctie en ook kan worden gezien als een versiering leidt er niet toe dat het merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft.
    
    24. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat het merk wel van huis uit onderscheidend vermogen heeft, dat de grieven 2 en 5 ook slagen en dat het merk ten onrechte nietig is verklaard. Het vonnis, voor zover gewezen in reconventie zal dan ook worden vernietigd. De grieven 8 tot en met 12, gericht tegen de verwerping door de rechtbank van het beroep op inburgering, behoeven geen behandeling. 
    
    25. Het oordeel dat het merk geldig is brengt ook mee dat onderzocht moet worden of sprake is van merkinbreuk.
    
  
  
    Sub b-merkinbreuk?
    
    26. Van sub b-inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. 
    Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. 
    
    
      Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van de waren en van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in de fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Een globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden verricht zodra het merk en het teken een zekere (ook al is het maar geringe) overeenstemming vertonen. Verwarringsgevaar veronderstelt echter wel dat er sprake is van ten eerste gelijke of overeenstemmende tekens en ten tweede dezelfde of soortgelijke waren. Deze twee factoren vormen cumulatieve voorwaarden. Als er helemaal geen sprake is van overeenstemming (of (soort)gelijke waren) kan worden afgezien van de globale beoordeling in fase 2.
    
    
    
      
        Het relevante publiek en de perceptie en het aandachtsniveau daarvan.
      
    
    
    27. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Het hof is van oordeel dat de inbreukvraag in beginsel moeten worden beantwoord aan de hand van de perceptie van de gemiddelde consument van de soort producten waarvoor het teken wordt gebruikt. Bij de beantwoording van de vraag naar het verwarringsgevaar moet immers rekening worden gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder het aandachtsniveau van het doelpubliek van de vermeend inbreukmakende producten. CK heeft onbetwist gesteld dat de gemiddelde CK-spijkerbroek 100 tot 150 euro kost, dat een spijkerbroek van meer dan 100 euro tot het duurdere segment spijkerbroeken behoort en dat personen die bereid zijn meer dan 100 euro aan een spijkerbroek uit te geven per definitie een meer modebewuste subgroep vormen. Daarvan uitgaande is naar het oordeel van het hof sprake van een iets hoger dan gemiddeld aandachtsniveau. 
    
    
      
        Overeenstemming? 
      
    
    
    28. CK heeft betwist dat sprake is van overeenstemming tussen het teken en het merk, althans voldoende overeenstemming om verwarringsgevaar aan te nemen. Partijen gaan er beiden van uit dat auditieve en begripsmatige overeenstemming hier niet aan de orde is en dat alleen de vraag of sprake is van visuele overeenstemming moet worden beantwoord. Daarbij moet in beginsel het merk zoals ingeschreven worden vergeleken met het teken zoals gebruikt. 
    
    29. Het hof is van oordeel dat het totaalbeeld van het merk met name wordt bepaald door de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. 
    Een label op een coin pocket is zodanig algemeen dat dit element op zichzelf naar het oordeel van het hof niet een zelfstandig onderscheidende plaats heeft en verwaarloosbaar is. Het gaat hier ook om een positiemerk dat juist de positie van het label - en niet een label op zichzelf - op de coin pocket beoogt te beschermen.  
    
    30. Het totaalbeeld van het teken wordt naar het oordeel van het hof met name bepaald door het, zoals CK onbetwist heeft gesteld, wereldbekende CK-woordmerk CALVIN KLEIN en het woord JEANS die daarop zijn aangebracht. Woordelementen bepalen in het algemeen in beginsel het totaalbeeld meer dan beeldelementen en dat is hier ook het geval. Daarnaast wijkt de plaatsing van het label relevant af van de plaatsing van het label in het merk: het is een recht label aan de bovenzijde van de coin pocket. Ten slotte bevindt zich aan elk uiteinde van het CK-label een zogenaamde rivet (een metalen klinknagel).
    
    31. Gelet op deze verschillen is het hof van oordeel dat het teken en het merk niet visueel overeenstemmen. Daar overeenstemming tussen het teken en het merk een voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar, kan in casu geen verwarringsgevaar worden aangenomen en is geen sprake van sub b-inbreuk.
    
    32. Voor zover al enige visuele overeenstemming zou moeten worden aangenomen is het hof van oordeel dat die overeenstemming uiterst gering is. Weliswaar zijn de waren waarvoor het merk is ingeschreven en het teken wordt gebruikt identiek, maar ook gelet op de grote verschillen tussen de (plaatsing van de) labels en het hogere aandachtsniveau van het relevante publiek, heeft Diesel niet voldoende onderbouwd dat er reëel gevaar bestaat dat het relevante publiek kan menen dat de onderhavige broeken van CK van Diesel of een daarmee economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Dat geldt ook als het merk door langdurig en veelvuldig gebruik een grotere beschermingsomvang zou hebben gekregen. Het had op de weg van Diesel gelegen reëel verwarringsgevaar aan te tonen. 
    
  
  
    Sub c-merkinbreuk?
    
    33. De omstandigheid dat geen sprake is van overeenstemming tussen het teken en het merk leidt er ook toe dat geen sprake is van sub c-inbreuk.
    
    34. Indien al zou kunnen worden aangenomen dat er enige, naar het oordeel van het hof dan zeer geringe, overeenstemming zou zijn tussen het teken en het merk, faalt het beroep op de sub c-grondslag al omdat Diesel onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van ongerechtvaardigd afbreuk doen aan of voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Diesel heeft immers niet aangetoond (en zelfs niet een begin daarmee gemaakt) dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument is gewijzigd of dat er een grote kans bestaat dat dit gebeurt, zoals vereist voor het aannemen van afbreuk aan het onderscheidend vermogen. Ook heeft zij niet aangetoond dat CK de opzet had om mee te liften of de overeenstemming bewust heeft gezocht, zoals vereist voor ongerechtvaardigd voordeel trekken. Afbreuk aan de reputatie van het merk is niet gesteld en speelt ook niet in dit geval.
    
    35. Nu geen sprake is van merkinbreuk zijn de daarop gebaseerde conventionele vorderingen terecht afgewezen. In zoverre zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd.       
    
  
  
    Auteursrechtinbeuk?
    
    36. Diesel stelt dat de vormgeving van het Diesel-label een auteursrechtelijk werk is, waarop de auteursrechten aan Diesel toekomen en dat CK door het gebruik van nieuwe CK-label inbreuk op die auteursrechten maakt. Zij stelt dat de vormgeving van het Diesel-label het resultaat is van de eigen intellectuele keuze van de ontwerper voor een specifieke combinatie van een aantal vormgevingselementen. Het hof begrijpt, met name uit punten 9 en 18 tot en met 21 van de inleidende dagvaarding – hierna: ID – en punten 4, 167 en 178 MvG, dat Diesel zich beroept op auteursrechtelijke bescherming van (het beeld van) de schuin lopende strook die op de coin pocket is aangebracht en die voldoet aan de hiervoor vermelde kenmerken van het merk:
    
      
        rechthoekig en langgerekt label of relatief smalle strook op de coin pocket aan de rechtervoorzijde van een broek,
      
      
        die loopt vanaf ongeveer halverwege de rechterrand van de coin pocket schuin naar beneden naar de linker rand,
      
      
        over de hele breedte van de coin pocket,
      
      
        en aan de linker onderzijde  tegen de bovenrand van de steekzak aan de voorzijde van de broek eindigt,
      
      
        die zo geplaatst is dat de coin pocket in twee vlakken wordt verdeeld,
      
      
        in een lichte, met de kleur van de broek contrasterende, kleur,
      
    
     alsmede de volgende, niet uit de inschrijving van het merk blijkende, kenmerken:  
    7. het label is vervaardigd van een van het materiaal van (de coin pocket van) de broek afwijkend materiaal;
    8. en ingeklemd tussen twee delen denim-stof, waar de stof van de coin pocket is onderbroken, door middel van een zichtbare gestikte naad, zodanig dat het label geïntegreerd is in het oppervlak van de coin pocket en daarin een lichte verdieping vormt.
    
    37. CK betwist 
    
      
        dat duidelijk is waarop Diesel meent auteursrechthebbende te zijn, 
      
      
        dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk,  
      
      
        dat Diesel (in alle landen van de EU waar Diesel een verbod vordert) auteursrechthebbende is en
      
      
        dat sprake is van inbreuk.
      
    
    
    38. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen is vereist dat een voorwerp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd.
    Voorts moet het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen (EOK & PS-criterium), ofwel een eigen intellectuele schepping van de auteur zijn (EIS-criterium), die de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan.  
    
    39. Het hof is van oordeel dat voldoende duidelijk is voor welke vormgeving, bestaande uit de combinatie van voormelde elementen, Diesel auteursrechtelijke bescherming inroept. Dat blijkt niet alleen uit de door Diesel gegeven opsommingen van kenmerken (die neerkomen op voormelde opsomming), maar ook uit de overgelegde afbeeldingen van het Diesel-label. Het gaat niet slechts om een simpele (schuine) streep op de coin pocket van een broek, zoals CK (in punt 113 en 128 CvA) stelt.  
    
    40. CK stelt dat alle elementen ontleend zijn aan een algemene stijl, functioneel zijn bepaald, banaal en/of gangbaar zijn en ook de combinatie niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Diesel heeft erkend dat niet al de afzonderlijke elementen van het Diesel-label zelfstandig tot bescherming leiden, maar uitsluitend de combinatie van die keuzes een oorspronkelijk werk oplevert. Zij betwist weliswaar dat de verschillende elementen uitsluitend technisch of functioneel zijn bepaald, maar zij betwist niet de stellingen van CK dat “het aanbrengen van een stukje (naar uit de producties waarnaar CK daarbij verwijst blijkt, ook afwijkende) stof” als label op de coin pocket, het gebruik van een zichtbare gestikte naad en het integreren van het label (onder verwijzing naar de als productie 9 CK overgelegde verklaring van Piero Turk) geen auteursrechtelijk beschermde trekken zijn nu zij een niet-originele uiting van een algemene stijl en/of gebruikelijk en/of banaal zijn. CK heeft in algemene zin gesteld dat dat ook voor de andere onderdelen geldt, maar heeft dat onvoldoende geconcretiseerd en/of onderbouwd (zo heeft zij dat bijvoorbeeld  niet onderbouwd ten aanzien van de schuine plaatsing van het label op het onderste deel van de coin pocket), zodat het hof daar aan voorbij gaat. Het hof is van oordeel dat de combinatie van deze elementen voldoet aan de eisen van het EOK&PS-criterium/ EIS-criterium en dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.  
    
    41 Er veronderstellenderwijs van uitgaande dat Diesel de auteursrechten bezit, moet de vordering naar het oordeel van het hof niettemin worden afgewezen omdat het nieuwe CK-label geen inbreuk maakt op voormelde auteursrechten van Diesel.  
    
    42. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient te worden beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt (een eigen intellectuele schepping van de auteur is). Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de ‘werktoets’ beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn.
    
    43. Op grond van het bovenstaande en de eigen waarneming gaat het hof ervan uit dat het totaalbeeld van het Diesel-label met name wordt bepaald door de auteursrechtelijke trekken vermeld in rechtsoverweging 36, onder 2 tot en met 5, kort gezegd, de bijzondere schuine plaatsing van het label, over de gehele breedte van de onderste helft van (het zichtbare deel van) de coin pocket. Daar het nieuwe CK-label juist op die punten afwijkt nu dat label een horizontaal lopende strook is, die geplaatst is aan de bovenzijde van de coin pocket, stemmen de totaalbeelden naar het oordeel van het hof niet overeen. Voor zover zou moeten worden aangenomen dat de lichte contrasterende kleur van het label (waarvan CK niet onderbouwd  gesteld heeft dat dit een uiting van een stijl, banaal of gebruikelijk is) ook een auteursrechtelijk beschermde, of een voor het totaalbeeld bepalende trek zou zijn, leidt dit niet tot een ander oordeel. Diesel heeft de stelling van CK dat het nieuwe CK-label niet een contracterende kleur heeft, maar een op de kleur van (de coin pocktet van) de spijkerbroek afgestemde kleur/tint, namelijk een donkere streep op een donkere broek en een lichte streep op lichtere broeken, immers niet gemotiveerd betwist. Bij de door Diesel gegeven opsomming van overeenstemmende kenmerken (punt 38 ID) noemt zij dit kenmerk ook niet. 
    
    44. Nu er naar het oordeel van het hof geen sprake is van auteursrechtinbreuk in Nederland of in de overige landen van de Europese Unie (op dezelfde gronden) zijn de conventionele, op auteursrecht gebaseerde, vorderingen terecht afgewezen en kunnen de grieven 14 tot en met 16 niet tot vernietiging leiden.
    
  
  
    Slotsom en proceskosten
    
    45. Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover in reconventie gewezen en het in reconventie gevorderde alsnog zal worden afgewezen, met veroordeling van CK in de kosten van de procedure in reconventie in eerste aanleg. In zoverre slaagt ook grief 17.  Het vonnis, voor zover in conventie gewezen, zal worden bekrachtigd. In zoverre faalt grief 17.
    
    46. Beide partijen hebben veroordeling van de redelijke en evenredige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. gevorderd. Geen grieven zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank over de begroting van kosten in eerste aanleg en de verdeling daarvan over de conventie en de reconventie. In aanmerking nemende dat de in eerste aanleg door Diesel gevorderde kosten ook (aanzienlijk) hoger zijn dan de begrote kosten, zal het hof  deze oordelen, die het juist acht, overnemen en de kosten, waarin CK in eerste aanleg in reconventie wordt veroordeeld, begroten op € 8.750,--.    
    
    47. Nu partijen in hoger beroep over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten van het hoger beroep compenseren.   
    
  
  
    Beslissing
    
    
      Het gerechtshof:
    
    
    
      vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 22 mei 2019, voor zover in reconventie gewezen
    
    
    
      en in zoverre opnieuw rechtdoende,
    
    
  
  
    in reconventie 
    
    
      wijst het gevorderde af;
    
    
    
      veroordeelt CK in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Diesel begroot op € 8.750,--;       
    
    
    
      verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
    
    
    
      wijst het meer of anders in hoger beroep gevorderde af;
    
    
    
      bekrachtigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 22 mei 2019, voor zover in conventie gewezen;
    
    
    
      compenseert de kosten van het geding in hoger beroep, des dat elke partij de eigen kosten draagt.
    
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking,  J.I. de Vreese-Rood en R.S Le Poole; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 maart 2021, in aanwezigheid van de griffier.
    
    
    
  
  
     Het BVIE is met ingang van 1 maart 2019 gewijzigd; de huidige versie verschilt voor zover hier van belang niet van de vorige versie. Artikel 2.20, lid 1 is thans artikel 2.20, lid 2.
    
  
  
     Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza, en de conclusie van de advocaat-generaal in deze zaak van 14 november 2019, ECLI:EU:C:2019:974.  
  
  
     Vgl. HvJEU 2 september 2010, ECLI:EU:C:2010:488, Calvin Klein, 23 januari 2014, ECLI:EU:C:2014:22, Wesergold en 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza.
  
  
     Vgl. HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, Intel en HvJ EU 14 november 2013, ECLI:EU:C:2013:741, Wolf.
  
  
     HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, l’Oreal/Bellure en HvJ EU 3 september 2015. C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, Iron&Smith/Unilever.
  
  
     Vgl. HvJ EU 13 november 2018, ECLI:EU:C:2018:899, Heksenkaas.
  
  
     HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck/Stokke).