ECLI:NL:HR:2012:BU7244, Hoge Raad, 20-01-2012, 10/02536
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2012-01-20 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Vordering tot nietig- althans vervallenverklaring van depots. Voor beoordeling onderscheidend vermogen ingeschreven merk moet feitelijke situatie ten tijde van depot in aanmerking worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op moment beoordeling geldt. Oordeel hof dat mogelijkheid verval merkrecht wegens verwording merk tot soortnaam in beginsel slechts geldt voor woordmerken, onjuist. Bewoordingen Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid, en HvJEU heeft in arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) betrokken regel ook op beeldmerk toepasselijk geacht. Aan BenGH 19 december 1997, nr. A96/2, NJ 2000/574 (Beapharm/Nederma) komt op dit punt geen betekenis meer toe.

20 januari 2012
      Eerste Kamer
      10/02536
      EV/AS
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      De vennootschap naar vreemd recht BACH FLOWER REMEDIES LIMITED,
      gevestigd te Wimbledon, Londen, Verenigd Koninkrijk,
      EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, 
      advocaat: mr. K.G.W. van Oven,
    
    
    t e g e n
    
    
      De vennootschap naar vreemd recht
      HEALING HERBS LIMITED,
      gevestigd te Walterstone, Hereford, Verenigd Koninkrijk,
      VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het incidentele cassatieberoep,
      advocaat: mr. K. Aantjes.
    
    
    Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Flower Remedies en Healing Herbs.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: 
      a. het vonnis in de zaak met rolnummer 02/244 van de rechtbank 's-Gravenhage van 30 juni 2004;
      b. de arresten in de zaak met rolnummer 04/1662 en zaaknummer 105.002.481/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 15 november 2007 en 23 februari 2010. 
      De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen de arresten van het hof heeft Flower Remedies beroep in cassatie ingesteld. Healing Herbs heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
      Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor Flower Remedies toegelicht door mr. F.E. Vermeulen, mr. Ch. Gielen en mr. E.A. de Groot, allen advocaat te Amsterdam, voor Healing Herbs door mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam. 
      De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt in zowel in het principale als in het incidentele beroep tot verwerping.
      Mr. Vermeulen voornoemd heeft namens Flower Remedies bij brief van 16 december 2011 op die conclusie gereageerd. 
    
    
    3. Uitgangspunten in cassatie
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) Dr. Edward Bach (1886-1936; hierna ook: dr. Bach) was een in zijn tijd bekend bacterioloog en arts in Engeland. Dr. Bach raakte overtuigd van een verband tussen de geestelijke en de lichamelijke gezondheid, en legde zich sinds 1930 geheel toe op het vinden van natuurlijke remedies die slechte gezondheid bestrijden door harmonie en vrede in het leven van patiënten te laten komen. Hij ontwikkelde daartoe remedies, vervaardigd uit de bloemen en bloesems van planten, bomen en struiken. Ieder van die remedies was toegesneden op specifieke emoties en gemoedstoestanden. Dr. Bach heeft zijn remedies beschreven in een in 1933 verschenen boek, genaamd 'The twelve healers and other remedies'. In dat boek wordt ook precies aangegeven hoe de remedies moeten worden bereid, waartoe twee methoden worden beschreven. In het boek komt verder de volgende passage voor: 
      "For those unable tot prepare their own supplies the remedies can also be obtained from the following chemists:
    
    
    
      Messrs. Keene & Ashwell, 
      57B New Cavendish Street, 
      London, W.1 
    
    
    
      Messrs. Nelson & Co. Ltd 
      73 Duke Street, 
      Grosvernor Square, 
      London, W.1 
    
    
    The chemists mentioned above have very kindly undertaken to supply these remedies at a very moderate price."
    
    
      (ii) Zowel Flower Remedies als Healing Herbs brengt producten op de markt die zijn vervaardigd volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode. 
      (iii) Ten name van Flower Remedies zijn bij het Benelux-Merkenbureau (thans het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) de volgende merken ingeschreven voor onder meer waren en diensten in de klassen 5 (waaronder: farmaceutische en homeopathische preparaten en substanties) en 42 (waaronder: geneeskundige diensten; gezondheidsadviezen en gezondheidstherapieën / medische diensten, consultatie, assistentie, advies en therapie op het gebied van de gezondheidszorg; organisatie van tentoonstellingen):
      a. het woordmerk THE BACH REMEDIES (onder nummer 0395673), gedeponeerd op 21 september 1983; 
      b. het woordmerk BACH (onder nummer 0448803), gedeponeerd op 4 juli 1988; 
      c. het woordmerk BACH FLOWER REMEDIES (onder nummer 0492101), gedeponeerd op 21 december 1990; 
      d. het beeldmerk BACH FLOWER REMEDIES EST. 1936 (onder nummer 0559571), gedeponeerd op 4 augustus 1994; 
      e. het beeldmerk BACH (onder nummer 0650717), gedeponeerd op 27 november 1998.
      De genoemde beeldmerken zijn in het bestreden tussenarrest weergegeven en worden hierna ook aangeduid als de beeldmerken.
      (iv) Flower Remedies heeft (onder meer) Healing Herbs in 1991 in kort geding gedagvaard wegens, kort gezegd, inbreuk door Healing Herbs op voormelde merkrechten alsmede op merkrechten van Flower Remedies met betrekking tot het woordmerk RESCUE REMEDY. Bij vonnis van 20 augustus 1991 heeft de president van de rechtbank te Roermond (onder meer) Healing Herbs, op straffe van een dwangsom, verboden in Nederland de aanduidingen "The Healing Herbs of Edward Bach", "Rescue Remedy(ie)", "Rescue Cream" en "Rescue" nog te gebruiken voor de onderhavige producten.
      (v) Healing Herbs heeft in Engeland tegen Flower Remedies geprocedeerd met als inzet de in Engeland geregistreerde merken die identiek waren aan de hiervoor in (iii) onder b - e vermelde merken. In die procedure zijn de volgende beslissingen genomen:
      - The High Court of Justice, Chancery Division, heeft op 22 mei 1998 beslist dat (i) de woordmerken BACH en BACH FLOWER REMEDIES uit het merkenregister dienden te worden verwijderd en dat (ii) de beeldmerken konden worden gehandhaafd onder voorwaarde dat Flower Remedies een disclaimer zou opnemen ten aanzien van de woorden BACH en BACH FLOWER REMEDIES; 
      - The Court of Appeal heeft de beslissing van het High Court op 21 oktober 1999 bevestigd;
      - The House of Lords heeft op 4 juli 2000 beslist dat de zaak niet werd toegelaten tot een behandeling in beroep aldaar. 
    
    
    
      3.2 Healing Herbs vordert in dit geding, voor zover nog van belang, primair: nietig-, althans vervallenverklaring van de depots van de hiervoor in 3.1 (iii) onder a - e vermelde merken. Zij legt daaraan ten grondslag dat de merken niet kunnen gelden als tekens die een merk kunnen vormen, dan wel uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, een en ander als bedoeld in art. 3 lid 1, aanhef en onder a en d, Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG; hierna: de Richtlijn), althans dat Flower Remedies die merken niet normaal heeft gebruikt voor alle waren waarvoor deze zijn ingeschreven. De subsidiaire grondslag speelt in cassatie geen rol meer. 
      De rechtbank heeft de haar ter beoordeling voorgelegde merken, vermeld hiervoor in 3.1 (iii) onder b - e voor de waren en diensten in de klassen 5 en 42 nietig verklaard, en voor de waren en diensten in de overige klassen vervallen verklaard. 
      Op het principale appel van Flower Remedies en het incidentele appel van Healing Herbs heeft het hof in zijn eindarrest het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover daarbij de beeldmerken nietig zijn verklaard, het hiervoor in 3.1 (iii) onder a vermelde woordmerk nietig verklaard, en het vonnis voor het overige bekrachtigd. Het heeft daartoe in het tussenarrest overwogen als vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.7. Het overwoog onder meer:
      "6. De woordmerken a tot en met c zijn gedeponeerd vóór 1 januari 1993, de datum waarop de Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der lidstaten - hierna: de Richtlijn - had moeten zijn geïmplementeerd. Per 1 januari 1996 is de BMW aangepast aan de Richtlijn. Dit brengt mee dat de vraag of deze merken nietig verklaard moeten worden, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals deze gold voor 1996 - hierna: BMW (1971). Zie ook BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246. Inhoudelijk is er, voor zover hier van belang, overigens geen relevant verschil tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds."
      (...)
      10. Flower Remedies brengt producten op de markt die vervaardigd zijn volgens de door (de in 1936 overleden) dr. Edward Bach ontwikkelde methode. (...) Dr. Bach was een idealist. Hij wilde zoveel mogelijk mensen met zijn remedies helpen en moedigde het gebruik daarvan aan. In zijn boek heeft hij omschreven hoe mensen (zelf) remedies kunnen maken. Wereldwijd worden ook door derden, in ieder geval sedert eind jaren tachtig (aldus ook Flower Remedies) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt gebracht. Zowel in de Benelux als daarbuiten is, voordat de onderhavige depots/ inschrijvingen zijn verricht, gepubliceerd over de therapie en de remedies van dr. Bach en genoten deze enige bekendheid bij het relevante publiek. Flower Remedies erkent in het licht van voormelde omstandigheden dat het die derden vrijstaat - en naar het hof begrijpt, ten tijde van de onderhavige depots vrijstond - daarbij te vermelden dat het gaat om (bloesem- of bloemen) remedies vervaardigt volgens de methode(s) van dr. Bach en dat dit ook gebeurt. Zij heeft tijdens het pleidooi voorbeelden daarvan getoond. Naast de door dr. Bach ontwikkelde remedies bestaan er ook andere bloesem/bloemenremedies (vergelijk producties 57 en 58 van Healing Herbs). 
      11. Flower Remedies erkent dat (bloesem- of bloemen)remedies een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie. Gelet op de bekendheid van de Engelse taal in de Benelux en de omstandigheid dat flower(s) een veelgebruikt algemeen bekend woord is, is het hof van oordeel dat dit ook geldt voor FLOWER REMEDIES.
      Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat een ieder die (thans of in de toekomst) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt brengt, moet kunnen vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap/het (niet commerciële) kenmerk dat het volgens de methode van dr Bach is vervaardigd, bijvoorbeeld door daarop te vermelden "(bloesem- of bloemen)remedies vervaardigd volgens de methode van dr. Bach" en dat dit ook gold ten tijde van de onderhavige depots/inschrijvingen. Ook Flower Remedies is van oordeel dat dit aan een ieder is toegestaan. Het gaat hier niet om een - door het merkenrecht te beschermen - kenmerk, waarmee de (commerciële) herkomst uit een bepaalde onderneming wordt aangeduid, maar om benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of andere kenmerken van de waren of diensten als bedoeld in artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Unieverdrag en artikel 3, lid 1, onder c van de Richtlijn. Flower Remedies spreekt over verwijzend gebruik. Het gaat in casu niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES kunnen en ten tijde van de depots/inschrijvingen konden dienen tot aanduiding van die eigenschappen of kenmerken van de desbetreffende waren en diensten. Daarbij is, gelet op voormelde uitspraken van het HvJEG, niet van belang of de aanduidingen op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of er andere aanduidingen bestaan of bestonden die gebruikelijker zijn of waren dan die waaruit het merk bestaat en of een groot dan wel een klein aantal concurrenten op het moment van de depots/inschrijvingen dan wel pas daarna belang kon hebben bij het gebruik van de aanduidingen. Het is voor de vraag of de merken onderscheidend vermogen hebben (dan) ook niet van belang of Flower Remedies (zoals zij stelt in o.a. punt 17 en 51 memorie van grieven) ten tijde van de depots van de onderhavige merken de enige was die bloesemremedies (in de Benelux) op de markt bracht en of zij feitelijk monopolist was. Immers ook toekomstige concurrenten moeten ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om bedoelde kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven. (...)"
    
    
    
      Het hof oordeelde vervolgens dat de meergenoemde aanduidingen beschrijvend zijn voor waren en diensten bestaande uit of betrekking hebbend op bloesem- en bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach en dat de woordmerken bestaande uit deze aanduidingen in zoverre elk onderscheidend vermogen missen (rov. 13). 
      Het hof heeft Flower Remedies vervolgens toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat haar woordmerken ingeburgerd zijn. 
      Met betrekking tot de beeldmerken werd overwogen dat het beschrijvend karakter van de daarin voorkomende woorden niet voldoende is om ook die beeldmerken onderscheidend vermogen te ontzeggen, omdat daarbij alle bestanddelen van het merk in aanmerking moeten worden genomen, maar dat die omstandigheid wel van invloed is op de beschermingsomvang. Het oordeelde dat de beeldelementen in de beeldmerken zodanig afwijken van wat gebruikelijk is, dat zij onderscheidend vermogen bezitten (rov. 16). Het beroep van Healing Herbs op vervallenverklaring van de beeldmerken wegens verwording tot gebruikelijke benaming verwierp het hof op grond van zijn oordeel dat de mogelijkheid van dergelijke verwording in beginsel slechts geldt voor woordmerken (rov. 17). Ten slotte verwierp het hof het beroep van Healing Herbs op nietigheid van de beeldmerken wegens misleiding met betrekking tot de ouderdom van de onderneming van Flower Remedies en de onjuiste indruk dat Flower Remedies en haar producten een speciale band hebben met Dr. Bach. Het hof achtte de stelling dat het publiek die eigenschappen van belang acht, onvoldoende onderbouwd (rov. 18).
      In het eindarrest heeft het hof geoordeeld dat Flower Remedies niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat de woordmerken waren ingeburgerd ten tijde van het instellen van de nietigheidsvordering en dat zij evenmin waren ingeburgerd op het moment waarop het hof uitspraak deed.
    
    
    4. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
    
    4.1 De Hoge Raad ziet aanleiding allereerst het incidentele beroep te behandelen. Onderdeel I klaagt dat het hof in rov. 6 van het tussenarrest de geldigheid van de merken ten onrechte heeft beoordeeld naar het (Benelux)recht dat gold vóór 1996 (toen de implementatie in de Benelux-Merkenwet (BMW) plaatsvond van de Richtlijn). Betoogd wordt dat het hof de geldigheid van de omstreden merken had dienen te onderzoeken met toepassing van het recht zoals dat gold op het moment dat de onderhavige nietigheidsprocedure aanhangig werd gemaakt.
    
    
      4.2 Het onderdeel gaat terecht ervan uit dat het hof wat het toepasselijke recht aangaat, geen onderscheid heeft gemaakt tussen de beoordeling van de woord- en de beeldmerken. Het mist evenwel feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Weliswaar heeft het hof in rov. 6 overwogen het recht van voor 1996 te moeten toepassen, maar blijkens hetgeen het vervolgens heeft overwogen en geoordeeld, in het bijzonder in rov. 8, 9, 11, 13 en 16, heeft het hof het recht toegepast zoals het onder de Richtlijn, mede door de rechtspraak van het HvJEU, vorm heeft gekregen. Dat heeft het hof terecht gedaan. Nu noch de Richtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige BMW op dit punt overgangsbepalingen kent, zal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt. 
      Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de Richtlijn (buiten het geval van inburgering) blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (vgl. HvJEU 12 februari 2004, nr. C-363/99 (Postkantoor)). Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard.
    
    
    4.3 De klachten van de onderdelen II en IV kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
    
    4.4.1 Onderdeel III keert zich tegen het in rov. 17 van het tussenarrest neergelegde oordeel van het hof dat de mogelijkheid van verval van een merkrecht wegens verwording van het merk tot soortnaam (art. 12 lid 2, aanhef en onder d, Richtlijn; art. 2.26 lid 2, aanhef en onder b, BVIE) in beginsel slechts geldt voor woordmerken. Het oordeel van het hof berust inderdaad op een onjuiste rechtsopvatting. De bewoordingen van Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid tussen woord- en andere merken en het HvJEU heeft in zijn arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) de betrokken regel ook op een beeldmerk toepasselijk geacht. Onder het geharmoniseerde Europese merkenrecht komt derhalve op dit punt geen betekenis meer toe aan het arrest BenGH 19 december 1997 (nr. A96/2, NJ 2000/574, Beapharm/Nederma). Er is voorts geen grond anders te oordelen waar het gaat om nietigverklaring van een merk in het vergelijkbare geval, bedoeld in art. 2.28 lid 1, aanhef en onder d, BVIE. 
    
    4.4.2 Het onderdeel is dus gegrond, maar kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers in de door onderdeel II tevergeefs bestreden rov. 16 van het tussenarrest geoordeeld dat en op welke grond aan de beeldmerken - blijkens de bewoordingen van die overweging: ook op het moment waarop het hof oordeelde - onderscheidend vermogen toekwam. Het hof waarnaar de zaak zou worden verwezen, zou derhalve niet tot een ander oordeel kunnen komen dan dat van verwording van de beeldmerken tot generieke aanduiding geen sprake is.
    
    5. Beoordeling van het middel in het principale beroep
    
    5.1.1 Onderdeel 1 onderschrijft het in rov. 6 van het tussenarrest neergelegde uitgangspunt over de toepasselijkheid van het voor 1996 geldende merkenrecht, maar keert zich tegen het oordeel dat, voor zover voor deze zaak van belang, geen relevant inhoudelijk verschil bestaat tussen het recht van voor 1996 en nadien en klaagt, in het voetspoor daarvan, dat het hof het arrest BenGH 19 januari 1981, nr. A80/3, NJ 1981/294 (Kinder) niet heeft toegepast; het betoogt dat die toepassing ertoe zou hebben geleid dat de woordmerken niet nietig verklaard zouden zijn, nu volgens dat arrest van het ontbreken van onderscheidend vermogen eerst sprake zou zijn als derden zou worden verhinderd de betrokken waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Voorts klaagt het dat het hof heeft miskend dat het beschrijvend karakter, respectievelijk onderscheidend vermogen van een merk, moet worden beoordeeld naar het moment van de inschrijving en niet naar het tijdstip waarop de (appel)rechter daarover beslist, alsmede dat onder de voor 1996 geldende BMW (mogelijk) toekomstig beschrijvend gebruik en marktomstandigheden op zichzelf niet voldoende zijn om een merk nietig te kunnen verklaren.
    
    5.1.2 Uit hetgeen hiervoor in 4.2 is overwogen volgt dat de klachten van het onderdeel, die uitgaan van toepasselijkheid van het voor 1996 geldende recht, op een onjuiste rechtsopvatting berusten, zodat zij falen.
    
    5.2 Voor zover de klachten van de onderdelen 2-5 voortbouwen op die van onderdeel 1 moeten die het lot daarvan delen. Voor het overige kunnen zij niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
    
    6. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      in het principale beroep:
      verwerpt het beroep;
      veroordeelt Flower Remedies in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Healing Herbs begroot op € 385,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris;
    
    
    
      in het incidentele beroep:
      verwerpt het beroep;
      veroordeelt Healing Herbs in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Flower Remedies begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren F.B. Bakels, C.A. Streefkerk, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 20 januari 2012.