ECLI:NL:HR:2005:AU2850, Hoge Raad, 23-12-2005, C04/247HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2005-12-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht; verval wegens non-usus?, normaal gebruik (reële commerciële exploitatie)?, instandhoudend gebruik?, relevante markt?

23 december 2005
      Eerste Kamer
      Nr. C04/247HR
      JMH
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      de vennootschap naar Fins recht SIDOSTE OY,
      gevestigd te Tampere, Finland,
      EISERES tot cassatie,
      advocaat: mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai,
    
    
    t e g e n
    
    
      BONNIE DOON EUROPE B.V.,
      gevestigd te Waardenburg,
      VERWEERSTER in cassatie,
      advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.
    
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Verweerster in cassatie - verder te noemen: Bonnie Doon - heeft bij exploot van 4 april 2000 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Sidoste - gedagvaard voor de rechtbank te Utrecht en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor zover de wet zulks toelaat, de vervallenverklaring van de rechten voortvloeiende uit de inschrijving van Sidoste van het Benelux woordbeeldmerk SIDOSTE onder nummer 068464 uit te spreken en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen en Sidoste te veroordelen in de kosten van deze procedure, die van de doorhaling van de inschrijving daaronder begrepen.
      Sidoste heeft de vordering bestreden en na wijziging van eis in reconventie - verkort weergegeven - gevorderd voor recht te verklaren dat Bonnie Doon inbreuk maakt op het merkrecht van Sidoste, de litigieuze depots van Bonnie Doon met betrekking tot dit woordbeeldmerk nietig te verklaren, de daaruit voortvloeiende merkrechten vervallen te verklaren en aan Bonnie Doon een verbod op te leggen om die tekens nog langer voor deze waren te gebruiken, een en ander met nevenvorderingen.
      Bonnie Doon heeft in reconventie de vorderingen bestreden.
      De rechtbank heeft bij vonnis van 25 september 2002 in conventie de vordering toegewezen en in reconventie de vorderingen afgewezen.
      Tegen dit vonnis heeft Sidoste hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.
      Bij arrest van 29 april 2004 heeft het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.
      Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het hof heeft Sidoste beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      Bonnie Doon heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.
      (i) Sidoste voert een onderneming die zich bezig houdt met de productie en de verkoop van sokken. Zij heeft op 29 oktober 1971 bij het Benelux-Merkenbureau (BMB) een woord- en beeldmerk gedeponeerd voor waren in de klasse 25. Het merk is ingeschreven onder nr. 068464. Het bevat de naam "SIDOSTE" en daaronder een witte en een zwarte hond, naar elkaar toegekeerd en trekkend aan een sok.
      (ii) Bonnie Doon voert een onderneming (groothandel) op het gebied van de import en export van kousen, sokken en aanverwante producten. Zij heeft op 21 december 1994 bij het BMB een teken als merk gedeponeerd voor waren in de klasse 25. Het is ingeschreven onder nr. 565463 en bevat een afbeelding van een witte en een zwarte hond die naar elkaar staan toegekeerd. Op 13 maart 2000 heeft Bonnie Doon een woord- en beeldmerk gedeponeerd. Dit is ingeschreven onder nr. 0959693 en bevat naast de naam "BONNIE DOON" een afbeelding van een witte en een zwarte hond die naar elkaar staan toegekeerd.
      (iii) Op 10 september 1999 heeft Sidoste Bonnie Doon gesommeerd om ieder gebruik van de in (ii) bedoelde tekens te staken en gestaakt te houden.
    
    
    3.2 Aan haar hiervoor in 1 vermelde vordering heeft Bonnie Doon ten grondslag gelegd dat Sidoste gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, namelijk van 10 september 1994 tot en met 9 december 1999, zonder geldige reden geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt. Sidoste heeft aangevoerd dat zij in het bedoelde tijdvak het door haar gedeponeerde merk wel degelijk normaal heeft gebruikt en zij vorderde in reconventie onder meer de nietigverklaring van de hiervoor in 3.1 onder (ii) vermelde depots en vervallenverklaring van de daaruit voortvloeiende merkrechten, alsmede een verbod aan Bonnie Doon die tekens nog langer voor de betrokken waren te gebruiken. De rechtbank heeft de vordering van Bonnie Doon in conventie toegewezen en de vorderingen van Sidoste in reconventie afgewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het hof stelde in rov. 2.7 voorop dat gelet op de voorliggende rechtspraak ten deze ter beoordeling staat of Sidoste gedurende de bedoelde periode in de Benelux ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van de betrokken waren, waarbij het feitelijk slechts gaat om de door haar geproduceerde sokken, van het merk gebruik heeft gemaakt om voor die sokken een afzet te vinden of te behouden. Bij die beoordeling zal rekening moeten worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is in aanmerking genomen onder meer de kenmerken van de markt en de omvang en frequentie van het gebruik van het merk. Vervolgens heeft het hof onderzocht wat Sidoste zelf omtrent het gebruik van haar merk heeft gesteld. Concluderend overwoog het hof in rov. 2.16 dat in de betrokken periode geen sprake is geweest van een reële commerciële exploitatie van het merk van Sidoste met de twee aan een sok trekkende hondjes, omdat Sidoste binnen de Benelux van 10 december 1994 tot en met 9 december 1999 slechts beperkte en weinig specifieke promotie-activiteiten heeft ontwikkeld, bovendien in die periode de afzet van de sokken van Sidoste in België op zeer beperkte schaal heeft plaatsgehad, hoewel sokken een massaproduct vormen, en voorts deze sokken, naar in dit geding moet worden aangenomen, aan de consument zijn verkocht zonder op enigerlei wijze te zijn voorzien van het merk van Sidoste. Hieraan doet, aldus het hof in rov. 2.18, niet af dat Sidoste a) steeds heeft gecorrespondeerd en gefactureerd onder haar naam en met gebruikmaking van haar merk en b) dat zij de aan de distributeurs toegezonden sokken heeft verpakt in (luxe) dozen met daarop eveneens haar naam en haar merk. Het hof liet in het midden of dit relevant merkgebruik kan inhouden, omdat in het onderhavige geval een en ander onvoldoende is om van een reële commerciële exploitatie te kunnen spreken: de bedoelde wijze van gebruik van naam en merk dient in dit geval, waarin de distributeurs de sokken onder eigen label hebben doorverkocht, veeleer ter aanduiding van de fabrikant van de sokken dan ter onderscheiding van de waren, sokken, die door de distributeurs vervolgens onder eigen label binnen de Benelux in de handel zijn gebracht.
    
    3.3 De onderdelen 1.1, 1.2, en 1.3 kunnen niet tot cassatie leiden op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3 tot en met 3.8. De klacht aan het slot van onderdeel 1.2 die naar onderdeel 1.5 verwijst, wordt hierna bij de beoordeling van dat onderdeel behandeld.
    
    3.4 De onderdelen 1.4, 1.5 en 1.9 lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Daarbij wordt vooropgesteld dat het hof bij zijn verwijzing in rov. 2.7 naar de "voorliggende rechtspraak" kennelijk onder meer het oog heeft op het arrest van het HvJEG van 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul/Ajax), NJ 2004, 339. Inmiddels heeft het HvJEG in zijn arrest van 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer Technology/Laboratoires Goemar), de in het eerstgenoemde arrest gegeven maatstaf nader uitgewerkt. In de conclusie van de Advocaat-Generaal is een en ander weergegeven onder 2.3 tot en met 2.5. Tegen deze achtergrond klaagt onderdeel 1.4 kort gezegd onder meer dat het hof bij de beantwoording van de vraag of Sidoste een normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt ten onrechte een kwantitatieve drempel heeft gehanteerd en dat het hof, als het heeft gemeend dat de door Sidoste gestelde verkopen slechts ertoe strekten het merk in stand te houden, onvoldoende aandacht heeft gegeven aan de stellingen van Sidoste die inhielden dat ondanks de geringe omvang van de verkopen toch sprake was van een reële commerciële exploitatie van het merk. Het onderdeel wijst erop dat bij de verkoop van een massaproduct als sokken niet altijd de totale markt voor de grote aanbieders en de voor hen gebruikelijke afzet relevant is, maar dat ook het naar zijn aard kwantitatief geringere gebruik van een merk door een kleine aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven als normaal gebruik moet, althans kan worden beschouwd. In samenhang hiermee klagen de onderdelen 1.5 en 1.9 dat het hof onvoldoende oog heeft gehad voor het onderscheid tussen de markt voor consumenten en de markt voor distributeurs. Volgens Sidoste volstaat het voor de instandhouding van het merk reeds indien het merk normaal is gebruikt ten aanzien van een van deze beide markten. Wat betreft de markt waarop fabrikanten hun producten aan distributeurs aanbieden, voert Sidoste onder meer aan dat het hof (in rov. 2.18) ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, het gebruik van het merk op correspondentie en facturen aan distributeurs alsmede op de verpakking van aan distributeurs gezonden dozen met sokken buiten beschouwing heeft gelaten. De overweging van het hof dat "deze wijze van gebruik van naam en merk veeleer [dient] ter aanduiding van de fabrikant van de sokken dan ter onderscheiding van de waren, sokken, die door de distributeurs vervolgens onder eigen label binnen de Benelux in de handel zijn gebracht", miskent het hof dat doel van het merk nu juist is de herkomst (dat wil zeggen: de fabrikant) van de waren te onderscheiden, en dat ook verkopen onder gebruik van het merk aan distributeurs kunnen tellen als merkgebruik, waarbij niet vereist is dat de eindconsumenten dit gebruik van het merk waarnemen.
    
    3.5.1 De aldus samengevatte klachten slagen. Weliswaar heeft het hof met zijn hiervoor in 3.2 weergegeven rov. 2.7 een niet onjuiste samenvatting gegeven van de aan de rechtspraak van het HvJEG te ontlenen maatstaf ter beantwoording van de vraag of sprake is van normaal gebruik van het merk. Niettemin heeft het hof bij de beoordeling van hetgeen Sidoste in dat verband heeft aangevoerd hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. Daarbij is in aanmerking te nemen dat het hiervoor in 3.2 weergegeven oordeel van het hof in rov. 2.18 niet is gebaseerd op de gedachte dat slechts sprake is geweest van een louter symbolisch gebruik of gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Het oordeel van het hof komt hierop neer dat de verkopen van sokken onder het merk van Sidoste aan distributeurs in de betrokken periode van onvoldoende betekenis zijn geweest om te kunnen gelden als een reële commerciële exploitatie van merk, gelet op de kenmerken van de markt en de aard van het betrokken massaproduct, waarbij het hof in aanmerking heeft genomen dat slechts beperkte en weinig specifieke promotieactiviteiten zijn ontwikkeld, de afzet op zeer beperkte schaal heeft plaatsgehad en dat de sokken aan de consument zijn verkocht zonder op enigerlei wijze te zijn voorzien van het merk van Sidoste.
    
    3.5.2 Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof heeft gemeend dat bij de beantwoording van de vraag of het merk normaal is gebruikt, dat wil zeggen ter reële commerciële exploitatie daarvan, buiten beschouwing kan blijven dat het gebruik van een merk door een kleine aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven naar zijn aard kwantitatief geringer zal zijn dan het gebruik van een gevestigde aanbieder. Zoals uit de hiervoor bedoelde rechtspraak van het HvJEG naar voren komt, kan zelfs een gering gebruik in bepaalde gevallen normaal zijn in de zin van de richtlijn, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Wanneer moet worden getoetst of een nieuwkomer of herintreder op de markt onder het merk een marktaandeel tracht te verwerven en afzet voor zijn producten tracht te vinden, komt, ook als het om massaproducten gaat, slechts beperkte betekenis toe aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten.
    
    3.5.3  Voorts heeft het hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven, indien het hof heeft miskend dat van instandhoudend gebruik van het merk in een geval als het onderhavige sprake kan zijn indien weliswaar ten aanzien van de consumentenmarkt het merkgebruik onvoldoende is om te kunnen gelden als normaal gebruik, maar op de daarvan te onderscheiden markt van distributeurs dat merkgebruik naar aard en omvang wel voldoende is te achten. De door het hof kennelijk beslissend geachte omstandigheid dat de distributeurs de sokken onder eigen merk aan de consument verkochten, neemt niet weg dat op de markt waarop de fabrikanten de waren aan distributeurs aanbieden het merk een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als van een bepaalde herkomst, hetgeen hier wil zeggen als afkomstig van een bepaalde fabrikant.
    
    3.5.4 Indien het hof dit een en ander niet heeft miskend, behoefde zijn oordeel nadere motivering in het licht van het hiervoor overwogene en van hetgeen het hof in rov. 2.15 heeft vastgesteld omtrent de door Sidoste gestelde verkooptransacties die - naar het hof in rov. 2.18 veronderstellenderwijs heeft aangenomen - onder het merk van Sidoste geschiedden.
    
    3.6 De in het voorgaande niet behandelde klachten van de onderdelen 1.4 tot en met 1.9 kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
    
    4. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 29 april 2004;
      verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
      veroordeelt Bonnie Doon in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Sidoste begroot op € 452,96 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 23 december 2005.