ECLI:NL:RBARN:2004:AR3111, Rechtbank Arnhem, 12-08-2004, 113989
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2004-08-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht.
        Ashlar mag zich jegens Vellum Benelux beroepen op haar woordmerk "Vellum" en op haar logo.

Rechtbank Arnhem	
      Sector civiel recht
    
    
    
    
      Zaak-/rolnummer:	113989 / KG ZA 04-362
      Datum vonnis:		12 augustus 2004
    
    
    
    Vonnis
    
    in kort geding
    
    in de zaak van
    
    
      de vennootschap naar buitenlands recht
      ASHLAR INC.,
      gevestigd te Austin (Texas, Verenigde Staten van Amerika)
      eiseres bij dagvaarding van 15 juni 2004,
      procureur mr. J.C.N.B. Kaal,
      advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      VELLUM BENELUX B.V.,
      gevestigd te Tiel,
      gedaagde,
      advocaat mr. H.L. Bakker te Breda.
    
    
    
    Het verloop van de procedure
    
    
      Eiseres -hierna te noemen: Ashlar- heeft gedaagde -hierna te noemen: Vellum Benelux- ter terechtzitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in de dagvaarding. Vellum Benelux heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen. 
      De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities. Zij hebben daarbij producties in het geding gebracht. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.
    
    
    
    De vaststaande feiten
    
    1. Ashlar ontwikkelt computersoftware, sedert (omstreeks) 1989 onder meer met in de naam het woord “Vellum”. Voor de verkoop van haar software in België, Nederland en Luxemburg is Ashlar met Vellum Benelux in mei 1995 een schriftelijke distributieovereenkomst aangegaan, hernieuwd in mei 1997. In beide overeenkomsten -hierna zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te noemen: de distributieovereenkomst- is onder meer het navolgende bepaald.
    
    
      “1.5 Vellum Benelux.. It is understood and agreed by the parties that although 
              Distributor had taken the company name, “Vellum Benelux BV”, 
              Distributor has done so for the benefit of Ashlar. Such name and mark is 
              part of Ashlar’s intellectual property. In the event of termination of this 
              Agreement, Distributor agrees to immediately transfer any right or interest 
              to the name “Vellum Benelux BV” to Ashlar for no additional  
              consideration.
      (...)
    
    
    5.1 Trademark Use During Agreement. During the term of This Agreement, Distributor is authorized by Ashlar to use Ashlar’s proprietary trademarks, trade name, logos and trade designations (...)
    
     
    
      5.3  No Rights in Trademarks or Copyrights. Nothing contained in this  
             Agreement shall give Distributor any rights in any Ashlar Trademark, trade  
             name, copyright, patent, logo, or trade designation. (...)
    
    
    
      9.9 Execution of Agreement and Controlling Law. This Agreement shall 
            become effective only after it has been signed by Distributor’s duly 
            authorized representative and has been accepted by Ashlar. It shall be 
            governed by and construed in accordance with the Laws of the State of 
            California  (execpt that body of law pertaining to conflicts of law). Any suit 
            hereunder will be brought in the federal or state courts in the Northern 
            District of California and Distributor hereby submits to the personal 
            Jurisdiction thereof. If any provisions of this Agreemnet shall be held by a 
            court to be unenforceable, the remaining portions of this Agreement shall 
            remain in full force and effect. (...)
    
      
    2. Vellum Benelux is een dochtervennootschap van de Duitse vennootschap Vellum Software GmbH te Miltenberg (Duitsland). Vellum Software GmbH was opgericht voor de distributie van de software van Ashlar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 
    
    
      3. Sinds 14 april 1992 heeft Vellum Software GmbH in diverse Europese landen, waaronder België, Nederland en Luxemburg,
      onder nummer 590813 een WIPO (beeld)merk waarin de naam “Vellum” voorkomt, in klasse 9 (computer(-programma’s) e.d.),
      in klasse 41 (trainingen op het gebied van gegevensverwerking e.d.)
      en in klasse 42 (advisering op het gebied van computers en computerprogrammering e.d.). 
    
    
    4. Sedert 1989 heeft Ashlar in de Verenigde Staten van Amerika een beeldmerk op het logo dat tussen partijen bekend staat als het bakstenen logo, gecombineerd met de naam “Ashlar”, en sinds 1998 een woordmerk “Vellum”.   
    
    
      5. Ashlar heeft de distributieovereenkomst met Vellum Benelux
      op 25 april 2001 per direct beëindigd. Vellum Benelux heeft zich daar niet tegen verzet. Op die datum heeft Ashlar tevens de (hernieuwde) distributieovereenkomst beëindigd die zij op 1 juni 1994 had gesloten met Vellum Software GmbH. In ieder geval sedertdien verkoopt Vellum Benelux geen software meer van Ashlar.
    
    
    6. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) heeft op 25 september 2002 voor de heer Achim Milch te Miltenberg (Duitsland) onder nummer 002249724 het gemeenchapsrecht “Vellum” ingeschreven in klasse 9 (computer(-programma’s) e.d.), in klasse 41 (trainingen op het gebied van gegevensverwerking e.d.) en in klasse 42 (advisering op het gebied van computers en computerprogrammering e.d.). 
    
    
      7. Op 8 oktober 2003 heeft Ashlar onder nummer 0740237 bij het Benelux-merkenbureau te Den Haag in klasse 9 en 42 het beeldmerk gedeponeerd dat tussen partijen bekend staat als het bakstenen logo, gecombineerd met de naam “Ashlar”. Het bakstenen logo lijkt niet op het WIPO (beeld)merk van Vellum Software GmbH. Ashlar heeft bij het Benelux-merkenbureau op 8 oktober 2003 onder nummer 0740238 in klasse 9 en 42 het woordmerk “Vellum” gedeponeerd.
      Sedert juli 2004 zijn deze merken van Ashlar ook in Duitsland merkrechtelijk beschermd.   
    
    
    8. Bij brief van 6 november 2003 van haar advocaat heeft Ashlar        -kort weergegeven- Vellum Benelux gesommeerd om de inbreuk op haar merkrechten, handelsnaam, productnamen en slogan te staken en gestaakt te houden. Vellum Benelux heeft geen gehoor gegeven aan de sommatie.
    
    9. Ashlar heeft Vellum Software GmbH betrokken in een procedure voor het Landesgericht München wegens -kort weergegeven- merkinbreuk. Voorts heeft Ashlar (onder meer) over merk- en auteursrechtinbreuk tegen Vellum Software GmbH en Vellum Benelux een procedure aangespannen voor het District Court te Austin, Texas, Verenigde Staten van Amerika. In deze procedures is nog geen uitspraak gedaan.
    
    
    Het geschil
    
    
      1.     Ashlar vordert hetgeen is weergegeven in de dagvaarding. 
      Een kopie van de dagvaarding is gehecht aan dit vonnis. Ashlar legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Vellum Benelux in strijd met de distributieovereenkomst, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het auteursrecht, en/of anderszins onrechtmatig, na beëindiging van de distributieovereenkomst gebruik blijft maken van haar woord- en beeldmerken, handelsnaam, productnamen, en dat zij de slogans “Software that Works the Way You Think” en “Design and Drafting Software that Thinks” ongeoorloofd nabootst. 
      Ashlar stelt dat zij door de handelwijze van Vellum Benelux schade lijdt.
    
    
    
      2.     Vellum Benelux stelt zich op het standpunt dat voor zover de vorderingen gestoeld zijn op de distributieovereenkomst  
      de voorzieningenrechter onbevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen, omdat die vorderingen voorgelegd moeten worden aan de District Court in Austin. Voorts bestrijdt Vellum Benelux dat Ashlar een spoedeisend belang heeft bij de vorderingen. Zij voert daarvoor aan dat, hoewel de distributieovereenkomst al in 2001 is beëindigd, 
      Ashlar pas in 2003 haar heeft gesommeerd tot beëindiging van het volgens Ashlar onrechtmatig gebruik door Vellum Benelux van haar merken, handelsnaam, productnamen en slogans.
      De voortzetting van het gebruik ervan na beëindiging van de distributieovereenkomst wordt door Vellum Benelux niet betwist,
      met uitzondering van het gebruik van de naam “Ashlar”.
      Vellum Benelux betwist evenwel het onrechtmatige karakter van het voortgezette gebruik. Zij voert daarvoor aan dat al vóór het aangaan van de distributieovereenkomst in haar naam het woord “Vellum” voorkomt en dat Ashlar dat wist ten tijde van het deponeren van het beeld- en woordmerk Vellum bij het Benelux-merkenbureau. Ook voert zij aan dat Vellum Software GmbH en de heer Milch oudere merkrechten hebben dan Ashlar. Vellum Benelux stelt daarom dat Ashlar te kwader trouw was bij het deponeren van de merken in 2003. 
      Volgens Vellum Benelux zijn de productnamen van Ashlars software niet auteursrechtelijk beschermd, omdat die namen te beschrijvend zijn. Ten aanzien van de slogans is Vellum Benelux van mening dat daar geen auteursrecht op kan rusten omdat de Slogans oorspronkelijkheid missen. 
      Vellum Benelux stelt dat, gelet op het vorenstaande, artikel 1.5 van de distributieovereenkomst enigszins wonderlijke bepalingen bevat.
      Volgens Vellum Benelux is artikel 1.5. een standaardclausule die in dit geval niet opgenomen had moeten worden en daarom voor ongeschreven moet worden gehouden. 
    
    
    
    De motivering van de beslissing
    
    1. Gelet op artikel 9.9 van de distributieovereenkomst is de voorzieningenrechter niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op de distributie-overeenkomst. Daarom is de voorzieningenrechter niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering onder III van het petitum in de dagvaarding. De voorzieningenrechter is wel bevoegd om kennis te nemen van de overige ingestelde vorderingen nu daaraan mede ten grondslag is gelegd dat Vellum Benelux inbreuk maakt op het merk-, handelsnaam-, en auteursrecht van Ashlar, en/of dat Vellum Benelux anderszins onrechtmatig handelt jegens Ashlar. 
    
    2. Het verweer van Vellum Benelux dat Ashlar geen spoedeisend belang heeft bij de vorderingen faalt. De gevraagde voorzieningen strekken ertoe een einde te maken aan handelingen die, als die als onrechtmatig beoordeeld zullen worden, gezien kunnen worden als een stelselmatige inbreuk op subjectieve rechten van Ashlar, waarvan Ashlar doorlopend schade ondervindt. Om die reden heeft Ashlar een spoedeisend belang bij de vorderingen.
    
    3. Ashlar legt aan haar vorderingen (mede) ten grondslag dat Vellum Benelux jegens haar onrechtmatig handelt. Omdat de gewraakte handelwijze van Vellum Benelux ook in Nederland plaatsvindt, dienen op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad de in Nederland verrichte gewraakte handelingen beoordeeld te worden naar Nederlands recht.
    
    4. Niet gebleken is dat Vellum Benelux gebruik maakt van de naam “Ashlar”. Reeds om die reden zullen de vorderingen voor zover die zien op het gebruik van die naam, niet toegewezen worden. 
    
    
      5. Ashlar maakt sedert 1989 gebruik van de naam “Vellum” en het bakstenen logo voor haar software. Voldoende aannemelijk is dat Ashlar de naam “Vellum” en het bakstenen logo heeft geïntroduceerd, althans met betrekking tot computersoftware, ook door het aangaan van distributieovereenkomsten in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, in Europa (onder meer) met Vellum Software GmbH en Vellum Benelux. Ook is voldoende aannemelijk dat het opnemen van het woord “Vellum” in de naam van beide laatst genoemde vennootschappen verband houdt met het feit dat zij zijn opgericht voor de distributie van de software van Ashlar. 
      Uit het vorenstaande volgt genoegzaam dat Ashlar eerder gebruik maakte van de naam “Vellum” en het bakstenen logo dan Vellum Benelux en Vellum Software GmbH. Ashlar was daarom niet te kwader trouw toen zij na beëindiging van de distributieovereenkomst het woord “Vellum” en het bakstenen logo als merken liet inschrijven.
      Omdat Vellum Benelux heeft ontkend dat tussen haar en de heer Milch banden bestaan, kan Vellum Benelux zich niet beroepen op zijn gemeenschapmerk. Voorts blijkt uit de stukken dat Ashlar verval dan wel overdracht van het WIPO-merkrecht van Vellum Software GmbH en het gemeenschapsmerkrecht van de heer Milch vordert, dan wel gaat vorderen. Gelet op respectievelijk artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs en artikel 18 Merkenverordening is voorshands aannemelijk dat die vorderingen zullen worden toegewezen. 
    
    
    6. Het vorenstaande brengt mee dat Ashlar zich jegens Vellum Benelux mag beroepen op haar woordmerk “Vellum” en op het bakstenen logo. Dit leidt ertoe dat Vellum Benelux, doordat zij na de beëindiging van de distributieovereenkomst het bakstenen logo en het woord “Vellum” is blijven gebruiken, onder meer op de software die zij verkoopt, en het woord “Vellum” handhaaft in haar domein- en handelsnaam, op grond van artikel 13A lid 1  sub a BMW en artikel 5a van de Handelsnaamwet onrechtmatig handelt jegens Ashlar.
    
    
      7. Voor zover de door Ashlar gebruikte productnamen niet zijn gedeponeerd als merk, of daarin niet het woord “Vellum” voorkomt,
      zijn de productnamen niet merkenrechtelijk beschermd.
      Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter rust er ook geen auteursrecht op de productnamen van Ashlar, omdat zij niet een  eigen oorspronkelijk karakter hebben. Ook anderszins kan het gebruik door Vellum Benelux van de productaanduidingen van Ashlar, zonder het gebruik van het woord “Vellum” niet als onrechtmatig worden beschouwd omdat de (gedeelten zonder het woord “Vellum” van de) namen te zeer beschrijvend zijn en te weinig karakteristiek om het oordeel te kunnen dragen dat zij ook met een andere aanduiding dan “Vellum” voor de waren en diensten van Vellum Benelux een slaafse nabootsing vormen van de productaanduidingen van Ashlar.
    
    
    8. Vellum Benelux hanteert de slogan “Design Software that Thinks”. Deze slogan lijkt sterk op de slogans van Ashlar. Ook als de slogans van Ashlar niet auteursrechtelijk beschermd zijn, kan het gebruik door Vellum Benelux van een sterk gelijkende slogan onrechtmatig zijn op grond van artikel 6:162 BW. Ashlar gebruikt al jaren intensief haar slogans. Als gevolg daarvan wordt de identiteit van Ashlar mede bepaald door haar slogans. Door als concurrent een sterk gelijkende slogan te gebruiken voor hetzelfde doel als waar Ashlar haar slogans voor gebruikt, handelt Vellum Benelux onrechtmatig jegens Ashlar.      
    
    9. Het vorenstaande leidt ertoe dat de vorderingen in het petitum van de dagvaarding onder I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV en XV toegewezen zullen worden, evenwel zoals hierna vermeld, waarbij sommige gevorderde termijnen worden verlengd en ambtshalve de dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd, en voor het overige zullen worden geweigerd. De onder XVI, ex artikel 260 Rv, gevorderde termijn voor instelling van de hoofdzaak zal, zoals gevorderd, worden bepaald op zes maanden. 
    
    10.  Ashlar heeft op geen enkele wijze het door haar gevorderde voorschotbedrag gespecificeerd en onderbouwd. Om die reden zal het door haar onder XIII in het petitum van de dagvaarding gevorderde voorschot op schadevergoeding worden afgewezen.
    
    11. Als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij zal Vellum Benelux worden veroordeeld in de proceskosten. Omdat de vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding zal worden afgewezen, zal evenwel een gedeelte (te weten € 47,00) van het griffierecht van Ashlar voor rekening blijven van Ashlar.
    
    
    De beslissing
    
    De voorzieningenrechter
    
    1. veroordeelt Vellum Benelux om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te (doen) houden ieder gebruik van de aanduiding “Vellum” en het bakstenen logo;
    
    2. veroordeelt Vellum Benelux om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te (doen) houden het gebruik van de slogan “Design Software that Thinks” voor of met betrekking tot de waren en/of diensten waarvoor Ashlar de slogans “Software that Works the Way You Think” en “Design and Drafting Software that Thinks” gebruikt;
    
    3. veroordeelt Vellum Benelux om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis het gebruik te staken en gestaakt te (doen) houden van de domeinnaam www.vellum.nl;
    
    4. veroordeelt Vellum Benelux om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de inschrijving van de domeinnaam www.vellum.nl te doen doorhalen bij de Stichting Internet Domeinnamenregistratie Nederland (SIDN);
    
    5. veroordeelt Vellum Benelux om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis SIDN te verzoeken de domeinnaam www.vellum.nl in te schrijven op naam van Ashlar;
    
    6. verbiedt Vellum Benelux om na betekening van dit vonnis een dommeinnaam te registreren die het woord “Vellum” bevat; 
    
    7. veroordeelt Vellum Benelux om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de naam van haar onderneming bij de Kamer van Koophandel te wijzigen op zodanige wijze dat hierin het woord “Vellum” niet meer voorkomt;
    
    8. verbiedt Vellum Benelux om na betekening van dit vonnis een handelsnaam te registreren die het woord ‘’Vellum” bevat;
    
    9.  veroordeelt Vellum Benelux om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan Van der Steenhoven Advocaten (t.a.v. mr. M.W. Rijsdijk, Herengracht 582-584, (1017 CJ) Amsterdam, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden een schriftelijke, door een accountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:
    
    a. het aantal in Nederland door Vellum Benelux of door haar bemiddeling verkochte producten waarop het woord “Vellum” en/of het bakstenenlogo en/of de slogan “Design Software that Thinks” voorkomen;
    
    b. de huidige voorraad producten van Vellum Benelux waarop het hiervóór onder a genoemde voorkomt;
    
    c. de internetadressen en/of ander publicatiemateriaal en/of andere middelen waarmee Vellum Benelux de hiervóór onder a en b bedoelde producten aanbiedt in Nederland;
    
    
      d. de namen, adressen, telefoon- en telefaxnummers, web- en emailadressen van de (rechts)personen die de hiervóór onder a
      en b bedoelde producten bij Vellum Benelux  hebben gekocht/besteld;
    
    
    
      e. de namen, adressen, telefoon- en telefaxnummers, web- en emailadressen van de fabrikant(en) en/of de leverancier(s) waarvan
      Vellum Benelux de hiervóór onder a en b bedoelde producten betrekt of heeft betrokken, en diezelfde gegevens van de (tussen)pers(o)on(en) die Vellum Benelux inschakelt of heeft ingeschakeld voor de levering van die producten;
    
    
    10.  veroordeelt Vellum Benelux aan Ashlar te betalen een dwangsom van € 20.000,00 voor iedere overtreding van een hiervóór gegeven verbod en voor iedere niet-uitvoering van een hiervóór gegeven veroordeling, zulks met een maximum van in totaal € 1.000.000,00;
    
    11. bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;
    
    
      12. veroordeelt Vellum Benelux in de kosten van dit kort geding,
      tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ashlar bepaald op € 324,78 voor verschotten (€ 241,00 wegens griffierecht van Ashlar dat voor rekening komt van Vellum Benelux en € 83,78 wegens het uitbrengen van de dagvaarding) en op € 703,00 voor salaris procureur;
    
    
    13. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    14. weigert het anders of meer gevorderde.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde uitgesproken op 12 augustus 2004.
    
    
    de griffier	de voorzieningenrechter