ECLI:NL:GHSGR:2002:AE3242, Gerechtshof 's-Gravenhage, 23-05-2002, R02/40
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2002-05-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Uitspraak: 23 mei 2002
      Rekestnummer: R02/040
    
    
    Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      NS-RAILINFRABEHEER B.V.,
      gevestigd te Utrecht,
      verzoekster,
      (hierna te noemen: Railinfra)
      procureur: mr. H.J.M. Boukema,
    
    
    
    t e g e n
    
    
    
      het BENELUX-MERKENBUREAU,
      gevestigd te 's-Gravenhage,
      verweerder,
      (hierna te noemen: het Bureau)
      procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen.
    
    
    
    De procedure
    
    Bij op 22 januari 2002 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met zeven producties) heeft Railinfra het hof verzocht de beschikking van het Bureau van 21 december 2001 te vernietigen en het Bureau te bevelen het depot no. 981 137 van het teken PROJECTORGANISATIE BETUWEROUTE in het Benelux-merkenregister in te schrijven, met veroordeling van het Bureau in de kosten van het geding.
    
    Het Bureau heeft bij verweerschrift van 8 maart 2002 (met drie producties) verzocht het verzoek van Railinfra af te wijzen, kosten rechtens. 
    
    Nadat Railinfra bij op 14 maart 2002 ter griffie van het hof ingekomen brief nog een aantal producties in het geding had gebracht, heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden op 18 maart 2002, waarbij partijen hun standpunten door hun procureurs hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities. 
    
    Beoordeling van het verzoek
    
    1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
    
    
      2. Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde bescheiden blijkt het volgende:
      a. Railinfra heeft op 8 januari 2001 een Benelux-depot met nummer 981137 verricht van het teken PROJECTORGANISATIE BETUWEROUTE voor de volgende diensten:
      klasse 37: Bouwtechnische werkzaamheden met betrekking tot het spoorwegnet; bouw; installatiewerkzaamheden.
      klasse 39: Transport; opslag van goederen; organisatie van reizen.
      klasse 42: Planologische diensten; milieubescherming en advisering op het gebied van milieubescherming.
      b. Het Bureau heeft bij brief van 27 april 2001 laten weten de inschrijving van het depot  981137 voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:
      "Het teken PROJECTORGANISATIE BETUWEROUTE is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 37, 39 en 42 genoemde diensten met betrekking tot een projectorganisatie met als onderwerp de betuweroute. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (..))".
      c. Namens Railinfra is door haar gemachtigde bij brief van 7 mei 2001 tegen de voorlopige weigering bezwaar aangetekend.
      d. Het Bureau heeft in deze brief, en de daarna met de gemachtigde van Railinfra gewisselde correspondentie, geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brieven van het Bureau van 5 juni, 10 juli en 28 november 2001).
      e. Het Bureau heeft bij brief van 21 december 2001 aan de gemachtigde van Railinfra mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
    
    
    
      3. Railinfra stelt zich primair op het standpunt dat het door haar gedeponeerde teken niet uitsluitend beschrijvend is. Subsidiair voert zij aan dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door de inburgering daarvan.
      Het Bureau bestrijdt de standpunten van Railinfra en heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
    
    
    4.1 Met betrekking tot het betoog van Railinfra dat het door haar gedeponeerde teken niet uitsluitend beschrijvend is als overweegt het hof als volgt.
     
    4.2 De weigering van het Bureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Dit artikel is ingevoerd ter aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid Staten, PbEG 1989 L 40). Het bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
    
    
      4.3 Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: Unieverdrag) luidt - voorzover hier van belang:
      	"B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
      1. (..) 
      2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd; (..)"
    
    
    
      4.4 Railinfra beroept zich voorts op het arrest van het Hof van Justitie te Luxemburg inzake de toelaatbaarheid van het teken 'Baby-Dry' als gemeenschapsmerk (Hof EG 4 oktober 2001, NJ 2002, 139). De in die zaak aan de orde zijnde bepaling (artikel 7 lid 1 sub c) van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, PbEG 1994, L11, is naar luid en strekking (vrijwel) gelijk aan de relevante bepaling van de Europese richtlijn 89/104/EG. Zoals eerder gezegd, heeft de richtlijn geleid tot invoering van artikel 6bis, eerste lid onder a BMW, en beoogt die, blijkens de considerans, volledige overeenstemming met het aangehaalde artikel 6quinquiesB. 
      In bedoeld arrest heeft het Hof van Justitie onder meer het volgende overwogen (vgl. rov. 39 en 40): 
      "De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, zijn dus slechts die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Verder kan de inschrijving van een merk dat tekens en aanduidingen bevat die aan deze omschrijving beantwoorden, slechts worden geweigerd op voorwaarde dat het geen andere tekens of aanduidingen bevat en dat bovendien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen waaruit het bestaat, niet worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan. 
      40. Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, (…) moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven." 
    
    
    5.1 Thans dient te worden beoordeeld of het teken PROJECTORGANISATIE BETUWEROUTE aan te merken is als uitsluitend beschrijvend voor de diensten waarvoor de inschrijving is verzocht. Van belang is hoe het teken zal worden begrepen door het in aanmerking komend publiek, waarvan het hof aanneemt - nu door Railinfra niet anders is aangevoerd - dat dit het algemeen publiek is, bestaande uit gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consumenten. 
    
    
      5.2 Het gedeponeerde teken bestaat uit een combinatie van woorden. Het eerste woord, projectorganisatie, beschrijft een organisatievorm. Het heeft een eenduidige betekenis, door de Van Dale gedefinieerd als: 'tijdelijk samenwerkingsverband dat omwille van de uitvoering van een project in het leven is geroepen.' 
      Het tweede woord, betuweroute, is een benaming voor de spoorlijn die, aldus Railinfra,  tussen Rotterdam en Zevenaar wordt aangelegd en de Betuwe zal doorkruisen. Als benaming van de spoorlijn in kwestie heeft het woord algemeen ingang gevonden. Zulks blijkt uit de door het Bureau overgelegde producties, maar ook uit het gebruik in officiële stukken van overheidswege (bijv. in het 'Tracébesluit Betuweroute') en uit het gebruik dat daarvan wordt gemaakt in door Railinfra zelf overgelegde stukken.
      Zoals blijkt uit door het Bureau aangedragen voorbeelden, en overigens door Railinfra niet is bestreden, is het gebruikelijk om het woord projectorganisatie te combineren met een achtervoegsel dat het uit te voeren project aanduidt. 
      Het hof neemt, gelet op de hiervoor uiteengezette betekenis(sen), aan dat het in aanmerking komend publiek het teken zal begrijpen als de aanduiding van een projectorganisatie die zich richt op het project betuweroute. Het teken beschrijft daarmee (wezenlijke kenmerken van) (waren en) de diensten met betrekking tot de betuweroute die het in aanmerking komend publiek zal verwachten van een projectorganisatie. Voor dergelijke diensten is het teken naar het oordeel van het hof te beschouwen als uitsluitend beschrijvend. Het woord projectorganisatie is niet meer dan een, op zichzelf genomen nietszeggende, generieke term voor een bepaald soort samenwerkingsverband. Betuweroute is slechts de gebruikelijke benaming voor het betrokken stuk spoor. Het teken combineert deze twee in de Nederlandse taal gangbare woorden, op een wijze die voor die woorden volstrekt gebruikelijk is. Het teken heeft daardoor een eenduidige betekenis, die voor het publiek onmiddellijk duidelijk is, en die - gelijk elk van de woorden waaruit het bestaat - beschrijvend is voor een wezenlijke eigenschap of wezenlijke eigenschappen van diensten die betrekking hebben op een organisatie die zich richt op het project betuweroute. 
      Het depot betreft mede dergelijke diensten. Voorzover Railinfra zou willen betogen dat het teken voor een deel van de diensten waarvoor het is gedeponeerd, niet beschrijvend is, moet het hof aan dat betoog voorbij gaan. Railinfra heeft niet (voldoende) aangegeven welke van de in het depot genoemde diensten dit zouden zijn en zij heeft in haar verzoek, dat strekt tot het doen inschrijven van het teken voor alle diensten waarvoor het is gedeponeerd, ook niet - subsidiair - verzocht het teken in te schrijven voor een dergelijk deel van de diensten. 
      5.3 Het hof verwerpt het betoog van Railinfra, dat er toe strekt dat het teken niet uitsluitend beschrijvend is, omdat het merkbaar afwijkt van de formulering in het normale taalgebruik van het in aanmerking komend publiek van de (wezenlijke kenmerken van) onderhavige diensten. Naar het oordeel van het hof is van een merkbaar verschil als bedoeld geen sprake. De stelling van Railinfra, dat een louter beschrijvende aanduiding zou luiden "bouwcombinatie", "aannemingscombinatie" of "samenwerkingsverband" gecombineerd met het achtervoegsel "betuwelijn", kan daaraan - ook indien juist - niet afdoen. Uit het vorenoverwogene volgt immers dat het gedeponeerde teken evenzeer uitsluitend uit woorden bestaat die louter beschrijvend zijn voor dezelfde diensten, terwijl aan het uitsluitend beschrijvende karakter van PROJECTORGANISATIE BETUWEROUTE niet in de weg staat dat ook andere tekens uitsluitend beschrijvend kunnen zijn in de zin van artikel 6quinquiesB Unieverdrag.
    
    
    6.1  Railinfra heeft er zich voorts op beroepen dat het teken PROJECTORGANISATIE BETUWEROUTE onderscheidend vermogen heeft verkregen omdat het door langdurig gebruik is ingeburgerd. Railinfra stelt daartoe dat het dienstmerk PROJECTORGANISATIE BETUWEROUTE medio 2000 grootschalige publiciteit ten deel is gevallen en is gebruikt in huis-aan-huis folders, advertenties, officiële publicaties, (gerechtelijke) procedures, kamerstukken, brieven, visitekaartjes, folders, etc.. Naar haar stelling heeft het teken dan ook bij het in aanmerking komend publiek bekendheid verworven als aanduiding van de onderneming van Railinfra zoals die in opdracht van de Staat aan het economische verkeer deelneemt. 
    
    
      6.2 Voor de inburgering van het teken als merk is vereist dat het door het langdurige en/of frequente gebruik daarvan als zodanig een voldoende mate van bekendheid bij het in aanmerking komend publiek heeft gekregen. Railinfra heeft geen producties overgelegd waaruit enig merkgebruik van het teken blijkt, terwijl het Bureau tegen heeft gesproken dat van dergelijk gebruik sprake is geweest. Het hof merkt op dat het gebruik van het teken in gerechtelijke procedures, officiële publicaties en kamerstukken niet zonder meer als merkgebruik valt aan te merken. 
      Daarnaast blijkt niet (voldoende) dat sprake is van een bekendheid bij het publiek van het teken als merk. Uitgaande van de (bij brief van 14 maart 2002) overgelegde (delen van de) onderzoeksrapporten 'Draagvlakonderzoek Betuweroute 2001' en 'Monitor Betuweroute' wordt wel aannemelijk dat de aanduiding Projectorganisatie Betuweroute enige bekendheid bij het publiek geniet. Die bekendheid betreft volgens de onderzoeken echter de bekendheid van 'Projectorganisatie Betuweroute' als afzender van informatie over de Betuweroute, zodat hier sprake is van het gebruik van de aanduiding als handelsnaam. Voorzover Railinfra zich voor de inburgering wil beroepen op gebruik van het teken als handelsnaam, geldt dat het enkele gebruik daarvan niet tevens gebruik van een met die handelsnaam overeenstemmend merk oplevert, maar dat zulks anders kan zijn indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van een teken waarbij de aangeboden (waren en) diensten van die van anderen worden onderscheiden (vgl. Benelux Gerechtshof 20 december 1996, IER 1997/18; 'Europabank'). 
    
    
    6.3 Op andere verweren van het Bureau behoeft niet meer te worden ingegaan.
    
    7. Het hof is, gelet op het vorenoverwogene, van oordeel dat het gedeponeerde teken elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten waarvoor het is gedeponeerd in de zin van art. 6bis, eerste lid onder a BMW.
    
    8. De slotsom is dat het verzoek van Railinfra moet worden afgewezen. Railinfra zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen.  
     
    
    
    Beslissing
    
    Het hof:
    
    wijst het verzoek van Railinfra af;
    
    verwijst de Railinfra in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op 1818,- Euro.
    
    
    
    Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Ottevangers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 mei 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.