ECLI:NL:GHARN:2004:AO7639, Gerechtshof Arnhem, 23-03-2004, 03/1167
Gerechtshof Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2004-03-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Grief I van Microsoft richt zich, kort samengevat, tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat geen sprake is van dreigende inbreuk op de merkrechten van Microsoft. Gezien de vaststaande feiten en gehoord hetgeen door [geïntimeerde] bij gelegenheid van het pleidooi is verklaard, is aannemelijk dat [geïntimeerde] voornemens is de aanduiding ‘(de) Microsoof’ in het economisch verkeer te gebruiken ter aanduiding van de door hem verrichte diensten en de door hem gereserveerde naamnummers daartoe in gebruik te nemen. Naar het oordeel van het hof stemt de aanduiding ‘Microsoof’ overeen met het woordmerk ‘Microsoft’ van Microsoft, als bedoeld in art. 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet

23 maart 2004
      eerste civiele kamer
      rolnummer 2003/1167 KG
    
    
    
    
    
                  G E R E C H T S H O F     T E     A R N H E M
    
    
    
                                                     Arrest
    
    
    
                       in de zaak van:
    
    
    
                       de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    
                       Microsoft B.V.,
    
                       gevestigd te Schiphol-Rijk, gemeente Haarlemmermeer,
    
                       en
    
                       de vennootschap naar vreemd recht
    
                       Microsoft Corporation,
    
                       gevestigd te Redmond, Washington, Verenigde Staten,
    
                       appellanten,
    
                       procureur: : mr. F.J. Boom,
    
    
    
                       tegen:
    
    
    
                       [geïntimeerde], tevens h.o.d.n. [X],
    
                       wonende te [woonplaats],
    
                       geïntimeerde,
    
                       procureur: mr. J.M.J. Huver.
    
    
    1 Het geding in eerste aanleg
    
    De voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle heeft op 30 oktober 2003 een vonnis in kort geding uitgesproken in het geschil tussen appellanten, hierna in enkelvoud te noemen Microsoft, als eiseressen, en geïntimeerde, hierna te noemen [geïntimeerde], als gedaagde. Een kopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2 Het geding in hoger beroep
    
    2.1 Bij exploot van 13 november 2003 heeft Microsoft [geïntimeerde] aangezegd in hoger beroep te komen van vermeld vonnis met gelijktijdige dagvaarding van [geïntimeerde] voor dit hof.  
    
    2.2 Bij vermeld exploot heeft Microsoft vier grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd en toegelicht, producties in het geding gebracht en geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Microsoft zal toewijzen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties.
    
    2.3 Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven van Microsoft bestreden, producties in het geding gebracht en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en Microsoft in haar vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren, althans deze vorderingen zal afwijzen, met veroordeling van Microsoft in de kosten van het hoger beroep.
    
    2.4 Ter zitting van dit hof van 19 januari 2004 hebben partijen hun zaak doen bepleiten, Microsoft bij monde van mr. A.P. Meijboom, advocaat te Amsterdam, en [geïntimeerde] bij monde van mr. W.A. van Overbeek de Meyer, advocaat te Deventer. Beiden hebben zich daarbij van pleitnotities bediend. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft Microsoft drie producties en [geïntimeerde] één productie in het geding gebracht.
    
    2.5 Daarna hebben partijen de stukken aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    3 De vaststaande feiten
    
    Tussen partijen staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede blijkende uit de onbestreden inhoud van overgelegde producties, de navolgende feiten vast.
    
    3.1 Microsoft is houdster van de merkrechten op het woordmerk ‘Microsoft’, dat onder de nummers 381531 en 504553 bij het Benelux Merkenbureau is ingeschreven voor onder meer het verrichten van diensten met betrekking tot computerprogrammatuur (klasse 42).
    
    3.2 [geïntimeerde] verricht onder de handelsnaam ‘[X]’ automatiseringsdiensten, welke op het internet onder de domeinnaam www.[X]-ict.nl worden aangeboden.
    
    3.3 [geïntimeerde] heeft in april 2003 bij de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) twee alfanumerieke informatienummers, zogeheten naamnummers, gereserveerd, te weten 0800-MICROSO (0800-6427676) en 0900-MICROSO (0900-6427676). Na het wijzen van het vonnis waarvan beroep heeft [geïntimeerde] voorts de domeinnaam www.demicrosoof.nl, die naar de webpagina van [X] voert (www.[X]-ict.nl), in gebruik genomen.
    
    
    4	De beoordeling van het geschil in hoger beroep
    
    4.1 Grief I van Microsoft richt zich, kort samengevat, tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat geen sprake is van dreigende inbreuk op de merkrechten van Microsoft. Gezien de vaststaande feiten en gehoord hetgeen door [geïntimeerde] bij gelegenheid van het pleidooi is verklaard, is aannemelijk dat [geïntimeerde] voornemens is de aanduiding ‘(de) Microsoof’ in het economisch verkeer te gebruiken ter aanduiding van de door hem verrichte diensten en de door hem gereserveerde naamnummers daartoe in gebruik te nemen. Naar het oordeel van het hof stemt de aanduiding ‘Microsoof’ overeen met het woordmerk ‘Microsoft’ van Microsoft, als bedoeld in art. 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet. ‘Microsoof’ heeft met ‘Microsoft’ acht van de negen letters gemeen, waaronder de eerste zeven; tussen beide woorden bestaat tevens een grote mate van auditieve overeenstemming. Voorts staat vast dat de door [geïntimeerde] verrichte diensten soortgelijk zijn aan die van Microsoft, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, zodat naar het voorlopig oordeel van het hof van dreigende inbreuk op de merkrechten van Microsoft inderdaad sprake is. Grief I treft derhalve doel.
    
    4.2 Met grief II komt Microsoft op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de reservering en het gereserveerd houden van de naamnummers door [geïntimeerde] op zichzelf beschouwd, afgezien van bijkomende omstandigheden, geen inbreuk op de merkrechten van Microsoft impliceert. Microsoft beroept zich ten deze op art. 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet, dat met ingang van 1 januari 2004 luidt als volgt: ‘Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden […] wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.’ Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft art. 13A lid 1 sub d BMW tot doel de ‘goodwillfunctie’ van een merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken zonder geldige reden te verbieden. Deze bepaling schept echter geen positieve aanspraak van de merkhouder op naamnummers die met het merk overeenstemmen. Door het enkel gereserveerd houden van de naamnummers wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Microsoft, zolang [geïntimeerde] niet met het teken ‘Microsoft’ of een daarmee overeenstemmend teken naar buiten treedt. Grief II faalt derhalve.
    
    
      4.3 Grief III richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat [geïntimeerde] geen misbruik van bevoegdheid maakt door te weigeren de reservering van de naamnummers aan Microsoft over te dragen. De mogelijkheid voor particulieren om naamnummers bij de OPTA aan te vragen bestaat sedert 1997. Microsoft heeft van deze mogelijkheid eerst gebruik willen maken nadat [geïntimeerde] de litigieuze naamnummers in april 2003 had gereserveerd. [geïntimeerde] heeft zich bij pleidooi in eerste instantie dan ook terecht op het standpunt gesteld dat Microsoft bij haar vordering tot overdracht geen 
      spoedeisend belang heeft. Het hof acht het niet aannemelijk dat ten gevolge van de door Microsoft genoemde ‘recente virusaanvallen’ het in gebruik nemen van de door haar begeerde naamnummers ineens spoedeisend is geworden. De behoefte aan telefonische ondersteuning van de vele door Microsoft geleverde producten en diensten, waarvan in Nederland op zeer grote schaal gebruik gemaakt wordt, bestaat al vele jaren. Kennelijk is Microsoft zeer wel in staat deze ondersteuning te verlenen zonder gebruik te maken van naamnummers. Van andere feiten of omstandigheden waaruit het door Microsoft gepretendeerde spoedeisend belang zou zijn af te leiden, is het hof niet gebleken, zodat haar vordering tot overdracht van de reservering van de naamnummers reeds wegens het ontbreken van spoedeisend belang dient te worden afgewezen. Het hof kan dan ook in het midden laten of de door Microsoft gevorderde overdracht van de reservering van de naamnummers zich in beginsel zou lenen voor toewijzing bij wijze van voorlopige voorziening. Grief III is mitsdien tevergeefs voorgesteld.
    
    
    4.4 De slotsom luidt dat grief I gegrond is en de grieven II en III falen. Grief IV is, in het voetspoor van de gegrondbevinding van grief I, in zoverre gegrond dat, met vernietiging van het vonnis waarvan beroep, de vordering van Microsoft toewijsbaar is als na te melden. Het hof zal de op te leggen dwangsom maximeren als na te melden. Voor het overige mist grief IV zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen nadere bespreking. Tegen de vordering van Microsoft als vermeld in het petitum van de dagvaarding in eerste aanleg sub 4 heeft [geïntimeerde] geen verweer gevoerd, zodat het hof die vordering zal toewijzen als na te melden. Aangezien partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep compenseren als na te melden. 
    
    
    5	Beslissing
    
    Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding:
    
    vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle van 30 oktober 2003, en opnieuw rechtdoende, 
    
    verbiedt [geïntimeerde] inbreuk te maken op de merkrechten van Microsoft, in het bijzonder door onder de naam ‘(de) Microsoof’ automatiseringsdiensten aan te bieden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- voor elke overtreding van dit verbod met een maximum van € 100.000,--.; 
    
    stelt de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 RV op drie maanden na betekening van dit arrest; 
                 
    compenseert de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep in dier voege dat elke partij haar eigen kosten draagt;
    
    wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
    
    Dit arrest is gewezen en is uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 23 maart 2004.