ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040, Gerechtshof 's-Gravenhage, 22-11-2001, 00/998
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2001-11-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Uitspraak: 22 november 2001
      Rolnummer: 00/998
      Rolnr. Rechtbank: 33999/ KG ZA 00 - 234 
    
    
    
    
      HET GERECHTSHOF TE ’S-GRAVENHAGE, kamer M C- 5, 
      heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van
    
    
    
      STICHTING INNOVATIECENTRUM VOOR UITVINDINGEN ID-NL
      gevestigd te Rotterdam
      appellante,
      hierna te noemen: de Stichting
      procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt 
      advocaat: mr. S.P.J.F. Zwanen te Amsterdam,
    
    
    tegen 
    
    
      [GEÏNTIMEERDE] 
      wonende te [woonplaats geïntimeerde],
      geïntimeerde,
      hierna te noemen: [geïntimeerde],
      procureur: mr. M.S. van Werkhoven. 
    
    
    Het geding
    
    Bij exploot van 12 september 2000 is de Stichting in hoger beroep gekomen van het door de president van de rechtbank te Dordrecht  tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 31 augustus 2000.
    
    De Stichting heeft tien grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis en haar eis vermeerderd. Bij memorie van grieven tevens akte houdende produkties heeft zij 11 producties (nrs 11 tot en met 21) overgelegd. Na verzet door [geïntimeerde] tegen de eisvermeerdering, is dit verzet bij rolbeschikking van 4 januari 2001 gegrond verklaard. Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden.
    
    
      Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, de Stichting door
      mr. Zwanen en [geïntimeerde] door mr. Van Werkhoven, bij welke gelegenheid door de Stichting nog een productie (nr.22) in het geding is gebracht.
      Tenslotte hebben partijen stukken gefourneerd en arrest gevraagd.
    
    
    Beoordeling van het hoger beroep
    
    
      1.	De door de president in rechtsoverweging 1 van het bestreden vonnis als
      vaststaand aangenomen feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
    
    
    
      2.	De grieven I tot en met IV richten zich tegen het oordeel van de president dat
      de Stichting niet kan worden beschouwd als een onderneming in de zin van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) en de Handelsnaamwet (Hnw) en bescherming op grond van die wetten moet ontberen.
    
    
    3.   Van een onderneming in de zin van de Handelsnaamswet is sprake indien in een naar buiten optredend (min of meer blijvend) georganiseerd verband, dat op conmmerciële wijze aan het economisch verkeer deelneemt, het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is. Van het oogmerk om materieel voordeel te behalen kan ook sprake zijn indien dit materieel voordeel niet voor zichzelf wordt beoogd, maar voor de organisatie, leden of andere direct betrokkenen, terwijl ook het streven om de concurrentiepositie ten opzichte van andere organisaties te verbeteren en het marktaandeel te vergroten als oogmerk om materieel voordeel te behalen kan worden aangemerkt. 
    
    
      4.	  De Stichting houdt zich bezig met het adviseren en begeleiden van
      natuurlijke personen en ondernemingen bij het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten en technologieën (innovaties). Zij treedt als zodanig op naar buiten en verricht tegen betaling daarmee samenhangende diensten voor bedrijven en particulieren. Zij heeft nauwe economische banden met ID-NL Patents & Licensing B.V (hierna: ID-NL B.V.). [geïntimeerde] erkent dat de Stichting de materiële belangen van uitvinders en ID-NL B.V. nastreeft en winstgevende activiteiten onderbrengt bij ID-NL B.V. [geïntimeerde] heeft aanvankelijk (bij gebrek aan wetenschap) betwist dat de Stichting concurreert met soortgelijke organisaties. Bij pleidooi in hoger beroep heeft de Stichting een aantal organisaties, zoals Licentec genoemd die diezelfde diensten leveren als de Stichting aan dezelfde doelgroep. Nu [geïntimeerde] dit niet heeft bestreden, acht het hof aannemelijk dat de Stichting wel concurreert met soortgelijke organisaties en tevens  er naar streeft haar concurrentiepositie te verbeteren. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de Stichting is aan te merken als een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet. Dat de Stichting overheidssubsidies ontvangt doet daar niet aan af.
    
    
    
      5.	Het hof is van oordeel dat met artikel 1 BMW (Als (…) merken worden
      beschouwd de benamingen (…) letters (…), die dienen om de waren (of, ingevolge artikel 39 BMW, diensten) van een onderneming te onderscheiden) wordt bedoeld aan te geven dat een merk onderscheidend vermogen moet bezitten voor waren of diensten van een onderneming, zonder dat die onderneming noodzakelijkerwijs door de merkhouder zelf dient te worden gedreven. Gelet op de specifieke functie van een merk als herkomstteken in samenhang met de betekenis van “normaal gebruik” is aannemelijk dat een merk in het handelsverkeer dient te worden gebruikt. Indien een merk niet normaal wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten van een onderneming kan onder omstandigheden het verval daarvan worden ingeroepen op grond van artikel 5, lid 2, onder a, BMW. Op grond van de in rechtsoverweging 4 vermelde omstandigheden acht het hof voorshands aannemelijk dat het merk in het handelsverkeer als zodanig wordt gebruikt. Dat het merkrecht door non-usus is vervallen heeft [geïntimeerde] ook niet gesteld. Zij heeft slechts gesteld dat “voor de BMW is vereist dat sprake is van het optreden in georganiseerd verband met winstoogmerk”. Deze stelling en het oordeel van de president in het bestreden vonnis dat de Stichting bescherming op grond van de BMW moet ontberen, (enkel) omdat zij niet als onderneming kan worden beschouwd, zijn naar het voorlopig oordeel van het hof niet juist. 
    
    
    
      6.	Het bovenstaande brengt mee dat de grieven I tot en met IV in zoverre
      slagen dat aan de Stichting niet reeds bescherming kan worden onthouden om de enkele reden dat zij niet als onderneming in de zin van die wetten zou zijn te beschouwen. In het kader van deze grieven en gezien  de wens van de Stichting het geding in volle omvang aan het oordeel van het hof te onderwerpen, dient het hof thans te vraag te beantwoorden of [geïntimeerde] inbreuk maakt op de handelsnaamrechten en/of merkrechten van de Stichting.
    
    
    
      7.	De Stichting heeft zich beroepen op de artikelen 13A ,lid 1, sub c en d, BMW
      en 5 en 5a Hnw.
      De Stichting gebruikt sinds 1981 onder meer de handelsnaam ID-NL. Op 22 mei 1987 heeft zij het woordmerk ID-NL gedeponeerd voor diverse diensten. Zij heeft de domeinnamen id-nl.nl en id-nl.com  geregisteerd. De stichting vordert een verbod van het gebruik door [geïntimeerde] van de domeinnaam idnl.nl, alsmede van de handelsnaam Idnl - Intergids Domeinen Nederland.
    
     
    
      8.	In de appèldagvaarding (punt 3.8.1) heeft de Stichting gewezen op de als
      productie 6 door haar overgelegde website van Avant (een handelsnaam van [geïntimeerde]), die verschijnt bij het intikken van de domeinnaam idnl.nl. en in het bijzonder op de tekst:
      Avant is Internet Service provider (ISP). U kende ons misschien al eerder onder de naam AVIKS Internet Sevices of IDNL -Intergids Domeinen Nederland. Sinds mei 1999 hebben wij echter besloten naar buiten te treden onder de naam AVANT.
      Avant is gespecialiseerd in (…)
    
    
    
      Bij pleidooi in hoger beroep stelt de Stichting dat de onderneming van [geïntimeerde] nu (nog slechts) Avant heet. 
      De eigen stellingen van de Stichting brengen derhalve mee dat de Stichting geen belang heeft bij een afzonderlijk verbod van het gebruik van de handelsnaam 
      Idnl - Intergids Domeinen Nederland naast een verbod van het gebruik van de domeinnaam idnl.nl en de vordering al om die reden in zoverre moet worden afgewezen. Ook overigens valt uit de stellingen van partijen af te leiden dat het geschil in feite slechts gaat om het gebruik van de domeinnaam idnl.nl. 
      Ten overvloede wijst het hof er op dat er naar zijn voorlopig oordeel, op grond van het hierna in rechtsoverweging 10 overwogene, overigens geen verwarring te duchten valt als bedoeld in de artikelen 5 en 5a Hnw, indien ervan zou worden uitgegaan dat [geïntimeerde] Idnl - Intergids Domeinen Nederland wel als handelsnaam zou gebruiken.   
    
    
    
      9.	In verband met de beoordeling van de vorderingen van de Stichting zal het
      hof eerst de vraag beantwoorden of het gebruik van de domeinnaam in dit geval (ook) als gebruik van een handelsnaam en/of (als merk) ter onderscheiding van diensten kan worden aangemerkt, nu de Stichting haar vordering onder meer baseert op de artikelen 13A, lid 1, sub c BMW en 5 en 5a Hnw, waarvoor zodanig gebruik een vereiste is. 
      Een domeinnaam is een unieke aanduiding voor een adres of vindplaats op Internet. 
      Of het gebruik van de domeinnaam daarnaast als handelsnaamgebruik of als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) moet worden aangemerkt is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder mede kan worden beïnvloed. 
      De afkorting IDNL werd tot enige tijd geleden gebruikt door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, die domeinnamen in Nederland registreert. Thans gebruikt die stichting de afkorting SIDN. Nadat SIDN het gebruik van de afkorting IDNL had gestaakt is [geïntimeerde], kennelijk in 1998 of 1999, die afkorting gaan gebruiken en heeft zij deze vervolgens op 19 augustus 1999 als domeinnaam geregistreerd. [geïntimeerde] heeft (bij pleidooi in eerste aanleg, pag. 8) onbetwist gesteld dat SIDN in de volksmond nog wel als IDNL wordt aangeduid (dat SIDN dat blijkens productie 19 van de Stichting kennelijk niet juist vindt, doet daaraan niet af) en idnl bij het in aanmerking komend publiek sinds jaar en dag als een “oerbegrip” - “een ikoon” - geldt dat direct geassocieerd wordt met het onderzoek naar en de registratie van internet-domeinnamen. Tevens heeft [geïntimeerde] onbetwist gesteld dat de bekendheid in die zin door haar gebruik van de afkorting is toegenomen. Juist vanwege de functie als begrip geassocieerd met domeinnamen (bij wijze van soortnaam voor diensten in verband met domeinnamen) heeft [geïntimeerde] voor de domeinnaam idnl.nl gekozen. 
      Onvoldoende aannemelijk is geworden dat dit publiek, wanneer het idnl.nl intikt en vervolgens de voormelde website van Avant ziet, zal menen dat [geïntimeerde] de domeinnaam idnl.nl tevens gebruikt als handelsnaam dan wel als merk ter onderscheiding van waren of diensten.
      Dit brengt mee dat het beroep van de Stichting op de artikelen 13A, lid 1, onder c en op de artikelen 5 en 5a Hnw al om die reden faalt.
    
      
    
      10.   Ten overvloede wijst het hof er op dat naar zijn voorlopig oordeel ook daarom geen sprake is van een inbreuk als bedoeld in de artikelen 5 en 5a Hnw, omdat niet aannemelijk is geworden dat verwarring als bedoeld in die artikelen te duchten valt. De Stichting heeft gesteld dat verwarringsgevaar aanwezig is doordat de domeinnaam van gedaagde de suggestie wekt dat er een verband bestaat tussen de onderneming van de Stichting en die van [geïntimeerde], in ieder geval tot het moment dat de website van [geïntimeerde] op het beeldscherm verschijnt. Bij de beantwoording van de vraag of (directe of indirecte) verwarring tussen de ondernemingen te duchten is dient met alle omstandigheden, in het bijzonder met de aard van de ondernemingen, rekening gehouden te worden, zodat in beginsel niet uitsluitend naar de domeinnaam gekeken moet worden. Hoewel beide partijen landelijk opereren, verschillen zowel de aard van de verleende diensten als de doelgroep. [geïntimeerde] adviseert aan een ruime kring van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf over, kort gezegd, internet(gebruik). Zij registreert domeinnamen voor derden en ontwikkelt computerprogramma’s en websites voor bedrijven. De Stichting adviseert en begeleidt een kleine en selecte kring van natuurlijke personen en ondernemingen (uitvinders) bij het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten en technologieën. Dat zij ook adviseert en begeleidt indien het gaat om innovaties op het gebied van ICT, brengt geen relevante wijziging in voormelde aard van de door haar verleende diensten mee.     
      Niet aannemelijk is geworden dat de economische bedrijvigheid van de Stichting zodanige raakvlakken heeft met die van [geïntimeerde], dat daardoor toch verwarring te duchten zou zijn. Dat de Stichting in het kader van het commercialiseren van de producten van uitvinders ook de mogelijkheden die internet hiervoor biedt bespreekt en adviseert op het gebied van domeinnamen, acht het hof daarvoor onvoldoende, nu het hof niet aannemelijk acht dat dit, in het licht van hetgeen overigens over haar activiteiten is gesteld en blijkt uit  overgelegde producties (zoals producties 4, 5 en 12 van de Stichting), van meer dan  ondergeschikte betekenis is, terwijl niet gesteld of gebleken is dat de Stichting zelf websites ontwerpt of domeinnamen voor klanten registreert.     
    
    
    
      11.	  Het bovenstaande brengt mee dat nog beoordeeld moet worden of [geïntimeerde]
      door het gebruik van de domeinnaam idnl.nl inbreuk maakt in de zin van artikel 13A, lid 1, onder d, BMW (ander gebruik) op de rechten van de Stichting op het merk ID-NL. Het hof is voorshands van oordeel dat deze vraag ontkennend beantwoord moet worden, reeds omdat [geïntimeerde] voor dat gebruik een geldige reden heeft. Door de bekendheid bij het relevante publiek van idnl als begrip in het kader van (registratie van) domeinnamen (als soortnaam voor diensten in verband met (registratie van) domeinnamen), zullen (potentiële) klanten van [geïntimeerde] regelmatig de domeinnaam idnl.nl intikken en zo kennis nemen van de website van [geïntimeerde] (Avant). 
      Bovendien acht het hof voorshands niet aannemelijk dat door het gebruik van de domeinnaam idnl.nl door [geïntimeerde] ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk ID-NL. In dit verband wijst het hof er op dat
      ·	bij domeinnamen het al dan niet aanwezig zijn van een streepje tussen de letters een belangrijk verschil is (zoals één cijfer bij een telefoonnummer): het hof acht aannemelijk dat de gemiddelde internetgebruiker weet dat id-nl.nl niet dezelfde domeinnaam is als idnl.nl, maar het gaat om verschillende domeinnamen van verschillende bedrijven;  
      ·	partijen geen concurrenten van elkaar zijn;
      ·	in het licht van het bovenstaande, niet aannemelijk is geworden dat [geïntimeerde] profiteert van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk   ID-NL;
      ·	niet gesteld of aannemelijk is geworden dat van het gebruik van de domeinnaam door [geïntimeerde] een negatieve uitstraling uitgaat ten koste van het merk. 
    
    
    
      12.	  Tenslotte resteert de vraag of [geïntimeerde] onrechtmatig handelt jegens de
      Stichting door het gebruik van de domeinnaam idnl.nl. Ook deze vraag beantwoordt het hof voorshands ontkennend, in welk verband de volgende belangenafweging relevant is.  Zoals hiervoor is aangegeven heeft [geïntimeerde] een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van deze domeinnaam. Zij heeft deze domeinnaam geregistreerd om redenen die geheel los staan van de Stichting en in zoverre is er ook geen sprake van zgn. “domaingrabbing”. Het belang van de Stichting is niet om te voorkomen dat [geïntimeerde] door het gebruik van deze domeinnaam de Stichting (oneerlijke) concurrentie aandoet, nu [geïntimeerde] en de Stichting niet met elkaar concurreren. De Stichting heeft de domeinnamen id-nl.nl en id-nl.com  geregistreerd en is op Internet via die domeinnamen bereikbaar, terwijl het hof aannemelijk acht dat de internetgebruiker, die de website van de Stichting ID-NL wil bezoeken de domeinnaam id-nl.nl  (en niet idnl.nl) intikt. Dat de Stichting bij het publiek bekend staat als ID-NL en niet als IDNL blijkt uit de door de Stichting overgelegde krantenartikelen en overige producties, waarin zij consequent wordt aangeduid als ID-NL. Het enige risico van het gebruik van de domeinnaam idnl.nl door [geïntimeerde] dat resteert is dat niet geheel kan worden uitgesloten dat een enkele internetgebruiker, die de website van de Stichting zoekt, ten onrechte idnl.nl  intikt en op de website van [geïntimeerde] terecht komt. Tegenover de gemotiveerde betwisting door [geïntimeerde] dat dit gebeurt, heeft de Stichting overigens niet aannemelijk gemaakt dat dit daadwerkelijk gebeurt, laat staan dat dit geschiedt met enige regelmaat. Echter, [geïntimeerde] heeft, voor het geval een internetgebruiker zich toch zou vergissen, herhaaldelijk (en ook nogmaals tijdens het pleidooi in hoger beroep) aangeboden op haar website een banner te plaatsen, waardoor deze internetgebruiker direct kan doorklikken naar de website van de Stichting. Hierdoor heeft de Stichting geen gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van de domeinnaam idnl.nl, althans weegt het belang van [geïntimeerde] bij het behoud van haar domeinnaam zwaarder.
    
    
    
    Nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van een onrechtmatig handelen door [geïntimeerde], falen de grieven V tot en met X , die zich, in onderlinge samenhang bezien, richten tegen het oordeel van de president dat [geïntimeerde] niet onrechtmatig handelt. 
    
    13.   Het hof is derhalve, evenals de president, van oordeel dat de vorderingen van de Stichting dienen te worden afgewezen, zij het deels op andere gronden. Het bestreden vonnis zal dan ook worden bekrachtigd, onder verbetering van gronden, met veroordeling van de Stichting in de kosten van het hoger beroep.
    
    
    Beslissing
    
    Het hof:
    
    bekrachtigt het bestreden vonnis, onder verbetering van gronden;
    
    veroordeelt de Stichting in de kosten van het geding in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde]  begroot op ƒ 5.575,--.
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Mout-Bouwman; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 november 2001, in tegenwoordigheid van de griffier.