ECLI:NL:HR:2018:10, Hoge Raad, 05-01-2018, 16/05057
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2018-01-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Merkinbreuk door hervulling van een aan de merkhouder in eigendom toebehorende gastank waarop zijn merk is aangebracht? Levert hervulling gebruik op van het merk van die merkhouder? Art. 2.20 lid 1, onder a, en lid 2, onder a, BVIE; art. 5 Merkenrichtlijn (Richtlijn 2008/95/EG). BenGH 20 december 1993, A92/1, ECLI:NL:XX:1993:AD2007, NJ 1994/637 (Shell/Walhout), HvJEU 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485, NJ 2013/282 (Viking/Kosan), HvJEU 15 december 2011, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837, NJ 2014/125 (Winters/Red Bull). Functies van het merk, herkomstaanduiding; HvJEU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, NJ 2012/526 (Interflora/Marks & Spencer), HvJEU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, NJ 2017/120 (Daimler). Is sprake van uitputting van het merk (2.23 lid 3 BVIE)? Arrest HvJEU Viking/Kosan.

5 januari 2018
    Eerste Kamer
    16/05057
    TT/MD
     
    Hoge Raad der Nederlanden
    Arrest
     
    in de zaak van:
    
    
      
        [eiseres] ,gevestigd te [vestigingsplaats] , 
      
      EISERES tot cassatie,
      
      advocaat: mr. H.J.W. Alt,
      
      
    
    
      		t e g e n
      
      
    
    
      1. PRIMAGAZ NEDERLAND B.V.,gevestigd te Zutphen, 
      
      2. de vennootschap naar vreemd recht COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE "PRIMAGAZ",gevestigd te Parijs, Frankrijk, 
      
      VERWEERSTERS in cassatie,
      
      advocaten: mrs. D.M. de Knijff en voorheen C.J.A. Seinen.
    
    
    
      Eiseres zal hierna worden aangeduid als [eiseres] . Verweersters zullen hierna in enkelvoud worden aangeduid als Primagaz NL en Primagaz Frankrijk en gezamenlijk als Primagaz.
    
    
  
  
    
      1Het geding in feitelijke instanties
    	Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: 
    a.	de vonnissen in de zaak C/15/204116/HA ZA 13-295 van de rechtbank Noord-Holland van 25 september 2013 en 14 mei 2014;
    b.	het arrest in de zaak 200.159.541/01 van het gerechtshof Amsterdam van 28 juni 2016. 
    	Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
    
  
  
    
      2Het geding in cassatie
    
      	Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      	Primagaz heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      	De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
      	De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping.
      De advocaat van Primagaz heeft bij brief van 3 november 2017 op die conclusie gereageerd.
    
    
  
  
    
      3Beoordeling van het middel
    
      3.1
      In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      ( i)	Primagaz NL verhandelt vloeibare gassen in onder meer stalen gastanks, die zijn voorzien van het Benelux-woordmerk ‘Primagaz’. Primagaz Frankrijk is houdster van dat woordmerk en Primagaz NL is exclusief licentiehoudster van het merk voor de Benelux. Primagaz Frankrijk is daarnaast houdster van het gecombineerde woord/beeld-Uniemerk ‘Primagaz’. 
      
        (ii)	[eiseres] verhandelt eveneens vloeibare gassen door het verkopen en hervullen van losse gasflessen, alsmede door het (her)vullen van grote gastanks bij haar klanten aan huis.
        (iii)	Primagaz NL heeft een gastank voorzien van het ‘Primagaz’-woord/beeldmerk verhuurd aan [betrokkene 1] . Hiertoe heeft [betrokkene 1] een standaard “Primagaz overeenkomst van tankhuur en gasverkoop” getekend. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:
        “(…)
        1. Primagaz verhuurt hierbij aan huurder, gelijk huurder in huur aanvaardt, 1 stalen tank(s) met een totale waterinhoud van 1200 liter, uitsluitend bestemd voor de opslag van door Primagaz geleverd vloeibaar propaangas, dat zal worden gebruikt tot voeding van rechtstreeks op de tank(s) aangesloten verbrandingsapparatuur.
        (…)
        5. Huurder is per kalenderjaar voor de huur van de tank(s) verschuldigd: 
        a. Aan basishuur ten bedrage van € 44,51, exclusief BTW;
        (…)
        6. Primagaz verbindt zich jegens huurder voor de duur van deze overeenkomst tot verkoop en levering van vloeibaar propaangas, gelijk huurder zich jegens Primagaz verbindt om tijdens de duur van de overeenkomst uitsluitend en alleen propaangas van Primagaz te betrekken en te gebruiken.
        (…)”
      
      
      
        (iv)	Op 2 februari 2012 heeft [betrokkene 1] zijn van Primagaz NL gehuurde gastank door [eiseres] laten hervullen.
      
      ( v)	Bij brief van 9 februari 2012 heeft de advocaat van Primagaz NL, onder verwijzing naar een door [eiseres] op 25 oktober 2005 ondertekende onthoudingsverklaring, [eiseres] aansprakelijk gesteld voor de schade ten gevolge van het onrechtmatig vullen van de gastank van Primagaz NL en haar gesommeerd schriftelijk te bevestigen dat zij zich in de toekomst zal onthouden van het vullen van gastanks voorzien van het merk ‘Primagaz’.
      (vi)	[eiseres] heeft Primagaz NL verzocht hem een lijst toe te zenden met alle klanten die van Primagaz NL een gastank huren. Primagaz NL heeft dat verzoek afgewezen en haar sommatie meermaals herhaald. [eiseres] heeft niet aan de sommaties voldaan. 
      
      
        3.2.1
        In dit geding heeft Primagaz onder meer gevorderd [eiseres] te gebieden het zonder toestemming van Primagaz vullen en/of doen vullen van gastanks die zijn voorzien van de aan haar toekomende merken, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom. Primagaz heeft primair aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat [eiseres] met genoemde handelwijze merkinbreuk maakt in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder a, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). De rechtbank heeft die vordering toegewezen.
        
      
      
        3.2.2
        
          Het hof heeft het eindvonnis van de rechtbank bekrachtigd. Daartoe heeft het hof, voor zover in cassatie van belang, overwogen:
          “3.6.1 (…) Met haar stelling dat zij geen gas verhandelt met gebruik van de merken van Primagaz c.s. gaat [eiseres] eraan voorbij dat, evenals bij het vullen van een losse gasfles die is voorzien van het merk Primagaz, zij ook bij het afleveren en opslaan van gas in een vaste gastank met het merk Primagaz gebruik maakt van dat merk. (…). Daaraan doet niet af dat [eiseres] uitsluitend gas aflevert in een eigen tankwagen, waarop vermeld staat “ [eiseres] ” en “ [eiseres]”. Door het zonder enige aanduiding vullen van de gastank met het merk Primagaz doet [eiseres] het immers voorkomen alsof het gas in die tank ook van Primagaz c.s. afkomstig is. Bij dit alles dient te worden bedacht dat, naar tussen partijen niet in geschil is (…), [eiseres] in het verleden “voor Primagaz c.s. [heeft] gereden” en niet heeft betwist dat hij een professioneel handelaar in gas is, zodat hij geacht moet worden met het vorenstaande bekend te zijn. (…)
        
        
        
          (…)
        
        
      
      
        3.7.1
        
          Naar de rechtbank op goede gronden heeft overwogen, die het hof overneemt en tot de zijne maakt, heeft het Hof van Justitie van de EU in het Viking-Kosan arrest slechts een uitzondering op de uitputtingsregel geformuleerd. In die zaak betrof het, aldus de rechtbank, composietflessen die niet uitsluitend een verpakking van het originele product (gas) vormden, maar een autonome economische waarde hadden en moeten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. Daarbij heeft het Hof van Justitie in aanmerking genomen dat de consument bij aankoop van een dergelijke met gas gevulde fles niet alleen betaalt voor dat gas, maar ook voor die specifieke composietfles, waarvan de prijs hoger is dan de traditionele stalen gasflessen en het daarin aanwezige gas. Door die hogere prijs wordt de merkhouder in staat gesteld de economische waarde van zijn merk, dat mede bestaat uit het vormmerk op de composietfles als zodanig, te realiseren en dat brengt mee dat zijn merkrechten zijn uitgeput.
          In het onderhavige geval heeft [betrokkene 1] geen hogere prijs betaald voor het gas in verband met de autonome economische waarde van de gastank en heeft Primagaz NL de eigendom van de gastank voorbehouden. [betrokkene 1] betaalt voor de gastank slechts een geringe jaarlijkse huurvergoeding, waarin – naar van de zijde van Primagaz c.s. ter zitting in hoger beroep onbestreden is gesteld – de jaarlijkse inspectiekosten zijn begrepen. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de economische waarde van de gastank. Derhalve heeft de rechtbank terecht geconcludeerd dat zich geen vergelijkbare situatie voordoet als bij Viking/Kosan en (bij de huidige stand van de jurisprudentie) de merkrechten van Primagaz c.s. dus niet zijn uitgeput. Voor zover [eiseres] zich erop beroept dat aldus de mededinging op onaanvaardbare wijze wordt beperkt, heeft zij daartoe onvoldoende gesteld, nog daargelaten dat [betrokkene 1] de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst met Primagaz NL na ommekomst van de termijn van zes jaar van jaar tot jaar te beëindigen en met een concurrent van Primagaz c.s. in zee te gaan. (…)
        
        
        
          (…)
        
        
      
      
        3.8.1
        
          Het hof stelt voorop (…) dat het in de voorliggende zaak gaat om een aan Primagaz c.s. toebehorende vaste tank met het merk “Primagaz” die aan [betrokkene 1] op exclusieve basis is verhuurd en niet om verkoop van een losse gasfles, die de uitputting van de daarop rustende merkrechten met zich meebrengt. Aangezien – anders dan in de Viking/Kosan zaak – [eiseres] (naar zij zelf erkent) bij hervulling van de tank van [betrokkene 1] geen aanvullende etikettering heeft aangebracht, behoeft het hof niet te beoordelen wat de uitkomst van deze procedure zou zijn indien [eiseres] die aanvullende etikettering wel had aangebracht. (…)
          Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank in rechtsoverweging 4.6 terecht en op goede gronden geoordeeld dat door het ontbreken van aanvullende etikettering afbreuk aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk op die grond niet kan worden uitgesloten. Aangezien [eiseres] in dit verband in hoger beroep geen nieuwe argumenten naar voren heeft gebracht, neemt het hof het oordeel van de rechtbank en de daarbij behorende motivering over en maakt deze tot de zijne. (…)
        
        
      
      
        3.9.1
        De rechtbank heeft terecht overwogen dat het beroep van [eiseres] op voornoemd arrest [Winters/Red Bull – HR] niet opgaat. In die zaak was Winters uitsluitend een voor het publiek onzichtbare dienstverlener, terwijl [eiseres] het gas zelf verkoopt en aflevert. (…)”
        
        
          Rov. 4.6 van het eindvonnis van de rechtbank, waarnaar het hof verwijst in de hiervoor aangehaalde rov. 3.8.1 van zijn arrest, luidt als volgt:
          “Het beroep van [eiseres] op de functieleer als vermeld in dat arrest [Viking/Kosan – HR] althans in de daarbij behorende conclusie van advocaat-generaal Kokott slaagt evenmin. [eiseres] heeft immers – anders dan in de Viking/Kosan zaak – geen aanvullende etikettering aangebracht op de gastank zodat afbreuk aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk op die grond niet kan worden uitgesloten. Dat het [betrokkene 1] bekend is dat de gastank is nagevuld door [eiseres] laat voorts onverlet dat derden – zoals huisgenoten of bezoekers van [betrokkene 1] – die met de gastank worden geconfronteerd, de indruk zullen hebben dat de gastank gas bevat dat afkomstig is van Primagaz c.s. Dat geen sprake is van doorverkoop van het gas door [betrokkene 1] aan derden maakt dit niet anders. Of het gas van [eiseres] kwalitatief gezien gelijk is aan het gas van Primagaz c.s., wat daar verder ook van zij, doet evenmin ter zake. Het gaat erom dat Primagaz c.s. de kwaliteit van het gas noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestane gebruikelijke standaardcontroles kan waarborgen. Het beroep van [eiseres] op HR 15 oktober 1999, NJ 2000/101 gaat niet op nu de daarin geformuleerde eis (aanmerkelijke kans op gevaarzetting) ziet op de vraag of sprake is van onrechtmatig handelen en niet op de vraag of het hervullen door [eiseres] afbreuk kan doen aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk van Primagaz c.s. De vraag of tevens afbreuk gedaan wordt aan de andere functies van het merk behoeft derhalve geen beantwoording meer.”
        
        
      
    
    
      3.3
      Onderdeel 2 van het middel is gericht tegen het oordeel van het hof dat [eiseres] door het vullen van de – op het terrein van [betrokkene 1] staande – vaste gastank waarop het merk Primagaz is aangebracht, inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Primagaz. Het bestrijdt in dat verband de hiervoor in 3.2.2 weergegeven oordelen dat [eiseres] aldus het merk van Primagaz gebruikt (onderdelen 2.1 en 2.4), dat geen sprake is van uitputting van het merkrecht van Primagaz (onderdeel 2.2) en dat door het ontbreken van aanvullende etikettering afbreuk kan worden gedaan aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk (onderdeel 2.3). Aan de diverse onderdelen ligt de opvatting ten grondslag dat, indien de houder van een lege gastank weet dat deze wordt gevuld met gas van een ander merk dan dat van de merkhouder, bij eerstgenoemde geen misverstand kan bestaan over de herkomst van het gas. Daarom is geen sprake van merkgebruik, althans kan Primagaz zich daarop niet beroepen, aldus het onderdeel. Het betoogt in dat verband dat het arrest van het Benelux Gerechtshof van 20 december 1993, A92/1, ECLI:NL:XX:1993:AD2007, NJ 1994/637 in de zaak Shell/Walhout achterhaald is door HvJEU 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485, NJ 2013/282 (Viking/Kosan) en HvJEU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, NJ 2012/526 (Interflora/Marks & Spencer), alsmede HvJEU 15 december 2011, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837, NJ 2014/125 (Winters/Red Bull).
      
      
        
          Gebruik
        
      
      
      
        3.4.1
        Art. 2.20 lid 1, aanhef en onder a, BVIE (hierna ook wel: ‘grond a’) bepaalt dat de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Ingevolge art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a, BVIE wordt voor de toepassing van lid 1 onder ‘gebruik’ van een merk of een overeenstemmend teken onder meer verstaan het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking. Deze bepalingen stemmen inhoudelijk overeen met art. 13A lid 1, aanhef en onder a, respectievelijk lid 2, aanhef en onder a, van de Benelux-Merkenwet (BMW), welke wet gold ten tijde van het (hiervoor in 3.3 genoemde) arrest Shell/Walhout. De bepalingen dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met art. 5 lid 1, aanhef en onder a, en lid 3, aanhef en onder a, van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb EU L 299/25). 
        
      
      
        3.4.2
        In de zaak Shell/Walhout was aan de orde of het zonder toestemming van de merkhoudster hervullen van haar toebehorende en van haar merk voorziene gasflessen, die in bruikleen waren gegeven aan afnemers, met niet van de merkhoudster afkomstig gas, merkinbreuk opleverde. Het Benelux Gerechtshof oordeelde dat van 'gebruik' van eens anders merk in de zin van art. 13A lid 1, aanhef en onder 1, BMW (grond a – HR), sprake is wanneer iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking – die is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merk- of licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht – zonder toestemming van de merk- of licentiehouder vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merk- of licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert; dat dit ook het geval is indien bij die afnemer niet een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gewekt omtrent de herkomst van de betreffende waar, omdat hij weet dat de waar niet afkomstig is van de merk- of licentiehouder, en dat het daarbij geen verschil maakt of de verpakking uiteindelijk in handen kan komen van of kan worden waargenomen door anderen dan de afnemer die de verpakking ter vulling heeft aangeboden. 
        
      
      
        3.4.3
        Hoewel het Benelux Gerechtshof dit niet met zoveel woorden overweegt, ligt in zijn oordeel besloten dat het gebruiken van andermans merkverpakking voor eigen waar op één lijn is te stellen met het aanbrengen van andermans merk op eigen waar als genoemd in (thans) art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a, BVIE. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de in art. 2.20 lid 2 BVIE vermelde opsomming van gebruikshandelingen niet limitatief is (zie voor art. 5 lid 3 van de Merkenrichtlijn HvJEU 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, NJ 2003/265 (Arsenal/Reed), punt 38, en HvJEU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, NJ 2017/120 (Daimler), punt 40). 
      
      
        3.4.4
        In de onderhavige zaak is geen sprake van gasflessen, maar van een vaste gastank, die bij de afnemer is geplaatst en wordt gevuld. Het is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat een dergelijke handeling in het licht van het arrest Shell/Walhout evenzeer dient te worden aangemerkt als gebruik in de zin van art. 2.20 leden 1 en 2 BVIE. Immers, ook in dat geval vult de gasleverancier een lege verpakking waarop het merk van een ander is aangebracht, met zijn eigen, soortgelijke waar (gas). Voorts is ook in geval van het vullen van een vaste gastank sprake van gebruik in het economisch verkeer. De gemerkte verpakking van Primagaz wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie het hiervoor in 3.4.3 genoemde arrest Arsenal/Reed, punt 40). Onderdeel 2 bepleit evenwel dat uit latere rechtspraak van het HvJEU volgt dat daarover anders moet worden geoordeeld. Naar het oordeel van de Hoge Raad is dat niet het geval. Daartoe wordt het volgende overwogen.
        
      
      
        3.4.5
        In de eerste plaats bevestigt het oordeel van het HvJEU in de (hiervoor in 3.3 genoemde) zaak Viking/Kosan dat in geval van hervulling met eigen gas van een gasfles waarop een ander een merkrecht heeft, sprake is van gebruik in de zin van grond a. In die zaak ging het om navulling door Viking van een composietfles met bijzondere kenmerken, ten aanzien waarvan Kosan een vormmerkrecht had verkregen, en waarop woord- en beeldmerken van Kosan waren aangebracht. Deze gasflessen kwalificeerde het HvJEU als “op zichzelf staande waren” met een “autonome economische waarde”, waarvoor de consument bij aankoop een prijs betaalde, en die zijn eigendom werden. Het HvJEU oordeelde dat in een dergelijk geval een afweging tussen enerzijds het belang van de merkhouder bij handhaving van zijn merkrechten en anderzijds het belang van de consument om ten volle te kunnen genieten van zijn eigendomsrecht en het belang van vrije mededinging op de navulmarkt, meebrengt dat het recht van de merkhouder met de verkoop van de fles aan de consument moet worden geacht te zijn uitgeput in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn (tenzij sprake zou zijn van gegronde redenen als bedoeld in lid 2 van die bepaling). In dit oordeel ligt besloten dat de hervulling van de gasflessen met gas van een ander dan de merkhouder ‘gebruik’ van het merk oplevert als bedoeld in art. 5 lid 1, aanhef en onder a, en lid 3, aanhef en onder a, van de Merkenrichtlijn. Art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn bepaalt immers dat het de merkhouder onder de daar genoemde omstandigheden niet vrijstaat het ‘gebruik’ van het merk te verbieden.
        
      
      
        3.4.6
        Ook uit het (eveneens hiervoor in 3.3 genoemde) arrest Winters/Red Bull volgt niet dat het zonder toestemming van de merkhouder vullen van een, van het merk van die merkhouder voorziene, gastank met eigen gas, niet als gebruik in de zin van grond a kan worden aangemerkt. In die zaak was aan de orde of sprake was van merkgebruik als bedoeld in art. 5 lid 1, aanhef en onder b, van de Merkenrichtlijn (‘grond b’), in een geval waarin de economische activiteit bestond in het afvullen van door de opdrachtgever aangeleverde lege blikjes, voorzien van tekens die overeenstemden met merken van Red Bull, met eveneens door de opdrachtgever aangeleverd frisdrankextract, welke blikjes vervolgens aan de opdrachtgever werden teruggeleverd. Het HvJEU oordeelde dat een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, blikjes afvult die zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, en die dus slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uitvoert, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens, zelf geen ‘gebruik’ maakt van deze tekens in de zin van art. 5 van de Merkenrichtlijn, maar uitsluitend zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik daarvan door die derde (zie punt 30 van het arrest). Het HvJEU nam voorts in aanmerking dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven (punt 31), alsmede dat geen verband ontstaat tussen de met die merken overeenstemmende tekens en de afvuldiensten, doordat het afvulbedrijf niet zichtbaar is voor de consument (punten 32 en 33).
        
      
      
        3.4.7
        Het onderhavige geval onderscheidt zich van de zaak Winters/Red Bull doordat [eiseres] niet slechts technische diensten heeft verleend, benodigd voor het afvullen van de gastank, maar (met een van haar naam en logo voorziene tankauto) de tank van Primagaz met haar eigen, soortgelijke waar heeft gevuld. Voorts dient in aanmerking te worden genomen dat het oordeel van het HvJEU in de zaak Winters/Red Bull betrekking heeft op ‘grond b’, waarop de merkhouder zich pas kan beroepen indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, en uitdrukkelijk in het midden heeft gelaten of het afvullen op een wijze als in die zaak aan de orde was, kan worden aangemerkt als het aanbrengen van de merktekens op de waren of hun verpakking in de zin van art. 5 lid 3, aanhef en onder a, van de Merkenrichtlijn (punt 34). 
        
        
        
          
        
        
          
            Afbreuk aan de functies van het merk?
          
        
        
      
      
        3.4.8
        
          Bij het antwoord op de vraag of sprake is van gebruik in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder a, BVIE, en zijn Unierechtelijke pendanten, is niet van belang of bij de consument verwarring kan ontstaan over de herkomst van de waar. Het dienovereenkomstige oordeel van het Benelux Gerechtshof in de zaak Shell/Walhout behoeft echter in zoverre nuancering dat vaststelling van zodanig gebruik niet zonder meer meebrengt dat de merkhouder zich tegen dat gebruik kan verzetten. Na het arrest Shell/Walhout heeft het HvJEU immers geoordeeld dat een merkhouder zich alleen dan tegen dergelijk gebruik kan verzetten indien dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie voor het eerst Arsenal/Reed, punten 48-54). Het HvJEU heeft zijn daarop volgende jurisprudentie in het hiervoor in 3.4.3 genoemde arrest Daimler aldus samengevat (punt 26): 
          “Op grond van artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 kan de merkhouder het gebruik dat een derde zonder zijn toestemming maakt van een teken dat gelijk is aan het merk, verbieden, wanneer dat gebruik plaatsvindt in het economische verkeer, betrekking heeft op dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is en afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren zowel de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen (hierna: ‘herkomst-aanduidingsfunctie’), als de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van de waar of de dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie (zie in die zin arresten L'Oréal e.a., C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 [NJ 2009/576], punt 58; Google France en Google, C-236/08-C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, [NJ 2012/523], punten 49, 77 en 79, en Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, [NJ 2012/526], punt 38).”
        
        
        
          Volgens het HvJEU is de ‘herkomstaanduidingsfunctie’ van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (Arsenal/Reed, punt 48). Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer dat gebruik het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop het gebruik betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (vgl. bijv. het hiervoor in 3.3 genoemde arrest Interflora/Marks & Spencer, punt 44). 
        
        
      
      
        3.4.9
        Het hof heeft overeenkomstig het voorgaande onderzocht of het, zonder toestemming van Primagaz, door [eiseres] vullen van de gastank bij [betrokkene 1] met niet van Primagaz afkomstig gas, afbreuk kan doen aan de functies van het merk van Primagaz. Zijn bevestigende oordeel (in rov. 3.8.1 in verbinding met rov. 4.6 van het eindvonnis van de rechtbank) geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarbij is wat betreft de herkomstaanduidingsfunctie van belang dat (naar het hof onbestreden heeft vastgesteld) [eiseres] de gastank niet heeft voorzien van een etiket waaruit blijkt dat het gas waarmee zij de tank heeft gevuld afkomstig is van haarzelf en niet van Primagaz (zie ook hierna in 3.4.13). Aldus kan het publiek denken dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van Primagaz. Dat zodanige verwarring niet kon ontstaan bij [betrokkene 1] als afnemer van het gas omdat hij zelf dat gas bij [eiseres] heeft besteld is, anders dan in onderdeel 2 wordt betoogd, niet van belang. Immers, zoals de rechtbank, overgenomen door het hof, in rov. 4.6 van haar eindvonnis heeft overwogen, laat dat onverlet dat bij derden die met de gastank worden geconfronteerd, de indruk kan ontstaan dat de gastank gas bevat dat afkomstig is van Primagaz, terwijl Primagaz noch de kwaliteit van het gas, noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestane gebruikelijke standaardcontroles kan waarborgen. Aldus kan tevens afbreuk worden gedaan aan de kwaliteitsfunctie van haar merk. 
        
        
          
            Uitputting
          
        
        
      
      
        3.4.10
        Primagaz zou zich evenmin tegen het gebruik van haar merk kunnen verzetten indien geoordeeld zou moeten worden dat haar merkrecht is uitgeput in de zin van art. 2.23 lid 3 BVIE. Volgens deze bepaling omvat het uitsluitend recht van de merkhouder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. 
        
      
      
        3.4.11
        
          [eiseres] stelt dat sprake is van uitputting en beroept zich daartoe op het arrest Viking/Kosan. Zoals hiervoor in 3.4.5 is overwogen, ging het in die zaak om het hervullen van gasflessen waarvan de vorm als merk was beschermd, die aan de consument waren verkocht en eigendom van de consument waren geworden, in welk geval volgens het HvJEU een afweging dient plaats te vinden tussen enerzijds het belang van de merk- of licentiehouder bij handhaving van het merkrecht en anderzijds het belang van de kopers van die flessen om ten volle van hun eigendomsrecht op die flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. Het HvJEU nam daarbij in aanmerking dat de betrokken merk- en licentiehouder door de verkoop van de flessen de economische waarde daarvan had kunnen realiseren (punt 32). In zodanig geval prevaleren de voornoemde belangen van de kopers en het algemeen belang bij mededinging 
        
      
      
        3.4.12
        In het onderhavige geval staat vast dat de gastank eigendom is gebleven van Primagaz en dat deze gastank, anders dan de gasflessen waarom het ging in de zaak Viking/Kosan, in merkenrechtelijk opzicht geen zelfstandige economische waarde vertegenwoordigen: tussen partijen is niet in geschil dat de tank waar het in dit geding om gaat slechts dient te worden aangemerkt als verpakking (opslagtank) van de waar (gas). 
        
      
      
        3.4.13
        Opmerking verdient dat, indien wel zou kunnen worden gezegd dat het merk van Primagaz is uitgeput, zij zich niettemin tegen het gebruik van dat merk zou kunnen verzetten indien zij daarvoor gegronde redenen heeft. Er is onder meer sprake van een gegronde reden wanneer een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, gebruikt op een wijze die de (onjuiste) indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde. In dat verband is van belang of door etikettering het ontstaan van zodanige indruk wordt vermeden (Viking/Kosan, punten 36, 37, 40 en 41). Nu tussen partijen vaststaat dat [eiseres] geen eigen etiket op de tank heeft aangebracht, noch anderszins op voor ieder kenbare wijze duidelijk heeft gemaakt dat de tank is gevuld met gas dat van haar afkomstig is en niet van Primagaz, kan het beroep op uitputting [eiseres] ook om die reden niet baten (zie ook hiervoor in 3.4.9). 
        
      
    
    
      3.5
      Op het voorgaande stuiten de hiervoor in 3.3 weergegeven klachten af. Hetzelfde geldt voor de daarop voortbouwende klacht van onderdeel 2.5.
      
    
    
      3.6
      De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
      
    
    
      3.7
      Primagaz heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van haar kosten, die zij op de voet van art. 1019h Rv begroot op in totaal € 20.684,20 aan honorarium. Aangezien de schriftelijke toelichtingen in de onderhavige zaak zijn gegeven voor 1 april 2017, zijn de indicatietarieven 2015 van toepassing. Nu [eiseres] geen bezwaar heeft gemaakt tegen vergoeding van de door Primagaz opgegeven kosten, zullen deze worden toegewezen.
      
    
  
  
    
      4Beslissing
    
      De Hoge Raad:
      verwerpt het beroep; 
      veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Primagaz begroot op € 856,34 aan verschotten en € 20.684,20 voor salaris.
    
    
    
      	Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer T.H. Tanja-van den Broek op 5 januari 2018.