ECLI:NL:GHSHE:2005:AT2596, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-03-2005, KG C9700988/BR en C9900284/BR
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2005-03-29 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Het gaat in dit geval om de visuele gelijkenis tussen enerzijds het beeldmerk zoals het door Adidas is gedeponeerd, kort gezegd: het drie-strepen-beeldmerk, en anderzijds het teken zoals door Marca en C&A op kledingstukken is gebruikt, het twee-strepen-motief. Aan Adidas kan worden toegegeven dat bij deze vergelijking punten van overeenstemming zijn aan te wijzen: het gaat in beide gevallen om een aantal parallelle, verticale strepen van gelijke breedte langs de zijkant van de kledingstukken in een ten opzichte van de ondergrond contrasterende kleur. Anders dan Adidas acht het hof evenwel het verschilpunt tussen merk en teken niet marginaal maar wezenlijk omdat het verschil direct opvalt: het beeldmerk betreft immers drie strepen, terwijl het teken steeds uit twee strepen bestaat. Dit essentiële, want direct in het oog springende verschil verhindert naar het oordeel van het hof dat er sprake is van een zodanige mate van overeenstemming tussen het beeldmerk van Adidas en het teken zoals dit door Marca en C&A is gebruikt dat daardoor gevaar voor verwarring bestaat tussen merk en teken dan wel tussen de gerechtigden op het merk en de gebruikers van het teken.

typ. KD
      rolnrs. KG C9700988/BR en C9900284/BR
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
      vijfde kamer, van 29 maart 2005,
      gewezen in de gevoegde zaken van:
    
    
    Rolnummer C99/00284
    
    
      1.	de commanditaire vennootschap MARCA MODE,
      gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, 
      alsmede haar beherende vennoten:
      MICHAEL LOUIS MARIA BRENNINKMEIJER, 
      wonende te Laren,
      MARTINUS BERNARDUS BRENNINKMEIJER,
      wonende te Hilversum,
      DOMINIC BRENNINKMEIJER,
      wonende te Aerdenhout,
      2.  de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND, 
      gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
      alsmede haar beherende vennoten:
      MICHAEL LOUIS MARIA BRENNINKMEIJER, 
      wonende te Laren,
      MARTINUS BERNARDUS BRENNINKMEIJER,
      wonende te Hilversum,
      HEINRICH PETER MARIA BRENNINKMEIJER,
      wonende te Aerdenhout,
      OLAF CAROLUS AUGUSTINUS MARIA BRENNINKMEIJER,
      wonende te Amsterdam,
      DOMINIC BRENNINKMEIJER,
      wonende te Aerdenhout,
      3. 	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONFENDEX (KIEN) B.V.,
      gevestigd te Ouder Amstel en kantoorhoudende te Hilversum,
      (geroyeerd)
      4. 	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NECKERMANN B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Hulst, 
      (geroyeerd)
      5.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZEEMAN TEXTIELSUPERS B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn,
      (geroyeerd)    
      6.  de besloten vennootschap met beperkte      
      aansprakelijkheid JUCOTEX NEDERLAND B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk,
       	(geroyeerd)
      7.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUPERCONFEX B.V., 
          	gevestigd en kantoorhoudende te Stein,
      (geroyeerd)
      procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven,
      8.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H&M HENNES & MAURITZ 
          NETHERLANDS B.V., 
         	gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
      procureur: mr. G.S.C.M. van Roeyen,
      9.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENDEX KBB NEDERLAND B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
      procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven,
      appellanten bij exploot van dagvaarding van 7 januari 1999,
    
    	
    tegen:
    
    
      1.  de vennootschap naar Duits recht ADIDAS A.G.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Herzogenaurach, Duitsland,
      2.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADIDAS BENELUX B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Etten-Leur,
      procureur: mr. J.E. Lenglet,
      geïntimeerden bij gemeld exploot,
    
    
    en:
    
    	Rolnummer C97/00988
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
      principaal appellante bij exploot van 14 oktober 1997,
      incidenteel geïntimeerde, 
      procureur: mr. G.S.C.M. van Roeyen,
    
    
    tegen:
    
    
      1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS A.G.,
      	gevestigd en kantoorhoudende te Herzogenaurach, Duitsland,
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADIDAS BENELUX B.V.,
      	gevestigd en kantoorhoudende te Etten-Leur,
      geïntimeerden bij gemeld exploot,	
      procureur: mr. J.E. Lenglet,
    
    
    
      als vervolg op het incidenteel arrest van dit hof van 
      29 april 2003 op het incident tot voeging in het onder rolnummer C99/00284 aanhangige hoger beroep van de door de rechtbank te Breda onder de rolnummers 51896 HAZA 97-1622 en 53157 HAZA 97-1937 gewezen vonnissen van 13 oktober 1998 en het onder rolnummer C97/00988 aanhangige hoger beroep tegen het onder rolnummer 52888/KG ZA 97-523 gewezen vonnis in kort geding van de president van de rechtbank te Breda d.d. 2 oktober 1997 in welk laatste hoger beroep door dit hof op 8 juni 1999 een tussenarrest is gewezen.
    
    
    
    Rolnummer C99/00284
    
    Partijen worden aangeduid zoals aangegeven in de rolbeslissing van 20 april 2004 onder 3. 
    
    1. De eerste aanleg
    
    Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar het vonnis van de rechtbank te Breda van 13 oktober 1998 waarvan beroep, dat zich bij de processtukken bevindt.
    
    2. Het geding in hoger beroep
    
    
      Van dit vonnis zijn Marca c.s. en H&M tijdig in hoger beroep gekomen.
      Na het incidenteel arrest van 29 april 2003 heeft H&M bij afzonderlijke memorie van grieven 21 grieven aangevoerd en geconcludeerd zoals in het petitum van deze memorie nader staat omschreven.
      Adidas heeft bij afzonderlijke memories van antwoord de grieven van enerzijds H&M en anderzijds Marca c.s. bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van de wederpartijen in de kosten van het geding in hoger beroep.
      Partijen hebben hun eis gewijzigd en op de eiswijzigingen van hun wederpartijen gereageerd. Hieromtrent is door het hof op 8 juli 2003 en 20 april 2004 beslist. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.  
      Naar aanleiding van laatstgenoemde beslissing hebben Marca c.s. bij akte gereageerd op de eiswijziging van Adidas. 
      H&M heeft vervolgens bij akte haar eis gewijzigd. Adidas heeft achtereenvolgens op de eisvermeerdering en op de vermeerderde eis gereageerd.
      Partijen hebben op 20 januari 2005 onder overlegging van pleitnotities hun zaak doen bepleiten (eveneens in zaak KG C9700988); Marca c.s. door mr. J.J. Brinkhof en D.F. de Lange; H&M door mr. G.S.C.M. van Roeyen en Adidas door mr. G.S.P. Vos. Bij gelegenheid van dit pleidooi is ten aanzien van appellanten sub 3, 4, 5, 6 en 7 royement verzocht. Hiertegen is geen bezwaar gemaakt, waarop ter zitting de zaak voor wat betreft deze partijen is geroyeerd.
      Partijen hebben na afloop van het pleidooi de stukken overgelegd en uitspraak verzocht. Alle partijen hebben een groot aantal producties in het geding gebracht.
    
    
    3. De grieven
    
    Voor de exacte inhoud van de grieven verwijst het hof naar de desbetreffende memories.
    
    4. De beoordeling
    
    4.1 De vaststelling van de feiten onder 3.2 van het vonnis van 13 oktober 1998 is niet bestreden, zodat het hof ook in hoger beroep van deze feiten uitgaat. Kortheidshalve verwijst het hof naar deze weergave van de feiten.
    
    
      4.2 Kort samengevat gaat het in deze zaak om het volgende.
      a) Geïntimeerde sub 1 is op basis van diverse (vernieuwingen van) inschrijvingen bij het Benelux Merkenbureau en bij het Internationale Bureau voor de bescherming van industriële eigendom merkhoudster in de Benelux van een drie-strepen-beeldmerk. Dit beeldmerk is gedeponeerd voor sport- en vrijetijdskleding en wordt gekarakteriseerd door drie parallel lopende verticale strepen van dezelfde breedte die aan de zijkant over de hele lengte van de schouders, de mouwen, de broekspijpen en/of de naden van de zijkant van de kledingstukken lopen waarop zij zijn aangebracht. De strepen contrasteren met de basiskleur van het desbetreffende kledingstuk. 
      b) Geïntimeerde sub 2 is voor de Benelux exclusief licentieneemster van geïntimeerde sub 1.
      c) Marca c.s. zijn bedrijven in de textielhandel met onder meer vestigingen in Nederland.
      d) In de loop van 1996 heeft Adidas geconstateerd dat Marca en C&A sport- en vrijetijdskleding zijn gaan verkopen voorzien van twee parallel lopende verticale strepen waarvan de kleur contrasteert met de basiskleur van de kleding (zwart/wit).
      e) Marca en C&A zijn niet bereid Adidas toe te zeggen dat zij zich zullen onthouden van het gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen op kleding.
    
    
    
      4.3 Adidas heeft in zaak 97-1622 (Adidas/Marca en C&A) gevorderd een verbod op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepen-beeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zoals de twee-strepen-motieven die zijn aangebracht op een aantal met name genoemde kledingstukken van Marca respectievelijk C&A, met een aantal nevenvorderingen. 
      In reconventie hebben Marca en C&A een verklaring voor recht gevorderd die ertoe strekt, kort gezegd, dat het vrij staat twee strepen te gebruiken als decoratie op sport- en vrijetijdskleding.
      Eenzelfde verklaring voor recht hebben Marca c.s (met inbegrip van H&M) in zaak 1937/97 gevorderd.
    
    
    
      4.4 In het vonnis van 13 oktober 1998 heeft de rechtbank in zaak 97-1622 in conventie geoordeeld dat met betrekking tot een aantal van de genoemde kledingstukken wel sprake is van merkinbreuk en met betrekking tot een aantal andere niet. De nevenvorderingen heeft de rechtbank deels toewijsbaar geacht en op enkele onderdelen Adidas in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten. 
      In reconventie heeft de rechtbank geoordeeld dat de vorderingen van Marca en C&A afgewezen dienen te worden nu zij, samen met anderen, in de gevoegde zaak 97-1937 vrijwel dezelfde vorderingen hebben ingesteld en zij niet twee maal dezelfde vorderingen jegens Adidas kunnen instellen.
      In het dictum is nog geen beslissing op de vorderingen gegeven.
    
    
    
      4.5 In het vonnis van 13 oktober 1998 heeft de rechtbank in zaak 97-1937, onder verwijzing naar de inbreuk die in zaak 97-1622 aanwezig werd geacht, geoordeeld dat de gevraagde verklaring voor recht afgewezen dient te worden.
      In het dictum is nog geen beslissing op de vordering gegeven.
    
    
    
      4.6 Het hoger beroep van het vonnis in zaak 97-1622 betreft enerzijds Marca en C&A als appellanten en anderzijds Adidas als geïntimeerden. 
      Het hoger beroep van het vonnis in zaak 97-1937 betreft enerzijds Marca c.s. en H&M (die in hoger beroep afzonderlijk is gaan optreden) als appellanten en anderzijds Adidas als geïntimeerden.
      Er is door Adidas geen incidenteel appel ingesteld tegen het vonnis in beide zaken.
    
    
    
      4.7 Na de verschillende wijzigingen van eis gaat het thans om de volgende vorderingen:
      I) Adidas jegens Marca en C&A (zaak 97-1622): naast de oorspronkelijke vorderingen in conventie, in het vonnis van 13 oktober 1998 weergegeven onder 2, de vordering om de door het Bundesgerichtshof op 6 juli 2000 (prod. 2c mva Adidas/Marca c.s.) en het Oberlandesgericht München op 26 juli 2001 (prod. 2d mva Adidas/Marca c.s.) gedane uitspraken tussen Adidas AG en C&A Mode Co. ten behoeve van het onderhavige geschil te erkennen als bedoeld in artikel 32 e.v. van de EEX-Verordening.
      II) Marca en C&A jegens Adidas (zaak 97-1622): in plaats van de oorspronkelijke vordering in reconventie de volgende vordering:
      primair
      te verklaren voor recht dat twee strepen op mouwen en zijkanten van sport- en vrijetijdskleding door het in aanmerking komende publiek louter als versiering worden opgevat en dat het in aanmerking komende publiek derhalve geen verband legt met het door Adidas geclaimde merk bestaande uit drie strepen en dat er derhalve geen sprake is van merkinbreuk;
      subsidiair
      ter verklaren voor recht dat het gebruik van twee strepen op kledingstukken dermate gebruikelijk is dat appellanten een geldige reden hebben voor het gebruik van de twee strepen op sport- en vrijetijdskleding en dat er derhalve geen sprake is van merkinbreuk;
      meer subsidiair
      te verklaren voor recht dat het gebruik van twee strepen op sport- en vrijetijdskleding dermate gebruikelijk is dat appellanten geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het door Adidas geclaimde merk bestaande uit drie strepen en dat er derhalve geen sprake is van merkinbreuk.
      III) Marca c.s. jegens Adidas (zaak 97-1937) in plaats van de oorspronkelijke vordering: als II.
      IV) H&M jegens Adidas (zaak 97-1937) in plaats van de oorspronkelijke vordering de volgende vordering:
      A. te verklaren voor recht dat er geen sprake is van merkenrechtelijke overeenstemming bij het gebruik van twee strepen als decoratie op sport- en vrijetijdskleding ten opzichte van enig door Adidas ingeschreven merk waarin drie strepen zijn verwerkt, bij gebreke van daadwerkelijk verwarringsgevaar, meer in het bijzonder niet in de zin van artikel 13 A lid 1 onder b BMW juncto art. 5 lid 1 sub b van de Europese merkenrichtlijn 89/104;
      B. te verklaren voor recht dat het merkenrecht niet toelaat dat algemene decoraties, die gebruikelijk zijn in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel ten behoeve van een merkhouder worden gemonopoliseerd, en dat twee strepen op mouwen en zijkant van kleding, daaronder begrepen sport- en vrijetijdskleding, gebruikelijk zijn in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel en derhalve niet op grond van enig merkrecht kunnen worden verboden;
      C. te verklaren voor recht
      primair
      dat kleding voorzien van twee strepen niet overeenstemt met enig ingeschreven merk waarin drie strepen zijn verwerkt van Adidas c.s. en dat het in aanmerking komende publiek geen verband legt tussen op zodanige wijze van twee strepen voorziene kleding en enig ingeschreven merk waarin drie strepen zijn verwerkt van Adidas c.s., zodat er derhalve geen sprake is van merkinbreuk, meer in het bijzonder niet in de zin van art. 13 A lid 1 onder c en d BMW juncto art. 5 van de Europese Merkenrichtlijn 89/104;
      subsidiair
      dat twee strepen op kleding door het in aanmerking komende publiek louter als versiering wordt opgevat en er derhalve logischerwijs geen verband wordt gelegd met enig ingeschreven merk waarin drie strepen zijn verwerkt van Adidas c.s., zodat van merkinbreuk geen sprake is, meer in het bijzonder niet in de zin van art. 13 A lid 1 onder c en d BMW juncto art. 5 van de Europese Merkenrichtlijn 89/104;
      D.	te verklaren voor recht dat door het gebruik van H&M van twee strepen op kleding geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van enig ingeschreven merk waarin drie strepen zijn verwerkt van Adidas c.s.;
      E.	te verklaren voor recht dat H&M een geldige reden heeft in de zin van art. 13 A lid 1 onder c en d BMW juncto art. 5 van de Europese Merkenrichtlijn 89/104 voor het gebruik van twee strepen op kleding;
      F. 	geïntimeerden te veroordelen in de kosten van beide instanties.
    
    
    
      Bevoegdheid
      4.8 Marca en C&A, gedaagden in conventie in zaak 97-1622 hebben vestigingen in Breda. Adidas Benelux BV, één van beide gedaagden in zaak 97-1937 is gevestigd in Etten-Leur. Gelet hierop, alsmede op het bepaalde in artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW), is in eerste aanleg de rechtbank te Breda, en daarmee dit hof in hoger beroep, bevoegd kennis te nemen van de op deze wet gebaseerde vorderingen. 
    
    
    4.9 In eerste aanleg heeft de rechtbank zich onder 3.1 van het vonnis van 13 oktober 1998 bevoegd verklaard. Hiertegen richt zich grief II van H&M. Zoals hiervoor aangegeven, is de rechtbank inderdaad bevoegd zodat de grief geen doel treft. Het ontgaat het hof overigens wat H&M met deze grief voorheeft, nu zij in zaak 97-1622 géén partij is en in zaak 97-1937 eisende partij. 
    
    
      Erkenning uitspraken BGH
      4.10 De vermeerderde eis van Adidas in zaak 97-1622, hiervoor in 4.7 onder I weergegeven, betreft de erkenning van genoemde uitspraken op grond van hoofdstuk III van de Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo). Nu de beslissingen waarvan erkenning wordt gevorderd dateren van voor het inwerkingtreden van deze Verordening op 1 maart 2002 is niet de Verordening maar het daaraan voorafgaande EG-Executieverdrag (EEX) van toepassing en met name Titel III daarvan.
    
    
    
      4.11 De uitspraken waarvan Adidas erkenning verlangt zijn gewezen tussen enerzijds Adidas AG (geïntimeerde sub 1) en anderzijds de commanditaire vennootschap naar Duits recht C&A Mode Co., die volgens Adidas deels dezelfde (beherend) vennoten heeft als Marca en C&A, te weten M.B. Brenninkmeijer en D. Brenninkmeijer. Uit bedoelde uitspraken zelf blijkt dit overigens niet; daarin wordt bij partij C&A Mode Co. alleen E.L. Brenninkmeijer vermeld die in zaak 97-1622 niet als vennoot is aangeduid. Echter, ook indien juist is dat M.B. Brenninkmeijer en D. Brenninkmeijer als vennoten bij beide procedures betrokken zijn geweest brengt dat op zich genomen nog niet mee dat met betrekking tot de Duitse procedure en de zaak 
      97-1622 geldt dat deze tussen dezelfde partijen zijn gewezen. Erkenning als door Adidas gevorderd is dan ook niet aan de orde, zodat dit toegevoegde onderdeel van de eis van Adidas afgewezen wordt. 
    
    
    4.12 Volgens Adidas is het resultaat van de Duitse procedure in ieder geval richtinggevend voor de onderhavige zaak. Aan Adidas kan worden toegegeven dat in beide procedures voor een deel dezelfde kwesties aan de orde zijn, maar dat wil niet zeggen dat daardoor aan de Duitse procedure een doorslaggevend belang kan worden toegekend. In de onderhavige procedure spelen immers, naar het hof aanneemt, niet dezelfde feiten, argumenten en verweren alsmede dezelfde collecties en in aanmerking komend publiek.
    
    
      Inbreuk
      4.13 Adidas legt in zaak 97-1622 aan haar vorderingen ten grondslag dat Marca en C&A met hun kledingstukken met twee strepen inbreuk maken op haar merkrechten op drie strepen. Adidas beroept zich hierbij op het bepaalde in artikel 13,A lid 1, aanhef en sub b, sub c en sub d BMW in de tekst zoals deze sinds 1 januari 2004 geldt. 
    
    
    4.14 Het gaat hierbij in dit hoger beroep om de kledingstukken die in het vonnis van 13 oktober 1998 onder 3.2 zijn aangeduid met A, B, C, D, E en I (Marca) en met N en O (C&A). Ten aanzien van deze kledingstukken heeft de rechtbank geoordeeld dat er sprake is van merkinbreuk. Tegen dit oordeel komen Marca en C&A op. Ten aanzien van de overige kledingstukken, in het vonnis aangeduid met F, G en H (Marca) en met J, K, L en M (C&A) heeft de rechtbank geen merkinbreuk aanwezig geacht. Tegen dat oordeel heeft Adidas geen (incidentele) grieven gericht, zodat van de juistheid daarvan dient te worden uitgegaan.        
    
    4.15 De gestelde merkinbreuken hebben in 1996 plaatsgevonden. Bij de beoordeling van de vorderingen gaat het om de (markt)situatie in dat jaar en niet om de situatie van dit moment. Met andere woorden: de gestelde merkinbreuk dient 'ex tunc' te worden beoordeeld. 
    
    4.16 De merkinschrijvingen van Adidas betreffen sport- en vrijetijdskleding. Bij de hiervoor bedoelde kledingstukken van Marca en C&A gaat het eveneens om dergelijke waren.
    
    4.17 In het hierna volgende zal het hof er (veronderstellenderwijs) van uitgaan dat het drie-strepen-beeldmerk van Adidas aangemerkt kan worden als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs. Naar het oordeel van het hof kan het beeldmerk overigens niet als een van huis uit sterk merk worden gezien aangezien een drie-strepen-motief als dat van het beeldmerk op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen kan worden toegedicht. Echter, als gevolg van de intensieve reclamecampagnes van Adidas is in die aanvankelijke situatie verandering gekomen, in die zin dat aan het beeldmerk als zodanig in 1996 door inburgering grote onderscheidende kracht toegeschreven dient te worden. Dat betekent dat aan het beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het drie-strepen-motief gaat. Het wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaierende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.       
    
    4.18 In het licht van de hiervoor in 4.13 tot en met 4.17 genoemde uitgangspunten zal het hof vervolgens de verschillende grondslagen voor de vorderingen van Adidas bezien.
    
    4.19 Ten aanzien van het bepaalde in artikel 13,A lid 1 aanhef en sub b BMW overweegt het hof het volgende. Bij de vraag naar de toepasselijkheid van deze bepaling gaat het er in deze zaak om of de twee strepen op de hiervoor genoemde kledingstukken van Marca en C&A overeenstemmen met het beeldmerk van Adidas en of hierdoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Hierbij is van belang de auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis die berust op de totaalindruk die door het merk en het teken bij het relevante publiek wordt opgeroepen, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval.
    
    4.20 Auditieve of begripsmatige gelijkenis is hier niet aan de orde; het gaat in dit geval om de visuele gelijkenis tussen enerzijds het beeldmerk zoals het door Adidas is gedeponeerd, kort gezegd: het drie-strepen-beeldmerk, en anderzijds het teken zoals het in 1996 door Marca en C&A op meergenoemde kledingstukken is gebruikt, het twee-strepen-motief. Aan Adidas kan worden toegegeven dat bij deze vergelijking punten van overeenstemming zijn aan te wijzen: het gaat in beide gevallen om een aantal parallelle, verticale strepen van gelijke breedte langs de zijkant van de kledingstukken in een ten opzichte van de ondergrond contrasterende kleur. Anders dan Adidas acht het hof evenwel het verschilpunt tussen merk en teken niet marginaal maar wezenlijk omdat het verschil direct opvalt: het beeldmerk betreft immers drie strepen, terwijl het teken steeds uit twee strepen bestaat. Dit essentiële, want direct in het oog springende verschil verhindert naar het oordeel van het hof dat er sprake is van een zodanige mate van overeenstemming tussen het beeldmerk van Adidas en het teken zoals dit door Marca en C&A is gebruikt dat daardoor gevaar voor verwarring bestaat tussen merk en teken dan wel tussen de gerechtigden op het merk en de gebruikers van het teken.
    
    4.21 Hierop strandt het beroep van Adidas op het bepaalde in artikel 13,A lid 1 aanhef en sub b BMW, ook indien voor het overige wordt uitgegaan van de omstandigheden zoals door Adidas gesteld met betrekking tot de (soort)gelijkheid van de waren, de wijze van gebruik van het teken, het in aanmerking komende publiek en de samenhang tussen de verschillende factoren die bij de beoordeling een rol spelen.  
    
    4.22 Als volgende grondslag voor de vordering van Adidas komt aan de orde het beroep van Adidas op het bepaalde in artikel 13,A lid aanhef en sub c, in het licht van HvJ EG 23 oktober 2003, IER 2004/13 (Adidas/Fitnessworld) en de daarin vermelde eerdere uitspraken. Hierbij gaat het om de aanvullende bescherming voor bekende merken tegen aanhaken, verwatering en afbreuk aan reputatie wanneer er geen sprake is van gevaar voor directe of indirecte verwarring, zoals hiervoor aan de orde is geweest, maar wel van een zodanige overeenstemming tussen merk en teken dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen merk en teken.  
    
    4.23 Naar het oordeel van het hof doet ook die situatie zich in dit geval niet voor. Dat in 1996 een dergelijk verband werd gelegd is door Adidas onvoldoende onderbouwd terwijl hetgeen Adidas over dit onderwerp en naar aanleiding van de hiervoor bedoelde uitspraken naar voren heeft gebracht, steeds betrekking heeft op de huidige omstandigheden. Dit geldt met name voor het marktonderzoek waar Adidas zich bij het pleidooi op heeft beroepen, het rapport d.d. 20 oktober 2004 van drs. P.H. van Westendorp (prod. 1 pleidooi Adidas). Over de waarde en de (on)bruikbaarheid van dit rapport is tussen partijen aan de hand van commentaren van verschillende deskundigen uitvoerig gediscussieerd, maar die discussie is gezien het moment van de gestelde inbreuk voor de kwestie die hier aan de orde is niet relevant. 
    
    4.24 Onder verwijzing naar hetgeen het hof hiervoor reeds heeft overwogen met betrekking de vraag of er sprake is van een zodanige overeenstemming tussen merk en teken dat er gevaar is voor verwarring, stelt het hof vast dat hetgeen Adidas zowel in eerste aanleg als thans in hoger beroep naar voren heeft gebracht onvoldoende grondslag biedt voor de stelling dat er sprake is van een zodanige overeenstemming tussen merk en teken dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen merk en teken. Dit betekent dat het beroep van Adidas op het bepaalde in artikel 13,A lid 1 aanhef en sub c BMW niet opgaat.
    
    4.25 Adidas heeft ten slotte nog een beroep gedaan op artikel 13,A lid 1 aanhef en sub d BMW maar dit beroep is door Adidas niet anders onderbouwd dan door verwijzing naar hetgeen zij ten aanzien van beide andere bepalingen naar voren heeft gebracht. Daarmee is deze stelling naar het oordeel van het hof onvoldoende met op de strekking van deze bepaling toegesneden feiten of omstandigheden onderbouwd, terwijl dat wel van Adidas verwacht had mogen worden.
    
    4.26 Een en nader leidt tot de slotsom dat de grieven van Marca en C&A in zaak 97-1622 doel treffen en dat de vorderingen in conventie van Adidas jegens Marca en C&A (hiervoor in 4.7 onder I aangeduid) niet voor toewijzing in aanmerking komen.  
    
    
      Verklaring voor recht
      4.27 Zoals hiervoor in 4.7 aangegeven hebben Marca en C&A in zaak 97-1622 in reconventie een verklaring voor recht gevorderd (II), die gelijkluidend is aan de vordering van Marca c.s. in zaak 97-1937 (III), terwijl H&M in zaak 
      97-1937 afzonderlijk een verklaring voor recht van een vergelijkbare strekking heeft gevorderd (IV).
    
    
    4.28 Tegen het oordeel van de rechtbank in 3.19 van het vonnis van 13 oktober 1998, dat de reconventionele vordering van Marca en C&A in zaak 97-1622 niet voor toewijzing in aanmerking komt omdat de dezelfde partijen, samen met anderen, in zaak 97-1937 dezelfde vordering hebben ingesteld, zijn geen grieven gericht, zodat het hof van de juistheid van dit oordeel dient uit te gaan.
    
    4.29 Het hof stelt voorop dat de vorderingen van Adidas enerzijds en die van Marca c.s. anderzijds niet elkaars spiegelbeeld zijn, in die zin dat wanneer de vorderingen van Adidas worden afgewezen de vorderingen van Marca c.s en H&M 'automatisch' toegewezen dienen te worden, en omgekeerd. De vorderingen van Adidas betreffen immers bepaalde kledingstukken van Marca en C&A, terwijl die van Marca c.s. en H&M een algemene strekking hebben. 
    
    4.30 In haar conclusie van antwoord in zaak 97-1937 heeft Adidas tegen de gevraagde verklaring voor recht, zoals deze toen luidde en door alle partijen gezamenlijk werd gevorderd, aangevoerd dat haar wederpartijen ieder belang ontberen voor dergelijke algemeen geformuleerde verklaringen voor recht, dat een grondslag voor deze vorderingen ontbreekt en dat het niet aangaat de beschermingsomvang van het beeldmerk op een willekeurig moment te fixeren (punt 22 tot en met 26). 
    
    4.31 Het hof ziet hierin een gemotiveerde betwisting van het uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan een verklaring voor recht zoals oorspronkelijk gezamenlijk gevorderd en nadien in verschillende formuleringen afzonderlijk gevorderd. Tegenover deze principiële betwisting van de kant van Adidas hebben Marca c.s. en H&M niets naar voren gebracht dat kan dienen als onderbouwing voor de aard en strekking van hun vorderingen. Waar het Marca c.s. en H&M bij deze vorderingen kennelijk in wezen om gaat is dat zij vastgesteld willen zien dat zij in de toekomst gevrijwaard zullen blijven van vorderingen van Adidas op grond van haar beeldmerk tegen het gebruik van twee strepen op kledingstukken. Dat doel kan evenwel niet op de door hen gehanteerde wijze worden bewerkstelligd. 
    
    4.32 Waar de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de omstandigheden die voor de beoordeling van bepaalde concrete inbreuken van belang zijn naar tijd en plaats kunnen veranderen, is een verklaring van recht van een zo algemene strekking als thans door Marca c.s. en door H&M gevorderd, ook wat de verschillende onderdelen ervan aangaat, gezien ook het hiervoor vermelde gebrek aan principiële onderbouwing ervan, niet voor toewijzing vatbaar. Dit betekent dat het hof, zij het op andere gronden, tot hetzelfde oordeel komt als de rechtbank in het vonnis van 13 oktober 1998 in zaak 97-1937. De grieven van Marca c.s. en van H&M tegen dit vonnis worden verworpen.
    
    
      Slotsom rolnummer C99/00284
      4.33 Zowel in zaak 97-1622 als in zaak 97-1937 dienen alle vorderingen afgewezen te worden. Het vonnis van 
      13 oktober 1998 in deze zaken betreft een tussenvonnis. Dit vonnis wordt vernietigd. Voor terugverwijzing van de zaken naar de rechtbank is gezien dit resultaat echter geen aanleiding. Het hof zal de zaak zelf afdoen. 
    
    
    
      Proceskosten
      4.34 In zaak 97-1622 is in conventie Adidas de in het ongelijk gestelde partij, zodat Adidas in de kosten daarvan veroordeeld dient te worden. 
      Met betrekking tot de vordering in reconventie heeft de rechtbank onder 3.20 geoordeeld dat deze tussen partijen gecompenseerd dienen te worden; hiertegen zijn geen grieven gericht, zodat ook het hof hiervan uitgaat. 
      Met betrekking tot het voegingsincident heeft de rechtbank onder 3.21 geoordeeld dat de kosten hiervan voor rekening van Marca c.s. komen. Marca c.s. zijn evenwel geen partij in deze zaak, zodat deze overweging op een vergissing berust. Bedoeld is kennelijk dat de kosten van het voegingsincident voor rekening van Marca en C&A komen. Het hof zal dit in deze zin overnemen, nu partijen geen bezwaren hebben gemaakt.     
    
    
    4.35 In zaak 97-1937 zijn Marca c.s. en H&M de in het ongelijk gestelde partijen, zodat zij in de kosten daarvan veroordeeld dienen te worden.
    
    4.36 Met betrekking tot de proceskosten in hoger beroep geldt dat alle partijen in het ongelijk zijn gesteld, zodat de proceskosten, met inbegrip van die van het incident tot voeging, tussen hen gecompenseerd worden.
    
    Rolnummer C97/00988
    
    5. Het verdere verloop van het proces
    
    
      Bij tussenarrest van 8 juni 1999 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen teneinde de meest gerede partij in de gelegenheid te stellen het arrest van de Hoge Raad in de zaak Marca Mode/Adidas dat als vervolg op het arrest van 20 november 1998 NJ 1999,134 zal worden gewezen, in het geding te brengen.
      Vervolgens heeft op 20 januari 2005 pleidooi plaatsgevonden (tegelijk met zaak C99/00284). 
      Partijen hebben na afloop van het pleidooi de stukken overgelegd en uitspraak verzocht. Partijen hebben een groot aantal producties in het geding gebracht.
    
    
    6. De verdere beoordeling
    
    In het principaal appel en in het incidenteel appel
    
    6.1 Door partijen is bedoeld vervolgarrest van de Hoge Raad niet in het geding gebracht, aangezien de procedure bij de Hoge Raad nog niet tot een vervolgarrest heeft geleid. Bij het pleidooi hebben de betrokken partijen te kennen gegeven dat de procedure nog wel bij de Hoge Raad aanhangig is.
    
    6.2 Aanleiding voor de beslissing van het hof was het gegeven dat in de procedure die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 20 november 1998 prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de uitleg van artikel 5, lid 1 onder b van Richtlijn 89/104 [thans geïmplementeerd in het huidige artikel 13,A BMW] en aan het Benelux Gerechtshof over de uitleg van de BMW inzake de positie van de licentiehouder [Adidas Benelux BV] en de strekking van artikel 13,A lid 1 onder b BMW in verband met de door het Hof van Justitie te geven uitleg in antwoord op de aan dit hof gestelde vraag.
    
    6.3 Het Hof van Justitie heeft op 22 juni 2000 de hem gestelde vragen beantwoord (NJ 2000,712); het Benelux Gerechtshof heeft dat vervolgens gedaan op 7 juni 2002 (NJ 2003,426). Bij het pleidooi heeft het hof begrepen dat partijen thans (mede) op basis van deze uitspraken een beslissing van het hof wensen en dat het hof de zaak niet langer zal aanhouden tot het meergenoemde vervolgarrest zal zijn gewezen. Het hof zal, gezien ook het tijdsverloop sedert het aanhangig maken van dit kort geding in 1997, dienovereenkomstig handelen.
    
    6.4 In het tussenarrest van 8 juni 1999 heeft het hof onder 4.10 geoordeeld dat in de onderhavige zaak geen sprake is van direct verwarringsgevaar en onder 4.12 dat geen sprake is van indirect verwarringsgevaar. Niet uitgesloten werd geacht 'dat bij gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren als die van de merkhouder in een geval van een bekend merk én de mogelijkheid van associatie toch van (indirect) verwarringsgevaar moet worden gesproken'.
    
    
      6.5 De antwoorden van het Hof van Justitie en van het Benelux Gerechtshof over dit onderwerp leiden er niet toe dat in dit geval toch van (indirect) verwarringsgevaar kan worden gesproken. Hieruit blijkt namelijk het enkele gevaar van associatie ook in het geval van een bekend merk niet toereikend is, maar dat het verwarringsgevaar positief moet worden vastgesteld. Zoals gezegd, is in het tussenarrest reeds vastgesteld dat daarvan in het onderhavige geval geen sprake is. 
      6.6 Een en ander leidt tot de conclusie dat het beroep van Adidas op artikel 13,A lid 1 aanhef en sub b BMW, zoals dit thans luidt, niet opgaat. 
    
    
    6.7 Met betrekking tot het beroep van Adidas op het bepaalde in artikel 13,A lid 1 aanhef en sub c BMW en artikel 13,A lid 1 aanhef en sub d BMW verwijst het hof naar hetgeen hiervoor  onder 4.22 tot en met 4.25 in de gevoegde zaak met rolnummer C099/00284 is overwogen nu de kwestie die daarin aan de orde is, feitelijk en inhoudelijk vergelijkbaar is met die in de onderhavige zaak. Het hof neemt het oordeel dat Adidas zich niet met vrucht op deze bepalingen kan beroepen hier over.
    
    6.8 In het tussenarrest van 8 juni 1999 heeft het hof onder 4.18 overwogen dat de aanhouding ook geldt voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van Adidas Benelux BV als licentiehoudster. Op dat onderwerp hebben de overige prejudiciële vragen aan het Benelux Gerechtshof betrekking. Nu de vorderingen van Adidas om de hiervoor genoemde redenen afgewezen worden, heeft deze aangelegenheid voor de onderhavige zaak geen belang meer, zodat het antwoord van het Benelux Gerechtshof op de desbetreffende vragen hier geen behandeling behoeft.
     
    
      Slotsom rolnummer C97/00988 
      6.9 De vorderingen van Adidas komen niet voor toewijzing in aanmerking. De grieven van H&M in het principaal appel slagen en de grieven van Adidas in het incidenteel appel worden verworpen. Het vonnis van de president van de rechtbank te Breda van 2 oktober 1997 dient te worden vernietigd.
    
    
    
      Proceskosten
      6.10 Adidas dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg alsmede in de kosten van het hoger beroep, zowel wat betreft het principaal appel als wat betreft het incidenteel appel.
    
    
    7. De beslissing
    
    Het hof:
    
    
      Rolnummer 99/00284
      vernietigt het vonnis van de rechtbank te Breda van 
      13 oktober 1998 (rolnummers 51896 HA ZA 97-1622 en 53157 HA ZA 97-1937) waarvan beroep, en opnieuw rechtdoende:
    
    
    
    
      rolnummer 51896 HA ZA 97-1622
      - wijst af de vorderingen van Adidas in conventie en van Marca en C&A in reconventie; 
      - veroordeelt Adidas in de kosten van het geding in conventie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Marca en C&A begroot op € 167,90 aan verschotten en op € 1.356,= aan salaris procureur;
      - compenseert de kosten van het geding in reconventie, in die zin dat iedere partij daarvan de eigen kosten draagt;
      - veroordeelt Marca en C&A in de kosten van het incident, tot op deze uitspraak begroot op € 452,= aan salaris procureur;
    
    
    
      rolnummer 53157 HA ZA 97-1937
      - wijst af de vorderingen van Marca c.s. en van H&M;
      - veroordeelt Marca c.s. en H&M in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Adidas begroot op € 167,90 aan verschotten en op 
      € 1.808,= aan salaris procureur;
    
    
    compenseert de proceskosten in hoger beroep in die zin dat alle partijen hiervan de eigen kosten dragen;
    
    verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
    
    wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    Rolnummer 97/00988
    
    
      vernietigt het vonnis van de president van de rechtbank te Breda van 2 oktober 1997 (rolnummer 52888/KG ZA 
      97-523) waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:
    
    
    wijst af de vorderingen van Adidas;
    
    veroordeelt Adidas in de kosten van geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van H&M begroot op € 156,55 aan verschotten en op € 907,56 aan salaris procureur in eerste aanleg, alsmede op € 364,28 aan verschotten en op € 2.682,= aan salaris procureur in het principaal appel en op € 1.341,= aan salaris procureur in het incidenteel appel;
    
    verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, H. Vermeulen en Feddes en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 29 maart 2005 en ondertekend door de griffier en de rolraadsheer.