ECLI:NL:RBBRE:2005:AT8343, Rechtbank Breda, 15-06-2005, 108069/HA ZA 02-760
Rechtbank Breda — Uitspraak 
Datum: 2005-06-15 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht; normaal gebruik van een merk; verval merkrecht; inbreuk; de strip van Ferro maakt geen inbreuk op de gedeponeerde Puma FORMSTRIPS. Auteursrecht sportschoenen; geen sprake van inbreuk op auteursrechten; de totaalindruk van de betreffende schoenen van Puma is een andere dan de schoen van Ferro.

108069/HA ZA 02-760		RECHTBANK BREDA
    
    
      Sector civiel recht
       Team handelsrecht
    
    
    15 juni 2005	 Enkelvoudige Kamer
    
    V O N N I S 
    
    In de zaak van:
    
    
      1. de vennootschap naar vreemd recht PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT,
      gevestigd te Herzogenaurach (Duitsland),
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PUMA BENELUX B.V., gevestigd te Leusden,
      e i s e r e s s e n  in conventie bij dagvaarding van 5 april 2002,
      v e r w e e r s t e r s  in reconventie,
      procureur: mr. N. van Bruggen,
    
    
    t e g e n:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FERRO FOOTWEAR B.V.,
      gevestigd te Nieuwkuijk en kantoorhoudende te Waalwijk,
      g e d a a g d e  in conventie,
      e i s e r e s  in reconventie,
      procureur: mr. J.G.A. Linssen.
    
    
    
    1. Het verloop van de procedure.
    
    
      Dit blijkt uit de volgende processtukken:
      - de dagvaarding met 9 producties;
      - het audiëntieblad van de rolzitting van 7 januari 2004 waaruit blijkt dat de procedure ten aanzien van de aanvankelijk medegedaagde Eegim Shoe’s B.V. is doorgehaald;
      - het audiëntieblad van de rolzitting van 7 april 2004 waaruit blijkt dat de procedure ten aanzien van de aanvankelijk medegedaagden P.W. Kerkhof Dongen B.V. en SPM Shoetrade B.V. is doorgehaald;
      - de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met 1 productie;
      - de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie, met 4 producties;
      - de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, met 8 producties;
      - de conclusie van dupliek in reconventie met 3 producties; 
      - de akte van depot van 8 september 2004 waaruit blijkt dat door mr. Van Bruggen 3 schoenen zijn gedeponeerd;
      - de door mr. Linssen bij brief d.d. 16 februari 2005 toegezonden akte houdende vermeerdering van eis in reconventie met producties 10 t/m 12;
      - de door mr. Van Bruggen bij brief d.d. 25 februari 2005 toegezonden akte houdende wijziging en vermeerdering van eis in conventie tevens akte houdende bezwaar tegen de eisvermeerdering in reconventie met producties 17 t/m 26; 
      - het audiëntieblad van de zitting van 2 maart 2005, waaruit blijkt dat mrs. Linssen en De Bosch Kemper-de Hilster in de zaak hebben gepleit; 
      - de pleitnotitie van mr. Linssen;
      - de pleitnotitie van mr. De Bosch Kemper-de Hilster met daarbij gevoegd de akte houdende wijziging en vermeerdering van eis in conventie tevens akte houdende bezwaar tegen de eisvermeerdering in reconventie met producties 17 tot en met 28;
      - de brief d.d. 21 maart 2005 van mr. Linssen.
    
    
    Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, worden hierna mede gezamen-lijk aangeduid als Puma c.s. en afzonderlijk als Puma Sport en Puma Benelux. De aanvankelijk medegedaagden worden hierna mede aangeduid als Kerkhof, SPM en Eegim. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, wordt hierna mede aangeduid als Ferro.
    
    2. Het geschil.
    
    
      Puma c.s. vorderen (in conventie) om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
      A. Ferro te bevelen met onmiddellijke ingang elk gebruik van de -op de waren overeenkomstig productie 2 t/m 5 aangebrachte- tekens, alsmede van ieder met de PUMA FORMSTRIP overeenstemmend teken, voor of in verband met de waren waarvoor de merken van Puma c.s. zijn ingeschreven, dan wel soortgelijke waren, te staken en gestaakt te houden;
      B. Ferro te bevelen binnen veertien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van Puma c.s. schriftelijk opgave te doen  
      -waarvan de juistheid door een begeleidende verklaring van een registeraccountant van een gerenommeerd accountantskantoor moet blijken- van de navolgende informatie:
      - de naam en het adres van haar afnemer(s) -voor zover niet zijnde consumenten- aan wie een of meer van de inbreukmakende producten is (zijn) geleverd;
      - de naam en het adres van haar leverancier(s) van wie een of meer inbreukmakende producten is (zijn) afgenomen;
      - het aantal afgeleverde producten, voorzien van het inbreukmakend teken, per afnemer, alsmede de prijs per product;
      - de bij haar nog aanwezige voorraden van producten voorzien van de inbreukmakende tekens, die zij zelf of middels derden onder zich houdt;
      - de totale hoeveelheid verkochte producten waarop de inbreukmakende tekens zijn aangebracht;
      - de met de inbreukmakende producten behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken, waaronder doch niet uitsluitend inkoop- en verkoopfacturen;
      C. Ferro te bevelen om binnen tien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis haar afnemers -voor zover geen consumenten- schriftelijk te verzoeken alle producten voorzien van de inbreukmakende tekens, aan haar te retourneren, zulks door middel van verzending van een brief met uitsluitend de navolgende inhoud:
      Geachte [afnemer],
    
    
    Door de Rechtbank te Breda is bij vonnis d.d. [datum vonnis] geoordeeld, dat wij door voor onze schoenen gebruik te maken van een vormstrip die overeenstemt met de PUMA FORMSTRIP, inbreuk maken op de merkrechten van Puma. De rechtbank heeft ons verboden deze vormstrip nog langer aan te brengen op onze schoenen en heeft ons opgedragen onze afnemers door middel van deze brief daarvan op de hoogte te stellen. Wij verzoek U -tevens op last van de rechtbank- met klem reeds geleverde schoenen van het type [aanduiding schoen], welke zijn voorzien van die inbreukmakend geoordeelde vormstrip, aan ons te retourneren, tegen vergoeding van alle hiermee verband houdende kosten. Voor de kosten hiervan houden wij ons aansprakelijk, alsmede voor de restitutie van de koopprijs. Als vanzelf is verdere verkoop van deze schoenmodellen met het vonnis van de rechtbank niet rechtmatig.
    
    [afsluiting, ondertekening directie]
    
    
      een en ander onder toezending binnen dezelfde termijn van afschriften van alle verzonden brieven aan de advocaat van Puma c.s.;
      D. Ferro te bevelen binnen veertien dagen na het te dezen te wijzen vonnis de gehele voorraad (waaronder begrepen de door de afnemer(s) geretourneerde voorraad alsmede producten onder beslag) inbreukmakende producten alsmede enige vorm van reclamemateriaal af te geven op respectievelijk aan een door de advocaat van Puma c.s. (rechtbank: aan te geven) locatie respectievelijk persoon, ter vernietiging van deze producten, een en ander op kosten van Ferro, en voorts na verloop van een maand na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van Puma c.s. een gewaarmerkte verklaring van de onder B. bedoelde registeraccountant over te leggen, waaruit blijkt dat deze producten en het reclame-materiaal daadwerkelijk zijn vernietigd;
      E. te bepalen dat Ferro bij niet-tijdige dan wel niet-volledige nakoming van een of meer van de onder A. tot en met D. hiervoor genoemde bevelen, een dwangsom verbeurt van € 10.000,= voor iedere overtreding of voor elke dag dat deze voortduurt of voor ieder in strijd met het bevolene aangetroffen inbreukmakend product, een en ander ter keuze van Puma c.s.;
      F. Ferro te bevelen binnen vijf dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Puma c.s. te vergoeden de buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt om de inbreuk te beëindigen, ten bedrage van € 2.500,=, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 45 TRIPs;
      G. Ferro te veroordelen in de kosten van deze procedure, de kosten van beslaglegging daaronder begrepen.
    
    
    
      Bij akte houdende wijziging en vermeerdering van eis in conventie tevens akte houdende bezwaar tegen de eisvermeerdering in reconventie hebben Puma c.s. hun eis als volgt gewijzigd:
      A. Ferro te bevelen met onmiddellijke ingang:
      - elk gebruik van de -op de waren overeenkomstig productie 2 t/m 6 aangebrachte- tekens, alsmede van ieder met de PUMA FORMSTRIP overeenstemmend teken voor of in verband met de waren waarvoor de merken van Puma c.s. zijn ingeschreven, dan wel soortgelijke waren dan wel niet soortgelijke waren, te staken en gestaakt te houden;
      - iedere inbreuk op het auteursrecht van Puma c.s. als omschreven onder 4 van het lichaam van de dagvaarding te staken en gestaakt te houden;
      - iedere onrechtmatige handeling jegens Puma c.s. als omschreven onder 5 van het lichaam van de dagvaarding te staken en gestaakt te houden;
      B. tot en met E. blijven ongewijzigd;
      F. Ferro te veroordelen om een schadevergoeding te betalen voor alle schade die Puma c.s. als gevolg van inbreuk op haar merk- en auteursrechten en het onrechtmatig handelen van Ferro hebben geleden en de ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen, welk bedrag zal moeten worden vastgesteld in een afzonderlijke procedure, waarbij de schadevergoeding wordt vermeerderd met wettelijke rente,
      G. Ferro te bevelen binnen vijf dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Puma c.s. te vergoeden de buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt om de inbreuk te beëindigen, ten bedrage van € 2.500,=, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 45 TRIPs;
      H. Ferro te veroordelen in de kosten van deze procedure, de kosten van beslaglegging daaronder begrepen.
    
    	
    
      In reconventie vordert Ferro om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Puma c.s. te veroordelen tot:
      1. openbaarmaking -op een door de rechtbank aan te geven wijze- van het bericht, dat de door Ferro geproduceerde schoenen geen inbreuk vormen op enig recht van Puma c.s, zulks binnen twee dagen na het in dezen te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= voor iedere dag of dagdeel dat Puma c.s. in gebreke blijven aan deze veroordeling te voldoen;
      2. opheffing van de beslaglegging op de schoenen “Viscap” binnen twee dagen na het in dezen te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= voor iedere dag of dagdeel dat Puma c.s. in gebreke blijven aan deze veroordeling te voldoen;
      3. vergoeding van de door Ferro geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
      4. veroordeling van Puma c.s. in de kosten van de procedure, onder bepaling dat zij de wettelijke rente over deze kosten verschuldigd zullen worden indien zij de kosten van deze procedure niet binnen veertien dagen na dagtekening van het in deze te wijzen vonnis zullen hebben voldaan.
    
    
    Bij akte houdende vermeerdering van eis in reconventie heeft Ferro haar vordering vermeerderd in die zin dat zij vordert dat de rechtbank het merkrecht met registratienummer IR 599703 vervallen verklaart en doorhaling beveelt van de betreffende inschrijving.
    
    Puma c.s. en Ferro weerspreken elkaars vorderingen.
    
    3. De beoordeling.
    
    3.1 Deze rechtbank is bevoegd tot kennisname van de onderhavige vorderingen op grond van artikel 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW) aangezien Kerkhof en SPM hun woonplaats in dit arrondissement hebben. 
    
    3.2 De vorderingen in conventie en in reconventie worden vanwege hun nauwe samenhang gezamenlijk behandeld.
    
    3.3 Ferro heeft zich ter gelegenheid van het pleidooi verzet tegen de vermeer-dering van de eis door Puma c.s. en daartoe gesteld dat zij onvoldoende de gelegenheid heeft op de gewijzigde eis te reageren. De rechtbank is van oordeel dat Ferro door de vermeerdering van eis niet onredelijk in haar verdediging wordt bemoeilijkt, omdat de gewijzigde eis op dezelfde juridische grondslagen en hetzelfde feitencomplex is gebaseerd als de oorspronkelijke eis, de gewijzigde eis voorafgaand aan het pleidooi door Ferro is ontvangen en Ferro de gewijzigde eis bij gelegenheid van het pleidooi heeft kunnen bespreken. Nu verder het geding door de wijziging van eis niet onredelijk wordt vertraagd, wordt het verzet ongegrond verklaard.
    
    3.4 Puma c.s.  hebben zich bij akte verzet tegen de vermeerdering van de eis in reconventie en daartoe gesteld dat de wijziging van eis een onderwerp betreft dat geheel nieuw is en haar twee procestermijnen worden ontzegd. Het verzet wordt ongegrond verklaard. Puma c.s. hebben eerst bij conclusie van dupliek de merkinschrijving IR 599703 aan hun stellingen ten grondslag gelegd. Feiten of omstandigheden op grond waarvan zij de merkinschrijving IR 599703 niet reeds eerder in de procedure aan hun stellingen ten grondslag hadden kunnen leggen zijn gesteld noch gebleken. Als gevolg hiervan heeft Ferro zich dan ook niet eerder kunnen verweren tegen deze nieuwe stellingname. De vermeerdering van de eis in reconventie houdt verband met de reactie op deze nieuwe stellingname van Puma c.s. Dat Ferro er uiteindelijk voor heeft gekozen om niet alleen het verweer te voeren dat het merkrecht is vervallen maar ook de doorhaling van het depot te vorderen kan Ferro in het licht van het vorenstaande niet worden tegenge-worpen en is het gevolg van de wijze van procederen door Puma c.s. Puma c.s. hebben ter gelegenheid van het pleidooi nog op de gewijzigde eis in reconventie kunnen reageren, zodat Puma c.s. niet onredelijk in hun verdediging worden bemoeilijkt. Evenmin wordt het geding door de wijziging van eis onredelijk vertraagd. 
    
    3.5 Het verweer van Ferro dat ten aanzien van Puma c.s. geen sprake is van enige samenhang als bedoeld in artikel 107 Rv, heeft zij nadat Puma c.s. dit gemotiveerd heeft betwist, niet langer gehandhaafd, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. 
    
    
      3.6 Op grond van de wederzijdse proceshouding staat tussen Puma c.s. en Ferro het navolgende vast:
      a. Puma Sport heeft de navolgende merken geregistreerd door middel van  internationale depots voor onder meer de Benelux in het bijzonder voor schoenen, waaronder sportschoenen en vrijetijdsschoenen:
    
    
    IR 426712
    
    IR 484788
    
    IR 469181
    
    IR 484789
    		
    
      b. Voornoemde merken zijn bekend onder de verzamelnaam PUMA FORMSTRIPS.
      c. Puma Benelux is licentieneemster van voornoemde merkregistraties.
      d. Puma Sport heeft voorts het navolgende merk in het Internationale merkenregister gedeponeerd, voor onder meer de Benelux, onder nummer IR 599703 voor schoenen. 
      e. Puma c.s. brengen sedert de jaren '70-'80 op de markt de hierna afgebeelde ter griffie gedeponeerde Puma Sprint.
      f. Puma c.s. brengen sedert de jaren '70-'80 op de markt de hierna afgebeelde ter griffie gedeponeerde Puma Avanti.
      g. Puma c.s. produceert de hierna afgebeelde ter griffie gedeponeerde Puma Kamino.
      h. Ferro produceert en brengt de hierna afgebeelde ter griffie gedeponeerde sportschoen in het verkeer, onder andere onder de namen VISCAP, DXXZ, WAMS en TREND ONE.
    
    
    Merkrecht
    
    3.7 Puma c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat Ferro inbreuk maakt op hun merkrechten in de zin van artikel 13A lid 1 sub a t/m d BMW.
    
    3.8 Ferro roept het verval in van het merkrecht ingeschreven onder nummer IR 599703 op grond van het bepaalde in artikel 14C lid 1 juncto artikel 5 lid 2 aanhef onder a BMW, inhoudende dat het recht op een merk vervallen wordt verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononder-broken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. 
    
    3.9 Puma c.s. stellen daartegenover dat in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring het normale gebruik van het merk 3 maanden voordat de vordering tot verval is ingesteld is aangevangen. Zij stellen daartoe dat het merk IR 599703 wordt toegepast op de Puma Kamino, dat de Puma Kamino is aange-boden aan detaillisten op de Nederlandse markt en dat voor de Beneluxmarkt Puma Kamino’s in Duitsland op voorraad zijn. Ter onderbouwing hiervan hebben Puma c.s. als producties 26 en 27 een factuur van een aantal Puma Kamino’s voor onder andere de Beneluxmarkt overgelegd. Gegeven de omvang (in totaal 1994 paar) is volgens Puma c.s. van normaal gebruik sprake en de aflever-datum, 21 juni 2004, ligt voor het instellen van de vordering tot verval. Als productie 28 bij pleidooi hebben Puma c.s. een voorraadspecificatie d.d. 24 februari 2005 overgelegd. 
    
    3.10 Voor de beoordeling van de vraag of van normaal gebruik van een merk binnen (een deel van) het Benelux-gebied sprake is, moeten alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in onderling verband in aanmerking worden genomen. Zodanige feiten of omstandigheden zijn met name: de aard, de omvang (zowel getalmatig naar stuks en/of afnemers, als geografisch), de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik, de aard van de waar en de aard en de omvang van de onder-neming. Beslissend is of het geheel van die omstandigheden in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden. 
    
    3.11 Tussen partijen staat vast dat het merk IR 599703 is toegepast op de Puma Kamino. Voorst staat vast dat de Puma Kamino niet op de Benelux-markt te koop is. De stelling van Puma c.s. dat er in Duitsland een voorraad Kamino’s voor de Benelux zou worden aangehouden, hetgeen Ferro betwist, betreft geen gebruik binnen het Beneluxgebied, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. De enkele stelling van Puma c.s. dat de Puma Kamino wordt aangeboden aan detaillisten in het Benelux-gebied, hetgeen door Ferro wordt betwist, is onvoldoende feitelijk onderbouwd om aan te nemen dat Puma c.s. met het merk op de markt binnen het Benelux-gebied actief zijn, dan wel doende zijn een afzet voor het merk te vinden. Immers, desge-vraagd hebben Puma c.s. ter gelegenheid van het pleidooi verklaard dat de detaillisten de Puma Kamino niet willen afnemen. Gesteld noch gebleken is dat met het merk wordt geadverteerd of dat op andere wijze wordt getracht een afzet op de Benelux-markt te vinden. Het had op de weg van Puma c.s. gelegen dienaangaande feiten en omstandigheden te stellen. De stelling van Puma c.s. dat zij het merk normaal in de Benelux is gaan gebruiken wordt dan ook als onvoldoende feitelijk onderbouwd verworpen. De reconventionele vordering tot verval van het merk IR 599703 voor de Benelux en doorhaling van de betreffende inschrijving voor zover het gelding had voor de Benelux is mitsdien toewijsbaar. 
    
    3.12 Aan het door Ferro gemaakte bezwaar tegen overlegging van producties 27 en 28 door Puma c.s. ter gelegenheid van het pleidooi wordt voorbijgegaan nu Ferro hierbij, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geen belang (meer) heeft.
    
    3.13 Nu het merkrecht IR 599703 is vervallen kunnen Puma c.s. geen beroep doen op bescherming op grond van artikel 13A lid 1 sub a t/m d BMW ten aanzien van dit merk.
    
    3.14 Het beroep op artikel 13A lid 1 sub a BMW voor wat betreft de overige merkrechten wordt verworpen. De door Ferro gebruikte strip is niet gelijk aan de merken van Puma c.s. De strip van Ferro heeft een inkeping aan de basis en verwijdt zich naar de hiel toe. De Puma FORMSTRIPS versmallen zich naar de hiel toe en hebben bovendien een gesloten driedeling. De stelling van Puma c.s. dat de verwijding in de strip van Ferro in het gebruik niet zichtbaar is omdat de broek er overheen valt, wordt verworpen. Feit van algemene bekendheid is dat sportschoenen ook onder korte broeken en korte rokken worden gedragen, zodat de complete strip zichtbaar is.
    
    3.15 Van overeenstemming in de zin van artikel 13A lid 1 sub b BMW tussen het door Ferro gebruikte teken en de merken van Puma c.s. is sprake wanneer, mede gezien de omstandigheden van het geval, merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen het merk en teken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Uitgangspunt bij de vergelijking zijn de merkdepots zoals hierboven onder 3.6 sub a. vermeld en de strip zoals deze door Ferro wordt gebruikt. Daarbij wordt uitgegaan van het door Ferro op de markt gebrachte model, zoals hierboven onder 3.6 sub h. is afgebeeld.    
    
    3.16 De rechtbank is van oordeel dat de strip van Ferro geen inbreuk maakt op de gedeponeerde Puma FORMSTRIPS. De Puma FORMSTRIPS bestaan uit één dichte gekromde, versmallend verlopende baan, waarin vier evenwijdige lijnen lopen waardoor een driedeling ontstaat, die aan de basis van de schoen breed is en zich naar het einde toe versmalt. Dat de Puma FORMSTRIPS uit één dichte baan bestaan is het onderscheidende bestanddeel van de strips. De strip van Ferro heeft wel een driedeling maar bestaat niet uit één dichte baan. De strip van Ferro heeft aan de basis een inkeping, een zogenaamde vork. Daarnaast verwijdt de strip van Ferro zich naar de hiel toe. 
    
    3.17 Verder is van belang dat Puma c.s. in de praktijk op de door hen aangeboden schoenen tekens gebruiken die afwijken van de gedeponeerde FORMSTRIPS. Zo is het teken op de Puma Avanti een stuk leer waarop door middel van stiksels een driedeling is gemaakt. Het teken op de Puma Street Leather (productie 3 bij conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie) bestaat uit vier evenwijdig gestikte lijnen. Bij het teken de Puma Talon (productie 3 bij conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie) is bijna geen driedeling meer zichtbaar doordat de vier evenwijdige lijnen breder zijn dan bij de gedeponeerde merken en het teken op bijvoorbeeld de Puma Avanti. De Puma FORMSTRIPS-merken boeten daardoor aan onderscheidende kracht in. Daarmee rekeninghoudend en op grond van voornoemde verschillen, in onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat de totaalindruk van de Puma FORMSTRIPS-merken en de strip van Ferro dermate verschillend zijn dat er geen gevaar bestaat dat de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van sportschoenen in verwarring raakt bij confrontatie van sportschoenen met de strips in die zin dat zij onderling worden verward of dat de strip van Ferro mogelijk wordt geassocieerd met de Puma FORMSTRIPS. 
    
    3.18 Het beroep op artikel 13A lid 1 sub c en d BMW wordt eveneens verworpen. Op grond van artikel 13A lid 1 sub c en d BMW kan de merkhouder zich onder de aldaar geformuleerde voorwaarden verzetten tegen gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken voor niet soortgelijke waren (onderdeel c), dan wel anders dan ter onderscheiding van waren (onderdeel d). Het door Ferro gebruikte teken is niet gelijk aan of overeenstemmend met de Puma FORMSTRIPS zodat sub c en d van artikel 13A lid BMW ten aanzien van de Puma FORMSTRIPS niet van toepassing zijn. 
    
    Auteursrecht
    
    3.19 Puma c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat de schoen van Ferro, zoals ter griffie gedeponeerd en afgebeeld onder 3.6 sub h., inbreuk maakt op de aan Puma Sport toekomende auteursrechten op de Puma Sprint en de Puma Avanti zoals ter griffie gedeponeerd en afgebeeld onder 3.6 sub e. en f.  
    
    3.20 Ferro voert aan dat de modellen van Puma Sport wegens het ontbreken van de daarvoor vereiste nieuwheid en eigen karakter geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Ferro betwist inbreuk te maken op auteursrechten van Puma Sport. 
    
    3.21 Bij de beoordeling van de beschermingswaardigheid van de Puma Avanti en de Puma Sprint dient het door alle elementen ervan tezamen opgeroepen totaalbeeld te worden beschouwd en moet worden beoordeeld of de Puma Avanti en de Puma Sprint voldoende eigen karakter bezitten om auteurs-rechtelijke bescherming te genieten. Anders dan door Ferro is gesteld maakt het feit dat er ook andere schoenen zijn waarin het spinnenwebachtige stiksel en dezelfde zool worden gebruikt het voorgaande niet anders. Het gaat er niet om of verschillende elementen van de Puma Avanti en de Puma Sprint, al eerder werden gebruikt maar of gebruikmaking van bepaalde -wellicht reeds eerder bekende kenmerken- op zodanige wijze heeft plaatsgevonden, dat de Puma Avanti en de Puma Sprint ieder een eigen karakter hebben en voldoende origineel zijn. Het verweer dat de combinatie van de verschillende elementen niet nieuw is, heeft Ferro onvoldoende feitelijk onderbouwd, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de Puma Avanti en Puma Sprint elk aan te merken als een nieuw, oorspronkelijk werk dat het stempel van de maker draagt, en komen daarmee elk in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. 
    
    3.22 Vergelijking van de Puma Avanti met de schoen van Ferro wijst evenwel uit dat de totaalindruk van beide schoenen een andere is. In de totaalindruk van de Puma Avanti valt de Puma FORMSTRIP het meeste op. In de totaalindruk van de schoen van Ferro is het de (vork)strip die het meest opvalt. Op grond van dezelfde verschillen als in rechtsoverweging 3.16 genoemd is de rechtbank van oordeel dat de totaalindrukken van de beide strips verschillend zijn. Daarnaast heeft de Puma Avanti het spinnenweb-achtige stiksel alleen op de neus van de schoen en is de schoen van Ferro daarentegen nagenoeg geheel voorzien van het spinnenwebachtige stiksel. Reeds op grond van voornoemde verschillen tussen de beide schoenen, in samenhang beschouwd, is de rechtbank van oordeel dat de totaalindrukken van de producten zodanig verschillend zijn dat van inbreuk op auteursrechten geen sprake is. 
    
    3.23 Vergelijking van de Puma Sprint met de schoen van Ferro wijst eveneens uit dat de totaalindruk van beide schoenen een andere is. Ook hier vormen de strips het kenmerkende element van de beide schoenen. De Puma FORMSTRIP wijkt wezenlijk af van de (vork)strip van Ferro. De schoen van Ferro geeft reeds daarom een andere totaalindruk dan de Puma Sprint. Daarnaast heeft de schoen van Ferro een spinnenwebachtig stiksel over nagenoeg de hele schoen. De Puma Sprint daarentegen is glad. Voorts is de Puma Sprint, in tegenstelling tot de schoen van Ferro, voorzien van gaatjes aan de zijkant van de schoen. Het streepmotief op de zijkant van de zool dat bij beide schoenen aanwezig is betreft een element dat in de totaalindruk wegvalt bij de indruk die de strips achterlaten. Er is dan ook geen sprake van inbreuk op auteursrechten. 
    
    3.24 Eerst ter gelegenheid van het pleidooi hebben Puma c.s. aan hun vorderingen ten grondslag dat de schoen van Ferro zoals afgebeeld onder 3.6 sub h. ook inbreuk maakt op de aan Puma Sport toekomende auteursrechten op de Puma Kamino. Feiten of omstandigheden op grond waarvan de totaalindrukken van de beide schoenen overeenstemmen hebben Puma c.s. in het geheel niet gesteld. Het enkele depot van de Puma Kamino is onvoldoende. Het had op de weg van Puma c.s. gelegen hun stelling in elk geval summier feitelijk te onderbouwen. Nu zij dit volledig hebben nagelaten wordt aan de stelling van Puma c.s. voorbijgegaan. 
    
    Slaafse nabootsing
    
    3.25 Het hiervoor gegeven rechtsoordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen de Puma FORMSTRIPS, de Puma Avanti en de Puma Sprint enerzijds en de “vork”strip van Ferro en de schoen van Ferro anderzijds, impliceert reeds dat een beroep op slaafse nabootsing niet kan slagen. Ook op deze grondslag kunnen de vorderingen niet worden toegewezen. 
    
    3.26 Uit het vorenstaande volgt dat de vorderingen van Puma c.s. jegens Ferro dienen te worden afgewezen. De reconventionele vordering tot vervallen-verklaring van het merkrecht IR 599703 en doorhaling van de betreffende inschrijving wordt toegewezen.
    
    3.27 Nu geen sprake is van inbreuk, is door Puma c.s. ten onrechte beslag gelegd op de “Viscap”schoenen bij een van haar afnemers. Puma c.s. hebben geen verweer gevoerd tegen de gevorderde veroordeling tot opheffing van het beslag op de “Viscap”schoenen, en nu Ferro als belanghebbende kan worden aangemerkt, zal deze vordering worden toegewezen met dien verstande dat de termijn waarbinnen aan de veroordeling moet worden voldaan wordt gesteld op 5 dagen. De gevorderde dwangsommen zijn eveneens toewijsbaar, maar zullen worden gebonden aan een maximum als na te melden.
    
    3.28 Of Puma Benelux als licentieneemster al dan niet kan worden ontvangen in haar vorderingen anders dan die gebaseerd op artikel 13A lid 3 en 4 BMW behoeft in het licht van het vorenstaande geen bespreking meer. 
    
    3.29 Ter onderbouwing van de door Ferro gevorderde door haar geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, stelt Ferro dat Puma c.s. ten onrechte beslag hebben gelegd en dat Puma c.s. op aanzienlijke schaal ruchtbaarheid hebben gegeven aan de onjuiste en ongefundeerde stellingname dat de schoenen van Ferro een inbreuk zouden vormen op rechten van Puma c.s.
    
    3.30 Puma c.s. betwisten de stelling van Ferro dat zij op aanzienlijke schaal ruchtbaarheid hebben gegeven aan de stelling dat de schoenen van Ferro een inbreuk vormen op haar rechten. Gelet hierop had het op de weg van Ferro gelegen haar stelling nader te onderbouwen. Nu zij dit heeft nagelaten wordt haar stelling als onvoldoende feitelijk onderbouwd gepasseerd. De recon-ventionele vordering van Ferro tot openbaarmaking van het bericht dat de door haar geproduceerde schoenen geen inbreuk vormen op enig recht van Puma c.s. zal worden afgewezen. Dat Puma c.s. door een onrechtmatige beslaglegging de goede naam van Ferro zou hebben geschaad bij onder meer afnemers van Ferro is geen grond voor oplegging van een rectificatieplicht aan Puma c.s.. Ook Ferro zelf is immers bij machte in de relevante kring bekendheid aan deze beslissing te geven.  
    
    3.31 De beslaglegger is aansprakelijk uit onrechtmatige daad jegens degene op wiens recht het beslag inbreuk heeft gemaakt. Als niet door Ferro weer-sproken staat vast dat het door Puma c.s. gelegde beslag inbreuk maakt op het eigendomsrecht van Kerkhof. Op welk recht van Ferro het gelegde beslag inbreuk maakt is gesteld noch gebleken. Niet is duidelijk op grond waarvan het leggen van het beslag bij Kerkhof onrechtmatig is jegens Ferro. Het had op de weg van Ferro gelegen daaromtrent duidelijkheid te verschaffen. Nu zij dit heeft nagelaten, wordt de stelling van Ferro dat Puma c.s. door de beslaglegging bij Kerkhof onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, als onvoldoende feitelijk onderbouwd verworpen.  
    
    3.32 Puma c.s. zullen als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedures in conventie en in reconventie. 
    
    4. De beslissing.
    
    De rechtbank:
    
    in conventie:
    
    wijst de vorderingen af;
    
    veroordeelt eiseressen in conventie in de kosten van het geding deze voor zover gevallen aan de zijde van gedaagde sub 4 in conventie tot op heden begroot op € 2.001,=, waaronder begrepen een bedrag van € 1.808,= aan procureurssalaris, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseressen in conventie tot de dag der voldoening;
    
    verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
    
    in reconventie:
    
    verklaart het merkrecht met registratienummer IR 599703 vervallen voor de Benelux en beveelt de doorhaling van de betreffende inschrijving voorzover het gelding had voor de Benelux;
    
    veroordeelt verweersters in reconventie tot opheffing van de beslaglegging op de schoenen “Viscap” binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= voor iedere dag dat verweersters in reconventie in gebreke blijven aan deze veroordeling te voldoen, met bepaling dat verweersters in reconventie tezamen maximaal € 150.000,= aan dwangsommen kunnen verbeuren;
    
    veroordeelt verweersters in reconventie in de kosten van het geding deze voor zover gevallen aan de zijde van eiseres in reconventie tot op heden begroot op € 1.017,= aan procureurssalaris, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis aan verweerster in reconventie tot de dag der voldoening;
    
    verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. Van der Weide en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 15 juni 2005.
    
    [De bijbehorende foto's zijn opgenomen in een aktualiteit op rechtspraak.nl d.d. 30 juni 2005. (red.)]