ECLI:NL:RBALM:2004:AR5711, Rechtbank Almelo, 10-11-2004, 62552 HA ZA 155/2004
Rechtbank Almelo — Uitspraak 
Datum: 2004-11-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Bose stelt dat E.C.A. haar merk gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor Bose haar merken heeft ingeschreven en gebruikt. Het stemt verwarringwekkend overeen met de merken van Bose.
        Bose is gerechtigd de nietigheid en de doorhaling van het merk WAVEMASTER van E.C.A. te vorderen. Het depot van WAVEMASTER komt immers in rangorde ná dat van de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE van Bose.
      
      
      
        E.C.A. voert aan:
        -De dagvaarding voldoet niet aan de eisen van de artikelen 111, lid 3 (substantiëringsplicht en bewijsaandraagplicht) en 150 (wie stelt moet bewijzen) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering  (Rv).
        -E.C.A. gebruikt de merknaam WAVEMASTER niet. 
        -De merknamen van Bose hebben geen of te weinig onderscheidend vermogen.
        -Er bestaat geen verwarringsgevaar.
        -Art. 13A lid 1 sub c en d BMW is niet toepasselijk omdat niet aanwezig zijn de vereiste schademodaliteiten, te weten het door E.C.A. ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en/of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van de merknamen van Bose.
        E.C.A. stelt zich op het standpunt dat de vorderingen moeten worden afgewezen.
      
      
      De rechtbank verklaart nietig het depot van het merk van E.C.A.

RECHTBANK ALMELO
      zaaknummer: 62552 HA ZA 155/2004
      datum uitspraak vonnis: 10 november 2004 (dh)
    
    
    Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      BOSE B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Edam,
      eiseres,
      verder te noemen Bose,
      procureur: mr. G.G. Vermeulen,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      European Communications Association (E.C.A.) B.V.,
      gevestigd en kantoorhoudende te Oldenzaal,
      gedaagde,
      verder te noemen E.C.A.,
      procureur: mr. J.C. van Nie.
    
    
    
    Het procesverloop
    
    
      Bose heeft gesteld en gevorderd als staat vermeld in de dagvaarding en op de eerst dienende dag producties in het geding gebracht.
      E.C.A. heeft voor antwoord geconcludeerd.
      Daarna hebben partijen voor repliek en dupliek geconcludeerd en vonnis verzocht.
    
    
    
    De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing
    
    De feiten
    
    1.	Bose is het Europese hoofdkantoor van de Amerikaanse fabrikant van luidsprekers en audioapparatuur Bose Corporation. Zij is houdster van de Benelux merken WAVE en ACOUSTIC WAVE. De merken zijn geregistreerd voor waren in klasse 9, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld, luidsprekers en luidsprekersystemen. Bose heeft de merken respectievelijk in 1993 en 1985 bij het Benelux-Merkenbureau (BMB) gedeponeerd en geregistreerd en gebruikt deze sindsdien. 
    
    E.C.A. houdt zich bezig met het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden, onroerende zaken daaronder uitdrukkelijk begrepen. Zij is houdster van het Benelux woordmerk WAVEMASTER. Zij heeft het merk op 14 november 2002 bij het BMB gedeponeerd en ingeschreven voor de klasse 9, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld. Daarnaast heeft zij het merk ingeschreven voor de klassen 16 en 42.
    
    
    Vordering van Bose
    
    
      2.	Bose stelt dat E.C.A. haar merk gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor Bose haar merken heeft ingeschreven en gebruikt. Het stemt verwarringwekkend overeen met de merken van Bose. E.C.A. handelt onrechtmatig en pleegt merkinbreuk op basis van 
      art. 13A lid 1 sub b, c en d Benelux Merkenwet (BMW).
    
    
    Bose is gelet op art. 14B sub 1 BMW gerechtigd de nietigheid en de doorhaling van het merk WAVEMASTER van E.C.A. voor de klasse 9 waren te vorderen. Het depot van WAVEMASTER komt immers in rangorde ná dat van de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE van Bose.
    
    
      E.C.A. weigert het gebruik van het merk te staken en de inschrijving ervan door te halen. 
      Bose vordert nietigverklaring van het depot van het merk WAVEMASTER en staking van het inbreukmakend gebruik van de merken van Bose, dat laatste op straffe van een dwangsom.
    
    
    Verweer van E.C.A.
    
    
      3.	E.C.A. voert aan:
      -De dagvaarding voldoet niet aan de eisen van de artikelen 111, lid 3 (substantiëringsplicht en bewijsaandraagplicht) en 150 (wie stelt moet bewijzen) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering  (Rv).
      -E.C.A. gebruikt de merknaam WAVEMASTER niet. 
      -De merknamen van Bose hebben geen of te weinig onderscheidend vermogen.
      -Er bestaat geen verwarringsgevaar.
      -Art. 13A lid 1 sub c en d BMW is niet toepasselijk omdat niet aanwezig zijn de vereiste schademodaliteiten, te weten het door E.C.A. ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en/of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van de merknamen van Bose.
    
    
    E.C.A. stelt zich op het standpunt dat de vorderingen moeten worden afgewezen.
    
    
    Overwegingen van de rechtbank 
    
    4.	Het verweer "de dagvaarding voldoet niet aan de eisen van de artikelen 111, lid 3 (substantiëringsplicht en bewijsaandraagplicht) en 150 (wie stelt moet bewijzen) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)" snijdt geen hout. 
    
    4.1	De dagvaarding moet de feitelijke en juridische grondslagen inhouden van hetgeen eiser vordert, anders gezegd, er moet in staan wat eiser wil en waarom eiser dat wil. 
    
    Bose formuleert dat in deze zaak duidelijk: E.C.A. gebruikt voor klasse 9 goederen verwarringwekkend het op onze oudere merken lijkend merk WAVEMASTER; dat is onrechtmatig en rechtvaardigt een verbod van gebruik. Het depot van onze klasse 9 merken is ouder dan dat van E.C.A. voor haar merk dat met het onze overeenstemt; dat geeft ons het recht (14B BMW) nietigheid en doorhaling van het merk WAVEMASTER te vorderen. 
    
    Op grond van deze feitelijke en juridische stellingen is het aan E.C.A. zonder probleem mogelijk verweer te voeren, zoals zij dat in haar conclusies ook heeft gedaan. De inhoud van de dagvaarding is ook voor de rechter een voldoende duidelijke uiteenzetting van de stellingen van Bose.
    
    
      4.2	Juist is dat Bose in de dagvaarding niet de bewijsmiddelen vermeldt waarover zij kan beschikken en de getuigen die zij kan doen horen, zoals art. 111, lid 3 Rv dat verlangt. 
      In de eerste plaats geldt dat deze bepaling niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven. Op het achterwege laten van die vermeldingen staat in bijzondere gevallen hooguit een rechterlijke bevoegdheid bewijs te weigeren. 
      Verder heeft Bose op de eerste dag van dienen stukken van depot en inschrijving van haar merken en het merk van E.C.A. overgelegd. Daarmee heeft zij bewezen, E.C.A. heeft het ook niet bestreden, dat het depot van haar merken ouder is dan dat van E.C.A.
    
    
    4.3	Art. 150 Rv heeft niets van doen met eisen van stel-, substantiërings- of bewijsaandraagplicht, maar bevat een algemeen beginsel van procesrecht.
    
    
      5.	Ook het verweer "E.C.A. gebruikt het merk WAVEMASTER niet", kan niet opgaan. 
      Het depot van een merk bij het BMB is de noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van dat merk. WAVEMASTER is als merk gedeponeerd en daarom bestaat nu een merk WAVEMASTER. Zo staat het in art. 3 lid 1 BMW. 
      Afgezien van hier niet ter zake doende uitzonderingen (zoals art 5 lid 2a BMW en art. 4 lid 6 BMW) is het al dan niet gebruiken van het merk in de handel van alledag voor het bestaan ervan zonder betekenis. Ook zonder dat gebruik bestaat het en ook zonder dat gebruik kunnen belanghebbenden er tegen optreden op grond van  art. 14B sub 1 BMW.
    
    
    Verder is er sprake van gebruik in de zin van art. 13 A lid 1 BMW. Dat bepaalt, kort gezegd, dat verzet mogelijk is tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt. Van dat gebruik is sprake wanneer het zich bedienen van het merk plaats heeft in het kader van het bedrijf, het beroep of van enige andere niet in de particuliere sfeer verrichte activiteit waarmee economisch voordeel wordt beoogd. Alleen al door het depot bedient E.C.A. zich van het merk in het kader van haar bedrijfsuitoefening en/of in het verband van andere activiteiten waarmee zij voordeel tracht te bereiken. E.C.A. heeft niet gedeponeerd uit artistieke of ideële overwegingen. Verder heeft een van haar werkmaatschappijen overwogen het merk voor kleine geluidsboxen te gaan gebruiken.
    
    6.	De merken van Bose zijn ouder dan het merk van E.C.A. en gaan dus in beginsel voor dat van E.C.A. Voor de beoordeling van de nietigheid van het merk van E.C.A. is aan de orde in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid, overeenstemming en bekendheid van de merken (art. 14B lid 1 jo. art. 3 lid 2 BMW). 
    
    Zoals hiervoor onder de feiten vastgesteld, gaat het om merken voor dezelfde of gelijksoortige waren, een gegeven dat E.C.A. ook niet betwist.
    
    Voor de beoordeling van overeenstemming tussen merken (en tekens) geldt dat de overeenstemmende merken en tekens in hun geheel moeten worden beoordeeld en dat de totaalindruk beslissend is. Voldoende is dat er auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis wordt vastgesteld. Aldus het Hof van Justitie EG in Puma-Sabel (NJ 1998-523, BIE 1998-64). 
    
    Dat houdt in dat het merk niet in stukken gehakt kan worden, waarna vervolgens voor elk part de verschillen worden benadrukt en vervolgens aan te voeren dat er geen overeenstemming en dus geen verwarringsgevaar bestaat. Het gaat om de onderscheidende en dominante bestanddelen van het merk waarbij meer op de overeenstemming dan op de verschillen gelet moet worden. En het begrip verwarringsgevaar moet, aldus Puma-Sabel, ruim worden uitgelegd.
    
    Tussen WAVE en ACOUSTIC WAVE van Bose en WAVEMASTER van E.C.A. bestaat zowel auditieve als begripsmatige gelijkenis. Auditieve door het gebruik van het gelijkklinkende woord wave. Begripsmatige omdat het gaat om apparaten voor het overbrengen en weergeven van geluid en wave refereert aan het feit dat geluid door geluidsgolven wordt overgebracht. 
    
    7.	Anders dan E.C.A. aanvoert bezitten WAVE en ACOUSTIC WAVE van Bose onderscheidend vermogen. Zoals bij veel merken het geval is, zijn het gebruikelijke woorden. Maar sinds jaar en dag identificeren die beide merken de betreffende producten van Bose en worden zij gebruikt om die van andere gelijksoortige producten te onderscheiden. Bose maakt er intensief reclame voor. Daardoor hebben haar merken onderscheidende kracht verkregen. Die is aanzienlijk groter dan die van het nog in het foetale stadium verkerende merk dat E.C.A. wil gebruiken voor haar producten gelijk of gelijksoortig aan die van Bose.
    
    
      De rechtbank acht van algemene bekendheid dat de doorsnee consument van audioapparatuur WAVE en ACOUSTIC WAVE sinds jaar en dag verbindt met de merkenreeks van het merk Bose. Wel zal hij aan deze merknamen met WAVE onder omstandigheden de naam Bose toevoegen, net zoals de berijder van een Golf of een Focus daar onder omstandigheden de namen Volkswagen of Ford bij zal noemen. 
      Het merk WAVEMASTER van E.C.A. voor luidsprekers (en eventuele andere klasse 9 goederen) kan bij die gemiddelde consument de indruk wekken dat het hier gaat om een product uit de serie WAVE en ACOUSTIC WAVE van Bose en dat levert verwarring op.
    
    
    8.	De stelling van E.C.A. dat de merken van Bose geen bescherming verdienen omdat zij beschrijvend zijn, is niet juist. Beschrijvend is een merk als het van de waar de soort aangeeft of de hoeveelheid, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van voortbrenging enz. (zie de opsomming in art. 6 quinquiesB lid 2 Unieverdrag van Parijs). 
    
    
      WAVE en ACOUSTIC WAVE geven over soort, hoedanigheid, bestemming enz. van de waren niets aan. Een wave, een golf, onverschillig of het er een van water, geluid of licht is, is een natuurkundig verschijnsel. Dat het woord wave op het internet 6 miljoen treffers oplevert, zoals E.C.A. stelt, heeft voor dit merkenrechtelijke geschil geen betekenis. De woorden golf en focus leveren op het internet ook grote aantallen treffers op, maar het deponeren, indien al mogelijk, van deze woorden of combinaties met deze woorden als merk voor de klasse automobielen, zal Volkswagen en Ford onmiddellijk in het geweer roepen. 
      Het gaat er om of een woord als wave als merk toelaatbaar is. Wil het dat zijn, dan moet het niet in conflict komen met een ouder merk en voldoende onderscheidend vermogen hebben om waren, in dit geval die van Bose, naar fabrikant en in reclame te identificeren.
    
    
    9.	Het voorgaande bezien in onderling verband en samenhang leidt tot de conclusie dat het merk van E.C.A. verwarringwekkend overeenstemt met de oudere merken van Bose en dat van het depot van haar merk de nietigheid kan worden ingeroepen.
    
    10.	Wat hiervoor geschreven is over de gelijksoortigheid en de overeenstemming van de merken, het daaruit voortvloeiende verwarringsgevaar en het onderscheidend vermogen geldt ook voor de op art 13A BMW gegronde verbodsactie van gebruik van het merk. Samen met de conclusie dat het merk van E.C.A. verwarringwekkend met de merken van Bose overeenstemt, kan het daarover overwogene als hier herhaald worden beschouwd. 
    
    Het vastgestelde verwarringsgevaar is al voldoende voor toewijzing van een verbod. Art. 13A lid 1 sub b bepaalt immers dat de merkhouder tegen het verwarringscheppende merk kan optreden. Het door E.C.A. op grond van  art. 13 A lid 1 sub c gevoerde verweer behoeft daarom geen bespreking meer.
    
    
      Vaststaat wel dat E.C.A. of haar mogelijke merklicentiehouders het merk WAVEMASTER voor klasse 9 producten nog niet in de handel hebben gebracht. Desondanks is een toewijzing van een gebruiksverbod gerechtvaardigd door het feit dat E.C.A. het verwarringwekkende WAVEMASTER dreigt te gaan gebruiken. 
      De rechtbank ziet die dreiging gestaafd door het depot van het merk in combinatie met de mededeling van E.C.A. dat één van haar werkmaatschappijen heeft overwogen WAVEMASTER te gebruiken voor kleine (geluid)boxen die zich aan weerszijde van het beeldscherm van een computer bevinden en het feit dat zij elk verwijt van verwarringsgevaar ongegrond acht.
    
    
    11.	De rechtbank zal de vorderingen van Bose toewijzen als hierna te vermelden, de gevorderde dwangsom maximeren en E.C.A. als de in het ongelijkgestelde partij veroordelen in de kosten van het geding.
    
    
    De beslissing
    
    De rechtbank:
    
    1.	Verklaart nietig het depot van het merk van E.C.A. van 14 november 2002 dat onder nummer 723233 is ingeschreven in het Benelux Merkenregister voorzover het de waren "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld" in klasse 9 betreft en beveelt de gedeeltelijke doorhaling van dit merk in het Benelux Merkenregister. 
    
    2.	Beveelt E.C.A. met onmiddellijke ingang elk inbreukmakend gebruik van de merken van Bose of van daarmee overeenstemmende aanduidingen zoals omschreven in het lichaam van de in dit geding uitgebrachte dagvaarding te staken en gestaakt te houden.
    
    3.	Bepaalt dat E.C.A. voor iedere overtreding van het onder 2 uitgesproken bevel een dwangsom van € 10.000,- (tienduizend euro) verbeurt, tot een maximum bedrag van € 250.000,- (tweehonderd en vijftigduizend euro).
    
    4.	Veroordeelt E.C.A. in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Bose begroot op € 311,40 aan verschotten en  € 904,- aan het salaris van de procureur.
    
    5.	Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
    
    Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Drewes en is op 10 november 2004 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.