ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0392, Gerechtshof Leeuwarden, 05-07-2011, 200.086.237/01
Gerechtshof Leeuwarden — Uitspraak 
Datum: 2011-07-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Gebruik domeinnaam door vennootschap A vormt geen inbreuk op de handelsnaam van vennootschap B (voormalige dochteronderneming van A). Dwangsom opgelegd met betrekking tot ongedaanmakingsverplichting ter zake van vernietigd vonnis voorzieningenrechter.

Arrest d.d. 5 juli 2011
      Zaaknummer 200.086.237/01
    
    
    HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN
    
    Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:
    
    
      Liv Oost B.V.,
      gevestigd te Hengelo,
      appellante,
      in eerste aanleg: gedaagde,
      hierna te noemen: Liv Oost,
      advocaat: mr. K. Konings, kantoorhoudende te Groningen,
    
    
    
    tegen
    
    
    
      Previtas Nederland B.V.,
      gevestigd te Groningen,
      geïntimeerde,
      in eerste aanleg: eiseres,
      hierna te noemen: Previtas,
      advocaat: mr. D.J. Mensink, kantoorhoudende te Groningen.
    
    
    
      Het geding in eerste instantie
      In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 8 april 2011 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen.
    
    
    
      Het geding in hoger beroep
      Bij exploot van 20 april 2011, met daarin opgenomen de grieven en de toelichting daarop, is door Liv Oost spoedappel ingesteld van genoemd kortgedingvonnis met dagvaarding van Previtas tegen de zitting van 3 mei 2011.
    
     
    De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep luidt:
    
    "Het vonnis van de voorzieningenrechter van Rechtbank Groningen, gewezen op 8 april 2011 onder zaaknummer 125302 en rolnummer KG ZA 11-89 tussen appellante als gedaagde en geïntimeerde als eiseres, te vernietigen en opnieuw rechtdoende, alsnog bij arrest, voor zover mogelijk uitvoer bij voorraad:
    
    
      1. geïntimeerde niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen dan wel geïntimeerde
      haar vorderingen af te wijzen;
    
    
    2. geïntimeerde te veroordelen om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam www.previtas.nl te staken;
    
    3. geïntimeerde te veroordelen om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis door middel van een schrijven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland per aangetekende brief en per fax op te dragen de domeinregistratie www.previtas.nl over te dragen en op naam te stellen van appellante;
    
    4. geïntimeerde te veroordelen om getrouw en actief mee te werken aan het effectueren van de genoemde wijziging van de tenaamstelling en daartoe alle eventuele verdere stukken te ondertekenen en door de bevoegde domeinregistraties verlangde informatie te verstrekken, en de eventuele kosten voor wijziging van de tenaamstelling aan de bevoegde domeinregistraties te voldoen;
    
    5. geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appellante van een dwangsom van € 5.000,= voor iedere overtreding van de hiervoor verzochte veroordelingen hierboven onder 2, 3 en 4 respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt met een maximum van € 100.000,=;
    
    6. te bepalen dat, voor zover geïntimeerde niet aan de vorderingen hierboven onder 3 en 4 voldoet, op de voet van artikel 3:300 BW, het arrest dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de registratie van de domeinnaam van geïntimeerde, te weten www.previtas.nl, aan appellante, zulks onverminderd eventuele aanspraken op dwangsommen; 
    
    7. geïntimeerde te veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv van dit geding in beide instanties; 
    
    8. geïntimeerde te veroordelen om de reeds door appellante aan geïntimeerde betaalde proceskosten betreffende de procedure in eerste aanleg aan appellante terug te betalen. "
    
    Bij memorie van antwoord is door Previtas verweer gevoerd met als conclusie:
    
    "Bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, Liv Oost B.V. niet-ontvankelijk te verklaren in haar beroep, het beroep te verwerpen en het vonnis van de Rechtbank Groningen van 8 april 2011, gewezen onder rolnummer 125302 / KG ZA 11-89, waarvan beroep, te bevestigen en aan te vullen, zo nodig onder aanvulling en/of verbetering van de gronden; 
    
    Liv Oost te veroordelen in de volledige kosten van beide instanties, inclusief de kosten van daadwerkelijk rechtsbijstand ex 1019h, conform het gestelde in deze memorie van antwoord." 
    
    Ten slotte heeft Previtas de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    
      De grieven
      Liv Oost heeft zes grieven opgeworpen.
    
    
    
      De beoordeling
      De feiten
      1.	Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist, staan vast de door de voorzieningenrechter in het vonnis van 8 april 2011 vastgestelde feiten. 
      	Het hof zal die feiten hierna herhalen, voor zover voor de beoordeling in appel van belang, aangevuld met enige feiten die in appel tevens als vaststaand hebben te gelden.
      1.1.	Previtas Nederland en Previtas B.V. zijn beide bedrijven gespecialiseerd in
      gewichtsmanagement. 
      1.2.	De vennootschap Previtas B.V. is in 2004 opgericht door [dr. X]. De vennootschap Previtas Nederland is in 2009 opgericht, als dochteronderneming van Previtas B.V. 
      1.3.	Op 17 juni 2004 heeft Previtas B.V. de domeinnaam www.previtas.nl geregistreerd. 
      1.4.	Tussen Previtas Nederland en Previtas B.V. heeft een samenwerkingsverband
      bestaan. Zij hebben hun bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door gemeenschappelijk gebruik te maken van de handelsnaam Previtas en de website met de domeinnaam www.previtas.nl. 
      1.5.	Na een meningsverschil tussen [X] en [Y] (middellijk) aandeelhouder, is besloten om de samenwerking tussen de vennootschappen te beëindigen. Op 15 oktober 2010 heeft [Y] Beheer B.V. de (resterende) aandelen in Previtas Nederland overgenomen van Previtas B.V. en werd zij bestuurder van Previtas Nederland B.V. De klantenbestanden en de werkzaamheden van beide vennootschappen werden opgesplitst. 
      1.6.	Op 22 december 2010 heeft de besloten vennootschap Liv Holding B.V. de
      aandelen in Previtas B.V. overgenomen van de besloten vennootschap [B.V. X] In de notariële akte van levering is (voor zover hier van belang) het volgende bepaald: 
      "Artikel 5 Garanties en verklaringen van verkoper
      (…)
      j. 1 De vennootschap is gerechtigd de handelsnamen en merken te voeren die zij tot op vandaag gebruikt. Deze handelsnaam ("Previtas") in al haar verschijningsvormen gaat echter niet over op koper. Koper zal bij akte zo spoedig mogelijk na heden voor mij te verlijden de naam van de vennootschap wijzigen in "Liv Oost B.V."
      Verkoper heeft hiertoe reeds een aandeelhoudersbesluit genomen. 
      2. Koper mag niet zonder toestemming van verkoper de naam "[dr. X]" gebruiken en verkoper mag niet zonder toestemming de naam "Liv" gebruiken.
      (…)
      Artikel 7 Naamswijziging
      Koper is verplicht de naam van de vennootschap (hof: Previtas B.V.) per heden te wijzingen in die zin, dat daarin het woord Previtas niet meer voorkomt. 
      Met onmiddellijke ingang zal koper bewerkstelligen dat de vennootschap haar huidige naam niet vaker of opvallender gebruikt dan nodig is. Wel is de koper toegestaan nog gedurende zes maanden na heden aan te geven dat Liv Oost B.V. tot voor kort onder de naam Previtas handelde"
    
    
    
      1.7.	Previtas B.V. heeft haar naam gewijzigd in Liv Oost B.V. 
      1.8.	Medio februari 2011 heeft Previtas Nederland Liv Oost aangeschreven met het
      verzoek de domeinnaam www.previtas.nl aan haar over te dragen. Liv Oost heeft kenbaar gemaakt hieraan geen gehoor te willen geven.
      1.9.	Op 11 maart 2011 is de website www.previtas.nl van het internet verdwenen. Na
      sommatie van Previtas Nederland heeft Liv Oost de functionaliteit van de e-mail hersteld en de website opnieuw online geplaatst, maar wel 'achter' een nieuwe startpagina met een link naar een website van Liv Oost. Op deze pagina staat het volgende: 
      “Previtas B.V. is onlangs overgenomen door Liv voeding- & leefstijladvies en heet nu Liv Oost B.V. Onze insteek blijft echter hetzelfde: samen met u werken aan structurele en persoonsgerichte oplossingen rondom voeding en leefstijl. 
      Aan onze nieuwe website wordt op dit moment gewerkt. 
      Meer weten over Liv?
      www.liveadvies.nl”
      Daaronder is in een zwarte balk een link geplaatst met de volgende tekst:
      “Wilt u afspraak maken met Previtas Nederland B.V., klink dan hier”
    
    
    
      De beslissing in eerste aanleg
      2.	Stellende dat Liv Oost in strijd heeft gehandeld met de rechten van Previtas Nederland door het zonder enig redelijk belang geregistreerd en in bezit houden van de domeinnaam www.previtas.nl en de daaraan onlosmakelijk verbonden website, heeft Previtas Nederland het onderhavige kort geding aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen. Daarbij heeft Previtas de in de dagvaarding onder a. tot en met i. vermelde vorderingen ingesteld.  
      2.1.	In het vonnis van 8 april 2001 heeft de voorzieningenrechter, kort samengevat, op straffe van een dwangsom Liv Oost veroordeeld iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Previtas Nederland te staken en gestaakt te houden waaronder het staken van het gebruik van de domeinnaam www.previtas.nl. Voorts heeft de voorzieningenrechter Liv Oost veroordeeld deze domeinnaam aan Previtas Nederland over te dragen. De voorzieningenrechter heeft Liv Oost als de in het ongelijk gestelde partij tenslotte veroordeeld in een gedeelte van de volledige proceskosten van Previtas Nederland, door hem begroot op € 4.644,31.
      2.2.	Liv Oost heeft uitvoering gegeven aan het vonnis door de domeinnaam www.previtas.nl over te dragen aan Previtas Nederland.
    
    
    
      De ontvankelijkheid van Previtas Nederland in haar vorderingen in hoger beroep
      3.	Het hof constateert dat in de conclusie van de memorie van grieven onder punt 2 en 5 (zie bl. 13 MvG) een aantal vorderingen worden ingesteld die verder gaan dan de vernietiging van het vonnis in eerste aanleg. Liv Oost heeft in eerste aanleg geen reconventionele vordering ingesteld, zodat zij zulks gelet op het bepaalde in artikel 353 Rv, eerste lid, laatste volzin niet voor het eerst in appel kan doen. Wel kan zij een vordering tot ongedaanmaking instellen (vgl. HR 30 januari 2004, NJ 2005, 246). Het hof oordeelt in dat verband dat een vordering tot het opleggen van een dwangsom geen zelfstandige vordering is, en dat deze bijkomende vordering ook verbonden kan worden aan de vordering tot ongedaanmaking. Voor zover Liv Oost evenwel een verdergaande vordering heeft ingesteld, kan zij daarin niet worden ontvangen.
      3.1.	Het hof is van oordeel dat het gevorderde onder 2 een nieuwe vordering is die het bestek van de ongedaanmakingsvordering te buiten gaat, zodat het hof Liv Oost in zoverre niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vordering. Hetzelfde oordeel treft de vordering sub 6 waarin gevorderd wordt dat het te wijzen arrest op voet van artikel 3:300 BW in de plaats kan komen van een akte van overdracht.
    
    
    
      De omvang van het appel
      4. 	Het hof stelt vast dat de grieven niet zien op het verbod dat Liv Oost is opgelegd om inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van Previtas Nederland (de veroordeling sub 7.1), zodat deze veroordeling (met de daaraan verbonden dwangsom) geen deel uitmaakt van het geschil in appel. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling bij de voorzieningenrechter, heeft Liv Oost overigens bevestigd dat zij niet langer gebruik wenst te maken van de handelsnaam Previtas; in hoger beroep is ook niet is gesteld of gebleken dat Liv Oost die handelsnaam als zodanig nog gebruikt. 
    
    
    5.	In hoger beroep gaat het, in de kern genomen, om de vraag aan wie de domeinnaam www. previtas.nl toekomt. Bij de beantwoording van deze vraag staat voorop dat een domeinnaam krachtens het beginsel “wie het eerst komt, die het eerst maalt” toekomt aan degene die de domeinnaam het eerst heeft geregistreerd. Dit beginsel leidt uitzondering indien daardoor inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of op grond van bijkomende omstandigheden onrechtmatig wordt gehandeld. 
    
    6. 	Met grief 1 bestrijdt Liv Oost het oordeel van de voorzieningenrechter dat er een contractuele verhouding tussen partijen heeft bestaan op grond waarvan, indachtig de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid, partijen zijn overeengekomen dat de handelsnaam Previtas aan Previtas Nederland zou toekomen. Liv Oost stelt dat Previtas Nederland geen partij was bij de overeenkomst van 15 december 2010 (bedoeld wordt 22 december 2010) waarmee de levering van aandelen in Previtas B.V. van de besloten vennootschap [B.V. X] aan de besloten vennootschap Liv Holding B.V. werd geëffectueerd, zodat Previtas Nederland daaraan ook geen rechten kan ontlenen en er dus ook geen sprake kan zijn van aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. 
    
    
      7.	Liv Oost heeft met juistheid aangevoerd dat in de overeenkomst tussen 
      Previtas B.V. en [Y] Holding B.V. geen nadere afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam "Previtas". Na die transactie mochten Previtas B.V. en Previtas Nederland in beginsel nog beide diezelfde naam gebruiken. In de overeenkomst tussen Liv Holding en [B.V. X] is tussen deze partijen enkel een afspraak gemaakt over het gebruik van de handelsnaam. Bij deze overeenkomst is Previtas Nederland geen partij, noch is ten behoeve van haar een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW opgenomen. Artikel 7 van die overeenkomst kan niet als zodanig worden aangemerkt. Van aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid met betrekking tot deze overeenkomst ten gunste van Previtas Nederland kan dan ook geen sprake zijn. Het beroep dat Previtas Nederland op de genoemde overeenkomst doet waarbij zij geen partij is, komt haar niet toe. Zij kan niet nakoming van artikel 7 van die overeenkomst vorderen, dat recht komt alleen aan [B.V. X] toe en uit niets blijkt dat zij mede krachtens deze vennootschap haar vordering heeft ingesteld.  
    
    
    
      8.	In zoverre is de eerste grief terecht voorgedragen terwijl hetzelfde geldt voor 
      grief 3 die erover klaagt dat de voorzieningenrechter de handelsnaam ten onrechte aan Previtas Nederland heeft toegescheiden, nu de rechthebbenden op die handelsnaam niet alle in deze procedure betrokken zijn. Ook grief 2 klaagt terecht dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft opgenomen dat Liv Oost zich richt op Oost-Nederland en Previtas Nederland zich richt op Noord-Nederland. Beide vennootschappen werken in beginsel landelijk, zij het dat de werkzaamheden feitelijk rond de plaats van vestiging zijn geconcentreerd.
    
    
    9.	Of een en ander Liv Oost ook baat zal worden bezien aan de hand van de beslissing op de overige grieven. 
    
    10.	Met grief 4 komt Liv Oost op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gebruik van de domeinnaam door Liv Oost is gelijk te stellen aan de handelsnaam, zodat dit gebruik een inbreuk als oplevert als omschreven in art. 5 Hnw. Liv Oost wenst ingang te doen vinden dat zij de domeinnaam niet als handelsnaam maar uitsluitend als internetadres gebruikt. 
    
    11.	Anders dan de voorzieningenrechter heeft aangenomen, is het hof van oordeel dat Previtas Nederland niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Liv Oost na de beëindiging van de samenwerking onder de domeinnaam www.previtas.nl haar onderneming heeft voortgezet. Uit afschriften van de website www.previtas.nl die door Previtas Nederland zijn overgelegd (vgl. prod. 11 en 12 in eerste aanleg) blijkt immers dat de domeinnaam door Liv Oost slechts gebruikt wordt om klanten te informeren met betrekking tot de overname van Previtas B.V. door Liv Oost en de naamswijzing. Dergelijk gebruik van de domeinnaam is naar het voorlopige oordeel van het hof slechts aan te merken als een gebruik als adres of vindplaats op internet, en gelet op de inhoud van de website niet tevens als handelsnaam. 
    
    12.	Grief 4 slaagt. 
    
    13.	Grief 5 keert zich tegen het voorlopig oordeel van de rechtbank dat nu Liv Oost heeft verklaard de domeinnaam niet te gebruiken, haar belang bij de handhaving van de betreffende domeinnaamregistratie op geen enkele wijze opweegt tegen het belang dat Previtas Nederland heeft bij spoedige overdracht daarvan.
    
    14.	Voorop staat dat louter een afweging van belangen van partijen, zonder dat overigens een normschending kan worden aangewezen, geen grondslag kan bieden voor toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam www.previtas.nl. De enkele omstandigheid dat Previtas Nederland meer belang heeft bij de domeinnaam dan Liv Oost, maakt het nog niet onrechtmatig dat Liv Oost die domeinnaam niet wil afstaan aan Previtas Nederland en deze voor zich zelf gebruikt (door deze naar haar eigen Liv-site te laten doorlinken). Pas oneerlijke concurrentie of onrechtmatig gebruik van de domeinnaam (of de dreiging daarvan) kan tot een verbod of bevel leiden. Daarvan is het hof evenwel onvoldoende gebleken.
    
    15.	Door Previtas Nederland is onvoldoende gesteld en evenmin is anderszins gebleken dat Liv Oost door niet te meewerken aan de overdracht van de registratie van de domeinnaam www.previtas.nl jegens Previtas Nederland onrechtmatig handelt. Zonder nadere toelichting die ontbreekt, brengt in een zaak als de onderhavige, waarbij partijen kennelijk geen regeling hebben getroffen met betrekking tot het gebruik en de registratie van een domeinnaam na beëindiging van een samenwerking, de zorgvuldigheid die Liv Oost in het maatschappelijk verkeer jegens Previtas Nederland in acht dient te nemen, niet met zich dat Liv Oost de domeinnaam aan Previtas Nederland dient over te gedragen. Dit geldt temeer nu Liv Oost - zij het toen nog handelende onder de naam Previtas B.V.  - in 2004 als eerste de domeinnaam heeft geregistreerd en de domeinnaam door haar gebruikt wordt om klanten te informeren over de overname van Previtas B.V. en de naamswijziging naar Liv Oost B.V. 
    
    16.	Het voorgaande brengt mee dat in de gegeven omstandigheden het hof de weigering van Liv Oost om mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam www. previtas.nl aan Previtas Nederland B.V. niet onrechtmatig oordeelt.
    
    17.	Ook Grief 5 slaagt, zodat het bestreden vonnis niet in stand kan blijven.
    
    
      	Proceskosten
      18.	Grief 6 houdt in dat Liv Oost ten onrechte in de volledige proceskosten in eerste aanleg is veroordeeld. Deze grief is terecht voorgesteld nu Previtas Nederland in hoger beroep alsnog geheel in het ongelijk wordt gesteld. 
    
    
    19.	Ten aanzien van de kostenveroordeling in eerste aanleg en in hoger beroep is het hof van oordeel dat dit hoger beroep deels betrekking heeft op een intellectuele eigendomskwestie waarop artikel 1019h Rv van toepassing is. Nu Liv Oost de door haar gemaakte kosten niet nader heeft gespecificeerd, zal Previtas Nederland als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de door Liv Oost gemaakte kosten krachtens het gebruikelijke liquidatietarief. In eerste aanleg zal het hof het geliquideerde advocatensalaris vaststellen op € 816,-- en in hoger beroep op 1 punt naar tarief II (€ 894,--).
    
    
      	De slotsom
      20.	Het hof zal het vonnis, voor zover in hoger beroep aangevallen, vernietigen en opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Previtas Nederland alsnog afwijzen en de vordering tot ongedaanmaking toewijzen als hier is opgenomen. Het hof zal Previtas Nederland als de overwegend in het ongelijk te stellen partij, in de kosten van het geding veroordelen, voor wat het geliquideerde salaris van de advocaat van Liv Oost betreft te begroten op de hiervoor genoemde bedragen.
    
    
    De beslissing
    
    Het hof, rechtdoende in hoger beroep:
    
    - 	verklaart Liv Oost niet-ontvankelijk in haar vorderingen sub 2 en sub 6;
    
    -	vernietigt het vonnis van 8 april 2011 voor zover in hoger beroep aangevallen;
    
    en in zoverre opnieuw rechtdoende:
    
    I.	veroordeelt Previtas Nederland om binnen 5 dagen na betekening van dit arrest door middel van een schrijven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland per aangetekende brief en per fax op te dragen de domeinregistratie www.previtas.nl over te dragen en op naam te stellen van Liv Oost; 
    
    II.	veroordeelt Previtas Nederland om getrouw en actief mee te werken aan het effectueren van de genoemde wijziging van de tenaamstelling en daartoe alle eventuele verdere stukken te ondertekenen en door de bevoegde domeinregistraties verlangde informatie te verstrekken, en de eventuele kosten voor wijziging van de tenaamstelling aan de bevoegde domeinregistraties te voldoen; 
    
    III.	veroordeelt Previtas Nederland tot betaling aan Liv Oost van een dwangsom van € 5.000 voor iedere overtreding van de hiervoor onder I en II omschreven veroordelingen, respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, zulks met een maximum van € 100.000,--., 
    
    IV.	veroordeelt Previtas in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van Liv Oost in eerste aanleg op € 568,-- aan verschotten en € 816,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat en in hoger beroep op € 725,31 aan verschotten en op € 894,-- aan salaris voor de advocaat
    
    V.	verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voor voorraad;
    
    VI.	wijst al het overige en anders gevorderde af.  
    
    Aldus gewezen door mrs. J.H. Kuiper, B.J.H. Hofstee, R.E Weening en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 5 juli 2011 in bijzijn van griffier.