ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, Hoge Raad, 13-01-1995, 15564
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 1995-01-13 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Auteursrecht; art. 10 (oud) Auteurswet; art. 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken; Vorm; Originaliteit en technische eigenschappen; Merkenrecht; Vormmerk; Onderscheidend vermogen; Aard der waar

13 januari 1995Eerste KamerNr. 15.564AS
  
  
  
  
    
    Hoge Raad der Nederlanden
  
  
    
    Arrest
  
  
    in de zaak van:
  
  
    de vennootschap naar Zwitsers recht CIBA GEIGY AG,
  gevestigd te Basel , Zwitserland,
  EISERES tot cassatie,
  advocaat: mr S. de Wit,
  
  t e g e n
  
  1. OTÉ OPTICS B.V.,
  gevestigd te Uden ,
  2. SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND B.V.,
  gevestigd te Utrecht ,
  3. de vennootschap naar Duits recht  BACH OPTIC GROSSHANDEL G.m.b.H.,
  
    gevestigd te Köln , Bondsrepubliek Duitsland,
    VERWEERSTERS in cassatie,
    advocaat: Jhr mr J.L.R.A. Huydecoper.
  
  
  
  
  
    1. Het geding in feitelijke instanties
  
  
    Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Ciba Geigy - heeft bij exploiten van 27 november en 3 december 1991 verweersters in cassatie - verder te noemen: OTÉ c.s. - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd Oté c.s. ieder afzonderlijk en/of allen te zamen te bevelen met onmiddellijke ingang de vervaardiging, het gebruik, het in het verkeer brengen, de aflevering, de aanbieding en het in voorraad houden van een lensvloeistof waarmee inbreuk wordt of kan worden gemaakt op het Europees octrooi nr. 0 082 798 van Ciba Geigy , te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van f 10.000,-- voor elk produkt waarmee dit bevel wordt overtreden, voorts - samengevat - Oté c.s. te bevelen lijsten van afnemers te overhandigen en opgave te doen van het aantal in voorraad gehouden flessen of flacons met inbreukmakende lensvloeistof, en tenslotte Oté c.s. te veroordelen tot betaling van een voorschot van f 150.000,-- op door Ciba Geigy geleden schade respectievelijk op door Oté c.s. af te dragen winst. 
    Nadat Oté c.s. tegen de vorderingen verweer hadden gevoerd, heeft de President bij vonnis van 14 januari 1992 de vorderingen afgewezen. 
    Tegen dit vonnis heeft Ciba Geigy hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.
    Bij arrest van 7 oktober 1993 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
  
  
  
  
    2. Het geding in cassatie
  
  
    Tegen het arrest van het Hof heeft Ciba Geigy beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 
    Oté c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
    De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. 
    De conclusie van de Advocaat-Generaal Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.
  
  
  
  
    3. Beoordeling van het middel
  
  3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
  (i) Ciba Geigy is houdster van het Europese octrooi 0 082 798. De prioriteitsdatum van het octrooi is 21 december 1981; de verleningsdatum na oppositie is 27 november 1991. Het octrooi is mede voor Nederland verleend.
  
    (ii) Het octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor de desinfectie en reiniging van contactlenzen voor het menselijke oog. De Duitse tekst van de hoofdconclusie luidt:
    "Verfahren zur Desinfektion und Reinigung von Kontaktlinsen für das menschliche Auge, bei welchem Vefahren zunächst während eines ersten Zeitabschnitts eine Wasserstoffperoxid-Lösung auf die Kontaktlinse zur Einwirkung gebracht wird und anschliessend während eines zweiten Zeitabschnittes das an der Kontaktlinse haftende und/oder das in dieser aufgenommene Wasserstoffperoxid unter Wirkung eines Katalysators in Wasser und Sauerstoff aufgespalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Abschluss des ersten Zeitabschnittes die die Kontaktlinse umgebende Wasserstoffperoxid-Lösung durch eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung ersetzt wird, welche Katalase enthält."
    Conclusie 2 van het octrooi luidt:
    "Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Kochsalzlösung, welche Katalase enthält, eine Mischung von zumindest 100 bis 1000 Volumenteilen einer etwa 0,8 bis 1,0%-igen Kochsalzlösung und einem Volumenteil einer handelsüblichen hochkonzentrierten Katalase-Lösung verwendet wird."
    (iii) Oté c.s. brengen in Nederland een contactlensvloeistof onder de naam "Ons Merk 2" op de markt, die volgens door Oté c.s. niet bestreden analyses van Ciba Geigy ongeveer 0,13% keukenzout, ongeveer 0,20% fosfaat, ongeveer 1,5 tot 2% glycerine, alsmede katalase bevat, en die dezelfde osmotische druk heeft als de oogvloeistof (en derhalve isotoon is). 
    (iv) Ciba Geigy stelt zich op het standpunt dat Oté c.s. daardoor inbreuk maken op voormeld octrooi.
  
  
  
    3.2.1 Ciba Geigy heeft in eerste aanleg de stelling verdedigd dat met de woorden "eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung" in de hoofdconclusie van het octrooi bedoeld is een oplossing die isotoon is. Het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, aldus Ciba Geigy in eerste aanleg, moet worden gezien in de toepassing van een isotone oplossing die katalase bevat, voor het onschadelijk maken van een waterstofperoxyde-oplossing die gebruikt is voor het reinigen van contactlenzen.
    De President heeft die stelling verworpen. Het oordeel van de President kwam, kort gezegd, hierop neer dat het gebruik van een isotone keukenzoutoplossing wezenlijk is voor de geoctrooieerde uitvinding en dat dus het woord keukenzout (-oplossing) niet mag worden weggeïnterpreteerd.
    In hoger beroep heeft Ciba Geigy een beperktere stelling aangevoerd, te weten dat onder de woorden "eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung" moet worden verstaan: een oplossing die keukenzout bevat en isotoon is. Het Hof heeft deze stelling onjuist bevonden. Tegen deze beslissing en de door het Hof daartoe gebezigde gronden richt zich het middel.
  
  
  
    3.2.2 Het Hof heeft in rov. 5 overwogen dat Ciba Geigy die in appel opgeworpen stelling heeft geadstrueerd met (a) argumenten ontleend aan het verleningsdossier, en (b) het argument dat onder de vorengeciteerde woorden uit de hoofdconclusie niet mag worden verstaan (enkel) een keukenzoutoplossing die ongeveer 0,9% keukenzout bevat, omdat bij die interpretatie conclusie 2 van het octrooi, waarin de toepassing openbaar gemaakt wordt van een oplossing die ongeveer 0,8 tot 1,0% keukenzout bevat, ruimer zou zijn dan de hoofdconclusie. De met (a) aangeduide argumenten heeft het Hof in rov. 6 van de hand gewezen op grond van zijn oordeel dat, kort gezegd, art. 69 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) meebrengt dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen. Dit oordeel wordt door onderdeel A van het middel bestreden.
    Het met (b) aangeduide argument heeft het Hof in rov. 8 verworpen. Vervolgens heeft het Hof onderzocht (rov. 9 - 11) wat de gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het octrooi. Het Hof komt dan tot de slotsom (rov. 11) dat de gemiddelde vakman de conclusie zal trekken dat onder de geciteerde woorden in de hoofdconclusie is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout. De rov. 8 - 11 van 's Hofs arrest worden door onderdeel B aangevallen.
    Onderdeel C klaagt dat het Hof heeft nagelaten vast te stellen waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, althans - voor zover het deze maatstaf wel mocht hebben gehanteerd - een onbegrijpelijke beslissing heeft gegeven.
  
  
  
    
      3.3.1 De Hoge Raad zal eerst onderdeel C behandelen en vindt hierin aanleiding tot een nadere beschouwing met betrekking tot de vraag hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooien recht behoort te doen aan de strekking van het bepaalde in art. 30 lid 2 ROW, respectievelijk art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende interpretatief protocol.
    In HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506, is overwogen dat de vóór de inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting - kort gezegd: het komt aan (niet op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar) op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat - ook na die inwerkingtreding nog tot uitgangspunt kan worden genomen, zulks evenwel met inachtneming van het in art. 30 lid 2 ROW vervatte voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht "wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies". Zoals in dat arrest vervolgens is overwogen, is de strekking van het voorschrift, het midden te houden tussen twee in het protocol bij art. 69 EOV bedoelde uitersten en aldus "a fair protection for the patentee" te combineren met "a reasonable certainty for third parties". Die twee uitersten worden in de eerste twee zinnen van het protocol als volgt omschreven: "Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated."
  
  
    De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30 lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.
    De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest van 27 januari 1989, die inhoudt dat de in eerdere rechtspraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot "uitgangspunt" kan worden genomen, dient overeenkomstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overweging met de strekking van art. 69 lid 1 EOV en het bijbehorende protocol.
  
  
  
    3.3.2 De door onderdeel C onder 9 aangevoerde rechtsklacht faalt voor zover zij berust op een andere dan de hiervoor in 3.3.1 aanvaarde opvatting omtrent de bij de uitleg van een octrooi te hanteren maatstaven. Ook overigens faalt de klacht.
    Het Hof heeft onderzocht (rov. 11) op welk inzicht, voor de gemiddelde vakman die de beschrijving van het octrooi leest, de door de geoctrooieerde uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daaraan "verrassend" is. Op grond van het resultaat van dit onderzoek heeft het Hof geconcludeerd dat de gemiddelde vakman tot de conclusie zal komen dat onder de omstreden woorden in de hoofdconclusie van het octrooi is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout. Tenslotte heeft het Hof nog in aanmerking genomen (rov. 12) dat Ciba Geigy in appel niet (meer) aanvoert dat "Ons Merk 2", gezien zijn samenstelling, een zodanig equivalent vormt van de uitvinding volgens het octrooi dat het daardoor inbreuk op het octrooi maakt.
    Deze gedachtengang van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
  
  
  
    
      3.3.3 De in onderdeel C onder 10, 11 en 12 aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. 
    De klacht onder 10 berust op een onjuiste lezing van 's Hofs arrest: zij miskent dat het Hof met zijn overweging dat "inzicht (a)" - te weten: dat de verwijdering van waterstofperoxyderesten aan de contactlenzen in aanwezigheid van katalase sneller en grondiger plaatsvindt - het geschil van partijen "niet raakt", kennelijk slechts tot uitdrukking heeft willen brengen dat tussen partijen niet in geschil is dat de toepassing van katalase op zichzelf - dus ongeacht de samenstelling van de oplossing die de katalase bevat - niet door het octrooi wordt beschermd.
    De klacht onder 11 ziet eraan voorbij dat het enkele feit dat dezelfde "inzichten" die het Hof aan zijn oordeel ten grondslag heeft gelegd, ook tot een ander oordeel hadden kunnen leiden, 's Hofs oordeel niet onbegrijpelijk maakt.
    De onder 12 aangevoerde klacht stuit af op het feitelijke karakter van het op uitleg van de beschrijving van de geoctrooieerde uitvinding berustende oordeel van het Hof.
  
  
  
    3.4.1 Onderdeel A bestrijdt de rov. 5 en 6 van het Hof. Onder 1 en 2 klaagt het onderdeel over onjuistheid van 's Hofs opvatting (rov. 6) dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en dit niet bij de uitleg van het octrooi behoeven te betrekken. Mede gelet op 's Hofs rov. 13 komt de opvatting van het Hof erop neer dat (het voor derden openbare gedeelte van) het verleningsdossier wel - tot op zekere hoogte - tégen de octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen geval mag worden gebruikt ten gunste van een door de octrooihouder verdedigde en door een ter zake van octrooiinbreuk aangesproken derde bestreden uitleg van het octrooi. Het Hof leidt een en ander af uit het bepaalde in art. 69 EOV, in verband met de eis van rechtszekerheid voor derden.
    De klacht is in zoverre gegrond dat 's Hofs opvatting in haar algemeenheid te ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV, zoals uitgelegd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder behoren te komen.
    De gegrondheid van de klacht kan evenwel bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, nu het Hof - in zijn gedachtengang: ten overvloede - het verleningsdossier heeft onderzocht en in rov. 13 daaruit heeft geconcludeerd dat tijdens de verleningsprocedure (ook) het Europees Octrooibureau en Ciba Geigy oordeelden dat onder de woorden "eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung" in de hoofdconclusie is te verstaan: een (isotone) keukenzoutoplossing met een gehalte van ongeveer 0,9% keukenzout. 
  
  
  
    3.4.2 Onderdeel A bevat onder 3 en 4 klachten die klaarblijkelijk strekken ten betoge dat het Hof ten onrechte is voorbijgegaan aan, althans niet begrijpelijk heeft gereageerd op, de uitvoerig toegelichte argumenten van Ciba Geigy ter ondersteuning van haar standpunt dat met de omstreden woorden in de hoofdconclusie niet anders kan zijn bedoeld dan dat het gaat om een (zout-)oplossing die katalase bevat en isotoon is.
    Deze klachten zijn tevergeefs voorgedragen. Het Hof heeft de bedoelde argumenten in zijn rov. 9 tot en met 11 onder ogen gezien en met een begrijpelijke motivering verworpen. De verder in de subonderdelen A. 3 en A. 4 aangevoerde klacht dat het Hof ten onrechte heeft gesproken van aan het verleningsdossier ontleende argumenten, kan bij gebrek aan belang niet slagen. Het Hof heeft die argumenten immers in zijn overwegingen betrokken.
  
  
  
    3.5.1 Onderdeel B, dat onder 5 slechts een inleiding behelst, klaagt onder 6 dat de door het Hof in rov. 11 gebezigde motivering geen begrijpelijke weerlegging inhoudt van het in rov. 5 met (b) aangeduide argument dat Ciba Geigy had ontleend aan de omstandigheid dat in de hoofdconclusie van het octrooi niet dezelfde formulering (namelijk een "ongeveer 0,8 tot 1,0-procents keukenzoutoplossing") is gebezigd als in conclusie 2.
    De klacht berust op een verkeerde lezing van 's Hofs arrest en mist dus feitelijke grondslag. Het door het Hof in rov. 11 overwogene betreft niet het bedoelde argument. Dat argument heeft het Hof verworpen in rov. 8. In de rov. 9 tot en met 11 onderzoekt het Hof wat een gemiddelde vakman - gesteld voor de in rov. 7 bedoelde vraag of met de omstreden woorden in de hoofdconclusie bedoeld is (i) een oplossing die isotoon is en keukenzout bevat, dan wel (ii) een oplossing die isotoon is omdat zij ongeveer 0,9% keukenzout bevat - zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het octrooi.
  
  
  
    3.5.2 Ook subonderdeel B.7 berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. In rov. 8 ligt niet besloten het oordeel dat Ciba Geigy tijdens de verleningsprocedure afstand heeft gedaan van een uitvoeringsvariant waarin de oplossing wel katalase doch minder dan 0,9% keukenzout bevat. Het Hof reageert in rov. 8 slechts op vorenbedoeld argument (b) van Ciba Geigy en wel met een aan de tekst van conclusie 2 ontleend tegenargument.
  
  
  
    3.5.3 Onder 8 klaagt onderdeel B over onbegrijpelijkheid van de door het Hof in rov. 9 en 10 gevolgde gedachtengang.
    De klacht faalt. De gedachtengang van het Hof is klaarblijkelijk de volgende. De in rov. 9 bedoelde passage uit de beschrijving in het octrooischrift bestaat uit vier alinea's, waarvan de eerste drie mede op de hoofdconclusie betrekking hebben en alleen de laatste alinea uitsluitend conclusie 2 betreft; deze laatste alinea vermeldt niets over de in conclusie 2 genoemde 0,8 tot 1,0-procents keukenzoutoplossing; deze keukenzoutoplossing is dus kennelijk ook de keukenzoutoplossing die wordt bedoeld in de hoofdconclusie. Niet kan worden gezegd dat deze gedachtengang onbegrijpelijk is.
  
  
  
    3.6 Onderdeel D is gericht tegen rov. 13, waarin het Hof ten overvloede heeft geoordeeld dat het verleningsdossier de slotsom bevestigt waartoe het Hof ten aanzien van de betekenis van de omstreden woorden in de hoofdconclusie is gekomen.
    De klacht dat dit oordeel onbegrijpelijk is, faalt.In het licht van de in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 17 vermelde gegevens is het bestreden oordeel geenszins onbegrijpelijk. 
    De overige klachten van het onderdeel falen reeds omdat zij opkomen tegen een ten overvloede gegeven oordeel.
  
  
  
    3.7 Onderdeel E faalt omdat het miskent dat de rechter niet verplicht is zich door deskundigen te doen voorlichten. 
  
  
  
  
    4. Beslissing
  
  
    De Hoge Raad: 
    verwerpt het beroep;
    veroordeelt Ciba Geigy in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Oté c.s. begroot op f 3.157,20 aan verschotten en f 3.000,-- voor salaris.
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door de vice-president Snijders als voorzitter en de raadsheren Roelvink, Mijnssen, Heemskerk en Nieuwenhuis, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 13 januari 1995.