ECLI:NL:RBBRE:2004:AO3529, Rechtbank Breda, 14-01-2004, 109755 / HA ZA 02-1037
Rechtbank Breda — Uitspraak 
Datum: 2004-01-14 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Gebruik van een automerk als domeinnaam door een ander dan de merkhouder.

RECHTBANK BREDA   14 januari 2004	Sector handelsrecht
    
    	Enkelvoudige kamer
    
    V O N N I S
    
    in de zaak van:
    
    
      1. de vennootschap naar Duits recht
      DAIMLERCHRYSLER AG,
      gevestigd te Stuttgart (Duitsland),
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      DAIMLERCHRYSLER NEDERLAND B.V.,
      gevestigd te Utrecht,
      e i s e r e s s e n,
      procureur: mr. E.C.M. Wagemakers,
      advocaat: mr. K. Limperg te 's-Gravenhage,
    
    
    t e g e n :
    
    
      1. [MJ v. M],
      tevens handelend onder de naam HANDELSONDERNEMING M. VAN MEETEREN,
      wonende te Veen, gemeente Aalburg,
      g e d a a g d e,
      procureur: mr. B. Bollen,
      advocaat: mr. R.H. van Muijen te 's-Hertogenbosch,
      2. [RG P],
      tevens handelend onder de naam PC NET,
      wonende te Heiloo,
      g e d a a g d e,
      niet verschenen.
    
    
    
      1. Het verloop van het geding.
       Dit blijkt uit de volgende processtukken:
      - de dagvaarding d.d. 17 respectievelijk 20 juni 2002, met zeven producties;
      - de conclusie van antwoord zijdens gedaagde sub 1;
      - het tussenvonnis d.d. 8 oktober 2002, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
      - het proces-verbaal van de op 23 januari 2003 gehouden comparitie van partijen.
    
    
    Tegen gedaagde sub 2 is verstek verleend.
    
    Gezamenlijk worden eiseressen hierna in enkelvoud aangeduid als DaimlerChrysler. Gedaagden worden hierna afzonderlijk aangeduid als [Van M. ] respectievelijk [P.].
    
    2. Het geschil
    
    
      DaimlerChrysler vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
      1. te verklaren voor recht dat het ten processe in extenso gesignaleerde gebruik van de woord- en beeldmerken van DaimlerChrysler AG door gedaagde strijdig is met de ten processe ingeroepen merkrechten van DaimlerChrysler AG en ook overigens onrechtmatig jegens DaimlerChrysler;
      2. [Van M. ] te verbieden binnen de Benelux inbreuk te maken op de ten processe bedoelde woord- en beeldmerken van DaimlerChrysler AG, zulks binnen twee dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis;
      3. [Van M. ] en [P.] in het bijzonder te bevelen om, binnen twee dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, te (doen) staken het gebruik van het woordmerk MERCEDES in de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl;
      4. [Van M. ] te bevelen om, binnen twee dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, in het bijzonder te (doen) staken:
      a. iedere vermelding van de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl, met daarin opgenomen het woordmerk MERCEDES, in advertenties;
      b. het gebruik van een op het beeldmerk gelijkend logo, te weten een "M" opgenomen in een cirkel;
      c. het gebruik van het woordmerk MERCEDES achter de firmanaam [Van M. ] in advertenties;
      d. het gebruik van het woordmerk bij de vermelding van de firmanaam in de bestanden van KPN Telecom, te weten de CD-foongids en de KPN internet-telefoongids, zoals "Meeteren Mercedes Benz, van";
      5. [Van M. ] en [P.] te bevelen, binnen zeven dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, al datgene te doen wat hunnerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie vanmeeterenmercedes.nl op naam wordt gesteld van DaimlerChrysler Nederland B.V., één en ander conform (artikel 13.1 van) het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (verder te noemen: SIDN), door indiening (via de provider van [Van M. ] en [P.]), zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door DaimlerChrysler Nederland B.V. ondertekend) verzoek daartoe, en [Van M. ] en [P.] te gelasten op eerste verzoek alle daartoe door SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, één en ander onder aanbod zijdens [Van M. ] en [P.] van vergoeding van de eventueel door voornoemde stichting te maken kosten; dan wel te bepalen dat het ten deze te wijzen vonnis dezelfde kracht heeft als genoemd verzoek, één en ander op de voet van artikel 3:300 BW;
      6. [Van M. ] en [P.] te veroordelen tot betaling aan DaimlerChrysler van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,- voor elke dag of iedere keer dat de betrokken gedaagde in strijd mocht handelen met enig in het ten deze te wijzen vonnis gegeven verbod of bevel, of enig gedeelte daarvan;
      7. [Van M. ] en [P.] te veroordelen in de kosten van deze procedure.
    
    
    [Van M. ] weerspreekt de vorderingen.
    
    
    
      3. De verdere beoordeling
      3.1 Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken en/of op grond van de onbestreden inhoud van overgelegde producties het volgende vast:
      a. DaimlerChrysler AG produceert automobielen en brengt deze in de handel.
      b. Voor het in de handel brengen van haar automobielen in Nederland heeft DaimlerChrysler AG in Nederland een dealerorganisatie opgezet, tezamen met DaimlerChrysler Nederland B.V., die in overleg en onder toezicht van DaimlerChrysler AG zorg draagt voor de leiding, instandhouding en de controle van die dealerorganisatie.
      c. DaimlerChrysler AG is rechthebbende op de woordmerken MERCEDES en MERCEDES-BENZ en op het beeldmerk van de driepuntige ster in een cirkel, allen gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor onder meer de warenklassen 1 tot en met 4, 6 tot en met 12, 14, 16 tot en met 22 en 24 tot en met 28.
      d. De bij de dealerorganisatie van DaimlerChrysler aangesloten bedrijven hebben onder meer het recht om, zolang zij van deze dealerorganisatie deel uitmaken, voornoemde merken te gebruiken voor hun bedrijfsuitoefening. Deze bedrijven hebben zich tegenover DaimlerChrysler verplicht om de normen van technische kwaliteit in acht te nemen die DaimlerChrysler nodig acht.
      e. [Van M. ] drijft onder de naam Handelsonderneming M. van Meeteren een onderneming in nieuwe en gebruikte automobielen van het merk MERCEDES-BENZ. Hij maakt geen deel uit van de dealerorganisatie van DaimlerChrysler.
      f. Onder de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl exploiteert [Van M. ] een website voor zijn onderneming. Deze domeinnaam vermeldt hij in advertenties. In advertenties noemt hij zijn onderneming 'VAN MEETEREN MERCEDES' en gebruikt hij als logo een dikgedrukte hoofdletter M met wijd staande benen (in feite een omgekeerde W) in een even dikgedrukte ronde cirkel.
      g. [P.] drijft onder de naam PC NET een onderneming die optreedt als internetprovider en die internetsites ontwerpt.
      h. PC NET is houder van de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl, welke domeinnaam zij ten behoeve van [Van M. ] heeft geregistreerd en geregistreerd houdt.
      3.2 DaimlerChrysler grondt haar vorderingen op de stelling dat [Van M. ] inbreuk maakt op de merkrechten van DaimlerChrysler AG door gebruik van het woordmerk MERCEDES in de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl, door de vermelding van voornoemde domeinnaam in advertenties, door het gebruik van een op het beeldmerk gelijkend logo in advertenties, te weten een "M" opgenomen in een cirkel, alsmede door het gebruik van het woordmerk MERCEDES-BENZ bij de vermelding van zijn firmanaam als "Meeteren Mercedes Benz, van" in de bestanden van KPN Telecom, te weten de CD-foongids en de KPN internet-telefoongids. Volgens DaimlerChrysler wordt door dit gebruik ten onrechte de indruk gewekt dat [Van M. ] deel uitmaakt van de door DaimlerChrysler Nederland B.V. geleide dealerorganisatie. Subsi-diair maakt [Van M. ] inbreuk op de merkrechten van DaimlerChrysler AG doordat hij daarmee zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruik maakt van een (exact) overeenstemmend teken voor waren en diensten anders dan ter onderscheiding van waren, terwijl door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van DaimlerChrysler AG. [Van M. ] maakt op een zodanige wijze gebruik van de merkrechten van DaimlerChrysler AG dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat er een bijzondere relatie bestaat tussen DaimlerChrysler AG of DaimlerChrysler Nederland B.V. enerzijds en [Van M. ] anderzijds. Dit is tevens misleidend en verwarrend, hetgeen een zelfstandige onrechtmatige daad oplevert, aldus DaimlerChrysler.
      3.3 [Van M. ] verweert zich tegen de vorderingen met onder meer de navolgende stellingen. In de eerste plaats acht [Van M. ] de ingestelde vorderingen onvoldoende bepaalbaar en ziet hij niet welk belang Daimler-Chrysler nog heeft bij de vorderingen sub 1 en 2, nu uitsluitend nog sprake is van het in de vorderingen sub 3 en 4 genoemde gebruik van de merken. Met betrekking tot die vormen van gebruik stelt [Van M. ] dat hij gerechtigd is om in het economisch verkeer automobielen van het merk MERCEDES te ver-kopen, om zich daarin te specialiseren en om het publiek daarvan in kennis te stellen. Ingevolge artikel 13A lid 8 BMW is het recht om zich tegen dergelijke uitlatingen te verzetten uitgeput. [Van M. ] wekt bewust niet de suggestie dat hij behoort tot het dealernetwerk van DaimlerChrysler door zich te affich-eren als 'onafhankelijke Mercedes specialist'. Met het gewraakte gebruik van de merken van DaimlerChrysler AG wordt uitsluitend tot uitdrukking gebracht dat [Van M. ] automobielen van dit merk verkoopt. Volgens [Van M. ] verwart DaimlerChrysler de kwaliteitsuitstraling van het automerk met de kwa-liteitseisen die zij stelt aan haar dealerorganisatie, die bij het publiek in veel mindere mate zullen meewegen. [Van M. ] stelt het woord MERCEDES uitsluitend te gebruiken ter onderscheiding van de waren die hij verkoopt. Het door hem gebruikte logo lijkt niet op het beeldmerk met de driepuntige ster en van gevaar voor verwarring is in redelijkheid geen sprake, aldus [Van M. ].
      3.4 Deze rechtbank is bevoegd om van de vorderingen van DaimlerChrysler kennis te nemen nu één der gedaagden, te weten [Van M. ], in het arrondissement Breda woonachtig is en de gestelde merkinbreuken mede in dit arrondissement zouden plaatsvinden.
      3.5 De kern van het geschil is de vraag of [Van M. ], door te handelen als genoemd in de vorderingen sub 3 en 4, op ongeoorloofde wijze gebruik maakt van de woordmerken MERCEDES en MERCEDES-BENZ van Daimler-Chrysler AG en op haar beeldmerk met de driepuntige ster in een cirkel. In dat beperkte kader zal de rechtbank ook de vorderingen sub 1 en 2 beoordelen, die door hun algemene bewoordingen te ruim zijn geformuleerd. De vorderingen tegen [P.] zullen worden afgewezen omdat DaimlerChrysler niet heeft gesteld op welke grondslag haar vorderingen jegens deze berusten.
      3.6 [Van M. ] betwist dat zijn logo inbreuk maakt op het beeldmerk met de driepuntige ster in een cirkel van DaimlerChrysler. De rechtbank volgt dat standpunt. De hoofdletter M in een cirkel geeft een wezenlijk andere indruk dan de driepuntige ster in een cirkel. Verder verwijst het logo van [Van M. ] naar zijn onderneming, terwijl het beeldmerk van DaimlerChrysler AG verwijst naar haar automobielen en aanverwante waren. Het logo van [Van M. ] is daarom niet aan te merken als een overeenstemmend teken, en nog minder een aanduiding voor soortgelijke waren. Dat het beeldmerk van DaimlerChrysler AG kan worden aangemerkt als een bekend merk, maakt zulks naar het oordeel van de rechtbank niet anders. Van een inbreuk op het beeldmerk van DaimlerChrysler AG is derhalve geen sprake.
      3.7 Ter verdediging van zijn gebruik van de woordmerken MERCEDES-BENZ en MERCEDES wijst [Van M. ] op de uitputtingsregel van artikel 13A lid 8 BMW, inhoudende dat de merkhouder zich in beginsel niet kan verzetten tegen gebruik van zijn merk voor waren die onder dat merk door hem of met zijn toe-stemming in de EER in het handelsverkeer zijn gebracht. Inderdaad worden in het handelsverkeer de merken MERCEDES en MERCEDES-BENZ gebruikt ter aanduiding van de automobielen die DaimlerChrysler zelf onder die naam op de markt heeft gebracht. In de arresten van het Hof van Justitie van de EG d.d. 23 februari 1999 (NJ 2001/134) en 25 september 2000 (NJ 2001/245), bij partijen bekend als de zaak BMW/Deenik, is geoordeeld dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn automerk door een derde om bij het publiek aan te kondigen dat deze derde gespecialiseerd is in de verkoop, reparatie en onderhoud van auto's van dat merk die door de merkhouder of met diens toestemming in de EER op de markt zijn gebracht, tenzij sprake is van merkgebruik onder zodanige omstandigheden dat daardoor de merkhouder schade wordt toegebracht. Van schade is sprake indien het merk door de derde zodanig wordt gebruikt dat de indruk kàn worden gewekt dat er een commer-ciële band bestaat tussen de onderneming van deze derde en de merkhouder of dat deze derde tot het distributienetwerk van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen beide ondernemingen bestaat. Partijen verschillen van mening over de consequenties van deze uitputtingsregel.
      3.8 Op grond van deze jurisprudentie is naar het oordeel van de rechtbank het gebruik van een automerk ter aanduiding van auto's van dat merk door een onderneming die niet gelieerd is aan het dealernetwerk van de merkhouder toegestaan, zolang niet de indruk kàn worden gewekt dat er een zekere relatie bestaat tussen deze onderneming en de (onderneming van de) merkhouder. Bepalend daarbij is derhalve niet dat die indruk daadwerkelijk wòrdt gewekt, maar slechts dat die indruk kàn worden gewekt.
      3.9 Het voorgaande betekent voor onderhavige zaak dat [Van M. ] de woordmerken MERCEDES en MERCEDES-BENZ mag gebruiken om aan te duiden in welke waren zijn onderneming handelt. [Van M. ] mag zich ook aanprijzen als specialist in deze automerken. Door zich te afficheren als 'onafhankelijke specialist' neemt hij zelfs uitdrukkelijk afstand van het dealer-netwerk van DaimlerChrysler. [Van M. ] mag de merken echter niet gaan combineren met zijn eigen naam tot een (nieuwe) handelsnaam. Met de aan-duiding VAN MEETEREN MERCEDES of VAN MEETEREN MERCEDES-BENZ gebruikt hij de automerken in de eerste plaats ter aanduiding van zijn onderneming als zodanig en niet meer direct ter aanduiding van de waren die hij verhandelt. Bovendien bestaat met een dergelijke handelsnaam de mogelijk-heid dat bij het publiek de indruk ontstaat dat deze onderneming wellicht is gelieerd aan de ondernemingen of het dealernetwerk van DaimlerChrysler.
      3.10 De aanduiding "Meeteren Mercedes Benz, van" in de CD-foongids en in de internet-telefoongids van KPN Telecom is uitsluitend bedoeld als verwijzing naar de onderneming van [Van M. ] en op grond van het voorgaande een ongeoorloofde vorm van gebruik van het woordmerk MERCEDES-BENZ. Deze vorm van gebruik zal daarom worden verboden. Omdat [Van M. ] niet bij machte is om deze registraties zelf te wijzigen, zal worden bevolen dat hij op korte termijn opdracht geeft aan KPN Telecom tot wijziging van deze registraties. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.
      3.11 Een domeinnaam is in beginsel niet meer dan een zoekterm die een internet-gebruiker zal geleiden naar een bepaalde website. Domeinnamen zijn in het algemeen beschrijvend van aard indien ze geleiden naar sites over een zeker onderwerp, ofwel zijn het handelsnamen of variaties daarop indien zij leiden naar een commerciële site. De domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl leidt naar de website van de onderneming van [Van M. ]. Omdat in deze naam het woordmerk MERCEDES wordt gecombineerd met de eigen naam van [Van M. ] en deze domeinnaam geleidt naar de site van zijn onderneming, moet worden geconcludeerd dat deze domeinnaam niet beschrijvend is maar wordt gebruikt als een handelsnaam, hetgeen op grond van het voorgaande niet is toegestaan. Het gebruik van deze domeinnaam, zowel als zoekterm als in advertenties, zal daarom worden verboden. Overdracht van deze domeinnaam aan DaimlerChrysler Nederland B.V. acht de rechtbank een passend middel om voortgezet gebruik van deze domeinnaam te voorkomen. [Van M. ] is echter niet de houder van deze domeinnaam. De vordering tot het verlenen van medewerking aan die overdracht zal daarom jegens [Van M. ] daarom al-dus worden toegewezen, dat hij binnen een redelijke termijn na betekening van dit vonnis de geregistreerde houder van deze domeinnaam schriftelijk opdracht / toestemming geeft tot overdracht van deze domeinnaam aan DaimlerChrysler Nederland B.V., zulks op straffe van een te matigen en te maximeren dwang-som.
      3.12 Als merkhouder heeft DaimlerChrysler AG in relatie tot haar merken alleen een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad, indien naast merkinbreuk sprake is van aanvullende omstandigheden. Die aanvullende omstandigheden zijn gesteld noch gebleken, zodat haar vordering uit dien hoofde faalt. De vordering van DaimlerChrysler Nederland B.V. is niet gebaseerd op merkin-breuk maar op onrechtmatige daad, gelegen in het gestelde associatiegevaar. Voor het slagen van deze vordering is niet voldoende dat een mogelijkheid tot associatiegevaar bestaat, maar dat dit gevaar zich ook daadwerkelijk voordoet. Dit laatste heeft DaimlerChrysler Nederland B.V. niet aangetoond noch heeft zij concreet aangeboden om zulks te bewijzen, zodat haar vorderingen jegens [Van M. ] zullen worden afgewezen.
      3.13 Als de overwegend in het ongelijk te stellen partij zal [Van M. ] worden veroordeeld in de kosten van het geding, voorzover gevallen aan de zijde van DaimlerChrysler AG.
    
    
    4. De beslissing
    
    De rechtbank:
    
    
      verklaart voor recht dat het gebruik van de woordmerken MERCEDES-BENZ en MERCEDES van eiseres sub 1 door gedaagde sub 1 in strijd is met de merkrechten van eiseres sub 1, voorzover deze woordmerken worden gebruikt:
      - in de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl, 
      - door vermelding van de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl in advertenties, 
      - in combinatie met de eigen naam als handelsnaam,
      - in combinatie met de eigen naam in de registraties van zijn onderneming in de CD-foongids en de internet-telefoongids van KPN Telecom; 
       beveelt gedaagde sub 1 om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken het gebruik van de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl in advertenties;
       beveelt gedaagde sub 1 om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken het gebruik van het woordmerk MERCEDES achter de firmanaam [Van M. ] in advertenties;
       beveelt gedaagde sub 1 om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis bij brief met ontvangstbevestiging aan KPN Telecom ongedaan te maken het gebruik van het woordmerk MERCEDES-BENZ bij de vermelding van de firmanaam [Van M. ] in de CD-foongids en de internet-telefoongids van KPN Telecom, zulks onder gelijktijdige toezending van een afschrift van de betreffende brief aan de raadsman van eiseres sub 1;
       beveelt gedaagde sub 1 om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland geregistreerde houder van de domeinnaam vanmeeterenmercedes.nl bij aangetekende brief opdracht te geven tot onmiddellijke overdracht van deze domeinnaam aan eiseres sub 2 conform het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland, zulks onder gelijktijdige toezending van een afschrift van de betreffende brief aan de raadsman van eiseres sub 1;
       bepaalt dat gedaagde sub 1 jegens eiseres sub 1 een dwangsom verbeurt van              € 1.000,- per dag dat hij in gebreke blijft om één van voornoemde bevelen na te komen, met bepaling dat per overtreden bevel aan dwangsommen een bedrag van maximaal € 100.000,- kan worden verbeurd;
       veroordeelt gedaagde sub 1 in de kosten van dit geding, voorzover gevallen aan de zijde van eiseres sub 1, tot op heden begroot op € 1.050,56, waaronder begrepen een bedrag van € 780,- aan salaris;
       verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
       weigert het meer of anders gevorderde.
    
     
     Dit vonnis is gewezen door mr. Kooijman en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 14 januari 2004.