ECLI:NL:HR:2003:AK4818, Hoge Raad, 14-11-2003, C02/133HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2003-11-14 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: 14 november 2003 Eerste Kamer Nr. C02/133HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: FLÜGEL ENTERPRISES N.V., gevestigd te Maassluis, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. W.E. Pors, t e g e n W&S COMPANY B.V., gevestigd te Wateringen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens. 1. Het geding in feitelijke instanties...

14 november 2003
      Eerste Kamer
      Nr. C02/133HR
      JMH/AT
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    FLÜGEL ENTERPRISES N.V., gevestigd te Maassluis,
    
    EISERES tot cassatie,
    
    advocaat: mr. W.E. Pors,
    
    t e g e n
    
    W&S COMPANY B.V., gevestigd te Wateringen,
    
    VERWEERSTER in cassatie,
    
    advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens.
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Flügel - heeft bij exploit van 26 oktober 2001 verweerster in cassatie - verder te noemen: W&S - in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren:
      1. W&S te bevelen elke inbreuk op de merkrechten, auteursrechten van Flügel en het onrechtmatig handelen bestaande uit het aanbieden van het Toppertje-flesje te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per individueel product of, naar keuze van Flügel, voor elke dag dat W&S met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;
      2. W&S te bevelen alle inbreukmakende producten te verwijderen en vernietigen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per overtreding of, naar keuze van Flügel, voor elke dag dat W&S met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft,
      3. W&S te bevelen door middel van een door een registeraccountant gecontroleerd en gecertificeerd overzicht aan de advocaat van Flügel opgave te doen van de klanten, aan wie het Toppertje-flesje is geleverd, alsmede - per klant - inzicht te verschaffen in de hoeveelheid geleverde Toppertje-flesjes, de door hen gehanteerde verkoopprijs en de gerealiseerde winst, dit alles op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per dag dat W&S met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;
      4. W&S te bevelen een door een registeraccountant gecontroleerd en gecertificeerd overzicht te verstrekken van de namen en adressen van alle bij de productie van het inbreukmakende product betrokken (rechts)personen, in het bijzonder de naam en het adres van de (rechts)personen die de inbreukmakende producten aan hen hebben geleverd of voor hen hebben geproduceerd;
      5. W&S te veroordelen in de proceskosten van dit geding, waaronder de kosten van rechtsbijstand;
      6. Flügel op basis van artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag een termijn te vergunnen van 12 maanden waarbinnen een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt.
      W&S heeft de vorderingen bestreden.
      De president heeft bij vonnis van 21 december 2001 het gevorderde afgewezen.
      Tegen dit vonnis heeft Flügel hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. W&S heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.
      Bij arrest van 28 maart 2002 heeft het hof voormeld vonnis van de president van de rechtbank bekrachtigd.
      Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het hof heeft Flügel beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      W&S heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      De zaak is voor Flügel namens haar advocaat toegelicht door mr. B.A.A. Broesterhuizen-Swennenhuis, advocaat bij de Hoge Raad, en voor W&S door haar advocaat.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) Flügel brengt een zogenaamde energy-drink op de markt, verpakt in een flesje (hierna ook: het Flügel-flesje) van 20 ml. De drank is (fel)rood van kleur en bevat onder meer wodka. Het flesje is transparant, waardoor de kleur van de drank goed zichtbaar is. Het flesje is voorzien van een (fel)geel gekleurde dop. De achtergrond van het etiket is zwart van kleur, terwijl het etiket is voorzien van een gele rand. De letters op het etiket zijn wit. De op het etiket afgebeelde figuur is uitgevoerd in felle kleuren (paars en oranje).
      (ii) Flügel heeft het flesje op 16 november 2000 als vormmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klassen 32 en 33 (alcoholhoudende dranken). In dit depot worden de kleuren roze, oranje, geel, wit en zwart vermeld. Flügel heeft een overeenkomstig vormmerk op 23 april 2001 onder nummer 759130 geregistreerd.
      (iii) In januari 2001 heeft W&S een roodgekleurde energy-drink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt gebracht onder de naam "Surfertje". Dit flesje (hierna ook: het Surfertje-flesje) was voorzien van een zwart etiket met een gele rand, waarop witte letters en een figuur in felle kleuren (geel en roze).
      (iv) Nadat de president van de rechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis van 22 maart 2001 W&S had bevolen elke inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Surfertje-flesje te staken en gestaakt te houden, heeft W&S de productie en het verhandelen van het Surfertje-flesje gestaakt.
      (v) In mei 2001 heeft W&S andermaal een roodgekleurde energy-drink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt gebracht, ditmaal onder de naam "Toppertje". Dit flesje (hierna ook: het Toppertje-flesje) is voorzien van een geel etiket met zwarte rand, met daarop het woord "Toppertje" in rode letters en dezelfde figuur in dezelfde kleuren als die op het Surfertje-flesje stond afgebeeld.
      (vi) Flügel heeft op 12 december 2001 bij het Benelux-Merkenbureau de kleuren rood en geel gedeponeerd voor waren in de klassen 32 (Bieren, minerale en gazeuse waren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken) en 33 (Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren).
    
    
    
      3.2 In het onderhavige kort geding heeft Flügel gevorderd, samengevat weergegeven en voor zover in cassatie nog van belang, dat W&S zal worden bevolen elke inbreuk op de merkrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Toppertje-flesje, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom, met nevenvorderingen.
      De president heeft de vordering afgewezen bij vonnis van 21 december 2001. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd.
    
    
    
      3.3 Onderdeel 1 richt zich met een aantal klachten tegen rov. 3 van het bestreden arrest, voor zover het hof het volgende heeft overwogen: "W&S heeft onbetwist gesteld dat haar product een rood wodkadrankje is dat nu eenmaal noodzakelijkerwijs de in het geding zijnde kleur rood heeft. Ter nadere toelichting heeft zij gesteld dat haar drankje een combinatie is van wodka met rode vruchten- (bessen- en/of kersen-) sap." Het onderdeel betoogt in de eerste plaats dat deze vaststelling van het hof niet berust op stellingen van W&S en dat Flügel heeft aangevoerd dat het drankje van W&S een combinatie is van wodka met energy-drink en dus niet een combinatie van wodka met vruchtensap. Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat de vaststelling van hetgeen een partij heeft gesteld evenals de vaststelling of het gestelde door de wederpartij al dan niet is betwist, berust op een aan de rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de stukken van het geding, die in cassatie slechts in beperkte mate voor toetsing vatbaar is. Voor zover de klachten veronderstellen dat het hof uit het oog heeft verloren dat het - ook - bij het drankje van W&S gaat om een energy-drink met wodka en niet om een combinatie van wodka met uitsluitend vruchtensap, missen zij feitelijke grondslag. Het hof heeft het met zijn weergave van de stelling van W&S kennelijk niet meer of anders tot uitdrukking gebracht dan dat het drankje van W&S zijn rode kleur dankt aan de toevoeging van rode vruchten- (bessen- en/of kersen-) sap. Voor zover het onderdeel de klacht inhoudt dat onbegrijpelijk is dat het hof die stelling van W&S als onbetwist heeft aangemerkt, mist het doel, reeds omdat namens Flügel bij pleidooi in hoger beroep, naar zij in cassatie zelf heeft aangevoerd, is gesteld dat W&S rode bessensap aan haar drankje toevoegt.
      Het onderdeel richt zich voorts met een rechtsklacht en een motiveringsklacht tegen de overweging dat het hof het verweer van W&S aldus begrijpt dat "W&S stelt dat zij de rode kleur niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) en er dus geen sprake is van de haar verweten inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder a en b, BMW". Ook deze klacht stuit hierop af dat de uitleg van de stukken van het geding is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Dat het hof het verweer heeft opgevat in de zin zoals hiervoor is weergegeven en daarbij de in het onderdeel aangehaalde andersluidende stellingen van Flügel niet als onweersproken heeft aangemerkt, is gelet op het debat van partijen niet onbegrijpelijk.
    
    
    3.4 Onderdeel 2 richt zich tegen de overweging van het hof dat, kort weergegeven, de gemiddelde consument in het algemeen de kleur van een drank niet snel zal opvatten als (deel van) een onderscheidingsteken. Voor zover dit onderdeel voortbouwt op onderdeel 1, moet het het lot daarvan delen. Ook voor het overige is het onderdeel tevergeefs voorgesteld. Het hof heeft zijn hier bestreden oordeel kennelijk en niet onbegrijpelijk gebaseerd op de overweging dat de kleur van een product gewoonlijk wordt gezien als een eigenschap van dat product en niet als een onderscheidingsteken (vgl. HvJEG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel), rov. 27 en 65). Dat, zoals het onderdeel betoogt, een kleur wel onderscheidend vermogen kàn hebben, doet hieraan niet af.
    
    3.5 Onderdeel 3 bouwt met de klacht tegen de slotsom van het hof dat geen sprake is van gebruik door W&S voor (ter onderscheiding van) waren en diensten als bedoeld in art. 13A lid 1, onder a en b, BMW voort op de hiervoor behandelde onderdelen en moet het lot daarvan delen. Voor zover het onderdeel het oordeel van het hof bestrijdt dat ook een beroep op art. 13A lid 1, onder d, BMW Flügel overigens niet zou baten, reeds omdat W&S een geldige reden voor het gebruik van de rode kleur heeft, kan het bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, nu het zich richt tegen een door het hof ten overvloede gegeven overweging die zijn beslissing niet draagt.
    
    3.6 In rov. 4 heeft het hof uiteengezet welke maatstaven behoren te worden gehanteerd bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. In dat verband heeft het hof overwogen dat bij deze beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Onderdeel 4 bestrijdt dit uitgangspunt op zichzelf niet, maar betoogt dat hierop uitzonderingen bestaan en voert meer in het bijzonder aan dat het hof met zijn overweging in rov. 6 dat niet aannemelijk is dat "een relevant deel van deze drankjes in zodanig donkere uitgaansgelegenheden wordt verkocht dat door een relevant deel van het publiek de punten van verschil niet zouden worden opgemerkt", blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en zijn oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd, althans dat dit oordeel onbegrijpelijk is. Het hof heeft, overeenkomstig de door het onderdeel verdedigde opvatting, in de aangehaalde overweging de vraag onderzocht of zich in het onderhavige geval een uitzondering op het hiervoor weergegeven uitgangspunt voordoet, en het heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Daarmee heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en het onderdeel geeft ook niet nader aan in welke (andere) opzichten van een onjuiste rechtsopvatting sprake zou zijn. Voor het overige kan 's hofs oordeel, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het is in het licht van de wederzijdse stellingen van partijen niet onbegrijpelijk en, mede in aanmerking genomen dat het hier een kort geding betreft, niet ontoereikend gemotiveerd.
    
    3.7 Voor zover onderdeel 5 voortbouwt op de hiervoor besproken onderdelen, moet het het lot daarvan delen. Voor zover het onderdeel zich, subsidiair, richt tegen het oordeel van het hof dat de kleur geen onderscheidend bestanddeel is dat bepalend is voor de totaalindruk van merk en teken, is het eveneens ongegrond. Het miskent dat het hof, kennelijk voortbouwend op zijn door onderdeel 2 tevergeefs bestreden oordeel (zie hetgeen hiervoor in 3.4 is overwogen), heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval het publiek de rode kleur in het geheel niet als een element van de herkomstaanduiding van het product zal opvatten, maar uitsluitend als een eigenschap van het product zelf. Hiermee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de kleur rood niet behoort tot de relevante omstandigheden van het geval, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. Door aan dit een en ander de slotsom te verbinden dat de kleur rood bij de beoordeling van het verwarringsgevaar buiten beschouwing moet worden gelaten, heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel van het hof is ook niet onbegrijpelijk 
    
    
      3.8 Het hof heeft aannemelijk geacht dat meer soortgelijke (alcoholische) drankjes worden aangeboden in doorzichtige 20 ml-flesjes die soortgelijk zijn aan het Flügel-flesje. Voor zover onderdeel 6 deze vaststelling als onjuist bestrijdt, faalt het, aangezien deze vaststelling berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard, die niet onbegrijpelijk is. Voor zover het onderdeel tegen de vaststelling van het hof aanvoert dat die andere flesjes steeds inbreuk maken op het merk van Flügel en dat Flügel tegen deze merkinbreuk steeds optreedt, mist het evenzeer doel. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof deze stelling niet aannemelijk geoordeeld.
      Uitgaande van deze vaststelling heeft het hof geoordeeld dat ook de vorm van het flesje geen onderscheidend bestanddeel is. Daarmee heeft het hof, op overeenkomstige wijze als ten aanzien van de kleur van het product, tot uitdrukking gebracht dat de vorm van het flesje niet een relevante omstandigheid is, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. In zoverre faalt het onderdeel op overeenkomstige gronden als het hiervoor in 3.7 behandelde onderdeel 5.
    
    
    
      3.9 Kennelijk op grond van hetgeen het hof heeft overwogen omtrent de rode kleur van het drankje en de vorm van het flesje, is het hof tot de slotsom gekomen dat (slechts) het etiket en de dop onderscheidende bestanddelen zijn. Dienaangaande heeft het hof overwogen dat de totaalindruk die bij het publiek van het merk en Toppertje achterblijft, in het bijzonder wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten en dat de gelijkgekleurde doppen daarbij slechts een ondergeschikte rol vervullen. Nu deze etiketten duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen direct in het oog springen, is (ook) bij globale beoordeling geen sprake van reëel gevaar voor verwarring, aldus het hof.
      Voor zover onderdeel 7 dit een en ander bestrijdt met een herhaling van het betoog dat ook de kleur en de vorm van de flesjes onderscheidende bestanddelen zijn, stuit het af op hetgeen hiervoor in 3.7 en 3.8 is overwogen.
      Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof een aantal andere elementen waarop Flügel zich had beroepen, waaronder de kleurencombinatie rood/fluorescerend geel, niet in zijn beschouwingen heeft betrokken, kan het, ook voor zover het feitelijke grondslag heeft, niet tot cassatie leiden. In de overwegingen van het hof ligt besloten dat het hof deze elementen niet voldoende heeft geacht om tot een andere zienswijze met betrekking tot het verwarringsgevaar te komen. Dit oordeel, dat berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard, behoeft om begrijpelijk te zijn niet te steunen op uitdrukkelijke bespreking van alle door Flügel genoemde elementen.
    
    
    3.10 Onderdeel 8 klaagt dat het hof, in weerwil van het in rov. 4 van zijn arrest weergegeven juiste criterium dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en Toppertje meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, in rov. 6 heeft geoordeeld dat het in dit geval de punten van verschil meer bepalend acht voor de totaalindruk dan de punten van overeenstemming. Het onderdeel mist doel. Het hof heeft zonder miskenning van deze maatstaf kunnen oordelen dat in het onderhavige geval de punten van overeenstemming, van zo ondergeschikte betekenis zijn dat de totaalindruk in hoofdzaak wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten, die duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen van de producten direct in het oog springen. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.
    
    3.11 Onderdeel 9 betoogt dat de overweging van het hof dat ook de (grote) soortgelijkheid van de producten niet kan afdoen aan zijn oordeel dat geen sprake is van een reëel gevaar voor verwarring, berust op een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover het onderdeel aanvoert dat de waren waarvoor de merken Flügel en Toppertje gedeponeerd en ingeschreven zijn, identiek zijn, mist het feitelijke grondslag. Voor het overige faalt het onderdeel. De bestreden overweging van het hof berust op een aan het hof voorbehouden waardering van de omstandigheden van het geval, welke waardering van feitelijke aard is en in cassatie niet met een rechtsklacht kan worden bestreden.
    
    4. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      verwerpt het beroep;
      veroordeelt Flügel in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van W&S begroot op € 301,34 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 14 november 2003.