ECLI:NL:HR:2008:BC7429, Hoge Raad, 18-04-2008, C07/044HR
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2008-04-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Inbreukactie van merkhouder/licentiehouder Lancaster c.s. tegen exploitant van een internetwinkel voor cosmeticaproducten; beroep op uitputting van merkrecht wegens door of met toestemming van merkhouder buiten EER in handel brengen van producten; bewijslastverdeling.

18 april 2008
      Eerste Kamer
      Nr. C07/044HR
      IV/TT
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    in de zaak van:
    
    
      De vennootschappen naar buitenlands recht
      1. JOOP! GmbH,
      2. JILL SANDER A.G.,
      3. CHOPARD & Cie S.A.,
      4. DAVIDOFF S.A.,
      5. (PRESTOGE)LANCASTER GROUP GmbH,
      gevestigd in Zwitserland en Duitsland,
      EISERS tot cassatie, 
      advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,
    
    
    t e g e n
    
    
      1. [Verweerder 1],
      2. [Verweerster 2],
      beiden wonende te [woonplaats],
      VERWEERDERS in cassatie, 
      advocaat: mr. F.E. Vermeulen.
    
    
    Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Lancaster c.s. en [verweerders].
    
    1. Het geding in feitelijke instanties
    
    
      Lancaster c.s. hebben bij exploot van 30 oktober 2000 [verweerders] gedagvaard voor de rechtbank 's-Hertogenbosch en gevorderd, kort gezegd, [verweerders] te verbieden inbreuk te maken op hun merkrechten dan wel exclusieve licentierechten, met nevenvorderingen waaronder veroordeling tot schadevergoeding.
      [Verweerders] heeft de vordering bestreden en voorwaardelijk reconventie ingesteld tot opheffing van het onder hen gelegde beslag. 
      De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 1 oktober 2003 Lancaster c.s. tot bewijslevering toegelaten.
      De rechtbank heeft bij eindvonnis van 21 juli 2004 de vordering van Lancaster c.s. afgewezen en het onder [verweerders] gelegde beslag opgeheven.
      Tegen de vonnissen van de rechtbank hebben Lancaster c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. 
      Bij arrest van 7 november 2006 heeft het hof de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd.
      Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het arrest van het hof hebben Lancaster c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      [Verweerders] heeft geconcludeerd tot referte. 
      De zaak is voor Lancaster c.s. toegelicht door hun advocaat.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing naar een ander hof.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) Joop! GmbH, Jil Sander AG, Chopard & Cie. SA en Davidoff SA zijn ieder houdster van één of meer merken die voor (onder meer) de Benelux zijn ingeschreven voor cosmetica, parfums en eaux de toilette (zoals nader omschreven in de inleidende dagvaarding). 
      (ii) Lancaster Group GmbH is exclusief licentiehoudster van deze merken voor de Benelux en gevolmachtigd om bij merkinbreuk namens deze vennootschappen op te treden.
      (iii) Lancaster c.s. hanteren voor de afzet van de cosmeticaproducten een selectief distributiesysteem. [Verweerders] maakt hiervan geen deel uit.
      (iv) [Verweerders] exploiteert een internetwinkel onder de naam [internetsite]. Via deze website worden cosmeticaproducten aangeboden, onder meer parfums en eaux de toilette onder de merken die onder (i) zijn bedoeld. 
      (v) Op 27 oktober 2000 hebben Lancaster c.s. op een aantal van deze producten beslag doen leggen.
    
    
    
      3.2 Lancaster c.s. hebben gevorderd [verweerders] te verbieden inbreuk te maken op hun merkrechten dan wel exclusieve licentierechten, met nevenvorderingen waaronder veroordeling tot schadevergoeding.
      [Verweerders] heeft zich tegen deze vordering verweerd met een beroep op de uitputting van de merkrechten van Lancaster c.s. De rechtbank heeft Lancaster c.s. opgedragen te bewijzen, dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de Europese economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht. Het hof heeft de tegen dit oordeel gerichte grieven verworpen en de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd.
    
    
    3.3 Voorzover in cassatie van belang heeft het hof daartoe - samengevat - overwogen, dat allereerst op Lancaster c.s. als merkhouder de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht. Daarna kan volgens het hof pas de bewijslastverdeling met betrekking tot de wijze waarop de originele producten binnen de EER in de handel zijn gebracht, aan de orde komen. (rov. 4.7-4.9)
    
    3.4 Het middel strekt ten betoge dat het hof aldus heeft miskend dat in het onderhavige geval op [verweerders], als degene die zich op de uitputting van het merkrecht van Lancaster c.s. beroept, de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht.
    
    3.5 Bij de beoordeling van het middel wordt vooropgesteld dat, indien de wederpartij van de merkhouder zich beroept op de uitputting van het merkrecht, zij in beginsel zal moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht (vgl. BenGH 8 december 1999, zaak A98/1, Jur. 1999, p. 12, NJ 2000, 182). Een vergelijkbare regel van bewijslastverdeling uit het Duitse recht werd in HvJEG 8 april 2003, zaak C-244/00, Jur. 2003, p. I-2051, in overeenstemming geacht met het gemeenschapsrecht, in het bijzonder met de artikelen 5 en 7 van de eerste Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988). De vereisten van de onder meer in art. 28 EG en art. 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.
    
    3.6 Het hof heeft in het bestreden arrest niet vastgesteld, dat [verweerders] heeft aangetoond dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer op hem de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht. Het middel klaagt er, gelet op hetgeen hiervoor in 3.5 is overwogen, terecht over dat het hof Lancaster c.s. als merkhouder heeft belast met het bewijs dat de desbetreffende producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht. De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.
    
    4. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 7 november 2006;
      verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;
      veroordeelt [verweerders] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Lancaster c.s. begroot op € 465,50 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 18 april 2008.