ECLI:NL:RBDHA:2017:2719, Rechtbank Den Haag, 22-03-2017, C/09/511922 / HA ZA 16-623
Rechtbank Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2017-03-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: IE-zaak. Telecom octrooi. Standaard-essentieel. Octrooi vernietigd. Gebrek nieuwheid.

vonnis
    RECHTBANK DEN HAAG
    
    
      Team handel
      Zittingsplaats Den Haag
    
    
    
    
      zaaknummer / rolnummer: C/09/511922 / HA ZA 16-623
    
    
    
      
        Vonnis van 22 maart 2017
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      de naamloze vennootschap
      
        KONINKLIJKE PHILIPS N.V.,
      gevestigd te Eindhoven,
      eiseres in conventie in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening,
      verweerster in reconventie,advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk (voorheen mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag),
    
    
    
      tegen
    
    
    
      de rechtspersoon naar buitenlands recht
      
        WIKO SAS,
      gevestigd te Marseille (Frankrijk),
      gedaagde in conventie in de hoofdzaak en verweerster in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening,
      eiseres in reconventie,
      advocaat mr. H. Lebbing te Rotterdam.
    
    
    
      Partijen zullen hierna Philips en Wiko genoemd worden.
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      
        
          de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 15 oktober 2015 waarbij verlof is verleend te dagvaarden volgens de regeling voor de versnelde bodemprocedure in octrooizaken,
        
        
          de dagvaarding van 19 oktober 2015,
        
        
          de akte houdende overlegging producties van 1 juni 2016 met producties EP1 t/m 15,
        
        
          de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie met producties GP1 t/m 9,
        
        
          de conclusie van antwoord in reconventie van 5 oktober 2016, met producties EP16 en 17,
        
        
          de akte houdende wijziging van de grondslag van eis met roldatum 12 januari 2017 van Philips,
        
        
          de e-mail van mr. Van den Broek van 6 november 2016 waarin hij de door partijen gemaakte afspraak over de proceskosten als volgt weergeeft: “Het afgesproken bedrag bedraagt 
        
      
      
        
          € 300.000,--, waarvan € 225.000,-- kan worden toegerekend aan de werkzaamheden m.b.t. de geldigheid en 
        
        
          € 75.000,-- aan de overige werkzaamheden”,
      
      
        
          de akte houdende overlegging nadere producties van 16 november 2016 van Wiko, met producties GP10 t/m 12,
        
        
          de akte houdende overlegging producties van Philips van 16 november 2016 (met roldatum 12 januari 2017), met producties EP18 t/m 20 (hierna: de akte van 16 november 2016),
        
        
          de akte houdende overlegging reactieve producties met roldatum 12 januari 2017 van Philips, met producties EP21 t/m 23.
        
      
      
    
    
      1.2.
      Op 12 januari 2017 heeft het pleidooi plaatsgevonden. Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten, Philips door mrs. B.J. van den Broek en G. Theuws, advocaten te Amsterdam en Wiko door mrs. R.E. Ebbink, R. Hermans en G.D.G.M.G. Béquet, bijgestaan door mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, octrooigemachtigde. Partijen hebben pleitnotities overgelegd. De rechtbank heeft naar aanleiding van de door partijen over en weer opgeworpen bezwaren ter zitting geoordeeld:
      
        
          dat de door Philips naar zitting meegenomen, in strijd met het VRO-reglement niet aangekondigde partij-deskundigen - met uitzondering van dr. F. Shad - ter zitting niet als deskundigen het woord mogen voeren; 
        
        
          dat de heer A. Lin , (nog) niet zijnde Nederlands of Europees octrooigemachtigde, niet in die hoedanigheid het woord mag voeren;
        
        
          dat het als productie EP19 en EP20 overgelegde meetrapport en de toelichting daarop in de akte van 16 november 2016 tot de procedure worden toegelaten, met dien verstande dat Wiko desgewenst de gelegenheid krijgt daarop bij akte te reageren, waarop Wiko desgevraagd heeft verklaard hieraan geen behoefte te hebben gelet op de reeds in haar pleitnota opgenomen reactie; 
        
        
          dat Philips zich ten aanzien van haar inbreukargumentatie te laat op conclusie 12 van 
        
      
      EP 511 heeft beroepen, zodat haar stellingen dienaangaande in de akte van 16 november 2016 en in haar pleitnota buiten beschouwing worden gelaten;
      
        
          dat de tweede verklaring van dr. F. Shad (EP22) niet tot de procedure wordt toegelaten omdat deze, gezien het totaal van de door Philips als reactieve productie overgelegde deskundigenverklaringen, in strijd met artikel 9 van het VRO-reglement wordt geacht; 
        
        
          dat alle overige producties waartegen bezwaar is gemaakt als niet in strijd met de goede procesorde worden toegelaten. 
        
      
      
    
    
      1.3.
      Ten slotte is vonnis bepaald.
      
    
  
  
    
      2De feiten
    
      2.1.
      Philips is houdster van octrooien die zij essentieel acht voor de technische standaarden UMTS (3G) en LTE (4G) voor mobiele communicatie. Philips heeft bij de standaardisatie-organisatie ETSI deze octrooien als essentieel aangemeld, en heeft zich er schriftelijk toe verbonden deze octrooien op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden in licentie te geven, overeenkomstig ETSI’s IPR Policy. 
      
    
    
      2.2.
      Bij brief van 13 oktober 2014 heeft Philips haar UMTS- en LTE-octrooiportfolio en licentieprogramma bij Wiko onder de aandacht gebracht, zich daarbij op het standpunt stellend dat Wiko diverse mobiele communicatie-apparaten fabriceert of verhandelt die inbreuk maken op één of meer van haar UMTS/LTE-octrooien. Een licentieovereenkomst is niet tot stand gekomen.
      
    
    
      2.3.
      Eind 2015 is Philips inbreukprocedures tegen Wiko gestart bij deze rechtbank ter zake haar octrooien EP 511 (deze zaak), EP 1 440 525 (EP 525) en EP 1 685 659 (EP 659). Deze octrooien zijn aangemeld als essentieel voor de zogenaamde HSDPA/HSUPA-optie binnen de UMTS-standaard, waarmee een snelle dataoverdracht kan worden gerealiseerd (ook wel aangeduid met 3.5G of 3G+).
      
    
    
      2.4.
      EP 511 met de titel “Communication System”, is verleend op 7 maart 2007 op een aanvraag van 20 april 2004, met een beroep op prioriteitsdatum 3 mei 2003 van GB 0310289. Het octrooi kent 44 conclusies, waarvan de onafhankelijke conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 tot en met 22 zien op een radio station, onafhankelijke conclusie 23 op een radio systeem en onafhankelijke conclusie 24 en de daarvan afhankelijke conclusies 25 tot en met 44 betrekking hebben op een werkwijze. Conclusies 1, 9, 10, 19, 23, 24, 32, 33 en 41 van EP 511 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal:
      
      
        1. A radio station (100) comprising transmitter means (110) for transmitting over a channel in a predetermined time period (0 to tF) a data block comprising information symbols (I) and parity check symbols (C) and control means (150) responsive to an indication of a reduction in channel quality according to a first criterion for decreasing the data transmit power and responsive to an indication within the predetermined time period of an increase in channel quality according to a second criterion for increasing the data transmit power.
      
      
      
        9. A radio station as claimed in any of claims 1 to 8, wherein the indication of a reduction in channel quality according to the first criterion is an indication to increase transmit power above a predetermined threshold (P2).
      
      
      
        10. A radio station as claimed in claim 9, wherein the indication to increase transmit power is a received command.
      
      
      
        19. A radio station as claimed in any preceding claim, wherein the transmission of the data block takes place on a plurality of data signals simultaneously, and the decrease and increase in data transmit power takes place on at least one of the data signals.
      
      
      
        23. A radio communication system comprising at least one radio station (100) as claimed in any of claims 1 to 21.
      
      
      
        24. A method of operating a radio communication system (100, 200), comprising, at a first radio station (100), transmitting (500) over a channel in a predetermined time period (510, 550) to a second radio station (200) a data block comprising information symbols (I) and parity check symbols (C), and, in response to an indication of a reduction in channel quality according to a first criterion (520), decreasing the data transmit power (530) and, in response to an indication within the predetermined time period (550) of an increase in channel quality according to a second criterion (560), increasing the data transmit power (570).
      
      
      
        32. A method as claimed in any of claims 24 to 31, wherein the indication of a reduction in channel quality according to the first criterion is an indication to increase transmit power above a predetermined threshold (P2).
      
      
      
        33. A method as claimed in claim 32, wherein the indication to increase transmit power is a received command.
      
      
      
        41. A method as claimed in any of claims 24 to 40, wherein the transmission of the data block takes place on a plurality of data signals simultaneously, and the decrease and increase in data transmit power takes place on at least one of the data signals.
      
      
    
    
      2.5.
      In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies:
      
      
        1. Radiostation (100) dat zendmiddelen (110) omvat voor het over een kanaal verzenden van een datablok in een vooraf vastgestelde tijdperiode (0 tot tF), welk datablok informatiesymbolen (I) omvat en pariteitchecksymbolen (C), en regelmiddelen (150) die reageren op een aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens een eerste criterium voor het reduceren van het datazendvermogen en die reageren op een aanwijzing binnen de vooraf vastgestelde tijdperiode van een verhoging in kanaalkwaliteit volgens een tweede criterium voor het verhogen van het datazendvermogen.
      
      
      
        9. Radiostation volgens een van de conclusies 1 tot en met 8, waarin de aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens het eerste criterium een aanwijzing is om het zendvermogen boven een vooraf vastgestelde drempel (P2) te verhogen.
      
      
      
        10. Radiostation volgens conclusie 9, waarin de aanwijzing om het zendvermogen te verhogen een ontvangen commando is.
      
      
      
        19. Radiostation volgens een van de voorgaande conclusies, waarin de verzending van het datablok tegelijk plaatsvindt op een aantal datasignalen, en de verlaging en verhoging in datazendvermogen plaatsvindt van ten minste een van de datasignalen.
      
      
      
        23. Radiocommunicatiesysteem omvattende ten minste een radiostation (100) volgens een van de conclusies 1 tot en met 21.
      
      
      
        24. Methode voor het werken met een radiocommunicatiesysteem (100, 200), omvattende in een eerste radiostation (100) het verzenden (500) over een kanaal in een vooraf vastgestelde tijdperiode (510, 550) aan een tweede radiostation (200) een datablok dat informatiesymbolen (I) en pariteitchecksymbolen (C) bevat en, in reactie op een aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens een eerste criterium (520), het verminderen van het datazendvermogen (530) en, in reactie op een aanwijzing binnen de vooraf vastgestelde tijdperiode (550) van een verhoging van kanaalkwaliteit volgens een tweede criterium (560), het verhogen van het datazendvermogen (570).
      
      
      
        32. Methode volgens een van de conclusies 24 tot en met 31, waarin de aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens het eerste criterium een aanwijzing is om het zendvermogen tot boven een vooraf vastgestelde drempel (P2) te verhogen.
      
      
      
        33. Methode volgens conclusie 32, waarin de aanwijzing om het zendvermogen te verhogen een ontvangen commando is.
      
      
      
        41. Methode volgens een van de conclusies 24 tot en met 40, waarin de verzending van het datablok tegelijk plaatsvindt op een aantal datasignalen, en het verhogen en verlagen van het zendvermogen plaatsvindt op ten minste een van de datasignalen.
      
    
    
      2.6.
      De CDMA2000 Standaard is een mobiele telefonie standaard die met name in Amerika en delen van Azië en Afrika wordt toegepast en die wordt gepubliceerd door de standaardisatie organisatie 3GPP2. In het tot deze standaard behorende en door Wiko overgelegde document 3GGP2 C.S0002 versie 3.0 van 15 juni 2001 (hierna: de 3GPP2 standaard) is onder meer het navolgende opgenomen. 
      
      
        Paragraaf 2.1.2.3.2 “Closed Loop Output Power”, blz 2-47: 26 For the Reverse Traffic Channel with Radio Configuration 3 through 6, if the mobile station27 is unable to transmit at the requested output power level, it shall reduce the data rate on28 the Reverse Fundamental Channel, or reduce the transmission power or terminate29 transmission on at least one of the following code channels that are active: the Reverse30 Fundamental Channel, the Reverse Supplemental Channels, or the Reverse Dedicated31 Control Channel. The mobile station shall perform this action not later than the 20 ms32 frame boundary occurring no later than 40 ms after determining that the mobile station is33 unable to transmit at the requested output power level. The mobile station should attempt34 to reduce the transmission power, the data rate, or terminate transmission first on the code35 channel with the lowest priority. The mobile station shall transmit at the commanded36 output power level on the Reverse Pilot Channel.
      
    
    
      2.7.
      Philips heeft ten behoeve van de onderhavige procedure een hulpverzoek geformuleerd waarop zij in conventie en reconventie een beroep doet. In het hulpverzoek is aan de laatste zin van conclusie 1 van EP 511 het volgende kenmerk toegevoegd: 
      
      
        “wherein, during operation, after decreasing the transmit power following the first criterion being met and before the second criterion is met, the radio station continues to transmit a control signal with varying power to continue to track changes in channel quality to some extent.”
      
      
      
        In de Nederlandse vertaling:
      
      
      
        “waarin, tijdens de werking, nadat het zendvermogen is verlaagd nadat voldaan is aan het eerste criterium en voordat wordt voldaan aan het tweede criterium, het radiostation voortgaat met het uitzenden van een regelsignaal met variërend vermogen om de veranderingen in kanaalkwaliteit enigszins te blijven volgen.”
      
      
      
        Aan conclusie 24 is een nagenoeg gelijkluidend kenmerk toegevoegd. De overige conclusies zijn ongewijzigd gebleven. 
      
      
      
    
  
  
    
      3Het geschil
    in conventie in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening 
    
    
      3.1.
      
        Philips vordert samengevat - zowel provisioneel als in de hoofdzaak - 
        i) een verbod op betrokkenheid van Wiko bij (directe en/of indirecte) inbreuk op EP 511 
        en voorts in de hoofdzaak ii) een verklaring voor recht dat de producten van Wiko met HSUPA functionaliteit (hierna: Wiko-producten) onder de beschermingsomvang van EP 511 vallen, iii) een bevel tot het doen van opgave van de afnemers van Wiko-producten 
        iv) een bevel tot het sturen van een nader omschreven rectificatiebrief aan deze afnemers, alsmede v) een bevel tot vernietiging van (promotiemiddelen voor) Wiko-producten, vi) veroordeling van Wiko tot vergoeding van bij staat op te maken schade en/of tot afdracht van door Wiko genoten winst, vermeerderd met wettelijke rente vii) een bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording over de winst viii) veroordeling van Wiko tot het betalen van een dwangsom bij niet-nakoming van het hiervoor bedoelde verbod - zowel provisioneel als in de hoofdzaak - en bij niet-nakoming van voornoemde bevelen, met veroordeling van Wiko in de op de voet van artikel 1019h Rv te begroten proceskosten in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening en in de hoofdzaak, met uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis.
      
      
    
    
      3.2.
      Philips legt aan haar vorderingen samengevat ten grondslag dat Wiko, door het in Nederland aanbieden van mobiele telefoons en smartphones die voldoen aan het HSUPA-protocol van de UMTS-standaard inbreuk maakt op de conclusies 1, 9, 10 en 19 en indirecte inbreuk op conclusies 23, 24, 32, 33 en 41 van EP 511, subsidiair op deze conclusies zoals geformuleerd in het hulpverzoek, nu die conclusies in dat protocol van de UMTS-standaard worden toegepast.
      
    
    
      3.3.
      Wiko voert gemotiveerd verweer. Zij stelt samengevat dat van inbreuk geen sprake kan zijn omdat EP 511 zoals verleend nietig is vanwege een gebrek aan nieuwheid althans inventiviteit, de conclusies volgens het hulpverzoek onduidelijk zijn en toegevoegde materie bevatten en voorts dat Philips de inbreuk niet heeft bewezen dan wel onvoldoende heeft onderbouwd.
      
      
        
          in reconventie
        
      
    
    
      3.4.
      Op grond van haar stelling dat EP 511 nietig is, vordert Wiko dat de rechtbank bij zoveel mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, het Nederlands deel van EP 511, althans conclusies 1, 9, 10, 19, 23, 24, 32, 33 en 41 daarvan vernietigt, met veroordeling van Philips in de proceskosten begroot op de voet van artikel 1019h Rv.
      
    
    
      3.5.
      Philips voert gemotiveerd verweer.
      
    
    
      3.6.
      Op de stellingen van partijen in conventie en reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
      
      
    
  
  
    
      4De beoordeling
    
      geldigheid van EP 511
      
      4.1.	Aan haar standpunt dat het Nederlandse deel van EP 511 ongeldig is, legt Wiko in de eerste plaats ten grondslag dat de conclusies waarop Philips de inbreuk baseert, geopenbaard zijn in de op de prioriteitsdatum tot de stand van de techniek behorende 3GPP2 standaard, zodat deze niet nieuw zijn.  4.2.	Wiko wordt in dat standpunt gevolgd. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. Tegelijkertijd met dit vonnis wordt door deze rechtbank vonnis gewezen in de zaak tussen Philips en Asustek Computer Inc. c.s., met nummer 512839 (hierna ook: de Asus-zaak). In die zaak heeft Philips, met een inhoudelijk nagenoeg gelijkluidende dagvaarding, tegen Asus dezelfde vorderingen ingesteld terzake inbreuk op EP 511 als in de onderhavige procedure tegen Wiko. Philips heeft zich in beide procedures op hetzelfde hulpverzoek beroepen en zich met betrekking tot de relevante techniek en haar geldigheids- en inbreukargumentatie ook grotendeels van dezelfde producties bediend. Net als Wiko, en met een vrijwel geheel overeenstemmende redenering, heeft Asus in reconventie een beroep op de niet-nieuwheid van EP 511 in het licht van de 3GPP2 standaard gedaan. Het debat hierover is in beide zaken langs dezelfde lijnen gevoerd en in beide zaken zijn dan ook dezelfde geschilpunten aan de orde, waarbij het met name draait om de lezing van de hiervoor onder 2.6 weergegeven passage op blz 2-47 van de 3GPP2 standaard. Gelet hierop komt de rechtbank op dezelfde gronden als weergegeven in rechtsoverweging 4.2 tot en met 4.12 in voornoemd vonnis in de Asus-zaak, tot het oordeel dat het beroep van Wiko op de nieuwheidsschadelijkheid van de 3GPP2 standaard slaagt, zowel ten aanzien van de conclusies van EP 511 als verleend als ten aanzien van de conclusies volgens het hulpverzoek. EP 511 is dus nietig. Kortheidshalve volstaat de rechtbank hier met een verwijzing naar genoemde overwegingen in het vonnis in de Asus-zaak. 
    
    
      4.3.
      
        Voorts overweegt de rechtbank ten overvloede dat zij met Wiko van oordeel is dat niet valt in te zien dat tussen EP 511 en hetgeen de 3GPP2-standaard leert, enige inventieve stap is gelegen, een en ander overeenkomstig rechtsoverwegingen 4.10 en 4.11 in de Asus-zaak. 
        
          Slotsom conventie
        
      
      
    
    
      4.4.
      Omdat op een nietig octrooi geen inbreuk kan worden gemaakt, moeten de vorderingen van Philips in de hoofdzaak alsook in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening worden afgewezen. De andere niet-inbreuk verweren van Wiko behoeven gelet hierop geen bespreking.
      
    
    
      4.5.
      Philips wordt in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij.
      
    
    
      4.6.
      Partijen hebben in hun proceskostenafspraak (zie onder procesverloop) geen nadere onderverdeling gemaakt naar kosten voor de procedure in conventie en reconventie en evenmin naar kosten in conventie in de hoofdzaak en in het incident. De rechtbank zal deze onderverdeling daarom zelf maken. Zij zal de kosten die volgens partijen zijn gemaakt ten behoeve van de geldigheid (in totaal € 225.000,-) bij helfte over de procedure in de hoofdzaak in conventie en de procedure in reconventie verdelen, derhalve € 112.500,- per procedure. Aan het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening, zal de rechtbank, nu dat nauwelijks meer behelst dan de hoofdzaak in conventie, geen kosten toerekenen.
      
    
    
      4.7.
      Philips zal gelet op het voorgaande als de in de hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, die aan de zijde van Wiko worden begroot op € 187.500,- (€ 112.500,- + € 75.000). De kostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
      
    
    
      4.8.
      Philips zal voorts als de in het ongelijk gestelde partij in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening worden veroordeeld in de proceskosten, die aan de zijde van Wiko worden begroot op nihil. 
      
      
        
          Slotsom reconventie
        
      
      
    
    
      4.9.
      De vordering van Wiko zal worden toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald. 
      
    
    
      4.10.
      Philips zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, die aan de zijde van Wiko gelet op het hiervoor overwogene op € 112.500,- worden begroot. De kostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. 
      
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    
      
        De rechtbank
      
      
        in conventie in de hoofdzaak 
      
    
    
    
      5.1.
      wijst de vorderingen af;
      
    
    
      5.2.
      
        veroordeelt Philips in de proceskosten, aan de zijde van Wiko begroot op 
        € 187.500,-; 
      
      
    
    
      5.3.
      verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
      
      
        
          in conventie in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening 
        
      
      
    
    
      5.4.
      wijst de vorderingen af; 
      
    
    
      5.5.
      
        veroordeelt Philips in de proceskosten, aan de zijde van Wiko begroot op 
        nihil;
      
      
      
        
          in reconventie
        
      
      
    
    
      5.6.
      vernietigt het Nederlands deel van EP 511;
      
    
    
      5.7.
      
        veroordeelt Philips in de proceskosten, aan de zijde van Wiko begroot op 
        € 112.500,-;
      
      
    
    
      5.8.
      verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, mr. C.T. Aalbers en mr. ir. J.H.F. de Vries en bij ontstentenis van de voorzitter in het openbaar uitgesproken door de oudste rechter op 22 maart 2017.
      
      
    
  
  
     Universal Mobile Telecommunications System 
  
  
     Long-Term Evolution 
  
  
     European Telecommunication Standards Institute 
  
  
     High Speed Downlink Packet Access/ High Speed Uplink Packet Access 
  
  
    waaronder de in het vonnis in de Asus-zaak weergegeven UMTS-primer, de specificatie 3GPP TS 25.214 version 6.11.0 Release 6 (2006-12)/ ETSI TS 125 214 V6.11.0 (2006-12) en een verklaring van Philips’ deskundige Vojcic.