ECLI:NL:HR:2017:938, Hoge Raad, 19-05-2017, 16/01404
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2017-05-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Onrechtmatige daad. Intellectuele eigendomsrecht. Slaafse nabootsing van sieraden (Mi Moneda-hangers)? Eigen gezicht op de markt; noodzaak op te treden tegen nabootsers; relevantie populariteit en marktaandeel. Verwarringsgevaar: ook indirecte (herkomst-)verwarring? Relevantie ‘post-sale confusion’. Punten van overeenstemming belangrijker dan verschillen?

19 mei 2017
    Eerste Kamer
    16/01404
    LZ/AS
    
     
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
     
    in de zaak van:
    
    
      ALL ROUND COMPANY SUPPORT B.V.,gevestigd te Veldhoven, 
      EISERES tot cassatie, 
      advocaat:  mr. A.M. van Aerde,
      
      
    
    
      		t e g e n
      
      
    
    
      SIMSTARS INTERNATIONAL B.V.,gevestigd te Vught, 
      VERWEERSTER in cassatie, 
      advocaten: mr. T. Cohen Jehoram en           mr. V. Rörsch.
    
    
    
      Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als All Round en Simstars.
    
    
  
  
    
      1Het geding in feitelijke instanties
    	Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: 
    a.	de vonnissen in de zaak C/05/254996/HA ZA 13-782/709 van de rechtbank Gelderland van 12 maart 2014, 4 juni 2014 en 16 juli 2014;
    b.	het arrest in de zaak 200.155.255 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 november 2015. 
    	Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
    
  
  
    
      2Het geding in cassatie
    
      	Tegen het arrest van het hof heeft All Round beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
      	Simstars heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
      	De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
      	De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het cassatieberoep.	
      De advocaat van All Round heeft bij brief van 3 maart 2017 op die conclusie gereageerd.
    
    
  
  
    
      3Beoordeling van het middel
    
      3.1
      
        In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
        (i)	All Round brengt sinds 2009 onder de naam ‘Mi Moneda’ een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, die bestaat uit een hanger in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten of schijven. De hanger (hierna: Mi Moneda-hanger) bestaat uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt of schijf in te plaatsen.
        (ii)	Simstars brengt sinds februari 2012 onder de merknaam ‘Nikki Lissoni’ een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, die bestaat uit soortgelijke hangers in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten of schijven. De hanger (hierna: Nikki Lissoni-hanger) bestaat eveneens uit twee door een scharnier verbonden delen en kan ook worden geopend om er een verwisselbare munt of schijf in te plaatsen.
        (iii)	De Mi Moneda-hanger en de Nikki Lissoni-hanger zien eruit als volgt, waarbij de Mi Moneda-hanger in de eerste afbeelding links en in de tweede afbeelding boven is afgebeeld, en de Nikki Lissoni-hanger rechts, respectievelijk onder:
      
      
        
          
            
          
        
        
          
            
          
        
      
      
      
      
      
      
        (iv)	All Round heeft Simstars gesommeerd om de verhandeling van de Nikki Lissoni-hangers per direct te staken, aangezien deze hangers onrechtmatige slaafse nabootsingen zouden zijn van de Mi Moneda-hanger. Simstars heeft geen gehoor gegeven aan deze sommatie.
      
      
      
        3.2.1
        In dit geding vordert All Round onder meer een bevel tot staking van iedere slaafse nabootsing van de Mi Moneda-hanger, met nevenvorderingen. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. 
        
      
      
        3.2.2
        
          Het hof heeft de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd. Het heeft zijn oordeel gebaseerd op twee zelfstandig dragende gronden, te weten (i) dat All Round niet heeft aangetoond dat de Mi Moneda-hanger een eigen gezicht had op de markt toen Simstars de Nikki Lissoni-hanger in 2012 op de markt bracht (rov. 4.6-4.8), en (ii) dat Simstars heeft voldaan aan haar verplichting om ter vermijding van verwarring andere keuzes te maken (rov. 4.9-4.10). Het hof heeft daartoe onder meer overwogen:
          “4.6 (…) Het betoog van All Round kan in zoverre worden gevolgd dat bij het bepalen van de eigen plaats van de “ Mi Moneda” hanger op de markt, de op de markt aanwezige producten van anderen dan die van Simstars die moeten worden beschouwd als onrechtmatige, slaafse nabootsingen van de "Mi Moneda" hanger niet tot het zogenaamde “Umfeld” dienen te worden gerekend. De slaafse nabootsing van dergelijke producten van derden behoeft niet te zijn vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en kan aannemelijk worden gemaakt in de procedure tegen de gedaagde. Daarvoor dient de eiser wel te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken dat de producten van deze derden (…) moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van zijn product en bovendien dat de eiser zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. All Round heeft noch voldaan aan de eerste voorwaarde, noch aan de tweede. Haar uitwerking van de stelling dat de genoemde hangers slaafse nabootsingen zijn, is ten aanzien van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch te summier. Wat betreft de tegen de eventuele slaafse nabootsingen genomen acties heeft All Round zich er op beroepen dat zij in rechte met succes is opgetreden tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz B.V. en de auteursrechtinbreuken van Kannai International B.V., maar daarbij ging het niet om de hier bedoelde hangers. All Round heeft voorts betoogd dat zij aan vier ondernemingen een sommatie heeft gestuurd in verband met slaafse nabootsingen van haar munten en haar hangers, waarna deze ondernemingen de verhandelingen van de producten hebben gestaakt. Slechts één van deze brieven heeft kennelijk betrekking op een van de hier bedoelde hangers, te weten de Eligio Moneda; voor de overige brieven is dat onduidelijk nu All Round daarover niets heeft gesteld. Deze initiatieven zijn onvoldoende om van de overige vijf (…) producten, die op de markt worden gebracht door ondernemingen die All Round kennelijk nog niet heeft aangeschreven, te kunnen aannemen dat zij als slaafse nabootsingen voor de beoordeling van het onderscheidende vermogen buiten beschouwing moeten blijven.
        
        
        
          (…)
        
        
      
    
    
      4.8 (…)
      De door All Round gestelde populariteit van de “Mi Moneda”-hanger onder consumenten en nationale en internationale sterren en in de media en het marktleiderschap van All Round – los van het feit dat deze stellingen na betwisting niet voldoende zijn uitgewerkt – kunnen niet bijdragen aan hetgeen hier wordt getoetst, te weten dat een product zich door zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van de rest van de markt. (…)
      
    
    
      4.9
      Verder overweegt het hof dat voor zover All Round betoogt dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden geabstraheerd van het opengewerkte verbindingsdeel aan de achterzijde van de hanger, zij daarmee miskent dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de in het geding zijnde producten. Die totaalindruk wordt naar het oordeel van het hof onder meer bepaald door het direct opvallende verbindingsdeel aan de achterzijde van de “Mi Moneda”-hanger. Dat dit verbindingsdeel niet zichtbaar is van de voorzijde als de hanger is gevuld met een munt of schijf doet daar niet aan af. De hanger zal immers voorafgaand aan de aankoop ook worden getoond zonder munt of schijf en wordt ook op het internet zo aangeboden (…). Het verbindingsdeel is ook als de hanger gevuld is zichtbaar aan de achterzijde en is bovendien zichtbaar bij het wisselen van de munt of schijf.
      
    
    
      4.10
      Ten slotte overweegt het hof mede op basis van zijn eigen waarneming van de hangers dat, ook al zou aan de “Mi Moneda”-hanger voldoende onderscheidend vermogen toekomen, er onvoldoende gevaar voor verwarring met de “Nikki Lissoni”-hanger is. De “Mi Moneda”-hanger heeft een opvallend opengewerkt verbindingsdeel aan de achterzijde, terwijl de “Nikki Lissoni”-hanger geen verbindingsdeel aan de achterzijde heeft. Verder scharniert de “Mi Moneda”-hanger aan de onderzijde met een buiten de ring uitstekend scharnier en de “Nikki Lissoni”-hanger aan de bovenzijde met een in de ring geïntegreerd scharnier. Ten slotte heeft de “Mi Moneda”-hanger door de afwerking van het metaal, de gebruikte letters en de vormgeving van het verbindingsdeel een enigszins nostalgische uitstraling, terwijl de “Nikki Lissoni”-hanger een modernere uitstraling heeft. De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in klein, midden en groot, de drie kleine ringen, waardoor de ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren) wegen niet op tegen de verschillen. Dat betekent dat Simstars heeft voldaan aan haar verplichting om ter vermijding van verwarring andere keuzes te maken dan All Round heeft gemaakt. Aannemelijk is dat de consument die besluit tot aankoop van een hanger, ook als zij minder oplettend is, deze verschillen bij de waarneming van de hanger die zij wil kopen, zal opmerken.”
      
      
        3.3.1
        Onderdeel 1 is gericht tegen de rov. 4.6-4.8 en bevat verschillende klachten tegen het oordeel dat de Mi Moneda-hanger geen eigen plaats had op de markt ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger in februari 2012. Het onderdeel stelt onder meer aan de orde: de mate van inspanning die van een eiser gevergd kan worden om slaafse nabootsingen van zijn product van de markt te weren teneinde met zijn eigen product onderscheidend te blijven (onderdelen 1.1 en 1.2) en de relevantie van het marktaandeel van het product van eiser in vergelijking met slaafse nabootsingen daarvan (onderdelen 1.3 en 1.4), respectievelijk de populariteit of bekendheid van zijn product (onderdeel 1.6).
        
      
      
        3.3.2
        Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel in de rov. 4.9 en 4.10 van het bestreden arrest dat, indien aan de Mi Moneda-hanger wel voldoende onderscheidend vermogen zou toekomen, er onvoldoende gevaar voor verwarring is met de Nikki Lissoni-hanger. Het onderdeel stelt onder meer aan de orde of het bij de verwarringstoets kan gaan alleen om ‘product’-verwarring, of ook om ‘herkomst’-verwarring (onderdeel 2.1), of bij de beoordeling van de overeenkomsten en verschillen tussen de producten van eiser, respectievelijk gedaagde, ook betekenis toekomt aan de wijze waarop personen in de omgeving van de kopers van de producten deze waarnemen (zogenoemde ‘post-sale confusion’) (onderdeel 2.2) en of bij vergelijking van de producten meer gewicht moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming, dan aan de verschillen (onderdeel 2.3).
        
      
      
        3.3.3
        Dienaangaande wordt het volgende overwogen.
        
        
          
            Uitgangspunt
          
        
        
      
      
        3.4.1
        Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego)). Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Trb. 1980, 31, hierna: VvP) opgenomen verplichting voor de verdragslanden om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging, en uit dien hoofde te verbieden “alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.
        
        
          
            Eigen gezicht op de markt
          
        
        
      
      
        3.4.2
        Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden. 
        
      
      
        3.4.3
        Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden gevergd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel (vgl. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 (The Pirate Bay)).
        
        
        
          
            (Nodeloze) verwarring
          
        
        
      
      
        3.4.4
        Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet (HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 (Rummikub)). De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop (‘post sale’) zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten.
        
      
      
        3.4.5
        Mede gelet op het hiervoor in 3.4.1 genoemde art. 10bis lid 3, onder 1, VvP, bestaat voorts geen aanleiding om onderscheid te maken naar gelang eventuele verwarring betrekking heeft op de producten zelf (‘directe verwarring’), dan wel op hun herkomst (‘indirecte verwarring’). Immers, zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten – ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn, is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden. De oneerlijke mededinging waartegen de verdragslanden ingevolge art. 10bis lid 3, onder 1, VvP (en art. 2 lid 1 van de TRIPs-overeenkomst) bescherming dienen te verlenen, bestrijkt dienovereenkomstig verwarring zowel ten opzichte van de waren, als ten opzichte van “de inrichting (…) of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.
        
        
          
            Het middel 
          
        
        
      
      
        3.5.1
        
          Ten aanzien van het vereiste van een ‘eigen gezicht op de markt’ heeft het hof geoordeeld dat All Round aannemelijk diende te maken dat de door Simstars genoemde producten uit het – ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger bestaande –  ‘Umfeld’ slaafse nabootsingen van haar Mi Moneda-hanger zijn, alsook dat zij zich voldoende heeft ingespannen de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. In het licht van hetgeen hiervoor in 3.4.2 en 3.4.3 is overwogen, geeft dat oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel dat All Round aan geen van beide eisen heeft  voldaan is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. In zoverre falen de onderdelen. 
          	Voor zover de onderdelen 1.1 en 1.2 tot uitgangspunt nemen dat het hof de eis heeft gesteld dat All Round ten aanzien van ieder met de Mi Moneda-hanger vergelijkbaar product aannemelijk diende te maken dat het om een slaafse nabootsing ging en alle nabootsende marktpartijen tegelijk in rechte had moeten betrekken, missen de onderdelen feitelijke grondslag, zodat zij in zoverre niet tot cassatie kunnen leiden. De door het hof gestelde eisen zien immers alleen op de door Simstars aangeduide producten. Verder heeft het hof niet aan All Round tegengeworpen dat zij de desbetreffende partijen niet alle in rechte heeft betrokken.
        
        
      
      
        3.5.2
        Ook de onderdelen 1.3, 1.4 en 1.6 zijn ongegrond. Zij miskennen dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel op zichzelf niet ertoe kunnen leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk beoogt het verbod op slaafse nabootsing evenwel geen bescherming te bieden. 
        
      
      
        3.5.3
        De overige klachten van onderdeel 1 kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
        
      
      
        3.5.4
        Onderdeel 2 behoeft geen verdere behandeling, nu de door onderdeel 1 tevergeefs bestreden oordelen de beslissing van het hof zelfstandig kunnen dragen. Onderdeel 3 heeft geen zelfstandige betekenis.
        
        
      
    
  
  
    
      4Beslissing
    
      De Hoge Raad:
      verwerpt het beroep; 
      veroordeelt All Round in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Simstars begroot op € 856,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
    
    
    
      	Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en M.J. Kroeze, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 19 mei 2017.