ECLI:NL:RBARN:2000:AA5339, Rechtbank Arnhem, 30-03-2000, 1999/678
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2000-03-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM
      Rolnummer:	1999/678
      Uitspraak:	30 maart 2000
      Vonnis in de zaak van:
      de maatschap naar burgerlijk recht
      NAUTA DUTILH,
      hierna te noemen: Nauta,
      eiseres in conventie bij dagvaarding van 23 april 1999,
      verweerster in reconventie,
      procureur mr. J.M. Bosnak te Arnhem,
      tegen
      de maatschap naar burgerlijk recht
      NYSINGH DIJKSTRA DE GRAAFF,
      hierna te noemen: Nysingh,
      gedaagde in conventie bij voormelde dagvaarding,
      eiseres in reconventie,
      procureur voorheen mr. B. Peek te Arnhem,
      thans mr. J.C.N.B. Kaal te Arnhem.
      1.	Het verloop van de procedure
      De volgende processtukken zijn gewisseld:
      -	een conclusie van eis (in conventie);
      -	een conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie;
      -	een conclusie van antwoord in reconventie;
      -	een akteverzoek van de zijde van Nysingh.
      Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten. De pleitnotities zijn als gedingstuk overgelegd. Ten slotte hebben partijen onder overlegging van de stukken vonnis gevraagd. In het procesdossier van Nauta ontbreekt het akteverzoek van Nysingh. Nauta wordt hierdoor echter niet benadeeld, aangezien de bij die akte overgelegde producties tijdens het pleidooi besproken zijn.
      2.	De vaststaande feiten
      2.1.	Nauta is een maatschap van advocaten en notarissen. (De rechtsvoorgangster van) Nauta heeft op 19 januari 1988 een beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een stip, bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd. Het merk is onder nummer 441766 ingeschreven voor de klassen 36 (het geven van fiscale adviezen) en 42 (diensten van advocaten en notarissen). De inschrijving is in 1998 voor tien jaar vernieuwd.
      2.2.	Nauta gebruikt dit beeldmerk door afbeelding ervan op van haar kantoren uitgaande stukken. Op briefpapier en conclusies is de stip bovenaan de bladzijde geplaatst, ongeveer in het midden, terwijl links daarvan op enige afstand maar op dezelfde hoogte en in letters van ongeveer gelijke grootte de naam van Nauta staat. Op vervolgvellen wordt de stip telkens geïsoleerd afgebeeld op dezelfde plaats op de bladzijde. De stip heeft een donkergroene of zwarte kleur. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven.
      De stip is voorts afgebeeld op akten, visitekaartjes, nieuwsbrieven, informatiebulletins, uitnodigingen voor bijeenkomsten, advertenties en publiciteitsmateriaal, meestal in combinatie met de naam op enige afstand ervan, zij het niet altijd in dezelfde vlakverdeling, en soms geïsoleerd.
      2.3.	Nysingh is net als Nauta een maatschap van advocaten en notarissen. Zij treedt sinds het najaar van 1998 naar buiten met een huisstijl waarvan een stip onderdeel uitmaakt. De stip van Nysingh heeft in origineel een rode kleur. Deze stip is vrijwel steeds geplaatst onder de naam van de maatschap en tussen de woorden "advocaten" en "notarissen". Het geheel staat op briefpapier en stukken alsmede op de vervolgvellen telkens rechts bovenaan de bladzijde. Alleen op de visitekaartjes wordt de rode stip tevens geïsoleerd afgebeeld. Hieronder wordt een afbeelding van de huisstijl en van een visitekaartje weergegeven. 
      3.	De vorderingen en het geschil in conventie en reconventie
      3.1.	Nauta stelt zich op het standpunt dat zij exclusief rechthebbende is ten aanzien van het beeldmerk van de stip. Door het gebruik van een stip in haar huisstijl maakt Nysingh inbreuk op dit exclusieve recht van Nauta. Hierdoor ontstaat gevaar voor verwarring tussen beide maatschappen en loopt Nauta het risico van verwatering van het beeldmerk.
      Op grond hiervan vordert Nauta in conventie Nysingh bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te bevelen elk gebruik van het beeldmerk van Nauta en van daarmee overeenstemmende tekens voor diensten, identiek of soortgelijk aan die waarvoor het beeldmerk gedeponeerd is, te staken en gestaakt te houden, met veroordeling van Nysingh in de proceskosten.
      3.2.	Nysingh voert gemotiveerd verweer en bepleit afwijzing van de vordering. Zij stelt in de eerste plaats dat de door Nauta onder de nummers 441766 en 581596 gedeponeerde merken nietig zijn, dat het beeldmerk van de stip onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en dat Nauta zich daarom niet kan verzetten tegen het gebruik door Nysingh van een stip in haar huisstijl. Nysingh betwist verder dat er gevaar voor verwarring of voor verwatering zou bestaan.
      In reconventie vordert Nysingh het door Nauta onder nummers 441766 en 581596 ingeschreven stipmerk nietig te verklaren en doorhaling van de inschrijving te gelasten alsmede te verklaren voor recht dat Nysingh door gebruik van haar logo en huisstijl en het daartoe behorende stipelement geen inbreuk maakt op Nauta's merken (ingeschreven onder nummers 441766, 581596 en 478100), met veroordeling van Nauta in de kosten van deze procedure.
      4.	De beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie
      ambtshalve
      4.1.	De bevoegdheid tot kennisneming van de vordering terzake het merkrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37 onder A. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).
      nietigheid merk
      4.2.	Nysingh heeft betoogd dat het door Nauta gedeponeerde beeldmerk van de stip nietig zou zijn, omdat dit overeenstemt met het symbool van de Japanse vlag. Dit betoog gaat niet op. De Japanse vlag bestaat uit een (rode) stip van, in verhouding met de stip zoals Nauta die op haar briefpapier gebruikt, aanzienlijke omvang op een rechthoekig wit dundoek. Om overeenstemming met deze vlag aan te kunnen nemen, moet er gelijkenis zijn met die vlag in zijn totaliteit. De enkele kleine donkere stip van Nauta voldoet daar in het geheel niet aan.
      geschiktheid als merk, onderscheidend vermogen en inburgering
      4.3.	Partijen twisten in de eerste plaats over de vraag of een stip, zoals door Nauta bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd, als merk in de zin van artikel 1 BMW beschouwd kan worden. De vraag die in dat verband moet worden beantwoord is of een enkele stip voldoende is om de diensten van Nauta te onderscheiden.
      4.4.	Vooropgesteld wordt dat de stip een eenvoudig teken met een zeer elementaire vorm is, dat niet onmiddellijk opvalt als individueel onderscheidingsteken. Onder omstandigheden kan een dergelijk bescheiden teken echter toch onderscheidende kracht toekomen.
      In dit verband is van belang dat Nauta (het beeldmerk van) de stip sinds 1990 consequent en op ruime schaal op al haar briefpapier, processtukken, notities, visitekaartjes, folders, bulletins, advertenties en andere, van haar afkomstige, stukken gebruikt. Ook heeft Nauta de stip duidelijk en zichtbaar op gevels van haar kantoor geplaatst. Voorts is van belang dat het teken wordt gebruikt voor specifieke diensten, namelijk voor het verlenen van diensten door advocaten en notarissen. Er is voor deze diensten geen andere stip als merk gedeponeerd en Nauta heeft stelselmatig bezwaar gemaakt tegen ieder gebruik door anderen van een stip voor soortgelijke diensten.
      Nauta gebruikt de stip doorgaans, maar niet altijd, in combinatie met haar naam. Geïsoleerd gebruik van de stip vindt consequent plaats op de vervolgvellen van haar briefpapier en van haar processtukken. Daarnaast wordt de stip incidenteel ook geïsoleerd gebruikt in andere gevallen, waaronder relatiegeschenken en door haar geplaatste advertenties. Daarbij valt echter steeds, door vermelding van de naam van Nauta op een andere plaats, uit het geheel op te maken dat de stip afkomstig is van Nauta.
      4.5.	Door dit consequente, intensieve en langdurige gebruik is de door Nauta gedeponeerde stip, ondanks zijn eenvoud en elementaire vorm, in de loop der jaren gaan fungeren als karakteristiek onderscheidingsteken en in zekere zin een eigen leven gaan leiden. De rechtbank acht het daarom voldoende aannemelijk dat de stip bij het hier in aanmerking komende publiek bekendheid is gaan genieten als merk van het kantoor van Nauta en aldus enig onderscheidend vermogen heeft verworven.
      4.6.	Dat onderscheidend vermogen van de stip is echter beperkt tot die gevallen waarin door de combinatie met de naamsvermelding van Nauta duidelijk is dat de stip afkomstig is van Nauta. Dit is met name het geval bij het specifieke gebruik ervan, steeds in dezelfde grootte en op dezelfde plaats, op het briefpapier en procespapier van Nauta, zoals hiervoor omschreven. Het geldt evenzeer voor het gebruik op de vervolgvellen, waarop alleen de stip en niet de naam van Nauta is afgedrukt, maar waarbij de combinatie met het voorblad steeds duidelijk op de herkomst van Nauta duidt. Ook in andere gevallen, waar Nauta de stip gebruikt in combinatie met haar naam, al dan niet op enige afstand ervan, kan daaraan enig onderscheidend vermogen worden toegekend. Voorzover Nauta anders dan hiervoor omschreven gebruik maakt van een geïsoleerde stip, heeft de stip naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen worden beschermd. Daarvoor is de stip als teken te eenvoudig, te elementair van vorm en als zodanig te algemeen in gebruik.
      merkinbreuk
      4.7.	Het voorgaande brengt met zich mee dat Nauta zich op grond van haar exclusieve recht kan verzetten tegen gebruik van de stip door Nysingh, indien komt vast te staan dat de door Nysingh gebruikte stip gelijk is aan die van Nauta of daarmee overeenstemt.
      4.8.	Nauta stelt zich -kort gezegd- op het standpunt: "een stip is een stip". Dit gaat niet op. Nauta kan niet zonder meer iedere stip monopoliseren. Toegegeven wordt dat een stip altijd een rond meetkundig figuur is dat vanuit het middelpunt gemeten tot ieder punt op de rand even groot is. Toch kunnen ook stippen onderling van elkaar verschillen door variatie in kleur, grootte en gebruik. Juist door de eenvoud van de stip kunnen simpele aanpassingen relatief ingrijpend zijn en een volstrekt andere totaalindruk geven.
      4.9.	Bij een zo bescheiden teken als een stip moet daarom niet alleen gekeken worden naar het karakter van het teken, maar ook naar de uiterlijke presentatie en de wijze waarop van de stip gebruik gemaakt wordt.
      De stip van Nauta is donker(groen) of zwart van kleur. De grootte is telkens ongeveer even groot als de gebruikte lettertekens en zowel de letters als de stip zijn afhankelijk van het papierformaat groter of kleiner.
      De stip van Nysingh wordt nagenoeg uitsluitend -ook op vervolgbladen- gebruikt in combinatie met de naam van de maatschap en als scheidingsteken tussen de woorden "advocaten" en "notarissen". Deze stip is rood van kleur en opvallend groter dan de lettertekens van de woorden "advocaten" en "notarissen" ervoor en erachter. De stip is in verhouding tot het gebruikte papierformaat ook groter dan de stip van Nauta. Waar de stip van Nauta als bescheiden valt aan te merken, moet de stip van Nysingh vet genoemd worden; de stip van Nysingh neemt op papier een veel preponderantere plaats in dan de stip van Nauta.
      Er zijn dus belangrijke verschillen tussen de stip van Nauta en de stip van Nysingh. De rode en grotere stip van Nysingh is niet identiek aan de kleinere donker gekleurde stip van Nauta. Daaruit volgt dat van gebruik van het merk van Nauta door Nysingh als bedoeld in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder a BMW geen sprake is.
      4.10. Ook de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen beide stippen moet op grond van het voorgaande ontkennend worden beantwoord. Van overeenstemming is sprake wanneer -mede gezien de bijzondere omstandigheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk- merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief visueeel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken van Nysingh wordt geconfronteerd verwarring tussen dat teken en het merk van Nauta ontstaat.
      Tegenover de uit de aard van een stip voortvloeiende overeenstemmende eigenschappen, zijn de onderlinge verschillen van de beide stippen en de duidelijk andere plaatsing en wijze van gebruik te groot om te kunnen concluderen dat merk en teken elk in zijn geheel beschouwd met elkaar overeenstemmen. Zelfs bij oppervlakkige beschouwing lijken de twee stippen niet op elkaar. Gevaar voor verwarring hoeft Nauta dan ook niet te vrezen.
      Dat geldt ook voor de door Nysingh op de visitekaartjes als sluitmechanisme gebruikte geïsoleerde stip. Hoewel in die situatie op het oog sprake lijkt te zijn van vergelijkbaar gebruik (omdat het stipteken dat Nysingh hanteert, op die plaats los staat van de naam van de maatschap en niet wordt gehanteerd als koppelteken tussen de woorden "advocaten" en "notarissen"), levert dat niet op dat er verwarringsgevaar ontstaat (omdat op dat kaartje óók de naam van de maatschap is geplaatst met daaronder de woorden "advocaten" en "notarissen", gekoppeld door de rode stip die Nysingh in haar kantoorstijl hanteert).
      Zoals hiervoor al is overwogen lijkt de stip van Nysingh in het geheel niet op de stip van Nauta. Afgezien van de gelijke meetkundige eigenschappen is de stip van Nysingh vetter, anders van kleur en heeft deze stip een andere verhouding tot het papierformaat en de lettertekens. Het is bovendien door de naamsaanduiding elders steeds duidelijk dat de vette rode stip behoort bij Nysingh, net zoals Nauta steeds duidelijk maakt dat de kleine donkere stip van haar afkomstig is.
      Ook voor het overige zijn de door Nysingh gebruikte stippen niet als overeenstemmende tekens in de zin van de wet te beschouwen. Niet alleen is de omvang en de kleur van de stippen afwijkend, maar met name ook is de plaatsing ervan in directe combinatie met de naam van Nysingh van dien aard, dat niet valt aan te nemen dat hier bij het publiek de gedachte opkomt aan een onderscheidingsteken afkomstig van Nauta of een met haar gelieerde onderneming. Nauta kan zich dus evenmin op grond van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder b BMW verzetten tegen het stip-teken van Nysingh.
      4.11. Het beroep van Nauta op de bescherming die artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder c BMW biedt tegen verwatering van een merk door gebruik van een merk of overeenstemmend teken voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, slaagt reeds niet, omdat Nysingh het stip-teken gebruikt voor dezelfde juridische diensten als waarvoor Nauta haar merk heeft gedeponeerd.
      4.12. Op grond van al het voorgaande zal de vordering van Nauta worden afgewezen. Nauta zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten in conventie.
      de beoordeling in reconventie
      4.13. Uit het voorgaande volgt tevens dat de vordering in reconventie, voorzover die strekt tot nietigverklaring van het onder 441766 gedeponeerde beeldmerk van de stip zal worden afgewezen.
      De vordering tot verklaring voor recht dat Nysingh ten aanzien van dit beeldmerk geen inbreuk maakt is echter, gezien het voorgaande, wel voor toewijzing vatbaar.
      4.14. Ten aanzien van de onder 581596 en 478100 ingeschreven merken van Nauta heeft Nysingh geen enkele informatie verstrekt. Het is dus onduidelijk in hoeverre de vorm en inhoud van dit merk gelijk zijn aan of afwijken van het merk dat onder nummer 441766 is ingeschreven. De vordering van Nysingh ten aanzien van deze beide merken zal daarom als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.
      4.15. Aangezien partijen in reconventie ieder voor een deel in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd op de hierna te melden wijze.
      5.	De beslissing
      De rechtbank,
      In conventie
      wijst de vordering van Nauta af;
      veroordeelt Nauta in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Nysingh begroot op f. 2.580,= (3 punten x f.  860,=) voor salaris van haar procureur en op f 400,= wegens griffierecht;
      verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
      In reconventie
      verklaart voor recht dat het door Nysingh gebruikte stip-teken in haar logo geen inbreuk maakt op het merkrecht van Nauta zoals dat is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 441766;
      compenseert de proceskosten tussen partijen aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;
      wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
      Dit vonnis is gewezen door mrs. D.A. van Steenbeek, H. Wammes en A.W.M. van Hoof en uitgesproken in het openbaar op 30 maart 2000.