ECLI:NL:RBARN:2008:BE0020, Rechtbank Arnhem, 18-07-2008, 171207
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2008-07-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Tegenstrijdig belang bestuurder.

vonnis
      RECHTBANK ARNHEM
    
    
    Sector civiel recht
    
    zaaknummer / rolnummer: 171207 / KG ZA 08-362
    
    Vonnis in kort geding van 18 juli 2008
    
    in de zaak van
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      BLUE SENSE HOLDING B.V.,
      gevestigd te Ede,
      eiseres,
      procureur mr. T.J. van Veen,
      advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede,
    
    
    tegen
    
    
      1.	[gedaagde],
      wonende te [woonplaats],
      2.	de besloten vennootschap naar het recht van de staat Singapore
      BIOWAY CORPORATION PTE. LTD,
      gevestigd te Singapore,
      gedaagden,
      advocaten mr. J.J. Reiziger en mr. S. Smink te Assen.
    
    
    
    Partijen zullen hierna Blue Sense en [gedaagde sub 1] en Bioway genoemd worden.
    
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      -	de dagvaarding
      -	de mondelinge behandeling
      -	de pleitnota van Blue Sense 
      -	de pleitnota van [gedaagde sub 1] en Bioway.
    
    
    1.1.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	In 1994/1995 hebben partij [gedaagde sub 1] en de heer [betrokkene] een onderneming opgezet. [gedaagde sub 1] is enig aandeelhouder en bestuurder van Nordic Blue B.V. [betrokkene] is enig aandeelhouder en bestuurder van Siri Beheer B.V. Nordic Blue B.V. en Siri Beheer B.V. waren tot 4 februari 2008 gezamenlijk bestuurder van Blue Sense. 
    
    
    2.2.	Artikel 12 lid 8 van de statuten van Blue Sense bepaalt:
    
    Hebben één of meer directeuren een tegenstrijdig belang met de vennootschap, zo wordt deze laatste vertegenwoordigd door de overige directeuren, terwijl indien alle directeuren of de enige directeur een strijdig belang met de vennootschap hebben, laatstgenoemde wordt vertegenwoordigd door de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen.
    
    2.3.	Bij notariële akte van 24 maart 2004 hebben [gedaagde sub 1] en [betrokkene] de in de Verenigde Staten geregistreerde octrooien onder nummer 6194198 en 6283309, tezamen met de daaraan verbonden Europese respectievelijk Nederlandse octrooien, overgedragen aan Blue Sense.
    
    2.4.	In april 2006 is [betrokkene] ziek geworden. 
    
    2.5.	Bij akte, gedateerd “september 2007” heeft [gedaagde sub 1] handelend voor Blue Sense de bij akte van 24 maart 2004 aan deze vennootschap overdragen patenten 6194198 en 6283309 aan zichzelf overgedragen. 
    
    2.6.	Bij akte van 21 november 2007 heeft [gedaagde sub 1] beide patenten overgedragen aan Bioway, waarvan [gedaagde sub 1] mededirecteur is.
    
    2.7.	Bij akte van 29 november 2007 heeft [gedaagde sub 1] bij het United States Patent and Trademark Office (hierna: USPTO) beide patenten laten registreren op naam van Bioway. 
    
    2.8.	 Per 4 februari 2008 heeft Nordic Blue B.V. haar functie als bestuurder neergelegd en sedertdien is [betrokkene] enig bestuurder van Blue Sense.
      
    
    3.	Het geschil
    
    
      3.1.	Primair vordert Blue Sense   samengevat - [gedaagde sub 1] en Bioway, op straffe van een dwangsom, te veroordelen om de (als productie 14) bij dagvaarding overgelegde vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en te gehengen en te gedogen dat Blue Sense deze vaststellingsovereenkomst zal aanbieden aan het USPTO in Amerika met verzoek daaraan uitvoering te geven door de patenten 6194198 en 6283309 in haar registers op naam van Blue Sense te stellen, met bepaling dat - naar keuze van Blue Sense – dit vonnis ex artikel 3:300 BW bij gebreke van voldoening aan dit vonnis door gedaagden, in de plaats zal treden van die medewerking aan de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.
      Subsidiair vordert Blue Sense gedaagden, op straffe van een dwangsom, ieder te veroordelen - al dan niet door tussenkomst van hun Amerikaanse merkengemachtigde – aan het USPTO een brief te zenden met de navolgende tekst:
    
    
    Dear Sirs,
    
    
      In order to comply with a decision of the President of the District Court of Arnhem dated (datum uitspraak) we hereby request you to rectify the registration of patent numbers 6194198 and 6283309 and to change this registration from Bioway Corporation PTE Ltd. Singapore to Blue Sense Holding B.V., Ede, Netherlands, based on the deed of transfer dated March 24, 2004, as was requested by Blue Sense Holding B.V. to your office and previously temporarily recorded on 02/26/2008 under Reel/frame 020555/0332. Blue Sense Holding B.V.  should become the sole assignee tot patent 6283309 and patent 6194198. 
      The said decision and its sworn english translation are enclosed.
    
    
    Yours truly,
    
    
      Bioway Corporation PTE Ltd.
      [voorletter] [gedaagde sub 1], CEO
    
    
    
      Voorts is gevorderd te bevelen dat gedaagden dienen te gehengen en te gedogen dat het USPTO uitvoering geeft aan het verzoek tot rectificatie door de patenten 6194198 en 6283309 in haar registers op naam van Blue Sense over te schrijven. 
      Blue Sense vordert, op grond van artikel 1019h Rv, veroordeling van gedaagden in de werkelijke kosten van rechtsbijstand, door haar begroot op € 12.500,-.
    
    
    3.2.	Als grondslag voor haar vordering voert Blue Sense aan dat [gedaagde sub 1] en Bioway onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. Blue Sense stelt dat [gedaagde sub 1] bij de onder 2.5. bedoelde overdracht van de patenten haar niet rechtsgeldig heeft kunnen binden omdat de akte onjuist gedateerd en daardoor ongeldig is. Voorts stelt Blue Sense dat [gedaagde sub 1] niet bevoegd was haar te vertegenwoordigen omdat sprake was van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 2:256 BW. Volgens Blue Sense zijn [gedaagde sub 1] en Bioway gehouden mee te werken aan feitelijke en rechtshandelingen die de gevolgen van hun onrechtmatig handelen ongedaan maken. Blue Sense stelt schade te lijden omdat zij zich ten opzichte van opdrachtgevers niet kan legitimeren als octrooihouder, op grond waarvan zij stelt een spoedeisend belang te hebben bij haar vordering.
    
    3.3.	[gedaagde sub 1] en Bioway voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
    
    
    
      4.	De beoordeling
      4.1.	Voor alle weren heeft Bioway zich beroepen op nietigheid van de dagvaarding, stellende dat deze op onjuiste wijze aan haar is betekend. Dit verweer wordt verworpen, nu Bioway is verschenen en daarmee de nietigheid van de dagvaarding is gedekt.
    
    
    4.2.	Blue Sense stelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:256 BW omdat [gedaagde sub 1] als directeur van Blue Sense, zonder medeweten en medewerking van mededirecteur [betrokkene], intellectuele eigendomsrechten van Blue Sense aan zichzelf heeft verkocht en overgedragen. Dit leidt tot onbevoegdheid van [gedaagde sub 1] om Blue Sense te vertegenwoordigen waardoor de overdracht van de patenten door [gedaagde sub 1] aan zichzelf nietig is.
      
    4.3.	Daartegenover stelt [gedaagde sub 1] dat [betrokkene] sinds april 2006 ziek was en niets meer met het besturen van de Bioway-rechtspersonen van doen wilde hebben en het bestuur volledig aan [gedaagde sub 1] had overgelaten. Het gaat volgens [gedaagde sub 1] niet aan om achteraf het standpunt in te nemen dat sommige besluiten niet geldig zouden zijn genomen. Het besturen van de onderneming door [gedaagde sub 1] alleen is, naar zijn zeggen, met medeweten van de aandeelhouders ([gedaagde sub 1] en [betrokkene]) overgelaten aan [gedaagde sub 1], waarmee is voldaan aan het bepaalde in de statuten van Blue Sense.
    
    
      4.4.	De strekking van artikel 2:256 BW is te voorkomen dat de bestuurder bij zijn handelen zich uitsluitend of mede laat leiden door zijn persoonlijk belang in plaats van het belang van de vennootschap dat hij vooral heeft te dienen. In artikel 12 lid 8 van de statuten van Blue Sense is bepaald dat in geval van een tegenstrijdig belang de directeur wordt vertegenwoordigd door de overige directeuren, terwijl indien alle directeuren of de enige directeur een tegenstrijdig belang met de vennootschap hebben, deze wordt vertegenwoordigd door de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen. 
      Gelet op de aan artikel 2:256 BW ten grondslag liggende beschermingsgedachte betekent dit dus dat als één van de directeuren wegens ziekte niet kan optreden en de andere een tegenstrijdig belang heeft, een uitdrukkelijk besluit van de algemene vergadering nodig is om een bijzondere vertegenwoordiger aan te wijzen. Een impliciet besluit is in die situatie  onvoldoende (HR 9 juli 2004, NJ 2004, 519).
    
    
    4.5.	[gedaagde sub 1] heeft erkend dat bij de overdracht van de patenten aan hem sprake was van een tegenstrijdig belang. Dit betekent dat Blue Sense bij die overdracht, op grond van artikel 12 lid 8 van de statuten vertegenwoordigd diende te worden door een persoon die daartoe door de algemene vergadering was aangewezen. Een uitdrukkelijk besluit van de algemene vergadering ontbreekt echter. Dat de aanwijzing min of meer informeel zou zijn geschied tijdens een overleg op 1 mei 2006 en dat het wegens ziekte van [betrokkene], met medeweten van de aandeelhouders ([gedaagde sub 1]  en [betrokkene]) aan [gedaagde sub 1] overlaten van het bestuur van de onderneming gelijkgesteld dient te worden met een besluit van de algemene vergadering, zoals [gedaagde sub 1] heeft betoogd, is bij gebreke van een uitdrukkelijke aanwijzing, onvoldoende. Nu [gedaagde sub 1] als bestuurder van Blue Sense namens de vennootschap een rechtshandeling heeft verricht waartoe hij vanwege een tegenstrijdig belang niet bevoegd was, is de rechtshandeling - de overdracht van de patenten - ten opzichte van de vennootschap nietig. De tenaamstelling van de patenten in het USPTO op naam van Bioway, aan welke vennootschap [gedaagde sub 1] de patenten vervolgens heeft overgedragen, is als gevolg van de belangenverstrengeling door [gedaagde sub 1] onrechtmatig ten opzichte van Blue Sense. Bioway geniet geen bescherming als derde te goeder trouw omdat Bioway een vennootschap is waarvan [gedaagde sub 1] mededirecteur is en de kennis van [gedaagde sub 1] aan de vennootschap is toe te rekenen in die zin dat het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid ten tijde van de overdracht van de patenten aan Bioway haar bekend was of had behoren te zijn zodat de onbevoegdheid van [gedaagde sub 1] haar kan worden tegengeworpen.
    
    4.6.	Voor toewijzing van de primaire vordering bestaat geen ruimte omdat veroordeling van [gedaagde sub 1] tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst neer zou komen op een verklaring voor recht, waarvoor in een kort geding procedure geen plaats is. De subsidiaire vordering zal, gelet op het voorgaande, worden toegewezen als na te melden en met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd.
    
    
      4.7.	Blue Sense heeft veroordeling van gedaagden in de werkelijke kosten van rechtsbijstand gevorderd op grond van artikel 1019 h Rv en zich daarbij gebaseerd op de Rijks Octrooiwet (ROW). Nu de procedure niet is gebaseerd op de ROW, maar op onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) en tegenstrijdig belang (artikel 2:256 BW) is voor een kostenveroordeling ingevolge de ROW geen plaats. [gedaagde sub 1] en Bioway zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Blue Sense worden begroot op:
      - dagvaarding		EUR 	 75,30
      - vast recht		254,00
      - salaris procureur		816,00
      Totaal		EUR 	1.145,30
    
    
    
    5.            De beslissing
    
    De voorzieningenrechter
    
    5.1.	veroordeelt  [gedaagde sub 1] en Bioway  om binnen 2x24 uur na betekening van dit vonnis    - al dan niet door tussenkomst van hun Amerikaanse gemachtigden - aan het USPTO een brief (per aangetekende post, per fax en per e-mail) te zenden met de navolgende tekst:
    
    Dear Sirs,
    
    
      In order to comply with a decision of the President of the District Court of Arnhem dated (datum uitspraak) we hereby request you to rectify the registration of patent numbers 6194198 and 6283309 and to change this registration from Bioway Corporation PTE Ltd. Singapore to Blue Sense Holding B.V., Ede, Netherlands, based on the deed of transfer dated March 24, 2004, as was requested by Blue Sense Holding B.V. to your office and previously temporarily recorded on 02/26/2008 under Reel/frame 020555/0332. Blue Sense Holding B.V.  should become the sole assignee tot patent 6283309 and patent 6194198. 
      The said decision and its sworn english translation are enclosed.
    
    
    Yours truly,
    
    
      Bioway Corporation PTE Ltd.
      [voorletter] [gedaagde sub 1], CEO
    
    
    5.2.	bepaalt dat [gedaagde sub 1] en Bioway indien zij in strijd handelen met het onder 5.1. bepaalde, aan Blue Sense een dwangsom verbeuren van EUR 5.000.000,- (vijf miljoen euro),
    
    5.3.	veroordeelt [gedaagde sub 1] en Bioway in de proceskosten, aan de zijde van Blue Sense Holding B.V. tot op heden begroot op EUR 1.145,30,
    
    5.4.	verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    5.5.	wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.S.M. Daamen op 18 juli 2008.