ECLI:NL:HR:2010:BK3164, Hoge Raad, 08-01-2010, 08/00734
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2010-01-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Arubaanse zaak. Merkenrecht. Verkrijging merkrecht op de voet van art. 2 lid 1 Merkenverordening Aruba, rechtscheppend eerste gebruik van merk in Aruba; maatstaf. Vraag of in dat verband voldoende is de enkele aanwezigheid aan boord van cruiseschepen die Aruba aandoen, van tijdschriften waarin advertenties zijn opgenomen waarin het merk voorkomt.

8 januari 2010
      Eerste Kamer
      08/00734
      EE
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Beschikking
    
    in de zaak van:
    
    
      UTRIMA N.V.,
      gevestigd op Sint Maarten, Nederlandse Antillen,
      VERZOEKSTER tot cassatie,
      advocaat: aanvankelijk mr. H.J.A. Knijff, thans mr. R.A.A. Duk,
    
    
    t e g e n
    
    
      VANSH JEWELRY & FASHION N.V.,
      gevestigd op Aruba,
      VERWEERSTER in cassatie,
      niet verschenen.
    
    
    Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Utrima en Vansh.
    
    
      1. Het geding in feitelijke instanties
      Met een op 10 augustus 2004 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van Aruba ingekomen verzoekschrift heeft Utrima zich gewend tot dat gerecht en: 
      -primair, verzocht de inschrijving van het woordmerk "Majesty Jewelers" onder nummer 22654 en het combi-merk "Majesty Jewelers" onder nummer 22744 bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom op Aruba ten name van Vansh nietig te verklaren, en de doorhaling van deze inschrijving te bevelen;
      -subsidiair - voorzover nodig - een verklaring voor recht te geven, inhoudende dat Utrima eerste gebruiker en exclusief rechthebbende is van het woord- en combimerk "Majesty Jewelers. 
    
    
    
      Vansh heeft de vorderingen bestreden.
      Het gerecht heeft bij tussenbeschikking van 12 mei 2005 Utrima niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek ten aanzien van de inschrijving van het woordmerk "Majesty Jewelers" door Vansh, Utrima niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek om een verklaring voor recht en aan Utrima een bewijsopdracht gegeven.
      Bij eindbeschikking van 27 april 2006 heeft het gerecht de inschrijving van het combi-merk - de Hoge Raad begrijpt: het gecombineerde woord- en beeldmerk - "Majesty Jewelers" onder nummer 22744 bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom op Aruba ten name van Vansh nietig verklaard. Het meer of anders gevorderde heeft het gerecht afgewezen. 
      Tegen de eindbeschikking heeft Vansh hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
      Bij beschikking van 20 november 2007 heeft het hof de beschikking van het gerecht voorzover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigd en, het verzoek van Utrima afgewezen.
      De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.
    
    
    2. Het geding in cassatie
    
    
      Tegen het vonnis van het hof heeft Utrima beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.
      Vansh heeft geen verweerschrift ingediend.
      De zaak is voor Utrima toegelicht door haar advocaat.
      De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en terugverwijzing naar het hof. 
      Mr. Hoyng heeft namens Utrima bij brief van 20 november 2009 op die conclusie gereageerd.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    
      3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      (i) Utrima exploiteert sinds mei 1996 een juwelierszaak aan de Frontstreet 46 in Philipsburg, Sint Maarten (Nederlandse Antillen). Zij maakt gebruik van het gecombineerde woord- en beeldmerk MAJESTY JEWELERS. 
      (ii) Vansh, opgericht op 16 april 2003, exploiteert aan de Havenstraat 31-A in Aruba een juweliers- en souvenirwinkel. 
      (iii) Op 31 oktober 2003 heeft Vansh het woordmerk MAJESTY JEWELERS doen inschrijven bij het Bureau voor de intellectuele eigendom in Aruba (BIEA) in de klassen 14 (onder meer omvattende: juwelen) en 36, en op 6 januari 2004 het woord/beeldmerk MAJESTY JEWELERS in de klassen 14 (onder meer omvattende: juwelen) en 35. Publicatie en inschrijving van deze merken vonden plaats op respectievelijk 16 december 2003 en 16 februari 2004. 
      (iv) Op 9 maart 2004 heeft Utrima het woord- en beeldmerk MAJESTY JEWELERS in klasse 14 (onder meer omvattende: juwelen) doen inschrijven bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Nederlandse Antillen (BIENA). Dit woord- en beeldmerk komt overeen met het onder (iii) bedoelde woord- en beeldmerk dat Vansh in Aruba had ingeschreven.
    
    
    
      3.2 Bij het hiervoor onder 1 vermelde verzoekschrift heeft Utrima op de voet van art. 10 Merkenverordening Aruba (MA) (onder meer) nietigverklaring van de hiervoor in 3.1 onder (iii) genoemde inschrijvingen verzocht. 
      Het gerecht heeft - voor zover in cassatie nog van belang - het verzoek toegewezen voor zover het betrekking had op het woord-beeldmerk. Het hof heeft de eindbeschikking van het gerecht vernietigd en het verzoek van Utrima alsnog afgewezen. Het heeft aangenomen dat van de cruiseschepen die St. Maarten aandoen, een aantal ook Aruba bezoekt en dat in de "state rooms" (passagiershutten) van de cruiseschepen reclametijdschriften (reclamebladen) voor de passagiers worden neergelegd. Het hof overwoog dat er voorts van kan worden uitgegaan dat Utrima gedurende de jaren 1998 t/m 2004 in (een aantal van) die reclametijdschriften advertenties heeft geplaatst waarin reclame wordt gemaakt voor haar juwelierswinkel op St. Maarten met vermelding van het litigieuze woord/beeldmerk. Het stelde vast dat Utrima echter geen exemplaar van een van de genoemde tijdschriften, noch kopieën van de daarin door haar geplaatste advertenties heeft overgelegd zodat aan de inhoud van de advertenties geen voor dit geding van belang zijnde argumenten kunnen worden ontleend (rov. 4.2). Vervolgens overwoog het:
      "Het Hof acht niet bewezen dat de tijdschriften in Aruba zijn verspreid, noch gericht waren op het Arubaanse publiek. Evenmin is bewezen dat voor dit geschil relevante aantallen ingezetenen van Aruba regelmatig als passagiers op cruiseschepen naar St. Maarten hebben meegevaren. De door Utrima opgevoerde bewijsmiddelen zijn op dat punt onvoldoende concreet. 
    
    
    4.3 Dat aan de passagiers van cruiseschepen die zowel St. Maarten als Aruba aandoen, advertenties onder ogen komen waarin het beeldmerk van de op St. Maarten gevestigde juwelier Majesty Jewelers voorkomt, brengt niet zonder meer mee dat kan worden gesproken van een (symbolisch) gebruik van dat merk in Aruba als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening Aruba (MA). Aangenomen moet worden dat de in de (niet Arubaanse) tijdschriften geplaatste advertenties werden beschouwd als te zijn gericht op cruisetoeristen die het eiland St. Maarten wilden bezoeken. Van omstandigheden die tot een ander oordeel leiden is niet gebleken. Naar eerder is overwogen, is interpretatie van de tekst van de advertenties niet mogelijk. Dat reeds van een gebruik als bedoeld in artikel 2 lid 1 MA sprake is indien een beperkt aantal symbolische transacties of andere vormen van gebruik van een (beeld)merk hebben plaatsgevonden, zoals Utrima aan de hand van rechtspraak heeft betoogd, is juist. Het verschil is echter dat in dit geval de plaatsing van het beeldmerk in de onder de cruisepassagiers verspreide reclametijdschriften niet geacht kan worden gericht te zijn geweest op gebruik van het merk in Aruba. Dat Vansh Jewelry in Aruba van hetzelfde beeldmerk gebruik maakt als Utrima op St. Maarten en een enkele toerist in de veronderstelling verkeert dat er enige relatie tussen beide bedrijven bestaat (vgl. productie 5 akte van 7 december 2005), doet aan het voorgaande niet af. Tot slot merkt het Hof op dat niet is gebleken, noch gespecificeerd te bewijzen is aangeboden dat het beeldmerk Majesty Jewelers ten tijde van de inschrijving daarvan in het BIEA een algemeen bekend merk was in de zin van artikel 6bis van het Unie verdrag van Parijs."
    
    3.3 De onderdelen I, II en III van het middel, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, bevatten rechts- en motiveringsklachten tegen 's hofs oordeel dat het gebruik door Utrima van haar woord/beeldmerk in de advertenties in de tijdschriften op de cruiseschepen die Aruba bezoeken, niet als merkrechtscheppend gebruik van Utrima in Aruba kan worden beschouwd. Betoogd wordt dat het gebruik aan boord van in Aruba op bezoek zijnde schepen, alwaar toeristen kennis kunnen nemen van die reclame, zodanig rechtscheppend gebruik oplevert omdat die toeristen behoren tot het Arubaanse publiek, en dat daaraan niet kan afdoen dat de advertenties werden beschouwd als te zijn gericht op cruisetoeristen die St. Maarten wilden bezoeken (onderdelen I en II). Onderdeel III betoogt dat onjuist is het oordeel dat voor rechtscheppend gebruik vereist is dat sprake is van gebruik van het merk gericht op het Arubaanse publiek.
    
    3.4.1 Bij de beoordeling van deze klachten wordt vooropgesteld dat voor het verkrijgen van een merkrecht op de voet van art. 2 lid 1 MA geen hoge eisen worden gesteld aan het gebruik van het merk en dat symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, voldoende kan zijn (vgl. HR 17 februari 2006, nr. R04/077, LJN AT6021, NJ 2006, 155). Aan de orde is de vraag of in het onderhavige geval gezegd kan worden dat van het merk door Utrima het eerst gebruik is gemaakt in Aruba, zoals art. 2 lid 1 MA eist.
    
    
      3.4.2 Gelet op de belangen van derden die betrokken zijn bij de rechtsgevolgen die aan het eerste gebruik van een merk in Aruba verbonden zijn - de verkrijging van een uitsluitend recht op het merk - moet het gebruik van dien aard zijn dat, hoe gering het in kwantitatieve zin ook is, voor derden die met dat gebruik geconfronteerd worden, voldoende kenbaar is dat het gebruik ertoe strekt specifiek het Arubaanse publiek te bereiken.
      Aan die eis is voldaan indien onder het merk waren of diensten in Aruba worden verhandeld of met dat doel worden aangeboden. Maar indien het merkgebruik zich beperkt tot advertenties die geen betrekking hebben op verhandeling in Aruba, is dat niet zonder meer het geval. 
      Onder de destijds nog geldende Merkenwet, die dezelfde wijze van rechtverkrijging kende als de MA, heeft de Hoge Raad beslist, in een geval waarin voor het in Nederland niet verkrijgbare benzinemerk Aral reclame was gemaakt in een Nederlands tijdschrift (HR 15 januari 1965, NJ 1965, 288):
      "dat immers Aral door in een Nederlands tijdschrift onder vermelding van haar merk reclame te maken voor haar benzine teneinde aldus het Nederlandse publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde benzine op te wekken, in Nederland van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik maakte, immers in Nederland een daad verrichtte, welke op de verhandeling van haar waar onder dat merk was gericht, waaraan niet afdoet dat die reclame een verhandeling van die waar niet binnen Nederland, doch in Duitsland betrof."
    
    
    De omstandigheid dat de advertentie was opgenomen in een Nederlands - en dus in Nederland verspreid - tijdschrift en ertoe strekte specifiek het Nederlandse publiek te bereiken, was derhalve voldoende voor de hiervoor bedoelde kenbaarheid.
    
    3.4.3 Het hof heeft dan ook terecht geoordeeld dat de enkele aanwezigheid in de passagiershutten aan boord van Aruba aandoende cruiseschepen van tijdschriften waarin advertenties zijn opgenomen waarin het woord/beeldmerk van Utrima ter onderscheiding van haar in haar winkel op St. Maarten aangeboden waren voorkomt, welke advertenties de passagiers onder ogen zijn gekomen, niet kan worden aangemerkt als rechtscheppend gebruik in meerbedoelde zin. De onderdelen I en II falen dus. Onderdeel III mist eveneens doel, nu het een andere rechtsopvatting voorstaat dan de hiervoor in 3.4.2 als juist aanvaarde.
    
    
      3.5 Onderdeel IV klaagt dat het hof in rov. 4.2 en rov. 4.3 ten onrechte, althans onbegrijpelijk, heeft geoordeeld dat Utrima geen exemplaren of kopieën van de door haar bedoelde tijdschriften of de daarin door haar geplaatste advertenties heeft overgelegd en dat daardoor interpretatie van de tekst van de advertenties niet mogelijk is. Het onderdeel verwijst daartoe naar de producties 2(i) tot 2(vii) en 3(ii) bij de pleitnota van 15 november 2004 van de raadsvrouwe van Utrima.
      Deze klacht slaagt. Weliswaar ontbreken de producties bij genoemde pleitnota in het griffiedossier dat de Hoge Raad van de griffie van het hof heeft ontvangen, maar zij bevinden zich wel in het door Utrima in cassatie gefourneerde dossier, terwijl het gerecht in zijn tussenbeschikking aan deze producties heeft gerefereerd. In het licht van die producties zijn 's hofs gewraakte vaststelling en de daarop voortbouwende overweging inderdaad onbegrijpelijk.
    
    
    
      3.6 Onderdeel V acht het oordeel van het hof in rov. 4.2 dat niet bewezen is dat de tijdschriften in Aruba zijn verspreid, noch dat zij gericht waren op het Arubaanse publiek, onbegrijpelijk. Voor zover het onderdeel die onbegrijpelijkheid gelegen acht in de omstandigheid dat de tijdschriften in Aruba aan boord van cruiseschepen aanwezig waren en zich (ook) tot in Aruba aanwezige toeristen richtten, bouwt het voort op de onderdelen I tot III en moet het het lot daarvan delen. Voor zover het zich voor die onbegrijpelijkheid beroept op de in de eerdergenoemde pleitnota onder 9 t/m 13 betrokken stellingen en meer speciaal op de daarbij overgelegde producties 3(i) tot 3(iii), is het evenwel terecht voorgesteld. Blijkens die pleitnota is namens Utrima betoogd dat, behalve van reclametijdschriften die worden verspreid op de cruiseschepen, tevens sprake is geweest van: 
      (a) advertenties in cruiseline magazines die worden toegezonden aan verschillende Arubaanse juwelierszaken en toeristenbureaus; 
      (b) advertenties in VIP Passport boekjes die in Oranjestad (Aruba) door de Aruba Port Authority worden verspreid en bijvoorbeeld ook door de zaak Del Sol Aruba onder haar Arubaanse klanten; 
      (c) advertenties in tijdschriften die verkrijgbaar zijn in lokale Arubaanse boekwinkels zoals Plaza Bookstore, [A], [B] en Boekhandel [C]; 
      (d) speciale - van Utrima afkomstige - Majesty Jewelers kortingcoupons die door American Express aan haar Arubaanse klanten zijn verstrekt; 
      (e) advertenties via Utrima's website www.majestyjewelers.com.
      Voor zover het onder (a) gaat om de verstrekking van bewijsexemplaren aan Arubaanse adverteerders in de op de cruiseschepen verspreide tijdschriften, komt daaraan geen betekenis toe, gelet op hetgeen hiervoor naar aanleiding van de onderdelen I-III is overwogen, maar voor het overige kan de bedoelde toezending, in het licht van diezelfde overwegingen, van belang zijn voor de beoordeling of van rechtscheppend gebruik sprake is geweest. Dit laatste geldt ook voor de onder (b), (c) en (d) genoemde advertenties en kortingscoupons. Voor de relevantie van de onder (e) bedoelde advertenties voor de in het geding zijnde vraag is ten minste nodig dat de betrokken website mede op Aruba gericht is.
    
    
    4. Beslissing
    
    
      De Hoge Raad:
      vernietigt de beschikking van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 20 november 2007;
      verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing;
      veroordeelt Vansh in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Utrima begroot op € 384,18 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.
    
    
    Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 8 januari 2010.