ECLI:NL:GHSHE:2003:AF9131, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-05-2003, KG C0201329-BR
Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Uitspraak 
Datum: 2003-05-13 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

typ. SK
      rolnr. KG C0201329/BR
    
    
    
      ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,
      vierde kamer, van 13 mei 2003,
      gewezen in de zaak van:
    
    
    
      1. [APPELLANT 1],
         wonende te [woonplaats],
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNITED FOOTWEAR AGENCIES B.V.,
         gevestigd te Rijnsaterwoude,
      appellanten bij exploten van dagvaarding van 4 december 2002,	
      procureur: mr. J.H.M. Erkens,
    
    
    	tegen:
    
    
      1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE NEW SHOE COMPANY B.V.,
         gevestigd te Waalwijk,
      2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN WOENSEL B.V. (voorheen genaamd PRESBURG - VAN WOENSEL B.V.),
         gevestigd te Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer,
      geïntimeerden bij gemelde exploten, 
      procureur: mr. J.E. Lenglet,
    
    
    op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda gewezen vonnis van 7 november 2002 tussen appellanten - [appellant 1] en UFA - als eisers en geïntimeerden - New Shoecompany en Van Woensel - als gedaagden.
    
    
    1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 112606/HAZA 02-523) 
    
    Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
    				
    2. Het geding in hoger beroep
    
    2.1. In de dagvaarding in hoger beroep hebben [appellant 1] en UFA vier grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van hun vorderingen.
    
    2.2. Bij memorie van antwoord hebben New Shoecompany en Van Woensel de grieven bestreden en, kort gezegd, geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis.
     
    2.3. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, [appellant 1] en UFA door mr. H.J.M. Harmeling en New Shoecompany en Van Woensel door mevr. mr. L.Y. Pawlikowski. Mr. Harmeling heeft gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. [appellant 1] en UFA hebben producties 13 t/m 17 in het geding gebracht. [appellant 1] en UFA enerzijds en New Shoecompany en Van Woensel anderzijds hebben elk een viertal van de ter zitting getoonde boots/loafers aan het hof overhandigd. Hiervan is een akte van depot opgemaakt.
    
    2.4. Vervolgens hebben partijen uitspraak gevraagd.
    
    3. De gronden van het hoger beroep
    
    Met de grieven is het geschil tussen partijen in volle omvang aan het hof voorgelegd. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de dagvaarding in hoger beroep.
     
    4. De beoordeling
    
    4.1. Het gaat in dit kort geding om het volgende.
    
    4.1.1. [appellant 1] is ontwerper van schoenen. De door hem ontworpen schoenen worden vervaardigd en verkocht door UFA. [appellant 1] is directeur van UFA.
    
    4.1.2. New Shoecompany houdt zich bezit met de handel in en de im- en export van schoenen. Van Woensel exploiteert winkels voor, onder meer, schoenen en lederwaren. Van Woensel is een afnemer van New Shoecompany.
    
    4.1.3. Omstreeks 1995 heeft [appellant 1] een serie schoenen ontworpen, die onder het merk MAG en onder de naam MEGAMOKS op de markt wordt gebracht. De serie kenmerkt zich door een klassiek getint bovenwerk, gecombineerd  met een markante zool. In de daarop volgende jaren heeft [appellant 1] het MEGAMOKS-concept uitgebreid met nieuwe ontwerpen, eveneens bestaande uit een combinatie van een klassiek getint bovenwerk met een markante zool.
    
    4.1.4. Laatstelijk heeft [appellant 1] binnen voornoemd concept de SWINGAMOKS ontworpen, onder meer in een "boot"- en een "loafer" model. Op 25 juni 2001 heeft [appellant 1] foto's van drie verschillende modellen van de SWINGAMOKS bij de belastingdienst laten registreren. In augustus/september 2001 zijn de SWINGAMOKS getoond op internationale beurzen. Sinds februari 2002 wordt de serie verkocht in diverse schoenwinkels.
    
    4.1.5. Op 13 augustus 2001 heeft [appellant 1] drie ontwerpen van de SWINGAMOKS als model gedeponeerd bij de World Intellectual Property Organization te Geneve. De volgende twee zijn in dit geschil van belang:
    
    UFA brengt het loafermodel op de markt zonder de in het gedeponeerde model op de bovenzijde aangebrachte strip   en met op de hak twee in plaats van drie ribbels in de doorlopende zool.
    
    4.1.6. New Shoecompany brengt onder de naam BIBOB en TREND ONE onder meer het volgende boot- en loafermodel op de markt, hierna: de BIBOB-schoenen:
    
    4.1.7. Bij brieven van 4 en 5 september 2002 hebben [appellant 1] en UFA New Shoecompany en Van Woensel gesommeerd de verhandeling van de BIBOB-schoenen te staken en gestaakt te houden. Onder protest tot gehoudenheid daartoe heeft New Shoecompany de verkoop van de BIBOB-schoenen gestaakt.
    
    4.1.8. In deze procedure vorderen [appellant 1] en UFA het staken van de verkoop c.a. van de BIBOB-schoenen met nevenvorderingen. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen in het vonnis waarvan beroep afgewezen.
    
    4.2. [appellant 1] en UFA hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat [appellant 1] exclusief model- en auteursrechthebbende is op het uiterlijk van de SWINGAMOKS en dat New Shoecompany en Van Woensel met de BIBOB-schoenen inbreuk op de exclusieve rechten van [appellant 1] maken.
    
    4.3. Het hof zal eerst ingaan op de door [appellant 1] en UFA gestelde inbreuk op het modelrecht.
    
    4.3.1. Ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) is de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, en daarmee dit hof, bevoegd van de op de BTMW gebaseerde vorderingen van [appellant 1] en UFA kennis te nemen, nu New Shoecompany woonplaats heeft in het arrondissement Breda.
    
    4.3.2. De voorzieningenrechter heeft het verweer gehonoreerd van New Shoecompany en Van Woensel dat het model van de SWINGAMOKS niet nieuw is en daarom geen modelrechtelijke bescherming geniet. De hiertegen gerichte eerste grief van [appellant 1] en UFA slaagt. Daartoe wordt het volgende overwogen.
    
    4.3.3. Een gedeponeerd model is niet nieuw in de zin van artikel 4 sub 1 BTMW wanneer een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont, op enig tijdstip binnen vijftig jaren voorafgaande aan het depot in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijke bekendheid heeft genoten. Deze situatie doet zich naar het voorlopig oordeel van het hof ten aanzien van de onder 4.1.5 weergegeven gedeponeerde ontwerpen van de SWINGAMOKS niet voor. Noch in de overgelegde producties noch ter zitting zijn schoenen getoond die hetzelfde uiterlijk vertonen als deze SWINGAMOKS of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen.
    
    4.3.4. Bij dit voorlopig oordeel neemt het hof in aanmerking dat in elk schoenmodel elementen aanwezig zijn  die voordien reeds bekend waren. Er is echter sprake van nieuwheid van een model schoen als het model voldoende afstand houdt ten opzichte van reeds bestaande schoenen  en het model op een voldoende eigen wijze uiting geeft  aan de ontwikkeling van een nieuwe mode of trend. Naar  het voorlopig oordeel van het hof is dit bij de onderhavige SWINGAMOKS ten opzichte van de getoonde oudere modellen het geval.
    
    4.3.5. Bij de beoordeling of sprake is van slechts ondergeschikte verschillen tussen de SWINGAMOKS en de in deze procedure getoonde overige modellen schoenen die dateren van vóór 13 augustus 2001 dient de totaalindruk van de modellen in ogenschouw te worden genomen, vgl. o.a. HR 29 december 1995, NJ 1996, 546. Daarbij is niet van belang dat mogelijk de zool en waarschijnlijk het klassiek getinte bovenwerk van de onderhavige SWINGAMOKS, ieder op zich zelf beschouwd, niet als nieuw in de zin van artikel 4 sub 1 BTMW zijn te kenschetsen. Doorslaggevend is de totaalindruk die ontstaat door de verrassende combinatie van de sportieve zool met het klassiek getinte bovenwerk, die het uiterlijk van de gehele schoen kenmerkt. Dit geldt voor beide modellen.
    
    4.3.6. Het beroep van New Shoecompany en Van Woensel op de oudere Wrangler schoenen (prod. 13 en 14 New Shoecompany en Van Woensel 1e aanleg) faalt. Weliswaar vertoont de zool van die schoenen enige gelijkenis met de zool van de SWINGAMOKS, maar daarmee houdt de gelijkenis ook op. Wanneer de totaalindruk van beide modellen wordt vergeleken is naar het voorlopig oordeel van het hof sprake van meer dan ondergeschikte verschillen. 
    
    4.4. Vervolgens dient beoordeeld te worden of de BIBOB-schoenen inbreuk maken op de onder 4.1.5 weergegeven gedeponeerde ontwerpen van de SWINGAMOKS.
    
    4.4.1. Allereerst zal de loafer worden bezien. Daarbij is van belang dat het op de markt gebrachte model in zoverre afwijkt van het gedeponeerde model dat de strip op de bovenzijde ontbreekt en op de hak slechts twee ribbels in de doorlopende zool zijn aangebracht in plaats van drie. Naar het voorlopig oordeel van het hof zijn de strip en ribbel echter, wanneer de totaalindruk van het model in aanmerking wordt genomen, van ondergeschikte betekenis.
    
    4.4.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof houdt de BIBOB-loafer onvoldoende afstand tot de SWINGAMOK-loafer. Zoals hiervoor ten aanzien van de nieuwheidsvraag is overwogen, geldt ook ten aanzien van de inbreukvraag    dat het gaat om de totaalindruk van beide modellen. Karakteristiek voor beide modellen is de combinatie van  de markante oplopende geribbelde hoge zool zonder hak,  die aan de voor- en achterzijde doorloopt, met de klassieke moccasinschoen als bovenwerk. Weliswaar zijn er in de afwerking van zowel zool als bovenwerk tussen beide modellen de nodige verschillen aan te wijzen, maar naar het voorlopig oordeel van het hof zijn die verschillen ondergeschikt en is het aannemelijk dat het weinig oplettend kopend publiek, dat beide producten meestal niet naast elkaar ziet, door de gelijkenis in de totaalindruk in verwarring zal raken.
    
    4.4.3. Voorshands wordt dan ook geoordeeld dat de BIBOB-loafer inbreuk maakt op het gedeponeerde model van de SWINGAMOK-loafer.
    
    4.5. Ten aanzien van de BIBOB-boot en de SWINGAMOK-boot komt het hof tot een ander voorlopig oordeel. Het bovenwerk van de BIBOB-boot is dusdanig afwijkend van de SWINGAMOK-boot, dat beide modellen daardoor een andere totaalindruk oproepen. Door de grote verschillen in het bovenwerk kan voor de boot in zijn geheel niet meer van slechts ondergeschikte verschillen gesproken worden. Het is voorshands dan ook onvoldoende aannemelijk dat het kopend publiek ten aanzien van deze beide producten in verwarring zal geraken. Derhalve wordt voorshands geoordeeld dat de BIBOB-boot geen inbreuk maakt op de SWINGAMOK-boot.
    
    4.6. Het hof zal vervolgens beoordelen of de vorderingen van [appellant 1] en UFA met betrekking tot de boot toewijsbaar zijn omdat met de BIBOB-boot inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht op de SWINGAMOK-boot. Daartoe moet eerst worden bezien of aan [appellant 1] auteursrecht op de SWINGAMOK-boot toekomt. Naar het voorlopig oordeel van het hof is dit het geval. De boot bezit door de verrassende combinatie van de markante doorlopende geribbelde zool met het klassiek getinte laarsje een eigen oorspronkelijk en kunstzinnig karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. New Shoecompany en Van Woensel hebben het auteursrecht van [appellant 1] op de SWINGAMOK-boot betwist, maar gelet op het bepaalde in artikel 22 lid 2 BTMW wordt [appellant 1] tegenover New Shoecompany en Van Woensel vermoed houder van het auteursrecht te zijn. New Shoecompany en Van Woensel hebben geen feiten gesteld die dit vermoeden kunnen ontzenuwen.
    
    
      4.6.1. Ook ten aanzien van de vraag of sprake is van inbreuk op het auteursrecht van [appellant 1] op de SWINGAMOK-boot moet de totaalindruk van deze boot en de BIBOB-boot met elkaar worden vergeleken. Op dezelfde gronden als hiervoor ten aanzien van het modelrecht is overwogen is het hof voorlopig van oordeel dat de totaalindrukken van beide boots zodanig verschillend zijn dat van een inbreuk niet kan worden gesproken.
      4.7. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen ter zake de BIBOB-boot niet toewijsbaar zijn.
    
    
    
      4.8. Op grond van het hiervoor overwogene zijn ten aanzien van de BIBOB-loafer de vorderingen op de hierna vermelde wijze wegens modelinbreuk toewijsbaar. Een eventuele inbreuk op het auteursrecht van [appellant 1] op de SWINGAMOK-loafer zou tot dezelfde beslissing leiden, zodat een beoordeling van de vorderingen van [appellant 1] en UFA op deze grondslag bij gebrek aan belang achterwege kan blijven. 
      De gevorderde dwangsommen zullen ambtshalve worden gematigd en gemaximeerd op de hierna vermelde wijze.
    
    
    4.8.1. De vorderingen zijn alleen toewijsbaar tegen New Shoecompany. Tegenover de uitdrukkelijke betwisting door Van Woensel dat zij de BIBOB-boot in haar winkels in de verkoop heeft (gehad), hebben [appellant 1] en UFA in het kader van dit kort geding het tegendeel niet voldoende aannemelijk gemaakt.
    
    4.8.2. Het verweer van New Shoecompany dat [appellant 1] en UFA geen spoedeisend belang - meer - hebben bij het gevorderde wordt verworpen. New Shoecompany heeft de verkoop slechts onder protest van gehoudenheid gestaakt. Mitsdien hebben [appellant 1] en UFA voldoende belang en voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van het gevorderde, behoudens echter ten aanzien van de gevorderde afdracht van de met de verkoop van de inbreukmakende schoenen behaalde winst. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad moet het spoedeisend belang ten aanzien van elke nevenvordering afzonderlijk worden beoordeeld. Het spoedeisend belang bij de gevorderde winstafdracht is niet voldoende aannemelijk geworden, zodat deze nevenvordering niet toewijsbaar is. Een voorschot is wel op zijn plaats, zij het dat bij toewijzing van een geldvordering terughoudendheid is geboden. [appellant 1] en UFA hebben bij de geschatte verkochte aantallen inbreukmakende schoenen geen onderscheid gemaakt tussen de loafers en boots. Het hof zal daarom, gelet op de door [appellant 1] en UFA overgelegde berekeningen, een voorschot van € 10.000,-- toewijzen. Voor toewijzing van het daarnaast gevorderde voorschot op schadevergoeding wegens aantasting van exclusiviteit en goodwill is voorshands onvoldoende grond aanwezig.
     
    4.8.3. Het verweer van New Shoecompany dat de vorderingen van [appellant 1] en UFA niet in een kort geding toewijsbaar zijn maar dat daarop in een bodemprocedure behoort te worden beslist, wordt verworpen. Weliswaar is het gevorderde sub (iv) verstrekkend, maar niet te verstrekkend bij een inbreuk als de onderhavige. Het bezwaar dat [appellant 1] en UFA daardoor inzicht verkrijgen in het afnemersbestand van New Shoecompany moet gerelativeerd worden. Niet is gesteld of aannemelijk geworden dat New Shoecompany en UFA zich in hetzelfde marktsegment bewegen.
    
    4.8.4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 260 Rv zal het hof een redelijke termijn bepalen waarbinnen [appellant 1] en UFA een eis in de hoofdzaak moeten hebben ingesteld. 
    
    4.9. De slotsom is dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en de vorderingen van [appellant 1] en  UFA tegen New Shoecompany ten aanzien van inbreuk op het modelrecht van [appellant 1] op de SWINGAMOK-loafer op de hierna vermelde wijze grotendeels zullen worden toegewezen. Hetgeen partijen overigens hebben aangevoerd   kan bij gebrek aan belang buiten beschouwing blijven.
    
    4.10. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal New Shoecompany in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep worden veroordeeld. Aangezien Van Woensel en New Shoecompany bij één procureur zijn verschenen en een gelijkluidend standpunt hebben ingenomen, zal het hof de kosten van Van Woensel op nihil bepalen.
    
    5. De uitspraak
    
    Het hof:
    
    5.1. vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet als volgt opnieuw recht:
    
    5.2. gebiedt New Shoecompany met onmiddellijke ingang het aanbieden, verkopen, verhandelen en/of op enigerlei andere wijze commercialiseren van de hiervoor onder 4.1.6 afgebeelde BIBOB-loafer, dan wel van enig ander schoenontwerp c.q. schoenmodel dat inbreuk maakt op de modelrechten van [appellant 1] op de SWINGAMOK-loafer, te staken en gestaakt  te houden;
    
    
      5.3. gebiedt New Shoecompany aan de raadsman van [appellant 1] en UFA binnen eenentwintig kalenderdagen na betekening van dit arrest een door een registeraccountant op basis van een controle van de boeken en facturen van New Shoecompany goedgekeurde en als zodanig gecertificeerde verklaring te doen toekomen, waaruit de volgende informatie blijkt:
      1. de hoeveelheid inbreukmakende schoenen die New Shoecompany heeft ingekocht respectievelijk verkocht;
      2. de prijs waartegen de inbreukmakende schoenen door New Shoecompany zijn ingekocht respectievelijk verkocht;
      3. de door New Shoecompany per verkochte inbreukmakende schoen behaalde winst;
      4. de wijze waarop de winst is berekend;
      5. de hoeveelheid inbreukmakende schoenen die New Shoecompany in voorraad heeft op de datum van dit arrest;
    
    
    5.4. veroordeelt New Shoecompany tot betaling van een voorschot groot € 10.000,-- op de met de verkoop van de inbreukmakende schoenen behaalde winst, welk bedrag binnen dertig kalenderdagen na betekening van dit arrest dient te zijn bijgeschreven op de derdengeldrekening van de raadsman van [appellant 1] en UFA;
     
    5.5. gebiedt New Shoecompany binnen veertien kalenderdagen na betekening van dit arrest aan alle zakelijke afnemers van de inbreukmakende schoenen schriftelijk te verzoeken de inbreukmakende schoenen binnen een week te retourneren, onder aanbieding van terugbetaling van de factuurprijs en vergoeding van de vervoerskosten, met de volgende tekst:
    
    "Geachte [afnemer],
    
    
      Wij hebben u op [datum] schoenen onder [nummer] geleverd. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft bij arrest van 13 mei 2003 in kort geding geoordeeld dat deze schoenen inbreuk maken op de modelrechten van de heer  [appellant 1] met betrekking tot de loafer uit de collectie MAG SWINGAMOKS, verhandeld door UFA Footwear Agencies B.V. 
      Het gerechtshof heeft ons geboden het maken van inbreuk en het ten (weder)verkoop aanbieden van inbreukmakende schoenen te staken en gestaakt te houden. 
      Krachtens bevel van het gerechtshof verzoeken wij u de thans nog bij u beschikbare inbreukmakende schoenen zoals hierboven aangegeven binnen een week na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij zullen u de factuurprijs terugbetalen en de vervoerskosten vergoeden.
    
    
    Hoogachtend,
    
    The New Shoecompany B.V.",
    
    een en ander met gelijktijdige toezending van afschriften van bedoelde brieven aan de raadsman van [appellant 1] en UFA en met bevestiging van verzending van bedoelde brieven door een binnen zeven kalenderdagen na verzending aan de raadsman van [appellant 1] en UFA toe te sturen door een registeraccountant gecontroleerde en als zodanig gecertificeerde verklaring;
    
    5.6. gebiedt New Shoecompany binnen dertig dagen na betekening van dit arrest alle heden bij haar in voorraad zijnde, alsmede alle door de hiervoor onder 5.5 bedoelde afnemers geretourneerde inbreukmakende schoenen ter vernietiging aan UFA op een door UFA aan te geven plaats af te geven, met gelijktijdige bevestiging hiervan door middel van een door een registeraccountant gecontroleerde en als zodanig gecertificeerde verklaring;
    
    5.7. gebiedt New Shoecompany binnen veertien dagen na betekening van dit arrest aan de raadsman van [appellant 1] en UFA bekend te maken al hetgeen haar bekend is over de herkomst van de inbreukmakende schoenen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan de raadsman van [appellant 1] en UFA te verstrekken, zoals orders, orderbevestigingen, e-mails, fax- en andere correspondentie;
    
    5.8. bepaalt dat New Shoecompany na betekening van dit arrest een dwangsom zal verbeuren van € 1.500,-- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de hiervoor onder 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 en 5.7 gegeven ge- en verboden, alsmede voor elke dag (alsmede een gedeelte daarvan) dat een overtreding voortduurt, een en ander met een maximum van in totaal € 100.000,--; 
    
    5.9. bepaalt de redelijke termijn waarbinnen [appellant 1] en UFA krachtens het bepaalde in artikel 260 Rv een eis in de hoofdzaak moeten hebben ingesteld op zes maanden na betekening van dit arrest;
    
    5.10. veroordeelt New Shoecompany in de kosten van de procedure tussen [appellant 1] en UFA enerzijds en New Shoecompany anderzijds in eerste aanleg en in hoger beroep, aan de zijde van [appellant 1] en UFA tezamen begroot op € 258,18 aan verschotten en € 703,36 aan salaris procureur in eerste aanleg en op € 295,18 aan verschotten en € 2.331,-- aan salaris procureur in hoger beroep;
    
    5.11. veroordeelt [appellant 1] en UFA in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep tegen Van Woensel, in beide gevallen begroot op nihil;
    
    5.12. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    5.13. wijst af het meer of anders gevorderde.
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Kranenburg, Huijbers-Koopman en Van Maanen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 13 mei 2003.