ECLI:NL:RBHAA:2005:AU6584, Rechtbank Haarlem, 22-11-2005, 117263 - KG ZA 05-532
Rechtbank Haarlem — Uitspraak 
Datum: 2005-11-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Seksclub Penthouse Haarlem maakt geen inbreuk op het merk van het gelijknamige tijdschrift Penthouse Magazine nu de waren en diensten niet soortgelijk worden geacht en Penthouse Magazine ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat het bordeel door het gebruik van deze naam voordeel trekt uit de bekendheid en reputatie van het merk PENTHOUSE. Ook de handelsnaam van het bordeel vormt geen inbreuk op het merk van Penthouse Magazine.

vonnis
      RECHTBANK HAARLEM
    
    
    Sector civiel recht
    
    
    zaaknummer / rolnummer: 117263 / KG ZA 05-532
    
    Vonnis in kort geding van 22 november 2005
    
    in de zaak van
    
    
      de vennootschap naar buitenlands recht
      GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS INC.,
      gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
      eiseres,
      procureur mr. H. Oomen,
      advocaat mr. M. Smallegange te Amsterdam,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      HORECA EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ “TAMARINDE” B.V.
      gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem,
      gedaagde,
      procureur mr. K. van der Leij.
    
    
    
    Partijen zullen hierna General Media en Tamarinde genoemd worden.
     
    
      1.	De procedure
      1.1.	Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - de dagvaarding
      - de mondelinge behandeling
      - de pleitnota van General Media
      - de pleitnota van Tamarinde
      - de aanhouding ten behoeve van het beproeven van een minnelijke schikking
      - het faxbericht van 10 november 2005 van de raadsvrouw van General Media met het verzoek om vonnis te wijzen. 
    
    
    1.2.	Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
      2.	De feiten
      2.1.	De rechtsvoorganger van General Media is in 1965 opgericht. Sedert dat jaar geeft het bedrijf het Engelstalige tijdschrift Penthouse Magazine uit. Daarnaast is General Media  actief in de film- en video-industrie, in het distribueren van en licenties verlenen voor Penthouse-producten, alsmede in het verlenen van licenties aan luxueuze gentlemen’s clubs. Sinds 1997 exploiteert General Media tevens diverse (Penthouse gerelateerde) websites met gebruikmaking van verschillende domeinnamen waaronder www.penthousemagazine.com  en www.penthouse.com  en www.penthousestore.com. 
      2.2.	Sinds 1986 geeft General Media een Nederlandse editie van het tijdschrift Penthouse Magazine uit. Van deze Nederlandse editie zijn in het jaar 2000 ruim 54.0000 exemplaren per maand verkocht. Thans worden daarvan gemiddeld ruim 27.000 exemplaren per maand verkocht. In Nederland zijn geen gentlemen’s clubs waarvoor General Media licentie heeft verleend.
      2.3.	Op 27 februari 1973 heeft General Media het woordmerk PENTHOUSE  bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 316372 gedeponeerd voor de klasse 16 en op 27 maart 1991 onder nummer 493592 voor de klassen 9 en 41. Op 11 mei 1999 heeft General Media het woordmerk PENTHOUSE bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt  onder nummer 41194 geregistreerd voor de klassen 9 en 16 en op 24 november 2000 onder nummer 1264126 voor klasse 42 en op 22 december 2000 onder nummer 1302959 voor klasse 41. 
      2.4.	Op 1 november 1976 heeft de vader van de huidige directrice van Tamarinde een seksclub met de naam Penthouse opgericht. Dit bordeel was destijds gesitueerd boven het koetshuis van het perceel Nieuwe Gracht 120 te Haarlem. In 1987 zijn de activiteiten van het bordeel voortgezet in Tamarinde. Tamarinde maakt daarbij gebruik van de handelsnaam Penthouse en/of Penthouse Haarlem. Tamarinde adverteert voor het bordeel onder meer op haar website www.secondhome-amsterdam.nl.
      2.5.	Op 14 januari 2000 heeft Tamarinde het woordmerk PENTHOUSE bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 675853 gedeponeerd voor de klassen 35, 41 en 42.
    
    
    3.	Het geschil
    
    
      3.1.	General Media vordert – zakelijk weergegeven – dat de voorzieningenrechter bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en alle dagen en uren:
      1. Tamarinde zal bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het woordmerk PENTHOUSE van General Media – in het bijzonder het gebruik van het woordmerk PENTHOUSE of een daarmee overeenstemmend teken ter onderscheiding van haar bordeeldiensten – te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom van EURO 50.000 per dag of gedeelte van de dag dat in strijd wordt gehandeld met dit gebod;
      2. Tamarinde zal bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam Penthouse en Penthouse Haarlem of andere met het woordmerk PENTHOUSE van General Media overeenstemmende handelsnamen te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom van EURO 50.000 per dag of gedeelte van de dag dat in strijd wordt gehandeld met dit gebod;
      3. Nietig zal verklaren en de doorhaling zal gelasten van de merkregistratie (registratienummer 675853) van Tamarinde in het register van het Benelux Merkenbureau voor de klassen 35, 41 en 42;
      4. Tamarinde zal veroordelen in de kosten van deze procedure alsmede de buitengerechtelijke kosten; en
      5. De termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure zoals bedoeld in artikel 260 Rv. zal stellen op 6 maanden te rekenen van de dag dat het vonnis in deze zaak is gewezen.
    
    
    3.2.	Tamarinde voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
    
    
      4.	De beoordeling
      4.1.	General Media legt aan haar vordering ten grondslag dat Tamarinde door bij de exploitatie van haar bordeel gebruik te maken van de naam Penthouse, inbreuk maakt op de merkrechten van General Media ten aanzien van het merk PENTHOUSE.  
      Blijkens haar stelling heeft General Media in juni 2005 ontdekt dat Tamarinde gebruik maakt van de naam Penthouse.
      Tamarinde voert aan dat haar rechtsvoorganger en vervolgens zijzelf de naam Penthouse al sinds 1976 in gebruik heeft en het bedrijf zich destijds bij de keuze van haar naam heeft laten inspireren door de ligging van de  seksclub, te weten het penthouse boven het koetshuis van het perceel Nieuwe Gracht 120 te Haarlem. Daarbij kwam dat de vader van de huidige directrice van Tamarinda destijds reeds twee andere seksclubs had waarin het woord huis in een vreemde taal voorkwam, te weten : “Second Home” en “Casa Nova”. Tamarinde betwist dat het tijdschrift Penthouse in 1976 in Nederland alom bekendheid genoot en bij de keuze van de naam voor de seksclub is aangehaakt bij de bekendheid van dat tijdschrift. 
    
    
    Bevoegdheid
    
    4.2.	Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 sub B van de Benelux Merkenwet (hierna: ‘BMW’) stelt de voorzieningenrechter vast dat, nu Tamarinde in het arrondissement Haarlem is gevestigd, hij op grond van artikel 37 sub A BMW bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen.
    
    Merkinbreuk
    
    4.3.	General Media beroept zich allereerst op bescherming van haar merk op grond van artikel 13 A lid 1 sub b BMW. Vast staat dat het aan de orde zijnde merk en teken PENTHOUSE zoals dat door partijen wordt gebruikt, identiek is. Vervolgens komt de vraag aan de orde of de diensten van Tamarinde geacht worden soortgelijk te zijn aan de waren en diensten waarvoor General Media haar merk heeft ingeschreven. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken, onder meer bestaande uit hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel het complementair karakter van de waren en diensten. Ook dient de maatstaf uit het arrest Canon/Cannon (HvJ 29 september 1998, NJ 1999, 393) hierbij betrokken te worden.
    
    4.4.	Met inachtneming van voornoemde zijn naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de diensten die Tamarinde aanbiedt niet soortgelijk aan de waren en diensten die General Media aanbiedt. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter dat een tijdschrift zoals Penthouse, waarvan de fotoreportages van naakte en halfnaakte vrouwen als meest kenmerkend onderdeel gelden, van wezenlijk andere aard is dan het aanbieden van diensten in een bordeel. General Media begeeft zich naar eigen zeggen met haar productie en distributie van erotische waren en diensten op het gebied van “adult entertainment” en omschrijft daarbij haar doelgroep als de volwassen man op zoek naar erotische ontspanning. Hoewel gezegd kan worden dat dit gebied en deze doelgroep overeenstemmen met die van Tamarinde, is daarmee de soortgelijkheid van de waren en diensten niet gegeven. Immers, de aanschaf van een tijdschrift dan wel het bezoeken van een aan dat tijdschrift gelieerde internet-site, kenmerkt zich door een hoge mate van anonimiteit, passiviteit en laagdrempeligheid, terwijl het daadwerkelijk brengen van een bezoek aan een bordeel die kenmerken in aanzienlijk mindere mate bezit. Voorstelbaar is dat de volwassen man die een tijdschrift als Penthouse koopt, op zoek is naar een andere vorm van erotische ontspanning dan de volwassen man die een bordeel bezoekt. Dit onderscheid kan eveneens worden ontleend aan de onderscheidenlijke websites waarop partijen hun diensten en waren exploiteren. Waar enerzijds de website van General Media een interactief karakter heeft, en de diensten die zij aanbiedt onder meer uit de website zelf bestaan, heeft anderzijds de website van Tamarinde uitsluitend een informatief karakter en heeft die site enkel de kennelijke bedoeling bekendheid te geven aan de diensten die Tamarinde in haar bordeel kan bieden. Het beroep van General Media op bescherming van haar merk op grond van artikel 13 lid 1 onder b BMW kan derhalve niet slagen.
    
    4.5.	Voorts beroept General Media zich op bescherming van haar merk op grond van artikel 13 A lid 1 sub c BMW. Het verweer van Tamarinde dat erop neerkomt dat de vraag of Penthouse een bekend merk is, moet worden beoordeeld naar de situatie van 1976 toen Tamarinde met haar seksclub startte, kan niet worden gevolgd. De voorzieningenrechter overweegt daartoe dat de toetsing van de bekendheid van een merk dient plaats te vinden naar het moment waarop de inbreukmakende gebruiker van het latere merk, in dit geval Tamarinde, wordt aangesproken. De bescherming van genoemd artikellid is met name bedoeld om aan bekende merken een ruimere bescherming te bieden. Indien het verweer van Tamarinde in deze gevolgd zou worden, zou dat tot gevolg hebben dat een merk dat gedurende een bepaald tijdsverloop bekend(-er) is geworden, nooit meer zou kunnen optreden tegen een inbreukmakend gebruik waarvan hij niet eerder op de hoogte was. Daarmee zou de beoogde bescherming haar doel missen. Dat in onderhavig geval een periode van bijna 30 jaar is gelegen tussen het moment waarop (de rechtsvoorganger van) Tamarinde de naam Penthouse in gebruik heeft genomen en het moment waarop General Media van dat gebruik kennis kreeg en Tamarinde daarop heeft aangesproken, kan daarin geen verandering brengen. Gelet op onder andere de overgelegde huidige verkoopgegevens van het tijdschrift Penthouse en de gegevens over het bezoek aan de daaraan gelieerde website is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat General Media op dit moment beschikt over een bekend merk dat voor overeenkomstige bescherming in aanmerking kan komen.
    
    4.6.	Voor een geslaagd beroep op artikel 13 A lid 1 sub c BMW dient voorts te worden beoordeeld of door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet is gebleken dat door Tamarinde ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken dan wel dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk van General Media. Gelet op het gegeven dat Tamarinde inmiddels gedurende bijna 30 jaar de naam Penthouse heeft gebruikt, zijn de enkele stellingen van General Media die erop neerkomen dat het betreffende publiek snel geneigd zal zijn te denken dat Tamarinde economisch dan wel juridisch met General Media verbonden is, en dat Tamarinde daarmee afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk PENTHOUSE en voordeel trekt uit de bekendheid en reputatie van het merk, volstrekt onvoldoende onderbouwd, laat staan aannemelijk gemaakt. Het resultaat van één enkele zoekopdracht door de zoekmachine Google op internet kan niet als zodanig gelden, zeker nu dat resultaat te zeer bepaald is door de opgegeven zoektermen (penthouse nederland sex). Dat General Media blijkens haar toelichting bij haar onderzoek naar de mogelijkheden van het exploiteren van een “luxueuze gentlemen’s club” in Nederland of elders in Europa stuitte op het bestaan van het bordeel van Tamarinde en gelet op de mogelijke toekomstige concurrentie tussen General Media en Tamarinde de bescherming van haar rechten inroept, kan haar evenmin baten, nu het in artikel 13 a lid 1 sub c BMW genoemde criterium niet is dat ongerechtvaardigd voordeel te verwachten is, maar dat dit voordeel daadwerkelijk wordt getrokken dan wel dat daadwerkelijk afbreuk plaatsvindt. Het beroep op bescherming op grond van artikel 13 A lid 1 sub c BMW faalt derhalve eveneens. 
    
    Handelsnaam
    
    4.7.	General Media beroept zich voorts op artikel 5a van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw). De stelling van Tamarinde dat deze vordering aan de kantonrechter had moeten worden voorgelegd moet onjuist worden geoordeeld nu General Media zich niet beroept op artikel 6 Hnw waarin een bijzondere kantongerechtsprocedure is voorzien en zij dat kennelijk ook niet heeft bedoeld gelet op de overige door haar ingestelde vorderingen. Overeenkomstig artikel 5a Hnw komt het verbod om een handelsnaam te voeren met gebruikmaking van het merk van een ander, voor toewijzing in aanmerking voor zover bij het publiek verwarring omtrent de herkomst te duchten is. Daartoe zijn door General Media evenwel geen andere dan de reeds besproken feiten en omstandigheden aangevoerd. Ten aanzien van dit onderdeel van de vordering geldt daarom eveneens hetgeen hierover reeds is overwogen omtrent de lange periode waarin beide handelsnamen naast elkaar hebben bestaan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat General Media onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat verwarring te duchten is. Het beroep op artikel 5a Hnw kan derhalve evenmin slagen.
    
    4.8.	 Gelet op het voorgaande dienen de gevraagde voorzieningen te worden geweigerd. Daarmee behoeven de verdere verweren van Tamarinda geen bespreking meer. De voorzieningenrechter merkt in dit verband nog wel op dat hij de gevraagde voorzieningen reeds had kunnen weigeren op grond van het ontbreken van spoedeisend belang aan de zijde van General Media. Het door General Media gestelde spoedeisend belang heeft zij uitsluitend gebaseerd op de stelling dat hoogst waarschijnlijk is dat de bodemrechter indien geadieerd haar vorderingen zou toewijzen. Gelijk uit het hiervoor overwogene volgt acht de voorzieningenrechter dit bepaald minder waarschijnlijk, waarbij nog komt dat ook op grond van deze stelling van General Media niet valt in te zien waarom voor de onderhavige kwestie een uitspraak van de bodemrechter niet kan worden afgewacht.
    
    4.9.	General Media zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld.
    
    
      4.10.	De kosten aan de zijde van Tamarinde worden begroot op:
      -vast recht		EUR	244,00
      -salaris procureur		816,00
      Totaal		EUR    	1.060,00	
    
    
    5.	De beslissing
    
    De voorzieningenrechter
    
    5.1.	weigert de gevraagde voorzieningen,
    
    5.2.	veroordeelt General Media in de proceskosten, aan de zijde van Tamarinde tot op heden begroot op EUR 1.060,00,
    
    5.3.	verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 22 november 2005.?