ECLI:NL:GHSGR:2002:AF2286, Gerechtshof 's-Gravenhage, 19-12-2002, 01/1057
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2002-12-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

Uitspraak: 19 december 2002
      Rolnummer: 01/1057
      Rolnr. Rechtbank: 01/909 
    
    
    
      HET GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE, kamer M C- 5, 
      heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van
    
    
    
      1. DEFACTO ESTATE B.V.,
      2. DEFACTO AUTOMATISERING B.V.,
      3. DEFACTO HOLDING B.V.,
      4. DEFACTO SOFTWARE B.V.,
      5. OMNIA SOFTWARE B.V. mede h.o.d.n. DEFACTO AUTOMATISERING,
      6. STICHTING DEFACTO,
      alle gevestigd te Groningen,
      appellanten,
      hierna tezamen ook te noemen: Defacto, 
      procureur: mr. W. Taekema,
    
    
    tegen 
    
    
      STICHTING DEFACTO VOOR EEN ROOKVRIJE TOEKOMST, voorheen
      STICHTING VOLKSGEZONDHEID EN ROKEN (STIVORO),
      gevestigd te 's-Gravenhage,
      geïntimeerde,
      hierna ook te noemen: Stivoro, 
      procureur: mr. H.C. Grootveld.
    
    
    Het geding
    
    
      Bij exploot van 4 oktober 2001 is Defacto in hoger beroep gekomen van het door de president van de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 21 september 2001.  
      Defacto heeft één algemene grief tegen het bestreden vonnis aangevoerd, welke door Stivoro bij memorie van antwoord is bestreden.
      Vervolgens hebben partijen ieder een akte genomen.
      Tenslotte is arrest gevraagd.
    
    
    Beoordeling van het hoger beroep
    
    
      1. De door de president in rechtsoverweging 1 van het bestreden
      vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.   
    
    
    
      2. Defacto heeft gevorderd Stivoro te verbieden het woord Defacto te gebruiken.
      De president heeft het gevorderde afgewezen. Met de grief, die zich richt tegen deze afwijzing, beoogt Defacto het geschil in volle omvang aan het hof voor te
      leggen.
    
    
    
      3.   Ter onderbouwing van haar vordering stelt Defacto in hoger beroep primair dat Stivoro door het gebruiken van de naam Defacto handelt in strijd met het bepaalde in
      1. de artikelen 13A, lid 1, sub c en d, van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) en
      2. de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).
    
    
    
      4.   Merkrechten
      Vaststaat dat appellante sub 3 (hierna ook: Defacto Holding) rechthebbende is op het Benelux en Internationale beeld/woordmerk DEFACTO (de bewijzen van inschrijving zijn overgelegd als productie 9 in eerste aanleg). 
      Defacto heeft voorts gesteld dat appellante sub 2 (hierna ook: Defacto Automati-sering) rechthebbende is op een Benelux woord/beeld merk, dat op 15 januari 1993 bij het Benelux-Merkenbureau onder nr 528805 is ingeschreven. Nu evenwel niet is gesteld wat dit merk inhoudt en ook geen stukken zijn overgelegd waaruit dat valt af te leiden, kan het hof niet beoordelen of Stivoro inbreuk op die merkrechten maakt en zal het hof deze merkrechten buiten beschouwing laten. Het bovenstaande brengt mee dat uitsluitend Defacto Holding zich op het bepaalde in artikel 13A, lid 1, sub c en d, BMW kan beroepen.
    
    
    
      5.   Artikel 13A, lid 1, sub c, BMW
      Het hof is voorshands van oordeel dat het beroep van Defacto (in hoger beroep voor het eerst) op artikel 13A lid 1, sub c, BMW al faalt, omdat niet aannemelijk is geworden dat sprake is van een bekend merk als bedoeld in die bepaling. 
      Niet alleen heeft Defacto in eerste aanleg (in punt 1.2 van haar pleitaan-tekeningen) zelf uitdrukkelijk gesteld "dat Defacto geen bekend merk in de zin van artikel 13 BMW is", maar afgezien daarvan heeft zij haar stelling in hoger beroep dat wel sprake is van een bekend merk onvoldoende onderbouwd om, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan, in dit kort geding van de juistheid daarvan uit te gaan. Van bekendheid is sprake als het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied (vergelijk het Chevy-arrest, HvJ EG 14 september 1999, NJ 2000, 376). Ter onderbouwing van haar stelling dat DEFACTO een bekend merk is heeft Defacto, onder overlegging van een lijst van haar belangrijk(st)e klanten, slechts gesteld dat zij een landelijk bekende organisatie is bij gebruikers van haar programmatuur en dat het aantal "hits" op haar website gemiddeld 587 per week bedroeg. Dit is onvoldoende om aan te nemen dat haar merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van de gebruikers van computerprogrammatuur in het algemeen binnen een aanmerkelijk deel van de Benelux; aannemelijk is dat de groep van (alle) gebruikers van computerprogrammatuur veel groter is dan de groep van gebruikers van Defacto-programmatuur. 
      Andere omstandigheden op grond waarvan bekendheid zou kunnen worden aangenomen, zoals het op substantiële schaal maken van reclame, zijn niet gesteld of aannemelijk geworden.  
    
    
    
      6. Artikel 13A, lid 1, sub d, BMW 
      6a.   De merkhouder kan zich verzetten tegen "ander gebruik", dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van zijn merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
    
    
    6b.   Het hof begrijpt dat Defacto zich op het standpunt stelt dat Stivoro door het gebruik van de (handels)naam DEFACTO (voor een rookvrije toekomst/rookvrij) inbreuk maakt op de rechten van Defacto Holding op het merk DEFACTO. Zij stelt daartoe dat Stivoro de naam DEFACTO op grote schaal gebruikt, onder meer door het voeren van landelijke campagnes tegen roken, gericht op het grote publiek. Doordat DEFACTO binnen afzienbare tijd synoniem zal zijn met "anti-roken", zal Defacto daarvan last ondervinden, in die zin dat er afbreuk wordt gedaan aan haar reputatie (de reputatie van haar merk, begrijpt het hof) en dat haar aantrekkingskracht en exclusiviteit verminderen, aldus Defacto. Zij stelt dat Stivoro zonder enig bezwaar een andere naam had kunnen kiezen en dus, begrijpt het hof, sprake is van ongerechtvaardigd afbreuk. Hierna zal het hof ingaan op de vraag op welke wijze en in welke omvang Stivoro de naam DEFACTO (voor een rookvrije toekomst/rookvrij) gebruikt en de vraag of door dat gebruik ongerechtvaardigd afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk DEFACTO.   
    
    
      6c.    Per 1 augustus 2001 heeft Stivoro haar naam gewijzigd in "DEFACTO voor een rookvrije toekomst". Zij stelt dat zij in de praktijk de naam "DEFACTO rookvrij" gebruikt. 
      Zij betwist dat zij de naam DEFACTO (sec) zonder voormelde toevoeging(en) gebruikt. Het hof acht echter op grond van overgelegde stukken voorshands voldoende aannemelijk dat Stivoro ook de naam DEFACTO (sec) zonder toevoeging gebruikt. Het hof verwijst naar het (als productie 10 in eerste aanleg) door Defacto overgelegde persbericht "Defacto nieuwe naam voor Stichting Volksgezondheid en Roken", waarin wordt gesteld:   
      - "Vanaf 1 augustus heet zij Defacto, met als pay-off  "voor een rookvrije toekomst",  
      - "Directeur Trudy Prins daarover (…) Defacto is een naam die beter bij deze uitgangspunten past" en 
      - "Stivoro/Defacto richt haar activiteiten met name op (…)".
    
    
    
      Voorts is het hof voorshands van oordeel dat, voorzover Stivoro de naam DEFACTO met de toevoeging "voor een rookvrije toekomst" of "rookvrij" gebruikt, het woord DEFACTO het kenmerkende en onderscheidende bestanddeel daarvan vormt. 
      Het hof verwijst naar het briefpapier en de facturen van Stivoro (productie 6 van Stivoro in eerste aanleg en productie 1 bij memorie van antwoord) en naar  advertenties waarin "DEFACTO voor een rookvrije toekomst" is vermeld (productie 3 bij memorie van grieven). Een voorbeeld van zo'n advertentie ziet er als volgt uit: 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      "DEFACTO" is hierin zoveel duidelijker en groter afgedrukt, dat de toevoeging "voor een rookvrije toekomst" daarbij in het niet valt, althans slechts een zeer ondergeschikt onderdeel vormt.
      Het onderhavige merk van Defacto Holding bestaat uit het woord DEFACTO in vette, grote schrijfletters en daarnaast een vage tekening van een vierkant, bestaande uit 9 vierkantjes met achtergrond.
      Nu naar het voorlopig oordeel van het hof ook in het merk van Defacto Holding DEFACTO het onderscheidende en kenmerkende bestanddeel vormt, gebruikt Stivoro naar het voorlopig oordeel van het hof (een) aan de merken van Defacto Holding overeenstemmend(e) teken(s).  
    
     
    6d.   Niet gemotiveerd betwist is de stelling van Defacto dat Stivoro op grote schaal landelijke campagnes voert, die gericht zijn op het grote publiek, waaronder personen behorend tot de doelgroep van Defacto. Het statutaire doel van Stivoro is "bevordering van de volksgezondheid in de relatie tot roken en het bestrijden van tabaksgebruik in het bijzonder". Stivoro houdt zich hoofdzakelijk bezig met het geven van (publieks)voorlichting over (niet-)roken. Uit het door Stivoro overgelegde jaarverslag 2000 blijkt dat zij daartoe grote "multimediale" publiekscampagnes voert, waarbij, onder meer aan het grote publiek, informatie wordt gegeven door middel van televisie, radio, posters, folders, brochures, mailings en/of advertenties. In 2000 heeft zij blijkens haar jaarverslag aan jeugd- en volwassenencampagnes fl. 5.529.132,-- besteed. Het hof gaat er dan ook van uit dat Stivoro op grote schaal campagnes voert, die gericht zijn op het grote publiek en dat een zeer groot deel van de Nederlandse bevolking, waaronder de (potentiële) klanten van Defacto, met uitingen van Stivoro wordt geconfronteerd.
    
    6e     Stivoro heeft betwist dat zij haar naam DEFACTO (voor een rookvrije toekomst/rookvrij) prominent gebruikt in haar uitingen, gericht op het grote publiek, zodat, naar zij stelt, door voormelde campagnes geen verwarring of associatie met Defacto en haar merk DEFACTO kan ontstaan. Zij stelt voorts dat zij haar naam alleen richting professionele doelgroepen gebruikt. Het hof acht echter voldoende aannemelijk dat Stivoro haar naam DEFACTO (voor een rookvrije toekomst/ rookvrij) ook gebruikt in haar uitingen naar het grote publiek. Het hof verwijst naar de hiervoor afgedrukte advertentie (dat deze advertentie deel uitmaakt van een campagne die op initiatief van het Koningin Wilhelmina Fonds, in samenwerking met Stivoro, werd gehouden, doet daaraan niet af), de website van Stivoro (productie 6 van Stivoro in eerste aanleg) en de door Defacto bij haar akte in hoger beroep als producties 6 en 7 overgelegde brieven (dit zijn, zoals Stivoro stelt, weliswaar interne stukken, maar de juistheid van de daarin gedane mededelingen is niet betwist.) 
    
    
      6f.   Stivoro betwist dat zij een belangenvereniging is. Dat doet er evenwel niet aan af dat zij beoogt bepaalde doelen te bereiken, kort gezegd, het verminderen en voorkomen van (mee)roken. Om dat doel te bereiken maakt zij in haar "boodschap" gebruik van (reclame)uitingen, waarin aan rokers onplezierige mededelingen worden gedaan en/of rokers in een negatief daglicht worden geplaatst. Zo wordt gewezen op de schadelijke gevolgen en de (ernstige) gezondheidsrisico's van roken voor de roker zelf en voor anderen door passief meeroken. Het hof wijst op de hiervoor afgebeelde advertentie waarin wordt gewezen op de schadelijke gevolgen van roken door een (toekomstige) moeder voor haar (ongeboren) kind. Het hof acht voorshands aannemelijk dat dergelijke confronterende uitingen (hoezeer ook te respecteren) een ontmoedigend effect (kunnen) hebben op een groot aantal personen, waaronder personen die tot de doelgroep van Defacto behoren.  
      Daardoor kan naar het voorlopig oordeel van het hof door het gebruik van de naam DEFACTO in bedoelde uitingen een dienovereenkomstige associatie worden gewekt met de merken van Defacto Holding en daardoor bestaat het gevaar dat de aantrekkingskracht en het kooplustopwekkend vermogen van die merken wordt aangetast en dus afbreuk wordt gedaan aan     het onderscheidend vermogen en de reputatie van die merken. Niet betwist is dat sprake is van ongerechtvaardigd afbreuk kunnen doen. Dat voor dat gebruik een geldige reden aanwezig is, is niet gesteld of gebleken. 
    
    
    6g.   Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Stivoro door het gebruik van de naam DEFACTO (al dan niet in combinatie met de woorden rookvrij/voor een rookvrije toekomst) inbreuk maakt als bedoeld in artikel 13A, lid 1, sub d, BMW op de merkrechten van Defacto Holding. In zoverre komt de vordering van Defacto voor toewijzing in aanmerking.  
    
    6h.  Stivoro heeft nog aangevoerd dat de naam Defacto ook wordt gebruikt door andere organisaties of ondernemingen met zeer uiteenlopende activiteiten, waartegen appellanten niet optreden. Tussen partijen staat vast dat appellanten sub 1 tot en met 5 met elkaar gelieerd zijn en/of tot "dezelfde rechtspersoonlijke stam" behoren. Van de overige "Defacto's" is niet gesteld of aannemelijk geworden dat zij de naam Defacto op grote schaal gebruiken en/of sprake is van gebruik gericht op (een groot aantal) personen die tot de doelgroep van Defacto behoren. Ten aanzien van Defacto B.V. te Joure heeft Stivoro onbetwist gesteld dat deze niet is terug te vinden is in het handelsregister, zodat aannemelijk lijkt dat deze vennootschap geen onderneming onder die naam drijft. Het lijkt bij de andere "Defacto's" veeleer te gaan om organisaties of ondernemingen die slechts bij een beperkt - plaatselijk - publiek bekendheid genieten. Bovendien is niet gesteld of aannemelijk geworden dat zij door middel van confronterende uitingen een "boodschap" uitdragen, waarmee Defacto niet geassocieerd wenst te worden. Niet aannemelijk is dan ook dat het gebruik van de naam DEFACTO door die organisaties of ondernemingen afbreuk kan doen het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Defacto Holding. In zoverre is er een belangrijk verschil met het gebruik van de naam DEFACTO door Stivoro en kan het gestelde gebruik van die naam door bedoelde andere organisaties of ondernemingen niet afdoen aan het oordeel van het hof dat het gebruik van die naam door Stivoro merkinbreuk oplevert.       
       
    
      7.   De artikelen 5 en 5a Hnw
      Voor een verbod op grond van artikel 5 Hnw is vereist dat er, in verband met de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek (directe of indirecte) verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is. 
      Niet betwist is de stelling van Stivoro dat de aard van "de ondernemingen" en de (bedrijfs)activiteiten van Defacto enerzijds en Stivoro anderzijds volstrekt verschillen. Ook is niet gesteld of gebleken dat er sprake is van deels overlappende of in elkaars verlengde liggende activiteiten en/of van activiteiten die anderszins raakpunten hebben. Naar het voorlopig oordeel van het hof is dan ook niet aannemelijk dat verwarring tussen "de ondernemingen" als bedoeld in art 5 Hnw te duchten is. Dit brengt mee dat het beroep op artikel 5 Hnw - nog daargelaten of Stivoro een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet is - al om die reden faalt.
      Om voormelde redenen acht het hof ook niet aannemelijk dat sprake is van verwarring omtrent de herkomst van de waren (of diensten) als bedoeld in artikel 5a Hnw en faalt ook het beroep op dat artikel. 
    
    
    Stivoro heeft de stelling van Defacto dat haar website wordt bezocht en zij wordt gebeld door mensen die op zoek zijn naar Stivoro, niet voldoende gemotiveerd betwist. Dit valt overigens ook af te leiden uit de bij grieven en bij de "akte tot overlegging producties in verband met verwarring" overgelegde stukken, op grond waarvan bovendien aannemelijk is dat Defacto wel eens stukken of berichten ontvangt die bestemd zijn voor Stivoro. Een en ander is naar het voorlopig oordeel van het hof in de regel slechts te herleiden tot vergissingen door de gelijkenis van de naam en niet tot daadwerkelijke verwarring tussen de ondernemingen of verwarring omtrent de herkomst van de waren of diensten. Daaruit kan naar het voorlopig oordeel van het hof dan ook niet worden afgeleid dat sprake is van verwarring als bedoeld in de artikelen 5 en 5a Hnw.  
    
    
      8.   Het hof begrijpt dat Defacto zich uitsluitend op artikel 6:162 BW beroept voor het geval "de BMW en de Hnw geen soelaas bieden" aan (één van de) appellanten (vergelijk punt 24 van de memorie van grieven). Nu Defacto geen enkel onderscheid maakt tussen de verschillende appellanten, gaat het hof ervan uit dat zij slechts behoefte heeft aan en belang heeft bij behandeling van de subsidiare grondslag van haar vordering indien de vordering niet op enige van de primair aangevoerde grondslagen voor toewijzing in aanmerking komt. 
      Nu het gevorderde verbod op grond van artikel 13A, lid 1, sub d, BMW toewijsbaar is, behoeft het beroep op artikel 6:162 BW dan ook geen behandeling.
    
    
    9.   Voorzover Stivoro in eerste aanleg (in punt 36 van haar pleitnotities) heeft bedoeld te stellen dat spoedeisend belang bij de onderhavige vordering ontbreekt en zij dit verweer moet worden geacht te hebben gehandhaafd, wordt dit verworpen, daar het enkele feit dat het kort geding anderhalve maand na de (ruim een maand daarvoor aangekondigde) naamswijziging van Stivoro in DEFACTO heeft gediend, volstrekt onvoldoende is om aan te nemen dat spoedeisend belang ontbreekt. Overigens moet worden vooropgesteld dat indien in kort geding een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan, als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, het alleszins voor de hand ligt dat deze partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen.    
    
    
      10.   Het bovenstaande brengt mee dat de grief in zoverre slaagt dat het hof van
      oordeel is dat Stivoro door het gebruik van de naam DEFACTO (voor een rookvrije toekomst/rookvrij) inbreuk maakt op de merkrechten van Defacto Holding. Het vonnis zal dan ook worden vernietigd en het gevorderde verbod zal alsnog worden toegewezen als in het dictum vermeld, met dien verstande dat aan Stivoro een uitlooptermijn van drie maanden zal worden gegund. Nu noch appellanten, noch Stivoro enig relevant onderscheid aanbrengen tussen de verschillende appellanten en appellanten gezamenlijk procederen met één procureur (waardoor het bedrag van de kostenveroordeling ten gunste van appellanten hetzelfde is als wanneer Defacto Holding alleen zou hebben geprocedeerd), zal het hof in navolging van partijen in het dictum ook geen onderscheid maken. Stivoro zal als de in het ongelijk gestelde partij worden  veroordeeld in de proceskosten van de eerste aanleg en het hoger beroep.
    
    
    
    
    Beslissing
    
    Het hof:
    
    
      vernietigt het bestreden vonnis van de president van de rechtbank
      's-Gravenhage van 21 september 2001
    
    
    en opnieuw rechtdoende:
     
    verbiedt geïntimeerde vanaf drie maanden na betekening van dit arrest de naam DEFACTO (voor een rookvrije toekomst/rookvrij) te gebruiken;
    
    bepaalt dat geïntimeerde een dwangsom zal verbeuren van € 1.000,-- per overtreding van het verbod dan wel - ter keuze van Defacto - per dag dat zij het verbod overtreedt, met een maximum van € 100.000,---;
        
    
      veroordeelt geïntimeerde in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Defacto begroot op 
      € 948,65 voor de eerste aanleg en € 1.451,45 voor het hoger beroep;
    
    
    verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
    
    wijst af het meer af anders gevorderde.  
    
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Verduyn; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 december 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.