ECLI:NL:HR:2021:641, Hoge Raad, 23-04-2021, 19/03035
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2021-04-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Uitputting van merkrechten; art. 13 lid 1 GMVo en art. 2.23 lid 3 BVIE; HvJEU 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding). In de handel brengen. Verkoop in de EER door merkhouder. Vertrouwelijkheidsregime m.b.t. kennisneming van bedrijfsgeheimen; art. 1019ib Rv en art. 22a lid 3 Rv. Tweeconclusieregel.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
  
  
    CIVIELE KAMER
  
  
    
      Nummer	19/03035
    
      Datum   	23 april 2021
  
  
    ARREST
  
  
    In de zaak van
  
  1. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE MHCS,gevestigd te Épernay, Frankrijk,
  2. SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO.,gevestigd te Cognac, Frankrijk,
  3. POLMOS ZYRARDOW SP.ZO.O.,gevestigd te Zyrardow, Polen,
  4. MACDONALD & MUIR LIMITED,gevestigd te Edinburgh, Groot-Brittannië,
  
    EISERESSEN tot cassatie, verweersters in het incidentele cassatieberoep,
    hierna gezamenlijk: Hennessy c.s.,
    advocaten: T. Cohen Jehoram en G.J. Harryvan,
  
  
    tegen
  
  
    
      [verweerster] B.V.,gevestigd te [vestigingsplaats], 
    VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het incidentele cassatieberoep,
    hierna: [verweerster],
    advocaat: B.I. Kraaipoel.
  
  
    1.	Procesverloop
  
  Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:
  
    
      het vonnis in de zaak C/09/525720/KG ZA 17-98 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 7 juli 2017;
    
    
      de arresten in de zaak 200.222.235/01 van het gerechtshof Den Haag van 30 april 2019 en 11 juni 2019.
    
  
  
    Hennessy c.s. hebben tegen het arrest van het hof van 30 april 2019 beroep in cassatie ingesteld. 
    
      [verweerster] heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld tegen dit arrest.
    Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het beroep ingediend.
    De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor [verweerster] mede door J.S. Hofhuis.
    De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot vernietiging en verwijzing in het principaal cassatieberoep en in het incidenteel cassatieberoep, indien niet wordt besloten tot schorsing teneinde prejudiciële vragen te stellen langs de lijnen als voorgesteld in de conclusie onder 2.30 en 2.34.
    De advocaten van partijen hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.
  
  
    
      2Uitgangspunten en feiten
    
      2.1
      
        In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
        (i) Hennessy c.s. maken deel uit van het concern Louis Vuitton Moët Hennessy, dat zich bezig houdt met de handel in (alcoholhoudende) dranken, waaronder waren voorzien van de merken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, KRUG, DOM PERIGNON, BELVEDERE, HENNESSY, ARDBEG en GLENMORANGIE (hierna: de Hennessy-producten, respectievelijk de Hennessy-merken). 
        (ii) Volgens de inschrijvingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt [verweerster] zich bezig met groothandel, im- en export van alcoholische dranken. 
        (iii) Bij de uitoefening van haar activiteiten maakt [verweerster] gebruik van de diensten van onder meer [B] B.V. (hierna: [B]) en [C] B.V. (hierna: [C]), die zich bezig houden met de op- en overslag van accijnsgoederen. 
        (iv) De voorzieningenrechter heeft aan Hennessy c.s. verlof verleend om ten laste van [verweerster] conservatoir bewijsbeslag te leggen op bescheiden die verband houden met: het (doen) invoeren in de EER van Hennessy-producten; het (doen) aanbieden, verkopen, adverteren en/of in voorraad (doen) houden ter verhandeling in de EER van Hennessy-producten die niet voor de Europese markt zijn bestemd; het (doen) decoderen van Hennessy-producten; het (doen) aanbieden, verkopen, adverteren en/of in voorraad (doen) houden van gedecodeerde Hennessy-producten.
        (v) De voorzieningenrechter heeft voorts aan Hennessy c.s. verlof verleend om ten laste van [verweerster] onder [B] conservatoir derdenbeslag tot afgifte te leggen op inbreukmakende Hennessy-producten van de desbetreffende merkhouders.
        (vi) Op grond van het onder (v) bedoelde verlof hebben Hennessy c.s. op 30 augustus 2016 blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal onder [B] beslag tot afgifte gelegd op:
      
      
      
        “1*. 28 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11606861/0002, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie A 244600;
        (…)
        3*. 105 dozen met daarin 6 0,75 literflessen MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL ROSE DEMI-SEC, bekend onder artikelcode MOETNCIR0000000000000750, met lotcode 11607006/0002, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 30110;
        4*. 42 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11607539/0001, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 31430;
        5*. 80 dozen met daarin 6 0,75 literflessen MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL ROSE DEMI-SEC, bekend onder artikelcode MOETNCIR0000000000000750, met lotcode 11607006/0002, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 31530;
        6*. 42 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11607539/0001, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 52130;
        7*. 14 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11607539/0001, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 62305;”
      
      
      
        (vii) In het proces-verbaal van de beslaglegging is voorts het volgende opgenomen:
      
      
      
        “(…) Voor de aanwijzing van de in beslag te nemen zaken zijn aanwezig geweest  [twee] productdeskundigen, beide voor verzoeksters;
        De door mij in conservatoir beslag tot afgifte genomen MHCS-producten zijn door rekwiranten aangewezen als inbreukmakende MHCS-producten, zulks door middel van controle van de doos- en of flescode. Door de productdeskundigen is aan mij kenbaar (…) gemaakt dat zij enkel en alleen aan de hand van het controleren van de productcodes van de fles en/of doos in de eigen administratie vast kunnen stellen of het inbreukmakende MHCS-producten betreffen;
        (…)
        Voorafgaand aan onderhavig beslag ten laste van beslagene is op dezelfde dag op de beslaglocatie eveneens beslag gelegd ten laste van derden. Gedurende deze beslaglegging is mij gebleken aan de hand van de door de besloten vennootschap [B] B.V. aan mij verstrekte voorraadadministratie dat voormelde in conservatoir beslag tot afgifte genomen MHCS-producten op de beslaglocatie staan in opdracht van de besloten vennootschap [verweerster] B.V. (…)”
      
      
      
        (viii) De partijen drank vermeld in 1, 4, 6 en 7 van het proces-verbaal komen overeen met partijen die Hennessy c.s. volgens hun administratie hebben verkocht aan [D] LL.C. in Dubai (hierna: [D]) en hadden in die administratie de vermelding “port of destination: Kenya”. De partijen drank vermeld in 3 en 5 van het proces-verbaal komen overeen met partijen die Hennessy c.s. volgens hun administratie hebben verkocht aan [E] Ltd. te Sierra Leone (hierna: [E]). Al deze partijen hebben Hennessy c.s. onder douanestatus T2 geleverd in Rotterdam (bij [C] of een andere expediteur).
      
      
    
    
      2.2
      
        Hennessy c.s. vorderen in dit kort geding jegens [verweerster], voor zover in cassatie van belang, een bevel om iedere inbreuk op de Hennessy-merken in Nederland te staken en gestaakt te houden en een bevel om afschrift te verstrekken van bepaalde bescheiden. 
        	De voorzieningenrechter heeft de vorderingen grotendeels toegewezen.
      
      
      
        2.3.1
        
          Het hof heeft bij tussenarrest, samengevat en voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen.
          	Op grond van art. 9 lid 1 tot en met 3 UMVo en art. 2.20 lid 2 en 3 (voorheen lid 1 en 2) BVIE heeft de merkhouder het uitsluitend recht zich te verzetten tegen – onder meer – het zonder zijn toestemming aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. Art. 15 UMVo (voorheen art. 13 GMVo), respectievelijk art. 2.23 lid 3 BVIE, bevat een uitzondering op deze regel.            Deze artikelen bepalen dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Blijkens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) heeft de merkhouder (nu de Gemeenschaps-/Uniewetgever heeft gekozen voor “Europese uitputting”) het recht de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren en doet iedere handeling die de merkhouder belet gebruik te maken van zijn recht om die eerste verhandeling te controleren, afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Vergelijk HvJEU 16 juli 2015, zaak C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics) en 25 juli 2018, zaak C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi/Duma).
          	Van in de handel brengen door of met toestemming van de merkhouder in de EER – en daarmee van uitputting – is sprake als het gaat om handelingen die derden het recht verlenen over de van het merk voorziene waren te beschikken en die de merkhouder in staat stellen de economische waarde van zijn merk te realiseren. Daarvan is sprake als de merkhouder de van het merk voorziene waren in de EER verkoopt, maar niet als hij ze slechts invoert of enkel te koop aanbiedt. Na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren. Vergelijk HvJEU 30 november 2004, zaak C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding/Axolin-Elinor).
          	In overeenstemming met voormelde uitgangspunten kan de merkhouder, zoals ook in art. 15 lid 1 UMVo en art. 2.23 lid 3 BVIE is bepaald, zich niet verzetten tegen verdere verhandeling in de EU van van het merk voorziene waren die met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. (rov. 5.2)
          	De bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van art. 9 lid 2 UMVo en art. 2.20 lid 1 BVIE kan worden uitgeoefend, rust op de merkhouder, met dien verstande dat het aan de handelaar is die zich op het bestaan van toestemming beroept, om het bewijs daarvan te leveren, en niet aan de merkhouder om het ontbreken van toestemming te bewijzen. (rov. 5.3)
          	Goederen kunnen een communautaire status of een niet-communautaire status hebben.  Als goederen douanerechtelijk zijn ingevoerd, zijn het communautaire goederen. Goederen die zich fysiek op het grondgebied van de EU bevinden onder een regeling extern douanevervoer of douane-entrepot zijn niet-communautaire goederen. Als niet-communautaire goederen in/ter transit binnen de EER worden opgeslagen of vervoerd, worden over deze goederen geen invoerrechten geheven. Zij bevinden zich niet in het vrije verkeer. Deze goederen krijgen de douanestatus “T1”. De douanestatus van T1-goederen kan op verzoek en onder voldoening van invoerrechten worden omgezet in de zogeheten T2-status. (rov. 5.4)
          	Een merkhouder kan zich verzetten tegen het opslaan en verhandelen van:
          	- niet uitgeputte waren onder T2; en
          	- uitgeputte gedecodeerde waren, als voldaan is aan de in art. 15 lid 2 UMVo/2.23 lid 3 BVIE genoemde gegronde redenen, tenzij deze waren voortdurend op T1 staan. (rov. 5.5)
        
        
        
          
            	Ten aanzien van de in beslag genomen Hennessy-producten
          
        
        
        
          	Tussen partijen is niet in geschil dat de in augustus 2016 bij [B] in beslag genomen Hennessy-producten in Nederland door [verweerster] onder T2 op voorraad werden gehouden ter verdere verhandeling. Ook is niet in geschil dat de in beslag genomen Hennessy-producten in juli 2016 door Hennessy c.s. zijn verkocht aan [D] en [E] en door Hennessy c.s. onder T2 zijn geleverd in Rotterdam (bij [C] of een andere expediteur), waarbij Hennessy c.s. de bedoeling hadden dat deze door [D] en [E] buiten de EU zouden worden gebracht. (rov. 5.6)
          	Door de Hennessy-producten in Rotterdam onder T2 te leveren aan [D] en [E] hebben Hennessy c.s. de desbetreffende waren in de EER in de handel gebracht. Zij hebben [D] en [E] met deze verkoop immers het recht verleend om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Ook zijn zij door de verkoop in staat geweest om de economische waarde van het merk te realiseren. Dat zij met het oog op de verkoop voor export een lagere prijs hebben bedongen dan wanneer zij hadden geweten dat de waren op de Europese markt doorverkocht zouden worden, doet daaraan niet af. Ook de stelling dat Hennessy c.s. de verwachting hadden dat hun afnemers de waren buiten de EU zouden brengen, leidt niet tot het oordeel dat zij de waren niet in de EER in de handel hebben gebracht. Zelfs indien Hennessy c.s. expliciet bij hun afnemers zouden hebben bedongen dat zij de waren zouden moeten exporteren naar landen buiten de EER (hetgeen is gesteld noch gebleken), zou dat immers niet betekenen dat de waren niet in de EER in de handel zijn gebracht. De verwachting van de verkoper is naar het oordeel van het HvJEU immers niet relevant voor het oordeel of de waren in de EER in de handel zijn gebracht (zie punt 53-56 van het Peak Holding-arrest). (rov. 5.7)
          	Het hof volgt Hennessy c.s. niet in hun betoog dat het aanvaarden van uitputting in een situatie als de onderhavige zou betekenen dat Europese fabrikanten geen gebruik meer kunnen maken van transporteurs, overslagbedrijven, ‘bonded warehouses’ (zoals [C]) en dergelijke, om het risico van uitputting te voorkomen. Om gebruik te maken van logistieke dienstverleners is het voor een merkhouder niet nodig dat de desbetreffende waren eerst onder T2 aan een derde worden verkocht. De merkhouder zou de desbetreffende waren zelf kunnen (doen) vervoeren en opslaan ter export. Dat dit in de praktijk daadwerkelijk gebeurt, blijkt uit het feit dat tijdens het pleidooi van de zijde van Hennessy c.s. is verklaard dat Hennessy c.s. de meeste Hennessy-producten zelf, al dan niet met gebruikmaking van logistieke dienstverleners, via eigen opslagloodsen in Frankrijk en Nederland exporteren naar eigen opslagloodsen buiten de EU, zoals in de Verenigde Staten en Singapore. (rov. 5.8)
          	Het voorgaande betekent dat de merkrechten van Hennessy c.s. met betrekking tot de in juli 2016 aan [D] en [E] geleverde waren zijn uitgeput. (rov. 5.9)
        
        
        
          
            Ten aanzien van productie 87
          
        
        
        
          	Ten aanzien van de als productie 87 in hoger beroep overgelegde facturen A tot en met E geldt het volgende. Hennessy c.s. maken uit deze facturen op dat [verweerster] zich schuldig maakt(e) aan en/of betrokken was of is bij handelingen die inbreuk maken op de Hennessy-merken. Zij wijzen erop dat de facturen A, B en C partijen goederen betreffen die door [verweerster] onder T2-status zijn ingekocht, zodat het communautaire goederen betreft. Zij betwisten dat deze goederen door of met hun toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht en betogen dat deze transacties mitsdien als inbreukmakend hebben te gelden, zolang [verweerster] niet bewijst dat (de merkrechten op) deze goederen waren uitgeput. Daarnaast betogen Hennessy c.s. dat uit de facturen D en E blijkt dat [verweerster] partijen goederen onder T2-status in voorraad heeft doen houden, verkocht, verscheept en geëxporteerd, en dat ook met betrekking tot deze goederen van merkinbreuk uitgegaan dient te worden zolang [verweerster] niet bewijst dat deze zijn uitgeput. (rov. 5.22)
          	[verweerster] voert hier in de eerste plaats tegen aan dat de in productie 87 gestelde inbreuken tardief aan het standpunt van Hennessy c.s. ten grondslag zijn gelegd. Volgens [verweerster] proberen Hennessy c.s. met de overlegging van de stukken een gebrek in de stelplicht te helen, aangezien Hennessy c.s. alleen een beroep deden op handelingen die uit de prijslijsten zouden blijken. [verweerster] concludeert dat Hennessy c.s. met deze stukken hun feitelijke grondslag uitbreiden, hetgeen op grond van de ‘in beginsel strakke twee-conclusie-regel’ van art. 347 lid 1 Rv niet is toegelaten. (rov. 5.23)
          	Dit betoog faalt. De ‘in beginsel strakke twee-conclusie-regel’ in art. 347 lid 1 Rv houdt voor een appellant in dat na de memorie van grieven in beginsel geen nieuwe feiten of nieuwe stellingen kunnen worden aangevoerd. De regel kent een aantal uitzonderingen, waaronder het geval dat deze nieuwe feiten of nieuwe stellingen een nadere precisering vormen van een bij memorie van grieven of antwoord aangevoerde klacht of stelling. In het onderhavige geval hebben Hennessy c.s. de als productie 87 overgelegde facturen ingebracht ter ondersteuning van de eerder door hen aan hun vordering (en antwoord in hoger beroep) ten grondslag gelegde stellingen dat [verweerster] inbreuk pleegt of heeft gepleegd op de Hennessy-merken door zonder toestemming van Hennessy c.s. binnen de EU (niet-uitgeputte) Hennessy-producten op voorraad te houden, in te voeren, te verhandelen en uit te voeren. Aan die stelling hebben Hennessy c.s. in eerste aanleg in de memorie van antwoord een aantal bewijsmiddelen ten grondslag gelegd. Ter gelegenheid van het pleidooi hebben Hennessy c.s. de facturen overgelegd, als aanvulling op deze bewijsmiddelen. Aldus is sprake van een nadere onderbouwing van eerder aangevoerde stellingen. Dit is toegestaan. (rov. 5.24)
        
        
        
        
          
            Ten aanzien van het vertrouwelijkheidsregime 
          
        
        
        
          	Indien en voor zover het geven van een inhoudelijke reactie op productie 87 van Hennessy c.s. [verweerster] noodzaakt informatie te verschaffen over de herkomst van door haar bij de facturen A tot en met E verhandelde Hennessy-producten, geldt het volgende. [verweerster] wijst erop dat informatie waarmee zij kan aantonen dat de door haar verhandelde waren uitgeputte waren betreffen hoogst vertrouwelijk is, omdat Hennessy c.s. door het vrijgeven van deze informatie te weten komen wie van hun afnemers (uiteindelijk) aan [verweerster] levert, waarop Hennessy c.s. vervolgens de leveranties aan deze handelaar zouden kunnen staken. Gelet op het vertrouwelijke karakter van de door [verweerster] te verstrekken informatie, zal het hof de desbetreffende informatie uitdrukkelijk als vertrouwelijk aanmerken en Hennessy c.s. op de voet van art. 1019i Rv [bedoeld is art. 1019ib Rv, HR] verbieden deze informatie te gebruiken of openbaar te maken, anders dan in het kader van deze procedure, de door Hennessy c.s. jegens [verweerster] gevoerde bodemprocedure of door Hennessy c.s. hangende deze bodemprocedure gevorderde of te vorderen voorlopige voorzieningen. Daarnaast zal het hof de toegang tot de door [verweerster] te nemen akte en/of de bij die akte overgelegde producties, voor zover deze informatie over leveranciers van [verweerster] bevat(ten), beperken tot:
        
        - één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen medewerker (een bestuurder, personeelslid,    
                        of vaste accountant), en
        - één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen advocaat, 
        	die deze informatie uiteraard niet aan anderen mogen openbaren, in dier voege dat (deze personen namens) Hennessy c.s. aan anderen dan degenen die tot het gelimiteerde aantal personen behoren, slechts een versie van bedoelde stukken ter beschikking mogen stellen waarin de delen die het bedrijfsgeheim bevatten, zijn geschrapt of zodanig zijn bewerkt dat deze onleesbaar zijn. (rov. 5.28 en dictum onder 6.2)
        
      
      
        2.3.2
        Het hof heeft op verzoek van Hennessy c.s. bepaald dat tegen zijn tussenarrest tussentijds cassatieberoep kan worden ingesteld.
        
        
      
    
  
  
    
      3Beoordeling van de middelen in het principale en in het incidentele beroep
    Uitputting van merkrechten?
    
      3.1
      De onderdelen 1 tot en met 3 van het middel in het principale beroep richten zich tegen de    rov. 5.2, 5.7 en 5.8 en klagen dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat Hennessy c.s. de in beslag genomen Hennessy-producten in de EER in de handel hebben gebracht, waardoor de merkrechten van Hennessy c.s. met betrekking tot deze producten zijn uitgeput.                     De onderdelen klagen in de kern dat het hof heeft miskend dat het oogmerk van de verkoop en het kunnen realiseren van de ‘EER-waarde’, bepalen of sprake is van in de handel brengen. Aangezien Hennessy c.s. bij de verkoop van de producten aan [D] en [E] het oogmerk hadden dat de producten buiten de EER in de handel zouden worden gebracht, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat [D] en [E] buiten de EER gevestigd zijn, getuigt het oordeel van het hof van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het onbegrijpelijk, aldus de onderdelen. 
      
      
        3.2.1
        
          Het onderhavige geding vond midden 2016, ten tijde van de beslaglegging, zijn oorsprong. Daarom is de GMVo van toepassing op dit geding.
          	Art. 13 lid 1 GMVo bepaalt dat het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap (met de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte: in de EER) in de handel zijn gebracht. In dat geval is sprake van uitputting van het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo. 
          	Art. 13 GMVo stemt overeen met het huidige art. 15 UMVo. Art. 2.23 lid 3 BVIE bevat eenzelfde bepaling voor het Beneluxmerk.
        
        
      
      
        3.2.2
        
          Een verkoop van merkproducten in de EER door de merkhouder stelt de merkhouder in staat de economische waarde van zijn merk te realiseren en put daarom de rechten van de merkhouder uit.
          Anders dan de onderdelen aanvoeren, is voor het aannemen van uitputting niet relevant of de merkhouder het oogmerk had om de producten buiten de EER op de markt te brengen. Bedoelingen van en afspraken tussen partijen ten aanzien van bijvoorbeeld de bestemming van de producten staan niet aan uitputting in de weg. Evenmin is relevant dat de koper niet in de EER gevestigd is.
          	Verder is niet van belang of de merkhouder de economische waarde van zijn merk daadwerkelijk heeft gerealiseerd en of de merkhouder met het oog op verdere verhandeling buiten de EER een lagere prijs heeft bedongen dan hij gedaan zou hebben bij verdere verhandeling binnen de EER. Het gaat erom dat de merkhouder de mogelijkheid heeft gehad de economische waarde van zijn merk te realiseren. Dat is het geval als de merkhouder zijn merkproducten in de EER verkoopt.
        
        
      
      
        3.2.3
        Gelet hierop is het oordeel van het hof dat de rechten van Hennessy c.s. met betrekking tot de in beslag genomen Hennessy-producten zijn uitgeput omdat Hennessy c.s. deze producten hebben verkocht aan [D] en [E] en onder T2-status aan deze kopers hebben geleverd in Rotterdam, niet onjuist of onbegrijpelijk. De onderdelen 1 tot en met 3 van het middel in het principale beroep falen derhalve.
        
      
    
    
      3.3
      De onderdelen 3 en 4 van het middel in het incidentele beroep, die zijn ingesteld onder de voorwaarde dat een of meer van de onderdelen 1 tot en met 3 van het middel in het principale beroep slagen, behoeven gelet op het voorgaande geen behandeling. 
      
      
        
          Vertrouwelijkheidsregime
        
      
      
      
        3.4.1
        Onderdeel 4 van het middel in het principale beroep richt zich tegen het in het dictum onder 6.2 door het hof opgelegde vertrouwelijkheidsregime voor de inhoudelijke reactie van [verweerster] op productie 87. Onderdeel 4.1 klaagt dat het hof ten onrechte toepassing heeft gegeven aan art. 1019ib lid 3 Rv, nu geen van de partijen in de procedure een verzoek daartoe heeft ingediend, en dat dit een ontoelaatbare verrassingsbeslissing is. Onderdeel 4.2 voert daarnaast aan dat het hof de toegang tot de vertrouwelijke informatie ten onrechte heeft beperkt tot één medewerker en één advocaat namens Hennessy c.s., aangezien art. 1019ib lid 5 Rv verplicht tot het verlenen van toegang aan ten minste één persoon van elke partij alsmede de advocaten van partijen bij de procedure. 
        
      
      
        3.4.2
        Op grond van art. 22a lid 3 Rv kan een rechter, indien kennisneming van stukken door een partij de bescherming van een bedrijfsgeheim als bedoeld in art. 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen onevenredig zou schaden, bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde die advocaat is dan wel daarvoor van de rechter bijzondere toestemming heeft gekregen. Gelet op deze bevoegdheid, die de rechter ook ambtshalve kan uitoefenen indien een partij zich erop beroept dat bepaalde gegevens het karakter van bedrijfsgeheim hebben, mocht het hof het aantal personen dat toegang heeft tot de vertrouwelijke informatie beperken op de wijze zoals het in het dictum onder 6.2 heeft gedaan. Het feit dat het hof in  rov. 5.28 heeft gewezen op art. 1019ib Rv – welke bepaling overigens blijkens art. 1019ia Rv niet van toepassing is op de onderhavige procedure die over merkinbreuk gaat – doet niet aan de uit art. 22a lid 3 Rv voortvloeiende bevoegdheid af.                
        
      
      
        3.4.3
        Van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing is geen sprake. Zoals blijkt uit hetgeen het hof in rov. 4.2 met betrekking tot de inhoud van de zesde tot en met achtste grief heeft overwogen, heeft [verweerster] in hoger beroep uitdrukkelijk aangevoerd dat zij als gevolg van de door de voorzieningenrechter bevolen exhibitie bedrijfsvertrouwelijke gegevens zou moeten verstrekken, en dat ten aanzien daarvan in geheimhouding moet worden voorzien. Ook uit het proces-verbaal van het pleidooi in hoger beroep, pagina 6, blijkt dat “de problemen die [de advocaat van [verweerster]] ten aanzien van exhibitie en vertrouwelijkheid signaleert” aan de orde zijn gekomen. Het hof heeft in rov. 5.28 overwogen dat [verweerster] erop wijst dat informatie waarmee zij kan aantonen dat de door haar verhandelde waren uitgeputte waren betreffen, hoogst vertrouwelijk is. Gezien dat partijdebat is geen sprake van een beslissing waarmee de partijen geen rekening behoefden te houden.                                                                                                                                                                          
        
      
      
        3.4.4
        Gelet op het voorgaande falen de onderdelen 4.1 en 4.2 van het middel in het principale beroep. 
        
        
          
            Strijd met de tweeconclusieregel?
          
        
        
      
      
        3.5.1
        Onderdeel 1.2 van het middel in het incidentele beroep richt zich tegen het oordeel van het hof in rov. 5.24 dat met het in het geding brengen van productie 87 sprake is van een nadere onderbouwing van eerder aangevoerde stellingen. Volgens het onderdeel is dit oordeel onjuist en onbegrijpelijk, omdat de als productie 87 overgelegde facturen zien op nieuwe beweerdelijk inbreukmakende transacties, terwijl de eerdere algemene stellingen van Hennessy c.s. geen concreet verwijt bevatten. Door aldus te oordelen heeft het hof de tweeconclusieregel miskend dan wel in strijd met de goede procesorde gehandeld, zo voert het onderdeel aan.
        
      
      
        3.5.2
        
          Het hof heeft (in rov. 3.2) vastgesteld dat Hennessy c.s. aan hun verbodsvordering ten grondslag hebben gelegd dat [verweerster] al jaren lang op grote schaal inbreuk maakt op de Hennessy-merken door Hennessy-producten in te (doen) voeren, in voorraad te houden, ter verhandeling aan te bieden, in de handel te brengen, te (doen) decoderen, en/of de Hennessy-merken te gebruiken in zakelijke stukken. Aan die stelling hebben Hennessy c.s., naar de vaststelling van het hof in rov. 5.24, in eerste aanleg en in hun memorie van antwoord in hoger beroep een aantal bewijsmiddelen ten grondslag gelegd.
          Het oordeel van het hof dat de door Hennessy c.s. (met het oog op het pleidooi in hoger beroep) door middel van productie 87 overgelegde facturen een nadere onderbouwing vormen van die eerdere stelling, berust op een aan het hof voorbehouden uitleg van de gedingstukken.            Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, mede gelet op het feit dat de vordering gebaseerd is op stelselmatige merkinbreuk.  
        
        
      
    
    
      3.6
      De overige klachten van het middel in het incidentele beroep kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).
      
    
    
      3.7
      
        Hennessy c.s. zullen, als de in het principale beroep in het ongelijk gestelde partij, en [verweerster] als de in het incidentele beroep in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie. 
        	Nu Hennessy c.s. en [verweerster] op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de kosten in cassatie hebben gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over die kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist. 
      
      
      
    
  
  
    
      4Beslissing
    
      De Hoge Raad:
      
        in het principale beroep
      
    
    - verwerpt het beroep; 
    - veroordeelt Hennessy c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 20.000,--, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Hennessy c.s. deze niet binnen veertien dagen na heden hebben voldaan;
    in het incidentele beroep:
    - verwerpt het beroep; 
    - veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Hennessy c.s. begroot op € 20.000,--, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien [verweerster] deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.
    
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door de vicepresident C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh, H.M. Wattendorff en A.E.B. ter Heide, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 23 april 2021.
    
  
  
     Rechtbank Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7541.
  
  
     Gerechtshof Den Haag 30 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1537. 
  
  
     Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie), PbEU 2017, L 154/1.
  
  
     Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). 
  
  
     Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie), PbEU 2009, L 78/1.
  
  
     Vgl. HvJEU 3 maart 2016, zaak C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), punt 19. 
  
  
     HvJEU 30 november 2004, zaak C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding), punt 40-42 en 51.
  
  
     Vgl. HvJEU 30 november 2004, zaak C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding), punt 53-55.
  
  
     Zie ook Bundesgerichtshof 27 april 2006, I ZR 162/03 (Ex works).