ECLI:NL:GHAMS:2001:AD3867, Gerechtshof Amsterdam, 27-09-2001, 435/01 SKG
Gerechtshof Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2001-09-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: -

27 september 2001 
    
    
    
      GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
      VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
    
    
    ARREST
    
    in de zaak van:
    
    
    
      de vennootschap naar vreemd recht 
      RTL VERONICA/DE HOLLAND MEDIA GROEP S.A.,
      gevestigd te Luxemburg,
      APPELLANTE in het principaal appèl,
      geïntimeerde in het incidenteel appèl,
      procureur: mr. R.S. le Poole,
    
    
    
    t e g e n
    
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
      WE NETHERLANDS B.V., gevestigd te Utrecht,
      GEINTIMEERDE in het principaal appèl,
      appellante in het incidenteel appèl,
      procureur: mr. Ch. Gielen.
    
    
    
    1. Het geding in hoger beroep
    
    1.1. Partijen worden hierna (ook) HMG en WE Netherlands ge-noemd.
    
    1.2. Bij exploit van 6 april 2001 is HMG in hoger beroep geko-men van een vonnis van de president van de rechtbank te Utrecht van 23 maart 2001, in deze zaak onder rolnummer 125921/KG ZA 01-116/BL gewezen tussen WE Netherlands als eise-res en HMG als gedaagde. De appèldagvaarding bevat de grieven.
    
    1.3. Bij memorie van grieven, overeenkomstig het appèlexploit, met een productie, heeft HMG tegen het vonnis waarvan beroep acht grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof het von-nis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van WE Netherlands alsnog zal afwijzen, met haar veroordeling in de kosten van beide instanties.
    
    1.4. Bij memorie van antwoord, met producties, heeft WE Netherlands in het principaal appèl de grieven bestreden en geconcludeerd het vonnis te bekrachtigen en HMG te veroordelen in de kosten van, naar het hof begrijpt, het principaal appèl. Voorts heeft WE Netherlands harerzijds in voorwaardelijk inci-denteel appèl vier grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal vernietigen en de vorderingen van WE Netherlands op de door haar aangevoerde gronden zal toewijzen, met veroordeling van HMG in, naar het hof begrijpt, de kosten van de eerste aanleg en het incidenteel appèl.
    
    1.5. Bij memorie van antwoord in het voorwaardelijk inciden-teel appèl heeft HMG de incidentele grieven bestreden, met conclusie deze af te wijzen en WE Netherlands te veroordelen in de kosten van het incidenteel appèl.
    
    
      1.6. Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van het hof van 31 augustus 2001 hun stellingen nader door hun procureurs doen toelichten aan de hand van nadien in het geding gebrachte pleitnotities. Bij die gelegenheid hebben beide partijen nog stukken in het geding gebracht.
      1.7. Tenslotte hebben partijen de stukken van het geding in beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd geldt, aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest.
    
    
    
    2. Grieven
    
    Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de appèl-dagvaarding en de memorie van antwoord tevens houdende voor-waardelijke memorie van grieven in incidenteel appèl.     
    
    
    3. Feiten
    
    De president heeft in overweging 2 onder 2.1 tot en met 2.6 een opsomming gegeven van de in dit geding vaststaande feiten. Hieromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.
    
    
    4. Beoordeling
    
    in het principaal en in het incidenteel appèl
    
    4.1. Het gaat in dit geding, voor zover in hoger beroep van belang, om het volgende.
    
    a) WE Netherlands exploiteert ongeveer 140 modewinkels in de Benelux, aanvankelijk onder de handelsnamen HIJ en ZIJ. Sinds begin 1999 voert WE Netherlands al haar winkels onder de han-delsnaam WE, dan wel een handelsnaam waarvan het woord WE deel uitmaakt. 
    
    b) WE Netherlands heeft op 1 juli 1987 het woordmerk WE gede-poneerd bij het Benelux Merkenbureau voor waren in, onder an-dere, klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels). WE Netherlands is voorts houdster van onder meer de volgende merken: HIJ, ZIJ, HIM, YOU, YOURS en 4YOU. WE Netherlands heeft ten behoeve van de introductie van haar huidige handels-naam en het merk WE een grote reclamecampagne gevoerd in di-verse media, waaronder televisie.
    
    c) Na uittreding van de Vereniging Veronica heeft HMG besloten tot een nieuwe programmering voor haar omroepstation onder een nieuwe naam. In de loop van november 2000 heeft zij gekozen voor de naam ME. Zij heeft ME op 22 november 2000 als woord-merk gedeponeerd voor waren en diensten in een groot aantal klassen, terwijl zij voorts op 19 januari 2001 een aantal beeldmerken heeft gedeponeerd waarin het woord ME, afzonder-lijk of in combinatie met andere woorden, herkenbaar is opge-nomen. De introductie van ME was gepland op 2 april 2001.  
    
    d) Bij aangetekende brief van 7 december 2000 heeft WE    Netherlands HMG gesommeerd het gebruik van het teken/merk ME te staken en gestaakt te houden.
    
    e) Nadat WE Netherlands bij de dit geding inleidende dagvaar-ding had gevorderd HMG te bevelen ieder gebruik van het teken ME te staken en gestaakt te houden, heeft de president die vordering met onmiddellijke ingang toegewezen. Als gevolg hiervan heeft HMG zich genoodzaakt gezien voor haar radio- en televisiezender een nieuw merk te gaan gebruiken, te weten  YORIN.
    
    f) Ter terechtzitting in hoger beroep is van de zijde van HMG medegedeeld dat, ook indien in hoger beroep het verbod mocht worden opgeheven, het niet de bedoeling is YORIN te vervangen door ME. Laatstbedoelde naam zal dan worden gebruikt voor een thematisch televisiekanaal 'achter de decoder' (pleitnotities hoger beroep sub 5 en 6).
    
    4.2. De president heeft de vorderingen van WE Netherlands toe-gewezen, daartoe overwegende, kort gezegd, dat aangezien WE Netherlands haar stellingen ten aanzien van de overige merkde-pots niet, althans onvoldoende heeft geadstrueerd, uitsluitend zal worden ingegaan op de vraag of het gebruik van het merk/teken ME door HMG inbreukmakend is ten opzichte van het merk WE. De president behandelt vervolgens de vraag of sprake is van een overeenstemmend teken in de zin van artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW, welke vraag hij, na constatering dat het merk WE onderscheidend vermogen heeft en bekend is bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek en dat WE ook een bekend merk is, bevestigend beantwoordt. Aangezien evenwel, aldus de president, geen sprake is van overeenstem-mende waren, faalt de vordering van WE voor zover gebaseerd op genoemd artikel. Ten aanzien van het beroep van WE Netherlands op artikel 13A lid 1 aanhef en onder c BMW verwerpt de presi-dent de stelling van WE Netherlands, dat HMG door het gebruik van het merk/teken ME ongerechtvaardigd voordeel trekt, als onvoldoende onderbouwd, alsmede de stelling, dat het gebruik van het merk ME afbreuk doet aan haar reputatie. De stelling van WE Netherlands evenwel, dat door het gebruik van het merk/teken ME door HMG afbreuk kan worden gedaan aan het on-derscheidend vermogen van het merk WE (verwatering) acht de president voldoende aannemelijk geworden, op welke grond de vordering volgens de president kan worden toegewezen, waaraan een belangenafweging niet afdoet.
    
    
    
    
    ontvankelijkheid van HMG in haar appèl
    
    4.3. WE Netherlands heeft allereerst betoogd dat HMG niet ont-vankelijk is in haar hoger beroep aangezien zij in het vonnis heeft berust. HMG heeft immers, aldus WE Netherlands, in di-verse media, zoals haar eigen website, gesteld zich bij het vonnis te zullen neerleggen. Naar aanleiding hiervan heeft HMG, onweersproken, gesteld dat de nieuwsredactie van die site volledig onafhankelijk opereert en berichten van die site niet kunnen worden beschouwd als afkomstig van of goedgekeurd door de directie van HMG. Voorts heeft HMG erop gewezen dat zij di-rect na het vonnis aan de raadslieden van WE Netherlands heeft laten weten dat HMG zich beraadde over het instellen van hoger beroep tegen het vonnis en dat dit het formele standpunt van HMG was, waarbij aan eventuele berichten in de media geen be-tekenis mag worden toegekend. 
    
    4.4. Gelet op dit, door WE Netherlands niet weersproken ver-weer van HMG, kan niet worden gezegd dat HMG ondubbelzinnig heeft doen blijken dat zij zich bij de beslissing van de pre-sident heeft neergelegd. Het beroep van WE Netherlands op niet-ontvankelijkheid van HMG in haar appèl moet dan ook wor-den verworpen.
    
    in het principaal en in het incidenteel appèl voorts
    
    4.5. Het hof stelt voorop dat het als appèlrechter heeft te oordelen naar de toestand zoals deze zich voordoet ten tijde van zijn beslissing. De vraag of het onderscheidend vermogen van WE zal worden aangetast door het starten van een nieuwe televisiezender onder de naam ME, welke vraag door de presi-dent in positieve zin is beantwoord, moet thans worden bezien in het licht van het feit, dat de naam ME nog slechts zal wor-den gebruikt voor een thematisch televisiekanaal 'achter de decoder' (pleitnotities HMG hoger beroep sub 6). Het zeer in-tensieve gebruik dat de president nog verwachtte (rov 4.18) zal dan bepaald minder zijn, zodat verwatering minder snel zal optreden. Hier komt bij dat evenmin kan worden gesteld, als door de president aangenomen (rov 4.19), dat partijen zich met hun merken richten op doelgroepen die elkaar in ieder geval voor een wezenlijk deel overlappen. Immers over de invulling van een thematisch televisiekanaal staat op dit moment nog niets vast, althans daarvan is niet gebleken.
    
    
      4.6. Gezien vorenbedoelde onzekerheden is voorshands onvol-doende komen vast te staan dat door het gebruik van het te-ken/merk ME voor een thematisch televisiekanaal 'achter de de-coder' afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermo-gen van het merk WE voor kleding en aanverwante waren. 
      De zesde grief in het principaal appèl slaagt derhalve.
    
    
    4.7. Dit betekent dat thans aan de orde komt het oordeel van de president dat WE Netherlands haar stellingen omtrent het ongerechtvaardigd voordeel trekken door HMG niet voldoende heeft onderbouwd, alsook dat de argumenten van WE Netherlands van onvoldoende gewicht zijn om te oordelen dat de reputatie van het merk WE negatief zal worden beïnvloed door de program-ma's van HMG, tegen welke oordelen WE Netherlands met haar vierde grief in incidenteel appèl opkomt. In dit verband ver-wijst WE Netherlands slechts naar de veel rauwere merkbeleving die aan het merk ME is verbonden, hetgeen volgens WE     Netherlands tot uiting komt in de voorgenomen programmering van HMG. Aangezien, als gesteld, op dit moment over de progam-mering van een thematisch televisiekanaal door HMG niets valt te zeggen kan omtrent de 'merkbeleving' evenmin iets worden vastgesteld en moet deze grief worden verworpen.
    
    4.8. Het slagen van de zesde grief in het principaal appèl en het falen van de vierde grief in het incidenteel appèl bete-kent dat het beroep van WE Netherlands op artikel 13A lid 1 aanhef en onder c BMW moet worden verworpen.
    
    4.9. De overige grieven in het incidenteel appèl betreffen het verwerpen door de president van het beroep op artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW door WE Netherlands. WE Netherlands stelt zich in de eerste grief in incidenteel appèl op het standpunt dat de president bij zijn beoordeling had moeten be-trekken dat WE Netherlands zich mede op haar merken HIJ, ZIJ, HIM, YOU, YOURS en 4YOU beroept. Juist het serie-element is, aldus WE Netherlands, een extra factor bij de vaststelling van overeenstemming. Deze grief kan evenwel reeds hierom niet sla-gen waar HMG betwist dat WE Netherlands deze overige merken in het economisch verkeer gebruikt en zodanig gebruik voorshands niet, althans onvoldoende, aannemelijk is geworden.
    
    4.10. Het onderdeel van de tweede grief in incidenteel appèl, dat de begripsmatige gelijkenis tussen de twee merken in het midden kan blijven, is gegrond. Dit leidt evenwel nog niet tot gegrondheid van het verweer tegen afwijzing door de president van het beroep van WE Netherlands op artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW. Genoemd artikel houdt in dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Of die verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie van ME met WE, kan ontstaan moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waarbij onder meer van be-lang zijn het onderscheidend vermogen van het merk WE, alsmede de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van de to-taalindruk van het gedeponeerde merk WE en het teken/merk ME. Dat de president de begripsmatige gelijkenis in het midden heeft gelaten brengt niet noodzakelijkerwijs mee dat hij aan bedoeld artikel (voor het overige) een onjuiste toepassing heeft gegeven of dat zijn beslissing anders zou hebben geluid indien hij deze gelijkenis wel bij zijn beoordeling zou hebben betrokken, hetgeen WE Netherlands overigens ook niet stelt.
    
    4.11. De derde grief in incidenteel appèl bestrijdt het oor-deel van de president dat geen sprake is van overeenstemmende waren en diensten. In het bijzonder keert WE Netherlands zich tegen de overweging, dat het uitzenden van modeprogramma's niet op één lijn kan worden gesteld met het op de markt bren-gen van kleding e.d., waarbij WE Netherlands nog wijst op de grote bekendheid van haar merk, in Nederland in het bijzonder. Deze bestrijding gaat evenwel voorbij aan de situatie zoals deze zich thans voordoet, waarbij, als reeds eerder gesteld, niets vaststaat omtrent de invulling door HMG van haar thema-tische televisiekanaal. Overigens deelt het hof het oordeel van de president. Nu derhalve niet kan worden uitgegaan van soortgelijke waren stuit reeds hierop de door WE Netherlands ingeroepen bescherming van artikel 13A lid 1 aanhef en onder b BMW af, waarbij het hof nog opmerkt dat voorshands niet aanne-melijk is geworden dat het in aanmerking komende publiek, een onzekere factor wat ME betreft, WE en ME zal verwarren. 
    
    4.12. Met uitzondering van een deel van de tweede grief in het incidenteel appèl falen de grieven in dat appèl. Genoemde grief behoeft overigens geen verdere bespreking, evenmin als de overige grieven in het principaal appèl. Het slagen van grief zes in het principaal appèl brengt mee dat het vonnis waarvan beroep moet worden vernietigd. De vorderingen van WE Netherlands moeten alsnog worden afgewezen. WE Netherlands zal, als de in eerste aanleg en in het principaal appèl in het ongelijk gestelde partij, en in het incidenteel appèl groten-deels in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten daarvan.
    
    
    5. Beslissing
    
    Het hof:
    
    in het principaal en in het incidenteel appèl
    
    vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende,
    
    wijst de vorderingen van WE Netherlands af;
    
    veroordeelt WE Netherlands in de kosten van het geding in bei-de instanties, tot op deze uitspraak aan de zijde van HMG be-groot op in eerste aanleg fl. 1.950,-, in het principaal appèl  fl. 5.711,98 en in het incidenteel appèl fl. 2.550,-.
    
    
    Dit arrest is gewezen door mrs. Coeterier, Van Zandwijk-Hillebrands en Rodenburg en is in het openbaar uitgesproken op 27 september 2001.