ECLI:NL:RBARN:2006:AV7294, Rechtbank Arnhem, 15-03-2006, 137017
Rechtbank Arnhem — Uitspraak 
Datum: 2006-03-15 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Niet weersproken is dat de Sachs 49er in China wordt gefabriceerd door afgietsels te maken van een inferieure kwaliteit kunststof van onderdelen van de Filly en dat daardoor de Sachs 49er een stuk goedkoper is dan de Filly. De vormgeving van de Sachs 49er is door deze wijze van fabriceren identiek aan die van de Filly. Zoals ter zitting is getoond zijn onderdelen van de Filly te vervangen door onderdelen van de Sachs 49er en omgekeerd. Daarmee is sprake van een slaafse nabootsing die niet nodig is, omdat andere wegen ingeslagen hadden kunnen worden binnen de bestaande vormgevingstrends voor bromscooters. Voldoende aannemelijk is dat door het in het verkeer brengen van de Sachs 49er als replica van de Filly verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst. Dat op de Sachs 49er op diverse plaatsen en in diverse varianten Sachs 49er staat, maakt dat niet anders omdat het publiek desondanks heel wel kan menen met een goedkopere uitgave van de Filly van Kymco van doen te hebben onder een andere merknaam. Dat er onder de carrosserie van de Sachs 49er een andere motor zit en dat de Sachs 49er een ander remsysteem heeft, doet daar niet aan af. Die door Brittijn aangevoerde verschillen zijn van technische aard en hebben met de vormgeving van de bromscooter als zodanig niets van doen.

vonnis
      RECHTBANK ARNHEM
    
    
    Sector civiel recht
    
    zaaknummer / rolnummer: 137017 / KG ZA 06-94
    
    Vonnis in kort geding van 15 maart 2006
    
    in de zaak van
    
    
      1.	de vennootschap naar buitenlands recht
      KWANG YANG MOTOR CO. LTD.,
      gevestigd te Kaohsingung City (Taiwan),
      2.	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      KYBE B.V.,
      gevestigd te Purmerend,
      eiseressen bij dagvaarding van 22 februari 2006,
      procureur mr. R.J. Verweij,
      advocaten mr. M.G. Janssen en mr. M.N. van Hasselt te Amsterdam,
    
    
    tegen
    
    
      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
      BRITTIJN IMPORT  B.V.,
      gevestigd te Nijmegen,
      gedaagde,
      procureur mr. F.J. Boom,
      advocaat mr. E.J. van de Pas te Arnhem.
    
    
    Eiseressen worden hierna gezamenlijk, in enkelvoud, Kymco genoemd. Gedaagde wordt hierna Brittijn genoemd.
    
     
    De procedure
    
    
      Het verloop van de procedure blijkt uit:
      - de dagvaarding
      - de mondelinge behandeling
      - de pleitnota van Kymco
      - de pleitnota van Brittijn.
    
    
    Ten slotte is vonnis bepaald.
    
    
    De feiten
    
    
      Eiseres sub 1 is fabrikant van motorvoertuigen, onder meer van een model bromscooter met de naam Filly. Eiseres sub 2 is in Nederland exclusief licentiehouder en distributeur van de producten van eiseres sub 1.
      2.2. Brittijn is in de Benelux de exclusieve importeur en distributeur van motorvoertuigen van de Duitse firma Sachs, waaronder, sinds kort, een model bromscooter genaamd Sachs 49er.
    
    
    2.3. Van 17 tot en met 21 maart 2006 vindt in de RAI in Amsterdam de FietsRAI plaats. Eiseres sub 2 zal daar een stand hebben, waar onder meer de Filly en de opvolger ervan, de Filly LX, te zien zullen zijn. Brittijn zal eveneens een stand op de FietsRAI hebben. Zij wil daar de Sachs 49er tonen.
    
    
    Het geschil
    
    Kymco vordert bij vonnis in kort geding, zulks uitvoerbaar bij voorraad:
    
    
      1. Brittijn te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de promotie en de verhandeling van de Sachs 49er bromscooter te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging in aanmerking komende dwangsom van EUR 5.000,00 per geval respectievelijk per product waarvoor dit gebod niet wordt nagekomen,
      2. Brittijn te verbieden om de Sachs 49er bromscooter publiekelijk tentoon te stellen ter gelegenheid van de FietsRAI 2006 van 17 maart tot en met 21 maart 2006 te Amsterdam, waaronder maar niet beperkt tot het stallen van de Sachs 49er bromscooter op haar stand en het verspreiden en/of tonen van promotiemateriaal, waarin de Sachs 49er bromscooter te zien is, zulks op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging in aanmerking komende dwangsom van EUR 5.000,00 per dag of een gedeelte daarvan dat Brittijn handelt in strijd met dit verbod,
      3. Brittijn te gebieden binnen twintig werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Kymco schriftelijk, door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
      I. het totale aantal Sachs 49er scooters dat bij Brittijn dan wel bij enige aan haar verbonden (rechts)personen, per de datum van het vonnis aanwezig is,
      II. het totale aantal Sachs 49er scooters dat door Brittijn dan wel enige aan haar verbonden (rechts)personen is ingekocht en verkocht,
      III. de door Brittijn intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijs, alsmede de door Brittijn gehanteerde verkoopprijzen voor de Sachs 49er scooter,
      IV. de namen en adressen van alle bij de verhandelingen en vervaardiging van de Sachs 49er scooter betrokken (rechts)personen (waaronder de namen en adressen van alle leveranciers), alsook de namen en adressen van de (rechts)personen aan wie de Sachs 49er scooters zijn geleverd,
      zulks op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging in aanmerking komende dwangsom van EUR 5.000,00 voor iedere dag of een gedeelte waarvan dat de overtreding van dit gebod voortduurt,
      4. Brittijn te gebieden binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan al hun afnemers en/of afnemers van de aan haar gelieerde  vennootschappen een brief zonder toevoegingen of becommentariëring te zenden met de volgende inhoud, onder gelijktijdige toezending van een afschrift van de verzonden brieven aan de advocaat van Kymco:
    
    
    Bij vonnis van de rechtbank Arnhem d.d. ... (datum) is bepaald, dat het door ons verhandelen van de “Sachs 49er”scooter onrechtmatig is jegens Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) en Kybe B.V.
    
    Op ... (datum) zijn door ons ... (stuks) van de “Sachs 49er” scooter geleverd. Aangezien deze scooter niet meer mag worden verkocht, verzoeken wij u om de nog in uw bezit zijnde scooters binnen tien dagen na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij nemen contact met u op teneinde voor een passende financiële afhandeling zorg te dragen.
    
    Volledigheidshalve berichten wij u, dat de raadsman van Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) en Kybe B.V. een kopie van deze brief aan u ontvangt. Van uw reactie zullen wij de raadsman op de hoogte stellen.
     
    Directie Brittijn Import B.V. 
    
    
      althans een zodanige brief als de voorzieningenrechter in goede justitie juist acht, zulks op straffe van een niet voor matiging in aanmerking komende dwangsom van EUR 5.000,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding van dit gebod voortduurt,
      5. Brittijn te gebieden binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis op haar website www.sachs.nl zonder toevoeging of becommentariëring de volgende tekst te plaatsen:
    
    
    Bij vonnis van de rechtbank Arnhem d.d. ... (datum) is bepaald, dat het door ons verhandelen van de “Sachs 49er” scooter onrechtmatig is jegens Kwang Yang Co. Ltd. (Kymco) en Kybe B.V.
    
    Wij betreuren dit ten zeerste en hebben de verkoop van de “Sachs 49er” inmiddels gestaakt.
    
    Directie Brittijn Import B.V.
    
    
      	althans een tekst die de voorzieningenrechter in goede justitie juist acht,
                    zulks op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging in aanmerking 
                    komende dwangsom van EUR 5.000,00 voor iedere dag of een gedeelte 
                    daarvan dat de overtreding van dit gebod voortduurt, 
      6. Brittijn te gebieden om de, na betekening van dit vonnis, door de afnemers ter retournering aangeboden Sachs 49er scooters op te kopen, tegen betaling van de door die afnemers gevraagde verkoopprijs, waarvoor de Sachs 49er scooter aan eindgebruikers wordt aangeboden en aan de advocaat van Kymco binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen van de bij de afnemers teruggehaalde Sachs 49er scooters, zulks op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging in aanmerking komende dwangsom van EUR 5.000,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding van dit gebod voortduurt,
      7. Brittijn te bevelen binnen vijf werkdagen na verstrijking van de in sub 6 bepaalde termijn de totale bij Brittijn aanwezige voorraad Sachs 49er scooters, waaronder begrepen de door de afnemers van Brittijn geretourneerde Sachs 49er scooters op eigen kosten aan Kymco af te geven op het adres van Kybe B.V. aan de Einsteinstraat 90-92 te Purmerend, zulks op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging in aanmerking komende dwangsom van EUR 5.000,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding van dit gebod voortduurt,
      8. Brittijn te veroordelen om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan  Kymco te betalen een bedrag van EUR 10.000,00 tegen behoorlijk bewijs van kwijting, ten titel van voorschot op geleden schade.
      9. Brittijn te veroordelen in de kosten van dit kort geding.
    
    
    3.2. Kymco legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Brittijn met de handel in de Sachs 49er bromscooters haar op onrechtmatige wijze beconcurreert. Kymco voert daarvoor aan dat de Sachs 49er een slaafse nabootsing is van de Filly, waarbij alle uiterlijk kenmerkende onderdelen van de Filly met behulp van daarvan gemaakte mallen zijn gekopieerd in China en aldaar geassembleerd en de aldus verkregen Sachs 49er Bromscooter onder andere in Nederland op de markt wordt gebracht tegen 2/3e van de prijs van de Filly. Kymco stelt een spoedeisend belang bij haar vorderingen te hebben omdat Brittijn de Sachs 49er als haar nieuwste model wil tonen op de FietsRAI.  
    
    3.3. Brittijn voert verweer tegen de vorderingen. Op de stellingen van partijen zal hierna voor zover nodig worden ingegaan.
    
    
     De beoordeling
    
    4.1.	Het spoedeisend belang van Kymco bij de gevraagde voorzieningen blijkt genoegzaam uit de stellingen van Kymco.
    
    4.2.	Volgens vaste jurisprudentie is voor bescherming tegen slaafse nabootsing slechts plaats als de nabootsing leidt tot herkomstverwarring bij het relevante publiek, terwijl de nabootsing niet omwille van de deugdelijkheid en de bruikbaarheid nodig is. Het gaat er derhalve om dat er niet onnodig verwarring omtrent de herkomst ontstaat tussen twee producten. Omdat er slechts van verwarring sprake kan zijn als het nagebootste product onderscheidend vermogen heeft, is de eerste vraag of de Filly zich onderscheidt van andere modellen bromscooters. Kymco wijst in dat verband op een aantal elementen die volgens haar kenmerkend zijn voor de Filly, zoals de dubbele verlichting aan de voorzijde (één in het stuurhuis en één in de vorm van een liggende halve maan onder op de voorkap), een uitsparing midden op de voorkap en twee rondjes daarboven die samen met de uitsparing en de halve maanverlichting de suggestie van een gezicht moeten wekken, het op één diagonale lijn liggen van het voorspatbord, de voorkap en het stuurhuis van de Filly om zo een aerodynamisch effect te creëren, en de V-vorm van de voorkap met in lijn daarmee aangebrachte knipperlichten. Brittijn betwist niet dat de Sachs 49er deze elementen ook heeft, maar stelt dat die niet kenmerkend voor de Filly zijn. Volgens Brittijn zijn het stijlkenmerken die veel bromscooters hebben.
     
    
      4.3.	De overgelegde foto’s van bromscooter modellen tonen dat in de loop der jaren veel bromscooters een steeds aerodynamischer uiterlijk hebben gekregen, met diagonale lijnen, V-vormen en bijpassende (extra) verlichting. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn dat veranderingen in stijl die het gevolg zijn van modetrends.
      Een stijl kan op zichzelf niet worden gemonopoliseerd, maar de overgelegde foto’s laten zien dat binnen die aerodynamische stijl ieder model net iets anders van vormgeving is dan de andere modellen. Het publiek op de markt voor bromscooters wordt grotendeels gevormd door jongeren vanaf 16 jaar. Die groep is niet alleen gevoelig voor trends maar heeft ook oog voor kleine verschillen in vormgeving die kunnen maken dat men erbij hoort of zich juist onderscheidt. Die oplettendheid van het relevante publiek maakt dat de kleine verschillen de totaalindruk van een bromscooter bepalen. Als gevolg daarvan heeft de Filly voldoende onderscheidend vermogen.  
    
    
    4.4.	Brittijn heeft niet weersproken dat de Sachs 49er in China wordt gefabriceerd door afgietsels te maken van een inferieure kwaliteit kunststof van onderdelen van de Filly en dat daardoor de Sachs 49er een stuk goedkoper is dan de Filly. De vormgeving van de Sachs 49er is door deze wijze van fabriceren identiek aan die van de Filly. Zoals ter zitting is getoond zijn onderdelen van de Filly te vervangen door onderdelen van de Sachs 49er en omgekeerd. Daarmee is sprake van een slaafse nabootsing die niet nodig is, omdat andere wegen ingeslagen hadden kunnen worden binnen de bestaande vormgevingstrends voor bromscooters. Voldoende aannemelijk is dat door het in het verkeer brengen van de Sachs 49er als replica van de Filly verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst. Dat op de Sachs 49er op diverse plaatsen en in diverse varianten Sachs 49er staat, maakt dat niet anders omdat het publiek desondanks heel wel kan menen met een goedkopere uitgave van de Filly van Kymco van doen te hebben onder een andere merknaam. Dat er onder de carrosserie van de Sachs 49er een andere motor zit en dat de Sachs 49er een ander remsysteem heeft, doet daar niet aan af. Die door Brittijn aangevoerde verschillen zijn van technische aard en hebben met de vormgeving van de bromscooter als zodanig niets van doen. 
    
    4.5.	Brittijn voert aan dat de Filly (voor de Nederlandse markt) niet meer wordt gemaakt, omdat Kymco een opvolger op de markt wil brengen, de Filly LX, die een iets ander uiterlijk heeft dan de Filly. Dat verweer faalt. De Filly LX heeft weliswaar een wat andere vormgeving dan de Filly en ziet er dus ook iets anders uit dan de Sachs 49er, maar daarmee is het gevaar van herkomstverwarring niet geweken. Het publiek kan immers denken dat Kymco met de Sachs 49er “de oude” Filly onder een nieuwe naam op de markt brengt, naast de Filly LX.
    
    4.6.         Het beroep van Brittijn op artikel 12A  Benelux-Merkenwet (BMW) slaagt evenmin. Van belang voor een beroep op artikel 12A BMW is dat de vorm van de Filly als individueel merk kan worden gezien in de zin van artikel 1 BMW. Brittijn heeft daarvoor onvoldoende gesteld. 
    
    4.7.         Uit het vorenstaande volgt dat Brittijn met de handel in de Sachs 49er onnodig verwarring sticht en daardoor op ongeoorloofde wijze Kymco beconcurreert. Kymco kan daarom opkomen tegen de handel in Sachs 49er bromscooters, maar niet tegen de vervaardiging van de Sachs 49er. Omdat Brittijn kan opkomen tegen de verhandeling van de Sachs 49er, zullen de vorderingen sub 1. en 2. worden toegewezen. 
    
    4.8.	Omdat Kymco voor de controle op de naleving van het aan Brittijn te geven bevel om de handel in Sachs 49er bromscooters te staken er belang bij heeft te weten waar zich Sachs 49er scooters bevinden die bestemd zijn voor de verkoop, zullen ook de vorderingen sub 3.I en 3.II worden toegewezen.
    
    
      4.9.	De vordering sub 3. III zal worden afgewezen, omdat die vordering voor een verbod om te handelen in de Sachs 49er bromscooters geen doel dient. Dat heeft ook te gelden voor de vordering tot het verstrekken van de namen en adressen van de bij de vervaardiging van de Sachs 49er bromscooters betrokken (rechts)personen. Dat gedeelte van de vordering sub 3.IV zal daarom worden geweigerd. Het overige gedeelte van de vordering sub 3.IV is voor de controle op de naleving van het verbod om te handelen in de Sachs 49er van belang en zal daarom worden toegewezen. Dat laatste geldt ook voor de vordering
      sub 4.
    
    
    4.10.        De vordering sub 5 dient geen doel bij (de controle op) een verbod tot handel in de Sachs 49er en zal daarom worden afgewezen.
    
    4.11  De vordering sub 6. voor zover die ziet op het terughalen van Sachs49er bromscooters, is van belang voor het verbod tot handel in de Sachs 49er. Dat gedeelte van vordering sub 6. zal daarom worden toegewezen. Omdat het daarbij Kymco niet regardeert voor welke prijs Brittijn de bromscooters uit de handel haalt, zal het gedeelte van de vordering dat daarop ziet, worden geweigerd. 
    
    4.12.         Kymco kan zich slechts verzetten tegen de handel in de Sachs 49er. Het gaat daarom te ver om de teruggenomen Sachs 49er scooters te laten vernietigen. Het staat Brittijn vrij om met de Sachs 49er bromscooters te doen wat zij wil, zolang zij die niet als replica van de Filly in de handel brengt. De vordering sub 7. zal om die reden worden geweigerd. 
    
    4.13.         Ambtshalve zullen de gevorderde dwangsommen waarmee de toe te wijzen vorderingen worden versterkt, gemaximeerd worden. Een en ander zoals hierna vermeld.
    
    4.14.         Het onder vordering sub 8. gevorderde voorschot op schadevergoeding zal worden afgewezen. Voor de toewijzing van een voorschot op schadevergoeding in een kort geding is in ieder geval vereist dat het bestaan van schade tot de omvang van het gevorderde bedrag in grote mate aannemelijk is. Kymco heeft over die omvang niets gesteld.
    
    
      4.15.         Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Brittijn in de kosten van dit kort geding worden veroordeeld. In verband met de afwijzing van de vordering tot het betalen van een voorschot op schadevergoeding zal evenwel van het griffierecht van Kymco een gedeelte van EUR 48,00 voor rekening van Kymco blijven. De kosten van Kymco waar Brittijn in wordt veroordeeld, worden begroot op:
      - dagvaarding	EUR 	 71,32
      - vast recht		248,00
      - salaris procureur		816,00
      Totaal	EUR 	1.135,32
    
    
    
    5.            De beslissing
    
    De voorzieningenrechter
    
    5.1.	beveelt Brittijn met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de promotie en de verhandeling van de Sachs 49er bromscooter te staken en gestaakt te houden,
    
    5.2. veroordeelt Brittijn aan Kymco een dwangsom van EUR 5.000,00 te betalen per geval respectievelijk per product waarvoor Brittijn het bevel sub 5.1. niet nakomt, zulks met een maximum van in totaal EUR 100.000,00,
    
    5.3. verbiedt Brittijn om de Sachs 49er bromscooter publiekelijk tentoon te stellen op de FietsRAI 2006 van 17 maart tot en met 21 maart 2006 te Amsterdam, waaronder maar niet beperkt tot het stallen van de Sachs 49er bromscooter op haar stand en het verspreiden en/of tonen van promotiemateriaal, waarin de Sachs 49er bromscooter te zien is,
    
    5.4. veroordeelt Brittijn aan Kymco een dwangsom van EUR 5.000,00 te betalen per dag of een gedeelte daarvan dat Brittijn het verbod onder 5.3. overtreedt, zulks met een maximum van in totaal EUR 25.000,00,
    
    
      5.5. beveelt Brittijn binnen twintig werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Kymco schriftelijk, door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
      I. het totale aantal Sachs 49er bromscooters dat bij Brittijn dan wel bij enige aan haar verbonden (rechts)personen, per de datum van het vonnis aanwezig is,
      II. het totale aantal Sachs 49er bromscooters dat door Brittijn dan wel enige aan haar verbonden (rechts)personen is ingekocht en verkocht,
      III. de namen en adressen van de (rechts)personen aan wie de Sachs 49er bromscooters  zijn geleverd,
    
    
    5.6.	veroordeelt Brittijn aan Kymco een dwangsom van EUR 5.000,00 te betalen per dag of een gedeelte daarvan dat Brittijn het bevel sub 5.5. niet nakomt, zulks met een maximum van in totaal EUR 100.000,00,
    
    5.7.	beveelt Brittijn binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers en/of afnemers van de aan haar gelieerde  vennootschappen een brief zonder toevoegingen of becommentariëring te zenden met de volgende inhoud, onder gelijktijdige toezending van een afschrift van de verzonden brieven aan de advocaat van Kymco:
    
    Bij vonnis van de rechtbank Arnhem d.d. ... (datum) is bepaald, dat het door ons verhandelen van de “Sachs 49er” onrechtmatig is jegens Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) en Kybe B.V.
    
    Op ... (datum) zijn door ons ... (stuks) van de “Sachs 49er” scooter geleverd. Aangezien deze scooter niet meer mag worden verkocht, verzoeken wij u om de nog in uw bezit zijnde scooters binnen tien dagen na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij nemen contact met u op teneinde voor een passende financiële afhandeling zorg te dragen.
    
    Volledigheidshalve berichten wij u, dat de raadsman van Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) en Kybe B.V. een kopie van deze brief aan u ontvangt. Van uw reactie zullen wij de raadsman op de hoogte stellen.
     
    Directie Brittijn Import B.V. 
    
    5.8.        veroordeelt Brittijn aan Kymco een dwangsom van EUR 5.000,00 te betalen per dag of een gedeelte daarvan dat Brittijn het bevel sub 5.7. niet nakomt, zulks met een maximum van in totaal EUR 100.000,00,
    
    5.9.         beveelt Brittijn om na betekening van dit vonnis Sachs 49er bromscooters die nog niet zijn doorverkocht aan eindgebruikers, terug te kopen van haar afnemers en om aan de advocaat van Kymco binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen van de bij de afnemers teruggehaalde Sachs 49er bromscooters,
    
    5.10     veroordeelt Brittijn aan Kymco een dwangsom van EUR 5.000,00 te betalen voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat Brittijn het bevel sub 5.9. niet nakomt, zulks met een maximum van in totaal EUR 100.000,00,
    
    5.11.     veroordeelt Brittijn in de proceskosten, aan de zijde van Kymco, tot op heden begroot op EUR 1.135,32,
    
    5.12.     verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
    
    5.13.      wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    
    Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde op 15 maart 2006.