ECLI:NL:HR:2006:AW0484, Hoge Raad, 17-10-2006, 02220/05
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2006-10-17 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: 1. Verval van een merk ex art. 5.2 (oud) Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW). 2. “Nabootsing van een merk” ex art. 337.1.d Sr en “overeenstemmend merk” ex art. 13A.1 BMW. Ad 1. Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat voor het intreden van het verval van een merk o.m. nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouder partij is (Benelux Gerechtshof NJ 1989, 299). Uit de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (NJ 1986, 258) volgt dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij grondbevinding daarvan verdachte vrij te spreken. Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken t.a.v. van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is. Verdachte heeft in appel het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kischa in de zin van de BMW geregistreerde merk “Canomatic” is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5.2.a (oud) BMW. ‘s Hofs verwerping van dat verweer op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk “Canomatic” op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Ad 2. Opmerking verdient nog dat voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk ex art. 337.1.d Sr, aansluiting gezocht dient te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 A.1 BMW. Die uitleg houdt in dat sprake is van een met een merk overeenstemmend teken indien merk en teken, globaal beoordeeld, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring) (HvJEG NJ 1998, 523). ‘s Hofs oordeel dat bij de uitleg van art. 337.1.d Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.

17 oktober 2006
      Strafkamer
      nr. 02220/05
      EW/AM
    
    
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Arrest
    
    
      op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 18 januari 2005, nummer 20/000622-04, in de strafzaak tegen:
      [Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959, wonende te [woonplaats].
    
    
    1. De bestreden uitspraak
    
    Het Hof heeft in hoger beroep - behoudens ten aanzien van de bewijsvoering - bevestigd een vonnis van de Politierechter in de Rechtbank te Roermond van 23 september 2003, waarbij de verdachte ter zake van "het medeplegen van het opzettelijk invoeren van waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst" is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Alsmede tot een geldboete van € 10.000,-, subsidiair tweehonderd dagen hechtenis met onttrekking aan het verkeer zoals in het vonnis omschreven.
    
    2. Geding in cassatie
    
    
      Het beroep is ingesteld door de verdachte. 
      Namens deze heeft mr. H.H.M. van Dijk, advocaat te 's-Hertogenbosch, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 
      De Advocaat-Generaal Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot zodanige op art. 440 Sv berustende beslissing als aan de Hoge Raad gepast voorkomt.
    
    
    3. Beoordeling van het middel
    
    3.1. Het middel richt zich tegen de verwerping door het Hof van het beroep dat door de verdediging is gedaan op art. 5, tweede lid, (oud) van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW). 
    
    
      3.2. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:
      "hij op 9 december 2002, in elk geval in of omstreeks de maand december 2002 in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, te weten zevenduizend dozen, gevuld met tassen, in welke tassen zich fotocamera's bevonden en welke dozen, tassen en fotocamera's waren voorzien van het merk Canokimatic, heeft ingevoerd." 
    
    
    
      3.3. Onder het hoofd 'De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs' heeft het Hof, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende overwogen:
      "Het hof begrijpt het verweer van de raadsman aldus dat niet kan worden bewezen dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een merk waarop een ander recht had, aangezien het recht op het door Canon Kabishiki Kisha op 18 november 1994 in de zin van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (voortaan: BMW) geregistreerde merk, door het niet-gebruik daarvan is vervallen. De raadsman verwijst ter adstructie naar het bepaalde in artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a (oud) BMW.
    
    
    
      A3
      Het hof overweegt te dien aanzien als volgt.
      Met de raadsman stelt het hof vast dat op 18 augustus 1994 door Canon Kabishiki Kisha (Canon inc.) de merknaam "Canomatic" is geregistreerd in de zin van de BMW onder nummer 563359. Ingevolge het bepaalde in artikel 10 (oud) BMW heeft de inschrijving van een Benelux-depot een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot. De inschrijving was ten tijde van het bewezenverklaarde, op 9 december 2002, danwel in of omstreeks de maand december 2002, aldus in beginsel geldig. Op grond van het bepaalde in artikel 5, eerste lid (oud) BMW vervalt het recht op een merk van rechtswege onder de aldaar genoemde gevallen, te weten - zakelijk weergegeven - de doorhaling van of het verstrijken van de geldigheidsduur van een inschrijving in het Beneluxdepot danwel van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Beneluxgebied, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong. Zijdens de verdediging is niet gesteld en ook anderszins is niet gebleken, dat een omstandigheid als hiervoor zich heeft voorgedaan, zodat het recht op het merk "Canomatic" niet van rechtswege is vervallen. Voorts kan iedere belanghebbende op grond van artikel 14, sub c (oud) BMW het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid (oud) BMW, bijvoorbeeld in het door de raadsman bedoelde geval dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Uit het onderzoek ter terechtzitting is evenwel niet gebleken - noch is dit zijdens de verdediging gesteld - dat het recht op het merk "Canomatic" op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard.
      Het hof verwerpt derhalve het verweer."
    
    
    
      3.4. Van belang zijn de volgende wettelijke voorschriften:
      Art. 5, tweede lid, (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
      "2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard:
      a. voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten.
      (...)"
    
    
    
      Art. 10 (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
      "De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot."
    
    
    
      Art. 13 A, (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
      "A. 1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:
      a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;
      b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;
      c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
      d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 
      2. (...)"
    
    
    
      Art. 14 C, (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
      "1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van art. 5, tweede lid, onder a, kan niet meer worden ingeroepen (...).
      2.(...)"
    
    
    
      Art. 337, eerste lid aanhef en onder d, Sr. Die bepaling luidt voor zover hier van belang:
      "1. Hij die opzettelijk:
      (...)
      d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst 
      (...)
      invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie."
    
    
    
      3.5. Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat uit de BMW en de wetsgeschiedenis moet worden afgeleid dat voor het intreden van het verval van een merk onder meer nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouder partij is (Benelux Gerechtshof 18 november 1988, NJ 1989, 299). 
      Het Benelux Gerechtshof had tevoren in een andere zaak voorts het volgende overwogen:
      "Op de vraag of de strafrechter in het kader van een aanhangig strafgeding rekening mag houden met het verweer van de beklaagden dat het litigieuze depot te kwader trouw is verricht, hoewel de derden op wier merkgebruik in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 BMW daarbij een beroep werd gedaan, niet in het geding zijn betrokken, moet in zoverre ontkennend worden geantwoord dat nietigverklaring van het depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht wordt verkregen, uitsluitend kan worden uitgesproken in een geding waaraan de daar bedoelde derde deelneemt; op deze vraag dient voor het overige te worden geantwoord: dat, wanneer vorenbedoelde derde niet aan het geding deelneemt, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel omtrent het ten laste gelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten te betrekken; dat, wanneer de strafrechter in een geding waaraan de bedoelde derde niet deelneemt, niet tot een veroordeling komt omdat hij oordeelt dat met betrekking tot het merk waarvan namaking ten laste is gelegd, sprake is van een depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht werd verkregen, een dergelijke uitspraak geen afbreuk vermag te doen aan de rechten welke de betrokken merkhouder tegenover de beklaagden, bedoelde derde of anderen krachtens de BMW aan zijn depot kan ontlenen." 
      (Benelux Gerechtshof 23 december 1985, NJ 1986, 258, rov. 103)
    
    
    3.6. Uit de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof volgt dus dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken, maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij gegrondbevinding daarvan de verdachte vrij te spreken. Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken ten aanzien van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is. 
    
    3.7. De verdachte heeft in hoger beroep het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kischa in de zin van de BMW geregistreerde merk "Canomatic" is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5, tweede lid onder a, (oud) BMW. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder 3.5 en 3.6 getuigt de verwerping van dat verweer door het Hof op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk "Canomatic" op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de bij de beoordeling van dat verweer aan te leggen maatstaf. 
    
    3.8. Het middel slaagt.
    
    
      3.9. Opmerking verdient nog dat voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk in de zin van art. 337, eerste lid onder d, Sr, aansluiting gezocht dient te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 A lid 1 BMW. Die uitleg houdt in dat sprake is van een met een merk overeenstemmend teken indien merk en teken, globaal beoordeeld, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring) (HvJEG, 11 november 1997, NJ 1998, 523).
      Het kennelijke oordeel van het Hof dat bij de uitleg van art. 337, eerste lid onder d, Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.
    
    
    4. Slotsom
    
    Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, en als volgt moet worden beslist.
    
    5. Beslissing
    
    De Hoge Raad:
    
    
      Vernietigt de bestreden uitspraak;
      Wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.
    
    
    Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, de vice-president G.J.M. Corstens, en de raadsheren J.P. Balkema, E.J. Numann en J. de Hullu, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken op 17 oktober 2006.