ECLI:NL:GHDHA:2017:4156, Gerechtshof Den Haag, 14-11-2017, 200.199.534/01
Gerechtshof Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2017-11-14 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Octrooi, executiegeschil. Door betekening van een vonnis waarin een verbod versterkt met een dwangsom is opgelegd, komen partijen in een door art. 6:2 BW beheerste rechtsverhouding te staan. Octrooihouder is niet gehouden de vraag te beantwoorden of een (variant van een) product zijns inziens inbreuk maakt. In hoeverre is octrooihouder verplicht de vraag te beantwoorden of zijns inziens een (variant van een) product onder het verbod valt?

GERECHTSHOF DEN HAAG 
    Afdeling Civiel recht
    
    
      Zaaknummer	: 200.199.534/01
    
    
    
      Zaaknummer rechtbank	: C/09/513596 / KG ZA 16-793 
    
    
    
      
        arrest van 14 november 2017
      
    
    
    
      inzake
    
    
  
  
    
      1Ruby Decor B.V.,
    
      gevestigd te Broek op Langedijk (gemeente Langedijk),
      
        2. Aparto B.V.,
      gevestigd te Broek op Langedijk (gemeente Langedijk),
      appellanten, 
      hierna te noemen: Ruby Decor,
      advocaat: mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht,
    
    
    
      tegen
    
    
    
      
        Basic Holdings ULC,
      
      gevestigd te Dublin (Ierland),
      geïntimeerde,
      hierna te noemen: Basic Holdings,
      advocaat: mr. A. Tsoutsanis te Amsterdam.	
    
    
    
  
  
    
      1Het geding
    
    
      Bij exploot van 2 september 2016 is Ruby Decor in hoger beroep gekomen van een door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 9 augustus 2016 (hierna: Vonnis II). Bij memorie van grieven (MvG) heeft Ruby Decor vijf grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord (MvA) heeft Basic Holdings de grieven bestreden. Aan beide zijden zijn bij pleidooi aanvullende stukken overgelegd. Partijen hebben op 11 september 2017 de zaak doen bepleiten, Ruby Decor door mr. Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Utrecht, en Basic Holdings door mr. A. Tsoutsanis, advocaat te Amsterdam, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities (pleitnotities HB). Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.
    
    
    
  
  
    
      2Feiten
    
    
      Het gaat in deze zaak om het volgende:
    
    
    
      2.1
      Basic Holdings maakt deel uit van de wereldwijd opererende Glen Dimplex Group, die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van sfeerhaarden. 
      
    
    
      2.2
      Basic Holdings is houdster van Europees octrooi EP 2 029 941 B1 (hierna: EP 941 dan wel het octrooi) voor een ‘Artificial Fireplace’. EP 941 heeft onder meer gelding voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 
      
    
    
      2.3
      EP 941 heeft 17 conclusies, waarvan de eerste conclusie onafhankelijk is. De volgconclusies zijn alle afhankelijk van conclusie 1. De oorspronkelijke Engelse tekst van conclusie 1 van EP 941 luidt als volgt:
      
      
        
          1. A simulated fire effect apparatus (10) (450) (322) comprising:
        
        
          an apertured bed (12) (232);
        
        
          a container (30) (452) (452') (652) (752) adapted to contain a body of liquid (32), the container providing a head space (496) (6528) above the liquid;
        
        
          an ultrasonic transducer (34) (34') (462) (458) device having a transducing surface operatively in liquid contacting relation with the body of liquid (32) and operable to produce a vapour in said head space (496) (652B); and
        
        
          means for providing a current of air directed upwardly from the apertured bed (12) (232) 
        
        
          characterised in that
           the container (30) (452) (452') (652) (752) includes a vapour outlet port (482) ((482'), and 
          in that
        
        
          the apparatus (10) (450) (322) further comprises means (26) for providing a flow of air along a path extending into the head space (496) (652B) and out of the vapour outlet port (482) (482'), wherein the outlet port (482) (482') is so disposed that the air flow path exits the container (30) (452) (452') (652) (752) below the aperture bed (12) (232).
        
      
      
    
    
      2.4
      In de onbestreden Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 als volgt:
      
      
        
          1. Inrichting voor de simulatie van een haardvuureffect (10) (450) (322) omvattende:
        
        
          een van openingen voorzien bed (12) (232);
        
        
          een houder (30) (452) (452') (652) (752) ingericht om een vloeistofhoeveelheid (32) te bevatten, waarbij de houder een kopruimte (496) (652B) boven de vloeistof verschaft;
        
        
          een ultrasonische omvormerinrichting (34) (34') (462) (458) met een omvormend oppervlak dat werkzaam in vloeistofcontacterend verband met de vloeistofhoeveelheid (32) staat en bruikbaar is om een damp in de genoemde kopruimte (496) (652B) voort te brengen; en
        
        
          middelen voor het verschaffen van een luchtstroom, die vanaf het van openingen voorziene bed (12) (232) naar boven is gericht,
        
        
          met het kenmerk
          , dat de houder (30) (452) (452') (652) (752) een dampuitlaatpoort (482) (482') omvat 
          en dat 
        
        
          de inrichting (10) (450) (322) voorts middelen (26) omvat voor het verschaffen van een luchtstroom langs een weg, die zich naar binnen in de kopruimte (496) (652B) en uit de dampuitlaatpoort (482) (482') uitstrekt, waarbij de uitlaatpoort ( 482) ( 482') dusdanig is aangebracht, dat de luchtstromingsweg de houder (30) (452) (452') (652) (752) beneden het van openingen voorziene bed (12) (232) verlaat. 
        
      
      
    
    
      2.5
      
        Ruby Decor is een voormalig afnemer van de Glen Dimplex Group. Daarnaast is zij fabrikant van (onder meer) diverse typen sfeerhaarden. De samenwerking is op 
        1 september 2015 geëindigd. Ruby Decor is (mede)bestuurder en –aandeelhouder van Aparto, een onderneming die zich eveneens (onder meer) bezighoudt met de handel in sfeerhaarden. Aparto biedt de Ruby-sfeerhaarden aan op haar website www.aparto.nl.
      
      
      
      
    
    
      2.6
      In verband met het op de markt brengen door Ruby Decor, al dan niet met tussenkomst van dealers, van sfeerhaarden onder de naam Mystic Fires, met de typenummers 1510H, 1530H, 1535H, 1520C en 1540C (hierna: de Ruby-sfeerhaarden) is Basic Holdings een kort geding procedure tegen Ruby Decor begonnen. Dat heeft geleid tot het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 4 mei 2016 (hierna: Vonnis I), waarbij aan Ruby Decor (onder meer) een verbod is opgelegd inbreuk te maken op EP 941 in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland of het Verenigd Koninkrijk, waaronder begrepen het aanbieden van de Ruby-sfeerhaarden, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,- per product, met een maximum van EUR 100.000,-. Basic Holdings heeft dit Vonnis I op 13 mei 2016 aan Ruby Decor doen betekenen. Vonnis I is bekrachtigd bij arrest van dit hof van 22 augustus 2017.
      
    
    
      2.7
      Bij brief van 16 juni 2016 heeft de advocaat van Ruby Decor aan de advocaat van Basic Holdings als volgt geschreven: 
      
      
        
          (…) Mijn cliënte Ruby Decor heeft inmiddels een drietal varianten op de bestaande sfeerhaard ontworpen, waarmee geen inbreuk gemaakt wordt op EP 941. Dit betreft de volgende drie versies, welke om de hieronder aangegeven redeneren niet als inbreukmakend kunnen worden aangemerkt. (…)
        
      
      
      
        
          1. 	Versie 1 – Geen onder openingenbed uitmondende luchtstromingsweg
        
      
      
    
    
      1.1
      
        Bij deze versie zijn nadere constructiemaatregelen genomen waardoor de luchtstromingsweg van de damphoudende lucht niet onder een openingenbed uitmondt, maar op dezelfde hoogte als c.q. in het vuurbed dat voorzien is van een brede opening c.q. sleuf, zoals weergegeven op onderstaande tekeningen (zij- en vooraanzicht):
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      1.2
      
        Ontbreken maatregel (G). Bij deze versie ontbreekt maatregel (G) van conclusie 1, te weten dat de uitlaatpoort dusdanig is aangebracht dat de luchtstromingsweg de houder beneden het van openingen voorziene bed verlaat, zodat om die reden geen sprake is van inbreuk.
      
      
      
        
          2. 	Versie 2 - geen luchtstroom langs een weg in de kopruimte.
        
      
      
      
    
    
      2.1
      
        Bij deze versie zijn ten opzichte van de bestaande versie nadere constructiemaatregelen genomen waardoor geen sprake is van een luchtstroom (i) naar binnen in de kopruimte en (ii) uit de dampuitlaatpoort, doordat de ventilator is verbonden met een luchtinlaat die niet in de kopruimte van de houder, maar in een ruimte boven de dampuitlaatpoort van de houder uitmondt. De kopruimte van de houder bevat geen luchtinlaat (in tegenstelling tot versie 1).
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.2
      
        Ontbreken maatregel (F). Bij deze versie ontbreekt maatregel (F) van conclusie 1, te weten dat de inrichting middelen bevat voor het verschaffen van een luchtstroom langs een weg die zich naar binnen in de kopruimte en uit de dampuitlaatpoort uitstrekt, zodat om die reden geen sprake is van inbreuk.
      
      
      
        
          3. 	Versie 3 – geen onder openingenbed uitmondende luchtstromingsweg en geen luchtstroom langs een weg in de kopruimte
        
      
      
    
    
      3.1
      
        Bij deze versie worden de beide hierboven aangegeven versies gecombineerd en is om die reden geen sprake van een inbreuk.
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          Teneinde executiegeschillen en rechtsmaatregelen te voorkomen, verzoek ik u hierbij namens mijn cliënten om binnen vijf (5) werkdagen na heden schriftelijk namens uw cliënte te bevestigen dat mijn cliënten met geen van deze drie versies inbreuk maken op door uw cliënte gepretendeerde octrooirechten en dat geen sprake zal zijn van het verbeuren van dwangsommen op grond van het vonnis van 4 mei 2016. (…)
        
      
    
    
      2.8
      Bij brief van 22 juni 2016 heeft de advocaat van Basic Holdings (onder meer) als volgt geantwoord:
      
      
        
          By letter of 16 June 2016 Ruby Decor BV ('Ruby') and Aparto BV are soliciting to
        
        
          Basic Holding ULC's views on whether three new configurations of Ruby's products
        
        
          would infringe on the Intellectual Property Rights of Basic Holdings.
        
      
      
      
        
          Basic Holdings is not able, and also under no obligation, to provide the requested
        
        
          technical and legal advice to competitors, let alone on no less than three embodiments
        
        
          of which it is entirely unclear whether such products would actually be put on the
        
        
          market.
        
      
      
      
        
          Basic Holdings and the Glen Dimplex Group own a significant portfolio of
        
        
          Intellectual Property Rights (patents, designs, trademarks, know-how, trade secrets
        
        
          etc). In view thereof, it is the policy of Basic Holdings and the Glen Dimplex Group
        
        
          to routinely monitor actual market developments. To the extent such developments or
        
        
          products on the market give rise to concerns of potential infringement on its portfolio
        
        
          of Intellectual Property Rights, Basic Holdings and the Glen Dimplex Group will
        
        
          investigate accordingly and decide on the appropriate course of action.
        
      
      
    
    
      2.9
      In de e-mail van 23 juni 2016 laat de raadsman van Ruby Decor (voor zover relevant) als volgt weten:
      
      
        
          In antwoord op uw brief van 22 juni die die per e-mail op 23 juni is verstuurd, zij opgemerkt dat in mijn brief van 16 juni ook specifiek verzocht wordt om aan te geven “dat geen sprake zal zijn van het verbeuren van dwangsommen op grond van het vonnis van 4 mei 2016.”
        
        
          Op die vraag gaat u in uw brief ten onrechte niet in. 
        
        
          Graag verneem ik thans uiterlijk morgen of uw cliënte akkoord is met het feit dat de voorgelegde versies geen inbreuk vormen op EP 941 en met het op de markt brengen daarvan dus geen dwangsommen verbeurd worden. Nu uw cliënte het vonnis ten uitvoer legt is zij gehouden duidelijkheid te verschaffen op concrete vragen over het niet verbeuren van dwangsommen inzake concrete ontwerpen, welke mijn cliënte op de markt gaat brengen.
        
      
      
    
    
      2.10
      Daarop antwoordt de raadsman van Basic Holdings bij e-mail van 24 juni 2016 (onder meer):
      
      
        
          In tegenstelling tot wat u suggereert, is de brief d.d. 22 juni duidelijk. Zoals aangegeven zal Basic Holdings indien concrete producten op de markt zijn gebracht zich daarover een oordeel (kunnen) vormen. Pas dan is duidelijk welk concreet product waar op de markt is, met gebruikmaking van welke constructiemaatregelen.
        
      
      
      
        
          Voor de nu door u gewenste 'verklaring van niet-inbreuk' is geen reden en ook geen grondslag. Van enige reële dreiging van executie is geen sprake. Van enig (spoedeisend) belang ook niet. Indien uw cliënten concrete producten daadwerkelijk op de markt zouden brengen en Basic Holdings alsdan na bestudering daarvan zou menen dat e.e.a. onder het vonnis van 4 mei 2016 zou vallen en in verband daarmee betaling van dwangsommen zou aanzeggen, dan hebben uw cliënten alsdan gelegenheid om desgewenst een executie kortgeding te starten. Die situatie doet zich thans niet voor, nu immers geen standpunt is ingenomen over inbreuk en ook geen dwangsommen of rechtsmaatregelen van welke aard dan ook zijn aangezegd.
        
      
    
    
      2.11
      Op 26 juni 2016 bericht de raadsman van Ruby Decor de raadsman van Basic Holdings dan nog (voor zover relevant) als volgt:
      
      
        
          Ter vermijding van misverstand zij opgemerkt dat mijn cliënte Ruby Decor de sfeerhaarden conform de drie aangegeven ontwerpen in Nederland gaat in het verkeer gaat brengen, verkopen, afleveren en/of anderszins verhandelen en daartoe in voorraad zal hebben, aanbieden of invoeren en tevens ook vervaardigen. Om die reden hebben mijn cliënten een spoedeisend belang bij duidelijkheid over de vraag of uw cliënte meent dat door een of
        
        
          meer van deze ontwerpen al dan niet dwangsommen worden verbeurd. Dat belang ontstaat niet pas en wordt ook niet spoedeisend enkel nadat deze handelingen ter zake van die producten zijn verricht of uw cliënte daadwerkelijk tot invordering van dwangsommen overgaat.
        
      
      
      
        
          Doordat uw cliënte het Vonnis heeft betekend staat tegenover het daaruit voortvloeiden recht op eventuele dwangsommen de corresponderende verplichting om op redelijk vragen antwoord te geven. Daaraan kan uw cliënte zich niet onttrekken en zodoende mijn cliënten in een positie te manoeuvreren waarin dwangsommen verbeurd zijn, dan wel een dreiging van een vordering ter zake van verbeurde dwangsommen niet wordt weggenomen. Een dergelijk handelen van uw cliënte is in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm en is tevens aan te merken als misbruik van bevoegdheid
        
      
      
      
        Daarop heeft Basic Holdings niet meer geantwoord en heeft Ruby Decor op 28 juni de dagvaarding betekend waarmee de procedure is ingeleid die heeft geleid tot het bestreden Vonnis II van 9 augustus 2016.   
      
      
    
    
      2.12
      Op 16 augustus stuurt de raadsman van Ruby Decor een e-mail aan de raadsman van Basic Holdings, met (onder meer) navolgende inhoud:
      
      
        
          Ik beschik momenteel over een product-versie van een uitvoering van een sfeerhaard conform “versie 3”. Graag verneem ik van u per omgaande op welk adres ik dit product kan bezorgen, zodat het door u c.q. uw cliënte beoordeeld kan worden. (…)
        
      
      
      
        
          Zoals bekend, zijn wij van oordeel dat met deze versie geen dwangsommen worden verbeurd uit hoofde van het vonnis van 4 mei 2016. De bevestiging daarvan zie ik graag binnen 7 dagen na heden tegemoet. (…)
        
      
      
    
    
      2.13
      Op 23 augustus 2017 doet de raadsman van Basic Holdings in reactie daarop (onder  meer) het volgende verzoek:
      
      
        
          Graag ontvangt Basic Holdings ook nadere uitleg waarom het door u thans voorgestelde product geen inbreuk zou maken op het octrooi EP 941. Uw email licht dat niet toe. Zoals u weet is eerder bij herhaling aangegeven dat uw eerdere tekeningen bij bovengenoemde brief d.d. 16 juni en de dagvaarding van 28 juni onduidelijk waren, omdat dit geen technische tekeningen betroffen en omdat de door u gebezigde bijschriften niet aansluiten bij de tekst van het octrooi. Die duidelijkheid heeft u ook verzuimd te geven op de zitting van 26 juli 2016 in het door Ruby c.s. verloren executiekortgeding. Voor een goed begrip ontvangt Basic Holdings daarom meer in het bijzonder binnen drie werkdagen:
        
        1. de relevante technische tekening;
      
      
      
        
          2. of het prototype overeenstemt met de tekening als aangeduid als Versie 3 in par. 6.1 van de dagvaarding van 28 juni. Zo nee, op welke wijze het product daarvan afwijkt;
        
        
          3. een duidelijke uitleg (bijv. door het toevoegen van bijschriften in bovengenoemde
        
        
          tekeningen) welke componenten van het prototype Ruby c.s. beschouwen als
        
        
          onderstaande in het octrooi genoemde elementen:
        
        
          a. apertured bed / het van openingen voorziene bed (Ruby c.s. hebben eerder
        
        
          roosterplaat en haardblokken door elkaar gehaald)
        
        
          b. vapour outlet port (de tekening in par. 6.1 spreekt van 'uitmonding', welke term niet gebezigd wordt in conclusie 1. Ruby c.s. hebben voorts eerder tegengestelde standpunten ingenomen wat zij als 'dampuitlaatpoort' beschouwt)
        
        
          c. vapour distributing component (e.e.a. blijkt niet uit de eerdere tekening en op die vraag kon Ruby c.s. ter zitting van 26 juli geen antwoord geven).
        
        
          4. een claimanalyse van conclusie 1 en 3 waarom het prototype daarop geen inbreuk
        
        
          zou maken.
      
      
    
    
      2.14
      Dezelfde dag antwoordt de raadsman van Ruby Decor daarop (voor zover relevant) als volgt:
      
      
        
          Het model betreft een uitvoering conform Variant 3, waarbij dus conclusie-elementen f en g ontbreken. (…)
        
      
      
      
        
          De eerdere info over de varianten en dit model bieden voldoende basis voor een antwoord op de gestelde vraag of hiermee dwangsommen verbeurd worden. Daarvoor is slechts relevant of in ernst betwijfeld kan worden of het opgelegde verbod wordt overtreden, mede gelet op gronden waarop het verbod is gegeven.
        
      
      
    
    
      2.15
      In zijn brief van 30 augustus 2017 schrijft de raadsman van Basic Holdings (onder meer):
      
      
        
          6. Op basis van de bestudering van het prototype en het vonnis van 4 mei 2016, bevestigt Basic Holdings hierbij dat het ten aanzien van de voorgestelde ‘Versie 3’ geen aanspraak maakt, of zal maken, op het verbeuren van dwangsommen uit hoofde van het vonnis van 4 mei jl. 
        
      
      
      
        
          7. Een en ander laat onverlet dat zodra een concreet product op de markt zou worden gebracht, Basic Holdings alsdan zal onderzoeken of dit inbreuk maakt op haar octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder derhalve EP 2 029 941 B1, ter zake waarvan Basic Holdings zich alle rechten voorbehoudt.
      
      
    
    
      2.16
      In een e-mail van 4 september 2017 schrijft de raadsman van Ruby Decor (onder meer) het navolgende aan de raadsman van Basic Holdings: 
      
      
        
          Dank voor voor uw brief van 30 augustus met de toezegging namens uw cliënte dat zij terzake van de voorgestelde uitvoering van Versie 3 geen aanspraak zal maken op dwangsommen. (…)
        
      
      
      
        
          Volgend op de toezegging van uw cliënte inzake Versie 3 stel ik hierbij evenzeer de vraag of uw cliënten evenzeer geen aanspraak op dwangsommen zal maken indien de voorgestelde uitvoering wordt aangepast conform Versie 1 (alleen de dampuitlaat op de hoogte van Versie 3) of conform Versie 2 (alleen de ventilator verplaatst naar de locatie van Versie 3). Een antwoord op deze vragen zie ik graag begin van deze week tegemoet”
      
      
    
    
      2.17
      Bij e-mail van 12 september 2016 antwoordt de raadsman van Basic Holdings (onder meer) als volgt:
      
      
        
          Zoals u weet is Ruby Decor c.s. er eerder, o.a. in juni en ter zitting van 26 juli, op gewezen dat het niet aangaat om allerhande zienswijzen uit te lokken omtrent meerdere typen productconfiguraties, terwijl Ruby Decor c.s. niet eens zelf weet welk product zij van plan is op de markt te gaan brengen. Naar aanleiding daarvan heeft Ruby Decor c.s. er uiteindelijk voor gekozen om op 16 augustus een door haar als 'Versie 3' aangeduid product aan Basic Holdings voor te leggen. In reactie daarop heeft Basic Holdings bij email van 23 augustus 2016 gemotiveerd verzocht om nadere toelichting en uitleg. Dat heeft u bij email van diezelfde datum geweigerd.
        
      
      
      
        
          Bij brief van 30 augustus heeft Basic Holdings bevestigd dat het ten aanzien van het onderzochte 'Versie 3' product geen aanspraak maakt, of zal maken, op het verbeuren van dwangsommen uit hoofde van het vonnis van 4 mei jl. Die bevestiging geldt vanzelfsprekend alleen voor het ter hand gestelde en onderzochte Versie 3 product. 
        
      
      
      
        
          Uw vervolgvragen nu zien op andere prototypeversies (door u aangeduid als Versie 1 en 2) dan het eerder ter hand gestelde, en ook reeds geretourneerde, prototype. Basic Holdings kan dergelijke vragen alleen beantwoorden op basis van concreet onderzoek van concrete voortbrengsels. Iedere productversie dient op diens eigen merites, kenmerken en constructiemaatregelen te worden beoordeeld. Basic Holdings is daarom niet in staat uw vervolgvragen te beantwoorden. Daarvoor is ook geen aanleiding nu immers ten aanzien van het verstrekte prototype is aangegeven dat ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op het verbeuren van dwangsommen. Nadere vervolgvragen over andere producten zijn derhalve niet nodig. Basic Holdings herhaalt in dit verband nog eens dat wat in het vonnis van 9 augustus te lezen valt en dat is dat Basic Holdings heeft toegezegd geen aanspraak te maken op dwangsommen dan nadat zij een concreet product heeft onderzocht en daaromtrent haar standpunt aan Ruby Decor c.s. heeft kenbaar gemaakt. Indien Ruby Decor c.s. een dergelijke Versie 1 of 2 op de markt zal brengen, dan zal Basic Holdings dat onderzoeken en aan Ruby Decor c.s. haar standpunt kenbaar maken.
      
      
    
    
      2.18
      In paragrafen 24-26 MvA (genomen ter rolle van 27 december 2016) staat:
      
      
        
          24.	Ruby c.s. had, en heeft, daarom geen (spoedeisend) belang bij de gevraagde voorziening.
        
      
      
      
        
          25.	Dat belang is eens te meer komen te ontvallen nu Basic Holdings bij brief van 30 augustus 2016 heeft aangegeven dat dat het ten aanzien van de op 16 augustus 2016 ter hand gestelde ‘Versie 3’ geen aanspraak maakt, of zal maken, op het verbeuren van dwangsommen uit hoofde van het vonnis van 4 mei 2016. 
        
      
      
      
        
          26.	Nu het eerder ter hand gestelde Versie 3 prototype de constructiemaatregelen van Versie 1 en 2 combineert, geldt dit ook voor Versie 1 en 2. Op basis van het vonnis van 4 mei jl en de bestudering van het op 16 augustus ter hand gestelde Versie 3 prototype, stelt Basic Holdings zich hierbij uitdrukkelijk op het standpunt dat het dus ook voor de daaruit af te leiden constructiemaatregelen van de door Ruby c.s. aangeduide ‘Versie 1’ en ‘Versie 2’ geen aanspraak maakt, of zal maken, op het verbeuren van dwangsommen uit hoofde van het vonnis van 4 mei 2016.
        
      
      
      
        In een noot heeft Basic Holdings voor versies 1 en 2 hetzelfde voorbehoud gemaakt als zij eerder had gedaan voor versie 3 (zie punt 2.15 hiervoor).
      
      
    
  
  
    
      3Het geschil in eerste aanleg en in hoger beroep  
    
    
      3.1
      In eerste aanleg vorderde Ruby Decor (samengevat) dat het Basic Holdings zou worden verboden op grond van Vonnis I executiemaatregelen te nemen tot verhaal van verbeurde dwangsommen wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot de Varianten 1, 2 en 3 in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland of het Verenigd Koninkrijk, althans oplegging van een in goede justitie te bepalen verbod, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Basic Holdings in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 
      
    
    
      3.2
      Ruby Decor heeft daaraan (kort samengevat) het navolgende ten grondslag gelegd. De Varianten maken geen inbreuk op EP 941 zodat er geen grond is voor het invorderen van dwangsommen voor die Varianten op grond van Vonnis I. Basic Holdings heeft niet geantwoord op de redelijke vraag of zij dwangsommen zal innen als (een van) de Varianten op de markt worden gebracht en evenmin kenbaar gemaakt welke informatie zij daartoe nodig heeft. Bovendien kan zij dat op basis van de verstrekte schetsen beoordelen. Ruby Decor heeft een spoedeisend belang op voorhand duidelijkheid te verkrijgen of Basic Holdings dwangsommen zal gaan innen. Basic Holdings is tot het verschaffen van die duidelijkheid verplicht op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid en de zorgvuldigheid die Basic Holdings in het maatschappelijk verkeer jegens Ruby Decor in acht dient te nemen. 
      
    
    
      3.3
      Basis Holdings heeft als verweer aangevoerd dat Ruby Decor geen (spoedeisend) belang heeft. Er is geen sprake is van dreigende executie: er zijn geen aanwijzingen dat Ruby Decor met (een van) de Varianten op de markt gaat komen en Basic Holdings heeft geen executiemaatregelen aangekondigd. Indien er een concreet product is zal Basic Holdings dat onderzoeken en haar standpunt kenbaar maken. Zij zal geen aanspraak maken op dwangsommen die voorafgaand aan die mededeling zijn verbeurd.  
      
    
    
      3.4.
      De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Ruby Decor afgewezen. Daartoe heeft hij (onder meer) overwogen dat oplegging in kort geding van een ongeclausuleerd en in de tijd onbeperkt verbod zoals door Ruby Decor gevorderd niet mogelijk is en dat Ruby Decor daar ook geen belang bij heeft. Een concrete dreiging van executie door Basic Holdings is niet aannemelijk gemaakt. Ruby Decor hoeft niet te vrezen voor het ongemerkt verbeuren van dwangsommen omdat Basic Holdings heeft toegezegd geen aanspraak te maken op dwangsommen dan nadat zij een product heeft onderzocht en zij haar standpunt daarover aan Ruby Decor kenbaar heeft gemaakt. 
      
    
    
      3.5
      Met haar grieven komt Ruby Decor op tegen voornoemde oordelen van de voorzieningenrechter. Zij heeft gevorderd dat dit hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende – kort gezegd – de vorderingen van Ruby Decor alsnog toewijst, met veroordeling van Basic Holdings in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv in beide instanties.   
      
    
  
  
    
      4Beoordeling
    
    
      4.1
      In de kern gaat het onderhavige geschil over de vraag of Basic Holdings gehouden was de vraag van Ruby Decor, of Basic Holdings van mening was dat Ruby Decor dwangsommen zou verbeuren uit hoofde van Vonnis I indien zij met een sfeerhaard conform Variant 1, 2 of 3 op de markt zou komen, te beantwoorden. 
      
    
    
      4.2
      Het hof stelt voorop dat Ruby Decor er onmiskenbaar een belang bij heeft het risico te vermijden dat zij een dwangsom uit hoofde van Vonnis I zal verbeuren. Voorts heeft zij er belang bij te voorkomen dat zij kosten maakt in verband met de ontwikkeling, productie en marketing van een nieuw product ten aanzien waarvan Basic Holdings zich bij marktintroductie op het standpunt stelt dat die valt onder het opgelegde inbreukverbod en dat zij – bij verdere verhandeling daarvan – aanspraak zal maken op betaling van verbeurde dwangsommen. Anders dan Basic Holdings stelt zijn deze belangen aan te merken als ‘voldoende belang’ in de zin van artikel 3:303 Burgerlijk Wetboek (BW). 
      
    
    
      4.3
      De toezegging van Basic Holdings zoals weergegeven in r.o. 4.2.1 van Vonnis II, ook herhaald in de correspondentie, dat zij geen aanspraak zal maken op dwangsommen dan nadat zij een door Ruby Decor op de markt gebracht product heeft onderzocht en zij haar standpunt daarover aan Ruby Decor kenbaar heeft gemaakt, voorkomt wel dat Ruby Decor ‘ongemerkt’ dwangsommen verbeurt, althans dat zij die aan Basic Holdings zou moeten betalen, maar komt niet tegemoet aan het andere hiervoor genoemde belang van Ruby Decor, dat zij het maken van nodeloze ontwikkelings- productie- en marketingkosten ten aanzien van zo’n product voorkomt. Daarvoor is nodig dat zij duidelijkheid verkrijgt of ten aanzien van dat product aanspraak gemaakt zal worden op betaling van dwangsommen, vóórdat die kosten gemaakt gaan worden. De vraag die voorligt is of Basic Holdings onder de gegeven omstandigheden verplicht was die duidelijkheid te verstrekken. Het enkele feit dat Ruby Decor daarbij een voldoende belang heeft, brengt immers nog geen verplichting van Basic Holdings met zich.  
      
    
    
      4.4
      Volgens Ruby Decor zijn Ruby Decor en Basic Holdings, door de betekening van Vonnis I waarin op vordering van Basic Holdings aan Ruby Decor een met dwangsommen versterkt verbod is opgelegd, in een door artikel 6:2 BW beheerste rechtsverhouding komen te staan, op grond waarvan op hen beiden de verplichting rust zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Basic Holdings is op grond daarvan gehouden vooraf aan Ruby Decor kenbaar te maken of zij ten aanzien van een bepaald (nog te ontwikkelen) product aanspraak zal gaan maken op betaling van dwangsommen. Bij schending van die verplichting brengt de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid met zich, dat geen aanspraak gemaakt kan worden op betaling van verbeurde dwangsommen, aldus Ruby Decor. Basic Holdings bestrijdt dat zij verplicht zou zijn op voorhand de vraag te beantwoorden of een bepaald product naar haar mening onder de reikwijdte van het uitgesproken verbod valt. Het hof oordeelt daarover als volgt. 
      
      
    
    
      4.5
      Het hof is met Ruby Decor van oordeel dat partijen door de betekening van Vonnis I, waarin op vordering van Basic Holdings aan Ruby Decor een met dwangsommen versterkt verbod is opgelegd, in een door artikel 6:2 BW beheerste rechtsverhouding zijn komen te staan. Door betekening van het vonnis is Ruby Decor immers jegens Basic Holdings verplicht zich te houden aan het opgelegde inbreukverbod en bij niet-naleving daarvan is zij verplicht aan Basic Holdings de opgelegde dwangsom te voldoen. In zoverre zijn zij derhalve te beschouwen als schuldenaar en schuldeiser. Op grond van die rechtsverhouding rust op hen beiden ingevolge artikel 6:2 lid 1 BW de verplichting zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. 
      
    
    
      4.6
      Zoals de voorzieningenrechter terecht heeft opgemerkt, heeft voor de vraag of ter zake van (voorbehouden handelingen met betrekking tot) een product dwangsommen zijn verbeurd wegens overtreding van een eerder opgelegd in algemene termen vervat inbreukverbod, als maatstaf te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (zie HR 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8183). Dat brengt met zich dat het niet is uit te sluiten dat ter zake van (voorbehouden handelingen met betrekking tot) een product geen dwangsommen zijn verbeurd wegens overtreding van een eerder opgelegd verbod, terwijl dit product wel inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht waarop dat verbod was gegrond. 
      
    
    
      4.7
      De op grond van artikel 6:2 BW door de redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding tussen partijen die ontstaat na betekening van een vonnis waarin een inbreukverbod is opgelegd, is beperkt tot de reikwijdte van dat verbod. Alleen in zoverre zijn immers over en weer rechten en verplichtingen ontstaan. Bij bedoelde ‘dwangsomvraag’, alsmede het antwoord daarop, gaat het er uitsluitend om ten aanzien van dat product de bevoegdheid om betaling van verbeurde dwangsommen te vorderen te omlijnen. Voor het overige geldt voor die partijen het algemene – ook door Ruby Decor onderschreven – uitgangspunt dat een octrooihouder in zijn algemeenheid niet gehouden is aan een derde desgevraagd te laten weten of hij van mening is dat een bepaald product inbreuk maakt op zijn octrooi. Degene aan wie een inbreukverbod is opgelegd kan daarom niet verlangen dat hij op voorhand zekerheid krijgt dat ten aanzien van (een voorbehouden handeling met betrekking tot) een product geen inbreukverbod gevorderd zal worden. Indien degene aan wie de vraag wordt voorgelegd of naar diens mening een bepaald product onder de reikwijdte van een op diens vordering uitgesproken inbreukverbod valt, laat weten dat naar diens mening geen dwangsommen zijn verbeurd, laat dat in beginsel zijn bevoegdheid onverlet om ten aanzien van dat product een inbreukverbod, versterkt met dwangsommen, te vorderen. De enige zekerheid die de partij aan wie in een procedure een met dwangsommen versterkt inbreukverbod is opgelegd derhalve mogelijkerwijs kan verkrijgen, is dat ten aanzien van (voorbehouden handelingen met betrekking tot) een bepaald product al dan niet dwangsommen zullen worden geïnd uit hoofde van het in die procedure opgelegde verbod. 
      
    
    
      4.8
      Toegesneden op de, na betekening van Vonnis I ontstane, door de redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding tussen Basic Holdings en Ruby Decor, bracht dat naar het oordeel van het hof de volgende rechten en verplichtingen voor partijen met zich. Gelet op de hiervoor in r.o. 4.2 genoemde gerechtvaardigde belangen van Ruby Decor, mocht zij aan Basic Holdings de redelijke vraag voorleggen of naar de mening van Basic Holdings het beperkte aantal van twee alternatieve constructieve maatregelen, afzonderlijk geïncorporeerd in Varianten 1 en 2 en gezamenlijk in Variant 3, al dan niet onder de reikwijdte van het aan Ruby Decor opgelegde verbod zouden vallen. Daarbij rustte op Ruby Decor de verplichting om aan Basic Holdings de redelijkerwijs voor een goede beoordeling benodigde informatie te verstrekken. Op Basic Holdings rustte, indien Ruby harerzijds aan die verplichting heeft voldaan, de uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichting die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden en, zo zij daartoe op basis van de verstrekte informatie redelijkerwijs niet in staat zou zijn, duidelijk te maken wat zij daarvoor nodig zou hebben. De redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen Basic Holdings en Ruby Decor beheerst, brengt verder met zich dat Basic Holdings pas aanspraak kan maken op betaling van verbeurde dwangsommen nadat zij aan die verplichting heeft voldaan. Het hof merkt daarbij op dat het onder omstandigheden denkbaar is dat het op voorhand niet duidelijk is of een (beoogd) product onder de reikwijdte van een verbod zal vallen. In een dergelijk geval mag de octrooihouder het antwoord op de gestelde vraag schuldig blijven, zonder in strijd te komen met de op hem rustende ‘artikel 6:2 lid 1’-verplichtingen, mits hij laat weten niet in staat te zijn de vraag te beantwoorden en daarbij redelijk beargumenteerd mededeelt waarin wat hem betreft de onduidelijkheid is gelegen. 
      
    
    
      4.9
      Bij de brief van 16 juni 2016, waarin Ruby Decor aan Basic Holdings de vraag heeft voorgelegd of de Varianten 1, 2 of 3 volgens Basic Holdings onder de reikwijdte van het opgelegde inbreukverbod vielen, waren slechts een beperkt aantal (één per variant) zeer abstracte tekeningen gevoegd. Op die tekeningen was bijvoorbeeld het aantal openingen niet zichtbaar en evenmin inzichtelijk gemaakt hoe het werkingsmechanisme van de sfeerhaarden was, in het bijzonder bij het ontbreken van een luchtstroom door de kopruimte. Ook een technische beschrijving van de voorgestelde constructieve maatregelen ontbrak. Naar het oordeel van het hof handelde Basic Holdings daarom niet in strijd met de op haar rustende ‘artikel 6:2 lid 1’-verplichting door in de e-mail van 24 juni 2016 te laten weten dat zij pas in staat was de door Ruby Decor gestelde vraag te beantwoorden als zij een concreet product zou hebben waaruit kon worden afgeleid van welke constructiemaatregelen gebruik werd gemaakt. In strijd met de hiervoor bedoelde verplichting om de redelijkerwijs voor een goede beoordeling benodigde informatie te verstrekken, heeft Ruby Decor vervolgens geen product, prototype en/of nadere informatie verstrekt. 
      
    
    
      4.10
      Bij voormelde stand van zaken kunnen de grieven die erop zijn gebaseerd dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat Basic Holdings ongerechtvaardigd heeft geweigerd aan Ruby Decor duidelijkheid te verschaffen over de vraag of zij ten aanzien van Varianten 1, 2 of 3 dwangsommen zou innen, zodat de redelijkheid en billijkheid zich ertegen verzetten dat Basic Holdings dwangsommen zou mogen innen, niet slagen. Basic Holdings hoefde die vraag immers niet te beantwoorden, zoals hiervoor onder r.o. 4.9 is uiteengezet. Buiten die grondslag is een executieverbod slechts toewijsbaar op grond van artikel 438 Rv en wel indien sprake is van een concrete, reële dreiging van executiemaatregelen door Basic Holdings. Ruby Decor heeft niet aannemelijk gemaakt dat daarvan sprake was, zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen. De voorzieningenrechter heeft het door Ruby Decor gevorderde verbod om op grond van Vonnis I executiemaatregelen te nemen derhalve terecht afgewezen. Ook thans, in hoger beroep, zijn de vorderingen op geen van beide grondslagen toewijsbaar. In elk geval ter zitting, bij dupliek, heeft Basic Holdings onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk laten weten dat zij ten aanzien van de Varianten 1 t/m 3 geen dwangsommen zal innen uit hoofde van Vonnis I. Bij toewijzing van het gevorderde verbod ontbreekt daarom voldoende (spoedeisend) belang. De grieven behoeven derhalve geen verdere bespreking nu die, bij deze stand van zaken, niet kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden Vonnis II. 
      
    
    
      4.11
      Alsdan resteert de vraag wie in de proceskosten van onderhavige procedure in hoger beroep dient te worden veroordeeld. Het hof oordeelt daarover als volgt. 
      
    
    
      4.12
      Nadat Vonnis II was uitgesproken heeft Ruby Decor een prototype van Variant 3 (waarin zowel de maatregel van Variant 1 als de maatregel van Variant 2 is toepast) gestuurd aan Basic Holdings en de vraag gesteld of naar de mening van Basic Holdings een product volgens dit prototype zou vallen onder de reikwijdte van het verbod van Vonnis I. Op 30 augustus heeft Basic Holdings kort gezegd geantwoord dat zij ten aanzien van die Variant 3 geen aanspraak zou maken op betaling van dwangsommen. Daarna heeft Ruby Decor bij e-mail van 4 september 2016 de vervolgvraag gesteld of aanspraak gemaakt zou worden op dwangsommen ten aanzien van Varianten 1 en 2 indien uitgevoerd met de constructieve maatregelen zoals blijkend uit het prototype. In reactie op die vervolgvraag heeft Basic Holdings in haar e-mail van 12 september 2016 kort gezegd laten weten dat ze dat niet kon beoordelen en dat dit overigens naar haar mening ook onnodig was gelet op haar eerdere toezeggingen (zie punt 2.17 hiervoor). 
      
    
    
      4.13
      Voor zover Basic Holdings zich op het standpunt stelt dat beantwoording van de vervolgvraag niet meer nodig was na haar toezegging om geen aanspraak te maken op betaling van dwangsommen ten aanzien van Variant 3, omdat het antwoord op de vervolgvraag daaruit zou voortvloeien – welke gedachtegang ten grondslag lijkt te liggen aan de e-mail van 12 september 2016 – kan zij daarin niet worden gevolgd. In haar brief van 30 augustus 2016 heeft Basic Holdings haar toezegging ten aanzien van Variant 3 niet onderbouwd. Daarom bleef het voor Ruby Decor onduidelijk of de maatregel van Variant 1 daaraan ten grondslag lag, dan wel de maatregel van Variant 2, of allebei de maatregelen. De mogelijkheid bleef dus open dat Basic Holdings wel aanspraak zou maken op dwangsommen ten aanzien van Variant 1 of Variant 2. 
      
    
    
      4.14
      Naar het oordeel van het hof heeft Basic Holdings niet voldaan aan de op haar, uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichting om op de redelijke, met voldoende informatie omklede vervolgvraag van Ruby Decor antwoord te geven. Basic Holdings had er immers blijk van gegeven dat zij op basis van het aan haar verstrekte prototype voor Variant 3, waarin zowel de in maatregel van Variant 1 (geen onder openingenbed uitmondende luchtstromingsweg) als de maatregel van Variant 2 (geen luchtstroom langs een weg in de kopruimte) was toegepast, in staat was te beoordelen of deze variant naar haar mening onder de reikwijdte van het inbreukverbod viel. Niet valt in te zien en Basic Holding heeft ook niet toegelicht waarom zij dan niet in staat zou zijn zich een mening te vormen over Varianten 1 en 2 afzonderlijk. Dat zij daartoe – zonder verdere informatie te hebben gevraagd of gekregen – inderdaad wel in staat was, blijkt uit de omstandigheid dat zij daarna, in paragraaf 26 MvA wellicht nog onvoldoende duidelijk (want kennelijk gebaseerd op het hiervoor in r.o. 4.13 besproken onjuiste uitgangspunt), maar vervolgens tijdens de mondelinge behandeling bij dupliek duidelijk en expliciet, heeft toegezegd ook ten aanzien van Varianten 1 en 2 geen aanspraak te zullen maken op dwangsommen uit hoofde van Vonnis I, zonder dat zij ten aanzien van die varianten aanvullende informatie had gekregen.  
      
    
    
      4.15
      Uit het voorgaande volgt dat Basic Holdings de vervolgvraag veel eerder had kunnen en ook had moeten beantwoorden. De kosten van de appeldagvaarding hadden daarmee evenwel niet kunnen worden voorkomen, nu deze immers is uitgebracht op dezelfde dag als die waarop de vervolgvraag werd gesteld. De met het opstellen en uitbrengen van de appeldagvaarding gemoeide kosten, blijkens de door Ruby Decor verstrekte specificatie neerkomend op EUR 17.744,25, zouden dus ook zijn gemaakt als Basic Holdings de vervolgvraag wel direct zou hebben beantwoord. De verdere kosten, in het bijzonder die betrekking hebben op de memorie van grieven en de mondelinge behandeling, volgens de specificatie van Ruby Decor neerkomend op een bedrag van EUR 22.070,70 hadden kunnen worden voorkomen indien Basic Holdings niet eerst op de mondelinge behandeling een duidelijk en ongeclausuleerd antwoord op de vervolgvraag zou hebben gegeven. Daarnaast blijkt uit de gevoerde correspondentie en de geformuleerde grieven dat Ruby Decor niet alleen in het afgewezen executieverbod, maar ook in de proceskostenveroordeling in eerste aanleg aanleiding zag in hoger beroep te gaan. Op dat laatste (meer ondergeschikte) punt is Ruby Decor in het ongelijk gesteld en de dáárvoor na de appeldagvaarding door Ruby Decor gemaakte kosten zijn niet nutteloos, omdat zij daarvoor het hoger beroep ook zou hebben voortgezet wanneer Basic Holdings de vervolgvraag nog voor het nemen van de MvG zou hebben beantwoord.  Gelet daarop ziet het hof aanleiding de proceskosten gedeeltelijk te compenseren en te bepalen dat Basic Holding wordt veroordeeld tot betaling aan Ruby Decor van een bedrag van EUR 20.000,-. 
      
      
    
  
  
    
      5Beslissing
    
    
      Het hof:
    
    
    - bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
    
    - veroordeelt Basic Holdings tot vergoeding van de proceskosten van Ruby Decor in hoger beroep tot een bedrag van EUR 20.000,-;
    
    - verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
    
    - wijst het meer of anders gevorderde af.
    
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 november 2017 in aanwezigheid van de griffier.