ECLI:NL:GHSGR:2005:AS8357, Gerechtshof 's-Gravenhage, 24-02-2005, R04/343
Gerechtshof 's-Gravenhage — Uitspraak 
Datum: 2005-02-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: 'E.ON voert - kort gezegd en voorzover relevant - aan dat de tekens NEUE ENERGIE, NEW ENERGY en NIEUWE ENERGIE niet uitsluitend beschrijvend zijn voor de betrokken diensten, dat de tekens door het gebruik daarvan als merk onderscheidend vermogen hebben verkregen en dat het Benelux-Merkenbureau op onjuiste althans onvolledige wijze heeft onderzocht of de desbetreffende tekens zijn ingeburgerd.

Uitspraak:  24 februari 2005
      Rekestnummer: R04/343
    
    
    
    
    Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
    
    
    
      De rechtspersoon naar buitenlands recht
      E.ON AG.,
      gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,
      verzoekster,
      (hierna te noemen: E.ON)
      procureur: mr. H.C. Grootveld,
      advocaten: mrs. A.R.T. Odle en M.S. Neervoort (beiden te Amsterdam),
    
    
    
    t e g e n
    
    
    
    
      het BENELUX-MERKENBUREAU,
      gevestigd te 's-Gravenhage,
      verweerder,
      (hierna te noemen: het Benelux-Merkenbureau)
      gemachtigden: mrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze.
    
    
    
    
    
    
    De procedure
    
    Bij op 16 april 2004 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft E.ON het hof verzocht om het Benelux-Merkenbureau te bevelen de tekens NEUE ENERGIE, NEW ENERGY en NIEUWE ENERGIE in te schrijven voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd.
    
    Het Benelux-Merkenbureau heeft bij op 19 mei 2004 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met producties) verzocht het verzoek van E.ON af te wijzen, kosten rechtens. 
    
    De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 13 september 2004. E.ON heeft bij die gelegenheid haar standpunten doen toelichten door mrs. Odle en Neervoort, voornoemd, en het Benelux-Merkenbureau door mr. Veeze, allen aan de hand van pleitnotities.
    
    
    
    
    Beoordeling van het verzoek
    
    1.1 Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
    
    
      1.2 Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
      a. E.ON heeft op 14 november 2002 de tekens NEUE ENERGIE, NEW ENERGY en NIEUWE ENERGIE (met depotnummers 1021860, 1021861 en 1021862) gedeponeerd als woordmerken voor de volgende diensten:
      Kl. 35 Het arrangeren en sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de levering van elektriciteit, gas en water; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie.
      Kl. 39 Leveringen en distributie van energie, zoals elektriciteit, gas en water. 
      Kl. 40 Het opwekken van elektriciteit, gas en water.
      b. De depots vermelden een naam en adres van een gemachtigde, in Nederland.
      c. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 14 februari 2003 laten weten de inschrijving van de depots (voorlopig) te weigeren. Als reden heeft het Benelux-Merkenbureau telkens opgegeven:
      "Het teken (…) kan dienen tot aanduiding van de soort en de bestemming van de in de klassen 35, 38 en 40 genoemde diensten met betrekking tot nieuwe energie. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (…)." 
      d. Namens E.ON is bij brief van 12 augustus 2003 bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van de depots. In de brief wordt aangevoerd, samengevat, dat de door E.ON gedeponeerde tekens (van huis uit) onderscheidend vermogen bezitten voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd en dat zij door het gebruik daarvan als merk zijn ingeburgerd.
      e. Blijkens zijn brief van 11 november 2003 heeft het Benelux-Merkenbureau in de namens E.ON aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien.
      f. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 16 februari 2004 aan E.ON mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende 'definitieve weigering' van de inschrijving van de depots.
    
    
    
      2.1 E.ON voert - kort gezegd en voorzover relevant - aan dat de tekens NEUE ENERGIE, NEW ENERGY en NIEUWE ENERGIE niet uitsluitend beschrijvend zijn voor de betrokken diensten, dat de tekens door het gebruik daarvan als merk onderscheidend vermogen hebben verkregen en dat het Benelux-Merkenbureau op onjuiste althans onvolledige wijze heeft onderzocht of de desbetreffende tekens zijn ingeburgerd.
      Het Benelux-Merkenbureau heeft de stellingen van E.ON bestreden.
    
    
    3.1 Aan de orde is in deze zaak of de betrokken tekens elk onderscheidend vermogen missen voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd. Het hof overweegt als volgt.
    
    3.2 De weigering van het Benelux-Merkenbureau om het depot in te schrijven is gegrond op artikel 6bis, eerste lid, Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: Benelux-Merkenwet of BMW). Dit artikel is ingevoerd ter aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40). Artikel 6bis, eerste lid, is gewijzigd door de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijziging van de BMW van 11 december 2001 (Trb. 2002, 37). De wijziging hield de overname in van de bewoordingen van art. 3, lid 1, onder a t/m d van de voornoemde richtlijn, zonder dat daarbij een materiële wijziging werd beoogd. Het hof zal uitgaan van de huidige tekst van de bepaling. 
    
    
      3.3 Art. 6bis lid 1 luidt thans, voorzover van belang, als volgt,
      'Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
      (…)
      b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
      c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren; 
       (…)'
    
    
    
    
      Onderscheidend vermogen
      3.4 De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dient plaats te vinden, enerzijds, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd, en anderzijds, in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek. 
    
    
    
      3.5 De onderhavige tekens bestaan uit de woorden 'nieuwe', 'new' en 'neue', respectievelijk 'energie', 'energy' en 'Energie'. 
      Naar ook blijkt uit de omschrijving in de depots van de diensten in klasse 39, is 'energie', onder meer, een verzamelbegrip voor elektriciteit, gas en dergelijke. Het is als zodanig gebruikelijk, getuige begrippen als kernenergie, windenergie, energieleverancier of energiebedrijf.
      De toevoeging van het bijvoeglijk voornaamwoord 'nieuwe'  geeft aan 'energie', de betekenis van sinds kort vervaardigde, of in gebruik zijnde energie. 
    
    
    3.6 De aanduidingen 'new energy' en 'neue Energie' zijn letterlijke vertalingen in het Engels, respectievelijk Duits, van 'nieuwe energie'. Naar door E.ON niet (voldoende) is bestreden, zal het in aanmerking komend publiek de tekens 'NEUE ENERGIE', en 'NEW ENERGY' in dezelfde betekenis begrijpen als het Nederlandstalige 'NIEUWE ENERGIE'. 
    
    
      3.7 E.ON heeft de tekens gedeponeerd onder meer voor - kort gezegd - diensten met betrekking tot de gas- en elektriciteitsvoorziening. Voor dergelijke diensten zijn de tekens uitsluitend beschrijvend. De tekens bestaan uitsluitend uit woorden die elk een aanduiding kunnen zijn van (kenmerken van) de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd. Niet valt in te zien, dat - zoals E.ON aanvoert - 'energie' alleen kan verwijzen naar 'de waar energie'. Ook een woord als 'telefoon' zal de aanduiding kunnen zijn van een kenmerk van een telefonische dienst. Daarnaast is energie, als niet-stoffelijk goed, moeilijk anders voorstelbaar dan als onderwerp van een dienst.
      De toevoeging van 'nieuwe' geeft het teken geen onderscheidend vermogen. Het gaat om een zeer alledaagse toevoeging, die zal worden opgevat als de aanduiding van een (wenselijk) kenmerk van waren en diensten: de nieuwheid. Uit producties van het Benelux-Merkenbureau blijkt daarnaast, dat 'nieuw(e)' een veelgebruikt adjectief is van 'energie', in de hierboven bedoelde zin.
      Het hof volgt E.ON niet in haar betoog dat sprake is van een taalkundige vondst, of een ongebruikelijke wending in taalkundige zin. De tekens combineren twee bestaande woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen. Anders gezegd: zij  wekken niet een indruk die voor de betrokken diensten ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van bestanddelen.
    
    
    3.8 Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek de tekens opvatten als de beschrijvende aanduiding van diensten met betrekking tot (nieuwe) energie. Daarbij maakt geen verschil of het in aanmerking komend publiek bestaat uit het algemene publiek of, zoals E.ON stelt, uit de potentiële afnemers van de betrokken diensten uit het midden- en kleinbedrijf.
    
    3.9 Aan het oordeel van het hof dat de tekens van huis uit ongeschikt zijn om te dienen als merk, kan niet afdoen het argument van E.ON dat  de houder van een merk dat bestaat uit een woord of woorden die de aanduiding kan of kunnen zijn van (kenmerken van) waren of diensten, zich - kort gezegd - slechts in beperkte mate kan verzetten tegen het gebruik van die woorden door anderen.
    
    3.10 Het vorenoverwogene leidt tot het oordeel dat de tekens NIEUWE ENERGIE, resp. NEUE ENERGIE en NEW ENERGY dienen te worden aangemerkt als uitsluitend beschrijvend voor diensten met betrekking tot energie. De tekens missen derhalve naar het oordeel van het hof van huis uit elk onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd. 
    
    
      Inburgering
      4.1 Subsidiair heeft E.ON een beroep gedaan op inburgering. Zij beroept zich daartoe op de door haar overgelegde producties, terwijl zij in dit verband voorts aanvoert, dat het Benelux-Merkenbureau het beroep op inburgering niet voldoende heeft onderzocht, alvorens dat te verwerpen. 
    
    
    4.2 Aan de orde is of de tekens, als gevolg van langdurig en intensief gebruik als merk, door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, of althans een aanmerkelijk deel daarvan, zullen worden opgevat als tekens die de identiteit van de dienst als afkomstig van één bepaalde onderneming demonstreert. Bij vaststelling van het onderscheidend vermogen door gebruik als merk moet rekening gehouden worden met alle factoren waaruit kan blijken dat het teken geschikt is geworden om de diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Nu het tijdstip van depot als beoordelingsmoment geldt, kan slechts acht worden geslagen op gebruik van de tekens tot 14 november 2002 (vgl. Benelux-Gerechtshof 26 juni 2000, inzake 'Biomild', BIE 2001, 24).
    
    
      4.3 Het ligt op de weg van E.ON om aan de hand van relevante producties aan te tonen, dat van inburgering in vorenbedoelde zin sprake is. E.ON beroept zich daartoe op de door haar in het geding gebrachte producties, genummerd 8 t/m 12. 
      Het betreft: (i) de resultaten van een marktonderzoek naar de herkenning van het teken Neue Energie in Duitsland in de periode maart 2001 - november 2003 (prod. 8), (ii) een 'Interne Mitteilung' betreffende de 'Slogan-, Claimbekanntheit' van 'nieuwe energie' bij ondervraagden in het midden- en kleinbedrijf in Nederland en Vlaanderen in september 2002 (prod. 9), (iii) een plaatsings- en mediakostenschema betreffende een introductie campagne in Nederlandse media (met name (dag)bladen) in het 4e kwartaal 2001 (prod. 10), en daarnaast (iv) overzichten betreffende reclame in Duitse media en andere dag- en mediabladen buiten de Benelux in de periode medio 2000 - maart 2001 (prod. 11 en 12).
    
    
    4.4 Het hof is van oordeel dat het door E.ON overgelegde materiaal onvoldoende is om aan te nemen dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het Benelux-gebied één van de gedeponeerde tekens zal opvatten als bestemd ter onderscheiding van de diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming. Uit de producties van E.ON blijkt niet welke tekens op welke wijze zijn gebruikt. Daarnaast neemt het hof in aanmerking de relatief korte periode van gebruik voorafgaand aan de depots en de omvang en intensiteit daarvan. De reclamecampagne in 2001 betrof een relatief korte periode in uitsluitend Nederlandse media. Niet aannemelijk is voorts dat de - ongeveer een jaar oudere - reclamecampagne in voornamelijk Duitstalige media in voldoende mate de vereiste herkenning van (één van) de gedeponeerde tekens bij een aanzienlijk deel van het Benelux-publiek heeft doen ontstaan. Een dergelijke herkenning blijkt niet uit de producties, ook niet indien wordt uitgegaan van de in bovenbedoelde 'Interne Mitteiling' genoemde percentages van 'Slogan-, Claimbekanntheid' van het teken 'nieuwe energie' bij ondervraagden in het midden- en kleinbedrijf. De beoordeling van bedoelde producties valt ten slotte niet anders uit, indien er in navolging van E.ON van wordt uitgegaan dat het in aanmerking komend publiek uitsluitend bestaat uit potentiële afnemers van de betrokken diensten in het midden- en kleinbedrijf.
    
    4.5 Het beroep op inburgering faalt derhalve. In het midden kan blijven of, zoals het Benelux-Merkenbureau aanvoert, gelet op het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003, BIE 2004, 33 en NJ 2004, 347 (inzake 'Langs Vlaamse wegen') geen acht kan worden geslagen op de producties 10, 11 en 12, waarop E.ON zich eerst ten overstaan van het hof heeft beroepen. E.ON heeft voorts geen belang meer bij bespreking van haar stelling dat het Benelux-Merkenbureau het beroep op inburgering onvoldoende heeft onderzocht.
    
    4.6 E.ON heeft nog aangeboden haar stellingen te bewijzen, met alle middelen rechtens, in het bijzonder door middel van getuigen. E.ON heeft evenwel niet aangegeven welke feiten of omstandigheden zij concreet (door getuigen) wenst te bewijzen. Het hof gaat aan het aanbod voorbij als te vaag en/of onvoldoende gesubstantieerd.
    
    5.1 De slotsom is dat het verzoek van E.ON zal worden afgewezen. E.ON zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld voorzover gevallen aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau. Het hof neemt in dit verband in aanmerking, dat het Benelux-Merkenbureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van art. 6ter, tweede lid, BMW door twee door de directeur gemachtigde personeelsleden. Naar het oordeel van het hof is in een dergelijk geval geen plaats voor veroordeling in het salaris van een procureur of een gemachtigde, maar wél in de reis-, verblijf- en verletkosten. Het hof zal deze kosten naar redelijkheid bepalen als na te melden. 
    
    Beslissing
    
    
    Het hof:
    
    wijst het verzoek van E.ON af;
    
    verwijst E.ON in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 1139,-.
    
    
    
    Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 februari 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.