ECLI:NL:HR:2015:3477, Hoge Raad, 04-12-2015, 14/05367
Hoge Raad — Uitspraak 
Datum: 2015-12-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Intellectuele eigendom; handelsnaam. Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar. Art. 1019h Rv; kostencompensatie bij afwijzing verzoek? Valt art. 6 Handelsnaamwet onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv? Ambtshalve toetsing proceskosten (art. 237 Rv).

4 december 2015
    Eerste Kamer
    14/05367
    LZ/EE
    
     
    Hoge Raad der Nederlanden
    
    Beschikking
    
     
    in de zaak van:
    
    
      
        [verzoekster] ,gevestigd te [vestigingsplaats] ,
      VERZOEKSTER tot cassatie, verweerster in het incidenteel cassatieberoep, 
      advocaat: mr. H.J.W. Alt,
      
    
    
      t e g e n
      
    
    
      
        [verweerster] ,gevestigd te [vestigingsplaats] ,
      VERWEERSTER in cassatie, verzoekster in het incidenteel cassatieberoep, 
      advocaat: mr. J.H.M. van Swaaij.
    
    
    
    
    
      Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoekster] en [verweerster] .
    
    
  
  
    
      1Het geding in feitelijke instanties
    	Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: 
    a.	de beschikking in de zaak 2743182/251 EJ 14-51 van de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch van 14 maart 2014;
    b.	de beschikking in de zaak HV 200.145.754/01 van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 25 september 2014. 
    	De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht. 
    
  
  
    
      2Het geding in cassatie
    
      	Tegen de beschikking van het hof heeft [verzoekster] beroep in cassatie ingesteld. [verweerster] heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. Het cassatierekest en het verweerschrift tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan deze beschikking gehecht en maken daarvan deel uit.
      	Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep met veroordeling van de wederpartij in de kosten op de voet van art. 1019h Rv.
      	De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep en tot vernietiging van het arrest van het hof voor zover bestreden in onderdeel 1 van het incidenteel cassatieberoep. 
      	De advocaat van [verzoekster] heeft bij brief van 1 oktober 2015 op die conclusie gereageerd.
    
    
  
  
    
      3Uitgangspunten in cassatie 
    
      3.1
      In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
      
        
          i) [verzoekster] drijft sinds december 2003 onder de naam [A] een advocatenkantoor aan de [a-straat] te [plaats] . Vanaf een tijdstip gelegen voor 2010 is zij daarnaast de handelsnaam [verzoekster] gaan gebruiken. Vanaf medio 2013 treedt zij uitsluitend onder die naam naar buiten.
        
        
          ii) Op 1 september 2010 heeft [verweerster] haar advocatenkantoor gevestigd te [plaats] in de nabijheid van het kantoor van [verzoekster] . Aanvankelijk gebruikte [verweerster] voor haar website de domeinnaam www. [B] .nl en als e-mailadres info@ [B] .nl. Na overleg tussen partijen wordt de domeinnaam www. [B] .nl alleen nog gebruikt om gebruikers van zoekmachines via een tussenscherm te leiden naar een website met de domeinnaam www. [C] .nl. 
        
        
          iii) [verweerster] gebruikt een logo, bestaande uit de gestileerde hoofdletters [hoofdletters] in het wit op een rode achtergrond, terwijl onder het rode vlak in lichtgrijze letters het onderschrift “ [verweerster] ” staat. Dit logo is door [verweerster] als woord/beeldmerk gedeponeerd.
        
      
      
      
        3.2.1
        In dit geding verzoekt [verzoekster] op de voet van art. 6 Hnw [verweerster] te veroordelen tot het zodanig wijzigen en gewijzigd houden van haar handelsnaam dat daarin in elk geval niet meer voorkomen de woorden ‘ [verweerster] ’, noch woord- of letterverbindingen of uitingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, en tot het staken en gestaakt houden, althans het wijzigen en gewijzigd houden, van de domeinnaam www. [B] .nl en de e-mailadressen @ [B] .nl. 
        
      
      
        3.2.2
        De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen op de grond dat [verweerster] de naam ‘ [verweerster] ’ eerder gebruikte dan [verzoekster] haar dienovereenkomstige naam. 
        
      
      
        3.2.3
        
          Het hof heeft geoordeeld dat [verzoekster] haar naam juist eerder gebruikte dan [verweerster] de naam ‘ [verweerster] ’, maar de beschikking van de kantonrechter desalniettemin bekrachtigd. Daartoe heeft het hof het volgende overwogen.
          	Aan de orde is of [verweerster] nog steeds ‘ [verweerster] ’ als handelsnaam gebruikt, hetzij door gebruik van het logo, hetzij door nog steeds gebruik te maken van de domeinnaam www. [B] .nl of e-mailadressen (rov. 3.6.1).
          
            [verweerster] heeft het gebruik van ‘ [B] ’ als handelsnaam weersproken, waarbij zij heeft vermeld dat zij inmiddels de handelsnaam [verweerster] Advocaten voert, waar mogelijk steeds in combinatie met haar logo, dat de domeinnaam www. [B] .nl evenmin actief wordt gebruikt en de thans in gebruik zijnde email-adressen niet meer de oude domeinnaam bevatten (rov. 3.6.2). 
          De door [verzoekster] respectievelijk [verweerster] gebruikte logo’s lijken niet op elkaar en roepen geen beeld op van dezelfde of aan elkaar gelieerde ondernemingen (rov. 3.7.2).
          	Het voorgaande wordt niet anders wanneer de gevelbelettering van [verweerster] in ogenschouw wordt genomen. Uit de foto’s blijkt dat ook steeds het onderschrift staat vermeld, namelijk op het linker raam (onder het rode vlak) en ook onder de hoofdbelettering aan de binnenzijde. Het logo wordt aldus ter identificatie in totaliteit gebruikt op de gevel van het kantoorpand, net zoals op het briefpapier en op de website, dus steeds met het onderschrift.
          Weliswaar lijkt [verweerster] ook vervolgvellen te gebruiken met het logo zonder het onderschrift,  maar de kans dat een argeloze deelnemer aan het maatschappelijk verkeer, met de door [verzoekster] aangevoerde ‘vage herinnering’, hiermee onverhoeds wordt geconfronteerd en in verwarring wordt gebracht acht het hof zo niet nihil, dan toch te verwaarlozen. Vervolgvellen zullen eerst ter kennis komen van klanten nadat het contact al is gelegd. (Rov. 3.7.3)
          	Voor zover het gaat om het gebruik van de domeinnaam www. [B] .nl acht het hof geen gebruik als handelsnaam meer aan de orde, maar slechts gebruik als een (oud) adres. Hetzelfde geldt voor het (mogelijke) gebruik van de oude emailadressen met daarin de aanduiding ‘ [B] ’: door het nog bereikbaar zijn via die adressen is van gebruik als handelsnaam geen sprake. (Rov. 3.8)
          	Een proceskostenveroordeling moet op de voet van art. 1019h Rv worden vastgesteld. Het hof zal evenwel in beide instanties de kosten compenseren, aangezien beide partijen deels in het (on)gelijk zijn gesteld: [verzoekster] is in 2011 terecht in actie gekomen tegen het toenmalige gebruik van de handelsnaam ‘ [verweerster] ’ door [verweerster] , maar in dit geding worden haar vorderingen afgewezen. Art. 1019h Rv en art. 14 Handhavingsrichtlijn staan niet aan kostencompensatie in de weg. (Rov. 3.10.1-3.10.4)
        
        
      
    
  
  
    
      4Beoordeling van het middel in het principale beroep 
    
      4.1.1
      De onderdelen 2.2.1-2.2.5 en 2.2.10 bevatten klachten die erop neerkomen dat het hof bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar bij het gebruik van de in geschil zijnde handelsnamen een rechtens onjuiste maatstaf heeft gehanteerd, door daarbij mede de vormgeving van de handelsnamen (de logo’s) in aanmerking te nemen. De vergelijking had dienen plaats te vinden op basis van de handelsnamen als zodanig, met inachtneming van de kenmerkende bestanddelen daarvan ( [initialen verzoekster] en [initialen verweerster] ). Althans  heeft het hof miskend dat vergelijking van de logo’s pas aan de orde kan komen na een voorafgaande vergelijking van de handelsnamen los van de vormgeving en bovendien slechts indien en voor zover het gebruik van de logo’s dermate uitzonderlijk en overheersend is dat een eventueel aannemelijk verwarringgevaar vanwege het gebruik van de handelsnamen daardoor volledig zou worden opgeheven, aldus de onderdelen. 	
      
    
    
      4.1.2
      Art. 1 Hnw verstaat onder ‘handelsnaam’ de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het begrip ‘naam’ ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven. De vormgeving van de naam maakt geen onderdeel uit van de handelsnaam. 
      
    
    
      4.1.3
      Art. 5 Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 
      
    
    
      4.1.4
      De onderdelen falen. Ze stellen aan de orde of de omstandigheid dat het gestelde handelsnaamgebruik door [verweerster] plaatsvindt door gebruik van haar logo (met een toevoeging) een rol mag spelen bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Dat is het geval. Weliswaar maakt de vormgeving van een naam als zodanig geen onderdeel uit van de handelsnaam, maar bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen (HR 28 maart 1963, NJ 1963/262). Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd op de visuele waarneming door het publiek van het logo (inclusief het onderschrift) van [verweerster] in combinatie met de toevoeging ‘Advocaten’, respectievelijk het gebruik, op vervolgvellen, van het logo zonder onderschrift en toevoeging. Door deze omstandigheid te betrekken bij zijn oordeel dat het publiek, dat ook [verzoekster] en het door dit kantoor gebruikte logo kent, de ondernemingen niet met elkaar zal verwarren, heeft het geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover onderdeel 2.2.2 aanvoert dat derden na waarneming van het [verweerster] -logo vervolgens in woord en geschrift enkel de naam ‘ [verweerster] ’ zullen gebruiken, verzuimt het te vermelden waar in de gedingstukken een betoog van die strekking te vinden is. 
    
    
      4.2
      De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
      
    
  
  
    
      5Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
    
      5.1.1
      Onderdeel I klaagt dat het hof ten onrechte de proceskosten in beide instanties heeft gecompenseerd. Nu de verzoeken van [verzoekster] zijn afgewezen, had zij in de – op de voet van art. 1019h Rv te begroten – kosten van [verweerster] moeten worden veroordeeld.
      
    
    
      5.1.2
      Het onderdeel slaagt. Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd op de omstandigheid dat de eerste grief van [verzoekster] gegrond is bevonden. Dat doet echter niet eraan af dat de beschikking van de kantonrechter, waarbij de verzoeken van [verzoekster] zijn afgewezen, is bekrachtigd. Op zichzelf terecht heeft het hof overwogen dat art. 1019h Rv niet beoogt af te wijken van de regel van art. 237 Rv, inhoudend dat kostencompensatie mogelijk is wanneer partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk worden gesteld. Het hof heeft echter miskend dat een appellant geheel in het ongelijk wordt gesteld indien de bestreden uitspraak, waarin zijn vordering of verzoek geheel is afgewezen, wordt bekrachtigd, ook al geschiedt die bekrachtiging op andere gronden dan die waarop de eerste rechter de afwijzing heeft gegrond (zie onder meer HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3084, NJ 2006/98). Er is voorts geen aanleiding om aan de ‘in het ongelijk gestelde partij’ in art.1019h Rv een andere betekenis toe te kennen dan in art. 237 Rv (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.5). 
      
    
    
      5.2
      De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. In eerste aanleg heeft de kantonrechter het verzoek van [verweerster] om haar proceskosten op de voet van art. 1019h Rv te begroten afgewezen op de grond dat zij niet heeft gesteld welke redelijke en evenredige kosten zij heeft gemaakt, en heeft de kantonrechter die kosten overeenkomstig het liquidatietarief begroot op € 400,--. Daartegen is [verweerster] in hoger beroep niet opgekomen. In hoger beroep heeft [verweerster] haar kosten begroot op € 11.247,29, inclusief griffierecht. [verzoekster] heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet bestreden, zodat dit voor toewijzing in aanmerking komt.
    
    
      5.3
      Onderdeel II bevat geen zelfstandige klacht.
      
    
  
  
    
      6Proceskosten in cassatie
    
      6.1
      
        [verweerster] maakt ook in cassatie aanspraak op vergoeding van haar proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, die zij in het principale en het incidentele beroep begroot op in totaal € 11.490,-- exclusief btw aan honorarium. [verzoekster] heeft daartegen geen verweer gevoerd (anders dan dat zij zelf de in het gelijk gestelde partij is) en ook van haar kant aanspraak gemaakt op vergoeding van haar proceskosten met toepassing van art. 1019h Rv.
      
      
        6.2.1
        De Hoge Raad zal eerst ambtshalve beoordelen of art. 1019h Rv in een procedure op de voet van art. 6 Hnw toepassing kan vinden. De rechter heeft immers de taak ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. 
        
      
      
        6.2.2
        
          Het toepassingsbereik van art. 1019h Rv wordt bepaald door art. 1019 Rv, waarin titel 15 (waarvan art. 1019h Rv deel uitmaakt) van toepassing wordt verklaard op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de daarin genoemde wetten en verordeningen en het daarin genoemde verdrag. De Handelsnaamwet wordt in de opsomming wel genoemd, maar slechts voor zover het gaat om procedures krachtens art. 5 en 5a daarvan. Blijkens de Memorie van Toelichting bij de wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten ter uitvoering van de Handhavingsrichtlijn, is ervoor gekozen titel 15 van toepassing te verklaren op de Handelsnaamwetvoor zover deze beschermt tegen het gebruik van een verwarring wekkende handelsnaam en tegen gebruik van een merk in een handelsnaam (art. 5 en 5a). Uitdrukkelijk is afgezien van toepasselijkheid op procedures krachtens de art. 3, 4 en 5b Hnw, omdat deze betrekking hebben op bescherming van het publiek tegen misleiding en niet op bescherming van  intellectuele eigendomsrechten tegen inbreuken door derden (Kamerstukken II 2005-2006, 30 392, nr. 3, p. 8 en 17). 
          	Uit het feit dat art. 6 Hnw niet in de opsomming van art. 1019 Rv voorkomt, kan, gelet op het voorgaande, niet worden afgeleid dat procedures op de voet van die bepaling steeds van het toepassingsbereik van titel 15 zijn uitgesloten. Aangenomen moet worden dat indien het in een dergelijke procedure gedane verzoek is gegrond op art. 5 of 5a Hnw, de bepalingen van die titel van toepassing zijn. Alsdan is immers in wezen sprake van een procedure krachtens art. 5 of 5a Hnw, waarin bescherming wordt verzocht tegen inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht dat wordt ontleend aan het voeren van een handelsnaam. Dit resultaat stemt overeen met het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn zoals omschreven in art. 2 van die richtlijn; vgl. de verklaring van de Europese Commissie van 13 april 2005 (2005/295/EG, PbEU 2005, L94/37), waarin is vermeld dat tot de rechten van intellectuele eigendom waarop de richtlijn betrekking heeft, behoren: handelsnamen, voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd. 
        
        
      
      
        6.2.3
        Nu het in deze procedure ingediende verzoek is gegrond op art. 5 Hnw kan, gelet op het voorgaande, art. 1019h Rv toepassing vinden. 
        
      
    
    
      6.3
      Aangezien het cassatieverzoekschrift is ingediend voor 1 januari 2015 zijn de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad niet van toepassing. [verzoekster] heeft niet aangevoerd dat het door [verweerster] gevorderde bedrag niet redelijk en evenredig is. Dat bedrag zal dan ook worden toegewezen. Gelet op de overgelegde specificatie is het griffierecht daarin niet begrepen, zodat dit afzonderlijk zal worden begroot. Voor toewijzing van een bedrag aan btw ziet de Hoge Raad, bij gebreke van de stelling dat deze niet verrekend kan worden, geen aanleiding.
      
    
  
  
    
      7Beslissing
    
      De Hoge Raad:
      
        in het principale beroep:
      
      	verwerpt het beroep; 
      
        in het incidentele beroep:
      
      vernietigt de beschikking van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 25 september 2014 voor zover daarbij de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep zijn gecompenseerd;
      in zoverre opnieuw recht doende: veroordeelt [verzoekster] in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van [verweerster] wat betreft de eerste aanleg begroot op € 400,-- en wat betreft het hoger beroep op € 11.247,29;
      
        in het principale en het incidentele beroep:
      
      veroordeelt [verzoekster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 841,34 aan verschotten en € 11.490,-- voor salaris.
    
    
    
      Deze beschikking is gegeven door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, V. van den Brink en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 4 december 2015.