ECLI:NL:RBDHA:2025:4895, Rechtbank Den Haag, 26-03-2025, C/09/660292 / HA ZA 24-82
Rechtbank Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2025-03-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht

Samenvatting: Intellectuele Eigendom. Octrooirecht. Octrooi EP 248 voor formulering van antilichaam omalizumab niet nieuw.

RECHTBANK Den Haag
    
    
      Civiel recht 
    
    
    
      Zittingsplaats Den Haag
    
    
    
      Zaaknummer: C/09/660292 / HA ZA 24-82
    
    
    
      
        Vonnis van 26 maart 2025
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
      
        CELLTRION INC., 
      te Incheon (Zuid-Korea),
      eiseres in conventie, verweerster in reconventie,2. CELLTRION HEALTHCARE NETHERLANDS B.V., 
      te Amsterdam,
      eiseres in conventie,
      advocaat: mr. M.A.A. van Wijngaarden,
    
    
    
      tegen
    
    
  
  
    
      1NOVARTIS A.G., 
    
      te Basel (Zwitserland),2. GENENTECH INC., 
      te San Francisco (Verenigde Staten van Amerika),
      gedaagde partijen in conventie,
      eisende partijen in reconventie,
      advocaat: mr. R.M. Kleemans.
    
    
    
      Eisende partijen in conventie zullen hierna samen Celltrion en afzonderlijk Celltrion Inc en Celltrion BV worden genoemd. De zaak is voor Celltrion inhoudelijk behandeld door mr. Van Wijngaarden voornoemd, mr. C.A. van Staveren, mr. E. Zalewska, mr. N.M.C. Steurrijs en mr. P.A.M. van Hengel, advocaten te Den Haag. 
    
    
    
      Gedaagde partijen in conventie zullen hierna samen Novartis en afzonderlijk Novartis AG en Genentech Inc worden genoemd. De zaak is voor Novartis inhoudelijk behandeld door mr. Kleemans voornoemd, mr. ir. R.C. Laddé en mr. E. de Jong, advocaten te Amsterdam en mr. drs. J.B. Beeksma, octrooigemachtigde.
    
    
    
  
  
    
      1De procedure
    
    
      1.1.
      Het verloop van de procedure blijkt uit
      - de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 26 september 2023, waarin werd toegestaan om te procederen volgens het versneld regime in octrooizaken (hierna: VRO-regime),
      - de dagvaarding van 9 oktober 2023 van Celltrion, 
      - de akte houdende overlegging producties van 24 januari 2024 van Celltrion, met producties EP1 t/m EP18,- de verbeterde versie van de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie, tevens incidentele vordering tot niet-ontvankelijkheid, van 8 april 2023 van Novartis, met producties GP1 t/m GP19, 
      - de conclusie van antwoord in het incident tevens houdende rectificatie van 17 april 2024 van Celltrion met producties EP19 t/m EP25, 
      - de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte houdende reactie op hulpverzoeken van 29 mei 2024 van Celltrion met producties EP26 t/m EP28,
      - de beslissing van de rechtbank van 12 juni 2024 waarbij de akte houdende reactie op conclusie van antwoord in het incident tevens houdende rectificatie van Novartis wordt geweigerd voor zover daarin wordt gereageerd op de conclusie van antwoord in het incident van Celltrion en waarbij Novartis is verzocht een versie in te dienen waaruit die reactie is verwijderd, 
      - de akte houdende overlegging nadere productie van 7 augustus 2024 van Celltrion, met productie EP29,
      - de akte houdende overlegging nadere producties van 7 augustus 2024 van Novartis, met producties GP20 t/m GP25;
      - het bericht van Novartis van 14 augustus 2024 met de nagekomen productie GP 22A;
      - de akte houdende overlegging reactieve producties van 4 september 2024 van Celltrion, met producties EP30 t/m EP32,
      - de akte houdende overlegging reactieve productie van 4 september 2024 van Novartis, met productie GP26,
      - de beslissing van de rechtbank van 10 september 2024, waarbij productie GP20 is geweigerd en waarbij Novartis is verzocht een ingekorte versie van productie GP20 in te dienen, 
      - de akte houdende overlegging ingekorte versie van productie GP20 van 16 september 2024 van Novartis, met bijbehorende productie, 
      - het e-mailbericht van de rechtbank van 1 oktober 2024, waarbij partijen is bericht dat de zaak uit het VRO-regime is verwijderd en dat de op 4 oktober 2024 geplande mondelinge behandeling niet door zal gaan,
      - het e-mailbericht van de rechtbank van 2 oktober 2024, waarin de zaak is verwezen naar de rol voor conclusies van repliek en dupliek in conventie en in reconventie en waarin beslissingen zijn genomen over de tot het procesdossier behorende procestukken en producties,
      - de conclusie van repliek van 23 oktober 2024 van Celltrion, met producties EP33 t/m EP41,
      - de conclusie van dupliek van 4 december 2024 van Novartis, met producties GP27 t/m GP29,
      - de akte houdende aanvullende producties tevens houdende uitlating over nieuwe feiten en omstandigheden van 8 januari 2025 van Celltrion, met producties EP42 t/m EP47, 
      - de akte houdende overlegging producties van 21 januari 2025 van Novartis, met producties GP30 t/m GP31,
      - de akte houdende overlegging productie GP32 van 30 januari 2025 van Novartis, met bijbehorende productie,
      - de op 31 januari 2025 gehouden mondelinge behandeling, waarbij partijen hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities,- de akte van 5 februari 2025 van Celltrion, 
      - de akte van 10 februari 2025 van Novartis. 
    
    
      1.2.
      Ten slotte is vonnis bepaald.
      
    
    
      1.3.
      De dagvaarding is uitgebracht op naam van Celltrion Inc en Celltrion Healthcare BV. Novartis heeft een incident opgeworpen strekkende tot niet-ontvankelijkheid van Celltrion Healthcare BV, omdat geen rechtspersoon met deze naam bestaat. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Novartis deze incidentele vordering ingetrokken en is tussen partijen afgesproken dat voor Celltrion Healthcare BV, Celltrion Healthcare Netherlands BV kan worden gelezen (zie hiervoor op pagina 1).    
      
      
    
  
  
    
      2De feiten
    
    
      
        Partijen 
      
    
    
    
      2.1.
      Celltrion Inc is onderdeel van het Celltrion-concern, een van oorsprong Zuid-Koreaans biofarmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in onderzoek naar en ontwikkeling van biosimilars van antilichamen en nieuwe biofarmaceutica. Celltrion BV is ook onderdeel van dit concern. 
      
    
    
      2.2.
      Novartis AG maakt deel uit van het Zwitserse farmaceutische concern Novartis. 
      
    
    
      2.3.
      Genentech Inc maakt deel uit van de Amerikaanse farmaceutische onderneming Genentech, behorende bij de Roche-groep. 
      
      
        
          Omalizumab 
        
      
      
    
    
      2.4.
      Novartis heeft het antilichaam omalizumab ontwikkeld. Omalizumab is een recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Omalizumab voorkomt de binding van immunoglobuline E (IgE) aan IgE-receptoren op mestcellen en basofielen, waardoor er minder vrij IgE beschikbaar is om een allergische cascade op gang te brengen. Omalizumab wordt ook wel aangeduid als rhuMAb E25. 
      
    
    
      2.5.
      Omalizumab wordt door Novartis op de markt gebracht als Xolair®. Xolair is  goedgekeurd voor onder andere ernstige aanhoudende allergische astma. Xolair werd aanvankelijk op de markt gebracht als een gevriesdroogd poeder bevattende 75 of 150 mg omalizumab, sucrose, (L-)histidine, (L-)histidine hydrochloride monohydrate en polysorbaat 20 in injectieflacons, dat gereconstitueerd werd met steriel water voor injectie. Na reconstitutie was de concentratie omalizumab 125 mg/ml (75 mg in 0,6 ml of 150 mg in 1,2 ml). Later is Xolair op de markt gekomen als een oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuiten van 0,5 of 1 ml oplossing bevattende 75 of 150 mg omalizumab. Een 150 mg voorgevulde injectiespuit bevat 150 mg per mL omalizumab, 42,1 mg per mL L-arginine hydrochloride, 2,34 mg per mL L-histidine hydrochloride, 1,37 mg per mL L-histidine en 0,4 mg per mL polysorbaat 20 en heeft een pH van 6. Omgerekend bevat deze formulering 0,2 M arginine hydrochloride, 0,011 M histidine hydrochloride, 0,009 M histidine en 0,04% polysorbaat. De molaire concentraties en het gewichtspercentage zijn hetzelfde voor de voorgevulde injectiespuit van 75 mg (in 0,5 ml). Deze formulering zal hierna worden aangeduid als de Xolair formulering.
      
    
    
      2.6.
      Celltrion Inc heeft het product Omlyclo® ontwikkeld. Omlyclo bevat een biosimilar van omalizumab. De formulering van Omlyclo (hierna: de Omlyclo formulering) is gebaseerd op de Xolair formulering. Marktautorisatie voor dit product is verleend door de European Medicines Agency (EMA) op 16 mei 2024. 
      
      
        
          Het octrooi 
        
      
      
    
    
      2.7.
      Novartis is (gezamenlijk) houdster van Europees Octrooi EP 3 805 248 B1 (hierna: EP 248 of het octrooi) voor “Process for concentration of antibodies and therapeutic products thereof”. EP 248 is verleend op 18 januari 2023 op een aanvrage van 8 september 2005, waarbij een beroep wordt gedaan op prioriteit van US 609092 P van 9 september 2004 (hierna: de prioriteitsdatum ) en van US 220362 van 6 september 2005. EP 248 is van kracht in onder meer Nederland en verloopt op 8 september 2025. 
      
    
    
      2.8.
      EP 248 is een afsplitsing (divisional) van EP 2 292 636 (hierna: EP 636). EP 636 is een afsplitsing van EP 1 786 830 (hierna: EP 830), ingediend als PCT-aanvrage WO 2006/031560 (hierna: WO 560). Van EP 636 zijn ook afgesplitst de octrooien EP 4 104 859 en EP 4 108 259. 
      
    
    
      2.9.
      Tegen de verlening van EP 248 is oppositie ingesteld door Celltrion Inc en Kilburn & Strode LLP. In de oppositieprocedure is een mondelinge behandeling gepland van 1 tot en met 3 april 2025. In een bij de oproep voor die mondelinge behandeling gevoegde preliminary opinion van 2 september 2024 heeft de oppositiedivisie (OD) van het Europees Octrooibureau (EOB) voorlopig geoordeeld dat de conclusies van EP 248 zoals verleend geldig zijn en de opposities moeten worden afgewezen.  
      
    
    
      2.10.
      De conclusies van EP 248 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt. 
      
      
        
          
        
      
      
      
      
    
    
      2.11.
      De onbestreden Nederlandse vertaling van de conclusies luidt als volgt.
      
      
        
          
        
      
      
      
    
    
      2.12.
      In de beschrijving van EP 248 is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen.
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
      
      
        
          Stand van de techniek 
        
      
      
    
    
      2.13.
      Tot de stand van de techniek voor EP 248 behoort onder meer de octrooiaanvrage WO 97/04801 (door partijen aangeduid als Genentech I, hierna: WO 801), voor “Stable isotonic lyophilized protein formulation”, aangevraagd op 23 juli 1996 en gepubliceerd op 13 februari 1997. WO 801 doet een beroep op prioriteit van US 08/508,014 van 27 juli 1995 en US 08/615,368 van 14 maart 1996. WO 801 is aangevraagd door Genentech Inc. 
      
    
    
      2.14.
      WO 801 bevat - voor zover hier relevant - onder meer de volgende beschrijving: 
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.15.
      Tot de stand van de techniek voor EP 248 behoort verder de octrooiaanvrage WO 02/304463 A2 (door partijen aangeduid als Genentech II, hierna: WO 463), voor “Reduced-viscosity concentrated protein formulations”, aangevraagd op 4 oktober 2001 en gepubliceerd op 18 april 2002. WO 463 doet een beroep op prioriteit van US 60/240,107 van 12 oktober 2000 en US 60/293,834 van 24 mei 2001. WO 463 is aangevraagd door Genentech Inc.
      
    
    
      2.16.
      WO 463 bevat - voor zover hier relevant - onder meer de volgende beschrijving:
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…) 
      
      
        
          
        
      
      
        (…) 
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
    
    
      2.17.
      Tot de stand van de techniek voor EP 248 behoort ook het productetiket van de Federal Drug Agency (FDA) voor (gevriesdroogd) Xolair uit 2003 (hierna: Xolair FDA 2003). Dit document houdt onder meer het volgende in: 
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      2.18.
      Tot de (fictieve) stand van de techniek als bedoeld in artikel 54 lid 3 EOV behoort de octrooiaanvrage WO 2004/091658 A1 (door partijen aangeduid als Genentech III, hierna: WO 658), voor “High concentration antibody and protein formulations”, aangevraagd op 24 maart 2004 en gepubliceerd op 28 oktober 2004. WO 658 doet een beroep op prioriteit van US 60/460,659 van 4 april 2003. WO 658 is aangevraagd door Genentech Inc. 
      
    
    
      2.19.
      WO 658 bevat - voor zover hier relevant - onder meer de volgende beschrijving:
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…) 
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
    
    
      2.20.
      Conclusies 1, 9, 17, 20 en 21 van WO 658 luiden als volgt: 
      
      
        
          
        
      
      
         (…)
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        (…)
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
      
    
    
      2.21.
      WO 658 bevat onder meer figuur 4: 
      
      
        
          
        
      
      
      
      
      
        
          Procedures in het buitenland 
        
      
      
    
    
      2.22.
      Novartis heeft op 8 april 2024 een Application for provisional measures tegen Celltrion Inc ingediend bij het Unified Patent Court, Local Division Düsseldorf (hierna: UPC). Zij vorderde - kort gezegd - als voorlopige maatregel een verbod om inbreuk te maken op conclusie 1 van EP 248, in het bijzonder in de vorm van Omlyclo, in alle landen aangesloten bij de Agreement on a Unified Patent Court (UPCA), met uitzondering van Nederland en Malta. In een parallelle procedure heeft Novartis vorderingen ingediend tegen diverse Celltrion vennootschappen gevestigd in verschillende Europese landen. 
      
    
    
      2.23.
      Bij Order van 6 september 2024 heeft het UPC de vordering van Novartis afgewezen. Daartoe is - kort gezegd - onder meer geoordeeld dat, hoewel Omlyclo gebruik maakt van de technische leer van EP 248, er onvoldoende bewijs is voor (omstandigheden die wijzen op) een dreigende inbreuk.  
      
    
    
      2.24.
      In juli 2023 heeft Celltrion Inc een vordering tegen Novartis ingesteld bij de High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Patents Court strekkende tot - kort gezegd - een verklaring voor recht dat het Engelse deel van EP 248 ongeldig is en dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt. In september 2023 heeft Novartis - kort gezegd - bij reconventionele vordering onder meer een inbreukverbod gevorderd.
      
    
    
      2.25.
      Bij vonnis van 30 januari 2025 heeft Hacon J geoordeeld dat EP 248 geldig is en dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Daartoe heeft hij onder meer overwogen - kort gezegd - dat EP 248 nieuw is ten opzichte van WO 658, inventief is uitgaande van een artikel van Shiraki e.a. en het gevriesdroogde Xolair product dat op de markt was, dat EP 248 nawerkbaar is en dat geen sprake is van toegevoegde materie.  
      
      
    
  
  
    
      3Het geschil
    
    
      
        in conventie
      
    
    
    
      3.1.
      Celltrion vordert in conventie - samengevat - om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
      
        
          primair: het Nederlandse deel van EP 248 te vernietigen,
        
        
          subsidiair: voor recht te verklaren dat- een formulering met als bestanddeel een hoeveelheid histidine hydrochloride buiten de beschermingsomvang van EP 248 valt, - althans (subsidiair) dat een formulering met als bestanddeel een niet te verwaarlozen hoeveelheid histidine hydrochloride buiten de beschermingsomvang van EP 248 valt,
        
      
      
        - althans (meer subsidiair) dat de Xolair formulering buiten de beschermingsomvang van EP 248 valt,
        - althans (uiterst subsidiair) dat Omlyclo formulering buiten de beschermingsomvang van EP 248 valt,
        met veroordeling van Novartis in de redelijke en evenredige kosten van de procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.
      
      
    
    
      3.2.
      
        Celltrion voert daartoe - samengevat - onder meer het volgende aan. 
        EP 248 is nietig omdat het
      
      - niet nawerkbaar is (over de gehele breedte) omdat - kort gezegd - conclusie 1 ten onrechte niet beperkt is tot de in de beschrijving omschreven werkwijze en het octrooi niets leert over een farmaceutische formulering als zodanig, een uitleg over het in conclusie 1 opgenomen “rhuMAbE25” ontbreekt, het octrooi niets over histidine leert, het octrooi niets leert over aggregatie zoals opgenomen in conclusies 2 en 3 en het octrooi geen experimentele gegevens bevat over de effectiviteit bij de behandeling van mensen voor astma en IgE gemedieerde aandoeningen, zoals opgenomen in conclusies 4, 5 en 6, - ongeoorloofde toegevoegde materie bevat omdat - kort gezegd - de aanvrage WO 560 ziet op een werkwijze en geen basis biedt voor een farmaceutische formulering (als zodanig) en de in conclusie 1 geclaimde farmaceutische formulering (als zodanig) en geen basis biedt voor conclusies 2 tot en met 6, 
      - niet nieuw is ten opzichte van WO 658 en WO 463,
      - niet inventief is uitgaande van WO 658 (aangezien het beroep op prioriteit niet geldig is), WO 801, WO 463 en Xolair FDA 2003. 
      Celltrion voert verder aan dat conclusie 1 van EP 248 uitsluit dat er andere bestanddelen dan die opgenomen in de conclusie in de formulering aanwezig zijn. De Xolair formulering bevat naast histidine ook een (significante) hoeveelheid histidine hydrochloride, zodat deze formulering en de Omlyclo formulering niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, aldus Celltrion. 
      
    
    
      3.3.
      Novartis voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Celltrion, met veroordeling van Celltrion in de redelijke en evenredige kosten van de procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente.
      
    
    
      3.4.
      Novartis heeft in reactie op de stellingen van Celltrion hulpverzoeken ingediend. Ter zitting heeft zij verklaard zich niet langer op deze hulpverzoeken en ook niet langer op (onder)conclusies 2 tot en met 6 van het octrooi zoals verleend, te beroepen, maar slechts op conclusie 1. 
      
    
    
      3.5.
      Op de stellingen van partijen in conventie wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.
      
      
        
          in reconventie
        
      
      
    
    
      3.6.
      Novartis vordert in reconventie - samengevat - om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad- voor recht te verklaren dat de Omlyclo formulering inbreuk maakt op EP 248, 
      - Celltrion Inc te gelasten opgave te doen van alle afnemers in Nederland van de Omlyclo formulering,
      - Celltrion Inc te gelasten opgave te doen van de winst die zij heeft gemaakt als gevolg van de inbreuk op het Nederlandse deel van EP 248,
      - Celltrion Inc te veroordelen tot vergoeding van de schade die Novartis heeft geleden als gevolg van de inbreuk op het Nederlandse deel van EP 248, althans tot kwijtschelding van de door Celltrion Inc als gevolg van die inbreuk genoten winst, te vermeerderen met wettelijke rente, nader op te maken bij staat, 
      - Celltrion Inc te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van de procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv, vermeerderd wettelijke rente. 
      
    
    
      3.7.
      Novartis voert daartoe - samengevat - aan dat de Omlyclo formulering aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 248 voldoet. 
      
    
    
      3.8.
      Celltrion Inc voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Novartis, met veroordeling van Novartis in de redelijke en evenredige kosten van de procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente. 
      
    
    
      3.9.
      Op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.
      
      
    
  
  
    
      4De beoordeling
    
    
      
        in conventie en in reconventie 
      
    
    
    
      4.1.
      De rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in conventie op grond van artikel 22 lid 4 EVEX II respectievelijk artikel 24 aanhef en onder 4 Brussel I bis-Vo. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 1 sub a ROW. 
    
    
      4.2.
      De rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in reconventie tegen Celltrion Inc op grond van artikel 6 sub e en artikel 7 lid 2 Rv. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 2 sub a ROW.
      
    
    
      4.3.
      De internationale en relatieve bevoegdheid van deze rechtbank zijn overigens niet bestreden.
      
      
        
          Nieuwheid van EP 248 ten opzichte van WO 658
        
      
      
    
    
      4.4.
      Celltrion voert in conventie en in reconventie onder meer aan dat EP 248 nietig is omdat het niet nieuw is ten opzichte van WO 658. De rechtbank ziet aanleiding om deze stelling in conventie en dit verweer in reconventie eerst te behandelen. 
      
    
    
      4.5.
      Tussen partijen is niet in geschil dat WO 658, Genentech III in de taal van partijen,  (in elk geval) fictieve stand van de techniek is voor EP 248 als bedoeld in artikel 54 lid 3 EOV. 
      
    
    
      4.6.
      Een uitvinding is niet nieuw indien alle kenmerken daarvan, expliciet of impliciet, op directe en ondubbelzinnige wijze aan een gemiddelde vakpersoon, gebruikmakend van de algemene vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek.  
      
    
    
      4.7.
      Voor de toepassing van de bovengenoemde toets - ook wel de gold standard genoemd - zijn in de rechtspraak van de Kamers van Beroep bij het Europees Octrooibureau (EOB) diverse criteria ontwikkeld voor de toetsing van nieuwheid in specifieke situaties, die ook wel in nationale jurisdicties, waaronder Nederland, worden toegepast. Partijen hebben zich op dergelijke criteria beroepen. Hierbij geldt echter dat deze criteria slechts hulpmiddelen zijn en dat uiteindelijk doorslaggevend is of, in de specifieke omstandigheden van het geval, aan de eis van een directe en ondubbelzinnige openbaarmaking (de gold standard) is voldaan. 
      
      
        
          Vakpersoon 
        
      
      
    
    
      4.8.
      De rechtbank zal er met Novartis van uitgaan dat de voor EP 248 relevante vakpersoon een formuleringsdeskundige is, met enige jaren (vier of vijf) ervaring in het maken van formuleringen met antilichamen. 
      
      
        
          Deelkenmerken conclusie 1 van EP 248
        
      
      
    
    
      4.9.
      In navolging van partijen zal de rechtbank conclusie 1 van EP 248 onderverdelen in de volgende deelkenmerken: 
      
      1. A pharmaceutical formulation of
      2. anti-IgE antibody rhuMAb E25, characterized in that the formulation is:
      3. about 150 g/L of the anti-IgE antibody in
      4. 0.02 M histidine,
      5. 0.2 M arginine-HCl,
      6. 0,04% polysorbate 20,
      7. pH 6.
      
      
        
          De openbaarmaking in WO 658
        
      
      
    
    
      4.10.
      In het kader van haar stelling dat WO 658 nieuwheidsschadelijk is voor EP 248 beroept Celltrion zich met name op de tabel behorende bij voorbeeld 2, weergegeven op p. 67, bovenaan, van WO 658, hieronder (opnieuw) afgebeeld: 
      
      
        
          
        
      
      
      
    
    
      4.11.
      Tussen partijen is niet in geschil dat deze tabel (de formulering in het kader linksonder) deelkenmerken 1 tot en met 5 en 7 van conclusie 1 van EP 248 openbaart. Partijen zijn het er niet over eens of deze tabel ook deelkenmerk 6, 0,04% polysorbaat 20, openbaart. Celltrion beroept zich hiervoor onder meer op de vermelding “Polysorbate: 0.01%-0.1%” in het kader rechtsonder in de tabel, onder de kop “Excipients/Ranges”. Novartis betwist dit omdat volgens haar - kort gezegd - nog een keuze moet worden gemaakt voor het type polysorbaat en omdat een bereik (range) niet alle daartussen gelegen waarden openbaart.
      
    
    
      4.12.
      Beoordeeld moet dan ook worden of deze tabel direct en ondubbelzinnig (de combinatie van) alle deelkenmerken van conclusie 1 en in het bijzonder deelkenmerk 6 aan de vakpersoon openbaart. Hierbij geldt dat ook een impliciete openbaarmaking voldoende kan zijn, dat de vakpersoon de tabel leest met gebruikmaking van zijn algemene vakkennis en dat de vakpersoon de tabel leest in de context van de gehele openbaarmaking van WO 658.  
      
    
    
      4.13.
      In dit geval zal de vakpersoon bij het lezen van WO 658 (door partijen Genentech IIII genoemd) ook kennis nemen van WO 801 en WO 463 (door partijen Genentech I en Genentech II genoemd). Op p. 2 van WO 658, onder het kopje ‘Description of the Related Art’, direct na het inleidende ‘Field of the Invention’ en voor het kopje ‘Summary of the Invention’ wordt immers uitdrukkelijk (‘incorporated by reference’) naar deze documenten verwezen: 
      
      
        
          
        
      
      
      
    
    
      4.14.
      De vakpersoon begrijpt hieruit dat deze octrooiaanvragen, afkomstig van dezelfde aanvrager als WO 658 (Genentech Inc) en met deels dezelfde uitvinders (WO 801: onder (zeven) anderen [naam 1] , WO 463: [naam 2] en [naam 1] , WO 658: [naam 2] en [naam 1] ), op vergelijkbaar onderzoek zien, te weten dat naar hooggeconcentreerde eiwitformuleringen. In WO 463 wordt in lijn daarmee ook verwezen naar WO 801. 
      
    
    
      4.15.
      De rechtbank oordeelt in de eerste plaats dat de vakpersoon het in de tabel op p. 67 van WO 658 opgenomen bereik “Polysorbate: 0.01%-0.1%” zal lezen als een bereik voor polysorbaat 20. Dit bereik rechtsonder in de tabel staat, gelet op de opbouw van die tabel, in direct verband met het linksonder vermelde “0.02% Pol[y]sorbate 20”. Rechts in de tabel zijn ook geen alternatieve vormen van polysorbaat gegeven, zoals wel het geval is bij de excipiënten trehalose of sucrose rechtsboven of de buffers His[tidine] HCl of His[tidine] acetaat in de derde kolom van de tabel. Evenmin staat er rechtsonder “Polysorbates” (meervoud), waaruit de vakpersoon zou kunnen afleiden dat de openbaarmaking meerdere vormen van polysorbaat omvat. Hier komt bij dat in alle voorbeelden van WO 658 polysorbaat 20 is gebruikt en dat in die voorbeelden dan wel de beschrijving van de bijbehorende figuren, wanneer aanvankelijk “polysorbate 20” wordt genoemd, dit verder in dezelfde alinea ook als “polysorbate” wordt aangeduid. Dat, zoals Novartis heeft aangevoerd, WO 658 op p. 47 (onder “Lyophilized Formulations”) en p. 51 (“onder Liquid Formulations”) ook algemene beschrijvingen geeft van geschikte polysorbaten: “Exemplary surfactants include nonionic surfactants such as polysorbates (e.g. polysorbates 20 or 80)” en “suitable non-ionic surfactants include polysorbates (20, 40, 60, 65, 80, etc.)”, zal de vakpersoon niet afhouden van deze logische en onmiddellijk uit de context volgende interpretatie van de specifieke openbaarmaking in de tabel bij voorbeeld 2 op p. 67. De rechtbank gaat er voorts vanuit dat de vakpersoon dit bereik van 0.01%-0.1% polysorbaat 20 rechtsonder in de tabel zal lezen als een variatie op de formulering linksonder in de tabel. 
    
    
      4.16.
      In de tweede plaats zal de vakpersoon, die de openbaarmaking van WO 658 als geheel beziet, het bereik van 0.01% tot en met 0.1% polysorbaat 20 in de tabel op p. 67 lezen als een openbaarmaking van slechts tien, oplopende - in (maximaal) twee decimalen uitgedrukte - waarden, namelijk 0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.04%, 0.05%, 0.06%, 0.07%, 0.08%, 0.09% en 0.1%. In (de voorbeelden van) WO 658 zijn de waarden polysorbaat 20 immers telkens op die manier (d.w.z. in maximaal twee decimalen) weergegeven. 
      
    
    
      4.17.
      Een bereik van alternatieve waarden brengt niet als regel een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking mee. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval, te beoordelen aan de hand van de vraag wat in het document, bezien als geheel en gelezen met behulp van de algemene vakkennis, daadwerkelijk (impliciet of expliciet) aan de vakpersoon wordt geopenbaard. 
      
    
    
      4.18.
      Ten aanzien van de polysorbaatconcentraties leest de vakpersoon in WO 658 allereerst onder de “Summary of the Invention” op p. 2: 
      
      
        
          
        
      
      
      
    
    
      4.19.
      In voorbeeld 2 vanaf p. 64 van WO 658 leest hij onder meer dat dit studies betreft naar onder meer stabiliteit van verschillende formuleringen. Bij dit voorbeeld behoort de hiervoor onder 4.10 weergegeven tabel op p. 67 met als aanduiding “Summary of Liquid Formulations”. 
      
    
    
      4.20.
      De vakpersoon leest en ziet voorts in de beschrijving van figuur 4 (op p. 4 van WO 658), in figuur 4 (op p. 2/7 na p. 86 van WO 658) en voorbeeld 4 (vanaf p. 68) het volgende: 
      
      
        
          
        
      
      
      
        
          
        
      
      
        
          
        
      
      
    
    
      4.21.
      De vakpersoon leest in deze onderdelen van WO 658, in samenhang bezien, dat de effecten van polysorbaat 20 op de troebelheid (een resultaat van onder meer aggregatie) van  het anti IgE-antilichaam is onderzocht. Hiertoe zijn agitatiestudies uitgevoerd met formuleringen bevattende 100 mg/ml antilichaam, 20 mM succinaat, 192 mM trehalose en drie verschillende concentraties polysorbaat 20 (0,01%, 0,02% en 0,05% – en één formulering zonder polysorbaat 20) bij pH 6. De resultaten zijn weergegeven in figuur 4. In die figuur zal de vakpersoon waarnemen dat de formuleringen zonder polysorbaat 20 (na 20 uur) verhoogde troebelheid vertonen en dat de formuleringen met 0.01%, 0.02% en 0.05% vergelijkbare, niet significant van elkaar verschillende, lage troebelheid vertonen. In de beschrijving van voorbeeld 4 is vervolgens vermeld dat de resultaten laten zien dat de troebelheid van oplossingen met het antilichaam E26 toeneemt met de agitatietijd. Geconcludeerd wordt dat de toevoeging van ten minste (‘at least’) 0.01% polysorbaat essentieel is voor het verminderen van de vorming van deeltjes onder stresscondities. Daarnaast is vermeld dat vergelijkbare resultaten zijn waargenomen voor geconcentreerde E25 formuleringen. De vakpersoon zal deze - algemeen geformuleerde - gevolgtrekkingen  breder zien dan alleen betrekking hebbend op de specifiek genoemde E26 formuleringen met succinaat en trehalose of een enkele formulering met E25. Dat leidt hij niet alleen af uit de tekst, maar bijvoorbeeld ook uit de tabel op p. 67 van WO 658, waarin het bereik voor polysorbaat 20 in de verschillende formuleringen hetzelfde is.
      
      
    
    
      4.22.
      Deze gevolgtrekkingen aan de hand van voorbeeld 4 sluiten ook aan bij de algemene vakkennis van de vakpersoon over de werking van surfactants in het algemeen en in het bijzonder in eiwitformuleringen. Hij kent voorts polysorbaat 20 als veelgebruikte hulpstof in eiwitformuleringen om aggregatie tegen te gaan. Daarnaast is de vakpersoon bekend met de kritische micelconcentratie (critical micelle concentration, CMC) van surfactants. Hij weet daarom dat het toevoegen van een surfactant, zoals polysorbaat 20, boven de CMC alleen nog tot de vorming van micellen leidt en geen aanvullend effect zal hebben. Hij weet met andere woorden dat de werking van een surfactant tegen aggregatie bij een zekere hoeveelheid boven de CMC een plateau zal bereiken. De vakpersoon wist op de prioriteitsdatum dat de CMC van polysorbaat 20 rond de 0.06 mg/ml ligt, hetgeen overeenkomt met 0,006%. Hij zou dan ook verwachten dat vanaf een zekere waarde boven die CMC een plateau zou worden bereikt en dat waarden daarboven even goed zouden werken.
      
    
    
      4.23.
      Bij lezing van WO 801 (welk document hij leest in samenhang met WO 658, zie hiervoor onder 4.13) zou de vakpersoon dit hem vanuit de algemene vakkennis bekende effect ook waarnemen in de beschrijving van voorbeeld 2 op p. 30 en 31. Daar leest hij dat bij studies naar aggregatie van verschillende formuleringen met rhuMAb E25 (met histidine en sucrose of trehalose en isotoon dan wel hypertoon) concentraties polysorbaat 20 van 0.005%, 0.01% en 0.02% zijn toegevoegd, hetgeen na vriesdrogen en reconstitutie leidde tot concentraties van 0.02%, 0.04% en 0.08% polysorbaat 20. Ook hier ziet hij - als bevestiging van zijn verwachting op grond van de algemene vakkennis - dat de effecten op de vorming van deeltjes van deze verschillende concentraties polysorbaat 20 in verschillende formuleringen onderling niet significant verschillen en leiden tot een voldoende reductie van aggregatie van rhuMAb E25.
      
    
    
      4.24.
      Dit alles brengt de vakpersoon er in het onderhavige geval toe om het bereik van polysorbaat 20 in de tabel op p. 67 van WO 658 zo te lezen dat elke waarde binnen de - beperkte - groep van tien waarden tussen 0.01% tot en met 0.1% polysorbaat 20 even goed werkt. Hiermee is de waarde van 0.04% polysorbaat 20 ten minste impliciet geopenbaard. Dit betreft geen (bij de beoordeling van nieuwheid ongeoorloofde) combinatie van verschillende documenten of uitvoeringsvormen, maar een vaststelling van de wijze waarop de vakpersoon de openbaarmaking in die tabel, bezien in het licht van WO 658 als geheel en met gebruikmaking van de algemene vakkennis, begrijpt. 
      
    
    
      4.25.
      Novartis heeft nog aangevoerd dat de vakpersoon met zijn kennis over de CMC en het uitgangspunt dat het toevoegen van (te) veel surfactant een negatieve uitwerking op de antilichaamformulering zal hebben, geen hogere concentratie dan 0.02% zou toevoegen en niet voor 0.04% zou kiezen. Wat de vakpersoon zou doen dan wel welke concentratie hij zou kiezen na kennisneming van WO 658 is evenwel relevant voor de vraag naar inventiviteit van EP 248 en niet voor de vraag naar nieuwheid. Voor die laatste vraag is alleen relevant wat WO 658 aan de vakpersoon openbaart en dat betreft in dit geval elk van de tien waarden tussen 0.01% en 0.1%, waaronder 0.04%. Bovendien geldt dat de vakpersoon in voorbeeld 2 van WO 801 leest dat de waarde van 0.04% (evenals die van 0.08%) in WO 801 voor verschillende formuleringen met rhuMAb E25 is gebruikt en dat in een specifiek voorbeeld van een voor subcutane toediening geschikt geachte formulering van rhuMAb E25, 0.04% polysorbaat 20 is toegevoegd om aggregatie tegen te gaan. Ook in WO 463 leest de vakpersoon (in voorbeelden 3 en 4) dat concentraties van 0.03% en 0.05% polysorbaat 20 zijn gebruikt in diverse formuleringen met rhuMAb E25. Ook hier geldt dat geen sprake is van een ongeoorloofde combinatie, maar van een vaststelling van de wijze waarop de vakpersoon de specifieke openbaarmaking in de tabel op p. 67 van WO 658 begrijpt. 
      
    
    
      4.26.
      Het voorgaande leidt tot de slotsom dat in het onderhavige geval de tabel op p. 67 van WO 658, in het bijzonder de formulering linksonder met het bijbehorende bereik polysorbaat 20 van 0.01% tot en met 0.1%, waaronder derhalve ook 0.04%, aan de vakpersoon direct en ondubbelzinnig (de combinatie van) alle deelkenmerken van conclusie 1 van EP 248 openbaart. 
      
    
    
      4.27.
      Dit brengt mee dat conclusie 1 van EP 248 niet nieuw is in het licht van WO 658. De rechtbank komt niet toe aan de beoordeling van de geldigheid van de conclusies 2 tot en met 6 van EP 248 en evenmin aan de beoordeling van de geldigheid van de hulpverzoeken, omdat Novartis zich hierop niet langer beroept. De rechtbank zal het Nederlandse deel van EP 248 dan ook (geheel) vernietigen. 
      
    
    
      4.28.
      Celltrion heeft ook gevorderd dat de rechtbank de doorhaling van het Nederlandse deel van EP 248 beveelt. In artikel 75 lid 9 ROW is echter bepaald dat, zodra een eindbeslissing aangaande een vordering tot vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan, daarvan op verzoek van de meest gerede partij in het octrooiregister aantekening wordt gedaan. Het bevelen van doorhaling zal dan ook worden afgewezen. 
      
    
    
      4.29.
      Omdat de in conventie primair gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 248 wordt toegewezen, komt de rechtbank niet toe aan de door Celltrion subsidiair ingestelde vorderingen. 
      
    
    
      4.30.
      Omdat EP 248 nietig wordt geacht, zullen de vorderingen in reconventie van Novartis worden afwezen. 
      
    
    
      4.31.
      Novartis is zowel in de procedure in conventie als in de procedure in reconventie (grotendeels) in het ongelijk gesteld en zal daarom worden veroordeeld in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Partijen hebben voor het gehele geschil (in conventie en in reconventie) een proceskostenafspraak van € 250.000,- gemaakt. In navolging daarvan zal de rechtbank bepalen dat Novartis dit bedrag aan proceskosten aan Celltrion dient te betalen. Het overeengekomen bedrag zal, gelet op de samenhang tussen de procedures in conventie en in reconventie, geheel worden toegerekend aan de procedure in conventie. De proceskosten in reconventie zullen op nihil worden gesteld. Het bedrag wordt geacht een lumpsum te zijn, met inbegrip van verschotten, nakosten en griffierechten. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.
      
    
    
      4.32.
      De veroordeling in de proceskosten wordt hoofdelijk uitgesproken. Dat betekent dat iedere veroordeelde kan worden gedwongen het hele bedrag te betalen. Als de één (een deel) betaalt, hoeft de ander dat (deel van het) bedrag niet meer te betalen.
      
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    
    
      De rechtbank
    
    
    
      
        in conventie
      
    
    
    
      5.1.
      vernietigt het Nederlandse deel van EP 3 805 248 B1,
      
    
    
      5.2.
      veroordeelt Novartis hoofdelijk in de proceskosten van € 250.000,-, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, 
      
    
    
      5.3.
      veroordeelt Novartis hoofdelijk tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald,
      
    
    
      5.4.
      verklaart dit vonnis voor zover het betreft de onder 5.2 en 5.3 vermelde beslissingen, uitvoerbaar bij voorraad,
      
    
    
      5.5.
      wijst af het meer of anders gevorderde, 
      
      
        
          in reconventie
        
      
      
    
    
      5.6.
      wijst de vorderingen van Novartis af,
      
    
    
      5.7.
      veroordeelt Novartis hoofdelijk in de proceskosten, begroot op nihil. 
      
      
      
        Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser, mr. J.Th. van Walderveen en mr. dr. ir. C. Schüller en in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2025.
      
    
  
  
    Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Europees Octrooiverdrag)
  
  
     EP 248 is niet van kracht in Malta
  
  
    Kentaro Shiraki e.a., Biophysical Effect of Amino Acids on the Prevention of Protein Aggregation, 
    Journal of Biochemistry, 132, 591-595 (2002) 
  
  
    Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
  
  
     Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 30 oktober 2007, Pb EU L 339 (Lugano II)
  
  
    Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
  
  
    Rijksoctrooiwet 1995
  
  
    Zie bijvoorbeeld Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2024 edition, Part G, Chapter VI, in het bijzonder G.VI.4, G.VI.7 en Case Law of the Boards of Appeal, Tenth Edition July 2022, I.C, in het bijzonder I.C.6.3.
    
  
  
     Derhalve ook niet dat de vermelding van 20 nM Histidine-HCl deelkenmerk 4 van conclusie 1 van EP 248 openbaart. 
  
  
    Ook wel aangeduid als Tween™-20  of T20.
  
  
      Zie p. 2, r. 8 t/m 11 en p. 69, r.2 t/m 6 van WO 658. 
  
  
    Volgens de in het voorbeeld genoemde standaard uit de US Pharmacopeia.
  
  
     Indicatietarieven in octrooizaken rechtbank Den Haag, versie 1 september 2020, uitgangspunt 4