ECLI:NL:GHAMS:2022:1851, Gerechtshof Amsterdam, 28-06-2022, 200.302.878/01
Gerechtshof Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2022-06-28 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Civiel recht

Samenvatting: Merkenrecht. Kort geding. ‘Jiskefet encyclopedie’ uitgebracht zonder medeweten en instemming van merkhoudster. Art. 2.20 sub a t/m d BVIE. Gebruik merk in boektitel is geen gebruik voor waren. Voor dat gebruik bestaat geldige reden, eventueel voordeel uit bekendheid niet ongerechtvaardigd. Geen afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie van het merk.

GERECHTSHOF AMSTERDAM
    
    
      afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
    
    
    
      zaaknummer				: 200.302.878/01 SKG
    
    
    
      zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland	: C/15/321281 / KG ZA 21-546
    
    
    
      
        arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 28 juni 2022
      
    
    
    
      inzake
    
    
    
      
        NOBLESSE UITGEVERS B.V.,
      gevestigd te Nieuw-Vennep,
      appellante,
      eiseres in het incident,
      advocaat: mr. A.J. Spiegeler te ‘s-Gravenhage,
    
    
    
      tegen
    
    
  
  
    
      1JISKEFET B.V.,
    gevestigd te Amsterdam;
    2. [geïntimeerde sub 2] ,
    wonende te [woonplaats] ;
    3. [geïntimeerde sub 3] ,
    
      wonende te [woonplaats] ;
      geïntimeerden,
      verweerders in het incident,
      advocaat: mr. O.J. Hennis te Amsterdam.
    
    
    
      Partijen worden hierna Noblesse en Jiskefet BV, [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] genoemd, en de drie laatstgenoemden gezamenlijk Jiskefet c.s.
    
    
    
  
  
    
      1De zaak in het kort
    
    
      Twee van de makers van het televisieprogramma ‘Jiskefet’ maken bezwaar tegen de ‘Jiskefet Encyclopedie’, die zonder hun medeweten en instemming is gemaakt en door uitgeverij Noblesse is gepubliceerd. Op grond van het Beneluxmerk Jiskefet vorderen Jiskefet c.s. dat de uitgeverij wordt bevolen dat bij de verkoop en op elk exemplaar van het boek duidelijk wordt gemaakt dat het boek niet afkomstig is van (de makers van) Jiskefet. 
    
    
    
    
  
  
    
      2Het geding in hoger beroep
    
    
      Noblesse is bij dagvaarding van 15 november 2021 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (hierna: de voorzieningenrechter) van 1 november 2021, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Jiskefet c.s. als eisers en Noblesse als gedaagde. 
    
    
    
    
      Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
    
    - de appeldagvaarding, met daarin de grieven, met producties;
    - memorie van antwoord, tevens houdende conclusie van antwoord in het incident, met producties.
    
    
      Op 14 april 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Van beide zijden zijn daarbij nog producties in het geding gebracht. Voor Noblesse is gepleit door haar hierboven vermelde advocaat en mr. E.J. van Knobelsdorff, advocaat te ’s-Gravenhage, en voor Jiskefet c.s. door hun hierboven vermelde advocaat en mr. W.L. Timmers, advocaat te Amsterdam, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Partijen hebben antwoord gegeven op door het hof gestelde vragen.
    
    
    
      Ten slotte is arrest gevraagd.
    
    
    
      Noblesse heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog alle vorderingen van Jiskefet c.s. zal afwijzen, met veroordeling – uitvoerbaar bij voorraad – van Jiskefet c.s. in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv, met wettelijke rente. 
      Tevens heeft Noblesse een incidentele vordering ingesteld op grond van artikel 351 Rv en gevorderd dat het hof de tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis, althans van de verplichting tot betaling van dwangsommen, zal schorsen totdat het hof arrest heeft gewezen. 
    
    
    
      Jiskefet c.s. hebben geconcludeerd, samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en de incidentele vordering zal afwijzen, met veroordeling – uitvoerbaar bij voorraad – van Noblesse in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv met wettelijke rente. 
    
    
    
  
  
    
      3Feiten
    
    
      De voorzieningenrechter heeft de in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.7 vermelde feiten tot uitgangspunt genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof tot uitgangspunt. Voor zover in hoger beroep relevant, komen de feiten neer op het volgende.
    
    
    
      3.1
      
        [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] zijn samen met [X] de bedenkers en makers van het absurdistisch-humoristische televisieprogramma ‘Jiskefet’ dat in de periode 1990 tot 2005 op televisie is uitgezonden. [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] houden samen het gehele aandelenkapitaal in Jiskefet BV en zijn ieder zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap.
      
    
    
      3.2
      Jiskefet BV is houdster van verschillende intellectuele-eigendomsrechten op en in verband met het bekende televisieprogramma ‘Jiskefet’, waaronder (i) auteursrechten op gebruikte teksten, foto’s, scripts, uitzendingen en sketches alsmede (ii) het Benelux-woordmerk Jiskefet, gedeponeerd op 17 februari 2020 en ingeschreven onder nummer 1411750, onder meer voor de warenklasse 16 ‘boeken’ en voor diverse diensten in klassen 35 en 41 die bestaan in, of betrekking hebben op, het maken van televisieprogramma’s. 
      
    
    
      3.3
      Noblesse legt zich onder meer toe op het uitgeven van non-fictie boeken op het gebied van muziek, sport, literatuur en humor. Zij geeft het boek ‘Jiskefet Encyclopedie’ uit, dat is samengesteld door [Y] en [Z] en sedert november 2021 door Noblesse in de handel wordt gebracht (hierna: het boek).
      
    
    
      3.4
      Jiskefet c.s. vreesden dat met het boek inbreuk zou worden gemaakt op hun intellectuele-eigendomsrechten. Zij hebben voordat het boek verscheen gepoogd om met Noblesse in overleg te treden over de aanstaande publicatie en om een (digitale) kopie te verkrijgen van het boek teneinde te kunnen beoordelen of die vrees terecht was. Noblesse weigerde aanvankelijk om een kopie te verstrekken van het boek maar is daar na de eerste zitting in eerste aanleg alsnog toe overgegaan.
      
      
    
  
  
    
      4Beoordeling
    
    
      4.1
      Jiskefet c.s. hebben in eerste aanleg gevorderd – samengevat – dat Noblesse wordt bevolen:
      a. om met onmiddellijke ingang alle verkopers/boekhandels waaraan is/wordt geleverd ertoe te verbinden om onverwijld na ontvangst van dat bericht bij de aanprijzing van het boek zowel in fysieke als online winkels duidelijk leesbaar en zichtbaar te vermelden:
      
        Jiskefet is een merk van Jiskefet B.V. – Dit boek is niet afkomstig van Jiskefet B.V. of de makers van Jiskefet;
      
         om het boek slechts aan verkopers/boekhandels af te leveren of anderszins in het handelsverkeer te (laten) brengen in samenhang met een niet eenvoudig verwijderbare sticker bevestigd op de kaft van de voorkant van het boek, althans een inlegvel, zonder toevoegingen, met een zwarte achtergrond, witte letters in lettergrootte 14, lettertype Arial, vetgedrukt met de hiervoor genoemde tekst goed leesbaar en zichtbaar afgedrukt, en om aan de verkopers/boekhandels die inmiddels over het boek beschikken de sticker toe te sturen met het verzoek de sticker op de voorkant van het boek te bevestigen, althans het inlegvel in het boek in te voegen;
         om met onmiddellijke ingang alle verkopers/boekhandels waaraan is/wordt geleverd ertoe te verbinden, althans te berichten, dat het boek niet in de handel mag worden gebracht indien niet is voldaan aan het hiervoor bepaalde, met gelijktijdig afschrift van dat bericht aan de advocaat van Jiskefet BV mr. Hennis via e-mail;
      
      een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Noblesse in de kosten van het geding op grond van artikel 1019h Rv en met het verzoek een termijn te bepalen als bedoeld in artikel 1019i Rv.
      
    
    
      4.2
      De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Jiskefet c.s. grotendeels toegewezen. Hij overwoog daartoe, samengevat, dat gebruik van de naam Jiskefet als onderdeel van de titel van het boek niet kan worden aangemerkt als gebruik van het merk ter onderscheiding van waren of diensten van Noblesse, omdat de titel van een boek onderdeel vormt van de waar zelf en niet een onderscheidingsteken is waarmee een uitgeverij die waar als van haar afkomstig wil onderscheiden. Gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE is daarom niet aan de orde. Wel is sprake van gebruik van het merk in de zin van de bedoeld artikel sub c en sub d, nu Jiskefet een bekend merk is en Noblesse door het bedoelde gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit die bekendheid zolang zij niet (beter) duidelijk maakt dat het boek niet afkomstig is van Jiskefet c.s. en is samengesteld en uitgegeven zonder hun betrokkenheid of instemming. In geval van refererend gebruik wordt die duidelijkheid vereist door de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld in artikel 2:23 lid 1 BVIE. Deze duidelijkheid wordt onvoldoende geboden door de vermelding ‘gegarandeerd ongeautoriseerd’ op de achterkant van het omslag van het boek.
      
    
    
      4.3
      Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Noblesse met acht grieven op.
      
    
    
      4.4
      Jiskefet c.s. hebben hun vordering gebaseerd op artikel 2.20 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Zij voeren aan, samengevat, dat het merk Jiskefet een bekend merk is en dat het gebruik van die aanduiding in de titel en in de aanprijzing op het omslag van het boek strekt ter onderscheiding van de waar, waardoor verwarring omtrent de herkomst van het boek is te duchten althans ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk zonder dat voor dat gebruik een geldige reden bestaat, hetgeen inbreuk oplevert op het merkrecht van Jiskefet BV in de zin van artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub a en b, althans sub c, althans sub d BVIE. Het had daarom op de weg van Noblesse gelegen om op het omslag en in de aanprijzing duidelijk te maken dat Jiskefet een merk is en dat er wat betreft het boek, dat door Jiskefet c.s. wordt beschouwd als een droge en niet-humoristische opsomming van feiten, geen band bestaat met de merkhouder Jiskefet BV. Door het uitbrengen van het boek is bovendien aan Jiskefet c.s. de mogelijkheid ontnomen om een eigen Jiskefet Encyclopedie uit te brengen.
      
      
        4.5.1
        De grieven stellen primair de vraag aan de orde of Noblesse door het uitbrengen van het boek inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet BV. Het hof is, anders dan de voorzieningenrechter, van oordeel dat dat niet het geval is. 
        
      
      
        4.5.2
        De rechten van een merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derden van zijn merk zijn neergelegd in artikel 2.20 lid 2 BVIE. In die bepaling, aanhef en sub a, sub b en sub c worden – in navolging van artikel 10 lid 2 sub a, sub b en sub c van Richtlijn (EU) 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de Merkenrichtlijn) – drie gevallen omschreven waarin de merkhouder zich kan verzetten tegen gebruik van zijn merk (of een daarmee overeenstemmend teken) voor waren of diensten. De merkhouder kan zich ook verzetten tegen gebruik van zijn merk anders dan voor waren of diensten. Dan moet zijn voldaan aan de eis die wordt vermeld in artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub d BVIE, namelijk dat door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
        
      
      
        4.5.3
        De voorzieningenrechter heeft op zichzelf terecht geoordeeld dat gebruik van de naam Jiskefet als onderdeel van de titel van het boek niet kan worden aangemerkt als gebruik door Noblesse voor haar waren of diensten in de hiervoor bedoelde zin. De titel van een (individueel) boek vormt immers een onderdeel van de waar zelf en is niet een onderscheidingsteken waarmee een uitgeverij die waar als van haar afkomstig wil onderscheiden. Dat betekent dat het gebruik door Noblesse geen inbreuk oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a, sub b of sub c. Van merkinbreuk door Noblesse kan dus alleen sprake zijn indien haar gebruik van het merk voldoet aan het bepaalde in de genoemde bepaling sub d.
        
      
      
        4.5.4
        
          Dat is naar het oordeel van het hof niet het geval. 
          Het boek bevat min of meer zakelijk verwoorde beschrijvingen van het bekende televisieprogramma ‘Jiskefet’ als fenomeen in de (zeer recente) Nederlandse cultuurgeschiedenis, bijeengebracht in een encyclopedisch handboek waarin wetenswaardigheden omtrent personages, afleveringen en andere onderdelen van het programma ‘Jiskefet’ via een alfabetische ordening toegankelijk worden gemaakt. Partijen zijn het erover eens dat het Noblesse op zichzelf vrijstaat een boek met deze inhoud te publiceren. Voor een dergelijk boek vormt de titel ‘Jiskefet Encyclopedie’ een zeer voor de hand liggende aanduiding van de inhoud ervan en daarom heeft Noblesse, mede gelet op het grondrecht van de informatievrijheid, een geldige reden voor gebruik van die titel. 
        
        
      
      
        4.5.5
        Jiskefet c.s. stellen dat door Noblesse ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Het moge zo zijn dat gebruik van deze titel voor Noblesse als uitgever een voordeel oplevert in die zin, dat voor (een deel van) de potentiële kopers en lezers direct duidelijk zal zijn dat het boek betrekking heeft op (het televisieprogramma) ‘Jiskefet’, maar een dergelijk voordeel kan, gelet op de op zichzelf toelaatbare aard en beschrijvende inhoud van het boek zoals hiervoor aangeduid, niet worden beschouwd als ongerechtvaardigd. Er is in dit geval geen sprake van een ‘meeliften’ met of free riding op de reputatie van het merk Jiskefet in die zin dat, dankzij afstraling van het imago van dat merk of van de door dat merk opgeroepen kenmerken op het boek van Noblesse, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van dat merk (vgl. HvJ EU 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378; L’Oréal-Bellure).
        
      
      
        4.5.6
        
          Ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk of aan de reputatie daarvan is in dit geval niet aan de orde. Van aantasting van het onderscheidend vermogen van een merk is sprake als het merk door gebruik van het inbreukmakende teken verwatert. Jiskefet c.s. verwoorden dit door de stelling dat het merk als gevolg van het gebruik in de titel van het boek minder uniek is. Dat doet zich echter hier niet voor, nu de door Noblesse voor het onderhavige boek gebruikte titel juist uitsluitend verwijst naar de activiteiten van de Jiskefet c.s. respectievelijk het cabarettrio zelf, en daardoor de unieke band tussen het merk en die activiteiten eerder wordt onderstreept dan dat het merk verwatert. Dit vindt bevestiging in de passage uit de inleiding van het boek die door Jiskefet c.s. zelf bij memorie van antwoord nr. 48 wordt aangehaald om te benadrukken hoe het boek de mate van bekendheid (‘onsterfelijkheid’) van ‘Jiskefet’ beschrijft.
          Aantasting van de reputatie van het merk is in dit geval evenmin aan de orde, nu het boek op geen enkele wijze negatief appelleert aan het merk. De houding van de auteurs tegenover hun onderwerp komt tot uiting in de bladzijde na de titelpagina met daarop slechts de tekst “Een eresaluut aan [geïntimeerde sub 2] , [X] , [geïntimeerde sub 3] ”, gevolgd door de namen van al degenen die in de loop van de jaren aan ‘Jiskefet’ hebben meegewerkt. Jiskefet c.s. hebben in dit verband nog betoogd dat het boek wat hen betreft geenszins humoristisch is, hetgeen afbreuk zal doen aan de reputatie van het merk dat staat voor humor. Deze mening van Jiskefet c.s. kan hun echter niet baten, reeds omdat de vraag wat humoristisch is een subjectief oordeel vergt en uit de stelling van Jiskefet c.s. nog niet volgt dat ook het in aanmerking komende publiek die mening deelt en, zo ja, het humoristisch gehalte van het boek ervaart als afbreuk aan de reputatie van het merk. De bedoelde stelling van Jiskefet c.s. getuigt wellicht ook van een zekere overschatting van wat het merkenrecht vermag, nu de aan een merk verbonden rechten geen exclusieve zeggenschap bieden over wat humor is en wat niet.
        
        
      
      
        4.5.7
        Uit het voorgaande volgt dat Noblesse naar voorlopig oordeel van het hof geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten, verbonden aan het merk Jiskefet.
        
      
      
        4.5.8
        
          Jiskefet c.s. hebben ten slotte gesteld dat, door het uitbrengen van het boek, aan hen de mogelijkheid is ontnomen om een eigen Jiskefet Encyclopedie uit te brengen. 
          Ook indien dat het geval zou zijn, leidt dat niet tot een ander oordeel. Het gebruik door Jiskefet c.s. en/of de bekendheid van de naam ‘Jiskefet’ schept niet een recht of een maatschappelijk aanvaarde of gebruikelijke voorrang om zelf als enige of althans als eerste een (encyclopedisch) handboek over ‘Jiskefet’ uit te brengen.
        
        
        
          
            Slotoverwegingen
          
        
        
      
      
        4.6.1
        Gelet op wat het hof hiervoor heeft overwogen, slagen de grieven IV, V en VII van Noblesse; vanwege het slagen van grief V behoeft grief VI geen bespreking meer. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vorderingen van Jiskefet c.s. zullen alsnog worden afgewezen. Jiskefet c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen worden verwezen in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Partijen zijn het erover eens dat de zaak in hoger beroep voor de toepassing van de Indicatietarieven in IE-zaken moet worden beschouwd als een kort geding van de categorie ‘normaal’. Het hof zal ook voor de eerste aanleg uitgaan van deze categorie.
        
      
      
        4.6.2
        Jiskefet c.s. stellen zich echter op het standpunt dat Noblesse geen proceskosten heeft gemaakt nu uit publicaties is gebleken dat de kosten van Noblesse worden vergoed door de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Groep Algemene Uitgevers en het Persvrijheidsfonds. Noblesse heeft dit betwist en gesteld dat zij wel degelijk zelf aanzienlijke kosten maakt voor het voeren van deze procedure en dat de genoemde organisaties alleen een deel van de kosten zullen dragen als Noblesse de procedure verliest. Het hof oordeelt als volgt. Ook indien Jiskefet c.s. zouden worden gevolgd in de stelling dat iemand die van een derde vergoeding ontvangt van door hem betaalde advocatenkosten om die reden geen recht heeft op de vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, dan geldt in dit geval, gelet op de gemotiveerde betwisting door Noblesse, dat niet aannemelijk geworden dat Noblesse een dergelijke vergoeding van derden heeft ontvangen of zal ontvangen, zodat aan het standpunt van Jiskefet c.s. voorbij zal worden gegaan.
        
      
      
        4.6.3
        Jiskefet c.s. hebben ook aangevoerd dat Noblesse partijen [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] ten onrechte in het hoger beroep heeft betrokken nu dezen geen merkrechten hadden ingeroepen, dat daarom de vorderingen van Noblesse in appel tegen [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] moeten worden afgewezen en Noblesse daarbij als in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt. Voor zover hiermee is bedoeld dat het hof Noblesse moet veroordelen in de proceskosten van [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] in hoger beroep verwerpt het hof dit betoog. [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] hebben in eerste aanleg, optredend als eisers naast Jiskefet BV, een veroordeling en proceskostenveroordeling tegen Noblesse uitgelokt en verkregen en Noblesse had er daarom belang bij om alle drie deze partijen in het hoger beroep te betrekken. 
        
      
      
        4.6.4
        
          De incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis is door Noblesse tijdens de mondelinge behandeling ten overstaan van het hof ingetrokken na de toezegging door Jiskefet c.s. dat zij het vonnis niet ten uitvoer zullen leggen voordat het hof arrest heeft gewezen. Jiskefet c.s. hebben op zichzelf met die intrekking ingestemd maar wel hun vordering gehandhaafd dat Noblesse in de kosten van het incident – eveneens op de voet van artikel 1019h Rv – wordt veroordeeld. Het hof is van oordeel dat voor veroordeling van Noblesse in de kosten van het incident aanleiding zou bestaan wanneer de incidentele vordering, indien die niet was ingetrokken, als ongegrond zou zijn afgewezen. Dat is hier echter niet het geval. Gelet op het hierboven gemotiveerde  oordeel van het hof de vorderingen van Jiskefet c.s. niet toewijsbaar zijn, ligt in de rede dat, als de toezegging ter zitting niet door Jiskefet c.s. zou zijn gedaan - het hof de gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis zou hebben toegewezen. 
          Voor een proceskostenveroordeling ten gunste van Noblesse is gelet op diens (onvoorwaardelijke) instemming met de intrekking van het incident, evenmin grond.
        
        
        
      
    
  
  
    
      5Beslissing
    
    
      Het hof:
    
    
    
      vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:
    
    
    
      wijst de vorderingen van Jiskefet c.s. af;
    
    
    
      veroordeelt Jiskefet c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg aan de zijde van Noblesse begroot op € 667,- aan verschotten en € 15.000,- voor salaris en in hoger beroep tot op heden op € 878,98 aan verschotten en € 15.000,- voor salaris, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf tien dagen na betekening van dit arrest;
    
    
    
      verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
    
    
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en H. Struik en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 28 juni 2022.